ECLI:NL:GHDHA:2024:51, Gerechtshof Den Haag, 16-01-2024, 200.309.760/01
Gerechtshof Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2024-01-16 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Vraag of Only for Men inbreuk maakt op merk ONLY.

GERECHTSHOF DEN HAAG
    Civiel recht
    Team Handel
    
    
      Zaaknummer hof	: 200.309.760/01
      Zaaknummer rechtbank	: C/09/592805 / HA ZA 20-478 
    
    
    
    
      
        Arrest van 16 januari 2024
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
  
  
    
      1OFM B.V.,
    
      2. [naam] Holding B.V.,
      beide gevestigd in Geldermalsen,
      appellanten in het principaal hoger beroep,
      verweersters in het incidenteel hoger beroep,
      advocaat: mr. T. Berendsen, kantoorhoudend in 's-Hertogenbosch,
    
    
    
      tegen
    
    
  
  
    
      1Aktieselskabet af 21. November 2001,
    
      2. Bestseller A/S,
      beide gevestigd in Brande, Denemarken,
      verweersters in het principaal hoger beroep,
      appellanten in het incidenteel hoger beroep,
      advocaat: mr. M.W. Rijsdijk, kantoorhoudend in Amsterdam.
    
    
    
      Het hof zal partijen hierna noemen OFM c.s. (ieder afzonderlijk OFM en [holding]) en Beststeller c.s. (ieder afzonderlijk Aktieselskabet en Bestseller).
    
    
  
  
    
      1De zaak in het kort
    
      1.1
      Het gaat in deze zaak om de vraag of OFM c.s. tekort is geschoten in de nakoming van een overeenkomst met Bestseller c.s. over het gebruik van het teken Only for Men. Ook is de vraag of OFM c.s. met het teken inbreuk heeft gemaakt op het merk ONLY van Bestseller c.s. 
    
    
      1.2
      Net als de rechtbank komt het hof tot de conclusie dat in de overeenkomst tussen partijen geen algemeen verbod tot gebruik van het teken is opgenomen, zodat geen sprake is van een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. De rechtbank was van oordeel dat sprake was van merkinbreuk; het hof vindt van niet en wijst de daarop gegronde verbods- en nevenvorderingen af.
      
    
  
  
    
      2Procesverloop in hoger beroep
    
      2.1
      Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken: 
      
        
          de dagvaarding van 18 maart 2022, waarmee OFM c.s. in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 22 december 2021;
        
        
          de memorie van grieven van OFM c.s., met bijlagen;
        
        
          de memorie van antwoord tevens houdende incidenteel appel van Beststeller c.s., met bijlagen;
        
        
          de memorie van antwoord in incidenteel appel van OFM c.s., met een bijlage;
        
        
          de bijlagen 30 tot en met 38 die OFM c.s. en de bijlagen 27 tot en met 33 die Beststeller c.s. ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling hebben overgelegd.
        
      
    
    
      2.2
      Op 26 oktober 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd. 
    
  
  
    
      3Feitelijke achtergrond
    
      3.1
      
        Aktieselskabet is houdster van onder andere de volgende Unie-/Beneluxmerken
        (hierna gezamenlijk: het ONLY-merk):
      
      
        
          het Uniewoordmerk ONLY, op 25 september 1997 aangevraagd en op 7 januari 2000 geregistreerd met nummer 000638833 voor waren in de klassen 14, 18, 25;
        
        
          het Beneluxwoordmerk ONLY, op 12 oktober 1995 gedeponeerd en op 1 oktober 1996 ingeschreven met nummer 0584120 voor waren in de klasse 25 (kledingstukken en schoeisel).
        
      
      
    
    
      3.2
      
        Bestseller is een groot internationaal modebedrijf. Bestseller verkoopt haar
        producten in 70 verschillende landen, heeft meer dan 3.000 modeketens in 38 landen en haar producten worden in bijna 15.000 multi-brand winkels en warenhuizen verkocht. Bestseller is licentieneemster van het ONLY-merk.
      
      
    
    
      3.3
      
        OFM is een in 2004 door de heer [naam] opgericht modebedrijf gericht op
        mannen, aanvankelijk onder de naam “Outlet for Men”. Per 19 juni 2007 is de statutaire naam gewijzigd in “Only for Men B.V.”. Per 19 juni 2007 voert OFM ook de handelsnaam “Only for Men”. OFM heeft inmiddels 17 multi-brand-verkoopvestigingen verspreid over Nederland en verricht (eveneens sinds 2007) online handelsactiviteiten via de website www.onlyformen.nl.
      
      
    
    
      3.4
      
        
          [holding] is het moederbedrijf van OFM en houdster van het hieronder afgebeelde
        Benelux woord-/beeldmerk, op 2 mei 2007 gedeponeerd met nummer 1134415 en op 12 februari 2008 ingeschreven met nummer 0822667 voor waren in de klassen 18, 25 en 35 (hierna: het 2007-merk):
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      3.5
      Op 6 juli 2007 heeft (de gemachtigde van) Bestseller c.s. (de gemachtigde van) OFM c.s. een brief gestuurd, waarin is opgenomen:
      
      
        
          Your client Outlet for Men BV, trademark application No. 1134415 OFM Only For Men
        
        
          (…)
        
        
          Our client’s trademark is registered in several countries around the world, including as a CTM trademark (class 14, 18, 25).
        
      
      
      
        
          Your abovementioned trademark application recently came to our client’s attention and causes concern as the two trademarks are similar and the trademarks are used in the same classes, which may lead to a likelihood of confusion.
        
      
      
      
        
          Our client’s main concern is the letter "O" in the word “ONLY”as this is identical to the way our client uses its trademark “ONLY”. However, our client is willing to find an amicable solution that allows you to use your trademark for the applied goods provided that you change the fount for the letter "O".
        
        (…)
      
      
    
    
      3.6
      
        Bij brief van 26 juli 2007 heeft (de gemachtigde van) OFM c.s. aan (de advocaat van) Bestseller c.s. het volgende bericht:
        
          “(…) In my view the mark ONLY is a rather descriptive trademark. A quick scan in the trade mark registers revealed 101 registrations (…) for the mark ONLY or trademarks with ONLY as element for goods in class 25.
        
        
          	The distinctive element in my clients mark is the device. The slogan only for men is purely descriptive and always used in combination with the device element. (…)
        
        
          	In my view there is no risk of confusion between both trademarks. (…) However to reduce your clients concerns, my client is voluntary prepared to change the font of the letter o in the future if possible. (…)”
        
      
      
    
    
      3.7
      
        Bij brief van 13 september 2007 heeft (de advocaat van) Bestseller c.s. aan OFM c.s. het volgende gemeld:
        
          “(…).
        
        
          First, I can inform you that we have tiled an opposition against your client’s trademark on 31 July 2007 through our corresponding lawyer in Belgium. Seeing that the deadline was 1 August 2007 we saw no other solution as we need to ensure our client’s rights.
        
        
          Second, I disagree with your observations regarding the risk of confusion. However, I am pleased to learn that your client is prepared to voluntarily change the font of the letter "O" and can inform you that our client is prepared to withdraw its opposition against your client’s trademark on the following conditions:
        
      
      
        
          
            your client changes its use the letter "O" within 2 months, including on marketing material
          
        
        
          
            the new font must be approved by our client
          
        
      
      
      
        
          I trust that this is acceptable to your client and would ask you to confirm this in writing. (…)”
        
      
      
    
    
      3.8
      
        Bij brief van 15 oktober 2007 heeft (de advocaat van) Bestseller c.s., OFM c.s.- onder meer - het volgende meegedeeld:
        
          “I refer to your fax of 10 October 2007 for which I thank you.
        
        
          I am pleased to learn that your client has already changes the letter O.
        
        
          However, before our client withdraws the opposition, we need to see documentation regarding the changed use of the letter O. Once our client has approved the new font, I will send you a simple declaration for your client’s signature.
        
      
      
    
    
      3.9
      
        Op 23 oktober 2007 heeft (de gemachtigde van) OFM c.s., Bestseller c.s. het volgende gemeld:
        
          “Reference is being made to our earlier correspondence and in particular to your fax of October 15, 2007.
        
      
      
      
        
          For your information I have attached a document representing my clients’ change of use of the letter ‘O’ in the word ‘ONLY’.
        
      
      
      
        
          Since my client has changed the font of the letter ‘O’ as requested by your client, please confirm in return the withdrawal of the opposition against my clients' Benelux trademark application no. 1134415.”
        
      
      
      
        Op de tweede pagina van deze brief is het volgende logo opgenomen, waarin de letters van de woorden ‘Only for Men’, in het bijzonder de ‘O’ in het woord ‘Only’, iets ronder worden weergegeven dan in het 2007-merk (hierna: het gewijzigde logo):
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      3.10
      
        Bij brief van 30 oktober 2007 heeft (de advocaat van) Bestseller c.s. als volgt
        gereageerd:
        
          “(…) In order for us to be able to advise our client’s properly. I would ask you to please send me Information on the fount (printing type) used by your client for the letter ‘O’ as well as the remaining letters.”
        
      
      
    
    
      3.11	(
      
        De gemachtigde van) OFM c.s. heeft bij brief van 9 november 2007 als volgt
        gereageerd:
        
          “(…) I hereby inform you that the font (printing type) used by my client for the letter ‘o’ as well as the remaining letters in ‘only for men’ is:
        
      
      
      
        
          Helvetica Neue 83 Heavy Extended
        
      
      
      
        
          Please confirm the withdrawal of the opposition against my clients’ Benelux trademark application no. 1134415.”
        
      
      
    
    
      3.12
      
        Bij brief van 6 december 2007 heeft (de advocaat van) Bestseller c.s., OFM c.s. het
        volgende gemeld:
        
          “(…) I am pleased to inform you that my client accepts the changes made by your client and enclose a simple undertaking for your client’s signature.
        
      
      
      
        
          Once I receive the signed undertaking, the opposition will be withdrawn.”
        
      
      
      
        Op de tweede pagina van deze brief is de volgende Undertaking opgenomen:
      
      
      
        
          “OUTLET FOR MEN BV. Achter T Veer 16, 4191AD Geldermalsen. The Netherlands, undertakes vis-á-vis Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskvvej 5. 7330 Brande, Denmark:
        
        
          OUTLET FOR MEN BV. Achter T Veer 16, 4191AD Geldermalsen. The Netherlands, undertakes vis-á-vis Aktieselskabet af 21.november 2001, Fredskvvej 5. 7330 Brande, Denmark:
        
      
      
      
        
          1. To only use the trademark ONLY FOR MEN in the figurative combination depicted in Annex 1.
        
        
          2. To only use the trademark ONLY FOR MEN in the Benelux.
        
        
          3. To only use the trademark ONLY FOR MEN in class 18.25 and 35.
        
        
          4. To always write the word elements ONLY FOR MEN in same size printing letters Helvetica Neue 83 Heavy Extended.
        
        
          5. That it has already changed all sales and marketing material according to paragraph 1 and 2 as per the date of signature of this undertaking.
        
      
      
      
        Op de derde pagina van deze brief is als Annex 1 het volgende opgenomen:
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      3.13
      
        Op 28 januari 2008 heeft de heer [naam], namens OFM c.s. (onder de voorheen
        gebruikte handelsnaam van OFM c.s., Outlet for Men B.V.) de Undertaking (hierna: de Overeenkomst) getekend.
      
      
    
    
      3.14
      
        Bij brief van 29 januari 2008 heeft (de gemachtigde van) OFM aan de advocaat van
        Bestseller het volgende bericht: 
        
          “I just received your undertaking which now has been signed by my client and which is attached to this letter. Please confirm the withdrawal of the opposition against my clients’ Benelux trademark application no. 1134415 in return.”
        
      
      
    
    
      3.15
      
        
          [holding] heeft het hieronder afgebeelde Benelux woord-/beeldmerk op 21
        december 2012 gedeponeerd. Op 10 april 2013 is dit merk ingeschreven met nummer
        1260378 voor waren in de klassen 18, 25 en 35 (hierna: het Brands-merk):
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      3.16
      Op 16 november 2016 heeft [holding] het hieronder afgebeelde Benelux-woordbeeldmerk gedeponeerd. Door Aktieselskabet is met betrekking tot dit Benelux woord-/beeldmerk een nietigheidsprocedure gestart, waarna het merk op absolute gronden is vernietigd (hierna: het vernietigde kleine M-merk):
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      3.17
      
        
          [holding] heeft op 14 mei 2019 het hieronder afgebeelde Benelux woord-/beeldmerk
        gedeponeerd voor waren in de klassen 25 en 35 (hierna: het grote M-merk):
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      3.18
      
        Op 5 augustus 2019 heeft Aktieselskabet OFM gesommeerd de afspraken uit de
        Overeenkomst na te komen en een onthoudingsverklaring te ondertekenen.
      
      
    
    
      3.19
      
        In vervolg op de sommatiebrief hebben partijen contact gehad, maar is geen
        overeenstemming bereikt.
      
    
  
  
    
      4Procedure bij de rechtbank
    
      4.1
      
        Bestseller c.s. heeft OFM c.s. gedagvaard en gevorderd dat, samengevat, de rechtbank:
        primair
        I. zal verklaren voor recht dat OFM c.s., ieder afzonderlijk, toerekenbaar tekort is
        gekomen in de nakoming van de Overeenkomst;
      
      
      
        II. OFM c.s., ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang zal bevelen om de afspraken uit de Overeenkomst na te komen en zal verbieden iedere inbreuk op het ONLY-merk, meer in het bijzonder overeenstemmende tekens te gebruiken buiten de grenzen die zijn bepaald door de Overeenkomst, wat onder meer inhoudt dat OFM c.s. wordt bevolen het gebruik van het 2007-merk, het Brands-merk en het grote M-merk
        blijvend te staken;
      
      
      
        primair en subsidiair
        III. zal verklaren voor recht dat OFM c.s., ieder afzonderlijk, inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten op het ONLY-merk van Aktieselskabet door het gebruik van het 2007-
        merk, het Brands-merk en het grote M-merk;
      
      
      
        IV. OFM c.s., ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang zal verbieden elk gebruik van het 2007-merk, Brands-merk en het grote M-merk dan wel van een daarmee
        overeenstemmend teken voor de waren en diensten waarvoor het ONLY-merk van
        Aktieselskabet is ingeschreven, dan wel soortgelijke waren of diensten;
      
      
      
        V. [holding] zal bevelen de registratie van haar grote M-merk door te halen;
      
      
      
        Vl. OFM c.s., ieder afzonderlijk, zal bevelen tot het betalen van een direct opeisbare
        dwangsom van € 10.000,- wanneer zij in strijd handelt met de hiervoor onder I, II, III
        en IV genoemde verplichtingen, te vermeerderen met een boete van € 1.000,- per dag
        of deel van een dag dat deze overtreding voortduurt;
      
      
      
        VII. OFM c.s. hoofdelijk zal veroordelen tot het vergoeden van de door Bestseller c.s. geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te
        vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag
        der algehele voldoening;
      
      
      
        VIII. OFM c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van het geding als bedoeld in artikel1019h Rv, specifiek uitvoerbaar bij voorraad ten aanzien van deze kosten;
      
      
      
        IX. zal bepalen dat alle bedragen die OFM c.s. uit hoofde van het vonnis aan Bestseller c.s. zal moeten betalen, vermeerderd zullen worden met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot die van algehele voldoening.
      
      
    
    
      4.2
      
        Bestseller c.s. stelt ter onderbouwing van haar vorderingen onder meer dat sprake
        is van wanprestatie, onrechtmatig handelen en inbreuk op haar merkrechten in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo en artikel 2.20 lid 2 BVIE. Bestseller c.s. verzet zich niet tegen gebruik door OFM c.s. van het gewijzigde logo en ook niet tegen het gebruik van de handelsnaam Only for Men en de domeinnaam www.onlyformen.nl.
      
    
    
      4.3
      De rechtbank heeft de vorderingen onder I, II en V afgewezen en de overige vorderingen toegewezen. OFM c.s. is in de kosten veroordeeld. De rechtbank oordeelde dat de Overeenkomst alleen ziet op het gebruik door OFM c.s. van het 2007-merk, dat Beststeller c.s. haar recht om haar ONLY-merk in te roepen niet heeft verwerkt en dat de omstreden tekens inbreuk maken op het ONLY-merk.
    
  
  
    
      5Vordering in hoger beroep
    
      5.1
      OFM c.s. is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft verschillende bezwaren/grieven tegen het vonnis aangevoerd. Zij wil dat het hof de vorderingen van Beststeller c.s. alsnog afwijst en dat Bestseller c.s. wordt veroordeeld tot terugbetaling van wat OFM c.s. ter uitvoering van het vonnis heeft betaald. Ook vordert zij Bestseller c.s. in de kosten van beide instanties te veroordelen. 
    
    
      5.2
      Kort gezegd zien de bezwaren van OFM c.s. op het afwijzen van het beroep op rechtsverwerking, de uitleg van de Overeenkomst en op de merkinbreuk.
    
    
      5.3
      Beststeller c.s. eist in incidenteel hoger beroep alsnog toewijzing van de vorderingen onder I en II, met oplegging van een dwangsom en met veroordeling tot vergoeding van schade, nader op te maken bij staat. Ook vordert zij OFM c.s. te veroordelen in de proceskosten. 
    
    
      5.4
      De bezwaren van Beststeller c.s. zien (ook) op de uitleg van de Overeenkomst.
    
  
  
    
      6Beoordeling in hoger beroep
    Bevoegdheid
    
      6.1
      
        Het hof is internationaal bevoegd op grond van artikel 4 van Verordening Brussel Ibis.
        
          Geen rechtsverwerking  
        
      
    
    
      6.2
      OFM c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van rechtsverwerking omdat Bestseller c.s. geen bezwaar heeft gemaakt tegen het depot en gebruik van het Brands-merk in de periode 2012-2016 en pas in 2016 bezwaar heeft gemaakt tegen het depot van het kleine M-merk. Bestseller c.s. had via het merkenregister op de hoogte kunnen zijn van de depots. Via deze depots maar ook via een bezoek aan de website van OFM of de winkelstraten had Bestseller c.s. kunnen weten dat sprake was van gewijzigd gebruik. Ook heeft OFM c.s. correspondentie (productie 20, 24 en 34) overgelegd tussen OFM c.s. en Bestseller c.s. Volgens OFM c.s. had Bestseller c.s. daaruit eveneens kunnen afleiden dat sprake was van gewijzigd gebruik. Bestseller c.s. heeft betwist dat zij op de hoogte was van het depot en gebruik van het Brands-merk. 
      
    
    
      6.3
      Het hof stelt het volgende voorop. Om rechtsverwerking te kunnen aannemen is nodig dat de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad is enkel tijdsverloop daarvoor onvoldoende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend wordt gemaakt. Tijdsverloop kan wel als een van de relevante omstandigheden meewegen bij beoordeling van de vraag of de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid.
    
    
      6.4
      
        Uit de door OFM c.s. aangevoerde omstandigheden kan niet worden afgeleid dat Bestseller c.s. het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij niet zal optreden tegen het gebruik van de tekens. Het enkele stilzitten is daarvoor immers onvoldoende. Daarbij komt dat niet kan worden vastgesteld dat Bestseller c.s. daadwerkelijk op de hoogte was van het depot en/of het gebruik van het Brands-merk. Dat kan in ieder geval niet worden afgeleid uit de door OFM c.s. overgelegde correspondentie tussen partijen met betrekking tot de afname van producten van Bestseller c.s. door OFM, nu die aan de zijde van Bestseller c.s. uitsluitend is gevoerd met verkoopmedewerkers. Bestseller c.s. heeft aangevoerd, en het hof acht dat ook aannemelijk, dat deze medewerkers zich niet bezighouden met intellectuele eigendomskwesties binnen het concern. Bovendien staat als onweersproken vast dat de activiteiten verbonden aan de verschillende merken van Bestseller c.s. zijn ondergebracht in afzonderlijke afdelingen die onafhankelijk van elkaar opereren, zodat de afdelingen van ADPT, Selected Homme en ONLY & SONS (waar de correspondentie op ziet) niet op de hoogte zullen zijn van de activiteiten van de afdeling van ONLY. Daarbij komt dat Bestseller c.s. wel meteen oppositie heeft ingesteld tegen inschrijving van het 2007-merk en het kleine M-merk. Onder die omstandigheden mocht OFM c.s. er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat Bestseller c.s. niet (meer) zou optreden tegen het gebruik van de tekens. Het beroep op rechtsverwerking slaagt dus niet. 
        
          Uitleg van de Overeenkomst
        
      
    
    
      6.5
      De rechtbank heeft de Overeenkomst (zie 3.12) zo uitgelegd dat Aktieselskabet enkel toestemming heeft verleend voor het gebruik van het gewijzigde logo en dat de toestemming daartoe ook beperkt is gebleven. Er is geen sprake van een algemeen verbod tot gebruik van het teken. Beide partijen hebben grieven gericht tegen deze uitleg. 
    
    
      6.6
      OFM c.s. heeft aangevoerd dat uit de bewoordingen van de Overeenkomst alleen volgt dat zij, als zij het 2007-merk wil gebruiken, enkel het gewijzigde logo mag gebruiken, in die zin dat dus de “O” rond is weergegeven en het teken Only for Men in gelijke grootte in Helvetica Neue 83 Heavy Extended wordt gebruikt. Het 2007-merk was immers onderwerp van geschil en enkel over dat merk zijn afspraken gemaakt. Zou OFM c.s. het teken Only for Men in een andere vorm dan het logo willen gebruiken, dan geldt punt 4 van de Overeenkomst onverminderd en moeten de woordelementen Only for Men altijd in gelijke grootte in Helvetica Neue 83 Heavy Extended worden afgebeeld. Daarbij geldt dat punt 4 niet alleen een voorschrift is, maar, volgens OFM c.s., ook een toestemming om de woorden “Only for Men” te gebruiken, als deze maar worden weergegeven in het voorgeschreven lettertype. De toevoeging van dat punt 4 is daarbij doorslaggevend: zou de lezing van Bestseller c.s. en de rechtbank de juiste zijn, dan zou er geen enkele reden zijn om punt 4 in de Overeenkomst op te nemen. Punt 1 vormt een beperking van het gebruik van het 2007-merk, niet van de naam Only for Men als zodanig. Zou de Overeenkomst moeten worden gelezen als een algemeen verbod waarbij enkel en alleen het gebruik van het gewijzigde logo is toegestaan, dan zou dat betekenen dat OFM c.s. het merk niet zou mogen gebruiken in geschreven of verbale vorm. OFM c.s. zou haar bedrijfsnaam bovendien nooit meer op een andere wijze mogen vormgeven. De Overeenkomst gaat uit van “the trademark “en niet van “the sign”. Bovendien staat tussen partijen vast dat het gebruik van Only for Men als handelsnaam en domeinnaam is toegestaan, zo betoogt nog steeds OFM c.s. 
    
    
      6.7
      Volgens Bestseller c.s. is de lezing van OFM c.s. juist tegenstrijdig aan punt 1, waarin wordt bepaald dat Only for Men alleen in de weergegeven combinatie mag worden gebruikt. Bestseller c.s. vindt de lezing van OFM onlogisch. Als deze het teken afzonderlijk had mogen gebruiken, had punt 4 anders moeten luiden of had punt 1 een verwijzing naar de uitzondering in punt 4 moeten bevatten. Daarnaast wordt in punt 4 expliciet verwezen naar de “word elements ONLY FOR MEN”. Hier kan volgens Bestseller c.s. niets anders worden bedoeld dan de woordelementen van de “figurative combination”. Bestseller c.s. heeft zich verder op het standpunt gesteld dat waar de Overeenkomst verwijst naar ‘the trademark ONLY FOR MEN” daaruit niet kan worden afgeleid dat daarmee specifiek wordt gedoeld op het 2007-merk. Er wordt niet verwezen naar een specifieke registratie. De Overeenkomst strekt volgens Beststeller c.s. daarom verder dan het toegestane gebruik van het gewijzigde logo. 
    
    
      6.8
      Bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst zijn telkens van beslissende betekenis alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Naast de taalkundig meest voor de hand liggende betekenis van de tekst van de overeenkomst komt het daarbij altijd aan op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op dat wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Relevante gezichtspunten kunnen zijn de hoedanigheid van partijen, de aard van de overeenkomst, de omvang daarvan, de manier waarop zij tot stand is gekomen, de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen van de ene of de andere uitleg en hoe partijen zich na het sluiten van de overeenkomst hebben gedragen. Wanneer onder andere sprake is van professionele partijen die over de tekst van de overeenkomst hebben onderhandeld, daarbij zijn bijgestaan door juridisch deskundigen en tot een gedetailleerde uitwerking zijn gekomen, kan de rechter relatief meer gewicht toekennen aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis.
    
    
      6.9
      Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de Overeenkomst enkel zag op het verlenen van toestemming voor het gebruik van het gewijzigde logo. Daartoe geldt het volgende. Taalkundig kunnen de bewoordingen van de Overeenkomst niet anders worden uitgelegd dan dat OFM c.s. het door [holding] gedeponeerde 2007-merk alleen mag gebruiken in de weergegeven combinatie zoals afgebeeld in de bijlage. In de bijlage is het gewijzigde logo te zien. Dat het hier gaat om het 2007-merk volgt uit de woorden “the trademark ONLY FOR MEN” in punten 1, 2 en 3 van de Overeenkomst en de overgelegde correspondentie (zie hierboven onder 3.5 tot en met 3.11) die voorafgaand aan de Overeenkomst is gevoerd tussen partijen en die begint met een brief van de gemachtigde van Beststeller c.s. van 6 juli 2007 waarin deze verwijst naar het depot van [holding] van het 2007-merk. Daarna heeft de gemachtigde van Bestseller c.s. op 13 september 2007 aan OFM c.s. geschreven dat hij inmiddels een oppositie had ingediend tegen de inschrijving van het 2007-merk en hebben partijen verder gecorrespondeerd, hetgeen heeft geleid tot de Overeenkomst, die is opgezet als een verbintenis (“undertaking”) in ruil voor intrekking van die oppositie. Daaruit kan worden afgeleid dat Bestseller c.s. op de hoogte is geraakt van de inschrijving van het 2007-merk en dat zij bang was voor verwarringsgevaar. Vervolgens heeft Bestseller c.s. aangegeven dat er in haar ogen geen verwarringsgevaar was: het teken is immers “always used in combination with the device element”. Aan OFM c.s. kan worden toegegeven dat de discussie zich verder alleen op het gebruikte lettertype (van met name de O) lijkt te hebben gericht, maar de Overeenkomst zelf heeft een uitgebreidere strekking. In punt 4 van de Overeenkomst wordt immers verwezen naar de “word elements ONLY FOR MEN”. Met Beststeller c.s. is het hof van oordeel dat deze verwijzing niet anders kan worden begrepen dan dat deze ziet op de woorden Only for Men in het gewijzigde logo. Een ruimere uitleg, namelijk dat OFM c.s. de woordelementen altijd mag gebruiken (dus ook anders dan in het gewijzigde logo), maar enkel in het lettertype Helvetica Neue 83 Heavy Extended, kan in de Overeenkomst niet worden gelezen. Dat partijen deze bedoeling hebben gehad valt evenmin uit de correspondentie af te leiden. De Overeenkomst regelt daarom niet meer en niet minder dan het gebruik door OFM c.s. van het 2007-merk.
    
    
      6.10
      
        Het voorgaande betekent dat de grieven 2 tot en met 6 in het principaal hoger beroep van OFM c.s. falen. Ook de grieven 1 tot en met 3 in het incidenteel appel van Bestseller c.s. slagen niet. Dit betekent dat de vorderingen I en II van Beststeller c.s. niet kunnen worden toegewezen.
        
          Geen merkgebruik
        
      
    
    
      6.11
      Partijen twisten allereerst over de vraag of OFM c.s. de tekens enkel als handelsnaam gebruikt of ook als merk. Daarbij is relevant dat tussen partijen vast staat dat Bestseller c.s. zich niet verzet tegen gebruik van de tekens als handelsnaam of domeinnaam.
    
    
      6.12
      Bestseller heeft gesteld dat OFM c.s. de omstreden tekens gebruikt voor waren en diensten. OFM c.s. betwist dat en voert aan dat zij die tekens niet ter onderscheiding van de door haar aangeboden producten gebruikt, maar ter aanduiding van haar onderneming als handelsnaam. Dit kan niet worden aangemerkt als gebruik voor waren of diensten. Bestseller c.s. heeft gewezen op het gebruik van het teken op winkelgevels, banners/borden, verpakkingsmateriaal (verzenddozen/draagtassen), kledinghangers, personeelskleding, sponsorkleding, giftcards, merchandising, reclame-uitingen, website en social media. Dit gebruik gaat volgens Bestseller c.s. verder dan het aanduiden van haar onderneming. Het gebruik van de tekens doet afbreuk aan de herkomstfunctie. De indruk kan ontstaan dat de tekens een (sub)brand van Beststeller c.s. zijn of dat Bestseller en OFM een zekere commerciële relatie hebben gehad, wat in het verleden ook daadwerkelijk het geval is geweest. 
    
    
      6.13
      Het hof stelt voorop dat sprake kan zijn van het gebruik van de handelsnaam ter onderscheiding van waren of diensten als het teken op zodanige wijze wordt gebruikt dat een verband bestaat tussen de handelsnaam en de producten die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht, ook als de handelsnaam niet is aangebracht op de producten.
    
    
      6.14
      
        Naar het oordeel van het hof kan zo’n verband hier niet worden aangenomen. Het Uniewoordmerk ONLY is ingeschreven voor waren in de klassen 14 (kort gezegd edelmetalen, edelstenen, juwelen en horloges), 18 (kort gezegd lederwaren, koffers en paraplu’s) en 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels). Het Beneluxwoordmerk ONLY is ingeschreven voor waren in klasse 25. Als onweersproken staat vast dat OFM c.s. alleen kleding van andere merken verkoopt en bijvoorbeeld geen eigen kledinglijn heeft. Het gebruik van de omstreden tekens op de gevel van de winkel, de kleerhangers en op verpakkingsmateriaal is dus niet bedoeld ter onderscheiding van de waren die zich in de winkel, aan die kleerhanger of in die verpakking bevinden maar ter onderscheiding van de onderneming waar die waren worden verkocht. Datzelfde geldt ook voor de banners, giftcards en de website. OFM c.s. heeft er terecht op gewezen dat de klant die een kledingstuk in een OFM-winkel heeft gekocht, dit kledingstuk niet zal herkennen of aanduiden als een Only for Men-kledingstuk maar als een kledingstuk van een bepaald (herenmode)merk. Voor zover het teken (in het kader van een sponsorcontract) op sportshirts is aangebracht zal het voor het publiek duidelijk zijn dat dit een verwijzing is naar de onderneming die de betrokken activiteit heeft gesponsord en niet naar de herkomst van het betreffende shirt. De tekens vervullen aldus niet de herkomstfunctie van een merk. Dat sprake is van gestyleerde letters of gebruik van de tekens in een logo doet aan het voorgaande niet af. Naar het oordeel van het hof is hier dus geen sprake van merkgebruik. 
        
          Geen inbreuk sub b
        
      
    
    
      6.15
      Ook als aangenomen moet worden dat wel sprake is van merkgebruik, is het hof - ten overvloede - van oordeel dat dit niet kan leiden tot toewijzing van de vordering onder III en IV, gelet op het volgende.
    
    
      6.16
      Van sub b-inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, dus het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Tevens dient rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van het relevante publiek. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Het onderzoek moet in twee fases plaatsvinden. In fase 1 moet een vergelijking van de waren en van merk en teken plaatsvinden om vast te stellen of het merk en het teken visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen en of sprake is van (soort)gelijke waren. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet deze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Daarbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht niet worden betrokken. Deze omstandigheden mogen alleen in aanmerking worden genomen in fase 2, de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.
    
    
      6.17
      Het hof is van oordeel dat weliswaar sprake is van enige visuele en fonetische overeenstemming gelet op de omstandigheid dat zowel in het merk als in de tekens de letters o-n-l-y voorkomen. Begripsmatig is er echter geen overeenstemming. ONLY betekent in de Engelse taal “alleen” of “enkel” en heeft daarmee, als het gaat om kleding, geen vastomlijnde betekenis terwijl “Only for Men” betekent “alleen/enkel voor mannen”. Dit is een duidelijke en vaste betekenis die het relevante publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit uitgesproken begripsmatige verschil neutraliseert naar het oordeel van het hof de fonetische en visuele gelijkenis. De totaalindruk is dus naar het oordeel van het hof verschillend, zodat geen sprake is van overeenstemmende tekens.
    
    
      6.18
      
        Overigens is het hof - indien wel moet worden uitgegaan van enige mate van overeenstemming - van oordeel dat geen sprake is van verwarringsgevaar bij het betrokken publiek. Zoals hiervoor overwogen moet de globale beoordeling wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Het hof gaat daarbij uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek en niet van een relatief hoog zoals OFM c.s. heeft gesteld. Het gaat hier immers niet om exclusieve dure kleding maar om kleding in het (hogere) middensegment. In dit geval komt het bestanddeel only zowel voor in het merk als in de tekens waarbij aangenomen kan worden dat in de tekens de letter M en de woorden Brands.Style.Life een ondergeschikte positie innemen en het publiek daaraan minder aandacht zal geven. Ook als er vanuit wordt gegaan dat ONLY een bekend merk is, geldt dat het bestanddeel only geen duidelijke betekenis voor kleding heeft en overigens een gangbaar Engels woord is dat ook veelvuldig in combinatie met andere Engelse woorden in onderscheidingstekens wordt gebruikt. Daar staat tegenover dat in de omstreden tekens de woordcombinatie “Only for men” in relatie tot kleding wel een duidelijke, onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft, namelijk dat die kleding “alleen voor mannen” bestemd is. Beststeller c.s. heeft gewezen op het gevaar dat een consument op grond van de omstreden tekens een OFM-winkel binnenstapt in de veronderstelling daar ONLY-producten van Beststeller c.s. te kunnen aanschaffen, maar OFM c.s. wijst er terecht op dat die verwarring zich niet kan voordoen omdat de kleding onder het ONLY-merk alleen voor vrouwen bestemd is. Bestseller c.s. voert ook aan dat ONLY een bekend merk is en dat het publiek daarom kan aannemen dat het teken “Only for Men” een sublijn is van ONLY voor mannen, maar heeft dat niet voldoende toegelicht. Het hof onderschrijft dat standpunt overigens ook niet omdat het ONLY-merk altijd in hoofdletters wordt gebruikt, Bestseller c.s. al een parallelle kledinglijn heeft onder het merk “ONLY & SONS” en OFM c.s. de woorden “Only for Men” gebruikt in combinatie met “Brands.Style.Life” dan wel met de kleine of grote M en overigens onder die tekens slechts kleding van (merken van) derden verkoopt. Gelet op het uitgesproken begripsmatige verschil is het hof van oordeel dat bij het normaal oplettende publiek geen reëel verwarringsgevaar zal bestaan. Bestseller c.s. heeft nog gesteld dat vanwege een commerciële relatie in het verleden tussen partijen het relevante publiek kan denken dat de tekens een sub-brand van Bestseller c.s. zijn. Bestseller c.s. heeft haar stelling echter niet onderbouwd, terwijl OFM c.s. heeft betwist dat partijen ooit een commerciële relatie hebben gehad met betrekking tot het merk ONLY zodat het hof aan die stelling voorbij gaat. De grieven 7 tot en met 12 van OFM c.s. slagen dus. 
        
          Devolutieve werking: beoordeling sub c (bekend merk)
        
      
    
    
      6.19
      Nu de grieven van OFM c.s. slagen, moet het hof op grond van de devolutieve werking van het hoger beroep de grondslagen beoordelen waar de rechtbank niet aan toe is gekomen. Dat betekent dat het hof de sub c-grond zal moeten beoordelen. Van inbreuk sub c is sprake indien het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in het Beneluxgebied/de EU, het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en merk legt en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (artikel 2.20 lid 2 BVIE en artikel 9 lid 2 sub c UMVo.).
    
    
      6.20
      Bestseller c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat zij het ONLY-merk intensief gebruikt binnen en buiten Europa en in de Benelux, waaronder in Nederland. De tekens zijn auditief, begripsmatig en visueel identiek aan, dan wel in hoge mate overeenstemmend met het ONLY-merk. OFM c.s. haalt ongerechtvaardigd voordeel uit het aanbieden van producten onder de tekens. OFM c.s. probeert in het kielzog van het merk te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren en om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanningen die Bestseller c.s. heeft gedaan om het imago van haar merk te creëren en te onderhouden. 
    
    
      6.21
      Het hof overweegt als volgt. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU trekt iemand ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk wanneer hij door het gebruik van een met het bekend merk overeenstemmend teken in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Ook als moet worden aangenomen dat het merk ONLY een bekend merk is in een aanmerkelijk deel van de EU/Benelux en dat sprake is van de vereiste mate van overeenstemming tussen het merk en de tekens, kan de vordering op de sub c-grond nog steeds niet slagen. Bestseller c.s. heeft immers geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat het de intentie van OFM c.s. is geweest om in het kielzog van het merk ONLY te varen. De vorderingen kunnen daarom ook niet op grond van inbreuk sub c worden toegewezen.
    
    
      6.22
      
        Dit betekent dat de overige vorderingen van Beststeller c.s. evenmin kunnen worden toegewezen.
        
          Conclusie en proceskosten
        
      
    
    
      6.23
      De conclusie is dat het principaal hoger beroep van OFM c.s. slaagt. Daarom zal het hof het vonnis vernietigen en opnieuw rechtdoende alle vorderingen van Bestseller c.s. afwijzen. De vordering van OFM c.s. tot terugbetaling van hetgeen uit hoofde van het vonnis is betaald, vermeerderd met rente, is eveneens toewijsbaar. Het incidenteel hoger beroep van Bestseller c.s. slaagt niet. Het hof zal Beststeller c.s. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van zowel de eerste aanleg als het hoger beroep op de voet van art. 1019h Rv. Daarbij gaat het hof voor wat betreft het IE-deel (50%) uit van de Indicatietarieven in IE-zaken zoals deze gelden voor een normale zaak. Op grond van voornoemde indicatietarieven is een bedrag van maximaal € 8.750,- als redelijke en evenredige vergoeding aan te merken voor de kosten in eerste aanleg en een bedrag van € 10.000,- voor het hoger beroep. Voor wat betreft het niet IE-deel (50%) en de kosten van het incidenteel hoger geldt het toepasselijke liquidatietarief. De gevorderde nakosten en rente zal het hof ook toewijzen. 
    
  
  
    
      7Beslissing
    Het hof:
    
    
      
        In het principaal en incidenteel hoger beroep:
      
    
    
    - vernietigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 22 december 2021;
    
      en opnieuw rechtdoende:
    - wijst de vorderingen van Bestseller c.s. af;
    
    - veroordeelt Bestseller c.s. tot terugbetaling aan OFM c.s. van al hetgeen zij uit hoofde van het voornoemd vonnis heeft ontvangen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling;
    
    - veroordeelt Bestseller c.s. in de proceskosten van de eerste aanleg en het principaal hoger beroep, aan de zijde van OFM c.s. tot vandaag vastgesteld op € 656,- + 783,- aan griffierecht + 103,33 kosten deurwaarder en € 8.750,-  + € 10.000,- (indicatietarief IE) + € 563,- + € 1.183,- (0,5 x 2 punten tarief II) aan kosten voor de advocaat, en in de kosten van het incidenteel hoger beroep, aan de zijde van OFM c.s. tot vandaag vastgesteld op  € 1.183,- (0,5 x 2 punten x tarief II), en begroot op € 173,- aan nasalaris, te verhogen met € 90,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, te vermeerderen met wettelijke rente met ingang van veertien dagen na betekening van dit arrest;
    
    - verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. 
    
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door mrs. M.P.J. Ruijpers, H.M.H. Speyart van Woerden en K.T.M. Stöpetie en in het openbaar uitgesproken op 16 januari 2024 in aanwezigheid van de griffier.
    
  
  
     HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2574.
  
  
     HvJEG 11 september 2007, ECLI:EU:C:2007:497, Céline/Céline.
  
  
    HvJEU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156, Equivalenza.
  
  
     HvJEU 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25, Picasso/Picaro en HvJEU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156, Equivalenza.
  
  
     HvJEU 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378 (L’Oréal/Bellure).