ECLI:NL:GHLEE:2003:AI0388, Gerechtshof Leeuwarden, 23-07-2003, Rolnummer 0200263
Gerechtshof Leeuwarden — Uitspraak 
Datum: 2003-07-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Naar het oordeel van het hof wordt de kern van het gedeponeerde woordmerk 'gratiz.nl' gevormd door het woord 'gratiz'. Dit woord is puur beschrijvend en kan reeds daarom niet dienen om de waren en/of diensten van de onderneming van [appellant] te onderscheiden, hetgeen in art. 1, eerste volzin, van de Een-vormige Beneluxwet op de merken toch als voorwaarde aan een individueel merk wordt gesteld. De rechtbank heeft derhalve terecht beslist dat het depot van het woordmerk  'gratiz.nl' nietig is en de doorhaling daarvan bevolen.

Arrest d.d. 23 juli 2003 						
      Rolnummer 0200263
    
    
    
    HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN
    
    Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:
    
    
      [appellant], handelende onder de naam Gratiz.NL Internet Diensten,
      wonende te [woonplaats],
      appellant in de hoofdzaak, tevens gedaagde in het incident verzet tegen vermeerdering van eis,
      in eerste aanleg: eiser,
      hierna te noemen: [appellant],
      procureur: mr P.H. Redeker,
      voor wie gepleit heeft mr L.H.M. Eijpe, advocaat teAmsterdam,
    
    
    
    tegen
    
    
    
      Martix B.V.,
      gevestigd te Groningen,
      geïntimeerde in de hoofdzaak, tevens eiseres in het incident verzet tegen vermeerdering van eis,
      in eerste aanleg: gedaagde,
      hierna te noemen: Martix,
      procureur: mr P.R. van den Elst,
      voor wie gepleit heeft mr D.J. Mensink, advocaat te Groningen.
    
    
    
    
      Het geding in eerste instantie
      In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen 
      uitgesproken op respectievelijk 31 augustus 2001 en 15 februari 2002 door de rechtbank te Groningen.
    
    
    
      Het geding in hoger beroep
      Bij exploot van 14 mei 2002 is door [appellant] hoger beroep ingesteld van genoemd (eind)vonnis d.d. 15 februari 2002 met dagvaarding van Martix tegen de zitting van 26 juni 2002.
    
    
    De conclusie van de memorie van grieven, tevens houdende akte aanvulling van eis, strekt ertoe:
    
    "dat het het Gerechtshof moge behagen bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis van de Rechtbank te Groningen d.d. 15 februari 2002, te vernietigen, en, opnieuw rechtdoende, zonodig onder aanvulling en/of wijziging van gronden, de vorderingen van [appellant], zoals bij voornoemd vonnis afgewezen, alsnog toewijst, met inachtneming van de eisvermeerdering zoals hiervoor in deze memorie aangeduid, van welke eisvermeerdering [appellant] akte verzoekt, alsmede geïntimeerde veroordeelt in de kosten van het geding in beide instanties." 
    
    
    Door Martix is een memorie van antwoord, tevens houdende verzet tegen aanvulling van eis, tevens akte overlegging nadere produkties, genomen, waarvan de conclusie luidt:
    
    "dat het Hof moge behagen de appellante niet-ontvankelijk te verklaren in haar eisvermeerdering en eis in hoger beroep althans haar die te ontzeggen met veroordeling van appellante in de kosten van beide instanties."
    
    
    Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten, onder overlegging van pleitnota's, door hun advocaten. [appellant] heeft bij pleidooi nog een akte houdende nadere produkties genomen.
    
    Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest en heeft het hof een dag bepaald waarop arrest zal worden gewezen.
    
    
      De grieven
      [appellant] heeft zeven grieven opgeworpen.
    
    
    
      De beoordeling
      1. Nu de vaststelling van de feiten door de rechtbank in rechtsoverweging 2. (2.1 t/m 2.4) in het aangevallen vonnis noch door grieven noch anderszins is bestreden, zal ook het hof van die feiten hebben uit te gaan.
    
    
    
      2. Het gaat in dit geding - kort gezegd - om het volgende
      2.1. [appellant] heeft sinds september 1996 onder de naam [naam website] een website met daarop informatie over en links naar gratis producten. Sedert oktober 1998 is deze site toegankelijk via het internetdomein www.gratiz.nl. [appellant] staat in het handelsregister ingeschreven onder de naam "Gratiz.NL Internet Diensten". Sinds 11 februari 2000 is hij, onder depotnummer [nummer] voor de klasse KI 41 (ontspanning via Internet), houder van het woord-merk 'www.gratiZ.nl'.
      2.2. Op 25 oktober 1996 is ten behoeve van Adviesbureau Gratis bij de Stichting Internet Domeinregistratie (SIDN) de domeinnaam www.gratis.nl aangevraagd. Op 1 januari 1999 is Adviesbureau Gratis verkocht aan Zakennet Nederland. Nadat op 1 september 1999 het tot dan toe geblokeeerde internetdommein www.gratis.nl door SIDN vrijgegeven is voor registratie, is die domeinnaam op 28 oktober 1999 toegewezen aan Zakennet Nederland. De directeur van Zakennet Nederland en van Martix, [directeur], heeft de eigendom van de domeinnaam www.gratis.nl op 19 december 2000 overgedragen aan Martix. Martix oefent onder deze domeinnaam dezelfde activiteiten uit als [appellant].
      2.3. [appellant] heeft bij brief van 10 mei 2001 Martix gesommeerd het gebruik van de domeinnaam www.gratis.nl te staken. Martix heeft hieraan geen gevolg gegeven.
      2.4. Stellende dat Martix door het gebruik van de domeinnaam www.gratis.nl  inbreuk maakt op het merkrecht en het handelsnaamrecht van [appellant] en onrechtmatig jegens [appellant] handelt, heeft [appellant] in eerste aanleg gevorderd 1) Martix te gebieden de inbreuken op de handelsnaam en/of het merk van [appellant], dan wel daarmee overeenstemmende aanduidingen te staken op straffe van verbeurte van een dwangsom, 2) Martix te gebieden te bewerkstelligen dat bezoekers van de website op het domein www.gratis.nl worden geleid naar de website op het domein www.gratiz.nl, 3) Martix te gebieden de overdracht van de domeinnaam www.gratis.nl aan [appellant] te bewerkstelligen, op straffe van verbeurte van een dwangsom en 4) Martix te veroordelen in de proceskosten.
      2.5. Na door Martix tegen de vorderingen gevoerd verweer heeft de rechtbank deze afgewezen en het depot van het woordmerk 'www.gratiZ.nl' nietig verklaard en de doorhaling van die inschrijving bevolen.
      2.6. Het door [appellant] van het (eind)vonnis van de rechtbank d.d. 15 februari 2002 ingestelde hoger beroep strekt tot vernietiging van bedoeld vonnis en tot het alsnog toewijzen van de vordering in eerste aanleg en - bij wijze van vermeerdering van eis - tevens tot een gebod aan Martix om zich in het bijzonder ook te onthouden van het kopiëren van de hyperlinks van de website www.gratiz.nl en zich ervan te onthouden het woord 'gratiz', of een met het merk en de handelsnamen van [appellant] overeenstemmend teken, als metatag aan haar website www.gratis.nl te hangen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.    
    
    
    
      3. Met grief 1 richt [appellant] zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de naam www.gratiz.nl niet als merk kan dienen en dat het merk ongeschikt is om het product van de onderneming als die van [appellant] te onderscheiden. Grief 2 klaagt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat van inburgering van een merknaam (www.gratiz.nl) geen sprake is. Grief 3 komt op tegen het uitspreken van de nietigheid van het woordmerk www.gratiz.nl en het bevel tot doorhaling daarvan bij het Benelux Merkenbureau. Grief 4 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank omtrent het voeren door [appellant] van de handelsnamen www.gratiz.nl en Gratiz.NL Internet Diensten. Met grief 5 wordt geklaagd over het oordeel van de rechtbank omtrent het onrechtmatig handelen door Martix. In grief 6 voert [appellant] aan dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de afname van het aantal dagelijkse bezoekers van de site van [appellant] het gevolg is van de website van Martix. Grief 7 richt zich tegen het dictum van het beroepen vonnis.
      De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.
    
    
    
      in het incident verzet vermeerdering van eis
      4. Ingevolge art. 130 lid 1 Rv  is de eiser bevoegd zijn eis of de gronden daarvan schriftelijk bij conclusie of akte ter rolle te veranderen of te vermeerderen. De gedaagde is bevoegd hiertegen bezwaar te maken op grond van het feit dat de verandering of vermeerdering in strijd is met de eisen van een goede procesorde.
      Voorzover al aangenomen zou moeten worden dat Martix zich op deze formele grond wenst te verzetten tegen de vermeerdering van eis, blijkt daarvan niets uit de memorie van antwoord, tevens houdende verzet tegen aanvulling van eis tevens akte overlegging nadere produkties. Hetgeen in die memorie met betrekking tot de vermeerderde vordering is aangevoerd, leent zich bij uitstek voor een   beoordeling in de hoofdzaak. Nu door de vermeerdering van eis bovendien niet een ander feitencomplex of een geheel andere rechtsverhouding in de beoordeling dient te worden betrokken en Martix bovendien niet heeft gesteld dat zij daardoor in haar verdediging is geschaad, is het hof van oordeel dat de verzochte vermeerdering niet in strijd is met de eisen van een goede procesorde.
      Het verzet tegen de vermeerdering van eis zal dan ook ongegrond worden verklaard. Ten aanzien van de kosten van het incident zal worden beslist als hierna in het dictum weergegeven.
    
    
    
      in de hoofdzaak
      5. Het hof leest in de grieven en in de daarop gegeven toelichting geen andere relevante stellingen of verweren dan die welke reeds in eerste aanleg zijn aangevoerd en door de rechtbank gemotiveerd zijn verworpen.
      Het hof onderschrijft hetgeen de rechtbank ter motivering van haar beslissing heeft overwogen en neemt die motivering over.
      Het hof voegt hieraan nog het volgende toe.  
    
    
    
      met betrekking tot het merkrecht 
      6. Naar het oordeel van het hof wordt de kern van het gedeponeerde woordmerk 'www.gratiz.nl' gevormd door het woord "gratiz". Dit woord is puur beschrijvend en kan reeds daarom niet dienen om de waren en/of diensten van de onderneming van [appellant] te onderscheiden, hetgeen in art. 1, eerste volzin, van de Een-vormige Beneluxwet op de merken toch als voorwaarde aan een individueel merk wordt gesteld. De rechtbank heeft derhalve terecht beslist dat het depot van het woordmerk  'www.gratiz.nl' nietig is en de doorhaling daarvan bevolen.
    
    
    
    
    
      met betrekking tot de onrechtmatige daad
      7. Uit hetgeen partijen nog ten pleidooie hebben aangevoerd is naar voren gekomen dat ook [appellant] veelvuldig andere websites bezoekt en daaruit kopieert ten behoeve van zijn eigen site. Volgens [appellant] is de verhouding tussen hetgeen hij zelf actief op internet nazoekt en hetgeen hij van andere sites kopieert fifty/ fifty. Martix heeft overigens aangevoerd dat die verhouding in haar geval 70/30% bedraagt. Het hof constateert in dit verband dan ook dat [appellant] kennelijk wil dat Martix verboden wordt wat hij zelf, en dan nog in meerdere mate, pleegt te doen. Nog afgezien van het feit dat het afzoeken van het net als hier aan de orde niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt, is aldus sprake van de pot die de ketel verwijt dat zij zwart ziet.
      Voor wat betreft het verwijt van [appellant] dat Martix het woord "gratiz" als metatag heeft verbonden aan haar website www.gratis.nl overweegt het hof dat, wat daarvan ook zij, weliswaar is gesteld maar niet gebleken dat deze verbinding  gedurende langere tijd heeft bestaan. Martix heeft immers onvoldoende gemotiveerd weersproken gesteld dat zij deze metatag reeds geruime tijd geleden heeft verwijderd. Het hof vermag dan ook niet in te zien welk belang [appellant] thans nog heeft bij een verbod als gevorderd. Daarbij komt dat Martix geen belang heeft bij een verbinding van de beide sites als hier bedoeld, nu alleen [appellant] voor het raadplegen van het web met behulp van de hyperlink "gratiz" wordt betaald en het daarom ook niet voor de hand ligt dat Martix de gewraakte metatag (weer) tot stand zal brengen of in stand zal houden.
    
    
    
      met betrekking tot het databankrecht 
      8. Daargelaten of de website van [appellant] kan worden aangemerkt als een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub a van de Databankenwet, is door [appellant] in onvoldoende mate aangetoond dat de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van zijn website in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering. 
      Daar komt bij dat, zoals hiervoor al is overwogen, [appellant] zelf voor het opzetten en onderhouden van zijn website ook gebruik maakt van gegevens van andere websites. In die zin kan geen sprake zijn van exclusiviteit van de website van [appellant], nog daargelaten dat niet is komen vast te staan dat Martix een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud daarvan opvraagt of hergebruikt. Derhalve is niet komen vast te staan dat Martix ongerechtvaardigde schade heeft toegebracht aan de belangen van [appellant] als bedoeld in art. 2 lid 1 aanhef en sub b Databankenwet. Van een inbreuk door Martix op het - mogelijke - auteursrecht en/of databankrecht van [appellant] is derhalve niet gebleken.
    
    
    
      Slotsom
      9. in het incident verzet vermeerdering van eis
      Het verzet dient ongegrond te worden verklaard. Martix zal als de  in het ongelijk te stellen partij de kosten van het incident hebben te dragen.
    
    
    
      in de hoofdzaak
      Het vorenoverwogene leidt tot de slotsom dat de grieven falen. Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd. [appellant] zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding in hoger beroep worden veroordeeld.
    
    
    
    
      De beslissing
      Het gerechtshof:
    
    
    
      in het incident 
      verklaart het verzet tegen de vermeerdering van eis ongegrond;
    
    
    veroordeelt Martix in de kosten van het verzet, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [appellant] begroot op nihil;
    
    
      in de hoofdzaak
      bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
    
    
    veroordeelt [appellant] in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die tot op heden aan de zijde van Martix op Euro 230,-- aan verschotten en op Euro 2.313,-- aan salaris voor de procureur.
    
    Aldus gewezen door mrs. Mollema, voorzitter, Meijeringh en Buijs, raden, en uitgesproken door mr Mollema, vice-president, lid van een enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mevrouw Mellink als griffier ter openbare terechtzitting van dit hof van woensdag 23 juli 2003.