ECLI:NL:RBDHA:2021:3746
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer:
C/09/584097 / HA ZA 19-1212
Vonnis van 14 april 2021
in de zaak van
[eiseres]
h.o.d.n.
M&M DUIKTECHNIEK IM- EN EXPORT,
te [plaats 1],
eiseres,
advocaat: mr. S. van der Hoeven,
tegen
[gedaagde] B.V.
tevens h.o.d.n.
DUIKSPORT NEDERLAND
, te [plaats 2],
gedaagde,
advocaat: mr. V.G.G. Veldhuis.
Partijen zullen hierna M&M en Duiksport genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 11 november 2019, met producties 1 t/m 14;
de conclusie van antwoord van 8 januari 2020, met producties 1 t/m 6;
het tussenvonnis waarin een comparitie van partijen is gelast;
het proces-verbaal van de via een digitale verbinding gehouden mondelinge behandeling van 15 januari 2021 en de daarin genoemde processtukken en producties, te weten:
de op 14 januari 2020 toegezonden schriftelijke pleitnotities van partijen;
de aanvullende kostenstaten van partijen.
1.2.
Het proces-verbaal is buiten aanwezigheid van partijen opgesteld. Bij brief van 29 maart 2021 heeft Duiksport gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid opmerkingen bij het proces-verbaal te maken en heeft zij overeenkomstig de ter zitting gemaakte afspraak een tijdens de zitting getoonde en besproken productie toegezonden.
1.3.
Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
M&M verkoopt via haar websites en via online platforms zoals Ebay en Amazon wereldwijd duikbenodigdheden en aanverwante producten. M&M verkoopt ook rechtstreeks producten op beurzen en via dealers, wederverkopers en via webshops in Europa.
2.2.
M&M houdt de volgende Uniemerken (hierna: de M&M-merken), die zijn geregistreerd voor onder meer klasse 14 (edele metalen en hun legeringen; juwelen, bijouterieën, edelstenen en halfedelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten):
- het op 22 juli 2005 onder nummer 003711942 geregistreerde beeldmerk:
- het op  9 maart 2016 onder nummer  014819511 geregistreerde beeldmerk:
2.3.
M&M gebruikt het teken op sleutelhangers in combinatie met een vlag en een R-teken:
2.4.
Duiksport importeert en exporteert duiksport-, zwemsport- en outdoor artikelen. Als distributeur verkoopt zij (merk)producten en levert zij aan dealers in Nederland en België. Duiksport heeft de hieronder afgebeelde rode sleutelhangers (hierna: ‘de diving-sleutelhangers’) met daarop het teken ‘remove before diving’ (hierna: ‘het teken’) gekocht bij Aliexpress
De sleutelhanger:
Het teken:
2.5.
Duiksport heeft de diving-sleutelhangers verkocht en geleverd aan wederverkopers in Nederland. Na te zijn aangeschreven door M&M heeft Duiksport laten weten dat zij de diving-sleutelhangers niet zal verhandelen en heeft zij aan M&M laten weten dat zij de diving sleutelhangers in 2017 voor € 1,25 per stuk en in totaal € 280 heeft ingekocht bij Aliexpress. Daarvan heeft Duiksport tussen maart 2017 en medio 2019 in totaal 224 exemplaren verkocht of weggegeven. Duiksport heeft daarmee een omzet behaald van
€ 552,02 ex btw. Zij beschikt nog over 176 diving-sleutelhangers.
3
Het geschil
3.1.
M&M vordert – verkort weergegeven – bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:
1. voor recht te verklaren dat Duiksport door zowel het importeren, aanbieden als verkopen van sleutelhangers onder gebruikmaking van het teken
inbreuk heeft gemaakt op de M&M-merken.
2. Duiksport te veroordelen iedere inbreuk op de M&M-merken met onmiddellijke ingang na de datum van dit vonnis in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;
3. Duiksport te veroordelen om op haar kosten binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis schriftelijk, waarheidsgetrouw, leesbaar, overzichtelijk geordend en gecertificeerd door een door M&M aan te wijzen onafhankelijke en gekwalificeerde boekhouder, een volledige opgave te doen, vergezeld van goed leesbare kopieën van alle relevante brondocumenten van:
a. de namen en adressen van de leveranciers, fabrikanten, distributeurs, tussenpersonen, handelaren en/of verkopers van wie Duiksport de diving-sleutelhangers heeft verkregen, met inbegrip van de contactgegevens van alle betrokken partijen;
b. alle voorgaande en/of nu bestaande productie en/of aankooporders voor de diving-sleutelhangers;
c. alle voorgaande en/of nu bestaande verkooptransacties voor de diving-sleutelhangers;
d. de huidige voorraad van de diving-sleutelhangers, zowel gehouden door Duiksport als door derden die voor of namens Duiksport in Nederland optreden.
4. Duiksport te veroordelen om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis alle overgebleven voorraad ter vernietiging toe te zenden aan het kantooradres van de advocaat [NAAM]M&M;
5. Vordering 2 tot en met 4 ieder op straffe van een dwangsom van € 5.000 voor iedere dag – een gedeelte van een dag daaronder begrepen – waarmee aan de vorderingen geen of niet volledig gehoor wordt gegeven;
6. Duiksport te veroordelen in de volledige schade als gevolg van de inbreuk op de rechten en/of het onrechtmatig handelen jegens M&M, waarbij de omvang van de schade nader wordt vastgesteld in een schadestaatprocedure.
7. Duiksport te veroordelen in de volledige proceskosten ex art. 1019h Rv
, vermeerderd met de wettelijke (handels)rente daarover vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis.
8. Duiksport te veroordelen in de nakosten.
3.2.
M&M stelt dat Duiksport met het importeren, aanbieden als verkopen van de diving-sleutelhangers op grond van art. 9 lid  sub b UMVo
inbreuk heeft gemaakt op de M&M-merken en onrechtmatig heeft gehandeld.
3.3.
Duiksport voert gemotiveerd verweer.
4
De beoordeling
4.1.
De rechtbank is op grond van artikel 123, 124 en 125 UMVo  in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot inbreuk op de M&M-merken. Verder is Duiksport is verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te betwisten.
4.2.
Duiksport bestrijdt niet de geldigheid van de M&M-merken met een reconventionele vordering tot nietigverklaring. De merken moeten daarom als geldig worden beschouwd en de rechtbank gaat voorbij aan de argumenten van Duiksport die de geldigheid van de M&M-merken ter discussie stellen. Voor zover Duiksport met haar betoog dat de M&M-merken beschrijvend zijn ten aanzien van een wezenlijk kenmerk van de label/sleutelhanger in de zin dat het onderdeel waaraan het label is bevestigd moet worden verwijderd alvorens te duiken, een beroep heeft willen doen op art.14 lid 1 sub b UMVo, gaat dit niet op. Op grond van deze bepaling kan een merkhouder een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake onder meer soort en hoedanigheid van de waren of diensten, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang is dat zuiver beschrijvende tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven. Niet in geschil is dat de M&M-merken een ludieke variatie vormen op het gebruik in de luchtvaart van labels met de tekst ‘remove before flight’, voor onderdelen die voor vertrek moeten worden verwijderd. Anders dan Duiksport aanvoert, is ‘remove before dive’ niet zuiver beschrijvend voor een wezenlijk kenmerk van de waar waarvoor de merken zijn ingeschreven, klasse 14 (edele metalen en hun legeringen; juwelen, bijouterieën, edelstenen en halfedelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten). Deze term is ook niet zuiver beschrijvend voor sleutelhangers. Dit verweer van Duiksport gaat dus niet op.
4.3.
M&M baseert de gestelde inbreuk op artikel 9 lid 2 sub b UMVo, op grond waarvan een merkhouder een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, kan verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.
4.4.
Partijen nemen tot uitgangspunt dat Duiksport het teken gebruikt voor dezelfde waar als waarvoor de M&M-merken zijn geregistreerd. Het geschil is toegespitst op de vraag of het teken verwarringwekkend overeenstemt met de M&M-merken. Van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als merk en teken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden.
4.5.
De rechtbank betrekt de vlaggen die naast de M&M-merken respectievelijk het teken staan afgebeeld op de sleutelhangers niet in haar beoordeling. Het gaat om de door M&M gestelde inbreuk van het teken op de M&M-merken, niet om de vraag of de door Duiksport verhandelde sleutelhangers (te veel) lijken op die van M&M. Niet relevant is of M&M de M&M-merken ook gebruikt voor andere voorwerpen/accessoires, zoals Duiksport aanvoert. M&M heeft de rechtbank dus ook niet onvolledig voorgelicht door dit niet te vermelden.
4.6.
M&M stelt onweersproken dat het relevante publiek bestaat uit consumenten met een laag aandachtsniveau en tussenhandelaren, met ten hoogste een gemiddeld aandachtsniveau, gericht op de inkoop van aantrekkelijke accessoires. M&M stelt dat zij een bekende speler is in de duikwereld en dat binnen de branche algemeen bekend is dat de sleutelhangers onder de merken uitsluitend door M&M worden aangeboden. Voor zover M&M hiermee wenst te betogen dat sprake is van bij het relevante publiek verkregen onderscheidend vermogen, faalt dit betoog reeds bij gebreke van een nadere concretisering van deze stellingen na de gemotiveerde betwisting door Duiksport. Ook overigens is gesteld noch gebleken van enig door bekendheid bij het relevante publiek verkregen onderscheidend vermogen. Wel hebben de M&M-merken van huis uit onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor ze zijn ingeschreven.
4.7.
Zowel het teken als de M&M-merken hebben drie wit afgebeelde woorden in schreefloze hoofdletters tegen een rode achtergrond. Er is een hoge mate van visuele overeenstemming, aangezien de eerste twee woorden (‘remove before’)  hetzelfde zijn en alleen de laatste lettergreep van het derde woord (‘dive’/’diving’) anders is. In de totaalindruk is dat een ondergeschikt verschil, dat bij de vluchtige waarneming door het relevante publiek niet in het oog zal springen. Deze hoge mate van visuele overeenstemming wordt niet weggenomen door de ondergeschikte verschillen waarop Duiksport wijst, te weten de dunnere uitvoering van de letters, de minder heldere kleur wit van de letters en de minder heldere kleur rood van het teken. Nu alleen de laatste lettergreep van de tekst verschilt, is er een grote mate van auditieve overeenstemming tussen beide teksten, die tot slot begripsmatig volledig overeenstemmen (‘verwijder voor het duiken’).
4.8.
De slotsom op grond van het 4.6 en 4.7 overwogene luidt dat het teken verwarringwekkend overeenstemt met de M&M-merken in de zin van art. 9 lid 2 sub b UMVo. Dit rechtvaardigt toewijzing van de onder 1. gevorderde verklaring voor recht en het onder 2. gevorderde stakingsbevel, met dien verstande dat ter voorkoming van executieproblemen zal worden bepaald dat dit 24 uur na betekening van dit vonnis ingaat. Hoewel niet ter discussie staat dat Duiksport de verhandeling van de diving-sleutelhangers heeft gestaakt, heeft zij heeft geen onthoudingsverklaring ondertekend. Daarmee heeft M&M nog altijd belang bij toewijzing van deze vorderingen.
4.9.
Duiksport heeft reeds relevante gegevens verstrekt aan M&M. Tijdens de zitting heeft M&M verklaard dat het wat haar betreft voor de opgave voldoende is als Duiksport de factuur van de bestelling bij Aliexpress aan haar verstrekt. Duiksport heeft deze factuur tijdens de zitting getoond en deze na de zitting toegezonden. Daarmee is er geen grond meer voor toewijzing van vordering 3.
4.10.
Niet in geschil is dat vordering 4. – toezending van de overgebleven voorraad diving-sleutelhangers – kan worden toegewezen. Hoewel Duiksport bereid is de resterende voorraad over te dragen, heeft M&M voldoende belang bij toewijzing van deze vordering.
4.11.
De gevorderde dwangsom kan eveneens worden toegewezen, als stok achter de deur voor nakoming van de veroordelingen op de vorderingen 2. en 4. In de aard en ernst van de inbreuk en hetgeen hierna over de schade wordt overwogen, ziet de rechtbank grond om de dwangsom lager vast te stellen dan gevorderd, te weten op € 500 per dag en met een maximum van € 5.000.
4.12.
De door M&M gestelde kwade trouw van Duiksport kan onbesproken blijven nu geen winstafdracht, maar schadevergoeding wordt gevorderd. Het hiervoor vastgestelde inbreukmakende verhandelen van de diving-sleutelhangers leidt tot schadeplichtigheid van Duiksport uit hoofde van onrechtmatige daad. Daarbij moet M&M worden gebracht in de situatie zoals die zou zijn geweest zonder de onrechtmatige verhandeling van de diving-sleutelhangers door Duiksport. Voor de gevorderde schade op te maken bij staat moet de schade aannemelijk zijn. Naar het oordeel van de rechtbank is voldaan aan deze eis, hoewel de rechtbank vraagtekens heeft bij de gestelde schending van de exclusiviteit van de M&M-merken en de gestelde reputatieschade. Verder heeft Duiksport gemotiveerd betwist dat M&M in haar plaats evenveel sleutelhangers voorzien van de M&M-merken had kunnen verkopen. Dit een en ander betekent de schade naar verwachting zeer gering zal zijn.
4.13.
Duiksport zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten ex art. 1019h Rv. Naar het oordeel van de rechtbank is deze zaak aan te merken als een eenvoudige zaak in de zin van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven
. Daarvoor geldt een indicatietarief van € 8.000. De door M&M opgevoerde advocatenkosten bedragen € 7.747,10. In het verweer van Duiksport over het opvoeren van kosten voor de werkzaamheden van twee advocaten in deze eenvoudige zaak, ziet de rechtbank aanleiding om de kosten voor de werkzaamheden van mr. [NAAM]n Engel als redelijk en evenredig aan te merken en om de kosten voor de werkzaamheden van mr. [NAAM]r Hoeven (in totaal € 3.477,50) zeer beperkt als zodanig aan te merken omdat de werkzaamheden grotendeels bestonden uit het nalopen van het door mr. [NAAM]n Engel verrichtte werk. Dat leidt ertoe dat de rechtbank de advocatenkosten begroot op € 5.000. De veroordeling in de proceskosten komt daarmee op € 5.401,54 (€ 297 griffierecht, € 104,54 kosten deurwaarder en € 4.000 aan advocatenkosten. De over de proceskostenveroordeling gevorderde wettelijke rente ligt als onweersproken voor toewijzing gereed, met dien verstande dat er geen grond is voor toewijzing van de wettelijke handelsrente.
4.14.
De gevorderde nakosten zijn begrepen in de proceskostenveroordeling. Er is dus geen grond voor veroordeling van Duiksport in de nakosten. Wel zullen deze overeenkomstig het liquidatietarief worden begroot zoals hierna te melden.
5
De beslissing
De rechtbank:
5.1.
verklaart voor recht dat Duiksport door zowel het importeren, aanbieden als verkopen van de onder 2.4 bedoelde diving sleutelhangers inbreuk heeft gemaakt op de M&M-merken;
5.2.
veroordeelt Duiksport om uiterlijk 24 uur na betekening van dit vonnis in de Europese Unie het gebruik van de diving-sleutelhangers te staken en gestaakt te houden;
5.3.
veroordeelt Duiksport binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis alle overgebleven voorraad ter vernietiging toe te zenden aan het kantooradres van de advocaat [NAAM]M&M;
5.4.
bepaalt dat Duiksport een dwangsom van € 500 verbeurt voor iedere dag – een gedeelte van een dag daaronder begrepen – waarmee aan de onder 5.2 en 5.3 bedoelde veroordelingen geen of niet volledig gehoor wordt gegeven, tot een maximum van € 5.000;
5.5.
veroordeelt Duiksport tot vergoeding aan M&M van de schade als gevolg van het verhandelen van de diving-sleutelhangers, waarbij de omvang van de schade nader wordt vastgesteld in een schadestaatprocedure;
5.6.
veroordeelt Duiksport in de proceskosten in de zin van art. 1019h Rv, die tot aan deze uitspraak zijn begroot op € 5.401,54 en bepaalt dat bij niet betaling wettelijke rente over dit bedrag verschuldigd is vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis;
5.7.
begroot de nakosten op € 163 zonder betekening, verhoogd met € 85 in geval van betekening;
5.8.
verklaart de veroordelingen onder 5.2 tot en met 5.7 uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 14 april 2021.
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.
Verg. HvJ 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory) en daarin genoemde oudere rechtspraak HvJ.
Indicatietarieven in IE-zaken Rechtbanken, versie 1 april 2017