ECLI:NL:GHAMS:2021:1031
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team I
zaaknummer 	: 200.277.196/01
zaaknummer rechtbank Amsterdam	: C/13/675004/KG ZA 19-1157
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 13 april 2021
inzake
AIRWAIR INTERNATIONAL LIMITED
,
gevestigd te Wellingborough, Verenigd Koninkrijk,
appellante,
advocaat: mr. A.M.E. Verschuur te Amsterdam,
tegen
PRIMARK NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerde,
advocaat: mr. M. Rieger-Jansen te 's-Gravenhage.
1
Het geding in hoger beroep
Partijen worden hierna Airwair en Primark genoemd.
Airwair is bij dagvaarding van 16 januari 2020 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 20 december 2019, onder bovenvermeld zaaknummer in kort geding gewezen tussen Airwair als eiseres en Primark als gedaagde.
Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven, met producties;
- memorie van antwoord met producties;
- akte uitlating producties van Airwair.
Partijen hebben de zaak ter zitting van 4 februari 2021 doen bepleiten door hun voornoemde advocaten, beiden aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Beide partijen hebben nog producties in het geding gebracht. Ook zijn ter zitting verschillende schoenen getoond en zijn schoenen gedeponeerd. Ten slotte is arrest gevraagd.
Airwair heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad - alsnog haar vorderingen in eerste aanleg geheel zal toewijzen, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Primark tot terugbetaling van € 19.364,-, bepaling van de termijn ex art. 1019i Rv op 6 maanden en met veroordeling van Primark in de kosten in beide instanties ex art. 1019h Rv voor zover het geschil ziet op inbreuk op IE-rechten en conform liquidatietarief voor het overige, met nakosten en rente.
Primark heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis in eerste aanleg, met - uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van Airwair in de kosten ex art. 1019h Rv voor zover het geschil ziet op inbreuk op IE-rechten en conform liquidatietarief voor het overige, met rente.
2
De kern van de zaak
Airwair brengt al lange tijd Dr. Martens schoenen op de markt. Primark heeft in haar collectie van 2019 drie modellen schoenen op de markt gebracht die lijken op drie Dr. Martens modellen. De vraag is of dat mag. Airwair vindt van niet, omdat Primark daarmee inbreuk maakt op IE-rechten van Airwair of onrechtmatig handelt omdat daardoor verwarring wordt gewekt bij het publiek.
3
Feiten
De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.6 de feiten genoemd die hij tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.
3.1
Airwair brengt schoenen op de Nederlandse (en buitenlandse) markt onder de (merk)naam ‘Dr. Martens’.
3.2
Tot de door Airwair verhandelde schoenen behoren schoenen die worden aangeduid als 1460, met het volgende uiterlijk:
Airwair model 1460
Deze schoenen zijn op de markt sedert 1960 en worden sedert de jaren ‘80 van de vorige eeuw in Nederland verkocht in diverse maten en kleuren. Op de grote stoffen hiellus staat (in geel) Airwair.
3.3
Tot de door Airwair verhandelde schoenen behoren voorts schoenen die worden aangeduid als 2976 (hierna ook: de chelsea boot) met het volgende uiterlijk:
Airwair model 2976 chelsea boot
Deze schoenen zijn op de markt sedert de jaren ‘80 van de vorige eeuw en worden (ook in Nederland) verkocht in diverse maten en kleuren. Op de grote stoffen hiellus staat (in geel) Airwair.
3.4
Tot de door Airwair verhandelde schoenen behoren ook schoenen die worden aangeduid als Jadon, met het volgende uiterlijk:
Airwair model Jadon
Deze schoenen zijn op de markt sedert 2013 en worden verkocht (ook in Nederland) in diverse maten en kleuren. Op de grote stoffen hiellus staat (in geel) Airwair.
3.5
Sinds de zomer van 2019 brengt Primark onder meer in Nederland de volgende schoenen op de markt:
Primark veterlaars
Primark chelsea boot
Primark veterlaars met plateauzool
Ook deze schoenen, die tezamen worden aangeduid als de Primark schoenen, worden te koop aangeboden in diverse maten en kleuren.
3.6
Bij brief van 24 september 2019 heeft (de Amerikaanse advocaat [NAAM]) Airwair Primark US gesommeerd de verkoop van de Primark producten te staken, zowel in de VS als in de Benelux.
3
Beoordeling
4.1
Inzet van de procedure in eerste aanleg was de stelling van Airwair dat Primark inbreuk maakt op haar merk- en auteursrechten dan wel onrechtmatig handelt door de Primark schoenen te verhandelen. Zij vorderde om die reden, kort samengevat, een verbod op dan wel de staking van de verkoop met diverse nevenvorderingen en op straffe van dwangsommen. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen en Airwair in de kosten veroordeeld. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Airwair met vijf grieven op. In hoger beroep heeft Airwair de merkenrechtelijke grondslag van haar vordering laten varen en de reikwijdte van haar vorderingen beperkt tot Nederland.
Spoedeisend belang
4.2
Primark stelt dat zij als
fast fashion
-onderneming zeer snel van collectie wisselt en dat de modellen waartegen Airwair bezwaar heeft niet of nauwelijks meer op de markt zijn, zodat Airwair geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Daarbij weegt mee dat Airwair niet voortvarend procedeert.
Dat verweer volstaat niet. Ook als juist is dat Primark snel van collectie wisselt blijft de dreiging bestaan dat zij, in een volgende collectie, wederom schoenen op de markt zal brengen die in de visie van Airwair inbreuk maken op haar rechten. De vaststaande omstandigheid dat na het vonnis door Primark nieuwe schoenen op de markt zijn gebracht met een tweekleurige zool, die volgens Airwair nog meer lijken op de 1460 dan de eerder verkochte modellen, onderstreept dat die dreiging reëel is. Van het rekken van deze procedure door Airwair is geen sprake.
Airwair heeft dus het vereiste spoedeisende belang, zowel bij de verbodsvordering als bij de nevenvorderingen.
Auteursrecht
4.3
Airwair stelt dat de 1460, de 2976 chelsea boot en de Jadon elk voor zich zelfstandige, auteursrechtelijk beschermde werken zijn, die een groot aantal onderscheidende elementen bevatten. Dit is het onderwerp van de grieven I en II. Primark betwist dat, evenals de stelling van Airwair dat zij rechthebbende op de auteursrechten is.
Airwair komt met grief III op tegen het oordeel dat Primark geen inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Airwair. In het bijzonder heeft de voorzieningenrechter niet het vermoeden van ontlening gehanteerd. Zij voegt daaraan toe (zie ook 4.2 hiervoor) dat inmiddels, na het vonnis, een  schoen met een tweekleurige, gegroefde buitenzool op de markt is gebracht door Primark. Deze onderstreept het vermoeden van ontlening, gelet op de daarop sterk gelijkende zool die Airwair gebruikt.
Primark bestrijdt dat zij inbreuk maakt.
4.4
De grieven I tot en met III falen.
Gelet op de aard van de procedure en de vorderingen behoeft de vraag of sprake is van auteursrechtelijke bescherming in dit geval alleen beantwoording in het kader van de daaropvolgende vraag of Primark voldoende afstand heeft gehouden. Of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp hangt immers af van de mate waarin de totaalindrukken van het beweerd inbreuk makende werk en het beweerd bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. Bij de vergelijking van de totaalindrukken zijn de beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk bepalend, met dien verstande dat ook een combinatie van op zichzelf niet beschermde elementen een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die combinatie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Verder geldt als uitgangspunt dat een bepaalde stijl of trend geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.
4.4.1
Wat betreft de 1460 noemt Airwair een groot aantal vormgevingselementen die Primark volgens haar heeft overgenomen.
Duidelijk is dat de schoenen tot dezelfde stijl behoren. Het zijn allebei halfhoge veterlaarzen met dikke zolen die doen denken aan tamelijk grove werk- of soldatenlaarzen (
chunky boots
). De totaalindruk van de veterlaars van Primark verschilt echter voldoende van de 1460. Dat de veterlaars van Primark aan de zijkant een rits heeft en de 1460 niet, is een in het oog springend verschil. Ook de kleine, onopvallende lus die Primark gebruikt wijkt opvallend af van de grote, met (meest gele) letters bedrukte lus van Airwair. Het aan de buitenkant aangebrachte en dus - in tegenstelling tot bij de 1460 - zichtbare hielstuk van de veterlaars van Primark draagt tenslotte bij aan de andere totaalindruk. Daartegenover zijn de overeenkomsten in vorm en verloop van de schacht, de stiksels en de zool onvoldoende. De schoen van Primark wijkt voldoende af, zelfs als de 1460 een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (in de woorden van het HvJEU “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk” is) en dus auteursrechtelijk beschermd is en de rechten bij Airwair liggen. Een vermoeden van ontlening, wat daarvan verder zij, is dus niet van belang.
4.4.2
De 2976 chelsea boot is een generiek ogende variant op een reeds lang, in allerlei vormen bestaande, instap-enkellaars met ingezette elastische stukken, in dezelfde stijl als de 1460. De Primark chelsea boot wijkt als hoekiger enkellaars, met een ander profiel, een rechte hak en een sterk geprofileerde zool, doch zonder kenmerkende grote hiellus voldoende af, zelfs als de vormgeving van de 2976 chelsea boot auteursrechtelijk beschermd is en de rechten bij Airwair liggen.
4.4.3
Ten slotte geldt ook voor de Jadon dat, zelfs als de vormgeving auteursrechtelijk beschermd is en de rechten bij Airwair liggen, de schoen van Primark voldoende afstand houdt.
Deze halfhoge veterlaars is een
chunky boot
, waarbij de zool opvallend dik is en in zijaanzicht horizontale groeven vertoont, net als de laars van Primark. Ook hier geldt echter dat Primark, binnen de stijl waarvan zij verschillende voorbeelden heeft aangehaald, voldoende afstand houdt. De opvallend grote Airwair hiellus ontbreekt, de hoek tussen de voorzijde van de hak en de zool is recht (blokhak) en vormt niet een van de algemene stijl afwijkende diagonaal (hoek van meer dan 90o) zoals bij de Jadon, de groeven op de zijkant van de zool worden in de Primark-schoen afgewisseld met vlakke gedeeltes en de glanzende afwerking van (de zijkant van) de zool ontbreekt, net als het kenmerkende gele stiksel.
4.5
Wat er dus ook zij van de vraag of de 1460, de 2976 chelsea boot en de Jadon auteursrechtelijk beschermd zijn en of de rechten bij Airwair berusten, Primark heeft met de hiervoor besproken schoenen geen inbreuk gemaakt op die (eventuele) auteursrechten van Airwair. Dat geldt evenzeer voor de na het vonnis op de markt gebrachte schoen met tweekleurige zool, met hetzelfde kleurenschema als dat van de 1460. Die zool verandert de totaalindruk niet voldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat onvoldoende afstand is gehouden. De grieven I, II en III slagen dus niet.
Slaafse nabootsing
4.6
Grief IV stelt aan de orde dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat slaafse nabootsing niet aan de orde is. Airwair stelt dat de Jadon, de 1460 en de 2976 elk een eigen gezicht op de Nederlandse markt hebben. Het publiek, de relevante doelgroep, voor de Airwair schoenen en de Primark-schoenen is gelijk, te weten meest jonge, vooral vrouwelijke, eindconsumenten. Airwair wijst erop dat haar schoenen in meer dan 500 winkels in Nederland verkrijgbaar zijn en in diverse (toonaangevende) bladen, musea en tentoonstellingen getoond zijn, waarbij de ontwerpen iconisch zijn genoemd. Zij wijst voorts op het door haar overgelegde deskundigenrapport.
Airwair stelt dat de Primark-schoenen nodeloos verwarringwekkend overeenstemmen met de drie modellen van Airwair, waarbij ook
post sale
verwarring meegewogen moet worden.
4.7
Voor zover het verweer van Primark erop ziet dat zij de schoenen als gereed product kant-en-klaar inkoopt en aldus niet zelf nabootst wordt het verworpen. Het onrechtmatige gedrag kan evenzeer gelegen zijn in het aankopen en op de markt brengen van het verwarring wekkende product als in het zelf nabootsen en vervolgens vermarkten.
4.8.1
De stelling dat de Airwair schoenen een eigen gezicht in de markt hebben heeft Airwair onderbouwd met materiaal waaruit de populariteit en bekendheid van het merk Dr. Martens blijkt, en waaruit voorts blijkt dat deze schoenen, in het bijzonder de 1460 en de Jadon, in de markt herkend worden als Dr. Martens. Zo wordt in de door haar overgelegde stukken gesproken van het Dr. Martens DNA, dat herkenbaar is in de 1460 en de Jadon. Daarmee is echter niet zonder meer het eigen gezicht van de vormgeving van de in dit geding aan de orde zijnde drie modellen schoenen/laarzen in de markt aannemelijk geworden.
Wat daarvan echter zij, zelfs als deze schoenen/laarzen een eigen gezicht in de markt hebben en Airwair voldoende en tijdig is opgetreden tegen inbreukmakers, dan nog is voor onrechtmatig gedrag in de vorm van slaafse nabootsing noodzakelijk dat aannemelijk is dat sprake is van verwarringsgevaar bij de doelgroep.
4.8.2
Hiervoor is al overwogen dat de totaalindrukken van de schoenen onvoldoende overeenstemmen. Dat de stijl, die Airwair niet kan monopoliseren, punten van overeenstemming met zich brengt, maakt nog niet dat sprake is van ongeoorloofd verwarring wekken bij het publiek. Verder staat vast dat er behalve de Airwair en de Primark-schoenen nog vele andere schoenen in deze stijl op de markt zijn, die evenzeer bestemd zijn voor de doelgroep van jonge (vrouwelijke) eindconsumenten. Tenslotte ontbreken bij de Primark-schoenen de aspecten die voor de doelgroep bij uitstek het eigen gezicht in de markt van de Dr. Martens modellen van Airwair kenmerken, zoals de grote stoffen hiellus en het gele stiksel.
4.8.3
Ook
post-sale
verwarring is niet aannemelijk. Airwair heeft geen marktonderzoek in het geding gebracht. Dat schoenen vaak van een afstand worden waargenomen, dat de doelgroepen niet duidelijk zijn te onderscheiden en dat zowel Primark als Airwair wel samenwerken met andere ondernemingen is daartoe niet voldoende.  De voor Dr. Martens schoenen typerende elementen, die waar het de hiellus betreft ook van enige afstand zichtbaar zijn, ontbreken. Dat de aankoopbeslissing desondanks door een
post-sale
verwarring zou worden beïnvloed is niet aannemelijk geworden.
4.8.4
Er is, naar voorlopig oordeel van het hof, dus geen verwarringsgevaar bij de doelgroep aannemelijk geworden.
4.9
Grief V is een samenvattende grief en heeft geen zelfstandige betekenis. Er is bewijsaangeboden, maar daartoe wordt Airwair niet toegelaten, gelet op de omstandigheid dat het hier een kort geding procedure betreft en dat het in dat kader meest relevante onderdeel, het tonen van de schoenen, reeds is uitgevoerd.
Slotsom
5. Zoals uit het voorgaande blijkt falen de grieven voor zover zij relevant zijn. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd.
Kosten
6. Airwair zal als daarin in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in hoger beroep, voor zover het gaat om de IE-rechtelijke grondslag op de voet van art. 1019h Rv. Nu partijen het erover eens zijn dat het hier een complex kort geding betreft zal het daarbij passende indicatietarief worden toegepast, te weten € 25.000 in hoger beroep. Het hoger beroep ziet voor 75% op de IE-rechtelijke grondslag, zodat voor salaris € 18.750,00 verschuldigd is. Voor de overige 25% zal het liquidatietarief worden toegepast (aldus
€ 835,50).
4
Beslissing
Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;
veroordeelt Airwair in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Primark begroot op € 760,00 aan verschotten en € 19.585,50  voor salaris en op € 163,00 voor nasalaris, te vermeerderen met € 85,00 voor nasalaris en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit arrest plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, indien niet binnen veertien dagen na dit arrest dan wel het verschuldigd worden van de nakosten aan de kostenveroordeling is voldaan;
verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, D. Kingma en H. Struik en door de rolraadsheer ondertekend en in het openbaar uitgesproken op 13 april 2021.