ECLI:NL:GHSHE:2021:1197
Gerechtshof SHE — Uitspraak 


GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH
Team Handelsrecht
zaaknummer 200.260.868/01
arrest van 20 april 2021
in de zaak van
[appellante]
,
gevestigd te Nuenen,
appellante,
hierna aan te duiden als [Beheer B.V.] ,
advocaat: mr. M. Timpert-de Vries te Arnhem,
tegen
Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
geïntimeerde,
hierna aan te duiden als AOMB,
advocaat: mr. P.J. de Jong Schouwenburg te Amsterdam,
op het bij exploot van dagvaarding van 30 april 2019 ingeleide hoger beroep van de vonnissen van 28 oktober 2015, 25 januari 2017, 10 mei 2017 en 6 februari 2019, door de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch, gewezen tussen AOMB als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en [Beheer B.V.] als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie.
1
Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/01/266433 / HA ZA 13-557)
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen.
2
Het geding in hoger beroep
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding in hoger beroep;
de memorie van grieven in principaal hoger beroep, met producties 1 tot en met 30;
de akte overlegging productie tevens deponering USB-stick met audiobestand;
de memorie van antwoord in het principaal hoger beroep, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep, met producties 1 tot en met 4;
de akte uitlating producties in principaal hoger beroep, tevens memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep;
het pleidooi van 2 februari 2021, waarbij partijen pleitnotities hebben overgelegd.
[Beheer B.V.] heeft bij brief van 25 januari 2021 een USB-stick overgelegd met een powerpointbestand met beeldmateriaal dat vervolgens door [Beheer B.V.] bij het pleidooi is afgespeeld en toegelicht. AOMB heeft bezwaar gemaakt tegen toelating van het bestand als productie omdat dit te laat is ingediend en materiaal bevat dat bij pleidooi niet is toegelicht. Gelet op het tijdstip waarop de productie is overgelegd, te weten een week voor de zitting, en de aard en omvang van de productie – het bevat met name beeldmateriaal over de uitvinding die in dit geding centraal staat – heeft AOMB naar het oordeel van het hof voldoende gelegenheid gehad om daarvan kennis te nemen en daarop te reageren. Het feit dat niet alle slides van de powerpointpresentatie door [Beheer B.V.] zijn behandeld bij pleidooi betekent niet dat de productie als zodanig niet toelaatbaar is. Het bezwaar van AOMB wordt dus verworpen en het bestand met de presentatie behoort tot de gedingstukken.
Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.
3
De beoordeling
De feiten
3.1.
De rechtbank heeft in rov. 2.1 tot en met 2.19 van het tussenvonnis van 28 oktober 2015 de feiten vastgesteld waarvan in dit geding is uitgegaan. Met grief I van het principaal hoger beroep bestrijdt [Beheer B.V.] de feitenvaststelling in rov. 2.12. Uit de hierna volgende beoordeling volgt dat dit voor de beoordeling in hoger beroep niet relevant is, althans niet tot vernietiging van de bestreden vonnissen kan leiden. Voor het overige is de feitenvaststelling door de rechtbank in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. In aanvulling daarop neemt het hof enkele feiten in aanmerking die tussen partijen in hoger beroep niet in geschil zijn. Daarmee luiden de tussen partijen vaststaande feiten, voor zover relevant in hoger beroep, als volgt.
a. AOMB exploiteert een onderneming met betrekking tot het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten.
In 2007 heeft de statutair directeur van [Beheer B.V.] , de heer [directeur 1] (hierna: [directeur 1] ) zich samen met de heer [directeur 2] (hierna: [directeur 2] ) gewend tot AOMB in verband met de octrooiaanvraag voor twee uitvindingen: een inrichting en werkwijze voor het vervaardigen van ijsblokjes (de matrix-vriesmethode) en een doseerinrichting voor ijsblokjes (de dispenser). Op 15 maart 2007 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden. [directeur 1] en [directeur 2] hebben toen gesproken met de heer [octrooigemachtigde] , octrooigemachtigde in dienst van AOMB (hierna: [octrooigemachtigde] ).
Op 19 maart 2007 heeft [Beheer B.V.] aan AOMB opdracht verleend voor de indiening van een Nederlandse octrooiaanvraag. In de in verband met de octrooiaanvraag door [Beheer B.V.] in te vullen vragenlijst heeft AOMB vermeld dat de aanvrager (in dit geval [Beheer B.V.] ) de “eigenaar” is van de octrooiaanvrage of van het op de octrooiaanvrage te verlenen octrooi, dat uitvinders het recht hebben om als uitvinder in een octrooi(aanvraag) te worden vermeld en dat, indien een uitvinder afziet van dit recht, dit schriftelijk dient te worden verklaard door de uitvinder. [directeur 2] en [directeur 1] zijn in de ingevulde vragenlijst als uitvinders vermeld.
Een niet ondertekend document getiteld “overeenkomst” en gedateerd 4 april 2007 bevat de volgende bepalingen:
“ [appellante] . , (…) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [directeur 1] , directeur.
en
[directeur 2] (…), hebben een octrooiaanvraag ingediend voor het ontwerp van een ijsblokjesproductiemachine en een ijsblokjes dispenser.
In aanmerking nemende dat de octrooiaanvraag ten doel heeft het verkopen, adviseren, monteren, installeren en onderhouden van ijsblokjes en crushed ice systemen, almede grondstoffen hiervoor.
Verklaren hierbij dat zij op 4 april 2007 te Nuenen een overeenkomst zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen;
De feitelijke aanvraag is gedaan door [appellante] .
De kosten en opbrengsten van dit gezamenlijke project worden evenredig gedeeld door [directeur 2] en [appellante] .
Op het moment dat het nodig is worden deze activiteiten ondergebracht in een gezamenlijke besloten vennootschap waarvan beide betrokkenen ieder 50% van de aandelen zullen verkrijgen. De directie wordt gevoerd door [directeur 2] en [appellante] .
Beide participanten verklaren de verworven kennis uitsluitend te gebruiken voor gezamenlijk gewin.
(…)”
[octrooigemachtigde] heeft namens AOMB de opdracht ter hand genomen. Hij heeft op 2 juli 2007 de Nederlandse octrooiaanvraag ingediend. Op de aanvraag staan als uitvinders vermeld [directeur 2] en [directeur 1] .
In november 2007 zijn [directeur 2] en [directeur 1] gestart met een gezamenlijke onderneming onder de naam [dochteronderneming] (hierna: [dochteronderneming] ).
Op 1 juli 2008 heeft [octrooigemachtigde] in opdracht van [Beheer B.V.] de Nederlandse octrooiaanvraag omgezet naar een internationale aanvraag. Deze aanvraag heeft het nummer [nummer octrooiaanvraag] gekregen en heeft dezelfde aanvrager en duidt dezelfde uitvinders aan als de oorspronkelijke Nederlandse aanvraag.
Op 20 augustus 2008 heeft het Octrooicentrum Nederland [octrooigemachtigde] verzocht de dispenser in de Nederlandse aanvraagprocedure af te splitsen in een aparte aanvraag, omdat het twee vindingen betrof. Deze aanvraag is op 28 augustus 2008 ingediend, heeft dezelfde aanvrager en duidt dezelfde uitvinders aan als de oorspronkelijke aanvraag.
i. Op 5 januari 2009 is een octrooi verleend aan [Beheer B.V.] voor de inrichting en werkwijze voor het vervaardigen van ijsblokjes. Op het octrooibewijs staan als uitvinders vermeld [directeur 2] en [directeur 1] .
Op 18 mei 2009 heeft [directeur 1] de aandelen van [directeur 2] in [dochteronderneming] overgenomen.
Bij e-mail van 17 juli 2009 heeft [directeur 1] aan [directeur 2] onder meer het volgende geschreven:
“Ik heb eerder al aangegeven dat ik bereid ben tot een gesprek en dat ik bepaalde inbreng moet vergoeden. Ik denk hierbij aan een afdracht per k.g. in redelijke verhouding tot je inbreng. Daar worden wel enkele nader te stellen voorwaarden aan verbonden.”
Bij e-mail van 22 september 2009 heeft [directeur 1] het volgende aan [octrooigemachtigde] geschreven:
“Zoals ik u heb verteld zijn de heer [directeur 2] en ik zakelijk gescheiden.
Dit houdt in dat de aandelen van de gezamenlijke vennootschap volledig in mijn bezit zijn, de octrooien stonden al op naam van mijn beheer B.V.
Kan de heer [directeur 2] in de toekomst nog rechten ontlenen aan het feit dat hij geregistreerd staat als uitvinder?”
[octrooigemachtigde] heeft bij e-mail van 23 september 2009 het volgende aan [directeur 1] geantwoord:
“Een uitvinder heeft in Europa (slechts) het recht in het octrooidocument als uitvinder te worden genoemd. Anders is het, wanneer octrooi wordt aangevraagd in de USA. Daar heeft de uitvinder recht op het octrooi. In praktijk worden de octrooirechten in de USA, in geval van bv een werknemersuitvinding, bij indiening van de aanvrage officieel overgedragen naar de werkgever door ondertekening van een akte. Dit zou in het geval bij uw PCT aanvrage in principe ook door de heer [directeur 2] kunnen worden gedaan. Mocht dat echt op tegenwerking stuiten dan zijn er afhankelijk van de omstandigheden nog terugvalmogelijkheden om dat te repareren.”
Op 17 december 2009 heeft [Beheer B.V.] [octrooigemachtigde] opdracht verleend tot het doen van octrooiaanvragen in diverse landen, waaronder Canada, de Verenigde Staten, Mexico, Zuid-Afrika en Indonesië. Partijen zijn overeengekomen dat [Beheer B.V.] voor de indieningsfase een vast bedrag van € 73.500,00 aan AOMB verschuldigd zou zijn. [octrooigemachtigde] heeft als indicatie van de kosten van de verleningsfase een bedrag van € 80.000,00 à € 90.000,00 genoemd.
Op 29 november 2010 heeft [directeur 1] namens [Beheer B.V.] aan [directeur 2] een schikkingsvoorstel gedaan dat onder meer de volgende tekst bevat:
“Overwegende dat
[directeur 1] en [directeur 2] beide zijn aan te merken als mede-uitvinder van de uitvinding ter zake het ijsblokjesconcept, waarop in Nederland het octrooi met nummer [octrooinummer] is gevestigd, hierna te noemen: “de Uitvinding”;
[directeur 1] zijn rechten op de Uitvinding en de daarop gebaseerde octrooiaanvragen, reeds bestaande octrooien alsmede toekomstige octrooien en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de Uitvinding, te vestigen onder enig toepasselijk recht, alsmede alle registraties, toepassingen, vernieuwingen, verlengingen, combinaties en afsplitsingen daarvan in en buiten Nederland, (…), hierna gezamenlijk verder te noemen “de Rechten op de Uitvinding”, heeft overgedragen aan [appellante] ;
[directeur 2] zijn Rechten op de Uitvinding, onder nadere voorwaarden, eveneens wenst over te dragen aan [appellante] ;
(…)
2)
Overdracht rechten
:
2.1
[directeur 2] draagt bij deze, onder de hierna te noemen voorwaarden, onherroepelijk de Rechten op de Uitvinding aan [appellante] over.
2.2
[directeur 2] doet onherroepelijk afstand van de Rechten op de Uitvinding.
3)
Vergoeding
3.1
Als vergoeding voor de overdracht van de Rechten op de Uitvinding door [directeur 2] aan [appellante] , betaalt [appellante] of haar dochter onderneming [dochteronderneming] aan [directeur 2] een bedrag van maximaal 250.000 Euro, te betalen in maximaal vijf delen van 50.000 (…) Euro, voor ieder jaar gedurende de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2019, waarin [dochteronderneming] en/of [appellante] tezamen (niet geconsolideerd) een winst na belastingen behaalt/behalen van minimaal 300.000 (…) Euro, voor zover die winst op de Uitvinding is gebaseerd.
(…)”
Het schikkingsvoorstel, en de onderhandelingen in de daarop volgende maanden tussen [Beheer B.V.] / [directeur 1] en [directeur 2] , hebben niet tot overeenstemming tussen hen geleid.
De octrooiaanvraag in de Verenigde Staten is aanvankelijk afgewezen. Nadat [directeur 2] een
declaration
had ondertekend (in februari 2012) is de octrooiaanvraag in behandeling genomen. Om de octrooiaanvraag in de Verenigde Staten in twee afzonderlijke aanvragen te kunnen splitsen was het noodzakelijk dat [directeur 2] een
assignment
zou tekenen.
Op 25 september 2012 heeft [directeur 2] onder anderen [Beheer B.V.] en [directeur 1] gedagvaard voor de (toenmalige) rechtbank ’s-Hertogenbosch en onder meer gevorderd hen te veroordelen tot het vergoeden van de schade die [directeur 2] heeft geleden als gevolg van het niet nakomen door hen van de met [directeur 2] gesloten samenwerkingsovereenkomst.
Op 11 maart 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen [directeur 1] en de heren [algemeen directeur AOMB] en [financieel directeur AOMB] , respectievelijk algemeen directeur en financieel directeur van AOMB.
Bij brief van 13 maart 2013 heeft [directeur 1] AOMB aansprakelijk gesteld voor de schade van [Beheer B.V.] door de claim van [directeur 2] met betrekking tot de rechten voortvloeiende uit diens vermelding als uitvinder in de octrooiaanvraag en alle daaruit volgende octrooiaanvragen en octrooien waarin hij als mede-uitvinder staat vermeld.
AOMB heeft na 18 maart 2013 geen werkzaamheden meer voor [Beheer B.V.] verricht.
AOMB heeft zich tot het Nederlands Octrooibureau (hierna: NOB) gewend voor verdere dienstverlening met betrekking tot het octrooi en de octrooiaanvragen.
[Beheer B.V.] heeft een aantal door AOMB aan haar toegezonden facturen onbetaald gelaten.
[Beheer B.V.] en [directeur 1] hebben op 30 oktober 2013 bij de Raad van Toezicht van de orde van octrooigemachtigden (hierna: de RvT) een klacht ingediend tegen [octrooigemachtigde] . De RvT heeft op 30 juni 2014 een beslissing genomen op de door [Beheer B.V.] en [directeur 1] ingediende klacht. [Beheer B.V.] en [directeur 1] zijn niet-ontvankelijk verklaard ten aanzien van klachtonderdeel 1. Deze klacht behelsde dat [octrooigemachtigde] tijdens de eerste bespreking d.d. 15 maart 2007 niet had mogen adviseren om de uitvinders van de dispenser ook de uitvinders van de matrix-vriesmethode te laten worden. De RvT heeft wel, ten overvloede, opgemerkt dat het advies om uitvindingen te combineren in een enkele octrooiaanvraag op zichzelf niet klachtwaardig is en dat een logisch gevolg daarvan is dat de uitvinders van ieder van de in de octrooiaanvraag opgenomen uitvindingen allen op de octrooiaanvraag worden vermeld. Dit neemt niet weg dat een octrooigemachtigde er goed aan doet om zich er in een zo vroeg mogelijk stadium van te vergewissen welke uitvinding toekomt aan welke uitvinder(s), aldus de RvT. De RvT heeft in zijn beslissing geoordeeld dat [octrooigemachtigde] op een aantal punten in strijd met de gedragsregels heeft gehandeld. De RvT heeft onder meer geoordeeld dat de e-mail van [octrooigemachtigde] van 23 september 2009 opvolging had behoren te krijgen en door dit na te laten heeft [octrooigemachtigde] de hand gehad in verdere complicaties in de diverse octrooiprocedures. De RvT heeft [octrooigemachtigde] onder andere in verband met dit punt een berisping gegeven.
In de procedure tussen [directeur 2] en [Beheer B.V.] / [directeur 1] heeft de rechtbank Oost-Brabant de vordering [directeur 2] jegens [Beheer B.V.] toegewezen bij vonnis van 8 januari 2014 (C/01/253383 / HA ZA 12-851). Het vonnis is op dit punt bekrachtigd door dit hof bij arrest van 8 december 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:5135). Tegen dit arrest is geen cassatieberoep ingesteld.
[Beheer B.V.] en [directeur 2] hebben op 5 juni 2019 een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin onder meer het volgende is bepaald:
“(…)
e.	De octrooiaanvraag (…) is op naam van [Beheer B.V.] gezet, en daarin zijn twee uitvindingen opgenomen, namelijk van een doseerinrichting (dispenser) voor ijsblokjes (I) en van een methode voor de productie van ijsblokjes (de matrix-vriesmethode) (II). [directeur 2] en [directeur 1] zijn in de octrooiaanvraag als uitvinders vermeld. Over de reden van vermelding en wie de daadwerkelijke uitvinder is van deze twee uitvindingen verschillen [directeur 2] en [directeur 1] / [Beheer B.V.] van mening.
(…)
n.	Over welke positie en rechten enerzijds [directeur 2] had/heeft in het kader van de octrooiaanvraag/aanvragen) en de daarin vermelde uitvindingen, en naar aanleiding van de samenwerking, en anderzijds over welke vorderingen [Beheer B.V.] naar aanleiding van de samenwerking en de afwikkeling daarvan op [directeur 2] had/heeft, is vervolgens tussen hen een geschil ontstaan, (…)
(…)
p.	[directeur 2] en [Beheer B.V.] zijn het erover eens dat iedere vorm van samenwerking(sovereenkomst) tussen [directeur 2] en [Beheer B.V.] / [directeur 1] uiterlijk tijdens het gesprek van juni 2009 rechtsgeldig (en definitief) is geëindigd.
(…)
1.1
Ter beëindiging van het in de considerans bedoelde geschil omtrent hetgeen tussen [Beheer B.V.] en [directeur 2] rechtens geldt, sluiten [Beheer B.V.] en [directeur 2] deze vaststellingsovereenkomst. (…)
1.2
Uit hoofde van deze vaststellingsovereenkomst is [Beheer B.V.] aan [directeur 2] een bedrag van € 100.000,- (…) verschuldigd (…).
De procedure in eerste aanleg
3.2.1.
In deze procedure, ingeleid bij dagvaarding van 25 juli 2013, heeft AOMB, in conventie, gevorderd [Beheer B.V.] te veroordelen tot betaling van € 51.977,48, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over dit bedrag vanaf 16 juli 2013 tot aan de dag van voldoening. Dit bedrag bestaat hoofdzakelijk uit niet betaalde facturen voor werkzaamheden die AOMB stelt te hebben verricht in het kader van de door [Beheer B.V.] aan haar verstrekte opdracht.
3.2.2.
[Beheer B.V.] heeft, in reconventie, na vermindering en wijziging van eis, gevorderd:
- veroordeling van AOMB tot betaling van € 8.353,69 vanwege te veel betaalde bedragen ter zake de facturen,
- veroordeling van AOMB tot betaling van alle facturen die NOB aan [Beheer B.V.] heeft gestuurd en nog zal sturen ter zake verleningskosten op het dossier m.b.t. de octrooiaanvraag met PCT nummer [PCT nummer] , voor zover die, tezamen met de reeds van AOMB ontvangen facturen ter zake verleningskosten, het bedrag van € 80.000,00 exclusief BTW zullen overstijgen,
- een verklaring voor recht dat het advies van [octrooigemachtigde] en de uitvoering daarvan, dat leidde tot registratie van het mede-uitvinderschap van [directeur 2] voor de matrix-vries methode, wordt gekwalificeerd als een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad van AOMB en dat AOMB aansprakelijk is voor alle voor [Beheer B.V.] daaruit reeds ontstane en in de toekomst daar nog uit voortvloeiende schade, daaronder begrepen de kosten die dienen te worden gemaakt teneinde het octrooi met PCT aanvraag nummer [PCT nummer] vrij te krijgen van enig recht van [directeur 2] daarop, alsdan nader op te maken bij staat.
3.2.3.
Bij een eerste tussenvonnis heeft de rechtbank een comparitie van partijen gelast. Bij tussenvonnis van 28 oktober 2015 (hierna: tussenvonnis II) heeft de rechtbank geoordeeld, in reconventie, dat sprake is van een beroepsfout van [octrooigemachtigde] ten tijde van en voorafgaand aan het indienen van de Nederlandse octrooiaanvraag. De rechtbank heeft [Beheer B.V.] toegelaten te bewijzen dat bij een juiste informatieverschaffing door [octrooigemachtigde] ten tijde van en voorafgaand aan de Nederlandse octrooiaanvraag, [directeur 2] niet zou zijn opgenomen als (mede)uitvinder van de matrix-vriesmethode althans dat hij zijn rechten tijdig aan [Beheer B.V.] zou hebben overgedragen. [Beheer B.V.] heeft vervolgens [directeur 1] als getuige doen horen. AOMB heeft, in contra-enquête, [directeur 2] als getuige doen horen.
3.2.4.
In het tussenvonnis van 25 januari 2017 (hierna: tussenvonnis III) heeft de rechtbank, in reconventie, geoordeeld dat in het midden kan blijven of alleen [directeur 1] de uitvinder is van de matrix-vriesmethode of ook [directeur 2] . De rechtbank heeft verder geoordeeld dat bij een juiste informatieverschaffing door [octrooigemachtigde] er een Nederlandse octrooiaanvraag zou zijn ingediend waarin [directeur 2] niet (mede) als uitvinder zou zijn vermeld van de matrix-vriesmethode dan wel dat [directeur 2] bereid zou zijn geweest zijn (eventuele) aanspraak als uitvinder tijdig aan [Beheer B.V.] over te dragen. AOMB is toerekenbaar tekort geschoten in de uitvoering van de opdracht door na te laten [Beheer B.V.] er op te wijzen dat in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, de rechten van uitvinders verder gaan dan in Nederland en de rest van Europa en na te laten er op te wijzen dat de uitvinder(s) afstand zou(den) kunnen tekenen om ervoor te zorgen dat de octrooirechten ook in landen met andere regimes aan [Beheer B.V.] zouden toekomen en na te laten te vragen naar de bedoeling van [Beheer B.V.] en/of [directeur 1] en [directeur 2] daaromtrent. De rechtbank heeft [Beheer B.V.] in de gelegenheid gesteld bij akte van eisvermeerdering de schade te vorderen die zij als gevolg van de tekortkoming van AOMB heeft geleden.
3.2.5.
In het tussenvonnis van 10 mei 2017 (hierna: tussenvonnis IV) heeft de rechtbank het verzoek van AOMB om tussentijds hoger beroep in te stellen tegen tussenvonnis III afgewezen.
3.2.6.
[Beheer B.V.] heeft vervolgens haar eis vermeerderd met een vordering om AOMB te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 30.967.912,- als schadevergoeding, vermeerderd met rente. Ter onderbouwing hiervan heeft [Beheer B.V.] aangevoerd dat zij, in de periode vanaf eind 2011 tot medio 2013 met de Amerikaanse onderneming [onderneming 1] heeft onderhandeld over de exploitatie van de matrix-vriesmethode. [onderneming 1] was geïnteresseerd in de ontwikkeling en verkoop van een ijsdispenser, die mede gebaseerd was op de matrix-vriesmethode. [onderneming 1] wenste een exclusieve licentie op de matrix-vriesmethode voor deze toepassing. Vanwege de aanspraken van [directeur 2] op het octrooi kon deze exclusiviteit niet verleend worden. Het ontbreken daarvan was het enige breekpunt waardoor een overeenkomst met [onderneming 1] niet tot stand is gekomen. Na het afbreken van de onderhandelingen met [onderneming 1] , is een onderhandelingstraject met een andere Amerikaanse onderneming, [onderneming 2] , over exploitatie van (producten gebaseerd op) de matrix-vriesmethode stukgelopen om dezelfde redenen, het ontbreken van exclusiviteit. De samenwerking met [onderneming 2] zou betrekking hebben gehad op producten die op de markt hadden kunnen worden gebracht náást de producten die [onderneming 1] op basis van de matrix-vriesmethode op de markt zou brengen. De gederfde winst als gevolg van het mislopen van de overeenkomsten met [onderneming 1] en [onderneming 2] bedraagt in totaal € 30.967.912,-, aldus [Beheer B.V.] . [Beheer B.V.] heeft daarnaast een bedrag gevorderd van € 20.000,- als redelijke kosten ter vaststelling van de schade, vermeerderd met rente.
3.2.7.
In het eindvonnis van 6 februari 2019 heeft de rechtbank haar oordeel dat [octrooigemachtigde] een beroepsfout heeft gemaakt, zoals geoordeeld in tussenvonnis II, gehandhaafd. De rechtbank is teruggekomen op haar oordeel gegeven in tussenvonnis III dat bij een juiste informatieverschaffing door [octrooigemachtigde] de eventuele uitvindersrechten van [directeur 2] – in ieder geval voor zoveel nodig, te weten voor die landen waar de rechten van uitvinders verder gingen dan in Nederland en de rest van Europa – door hem zouden zijn overgedragen aan [Beheer B.V.] . De rechtbank heeft geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat destijds alleen [directeur 1] de uitvinder van de matrix-vriesmethode was of dat [directeur 2] bereid zou zijn geweest zijn (eventuele) aanspraak als uitvinder tijdig aan [Beheer B.V.] over te dragen, zodat niet is komen vast te staan dat [Beheer B.V.] door de beroepsfout van [octrooigemachtigde] schade heeft geleden.
3.2.8.
De rechtbank heeft in het eindvonnis, in reconventie, voor recht verklaard dat AOMB toerekenbaar tekortgeschoten is in de uitvoering van de opdracht door na te laten [Beheer B.V.] er op te wijzen dat in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, de rechten van uitvinders verder gaan dan in Nederland en de rest van Europa en na te laten er op te wijzen dat de uitvinder(s) afstand zou(den) kunnen tekenen om ervoor te zorgen dat de octrooirechten ook in landen met andere regimes aan [Beheer B.V.] zouden toekomen en na te laten te vragen naar de bedoeling van [Beheer B.V.] en/of [directeur 1] en [directeur 2] daaromtrent. De rechtbank heeft de vorderingen van [Beheer B.V.] voor het overige afgewezen. De rechtbank heeft de proceskosten van de procedure tot tussenvonnis II gecompenseerd en [Beheer B.V.] veroordeeld in de overige proceskosten van AOMB.
3.2.9.
De rechtbank heeft in het eindvonnis, in conventie, [Beheer B.V.] veroordeeld tot betaling aan AOMB van een bedrag van € 35.014,16 ter zake de facturen van AOMB, vermeerderd met wettelijke handelsrente met ingang van 16 juli 2013 tot de dag van voldoening, en [Beheer B.V.] veroordeeld in de proceskosten van AOMB.
De procedure in hoger beroep
3.3.1.
[Beheer B.V.] heeft in principaal hoger beroep tien grieven aangevoerd. [Beheer B.V.] heeft geconcludeerd tot vernietiging van tussenvonnis II, tussenvonnis III en het eindvonnis, voor zover daarbij de vorderingen van AOMB zijn toegewezen en de vorderingen van [Beheer B.V.] zijn afgewezen. [Beheer B.V.] heeft geconcludeerd tot het alsnog volledig afwijzen van de vorderingen van AOMB, en tot het alsnog volledig toewijzen van de vorderingen van [Beheer B.V.] , een en ander met veroordeling van AOMB in de proceskosten met rente en de nakosten. [Beheer B.V.] heeft verder gevorderd AOMB te veroordelen om aan [Beheer B.V.] terug te betalen wat zij op grond van deze vonnissen aan AOMB heeft voldaan, vermeerderd met wettelijke rente.
3.3.2.
AOMB heeft in incidenteel hoger beroep één grief aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het eindvonnis voor zover daarbij de gevorderde verklaring voor recht is toegewezen, en deze vordering alsnog af te wijzen, met veroordeling van [Beheer B.V.] in de proceskosten.
De beoordeling van het principaal en incidenteel hoger beroep
3.4.
Tegen tussenvonnis IV is geen grief gericht, zodat [Beheer B.V.] in het beroep daarvan niet-ontvankelijk is.
Aansprakelijkheid AOMB voor schade als gevolg van beroepsfout(en)
3.5.1.
De grieven III tot en met IX van het principaal hoger beroep hebben betrekking op de vorderingen van [Beheer B.V.] in reconventie. Met deze grieven voert [Beheer B.V.] in essentie aan dat het oordeel van de rechtbank over het causaal verband te beperkt is omdat dit alleen betrekking heeft op (een deel van) één beroepsfout van [octrooigemachtigde] . Er is volgens [Beheer B.V.] sprake geweest van meerdere beroepsfouten. Verder zijn de drie scenario’s die de rechtbank heeft gehanteerd bij de beoordeling van het bestaan van causaal verband met de gestelde schade niet volledig, en is het oordeel dat geen causaal verband bestaat tussen de gestelde beroepsfout(en) en de gestelde schade onjuist. Bij het beoordelen van het bestaan van causaal verband heeft de rechtbank tevens de regels inzake stelplicht en bewijslast miskend, en is zij voorbijgegaan aan het beroep van [Beheer B.V.] op de omkeringsregel, de verzwaarde stel- althans motiveringsplicht van AOMB, en het beroep van [Beheer B.V.] op het leerstuk van het verlies van een kans, aldus [Beheer B.V.] .
De enige grief van het incidenteel hoger beroep is gericht tegen de toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht dat AOMB toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de opdracht.
Deze grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. In dit kader komen hierna aan de orde de verschillende beroepsfouten die [octrooigemachtigde] volgens [Beheer B.V.] heeft gemaakt en, zo nodig, het bestaan van causaal verband tussen de gestelde fout en de gestelde schade.
Advisering over octrooiaanvraag
3.5.2.
De rechtbank heeft geoordeeld dat sprake is geweest van een beroepsfout van [octrooigemachtigde] en heeft voor recht verklaard dat AOMB toerekenbaar is tekortgeschoten op de wijze als in de verklaring voor recht is bepaald.
3.5.3.
AOMB heeft in haar incidentele grief aangevoerd dat deze verklaring voor recht ten onrechte is gegeven omdat [Beheer B.V.] onvoldoende belang daarbij heeft aangezien vaststaat dat de mogelijkheid van schade (als gevolg van de wanprestatie) niet aannemelijk is. AOMB heeft bij pleidooi aangevoerd dat deze grief ook is gericht tegen het oordeel dat sprake is geweest van een beroepsfout en (dus) van wanprestatie van AOMB.
3.5.4.
Het hof is van oordeel dat AOMB geen kenbare grief heeft gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is geweest van een beroepsfout van [octrooigemachtigde] en daarmee van wanprestatie van AOMB. In de grief van het incidenteel hoger beroep en de toelichting daarop wordt uitsluitend gesproken over het gebrek aan belang van [Beheer B.V.] bij de gevorderde verklaring voor recht. Er wordt niet aangevoerd dat en waarom het oordeel dat sprake is van een beroepsfout en wanprestatie onjuist is. Ook uit wat AOMB verder in haar memorie van grieven heeft aangevoerd, is niet duidelijk op te maken dat en waarom zij vindt dat het oordeel van de rechtbank onjuist is én dat de bestreden vonnissen daarom moeten worden vernietigd. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat uit de memorie van antwoord volgt dat ook [Beheer B.V.] het incidenteel hoger beroep zó heeft opgevat dat AOMB slechts een grief heeft gericht tegen het toewijzen van de gevorderde verklaring voor recht vanwege het ontbreken bij [Beheer B.V.] van voldoende belang bij de verklaring.
3.5.5.
Dit betekent dat in hoger beroep vaststaat dat AOMB toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de opdracht door na te laten [Beheer B.V.] er op te wijzen dat in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, de rechten van uitvinders verder gaan dan in Nederland en de rest van Europa, en na te laten er op te wijzen dat de uitvinder(s) afstand zou(den) kunnen tekenen om ervoor te zorgen dat de octrooirechten ook in landen met andere regimes aan [Beheer B.V.] zouden toekomen en na te laten te vragen naar de bedoeling van [Beheer B.V.] en/of [directeur 1] en [directeur 2] daaromtrent. De vraag is nu of [Beheer B.V.] als gevolg van die tekortkoming schade heeft geleden.
3.5.6.
Voor de beoordeling of causaal verband bestaat tussen de tekortkoming en de gestelde schade dient de situatie zoals die zich in werkelijkheid heeft voorgedaan te worden vergeleken met de hypothetische situatie die zich zou hebben voorgedaan als de tekortkoming achterwege was gebleven. Wat betreft de hypothetische situatie waarin de tekortkoming achterwege was gebleven, geldt dat [Beheer B.V.] de stelplicht en bewijslast draagt van de feiten en omstandigheden die zij aan de aannemelijkheid van het door haar bepleite hypothetische scenario ten grondslag legt. [Beheer B.V.] heeft niet gesteld, althans onvoldoende onderbouwd, op grond waarvan op AOMB een verzwaarde stelplicht rust. Voor toepassing van de omkeringsregel is in een zaak als deze geen plaats omdat niet is voldaan aan het vereiste dat is komen vast te staan dat sprake is geweest van een gedraging in strijd met een norm die strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar ter zake van het ontstaan van schade en het specifieke gevaar waartegen de norm bescherming beoogt te bieden, zich heeft verwezenlijkt.
3.5.7.
[Beheer B.V.] heeft onder meer het volgende aangevoerd. [directeur 2] heeft ermee ingestemd dat het octrooi werd ondergebracht bij [Beheer B.V.] . [directeur 2] heeft destijds, of hij nu wel of geen uitvinder was, geaccepteerd dat [Beheer B.V.] enig rechthebbende zou worden. Indien [octrooigemachtigde] bij de indiening van de eerste octrooiaanvraag juist en volledig had geadviseerd, zouden de afspraken over verdelingen van exploitatierechten duidelijk zijn vastgelegd in een overeenkomst. Immers, indien [octrooigemachtigde] erop had gewezen dat in het buitenland, waaronder de Verenigde Staten, een op de aanvraag vermelde uitvinder andere en uitgebreidere rechten zou hebben dan in Nederland, dan zou [Beheer B.V.] er geen belang bij hebben gehad om zonder afspraken know how en kapitaal ter beschikking te stellen. Omgekeerd zou ook [directeur 2] indien hij werkelijk mede-uitvinder was van beide vindingen, er geen belang bij hebben om zonder afspraken de octrooien bij [Beheer B.V.] onder te brengen. Aangezien [directeur 2] tegen dat laatste geen bezwaar had, kan dit alleen maar betekenen dat hij geen uitvindersrechten had, en dus geen mede-uitvinder was, en geen positie had om enig bezwaar te maken. Indien [octrooigemachtigde] juist en volledig had geadviseerd, is in ieder geval niet voorstelbaar dat [directeur 2] , die ermee heeft ingestemd dat de octrooien bij [Beheer B.V.] waren ondergebracht, zich ertegen zou verzetten dat de rechten ook in andere landen, zoals de Verenigde Staten, bij [Beheer B.V.] terecht zouden komen, juist omdat er dan afspraken zouden zijn over verdeling van de exploitatierechten. [octrooigemachtigde] heeft door zijn gebrekkige advisering de mogelijkheid van het aangaan van dergelijke afspraken vóór indiening van de eerste octrooiaanvraag aan [Beheer B.V.] (en [directeur 2] ) ontnomen, aldus nog steeds [Beheer B.V.] .
3.5.8.
AOMB heeft onder meer het volgende aangevoerd. [directeur 1] en [directeur 2] hebben afgesproken om gezamenlijk als uitvinders het octrooi te exploiteren. Daartoe hebben zij een samenwerkingsovereenkomst gesloten. [directeur 1] en [directeur 2] wilden in eerste instantie het octrooi op beider naam. [octrooigemachtigde] heeft geadviseerd om de aanvraag op één (rechts)persoon te zetten en onderling afspraken te maken over de exploitatie van de octrooirechten. De samenwerkingsovereenkomst tussen [directeur 1] en [directeur 2] , neergelegd in een overeenkomst van 4 april 2007, is waarschijnlijk als gevolg daarvan gesloten. Conform deze samenwerkingsovereenkomst is de feitelijke aanvraag van het octrooi op naam van [Beheer B.V.] gedaan. De afspraak tussen [directeur 1] en [directeur 2] was om de kosten en de opbrengsten daarvan te delen. [directeur 2] en [Beheer B.V.] hebben, conform de samenwerkingsovereenkomst, een gezamenlijke vennootschap opgericht om de octrooien te exploiteren ( [dochteronderneming] ). Bij het verkrijgen van een octrooiregistratie is het van belang om de aanvraag spoedig te doen vanwege het vereiste dat de uitvinding nog niet tot de stand van de techniek behoort. Dit is waarschijnlijk de reden geweest om de octrooiaanvraag te doen vóór het oprichten van de gezamenlijke vennootschap. Voor [octrooigemachtigde] bestond geen aanleiding om [directeur 1] en [directeur 2] te vragen naar hun (verdere) bedoeling en hen te informeren dat in sommige landen de rechten van uitvinders verder gaan dan in Nederland. Als [octrooigemachtigde] dat wel had gedaan, dan zouden [directeur 2] en [directeur 1] hebben bevestigd dat sprake was van een gezamenlijke uitvinding en een voornemen tot gezamenlijke exploitatie. Die samenwerkingsovereenkomst maakte dat [directeur 1] niet in staat zou zijn geweest buiten [directeur 2] om het octrooi (later gesplitst) te exploiteren. In deze situatie, waarin [directeur 2] uitvinder was van beide uitvindingen, en 50% van de exploitatieopbrengsten zou ontvangen, zou [directeur 2] zich hebben verzet tegen het onderbrengen van de buitenlandse octrooirechten bij [Beheer B.V.] in plaats van bij de gemeenschappelijke vennootschap. Daarmee staat niet vast dat [Beheer B.V.] enig octrooihouder zou zijn geworden, aldus nog steeds AOMB.
3.5.9.
Het hof overweegt als volgt. De rechtbank heeft geoordeeld dat de vraag wie de uitvinder was van de matrix-vriesmethode deel uitmaakte van de bewijsopdracht die de rechtbank in tussenvonnis II aan [Beheer B.V.] heeft gegeven (eindvonnis, 2.7.4.5). Daartegen is geen grief gericht. [Beheer B.V.] heeft wel een grief gericht tegen het oordeel dat niet is komen vast te staan dat alleen [directeur 1] als uitvinder van de matrix-vriesmethode moet worden aangemerkt (grief VIII). Het hof acht evenals de rechtbank niet bewezen dat [directeur 1] de enige uitvinder was van de matrix-vriesmethode. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat [directeur 1] en [directeur 2] zich voor de octrooiaanvraag voor beide uitvindingen gezamenlijk tot AOMB hebben gewend, en dat op het door [directeur 1] namens [Beheer B.V.] ingevulde vragenformulier zowel [directeur 2] en [directeur 1] als uitvinder zijn genoemd. De verklaring van [directeur 1] als getuige dat in het eerste gesprek aan [octrooigemachtigde] is gezegd dat de vermelding als uitvinder voor [directeur 2] alleen een eretitel was en dat [directeur 2] in werkelijkheid geen uitvinder was, is weersproken door zowel [octrooigemachtigde] (op de comparitie in eerste aanleg) als [directeur 2] in diens verklaring als getuige. Verder brengt het feit dat [directeur 1] de tekeningen voor de octrooiaanvraag aan AOMB heeft toegezonden en/of gemaakt, nog niet met zich dat hij de enige uitvinder was. Het feit dat de exploitatie van de matrix-vriesmethode, al dan niet deels zoals [Beheer B.V.] heeft gesteld (conclusie na enquête, 3.2), gezamenlijk werd gedaan door [directeur 1] en [directeur 2] waarbij zij deelden in de kosten en opbrengsten daarvan, is een aanwijzing dat het om een gezamenlijke uitvinding van [directeur 1] en [directeur 2] ging. Wat betreft de (eerste) schriftelijke verklaring van de heer [betrokkene 1] en de schriftelijke verklaring van de heer [betrokkene 2] verenigt het hof zich met het oordeel van de rechtbank. Ook de aanvullende schriftelijke verklaring van de heer [betrokkene 1] die [Beheer B.V.] in hoger beroep heeft overgelegd, legt in het licht van het voorgaande te weinig gewicht in de schaal ten aanzien van de vraag of [directeur 1] als enige uitvinder van de matrix-vriesmethode moet worden aangemerkt. [Beheer B.V.] heeft in hoger beroep aangeboden deze personen als getuigen te horen maar niet aangegeven in hoeverre zij meer of anders kunnen verklaren dan zij al hebben gedaan, zodat het hof dit bewijsaanbod passeert. Wat [Beheer B.V.] voor het overige heeft aangevoerd, weegt naar het oordeel van het hof, in het licht van het voorgaande, onvoldoende om bewezen te achten dat [directeur 1] de enige uitvinder was van een of beide uitvindingen. Integendeel, het hof is op grond van het voorgaande van oordeel dat kan worden vastgesteld dat [directeur 2] in elk geval als mede-uitvinder van de uitvindingen kan worden aangemerkt.
3.5.10.
In het arrest van 8 december 2015 heeft dit hof geoordeeld dat tussen [Beheer B.V.] en [directeur 2] (mondeling en/of schriftelijk) een samenwerkingsovereenkomst is gesloten, dat die inhoudelijk overeenkomt met het document dat gedateerd is op 4 april 2007, en dat deze samenwerking, met inbegrip van de gezamenlijke vennootschap, betrekking had op de exploitatie – het delen van de kosten en opbrengsten – van het octrooi. De rechtbank heeft in het bestreden eindvonnis dit oordeel onderschreven en verder geoordeeld dat niet is gebleken dat deze exploitatie alleen het aangevraagde octrooi voor Nederland betrof of alleen tot Europa was beperkt. [Beheer B.V.] heeft in hoger beroep niet althans onvoldoende gemotiveerd bestreden dat tussen [Beheer B.V.] en [directeur 2] een samenwerkingsovereenkomst is gesloten waarvan de inhoud overeenstemt met de inhoud van het document dat gedateerd is op 4 april 2007. Het feit dat de samenwerkingsovereenkomst dateerde van 4 april 2007 en dus van ná het gesprek met [octrooigemachtigde] op 15 maart 2007, zoals [Beheer B.V.] in de toelichting op grief VII aanvoert, betekent niet dat de inhoud daarvan niet de tussen partijen geldende overeenkomst weergaf. Zoals de rechtbank, eveneens onbestreden, heeft geoordeeld, volgt uit deze samenwerkingsovereenkomst niet dat deze wat betreft de exploitatie van het octrooi op enigerlei wijze, geografisch of anderszins, beperkt zou zijn. Verder volgt uit deze samenwerkingsovereenkomst dat het de bedoeling van partijen was om een gezamenlijke besloten vennootschap op te richten voor de exploitatie van het octrooi, wat vervolgens ook zijn beslag heeft gekregen met de oprichting van [dochteronderneming] .
3.5.11.
Uit het voorgaande volgt dat [directeur 1] en [directeur 2] als mede-uitvinders hebben te gelden van de uitvindingen, en dus ook van de matrix-vriesmethode, en dat [Beheer B.V.] en [directeur 2] bij samenwerkingsovereenkomst hadden afgesproken om dat octrooi gezamenlijk te exploiteren via een nog op te richten gezamenlijke besloten vennootschap. In het licht hiervan acht het hof het niet aannemelijk dat als de tekortkoming van [octrooigemachtigde] /AOMB, zoals beschreven in 3.5.5, achterwege was gebleven, dit ertoe had geleid dat [directeur 2] zijn rechten op het octrooi, waaronder zijn buitenlandse octrooirechten zoals die in de Verenigde Staten, zou hebben overgedragen aan [Beheer B.V.] . In dit verband heeft [Beheer B.V.] niet althans onvoldoende gemotiveerd bestreden de stellingen van AOMB dat de keuze om [Beheer B.V.] de aanvraag te laten doen kan worden verklaard vanwege het advies van [octrooigemachtigde] om de aanvraag bij voorkeur door één (rechts)persoon te laten doen, het belang om bij de eerste aanvraag spoedig te handelen, en het gegeven dat alleen [directeur 1] op dat moment over een vennootschap beschikte. Uit het feit dat [directeur 2] er wel mee instemde dat de eerste octrooiaanvraag door [Beheer B.V.] werd gedaan, kan dan ook niet worden afgeleid dat hij er ook mee zou hebben ingestemd om zijn rechten op het octrooi, waaronder die in de Verenigde Staten en andere landen, over te dragen aan [Beheer B.V.] . Hierbij is van belang dat in de samenwerkingsovereenkomst door partijen werd onderkend dat de “feitelijke aanvraag” van het octrooi was gedaan door [Beheer B.V.] , en dat werd voorzien in de oprichting van een gezamenlijke besloten vennootschap waarin de exploitatie later zou worden voortgezet, waarbij het eveneens in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegde uitgangspunt bleef dat de kosten en opbrengsten van het gezamenlijke project door partijen zouden worden gedeeld. Evenmin heeft [Beheer B.V.] de stelling van AOMB bestreden dat de daadwerkelijke octrooiaanvragen in het buitenland, waaronder die in de Verenigde Staten, op dat moment nog (lang) niet aan de orde waren. Op het moment dat de internationale aanvraag aan de orde was in 2008, is gelet op het mede-uitvinderschap van [directeur 2] , het feit dat de gezamenlijke vennootschap inmiddels was opgericht en het uitgangspunt dat kosten en opbrengsten zouden worden gedeeld, evenmin aannemelijk dat [directeur 2] ermee zou hebben ingestemd om zijn (buitenlandse) rechten op het octrooi over te dragen aan [Beheer B.V.] .
3.5.12.
Ook wat betreft het verwijt van [Beheer B.V.] aan AOMB dat niet zij niet heeft geïnformeerd over de gevolgen van het combineren van twee uitvindingen in één octrooiaanvraag, volgt uit het voorgaande dat niet aannemelijk is dat het informeren daarover zou hebben geleid tot een (aparte) aanvraag ten aanzien van een van beide uitvindingen, met name de matrix-vriesmethode, waarbij [directeur 2] zijn rechten op die uitvinding zou hebben overgedragen aan [Beheer B.V.] .
3.5.13.
Naar het oordeel van het hof is daarom geen sprake van causaal verband tussen de gestelde schade en de tekortkoming van AOMB, bestaande uit het niet of onvoldoende informeren over uitvindersrechten in landen als de Verenigde Staten zoals beschreven in 3.5.5. en/of het niet informeren over de gevolgen van het combineren van de twee uitvindingen in één octrooiaanvraag.
Advisering over afstandsverklaring
3.5.14.
[Beheer B.V.] stelt dat sprake is van een tweede beroepsfout van AOMB/ [octrooigemachtigde] . Toen [Beheer B.V.] , bij e-mail van 22 september 2009 de vraag stelde of [directeur 2] nog rechten kon ontlenen aan zijn vermelding als mede-uitvinder, had AOMB moeten aangeven dat er een afstandsverklaring door [directeur 2] had moeten worden ondertekend. Er was bij de ontvlechting in 2009 momentum om te regelen met [directeur 2] dat hij afstand zou doen van zijn vermelding als mede-uitvinder. Deze kans heeft [Beheer B.V.] door de advisering en aanhoudende geruststelling door AOMB dat zij de problemen zou oplossen misgelopen, aldus [Beheer B.V.] .
3.5.15.
AOMB voert onder meer aan dat [octrooigemachtigde] , in antwoord op de vraag van [Beheer B.V.] , in zijn e-mail van 23 september 2009 [Beheer B.V.] heeft geïnformeerd dat [directeur 2] een afstandsverklaring kon ondertekenen. AOMB onderschrijft verder het oordeel van de rechtbank dat een uitgebreidere reactie op de e-mail van 22 september 2009, niet zou hebben geleid tot een andere octrooiaanvraag of tot het overdragen door [directeur 2] van zijn aanspraken (tussenvonnis II, rov. 4.14.4).
3.5.16.
Het hof is van oordeel dat uit de e-mail van 23 september 2009 volgt dat AOMB [Beheer B.V.] heeft geïnformeerd over de mogelijkheid dat [directeur 2] afstand zou doen van zijn aanspraken op het octrooi, zodat AOMB niet kan worden verweten dat niet te hebben gedaan. Er is daarom geen sprake van een tekortkoming van AOMB op dit punt.
Verder geldt dat, gelet op wat hiervoor is geoordeeld over het mede-uitvinderschap van [directeur 2] , niet aannemelijk is dat [directeur 2] zijn aanspraken had overgedragen in de door [Beheer B.V.] gewenste zin , ook niet als AOMB ter zake meer informatie zou hebben gegeven over het doen van afstand of anderszins pro-actiever had gehandeld. Het feit dat de overdracht van de rechten van [directeur 2] op het octrooi in de jaren na 2009 voorwerp was van onderhandeling tussen [Beheer B.V.] / [directeur 1] en [directeur 2] over overdracht tegen een substantieel bedrag, wijst er niet op dat [directeur 2] op enig moment bereid zou zijn geweest deze rechten zonder een dergelijke tegenprestatie over te dragen aan [Beheer B.V.] / [directeur 1] . Hieraan doet niet af dat de samenwerking tussen [Beheer B.V.] / [directeur 1] en [directeur 2] al in juni 2009 was geëindigd, zoals [Beheer B.V.] heeft betoogd. Duidelijk is immers dat daarmee de aanspraken van [directeur 2] op het octrooi nog niet waren afgewikkeld. Kortom, ook van causaal verband tussen de gestelde tekortkoming en de gestelde schade is geen sprake.
Advisering over correctiemogelijkheid
3.5.17.
[Beheer B.V.] stelt dat sprake is van een derde beroepsfout van AOMB/ [octrooigemachtigde] . Volgens WBS volgt uit het door AOMB (pas) in 2017 bij een Amerikaanse octrooigemachtigde ingewonnen advies (productie 12 bij antwoordakte van [Beheer B.V.] van 20 september 2017) dat een uitvinder uit een octrooiaanvraag verwijderd kan worden indien deze abusievelijk in de aanvraag is vermeld. Deze correctiemogelijkheid had AOMB direct moeten voorstellen en regelen toen bleek dat [directeur 2] niet wilde meewerken aan het tekenen van een afstandsverklaring, aldus [Beheer B.V.] . Zij verwijst hierbij naar stellingen die AOMB heeft ingenomen in het kader van een beroep op eigen schuld van [Beheer B.V.] , namelijk dat de octrooiaanvraag ook zonder medewerking van [directeur 2] gecorrigeerd had kunnen worden in de door [directeur 1] gewenste zin (antwoordakte [Beheer B.V.] 20 september 2017). AOMB heeft deze correctiemogelijkheid nimmer geadviseerd aan [Beheer B.V.] . Deze correctiemogelijkheid zou succesvol zijn geweest, want toen een andere octrooigemachtigde van [Beheer B.V.] deze route inzette in 2016, bleek deze succesvol te zijn, aldus [Beheer B.V.] . [Beheer B.V.] verwijst hierbij naar het door AOMB in 2017 ingewonnen advies van de Amerikaanse octrooigemachtigde, waarin is geconstateerd dat [directeur 2] op deze wijze uit de octrooiaanvraag was verwijderd.
3.5.18.
AOMB betwist dat zij had moeten handelen in de door [Beheer B.V.] gewenste zin. [octrooigemachtigde] wist niet beter dat zowel [directeur 2] als [directeur 1] beiden uitvinderswerkzaamheden hadden verricht ten aanzien van de matrix-vriesmethode en de dispenser. Dat [directeur 2] de afstandsverklaring niet wilde ondertekenen, bevestigde dat wederom. [octrooigemachtigde] zou onrechtmatig hebben gehandeld jegens [directeur 2] als hij zonder toestemming van [directeur 2] de conclusies uit het octrooi had geschrapt die betrekking hadden op [directeur 2] , aldus AOMB.
3.5.19.
Het hof stelt voorop dat, ten aanzien van de maatstaf voor de beoordeling of sprake is van een beroepsfout van [octrooigemachtigde] , de rechtbank heeft overwogen dat hierbij de vraag is of al dan niet is gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden gevergd. Tegen deze maatstaf en tegen de overwegingen over de nadere invulling daarvan in rov. 4.14.1 van tussenvonnis II is geen grief gericht, zodat ook het hof van deze maatstaf uitgaat.
Het hof is van oordeel dat, gelet op het feit dat [directeur 2] mede-uitvinder was van beide uitvindingen en aangezien was gebleken dat [directeur 2] niet bereid was om afstand te doen van zijn rechten op deze uitvindingen, van een redelijk bekwaam en redelijk handelende octrooigemachtigde niet gevergd kon worden dat hij hem zonder diens toestemming zou verwijderen uit de octrooiaanvraag. AOMB voert terecht aan dat [octrooigemachtigde] daarmee onrechtmatig zou hebben gehandeld jegens [directeur 2] . [octrooigemachtigde] treft wat dit betreft dus geen verwijt, en van een tekortkoming of onrechtmatig handelen van AOMB is dus geen sprake.
Onvoldoende bescherming octrooi
3.5.20.
Hoewel [Beheer B.V.] stelt dat sprake is geweest van drie beroepsfouten (memorie van grieven, 157), voert vervolgens aan dat sprake is van nog een beroepsfout. Volgens [Beheer B.V.] heeft AOMB beweerd dat één octrooi onvoldoende bescherming zou bieden, waarbij [Beheer B.V.] verwijst naar de antwoordakte van AOMB van 20 september 2017, punt 4.38. Indien dit juist zou zijn, dan is onbegrijpelijk dat [octrooigemachtigde] daarop nooit eerder heeft gewezen maar in plaats daarvan AOMB op hoge kosten heeft gejaagd voor octrooien waarvan AOMB achteraf beweert dat [Beheer B.V.] daaraan feitelijk niets heeft, aldus [Beheer B.V.] .
3.5.21.
Het hof overweegt dat, anders dan [Beheer B.V.] stelt, AOMB niet heeft gesteld dat AOMB niets aan het octrooi heeft of dat het octrooi onvoldoende bescherming biedt. Met haar stellingen in de antwoordakte van 20 september 2017 heeft AOMB, in het kader van haar verweer ten aanzien van de gestelde schade, slechts aangevoerd dat het octrooi voor de onderhandelingspartners van [Beheer B.V.] commercieel kennelijk niet interessant genoeg was. In dit verband heeft AOMB in algemene zin opgemerkt dat in de praktijk één octrooi nauwelijks voldoende bescherming biedt, en gerenommeerde bedrijven zich daarom bedienen van hele octrooifamilies om hun positie zo goed mogelijk te beschermen. Daaruit volgt niet dat (AOMB heeft gesteld dat) [Beheer B.V.] niets aan het octrooi heeft of dat dit onvoldoende bescherming biedt. De stellingen van [Beheer B.V.] op dit punt missen daarom feitelijke grondslag. Bovendien heeft [Beheer B.V.] niet gesteld dat causaal verband bestaat tussen de gestelde fout en de door haar gestelde schade, die immers verband houdt met gederfde winst uit exploitatie van het octrooi.
Verlies van een kans
3.5.22.
[Beheer B.V.] heeft aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte is voorbij gegaan aan haar beroep op het leerstuk van het verlies van een kans met betrekking tot de overeenkomst met [onderneming 2] , in geval aangenomen zou worden dat met betrekking tot deze overeenkomst (mogelijk) nog andere obstakels te overwinnen zouden zijn geweest dan het ontbreken van exclusiviteit.
3.5.23.
Het hof overweegt dat [Beheer B.V.] bij haar beroep op het leerstuk van het verlies van een kans ervan uitgaat dat als de (gestelde) tekortkomingen van AOMB achterwege waren gebleven, [Beheer B.V.] als enige had kunnen beschikken over de rechten op het octrooi. [Beheer B.V.] gaat er immers van uit dat voor de overeenkomst met [onderneming 2] exclusiviteit moest worden verleend. Uit de voorgaande beoordeling volgt dat het hof niet aannemelijk acht dat, zonder de (gestelde) tekortkomingen van AOMB, [directeur 2] zijn rechten op het octrooi aan [Beheer B.V.] zou hebben overgedragen. Dat betekent geen sprake is van een kans op het sluiten van een overeenkomst met [onderneming 2] die als gevolg van de (gestelde) tekortkomingen van AOMB verloren is gegaan.
Conclusie
3.5.24.
Uit het voorgaande volgt dat grieven III tot en met IX van het principaal hoger beroep falen, althans niet kunnen leiden tot vernietiging van de bestreden vonnissen, voor zover gewezen in reconventie.
3.5.25.
Met haar grief in het incidenteel hoger beroep voert AOMB aan dat [Beheer B.V.] geen belang heeft bij de door haar gevorderde verklaring voor recht over de tekortkoming van AOMB.
[Beheer B.V.] heeft aangevoerd zowel een financieel belang als een ideëel belang te hebben bij de gevorderde verklaring voor recht. AOMB heeft dit betwist.
Het hof is van oordeel dat [Beheer B.V.] geen financieel belang heeft bij de gevorderde verklaring voor recht. AOMB is immers niet aansprakelijk voor de door [Beheer B.V.] gestelde schade. Wat betreft het gestelde ideële belang is het hof van oordeel dat, mede gelet op het zakelijke karakter van de verhouding tussen partijen, de beroepsfout van [octrooigemachtigde] zoals deze in deze procedure is komen vast te staan niet van dien aard en ernst is dat het belang van [Beheer B.V.] bij vaststelling daarvan zwaarder weegt dan het belang van AOMB om niet vanwege louter ideële doeleinden te hoeven procederen over de vaststelling van die beroepsfout in rechte. [Beheer B.V.] heeft daarom onvoldoende belang in de zin van artikel 3:303 BW bij de gevorderde verklaring voor recht, zodat deze niet toewijsbaar is. Dit betekent dat de grief in het incidenteel hoger beroep slaagt. Het eindvonnis gewezen in reconventie zal op dit punt worden vernietigd en de vordering van [Beheer B.V.] zal alsnog worden afgewezen.
Facturen AOMB
3.6.1.
Het hof stelt het volgende voorop. AOMB heeft, in conventie, betaling gevorderd van 22 facturen die betrekking hebben op werkzaamheden die AOMB heeft verricht in het kader van de door [Beheer B.V.] aan haar verstrekte opdracht. Van de 31 facturen genoemd in de inleidende dagvaarding, bij punt 5, die in april 2013 nog open stonden, zijn vervolgens 9 facturen betaald op of omstreeks 2 mei 2013, te weten de facturen met factuurnummers 95052612 (€ 295,09), 95059939 (€ 524,77), 95059940 (€ 1.242,22), 95060718 (€ 609,05), 95060719 (€ 609,05), 95060720 (€ 749,41), 95060721 (€ 1.094,01), 95060722 (€ 1.531,55) en 95061049 (€ 348,00) (inleidende dagvaarding, punten 6 en 7, en conclusie van antwoord in reconventie, punt 49). Van de resterende 22 facturen heeft de rechtbank ten aanzien van 4 facturen die zijn gedateerd op 12 april 2013 de vordering van AOMB afgewezen. Uit tussenvonnis II (rov. 4.4.2) wordt niet duidelijk welke 4 (van de 6) facturen van 12 april 2013 de rechtbank heeft bedoeld, maar gelet op het door de rechtbank genoemde totaalbedrag van € 8.960,96 zal het gaan om de facturen met factuurnummers 95062574 (€ 6.773,58), 95062576 (€ 925,65), 95062577 (€ 348,18) en 95062579 (€ 913,55). Tegen deze afwijzing is geen grief gericht. De door AOMB gevorderde betaling van de resterende 18 facturen is voor het overige door de rechtbank toegewezen. Daartegen is grief II van het principaal hoger beroep gericht. In hoger beroep zijn, wat betreft de vordering in conventie van AOMB, dus nog (slechts) aan de orde de 18 facturen met factuurnummers (vermelde bedragen zijn inclusief btw):
95032828	€	5.337,23
95035678	€	1.082,37
95035679	€	1.023,10
95035680	€	1.061,49
95053247	€	957,95
95055897	€	1.113,91
95057885 	€	4.420,20
95057886	€	2.147,76
95058117	€	340,62
95058125	€	576,40
95058407	€	2.155,99
95059392	€	2.623,45
95061046	€	2.488,59
95061050	€	3.143,58
95061118	€	965,13
95061247	€	314,00
95062575	€	1.532,10
95062578	€	913,55
3.6.2.
AOMB heeft een beroep gedaan op een bepaling in haar algemene voorwaarden volgens welke klachten over een factuur binnen 30 dagen na verzending van de factuur moeten zijn gedaan. Volgens AOMB heeft zij de algemene voorwaarden meegezonden aan [directeur 1] bij de opdrachtbevestiging van 16 maart 2007. De ondertekende opdrachtbevestiging heeft [directeur 1] op 19 maart 2007 aan AOMB geretourneerd (productie 27 bij antwoordakte van 20 september 2017). Op naam van [Beheer B.V.] heeft [directeur 1] ook een volmacht ondertekend op 29 januari 2008. Met die ondertekening heeft [Beheer B.V.] verklaard de algemene voorwaarden van AOMB te hebben ontvangen, gelezen en goedgekeurd, aldus AOMB.
[Beheer B.V.] heeft de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden betwist. [Beheer B.V.] heeft ook betwist dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan haar ter hand zijn gesteld, en heeft een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden op grond van artikel 6:233 sub b BW (nadere conclusie [Beheer B.V.] van 27 december 2017, 23.3).
Het hof overweegt dat in de twee bladzijdes tellende vragenlijst die [directeur 1] op 9 maart 2007 heeft ondertekend niet wordt gesproken over algemene voorwaarden. Uit de ondertekening door [directeur 1] van dit stuk kan niet worden afgeleid dat hij (namens [Beheer B.V.] ) daarmee heeft bevestigd algemene voorwaarden te hebben ontvangen. De volmacht die [directeur 1] heeft ondertekend, heeft geen betrekking op de opdracht in kwestie maar op een andere opdracht inzake een koelelement voor een biervat, zo heeft [Beheer B.V.] gemotiveerd aangevoerd en dit heeft AOMB niet meer weersproken. AOMB heeft de door [Beheer B.V.] betwiste stelling van het voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand stellen van de algemene voorwaarden niet ten bewijze heeft aangeboden in hoger beroep, zodat deze stelling niet is komen vast te staan en ervan moet worden uit gegaan dat de algemene voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan [Beheer B.V.] ter hand zijn gesteld, zodat het beroep van [Beheer B.V.] op vernietiging van de algemene voorwaarden slaagt en AOMB zich daar dus niet op kan beroepen.
3.6.3.
Ten aanzien van factuur 95032828 voert [Beheer B.V.] aan dat zij deze al heeft betaald (memorie van grieven, voetnoot 85).
Het hof overweegt dat AOMB al in eerste aanleg heeft erkend dat deze factuur is betaald (conclusie van antwoord in reconventie, 58), zodat dit verweer van [Beheer B.V.] slaagt.
3.6.4.
Ten aanzien van facturen 95059392 en 95058407 voert [Beheer B.V.] aan dat deze betrekking hebben op werkzaamheden bestaande uit het verwijderen van de conclusies van de dispenser. Deze reparatiekosten komen volgens afspraak voor rekening van AOMB, en indien die afspraak niet zou zijn gemaakt, zouden de reparatiekosten voor rekening van AOMB komen omdat deze kosten het gevolg zijn van de beroepsfout van AOMB, aldus [Beheer B.V.] .
Het hof overweegt dat uit de beschrijving van de werkzaamheden op deze facturen niet volgt dat deze betrekking hebben op de door [Beheer B.V.] gestelde reparatiewerkzaamheden. [Beheer B.V.] heeft – nadat in tussenvonnis II (rov. 4.4.2) al was geoordeeld dat [Beheer B.V.] haar stelling dat sprake is van reparatiewerkzaamheden niet nader had onderbouwd – ook in hoger beroep niet nader onderbouwd dat bij deze facturen sprake is van dergelijke reparatiewerkzaamheden, zodat dit niet is komen vast te staan en het hof deze stellingen van [Beheer B.V.] passeert.
3.6.5.
Ten aanzien van facturen 95035678, 95035679, 95055897, 95057885, 95057886, 95058117, 95058125, 95061050 en 95061118 voert [Beheer B.V.] aan dat deze facturen onvoldoende zijn gespecificeerd omdat niet valt te bepalen wat het aandeel van reparatiewerkzaamheden is geweest.
Het hof overweegt dat [Beheer B.V.] niet heeft gesteld althans onvoldoende heeft onderbouwd dát deze facturen mede betrekking hebben op reparatiewerkzaamheden, zodat het hof deze stellingen van [Beheer B.V.] passeert.
3.6.6.
Ten aanzien van facturen 95062575 en 95062578 voert [Beheer B.V.] aan dat de rechtbank ten onrechte de vordering tot betaling van deze facturen heeft toegewezen (memorie van grieven, 113, onderschrift tabel). Het betreft hier de resterende 2 facturen van 12 april 2013. De rechtbank heeft ten onrechte slechts ten aanzien van de facturen van 12 april 2013 die [Beheer B.V.] had ingedeeld in “categorie 2” (reparatiewerkzaamheden) geoordeeld dat AOMB onvoldoende had toegelicht op welke werkzaamheden deze betrekking hadden nu dit niet volgde uit de omschrijving op de facturen.
Het hof overweegt dat uit de beschrijving van de werkzaamheden op deze facturen niet volgt waarop deze betrekking hebben. AOMB heeft dat ook in hoger beroep niet toegelicht. AOMB heeft daarom onvoldoende onderbouwd dat dit werkzaamheden waren waarvoor [Beheer B.V.] de in rekening gebrachte bedragen verschuldigd was. De vordering tot betaling van deze facturen is daarom niet toewijsbaar.
3.6.7.
Ten aanzien van factuur 95061046 voert [Beheer B.V.] aan dat deze factuur, van 12 februari 2013, betrekking heeft op werkzaamheden voor de octrooiaanvraag in Mexico. Volgens [Beheer B.V.] is de octrooiaanvraag voor Mexico volgens opdracht van 16 december 2009 ingediend. Volgens [Beheer B.V.] is de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag later gestart, waarbij zij verwijst naar een brief van NLO van 29 juli 2013 (productie 18 bij memorie van grieven). Volgens [Beheer B.V.] hadden deze werkzaamheden daarom betrekking op de fase van indiening (fase 2), voor welke fase zij met AOMB een vaste-prijsafspraak had van € 73.500,- exclusief btw.
Het hof volgt [Beheer B.V.] niet in haar stellingen dat de werkzaamheden die bij de factuur bij 12 februari 2013 zijn gefactureerd thuishoren in de indieningsfase. Volgens de eigen stellingen van [Beheer B.V.] over de indeling van de werkzaamheden in fases en de werkzaamheden die daarbij horen, vallen werkzaamheden die betrekking hebben op de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag onder de verleningsfase (memorie van grieven, 103). De stellingen van [Beheer B.V.] worden daarom als onvoldoende onderbouwd gepasseerd.
3.6.8.
Ten aanzien van facturen 95035680 en 95053247 doet [Beheer B.V.] een beroep op verrekening (memorie van grieven, 113). Zij ligt dit beroep niet verder toe. Uit de beoordeling van de vorderingen in reconventie volgt dat [Beheer B.V.] niets te vorderen heeft van AOMB, zodat dit beroep op verrekening wordt verworpen.
3.6.9.
[Beheer B.V.] voert verder aan dat zij met AOMB geen inspanningsverbintenis is overeengekomen maar een resultaatsverbintenis. Met het resultaat doelt [Beheer B.V.] , zo begrijpt het hof, op het verlenen van het octrooi. Omdat AOMB haar werkzaamheden heeft gestaakt, is zij niet gerechtigd het volledige bedrag dat was afgesproken voor de werkzaamheden tot en met de verlening van het octrooi in rekening te brengen, aldus [Beheer B.V.] .
AOMB betwist dat sprake was van een resultaatsverbintenis.
Het hof overweegt dat [Beheer B.V.] geen feiten heeft gesteld waaruit kan worden afgeleid dat [Beheer B.V.] niet zou hoeven te betalen voor de werkzaamheden van AOMB in geval het octrooi niet zou worden verleend of de opdracht althans de werkzaamheden van AOMB zouden eindigen vóór verlening van het octrooi. Het hof gaat daarom aan deze stelling, als onvoldoende onderbouwd, voorbij.
3.6.10.
Voor het overige heeft [Beheer B.V.] niet betwist dat de werkzaamheden waarop de facturen betrekking hebben door AOMB binnen het kader van de aan haar verleende opdracht zijn verricht, en heeft zij het oordeel van de rechtbank dat deze facturen daarom moeten worden betaald niet bestreden. Dit betekent dat [Beheer B.V.] de volgende facturen moet betalen (vermelde bedragen zijn inclusief btw):
95035678	€	1.082,37
95035679	€	1.023,10
95035680	€	1.061,49
95053247	€	957,95
95055897	€	1.113,91
95057885 	€	4.420,20
95057886	€	2.147,76
95058117	€	340,62
95058125	€	576,40
95058407	€	2.155,99
95059392	€	2.623,45
95061046	€	2.488,59
95061050	€	3.143,58
95061118	€	965,13
95061247
€	314,00
Totaal	€	24.414,54.
3.6.11.
Hieruit volgt dat door de rechtbank ten onrechte een bedrag in hoofdsom is toegewezen van € 35.014,16. Toewijsbaar is een bedrag in hoofdsom van € 24.414,54 inclusief btw. In zoverre slaagt grief II van het principaal hoger beroep.
3.6.12.
[Beheer B.V.] voert verder aan dat ten onrechte wettelijke handelsrente is toegewezen over de hoofdsom. [Beheer B.V.] was niet in verzuim. De gemaakte beroepsfout van AOMB kon immers niet buiten beschouwing blijven. Nu AOMB haar verbintenis niet nakwam, was [Beheer B.V.] bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen op grond van artikel 6:262 BW op te schorten, aldus [Beheer B.V.] .
Het hof is van oordeel dat, voor zover [Beheer B.V.] heeft beoogd een beroep te doen op schuldeisersverzuim in de zin van artikel 6:61 BW, de beroepsfout van [octrooigemachtigde] betrekking had op het niet verstrekken van informatie en de wijze van advisering ten tijde van en voorafgaand aan de Nederlandse octrooiaanvraag (zie hiervoor 3.2.3). Dit levert een tekortkoming op waarvan nakoming na het indienen van die aanvraag blijvend onmogelijk was. Met het alsnog verstrekken van de informatie kon de tekortkoming niet ongedaan worden gemaakt. AOMB was daarom niet in verzuim, gelet op het bepaalde in artikel 6:81 BW. Het beroep op schuldeisersverzuim gaat daarom niet op. Ook het beroep op opschorting faalt. De verplichting waarop de tekortkoming betrekking had (informatieverplichting) stond immers niet tegenover de verplichting om de facturen te betalen, in de zin van artikel 6:262 lid 1 BW. Deze betalingsverplichting stond tegenover de verplichting om de werkzaamheden waarop die facturen betrekking hadden, te verrichten. Uit het voorgaande volgt dat AOMB aan die verplichting heeft voldaan, zodat het beroep op opschorting faalt.
Voor het overige heeft [Beheer B.V.] de toekenning van wettelijke handelsrente over de hoofdsom vanaf 16 juli 2013 tot de dag van voldoening niet bestreden. In zoverre faalt grief II van het principaal hoger beroep.
3.6.13.
Met grief II voert [Beheer B.V.] verder aan dat ten onrechte een bedrag van € 1.284,78 aan buitengerechtelijke incassokosten is toegewezen.
Het hof overweegt dat, hoewel de rechtbank dit bedrag aan incassokosten inderdaad toewijsbaar heeft geoordeeld, in het dictum van het eindvonnis gewezen in conventie geen buitengerechtelijke incassokosten zijn toegewezen, zodat deze vordering volgens het dictum is afgewezen. AOMB heeft daartegen geen grief gericht, zodat deze vordering in hoger beroep niet meer aan de orde is.
3.6.14.
Tenslotte overweegt het hof dat [Beheer B.V.] geen grief heeft gericht tegen het oordeel van de rechtbank, en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen in rov. 4.8 van tussenvonnis II, dat de reconventionele vordering van [Beheer B.V.] tot terugbetaling van een bedrag van € 8.353,69 aan onverschuldigd betaalde facturen niet toewijsbaar is. Voor zover [Beheer B.V.] in dit verband heeft beoogd aan te voeren dat de rechtbank niet heeft geoordeeld over “de facturen” (memorie van grieven, 127), is dit onjuist aangezien de rechtbank dat in rov. 4.8 wel heeft gedaan. Uit hetgeen [Beheer B.V.] in de toelichting op grief II van het principaal hoger beroep heeft aangevoerd, kan het hof niet opmaken of, en zo ja waarom, [Beheer B.V.] van oordeel is dat de desbetreffende overwegingen van de rechtbank onjuist zijn. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat ook AOMB blijkens haar memorie antwoord grief II van het principaal hoger beroep kennelijk niet heeft opgevat als een grief tegen de afwijzing van deze reconventionele vordering van [Beheer B.V.] . Deze vordering is in hoger beroep dan ook niet meer aan de orde.
Kosten NOB
3.7.1.
[Beheer B.V.] voert, in de toelichting op grief II van het principaal hoger beroep, aan dat de rechtbank ten onrechte niet heeft geoordeeld over de vordering van [Beheer B.V.] in reconventie “wat betreft de facturen en kosten” (memorie van grieven, 127). [Beheer B.V.] gaat vervolgens nader in op haar reconventionele vordering tot veroordeling van AOMB tot betaling van het bedrag waarmee de facturen van AOMB en NOB ter zake de verleningskosten het bedrag van € 80.000,- exclusief BTW overstijgen (MvG, 127-132).
3.7.2.
[Beheer B.V.] voert aan dat de rechtbank ten onrechte niet over deze vordering heeft geoordeeld. [Beheer B.V.] stelt verder dat AOMB de dienstverlening aan [Beheer B.V.] op onzorgvuldige wijze heeft beëindigd waardoor [Beheer B.V.] extra kosten moest maken bij NOB. Dit waren volgens [Beheer B.V.] kosten ter zake waarvan op 11 maart 2013 tussen partijen was overeengekomen dat die door AOMB zouden worden gedragen voor zover zij het bedrag van € 153.500,- zouden overstijgen. Dit bedrag omvatte tevens de op dat moment reeds door [Beheer B.V.] bij NOB gemaakte kosten met betrekking tot de aanvraag in China, aldus [Beheer B.V.] . Volgens [Beheer B.V.] overstijgen de totale door [Beheer B.V.] bij AOMB en NOB gemaakte kosten dit bedrag met € 61.869,32 en dient AOMB dit bedrag aan [Beheer B.V.] te voldoen.
3.7.3.
AOMB betwist dat zij gehouden is kosten die [Beheer B.V.] heeft gemaakt bij NOB te vergoeden. AOMB verwijst hierbij naar wat zij in eerste aanleg heeft aangevoerd, zoals weergegeven in tussenvonnis II (rov. 4.10).
3.7.4.
Het hof stelt voorop dat onjuist is dat de rechtbank niet over deze vordering heeft geoordeeld. Zij heeft dat wel gedaan, in rov. 4.9-4.11 van tussenvonnis II. Verder volgt uit wat hiervoor ten aanzien van de (gestelde) beroepsfout(en) is overwogen dat het feit dat ten tijde van de advisering over de octrooiaanvraag in 2007 sprake is geweest van een beroepsfout van [octrooigemachtigde] niet betekent dat dit een grond vormde voor [Beheer B.V.] om de hiervoor besproken (en toewijsbaar geoordeelde) facturen van AOMB niet te voldoen. [Beheer B.V.] was in maart 2013 in verzuim met de betaling van deze facturen. Zoals de rechtbank terecht heeft geoordeeld, had AOMB bij gebreke van betaling van haar facturen het recht om haar werkzaamheden vooralsnog te beëindigen althans op te schorten, en is het aan [Beheer B.V.] zelf te wijten dat zij daardoor genoodzaakt was extra kosten te maken bij NOB. De door [Beheer B.V.] gestelde afspraak over het maximaal door AOMB te factureren bedrag van € 153.500,- biedt geen grondslag voor het verhalen op AOMB van door [Beheer B.V.] bij derden als NOB gemaakte kosten. Deze vordering is dan ook niet toewijsbaar. In zoverre faalt grief II van het principaal hoger beroep.
Proceskosten
3.8.1.
Uit het voorgaande volgt dat AOMB niet-ontvankelijk is in haar hoger beroep tegen tussenvonnis IV, en dat tussenvonnissen II en III dienen te worden bekrachtigd voor zover deze aan het oordeel van het hof zijn onderworpen, en onder aanvulling en verbetering van de gronden zoals hiervoor is overwogen.
3.8.2.
Het eindvonnis, voor zover gewezen in conventie, moet worden vernietigd voor zover [Beheer B.V.] daarbij is veroordeeld tot betaling aan AOMB van een bedrag van € 35.014,16 vermeerderd met rente, en dat [Beheer B.V.] in plaats daarvan moet worden veroordeeld tot betaling aan AOMB van een bedrag van € 24.414,54 inclusief btw. Het eindvonnis gewezen in conventie dient voor het overige te worden bekrachtigd voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen, en onder aanvulling en verbetering van de gronden zoals hiervoor is overwogen.
3.8.3.
Het eindvonnis, voor zover gewezen in reconventie, moet worden vernietigd voor zover daarbij voor recht is verklaard dat AOMB toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de opdracht. Ten aanzien van de proceskosten van de procedure in reconventie in eerste aanleg verenigt het hof zich met het oordeel van de rechtbank (rov. 2.10 eindvonnis). Daarom faalt grief X van het principaal hoger beroep. Het eindvonnis gewezen in reconventie dient daarom voor het overige te worden bekrachtigd voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen, en onder aanvulling en verbetering van de gronden zoals hiervoor is overwogen.
3.8.4.
In het principaal hoger beroep is [Beheer B.V.] de overwegend in het ongelijk gestelde partij. Zij zal daarom worden veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep. Deze kosten worden aan de zijde van AOMB als volgt begroot:
– griffierecht						€   2.020,-
– salaris advocaat (3 punten x tarief VIII € 5.705,-)
€ 17.115,-
totaal							€ 19.135,-.
3.8.5.
In het incidenteel hoger beroep is [Beheer B.V.] de in het ongelijk gestelde partij. Zij zal daarom worden veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep. Gelet op het voorwerp van het incidenteel hoger beroep en de beperkte omvang van het debat op dit punt, ziet het hof aanleiding om voor het salaris advocaat 1 punt en tarief II (€ 1.114,-) te hanteren, zodat de proceskosten aan de zijde van AOMB worden begroot op € 1.114,-.
4
De uitspraak
Het hof:
in principaal en incidenteel hoger beroep:
verklaart [Beheer B.V.] niet-ontvankelijk in het hoger beroep tegen tussenvonnis IV;
bekrachtigt tussenvonnissen II en III voor zover deze aan het oordeel van het hof zijn onderworpen, en onder aanvulling en verbetering van de gronden zoals hiervoor is overwogen;
vernietigt het eindvonnis van 6 februari 2019 gewezen tussen AOMB als eiseres in conventie en [Beheer B.V.] als gedaagde in conventie, voor zover [Beheer B.V.] daarbij is veroordeeld tot betaling aan AOMB van een bedrag van € 35.014,16, vermeerderd met wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over dit bedrag met ingang van 16 juli 2013 tot de dag van betaling;
en in zoverre opnieuw rechtdoende:
veroordeelt [Beheer B.V.] tot betaling aan AOMB van een bedrag van € 24.414,54 inclusief btw, vermeerderd met wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over dit bedrag met ingang van 16 juli 2013 tot de dag van betaling;
bekrachtigt het vonnis van 6 februari 2019, voor zover gewezen in conventie, voor het overige voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen, en onder aanvulling en verbetering van de gronden zoals hiervoor is overwogen;
vernietigt het vonnis van 6 februari 2019, gewezen tussen [Beheer B.V.] als eiseres in reconventie en AOMB als verweerster in reconventie, voor zover daarbij voor recht is verklaard dat AOMB toerekenbaar tekortgeschoten is in de uitvoering van de opdracht door na te laten [Beheer B.V.] er op te wijzen dat in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, de rechten van uitvinders verder gaan dan in Nederland en de rest van Europa en na te laten er op te wijzen dat de uitvinder(s) afstand zou(den) kunnen tekenen om ervoor te zorgen dat de octrooirechten ook in landen met andere regimes aan [Beheer B.V.] zouden toekomen en na te laten te vragen naar de bedoeling van [Beheer B.V.] en/of [directeur 1] en [directeur 2] daaromtrent;
en in zoverre opnieuw rechtdoende:
wijst de door [Beheer B.V.] in reconventie gevorderde verklaring voor recht alsnog af;
bekrachtigt het vonnis van 6 februari 2019, voor zover gewezen in reconventie, voor het overige voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen, en onder aanvulling en verbetering van de gronden zoals hiervoor is overwogen;
veroordeelt [Beheer B.V.] in de proceskosten van het principaal en incidenteel hoger beroep, en stelt die kosten tot op heden aan de zijde van AOMB vast op € 20.249,-;
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het meer of anders in hoger beroep gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. S.C.H. Molin, N.W.M. van den Heuvel en C.M. Molhuysen en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 20 april 2021.
griffier					rolraadsheer