ECLI:NL:RBDHA:2021:2439
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Vonnis in de gevoegde hoofdzaken en in de incidenten tot tussenkomst/voeging in de gevoegde hoofdzaken van 17 maart 2021
in de eerste hoofdzaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/578120 / HA ZA 19-827 van
de rechtspersoon naar vreemd recht
MULTI ACCESS LIMITED
,
te Tortola, Britse Maagdeneilanden,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident tot primair tussenkomst en subsidiair voeging,
advocaat [NAAM]. A.J. Spiegeler te Den Haag,
tegen
COÖPERATIE ORIENTAL HOLDING EUROPE U.A.
,
te Amsterdam,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerster in het incident tot primair tussenkomst en subsidiair voeging,
advocaat [NAAM]. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,
en
de rechtspersoon naar vreemd recht
GUANGZHOU WANGLAOJI GRAND HEALTH CO LTD
,
te Guangzhou, Volksrepubliek China,
eiseres in het incident tot primair tussenkomst en subsidiair voeging,
advocaat [NAAM]. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,
en in de tweede hoofdzaak met zaak-/rolnummer C/09/578381 / HA ZA 19-844 van
de rechtspersoon naar vreemd recht
MULTI ACCESS LIMITED
,
te Tortola, Britse Maagdeneilanden,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident tot primair tussenkomst en subsidiair voeging,
advocaat [NAAM]. A.J. Spiegeler te Den Haag,
tegen
SIN WAH FOOD B.V.
,
te Eindhoven,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerster in het incident tot primair tussenkomst en subsidiair voeging,
advocaat [NAAM]. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,
en
de rechtspersoon naar vreemd recht
GUANGZHOU WANGLAOJI GRAND HEALTH CO LTD
,
te Guangzhou, Volksrepubliek China,
eiseres in het incident tot primair tussenkomst en subsidiair voeging,
advocaat [NAAM]. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,
en in de derde hoofdzaak met zaak-/ rolnummer C/09/584592 / HA ZA 19-1246 van
de rechtspersoon naar vreemd recht
MULTI ACCESS LIMITED
,
te Tortola, Britse Maagdeneilanden,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident tot primair tussenkomst en subsidiair voeging,
advocaat [NAAM]. A.J. Spiegeler te Den Haag,
tegen
[gedaagde 3] ,
te [plaats] ,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerder in het incident tot primair tussenkomst en subsidiair voeging,
advocaat [NAAM]. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,
en
de rechtspersoon naar vreemd recht
GUANGZHOU WANGLAOJI GRAND HEALTH CO LTD
,
te Guangzhou, Volksrepubliek China,
eiseres in het incident tot primair tussenkomst en subsidiair voeging,
advocaat [NAAM]. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam.
Partijen zullen hierna Multi Access, C.O.H.E. (eerste hoofdzaak), Sin Wah Food (tweede hoofdzaak), [gedaagde 3] (derde hoofdzaak) en WGH (eisende partij in het incident in de drie hoofdzaken) genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure in de eerste hoofdzaak blijkt uit:
- het vonnis in incident tot schorsing van 6 mei 2020
en de daarin genoemde gedingstukken;
- de incidentele conclusie tot primair tussenkomst, subsidiair voeging (art. 217 Rv
) van WGH, met producties 1 tot en met 12;
- de incidentele conclusie van antwoord tussenkomst en voeging van Multi Access, met producties 13 tot en met 38 (waarbij producties 15, 18 en 31 ontbreken, althans als "lege producties" zijn bijgevoegd).
1.2.
Het verloop van de procedure in de tweede hoofdzaak blijkt uit:
- het vonnis in incident tot schorsing van 6 mei 2020
en de daarin genoemde gedingstukken;
de incidentele conclusie tot primair tussenkomst, subsidiair voeging (art. 217 Rv) van WGH, met producties 1 tot en met 12;
de incidentele conclusie van antwoord tussenkomst en voeging van Multi Access, met producties 13 tot en met 38.
1.3.
Het verloop van de procedure in de derde hoofdzaak blijkt uit:
- het vonnis in incident van 25 maart 2020
en de daarin genoemde gedingstukken;
het extract uit het audiëntieblad van de rolzitting van woensdag 15 juli 2020 waarbij is beslist de zaak gedeeltelijk te schorsen;
de incidentele conclusie tot primair tussenkomst, subsidiair voeging (art. 217 Rv) van WGH, met producties 1 tot en met 12;
de incidentele conclusie van antwoord tussenkomst en voeging van Multi Access, met producties 13 tot en met 38.
1.4.
De voornoemde hoofdzaken zijn met elkaar gevoegd. De procedures in de hoofdzaken zijn geschorst op grond van art. 132 lid 1 UMVo
voor zover deze betrekking hebben op (inbreuk op) negen van de twaalf Uniemerken (zie 2.2) die Multi Access aan haar vorderingen ten grondslag legt, in afwachting van een onherroepelijke uitspraak in door WGH bij het Bureau
aanhangig gemaakte nietigheidsprocedures.
In alle hoofdzaken is vonnis in het incident tot primair tussenkomst, subsidiair voeging, nader bepaald op heden.
2
Het geschil in de hoofdzaken
2.1.
Voor het geschil in de eerste en tweede hoofdzaak verwijst de rechtbank naar paragraaf 2 van de vonnissen in de incidenten tot voeging en zekerheidstelling in deze zaken, beide van 27 november 2019.
Voor het geschil in de derde hoofdzaak verwijst de rechtbank naar paragraaf 2 van het voornoemde vonnis van 25 maart 2020 in het incident tot zekerheidstelling. Omwille van de leesbaarheid: Multi Access vordert in alle zaken, voor zover hier van belang, onder meer een verbod om inbreuk te maken op twaalf, in de volgende alinea weergegeven, Uniemerken.
2.2.
Ter precisering van de Uniemerken waarop Multi Access zich in alle drie de hoofdzaken beroept en die in de vonnissen in de eerste en tweede hoofdzaak van 27 november 2019 en in het vonnis van 25 maart 2020 in de derde hoofdzaak zijn aangeduid als Beeldmerk 1 tot en met Beeldmerk 8, respectievelijk de acht Uniebeeldmerken, en als de woordmerken WANG LAO JI en WONG LO KAT, respectievelijk de vier Uniewoordmerken, zal de rechtbank hieronder – net als in het voornoemde vonnis in incident in de eerste en tweede hoofdzaak van 6 mei 2020 – een overzicht geven van deze merken, die alle zijn geregistreerd voor onder andere thee en kruidenthee in warenklasse 30. De twaalf merken tezamen worden aangeduid als de Uniemerken.
2.2.1.
Het Uniebeeldmerk, ingeschreven op 19 april 2012 onder nummer 010414068 (hierna: Beeldmerk 1):
2.2.2.
Het Uniebeeldmerk, ingeschreven op 24 juli 2014 onder nummer 010413904 (hierna: Beeldmerk 2):
2.2.3.
Het Uniebeeldmerk, ingeschreven op 3 december 2009 onder nummer 008293631 (hierna: Beeldmerk 3):
2.2.4.
Het Uniebeeldmerk, ingeschreven op 1 december 2009 onder nummer 008293714 (hierna: Beeldmerk 4):
2.2.5.
Het Uniebeeldmerk, ingeschreven op 15 maart 2012 onder nummer 010386911 (hierna: Beeldmerk 5):
2.2.6.
Het Uniebeeldmerk, ingeschreven op 23 maart 2015 onder nummer 013496989 (hierna: Beeldmerk 6):
2.2.7.
Het Uniebeeldmerk, ingeschreven op 23 maart 2015 onder nummer 013497052 (hierna: Beeldmerk 7):
2.2.8.
Het Uniebeeldmerk, ingeschreven op 25 mei 2016 onder nummer 015040934 (hierna: Beeldmerk 8):
2.2.9.
Het Uniewoordmerk “WANG LAO JI”, ingeschreven op 1 december 2009 onder nummer 008293599 (hierna: Woordmerk 1).
2.2.10.
Het Uniewoordmerk “WANG LAO JI”, ingeschreven op 23 maart 2015 onder nummer 013496906 (hierna: Woordmerk 2).
2.2.11.
Het Uniewoordmerk “WONG LO KAT”, ingeschreven op 1 december 2009 onder nummer 008293755 (hierna: Woordmerk 3).
2.2.12.
Het Uniewoordmerk “WONG LO KAT”, ingeschreven op 23 maart 2015 onder nummer 013497102 (hierna: Woordmerk 4).
2.3.
De in 1.4 bedoelde schorsing van de procedures ziet op de Beeldmerken 1 en 3 tot en met 8 (zie 2.2.1 en 2.2.3 tot en met 2.2.8), en op de Woordmerken 2 en 4. De procedures zijn dus niet geschorst ten aanzien van Beeldmerk 2 en de Woordmerken 1 en 3.
3.	Het geschil in het incident in de drie hoofdzaken
3.1.
WGH vordert dat haar wordt toegestaan in alle drie de hoofdzaken primair tussen te komen en subsidiair zich te voegen aan de zijde van de respectievelijke gedaagden in de hoofdzaken.
3.2.
Ter onderbouwing van haar primaire en subsidiaire vordering stelt WGH – zakelijk weergegeven – het volgende.
3.2.1.
Multi Access doet volgens WGH in de onderhavige gevoegde hoofdzaken een beroep op Uniemerken waarvan Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holding Co Limited (hierna: Baiyunshan) de oudere rechten heeft. Volgens WGH is Baiyunshan de enige publieke dochteronderneming van Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited (hierna: GPC). GPC is staatseigendom van de Volksrepubliek China (hierna: China tenzij anders aangegeven) en dit bedrijf staat aan het hoofd van de Wang Lao Ji Groep. WGH is een 100% dochteronderneming van Baiyunshan. (Een rechtsvoorganger van) GPC heeft in de periode 1987-2015 wereldwijd ruim 300 Wang Lao Ji merken aangevraagd, aldus WGH, waaronder het merk
voor kruidenthee. In het Mandarijn wordt dit merk uitgesproken als WANG LOA JI en in het Kantonees als WONG LO KAT.
In maart 1995 heeft (een rechtsvoorganger van) GPC met de onderneming Hung To Holdings Company Limited (hierna: Hung To) een licentieovereenkomst gesloten (en nadien aanvullende overeenkomsten in 1995 en 2000
), waarbij aan Hung To een licentie is verleend voor gebruik van het onderstaande beeldmerk voor de productie van kruidenthee in een rode verpakking en een licentie voor gebruik van dit onderstaande beeldmerk voor kruidenthee in blikjes en flesjes.
Hung To maakt volgens WGH onderdeel uit van de Jiaduobao Groep uit Hong Kong, tot welke Groep ook Multi Access behoort. In 2012 zijn de licentieovereenkomsten tussen GPC en Hung To door de China International Economic and Trade Arbitration Commission (hierna: CIETAC) nietig verklaard. Daarnaast is aan Hung To een verbod opgelegd op het gebruik van de merken van GPC in China.
Sinds 2012 heeft WGH van GPC een licentie voor gebruik van het merk
. Inmiddels heeft GPC al haar merkrechten overgedragen aan Baiyunshan. GPC is er vervolgens achter gekomen dat Multi Access in strijd met de licentieovereenkomst en in strijd met het door de CIETAC opgelegde verbod merkrechten op WANG LOA JI en WONG LO KAT in diverse Europese landen heeft aangevraagd en verkregen. Op grond van het voorgaande komt volgens WGH aan Baiyunshan op grond van art. 21 UMVo het recht toe om de overgang van in ieder geval de Beeldmerken 3 tot en met 6 en 8 en Woordmerk 1 te vorderen van Multi Access. In art. 21 UMVo is geregeld dat wanneer een Uniemerk zonder instemming van de merkhouder op naam van de gemachtigde/vertegenwoordiger van de merkhouder is ingeschreven, de merkhouder gerechtigd is de overgang van het Uniemerk aan hemzelf te vorderen. Baiyunshan heeft de oudere rechten op de Uniemerken waarop in de onderhavige hoofdzaken Multi Access een beroep doet. Multi Access, die deel uitmaakt van de Jiaduobao Groep, heeft deze merken zonder instemming van Baiyunshan ingeschreven. Baiyunshan heeft WGH gemachtigd om de overdracht namens haar van Multi Access te vorderen.
3.2.2.
WGH heeft belang bij haar primaire vordering tot tussenkomst omdat zij in de onderhavige hoofdzaken de voornoemde vordering jegens Multi Access wil instellen tot overgang van de Beeldmerken 3 tot en met 6 en 8 en Woordmerk 1 (zie onder 2.2.3 tot en met 2.2.6, 2.2.8 en 2.2.9), aan Baiyunshan, voor wat betreft de Uniemerken waarvoor de zaak geschorst is voorwaardelijk, voor het geval die merken in stand mochten blijven in de door haar aanhangig gemaakte nietigheidsprocedures bij het Bureau. Wanneer tussenkomst niet wordt toegestaan, is het niet mogelijk om overdracht van de door Multi Access ingeroepen Uniemerken te vorderen. De gedaagden in de hoofdzaken zijn geen van allen merkhouder en kunnen daarom slechts de nietigheid van het desbetreffende merk vorderen. Baiyunshan/WGH wil juist voorkomen dat deze ‘oudere Europese rechten’ tenietgaan. Indien deze vordering slaagt dan valt daarmee tevens de grondslag van de vorderingen van Multi Access (deels) weg in de onderhavige hoofdzaken.
3.2.3.
Subsidiair stelt WGH – samengevat – dat zij zelfstandig belang heeft bij voeging aan de zijde van de respectievelijke gedaagden in de drie hoofdzaken omdat zij de feitelijke gebruiker is van de merken van Baiyunshan en betrokken is bij de productie en verhandeling van de waren die volgens Multi Access inbreuk maken op haar merkrechten. Daarnaast gaat het in de hoofdzaken om Uniemerken waarvan WGH de nietigheid heeft gevorderd en maken de hoofdzaken deel uit van een groter geschil tussen (onder andere) WGH en (onder andere) Multi Access. WGH beschikt over informatie waarover de gedaagden in de hoofdzaken niet beschikken en kan dus hulp bieden bij de onderbouwing van het niet-inbreuk verweer. Wanneer de vorderingen van Multi Access worden toegewezen, kan de Wang Lao Ji Groep het door haar geproduceerde Wang Lao Ji product niet op de markt brengen in de Europese Unie, zodat alleen al daarom WGH een belang bij de uitkomst van deze procedures heeft.
3.3.
Multi Access voert verweer. Verkort weergegeven voert Multi Access daartoe het volgende aan.
3.3.1.
De familie [X] verkoopt volgens Multi Access al twee eeuwen kruidenthee, aanvankelijk alleen in en vanuit het toenmalige China. Vanaf 1914 is door de toenmalige erfgenamen – drie broers – een territoriale scheiding gecreëerd, waarbij is afgesproken dat twee broers de business zouden voortzetten in China en één broer de business zou voortzetten in Hong Kong. Door de “Hong Kong-branche” zijn Wong Lo Kat-merken geregistreerd in 1940 en in de jaren 50.
Na 1956 is de “China-branche” onteigend en staatseigendom geworden, het latere GPC.
Rond 1990 zijn door de “Hong Kong-branche” in Hong Kong verscheidene nieuwe bedrijven opgericht met in de naamgeving Wong Lo Kat, waaronder Wong Lo Kat Limited (hierna: Wong Lo Kat Ltd). In de jaren 90 zijn door bedrijven van de “Hong Kong-branche” Wong Lo Kat-merken zowel in Hong Kong als in andere landen wereldwijd geregistreerd.
In 1993 is door de “China-branche” het onder 3.2 opgenomen Chinese merk geregistreerd. Dit merk is in 1997 overgedragen aan GPC.
In februari 1995 is tussen drie partijen een (licentie)overeenkomst gesloten, te weten tussen (de rechtsvoorganger van) GPC, Hong Kong Wong Lo Kat (International) Ltd (hierna: WLK Hong Kong) en Hung To. Aan Hung To werd door WLK Hong Kong het recht verleend om thee in China te produceren met het oog op de export daarvan naar het buitenland. Daarnaast kreeg Hung To een licentie van (de rechtsvoorganger van) merkhouder GPC voor het gebruik van het Wong Lo Kat-merk in China. Van merkhouder Wong Lo Kat Ltd kreeg Hung To een licentie voor het gebruik van het Wong Lo Kat-merk buiten China. In die overeenkomst is – volgens de overgelegde Engelse vertaling
– onder meer het volgende opgenomen:
(…) (Party A)
[rechtsvoorganger van GPC, de rechtbank],
(…) (Party B)
[Hung To, rechtbank]
and (…) (Party C)
[WLK Hong Kong, Rechtbank]
underwent negotiation in relation to Party C’s appointment of Party B to manufacture in China herbal tea products bearing Party C’s trademarks for sale to overseas. Party C has trademark registrations for the “Wong Lo Kat” marks in Hong Kong and overseas countries, and wishes to manufacture herbal tea products bearing Party C’s Wong Lo Kat marks through Party B in China for overseas sales and market expansion, and would therefore like to obtain
authorization from Party A. (…) Party A owns trademark rights to “Wong Lo Kat” marks in China. (…)
In 2002 heeft Wong Lo Kat Ltd met Guangzhou Yangcheng Pharmaceutical Co. Ltd (hierna: Guangzhou Yangcheng Co. Ltd), onderdeel van de groep waartoe WGH, GPC en Baiyunsha behoren, een licentieovereenkomst gesloten waarbij Wong Lo Kat Ltd aan Guangzhou Yangcheng Co. Ltd toestemming heeft verleend om het merk
in verschillende landen buiten China te gebruiken.
Op 26 april 2005 heeft Wong Lo Kat Ltd de merkrechten overgedragen aan Multi Access (overigens betwist Multi Access dat zij deel uitmaakt van de door WGH aangehaalde Jiaduobao Groep).
Uit het voorgaande volgt volgens Multi Access dat Wong Lo Kat Ltd (thans Multi Access) merkhoudster was van de Wong Lo Kat-merken in Hong Kong en landen buiten China, terwijl (de voorganger van) GPC merkhoudster was van het merk binnen China. Dit is door (de voorganger van) GPC (en daarmee door de groep waartoe WGH behoort) erkend in de licentieovereenkomsten uit 1995 gesloten met Hung To en de licentieovereenkomst uit 2002 gesloten tussen Wong Lo Kat Ltd en Guangzhou Yangcheng Co. Ltd.
3.3.2.
De primaire vordering tot tussenkomst door WGH ligt volgens Multi Access voor afwijzing gereed, reeds omdat WGH geen eigen vordering heeft. Art. 21 UMVo bepaalt dat de merkhouder overdracht kan vorderen van een Uniemerk dat zonder instemming van de merkhouder op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder is ingeschreven. WGH is echter geen merkhoudster van Woordmerk 1, en haar moedermaatschappij Baiyunshan is dat evenmin; die is alleen merkhouder in China.  Multi Access is verder niet aan te merken als gemachtigde of vertegenwoordiger van WGH of een aan WGH gelieerde onderneming als bedoeld in art. 21 UMVo. Zij is rechtmatig merkhoudster in de Unie. Daarbij is volgens Multi Access van belang dat tegen Woordmerk 3 (zie onder 2.2.11) een nietigheidsactie is gevoerd, waarbij het Bureau heeft geoordeeld dat Woordmerk 3 in stand kan blijven. Op grond van art. 21 UMVo is een vordering tot overdracht van de Uniemerken van WGH derhalve niet voor toewijzing vatbaar. Daarmee heeft WGH geen eigen vordering en dient de vordering tot tussenkomst te worden afgewezen.
Daarnaast zou tussenkomst van WGH volgens Multi Access in strijd zijn met de goede procesorde. Alle drie de gedaagden in de hoofdzaken en WGH worden vertegenwoordigd door dezelfde advocaat, waarbij het aannemelijk is dat al deze partijen worden aangestuurd door GPC. Gedaagden in de hoofdzaken vertragen het proces al vanaf het moment dat de procedures door Multi Access aanhangig zijn gemaakt, door voorafgaand aan de onderhavige incidentele vordering reeds drie incidenten in te roepen. De incidentele vordering tot tussenkomst is voor de voortgang van de procedure wegens de te verwachten vertraging bezwaarlijker dan de vordering tot voeging, aldus Multi Access.
3.3.3.
Ook de subsidiaire vordering tot voeging moet volgens Multi Access echter worden afgewezen. De houdster van de merken in China, te weten Baiyunshan, heeft eerder belang bij voeging dan de licentiehoudster WGH. Volgens de overgelegde licentieovereenkomst die GPC met WGH heeft gesloten, heeft GPC aan WGH een licentie verleend voor het gebruik van haar merken in China met een garantie dat het merk gedurende de looptijd geregistreerd blijft. Voor zover GPC en WGH bedoeld hebben af te spreken dat WGH het merk ook buiten China mag gebruiken, dan heeft GPC en niet WGH belang bij voeging omdat GPC de garantie heeft afgegeven richting WGH.
Overigens heeft ook GPC volgens Multi Access geen zelfstandig belang bij voeging omdat GPC of een gelieerde onderneming geen enkel recht heeft om de Wong Lo Kat-merken buiten China te exploiteren.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling in de hoofdzaken en in het incident in de drie hoofdzaken
Bevoegdheid
4.1.
De (internationale) bevoegdheid van deze rechtbank in de eerste en tweede hoofdzaak is vastgesteld in paragraaf 4 van het vonnis van 6 mei 2020 (zie 1.1 en 1.2.).
De derde hoofdzaak
4.2.
De rechtbank is op dezelfde gronden (internationaal) bevoegd kennis te nemen van de derde hoofdzaak. Voor zover de vorderingen van Multi Access zijn gegrond op haar Uniemerken, is deze rechtbank op grond van art. 123 lid 1 in verbinding met art. 124 aanhef en onder a, en art. 125 lid 1 UMVo in verbinding met art. 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen, omdat [gedaagde 3] woonachtig is in Nederland.
4.3.
Voor zover de vorderingen in de derde hoofdzaak zijn gegrond op onrechtmatige daad, is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van art. 4 Brussel I bis
-
Vo
vanwege de vestigingsplaats van [gedaagde 3] in Nederland. Relatieve bevoegdheid moet reeds worden aangenomen omdat deze niet is betwist.
Het incident in de drie hoofdzaken
4.4.
De rechtbank is bevoegd kennis te nemen van het onderhavige incident in de drie hoofdzaken op grond van art. 8 aanhef en sub 2 Brussel I bis-Vo, nu dit een incident is tot tussenkomst/voeging en in dat geval het gerecht bevoegd is waarvoor de oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt.
5
De verdere beoordeling in het incident in de drie hoofdzaken
5.1.
De rechtbank stelt voorop dat voeging en tussenkomst (art. 217 Rv) vormen zijn van interventie: vrijwillige deelname aan het geding door een derde die daar belang bij heeft.
5.2.
Voor het aannemen van voldoende belang van een interveniërende partij (de derde)  bij tussenkomst – waarbij de derde een eigen vordering instelt die zich richt tot (één van de) partijen – is vereist dat blijkt van een belang van de derde in verband met de nadelige gevolgen die hij/zij van de uitspraak in de hoofdzaak kan ondervinden. Dat belang kan erin bestaan dat in verband met de gevolgen die de uitspraak in de hoofdzaak kan hebben, benadeling of verlies van een recht van de tussenkomende partij dreigt, dan wel diens positie anderszins kan worden benadeeld. De partij die verlangt te worden toegelaten tot tussenkomst, zal kenbaar moeten maken wat hij wenst te vorderen en van wie, opdat een oordeel kan worden gegeven over de gerechtvaardigdheid van de verlangde tussenkomst.
5.3.
Voor het aannemen van belang bij voeging – waarbij de derde zich aan de zijde van één van de partijen voegt en toewijzing of afwijzing van de vordering in de hoofdzaak beoogt – is voldoende dat een uitkomst van de procedure aan wiens zijde de derde zich voegt, de rechtspositie van die derde nadelig kan beïnvloeden.
5.4.
Ook als het vereiste belang aanwezig is, kunnen de eisen van een goede procesorde niettemin aan de toewijsbaarheid van de interventie in de weg staan. Afwijzing van een incidentele vordering tot voeging wegens strijd met de goede procesorde is onder meer mogelijk indien toewijzing tot onredelijke vertraging van de hoofdzaak leidt (art. 20 Rv).
Tussenkomst
5.5.
Het meest verstrekkende verweer van Multi Access dat WGH geen vordering kan instellen omdat zij geen merkhouder is, stuit af op de overgelegde procesvolmacht. Op grond daarvan kan WGH, als formele procespartij, vorderingen namens Baiyunshan (als materiële procespartij) instellen, waaronder een vordering tot overdracht op basis van art. 21 UMVo. De primaire incidentele vordering tot tussenkomst zal niettemin worden afgewezen. Daartoe is het volgende redengevend.
5.6.
Zoals uit het voorgaande (zie 5.2) volgt, staat ter beoordeling de gerechtvaardigdheid van de verlangde tussenkomst. Voor de reikwijdte van de onderzoeks- en motiveringsplicht van de rechtbank bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van de verlangde tussenkomst in dit incident, wordt aangesloten bij de jurisprudentie van de Hoge Raad en het Hof van Justitie in het kader van bevoegdheidsincidenten.
Dat brengt mee dat de rechtbank zich bij de beoordeling van de vraag of voldoende belang bij tussenkomst bestaat, niet kan beperken tot de stellingen van de eiser, maar ook acht moet slaan op de beschikbare gegevens over de werkelijk tussen partijen bestaande rechtsverhouding en op de stellingen van de gedaagde in dit incident. Het onderzoek is derhalve niet beperkt tot enkel de door de eisende partij gekozen (feitelijke) grondslag van haar belang bij het instellen van een zelfstandige vordering. Wel geldt de beperking dat als de gedaagde partij de stellingen van de eisende partij betwist, de rechter in het kader van dit incident geen gelegenheid behoeft te geven voor bewijslevering want daarmee zou op het onderzoek naar de gegrondheid van de in de hoofdzaken in te stellen vorderingen vooruit worden gelopen. Van de eiser in het incident mag anderzijds wel worden verwacht dat de stukken die ter onderbouwing van zijn gestelde belang worden overgelegd, dat belang, bij betwisting door gedaagde in het incident, voldoende ondersteunen.
5.7.
WGH stelt dat het belang bij tussenkomst is gelegen in het feit dat zij namens Baiyunshan een vordering tot overdracht/overgang van de Uniemerken op de voet van art. 21 UMVo jegens Multi Access in wil stellen in de drie hoofdzaken. Zij legt hieraan ten grondslag (i) dat Baiyunshan oudere rechten heeft op de Uniemerken, en (ii) dat Multi Access de Uniemerken als gemachtigde of vertegenwoordiger in de zin van art. 21 UMVo in strijd met de licentieovereenkomsten en met het door de CIETAC opgelegde verbod heeft aangevraagd (zie 3.2.1). Multi Access betwist de juistheid van die stellingen en heeft erop gewezen dat WGH heeft verzuimd om die vordering aannemelijk te maken door daaraan feiten ten grondslag te leggen die die vordering kunnen dragen; Baiyunshan/WGH hebben geen (oudere) rechten buiten China en Multi Access is geen vertegenwoordiger (zie 3.3.1).
5.8.
Art. 21 lid 1 UMVo luidt:
Wanneer een Uniemerk zonder instemming van de merkhouder op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder is ingeschreven, is deze laatste gerechtigd de overgang van het Uniemerk te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt
.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft WGH de gerechtvaardigdheid van haar belang onvoldoende toegelicht nu de door haar overgelegde stukken haar stellingen niet onderbouwen. De stellingen van WGH volgend, overweegt de rechtbank daartoe:
( i)
‘Baiyanshan heeft oudere rechten op de merken in de Unie
De (in de bijlagen bij de producties van WGH) genoemde merken zien op China of derde landen, of zijn van recenter datum. Uit de licentieovereenkomsten uit de jaren negentig tussen Hung To en (rechtsvoorgangers van) GPC blijkt ook niet dat de rechten van Baiyanshan/GPC (mede) betrekking hebben op merkrechten in de Unie (en daaruit derhalve de oudere rechten zouden volgen). Integendeel, uit de door WGH overgelegde licentieovereenkomsten volgt dat deze uitsluitend betrekking hebben op één Chinees merk (‘
the Trademark’
) en territoriaal beperkt zijn: “
Scope of territory: The Licensor agrees the Licensee to use the Trademark in the following territory: China,excluding Hong Kong, Macao and Taiwan regions
”) Ook het door CIETAC aan Hung To opgelegde verbod ziet uitsluitend op China. Dit volgt ondubbelzinnig uit het door WGH zelf in het geding gebrachte CIETAC beslissing.
( ii)
Multi Access moet worden aangemerkt als gemachtigde/vertegenwoordiger in de zin van art. 21 UMVo en heeft in strijd met de licentieovereenkomsten en de CIETEC uitspraak de Uniemerken aangevraagd
Bij de door WGH overgelegde licentieovereenkomsten zijn uitsluitend de (voorganger van) GPC en Hung To partij. Die overeenkomsten ondersteunen de stelling dat GPC/Baiyunshan een relatie had met Multi Access niet. Ook anderszins is niet aannemelijk gemaakt dat een relatie bestond waardoor Multi Access als ‘gemachtigde of vertegenwoordiger’ van de (vermeend) merkhouder Baiyunshan in de zin van art. 21 UMVo heeft te gelden. In de CIETEC uitspraak, die op China ziet. is geen verbod aan Multi Access opgelegd. Omtrent enige samenwerkingsrelatie met Multi Access in het verleden heeft WGH uitsluitend gesteld dat Multi Access ‘deel uitmaakt van dezelfde groep als Hung To’, hetgeen niet met stukken is onderbouwd en door Multi Access wordt betwist. De zinsnede ‘gemachtigde of vertegenwoordiger’ in art. 21 lid 1 UMVo moet ruim worden uitgelegd, in die zin dat volstaat dat tussen de partijen een commerciële samenwerkingsovereenkomst bestaat of heeft bestaan die een vertrouwensrelatie tot stand heeft gebracht doordat de aanvrager, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een algemene vertrouwens- en loyaliteitsverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de belangen van de houder van het oudere merk.
Echter, WGH heeft verzuimd toe te lichten dat sprake was van een dergelijke relatie tussen Baiyunshan/GPC en Multi Access.
5.9.
Daar staat tegenover dat de door Multi Access in het geding gebrachte stukken, waaronder de in 3.3.1. genoemde licentieovereenkomst tussen drie partijen, haar lezing ondersteunen dat een territoriale verdeling is gemaakt, en dat aan (de rechtsvoorgangers van) Baiyunshan uitsluitend rechten in China zijn toebedeeld.
5.10.
Merkrechten zijn territoriaal beperkte rechten. Met de onderbouwing van haar rechten buiten de Unie, met name in China, en met de toelichting van de relatie in het verleden met Hung To, heeft WGH onvoldoende toegelicht dat de vorderingen die zij namens Baiyunshan wenst in te stellen tegen Multi Access in de hoofdzaken, voldoende samenhang vertonen met het onderwerp van de hoofdzaken om tot het oordeel te kunnen leiden dat zij voldoende belang heeft bij tussenkomst in verband met de gevolgen die zij van de uitspraak in de hoofdzaak kunnen ondervinden.
Nu WGH onvoldoende heeft gemotiveerd waarom zij (als gevolmachtigde van Baiyunshan) een gerechtvaardigd belang heeft bij tussenkomst, stuit de primaire vordering tot tussenkomst daar reeds op af. Het verweer van Multi Access dat tussenkomst in dit geval in strijd is met de goede procesorde nu dit de hoofdzaak te zeer zal vertragen, terwijl reeds verschillende eerdere incidenten zijn opgeworpen, behoeft geen beoordeling.
Voeging
5.11.
De procesvolmacht ziet niet op de voeging. WGH stelt dat zij, als toeleverancier van de gedaagden in de hoofdzaken, een licentie heeft voor gebruik van het merk
, dat zij de feitelijke gebruiker is van de merken van Baiyunshan en in dat kader beschikt over informatie waarover C.O.H.E., Sin Wah Food respectievelijk [gedaagde 3] niet beschikken. Die informatie kan behulpzaam zijn bij de onderbouwing van het niet-inbreuk verweer. Daarmee heeft WGH voldoende onderbouwd uiteengezet dat zij een in rechte te respecteren zelfstandig belang heeft bij voeging aan de zijde van C.O.H.E., Sin Wah Food respectievelijk [gedaagde 3] in de onderhavige drie gevoegde hoofdzaken, nu de uitkomst van de procedure in de drie gevoegde hoofdzaken de rechtspositie van WGH als gebruiker van de Uniemerken als toeleverancier, nadelig kan beïnvloeden. Het verweer van Multi Access dat WGH niet gerechtigd zou zijn de respectievelijke Uniemerken buiten China te gebruiken, is een verweer dat aan de orde kan komen nadat de conclusie van antwoord in de hoofdzaken is genomen. Voor wat betreft de Uniemerken waarvoor de drie gevoegde hoofdzaken zijn geschorst (de Beeldmerken 1 en 3 tot en met 8 en de Woordmerken 2 en 4), kan de voeging enkel worden toegestaan onder de opschortende voorwaarde dat de procedures in de hoofdzaken op termijn worden hervat en dat die Uniemerken niet op Baiyunshan zijn overgegaan.
5.12.
Dat sprake is van een te verwachten onredelijke vertraging van de hoofdzaak, dusdanig dat voeging wegens strijd met de goede procesorde zou moeten worden afgewezen, is gesteld noch gebleken. Het voorgaande betekent dat de subsidiaire vordering tot voeging aan de zijde van C.O.H.E., Sin Wah Food respectievelijk [gedaagde 3] in de onderhavige drie gevoegde hoofdzaken zal worden toegewezen (deels onder opschortende voorwaarde, zie vorige rechtsoverweging).
Proceskosten
5.13.
De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in de incidenten aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaken.
6
De beslissing
De rechtbank
in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/578120 / HA ZA 19-827
in het incident
6.1.
staat WGH toe om zich in de hoofdzaak te voegen aan de zijde van C.O.H.E., voor de vorderingen die zien op de Beeldmerken 1 en 3 tot en met 8 en de Woordmerken 2 en 4 onder de opschortende voorwaarde dat de thans geschorste procedure op termijn wordt hervat en dat de voornoemde Beeldmerken en Woordmerken niet op WGH/Baiyunshan zijn overgegaan;
6.2.
wijst het door WGH meer of anders gevorderde af;
6.3.
houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;
in de hoofdzaak
6.4.
bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van
28 april 2021
voor conclusie van antwoord aan de zijde van C.O.H.E. en WGH, voor de vorderingen die zien op Beeldmerk 2 en de Woordmerken 1 en 3;
6.5.
houdt iedere verdere beslissing aan.
in de zaak met zaak-/rolnummer C/09/578381 / HA ZA 19-844
in het incident
6.6.
staat WGH toe om zich in de hoofdzaak te voegen aan de zijde van Sin Wah Food, voor de vorderingen die zien op de Beeldmerken 1 en 3 tot en met 8 en de Woordmerken 2 en 4 onder de opschortende voorwaarde dat de thans geschorste procedure op termijn wordt hervat en dat de voornoemde Beeldmerken en Woordmerken niet op WGH/Baiyunshan zijn overgegaan;
6.7.
wijst het door WGH meer of anders gevorderde af;
6.8.
houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;
in de hoofdzaak
6.9.
bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van
28 april 2021
voor conclusie van antwoord aan de zijde van Sin Wah Food en WGH, voor de vorderingen die zien op Beeldmerk 2 en de Woordmerken 1 en 3;
6.10.
houdt iedere verdere beslissing aan.
in de zaak met zaak-/rolnummer C/09/584592 / HA ZA 19-1246
in het incident
6.11.
staat WGH toe om zich in de hoofdzaak te voegen aan de zijde van [gedaagde 3] , voor de vorderingen die zien op de Beeldmerken 1 en 3 tot en met 8 en de Woordmerken 2 en 4 onder de opschortende voorwaarde dat de thans geschorste procedure op termijn wordt hervat en dat de voornoemde Beeldmerken en Woordmerken niet op Baiyunshan zijn overgegaan;
6.12.
wijst het door WGH meer of anders gevorderde af;
6.13.
houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;
in de hoofdzaak
6.14.
bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van
28 april 2021
voor conclusie van antwoord aan de zijde van [gedaagde 3] en WGH, voor de vorderingen die zien op Beeldmerk 2 en de Woordmerken 1 en 3.
6.15.
houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel, rolrechter, op 17 maart 2021.
ECLI:NL:RBDHA:2020:4236
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Zie voetnoot 1
ECLI:NL:RBDHA:2020:2684
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
ECLI:NL:RBDHA:2019:12809 (in de eerste hoofdzaak) en ECLI:NL:RBDHA:2019:12808 (in de tweede hoofdzaak)
Producties 11A t/m D van WGH
Productie 33 van Multi Access
Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
Hoge Raad 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:768 (Fiar cs/Thuiskopie), r.o. 4.1.2 en 4.1.3
Hoge Raad 28 maart 2012, ECLI:NL:HR:2014:768, r.o. 4.1.2 en 4.2.2
Zie HR 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:443, r.o. 4.1.2 t/m 4.1.5, met verwijzing naar HvJ 28 januari 2015 (zaak C-375/13, ECLI:EU:C:2015:37 (Kolassa/Barclays Bank), punt 58-65, en HvJ 16 juni 2016, zaak C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (Universal Music/Schilling), punt 42-46.
HvJ 11 november 2020, zaak C-809/18, ECLI:EU:C:2020:902, EUIPO/John Mills, punten 83-85
Vgl. Hoge Raad 28 maart 2012, ECLI:NL:HR:2014:768, r.o. 4.1.4