ECLI:NL:GHAMS:2021:760
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team I
zaaknummer: 200.274.253/01
zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam: C/13/675689 / HA ZA 19-1202
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 16 maart 2021
inzake
1
BLUEFIELD PARTNERS B.V.,
gevestigd te Utrecht,
2. BLUEFIELD FINANCE B.V.
,
gevestigd te Utrecht,
appellanten,
advocaat: mr. M.J. Meermans-de Vries te Amsterdam,
tegen
1
BLUE FIELD AGENCY B.V.,
gevestigd te Hoofddorp,
2. BLUE FIELD INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Hoofddorp,
3. CLICKVIN B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
4. LINK DESIGN B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
5. TOTTA RESEARCH B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
6. TOTTA DATA LAB B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerden,
advocaat: mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.
1
Het geding in hoger beroep
Appellanten worden hierna tezamen Bluefield Partners (in vrouwelijk enkelvoud) en afzonderlijk Bluefield Partners B.V. en Bluefield Finance B.V. genoemd. Geïntimeerden worden hierna tezamen BFA (in vrouwelijk enkelvoud) en afzonderlijk Blue Field Agency, Blue Field International, Clickvin, Link Design, Totta Research en Totta Data Lab genoemd.
Bluefield Partners is bij dagvaarding van 12 februari 2020 in hoger beroep gekomen van het vonnis in kort geding van 30 januari 2020 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam (hierna ook: het vonnis), onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen haar als eiseres en BFA als gedaagde.
Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven tevens houdende wijziging eis, met producties;
- memorie van antwoord in principaal appel tevens akte houdende overlegging producties, met producties.
Partijen hebben de zaak op 5 november 2020 doen bepleiten, Bluefield Partners door mr. L.J. Gravendeel, advocaat [NAAM]. M.J. Meermans-de Vries voornoemd en BFA door mr. B.P.C. Bijl, advocaat [NAAM]. M.W. Rijsdijk voornoemd, elk aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Van beide zijden zijn nog producties in het geding gebracht.
Partijen hebben na de zitting getracht tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen, maar zijn hierin niet geslaagd. Op de rol van 19 januari 2021 is arrest gevraagd.
Bluefield Partners heeft, overeenkomstig haar wijziging eis, geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden vonnis en het hof verzocht – zakelijk weergegeven – bij arrest in kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. de vorderingen van Bluefield Partners in eerste aanleg toe te wijzen en zich in de voorwaardelijke eis in reconventie in eerste aanleg van BFA onbevoegd te verklaren, althans de vorderingen in deze voorwaardelijke eis in reconventie af te wijzen;
2. BFA hoofdelijk te veroordelen al hetgeen Bluefield Partners ter uitvoering van het vonnis heeft voldaan aan BFA, terug te betalen aan Bluefield Partners;
3. BFA hoofdelijk te veroordelen in de vergoeding van de door Bluefield Partners gemaakte proceskosten, op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en wettelijke rente.
BFA heeft zich voor alle weren op het standpunt gesteld dat de memorie van grieven van Bluefield Partners geen betrekking heeft op geïntimeerde sub 2 (Blue Field International; gedaagde sub 2 in eerste aanleg) en dat daarom door Bluefield Partners niet is gegriefd tegen de overwegingen en oordelen in het vonnis voor zover deze betrekking hebben op Blue Field International. BFA heeft verder geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis waarvan beroep, met (subsidiair) handhaving van haar voorwaardelijke eis in reconventie in eerste aanleg en veroordeling van Bluefield Partners, uitvoerbaar bij voorraad, in de door BFA gemaakte proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en wettelijke rente.
2
Feiten
De voorzieningenrechter heeft onder 2.1 tot en met 2.9 van het bestreden vonnis de feiten vermeld die zij bij de beoordeling van deze zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn niet in geschil, dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat ook het hof deze feiten als uitgangspunt zal nemen, aangevuld met andere feiten en omstandigheden die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist, voldoende aannemelijk zijn geworden.
3
Beoordeling
3.1
Het standpunt van BFA dat de grieven van Bluefield Partners niet zijn gericht tegen de op Blue Field International betrekking hebbende overwegingen en oordelen in het vonnis, wordt door het hof verworpen. Bluefield Partners heeft in haar beroep tegen het vonnis alle zes gedaagden in eerste aanleg gedagvaard, die gezamenlijk vertegenwoordigd zijn verschenen. De memorie van grieven bevat in de aanhef een opsomming van vijf geïntimeerden; Blue Field International ontbreekt. Dit moet evenwel van geen betekenis worden geacht. In haar toelichting op de grieven verwijst Bluefield Partners meermaals naar “geïntimeerden 3 tot en met 6”, wat impliceert dat zij uitgaat van niet vijf, maar zes geïntimeerden. Het ontbreken van Blue Field International in genoemde opsomming, berust klaarblijkelijk op een vergissing. Dat Blue Field International ook verder in de memorie van grieven onbenoemd blijft, zoals door BFA is aangevoerd, leidt niet tot een andere uitkomst. De grieven tegen het vonnis sluiten inhoudelijk aan bij de standpunten die Bluefield Partners in eerste aanleg mede tegen Blue Field International heeft ingenomen. Uit niets volgt dat zij haar grieven heeft willen beperken voor wat betreft haar positie jegens Blue Field International.
3.2
Het gaat in deze zaak – samengevat – om het volgende.
3.2.1
Bluefield Partners levert diensten door middel van interim-management, consultancy en outsourcing. Deze diensten hebben gemeenschappelijk tot doel de interne bedrijfsprocessen van haar klanten (o.a. boekhouding, productie) te optimaliseren, met als invalshoek accounting & control. Zo presenteert zij zich op haar website in de jaren 2014 – 2016 als een dienstverlener die goed is in het inrichten en organiseren van de financiële discipline in de organisaties van haar klanten, met onder meer de tekst ‘Toegevoegde waarde door optimalisatie van de financiële discipline’. Op haar website in de jaren 2017 en 2018 beschrijft zij het bieden van diensten gericht op het in kaart brengen van de status en de kwaliteit van de belangrijkste financiële processen (‘quickscan’), juiste en betrouwbare rapportages binnen de organisatie (‘stuurinformatie’), creëren van inzicht in de performance van de organisatie en vergroten van de voorspelbaarheid (‘business control’), optimaal gebruik van liquide middelen aanwezig in organisatie (‘werkkapitaal’) en finance & control (‘accounting manual’). Deze diensten zijn erop gericht ‘de financiële processen optimaal in te richten en zorg te dragen voor een uitstekend samenspel van interpretatie, communicatie en interactie met de business’, en op het leveren van ‘Toegevoegde waarde door optimalisatie van finance & control’.
3.2.2
In 2007 zijn de oprichters van Bluefield Partners de onderneming gestart onder de handelsnaam Bluefield Partners, in de vorm van een vennootschap onder firma. Vanaf 31 maart 2009 is de onderneming voortgezet door de besloten vennootschap Bluefield Partners B.V. Vanaf 12 oktober 2012 zijn de ondernemingsactiviteiten (mede) voortgezet onder de handelsnaam Bluefield Finance door Bluefield Finance B.V.
3.2.3
Tot 2019 was Bluefield Partners B.V. houder van twee Beneluxmerken, beide gedeponeerd op 18 december 2015 en ingeschreven op 2 maart 2016. Bluefield Finance B.V. maakt gebruik van deze merken onder licentie van Bluefield Partners B.V. Het gaat om de navolgende merkinschrijvingen, hierna te noemen ‘de Bluefield Finance-merken’:
- het Beneluxwoordmerk: 	BLUEFIELD FINANCE
Het woordmerk is ingeschreven onder nummer 0987442 voor “Administratieve diensten (Zakelijke -); Outsourcing van administratief beheer voor ondernemingen”, in klasse 35;
- het Beneluxbeeldmerk:
Het beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0988046 voor “Administratieve diensten (Zakelijke -); Administratieve diensten voor bedrijven; Zakelijk beheer en zakelijke administratie; Financiële administratie en boekhoudkundige diensten; Outsourcing van administratief beheer voor ondernemingen; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Administratieve diensten [administratieve diensten]”, in klasse 35.
3.2.4
Bluefield Partners heeft haar activiteiten/diensten in elk geval tot 2019 verricht onder de naam ‘Bluefield Finance’. In 2019 is zij overgestapt op ‘Bluefield’.
3.2.5
Blue Field Agency is opgericht in november 2012. Zij is een marketingbureau en verricht marketingdiensten. Naast het voeren van de naam Blue Field Agency, gebruikt zij als naam/teken voor haar diensten ‘Blue Field’ (zonder de toevoeging van ‘Agency’), zo volgt uit de in het geding gebrachte websitepagina’s afkomstig uit de periode 2013/2014.
3.2.6
Blue Field Agency heeft op 16 november 2018 de navolgende twee Uniemerken gedeponeerd, ingeschreven op 12 april 2019:
- het Uniewoordmerk 		BLUE FIELD
- het Uniebeeldmerk
Beide Uniemerken zijn ingeschreven onder de nummers 17986387 respectievelijk 17986233 voor de navolgende diensten in klasse 35:
“Marketing services; Analysis relating to marketing; Market campaigns; Marketing assistance; Market research; Direct marketing; Search engine marketing services; Provision of marketing reports; Estimations for marketing purposes; Advertising, marketing and promotional services; Distribution of advertising, marketing and promotional material; Marketing services provided by means of digital networks; Providing marketing information via websites; Advertising, marketing and promotional consultancy, advisory and assistance services; Marketing the goods and services of others; Information or enquiries on business and marketing; Business management consulting; Business consulting; Business process management consulting; Business marketing consultation services; Procurement services; Purchasing of computer hardware and computer software, for others; Providing information in the fields of business management consulting and business consulting; Project management in the fields of information systems design, specification, procurement, installations, and implementation; Business acquisition consultancy; Business analysis; Market analysis; Business appraisals; Provision of business and market research surveys; Business information services in the field of business change management, business process management, business strategic management and planning services, and business technology; Business management planning; Consultancy with regard to company mergers; Business networking services; Business research and surveys; Business supervision; Commercial or industrial management assistance; Economic forecasting and analysis; Personnel management consulting; Preparing business reports; Arranging and conducting trade shows in the field of business and management; Providing information in the field of business consulting; Providing database in the field of business consulting; Brokerage (business management and sales promotion assistance for others); Analysis of company behaviour; Market analysis and research; Business appraisals and analysis of marketing costs in relation to total revenues; Business cost/benefit analysis; Business management and organisation consultancy, In particular in the context of marketing and media; Professional business planning and consultancy, In particular in the context of marketing and media; Consultancy and information in the field of all the aforesaid services.”.
3.2.7
Op 22 januari 2019  heeft Bluefield Partners B.V. de navolgende Beneluxmerken deponeerd:
- het Beneluxwoordmerk 	BLUEFIELD
- het Beneluxbeeldmerk
Beide merken zijn ingeschreven op 14 mei 2019, onder de nummers 1389040 respectievelijk 13809044, voor de navolgende diensten:
“Advisering en informatiediensten inzake boekhouding; Bedrijfsadvisering met betrekking tot boekhouding; Boekhouding en accountancy; Financiële controles; Opmaak van professionele zakelijke balansen; Zakelijke analyse van bedrijven [auditing]; Analyse van zakelijke gegevens; Analyse van zakelijke informatie; Het leveren van zakelijke informatie voor bedrijven; Het op- en samenstellen van zakelijke en commerciële rapporten en informatie; Onderzoek op zakelijk gebied; Uitvoeren van bedrijfsevaluaties.”, in klasse 35,
“Advisering en consultancy op financieel gebied; Advisering op financieel gebied voor bedrijven; Analyse en onderzoek op financieel gebied; Financiële advies- en informatiediensten; Financiële analyse; Financiële data-analyse; Financiële informatie voor investeerders.”, in klasse 36, en “Diensten op het gebied van advisering inzake software.”, in klasse 42.
3.2.8
Bluefield Partners en Blue Field Agency hebben vanaf 2012 tot september 2019 (probleemloos) naast elkaar bestaan.
3.2.9
Omstreeks 1 september 2019 zijn de navolgende vennootschappen onderdeel geworden van Blue Field International, waartoe ook Blue Field Agency behoort:
- Clickvin (thans genaamd Immense), een allround media- & internetbureau dat op digital gebied bouwt, beheert, analyseert, optimaliseert en adviseert;
- Link Design, een designbureau dat communicatiestrategieën creëert; het bureau doet aan design thinking en combineert onderzoek, strategie, conceptontwikkeling en design;
- Totta Research, een markonderzoeksbureau dat bedrijven helpt met het achterhalen van feitelijk, onbewust en toekomstig gedrag van (doel)groepen; het bureau focust zich op vijf pijlers: benchmarking & monitoring, branding & imago, customer experience (UX), panels & communities en speech & tekst analytics; en
- Totta Data Lab, een data science scale-up gespecialiseerd in artificial intelligence en voice & machine learning-technieken; het bedrijf helpt organisaties het maximale uit hun data te halen om tot een betere bedrijfsvorming te komen.
3.2.10
Bluefield Partners heeft BFA bij brief van 30 september 2019 gesommeerd te stoppen met het gebruik van de merknaam en de handelsnaam Bluefield.
3.3
Bluefield Partners heeft in eerste aanleg na eiswijziging – samengevat – gevorderd:
(i)
primair
BFA te bevelen iedere inbreuk op haar merkrechten te staken,
subsidiair
BFA te bevelen het gebruik als naam en/of handelsnaam van het teken “Bluefield” dan wel een andere naam met (onder meer) de bestanddelen “Blue” en “Field” of een daarop gelijkend teken,
meer subsidiair
geïntimeerden 2 tot en met 6 te handelen als primair en subsidiair gevorderd en Blue Field Agency te verbieden, anders dan onder het teken Blue Field Agency gebruik te maken van het teken met (onder meer) de bestanddelen “Blue” en “Field” of een daarop gelijkend teken voor diensten anders dan op het gebied van marketing, advertenties en media, voor andere diensten;
(ii) BFA te bevelen de domeinnaam www.bluefield.eu aan haar over te dragen, althans mee te werken aan contractovername, althans vernieuwing van het contract voor de domeinnaam op naam van Bluefield Partners;
(iii) BFA te veroordelen hun gesponsorde advertenties die geplaatst zijn via online marketingdiensten van internetadverteerders en die verwijzen naar die internetdomeinen ongedaan te maken;
(iv) BFA te veroordelen (en geïntimeerden 2 tot en met 6 hoofdelijk) tot betaling van een dwangsom voor iedere dag of dagdeel dat zij het vonnis niet naleven;
(v) BFA te hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en met de wettelijke rente;
(vi) de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn te bepalen op zes maanden na vonnisdatum.
3.4
De voorzieningenrechter heeft de gevraagde voorzieningen geweigerd, met veroordeling van Bluefield Partners, uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten, begroot op € 15.656,00, te vermeerderen met de wettelijke rente.
3.5
Bluefield Partners komt op tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag liggende motivering. Bluefield Partners voert hiertoe negen grieven aan. BFA voert gemotiveerd verweer.
3.5.1
Het geschil tussen partijen in dit kort geding is toegespitst op de vraag of BFA vanaf september 2019 inbreuk maakt op de handelsnaamrechten en/of merkrechten van Bluefield Partners, dan wel anderszins onrechtmatig handelt jegens Bluefield Partners. Bluefield Partners stelt dat BFA handelt in strijd met de artikelen 2.20, lid 1, sub a tot en met d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE), de artikelen 5, 5a en 5b van de Handelsnaamwet, alsmede onrechtmatig handelt (artikel 6:162 BW).
3.5.2
Het hof ziet reden eerst na te gaan welke rechten Bluefield Partners kan ontlenen aan haar handelsnaamgebruik en merkrechten, met het oog op het door haar gevorderde. Bluefield Partners beschikt over de oudste rechten, uitgaande van haar handelsnamen Bluefield Partners en Bluefield Finance en de Bluefield Finance-merken. Voor de in te roepen beschermingsomvang gegrond op het handelsnaamrecht is relevant de aard van de dienstverleningsactiviteiten die hiervoor onder 3.2.1 zijn beschreven. De diensten waarvoor de Bluefield Finance-merken in 2016 zijn ingeschreven, stemmen met deze activiteiten in de kern overeen. Voor wat betreft het beroep van Bluefield Partners op haar Bluefield-merken uit 2019 (in januari gedeponeerd, ingeschreven in mei) en/of op een verruiming van haar handelsnaamrechtelijke bescherming wegens een (mogelijke) uitbreiding van activiteiten gedurende het jaar 2019, prevaleert in beginsel dat BFA zich kan beroepen op oudere handelsnaamrechten (met betrekking tot de activiteiten van Blue Field Agency als marketingbureau) en op oudere Uniemerken, gedeponeerd op 16 november 2018. Op voorwaarde dat het gebruik van BFA binnen de reikwijdte van deze rechten valt, kan Bluefield Partners zich in dit kort geding hiertegen slechts verzetten indien en voor zover het hof tot het voorlopige oordeel komt dat dit gebruik inbreuk maakt op de voordien bestaande rechten van Bluefield Partners, zijnde haar eerder opgebouwde handelsnaamrechten en/of haar rechten krachtens de Bluefield Finance-merken.
3.5.3
Met
grief 1
komt Bluefield Partners op tegen de rechtsoverwegingen 5.4 en 5.5 van het vonnis. De voorzieningenrechter komt hierin tot oordeel dat  voorshands niet aannemelijk is geworden dat Blue Field Agency haar activiteiten heeft uitgebreid in de richting van Bluefield Partners en dat er dan ook vanuit wordt gegaan dat zij nog steeds uitsluitend actief is in de marketing. Met
grief 2
komt Bluefield Partners op tegen rechtsoverwegingen 5.4 tot en met 5.6 van het vonnis, waarin de voorzieningenrechter oordeelt dat het voorshands niet aannemelijk is geworden dat (1) het publiek een commerciële band tussen partijen zal veronderstellen, (2) verwarringsgevaar zich heeft verwezenlijkt en (3) partijen dezelfde of soortgelijke diensten verlenen. Het beroep van Bluefield Partners op artikel 2:20 lid 1 onder a en b BVIE (thans 2:20 lid 2 onder a en b BVIE; hierna zal deze nieuwe nummering worden aangehouden) en op de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet stuit hierop af, aldus de voorzieningenrechter. Het hof behandelt grieven 1 en 2 gezamenlijk, waarbij eerst de merkenrechtelijke en daarna de handelsnaamrechtelijke grondslag wordt besproken.
Artikel 2.20 lid 2 onder a en b BVIE
3.5.4
Artikel 2.20 lid 2 onder a en b BVIE verschaft Bluefield Partners het recht, onverminderd de onder 3.5.2 genoemde rechten van Blue Field Agency, zich te verzetten tegen het gebruik van gelijke tekens voor dezelfde waren/diensten als waarvoor haar merken zijn ingeschreven en tegen gelijke of overeenstemmende tekens met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren/diensten, indien daardoor (directe of indirecte) verwarring bij het publiek kan ontstaan.
3.5.5
Uitgaande van de door Bluefield Partners ingeroepen Bluefield Finance-merken – met als meest dominerende en voorop geplaatste bestanddeel ‘Bluefield’ en het beschrijvende deel ‘Finance’ – stemmen de merken auditief en visueel in sterke mate overeen met het gewraakte gebruik van het teken ‘Blue Field’. Uitgaande van het door Bluefield Partners ingeroepen Bluefield woordmerk uit 2019 (zonder de toevoeging ‘Finance’) en van het gebruik door BFA van ‘Bluefield’, is de auditieve/visuele overeenstemming een-op-een. Begripsmatig geeft Bluefield Partners geen invulling aan de (fantasie)naam Bluefield. BFA doet dat wel. De naam Blue Field is door haar ontleend aan de Blue Ocean marketingstrategie, ontwikkeld door twee professoren van INSEAD. Deze strategie houdt kortgezegd in dat met behulp van allerlei instrumenten nieuwe marktgebieden binnen hetzelfde segment (de zogenaamde ‘blauwe oceanen’) worden aangeboord. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde ‘rode oceanen’, de bestaande markt waarin met anderen wordt geconcurreerd. Op haar website informeert Blue Field Agency het publiek uitvoerig over deze betekenis van Blue Field. In het licht hiervan en bij gebreke van een gemotiveerde betwisting door Bluefield Partners, zal het hof niet uitgaan van begripsmatige overeenstemming. Aan het vereiste van overeenstemming is evenwel voldaan.
3.5.6
Met betrekking tot het soortgelijkheidsvereiste van de diensten, stelt Bluefield Partners dat Blue Field Agency zich (vanaf september 2019) op haar website, in de media en op sociale media (LinkedIn) niet meer als marketingbureau profileert, maar dat zij een divers en full-service dienstenpakket aan de klant levert, waarin marketing slechts één van de diensten is. Bluefield Partners wijst onder meer op perspublicaties waarin Blue Field Agency zich presenteert als leverancier van “accountable growth” door “accountable solutions driven by marketing, technology, data & design”, op haar website alwaar negen gebieden worden beschreven waarop Blue Field Agency actief is en waarvan er volgens Bluefield Partners slechts één betrekking heeft op marketing(strategie) en op de beschrijving van de expertises van medewerkers van Blue Field Agency op LinkedIn, waaruit volgens Bluefield Partners een bredere dienstverlening zou blijken. Bluefield Partners stelt dat deze bredere dienstverlening identiek/soortgelijk is aan haar diensten, wat door BFA gemotiveerd is betwist.
3.5.7
Anders dan Bluefield Partners betoogt, komt het hof tot het voorlopige oordeel dat onvoldoende is gebleken dat Blue Field Agency vanaf september 2019 daadwerkelijk andere activiteiten is gaan verrichten (anders dan een marketingbureau) en/of andere diensten is gaan verlenen dan marketingdiensten. Uit de in het geding gebrachte stukken, waaronder de hiervoor aangehaalde perspublicaties, website en LinkedIn, volgt in essentie dat Blue Field Agency zich in haar bedrijfsvoering breed en via diverse invalshoeken toelegt op het bevorderen van de verkoop van de waren/diensten van haar klanten (marketing). De door Blue Field Agency hierbij gehanteerde generieke profileringen zoals “accountable growth”, “driven by marketing, technology, data & design”, “Vanuit onze consultexpertise kunnen we over de disciplines heen adviseren” en “van ‘business thinking’ naar ‘design thinking’” leiden niet tot een andere uitkomst. Uit de context waarin deze generieke typeringen zijn gedaan, blijkt voldoende duidelijk dat zij een marketingbureau is. Dat vanaf 1 september 2019, rondom de overname van geïntimeerden 3 tot en met 6, door Blue Field Agency in haar communicatie meer nadruk is gelegd op het bieden van ‘full service’, maakt dit evenmin anders. Blue Field Agency heeft gemotiveerd aangevoerd, hetgeen door Bluefield Partners onvoldoende gemotiveerd is betwist, dat ondersteunende diensten van deze geïntimeerden al veel langer door haar werden ingekocht en ingepast in haar dienstverlening aan eigen klanten. Dat zij vanaf 1 september 2019 meer of andere diensten is gaan afnemen van deze geïntimeerden, is niet gesteld of gebleken. De (‘full service’) aard van haar dienstverlening als marketingbureau, is door deze overname per 1 september 2019 dus niet gewijzigd.
3.5.8
Bluefield Partners stelt verder nog dat het gebruik van Blue Field/Bluefield niet beperkt is gebleven tot onderscheiding van de diensten van Blue Field Agency. Vanaf 1 september 2019 wordt deze naam volgens haar ook gebruikt ter onderscheiding van de diensten van de groep als geheel, inclusief de diensten van de op dat moment door Blue Field International overgenomen partijen (Clickvin, Link Design, Totta Research, Totta Data Lab). Deze diensten wijken af van de diensten van Blue Field Agency, aldus Bluefield Partners. Bluefield Partners heeft haar stelling onderbouwd met meerdere uitingen afkomstig van geïntimeerden (de LinkedIn pagina van Blue Field Agency, websites van Blue Field Agency en Totta Research, de algemene voorwaarden waarin alle geïntimeerden worden genoemd en een e-mail/nieuwsbericht aan klanten van Totta Data Lab). BFA erkent dat de overgenomen partijen niet uitsluitend diensten leveren die Blue Field Agency inkoopt en aldus al lange tijd onderdeel zijn van haar marketingdiensten. BFA bestrijdt evenwel gemotiveerd dat deze andere diensten thans worden aangeboden onder de naam Blue Field/Bluefield. De overgenomen partijen bedienen hun klanten in het economische verkeer nog steeds onder hun eigen naam. Zo voeren zij onder eigen naam hun eigen websites, met een volledig andere huisstijl dan die van Blue Field Agency en brengen zij op eigen naam en briefpapier offertes uit (waaronder aan Blue Field Agency). BFA betwist uitdrukkelijk dat dit slechts van tijdelijke aard is; er bestaat geen voornemen deze partijen op termijn onder de naam Blue Field/Bluefield te laten opereren.
3.5.9
Het hof oordeelt als volgt. Daargelaten of het aanvankelijk (rond september 2019) de bedoeling van BFA is geweest geïntimeerden op termijn hun diensten gezamenlijk onder de naam Blue Field/Bluefield te laten verrichten (enkele berichten van BFA uit die begintijd kondigen dit wel aan), uit de door Bluefield Partners overgelegde stukken volgt niet dat dit is geeffectueerd. Uit de over en weer in het geding gebrachte stukken volgt dat geïntimeerden hierin hun eigen naam hanteren. Daarnaast is door BFA herhaaldelijk bevestigd dat deze partijen in het economische verkeer hun eigen naam zullen blijven hanteren. Uit de stukken volgt wel dat vanaf 1 september 2019 meerdere geïntimeerden de naam Blue Field/Bluefield in relatie brengen met de overgenomen partijen Clickvin (Immense), Link Design, Totta Research en Totta Data Lab. Dit gebeurt op twee verschillende manieren. Het gebruik door Blue Field Agency (en/of Blue Field International) geschiedt expliciet ter onderscheiding van de hiervoor besproken marketingdiensten van Blue Field Agency, zoals bijvoorbeeld op de LinkedIn pagina van Blue Field Agency en in de algemene voorwaarden. Geïntimeerden 3 tot en met 6 gebruiken de naam Blue Field/Bluefield daarentegen om te verwijzen naar de groep waartoe de onderneming door overname door Blue Field International per 1 september 2019 is gaan behoren. Het hof acht het onvoldoende aannemelijk dat het relevante publiek deze verwijzing opvat als een aanduiding van de herkomst van de diensten die geïntimeerden 3 tot en met 6 aanbieden. Dit gebruik kwalificeert naar het voorlopig oordeel van het hof derhalve niet als gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder a/b BVIE, maar als ander gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder d BVIE. Het hof komt hierop terug onder 3.5.16 en 3.5.18.
3.5.10
Daarmee rijst de vraag of de diensten van Blue Field Agency soortgelijk zijn. Voor deze beoordeling dienen de diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven te worden vergeleken met de diensten die onder het gewraakte teken worden aangeboden. Hierbij moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren/diensten kenmerken, waaronder hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Onder verwijzing naar het gestelde in 3.5.2, neemt het hof de dienstenomschrijving van de Bluefield Finance-merken als uitgangspunt, omdat Blue Field Agency op basis van haar Uniemerken beschikt over oudere merkrechten dan de in 2019 door Bluefield Partners ingeschreven merken. Uit deze vergelijking volgt dat, naar het voorlopige oordeel van het hof, niet is voldaan aan het vereiste van soortgelijkheid. De diensten waarvoor de Bluefield Finance-merken zijn ingeschreven, zijn financieel/administratief van aard en – zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen – gericht op de interne bedrijfsprocessen van de klant, terwijl de marketingdiensten van Blue Field Agency op de externe, naar buiten gerichte activiteit van de klant zijn gericht. Tussen deze diensten wordt ook onvoldoende mate van verwantschap gezien om deze diensten complementair te achten.
3.5.11
De slotsom is dat het beroep van Bluefield Partners op artikel 2.20 lid 2 sub a en b BVIE faalt wegens het ontbreken van soortgelijke waren/diensten.
Artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet
3.5.12
Bluefield Partners bestrijdt het handelsnaamgebruik door BFA met een beroep op haar handelsnaamrechten (artikel 5 Hnw) en haar merkrechten (artikel 5a Hnw). Onder verwijzing naar het hetgeen hiervoor is overwogen en beslist, gaat het hof ook hier voorbij aan de door Bluefield Partners vermeende ruimere handelsnaam- en merkrechten, opgebouwd/verkregen in 2019. Het door Bluefield Partners bestreden gebruik door BFA van Blue Field/Bluefield overschrijdt immers voor wat betreft de aard van diensten/activiteiten niet de grenzen van marketingactiviteiten en/of de (ruimere) dienstenomschrijving van de Uniemerken, op basis waarvan BFA aanspraak kan maken op oudere rechten.
3.5.13
Voor een geslaagd beroep op de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet is vereist dat de bestreden naam (het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek een identiteit te geven) gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een oudere handelsnaam of een ouder merk, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring is te duchten. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring is te duchten, moet worden beoordeeld vanuit het perspectief van het relevante publiek en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, waaronder (globale beoordeling van) de visuele (inclusief logo’s/andere visuele vormgeving), auditieve en begripsmatige kenmerken in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval.
3.5.14
Uitgaande van deze maatstaf is niet vereist dat verwarring zich daadwerkelijk heeft verwezenlijkt. Anderzijds geldt dat niet iedere vergissing erop duidt dat bedoelde verwarring valt te duchten. Bluefield Partners wijst op (1) een stagiaire van Blue Field Agency die op LinkedIn abusievelijk een link aanbracht naar het LinkedIn profiel van Bluefield Partners, (2) de echtgenote van haar directeur die zich heeft vergist, (3) een klant van Blue Field Agency die een jaaroverzicht toestuurt aan het adres van Bluefield Partners (maar wel gericht aan Blue Field Agency en op naam van haar directeur), en (4) een buitenlandse vestiging van een klant van Bluefield Partners die haar vroeg een marketingklus te doen omdat zij op internet via Google waren uitgekomen op de website van Blue Field Agency. Anders dan Bluefield Partners meent, maken deze gevallen onvoldoende aannemelijk dat zich hier verwarring (zoals bedoeld in de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet) heeft voorgedaan. Op sociale media en bij andere online activiteiten (zoeken via zoekmachines) kunnen zich louter vanwege een gelijkenis in de namen al snel door onoplettendheid vergissingen voordoen. Dat deze vergissingen (kunnen) ontstaan, betekent nog niet dat (te duchten valt dat) het publiek ondernemingen verwart of aanneemt dat tussen ondernemingen een economische band bestaat. Genoemde vergissingen maken niet aannemelijk dat de genoemde stagiaire en echtgenote in verwarring verkeerden. Zij behoren bovenal niet tot het relevante publiek. De twee andere voorbeelden tonen evenmin relevante verwarring aan en houden juist verband met het bestaan van Blue Field Agency als marketingbureau, waarmee Bluefield Partners naar eigen zeggen al vele jaren probleemloos co-existeert.
3.5.15
Het relevante publiek is in dit geval het zakelijke publiek gericht op het afnemen van zakelijke dienstverlening. Hiervan mag worden verwacht dat zij meer oplettend zijn dan het brede, normaal oplettende consumentenpubliek. Ten aanzien van het verschil tussen de aard van de onderneming/diensten van Blue Field Agency als marketingbureau en de aard van de onderneming/diensten van Bluefield Partners, verwijst het hof naar wat hiervoor is overwogen en beslist in 3.5.7. Verder weegt het hof als relevante omstandigheden mee dat Blue Field Agency en Bluefield Partners duidelijk afwijkende beeldmerken gebruiken, Blue Field Agency daarnaast het logo BF gebruikt bij/als haar handelsnaam, de (handels)naam Bluefield op de Nederlandse markt niet uitsluitend wordt gevoerd door de in dit geschil betrokken partijen, en dat partijen jarenlang (tot 1 september 2019) probleemloos hebben geco-existeerd. Daar staat tegenover dat beide ondernemingen landelijk opereren, gericht zijn op zakelijke dienstverlening, dat Blue Field Agency in plaats van de naam Blue Field in 2019 in meerdere communicatie om onduidelijke redenen Blue Field aaneengeschreven is gaan gebruiken (‘Bluefield’), waaronder op haar website. Deze omstandigheden wegen evenwel aanzienlijk minder zwaar. Alles afwegende, komt het hof tot het voorlopige oordeel dat geen verwarringsgevaar valt te duchten bij het relevante publiek.
3.5.16
Uit het hiervoor gestelde in 3.5.9 volgt dat de naam Blue Field/Bluefield door geïntimeerden 3 tot en met 6 wordt gebruikt ter verwijzing naar de groep, waartoe de ondernemingen vanaf 1 september 2019 zijn gaan behoren. Voor deze vier ondernemingen Clickvin (Immense), Link Design, Totta Research en Totta Data Lab staat voorop dat zij, uitgaande van de bedrijfsomschrijvingen in 3.2.9, in sterke mate faciliterend zijn voor/gericht zijn op de marketingdiensten zoals die door Blue Field Agency worden aangeboden. Dit heeft in het bijzonder te gelden voor Link Design (een designbureau dat communicatiestrategieën creëert) en Totta Research (een markonderzoeksbureau). Uit een door Bluefield Partners overgelegd voorbeeld van een door Clickvin (Immense) uitgevoerde opdracht voor Blond Amsterdam en uit de bedrijfsomschrijving van Totta Data Lab (gespecialiseerd in artificial intelligence en voice & machine learning-technieken gericht op het helpen van organisaties het maximale uit hun data te halen om tot een betere bedrijfsvorming te komen) volgt evenwel dat de activiteiten complementair kunnen zijn aan de diensten van Bluefield Partners. Ook hier komt bij dat uit een voorbeeld van een verwijzing door Totta Data Lab naar de groepsnaam blijkt dat zij ‘Bluefield’ hanteert en niet Blue Field. Het hof komt niettemin tot het voorlopige oordeel dat verwarringsgevaar onvoldoende aannemelijk wordt geacht. Het hof acht hiervoor doorslaggevend dat (1) geïntimeerden onder hun eigen naam en in eigen huisstijl in het economische verkeer (blijven) opereren en op deze wijze hun diensten verrichten en (2) het gebruik van Blue Field/Bluefield door deze geïntimeerden daarbij beperkt blijft tot een verwijzing naar de groep waartoe hun onderneming behoort en niet geschiedt ter onderscheiding van hun eigen diensten/activiteiten.
3.5.17
Het hof komt aldus tot de slotsom dat de grieven 1 en 2 dienen te worden verworpen.
Artikel 2.20 lid 2 sub c en sub d BVIE
3.5.18
Met
grieven 3, 4 en 5
komt Bluefield Partners op tegen de overwegingen van de voorzieningenrechter, strekkende tot afwijzing van de gestelde inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE. Bij pleidooi is door Bluefield Partners gesteld dat zij ook een beroep doet op artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE. Daargelaten of dit gelezen kan worden in haar grieven (hetgeen door BFA is betwist), wijst het hof erop dat artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE vereist dat het merk bekend is in het Benelux-gebied. Dat de door Bluefield Partners ingeroepen merken bekend zijn, is door haar hoe dan ook onvoldoende onderbouwd. Uit het door haar daartoe gestelde, kort gezegd dat zij werkt voor grote bedrijven op vele terreinen en dat zij een substantieel bedrag heeft besteed aan marketing en sales, volgt niet dat haar merken bekend zijn.
3.5.19
Bluefield Partners bestrijdt het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat door Bluefield Partners geen stukken zijn overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat haar merk zoveel aantrekkingskracht, reputatie of prestige heeft dat er voor BFA voordeel is te trekken uit de merken van Bluefield Partners (kielzogvaren) en dat ook verder geen omstandigheden aannemelijk zijn gemaakt waaruit volgt dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Bluefield Partners. Het hof oordeelt dat de vorderingen van Bluefield Partners op deze grondslag terecht zijn afgewezen. Anders dan Bluefield Partners stelt, blijkt uit het in appel overgelegde overzicht van uitgaven voor marketing en sales niet dat haar merken over een bepaalde mate van bekendheid/reputatie beschikken. Daarnaast is door Bluefield Partners niet voldoende onderbouwd – gelet op de betwisting door BFA – op grond waarvan aannemelijk zou zijn dat BFA in het kielzog van de merken van Bluefield Partners probeert te varen. Evenmin is met betrekking tot de gestelde verwatering voldoende onderbouwd dat als gevolg van het bestreden gebruik door BFA het economische gedrag van het relevante publiek is gewijzigd, of dat er een grote kans is dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Verder zijn er geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan het hof zou kunnen vaststellen dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de merken van Bluefield Partners. Grieven 3, 4 en 5 falen.
Artikel 5b Handelsnaamwet
3.5.20
Met
grief 6
komt Bluefield Partners op tegen de afwijzing door de voorzieningenrechter van haar op artikel 5b Handelsnaamwet gebaseerde vorderingen. Zij stelt daartoe enkel dat Blue Field Agency een handelsnaam voert die het publiek misleidt, omdat Blue Field Agency zich presenteert als ‘consultancybedrijf dat zich richt op interne processen ter verbetering van de bedrijfsvoering’, terwijl Blue Field Agency stelt een marketingbureau te zijn. Deze grief mist feitelijke grondslag en wordt verworpen. Het hof heeft hiervoor reeds geconcludeerd dat Blue Field Agency zich uitsluitend presenteert als marketingbureau.
Onrechtmatige daad
3.5.21
Met
grief 7
bestrijdt Bluefield Partners het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat niet is gebleken van onrechtmatig handelen door BFA. Ook hieraan legt Bluefield Partners voornamelijk ten grondslag het door het hof reeds verworpen standpunt dat het bestreden handelsnaam- en merkgebruik van BFA tot verwarring leidt. De verwijzing door Bluefield Partners naar de blauw/grijze kleurstelling en de afbeelding van een sporter op de website, leveren geen onderbouwing op voor het gesteld onrechtmatig handelen. Grief 7 faalt.
Grieven 8 en 9
3.5.22
Met
grief 8
stelt Bluefield Partners dat de voorzieningenrechter ten onrechte Blue Field Agency en de overige geïntimeerden als één heeft beschouwd en geen aparte beoordeling heeft gemaakt van de vorderingen tegen de geïntimeerden. Het hof heeft, daar waar relevant, in zijn beoordeling verschil aangebracht tussen de geïntimeerden. Dit leidt niet tot toewijzing van de vorderingen. Grief 8 kan derhalve niet leiden tot vernietiging van het vonnis.
3.5.23
Met
grief 9
komt Bluefield Partners op tegen afwijzing van haar vorderingen en veroordeling in de proceskosten. Nu alle voorgaande grieven van Bluefield Partners falen en zij in beroep in het ongelijk wordt gesteld, slaagt ook deze grief niet.
3.6
Niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder BFA haar vordering in reconventie heeft ingesteld, zodat het hof niet toekomt aan de beoordeling hiervan.
3.7
De slotsom is dat alle grieven falen, zodat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen. Als de in het ongelijk gestelde partij wordt Bluefield Partners veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep. Met betrekking tot de advocatenkosten zijn partijen ter zitting een bedrag van € 15.000 overeengekomen, wat het hof billijk acht en zal toewijzen.
4
Beslissing
Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt Bluefield Partners in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van BFA begroot op € 760,-- aan verschotten en € 15.000,-- voor salaris en op € 157,-- voor nasalaris, te vermeerderen met € 82,-- voor nasalaris ingeval betekening van het arrest plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na datum van dit arrest tot op de dag van betaling;
verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. D. Kingma, E.M. Polak en A.W.G. Artz en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 16 maart 2021.