ECLI:NL:OGEAA:2021:113
OGEAA — Uitspraak 


Vonnis van 10 maart 2021 (bij vervroeging)
Behorend bij AUA202100321
GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
de naamloze vennootschap
FIVE CROWN GAMING N.V.
,
te Aruba,
EISERES,
hierna ook te noemen: Five Crown Gaming,
gemachtigde: de advocaat [NAAM]. D.G. Croes,
tegen:
1
GEDAAGE 1,
2.
GEDAAGDE 2
,
te Aruba,
GEDAAGDEN,
hierna afzonderlijk te noemen: [gedaagde 1] respectievelijk [gedaagde 2] en gezamenlijk (in meervoud) ook te noemen: [Gedaagden],
gemachtigde: de advocaat [NAAM]. M. Lopez.
1
DE  PROCEDURE
1.1
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het verzoekschrift d.d. 9 februari 2021 met producties;
- de bij e-mail d.d. 3 maart 2021 door Five Crown Gaming aan het gerecht toegezonden producties;
- de bij e-mail d.d. 3 maart 2021 door Five Crown Gaming aan het gerecht toegezonden aanvullende producties;
- de bij e-mail d.d. 3 maart 2021 door [gedaagden] aan het gerecht toegezonden producties;
- de mondelinge behandeling van 4 maart 2021 waar partijen, onder overlegging van pleitnota’s, hun standpunten hebben bepleit en op elkaars standpunten hebben gereageerd.
1.2
Vonnis is bij vervroeging bepaald op heden.
2
DE VASTSTAANDE FEITEN
2.1
Five Crown Gaming organiseert in Aruba het kansspel bingo, onder meer onder de namen ‘Free Bingo’ en ‘Diadobingo’.
2.2
Aandeelhouder van Five Crown Gaming is de heer [naam aandeelhouder] (hierna: [naam aandeelhouder]). Door het Bureau Intellectuele Eigendom Aruba zijn op 10 december 2020 ten behoeve van [naam aandeelhouder] zogeheten ‘Certificates of Copyright Registration’ afgegeven voor het exclusieve recht met betrekking tot het werk met de titel: ‘Radio, TV & Social Media Bingo’ alsmede voor het exclusieve recht met betrekking tot het werk met de titel: ‘Free Bingo’ (verzoekschrift, prod. 3 en 4). Op 2 februari 2021 is door het Bureau Intellectuele Eigendom Aruba aan [naam aandeelhouder] een verklaring afgegeven, inhoudende dat na betaling van het registratiebedrag zal worden overgegaan tot registratie van het merk: ‘Diadobingo & Design’ (verzoekschrift, prod. 5).
2.3	[
Gedaagde 1] organiseert eveneens bingospelen in Aruba, onder meer onder de naam Free Bingo. Hij doet dit onder meer in opdracht van het Marriott Resort & Stellaris Casino  te Aruba (hierna: Marriott).
3
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
3.1
Five Crown Gaming vordert dat het gerecht bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad:
- [ gedaagden] beveelt om binnen 24 uur na het wijzen van dit vonnis het houden of organiseren van enig bingo-spel onder de naam Free Bingo en/of Diadobingo te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een onmiddellijk aan Five Crown Gaming te verbeuren dwangsom van Afl. 15.000,00 per overtreding, althans:
-
subsdiair
, iedere andere in goede justitie te vermenen voorziening treft;
- met veroordeling van gedaagden in de kosten van de procedure.
3.2
Aan haar vorderingen legt Five Crown Gaming het volgende ten grondslag. Five Crown Gaming organiseert sedert 1997 onder de naam Free Bingo en sedert 2000 onder de naam Diadobingo bingospelen in Aruba. Zij heeft door registratie van deze namen het exclusieve gebruik van de namen gekregen. Five Crown Gaming heeft bemerkt dat gedaagden eveneens onder de namen Free Bingo en Diadobingo bingospelen in Aruba organiseren, zonder dat zij hiervoor toestemming hebben verkregen van Five Crown Gaming. Daardoor handelen [gedaagden] onrechtmatig jegens Five Crown Gaming.
3.3 [
Gedaagden] voeren hiertegen verweer. Op de grondslagen van de vordering en het daartegen gevoerde verweer zal hierna, bij de beoordeling van de vordering worden ingegaan.
4
DE BEOORDELING
4.1
Bij aanvang van de zitting heeft de gemachtigde van [gedaagden] gesteld dat hij de als productie 8 overgelegde producties (aan het gerecht overgelegd via een USB-stick) pas heeft ontvangen om 14:30 de dag voorafgaand van de mondelinge behandeling. Omdat dit in strijd is met het Procesreglement, heeft hij verzocht deze productie buiten beschouwing te laten. Hieromtrent geldt het volgende.
4.2
Op grond van artikel 57 van het Procesreglement dienen producties uiterlijk de dag voorafgaand aan de mondelinge behandeling om 14:00 uur aan het gerecht en aan de wederpartij ter hand te worden gesteld. De gemachtigde van Five Crown Gaming heeft erkend dat zij de producties, die aan het gerecht als productie 8 per USB-stick zijn overgelegd, niet tijdig aan de gemachtigde van de wederpartij heeft gezonden. Volgens haar is dit uiteindelijk om 14:15 uur geschied. De oorzaak is dat zij problemen had met internet. Naar het oordeel van het gerecht dient de oorzaak van de te late verzending voor risico van Five Crown Gaming te komen, zodat het gerecht de betreffende producties buiten beschouwing zal laten.
Het format van de door Five Crown Gaming georganiseerde bingo-spelen
4.3
Volgens Five Crown Gaming is kenmerkend voor de door haar georganiseerde bingo-spelen dat gebruik wordt gemaakt van een format dat afwijkt van de gebruikelijke bingo-spelen. Is het normaal gesproken gebruikelijk dat bingo wordt gespeeld in een ruimte waarin de deelnemers bij elkaar zitten, Five Crown Gaming organiseert bingo-spelen via de radio, via de TV en online, waarbij de deelnemers thuis blijven. Zij gebruikt hiervoor een speciale software, die zij aanvankelijk in licensie hield van Arrow International en die zij thans in eigendom heeft.
4.4
Door [gedaagde 1] zijn in het verleden ook bingo-spelen georganiseerd via de radio, via de TV en online. Volgens [gedaagde 1] deed hij dit in opdracht van Marriot. Marriot gebruikte hiervoor de software van End-to-End. [gedaagde 1] dan wel [gedaagden] zullen binnenkort opnieuw in opdracht van het Marriott bingo-spelen organiseren. In het dan te gebruiken concept zal het bingo-spel geheel digitaal worden aangeboden. Deelnemers hoeven dan niet meer in te bellen als ze ‘bingo’ hebben; het systeem doet dit voor hen.
4.5
Van de zijde van Five Crown Gaming is ter zitting gesteld dat zij het format van het aanbieden van bingo via de radio, via de TV en online zelf heeft bedacht en dat het haar in deze procedure te doen is om het format dat aldus wordt gebruikt. Kennelijk is Five Crown Gaming van oordeel dat [gedaagden] dit concept niet (langer) mogen gebruiken. Het petitum is echter niet gericht op het verkrijgen van een verbod jegens [gedaagden] op het gebruik van het format van het aanbieden van bingo via de radio, via de TV dan wel online. Al hetgeen partijen in verband hiermee naar voren hebben gebracht, is daarom niet relevant voor de beoordeling van het geschil en behoeft om die reden geen bespreking.
Het gebruik van de benaming ‘free bingo’
4.6
Tussen partijen staat vast dat [gedaagde 1] al sinds vele jaren bingo organiseert onder de naam Free Bingo. Nu dit van de zijde van Five Crown Gaming niet is betwist, neemt het gerecht voorshands aan dat [gedaagde 1] dit onder meer heeft gedaan in de periode 2012 - 2019 en wel in opdracht van het Marriott en dat hij dan wel [gedaagden] dit op korte termijn opnieuw zullen gaan doen. Ook is van de zijde van Five Crown Gaming niet betwist dat voor de deelname aan deze bingo gratis kaarten werden verspreid bij de zaterdageditie van de krant Solo di Pueblo en dat ook in de toekomst weer gratis kaarten zullen worden aangeboden. Vanwege de gratis deelname aan de bingo, wordt door [gedaagde 1] dan wel [gedaagden] de benaming ‘free bingo’ gebruikt.
4.7
Tussen partijen is in geschil of [gedaagden] dan wel [gedaagde 1] inbreuk maken dan wel gaan maken op het merk ‘Free Bingo’ van Five Crown Gaming door onder de benaming dan wel aankondiging ‘free bingo’ bingo-kaarten aan te bieden.  Bij de beoordeling stelt het gerecht voorop dat de verbodsvordering van Five Crown Gaming moet worden geweigerd indien er een gerede kans is dat deze in een eventueel aan te spannen bodemprocedure niet toewijsbaar is.
4.8
Op grond van artikel 6 lid 2 Merkenverordening moet het merk waarvan bescherming wordt gevraagd, in zijn geheel beschouwd, geschikt zijn ter onderscheiding van de waren of diensten waarvoor het bestemd is. Uit artikel 10 lid 4 Merkenverordening volgt dat nietig verklaring van de inschrijving van een merk kan worden gevorderd, indien een merk niet voldoet aan de voorwaarde van artikel 6 lid 2 Merkenverordening dat het voldoende onderscheidend moet zijn.
4.9
Het aan het vereiste van artikel 6 lid 2 Merkenverordening ten grondslag liggende algemeen belang is dat benamingen die niet onderscheidend zijn, voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven. Voor het oordeel dat een merk beschrijvend is, is voldoende dat de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Als referentiebasis geldt de wijze waarop het relevante publiek het betrokken woord normaliter opvat.
4.10
Het woord ‘bingo’ verwijst naar het spel dat door [gedaagden] dan wel [gedaagde 1] wordt georganiseerd. Tussen partijen is niet in geschil dat toevoeging van de term ‘free’ door [gedaagden] verwijst naar de omstandigheid dat de kaarten waarmee aan de bingo kan worden deelgenomen, gratis worden verstrekt. De combinatie van de beide woorden is daarom beschrijvend te achten voor de organisatie van gratis bingo, zodat het merk ‘free bingo’ naar het voorlopig oordeel van het gerecht voor nietig moet worden gehouden. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat er een gerede kans is dat in een bodemprocedure niet tot merkinbreuk geconcludeerd zal worden, zodat geen verbod voor het gebruik van dit merk kan worden opgelegd. Dit sluit overigens aan bij de eigen uitlatingen van Five Crown Gaming, ter zitting gedaan, dat op de benaming ‘free bingo’ geen rechten kunnen worden geclaimd. De vordering tot het opleggen van een verbod tot het gebruik van de bewoordingen ‘free bingo’ zal om die reden worden afgewezen.
Het gebruik van de benaming ‘diadobingo’
4.11
Omtrent de benaming ‘Diadobingo’ hebben partijen het volgende gesteld.
4.11.1
In het verzoekschrift heeft Five Crown Gaming gesteld dat zij deze naam al sedert het jaar 2000 gebruikt voor door haar op zondag georganiseerde bingo. Ter zitting heeft zij verklaard dat de benaming ‘diadobingo’ in juli 2020 is bedacht door mevouw Gill in het kader van een door Five Crown Gaming uitgeschreven prijsvraag. Door Five Crown Gaming, dan wel [naam aandeelhouder], is de naam vervolgens geregistreerd. Het bewijs van registratie is een dag voorafgaand aan de zitting, en wel op 3 maart 2021, van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Aruba verkregen.
4.11.2
Volgens [gedaagden] heeft [gedaagde 1] de naam bedacht in 2020, toen partijen (gezamelijk met anderen) bingo-spelen organiseerde onder de benaming ‘quarantaine-bingo’. De andere samenwerkende partners vonden het een goede benaming voor een op zondag te organiseren bingo, alleen [naam aandeelhouder] deed er negatief over. Ten onrechte heeft [naam aandeelhouder] thans de naam laten registreren. Omdat [gedaagden] geen problemen wil omtrent het gebruik van de naam ‘diadobingo’ heeft hij besloten om van het gebruik van de naam af te zien.
4.12
Door Five Crown Gaming is niet concreet (en onder verwijzing naar producties) gesteld dat [gedaagden] in de afgelopen periode onder de benaming ‘diadobingo’ bingo-spelen in Aruba (dan wel elders) hebben georganiseerd of dat zij dat op dit moment doen. Uit de talloze (tijdig) overgelegde producties blijkt dit evenmin. Volgens Five Crown Gaming hebben [gedaagden] echter aangekondigd om op korte termijn van start te zullen gaan met een nieuwe serie bingo-spelen onder de benaming ‘diadobingo’. Daartoe heeft Five Crown Gaming onder meer verwezen naar de producties 6, 7 en 8 bij het verzoekschrift.
4.13
Uit deze producties volgt naar het oordeel van het gerecht echter niet dat [gedaagden] voornemens zijn om onder de benaming ‘diadobingo’ bingo-spelen te gaan organiseren. In genoemde producties wordt de naam ‘diadobingo’ niet gebruikt. Volgens Five Crown Gaming volgt het gebruik van de benaming ‘diadobingo’ uit het bericht:
“Ariba ki dia nos Bingo lo ta? Diadomingo of diadomingo?”
(vertaling: op welke dag zal onze Bingo plaatsvinden? Op zondag of zondag?) (verzoekschrift, prod. 7) dat weldegelijk de benaming ‘diadobingo’ wordt gebruikt, omdat bij een snelle uitspraak van deze zin het verschil niet wordt gehoord tussen ‘diadobingo’ en ‘diadomingo’. Los van het feit dat het hier gaat om een geschreven tekstbericht, die is bedoeld om te worden gelezen en niet om te worden uitgesproken, is ‘diadomingo’ nu eenmaal het Arubaanse woord voor ‘zondag’. Niet valt in te zien dat het gebruik van dit woord om de dag aan te duiden waarop de door [gedaagden] georganiseerde bingo zal plaatsvinden, kan worden gezien als het gebruik van het merk ‘diadobingo’ als benaming voor door hen te organiseren bingo-spelen. Nu Five Crown Gaming haar stelling dat [gedaagden] voornemens zijn om bingo-spelen aan te bieden onder de naam ‘diadobingo’ verder niet concreet heeft onderbouwd, is (mede gezien de betwisting van [gedaagden] op dit punt) zonder nadere bewijslevering  - waarvoor in het kader van dit kort geding geen plaats is -  voorshands niet aannemelijk geworden dat [gedaagden] voornemens zijn om de benaming te gaan gebruiken. Daarmee is evenmin aannemelijk geworden dat [gedaagden] eventuele rechten van Five Crown Gaming ten aanzien van deze benaming zullen gaan schenden. Five Crown Gaming hebben om die reden geen belang bij dit onderdeel van het door hen gevorderde verbod, zodat ook dit onderdeel van het gevorderde zal worden afgewezen.
Slotsom
4.14
De conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen van Five Crown Gaming zullen worden afgewezen. Alle overige verweren van [gedaagden] behoeven om die reden geen bespreking. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Five Crown Gaming worden veroordeeld in de kosten van de procedure, die aan de zijde van [gedaagden] worden begroot op Afl. 1.500,00 aan salaris voor gemachtigde.
5
DE UITSPRAAK
De rechter in dit gerecht, recht doende in kort geding:
5.1
wijst het gevorderde af;
5.2
veroordeelt Five Crown Gaming in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [gedaagden] worden begroot op Afl. 1.500,00 aan salaris van de gemachtigde.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Verhoeven, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 10 maart 2021 in aanwezigheid van de griffier.