ECLI:NL:RBDHA:2021:2986
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/599765 / KG ZA 20-888
Vonnis in kort geding van 29 maart 2021 (bij vervroeging)
in de zaak van
1. de rechtspersoon naar vreemd recht
SCHLUMBERGER LIMITED
,
te Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
,
te Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
NUFLO TECHNOLOGIES LP
,
te Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen,
advocaat [NAAM]. J.D. Drok te Amsterdam,
tegen
1
ITT CONTROLS B.V.,
te Amsterdam,
2.
ITT HOLDING B.V.
,
te Amsterdam,
3.
[gedaagde sub 3]
,
te [plaats] ,
gedaagden,
advocaat [NAAM]. A.J. de Hamer te Amersfoort.
Partijen zullen hierna Schlumberger c.s. (vrouwelijk enkelvoud) en ITT Controls c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden. Eiseressen worden ook afzonderlijk Schlumberger, Cameron en Nuflo genoemd en gedaagden ook afzonderlijk ITT Controls, ITT Holding en [gedaagde sub 3] . De zaak is voor Schlumberger c.s. inhoudelijk behandeld door mr. [NAAM]. H.J. Roos, advocaat [NAAM], en voor ITT Controls c.s. door mr. [NAAM].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaardingen van 1 oktober 2020, met producties EP01 tot en met EP20;
de akte overlegging aanvullende producties van Schlumberger c.s., ingekomen ter griffie op 20 november 2020, met producties EP21 tot en met EP30;
de pleitnota van Schlumberger c.s., ingekomen ter griffie op 24 november 2020;
de pleitnota van ITT Controls c.s., ingekomen ter griffie op 24 november 2020, met producties GP01 tot en met GP03;
het e-mailbericht van ITT Controls c.s., ingekomen ter griffie op 24 november 2020, met productie GP04;
de digitale mondelinge behandeling via Skype-verbinding op 26 november 2020 met participatie van advocaten en namens Schlumberger c.s. een octrooigemachtigde.
1.2.
Een akte houdende aanvullende productie van Schlumberger c.s., ingekomen ter griffie op 25 november 2020, met productie EP31, heeft de voorzieningenrechter bij gelegenheid van de mondelinge behandeling geweigerd, nu deze productie te laat en daarmee in strijd met een goede procesorde, is ingediend.
1.3.
Na de digitale mondelinge behandeling hebben partijen bezien of een schikking kon worden bereikt, waarvoor de zaak meerdere keren is aangehouden. Bij e-mail van 26 februari 2021 hebben partijen de voorzieningenrechter bericht dat zij er onderling niet uit zijn gekomen en is gevraagd vonnis te wijzen. Vonnis is daarna bepaald op 12 april 2021. Het vonnis is bij vervroeging vandaag uitgesproken.
2
De feiten
Schlumberger c.s.
2.1.
Schlumberger, Nuflo en Cameron (sinds een overname in 2016) maken onderdeel uit van het Schlumberger-concern. Dit concern is een leverancier van producten en diensten in de olie- en gasindustrie. Zij helpt bedrijven bij olieboringen op moeilijke plekken. Cameron is marktleider op het gebied van meet- en regelsystemen voor de olie- en gasindustrie.
2.2.
Schlumberger is (onder meer) houdster van het op 5 september 2011 onder nummer 009521964 ingeschreven Uniewoordmerk SCHLUMBERGER, Cameron is (onder meer) houdster van het op 26 december 2017 onder nummer 015893481 ingeschreven Uniewoordmerk CAMERON en Nuflo is (onder meer) houdster van het op 29 mei 2000 onder nummer 000025064 ingeschreven Uniewoordmerk BARTON, alle onder meer ingeschreven voor waren in klasse 7 en 9, waaronder apparatuur voor de winning van olie en gas. Hierna worden deze drie merken gezamenlijk aangeduid als de Schlumberger- merken.
2.3.
Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie is de vraag naar olie enorm gedaald, wat een groot effect op (de werkzaamheden van) Schlumberger c.s. heeft gehad. Vanwege de pandemie heeft in juli 2020 een (in mei 2020 aangekondigde) reorganisatie plaatsgevonden.
2.4.
Op de website van Schlumberger c.s., zoals die er voor de reorganisatie uitzag, (hierna: de website van Schlumberger) is – onder meer – de volgende webpagina opgenomen:
ITT c.s.
2.5.
ITT Controls verkoopt als wederverkoper meet- en regelsystemen voor de olie- en gasindustrie aan professionele afnemers, waaronder producten van het Schlumberger-concern.
2.6.
ITT Holding is enig aandeelhouder en directeur van ITT Controls. The Senior Junior Holding B.V. is enig aandeelhouder en directeur van ITT Holding. [gedaagde sub 3] is enig aandeelhouder en directeur van The Senior Junior Holding B.V.
2.7.
ITT Controls maakt gebruik van de algemene websites itt.controls.com en ittcontrols.nl. De inhoud en de opties voor deze websites zijn hetzelfde. Het verschil is enkel de lay-out van de Engelse homepagina en de taal (Nederlands dan wel Engels). Screenshots van de homepage van ittcontrols.nl zien er als volgt uit:
En het volgende screenshot is afkomstig van de algemene website onder de domeinnaam ittcontrols.com:
2.8.
ITT Controls beschikt daarnaast over de volgende domeinnamen waarvan Schlumberger-merken onderdeel uitmaken: cameron.nl, ittcameron.nl, schlumberger-controls.com, barton-instruments.nl en ittbarton.nl (hierna ook: de bestreden domeinnamen).
2.8.1.
Van deze domeinnamen bevat de aan de domeinnaam cameron.nl gekoppelde website productinformatie van Schlumberger-producten, namelijk van CAMERON- en BARTON-producten. Hieronder is een weergave van een screenshot van de homepage van cameron.nl opgenomen:
Wanneer een bezoeker van de homepage van cameron.nl in de menubalk de pagina “producten” aanklikt, wordt het volgende weergegeven:
Indien de bezoeker van de webpagina vervolgens “
Cameron
” of “ITT
Cameron”
aanklikt, komt die bezoeker terecht op een pagina met CAMERON-producten, en als de bezoeker “
Barton
” of “ITT
Barton”
aanklikt, komt die bezoeker terecht op een pagina met BARTON-producten van Schlumberger c.s. Via de opties “contact” of “order” wordt de bezoeker vervolgens doorgestuurd naar de algemene website ittcontrols.nl.
2.8.2.
Een bezoeker van de aan de domeinnaam schlumberger-controls.com gekoppelde website wordt direct (zonder enige handeling) doorgeleid naar de algemene website ittcontrols.com.
2.8.3.
Een bezoeker van een van de websites onder de andere domeinnamen waar Schlumberger-merken deel van uitmaken, komt op een homepagina waar een overzicht wordt gegeven van de producten met bijbehorende logo’s die ITT Controls aanbiedt, waaronder producten onder de Schlumberger-merken. Als de bezoeker op één van deze merken klikt, wordt hij direct doorgelinkt naar de algemene website ittcontrols.nl.
2.9.
ITT Controls heeft handleidingen van producten van het Schlumberger-concern enigszins aangepast onder het kopje “Manuals” van haar algemene website www.ittcontrols.com opgenomen, zodat bezoekers die kunnen downloaden. Zij heeft daarbij het in de oorspronkelijke handleiding bovenaan elke pagina geplaatste merk CAMERON vervangen door haar eigen logo en onderaan de pagina’s haar eigen internet- en e-mailadres vermeld. Een vergelijking van pagina’s van handleidingen van Schlumberger c.s. en de onder ittcontrols.com opgenomen handleidingen ziet er als volgt uit:
Voorafgaand aan deze procedure
2.10.
Op 8 oktober 2019 heeft Schlumberger c.s. een ‘Takedown Notice’ verstuurd aan de internetprovider van ITT Controls, waarop [gedaagde sub 3] bij e-mail van 9 oktober 2019, gericht aan Schlumberger c.s., heeft gereageerd.
2.11.
Op 3 december 2019 heeft Schlumberger ITT Controls per brief gesommeerd om inbreuk op haar merkrechten en auteursrechten te staken, welke brief ITT Controls onbeantwoord heeft gelaten.
2.12.
Begin september 2020 heeft Schlumberger c.s. jegens ITT Controls een verzoek om een ex parte verbod ingediend bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank, welk verzoek niet is toegewezen.
2.13.
Bij brief van 24 september 2020 heeft (de advocaat [NAAM]) Schlumberger c.s. aan ITT Controls c.s. het voornemen kenbaar gemaakt een kort geding procedure tegen haar aanhangig te maken.
3
Het geschil
3.1.
Schlumberger c.s. vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,
i. ITT Controls c.s. zal gebieden binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merken SCHLUMBERGER, CAMERON en BARTON te (doen) staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het gebruik van de domeinnamen cameron.nl, schlumberger-controls.com, ittbarton.nl en barton-instruments.nl en de tekens ITT Cameron en ITT Barton;
ITT Controls c.s. zal gebieden binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Schlumberger c.s. te (doen) staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder op de handleidingen voor de producten van Schlumberger c.s., de afbeeldingen van Schlumberger c.s. en de website van Schlumberger c.s.;
ITT Controls c.s. zal verbieden de hiervoor (waarbij de voorzieningenrechter begrijpt: in het lichaam van de dagvaarding) bedoelde onjuiste en misleidende informatie inzake de hoedanigheid van ITT Controls als exclusieve distributeur te (doen) communiceren;
ITT Controls c.s. zal gebieden aan Schlumberger c.s. een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van € 5.000,- per dag of gedeelte daarvan, dat het aan ITT Controls c.s. kan worden toegerekend dat de hiervoor opgenomen ge- en verboden niet geheel of niet deugdelijk worden nageleefd;
ITT Controls c.s. zal veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten en andere kosten die Schlumberger c.s. heeft gemaakt, zoals bepaald in artikel 1019h Rv
, althans zodanige kosten als de voorzieningenrechter passend acht, met bepaling dat deze kosten binnen 14 dagen na dit vonnis moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan ITT Controls c.s. in verzuim zal zijn.
3.2.
Ter onderbouwing van haar vordering in 3.1 onder i stelt Schlumberger c.s. dat ITT Controls c.s. met de voornoemde domeinnamen inbreuk maakt op haar merkrechten, omdat daarmee een commerciële band met Schlumberger c.s. als merkhouder wordt gesuggereerd. Daarnaast maakt ITT Controls c.s. met het gebruik van de tekens ITT CAMERON en ITT BARTON inbreuk op de Schlumberger-merken. Door uitdrukkelijk een deel van haar eigen handelsnaam ITT te verbinden aan de merknamen, wordt de door ITT Controls welbewust opgeroepen suggestie van het bestaan van een commerciële band met Schlumberger c.s. versterkt. ITT Controls maakt door dat gebruik inbreuk op de Schlumberger-merken in de zin van artikel 9 lid 2 onder a en/of b UMVo
, daar die tekens overeenstemmen met de betreffende Uniemerken van Schlumberger c.s. en worden gebruikt voor dezelfde waren en diensten. Hierdoor kan verwarring bij het publiek ontstaan. Dit levert ook merkinbreuk op in de zin van artikel 9 lid 2 onder c UMVo, nu de merken CAMERON en BARTON bekende merken zijn en ITT Controls c.s. ongerechtvaardigd voordeel haalt uit en afbreuk doet aan de reputatie van deze merken.
3.3.
Aan haar vordering in 3.1 onder ii legt Schlumberger c.s. ten grondslag dat ITT Controls c.s. op drie manieren auteursrechtinbreuk maakt. Ten eerste heeft ITT Controls c.s. op haar Engelstalige algemene website onder het kopje “Manuals” een groot aantal handleidingen van producten van (onder meer) Schlumberger c.s. opgenomen, die klanten kunnen downloaden. Deze handleidingen heeft ITT Controls c.s. grotendeels volledig gekopieerd van de oorspronkelijke handleidingen van Schlumberger c.s., waarbij zij enkel het steeds bovenaan de pagina’s weergegeven CAMERON-merk heeft vervangen door haar eigen logo en onderaan iedere pagina haar eigen internet- en e-mailadres heeft vermeld. Ten tweede maakt ITT Controls c.s. auteursrechtinbreuk omdat zij heel veel afbeeldingen (foto’s en CAD-tekeningen) van producten van Schlumberger c.s. van de website van Schlumberger c.s. op haar eigen webpagina’s heeft gekopieerd. Ten slotte is volgens Schlumberger c.s. sprake van auteursrechtinbreuk omdat ITT Controls c.s. in haar algemene websites de ‘look and feel’ van de website van Schlumberger heeft overgenomen.
3.4.
De vordering in 3.1 onder iii grondt Schlumberger c.s. op de stelling dat ITT Controls c.s. op haar webpagina’s – in strijd met de waarheid – vermeldt dat zij
exclusive supplier
/ exclusieve leverancier is van producten van Schlumberger c.s. Daarmee maakt ITT Controls c.s. zich schuldig aan misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 BW
, dan wel onrechtmatige vergelijkende reclame volgens artikel 6:194a BW of oneerlijke handelspraktijken ex artikel 6:193 sub a tot en met j BW.
3.5.
ITT Controls c.s. voert verweer. Als het gaat om de gestelde merkinbreuk betoogt ITT Controls c.s. onder meer dat ITT Controls, als onafhankelijk wederverkoper, met het gebruik van de bestreden domeinnamen haar vindbaarheid op internet vergroot voor wat betreft de verkoop en service van/voor de producten afkomstig van Schlumberger c.s. Er bestaat geen gevaar voor verwarring, omdat volgens ITT Controls c.s. duidelijk is dat de bestreden domeinnamen en de daaraan gekoppelde webpagina’s zien op de verkoop van producten van Schlumberger c.s. door ITT Controls. Het logo van ITT Controls staat bovenaan de websites vermeld, waarmee duidelijk is dat het gaat om websites van ITT Controls en niet van Schlumberger c.s.
3.6.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover Schlumberger c.s. aan haar vorderingen inbreuk op haar Schlumberger-merken ten grondslag heeft gelegd, is de voorzieningenrechter bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 jo 131 lid 2 UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu ITT Controls, ITT Holding en [gedaagde sub 3] hun vestigingsplaats/woonplaats in Nederland hebben.
4.2.
Met betrekking tot de vorderingen van Schlumberger c.s. gegrond op auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen is de voorzieningenrechter al bevoegd omdat ITT Controls c.s. deze bevoegdheid niet heeft bestreden.
Spoedeisend belang
4.3.
ITT Controls c.s. betwist dat Schlumberger c.s. spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, omdat Schlumberger c.s. (te) lang zou hebben stilgezeten. Door middel van de e-mail van 8 oktober 2019 en de brief van 3 december 2019 (zie onder 2.10 en 2.11) heeft Schlumberger c.s. ITT Controls gesommeerd zo spoedig mogelijk het gebruik van de merken en auteursrechten van Schlumberger c.s. te staken. Bijna een jaar later, op 24 september 2020, heeft (de advocaat [NAAM]) Schlumberger c.s. ITT Controls c.s. pas opnieuw aangeschreven, aldus ITT Controls c.s. ITT Controls c.s. voert daarbij aan dat zij al jaren op dezelfde wijze opereert, waartegen Schlumberger c.s. nooit eerder is opgekomen.
4.4.
De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.
4.5.
Niet in geschil is dat Schlumberger c.s. na de sommatie van 3 december 2019 tot de brief van 24 september 2020 niets van zich heeft laten horen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het spoedeisend belang van Schlumberger c.s. bij de onderhavige vorderingen, ondanks dat tijdsverloop van bijna tien maanden, behouden gebleven. Daartoe is het volgende redengevend.
4.6.
Vast staat dat de wereld niet lang na de sommatiebrief van 3 december 2019 is getroffen door de COVID-19 pandemie. Door Schlumberger c.s. is onbestreden gesteld dat daardoor de vraag naar olie enorm is gedaald. Door de afname van de vraag naar olie, is de vraag naar olie uitwinning op moeilijk bereikbare plekken, waar Schlumberger c.s. zich mee bezig houdt, helemaal weggevallen, aldus Schlumberger c.s. Zij heeft aangegeven dat zij ten behoeve van het voortbestaan van het bedrijf direct actie heeft moeten ondernemen, waaronder het vervroegd doorvoeren van een al voorgenomen reorganisatie. Die reorganisatie is in mei 2020 aangekondigd en werd in juli 2020 van kracht. Uiteindelijk zijn naar zeggen van Schlumberger c.s. 21.000 van haar werknemers in de periode juli tot en met september 2020 ontslagen vanwege overtolligheid. Een en ander betekende dat de onderhavige inbreukzaak tijdelijk minder prioriteit heeft gekregen.
4.7.
ITT Controls c.s. heeft deze omstandigheden niet met argumenten bestreden en de voorzieningenrechter ziet ook geen reden deze in twijfel te trekken. Gezien de uitzonderlijke situatie van een wereldwijde pandemie, in welke periode Schlumberger c.s. als bedrijf dat opereert in de olie-industrie relatief hard in haar bedrijfsvoering is geraakt, acht de voorzieningenrechter de voortvarendheid waarmee Schlumberger c.s. is opgetreden, gelet op de gestelde specifieke omstandigheden, niet zodanig onvoldoende dat het spoedeisend belang verloren is gegaan.
4.8.
Na deze reorganisatie/inkrimping is de onderhavige zaak door Schlumberger c.s. ook vrij snel opnieuw opgepakt. Begin september 2020 heeft Schlumberger c.s. een (niet toegewezen) ex parte verzoek ingediend bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Vervolgens heeft zij nog in diezelfde maand de onderhavige kort geding procedure aangekondigd.
4.9.
Daarbij gaat de voorzieningenrechter als onvoldoende onderbouwd voorbij aan de stelling van ITT Controls c.s. dat Schlumberger c.s. vóór oktober 2019 al bekend moet zijn geweest met de handelwijze van ITT Controls c.s. omdat de markt waarin de onderhavige producten worden afgezet, een nichemarkt is. Het is goed voorstelbaar, zoals Schlumberger c.s. betoogt, dat Schlumberger c.s. als Amerikaans bedrijf geen weet heeft gehad van een Nederlands bedrijf dat haar producten verhandelt.
Merkinbreuk
4.10.
Tussen partijen is niet in geschil dat Schlumberger c.s. rechthebbende is van de Schlumberger-merken. Vast staat dat de door ITT Controls gebruikte domeinnamen cameron.nl, schlumberger-controls.com, ittbarton.nl en barton-instruments.nl (alle bij dagvaarding en in de vordering 3.1 onder i. genoemd) en ittcameron.nl (in de schriftelijke pleitnota van Schlumberger c.s. genoemd), en de door haar gebruikte tekens ITT Cameron en ITT Barton op de website www.cameron.nl, (de bestreden domeinnamen en de tekens ITT Cameron en ITT Barton hierna tezamen ook te noemen: de tekens) (in elk geval) overeenstemmen met de Schlumberger-merken in de zin van artikel 9 lid 2 onder b UMVo. Ook is niet werkelijk in geschil dat ITT Controls de tekens gebruikt voor uitgeputte Schlumberger-producten. Schlumberger c.s. geeft weliswaar aan dat haar niet bekend is welke producten ITT Controls onder de tekens verkoopt, maar zij neemt in het debat aan, wat door ITT Controls c.s. is bevestigd, dat ITT Controls onder de tekens producten afkomstig van Schlumberger c.s. aanbiedt en service biedt aan gebruikers van die producten. Partijen verschillen wel van mening over de beantwoording van de vraag of Schlumberger c.s. zich tegen dit gebruik van de Schlumberger-merken kan verzetten.
4.11.
Gelet op ook het verweer van ITT Controls c.s. zijn partijen het erover eens dat daartoe doorslaggevend is of door ITT Controls met het gebruik van de tekens de suggestie wordt gewekt dat tussen haar en Schlumberger c.s. een commerciële band bestaat. De suggestie van een commerciële band speelt zowel een rol bij de vraag of sprake is van inbreuk op de Schlumberger-merken in de zin van artikel 9 lid 2 onder b UMVo, namelijk bij de vraag naar het verwarringsgevaar, als bij het al dan niet bestaan van een gegronde reden voor verzet voor Schlumberger c.s. tegen het gebruik van haar merken voor de uitgeputte waren als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo. Verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 9 lid 2 onder b UMVo is immers aan de orde als de tekens en merken zodanig overeenstemmen dat het publiek kan menen dat de producten uit dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Voor gebruik van de merken voor uitgeputte producten geldt de bijzondere regel dat de merkhouder een derde alleen dan kan verbieden van de merken gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in – onder andere – de (weder)verkoop van de desbetreffende waren, als de merken zo worden gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.
4.12.
Met Schlumberger c.s. is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat een reële kans bestaat dat met het gebruik van de bestreden domeinnamen en de tekens ITT Cameron en ITT Barton ten onrechte de indruk wordt gewekt dat ITT Controls een officiële wederverkoper is van Schlumberger c.s. of anderszins een commerciële band heeft met Schlumberger c.s.. Daartoe is het volgende redengevend.
4.13.
Vast staat dat ITT Controls de Schlumberger-merken in de bestreden domeinnamen cameron.nl, schlumberger-controls.com, ittbarton.nl en barton-instruments.nl, en ittcameron.nl, en in de tekens ITT Cameron en ITT Barton, gebruikt in combinatie met (onderdelen van) haar eigen handelsnaam (‘itt’, ‘ITT’ en ‘controls’), althans in combinatie met de beschrijvende woorden ‘controls’ (regelapparatuur) of ‘instruments’, en/of (alleen) met de toevoeging ‘nl’/’com’. In de domeinnamen cameron.nl, schlumberger-controls.com en barton-instruments.nl zijn de Schlumberger-merken het enige onderscheidende onderdeel en verwijzen de beschrijvende woorden enkel naar het soort product dat onder die merken wordt verkocht, althans naar de extensie die een domeinnaam altijd eigen is. Het publiek is er aan gewend dat een website met dergelijke domeinnamen wordt beheerd door of met toestemming van de merkhouder. De andere domeinnamen en tekens bestaan steeds uit een combinatie van een Schlumberger-merk met een verwijzing naar de handelsnaam van ITT Controls. Deze combinaties kunnen als een bevestiging worden gezien dat ITT Controls tot het distributienet van Schlumberger c.s. behoort.
4.14.
De voorzieningenrechter gaat voorbij aan het betoog van ITT Controls c.s. dat de gemiddelde klant/bezoeker van de websites van ITT Controls professionele inkopers zijn, die bij het zien van de websites weten en/of begrijpen dat ITT Controls geen deel uitmaakt van Schlumberger c.s. Zoals ITT Controls c.s. zelf heeft aangegeven, is de handelwijze van ITT Controls er nu juist op gericht de vindbaarheid op internet te vergroten en dat doet zij door op voornoemde wijze de bestreden domeinnamen gerelateerd aan de Schlumberger-merken te gebruiken, nog voordat de bezoeker op de websites is aangekomen. Dat wekt juist ook bij professionele gebruikers de indruk dat een commerciële band bestaat tussen ITT Controls en Schlumberger c.s.
4.15.
Die indruk wordt niet ontkracht en zelfs bevestigd als de bezoeker via de bestreden domeinnamen de websites van ITT Controls bereikt. Op haar algemene websites, waar de bezoekers via de aan de bestreden domeinnamen gekoppelde websites naar worden doorgeleid, en op de website cameron.nl, vermeldt ITT Controls immers dat zij een
exclusive supplier
/ exclusieve leverancier is (zie onder 2.7 en 2.8.1). Dat ITT Controls hiermee bedoeld heeft te zeggen dat zij louter kwaliteitsproducten levert, zoals ITT Controls c.s. aanvoert, is – wat daar ook van zij – niet relevant, nu deze bedoeling voor gebruikers van de websites niet duidelijk is. Daarnaast gaat de voorzieningenrechter voorbij aan het verweer dat met het logo van ITT Controls op de websites duidelijk is dat die websites van ITT Controls zijn. Ook door een zelfstandige onderneming met een eigen website kan immers de indruk worden gewekt dat een commerciële band bestaat met een bepaalde merkhouder. Deze indruk wordt op de website verbonden aan de domeinnaam cameron.nl naar voorlopig oordeel versterkt omdat niet alleen links bovenaan de pagina het logo van ITT Controls zichtbaar is, maar ook, direct onder de zwarte menubalk, het logo en de naam van Cameron en Barton, zowel zelfstandig als gekoppeld aan ‘ITT’ (vergelijk onder 2.8.1).
4.16.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat ITT Controls met de tekens inbreuk maakt op de Uniemerkrechten van Schlumberger c.s. in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo, waartegen Schlumberger c.s. zich op grond van artikel 15 lid 2 UMVo kan verzetten.
Misleidende- / onrechtmatige vergelijkende reclame / oneerlijke handelspraktijken
4.17.
De vordering genoemd in 3.1 onder iii ziet op de twee teksten vermeld op de algemene websites ittcontrols.nl/ittcontrols.com en op de aan de domeinnaam cameron.nl verbonden website, te weten de vermelding van “exclusieve leverancier”/ “
exclusive supplier
” (zie onder 2.7 en 2.8.1). De voorzieningenrechter is – met Schlumberger c.s. – voorshands van oordeel dat dit misleidende reclame is in de zin van artikel 6:194 lid 1 sub i BW, nu vaststaat dat ITT Controls geen officiële wederverkoper is van Schlumberger c.s. Met verwijzing naar r.o. 4.15 verwerpt de voorzieningenrechter het verweer van ITT Controls c.s. dat zij met deze zinsnede niet bedoeld heeft te zeggen dat ITT Controls een officiële wederverkoper is. Dat betekent dat opname van voornoemde zinsnede op haar webpagina’s als onrechtmatig worden aangemerkt jegens Schlumberger c.s.
Auteursrechtinbreuk: handleidingen en afbeeldingen
4.18.
Tussen partijen is niet in geschil dat ITT Controls op haar algemene website www.ittcontrols.com de handleidingen met betrekking tot de producten van Schlumberger c.s. integraal heeft gekopieerd, waarbij zij enkel het CAMERON-merk heeft vervangen door haar eigen logo en onderaan iedere pagina haar eigen internetadres en e-mailadres heeft vermeld. ITT Controls c.s. betwist echter dat de handleidingen auteursrechtelijk beschermde werken zijn, aangezien deze volgens ITT Controls c.s. bij uitstek technisch bepaald zijn.
4.19.
Wil een werk als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw
worden beschouwd, dan is vereist dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Daaraan wordt voldaan als het voortbrengsel oorspronkelijk is, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk.
Zonder nadere toelichting – die ontbreekt – is niet duidelijk waarom ITT Controls c.s. meent dat de handleidingen (die bestaan uit pagina’s lange door Schlumberger c.s. geschreven teksten en opgenomen afbeeldingen) niet auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. Wat zij bedoelt met de frase dat het “bij uitstek technisch bepaalde documenten zijn”, is de voorzieningenrechter niet duidelijk. Het gegeven dat de handleidingen zien op technische producten uit de olie- en gasindustrie, maakt in ieder geval niet dat de handleidingen zelf integraal technisch zijn bepaald, zodanig dat daarop geen auteursrecht zou kunnen rusten. Het overnemen van de handleidingen van Schlumberger c.s. op de webpagina’s van ITT Controls is daarmee voorshands aan te merken als auteursrechtinbreuk.
4.20.
Tussen partijen is evenmin in geschil dat ITT Controls op pagina’s van haar algemene websites afbeeldingen (foto’s en CAD-tekeningen) van de website van Schlumberger c.s. heeft gekopieerd (vergelijk onder 2.4 en 2.7) en dat op deze afbeeldingen auteursrecht rust. Volgens ITT Controls c.s. is het gebruik van deze afbeeldingen op haar webpagina’s echter gerechtvaardigd, omdat het gebruikers een (eerste) indruk geeft van het betreffende product, waarbij ITT Controls c.s. een beroep doet op het citaatrecht.
4.21.
Het citaatrecht is geregeld in artikel 15a Aw, waarin wordt bepaald dat als inbreuk op het auteursrecht op een werk niet wordt beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zoals Schlumberger c.s. terecht opmerkt, is met het overnemen door ITT Controls van de afbeeldingen als geheel al geen sprake van een “citaat uit” de desbetreffende afbeeldingen, laat staan dat wordt voldaan aan de overige voorwaarden. Ook met betrekking tot de foto’s en CAD-tekeningen is naar voorlopig oordeel derhalve sprake van auteursrechtinbreuk.
Auteursrechtinbreuk: look and feel van de website van Schlumberger
4.22.
Schlumberger c.s. stelt zich op het standpunt dat, afgezien van de (hiervoor voorlopig al als inbreukmakend beoordeelde) afbeeldingen, ook overigens de ‘look and feel’ van de website van Schlumberger door ITT Controls c.s. in de algemene websites is overgenomen. Schlumberger c.s. wijst daartoe op een vergelijking van de volgende screenshots van een pagina van itt.controls.nl en een pagina van de website van Schlumberger:
4.23.
De ‘look and feel’ van de website van Schlumberger ziet volgens Schlumberger c.s. op de volgende kenmerken:
het kleurgebruik; zwarte balken tegen een witte achtergrond met gekleurde afbeeldingen
plaatsing van de zwarte balken onder respectievelijk bovenaan de webpagina;
aan de linkerkant in de zwarte balk het merk van Schlumberger respectievelijk het logo van ITT Controls;
aan de rechterkant dezelfde drop down menu’s, rechts van het merk/logo;
dezelfde witte achtergrond in combinatie met de minimalistische stijl;
het door ITT Controls gebruikte lettertype dat sterk op de huisstijl van Schlumberger c.s. lijkt.
4.24.
De voorzieningenrechter ziet onvoldoende reden om ITT Controls op dit moment, naast een bevel dat ziet op eerder genoemde afbeeldingen (foto’s en CAD-tekeningen) van de Schlumberger-producten, ook op te dragen om de verdere vormgeving van haar websites aan te passen. Dat komt omdat de afbeeldingen in belangrijke mate bijdragen aan de voor auteursrechtinbreuk vereiste overeenstemming tussen de totaalindruk van de website van Schlumberger enerzijds en de webpagina van itt.controls.nl anderzijds. Verder zijn in de vormgeving ook punten van verschil tussen de webpagina’s aan te wijzen. Zo is noch de grijze balk met tekst bovenin, noch het blauwe balkje met tekst rechts in de screenshot van de website van Schlumberger in het screenshot van de website van ITT Controls terug te vinden. De voorzieningenrechter kan nu niet beoordelen in hoeverre de totaalindruk van de algemene websites van ITT Controls na het verwijderen/aanpassen van de afbeeldingen (nog) overeenstemt met die van de website van Schlumberger en of dan sprake is van inbreuk op auteursrechten van Schlumberger c.s. op de vormgeving van haar website. Daarbij neemt de voorzieningenrechter ook in aanmerking dat Schlumberger c.s. geen gebruik meer maakt van voornoemde website, maar – zoals zij heeft aangegeven – inmiddels gebruik maakt van een anders vormgegeven website. De op het auteursrecht op de ‘look and feel’ van de website van Schlumberger gebaseerde vorderingen zullen zodoende worden afgewezen.
Inbreukmakende partijen: ITT Holding en [gedaagde sub 3]
4.25.
ITT Controls c.s. betoogt dat Schlumberger c.s. met betrekking tot haar vorderingen jegens ITT Holding en [gedaagde sub 3] niet ontvankelijk moet worden verklaard, dan wel dat deze vorderingen moeten worden afgewezen, omdat de handelingen die Schlumberger c.s. toeschrijft aan ITT Controls c.s., enkel voor rekening komen van ITT Controls. Op geen enkele wijze is door Schlumberger c.s. duidelijk gemaakt aan welke inbreukmakende / onrechtmatige handelingen ITT Holding dan wel [gedaagde sub 3] zich schuldig zouden hebben gemaakt.
4.26.
Voor wat betreft ITT Holding stelt de voorzieningenrechter voorop dat rechtspersonen zelfstandige entiteiten zijn die in het rechtsverkeer afzonderlijk opereren. Dat betekent dat voor iedere rechtspersoon afzonderlijk gesteld moet worden waarom de desbetreffende rechtspersoon (vermeend) inbreukmakend of onrechtmatig handelt. In haar processtukken, noch ter zitting heeft Schlumberger c.s. onderbouwd waaruit eventueel inbreukmakend dan wel onrechtmatig handelen van ITT Holding zou bestaan. Dat betekent dat de vorderingen jegens ITT Holding voor afwijzing gereed liggen.
4.27.
Ten aanzien van [gedaagde sub 3] heeft Schlumberger c.s. ter zitting (voor het eerst) een beroep gedaan op bestuurdersaansprakelijkheid, waarbij zij heeft gesteld dat zij bij dagvaarding de feiten heeft genoemd die kunnen leiden tot het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid, zodat het aan de voorzieningenrechter is om op basis van die feiten de rechtsgronden aan te vullen. De voorzieningenrechter constateert echter dat de in het petitum geformuleerde vorderingen van Schlumberger c.s. enkel zien op het staken van inbreukmakende handelingen. Schlumberger c.s. heeft niet betwist, en zelfs ook zelf gesteld, dat deze handelingen enkel door ITT Controls worden verricht. Bestuurdersaansprakelijkheid is een geheel andere rechtsfiguur, waarvoor (onder meer) benodigd is dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Ter zake heeft Schlumberger c.s. niets gesteld. Ook de vorderingen jegens [gedaagde sub 3] zullen derhalve worden afgewezen.
Vorderingen
Merkinbreuk, misleidende reclame en auteursrechtinbreuk
4.28.
Met verwijzing naar r.o. 4.16, 4.17, 4.19, 4.21 en 4.24 worden de vorderingen genoemd in 3.1 onder i, ii en iii jegens ITT Controls toegewezen, met inachtneming van het navolgende.
4.29.
De voorzieningenrechter gaat voorbij aan het verweer van ITT Controls dat in het kader van een belangenafweging een algeheel inbreukverbod niet moet worden toegewezen, omdat dit ITT Controls bovenmatig zou schaden in haar bedrijfsvoering. Nu naar voorlopig oordeel sprake is van merkinbreuk, misleidende reclame en auteursrechtinbreuk, welke inbreuken thans ook voortduren, weegt het belang van Schlumberger c.s. bij een verbod zwaarder dan eventuele schade die ITT Controls lijdt bij toewijzing van dit verbod.
4.30.
De voorzieningenrechter gaat eveneens voorbij aan het verweer van ITT Controls dat de vorderingen te breed zouden zijn geformuleerd en toewijzing daarvan een onaanvaardbaar risico op executiegeschillen met zich zou brengen. ITT Controls zal worden verboden nog langer inbreukmakend te handelen, waarbij de in de vorderingen genoemde handelingen die in dit vonnis voorlopig als inbreukmakend zijn beoordeeld, specifiek worden genoemd, zodat duidelijk is waar de verboden op zien. Voor wat betreft de vordering genoemd in 3.1 onder ii (misleidende reclame) zal de voorzieningenrechter in het dictum preciseren dat het gaat om de aanduidingen “exclusieve leverancier” en “
exclusive supplier
”, nu dat de aanduidingen zijn die ITT Controls op haar webpagina’s gebruikt (en niet “exclusieve distributeur”, zoals is opgenomen in het petitum).
4.31.
Om executiegeschillen te voorkomen en ITT Controls de gelegenheid te geven een en ander aan te passen en te verwijderen, zal de voorzieningenrechter de termijn waarbinnen de inbreukmakende handelingen moeten worden gestaakt, verlengen naar vijf werkdagen na de datum van betekening van het vonnis.
Dwangsommen
4.32.
De gevorderde dwangsommen zullen – gematigd en gemaximeerd – worden toegewezen.
Proceskosten
4.33.
ITT Controls zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Schlumberger c.s. Omdat de kosten van Schlumberger c.s. echter gemaakt zijn voor alle drie de gedaagden in de onderhavige procedure, komt slechts 1/3 deel van de proceskosten (enkel de kosten die gemaakt zijn ten aanzien van ITT Controls) voor vergoeding in aanmerking.
4.34.
Schlumberger c.s. maakt voor wat betreft de vorderingen die berusten op handhaving van een intellectueel eigendomsrecht (merkrecht en auteursrecht), aanspraak op een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter schat het gedeelte van de zaak dat betrekking heeft op handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het ‘IE- deel’) op 90%.
4.35.
Schlumberger c.s. heeft een specificatie van haar advocaatkosten van in totaal € 38.144,50 overgelegd. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde honoraria, voor zover deze betrekking hebben op het IE-deel van de zaak, te kunnen beoordelen, zoekt de voorzieningenrechter aansluiting bij de Indicatietarieven in
IE-zaken (versie van 1 april 2017). Met partijen is de voorzieningenrechter van oordeel dat onderhavige zaak onder de in die Indicatietarieven genoemde categorie ‘normaal kort geding’ valt. Aan die categorie is een maximumtarief van € 15.000,- voor honoraria verbonden. Voor het IE-deel van de zaak zullen de kosten daarom worden begroot op een bedrag van € 13.500,- (90% x € 15.000,-), waarvan 1/3 deel, derhalve € 4.500,-, voor vergoeding in aanmerking komt. Voor het ‘niet-IE-deel’ van de zaak zal de voorzieningenrechter voor het vaststellen van de honoraria van de bij de zaak betrokken advocaten van Schlumberger c.s. het reguliere liquidatietarief toepassen. Dit betekent (omdat het een normaal kort geding betreft) dat de kosten worden begroot op een bedrag van € 98,- (10% van € 980,- ), waarvan 1/3 deel, derhalve € 32,65 zal worden toegewezen. Vermeerderd met het door Schlumberger c.s. betaalde griffierecht van € 656,- en de door haar betaalde deurwaarderskosten van € 83,38, sluiten de toe te wijzen proceskosten op een totaalbedrag van (€ 4.500,- + € 32,65 + € 656,- + € 83,38 =) € 5.272,03. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen als in het dictum vermeld.
4.36.
Schlumberger c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van ITT Holding en [gedaagde sub 3] . Nu de vorderingen jegens ITT Controls (grotendeels) zijn toegewezen, komt slechts 2/3 deel van die proceskosten (enkel de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van ITT Holding en [gedaagde sub 3] ) voor vergoeding in aanmerking.
4.37.
Ook ITT Controls c.s. maakt voor wat betreft de vorderingen die berusten op handhaving van een intellectueel eigendomsrecht, aanspraak op een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. Zij heeft een specificatie van haar advocaatkosten van in totaal € 4.545,- overgelegd. Voor het IE-deel van de zaak zullen de kosten daarom worden begroot op een bedrag van € 4.090,50 (90% x € 4.545,-), waarvan 2/3 deel, derhalve € 2.727,-, voor vergoeding in aanmerking komt. Voor het ‘niet-IE-deel’ van de zaak worden de kosten begroot op een bedrag van € 98,- (10% van € 980,- ), waarvan 2/3 deel, derhalve € 65,33 zal worden toegewezen. De toe te wijzen proceskosten sluiten daarmee op een totaalbedrag van (€ 2.727,- + € 65,33 =) € 2.792,33. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen als in het dictum vermeld.
Artikel 1019i Rv
4.38.
De voorzieningenrechter zal de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv ambtshalve stellen op zes maanden na de datum van dit vonnis.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
gebiedt ITT Controls binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merken SCHLUMBERGER, CAMERON en BARTON te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het gebruik van de domeinnamen cameron.nl, schlumberger-controls.com, ittbarton.nl en barton-instruments.nl en de tekens ITT Cameron en ITT Barton;
5.2.
gebiedt ITT Controls binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Schlumberger c.s. te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het gebruik van de handleidingen voor de producten van Schlumberger c.s. en de afbeeldingen van Schlumberger c.s.;
5.3.
verbiedt ITT Controls met ingang van vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de onjuiste en misleidende informatie inzake de gestelde hoedanigheid van ITT Controls als exclusieve leverancier /
exclusive supplier
van Schlumberger-producten te  communiceren;
5.4.
bepaalt dat ITT Controls bij overtreding van een van de de in 5.1 tot en met 5.3 verwoorde ge- en verboden, een dwangsom verbeurt van € 1.000,- per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, met een maximum van in totaal € 500.000,-;
5.5.
veroordeelt ITT Controls in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Schlumberger c.s. begroot op een bedrag van € 5.272,03, één en ander te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag van algehele voldoening;
5.6.
veroordeelt Schlumberger c.s. in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van ITT Holding en [gedaagde sub 3] begroot op een bedrag van € 2.792,33, één en ander te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag van algehele voldoening;
5.7.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.8.
bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;
5.9.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 29 maart 2021.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
Burgerlijk Wetboek
HvJ 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82  (BMW / Deenik), r.o. 50 en 51.
Auteurswet
HvJEG 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465, C-5/08 (Infopaq I) en HvJEU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798, C-145/10 (Painer)