ECLI:NL:RBNNE:2020:2398
Rechtbank NNE — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
Afdeling privaatrecht
Locatie Leeuwarden
zaaknummer / rolnummer: C/17/171590 / HA ZA 20-46
Vonnis in incident van 8 juli 2020
in de zaak van
de rechtspersoon naar Maltees recht
MSAR LTD
,
gevestigd te Xghajra, Malta,
eiseres in conventie in de hoofdzaak,
verweerster in reconventie in de hoofdzaak,
verweerster in incident,
hierna te noemen MSAR,
advocaat [NAAM]. L. Keukens, kantoorhoudende te Amsterdam,
tegen
1
[A] ,
wonende te [woonplaats] ,
2.
[B]
,
wonende te [woonplaats] ,
3.
[C]
,
wonende te [woonplaats] ,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[A] BEHEER B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[C] BEHEER B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[D] YACHT SUPPORT B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,
gedaagden in conventie in de hoofdzaak,
eisers in reconventie in de hoofdzaak,
eisers in incident,
hierna te noemen [A] , [B] , [C] , [A] Beheer, [C] Beheer, respectievelijk [G] en tezamen te noemen [A] c.s.,
advocaat [NAAM]. M. Dijkstra, kantoorhoudende te Drachten.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding
incident tot niet-ontvankelijkheid dan wel ex artikel 118 Wetboek van Burgerlijke 	rechtsvordering (Rv) en (gedeeltelijke) onbevoegdverklaring, tevens conclusie van 	antwoord in conventie, tevens eis in reconventie
de incidentele conclusie van antwoord in het incident tot niet-ontvankelijkverklaring en 	gedeeltelijke onbevoegdverklaring tevens houdende akte voorwaardelijke wijziging van 	eis.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.
2
De feiten in incident
2.1.
[A] en [C] waren via hun persoonlijke vennootschappen [A] Beheer respectievelijk [C] Beheer bestuurder en aandeelhouder van [D] Vastgoed Holding BV. Deze vennootschap stond aan het hoofd van een concern, waartoe drie dochterondernemingen behoorden, te weten [D] Yachting, [D] Jachtbouw BV (hierna: [D] Jachtbouw) en [D] [E] BV. [D] Yachting bouwde jachten in het hogere prijssegment.
2.2.
Bij overeenkomst van 6 juni 2017 hebben [A] Beheer en [C] Beheer hun aandelen in [D] Vastgoed Holding BV verkocht aan [F] Management en Beheer BV (hierna: [F] ). In die overeenkomst is bepaald dat de intellectuele eigendomsrechten bij [A] Beheer en [C] Beheer zouden blijven totdat de koopprijs conform de overeenkomst betaald zou zijn en dat [A] Beheer respectievelijk [C] Beheer de activiteiten van hun dochteronderneming [G] mochten voortzetten. Nadat de aandelen waren overgedragen, is er een conflict ontstaan tussen [F] enerzijds en [A] Beheer en [C] Beheer anderzijds.
2.3.
Op 31 oktober 2018 heeft [G] het woordmerk ' [D] ' laten registreren in het Benelux Merkenregister.
2.4.
De heer [H] (hierna: [H] ) en de vennootschap naar Maltees recht Oxbridge SE (hierna: Oxbridge) hebben op 14 december 2018 het woordmerk ' [D] Jachtbouw' en op 18 december 2018 de woordmerken ' [D] [E] ', ' [E] ', ' [D] Beach' en 'MPC by [D] ' laten registreren in het Benelux Merkenregister.
2.5.
Op 20 december 2019 heeft MSAR een Uniemerkaanvraag ingediend bij het European Office for Intellectual Property (‘EUIPO’) voor de woordmerken ' [D] Jachtbouw' en ' [D] Yachts' en hebben MSAR en Oxbridge een Uniemerkaanvraag ingediend bij EUIPO voor het woordmerk ' [D] Beach'. Diezelfde dag heeft [G] een Uniemerkaanvraag ingediend bij EUIPO voor het woordmerk ' [D] '.
2.6.
Op 30 april 2020 heeft MSAR oppositie ingesteld tegen de Uniemerkaanvraag van [G] .
3
Het geschil in de hoofdzaak
3.1.
MSAR heeft in conventie in de hoofdzaak - kort gezegd - gevorderd om voor recht te verklaren dat [D] c.s. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het teken ' [D] ' en op het recht van MSAR op bescherming van haar eer en goede naam en dat [G] het Beneluxmerk ' [D] ' en de Uniemerkaanvraag voor het woordmerk ' [D] ' te kwader trouw heeft gedeponeerd. Voorts heeft zij gevorderd [D] c.s. te veroordelen tot overdracht van dit Beneluxmerk en de Uniemerkaanvraag aan haar en tot vergoeding van de schade die zij als gevolg van de aantasting van haar eer en goede naam en de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten heeft geleden.
3.2.
[D] c.s. vordert in reconventie in de hoofdzaak onder meer om voor recht te verklaren dat alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de naam en het teken ' [D] ' berusten bij [A] Beheer en [C] Beheer en dat MSAR inbreuk heeft gemaakt op dit recht alsmede om de doorhaling te bevelen van de inbreukmakende merken van MSAR en MSAR en alle aan haar gelieerde personen te verbieden gebruik te maken van de naam en het teken ' [D] ' of daarmee vergelijkbare namen en tekens in de Europese Unie.
4
Het geschil in incident
4.1.
[D] c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis in dit incident, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I.
primair:
MSAR niet-ontvankelijk zal verklaren, althans;
subsidiair:
a. 	het [D] c.s. toe zal staan om Oxbridge, [H] , [I] en [J] op te (laten) roepen ex artikel 118 Rv in de hoofdzaak in conventie en in reconventie, met de bepaling dat deze partijen zekerheid dienen te stellen ex artikel 224 Rv voor de proceskosten ter zake van een door uw rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, door een bankgarantie af te geven - op kosten van deze partijen te stellen met een onherroepelijke afroepgarantie en op de gebruikelijke garantievoorwaarden - van een Nederlandse te goeder naam en faam bekend staande bankinstelling, en,
b. 	zich onbevoegd zal verklaren om kennis te nemen van de vorderingen in de hoofdzaak (in conventie en reconventie) die betrekking hebben op de in het geding zijnde (Unie)merken;
II. 	MSAR zal veroordelen in de kosten van dit incident, tevens in de kosten ex artikel
1019h Rv, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het in deze 	zaak te wijzen vonnis, te vermeerderen met eventuele nakosten en - voor het geval 	voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te 	vermeerderen met de wettelijke rente over de (na-)kosten vanaf bedoelde termijn voor 	voldoening.
4.2.
[D] c.s. heeft - zakelijk weergegeven - het volgende aan deze vordering ten grondslag gelegd. [D] c.s. kan niet verifiëren of MSAR wel bestaat en wat zij doet. Hij betwist de echtheid en juistheid van de door MSAR overgelegde 'Registry of Company'.  Daarom kan niet worden vastgesteld dat MSAR rechtsgeldig in het geding is verschenen, zodat zij niet-ontvankelijk verklaard dient te worden.
Mocht MSAR wel in haar vordering kunnen worden ontvangen, dan is het noodzakelijk dat naast MSAR andere personen als partij bij de procedure worden betrokken. Het geschil in conventie en in reconventie heeft namelijk betrekking op partijen die niet alle in het geding zijn betrokken, terwijl sprake is van een ondeelbare rechtsverhouding. Voorkomen moet worden dat een beslissing jegens MSAR zou afwijken van een beslissing jegens Oxbridge en de personen die in de door MSAR overgelegde documenten als de (mede)bestuurders van MSAR en/of Oxbridge staan vermeld. [D] c.s. dient op grond van artikel 118 Rv in de gelegenheid te worden gesteld deze personen op te roepen.
MSAR heeft in conventie mede een beroep gedaan op Uniemerken en [D] c.s. zal in het kader van zijn reconventionele vordering eveneens een beroep doen op Uniemerken. De vorderingen van partijen zijn daarom mede gegrond op Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna: UMVo). Op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met de Bekendmaking van de lijsten van rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk en rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel overeenkomstig artikel 95, lid 4, van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk respectievelijk artikel 80, lid 4, van Verordening (EG) nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd kennis te nemen van zaken betreffende Uniemerken. Dit geschil dient daarom voor wat betreft het uniemerkenrechtelijke deel te worden doorverwezen naar de rechtbank Den Haag. [D] c.s. geeft de rechtbank in overweging om ook de overige vorderingen met betrekking tot de in het geding zijnde (Benelux)merken om proceseconomische redenen door te verwijzen naar de rechtbank Den Haag.
4.3.
MSAR heeft verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vordering. Indien de rechtbank tot het oordeel mocht komen dat de vorderingen van MSAR voor zover die gebaseerd zijn op de UMVo tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag behoren, wijzigt MSAR haar vordering, in die zin dat de vorderingen die gebaseerd zijn op de UMVo integraal worden ingetrokken, zodat de rechtbank integraal bevoegd is om van de conventionele vorderingen van MSAR te beoordelen.
5
De beoordeling in het incident
5.1.
Alvorens te kunnen oordelen over de primaire incidentele vordering tot niet-ontvankelijkverklaring van MSAR in haar vordering, dient de rechtbank eerst te toetsen of in dit geval niet de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen jegens [D] c.s. Dat is naar het oordeel van de rechtbank het geval. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.
5.2.
Dit geschil heeft een internationaal karakter, omdat MSAR in de lidstaat Malta gevestigd is. Niet in geschil is - en de rechtbank sluit zich hierbij aan - dat de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is van het geschil in conventie en reconventie kennis te nemen. Wat partijen verdeeld houdt is de vraag of de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen in conventie en reconventie, voor zover die zien op Uniemerken en een Uniemerkaanvraag.
5.3.
Bij de beoordeling van die vraag stelt de rechtbank voorop dat gesteld noch gebleken is dat er tegen de Uniemerkaanvragen van MSAR van 20 december 2019 oppositie is ingesteld bij het EUIPO binnen de oppositietermijn of dat het EUIPO heeft geoordeeld dat de merken niet voldoen aan de inhoudelijke toetsing. De rechtbank gaat er daarom van uit dat deze Uniemerken inmiddels zijn geregistreerd. Omdat er wel oppositie is ingesteld tegen de Uniemerkaanvraag van [G] en gesteld noch gebleken is dat er reeds beslist is op deze oppositie, gaat de rechtbank er voorts van uit dat dit Uniemerk nog niet is geregistreerd.
5.4.
In artikel 124 UMVo is bepaald dat de rechtbanken voor het Uniemerk uitsluitende bevoegdheid hebben ter zake van:
a. a) 	alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en - indien naar nationaal recht toegestaan-dreigende inbreuk op Uniemerken;
b) 	rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk, indien naar nationaal recht toegestaan;
c) 	alle rechtsvorderingen wegens feiten als bedoeld in artikel 11, lid 2;
d) 	reconventionele vorderingen tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het Uniemerk, als bedoeld in artikel 128.
5.5.
De rechtbank constateert dat de wetgever geen nieuwe versie heeft vastgesteld van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (zoals laatstelijk gewijzigd bij Staatsblad 2012, 313) (hierna: de Uitvoeringswet), en deze dus niet heeft aangepast aan de UMVo. Kennelijk is de wetgever van oordeel dat deze Uitvoeringswet via de concordantiebepaling in de UMVo (artikel 211) ook op de UMVo van toepassing is. De rechtbank gaat daar ook van uit. In artikel 3 van de Uitvoeringswet is bepaald dat voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 92 van de verordening (thans artikel 124 UMVo) in
eerste aanleg uitsluitend bevoegd is de rechtbank Den Haag en in kort geding, de
voorzieningenrechter van die rechtbank.
5.6.
Voor zover de vordering in reconventie ziet op de nietigheid van de Uniemerken van MSAR en de doorhaling van deze Uniemerken, is op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd daarvan kennis te nemen. Weliswaar heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 17 april 2020 (ECLI:NL:HR:2020:743) geoordeeld dat artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: de Uitvoeringswet) onverbindend is voor zover daarin de bevoegdheid kennis te nemen van vorderingen in kort geding, bij uitsluiting is toegekend aan de rechtbank Den Haag, maar dit laat de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag om kennis te nemen van de hiervoor bedoelde vorderingen betreffende Uniemerken in een
bodemprocedure
onverlet. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden is daarom in zoverre onbevoegd van de vordering in reconventie kennis te nemen.
5.7.
De vorderingen in conventie die betrekking hebben op de Uniemerkaanvraag van [G] behoren naar het oordeel van de rechtbank echter niet tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag. Geen van deze vorderingen is namelijk gegrond op de stelling dat sprake is van een (dreigende) inbreuk op Uniemerken van MSAR. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van een vordering als bedoeld in artikel 124 UMVo en de Uitvoeringswet waarover de rechtbank Den Haag zou moeten oordelen. Aan de voorwaarde die is verbonden aan de voorwaardelijke eiswijziging van MSAR is daarom niet voldaan.
5.8.
MSAR kan niet gevolgd worden in haar standpunt dat, nu de rechtbank relatief bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen die geen betrekking hebben op een Uniemerk, de rechtbank vanwege de verknochtheid van alle vorderingen bevoegd zou zijn kennis te nemen van het volledige geschil. De exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag om te oordelen over enkele van de vorderingen, kan niet op grond van verknochtheid van de vorderingen opzij worden gezet. Wel zou als sprake is van verknochtheid van de vorderingen het hele geschil kunnen worden verwezen naar de rechtbank Den Haag, die exclusief bevoegd is over enkele van de vorderingen te oordelen. Naar het oordeel van de rechtbank doet die situatie zich hier voor. Gelet op het feit dat de vorderingen grotendeels betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex en dezelfde juridische geschilpunten zijn  de ingestelde vorderingen zodanig verknocht, dat een gezamenlijke behandeling en berechting van de vorderingen uit doelmatigheids-overwegingen en ter voorkoming van tegenstrijdige beslissingen is aangewezen. De hoofdzaak zal daarom zowel in conventie als in reconventie in de stand waarin deze zich bevindt worden verwezen naar de rechtbank Den Haag.
5.9.
Gelet hierop komt de rechtbank niet toe aan beoordeling van de primaire incidentele vordering tot niet-ontvankelijkverklaring van MSAR en de subsidiaire incidentele vordering om het [D] c.s. toe te staan om Oxbridge, [H] , [I] en [J] op te (laten) roepen ex artikel 118 Rv in de hoofdzaak in conventie en in reconventie. Deze incidenten zullen eveneens worden verwezen naar de rechtbank Den Haag in de stand waarin deze zich bevinden.
5.10.
De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het bevoegdheidsincident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.
6
De beslissing
De rechtbank
in incident
6.1.
verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering in de hoofdzaak in reconventie, voor zover deze betreft de nietigheid van Uniemerken van MSAR en de doorhaling van deze Uniemerken;
6.2.
verwijst de incidenten tot niet-ontvankelijkverklaring van MSAR en tot het toestaan van [D] c.s. om in de hoofdzaak derden op te (laten) roepen in de stand waarin deze zich bevinden naar de rechtbank Den Haag;
6.3.
houdt de beslissing omtrent de kosten van het bevoegdheidsincident aan;
in de hoofdzaak
6.4.
verwijst de zaak in conventie en reconventie in de stand waarin deze zich thans bevindt naar de rechtbank Den Haag;
6.5.
wijst partijen in dat verband op het bepaalde in artikel 221 Rv.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Biesma en in het openbaar uitgesproken op
8 juli 2020.
fn: 445