ECLI:NL:RBOBR:2020:3620
Rechtbank OBR — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK OOST-BRABANT
Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch
zaaknummer / rolnummer: C/01/359279 / KG ZA 20-310
Vonnis in kort geding van 17 juli 2020
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BABEL B.V.
,
gevestigd te Utrecht,
eiseres,
advocaat [NAAM]. S.M. Kaak te Utrecht,
tegen
de stichting
STICHTING BABEL ’S-HERTOGENBOSCH EN OMSTREKEN
,
gevestigd te ‘s-Hertogenbosch,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. T. de Klerck te 's-Hertogenbosch.
Partijen zullen hierna Babel en Babel Den Bosch genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 22 juli 2020 met producties, genummerd 1 tot en met 40;
de conclusie van antwoord met producties, genummerd 1 tot en met 8;
de akte van mr De Klerck met een productie, genummerd 9;
de mondelinge behandeling ter zitting van 3 juli 2020;
de pleitnota van mr. [NAAM];
de pleitnota van mr. [NAAM].
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Babel biedt sinds 1983 taaltrainingen aan voor particulieren, bedrijven, onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties in Nederland. Dit doet zij zowel klassikaal (in Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) als online, waarbij zij gebruik maakt van digitale leermethodes.
2.2.
Babel maakt landelijk reclame via brochures (zowel digitaal als in drukwerk), abri campagnes, betaalde advertenties via Google Adwords en via andere voor haar doelgroep in aanmerking komende platforms. Het budget voor marketing en communicatie van Babel heeft de afgelopen jaren gemiddeld € 100.000,00 per jaar bedragen. Babel is actief op sociale media accounts zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Daarnaast organiseert Babel evenementen voor studenten en presenteert zij zichzelf als standhouder op daarvoor in aanmerking komende beurzen, zoals de emigratiebeurs voor de emigratiebranche en de zorgbeurs voor de zorgbranche.
2.3.
Babel voert haar handelsnaam “Babel” sinds 1983, aanvankelijk via Babel Holding B.V. Babel Holding B.V. is in 2013 overgenomen door Babel. Babel heeft zich op 26 april 2013 geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uit het handelsregister blijkt dat haar activiteiten bestaan uit studiebegeleiding, vorming en onderwijs, de exploitatie van een taleninstituut en het geven van advies, taal- en communicatietrainingen (productie 2 bij de dagvaarding).
2.4.
Op 24 april 1996 heeft Babel de domeinnaam
www.babel.nl
geregistreerd (productie 3 bij de dagvaarding).
2.5.
Babel heeft op 29 juli 2010 (met vervaldatum 29 juli 2020) het volgende beeldmerk laten inschrijven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor diensten in klasse 41: talenonderwijs (productie 4 bij de dagvaarding).
2.6.
Ook gebruikt Babel de hoofdletter B, geplaatst in een cirkel.
2.7.
Babel Den Bosch is volgens haar statuten een stichting, zijnde een cultuur-educatieve organisatie, die ten doel heeft het bevorderen van openbare bibliotheekwerk (…), amateurkunst en cultuureducatie en al hetgeen daarmee in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, ten behoeve van de inwoners van Den Bosch en omstreken (productie 1 van mr. [NAAM]). Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten van Babel Den Bosch uit: het bijdragen aan een sociale, creatieve en welvarende gemeente ’s-Hertogenbosch en haar omgeving in een sterk veranderende wereld. Het bevorderen van de amateurkunst en cultuureducatie ten behoeve van de inwoners (productie 14 bij de dagvaarding).
2.8.
Babel Den Bosch biedt haar diensten aan onder de handelsnamen “Babel Den Bosch” en “Babel”.
2.9.
Op de website van Babel Den Bosch (productie 26 bij de dagvaarding) staat onder meer het volgende vermeld:
Over Babel
Babel bestaat per 1 januari 2019 en komt voort uit een samenvoeging van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o., Muzerije en Bureau Babel. Het is een cultuur-educatief platform voor kennis en talentontwikkeling. We stimuleren en faciliteren lezen, leren, creativiteit en burgerschap.
Hoe Babel aan haar naam komt
De naam Babel verwijst naar een eeuwenoud verhaal dat in vele culturen bestaat. Het is een verhaal over hoe belangrijk het is om elkaar te verstaan en hoe we kunnen samenwerken als we dezelfde taal spreken. En als woorden soms botsen, blijft er één taal overeind die we allemaal spreken: de taal van de kunsten. Muziek, literatuur, beeldende kunst en theater blijven we delen in elke taal en in elke generatie.
2.10.
Op de website van Babel Den Bosch worden onder meer taal- en schrijfcursussen aangeboden (productie 15 bij de dagvaarding).
2.11.
Stichting Openbare Bibliotheek ’s-Hertogenbosch heeft op 9 augustus 2018 de domeinnaam
www.babeldenbosch.nl
geregistreerd (productie 16 bij de dagvaarding) en op 31 juli 2019 de domeinnaam
www.bouwmeeaanbabel.nl
(productie 17 bij de dagvaarding).
Stichting Openbare Bibliotheek ’s-Hertogenbosch is op 31 december 2018 samen met Bureau Babel opgegaan in Babel Den Bosch waardoor deze domeinnamen aan Babel Den Bosch toekomen.
2.12.
Babel Den Bosch heeft een Twitter account onder de naam “@babeldenbosch”, een Instagram Account onder de naam “babeldenbosch”, een facebookaccount onder de naam “babeldenbosch”, een account op Youtube onder de naam ‘Babel Den Bosch” en een account op LinkedIn onder de naam “Babel Den Bosch”.
2.13.
Babel Den Bosch heeft op 19 oktober 2018 het Benelux woordmerk BABEL  gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Intellectuele eigendom (productie 21 bij de dagvaarding). Het woordmerk is op 10 april 2020 ingeschreven. Daarnaast heeft Babel Den Bosch op 4 mei 2020 onderstaand beeldmerk gedeponeerd (productie 22 bij de dagvaarding).
2.14.
Zowel het woordmerk van Babel Den Bosch als het beeldmerk van Babel Den Bosch zijn ingeschreven voor –onder andere- de klassen 16, 41, 42 en 43.
De klassen 16 en 41 laten zich als volgt omschrijven (porductie 21 bij de dagvaarding):
Kl 16 Drukwerken, programmaboekjes, flyers, boekbinderswaren, (werk)boeken, opleidingsmateriaal, educatief lesmateriaal; voornoemde producten niet op het gebied van (online-)taalonderwijs; papier, karton; brochures; plaatsbewijzen [tickets]; foto’s; posters; ansichttijdschriften; schrijfbehoeften.
Kl 41 Opvoeding, opleiding, het organiseren van workshops, cursussen, lezingen, seminars, congressen en andere evenementen voor educatieve doeleinden, organiseren van tentoonstellingen en beurzen voor educatieve doeleinden, (werk)boeken, kranten, programmagidsen, tijdschriften, films en videofilms, film-, audio- en videoproductie, audiovisuele productie, het samenstellen en het ter beschikking stellen van onderwijs- en lesprogramma’s, onderwijs met gebruikmaking van leermethoden, ter beschikking stellen van onderwijsmateriaal, het verzorgen van trainingen en opleiding, educatief advies, coaching [instructie] en educatieve diensten bij primair en middelbaar onderwijs, het verstrekken van educatieve informatie, het verstrekken van educatieve informatie met betrekking tot literatuur, het uitlenen, verhuren of ter beschikking stellen van boeken, educatieve boeken, tijdschriften, kranten, teksten, geluidsopnamen en beeldopnamen, digitale gegevensdragers en andere media: onderricht en cursussen op het gebied van literatuur en poëzie; voornoemde diensten niet op het gebied van(online-) taalonderwijs; onderricht en cursussen op het gebied van muziek, cultuurhistorie, beeldende kunt, literatuur en poëzie, theater, dans, foto en digitale media; het organiseren van workshops, cursussen, lezingen, seminars, congressen en andere evenementen voor culturele en/of ontspannende doeleinden; ontspanning, sportieve en culturele activiteiten; productie en uitvoering van theater-, muziek-, dans-, vertel-voorstellingen; het organiseren van tentoonstellingen voor educatieve en culturele doeleinden op het gebied van kunst en cultuur; bibliotheekdiensten; het verhuren van muziekinstrumenten; het verhuren of ter beschikking stellen van camera’s: het verstrekken van bibliografische informatie, waaronder archief- en bibliotheekgegevens met betrekking tot literatuur; het verstrekken van bibliografische informatie, waaronder archief- en bibliotheekgegevens; het maken van foto’s en fotoreportages; verhuur van beeldinstallaties en geluidsinstallaties; diensten van lichttechnici, beeldtechnici en geluidstechnici; reservering van tickets, toegangsbewijzen en plaatsbewijzen voor voorstellingen, concerten en culturele evenementen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
2.15.
Bij brief van 19 mei 2020 (productie 23 bij de dagvaarding) heeft Babel, Babel Den Bosch gesommeerd om:
het gebruik van het Babel woordmerk, haar handelsnaam en domeinnaam en een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;
het Babel woordmerk te laten doorhalen in het Benelux merkenregister;
een vergoeding voor de kosten van Babel te betalen van € 1.500,00;
2.16.
Bij brief van 28 mei 2020 heeft de advocaat [NAAM]n Bosch aan de advocaat [NAAM]n Bosch niet aan deze sommatie zal voldoen (productie 7 van mr. [NAAM]).
3
De vorderingen en de gronden
3.1.
Babel vordert  samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I. Babel Den Bosch te bevelen iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Babel te staken en gestaakt te houden en Babel Den Bosch te verbieden om de naam “Babel” en/ of de hoofdletter “B” al dan niet in combinatie met “Den Bosch” en/ of daarmee overeenstemmende tekens als handelsnaam of als domeinnaam, waaronder
www.babeldenbosch.nl
en
www.bouwaanbabel.nl
te gebruiken;
II. Babel Den Bosch te bevelen iedere inbreuk op de merkrechten van Babel, die voortvloeien uit het Babel beeldmerk te staken en gestaakt te houden en Babel Den Bosch te verbieden om het teken “Babel” of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken;
III. Babel Den Bosch te gebieden het onrechtmatig handelen jegens Babel te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval het gebruik van het teken “Babel” en/of de hoofdletter “B” als handels- of domeinnaam of als teken ter onderscheiding van haar waren of diensten;
IV. Babel Den Bosch te veroordelen tot betaling van een dwangsom voor iedere dag of gedeelte daarvan, of per keer, dat Babel Den Bosch het onder I en II gevorderde geheel of gedeeltelijk overtreedt;
V. de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv en artikel 50 lid 6 van het TRIPS-Verdrag te bepalen op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis, althans een termijn die de voorzieningenrechter redelijk voorkomt;
VI. Babel Den Bosch conform artikel 1019h te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten, thans begroot op € 15.000,00.
3.2.
Babel legt hieraan –kort weergegeven- het volgende ten grondslag.
Inbreuk handelsnaamrechten
3.3.
Babel Den Bosch maakt, zowel met haar handelsnamen als met haar domeinnamen inbreuk op de handelsnaamrechten van Babel in de zin van artikel 5 Hnw omdat:
Babel haar handelsnaam al 37 jaar rechtmatig voert;
de handelsnaam “Babel” van Babel Den Bosch (visueel, auditief en begripsmatig) identiek is aan de handelsnaam “Babel” van Babel.
de handelsnamen “Babel Den Bosch” en de hoofdletter “B” die is weergegeven in een cirkel van Babel Den Bosch (visueel , auditief en begripsmatig) overeenstemmen met de handelsnaam “Babel” van Babel;
de domeinnamen waaronder Babel Den Bosch haar bedrijf voert ook het woord “Babel” bevatten dat identiek is aan de handelsnaam “Babel” van Babel.
wegens de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn verwarring te duchten is.
Inbreuk merkrechten
3.4.
Babel Den Bosch maakt op grond van artikel 5a Hnw met haar handelsnamen “Babel” en “Babel Den Bosch” inbreuk op het beeldmerk van Babel, nu de handelsnaam van Babel Den Bosch bestaat uit het onderscheidende woord “Babel” dat overeenstemt met het beeldmerk van Babel dat voornamelijk uit het woord “Babel” bestaat.
3.5.
Babel Den Bosch maakt middels het gebruik van haar merken, handelsnamen en domeinnamen inbreuk op de merkrechten van Babel die voortvloeien uit haar beeldmerk. Gelet hierop moet Babel Den Bosch het gebruik van deze merken, handelsnamen en domeinnamen staken.
Primair
onderbouwt zij haar standpunt met een beroep op artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE, stellende dat de merken, handelsnamen en domeinnamen van Babel Den Bosch gelijk zijn aan, dan wel overeenstemmen met het beeldmerk van Babel. Bovendien worden ze gebruikt voor gelijke waren of diensten als die waarvoor het beeldmerk van Babel is ingeschreven waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat.
Subsidiair
(voor zover de voorzieningenrechter van oordeel is dat Babel Den Bosch haar merken, handelsnamen en domeinnamen niet voor waren of diensten gebruikt die overeenstemmen met de waren of diensten van Babel) beroept Babel zich op artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE. Het beeldmerk van Babel is bij een aanmerkelijk deel van het Nederlandse publiek een bekend merk. Door het gebruik van het teken “Babel” in haar merken, handelsnamen en domeinnamen trekt Babel Den Bosch ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en/ of de reputatie van Babel.
Meer subsidiair
(zo de voorzieningenrechter oordeelt dat Babel Den Bosch haar merken, handelsnamen en domeinnamen niet voor waren of diensten gebruikt) meent Babel dat Babel Den Bosch deze merken, handelsnamen en domeinnamen zonder geldige reden gebruikt en daarmee ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het beeldmerk van Babel in de zin van artikel 2:20 lid 1 onder d BVIE.
Onrechtmatig handelen op grond van artikel 6:162 BW
3.6.
Babel Den Bosch handelt onrechtmatig jegens Babel in de zin van artikel 6:162 BW.
Door een handelsnaam te kiezen die (nagenoeg) identiek is aan de naam van Babel, sticht Babel Den Bosch nodeloos verwarring onder het relevante publiek.
Door het gebruik van de merken, handelsnamen en domeinnamen van Babel Den Bosch doet Babel Den Bosch afbreuk aan de deugdelijkheid, de onderscheidenheid en de bruikbaarheid van de handelsnaam, domeinnamen, het merk en de sociale media profielen van Babel. Als gevolg hiervan is verwarring bij het publiek en verwatering van de handelsnaam van Babel te duchten die tot verlies van klanten en van het onderscheidingsvermogen van Babel kan leiden of al heeft geleid. Babel Den Bosch had eenvoudig voor andere handelsnamen, merken en domeinnamen kunnen kiezen.
Door het onrechtmatig handelen van Babel Den Bosch lijdt Babel schade. Investeringen van Babel in tijd en geld gaan verloren en er bestaat een reëel risico op verlies van klanten en omzet.
4
Het verweer
4.1.
Babel Den Bosch heeft als verweer het volgende naar voren gebracht.
4.2.
Babel heeft geen spoedeisend belang bij haar vorderingen.
Inbreuk handelsnaamrechten
4.3.
Er kan geen handelsnaambescherming zijn van de naam “Babel” omdat de beschermingsomvang van “Babel” slechts gering is.
4.4.
Babel Den Bosch concurreert niet met Babel. Zij biedt immers geen taalcursussen aan. Er is een andere, veel grotere partij die dezelfde diensten (talencursussen online en via apps) aanbiedt als Babel, onder een sterk gelijkende naam: “Babbel”. Babbel concurreert wel met Babel maar wordt door Babel ongemoeid gelaten. Het gaat dan niet aan om Babel Den Bosch, dat louter andere diensten aanbiedt dan taalcursussen, wel in rechte te betrekken.
4.5.
Er kan geen handelsnaambescherming worden verkregen voor het enkele gebruik van de hoofdletter B (al dan niet in een cirkel). Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever geweest om bepaalde letters te kunnen monopoliseren.
4.6.
Er is geen sprake van verwarringsgevaar tussen Babel en Babel Den Bosch. De diensten van Babel en Babel Den Bosch zijn immers niet met elkaar te vergelijken. Babel is een commerciële opleider die haar geld verdient met specialistische taalcursussen, terwijl Babel Den Bosch een stichting is die met publieke middelen probeert om taal, kunst en cultuur op een laagdrempelige manier te stimuleren. De naam “Babel” kan niet worden geclaimd voor het geven van cursussen in het algemeen.
De enige taalcursussen die op de website van Babel Den Bosch te vinden waren, waren verwijzingen naar taalcursussen die door een andere partij worden aangeboden: Flow Languages. Flow Languages huurt op de locatie van Babel Den Bosch een ruimte voor het geven van cursussen. Om verwarring te voorkomen heeft Babel Den Bosch de cursussen van Flow Languages inmiddels verwijderd van haar website.
4.7.
Er is geen sprake van hetzelfde publiek: beide partijen richten zich op andere doelgroepen. Babel richt zich op hoger opgeleide professionals, bedrijven en organisaties in het hele land. Babel Den Bosch richt uitdrukkelijk op (ook minder hoog opgeleid) publiek uit de stad en regio ’s-Hertogenbosch.
Inbreuk beeldmerk
Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE
4.8.
Er is geen sprake van een met het beeldmerk gelijk of overeenstemmend teken. De kenmerkende elementen van het beeldmerk van Babel zijn een omgekeerde “B”, het woord “taleninstituut” en de kleuren en plaatsing van de woorden ten opzichte van elkaar.
Bovendien komen de diensten van partijen niet met elkaar overeen. Ook is er geen sprake van verwarringsgevaar. Babel heeft geen woordmerk maar alleen een beeldmerk geregistreerd.
Artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE
4.9.
Babel Den Bosch gebruikt geen teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het beeldmerk van Babel. Babel is bovendien geen bekend merk. Omdat sprake is van andere diensten en een ander publiek, trekt Babel Den Bosch geen ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van Babel en doet zij geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk van Babel.
Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE
4.10.
Babel Den Bosch trekt geen ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van Babel en doet geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk van Babel.
Onrechtmatig handelen op grond van artikel 6:162 BW
4.11.
Babel Den Bosch handelt niet onrechtmatig jegens Babel:
Van gevaar voor verwatering van de handelsnaam van Babel is geen sprake nu er op de (Nederlandse) markt diverse partijen actief zijn onder de handelsnaam of merknaam “Babel” of soortgelijke benamingen. Babel Den Bosch biedt heel andere diensten aan dan Babel waardoor er geen sprake is van associatie tussen de ondernemingen Babel en Babel Den Bosch voor het publiek.
Er is geen sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Partijen bieden immers andere diensten aan, aan een andere doelgroep. Het relevante publiek is voor beide partijen verschillend.
Babel lijdt geen schade en zo zij al schade lijdt, dan is deze niet toerekenbaar aan Babel Den Bosch. Babel Den Bosch heeft bij haar merkinschrijving immers bewust (online-) taalonderwijs uitgesloten van haar activiteiten. Hiermee heeft Babel Den Bosch juist extra zorgvuldig gehandeld.
Babel Den Bosch hoefde geen andere naam te kiezen nu de aangeboden diensten compleet anders zijn dan die van Babel.
4.12.
Een belangenafweging behoort in het voordeel van Babel Den Bosch uit te vallen. Wanneer Babel Den Bosch de naam “Babel” niet meer zou mogen gebruiken, zou dat betekenen dat Babel Den Bosch met onmiddellijke ingang al haar publieke uitingen, administratie, de stichting, haar rol bij evenementen, de geplande cursussen, haar rol in het maatschappelijk speelveld, enzovoort, zal moeten wijzigen en / of stopzetten. De daarmee gepaard gaande kosten zijn aanzienlijk en de gevolgen daarvan zijn niet te overzien. Het gaat daarbij bovendien om gemeenschapsgeld, hetgeen naar haar aard een zwaarwegend belang tot zorgvuldigheid schept. Het uitspreken van een verbod door de voorzieningenrechter komt feitelijk neer op een declaratoir vonnis, nu het voor Babel Den Bosch ondoenlijk is om de situatie te herstellen wanneer het oordeel van de voorzieningenrechter in een bodemprocedure of in hoger beroep geen stand houdt.
4.13.
Babel lijdt geen schade op dit moment. Tegelijkertijd is bij een veroordelend vonnis de schade voor Babel Den Bosch aanzienlijk. Een uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis is dan ook niet nodig. Zo de voorzieningenrechter het vonnis desalniettemin uitvoerbaar bij voorraad verklaart, dan verzoekt Babel Den Bosch de uitvoerbaar bij voorraadverklaring uit te spreken vanaf vier maanden na het wijzen van het vonnis, althans aan de uitvoerbaar bij voorraadverklaring de voorwaarde te verbinden dat Babel zekerheid stelt voor een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag.
4.14.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5
De beoordeling
5.1.
Babel heeft bij haar vorderingen een voldoende spoedeisend belang. Als inbreuk wordt gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig jegens haar wordt gehandeld, heeft zij er immers belang bij dat daaraan op zo kort mogelijke termijn een einde komt.
Inbreuk handelsnaamrechten
5.2.
Niet in geschil is dat beide partijen de handelsnaam “Babel” voeren. Het gaat hier dus om identieke handelsnamen. Babel Den Bosch voert daarnaast de handelsnaam “Babel Den Bosch”. Verder maakt Babel Den Bosch gebruik van haar domeinnamen www.babeldenbosch.nl en www.bouwmeeaanbabel.nl. Tussen partijen staat vast dat Babel de handelsnaam “Babel” eerder gebruikte dan dat Babel Den Bosch háár handelsnamen en domeinnamen gebruikte.
5.3.
Ingevolge artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
5.4.
Bij de beoordeling van de vraag of verwarring te duchten is, zal –naast de vraag of beide handelsnamen op zich tot verwarring kunnen leiden- ook rekening moeten worden gehouden met alle omstandigheden die, in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, het gevaar voor verwarring in de hand werken dan wel tegengaan. Tevens speelt daarbij  de mate waarin een naam onderscheidend vermogen heeft, een rol.
5.5.
Babel Den Bosch stelt zich op het standpunt dat door een verhaal uit het oude testament, de naam “Babel” synoniem geworden voor het begrip taal en communicatie. Volgens Babel Den Bosch is “Babel” daarmee feitelijk een beschrijvende naam geworden voor taal en cultuur en geniet deze naam dus geen bescherming op grond van de Handelsnaamwet. Aan Babel Den Bosch kan worden toegegeven dat er sprake is van enige algemeenheid van de naam “Babel” op het gebied van taal en communicatie. Anders dan Babel Den Bosch is de voorzieningenrechter echter van oordeel dat die “algemeenheid” gering is en dat “Babel” zeker geen beschrijvende naam is voor taalcursussen, of voor taal en cultuur in het algemeen.
5.6.
Door het gebruik van de handelsnamen “Babel” door beide partijen en “Babel Den Bosch” en de domeinnaam
www.babeldenbosch.nl
door Babel Den Bosch, is sprake van verwarringsgevaar voor het relevante publiek.
Immers, beide partijen voeren identieke namen en bieden taalcursussen aan die ook nog eens landelijk via dezelfde kanalen worden aangeboden aan het publiek, te weten via de onderscheiden eigen websites en sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Youtube en Instagram. Dat Babel Den Bosch de taalcursussen inmiddels van haar website heeft verwijderd maakt dit niet anders nu Babel Den Bosch dit klaarblijkelijk eerst onder de druk van dit kort geding heeft gedaan. Babel Den Bosch had er ook voor kunnen kiezen om direct na de sommatie van Babel van 19 mei 2020 de taalcursussen van haar website te verwijderen.
5.7.
Babel Den Bosch stelt zich op het standpunt dat niet zijzelf maar een derde partij, te weten Flow Languages, de taalcursussen aanbood die op de website van Babel Den Bosch te vinden waren. Deze partij huurde bij Babel Den Bosch een ruimte voor het geven van deze cursussen, aldus Babel Den Bosch. Als je op de website van Babel Den Bosch klikte op een taalcursus, kwam je direct op de website van Flow Languages terecht, zo stelt Babel Den Bosch. Wat hiervan ook zij, feit is dat Babel Den Bosch deze taalcursussen aanbood op haar eigen website.
5.8.
Babel heeft ter adstructie van haar stelling dat sprake is van verwarringsgevaar, onweersproken naar voren gebracht dat iemand die op internet een taalcursus zoekt bij Babel en daar de zoekterm “Babel taal” intoetst, zowel Babel als Babel Den Bosch in de zoekresultaten zal aantreffen. Voorstelbaar is dat zo iemand meent dat het om dezelfde “Babel” gaat en dat Babel Den Bosch, juist door de toevoeging “Den Bosch” een vestiging is van Babel in Den Bosch. Dat Babel Den Bosch ook op ander (cultureel) vlak cursussen aanbiedt en een Bibliotheek drijft, maakt dit niet anders nu het verwarringsgevaar juist en vooral te duchten is bij personen die op zoek zijn naar een taalcursus, meer in het bijzonder bij de klanten van Babel.
5.9.
Babel heeft voorts, middels het overleggen van verschillende printscreens (productie 39 bij de dagvaarding), naar voren gebracht dat zij wordt “gementioned” op social media terwijl Babel Den Bosch is bedoeld. Volgens Babel Den Bosch is dit geen voorbeeld van verwarring omdat de “mention” een digitaal gegenereerd bericht is, waar geen mens aan te pas is gekomen en is hier enkel de computer in verwarring. Met Babel is de voorzieningenrechter echter van oordeel dat juist wanneer de computer in verwarring is, dit verwarring oplevert voor het relevante publiek. Dat verwarring bij het publiek zich feitelijk al heeft voorgedaan blijkt wel uit een e-mailberichtje dat een moeder op 18 juni 2020 stuurde naar Babel (over het betalen van de vioolles voor haar kind), dat niet voor Babel maar voor Babel Den Bosch was bedoeld (Productie 39 bij de dagvaarding).
5.10.
Het voorgaande leidt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat Babel Den Bosch door het gebruik van de handelsnamen “Babel” en “Babel Den Bosch” en de domeinnaam
www.babeldenbosch.nl
inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Babel in de zin van artikel 5 Hnw en dat het Babel Den Bosch moet worden verboden deze handelsnamen en deze domeinnaam te voeren.
5.11.
Ten aanzien van de domeinnaam
www.bouwmeeaanbabel.nl
oordeelt de voorzieningenrechter dat geen sprake is van verwarringsgevaar met de handelsnaam “Babel” van Babel. Immers, de term “bouwmee” ervoor maakt dat deze domeinnaam auditief, visueel en begripsmatig echt anders is dan louter de naam “Babel”. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat deze domeinnaam gewoon is toegestaan.
5.12.
Voor zover Babel zich op het standpunt stelt dat het logo van Babel –de hoofdletter B in een cirkel- bescherming geniet op grond van de Handelsnaamwet, oordeelt de voorzieningenrechter dat een logo geen handelsnaam kan zijn en dus geen bescherming geniet op grond van de Handelsnaamwet. Babel stelt zich op het standpunt dat het gebruik van het logo wel mee kan wegen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Bespreking hiervan kan echter achterwege blijven nu de voorzieningenrechter op andere gronden al heeft geoordeeld dat sprake is van verwarringsgevaar en Babel Den Bosch om die reden het gebruik van haar handelsnamen “Babel” en “Babel Den Bosch” en haar domeinnaam
www.babeldenbosch.nl
toch al moet staken.
5.13.
Voor zover Babel stelt dat de hoofdletter B op zichzelf moet worden gezien als een handelsnaam van Babel en bescherming geniet in de zin van artikel 5 Hnw, oordeelt de voorzieningenrechter dat de hoofdletter B geen handelsnaam kan zijn aangezien zij ieder onderscheidend vermogen mist. Van bescherming ex artikel 5 Hnw kan reeds hierom geen sprake zijn.
5.14.
Babel Den Bosch verwijt Babel nog dat zij een andere partij, genaamd “Babbel” ongemoeid laat terwijl Babbel evenals Babel online taalcursussen aanbiedt. Voorstelbaar is echter dat Babel het verwarringsgevaar met Babbel niet groot acht omdat Babbel visueel een auditief maar vooral begripsmatig totaal anders is dan Babel.
5.15.
De conclusie is Babel Den Bosch dat de vordering onder I voor toewijzing gereed ligt, voor zover deze vordering ertoe strekt om Babel Den Bosch te verbieden om de naam “Babel” al dan niet in combinatie met “Den Bosch” als handelsnaam te gebruiken en om de domeinnaam
www.babeldenbosch.nl
te gebruiken.
Inbreuk merkrechten
Artikel 5a Hnw
5.16.
Gelet op het feit dat de voorzieningenrechter hiervoor reeds heeft geoordeeld dat Babel Den Bosch het gebruik van de handelsnamen “Babel” en “Babel Den Bosch” moet staken omdat zij met deze handelsnamen inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Babel in de zin van artikel 5 Hnw, behoeft de vraag of Babel Den Bosch het gebruik van haar handelsnamen “Babel” en “Babel Den Bosch” ook moet staken ingevolge het bepaalde in artikel 5a Hnw, geen bespreking meer.
Artikel 2.20 BVIE
5.17.
Ten aanzien van de handelsnamen van Babel Den Bosch is reeds geoordeeld dat Babel Den Bosch het gebruik ervan moet staken. Dit geldt ook voor de domeinnaam
www.babel.nl
. De vraag of Babel Den Bosch het gebruik van haar handelsnamen “Babel” en “Babel Den Bosch” en haar domeinnaam
www.babel.nl
ook moet staken ingevolge het bepaalde in artikel 2.20 BVIE hoeft dan geen bespreking meer. Gelet hierop moet thans nog “slechts” worden beoordeeld of Babel Den Bosch met haar woordmerk, haar beeldmerk en haar domeinnaam
www.bouwmeeaanbabel.nl
inbreuk maakt op het beeldmerk van Babel. Een woordmerk heeft Babel niet geregistreerd.
5.18.
Ten aanzien van de door Babel aangevoerde gronden van artikel 2:20 lid 1 onder b en c BVIE oordeelt de voorzieningenrechter dat met de merken van Babel Den Bosch en met haar domeinnaam
www.bouwmeeaanbabel.nl
geen sprake is van aan het beeldmerk van Babel gelijke of overeenstemmende tekens. Hiertoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
5.19.
Vaste rechtspraak is dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gelijkenis tussen merk en teken geldt dat merk en teken elk in hun geheel moeten worden bezien. Beslissend is de totaalindruk op de gemiddelde consument. Het publiek neemt merken immers meestal vluchtig en in hun geheel waar en let niet op de verschillende details.
5.20.
Weliswaar bevat het beeldmerk van Babel, evenals de merken en de bewuste domeinnaam van Babel Den Bosch, het woord “Babel” maar Babel heeft onweersproken naar voren gebracht dat de kenmerkende elementen van het beeldmerk van Babel zijn: een omgekeerde letter “B”, het woord “taleninstituut” en de kleuren en plaatsing van de woorden ten opzichte van elkaar. Zowel het woordmerk BABEL als het beeldmerk van Babel Den Bosch bevatten geen van deze kenmerken. Dit geldt ook voor de domeinnaam
www.bouwmeeaanbabel.nl
. Gelet hierop zal de totaalindruk van het beeldmerk van Babel bij de gemiddelde consument niet hetzelfde zijn als de totaalindruk van de merken en de betreffende domeinnaam van Babel Den Bosch. Geconcludeerd moet dan ook worden dat de tekens van Babel Den Bosch niet gelijk zijn aan of overeenstemmen met het beeldmerk van Babel.
5.21.
Reeds hierom kan Babel zich niet op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b en c BVIE verzetten tegen het gebruik door Babel Den Bosch van haar woord- en beeldmerk, noch ook tegen het gebruik van de domeinnaam
www.bouwmeeaanbabel.nl
. De vraag of deze tekens in het economisch verkeer gebruikt worden voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor Babel haar beeldmerk gebruikt, en de vraag of er verwarring kan ontstaan bij het publiek, kunnen gelet hierop onbesproken blijven.
5.22.
Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE sis vereist dat de merkhouder aantoont dat door het door hem aangevallen gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het voordeel zal ongerechtvaardigd zijn, wanneer de derde in het kielzog van het merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van het merk te creëren en te onderhouden. Babel heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit het geval is in de onderhavige kwestie. De voorzieningenrechter acht de enkele stelling van Babel, dat Babel Den Bosch de merken en de domeinnaam zonder geldige reden gebruikt, daartoe onvoldoende.
5.23.
Het voorgaande leidt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat Babel Den Bosch geen inbreuk maakt op de merkrechten van Babel. De vordering onder II, die ertoe strekt Babel Den Bosch die inbreuk te doen staken, moet dan ook worden afgewezen.
Onrechtmatig handelen op grond van artikel 6:162 BW
5.24.
De vraag of het Babel ook op grond van artikel 6:162 BW moet worden verboden het teken “Babel” als handels-/ of domeinnaam te gebruiken, kan onbesproken blijven nu  Babel op grond van hetgeen hiervoor is overwogen en geoordeeld, het gebruik van de handelsnamen “Babel” en “Babel Den Bosch” alsmede de domeinnaam
www.babeldenbosch.nl
zal moeten staken.
5.25.
Ten aanzien van de hoofdletter B heeft te gelden dat deze ieder onderscheidend vermogen mist en dus niet beschermd kan worden.
5.26.
Babel vordert een veroordeling van Babel Den Bosch om ieder onrechtmatig handelen jegens Babel te staken waaronder in ieder geval het gebruik van het teken “Babel” en/ of de hoofdletter “B” als handels- of domeinnaam of als teken ter onderscheiding van haar waren of diensten.
5.27.
Voor zoveel nodig blijft dan over de beoordeling van de vraag of Babel Den Bosch onrechtmatig handelt jegens Babel in de zin van artikel 6:162 BW door het gebruik van haar domeinnaam
www.bouwmeeaanbabel.nl
.
5.28.
Cruciaal voor het antwoord op de vraag of Babel Den Bosch met het gebruik van  de domeinnaam
www.bouwmeeaanbabel.nl
. onrechtmatig handelt jegens Babel is het antwoord op de vraag of het gebruik van deze merken en de domeinnaam tot verwarring zal leiden. Hierbij geldt de maatstaf van artikel 5 Hnw. Van verwarringsgevaar is echter geen sprake omdat “bouwmeeaanbabel” visueel, auditief en begripsmatig wezenlijk anders is dan “Babel”. Door het gebruik van de domeinnaam
www.bouwmeeaanbabel.nl
. handelt Babel Den Bosch dan ook niet onrechtmatig jegens Babel.
5.29.
De slotsom is dat Babel Den Bosch zal worden veroordeeld om het gebruik van de handelsnamen “Babel” en “Babel Den Bosch”, alsmede de domeinnaam
www.babeldenbosch.nl
te staken.
5.30.
Een afweging van de betrokken belangen maakt het voorgaande niet anders. Het feit dat Babel Den Bosch kosten moet maken om haar publieke uitingen, administratie enzovoort te wijzigen is een omstandigheid die voor haar rekening en risico behoort te komen. Immers, niet in geschil is dat Babel Den Bosch op de hoogte was van het bestaan van Babel alsmede van het feit dat Babel een taleninstituut is. Desondanks heeft Babel Den Bosch er zelf voor gekozen haar onderneming ook “Babel” te noemen en taalcursussen aan te bieden.
5.31.
De ter versterking van de gevraagde veroordeling gevorderde dwangsom zal eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat deze zal worden beperkt als na te melden.
5.32.
Babel Den Bosch heeft de voorzieningenrechter nog verzocht om het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Aan dit verzoek gaat de voorzieningenrechter voorbij. Het kort geding is er nu juist op gericht om, uitvoerbaar bij voorraad, een voorlopige  voorziening te treffen. Dit betekent dat het kort geding zinledig zou zijn wanneer de voorzieningenrechter het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad zou verklaren. Daarbij komt dat de belangen van partijen hiervoor reeds zijn afgewogen. Die belangenafweging brengt niet mee dat het vonnis pas na vier maanden uitvoerbaar bij voorraad moet worden verklaard, nu Babel Den Bosch, bewust het risico heeft genomen dat zij op enig moment het gebruik van de naam “Babel” zou moeten staken. Zij was immers op de hoogte van het bestaan van Babel alsmede van het feit dat Babel zich bezighoudt met het verzorgen van taalcursussen. Zoals hiervoor reeds overwogen heeft Babel Den Bosch er desondanks voor gekozen haar onderneming ook “Babel” te noemen en taalcursussen aan te bieden.
5.33.
Aan de uitvoerbaar bij voorraad verklaring hoeft niet de voorwaarde van zekerheidstelling door Babel te worden verbonden. Gesteld noch gebleken is immers dat Babel niet in staat is om eventuele door Babel Den Bosch geleden schade te betalen wanneer Babel Den Bosch in hoger beroep alsnog gelijk zou krijgen.
5.34.
Gelet op het feit dat elk der partijen deels in het ongelijk is gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd, als na te melden.
6
De beslissing
De voorzieningenrechter:
6.1.
veroordeelt Babel Den Bosch om binnen zes weken na betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnamen “Babel” en “Babel Den Bosch” te staken en gestaakt te houden;
6.2.
veroordeelt Babel Den Bosch om binnen zes weken na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam
www.babeldenbosch.nl
te staken en gestaakt te houden;
6.3.
veroordeelt Babel Den Bosch om aan Babel een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de onder 6.1 en of 6.2 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet;
6.4.
bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd voorzover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
6.5.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
6.6.
bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv op zes maanden na betekening van dit vonnis;
6.7.
compenseert de proceskosten tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
6.8.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 17 juli 2020.