ECLI:NL:RBOBR:2021:167
Rechtbank OBR — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK OOST-BRABANT
Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch
zaaknummer / rolnummer: C/01/364159 / KG ZA 20-648
Vonnis in kort geding van 8 januari 2021
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
P.K. HOLDLINE B.V.
,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
P.K. BENELUX B.V.
,
beide gevestigd te Uden,
eiseressen,
advocaten mr. M.R. Rijks en mr. L.T. de Groot te Eindhoven,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VEMEDIA B.V.
,
gevestigd te Diemen,
gedaagde,
advocaten mr. J.C.H. van Manen en mr. E. Meyer van Gelderen te Amsterdam.
Partijen zullen hierna PK c.s. en Vemedia genoemd worden. Waar nodig worden eiseressen afzonderlijk PK Holdline en PK Benelux genoemd.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 13 november 2020 met producties 1 tot en met 53 (waaronder enige digitale bestanden);
de brief van mr. [NAAM]25 november 2020 met een akte overlegging productie A;
de akte overlegging aanvullende producties 54 tot en met 59 van PK c.s.;
de akte overlegging producties Vemedia genummerd B-E
de per e-mail van mr. [NAAM]c.s. op 4 december 2020 binnengekomen akte overlegging aanvullende productie (genummerd 60)
de pleitnota van Vemedia.
de pleitnota van PK c.s.
de mondelinge behandeling op 7 december 2020 die in verband met de overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus door middel van een skype-verbinding heeft plaatsgevonden.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Vemedia is opgericht in 1961 en maakt onderdeel uit van de Vemedia groep, een internationaal georiënteerde onderneming op het gebied van zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten, farmaceutische grondstoffen en ongediertebestrijdingsmiddelen. Vemedia houdt zich binnen de Vemedia groep bezig met de verkoop en marketing van zowel eigen merken van de Vemedia groep als distributiemerken.
2.2.
PK c.s. maken onderdeel uit van het Zwitserse concern [naam 1] . Dit concern richt zich op de verkoop van OTC producten, zelfzorgmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn, in drogisterijen, apotheken, supermarkten, groothandels en webshops. PK Holdline is de moedermaatschappij van PK International B.V. en PK Benelux. PK Benelux is opgericht in 1985 en verkoopt de producten die onder het merk Lucovitaal op de markt worden gebracht.
2.3.
PK Holdline is houdster van een groot aantal merken, waaronder - voor zover hier relevant - (hierna gezamenlijk te noemen: de merken):
- Uniebeeldmerk LUCOVITAAL met depotdatum 29 augustus 2018 en inschrijvingsnummer 17948425 voor waren in klassen 3 en 5
- Uniewoordmerk LUCOVITAAL met depotdatum 1 april 2016 en inschrijvingsnummer 16002123 voor waren in klassen 3 en 5
- Benelux woordmerk LUCOVITAAL met depotdatum 18 april 1997 en inschrijvingsnummer 613233 voor waren in klassen 5, 29 en 30
- Benelux beeldmerk LUCOVITAAL KRACHTIG EN GOEDKOOP met depotdatum 12 juni 2015 en inschrijvingsnummer 979409 voor waren in klassen 5 en 35
Krachtig en goedkoop
- Uniebeeldmerk LUCOVITAAL met depotdatum 11 april 2006 en inschrijvingsnummer 5049069 voor waren in klassen 29 en 30
- Uniebeeldmerk LUCOVITAAL RESCUE met depotdatum 18 mei 2016 en inschrijvingsnummer 15451271 voor waren in klassen 3 en 5
2.4.
Op 14 december 2006 heeft Vemedia de aandelen in Distributiecare B.V. overgenomen. Distributiecare B.V. bezat een assortiment voedingssupplementen en het Beneluxbeeldmerk Leef vitaal, gedeponeerd op 19 juni 2006. Na de overname heeft Vemedia een nieuw Leef Vitaal logo ontwikkeld. Dat logo is op 17 juli 2007 gedeponeerd als Benelux beeldmerk. Het merk bevat de woorden “Leef” en “vitaal” met daartussenin een poppetje, een balletdanser die balanceert op één been.
2.5.
Vemedia gebruikt het Leef vitaal merk sinds 2007. Onder dit merk biedt zij de producten Glucon Combi (Glucisamine), Omega Combi, Prosta Totaal, Melatomatine, Cran combi, Garlic Vitaal, Ginkgo Combi en Probiotica aan.
2.6.
Op 14 oktober 2009 heeft PK Holdline, via een merkengemachtigde van het Algemeen Octrooi- en Merkenbureau, een sommatiebrief gestuurd aan Vemedia waarin zij bezwaar maakt tegen het gebruik van het merk Leef vitaal.
2.7.
Bij brief van 23 oktober 2009 heeft Vemedia, via een merkengemachtigde van merkenbureau [naam 2] , de sommatie van de hand gewezen en zich daarbij op het standpunt gesteld dat geen sprake is of kan zijn van verwarring tussen de merken.
2.8.
Bij brief van 19 november 2009 heeft de merkengemachtigde van PK Holdline haar stellingen herhaald en tevens rechtsmaatregelen aangekondigd. Bij brief van 3 december 2009 heeft de advocaat [NAAM]hand gewezen, daarbij gewezen op de verschillen tussen de beeldmerken en geconcludeerd dat bij vergelijking gesproken moet worden van een andere totaalindruk.
2.9.
Op de brief van 3 december 2009 is door PK Holdline vervolgens niet (meer) gereageerd.
2.10.
Begin 2018 heeft Vemedia besloten tot een herpositionering van het Leef vitaal merk en uitbreiding van het Leef vitaal productassortiment.
Vemedia gebruikt sindsdien een witte kartonnen verpakking, met het merk bovenaan, tegen een achtergrond van 6 felle kleuren. De nieuwe Leef vitaal lijn wordt expliciet bij Kruidvat en Trekpleister verkocht en is daar in de week van 9 september 2019 geïntroduceerd. De nieuwe verpakking van Leef vitaal ziet er als volgt uit:
2.11.
Bij brief van 29 oktober 2019 heeft PK c.s. Vemedia gesommeerd om het in haar  ogen onrechtmatig gebruik van het beeldmerk Leef vitaal te staken. PK c.s. stellen zich op het standpunt dat de nieuwe lijn producten van Leef vitaal inbreuk maakt op de Lucovitaal woord- en beeldmerken. Een visuele vergelijking van 10 producten met het Luco vitaal logo en de nieuwe lijn producten van Leef vitaal, hebben PK c.s. weergegeven in randnummer 41 van hun dagvaarding.
2.12.
Omdat Vemedia niet aan de sommatie van 29 oktober 2019 heeft voldaan hebben PK c.s. Vemedia op 18 november 2019 gedagvaard voor de rechtbank Den Haag en - onder meer - staking van het vermeend inbreuk makend en onrechtmatig gebruik door Vemedia van het Leef vitaal merk gevorderd.
2.13.
In die procedure, geregistreerd onder zaaknummer: C/09/584647, heeft Vemedia een conclusie van antwoord ingediend op 18 maart 2020 en zal een dezer dagen een comparitie worden bepaald. Daartoe zijn door de rechtbank Den Haag de verhinderdata van partijen reeds opgevraagd voor de periode februari tot en met juli 2021. Gelet hierop zal de zitting naar verwachting plaatsvinden in de eerste helft van 2021.
3
Het geschil
3.1.
PK c.s. vorderen  samengevat - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
Vemedia te bevelen binnen 48 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis iedere inbreuk op de merken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder Vemedia te verbieden gebruik te maken van de tekens "Leefvitaal" dan wel andere tekens die overeenstemmen met de merken voor de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, meer in het bijzonder Vemedia te verbieden de in deze dagvaarding omschreven producten te verhandelen,
Vemedia te bevelen binnen 48 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis iedere inbreuk op het handelsnaamrecht " Lucovitaal " te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder Leefvitaal te verbieden gebruik te maken van de handelsnaam "Leefvitaal" dan wel andere met " Lucovitaal " verwarringwekkende handelsnamen,
Vemedia te bevelen binnen 48 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens Lucovitaal en PK Benelux te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van het verhandelen van de producten zoals omschreven in deze dagvaarding,
Vemedia te veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis een schriftelijke opgave, voorzien van alle ter staving daarvan dienende documenten, te doen van het volgende:
(a)	de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die Vemedia heeft ingekocht dan wel vervaardigd of heeft doen inkomen dan wel doen vervaardigen;
(b)	de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die Vemedia dan wel bij enige aan Leefvitaal gelieerde (rechts)persoon aanwezig zijn of (indirect) in voorraad worden gehouden,
(c)	de door Vemedia intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijzen alsmede de door Vemedia gehanteerde verkoopprijzen voor de inbreukmakende producten,
( d) 	het totale bedrag van de door Vemedia als verhandeling van de inbreukmakende producten genoten bruto- en nettowinst, alsmede de berekeningswijze daarvan,
(e)	de volledige namen en adressen van alle bij de verhandeling en vervaardiging van de inbreukmakende producten betrokken (rechts)personen;
(f)	de volledige namen en adressen van alle professionele afnemers van de inbreukmakende producten,
5. Vemedia te gebieden om binnen 48 uur na het in deze zaak te wijzen vonnis de volgende rectificatie op de homepage van www.leefvitaal.nl te plaatsen en deze rectificatie 90 dagen te laten staan, in zwarte letters met lettertype Arial 14 tegen een witte achtergrond, zonder begeleidende tekst en in het midden van de website geplaatst, met de volgende tekst:
"RECTFICATIE
Wij zijn door de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's­Hertogenbosch veroordeeld om de verhandeling van onze Leefvitaal productlijn te staken en gestaakt te houden vanwege inbreuk op de merkrechten van en het onrechtmatig handelen jegens Lucovitaal . Daarnaast zijn wij veroordeeld om alle inbreukmakende Leefvitaal producten per direct uit de handel te halen. Indien u producten van ons heeft afgenomen, kunt u deze kosteloos aan ons retourneren.
Vanwege de inbreuk op de merkrechten en het onrechtmatig handelen jegens Lucovitaal , heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch om die reden Leefvitaal bevolen een rectificatie te plaatsen op onze website.
[naam 3] ”,
6. Vemedia te gebieden om binnen 48 uur na het in deze zaak te wijzen vonnis aan alle professionele afnemers van de in de dagvaarding omschreven producten een brief (zonder enige begeleidende tekst) te versturen met de volgende inhoud:
“Geachte relatie,
Wij zijn door de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's­Hertogenbosch, veroordeeld om de verhandeling van onze Leefvitaal productlijn te staken en gestaakt te houden vanwege inbreuk op de merkrechten van Lucovitaal . Daarnaast zijn wij veroordeeld om alle inbreukmakende Leefvitaal producten per direct uit de handel te halen.
Ik verzoek u daarom om alle nog bij u op voorraad zijnde producten per direct uit de handel te halen en aan ons te retourneren, onder meer om te voorkomen dat u zelfstandig ook inbreuk maakt op de rechten van Lucovitaal . Uiteraard zullen wij alle kosten voor deze reca/1 aan u vergoeden.
Met vriendelijke groet,
[naam 3] ",
7. Vemedia te veroordelen om binnen 3 dagen na verzending van de onder 6 bedoelde brieven een kopie daarvan, inclusief bewijs van verzending per adres, aan de advocaten van PK c.s. te verstrekken,
8. Vemedia te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 20.000,- per product dan wel niet-nakoming van de bevelen genoemd onder 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 en/of 5 en/of 6 en/of 7, te vermeerderen met € 10.000,- voor iedere dag - een gedeelte van een dag tot een gehele gerekend - dat de overtreding dan wel niet-nakoming voortduurt, een en ander met een maximum van€ 2.000.000,- per veroordeling,
9. Vemedia te veroordelen in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, met bepaling dat Vemedia de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 14 dagen na de dag van het te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.
3.2.
PK c.s. leggen daaraan ten grondslag dat Vemedia in september 2019 - een paar maanden nadat Vemedia een tevergeefse poging heeft gedaan om PK c.s. over te nemen - is begonnen met het nauwgezet en op inbreukmakende wijze nabootsen van de 11 meest populaire producten en verpakkingen van het merk Lucovitaal . In verband met deze inbreuk hebben PK c.s. eind 2019 een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag. Het inbreukmakend en onrechtmatig handelen van Vemedia duurt echter maar voort en Vemedia heeft tijdens de bodemprocedure zelfs twee nieuwe inbreukmakend producten geïntroduceerd. Dit leidt tot allengs oplopende schade aan de zijde van PK c.s. en deze voortdurende en toenemende inbreuken geven PK c.s. voldoende spoedeisend belang om haar verbodsvorderingen in kort geding voor te leggen. Hangende de bodemprocedure blijft immers ook continue feitelijke verwarring optreden tussen de merken Lucovitaal en Leefvitaal, zoals blijkt uit de producties 3A en B, 46A en B en 47. Uit deze stukken blijkt dat zelfs medewerkers van Kruidvat de producten van partijen niet uit elkaar weten te houden. Ook deze voortdurende verwarring moet tot de conclusie leiden dat er sprake is van een spoedeisend belang van PK c.s. bij haar vorderingen in kort geding. Bij dit alles komt dat de bodemprocedure in Den Haag door de corona crisis en door het handelen van Vemedia zodanige vertraging heeft opgelopen dat van PK c.s. niet meer verlangd kan worden dat zij de uitkomst van de bodemprocedure afwacht.
3.3.
Vemedia voert verweer.
4
De beoordeling
4.1.
Vemedia heeft - onder andere - het verweer gevoerd dat PK c.s. door (veel) te lang stilzitten geen spoedeisend belang meer hebben bij de thans door hen in kort geding ingestelde vorderingen.
4.2.
De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Zulks hangt af van de omstandigheden van het geval.
4.3.
PK c.s. hebben niet weersproken dat Vemedia al sinds 2007 gebruik maakt van de woordcombinatie “Leef vitaal” met de balletdanser verbindend in het midden geplaatst tussen de beide woorden “Leef” en “vitaal”. Deze combinatie van woorden en beeld wordt  afgedrukt op haar producten, in promotiemateriaal en op de leefvitaal.nl website tegen een achtergrond die wordt gevormd door een gekleurd vlak, afgerond met een halve cirkel. Vemedia heeft dit beeldmerk Leef vitaal op 17 juli 2007 geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau. Evenmin in geschil is dat PK c.s. Vemedia in 2009 hebben gesommeerd het gebruik van het merk Leef vitaal te staken, dat Vemedia daar gemotiveerd geen gehoor aan heeft gegeven en dat PK c.s. vervolgens ook geen verdere (rechts)maatregelen hebben ondernomen om de gewraakte inbreuken op de merkrechten van PK c.s. te doen staken.
4.4.
Los van de vraag of het enkele feit dat PK c.s. na 2009 niet meer zijn opgekomen tegen het - in hun ogen - inbreukmakend gebruik van het beeldmerk “Leef vitaal” door Vemedia tot de conclusie moet leiden dat zij hun rechten om tegen het gebruik van het beeldmerk op te treden hebben verwerkt (dit standpunt is door Vemedia zowel in de bodemprocedure als in dit kort geding ingenomen, maar wordt door PK c.s. betwist), staat tussen partijen wel vast dat het gebruik van het beeldmerk van Vemedia onderdeel uitmaakt van de door Vemedia in 2019 gepresenteerde restyling van haar verpakkingen, zoals blijkt uit de producties A10a en A10b van Vemedia. PK c.s. stellen zich op het standpunt dat het gebruik van het al sinds jaar en dag gebruikte beeldmerk Leef vitaal door die gewijzigde restyling van de verpakkingen een zodanig wijziging van het gebruik met zich brengt dat daarmee sprake is van een versterkte inbreuk op haar rechten, temeer nu deze restyling zich - aldus PK c.s. - hoofdzakelijk en in eerste instantie richt op de 11 zogenaamde ‘hardlopers’ van PK c.s., dat wil zeggen de 11 bestverkopende producten uit het Lucovitaal productassortiment.
4.5.
PK c.s. hebben Vemedia daarom eind 2019 in een bodemprocedure gedagvaard voor de rechtbank Den Haag teneinde PK c.s. te gebieden dit inbreukmakend gebruik van het beeldmerk Leef vitaal te staken. PK c.s. hebben er op dat moment - naar mag worden aangenomen welbewust - niet voor gekozen om in kort geding een voorlopige voorziening te vorderen, gericht op het onmiddellijk staken van de inbreukmakende gedragingen ten aanzien van haar bestverkopende producten. Voorstelbaar is dat deze terughoudendheid van PK c.s. om een voorziening in kort geding te vorderen (mede) is ingegeven door het door Vemedia reeds in haar brief van 8 november 2019 aangekondigde beroep op rechtsverwerking in verband met het in 2009 niet voortgezette debat omtrent verondersteld inbreukmakend handelen van Vemedia. De keuze om - vooruitlopend op een bodemprocedure - geen voorziening in kort geding te vragen kan op goede en prudente gronden zijn gemaakt maar kan wel invloed uitoefenen op de beoordeling van het spoedeisend belang indien een jaar later - alsnog - wordt besloten om een voorziening in kort geding te vragen. Anders dan PK c.s. stellen hebben zij onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zich sedert het aanhangig maken van de bodemprocedure zodanig ingrijpende feiten en omstandigheden hebben voorgedaan die deze thans een voldoende spoedeisend belang opleveren voor het treffen van een voorlopige voorziening in kort geding, hangende de sedert november 2019 aanhangige bodemprocedure.
4.6.
PK c.s. stellen dat de situatie sinds eind 2019 is gewijzigd onder meer omdat Vemedia ondertussen twee nieuwe producten op de markt heeft gebracht, waarmee de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten nog verder is toegenomen.
Dit argument kan, bij gebreke van nadere toelichting, niet echt overtuigen. Zelfs indien zou worden aangenomen dat Vemedia inderdaad na het aanhangig maken van de bodemprocedure bij de rechtbank Den Haag twee nieuwe producten met het gerestylede Leef vitaal logo heeft geïntroduceerd (Vemedia heeft dit gemotiveerd betwist) hebben PK c.s. niet uitgelegd waarom dit enkele feit tot het oordeel zou moeten leiden dat thans een op staking van dit gebruik gerichte voorlopige voorziening in kort geding is geboden, daar waar PK c.s. in de introductie door Vemedia in september 2019 van een 11-tal gerestylede producten - volgens PK c.s. nota bene specifiek en welbewust gericht op haar 11 bestverkopende producten – kennelijk geen, althans onvoldoende, spoedeisend belang werd onderkend om een verbod in kort geding uit te lokken.
4.7.
Ook de door PK c.s. gestelde verwarring waarvan sprake zou zijn sinds eind 2019 levert als zodanig geen spoedeisend belang op. Hetgeen door PK c.s. in dit verband is aangevoerd en met stukken onderbouwd, is hoofdzakelijk anekdotisch van aard (vergelijk de door PK c.s. als prod. 3B, deel 2, prod. 46B en prod. 47 overgelegde verklaringen van medewerkers van PK c.s.) en mist reeds op die grond voldoende overtuigingskracht. Daar komt bij dat het enkele feit dat de producten van Leefvitaal in veel drogisterijen direct naast de producten van Lucovitaal worden geplaatst, alsmede het feit dat een medewerker van Kruidvat de producten van Lucovitaal kennelijk in het schap van Leef vitaal heeft geplaatst, nog niet met zich brengen dat het gestelde verwarringsgevaar, afgezet tegen de situatie eind 2019, zodanig is toegenomen dat dit thans noopt tot het treffen van een spoedvoorziening.
4.8.
Bij dit alles speelt nadrukkelijk een rol het gegeven dat in de bodemprocedure de conclusie van antwoord reeds is genomen en dat naar verwachting in de eerste helft van 2021 een comparitie zal plaatsvinden. Bij deze stand van zaken hebben PK c.s.. een onvoldoende spoedeisend belang bij het verkrijgen nu van een voorlopig oordeel in kort geding, daar waar een oordeel van de bodemrechter op afzienbare termijn kan worden verwacht. De door PK c.s. naar voren gebrachte omstandigheden nopen, zoals hiervoor reeds is overwogen, niet tot een ander oordeel. Ook de omstandigheid dat de bodemprocedure wellicht enige vertraging heeft opgelopen vanwege de coronacrisis brengt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet mee dat PK c.s. thans een voldoende spoedeisend belang hebben bij de door hen ingestelde vorderingen.
4.9.
De conclusie op grond van het voorgaande is dat de vorderingen van PK c.s. bij gebreke van een voldoende spoedeisend belang moeten worden afgewezen. Hetgeen partijen overigens nog hebben aangevoerd en betoogd behoeft geen nadere bespreking omdat dit niet tot een ander oordeel leidt.
4.10.
PK c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten ex artikel 1019h Rv gaat de voorzieningenrechter uit van de Indicatietarieven in IE-zaken. Bij deze zaak past het indicatietarief voor een normaal IE-kort geding van maximaal € 15.000,00.
De kosten aan de zijde van Vemedia worden daarmee begroot op:
- griffierecht	€ 	656,00
- salaris advocaat
15.000,00
Totaal	 € 	15.656,00
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vorderingen af,
5.2.
veroordeelt PK c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Vemedia tot op heden begroot op € 15.656,00,
5.3.
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. W. Schoorlemmer en in het openbaar uitgesproken op 8 januari 2021.