ECLI:NL:GHDHA:2020:2050
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer	: 200.265.690/01
Zaaknummer rechtbank	: C/10/575752/KG ZA 19-540
arrest van 20 oktober 2020
inzake
Stichting WOW Amsterdam
,
gevestigd te Amsterdam,
appellante,
hierna te noemen: de Stichting,
advocaat: mr. G.F. van Rappard te Amsterdam,
tegen
1
WOW Lijnbaan B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
2. Saladdin Restaurant B.V.,
gevestigd te Raamsdonkveer,
geïntimeerden,
hierna (gezamenlijk in enkelvoud) te noemen: Saladdin,
advocaat: mr. M.C. Coops te Amsterdam.
1
Het geding
Bij exploot van 21 augustus 2019 is de Stichting in hoger beroep gekomen van een door de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam tussen partijen gewezen vonnis van 26 juli 2019. Bij arrest van 15 oktober 2019 is een comparitie na aanbrengen bepaald. Deze heeft niet plaatsgevonden. Bij memorie van grieven met producties heeft de Stichting acht grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord met producties heeft Saladdin de grieven bestreden.
Vervolgens hebben partijen op 29 juni 2020 de zaak doen bepleiten door hun respectieve advocaten, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.
2
De feiten
De door de rechtbank in het vonnis van 26 juli 2019 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daar van uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende:
2.1.
De Stichting is een in 2014 opgerichte cross-over culturele- en
horecaonderneming in Amsterdam. De Stichting bestaat uit een hotel/hostel met 300 bedden, diverse studio’s, slaapvoorzieningen en expositieruimtes voor jonge inwonende artiesten van over de gehele wereld en een (low-budget) restaurant met capaciteit voor circa 200 gasten. In het restaurant worden dagelijks wisselende goedkope maaltijden geserveerd. De Stichting exploiteert een (in het Engels gestelde) website met de domeinnaam
www.wow-amsterdam.nl
.
2.2.
De Stichting is houdster van de volgende merkinschrijvingen (hierna: de
WOW-merken):
- het hierna weergegeven op 25 april 2013 gedeponeerde en op 23 januari 2014 onder nummer 0936918 ingeschreven Benelux woord/beeldmerk voor diensten in de klasse 35 (onder meer reclame), klasse 41 (onder meer sportieve en culturele activiteiten) en klasse 43, (onder meer restauratie en horecadiensten).
- het op 25 april 2013 gedeponeerde en op 24 januari 2014 onder nummer 0937113
ingeschreven Benelux-woordmerk WOW, eveneens voor diensten in de klassen 35
41 en 43.
2.3
Saladdin exploiteert drie fastfood/take-away eetgelegenheden, waarvan twee in het centrum van Rotterdam en een in Tilburg. Saladdin Restaurant B.V. is in december 2015 opgericht en WOW Lijnbaan B.V. in januari 2018. In het handelsregister is voor Saladdin Restaurant B.V. tevens de handelsnaam ‘WOW Burgers & Chicken’ ingeschreven.
2.4
Saladdin maakt bij de exploitatie van haar restaurants en het aanbieden van haar waren en diensten gebruik van diverse (handels)namen en tekens met daarin het element WOW, waaronder: ‘WOW Burgers en Fried Chicken’, ‘WOW burger’, ‘WOW Burgers Fries Chicken’, ‘WOW Burgers & Fries’, ‘WOW Burgers & Chicken’,’‘Wow Lijnbaan B.V.’ en ‘WOW’ zonder enige toevoeging.
2.4
Saladdin exploiteert websites met de domeinnamen
www.wowbfc.nl
en
https://wowbfc.business.site
en https://wowburger.nl. Daarnaast heeft Saladdin een facebook account.
2.5
Naast gebruik van het teken WOW (al dan niet met een toevoeging zoals Burger) zonder specifieke schrijfwijze, onder meer op haar facebookpagina en haar website, gebruikt Saladdin haar (handels)namen en tekens (onder meer) zoals hierna weergegeven (vgl. producties 7, 8, 9, 29 en 36 van de Stichting):
a.	zowel met gele als met witte letters, als ook met zwarte letters WOW en gele letters voor Burgers & Fries op een witte achtergrond, onder meer aangebracht in eetgelegenheden van Saladdin, op T-shirts van personeel, op bekers, borden en servetten:
b.	onder meer aangebracht in de eetgelegenheden van Saladdin, aan een gevel, op borden en bakjes:
c. aangebracht aan een gevel van een eetgelegenheid van Saladdin:
2.6
Bij (aangetekende) brieven van 13 maart 2019 en 10 april 2019 heeft de Stichting
Saladdin - kort gezegd - verzocht, en voor zover nodig gesommeerd, elke
inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten betreffende WOW te staken en gestaakt te
houden. Een reactie daarop is uitgebleven.
2.7
Na toezending van een concept-dagvaarding bij brief van 7 mei 2019 heeft de merkengemachtigde van Saladdin bij e-mailbericht van 21 mei 2019 aan de Stichting bericht dat zij de inbreuken betwist, mede omdat zij zich op een ander publiek richt.
Hierbij heeft Saladdin voorgesteld om tot een co-existentieovereenkomst te komen.
2.8
Bij e-mailbericht van 24 mei 2019 heeft de Stichting het voorstel van de hand gewezen en is Saladdin nogmaals verzocht de merk- en handelsnaaminbreuk te staken en gestaakt te houden. Zij heeft daaraan niet voldaan.
3
De vorderingen in eerste aanleg en hoger beroep
3.1
In eerste aanleg vorderde de Stichting – kort samengevat – dat het Saladdin wordt bevolen om inbreuk op de Benelux-merken en de handelsnaam van de Stichting
te staken, de handelsnamen “Wow Lijnbaan B.V.” en “WOW Burgers & Chicken” en andere handelsnamen met het element ‘WOW” uit te laten schrijven, de
domeinnamen www.wowbfc.eu en
https://wowbfc.business.site
op te heffen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Saladdin in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, de nakosten daaronder begrepen.
3.2
De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van de Stichting afgewezen, met veroordeling van de Stichting in de proceskosten van Saladdin. De voorzieningenrechter achtte verwarringsgevaar voorshands niet aannemelijk. De grieven van de Stichting hebben de strekking het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Het hof zal hierna de grieven gezamenlijk behandelen.
3.3
In hoger beroep vordert de Stichting dat haar vorderingen alsnog worden toegewezen, dat Saladdin wordt veroordeeld tot terugbetaling van hetgeen de Stichting uit hoofde van het vonnis aan Saladdin heeft voldaan en dat Saladdin wordt veroordeeld in de proceskosten in beide instanties, te begroten volgens art. 1019h Rv. Saladdin concludeert tot bekrachtiging van het bestreden vonnis en veroordeling van de Stichting in de volgens art. 1019h Rv te begroten proceskosten.
4
Beoordeling
Merkinbreuk
4.1
Het hof is met de Stichting voorshands van oordeel dat Saladdin met het gebruik van het teken WOW, al dan niet met speciale opmaak en al dan niet met een toevoeging, inbreuk maakt op de merkrechten van de Stichting. Het hof zal zich daarbij beperken tot de beoordeling van de door de Stichting gestelde inbreuk op haar woordmerk, aangezien de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen van de Stichting al op die grond voor toewijzing in aanmerking komen. Bij de beoordeling van de vraag in hoeverre door Saladdin tevens inbreuk wordt gemaakt op het woord/beeldmerk van de Stichting heeft de Stichting geen belang en die beoordeling kan daarom achterwege blijven.
Het hof licht haar oordeel als volgt toe.
4.2
Inbreuk op het woordmerk van de Stichting in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE kan worden aangenomen indien Saladdin een overeenstemmend teken gebruikt voor soortgelijke waren en/of diensten en daardoor bij het in aanmerking komende publiek gevaar voor directe of indirecte verwarring te duchten is. Indirect verwarringsgevaar doet zich voor als ten onrechte een (commerciële) band tussen de merkhouder en de gebruiker van het teken wordt verondersteld. Het bestaan van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten en de mate van het onderscheidend vermogen van het merk. De visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk moet berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Punten van overeenstemming wegen zwaarder dan de punten van verschil.
Relevant publiek
4.3
Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van het relevante publiek, dat bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en/of diensten. De gemiddelde consument zal in het algemeen niet de mogelijkheid hebben om het merk en het teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem in zijn herinnering is achtergebleven.
4.4
Volgens Saladdin zou zij zich richten op een heel ander publiek, Nederlands (niche)publiek met een Arabische achtergrond, dan de Stichting die zich volgens Saladdin blijkens de vermelding op haar website “
A comfortable hostel for urban explorers and a springboard and temporary home for recently graduated artists
” zou richten op buitenlands publiek dat zich bezighoudt met creativiteit en op zoek is naar een hostel. Het hof verwerpt dat standpunt.
4.5
Saladdin gaat er met haar standpunt aan voorbij dat de Stichting niet alleen (onder meer) een hostel exploiteert en zich op culturele activiteiten richt, maar dat zij onder het merk WOW ook een low-budget restaurant exploiteert. Dat restaurant kan niet alleen worden bezocht door haar ho(s)tel-gasten of bezoekers van haar culturele activiteiten, maar door iedereen. Wat de hier aan de orde zijnde (soort)gelijke restauratie- en horecadiensten betreft richt de Stichting zich derhalve op (al dan niet in het hostel verblijvende) jongeren, omwonenden, voorbijgangers en toeristen, die op zoek zijn naar een goedkope maaltijd. Dat haar website in het Engels is gesteld, dat door (ook Nederlandse) jongeren goed pleegt te worden begrepen, maakt dat niet anders.
4.6
Uit de van Saladdin afkomstige uitingen op haar website, facebookpagina en in haar eetgelegenheden, blijkt op geen enkele wijze dat zij zich uitsluitend zou richten op Nederlanders met een Arabische achtergrond. Een aanmerkelijk aantal van haar marketinguitingen is niet in het Nederlands maar in de Engelse taal gesteld, waaronder “
Happy Easter everyone
”. Pasen is geen Arabische feestdag. Van het feit dat haar producten halal zouden worden bereid en aangeboden, zoals zij stelt, wordt op haar facebookpagina, website en in haar eetgelegenheden niet (duidelijk) melding gemaakt. Evenmin serveert zij uitsluitend burgers en frieten. Ook bijvoorbeeld salades, diverse dranken, ijs en andere zoetwaren maken deel uit van haar assortiment. Dat Saladdin zich op een bijzonder segment van het publiek zou richten kan daarom voorshands niet worden aangenomen. Zij moet geacht worden zich te richten op het publiek dat wordt aangetrokken door (burger)restaurants uit het segment waartoe de eetgelegenheden van Saladdin behoren, namelijk een overwegend jong publiek.
4.7
Uit het voorgaande volgt dat het relevante publiek voor de door Saladdin aangeboden waren en diensten hetzelfde is als dat van de Stichting, namelijk veelal jong publiek, waaronder voorbijgangers en toeristen, die voor een beperkt bedrag iets willen eten en/of drinken. De omstandigheid dat de Stichting zich met haar andere diensten wellicht richt op (deels) ander publiek is niet relevant.
4.8
Het relevante publiek moet gelet op de aard van de waren en diensten waarvoor het merk en de tekens wordt gebruikt – goedkope voeding en drank – geacht worden een normaal tot laag aandachtsniveau te hebben. Er zijn met de aanschaf van die waren immers geen hoge bedragen gemoeid en het betreft waren die in korte tijd worden ge-/verbruikt.
Overeenstemming merk en teken
4.9
Door de Stichting zijn diverse afbeeldingen / foto’s overgelegd (onder meer producties 29 en 36), afkomstig van het door Saladdin gebruikte facebookaccount, de website van Saladdin en van haar eetgelegenheden. Daaruit blijkt dat Saladdin ook het enkele teken WOW, zonder toevoegingen, gebruikt (vgl. r.o. 2.5 onder a. en b. hiervoor). Saladdin heeft dat onvoldoende gemotiveerd bestreden, zodat daar voorshands vanuit te gaan is. Gelet op de hoeveelheid verschillende voorbeelden is dat gebruik van het enkele teken WOW niet aan te merken als ‘sporadisch’. Ook valt niet in te zien dat deze afbeeldingen ‘uit zijn verband gehaald’ zijn, zoals door Saladdin gesteld. Dat op dezelfde facebook- of websitepagina waaruit de afbeelding afkomstig is / in dezelfde omgeving waar de foto is gemaakt, óók het teken WOW mét een toevoeging te zien zou zijn, waarop Saladdin heeft gewezen, doet er niet aan af dat het WOW-teken ook zelfstandig, zonder toevoegingen, is gebruikt. Dat dit gebruik niet als ‘zelfstandig merkgebruik’ door Saladdin zou kunnen worden aangemerkt, zoals Saladdin verder heeft aangevoerd, valt evenmin in te zien, omdat het gebruik van het teken WOW (zonder toevoeging) waarop de Stichting heeft gewezen onmiskenbaar plaatsvindt in verband met het verkrijgen van afzet voor de door Saladdin aangeboden waren en diensten. Datzelfde geldt overigens ook voor het gebruik van de WOW-tekens met een toevoeging, zoals WOW Burger. Saladdin heeft ook nog gesteld dat uitingen op facebook worden waargenomen door ‘bestaand direct publiek’ omdat een bezoeker niet zomaar op de facebookpagina van geïntimeerden zou komen. Nog daargelaten dat ook gebruik gericht op het verkrijgen van afzet door ‘bestaand’ publiek merkgebruik oplevert, kan dat argument haar niet baten. De facebookpagina van Saladdin is immers openbaar en eenvoudig toegankelijk – op haar website is zelfs een link naar haar facebookpagina opgenomen – en getuige de inhoud ervan juist bestemd om door het doelpubliek te worden bezocht. Dat geldt temeer voor haar website en haar openbare eetgelegenheden.
4.10
Het door Saladdin gebruikte teken WOW (zonder toevoeging) is identiek aan het woordmerk WOW van de Stichting en daarmee stemt het zowel visueel, auditief als begripsmatig volledig overeen. Saladdin heeft erop gewezen dat zij voor het teken WOW specifieke schrijfwijzen hanteert. Daarbij is in sommige gevallen de letter ‘o’ met een krul geschreven (zie r.o. 2.5 onder a) of het woord voorzien van een onderstreping (zie r.o. 2.5 onder b). Nog daargelaten dat Saladdin voor het door haar gebruikte WOW-teken niet altijd een specifieke opmaak gebruikt, komt daaraan geen betekenis toe. De beschermingsomvang van een woordmerk strekt zich immers uit tot alle wijzen waarop het wordt geschreven / opgemaakt. Saladdin heeft verder aangevoerd dat er begripsmatig verschil zou zijn. Het teken van Saladdin zou verwijzen naar fastfood en het woordmerk van de Stichting naar de uitdrukking van verbazing. Daarbij gaat Saladdin er kennelijk vanuit dat Saladdin het teken uitsluitend zou gebruiken met een voor fastfood beschrijvende toevoeging zoals ‘burger’. Dat is zoals hiervoor overwogen een onjuist uitgangspunt, zodat het daarop gebaseerde standpunt moet worden verworpen.
4.11
Saladdin heeft verder aangevoerd dat de letter ‘o’ met krul (
) in het Arabisch de betekenis ‘wau’ zou hebben. Dat een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komend publiek in de schrijfwijze met krul daadwerkelijk het bedoelde Arabische teken zou herkennen, heeft Saladdin niet gesteld en evenmin aannemelijk gemaakt. Het hof acht dat ook niet direct aannemelijk omdat in de ‘aan-elkaar schrijfwijze’ die in Nederland op school wordt aangeleerd, de ‘o’ ook een ‘verbindingskrul’ heeft. De ‘o’ met krul
wijkt bovendien aanzienlijk af van de arabische ‘wau’
. Het feit dat het Arabische wau-teken blijkens de door Saladdin overgelegde Wikipedia-informatie voorts niet met een volgende letter kan worden verbonden en alleen een geïsoleerde vorm en eindvorm heeft, bemoeilijkt verder het herkennen van de gestileerde tussenletter ‘o’ als een Arabisch wau-teken. Echter, zelfs als de letter ‘o’ met krul zou worden herkend als het bedoelde Arabische wau-teken, dan neemt dat de overeenstemming niet weg. Voor de visuele overeenstemming is de betekenis van de specifieke schrijfwijze niet relevant en de speciale opmaak van de letters, zoals hiervoor overwogen, evenmin. Dat de uitspraak of betekenis van het teken W
W indien daarin het Arabische wau-teken wordt herkend anders worden heeft Saladdin niet gesteld, zodat het de auditieve en begripsmatige overeenstemming evenmin wegneemt.
4.12
De slotsom is dat de WOW-tekens zonder toevoeging, al dan niet met speciale opmaak, waarvan Saladdin voor de door haar aangeboden waren en diensten gebruik maakt, gelijk zijn aan het woordmerk van de Stichting.
4.13
Saladdin maakt ook gebruik van het teken WOW met daaraan een van de toevoegingen ‘Burger’, ‘Burgers’, ‘Burgers en Fried Chicken’, ‘Burgers Fries Chicken’, ‘Burgers & Fries’, ‘Burgers & Chicken’, ‘Lijnbaan BV.’ Deze toevoegingen zijn visueel waarneembaar, worden ook uitgesproken en voegen betekenis toe (namelijk een verwijzing naar fastfood, zoals Saladdin terecht stelt). Niettemin nemen deze toevoegingen, vanwege het identieke gebruik van het woord WOW, de overeenstemming tussen het woordmerk WOW van de Stichting en de door Saladdin gebruikte tekens niet weg. Het eerste woord in een teken krijgt in het algemeen meer aandacht van het relevante publiek dan de daaropvolgende woorden. Dat is ook in dit geval zo. Dat is temeer het geval omdat het woord WOW in relatie tot de toegevoegde woorden als het onderscheidende en dominante element in de door Saladdin gebruikte tekens moet worden beschouwd. Het woord WOW kan in verband met de aangeboden waren en diensten hooguit worden beschouwd als verwijzing naar een (gewenste) beleving bij het relevante publiek, maar kan niet worden aangemerkt als een kenmerk van de door Saladdin aangeboden waren of diensten (zie r.o. 4.18 e.v. hierna). De daaropvolgende woorden zijn wel volledig beschrijvend voor de aangeboden waren (burger, kip, frites) of de plaats waar de onderneming is gevestigd (Lijnbaan). Voor de totaalindruk die de door Saladdin gebruikte tekens achterlaten is het onderscheidende en dominerende bestanddeel WOW bepalend en de beschrijvende toevoegingen ondergeschikt. Juist dat dominerende element stemt volledig overeen met het WOW woordmerk van de Stichting. Daarbij geldt ook hier dat een door Saladdin gehanteerde specifieke schrijfwijze van het woordelement WOW aan die overeenstemming niet afdoet.
4.14
Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van het hof de door Saladdin gebruikte tekens waar het woordelement WOW, al dan niet met een specifieke schrijfwijze, deel van uitmaakt, zowel in visueel, auditief als begripsmatig opzicht in hoge mate overeenstemmen met het WOW woordmerk van de Stichting. Of deze tekens ook kunnen worden beschouwd als identiek aan het woordmerk van de Stichting in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE kan in het midden blijven.
(Soort)gelijkheid waren en diensten
4.15
Bij de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de onder het merk en het teken aangeboden waren en/of diensten, dient vergeleken te worden tussen de waren en diensten waarvoor het woordmerk van de Stichting is ingeschreven enerzijds en de waren en diensten waarvoor Saladdin haar tekens gebruikt anderzijds.
4.16
De Stichting heeft haar woordmerk ingeschreven voor (onder meer) ‘restauratie (het bereiden en verstrekken van voedsel en dranken); horecadiensten,’. Saladdin gebruikt de aangevallen tekens om haar eetgelegenheden mee aan te duiden, waar voedsel en dranken worden bereid en aangeboden, en om de daar aangeboden waren mee aan te duiden (onder meer, maar zeker niet beperkt tot burgers en frites). Saladdin heeft (terecht) niet bestreden dat de waren en diensten waarvoor zij de aangevallen tekens gebruikt, (soort)gelijk zijn aan de diensten waarvoor het woordmerk door de Stichting is ingeschreven – en waarvoor zij het merk overigens, naar zij onbestreden heeft gesteld, ook daadwerkelijk gebruikt.
4.17
De enkele omstandigheid dat de Stichting haar woordmerk ook nog voor andere diensten heeft ingeschreven en gebruikt staat er niet aan in de weg dat de waren en diensten waarvoor Saladdin haar tekens gebruikt (soort)gelijk zijn aan de diensten waarvoor de Stichting haar woordmerk (ook) heeft ingeschreven.
Onderscheidend vermogen
4.18
Anders dan Saladdin heeft aangevoerd en door de voorzieningenrechter is aangenomen, is het hof van oordeel dat het woordmerk van de Stichting in elk geval beschikt over een normaal onderscheidend vermogen. Het woord WOW is een uitdrukking die is ontleend aan de Engelse taal, die in de Nederlandse taal is ingeburgerd en dezelfde betekenis heeft als het Nederlandse woord WAUW, wat een uiting van verbazing of ontzag is.
4.19
Gegeven de betekenis die het relevante publiek zal toekennen aan het woord WOW kan niet worden geoordeeld dat dit op enigerlei wijze beschrijvend is voor horecadiensten. Weliswaar zal de horeca-ondernemer in het algemeen ernaar streven dat zijn klanten de door hem aangeboden waren en diensten als verbazing- of ontzagwekkend zullen ervaren, dat maakt nog niet dat deze (gewenste) ervaring is aan te merken als een intrinsiek kenmerk van etenswaren en dranken of horecadiensten. Dat deze Engelstalige aanduiding in Nederland veelvuldig zou worden gebruikt voor dergelijke waren of diensten is door Saladdin niet voldoende aannemelijk gemaakt. De door haar overgelegde overzichten uit het merken- en handelsregister leiden niet tot die conclusie. Niet alleen omvatten die overzichten ook samengestelde tekens en inschrijvingen voor heel andere waren of diensten, over het daadwerkelijke gebruik van het teken WOW en het vermogen van het publiek om de herkomst van restauratie- en horecadiensten op basis van het gebruik van het woordmerk te identificeren, kunnen aan de hand van die merk- en handelsnaaminschrijvingen geen conclusies worden getrokken.
4.20
Anders dan Saladdin aanvoert betekent het feit dat een woord een bekende of zelfs gangbare uitdrukking is, niet dat dit van nature een beperkt onderscheidend vermogen zou hebben.. Voor het hebben van (normaal) onderscheidend vermogen is het niet noodzakelijk dat het merkteken een fantasieteken is dat geen bestaande betekenis heeft. Tot het normale spraakgebruik behorende woorden kunnen (zelfs sterk) onderscheidend zijn voor daaraan niet gerelateerde waren en diensten, waarvan het merk Apple voor computers een bekend voorbeeld is. In aanmerking genomen dat het relevante publiek het woord WOW niet als een verwijzing naar (een kenmerk, aard of hoedanigheid van) restauratie- en horecadiensten zal percipiëren en dit merk in relatie tot die diensten ook geenszins een gebruikelijke aanduiding is, valt niet in te zien, en Saladdin heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt, dat dit woord voor het relevante publiek niet of minder geschikt zou zijn om de herkomst van de waren of diensten waarvoor de Stichting dit merk gebruikt te onderscheiden.
4.21
Het voorgaande leidt het hof tot het oordeel dat het woordmerk WOW onderscheidend is voor de waren en diensten waarvoor de Stichting dat heeft ingeschreven. De vraag of het WOW-woordmerk een groot onderscheidend vermogen heeft verworven omdat het door langdurig gebruik en intensieve marketingcampagnes grote bekendheid bij het publiek zou hebben verworven, zoals de Stichting aanvoert, kan in het midden blijven.
Verwarringsgevaar
4.22
De slotsom van al het voorgaande is dat Saladdin gebruik maakt van WOW-tekens die volledig overeenstemmen met het woordmerk van de Stichting, en die door Saladdin worden gebruikt voor identieke en in hoge mate soortgelijke waren en/of diensten als die waarvoor de Stichting haar woordmerk heeft ingeschreven. In aanmerking genomen het normale onderscheidend vermogen van het WOW-woordmerk en het normale tot lage aandachtsniveau van het relevante publiek, is er naar het oordeel van het hof daarom sprake van reëel gevaar voor directe of indirecte verwarring bij dat publiek.
4.23
Saladdin maakt ook gebruik van tekens met het woordelement WOW met een van de hiervoor genoemde toevoegingen. Deze tekens, voor zover al niet als identiek te beschouwen, stemmen in hoge mate overeen met het WOW-woordmerk van de Stichting. Al deze toevoegingen zijn beschrijvend, terwijl het woord WOW juist het dominerende en onderscheidende element is dat bepalend is voor de totaalindruk en zal achterblijven in het onvolmaakte herinneringsbeeld van het relevante publiek met een normaal tot laag aandachtsniveau. De beschrijvende toevoegingen en de eventuele schrijfwijze en opmaak van de tekens (nog daargelaten dat een woordmerk alle schrijfwijzen en vormen van opmaak omvat) zijn van dermate ondergeschikte betekenis, dat deze, anders dan het woordelement WOW, niet in de herinnering zullen achterblijven en kunnen daarom niet verhinderen dat door het gebruik van het identieke woordelement WOW verwarring met het woordmerk van de Stichting te duchten is. Het hof acht daarom, gelet op alle omstandigheden, met name het onderscheidend vermogen van het woordmerk WOW, de hoge mate van overeenstemming tussen het merk en de door Saladdin gebruikte tekens, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten waarvoor die tekens worden gebruikt en het in aanmerking komende publiek met een normaal tot laag aandachtsniveau, direct of indirect verwarringsgevaar reëel aanwezig.
Slotsom merkinbreuk
4.24
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat door Saladdin door gebruik van het teken WOW, al dan niet met een toevoeging en al dan niet met specifieke schrijfwijze of opmaak, inbreuk maakt op het woordmerk van de Stichting in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE. Of er ook sprake is van inbreuk in de zin van de artikelen 2.20 lid 2 onder a en/of d behoeft bij die stand van zaken geen beoordeling.
Handelsnaaminbreuk
4.25
Het hof is voorshands van oordeel dat ook de vorderingen gebaseerd op het door Saladdin voeren van een handelsnaam in strijd met de oudere handelsnaam- en merkrechten van de Stichting voor toewijzing vatbaar zijn. Het hof overweegt daartoe het navolgende.
4.26
Het is verboden een handelsnaam te voeren die hetzelfde is als, of in geringe mate afwijkt van, de handelsnaam die eerder door een ander rechtmatig werd gevoerd, als daardoor in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Ook het voeren van een handelsnaam die een merk van een ander bevat of daarvan in geringe mate afwijkt is niet toegestaan als daardoor bij het publiek verwarring over de herkomst van de waren te duchten is.
Overeenstemmende handelsnaam
4.27
Blijkens de door de Stichting overgelegde stukken (onder meer producties 22 en 23), zoals door haar verzonden facturen en afbeeldingen van websites, waaronder haar eigen website met domeinnaam www.wow-amsterdam.nl, maakt zij in elk geval gebruik van de handelsnamen ‘Stichting WOW Amsterdam’, ‘WOW Amsterdam’ en ‘WOW’. De elementen ‘Stichting’ en/of ‘Amsterdam’ zijn beschrijvend voor de rechtsvorm en de vestigingsplaats. Het woord WOW, dat niet beschrijvend is voor de aard van de onderneming, is mede in aanmerking genomen hetgeen in 4.18 - 4.21 is overwogen, voor zover niet het enige bestanddeel, het dominante onderscheidende bestanddeel van door de Stichting gevoerde handelsnamen.
4.28
Anders dan waar Saladdin vanuit lijkt te gaan, betekent de omstandigheid dat Saladdin in zakelijk contacten (voornamelijk) gebruik maakt van haar namen WOW Lijnbaan B.V. respectievelijk Saladdin Restaurant B.V. niet, dat ze daarnaast niet ook gebruik kan maken van andere handelsnamen. Saladdin heeft in het handelsregister de handelsnamen WOW Lijnbaan B.V. en WOW Burgers & Chicken laten registreren. Verder duidt zij op de buitengevels haar eetgelegenheden aan als ‘WOW Burgers Fries Chicken’ of als ‘WOW Burger’, wat ook als handelsnaamgebruik valt aan te merken. Daarnaast duidt zij haar onderneming aan met de enkele aanduiding WOW, zowel in haar eetgelegenheden (onder meer op de T-shirts van personeel en op de bar) en in uitingen op haar website en haar facebookpagina. Ten slotte is ook het gebruik van de domeinnamen
www.wowbfc.nl
en
https://wowbfc.business.site
en
https://wowburger.nl
aan te merken als handelsnaamgebruik. Op de websites waar deze domeinnamen naar leiden, worden immers de onderneming en haar producten gepresenteerd en informatie over locaties en vacatures gegeven, met het kennelijke doel afzet te verwerven en personeel te werven. De websites hebben derhalve een duidelijk bedrijfsmatig karakter en daarmee wordt op commerciële wijze deelgenomen aan het economisch verkeer.
4.29
Ook, en om dezelfde redenen als het geval is bij de handelsnamen van de Stichting, is in de door Saladdin gevoerde handelsnamen het woord WOW, indien niet het enige bestanddeel, het meest in het oog springende, dominante element. De toevoegingen Lijnbaan, Burgers en/of Fries en/of Chicken zijn immers, anders dan het onderscheidende element WOW, beschrijvend voor de plaats van de onderneming respectievelijk de door de onderneming aangeboden waren.
4.30
De door Saladdin gevoerde handelsnaam WOW is gelijk aan de door de Stichting gevoerde handelsnaam WOW. De overige handelsnamen van Saladdin wijken vanwege het identieke dominerende element WOW slechts in geringe mate af van de door de Stichting gevoerde handelsnamen. Niet bestreden is dat de Stichting eerder is begonnen met gebruik van haar handelsnamen met daarin het woord WOW en dat dit gebruik rechtmatig was en is.
Aard van de ondernemingen, publiek
4.31
Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de soortgelijkheid van de onder het merk en de tekens aangeboden waren en diensten, moet de aard van de ondernemingen als overeenstemmend worden aangemerkt. Beide ondernemingen bieden restauratie-diensten. Dat de Stichting daarnaast ook horecadiensten in de vorm van verhuur van hostelkamers aanbiedt en zich ook richt op culturele activiteiten doet aan de overeenstemmende aard van de ondernemingen niet af.
4.32
Ter zake van het overeenstemmende publiek waarop de ondernemingen van de Stichting en Saladdin zich richten verwijst het hof naar en neemt over hetgeen daarover hiervoor onder r.o. 4.3 - 4.8 is overwogen.
Vestigingsplaats
4.33
De door de Stichting gedreven onderneming is gevestigd in Amsterdam, terwijl de eetgelegenheden van Saladdin zich bevinden in Rotterdam en – sinds kort ook – Tilburg. Amsterdam en Rotterdam zijn relatief dicht bij elkaar in de Randstad gelegen en zullen door jongeren en met name ook toeristen allebei worden bezocht. Beide ondernemingen zijn ook actief op het in heel Nederland toegankelijke internet en social media. Beide richten zich derhalve op publiek in Nederland, inclusief buitenlandse toeristen die Nederland bezoeken.
Verwarringsgevaar
4.34
Uit het voorgaande volgt dat Saladdin handelsnamen voert die hetzelfde zijn als, of slechts in geringe mate afwijken van de oudere handelsnamen van de Stichting. Bovendien bevatten alle door Saladdin gevoerde handelsnamen het woordmerk van de Stichting. De Stichting heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een zoekopdracht met de zoekterm ‘WOW restaurant’ met de zoekmachine Google leidt tot resultaten waarin beide ondernemingen naar voren komen. Gegeven het onderscheidend karakter van het woordelement WOW in de handelsnamen van de Stichting (vgl. r.o. 4.18 e.v.), de overeenstemmende aard van de beide ondernemingen, de omstandigheid dat zij zich op hetzelfde publiek richten en het landelijke bereik dat zij mede door hun aanwezigheid op internet en facebook hebben, acht het hof gevaar voor directe of indirecte verwarring tussen beide ondernemingen reëel aanwezig.
Belangenafweging, spoedeisend belang
4.35
Naar het voorshands oordeel van het hof maakt Saladdin inbreuk op zowel de merk- als handelsnaamrechten van de Stichting. Zij heeft belang bij aan Saladdin op te leggen bevelen om die inbreuken te staken. Blijkens de door haar overgelegde stukken is voorshands voldoende aannemelijk dat de Stichting aanzienlijk heeft geïnvesteerd in de bekendheid van haar onderneming en de door haar aangeboden diensten onder de handelsnaam en het merk WOW, onder meer door marketingactiviteiten gedurende een groot aantal jaren. Door het gebruik van verwarringwekkende tekens door Saladdin dreigen die investeringen hun doel te missen. Daarnaast heeft de Stichting voldoende aannemelijk gemaakt dat zij vergevorderde plannen heeft voor het openen van een vestiging in Rotterdam. Daarmee zal het gevaar voor verwarring alleen maar verder toenemen. Hoewel een inbreukverbod voor Saladdin kosten zal meebrengen heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat dit voor haar ‘desastreuze gevolgen’ zou hebben, zoals zij aanvoert, en het enkele feit dat Saladdin kosten zal moeten maken kan onvoldoende afdoen aan het belang dat de Stichting heeft bij de bescherming van haar handelsnaam en haar woordmerk en de daaruit voortvloeiende exclusieve rechten. De afweging van de belangen van partijen staat daarom niet aan toewijzing van de vorderingen van de Stichting in de weg.
4.36
Het spoedeisend belang van de Stichting is niet bestreden en vloeit voort uit de voortdurende inbreuken door die Saladdin worden gemaakt, temeer omdat de Stichting haar bedrijfsactiviteiten wil uitbreiden naar Rotterdam en Saladdin recent een nieuwe vestiging heeft geopend en verdere uitbreiding van haar activiteiten niet valt uit te sluiten.
Vorderingen
4.37
De vorderingen van de Stichting zullen als hierna geformuleerd worden toegewezen. De in algemene bewoordingen gestelde bevelen zijn voldoende duidelijk. Niet in te zien valt dat deze te ruim zijn geformuleerd en executiegeschillen met zich zullen brengen, in het bijzonder niet indien deze worden uitgelegd in het licht van hetgeen in dit arrest is overwogen.
4.38
Het hof zal de dwangsom ambtshalve maximeren op € 250.000,-. Teneinde Saladdin in de gelegenheid te stellen tijdig aan de op te leggen bevelen tot staking van het gebruik van de inbreukmakende tekens en handelsnamen te kunnen voldoen zal het hof ambtshalve bepalen dat deze bevelen vier weken na betekening van dit arrest ingaan.
4.39
De vordering tot uitschrijving van de handelsnamen en opheffing van de domeinnamen is door Saladdin niet op zelfstandige gronden betwist en zal daarom ook worden toegewezen. Het hof merkt daarbij op dat de opheffing van de domeinnaam
https://wowburger.nl
niet afzonderlijk is gevorderd. Het is evenwel duidelijk dat het gebruik daarvan onder de reikwijdte van de opgelegde bevelen valt, zodat het Saladdin vanaf het moment dat deze van kracht worden ook niet langer zal zijn toegestaan van die domeinnaam gebruik te maken.
Proceskosten
4.40
Omdat Saladdin hoofdzakelijk in het ongelijk is gesteld zal zij worden veroordeeld in de proceskosten van de Stichting, zowel die in eerste aanleg als in hoger beroep. Het hof zal die kosten zoals gevorderd begroten op de voet van 1019h Rv. Daarbij zullen de tarieven worden gehanteerd zoals vastgesteld in de Indictietarieven voor IE-zaken. Het hof zal zowel voor de procedure in eerste aanleg als in hoger beroep uitgaan van het tarief voor een ‘normaal’ kort geding, nu er twee rechtsgrondslagen aan de orde zijn. In beide gevallen is het tarief vastgesteld op maximaal € 15.000,-. De Stichting heeft niet gewezen op zodanig bijzondere omstandigheden dat er aanleiding bestaat voor vergoeding van haar volledige kosten voor zover deze de maximumtarieven te boven gaan. De redelijkheid en evenredigheid van de door de Stichting gespecificeerde kosten ter hoogte van € 12.349,- in eerste aanleg en in hoger beroep tot het maximum bedrag van € 15.000,-, is door Saladdin onvoldoende gemotiveerd bestreden. Het enkele feit dat haar eigen kosten lager zijn betekent niet dat de hogere proceskosten die de Stichting heeft gemaakt niet redelijk zouden zijn. Het hof zal daarom de proceskosten vaststellen op € 27.349,- te vermeerderen met de griffierechten ter hoogte van € 639,- in eerste aanleg en € 741,- in hoger beroep, derhalve € 28.729,- in totaal.
4.41
De Stichting heeft verder gevorderd dat Saladdin wordt veroordeeld tot terugbetaling van hetgeen zij uit hoofde van het bestreden vonnis al aan Saladdin heeft voldaan. Die vordering is niet bestreden en zal worden toegewezen.
5
Beslissing
Het hof vernietigt het bestreden vonnis en opnieuw recht doende:
5.1
beveelt Saladdin om met ingang van vier weken na de datum van betekening van dit arrest iedere inbreuk in de Benelux op het Benelux woordmerk WOW van de Stichting, ingeschreven onder nummer 0937113, te staken en gestaakt te houden;
5.2
beveelt Saladdin om met ingang van vier weken na de datum van betekening van dit arrest ieder gebruik van een met de handelsnamen van de Stichting ‘Stichting WOW Amsterdam’, ‘WOW Amsterdam’ en ‘WOW’ strijdige handelsnamen te staken en gestaakt te houden;
5.3
beveelt Saladdin om binnen 7 dagen na betekening van dit arrest de handelsnamen ‘Wow Lijnbaan B.V.’ en ‘WOW Burgers & Chicken’ uit te laten schrijven en uitgeschreven te houden uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
5.4
beveelt Saladdin om binnen 14 dagen na betekening van dit arrest de opheffing te bewerkstelligen van de domeinnamen www.wowbfc.eu en https://wowbfc.business.site;
5.5
veroordeelt Saladdin hoofdelijk tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere keer dat Saladdin een of meer van de onder 5.1 tot en met 5.4 hiervoor gegeven bevelen niet (volledig) nakomt, en wel aldus dat deze dwangsom steeds verschuldigd is per afzonderlijke gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van een bevel en verder per dag dat de betreffende niet-nakoming voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag als hele dag wordt gerekend, een en ander met een maximum van € 250.000,-;
5.6
Veroordeelt Saladdin hoofdelijk tot betaling van de proceskosten van de Stichting in eerste aanleg en in hoger beroep, inclusief griffierechten begroot op € 28.729,-;
5.7
veroordeelt Saladdin hoofdelijk tot terugbetaling aan de Stichting van al hetgeen door de Stichting op grond van het bestreden vonnis is betaald of door geïntimeerden zal zijn verhaald, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de betaling of verhaal, tot aan de dag van de algehele terugbetaling;
5.8
stelt de redelijke termijn voor het instellen van de eis in hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes (6) maanden nadat dit arrest is betekend en in kracht van gewijsde is gegaan;
5.9
verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.10
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en R.S. Le Poole en in het openbaar uitgesproken door mr. J.E.H.M. Pinckaers, rolraadsheer, ter openbare terechtzitting van 20 oktober 2020 in aanwezigheid van de griffier.