ECLI:NL:RBNHO:2020:5174
Rechtbank NHO — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK NOORD-HOLLAND
Handel, Kanton en Insolventie
Zittingsplaats Haarlem
zaaknummer / rolnummer: C/15/299622 / KG ZA 20-102
Vonnis in kort geding van 2 juli 2020 (bij vervroeging)
in de zaak van
1. vennootschap onder firma
ADELCA V.O.F.
,
gevestigd te Wormerveer,
2.
[eiser/verweerder2]
,
wonende te [woonplaats],
eisers in conventie, verweerders in reconventie,
advocaat: mr. G.M. Nühn te Haarlem,
tegen
de vennootschap naar buitenlands recht
SENSILAB D.O.O.
,
gevestigd te Ljubljana (Slovenië),
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
advocaat: mr. V.G.A. Kruijtzer te Utrecht.
Partijen zullen hierna Adelca, [eiser/verweerder2] (gezamenlijk: Adelca c.s.) en Sensilab genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Op grond van de “Tijdelijk afwijkende regeling kort gedingen rechtbanken handel/familie vanwege de bijzondere omstandigheden door de Corona-crisis” heeft de voorzieningenrechter die de zaak aanvankelijk behandelde bepaald dat de procedure schriftelijk wordt gevoerd. Er heeft daarom geen mondelinge behandeling plaatsgevonden.
1.2.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding met producties 1 tot en met 15, alsmede de akte overlegging producties 16 tot en met 23 van de zijde van Adelca c.s.;
de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie met producties 1 tot en met 18 van de zijde van Sensilab;
de conclusie van repliek in kort geding met producties 24 tot en met 27 van de zijde van Adelca c.s.;
de conclusie van dupliek met producties 19 tot en met 24 van de zijde van Sensilab;
de reactie van de zijde van Adelca c.s. met producties 28 en 29.
1.3.
Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.
1.4.
De voorzieningenrechter stelt vast dat in de dagvaarding als tweede gedaagde partij “Farmicom Farmacevtska Družba D.O.O.” (Farmicom), gevestigd te Ljubljana (Slovenië) is vermeld, maar dat de dagvaarding niet aan die partij is uitgebracht (zoals ook door Adelca c.s. bij brief van 6 mei 2020 is toegelicht). De voorzieningenrechter beschouwt de vorderingen tegen Farmicom daarom als niet ingesteld.
1.5.
Productie 28 van de zijde van Adelca c.s. wordt ambtshalve buiten beschouwing gelaten wegens strijd met de eisen van de goede procesorde, omdat dit stuk te laat (na dupliek en bij het laatste processtuk) is ingediend en Adelca c.s. Sensilab daarmee de mogelijkheid heeft ontnomen daarop te reageren. Overigens was een gedeelte van de als productie 28 overgelegde e-mailcorrespondentie door Adelca c.s. reeds overgelegd als productie 25 bij repliek. Productie 29 van de zijde van Adelca c.s. zal niet buiten beschouwing worden gelaten, omdat dat stuk slechts een nadere onderbouwing van de proceskosten bevat, zodat Sensilab door het overleggen daarvan niet in haar belangen is geschaad.
2
De feiten
Op grond van de stukken wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.
2.1.
Adelca is een vennootschap onder firma van de broers [eiser/verweerder2] en [A.]. Zij exploiteert een onderneming op het gebied van de verkoop van onder andere afslankrepen en -shakes. Sinds 2014 heeft Adelca c.s. (onder meer) de handelsnaam ‘Slimjoy’ geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Op 7 augustus 2014 heeft [eiser/verweerder2] de domeinnamen slimjoy.nl, slimjoy.be en slimjoy.eu geregistreerd. Begin 2015 is Adelca c.s. in de webshop gekoppeld aan de domeinnamen slimjoy.nl en slimjoy.be gestart met verkoop van producten onder de naam ‘Slimjoy’.
2.2.
Op 11 augustus 2015 heeft [eiser/verweerder2] het navolgende Benelux-beeldmerk geregistreerd, met nummer 0976497 (hierna: het Benelux-beeldmerk):
2.3.
Op 16 november 2017 heeft [eiser/verweerder2] het voormelde beeldmerk tevens geregistreerd als Uniebeeldmerk, met nummer 017056491 (hierna: het Uniebeeldmerk).
2.4.
Sensilab verkoopt sinds 2017 afslankproducten (voornamelijk dranken en voedingssupplementen) waarop het navolgende teken is weergegeven:
Op haar website en op haar producten gebruikt Sensilab ook het volgende teken (hierna: het Teken):
2.5.
Sensilab verkoopt de producten met het Teken onder meer via haar website die is gekoppeld aan (onder andere) de domeinnamen slimjoy.sensilab.com en slimjoy.co.uk. Blijkens een printscreen van de website van Sensilab was daarop (in ieder geval) op 27 januari 2020 vermeld dat Sensilab haar producten ook levert in Nederland en België. Sensilab gebruikt onder meer e-mailadressen met de extensie @slimjoy.co.uk.
2.6.
Op 7 maart 2018 heeft [eiser/verweerder2] het woord “Slimjoy” als Uniewoordmerk geregistreerd, met nummer 017520024 (hierna: het Uniewoordmerk).
2.7.
In september 2018 heeft Sensilab het Teken, althans het woordmerk “SlimJOY”, al dan niet met de toevoeging “enjoy your body”, gedeponeerd als Uniemerk, waartegen Adelca c.s. oppositie heeft ingesteld.
2.8.
In mei 2018 heeft Adelca c.s. aan een klant van Sensilab (die per abuis Adelca c.s. had benaderd met een vraag over een bestelling die zij had geplaatst bij Sensilab) gemeld dat Adelca c.s. bezig was met het nemen van stappen jegens Sensilab wegens het gebruik van het Teken.
2.9.
Per brief van 30 november 2018 heeft Adelca c.s. Sensilab gesommeerd het gebruik van het Teken te staken.
2.10.
In januari 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Adelca c.s. en [B.] van Sensilab. Vervolgens hebben partijen per e-mail gecorrespondeerd over het opstellen van een overeenkomst door [C.] van Sensilab (hierna ook: de overeenkomst). Op 16 juli 2019 heeft Sensilab de volgens haar definitieve versie van de overeenkomst aan Adelca c.s. toegestuurd. Op 18 juli 2019 heeft Sensilab deze versie van de overeenkomst ondertekend. Daarin is - kort samengevat - vermeld dat Adelca c.s. het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk verkoopt aan Sensilab, waarvoor Sensilab aan Adelca c.s. een koopprijs verschuldigd is van in totaal € 6.000. Tevens is vermeld dat Adelca c.s. een exclusief recht tot het gebruik van het merk “Slimjoy” en ieder merk met het bestanddeel “Slimjoy” krijgt in de Benelux.
2.11.
Op enig moment is tussen partijen gesproken over een koopprijs voor het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk van in totaal € 95.000.
2.12.
Adelca c.s. heeft de overeenkomst niet ondertekend. Per e-mail van 23 juli 2019 heeft Sensilab ([C.]) daarover het volgende geschreven aan Adelca c.s.:
“
I understand the notary is important for you, but we are a stock company and need to solve several issues.
We have just concluded the draft of the agreement and I truly believe additional 3 weeks will not cause problems.
Let’s agree we will meet in Poland end of August with notary deal and dinner afterward.
This will allow Robert (our CFO) and myself to do everything safe and sound.
”
2.13.
Op 31 augustus 2019 heeft Sensilab ([C.]) vervolgens het volgende geschreven aan Adelca c.s.:
“
Sorry for this delay in communication, but it has been a very turbulent month for Sensilab. We have finalized a transaction with VC, which changed the situation on corporate governance completely.
Although we were trying to close the Slim Joy deal in the meantime, we were not able to conclude the deal without consent of our new partner. They agreed we sign the trade mark slim joy agreement, but once they’ve learned about the notary they’ve blocked the whole thing (a) economically unjustified b) legally unacceptable).
I understand the agreement with [B.]
[[B.], toevoeging voorzieningenrechter]
was different, yet we are in a new reality, with new owner and Slim Joy underperforming on all markets and the deal simply makes no sense.
Should you be willing to discuss on alternative valuation & formalities, please let us know.”
3
Het geschil
in conventie
3.1.
Adelca c.s. vordert  samengevat - dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Sensilab veroordeelt:
binnen drie dagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Adelca c.s. te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het te koop aanbieden en leveren van producten voorzien van het teken SlimJOY al dan niet met de toevoeging “enjoy your body”, het gebruiken van het teken SlimJOY op de websites van Sensilab, in haar e‑mailadressen en in de door Sensilab geregistreerde domeinnamen;
binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis onder overlegging van volledige en duidelijk leesbare kopieën van alle beschikbare inkooporders, facturen, leveringsbonnen, documenten en stukken met betrekking tot alle transacties en verhandelingen van de SlimJOY producten door Sensilab, opgave te doen van:
het exacte aantal verkochte, geleverde of anderszins ter beschikking gestelde SlimJOY producten, met vermelding van de daarbij behorende prijzen en de leverdata;
alle door de verkoop van SlimJOY producten gegeneerde omzet en netto-winst;
de volledige namen en adressen van de partijen aan wie de SlimJOY producten zijn verkocht, geleverd of anderszins ter beschikking zijn gesteld, waarbij gegeven van natuurlijke personen worden geanonimiseerd;
tot betaling van een dwangsom van € 5.000 voor iedere dag dat Sensilab niet voldoet aan of in strijd handelt met het gevorderde onder 1 en 2;
tot betaling van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van dit geding overeenkomstig 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.
3.2.
Hieraan legt Adelca c.s. - zakelijk weergegeven - ten grondslag dat Sensilab inbreuk maakt op het Benelux-beeldmerk, het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk door het gebruik van het Teken, in de zin van artikel 9 lid 1 sub a en 9 lid 1 sub b Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk (hierna: UMVo) en artikel 2.20 lid 2 sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).
3.3.
Sensilab voert verweer, dat hierna - voor zover van belang - zal worden besproken.
in reconventie
3.4.
Sensilab vordert in reconventie - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Adelca c.s. veroordeelt:
binnen drie dagen na betekening van dit vonnis uitvoering te geven aan de overeenkomst door de overeenkomst te ondertekenen en de ondertekende overeenkomst aan Sensilab te verstrekken en uitvoering te geven aan de overige verplichtingen die strekken tot overdracht van de Uniemerken, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
tot betaling van de proceskosten op grond van het liquidatietarief, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.
3.5.
Hieraan legt Sensilab - zakelijk weergegeven - ten grondslag dat in de e‑mailcorrespondentie tussen partijen op 16 juli 2019 een geldige overeenkomst tot stand is gekomen over de verkoop en overdacht van het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk van Adelca c.s. aan Sensilab, en dat Adelca c.s. in verzuim verkeert ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen uit die overeenkomst.
3.6.
Adelca c.s. voert verweer, dat in het navolgende - voor zover van belang - zal worden besproken.
4
De beoordeling
in conventie en in reconventie: bevoegdheid
4.1.
Sensilab heeft onder meer aangevoerd dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank gedeeltelijk onbevoegd is om van de vorderingen van Adelca c.s. kennis te nemen, omdat Adelca c.s. zich onder meer beroept op haar Uniebeeldmerk en Uniewoordmerk, en het door Adelca c.s. gevorderde verbod niet beperkt is tot de Benelux, zodat (de voorzieningenrechter van) de rechtbank Den Haag bevoegd is.
4.2.
De voorzieningenrechter stelt voorop dat Sensilab de bevoegdheid ten aanzien van het Benelux-beeldmerk op grond van artikel 4.6 BVIE niet heeft betwist, zodat tussen partijen niet in geschil is dat de voorzieningenrechter bevoegd is voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Benelux-beeldmerk. Die bevoegdheid strekt zich uit tot het treffen van maatregelen voor de gehele Benelux (vgl. BenGH 13 juni 1994, NJ 1994/665 (Renault/Reynolds)).
4.3.
De bevoegdheid van deze voorzieningenrechter ten aanzien van het Uniebeeldmerk en Uniewoordmerk is wel tussen partijen in geschil. Niet betwist is dat de door Adelca c.s. gestelde inbreuk op het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk (ook) in Nederland heeft plaatsgevonden, hetgeen op grond van artikel 125 lid 5 en 126 lid 2 UMVo echter slechts bevoegdheid schept voor de Nederlandse ‘rechtbank voor het Gemeenschapsmodel’, zijnde (de voorzieningenrechter van) de rechtbank Den Haag. In artikel 131 lid 1 UMVo is evenwel tevens bepaald dat aan de rechterlijke instanties, met inbegrip van de rechtbanken voor het Uniemerk, van een lidstaat voor een Uniemerk dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen kunnen worden gevraagd als het recht van die staat kent voor nationale merken. Weliswaar is in artikel 3 Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bepaald dat in kort geding de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is, maar uit het door de Hoge Raad gewezen arrest Spin Master/High5 (HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:743) volgt dat het laatstgenoemde artikel in strijd is met artikel 131 UMVo en dus in zoverre onverbindend.
4.4.
Dit betekent dat op basis van artikel 131 lid 1 UMVo (ook) de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is om voor het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk maatregelen te treffen, zij het dat die bevoegdheid beperkt is tot het treffen van maatregelen die het Nederlandse recht kent voor nationale merken. Het Nederlandse recht kent geen nationale merken, maar de Benelux-merken. Gelet op de formulering van artikel 131 lid 1 UMVO kan worden aangenomen dat (hoewel bij inbreuk op een Benelux-merk een Benelux-wijd verbod kan worden gegeven) de voorzieningenrechter van deze rechtbank op grond van het Uniebeeldmerk en Uniewoordmerk alleen voor Nederland een verbod kan geven (vgl. de noot van prof. mr. D.W.F. Verkade onder het arrest Spin Master/High5 in NJ 2020/208).
4.5.
Adelca c.s. heeft het gevorderde verbod niet beperkt tot een bepaald territorium. Dit betekent niet dat de voorzieningenrechter zich voor de gehele vordering onbevoegd moet verklaren, maar wel dat aan de beoordeling van die vordering alleen wordt toegekomen voor zover dat binnen de bevoegdheid valt. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter op grond van het Benelux-beeldmerk bevoegd een verbod te geven voor de Benelux, en op grond van het Uniebeeldmerk en Uniewoordmerk voor Nederland. Voor zover de vordering tevens betrekking heeft op een verbod voor de rest van de Europese Unie zal de voorzieningenrechter zich onbevoegd verklaren.
4.6.
Dat de voorzieningenrechter tevens bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen in reconventie, op grond van artikel 8 lid 3 van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 (de Herschikte EEX-Verordening), is door Sensilab aangevoerd en door Adelca c.s. niet weersproken, zodat ook de voorzieningenrechter daarvan uit zal gaan. Overigens acht de voorzieningenrechter zich in reconventie ook op grond van artikel 4 lid 1 van de herschikte EEX-Verordening bevoegd, nu gedaagde in reconventie woonplaats heeft in Nederland.
in reconventie
4.7.
De voorzieningenrechter ziet aanleiding eerst de vorderingen in reconventie te beoordelen.
toepasselijk recht
4.8.
In de kern ligt in reconventie de vraag voor of een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Partijen zijn het er over eens dat op die vraag het Poolse recht van toepassing is, hetgeen de voorzieningenrechter opvat als rechtskeuze voor het Poolse recht.
bindende overeenkomst?
4.9.
Sensilab beroept zich op de
legal opinion
van haar Poolse advocaat (hierna: de legal opinion). In de legal opinion wordt - kort samengevat - uiteengezet dat een overeenkomst naar Pools recht bindend is zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de essentiële onderwerpen waarover zij hebben onderhandeld, en dat dergelijke overeenstemming ook kan blijken uit elektronische communicatie. Een (ondertekend) schriftelijk contract is daarom niet vereist, aldus de legal opinion. In de legal opinion wordt op basis van deze uitgangspunten de conclusie getrokken dat met de e-mailwisseling van 16 juli 2019 naar Pools recht een geldige overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.
4.10.
Adelca c.s. heeft er op gewezen dat in de legal opinion de overige correspondentie tussen partijen ten onrechte buiten beschouwing is gelaten. Die correspondentie heeft volgens Adelca c.s. (met name) betrekking op de geplande afspraak bij de Poolse notaris. Adelca c.s. betoogt dat een afspraak bij de notaris plaats moest vinden, omdat partijen reeds in januari 2019 hadden afgesproken dat een deel van de koopprijs (€ 89.000) door Sensilab contant zou worden betaald ten overstaan van een notaris (volgens partijen kennelijk om te voorkomen dat daarover belastingen betaald zouden moeten worden) en dat Adelca c.s. pas daarna zou overgaan tot ondertekening van de overeenkomst waarin een koopprijs van € 6.000 is vermeld. Volgens Adelca c.s. heeft Sensilab op het laatste moment afgezien van deze afspraak.
4.11.
Sensilab stelt dat op 16 juli 2019 een koopprijs van € 6.000 is afgesproken, en dat Adelca c.s. de (voor Sensilab onacceptabele) voorwaarde van de contante betaling bij de notaris van een aanvullend bedrag van € 89.000 pas daarna heeft gesteld.
4.12.
De voorzieningenrechter overweegt dat uit de inhoud van de (als productie 25 bij repliek overgelegde) e-mails van 23 juli 2019 en 31 augustus 2019 (geciteerd in 2.12 en 2.13 van dit vonnis) blijkt dat de stelling van Sensilab niet kan worden gevolgd. Sensilab heeft er op 23 juli 2019 immers zelf uitdrukkelijk mee in gestemd dat eind augustus 2019 een afspraak zou worden gemaakt bij de notaris (“
notary deal
”). Kennelijk hield dit verband met de contante betaling van een deel van de koopprijs dat niet is genoemd in het opgestelde schriftelijke contract (volgens Adelca c.s. ter hoogte van € 89.000), nu Adelca c.s. dit steeds heeft gesteld en Sensilab geen andere verklaring heeft gegeven voor de vermelding van de “
notary deal
” in haar e-mail van 23 juli 2019. Deze omstandigheid is niet te rijmen met het standpunt van Sensilab dat er op dat moment (sinds 16 juli 2019) al een definitieve overeenstemming was bereikt, die luidde dat een koopprijs van € 6.000 was afgesproken, en dat de “
notary deal
” daarvan geen onderdeel uitmaakte. In de e-mail van 31 augustus 2019 schrijft [C.] van Sensilab voorts dat de deal met Adelca c.s. niet afgerond (“
close
” c.q. “
conclude
”) kon worden door Sensilab (en dus in de beleving van Sensilab ook nog niet door haar afgerond was), omdat de nieuwe partner van Sensilab de afspraak, waarmee kennelijk gedoeld wordt op de afspraak van de contante betaling bij de notaris, onacceptabel vond. Voorts schrijft [C.] (Sensilab): “
I understand the agreement with [B.]
[[B.], toevoeging voorzieningenrechter]
was different, yet we are in a new reality…
”. Ook merkt [C.] op dat (de nieuwe partners van) Sensilab de deal met Adelca c.s. volledig hebben geblokkeerd vanwege de “
notary
”.
4.13.
Met het voorgaande is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat de “
notary deal
” (de contante betaling bij een Poolse notaris van een hogere koopprijs dan die is genoemd in het opgestelde schriftelijke contract) onderdeel was van de onderhandelingen tussen partijen. Ook is voldoende aannemelijk dat partijen daarover geen overeenstemming hebben bereikt, omdat Sensilab daar uiteindelijk niet mee instemde (terwijl zij nu zelf de partij is die nakoming vordert van het schriftelijke contract, maar dan zonder de “
notary deal
”). Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter betreft de hoogte van de koopprijs een essentieel onderdeel van de onderhandelingen, zodat het ontbreken van overeenstemming op dit punt (ook) naar het toepasselijke Poolse recht in de weg staat aan de totstandkoming van een bindende overeenkomst. Weliswaar wijkt de voorzieningenrechter hiermee af van de conclusie in de overgelegde legal opinion, maar daartoe bestaat in dit geval aanleiding nu in die legal opinion slechts een beperkte selectie van de feiten is meegewogen. De discussie tussen partijen over welke koopprijs redelijk is en wie heeft voorgesteld om een deel van de koopprijs contant bij de notaris te betalen, is gelet op het voorgaande verder niet van belang, nu voldoende aannemelijk is dat tussen partijen geen overeenstemming is bereikt.
slotsom in reconventie en proceskosten
4.14.
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat in dit kort geding onvoldoende aannemelijk is geworden dat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Adelca c.s. en Sensilab over de verkoop van het Uniebeeldmerk en Uniewoordmerk aan Sensilab. Adelca c.s. is daarom naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet verplicht het schriftelijke contract (zonder de “
notary deal
”) te ondertekenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. De vorderingen van Sensilab in reconventie zullen daarom worden afgewezen.
4.15.
Sensilab zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Omdat de vordering in reconventie betrekking heeft op een algemeen verbintenisrechtelijk vraagstuk en niet inhoudelijk op (de bescherming van) de intellectuele eigendomsrechten van partijen, zal bij het begroten van het salaris van de advocaat [NAAM]c.s. het liquidatietarief worden toegepast. De kosten van Adelca c.s. in reconventie worden daarom begroot op € 490 aan salaris advocaat (tarief standaard kort geding € 980 x factor 0,5).
in conventie
4.16.
Vordering 1 in conventie strekt tot een veroordeling van Sensilab om iedere inbreuk op het Benelux-beeldmerk, het Uniewoordmerk en het Uniebeeldmerk door het gebruik van het Teken te staken.
spoedeisend belang ten aanzien van de verbodsvordering en behandeling in kort geding
4.17.
Als meest verstrekkend verweer heeft Sensilab aangevoerd dat Adelca c.s. geen
spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening, dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt.
4.18.
Adelca c.s. is (in ieder geval) in de zomer van 2018 op de hoogte geraakt van de gedragingen van Sensilab die in deze procedure aan de orde zijn. Zij heeft – onbetwist – aangevoerd dat zij in september 2018 proefaankopen bij Sensilab heeft gedaan en oppositie heeft ingesteld tegen het door Sensilab gedeponeerde Uniemerk, en dat zij in november 2018 Sensilab heeft gesommeerd het gebruik van het Teken te staken. Vanaf januari 2019 tot september 2019 hebben onderhandelingen plaatsgevonden tussen partijen. Voor zover Sensilab betoogt dat Adelca c.s. die onderhandelingen niet voldoende voortvarend heeft opgepakt, heeft Sensilab naar het oordeel van de voorzieningenrechter daaraan evenzeer bijgedragen. Toen in oktober 2019 bleek dat geen overeenstemming kon worden bereikt, heeft Adelca c.s. wederom een sommatie gestuurd naar Sensilab. Bij het uitblijven van een reactie is in januari 2020 aan Sensilab een conceptdagvaarding gestuurd en zijn verhinderdata gevraagd, waarna Adelca c.s. Sensilab op 26 februari 2020 heeft gedagvaard. Daarmee is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van een zodanig groot tijdsverloop dat het spoedeisend karakter van de vorderingen is vervallen.
4.19.
Verder betoogt Sensilab dat Adelca c.s. geen spoedeisend belang heeft, omdat Sensilab niet de bedoeling heeft haar producten te verkopen in de Benelux. Zij voert daartoe aan dat op haar website niet meer is vermeld dat de producten met het Teken ook geleverd worden in de Benelux, en dat zij het inmiddels onmogelijk heeft gemaakt voor (potentiële) klanten uit de Benelux om een bestelling te plaatsen via haar webshop. Dit betoog slaagt echter niet. Vast staat immers dat Sensilab wel haar producten heeft geleverd in de Benelux en dat (in ieder geval) tot 27 januari 2020 op de website van Sensilab uitdrukkelijk vermeld was dat haar producten ook leverbaar waren in Nederland en België, waaruit het belang van Adelca c.s. reeds volgt. Ook heeft Adelca c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat de producten van Sensilab met het Teken nog steeds in Nederland worden aangeboden door derden. Sensilab heeft voorts betoogd dat zij bereid is een onthoudingsverklaring voor de Benelux te ondertekenen. Zij heeft dit - ondanks herhaalde uitnodigingen daartoe van Adelca c.s., onder meer in de processtukken in dit kort geding - echter niet gedaan, zodat deze blote toezegging van Sensilab het spoedeisend belang van Adelca c.s. niet wegneemt.
4.20.
Ten aanzien van de stelling van Sensilab dat de zaak zich vanwege de omvang en
complexiteit niet leent voor behandeling in kort geding, wordt overwogen dat de
voorzieningenrechter in zijn algemeenheid met terughoudendheid aanneemt dat een zaak
niet geschikt is voor behandeling in kort geding. De onderhavige zaak is gelet op de aard en
de omvang van het geschil niet dusdanig omvangrijk en ingewikkeld dat de
voorzieningenrechter zich dient te onthouden van een beoordeling van de verzochte
voorzieningen. Dat tussen partijen in een eventuele bodemprocedure mogelijk nadere bewijslevering dient plaats te vinden (bijvoorbeeld over de vraag of een bindende overeenkomst tot stand is gekomen) maakt dit niet anders, omdat de voorzieningenrechter op basis van de reeds beschikbare bewijsmiddelen een voorlopig oordeel kan geven. Daartoe bestaat ook aanleiding gezien hetgeen is overwogen over het spoedeisend belang van Adelca c.s. De omstandigheid dat een mogelijk verbod voor Sensilab onomkeerbare gevolgen zal hebben weegt niet op tegen het spoedeisend belang van Adelca c.s., ook omdat het gevorderde verbod alleen betrekking kan hebben op de Benelux, terwijl Sensilab zelf stelt dat zij haar producten daar niet wenst te verkopen.
inbreuk Benelux-beeldmerk
4.21.
Sensilab heeft zich tegen de vorderingen van Adelca c.s. verweerd met het betoog dat de gesloten overeenkomst aan de toewijzing van die vorderingen in de weg staan. Gelet op hetgeen in reconventie is overwogen, kan dit verweer niet slagen.
4.22.
Sensilab heeft niet weersproken dat het Teken, al dan niet met de toevoeging “enjoy your body”, overeenstemt met het Benelux-beeldmerk van Adelca c.s., in het economisch verkeer gebruikt wordt voor gelijke of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het Benelux-beeldmerk is ingeschreven, en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat. Tevens staat als onweersproken in dit kort geding tussen partijen vast dat Sensilab inbreuk heeft gemaakt op het Benelux-beeldmerk in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE door binnen de Benelux afslankproducten met verpakkingen voorzien van het Teken, al dan niet met toevoeging “enjoy your body”, te koop aan te bieden, alsmede door domeinnamen, websites en e-mailadressen te gebruiken die het Teken bevatten. Het gevorderde verbod is reeds daarom op grond van het Benelux-beeldmerk toewijsbaar, voor het territorium van de Benelux.
4.23.
Sensilab heeft aangevoerd dat de inschrijvingen van het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk van Adelca c.s. te kwader trouw zijn geweest, althans dat het inroepen van die merken door Adelca c.s. onrechtmatig is. Sensilab voert daartoe aan dat zij in 2017 reeds grote inspanningen verrichtte om naamsbekendheid van het Teken op te bouwen. Volgens Sensilab moet Adelca c.s. er daarom mee bekend zijn geweest dat het Teken werd gebruikt door Sensilab op het moment dat Adelca c.s. het Uniebeeldmerk op 16 november 2017 en het Uniewoordmerk op 7 maart 2018 registreerde.
4.24.
De voorzieningenrechter overweegt dat dit betoog van Sensilab - voor zover dit al slaagt, hetgeen in dit kort geding in het midden kan blijven - geen betrekking heeft op het Benelux-beeldmerk van Adelca c.s. Dat beeldmerk is immers reeds op 11 augustus 2015 geregistreerd, terwijl Sensilab stelt dat zij pas in 2017 is begonnen met het gebruik van het Teken. Nu de onweersproken inbreuk op het Benelux-beeldmerk reeds voldoende grondslag vormt voor toewijzing van het gevorderde verbod in de Benelux, wordt aan de beoordeling van de vraag of Adelca c.s. zich ook kan beroepen op bescherming van het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk, en de vraag of de registratie door Adelca c.s. te kwader trouw is geschied, niet toegekomen. Daartoe is redengevend dat de voorzieningenrechter (zoals reeds is overwogen) weliswaar bevoegd is ook voor het Uniebeeldmerk en Uniewoordmerk een verbod te geven (indien sprake is van een inbreuk), maar dat die bevoegdheid is beperkt tot een verbod voor Nederland. Omdat het beroep van Adelca c.s. op haar Uniebeeldmerk en Uniewoordmerk in dit kort geding niet kan leiden tot een verdergaand verbod dan het toewijsbare verbod op grond van het Benelux-beeldmerk, heeft Adelca c.s. bij haar beroep op het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk in dit kort geding onvoldoende belang.
verbod gebruik domeinnamen, websites en e-mailadressen met het Teken
4.25.
Sensilab heeft verder aangevoerd dat het door Adelca c.s. gevorderde verbod om domeinnamen, websites en e-mailadressen met het Teken te gebruiken, onuitvoerbaar is, omdat het verbod beperkt moet worden tot de Benelux. Zij betoogt dat zij weliswaar domeinnamen, websites en e-mailadressen met het Teken gebruikt, maar dat die domeinnamen, websites en e-mailadressen geen Benelux-extensie hebben.
4.26.
De voorzieningenrechter overweegt dat hiermee nog niet vaststaat dat geen sprake is van gebruik in de Benelux. Daarvoor is bepalend of (het gebruik van) die domeinnamen, websites en e-mailadressen is/zijn
gericht
op de Benelux. Hierbij is niet doorslaggevend welke extensie wordt gebruikt of dat de websites voor (potentiële) klanten van Sensilab bereikbaar zijn vanuit de Benelux (dat laatste geldt immers in beginsel voor alle websites), maar gaat het om aanwijzingen die duiden op de intentie van Sensilab om met klanten in de Benelux overeenkomsten te sluiten. Bijvoorbeeld is sprake van gebruik in de Benelux indien met de domeinnamen, websites en/of e-mailadressen producten van Sensilab daadwerkelijk worden aangeboden in Benelux, of bijvoorbeeld wanneer Sensilab een zoekmachinedienst betaalt om aan gebruikers daarvan, afkomstig uit de Benelux, wanneer zij een bepaald zoekwoord intypen een advertentie te laten zien voor de producten van Sensilab (vgl. in het kader van een bevoegdheidsvraag het Pammer-arrest, HvJ EG 7 december 2010, nr. C-585/08 en C‑144/09). Gelet op de beperking van het verbod tot de Benelux, zal daarom niet ieder gebruik van de domeinnamen, website en e-mailadressen met het Teken worden verboden, maar alleen het gebruik daarvan voor zover dat is gericht op de Benelux.
nevenvorderingen
4.27.
Adelca c.s. vordert tevens dat Sensilab wordt veroordeeld tot (samengevat) het doen van opgave van verkopen, omzet, nettowinst, en afnemers van de producten met het Teken. Sensilab betoogt dat Adelca c.s. haar spoedeisend belang bij deze vorderingen onvoldoende heeft onderbouwd.
4.28.
Tot uitgangspunt wordt genomen dat als de hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beoordeeld, de proceseconomie ermee gebaat is dat in hetzelfde geding ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering kan worden beslist. De nauwe verwantschap van de nevenvorderingen met de hoofdvordering wordt in dit geval aangenomen nu het bij deze nevenvorderingen gaat om maatregelen die er (mede) toe strekken te bewerkstelligen dat verdere inbreuken op het Benelux-beeldmerk uitblijven en die derhalve ter versterking van het opgelegde inbreukverbod dienen (vgl. HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036 (S&S/Esschert)). Voor zover Adelca c.s. met deze nevenvorderingen tevens voorsorteert op een vordering tot winstafdracht in een eventuele bodemprocedure, doet dit aan de nauwe verwantschap en het belang van Adelca c.s. bij de nevenvorderingen in dit geval niet af. Sensilab betoogt dat de rechtbank Den Haag in een uitspraak uit 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:13292) de nevenvorderingen wegens het ontbreken van spoedeisend belang heeft afgewezen, maar de vergelijking met die uitspraak gaat niet op, omdat in die zaak door gedaagde vrijwillig opgave was gedaan van de gevraagde gegevens, terwijl die situatie zich hier niet voordoet. Bij de beoordeling van de nevenvorderingen weegt de voorzieningenrechter tevens mee dat - gelet op het voorgaande - ook de nevenvorderingen zullen worden beperkt tot de Benelux, terwijl Sensilab zelf betoogt dat de verkoop van haar producten met het Teken in de Benelux beperkt zijn geweest, zodat de gevolgen van toewijzing van de nevenvorderingen voor Sensilab niet onevenredig groot zullen zijn. De enkele omstandigheid dat toewijzing van de nevenvorderingen tot onomkeerbare gevolgen (afgifte van bedrijfsgevoelige informatie) leidt, maakt het voorgaande niet anders (vgl. HR 15 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1522).
4.29.
Nu Sensilab voor het overige de nevenvorderingen niet heeft betwist zullen zij - voor de Benelux - worden toegewezen.
dwangsom en proceskosten
4.30.
De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd op de wijze zoals in de beslissing vermeld. De termijn voor nakoming van het verbod zal worden bepaald op veertien dagen na betekening van het vonnis, conform het verweer van Sensilab op dit punt.
4.31.
Sensilab zal als de grotendeels in het ongelijk gesteld partij in de proceskosten worden veroordeeld. Adelca c.s. maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter stelt vast dat onderhavige zaak in conventie een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten is in de zin van artikel 1019 Rv. Adelca c.s. heeft haar kosten gespecificeerd tot een bedrag van € 19.398,30 (te vermeerderen met € 1.712,39 verschotten en € 656 griffierecht). Zij heeft echter in haar kostenoverzicht geen onderscheid gemaakt tussen de conventie en de reconventie. De voorzieningenrechter schat dat 75% van de kosten van Adelca c.s. betrekking hebben op de conventie (en de resterende 25% van de kosten op de reconventie, waarvoor in reconventie het liquidatietarief zal worden toegewezen). Derhalve zal in conventie worden uitgegaan van (75% van € 19.398,30 is) € 14.548,73 aan advocaatkosten. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van deze kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Met partijen is de voorzieningenrechter van oordeel dat onderhavige zaak onder de categorie normaal kort geding valt met een maximumtarief van € 15.000, zodat het bedrag van 14.548,73 voor salaris advocaat [NAAM]. Dit bedrag wordt verhoogd met € 656 aan griffierecht en € 1.712,39 aan verschotten, zodat in totaal aan proceskosten een bedrag van € 16.917,12 wordt toegewezen. De gevorderde nakosten zullen worden begroot conform het daarop toepasselijke liquidatietarief en de wettelijke rente zal over de proceskosten wordt toegewezen op de wijze zoals hieronder vermeld.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
in conventie
5.1.
veroordeelt Sensilab binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het Benelux-beeldmerk met registratienummer 0976497 van Adelca c.s. in de Benelux te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het te koop aanbieden en leveren van producten voorzien van het teken SlimJOY al dan niet met de toevoeging “enjoy your body” in de Benelux, alsmede het gebruiken van het teken SlimJOY op de websites van Sensilab, in haar e‑mailadressen en in de door Sensilab geregistreerde domeinnamen, voor zover dit gebruik is gericht op de Benelux;
5.2.
veroordeelt Sensilab binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis onder overlegging van volledige en duidelijk leesbare kopieën van alle beschikbare inkooporders, facturen, leveringsbonnen, documenten en stukken met betrekking tot alle transacties en verhandelingen van de SlimJOY producten door Sensilab in de Benelux, opgave te doen van:
het exacte aantal verkochte, geleverde of anderszins ter beschikking gestelde SlimJOY producten in de Benelux, met vermelding van de daarbij behorende prijzen en de leverdata;
alle door de verkoop van SlimJOY producten gegeneerde omzet en netto-winst in de Benelux;
de volledige namen en adressen van de partijen aan wie de SlimJOY producten in de Benelux zijn verkocht, geleverd of anderszins ter beschikking zijn gesteld, waarbij gegeven van natuurlijke personen worden geanonimiseerd;
5.3.
veroordeelt Sensilab tot betaling van een dwangsom van € 1.000 voor iedere dag dat Sensilab niet voldoet aan, of in strijd handelt met de onder 5.1 en/of 5.2 genoemde veroordelingen, met een maximum van € 50.000;
5.4.
bepaalt de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na betekening
van dit vonnis;
5.5.
veroordeelt Sensilab in de proceskosten in conventie, aan de zijde van Adelca c.s. tot op heden begroot op € 16.917,12, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
5.6.
veroordeelt Sensilab in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Sensilab niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82 aan salaris advocaat [NAAM], en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;
5.7.
verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.8.
verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Adelca c.s. voor zover die vorderingen zijn gegrond op het Uniebeeldmerk en/of het Uniewoordmerk en strekken tot het treffen van maatregelen buiten Nederland;
5.9.
wijst het meer of anders gevorderde af;
in reconventie
5.10.
wijst de vorderingen af;
5.11.
veroordeelt Sensilab in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van Adelca c.s. tot op heden begroot op € 490;
5.12.
verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. P.M. Wamsteker en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. H. Bruin op 2 juli 2020.