ECLI:NL:GHARL:2020:5558
Gerechtshof ARL — Uitspraak 


GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
locatie Leeuwarden
afdeling civiel recht, handel
zaaknummer gerechtshof 200.232.452/01
(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 175430)
arrest van 14 juli 2020
in de zaak van:
Sinvest Group B.V.,
gevestigd te Heeswijk-Dinther,
appellante,
in eerste aanleg: eiseres,
hierna:
Sinvest
,
advocaat: mr. M.A. van den Hazenkamp, kantoorhoudend te Veghel,
tegen
[geïntimeerde]
wonende te [A] ,
geïntimeerde,
in eerste aanleg: gedaagde,
hierna:
[geïntimeerde]
,
advocaat: mr. H.M. Lenting, kantoorhoudend te Groningen
1
Het verdere verloop van het geding in hoger beroep
1.1
Voor het verloop van de procedure verwijst het hof naar tussenarrest van
11 juni 2019. In dit tussenarrest heeft het hof een comparitie van partijen gelast. Deze comparitie is op 12 september 2019 gehouden. Tijdens de comparitie hebben beide partijen aan de hand van aantekeningen hun standpunt toegelicht en heeft Sinvest een akte met producties 25 en 26 genomen. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt.
1.2
Daarna hebben partijen arrest verzocht op het comparitiedossier van Sinvest en heeft het hof arrest bepaald.
1.3
Sinvest vordert in het hoger beroep na wijziging van eis, samengevat weergegeven, dat het hof het vonnis van de rechtbank van 1 november 2017 vernietigt en alsnog, uitvoerbaar bij voorraad, haar vorderingen toewijst, een en ander met veroordeling van [geïntimeerde] in de volledige proceskosten en terugbetaling van het op grond van bestreden vonnis aan [geïntimeerde] betaalde bedrag van € 11.333,- vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.
2
De feiten
2.1
De rechtbank heeft in het vonnis van 1 november 2017 onder (2.1 - 2.8) de feiten vastgesteld. Tegen deze vaststelling zijn door partijen geen bezwaren aangevoerd. Aangevuld met wat in hoger beroep is komen vast te staan, zijn die feiten, voor zover in hoger beroep van belang, als volgt.
2.2
Sinvest houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van
producten op het gebied van water- en luchtbehandeling.
2.3
Sinvest is houder van het Benelux woordmerk BLUE LAGOON (reg. nr. 0843534) voor onder andere apparatuur en installaties voor waterbehandeling. Het merk is op
28 april 2008 door Van Erp International B.V. (hierna: Van Erp) gedeponeerd. Van Erp ( [B] ) heeft op 5 mei 2008 de domeinnaam bluelagoonuvc.com geregistreerd.
2.4
Sinvest heeft op 1 maart 2012 de aandelen in Van Erp overgenomen en de naam Van Erp gewijzigd in VGE International B.V. (hierna:VGE).
2.5
Het merk BLUE LAGOON is op enig moment aan Sinvest overgedragen. De overdracht is op 15 februari 2016 in het Benelux-merkenregister ingeschreven.
2.6
[geïntimeerde] heeft een eenmanszaak met als (geregistreerde) handelsnamen Filterspecialist [geïntimeerde] en Blue Lagoon UVC. [geïntimeerde] exploiteert met zijn eenmanszaak onder de domeinnamen filterspecialist.nl, blue-lagoon-uvc.nl, blue-lagoon-uvc.com en blue-lagoon-uvc.eu een webwinkel. De domeinnamen heeft hij op 22 juni 2009 geregistreerd.
2.7
In zijn webwinkel biedt [geïntimeerde] onder het merk BLUE LAGOON producten aan, die hij eerst met korting inkocht bij Van Erp en na de aandelenoverdracht bij SIBO B.V. (hierna: SIBO), een andere dochteronderneming van Sinvest. VGE en SIBO maken onderdeel uit van de zogenaamde Sinvest Group.
2.8
[geïntimeerde] heeft in juli 2011 zijn website op verzoek van een medewerker van Van Erp aangepast. Hij heeft de openingszin "welkom op de website van Blue Lagoon UV-C" gewijzigd in "welkom op de website van de UV-C Filterspecialist".
2.9
In een e-mail van 6 juli 2011 heeft [geïntimeerde] aan een medewerker van Van Erp het volgende geschreven:
"Wij hebben gisteravond op uw verzoek de website www.blue-lagoon-uvc.com aangepast en willen nu graag van U vernemen als de veranderingen goed zijn doorgevoerd of als U nog opmerkingen heeft.
Indien ik niets van u hoor ga ik er van uit dat U tevreden bent".
2.10
Dezelfde dag nog heeft de medewerkster per e-mail het volgende geantwoord:
"Op deze manier is het duidelijk dat het niet onze webshop is. Bedankt voor het doorvoeren van de aanpassingen".
2.11
In 2013 is [geïntimeerde] bezocht door de heer [C] , een werknemer van SIBO. Zij hebben gesproken over de toekomstige inkoop door [geïntimeerde] van BLUE LAGOON producten en zijn kortingen daarop. Tijdens dit bezoek is niet gesproken over het gebruik van de domeinnamen en de handelsnaam.
2.12
In een brief van 24 maart 2016 heeft Sinvest [geïntimeerde] gesommeerd het gebruik van de domeinnamen blue-lagoon-uvc.nl, blue-lagoon-uvc.eu en blue-lagoon-uvc.com te beëindigen en de domeinnamen aan haar over te dragen. [geïntimeerde] heeft aan de sommatie geen gevolg gegeven.
2.13
Eind december 2016 heeft SIBO haar prijscondities aangepast door de kortingen aan [geïntimeerde] substantieel te verlagen. [geïntimeerde] is vervolgens gestopt met de inkoop van BLUE LAGOON producten.
3
De vorderingen en de beslissing van de rechtbank
3.1
Sinvest heeft [geïntimeerde] gedagvaard voor de rechtbank Noord-Nederland, te Groningen en gevorderd, samengevat weergegeven:
a. een verklaring voor recht dat [geïntimeerde] inbreuk maakt op haar Benelux merkrechten,
[geïntimeerde] te bevelen op straffe van een dwangsom:
het gebruik van de domeinnamen blue-lagoon-uvc.nl, blue-lagoon-uvc.eu en blue-lagoon-uvc.com te staken en gestaakt te houden,
de onder b genoemde domeinnamen aan Sinvest over te dragen,
de handelsnaam Blue Lagoon UVC in het handelsregister door te (laten) halen,
betaling van de door Sinvest geleden schade nader op te maken bij staat, en
f	[geïntimeerde] op de voet van 1019h Rv te veroordelen in de volledige proceskosten van Sinvest.
3.2
Sinvest heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat [geïntimeerde] met het gebruik van de handelsnaam Blue Lagoon UVC en de domeinnamen blue-lagoon-uvc.nl, blue-lagoon-uvc.eu en blue-lagoon-uvc.com inbreuk maakt op het merk BLUE LAGOON in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder a of b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).
3.3
[geïntimeerde] heeft het verweer gevoerd dat Sinvest haar rechten heeft verwerkt om hem te verbieden gebruik te maken van de domeinnamen en handelsnaam met daarin het merk BLUE LAGOON.
3.4
De rechtbank heeft in haar vonnis van 1 november 2017 het verweer van [geïntimeerde] op rechtsverwerking gehonoreerd. De rechtbank heeft de vorderingen van Sinvest afgewezen en haar veroordeeld in de daadwerkelijke gemaakte proceskosten van [geïntimeerde] , begroot op
€ 11.333,-.
3.5
Sinvest handhaaft haar vorderingen in hoger beroep en heeft aan het onder a gevorderde (zie 3.1) als subsidiaire eis toegevoegd een verklaring voor recht dat de toestemming voor het gebruik van de domeinnamen en de handelsnaam door Sinvest wordt beëindigd met een opzegtermijn van een maand of een andere door het hof te bepalen termijn en meer subsidiair [geïntimeerde] te verbieden de domeinnamen en de handelsnaam aan een derde over te dragen.
4
De grieven
4.1	Sinvest heeft tegen de afwijzing van haar vorderingen zes grieven geformuleerd.
De eerste vijf grieven bestrijden de overwegingen van de rechtbank dat Sinvest het recht heeft verwerkt om tegenover [geïntimeerde] een beroep te doen op haar merkrechten. Sinvest heeft niet afzonderlijk bezwaar gemaakt tegen het oordeel in rechtsoverweging 4.14 dat het beroep op rechtsverwerking doel treft. Het hof acht dit, in tegenstelling tot [geïntimeerde] in de memorie van antwoord aanvoert, niet relevant omdat dit oordeel de conclusie is van de daaraan voorafgaande overwegingen die door de eerste vijf grieven worden bestreden en het duidelijk
is dat het doel van die grieven is dat het hof zich opnieuw buigt over het beroep van [geïntimeerde] op rechtsverwerking.
4.2
Het hof zal de grieven, mede gelet op de in hoger beroep en in eerste aanleg gevoerde verweren, deels gezamenlijk behandelen, onder de volgende onderwerpen.
Rechtsverwerking, criterium
4.3
Om rechtsverwerking te kunnen aannemen, is nodig dat de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het recht. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad is enkel tijdsverloop of stilzitten van de rechthebbende daarvoor onvoldoende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij ( [geïntimeerde] ) het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende (Sinvest) haar aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van [geïntimeerde] onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend zou worden gemaakt. [geïntimeerde] beroept zich op beide gronden. Bij de beantwoording van de vraag of een beroep op rechtsverwerking slaagt, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval.
4.4
Een beroep op rechtsverwerking komt neer op een beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid en moet daarom met de nodige terughoudendheid worden toegepast. Stelplicht en bewijslast van de bijzondere omstandigheden die tot rechtsverwerking kunnen leiden, rusten op degene die zich op rechtsverwerking beroept, [geïntimeerde] dus.
4.5
Tegen deze achtergrond overweegt het hof het volgende.
Gerechtvaardigd vertrouwen, toestemming
4.6
Ter onderbouwing van zijn stelling dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat Sinvest haar aanspraken op het exclusieve gebruik van het merk BLUE LAGOON tegenover hem niet meer geldend zou maken, heeft [geïntimeerde] het volgende aangevoerd:
[geïntimeerde] had van Van Erp expliciete toestemming voor het gebruik van de domeinnamen en de handelsnaam met daarin het merk BLUE LAGOON. [geïntimeerde] verwijst daartoe naar zijn e-mailcorrespondentie met Van Erp van 6 juli 2011 en biedt aan die toestemming verder te bewijzen door het horen van Van Erp en de medewerker die de e-mail heeft gestuurd;
Van Erp en Sinvest hebben het gebruik van de domeinnamen (financieel) aangemoedigd door het geven van aanzienlijke kortingen op BLUE LAGOON producten;
Sinvest is op de toestemming van Van Erp tijdens het werkbezoek in 2013 niet teruggekomen;
sinds het eerste gebruik en de sommatie op 24 maart 2016 is er een periode van zeven jaar verstreken.
4.7
Sinvest heeft het beroep van rechtsverwerking van [geïntimeerde] gemotiveerd betwist. In het bijzonder betwist zij dat uit de e-mailcorrespondentie van 6 juli 2011 blijkt dat Van Erp aan [geïntimeerde] toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het merk BLUE LAGOON in zijn handelsnaam en domeinnamen.
4.8
Het hof leest in de e-mail van 6 juli 2011 van de medewerker van Van Erp
geen uitdrukkelijke toestemming aan [geïntimeerde] om het merk BLUE LAGOON in zijn domeinnamen en handelsnaam te gebruiken. Uit het bezwaar van Van Erp tegen de openingszin van de webshop van [geïntimeerde] , leidt het hof af dat Van Erp er juist niet mee instemde dat [geïntimeerde] het merk BLUE LAGOON op een aan de merkhouder voorbehouden wijze voor zijn webshop gebruikte. Van Erp wilde voorkomen, zo maakt het hof uit haar antwoord op, dat de webshop van [geïntimeerde] werd gezien als een webshop van Van Erp.
4.9
Het hof is bovendien van oordeel dat de gestelde toestemming bij de beoordeling van het gerechtvaardigd vertrouwen van [geïntimeerde] er niet toe doet omdat [geïntimeerde] , als wederverkoper ("independent dealer") van BLUE LAGOON producten, er rekening mee diende te houden dat de gestelde toestemming door de merkhouder ooit zou kunnen worden beëindigd.
4.10
Dat [geïntimeerde] als wederverkoper van BLUE LAGOON producten kortingen kreeg op de winkelprijs en in die zin de verkoop van de producten heeft aangemoedigd, zoals [geïntimeerde] stelt, kan gelet op aard van de (mondelinge) overeenkomst tussen partijen naar het oordeel van hof evenmin worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid op grond waarvan bij [geïntimeerde] het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Sinvest haar merkrechten tegenover [geïntimeerde] niet meer geldend zou maken. Een korting op de winkelprijs is voor een wederverkoper van merkproducten namelijk heel gebruikelijk. Dat de korting werd gegeven als bonus voor het gebruik van de domeinnamen, zoals [geïntimeerde] stelt en door Sinvest wordt betwist, is door [geïntimeerde] niet onderbouwd. Een concreet bewijsaanbod op dit punt ontbreekt, zodat het hof aan die stelling voorbijgaat.
4.11
Tussen partijen staat vast dat tijdens het werkbezoek van Sinvest aan [geïntimeerde] in 2013
niet
is gesproken over het gebruik van de domeinnamen blue-lagoon-uvc.nl, blue-lagoon-uvc.eu en blue-lagoon-uvc.com. Uit het feit dat daarover tijdens het werkbezoek niet is gesproken, kan naar het oordeel van het hof niet worden afgeleid dat Sinvest met het gebruik instemde, omdat Sinvest, zoals zij stelt, als opvolgend merkhouder niet op de hoogte was van dit gebruik. Dat Sinvest het gebruik wèl kende, is door [geïntimeerde] niet aangetoond. Van belang in dit verband is dat de gestelde toestemming niet op schrift was gesteld en niet in het merkenregister was aangetekend.
4.12
Zelfs indien moet worden aangenomen, zoals [geïntimeerde] stelt en Sinvest betwist, dat zij in maart 2012 al wel op de hoogte was van het gebruik van de domeinnamen en de handelsnaam met daarin het merk van Sinvest, kan dit [geïntimeerde] niet baten, omdat louter stilzitten gedurende een periode van vier jaar, van maart 2012 tot de eerste sommatie in maart 2016, niet tot rechtsverwerking kan leiden.
4.13
[geïntimeerde] heeft in de memorie van antwoord bewijs aangeboden van zijn stellingen dat
i) Van Erp hem toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de handelsnamen Blue Lagoon UVC en de domeinnamen blue-lagoon-uvc.nl, blue-lagoon-uvc.eu en blue-lagoon-uvc.com en ii) dat Sinvest daarmee begin 2012 al bekend was. Die stellingen kunnen, indien bewezen, op het punt van rechtsverwerking niet tot een ander oordeel leiden, zodat het hof aan dit bewijsaanbod voorbijgaat.
Wordt de positie van [geïntimeerde] onredelijk benadeeld of verzwaard?
4.14
[geïntimeerde] stelt daarnaast dat hij zeer fors heeft geïnvesteerd in de vindbaarheid van zijn websites via Google en dat hij, indien hij wordt veroordeeld om het gebruik van de domeinnamen blue-lagoon-uvc.nl, blue-lagoon-uvc.eu en blue-lagoon-uvc.com te staken, niet in staat is die investeringen terug te verdienen, terwijl hij voor zijn levensonderhoud en/of pensioenvoorziening daarvan afhankelijk is. Volgens [geïntimeerde] wordt zijn positie onredelijk benadeeld of verzwaard indien Sinvest in de gegeven omstandigheden haar aanspraak op haar merkrecht alsnog tegenover hem geldend zou kunnen maken.
4.15
Het hof is van oordeel dat [geïntimeerde] , nu hij niet erop mocht vertrouwen dat de gestelde impliciete toestemming voor onbeperkte duur zou zijn, er rekening mee diende te houden dat de toestemming door de merkhouder kon worden beëindigd. Dat [geïntimeerde] daardoor mogelijk zijn investeringen niet zou kunnen terugverdienen is een risico dat gelet op de overeenkomst tussen partijen in redelijkheid voor rekening van [geïntimeerde] komt. Daarbij betrekt het hof dat [geïntimeerde] als wederverkoper van de merkproducten zelf heeft besloten te investeren in de vindbaarheid van zijn websites en dat hij tegenover die kosten ook extra inkomsten heeft gehad, zoals hij zelf zegt. Die inkomsten had hij kunnen reserveren voor zijn pensioenvoorziening. Dat heeft hij kennelijk niet gedaan. Dat zijn pensioenvoorziening door het uitoefenen van het merkrecht door Sinvest mogelijk in gevaar komt, is een omstandigheid die Sinvest in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet kan worden verweten.
4.16
Uit het voorgaande volgt dat het beroep van [geïntimeerde] op rechtsverwerking moet worden verworpen. In zoverre slagen de grieven I tot en met V.
Merkinbreuk
4.17
Door [geïntimeerde] is niet betwist dat het gebruik van het merk BLUE LAGOON door [geïntimeerde] in zijn domeinnamen en handelsnaam gebruik is als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 BVIE waartegen de merkhouder kan optreden. Door [geïntimeerde] is evenmin betwist dat het gebruik van [geïntimeerde] van het merk BLUE LAGOON verder gaat dan het gebruik dat op grond van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie door een wederverkoper/dealer van de originele merkproducten is toegestaan (zie HvJ EU 4 november 1997, ECLI:EU:C:1997:517,
Dior/Evora
en HvJ EU 23 februari 1999, ECLI:EU:C:1999:82,
BMW/Deenik
). Het gebruik van het merk BLUE LAGOON in de domeinnamen en de handelsnaam kan de onjuiste indruk wekken van een niet bestaande commerciële band tussen Sinvest en [geïntimeerde] . Uit de overgelegde e-mails in producties 10 en 21 blijkt ook dat derden door het gebruik van [geïntimeerde] van het merk BLUE LAGOON op het verkeerde been worden gezet. Zij denken ten onrechte dat [geïntimeerde] (nog altijd) een (officiële) distributeur van Sinvest is. [geïntimeerde] maakt daarmee inbreuk op het merkrecht van Sinvest.
Vorderingen, verbod en overdracht
4.18
[geïntimeerde] heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd tegen de primaire vorderingen van Sinvest, zoals hiervoor weergegeven onder 3.1a en 3.1b en 3.1d. Het hof acht deze vorderingen, gelet op de inbreuk, toewijsbaar als hierna bepaald.
4.19
Het verweer van [geïntimeerde] dat Sinvest de toestemming niet heeft kunnen beëindigen omdat een zwaarwegende grond ontbrak en een te korte opzegtermijn in acht is genomen, heeft uitsluitend betrekking op het subsidiair gevorderde. In hetgeen door [geïntimeerde] is aangevoerd ten aanzien van de subsidiaire vorderingen ziet het hof aanleiding om de termijn waarbinnen [geïntimeerde] aan de veroordelingen dient te voldaan, te bepalen op twee maanden na betekening van het arrest zodat hij voldoende tijd heeft om zijn webshop onder de domeinnamen blue-lagoon-uvc.nl, blue-lagoon-uvc.eu en blue-lagoon-uvc.com te verhuizen naar een ander domein.
4.20
Ten aanzien van de door Sinvest gevorderde overdracht van de domeinnamen (zie 3.1c) verweert [geïntimeerde] zich met de stelling dat een juridische grondslag daarvoor ontbreekt.
[geïntimeerde] verzoekt het hof daarnaast, indien het hof de vordering zal toewijzen, daaraan op grond van artikel 2.21 lid 3 BVIE de voorwaarde te verbinden dat Sinvest hem een vergoeding betaalt van € 46.667,93; het bedrag dat hij stelt aan Google te hebben betaald voor de vindbaarheid van zijn websites.
4.21
Het hof stelt voorop dat het recht op een domeinnaam niet wettelijk is geregeld. Tot uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of eruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander Hoge Raad 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221, r.o. 3.3.2,
ITT Holdings/Karl Dungs
).
4.22
Zoals het hof hiervoor heeft overwogen maakt [geïntimeerde] met het gebruik van de domeinnamen blue-lagoon-uvc.nl, blue-lagoon-uvc.eu en blue-lagoon-uvc.com inbreuk op het merk BLUE LAGOON van Sinvest, zodat de vordering op grond van het onder 4.20 genoemde beoordelingskader toewijsbaar is.
4.23
Wat betreft het verzoek van [geïntimeerde] om aan die overdracht de voorwaarde te verbinden dat Sinvest hem daarvoor een vergoeding betaalt, overweegt het hof dat artikel 2.21 lid 3 BVIE daartoe geen grond biedt. Artikel 2.21 lid 3 BVIE bepaalt dat de rechter bij wijze van schadevergoeding op vordering van de merkhouder kan bevelen tot de afgifte aan de merkhouder, van de
goederen
die een inbreuk maken op een merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.
4.24
Dat een (recht op een) domeinnaam gelijk is te stellen aan de in artikel 2.21 lid 3 BVIE genoemde goederen kan zonder nadere toelichting, die door [geïntimeerde] niet is gegeven, niet worden gevolgd. Artikel 2.21 lid 3 BVIE heeft, in het algemeen betrekking op roerende zaken en daaronder vallen naar het oordeel van het hof niet de niet-wettelijke geregelde rechten op een domeinnaam.
4.25
Door [geïntimeerde] zijn verder ook geen andere gronden aangevoerd op grond waarvan hij aanspraak zal kunnen maken op een vergoeding. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.
4.26
De gevorderde dwangsommen zullen als na te melden worden gemaximeerd tot een bedrag van € 100.000,-.
Schadestaat
4.27
De door Sinvest gevorderde verwijzing naar de schadestaat (zie 3.1e) is naar het oordeel van het hof ook toewijsbaar. Vaststaat dat [geïntimeerde] sinds eind 2016 geen (volledige units van) BLUE LAGOON producten meer inkoopt, terwijl hij deze nog wel steeds te koop aanbiedt op zijn websites blue-lagoon-uvc.nl, blue-lagoon-uvc.eu en blue-lagoon-uvc.com. Uit de door Sinvest overgelegde e-mails in producties 10 en 21 blijkt dat (potentiële) klanten van BLUE LAGOON producten daardoor op het verkeerde been worden gezet. Zij denken dat [geïntimeerde] een (officiële) distributeur is van BLUE LAGOON producten, doen bestellingen en betalingen en krijgen vervolgens bericht dat de order niet kan worden geleverd en het bedrag wordt terugbetaald. Er is niet gesteld of gebleken dat [geïntimeerde] de orders doorstuurt. Hierdoor loopt Sinvest mogelijk orders mis. Bovendien gebruikt [geïntimeerde] de domeinnamen om potentiële klanten middels een link door te leiden naar zijn website filterspecialist,nl, waarop hij concurrerende producten aanbiedt. Het hof acht het aannemelijk dat Sinvest hierdoor schade heeft geleden, hetgeen voldoende is voor verwijzing naar de schadestaat.
Slotsom en proceskosten
4.28
Het bovenstaande brengt mee dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd en de vorderingen alsnog zullen worden afgewezen. [geïntimeerde] zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep. Grief VI slaagt dus ook.
4.29
Sinvest vordert op de voet van artikel 1019h Rv veroordeling van de volledige proceskosten van € 8.492,25 in eerste aanleg en € 9.438,50 in hoger beroep. De hoogte van de gevorderde proceskosten is door [geïntimeerde] niet bestreden. Het hof ziet op grond van de toepasselijke Indicatietarieven rechtbanken en gerechtshoven geen aanleiding om de hoogte van de vorderingen (ambtshalve) te matigen. De gevorderde bedragen vallen namelijk binnen de bandbreedte van de in Indicatietarieven opgenomen bedragen voor een eenvoudige bodemzaak.
4.30
De vordering van Sinvest om [geïntimeerde] te veroordelen tot (terug)betaling van hetgeen Sinvest op grond van het bestreden vonnis heeft voldaan, zal worden toegewezen als gevorderd.
5
De beslissing
Het hof, recht doende in hoger beroep:
vernietigt het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen van
1 november 2009;
5.1
verklaart voor recht dat [geïntimeerde] met het gebruik van de handelsnaam Blue Lagoon UVC en de domeinnamen blue-lagoon-uvc.nl, blue-lagoon-uvc.eu en blue-lagoon-uvc.com inbreuk maakt op het Benelux merk BLUE LAGOON van Sinvest;
5.2
beveelt [geïntimeerde] om binnen twee maanden na de betekening van dit arrest iedere inbreuk op het Benelux merk BLUE LAGOON van Sinvest door gebruik van de onder 5.1 genoemde handelsnaam en domeinnamen te staken en gestaakt te houden;
5.3
beveelt [geïntimeerde] om binnen twee maanden na de betekening van dit arrest de domeinnamen genoemd onder 5.1 aan Sinvest over te dragen en al zijn medewerking te verlenen die daarvoor nodig is;
5.4
beveelt [geïntimeerde] om binnen twee maanden na de betekening van dit arrest de handelsnaam Blue Lagoon UVC te laten verwijderen uit zijn inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
5.5
beveelt [geïntimeerde] tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) aan Sinvest per overtreding van de hiervoor onder 5.2, 5,3 en 5.4 genoemde bevelen, of per dag of een gedeelte van een dag, ter keuze van Sinvest tot een maximum van totaal € 100.000,-;
5.6
beveelt [geïntimeerde] tot betaling aan Sinvest van de door haar als gevolg van de merkinbreuk geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf een in de schadestaatprocedure vast te stellen dag, tot aan de dag dat het gehele bedrag is betaald;
5.7
veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Sinvest begroot op € 8.492,25;
5.8
veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Sinvest begroot op € 9.438,50;
5.9
veroordeelt [geïntimeerde] tot (terug)betaling aan Sinvest van hetgeen laatstgenoemde op grond van voormeld vonnis aan [geïntimeerde] heeft betaald, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van betaling door Sinvest tot de dag van (terug)betaling door [geïntimeerde] en de nakosten;
5.10
verklaart dit arrest ten aanzien van de veroordelingen onder 5.2 tot en met 5.9 uitvoerbaar bij voorraad;
5.11
wijst het meer of anders in hoger beroep gevorderde af.
Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. F.J. de Vries en mr. M. Schut en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 14 juli 2020.