ECLI:NL:GHAMS:2019:4060
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team I IE
zaaknummer 			            : 200.220.181/01
zaak/-rolnummer rechtbank Amsterdam	: C/13/589826/ HA ZA 15-600
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 12 november 2019
inzake
[X]
,
wonend te [woonplaats] , Verenigde Staten van Amerika,
appellant,
advocaat: mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,
tegen
1
OTAZU LICENSE Ltd,,
gevestigd te South Hill, Anguilla,
2. [Y]
,
wonende te [woonplaats] ,
geïntimeerden,
advocaat: mr. L. Oosting te Amsterdam
3
OTZ B.V,
gevestigd te Amsterdam,
4. [geïntimeerde sub 4]
,
wonende te [woonplaats] ,
geïntimeerden,
advocaat [NAAM]. A.J. Gieske te Amsterdam
1
Het geding in hoger beroep
Partijen worden hierna [X] en (geïntimeerden samen, in mannelijk enkelvoud) [Y] c.s. genoemd. Geïntimeerden worden afzonderlijk ook [Y] , [geïntimeerde sub 4] , Otazu License en OTZ genoemd.
[X] is bij dagvaarding van 8 juni 2017 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 8 maart 2017, onder bovenvermeld
zaak-/rolnummer gewezen tussen [X] als eiser in conventie, tevens verweerder in reconventie en [Y] c.s. als gedaagden in conventie tevens eisers in reconventie.
In het kader van een incident is op 26 juni 2018 door dit hof beslist dat [X] geen zekerheid voor de proceskosten ex artikel  224 Rv. behoeft te stellen.
Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven, met producties;
- memorie van antwoord, met producties.
Ten slotte is arrest gevraagd.
[X] heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad - alsnog alle vorderingen van [X] in conventie zal toewijzen en alle vorderingen in reconventie zal afwijzen, met veroordeling van [Y] c.s. in de kosten van het geding in beide instanties.
[Y] c.s. heeft geconcludeerd tot bekrachtiging, met - uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van [X] in de kosten van het geding ex artikel  1019h Rv in beide instanties.
Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.
2
Feiten
De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1-2.21 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil, behoudens op de hierna te bespreken punten en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. Samengevat en waar nodig aangevuld met andere feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan en met inachtneming van de bezwaren van [X] , komen de feiten neer op het volgende.
2.1.
[X] is onder de naam [woordmerk 2] al geruime tijd actief als ontwerper van onder meer sieraden. Hij was indirect (via Roca Holding B.V.) enig bestuurder en aandeelhouder van Otazu B.V. (opgericht in 1993), Dreamland Pvt en Otazu International B.V. (hierna: Otazu International). Otazu International was de houder van de woordmerken [woordmerk 3] en [woordmerk 4] by [woordmerk 2] . Via Otazu International dreef [X] een onderneming gericht op onder meer de verkoop van sieraden.
2.2.
Eind 2008 is de onderneming van [X] in financiële problemen geraakt. [X] heeft toen [Y] benaderd met het verzoek om hem te helpen de onderneming er weer bovenop te helpen.
2.3.
[Y] was in 2009 indirect bestuurder (via de vennootschappen Timore Trade, Timore  en Krabeh ) van de vennootschap RO3 B.V. (hierna: RO3).
2.4.
Bij overeenkomst van 14 januari 2009 zijn [X] (in de overeenkomst aangeduid als [woordmerk 1] ), Dreamland Pvt en RO3 het volgende, voor zover hier van belang, overeengekomen:
1. [woordmerk 1] will sell his existing companies to a third party;
2. [woordmerk 1] agrees to enter into a worldwide agreement with RO3 regarding everything he designs (e.g. bijoux, bags, shoes, interior design) with immediate effect;
3. [woordmerk 1] will transfer all the brand names, all the trademarks, the rights to the name/brand ‘ [woordmerk 1] ’, the name/brand ‘ [woordmerk 2] ’, the name/brand ‘ [woordmerk 3] ’, (…) and the intellectual property for everything he will design from the start of this agreement to RO3;
4.The production, management and distribution of [woordmerk 1] ’s designs will be organized by RO3;
5. [woordmerk 1] will sell 100% of the shares of Dreamland Pvt to RO3 for € 1,-:
6.All government will be done by RO3; [woordmerk 1] will not be authorized to decide on behalf of RO3;
7. [woordmerk 1] will follow all directions given by RO3 B.V. concerning costs, structure (…) and sales;
8. All turnover from any kind of project or design [woordmerk 1] generates will be channeled through RO3;
9. [woordmerk 1] will concentrate on two main tasks: design and sales promotion;
(…)
12. [woordmerk 1] will have the right to buy 60% of the shares of RO3 after 2 years; all voting rights of the 60% shares that [woordmerk 1] might buy stay with RO3 as long as RO3 still owns 40% of the shares;
13. After 2 years [woordmerk 1] will have the right to buy the other 40% of the shares of RO3;
14. [woordmerk 1] will be employed by RO3;
15. RO3 will pay [woordmerk 1] a license fee of 20% over the next annual profit as shown in the annual statements: the payment of license fee will start in 2010;
16. If and when [woordmerk 1] buys a percentage of the shares of RO3 the payment of license fee will end on that date;
(…)
The agreement shall be governed by and construed in acceptance with the laws of The Netherlands.
2.5.
In januari 2009 zijn de activa van Otazu B.V. overgedragen aan RO3. Pashy Holding B.V. (hierna: Pashy Holding)  is gaan handelen als eigenaar in de vennootschappen Roca Holding, Otazu B.V. en Otazu International. In een brief van 27 februari 2009 heeft Pashy Holding, namens Otazu International en Otazu B.V., aan RO3 en Timore bevestigd dat op 1 februari 2009 is overeengekomen dat de merken en handelsnamen  verwijzend naar [woordmerk 3] , [woordmerk 2] en [woordmerk 3] by [woordmerk 1] aan Timore worden verkocht. Timore heeft vervolgens aan RO3 een licentie voor het gebruik van deze merken en handelsnamen verleend.
2.6.
Vanaf ongeveer 1 maart 2009 tot eind 2011 heeft [X] in de VS verbleven en daar onder meer promotie-activiteiten ten behoeve van RO3 verricht, in welk verband hij betalingen van RO3 en/of [Y] heeft ontvangen.
2.7.
Op 9 april 2009 is de naam van Otazu B.V. gewijzigd in Silas II en is de naam van Otazu International gewijzigd in Silas III. Op 30 juni 2009 is Silas II failliet verklaard, gevolgd door het faillissement van Silas III op 14 juli 2009. Met ingang van 14 juli 2009 is ook Roca Holding failliet verklaard.
2.8.
In september 2009 heeft RO3 onder het teken ‘ [woordmerk 2] ’ sieraden op de markt gebracht.
2.9.
De curator in het faillissement van Silas II en Silas III heeft de op 1 februari 2009 door Pashy Holding met Timore gesloten overeenkomst (zie 2.5) niet erkend. Bij overeenkomst van 11 maart 2011 heeft de curator alsnog de rechten op de merken [woordmerk 3] en [woordmerk 4] by [woordmerk 2] voor een bedrag van € 70.000,-- aan Timore verkocht. Het betreft de volgende merkrechten:
- Het woordmerk “ [woordmerk 3] ” zoals geregistreerd bij het United States Patent and Trademark Office (USPTO) voor de klasse 14, onder inschrijvingsnummer 2728594 ;
- Het woordmerk “ [woordmerk 3] ” zoals geregistreerd bij het Canadian Intellectual Property Office voor de klassen 14, 18 en 25 onder inschrijvingsnummer TMA656702 ;
- Het woordmerk “ [woordmerk 3] ” zoals geregistreerd bij het Instituto Mexicano de la Propriedad Industrial voor de klassen 14, onder inschrijvingsnummer 817217 ;
- Het woordmerk “ [woordmerk 3] ” zoals geregistreerd bij het Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Argentinië) voor de klassen 14 onder inschrijvingsnummer 2060849 ;
- Het woordmerk “ [woordmerk 3] ” zoals geregistreerd bij het Harmonisatiebureau voor de interne markt voor de klassen 14, 18 en 25 onder inschrijvingsnummer 2973667 ;
- Het woordmerk “ [woordmerk 3] ” zoals geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de klassen 14, 18 en 25 onder inschrijvingsnummer 0673316 ;
- Het woordmerk “ [woordmerk 3] ” zoals geregistreerd bij de Wereld Organisatie voor de
Intellectuele Eigendom voor de klassen 14, 18 en 25 onder inschrijvingsnummer 795584 en in ieder geval geformaliseerd en omgezet in een nationale registratie in Australië, China, Cyprus, Dominicaanse Republiek, Georgië, Japan, Noorwegen, De Russische Federatie; Singapore, Turkije en Zwitserland;
- Het woordmerk “ [woordmerk 4] by [woordmerk 2] ” zoals geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de klassen 9, 14, 18 en 20 onder inschrijvingsnummer 0795672.
2.10.
Op 21 juni 2011 heeft Timore bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Benelux-merkenbureau) het woordmerk [woordmerk 2] geregistreerd, in de klassen 14, 18 en 25.
2.11.
In september 2011 heeft RO3 aan [X] een aangepast voorstel tot samenwerking gedaan. [X] is daar niet op ingegaan.
2.12.
Op 14 oktober 2011 heeft Timore het Benelux-woordmerk [woordmerk 2] overgedragen aan Otazu License. [Y] is aandeelhouder, maar geen bestuurder van Otazu License. Op 14 oktober 2011 is ook het Benelux-woordmerk [woordmerk 3] , met de inschrijvingsnummers 0673316 , 0717766 en 0805435 , en het Benelux woordmerk [woordmerk 4] by [woordmerk 2] met inschrijvingsnummer 0795672 aan Otazu License overgedragen. Aan RO3 is een licentie voor het gebruik van die merken verleend.
2.13.
Op 25 november 2011 heeft Otazu License bij het Benelux-merkenbureau het woordmerk [woordmerk 1] geregistreerd, in de klasse 14.
2.14.
Op 22 december 2011 is OTZ opgericht (destijds onder de naam RO2 B.V.). Sinds 21 februari 2013 is [geïntimeerde sub 4] indirect (via de vennootschap VRB Group B.V.) enig bestuurder en aandeelhouder van OTZ. [geïntimeerde sub 4] is de levenspartner van [Y] .
2.15.
Op 20 november 2012 is de naam van RO3 gewijzigd in Dens B.V.
2.16.
Met ingang van 1 maart 2013 heeft Otazu License aan OTZ een licentie verleend voor het gebruik van de woordmerken [woordmerk 3] , [woordmerk 4] by [woordmerk 2] , [woordmerk 1] en [woordmerk 2] . Door OTZ wordt een onderneming gedreven die sieraden en accessoires op de markt brengt.
2.17.
Medio 2013 heeft Dens zelf haar faillissement aangevraagd. Op 11 juni 2013 is het faillissement van Dens uitgesproken.
2.18.
[X] brengt thans onder de namen [teken] en [teken] by [woordmerk 2] sieraden en tassen op de markt. De tassen zijn voorzien van het logo:
2.19.
Bij brief van 28 november 2013 is [X] door Otazu License gesommeerd om het gebruik van de naam “ [woordmerk 1] ” of  “ [woordmerk 2] ” te staken en gestaakt te houden en is meegedeeld dat dit tevens geldt voor het gebruik van die namen in combinatie met extensies als New York, NYC of NY alsmede voor iedere verwijzing naar bedoelde namen en combinaties in de vorm van afkortingen als [woordmerk 4] of L.R.C.O.
2.20.
[geïntimeerde sub 4] heeft op 11 december 2014, mede namens OTZ, bij de politie aangifte gedaan van belediging en smaad door [X] , vanwege door [X] in de periode van 15 november 2012 tot 11 december 2014 op internet geplaatste foto’s en mededelingen waarin beschuldigingen aan het adres van [geïntimeerde sub 4] en OTZ zijn gedaan.
2.21.
[X] heeft getracht [teken] als Europees gemeenschapswoordmerk en als nationaal woordmerk in het Verenigd Koninkrijk in te schrijven. Na oppositie daartegen door Otazu License zijn die aanvragen door de Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) en het United Kingdom Intellectual Property Office (UK IPO) geweigerd vanwege verwarringsgevaar met de door Otazu License gehouden merken [woordmerk 2] en [woordmerk 1] .
3
Beoordeling
3.1
Nu het een geschil betreft tussen partijen die wonen dan wel gevestigd zijn in diverse landen dienen de (internationale) bevoegdheid en het toepasselijk recht ambtshalve te worden vastgesteld. Mede gelet op de omstandigheid dat het merendeel van [Y] c.s. in Nederland woont dan wel gevestigd is en het gezamenlijk uitgangspunt van partijen is dat de rechter in Amsterdam bevoegd is, acht het hof zich bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
Het geschil tussen partijen ziet met name op de vraag wie van hen het recht toekomt om onder de (merk)naam ( [woordmerk 1] ) [woordmerk 3] of daarvan afgeleide tekens sieraden, tassen en accessoires op de markt te brengen. De onder 2.4 geciteerde overeenkomst speelt daarbij een cruciale rol. Nu in die overeenkomst Nederlands recht van toepassing wordt verklaard en deze rechtskeuze partijen vrij stond zal het geschil naar Nederlands recht worden beoordeeld. Voor zover het geschil ziet op een onrechtmatige daad hangt deze samen met die overeenkomst en heeft deze zich, in elk geval mede, in Nederland voorgedaan zodat ook op dat aspect Nederlands recht van toepassing is.
3.2.
In de hoofdzaak heeft [X] in conventie verklaringen voor recht gevorderd die kort samengevat inhouden dat een aantal van de merken van Otazu License en OTZ nietig is dan wel wegens non-usus dient te worden doorgehaald. Hij heeft daarnaast ge- en verboden gevorderd met betrekking tot gedrag van [Y] c.s. dat inbreuk maakt op [X] ’s IE-rechten, een en ander met veroordeling van [Y] c.s. tot het betalen van schadevergoeding met diverse nevenvorderingen. Hij heeft voorts provisionele vorderingen ingesteld.
[Y] c.s. dan wel Otazu License hebben zowel provisioneel als in de hoofdzaak vorderingen ingesteld die erop gebaseerd zijn dat niet [X] , maar Otazu License rechthebbende is op de IE-rechten. Voorts hebben zij ge- en verboden gevorderd in verband met onrechtmatige uitlatingen van [X] , een en ander zoals in detail weergegeven in het bestreden vonnis.
3.2.1
De rechtbank heeft in de hoofdzaak voor recht verklaard, in conventie, dat het Benelux-woordmerk [woordmerk 3] met inschrijvingsnummer 805435 vervalrijp is en dient te worden doorgehaald en dat het Benelux-woordmerk [woordmerk 3] , met inschrijvingsnummer 673316 , voor de onderdelen ‘tijdsinstrumenten, schoeisel en hoofddeksels” en het Benelux-woordmerk [woordmerk 3] met inschrijvingsnummer 717766 voor de klassen 9 (optische toestellen en instrumenten, inclusief zonnebrillen, brillen, monturen, brillenetuis, brillenkokers, beschermende brillen en sportbrillen) en 20 (optische toestellen en instrumenten, inclusief zonnebrillen, brillen, monturen, brillenetuis, brillenkokers, beschermende brillen en sportbrillen) zijn vervallen en voor die onderdelen dienen te worden doorgehaald in het register van het Benelux-merkenbureau. Otazu License is tot die doorhaling veroordeeld, met bepaling dat bij gebreke daarvan het vonnis in de plaats treedt van die doorhaling. Het meer of anders gevorderde is afgewezen en de kosten zijn gecompenseerd.
3.2.2
In reconventie heeft de rechtbank [X] verboden het teken ‘ [teken] ’ en het logo als weergegeven onder 2.18 te gebruiken op straffe van verbeurte van dwangsommen en [X] geboden om zich te onthouden van uitlatingen over [Y] , [geïntimeerde sub 4] en OTZ waarin wordt gesteld of de suggestie wordt gewekt dat zij betrokken zijn bij de maffia, dat zij voortvluchtig zijn of dat [Y] , [geïntimeerde sub 4] en OTZ namaakproducten verkopen, op straffe van verbeurte van dwangsommen, en [X] tot schadevergoeding (op te maken bij staat) en in de proceskosten (jegens [Y] en Otazu License op de voet van artikel  1019h Rv) veroordeeld. De overige (provisionele) vorderingen zijn afgewezen, deels bij gebrek aan belang. [X] is in de proceskosten (deels op de voet van artikel 1019h Rv) veroordeeld.
3.2.3
Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt [X] met zijn twaalf  grieven op.
3.3.
merken
Grief 1 houdt in dat de merkregistraties door Otazu License en Timore in 2011 (zie r.o. 2.10 en 2.13) te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE zijn geschied, zodat [X] als belanghebbende de nietigheid daarvan kan inroepen.
3.3.1
[X] voert daartoe het volgende aan. De merken worden gevormd door (delen van) de naam van [X] , [woordmerk 2] ; onder die naam is hij al zeer lang bekend. [X] wijst erop dat het voorgebruik door hem van de merken [woordmerk 2] , [woordmerk 3]  en [woordmerk 1] al in de overeenkomst van 14 januari 2009 (zie 2.4 hiervoor, hierna de overeenkomst) werd genoemd terwijl Timore en Otazu License, althans de betrokken natuurlijke personen, van dat voorgebruik ook wisten. Er was sprake van voorgebruik vanaf in elk geval 2004/2005. De namen [woordmerk 1] en [woordmerk 2] werden zelfs al vanaf 1991 door [X] gebruikt. Onder de naam [woordmerk 2] heeft hij grote nationale en internationale bekendheid verworven, vooral als ontwerper van sieraden en accessoires. [X] acht verder essentieel dat de bedoeling van partijen bij de overeenkomst was dat [X] binnen enkele jaren de onderneming van RO3, met de merken, zou terugkopen. Nu sommige woordmerken nog niet gedeponeerd waren en dus ook niet overdragen konden worden moest RO3 ze deponeren, dat was de bedoeling van partijen. RO3, en niet Timore en/of Otazu License, had dat moeten doen. Door deze merken door andere vennootschappen te laten registreren, die ze bovendien zelf niet (wilden) gebruiken, verhinderde [Y] c.s. dat RO3 ingevolge artikel  15 van de overeenkomst een licentievergoeding aan [X] moest betalen. [X] is ook niet op de hoogte gesteld van het depot door Timore in juni 2011. [Y] c.s. had voorts bij [X] het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat [X] een jaar na het sluiten van de overeenkomst 40% van de aandelen om niet zou krijgen, waarna hij na aankoop van de andere 60% zijn merken weer terug zou krijgen. In maart 2011 is echter aan investeerders een aandelenbelang in RO3 beloofd, waardoor dat niet meer mogelijk zou zijn. Ook heeft [Y] c.s. in juni 2011 en in augustus 2011 gedreigd om de samenwerking met onmiddellijke ingang op te zeggen. In september 2011 heeft [Y] c.s. een aanbod gedaan waarbij de overeenkomst aanzienlijk en in het nadeel van [X] gewijzigd zou worden.  De voorstellen die [Y] c.s. aan [X] heeft gedaan waren onredelijk en [X] heeft ze daarom niet geaccepteerd. De dag dat hij weigerde, 25 november 2011, heeft [woordmerk 3] het woordmerk [woordmerk 1] geregistreerd.
Uit dit alles blijkt dat [Y] c.s. [X] oneerlijk wilde beconcurreren en hem de toegang tot de markt wilde ontzeggen, dat [Y] c.s. bij het depot in november 2011 het oogmerk had om [X] te beletten onder zijn eigen naam als merk sieraden op de markt te brengen en dat hij zowel in juni als in november 2011 de merken te kwader trouw gedeponeerd heeft.
3.3.2.
[Y] c.s. betwist dat sprake is van depots te kwader trouw. De merken komen niet overeen met [X] ’s werkelijke naam maar slechts met zijn artiestennaam. Zij zijn gedeponeerd in het kader van de afspraken rond de overeenkomst waarbij het inderdaad de bedoeling was dat [X] uiteindelijk de onderneming met de merken zou terugkopen en dat de, ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet gedeponeerde, woordmerken “ [woordmerk 2] ” en “ [woordmerk 1] ”  door RO3 geregistreerd zouden worden. Hij betwist echter dat sprake was van kwade trouw. Dat niet RO3 zelf, maar andere vennootschappen de merken hebben geregistreerd is niet in strijd met de overeenkomst, geen schending van de afspraken en zeker geen aanwijzing voor kwade trouw. Het was de bedoeling dat de merken zouden worden ondergebracht in een voor dat doel opgerichte rechtspersoon, Otazu License. Een dergelijke constructie is niet ongebruikelijk en [X] was daarmee bekend. Zo had [X] zijn eigen groep van vennootschappen ook ingericht. Dat de registrerende vennootschappen de merken wilden overdragen dan wel, onder licentie, wilden laten gebruiken door een andere rechtspersoon is een legitieme vorm van gebruik. In de aanbiedingen die [Y] c.s. aan [X] heeft gedaan tot het terug(ver)kopen van de aandelen in RO3 was steeds voorzien in het mee(ver)kopen van de merken.
3.4
Het hof is met de rechtbank van oordeel dat van kwade trouw niet is gebleken. Dit oordeel wordt als volgt toegelicht.
3.4.1
In de zaak Lindt, 11 juni 2009, C 259-07 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in het kader van het al dan niet bestaan van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 geoordeeld dat rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in tenminste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.
3.4.2.
Dat laatste gezichtspunt is hier niet aan de orde en voor de beide eerste geldt dat partijen nu juist met de overeenkomst hebben afgesproken dat [X] de tekens niet meer zal gebruiken, en  RO3 wel. Partijen hadden daarbij voorzien dat [X] na enige jaren de beschikking over de tekens zou terugkrijgen.
3.4.3.
Het was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst kennelijk voor geen van partijen duidelijk dat niet voor alle gebruikte woordmerken depots bestonden, maar partijen zijn het erover eens dat hun afspraken mede zo moeten worden gelezen dat de koper, RO3, die alsnog zou deponeren.
De omstandigheid dat niet RO3 zelf maar een gelieerde vennootschap die depots heeft verricht is door RO3 toegelicht; die toelichting maakt duidelijk dat het hier niet om een schending van de afspraken ging, maar om een praktisch gevolg van de wijze waarop partijen de groep van vennootschappen hadden ingericht. De stellingen van [X] gaan aan dat punt voorbij. Dat betekent dat aan de identiteit van de deposant geen betekenis toekomt voor de vraag of sprake is van kwade trouw.
3.4.4.
Datzelfde geldt voor het moment waarop de depots zijn verricht. RO3 heeft toegelicht dat pas zeer laat duidelijk werd dat het merk [woordmerk 2] en ook het merk [woordmerk 1] nog niet gedeponeerd waren. De situatie in 2011 bracht mee, mede gelet op de faillissementen en de positie van de curator, dat het deponeren van de merken in ieders belang noodzakelijk was. [X] benadrukt dat in het bijzonder het depot in november 2011 geschiedde toen hij niet akkoord wenste te gaan met een voor hem ongunstige wijziging van de overeenkomst, maar hij miskent daarmee dat de bestaande (en dus niet aangepaste) overeenkomst in artikel 3 expliciet bepaalt dat
all brand names
worden overgedragen, inclusief de met zoveel woorden in dat artikel genoemde (maar pas in 2011 gedeponeerde) merken [woordmerk 1] en [woordmerk 2] . Hij was daaraan dus gebonden. Dat [X] deze merken niet zou gebruiken en RO3/ [Y] c.s. wel is niet aan te merken als het onrechtmatig weren van de markt of oneerlijk beconcurreren van [X] , maar is een gevolg van de afspraken die partijen hadden gemaakt vanwege de problemen waarin [X] en zijn vennootschappen verkeerden. Dat geldt ongeacht het antwoord op de vraag of [woordmerk 2] als [X] ’s eigen naam is aan te merken of slechts als zijn artiestennaam. In beide gevallen doet het depot geen afbreuk aan het recht van [X] om die naam in privé en in het openbaar te voeren om zijn persoon aan te duiden. Hij mag deze naam echter niet  gebruiken als teken ter onderscheiding van de herkomst van waren.
3.4.5.
Hetgeen [X] overigens heeft aangevoerd omtrent het terugkopen van de aandelen in RO3 vormt geen aanwijzing voor kwade trouw bij het depot van de merken; daarbij is van belang dat vast staat dat [X] nooit is ingegaan op aanbiedingen om de onderneming met de merkenrechten terug te kopen.
Ook andere aanwijzingen omtrent kwade trouw ontbreken; dat [Y] c.s. de merken voor zichzelf/gelieerde vennootschappen wilde veilig stellen is, tegen de geschetste achtergrond, niet een dergelijke aanwijzing.
3.4.6.
Grief 1 faalt dus. Gelet op het vorenstaande falen ook grief 3, die betoogt dat [Y] c.s. met de handhaving van de merken misbruik van recht maakt, en grief 6, die inhoudt dat het depot van de merken onrechtmatig was.
3.5.
Grief 2 stelt aan de orde dat het depot met nr. 0795672 [woordmerk 4] by [woordmerk 2] , is ingeschreven voor klassen 9, 14, 18 en 20. [X] heeft een verklaring voor recht gevorderd dat dit merk vervalrijp is. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit merk is gebruikt voor klasse 14, sieraden, maar niet vastgesteld dat het ook voor de andere klassen is gebruikt. Wat die andere klassen betreft is de vordering, aldus [X] , ten onrechte afgewezen.
3.5.1.
[Y] c.s. heeft zich op het standpunt gesteld (en reeds in eerste aanleg met stukken onderbouwd)  dat het merk in elk geval ook voor klasse 18 (tassen en sjaals) is gebruikt.
[X] heeft omtrent klasse 18 niets meer aangevoerd dan dat de rechtbank daarover niet - expliciet- iets heeft vastgesteld. Met name heeft [X] niet bestreden dat het merk ook voor die klasse is gebruikt.
In zoverre faalt de grief dus.
3.5.2.
Wat de klassen 9 en 20 betreft geldt dat in de vordering, bij redelijke lezing daarvan, besloten ligt dat als het meerdere -verval voor alle klassen- niet toewijsbaar is in elk geval ook het mindere -verval voor enige klassen- verlangd wordt. Nu wat betreft het niet gebruiken van het merk voor waren in de klassen 9 en 20 geen gemotiveerd verweer is gevoerd en van dergelijk gebruik ook niet gebleken is, had de rechtbank dat mindere niet alleen kunnen, maar ook moeten toewijzen. In zoverre slaagt de grief, voor het overige niet.
3.6.
domeinnamen
Nu de grieven aangaande de merken (behoudens het in dit verband niet van belang zijnde verval, besproken in r.o. 3.5) falen, geldt datzelfde voor grief 4, die ziet op de domeinnamen en met dezelfde argumenten is onderbouwd als grief 1. De merkhouder/licentienemer kan immers ook bezwaar maken tegen gebruik van een domeinnaam die overeenkomt met zijn merk.
3.7
auteursrechten en andere (IE)rechten
Grief 5 klaagt over het oordeel van de rechtbank dat [X] in dienst was bij RO3 vanaf 2009 tot eind 2011, zodat ingevolge artikel 7 van de Auteurswet (Aw) de auteursrechten op de toen door hem ontworpen sieraden, accessoires en tassen niet bij [X] , maar bij RO3 berusten.
De grief ziet kennelijk ook op het oordeel dat de auteursrechten van de voordien door [X] ontworpen voorwerpen bij zijn gefailleerde ondernemingen en niet bij [X] berusten.
3.7.1.
Het is aan [Y] c.s. om te stellen en te onderbouwen dat sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen hem en [X] op grond waarvan [Y] c.s. een beroep op werkgeversauteursrecht (artikel 7 Aw) toekomt. Dat heeft zij gedaan. Vast staat dat [X] voor 2009 in dienst was bij zijn inmiddels gefailleerde ondernemingen en dat hij van begin 2009 tot eind 2011, op basis van een overeenkomst, werkzaamheden verrichtte voor RO3 en daarvoor ook betaald werd.
3.7.2.
[X] heeft daartegenover gesteld dat de overeenkomst met RO3 geen arbeidsovereenkomst was en dat deze zag op promotie- en marketingwerk en niet op ontwerpen. Hij verwijst in dat verband naar artikel 2 van de overeenkomst (zie 2.4. hiervoor), dat overbodig zou zijn als het hier ging om een arbeidsovereenkomst die ook zag op ontwerpwerk. Ook artikel 4 wijst in zijn visie in die richting. Loon ontving hij niet, [Y] (c.s.) betaalde slechts zijn kosten. Bij de inmiddels gefailleerde ondernemingen was hij voor 2009 als CEO en niet als ontwerper in dienst.
[Y] c.s. wijst daarentegen op de artikelen 7, 9 en 14, waaruit blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst met een gezagsverhouding, op de betalingen en op de rol van [X] als creatief brein van de onderneming.
3.7.3.
Gelet op de gekozen bewoordingen, in het bijzonder artikel 14, is de overeenkomst -mede- een arbeidsovereenkomst. Er is sprake van het verrichten van werkzaamheden, waarvoor ook betaald zou worden en daadwerkelijk betaald is, en van een gezagsverhouding (zie artikel 7 van de overeenkomst). De stelling van [X] , dat de betalingen die hij heeft ontvangen niet als loon zijn aan te merken, is onvoldoende onderbouwd nu vast staat dat deze betalingen geschiedden in de periode van de overeenkomst en verband hielden met het verrichte werk. Onvoldoende betwist is dat de door [Y] c.s. betaalde bedragen tenminste deels tussen [Y] c.s. en RO3 werden verrekend. Dat de aard van de werkzaamheden mede design zou omvatten blijkt uit artikel 9 en ligt, gelet op de achtergrond van de overeenkomst, ook zeer voor de hand. [X] was immers juist als designer/ontwerper economisch actief en had voor die verlieslatende activiteiten contact met [Y] c.s. gezocht. Anders dan [X] meent vormt artikel 4, bij de meest voor de hand liggende uitleg daarvan, een bevestiging van het standpunt van [Y] c.s.
[Y] c.s. heeft daarmee zijn stellingen omtrent het werkgeversauteursrecht voldoende onderbouwd en de enkele omstandigheid dat artikel 2 in de overeenkomst is opgenomen levert niet een voldoende gemotiveerde betwisting op. Daaruit valt immers niet anders op te maken dan dat dan dat zekerheidshalve een wellicht niet noodzakelijke toevoeging is opgenomen; daaraan behoeft in deze -niet door een professionele jurist opgestelde- overeenkomst niet de betekenis te worden toegekend die [X] eraan geeft, nog daargelaten dat het element “
worldwide
” in artikel 2 in dit verband mogelijk niet zonder betekenis is. De stellingen van [X] omtrent voor 2009 ontworpen sieraden waarop hij auteursrechten heeft en de daarop door [Y] c.s.  gemaakte inbreuk zijn, in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen,  onvoldoende concreet en toegelicht.
De grief wordt in zoverre verworpen.
foto’s
3.7.4.
[X] heeft ten aanzien van enige foto’s op de website
[website 1]
gesteld dat inbreuk is gemaakt op zijn auteursrecht. De rechtbank heeft dit onderdeel bij gebrek aan belang niet inhoudelijk beoordeeld. [X] stelt dat zijn belang gelegen is in het verhinderen van het opnieuw plaatsen van de foto’s.
[Y] c.s. heeft niet concreet betwist dat het auteursrecht van die foto’s bij [X] ligt en evenmin dat hij geen toestemming heeft gevraagd aan [X] . Zijn stellingen aangaande de arbeidsovereenkomst zien niet op het maken van foto’s, doch slechts op het uitvoeren van ontwerpwerk. Hij heeft voorts de foto’s verwijderd.
Het hof is dan ook van oordeel dat op het auteursrecht van die foto’s, waarvan [X] heeft onderbouwd  en [Y] c.s. niet behoorlijk heeft betwist dat het bij hem ligt, inbreuk is gemaakt door [Y] c.s. . Nu [Y] c.s. eenmaal inbreuk heeft gemaakt, [Y] c.s. kennelijk nog steeds ruimhartig gebruik maakt van (deels oud) visueel/fotomateriaal en gelet op de gespannen verhouding tussen partijen heeft [X] voldoende belang bij een verbod als gevorderd.
In zoverre slaagt de grief.
Logo [woordmerk 3]
3.7.5.
Op het logo [woordmerk 3] rust, anders dan [X] stelt, geen auteursrecht, nu het om een triviale schrijfwijze (een gebruikelijk lettertype, met enigszins uitgerekte letters) van het woord [woordmerk 3] gaat, waarin geen persoonlijke creatieve keuze valt te ontwaren.
handtekening
3.7.6.
Op de handtekening van [X] heeft hij het auteursrecht, naar [Y] c.s. ook niet langer betwist. Van inbreuken daarop is kennelijk sedert de inleidende dagvaarding geen sprake meer geweest en dat nieuwe inbreuken dreigen is niet gesteld. [X] heeft onvoldoende toegelicht wat zijn huidige belang bij de vordering op dit punt is.
reputatie en portretrechten
3.7.7.
Dat de reputatie van [X] geschaad zou zijn door de door RO3/ [Y] c.s. geproduceerde sieraden, al aannemende dat deze van inferieure kwaliteit zijn, hetgeen [Y] c.s. overigens betwist, behoeft in de situatie dat de merkrechten niet bij [X] liggen nadere toelichting, die ontbreekt.
3.7.8.
De mogelijke inbreuk op de portretrechten van [X] door
[website 2]
gaat [Y] c.s. niet aan.
slaafse nabootsing
3.7.9.
De slaafse nabootsing die [X] ten grondslag legt aan het laatste onderdeel van grief 5 komt erop neer dat de sieraden van [Y] c.s. qua stijl overeenkomen met zijn ontwerpen en dat de bijkomende omstandigheden die dat onrechtmatig maken in het bijzonder zijn gelegen in zijn grote nationale en internationale bekendheid. In het licht van de vaste jurisprudentie dat een stijl, ter voorkoming van het belemmeren van artistieke ontwikkelingen, niet gemonopoliseerd kan worden zijn deze stellingen onvoldoende om de onrechtmatigheid te onderbouwen.
Deze onderdelen van de grief falen dus.
3.8.
het handelen van [X]
3.8.1.
Met grieven 7 en 10 komt [X] op tegen het oordeel van de rechtbank dat [X] onrechtmatig handelt door het op de markt brengen van een sieradenlijn onder het teken [teken] en het onder 2.18 weergegeven logo en dat hij het gebruik van dat teken en logo dient te staken.
3.8.2.
Het hof stelt vast dat het teken [teken] als belangrijkste onderscheidende element het woord [woordmerk 1] kent. Dat element is gelijk aan het merk [woordmerk 1] van [Y] c.s. en het teken wordt gevoerd voor dezelfde waren (met name sieraden) als het merk. De toevoeging New York verwijst naar een plaats en zal door het relevante publiek worden beschouwd als slechts een nadere geografische aanduiding, zodat verwarring kan ontstaan aangaande de herkomst van de producten. Dit teken maakt dus inbreuk op de rechten van [Y] c.s. en [X] handelt onrechtmatig door dat voor sieraden te voeren, zeker gelet op de afspraken die zijn neergelegd in de overeenkomst. De rechtbank heeft dus terecht en op goede gronden het verbod opgelegd.
3.8.3.
Aan het voorgaande doet niet af dat [X] [woordmerk 2] als zijn persoonsnaam (voor- respectievelijk achternaam) beschouwt. Daargelaten of hij, naar Nederlands recht, geacht moet worden [woordmerk 2] te heten staat vast dat hij die naam al jaren voert. Dat geeft hem echter niet het recht om ter aanduiding van de herkomst van waren die naam te voeren nu een ander, zoals hier vast staat, de merkrechten op de merken [woordmerk 1] en [woordmerk 2] dan wel een licentie heeft. In de zaak
Elizabeth Florence Emanuel, HvJ 30 maart 2006, C 259-04
heeft het HvJEU overwogen dat de gemiddelde consument weliswaar bij zijn aankoop van een waar kan worden beïnvloed doordat hij ervan uitgaat dat de persoon wiens naam gebruikt wordt aan de creatie van dit kledingstuk heeft deelgenomen, maar dat de kenmerken en de kwaliteit van dit kledingstuk gewaarborgd worden door de onderneming die houder is van het merk, zodat van de vereiste verwarring geen sprake is. Pas als sprake zou zijn van bedrieglijk gedrag van de merkhouder, die het publiek doet geloven dat de betrokken ontwerper nog steeds betrokken is bij het ontwerp, zou dat anders kunnen zijn.
Correa heeft weliswaar gesteld dat daarvan sprake is, maar die stellingen niet naar behoren onderbouwd. De omstandigheid dat verwezen wordt naar de bekendheid van [X] als ontwerper en gebruik gemaakt wordt van (foto)materiaal waarop hij is te zien,  is daartoe niet voldoende. Bovendien zou, zelfs als dat anders was, dat hoogstens kunnen leiden tot een aanspraak (bijvoorbeeld uit onrechtmatige daad) van [X] jegens [Y] c.s. , maar niet tot een recht van [X] om zelf het verwarringwekkende teken [teken] te voeren. De grief faalt in zoverre.
3.8.4.
Hetgeen hiervoor werd overwogen geldt niet voor het door [X] gebruikte en onder 2.18 weergegeven teken/logo. Weliswaar vallen daarin bij zorgvuldige analyse de letters A, O, T, U en Z te ontwaren, maar die springen niet in het oog. De normaal oplettende consument zal als totaalindruk van dit teken niet overhouden dat wordt verwezen naar de naam [woordmerk 3] , zodat geen sprake kan zijn van verwarring met de merken van [Y] c.s. . In dat verband is van belang dat het gaat om woordmerken. Op genoemde letters heeft [Y] c.s. geen exclusieve rechten.
De grief slaagt in zoverre, hetgeen betekent dat [X] het onder 2.18 bedoelde teken mag gebruiken voor zijn sieradenlijn.
3.9.
mededelingen van [X]
3.9.1
Met grief 11 stelt [X] zijn door de rechtbank onrechtmatig geachte mededelingen aangaande [Y] c.s. en de door hem en zijn ondernemingen op de markt gebrachte producten aan de orde. Hij stelt dat de mededelingen in Privé zien op de kwaliteit van de producten. Die kwaliteit liet te wensen over, [X] had daarover klachten ontvangen. Dat hij uitlatingen op Hyves heeft gedaan betwist [X] , hij heeft slechts een mail aan [geïntimeerde sub 4] gestuurd. Inhoudelijk zijn die uitlatingen niet onrechtmatig. Datzelfde geldt voor de foto met tekst op Flickr, Instagram en Facebook. Gelet op de basis voor die berichten, te weten onvrede en klachten over de producten van [Y] c.s. die [X] en zijn klanten als “
fake
” beschouwen heeft hij de grenzen van zijn artistieke vrijheid van meningsuiting niet overschreden.
Ook de mail aan Swarovski is niet onrechtmatig, nu deze gebaseerd is op de feiten zoals hij die kende, te weten dat [Y] c.s. zich niet aan de overeenkomst hield en dat hij zijn woon- en verblijfplaats niet kon achterhalen, aldus steeds [X] .
3.9.2.
Het hof onderschrijft de analyse en beoordeling van de rechtbank die erop neer komt dat het recht van [X] op vrijheid van meningsuiting hier moet wijken voor het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, eer en goede naam van [Y] c.s. . Daarbij is in het bijzonder van belang dat het ging om een groot aantal uitlatingen, die evident waren bedoeld om [Y] c.s. te schaden. De uitlatingen waren, gelet op de toon en formulering, in redelijkheid niet enkel bedoeld om het publiek voor te lichten over mogelijke kwaliteitsproblemen, maar nodeloos grievend en persoonlijk.
Dat, wellicht, één van de uitlatingen slechts in een e-mail is gedaan en niet op social media is geplaatst doet daaraan niet af, evenmin als de omstandigheid dat het woord
maffia
niet in elke context naar de georganiseerde misdaad verwijst.
De grief faalt.
3.10.
Grief 8 is een algemene grief, die bij gebreke van onderbouwing niet kan slagen.
3.11.
kosten
Grief 9 en 12 zien op de proceskostenveroordeling in conventie respectievelijk reconventie. De rechtbank heeft in conventie de kosten gecompenseerd. Uit het voorgaande blijkt, dat de rechtbank terecht partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk heeft gesteld. Dat blijkens dit arrest [X] op twee ondergeschikte punten ten onrechte in het ongelijk was gesteld doet daaraan niet af. De vordering in reconventie is terecht grotendeels toegewezen; hier geldt mutatis mutandis hetzelfde voor de op één punt andersluidende waardering in hoger beroep.
Grief 2 en 10 slagen ten dele, de overige grieven falen. Hetgeen overigens is aangevoerd behoeft geen separate bespreking en van voldoende concrete en relevante bewijsaanbiedingen is geen sprake.
Het vonnis waarvan beroep zal ten dele worden vernietigd en grotendeels worden bekrachtigd.
3.12.
[X] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in appel. Nu het hier vrijwel geheel gaat om een geschil  omtrent de handhaving van rechten van intellectuele eigendom als bedoeld in artikel 1019h Rv van normale zwaarte zal het indicatietarief voor die categorie worden toegepast. Hoewel sprake is van meerdere advocaten, nu geïntimeerden 1 en 2 zich laten bijstaan door een advocaat [NAAM]3 en 4 door een andere, wordt het salaris op € 20.000 in totaal bepaald. Wat de verschotten betreft wordt [X] veroordeeld tot betaling van € 716 aan griffierecht voor geïntimeerden 1 en 2 en € 716 aan griffierecht voor geïntimeerden 3 en 4.
[Y] c.s. wordt veroordeeld in de kosten van het incident tot zekerheidstelling.
4
Beslissing
Het hof:
vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover daarbij:
- de vordering tot vervallen verklaring van het merk [woordmerk 4] by [woordmerk 2] met depotnr. [depotnummer] voor de klassen 9 en 14 is afgewezen;
- [X] onder 5.8 en 5.9 op straffe van een dwangsom is veroordeeld het gebruik van het onder 2.18 weergegeven logo te staken;
-de vordering aangaande het gebruik van de foto’s waarop [X] het auteursrecht heeft is afgewezen;
en in zoverre opnieuw rechtdoende:
- verklaart het merk  [woordmerk 4] by [woordmerk 2] met depotnr. [depotnummer] vervallen voor de klassen 9 en 14;
- wijst af de vorderingen van [Y] c.s. voor zover die zien op het gebruik van het onder 2.18 weergegeven logo;
- verbiedt [Y] c.s. zonder toestemming van [X] foto’s te gebruiken waarop [X] het auteursrecht heeft;
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;
veroordeelt [X] in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van [Y] c.s. begroot op € 1.432 aan verschotten en € 20.000 voor salaris;
veroordeelt [Y] c.s. in de kosten van het incident, tot op heden aan de zijde van [X] begroot op € 759 voor salaris;
verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken- Röell en E.M. Polak en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 12 november 2019.