ECLI:NL:RBDHA:2020:7060
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/589063 / KG ZA 20-185
Vonnis in kort geding van 27 juli 2020
in de zaak van
IVANA B.V.
,
te Sassenheim,
eiseres,
advocaat [NAAM]. L. Keukens te Amsterdam,
tegen
1
ANKERSLOT B.V.,
te Enschede,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. A.J.C. van Gurp te Hengelo (Overijssel),
2.
POLVO B.V.
,
te Zevenbergen,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. B. Niemeijer te Alphen aan den Rijn.
Partijen zullen hierna Ivana, Ankerslot en Polvo genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaardingen van 4 maart 2020, met producties 1 tot en met 27;
de akte wijziging van eis, alsmede houdende producties 28 tot en met 36, ingekomen ter griffie op 21 april 2020, met producties 28 tot en met 36;
de conclusie van antwoord van Ankerslot, ingekomen ter griffie op 1 mei 2020 met producties 1 tot en met 4;
de conclusie van antwoord van Polvo, ingekomen ter griffie op 1 mei 2020, met producties 1 tot en met 12;
de akte wijziging van eis, alsmede houdende producties 37 tot en met 43, ingekomen ter griffie op 20 mei 2020, met producties 37 tot en met 43;
de conclusie van repliek in reactie op conclusie van antwoord Ankerslot, ingekomen ter griffie op 20 mei 2020;
de conclusie van repliek in reactie op conclusie van antwoord Polvo, ingekomen ter griffie op 20 mei 2020;
de conclusie van dupliek van Ankerslot, ingekomen ter griffie op 2 juni 2020, met productie 5;
de conclusie van dupliek van Polvo, ingekomen ter griffie op 2 juni 2020, met producties 13 tot en met 18;
de akte reactie producties tevens houdende akte overlegging producties 44 tot en met 46 van Ivana, ingekomen ter griffie op 15 juni 2020, met producties 44 tot en met 46;
de akte reactie producties tevens houdende akte overlegging producties 47 tot en met 49 van Ivana, ingekomen ter griffie op 3 juli 2020, met producties 47 tot en met 49;
de akte overlegging producties van Polvo, ingekomen ter griffie op 6 juli 2020, met producties 19 tot en met 24;
de akte overlegging producties van Ankerslot, ingekomen ter griffie op 6 juli 2020, met producties 6 en 7;
de mondelinge behandeling via Skype-verbinding op 7 juli 2020 met participatie van partijen en advocaten en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Ivana, Ankerslot en Polvo.
1.2.
Tijdens de mondelinge behandeling is met partijen afgesproken dat alle gedingstukken die zijn gewisseld in de zaak tussen Ivana en Ankerslot ook geacht moeten worden te zijn gewisseld in de zaak tussen Ivana en Polvo en vice versa (dit omdat partijen op een aantal punten naar de argumentatie in elkaars gedingstukken verwezen, zonder deze stukken aan te hechten).
1.3.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2
De feiten
Algemeen
2.1.
Ivana (voorheen genaamd B.V. Nederlandse Maatschappij van Handelaren in IJzerwaren en Gereedschappen ‘Necomij’) is een inkooporganisatie voor groothandels en speciaalzaken in de bouw. De leden van de inkooporganisatie zijn tevens aandeelhouders in het aandelenkapitaal van Ivana. Zij zijn concurrenten van elkaar en laten de inkoop van onder meer ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, chemische producten en gereedschappen, machines en bevestigingsmaterialen gezamenlijk via Ivana verlopen.
2.2.
Ivana is houdster van het Beneluxwoordmerk
Ivana,
het Beneluxwoordmerk
Ivana Neco-loc
en het internationale woordmerk met gelding in de Benelux
Ivana
(hierna: de Ivana-merken).
2.3.
Ivana sluit ten behoeve van haar leden overeenkomsten met fabrikanten. Deze fabrikanten leveren producten op afroep aan de leden van Ivana. Deze producten worden op verzoek van Ivana voorzien van één van de Ivana-merken.
2.4.
Ankerslot is al ruim 35 jaar leverancier van Ivana. Ankerslot produceert in opdracht van Ivana, voor haar leden, sluitsystemen (hierna ook sleutelsystemen genoemd), bestaande uit cilinders met bijpassende sleutels en, indien gewenst, sleutelcertificaten. Op vertoon van een sleutelcertificaat kan de eindgebruiker van de cilinder met bijpassende sleutel, een nabestelling voor sleutels doen.
2.5.
Ieder basis-sluitsysteem van Ankerslot heeft een eigen serienummer. Bij een dergelijk basis-sluitsysteem hoort een generieke ‘sleutelblank’ (zijnde een sleutel met een bepaald horizontaal basis-sleuvenprofiel), met bijbehorende generieke cilinder. In het huidige productieproces van Ankerslot wordt de sleutelblank nabewerkt met behulp van profielmessen. Die nabewerking bestaat er uit dat eerst het horizontale basis-sleuvenprofiel wordt aangepast en vervolgens een unieke vertanding in de sleutel wordt gefreesd. Vervolgens wordt de generieke cilinder nabewerkt, zodanig dat de sleutel in de cilinder past en omgedraaid kan worden. Een op genoemde wijze nabewerkte sleutel ziet er als volgt uit:
2.6.
Polvo is een groothandel voor de bouw en industrie, met een ruim assortiment gereedschappen, hang- en sluitwerk, persoonlijke beschermingsmiddelen en ijzerwaren. Polvo is gedurende meer dan 50 jaar lid/aandeelhouder geweest van Ivana. Polvo verkoopt haar producten onder haar eigen naam en via verschillende, wat zij noemt, business units. Deze business units handelen – onder meer – onder de namen Toolprof, Leys en Holtgrefe.
In de zaak tegen Ankerslot
2.7.
Bij brief van 11 februari 2020 heeft de advocaat [NAAM]waarin – onder meer – het volgende is opgenomen:
‘Ankerslot B.V. (hierna: ‘Ankerslot’) is één van de fabrikanten van de Ivana Producten. In dat kader hebben cliënte en Ankerslot een langdurige samenwerking op grond waarvan Ankerslot onder andere de Ivana cilindersloten, sleutels en sleutelcertificaten maakt op basis van unieke Ivana profielen (hierna: ‘Ivana sleutelsystemen’).
(…)
Recentelijk heeft cliënte (…) vernomen dat Ankerslot de Ivana sleutelsystemen in opdracht van Polvo gaat vervangen en daarop het merk “NOXXA” zal gaan vermelden.
In dat kader is reeds een sommatiebrief aan Polvo verzonden (…).
Bovengenoemde handelwijze van Ankerslot (…) is (…) in strijd met de afspraken tussen cliënte en Ankerslot. Tevens is sprake van [een, zo begrijpt de voorzieningenrechter] afzonderlijke onrechtmatige gedraging van Ankerslot. (…)’
2.8.
Op dezelfde dag als waarop de onder 2.7 genoemde brief is verzonden, heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Ivana en vertegenwoordigers van Ankerslot. Het gesprek is met instemming van alle betrokkenen opgenomen. Partijen hebben afgesproken dat de inhoud van het gesprek alleen gebruikt mag worden met schriftelijke toestemming van de andere partij.
2.9.
In de jaren voorafgaand aan het jaar 2020 heeft Ankerslot zich jegens Ivana, voor zover hier van belang, als volgt uitgelaten over de producten die zij in opdracht van Ivana produceert:
( i) In een brief van 12 maart 2002:
‘Geachte relatie,
(…)
Welke verantwoordelijkheid draagt de fabrikant?
De fabrikant is verantwoordelijk om sleutelsystemen te ontwikkelen, welke naast een hoge kwaliteit en bedrijfszekerheid, tevens moeilijk of niet te kopiëren sleutelsystemen bevatten. Verder strekt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van controlesystemen en procedures om het publiceren van sleutels zo gecontroleerd mogelijk te laten plaatsvinden bij de fabrikant en geen ongecodeerde sleutels aan derden te verstrekken (z.g. sleutelblanks).
Wat is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, op het gebied van de veiligheid?
Dat de gebruiker dient te beseffen dat het voor hem ontworpen sluitsysteem uniek is, waarbij de fabrikant o.a. garanties geeft m.b.t. geheimhouding van de toegepaste coderingen. De gebruiker van sleutelsystemen moet beseffen dat hij de verantwoording draagt voor de veiligheid van de voor hem ontwikkelde sleutels. Deze veiligheid kan worden gewaarborgd door het toepassen van goede registratie-systemen betreffende de uitgegeven sleutels en de sleutelgebruiker op de hoogte te stellen van het belang van deze sleutels in relatie tot de veiligheid van het totale systeem.
(ii) In een brief van 4 september 2008:
‘Naar aanleiding van de door Necomij uitgegeven vraag tot aanbieding, zijn wij zeer verheugd u deze demobox met daarin een voorbeeld van ons aanbod te kunnen overhandigen. Wij vertrouwen erop dat de samenstelling van dit prachtige portfolio, dat wij speciaal voor uw organisatie hebben ontwikkeld, uw keuze om Ankerslot als leverancier voor de Necoloc 2-serie te kiezen, kan vergemakkelijken.’
(iii) In een e-mailbericht van 10 april 2010
:
‘De sleutelblanks hebben allemaal hetzelfde basisprofiel, om deze klantspecifiek te maken bewerken wij deze met jullie eigen profielmessen. Zo maken wij jullie eigen profiel.’
(iv) In een e-mailbericht van 12 april 2010
:
‘Jullie hebben exclusieve profielen. Het gaat in dit geval om de sleutelblancs (dus ongefraised) die er wel zijn met Ankerlogo maar helaas niet met Necoloc logo. Het uiterlijk van de sleutel is het enige dat tijdelijk afwijkt zoals uitgelegd.
Het heeft dus niets te maken met jullie profielen en er zijn ook geen Ankerslot cilinders met jullie profielen.’
( v) In een vaktijdschrift voor de hang- en sluitwerkbranche (Profiel) in 2013:
‘Maar we zijn zeker ook meer en meer bezig met projectmatige orders, waarbij we binnen vijf dagen een klantspecifiek product uitleveren.’
In de zaak tegen Polvo
2.10.
In de (gewijzigde) aandeelhoudersovereenkomst, gesloten tussen Ivana en haar aandeelhouders (waaronder Polvo), van 21 november 2017 (hierna: de aandeelhoudersovereenkomst) is – onder meer – het volgende opgenomen:
‘Artikel 1 – Definities
(…)
Intellectuele Eigendomsrechten:
Alle intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare rechten van de Vennootschap, waaronder, maar niet beperkt tot Auteursrechten, (…), merkenrechten (…) van de Vennootschap ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst, alsmede na de totstandkoming van de Overeenkomst door de Vennootschap gegenereerde intellectuele eigendomsrechten.
(…)
Producten:
Ivana artikelen en door Ivana ingekochte artikelen
(…)
Artikel 8 - Intellectuele Eigendomsrechten/Licentie
1. De Vennootschap [Ivana, toevoeging voorzieningenrechter] is de enige houdster van de Intellectuele Eigendomsrechten op:
(…);
de merken “
Ivana”, “Ivana Neco-loc”, (…);
(…)
e.	de Auteursrechten, waaronder in elk geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen: (…), content van websites, brochures etc. van de Vennootschap.
2. De Vennootschap heeft aan elk van de Aandeelhouders afzonderlijk de Licentie verleend, welke Licentie de Aandeelhouders hebben aanvaard. (…)
3. De Aandeelhouders zullen de Intellectuele Eigendomsrechten in ongewijzigde vorm gebruiken en voor het doel waarvoor zij zijn verleend en verkregen. Het is de Aandeelhouders dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan de op de Producten aangebrachte Intellectuele Eigendomsrechten te wijzigen en/of te verwijderen. Voorts is het de Aandeelhouders niet toegestaan de Producten na te maken of een gedeelte van het Product na te maken en/of te wijzigen. De Aandeelhouders zijn verplicht de Producten die zij van de Vennootschap aankopen en welke zijn voorzien van één of meerdere merk(en) onder hetzelfde merk(en) door te verkopen, mits bij de betreffende Producten geen gebreken zijn geconstateerd. De Aandeelhouders zullen geen handelingen verrichten die afbreuk (kunnen) doen aan (de waarde van) de Intellectuele Eigendomsrechten (…) van de Vennootschap (…).
Voorts verplichten de Aandeelhouders zich:
- te onthouden van een handelen of nalaten met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten, welk handelen of nalaten afbreuk doet of kan doen aan dan wel een aantasting vormt of kan vormen van de Intellectuele Eigendomsrechten;
(…)
6. Ten aanzien van elke Aandeelhouder afzonderlijk heeft de Licentie werking vanaf de datum van verlening van de Licentie en eindigt de Licentie van rechtswege zonder dat nadere opzegging is vereist, met ingang van de dag dat (i) ten aanzien van de betreffende Partij de Overeenkomst eindigt of, indien zulks eerder plaatsvindt, (ii) de betreffende Partij geen Aandeelhouder meer is. (…)
De Aandeelhouders verplichten zich elk voor zich, indien de Licentie om welke reden dan ook eindigt, met ingang van de datum van beëindiging:
het gebruik van en het (doen) produceren van (promotie)Producten te staken en gestaakt te houden. De Aandeelhouders zijn gerechtigd de in voorraad zijnde Producten te verkopen, zulks uitsluitend onder de tussen Partijen geldende voorwaarden;
zaken waarop de Intellectuele Eigendomsrechten zijn aangebracht (behoudens in voorraad zijnde Producten), in zijn vervat of behelzen en alle overige zaken waarop rechten rusten van de Vennootschap dan wel daaraan anderszins (onlosmakelijk) verbonden zijn, aan de Vennootschap te overhandigen dan wel op diens verzoek te vernietigen, zonder dat de Aandeelhouders daaraan nadere voorwaarden kunnen verbinden. De vennootschap zal daarbij een terme de grâce in acht nemen van twee maanden;
geen enkel teken, model, werk, merk, domein of handelsnaam te gebruiken welke associaties kan oproepen met, verwarringwekkend overeenstemt met of is ontleend aan de Intellectuele Eigendomsrechten en Know-How van de Vennootschap. De vennootschap zal daarbij een terme de grâce in acht nemen van twee maanden;
(…)
(…)
Artikel 12 - Opzeggen/beëindiging Overeenkomst en gevolgen daarvan
1. Een Aandeelhouder kan de Overeenkomst opzeggen. (…)
(…)
6. In geval van opzegging en/of beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in het eerste, (…) lid van dit artikel eindigt de Licentie op de manier als omschreven in artikel 8 lid 6 van de Overeenkomst.
(…)
Artikel 17 - Geschillenregeling
(…)
2. Alle geschillen die voortvloeien uit onderhavige Overeenkomst of nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn, hiermede samenhangen of tussen Partijen mochten ontstaan omtrent de uitleg van de bepalingen van de Overeenkomst of in welke vorm ook ter zake van de Vennootschap zullen in eerste aanleg worden beslecht door mediation. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een van de Aandeelhouders zulks verklaart. Indien een mediator van oordeel is dat hij het tussen Partijen bestaande geschil niet kan of wil beslechten, zal het geschil in eerste aanleg exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
3. De bepalingen in de voorgaande leden brengen geen wijziging in de bevoegdheid van Partijen om bij spoedeisende gevallen de President van de Rechtbank te verzoeken om in kort geding een voorlopige voorziening bij voorraad te geven, (…).’
2.11.
Bij brief van 2 april 2019 heeft Polvo haar lidmaatschap en aandeelhouderschap van Ivana opgezegd. Zij heeft daarbij, conform het bepaalde in de aandeelhoudersovereenkomst, haar aandelen in het kapitaal van Ivana aan Ivana aangeboden. Medio juni 2019 zijn de aandelen van Polvo door Ivana verworven.
2.12.
Vanaf juni 2019 hebben Ivana en Polvo maandelijks een overeenkomst gesloten op grond waarvan het Polvo – onder meer – was toegestaan nog Ivana-producten bij Ivana in te kopen en te verkopen via haar distributiekanalen. In deze overeenkomsten is ook neergelegd dat Polvo zich heeft verplicht geen Ivana-producten meer aan haar afnemers te verkopen anders dan de producten die Polvo nog op voorraad heeft en de producten die zij gerechtigd is nog in te kopen bij Ivana. Voorts wordt in die overeenkomsten – onder meer – het volgende bepaald:
‘Het bepaalde in deze Overeenkomst is in aanvulling op hetgeen op grond van de Aandeelhoudersovereenkomst geldt tussen Partijen vanwege de Opzegging, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten, Licentie (…).’
2.13.
Op enig moment is besloten de samenwerking per 1 januari 2020 definitief te beëindigen. Vanaf die datum mocht Polvo geen Ivana-producten meer inkopen bij Ivana.
2.14.
Na de definitieve beëindiging van de samenwerking met Ivana heeft Polvo aan eindgebruikers van sleutelsystemen die deze van Polvo hadden afgenomen toen zij nog met Ivana samenwerkte, laten weten dat deze eindgebruikers de bij die systemen behorende Ivana-sleutelcertificaten kunnen laten vervangen door sleutelcertificaten voorzien van het huismerk Noxxa van Polvo.
2.15.
Op 7 januari 2020 heeft Polvo op haar website een persbericht geplaatst met
– onder meer – de volgende inhoud:
2.16.
Op 9 januari 2020 stond een folder afgebeeld op de website van Polvo met – onder meer – de volgende inhoud:
2.17.
Op  de Facebookaccounts van Polvo en Polvo’s business unit Leys stond op 13 januari 2020 respectievelijk 14 januari 2020 de hieronder afgebeelde
post
:
2.18.
Op 14 januari 2020 heeft Ivana een sommatiebrief gestuurd aan Polvo waarin
–  onder meer – het volgende is opgenomen:
‘(…)
I.
Achtergrond en samenwerking van partijen
(…)
1.6.
Ivana heeft aan Polvo medegedeeld dat per 1 januari 2020 geen Ivana Producten meer aan Polvo worden geleverd en dat Polvo niet langer gerechtigd is om Ivana Producten te verkopen, met uitzondering van de Ivana Producten die Polvo nog op voorraad heeft. Ivana heeft Polvo bericht dat ten aanzien van het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Ivana een terme de grâce van twee maanden zal worden gehanteerd. Dat houdt in dat Ivana per 1 maart 2020 iedere uiting waarin het Merk voorkomt zal moeten staken en gestaakt zal moeten houden.
II.
Recente ontwikkelingen
2.1.
Na beëindiging van de samenwerking van partijen heeft Ivana vastgesteld dat Polvo op 7 januari 2020 een persbericht (hierna: ‘Persbericht’) op haar website heeft gepubliceerd.
(…)
2.2.
Ivana heeft verder vastgesteld dat Polvo een online folder (hierna: ‘Online Folder’) heeft verspreid. In de folder worden Ivana Producten getoond, waarbij het Merk van de Ivana Producten is verwijderd.
Het betreft onder meer de onderstaande Ivana Producten:
- Schroefbitset Diamant PH, PZ, TORX (11DLG)
- Kabelhaspel, in verschillende uitvoeringen
(…)
2.3.
Gistermiddag heeft Ivana vastgesteld dat op de Facebookpagina van Leys een post (hierna:
‘ Facebookpost’) is geplaatst waarin een video wordt getoond waarin onderstaande tekst wordt getoond:
“IVANA STOPT* EN GAAT VERDER ALS NOXXA”
(…)
III.
Schending van afspraken / inbreuk op rechten
(…)
3.3.
De recente handelwijze van Polvo is in strijd met de art. 8.3 van de Overeenkomst [de hiervoor onder 2.10 genoemde aandeelhoudersovereenkomst, toevoeging voorzieningenrechter]. Uit de Online Folder volgt dat Polvo het Merk van de Ivana Producten heeft verwijderd. Dit geldt in ieder geval voor de in randnummer 2.2 genoemde Ivana Producten, maar mogelijk ook voor andere Ivana Producten. Door zonder vermelding van het Merk Ivana Producten te verhandelen, wordt tevens inbreuk gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Ivana en wordt afbreuk gedaan aan de zorgvuldige opgebouwde reputatie.
3.4.
De uitlatingen van Polvo in het Persbericht(…) en de Facebookpost(…) die op haar website zijn gepubliceerd, verhouden zich eveneens niet met de verplichtingen die op haar rusten uit hoofde art. 8.3 van de Overeenkomst. (…).’
2.19.
Polvo heeft op 28 januari 2020 – onder meer – als volgt, schriftelijk, gereageerd:
‘(…)
Geen onjuiste mededeling
Wij kunnen ons niet vinden in jullie standpunt dat sprake zou zijn van enige overtreding van de aandeelhoudersovereenkomst.
Wel zijn wij bereid ter voorkoming van enige discussie de uitingen aan te passen zodat het voor de lezer duidelijk is dat Polvo stopt met het merk Ivana. En het merk Ivana niet stopt maar Polvo nu verder gaat met Noxxa. Om die reden heeft Polvo haar uitingen inmiddels gewijzigd op de navolgende wijze:
“Polvo vervangt Ivana door Noxxa.
Per ingang van 2020 wordt het huismerk Ivana vervangen door ons eigen nieuwe label: Noxxa. Er zijn diverse modellen in verschillende productlijnen geïntroduceerd zoals:
Noxxa Basic
,
Noxxa
en
Noxxa Excellent
met veel gebruiksvoordelen.
Huismerk Noxxa
Aan ons grote A-merk assortiment wordt een reeks nieuwe producten onder het label Noxxa toegevoegd. Komende tijd zullen we u op de hoogte houden van deze nieuwe producten en u informeren over de gebruikersvoordelen, kwaliteit en over aantrekkelijke acties. Lees meer op de website
Noxxa.nl
(binnenkort online) en volg Noxxa om op de hoogte te blijven.
Hiermee vertrouwen wij erop aan jullie genoemde bezwaren tegemoet te zijn gekomen. Het opnemen van een rectificatietekst lijkt ons in het licht van het vorenstaande niet voor de hand liggend.
Verder kunnen wij jullie mededelen dat wij geen merken van producten van Ivana verwijderen, noch voornemens zijn op enige wijze inbreuk te maken op de IE-rechten van Ivana.
(…)’
2.20.
Op 29 januari 2020 werden op de website van Polvo onder meer de volgende producten te koop aangeboden [op de sloten staat geen van de Ivana-merken afgebeeld, toevoeging voorzieningenrechter]:
2.21.
Op 7 februari 2020 heeft de advocaat [NAAM]waarin – onder meer – is opgenomen:
‘(…)
I.
Brief van 14 januari 2020
(…)
II.
Brief van 28 januari 2020
2.1.
In uw brief van 28 februari 2020 bent u namens Polvo inhoudelijk teruggekomen op de brief van cliënte van 14 januari 2020. (…) Verder heeft u gesteld dat Polvo haar uitingen zal aanpassen zodat het voor de lezer duidelijk is dat het merk Ivana niet stopt. (…) Ik verwijs u verder naar de brief van 28 januari 2020.
III.
Recente ontwikkelingen
3.1.
Naar aanleiding van uw brief van 28 januari 2020 heeft cliënte vastgesteld dat Polvo haar uitingen heeft aangepast. Echter, cliënte heeft ook vastgesteld dat Polvo nog steeds inbreuk maakt op de Overeenkomst en daarnaast ook inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Ivana. Tevens is sprake van onrechtmatig handelen van Polvo.
3.2.
Zo heeft cliënte vastgesteld dat Polvo op haar website nog steeds Ivana artikelen aanbiedt onder de naam ‘NOXXA’. De schermafbeeldingen worden als
bijlage 1
aan deze brief gehecht (…) [dit betreft de schermafbeeldingen zoals weergegeven in 2.20, toevoeging voorzieningenrechter].
3.3.
Verder heeft cliënte vastgesteld dat het Persbericht nog steeds op de Facebookpagina van Polvo is gepubliceerd. (…)
3.4.
Daarnaast heeft cliënte recentelijk vastgesteld dat Polvo onrechtmatig jegens cliënte heeft gehandeld door cilindersloten van Ivana met bijbehorend Ivana sleutelcertificaat na te maken en daartoe opdracht gegeven aan Ankerslot B.V. (…).
3.5.
Daar komt bij dat Polvo bij herhaling contact heeft opgenomen met de klanten van deze specifieke cilindersloten met het aanbod om het Ivana sleutelcertificaat om te zetten in een NOXXA sleutelcertificaat. Om de druk bij de klanten te verhogen heeft Polvo aangeboden dat het in de komende vier weken mogelijk is om het Ivana sleutelcertificaat kosteloos te vervangen voor een NOXXA sleutelcertificaat.
(…)’
2.22.
Polvo heeft bij brief van 14 februari 2020 – onder meer – als volgt op de brief van de advocaat [NAAM]7 februari 2020 gereageerd:
‘(…)
Uit uw brief maken wij op dat Ivana meent dat Polvo onrechtmatig handelt door
i) Producten in de webshop aan te bieden onder zowel de naam Ivana als Noxxa;
ii) Een persbericht van 13 januari 2020 op Facebook te publiceren;
iii) Producten van Ankerslot B.V. onder de naam NOXXA te koop aan te bieden en alsmede aan bestaande Polvo klanten de mogelijkheid te bieden om een NOXXA sleutelcertificaat aan te vragen.
Hieronder reageren wij puntsgewijs op uw brief.
( i)
Webshop Polvo
Wij hebben de door u overleg gelegde [de voorzieningenrechter leest: overgelegde] bijlage 1 nauwkeurig bestudeerd.
Het betreft zogenaamde White Label Producten die door de fabrikanten aan verschillende aanbieders wordt aangeboden in de markt en het product alleen voorzien van hun eigen merk.
Bij de eerste twee afbeeldingen in de bijlage zien wij het merk Ivana niet terug op het product noch bij de advertentie. Bij de derde advertentie zien wij dat per abuis kennelijk in de database het Ivana merk is blijven staan. Wij hebben hier nader onderzoek naar gedaan en vastgesteld dat bij de migratie binnen ons ERP-systeem wat onvolkomenheden zijn blijven staan. Momenteel wordt de gehele database nagelopen op fouten in de migratie. Ivana zal begrijpen dat deze migratie onlosmakelijk onderdeel is van het feit dat Polvo jarenlang Ivana producten heeft wederverkocht. Bij Polvo is geen enkele opzet om op enige wijze Ivana in de wielen te rijden.
Polvo heeft zich maximaal ingespannen om alle onjuiste vermeldingen uit het ERP-systeem te verwijderen. Dit hadden wij ook al toezeggezegd [de voorzieningenrechter leest: toegezegd] bij brief van 28 januari jl. wij gaan ervan uit dat hiermee tegemoet is gekomen aan de bezwaren.
( ii)
Facebookbericht
Naar aanleiding van de brief van 14 januari jl. van Ivana hadden wij de oorspronkelijke Facebookbericht gewijzigd. Het Facebookbericht van 13 januari jl. is naar onze visie niet onrechtmatig of misleidend te achten. (…)
Eerder hebben wij aangegeven bereid te zijn ter voorkoming van enige verdere discussie te uitingen aan te passen op de navolgende wijze:
(…)
Vanuit dat perspectief begrijpen wij uw opmerking onder 3.3. niet alsmede ook niet de sommatie onder 5.1 (II) [toevoeging voorzieningenrechter: hierin wordt Ankerslot gesommeerd geen uitlatingen meer te doen over Ivana en/of Ivana-producten zonder de voorafgaande toestemming van Ivana]. Bovendien lijkt ons die sommatie/verklaring wel heel ruim en gezien het bovenstaande onnodig.
( iii)
Ankerslot B.V.
Tot slot is er kennelijk een misverstand met betrekking tot de inkoop van de cilindersloten van Ankerslot B.V. Het staat Polvo vrij om cilindersloten met bijbehorende sleutelcertificaten te bestellen bij Ankerslot B.V. (…)
2.23.
Op 10 en 11 februari 2020 werden op de website van Polvo meerdere producten aangeboden die waren voorzien van één van de Ivana-merken. In de productomschrijving naast de afbeeldingen van die producten werd vermeld dat het een Noxxa-product betreft. Een voorbeeld van dit aanbod is hieronder afgebeeld [op de zijkant van de duimstok staat één van de Ivana-merken afgebeeld, toevoeging voorzieningenrechter]:
2.24.
Op 23 en 24 maart 2020 werden op de website van bol.com verschillende producten aangeboden door Polvo’s business unit Toolprof die waren voorzien van één van de Ivana-merken en waarbij in de productomschrijving naast de afbeelding van het betreffende product werd vermeld dat het om een zogenaamd ‘white-label-product’ gaat. Een voorbeeld van een dergelijk aanbod wordt hieronder afgebeeld [op het handvat van de schroevendraaier staat één van de Ivana-merken afgebeeld, toevoeging voorzieningenrechter]:
2.25.
Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft Ivana ook geconstateerd dat als in de zoekbalk op de website van Polvo’s business unit Holtgrefe de zoekterm ‘Ivana’ wordt ingevoerd, Noxxa-producten worden getoond.
2.26.
De advocaat [NAAM]27 maart 2020 een sommatiebrief gestuurd aan de advocaat [NAAM]– onder meer – het volgende is opgenomen:
‘(…)
Voortdurende inbreuken, nieuwe sommaties
(…)
Cliënte heeft (…) vastgesteld dat uw cliënte onder de handelsnaam Toolprof inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Ivana. Zo wordt op de website www.toolprof.nl (‘Website’) en via de webshop www.bol.com (‘Webshop’) op grote schaal Ivana producten aangeboden waarbij op onrechtmatige wijze gebruik wordt gemaakt van de intellectuele eigendomsrechten van Ivana.
Auteursrechten
Zowel op de Website als op de Webshop heeft u cliënte handelend onder de naam Toolprof talloze afbeeldingen (…) van Ivana Producten gepubliceerd. (…)
Merkenrecht
(…)
Via de Webshop biedt uw cliënte talloze Ivana producten aan onder vermelding van de merknaam ‘whitelabel’. Een selectie van schermafbeeldingen treft u aan als
bijlage 1.2
. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat de Ivana producten merkloos zijn althans whitelabel producten zouden zijn, hetgeen onjuist, misleidend en verwarrend is en ernstige schade toebrengt aan de opgebouwde reputatie van de Ivana Merken.
(…)’
2.27.
Bij e-mailbericht van 1 april 2020 heeft de advocaat [NAAM]– onder meer – als volgt gereageerd:
(…)
Overleg tussen Polvo en Ivana
Polvo heeft in verband met de lopende discussies tussen partijen meerdere malen contact opgenomen met onder meer [A] en [B] van Ivana. Polvo heeft zowel mondeling als schriftelijk te kennen gegeven geen intentie te hebben om op enige wijze het merk of de reputatie van Ivana te willen schaden. Daarbij heeft Polvo ook benadrukt, dat gezien de jarenlange relatie tussen Ivana en Polvo, het de voorkeur geeft aan het op directieniveau bespreken van mogelijke bezwaren en die onderling op te lossen.
Gisteren (31 maart 2020) heeft Polvo wederom telefonisch contact opgenomen met Ivana naar aanleiding van uw brief d.d. 27 maart 2020. Het telefonisch overleg heeft plaatsgevonden tussen [X] (directeur van Polvo) en [A] respectievelijk [B] (bestuur Ivana). In dat telefoongesprek is ook namens Polvo te kennen gegeven dat ook de onderwerpen die u benoemt in uw brief direct zijn opgepakt. Het gaat om onderwerpen waar Polvo reeds instructie
voor had gegeven om aan te passen, maar gezien de huidige omstandigheden (pandemie) niet snel genoeg door derden partijen konden worden doorgevoerd. Desalniettemin heeft Polvo op basis van uw brief nadere actie getroffen.
Meer concreet:
(i) alle afbeeldingen op toolprof.nl waartegen Ivana bezwaar heeft zijn verwijderd en
(ii) alle producten genoemd in uw brief onder de categorie “whitelabel” zijn in de webshop van         bol.com uit het aanbod verwijderd en op niet leverbaar gezet. Omdat de producten wel in de database  van bol.com zijn opgenomen, zal het even duren voordat ook die database is opgeschoond. Daar heeft
Polvo geen invloed op.
Het voorgaande is ook met Ivana besproken. [A] en [B] vroegen evenwel een schriftelijke bevestiging via de advocaten. Deze schriftelijke bevestiging doe ik u hierbij toekomen.
Namens Polvo zeg ik hierbij toe dat Polvo:
i) de afbeeldingen waartegen u in uw brief van 27 maart 2020 bezwaar heeft gemaakt en die werden getoond op de website toolprof.nl heeft verwijderd en verwijderd zal houden;
ii) Het aanbod van de producten zoals genoemd in uw brief van 27 maart 2020 op de website bol.com heeft verwijderd c.q. bij bol.com heeft gewijzigd als zijnde niet langer leverbaar en in de toekomst ook niet als zodanig zal laten terugkomen en dat Polvo geen inbreuk zal maken op de merken IVANA en/of NECOLOC;
(…)’
2.28.
Bij e-mailbericht van 15 april 2020 heeft de advocaat [NAAM]– onder meer –
het volgende aan de advocaat [NAAM]:
‘Ik heb vanmiddag (…) begrepen dat er bereidheid zou zijn bij Ivana om de kwestie om de vorderingen zoals ingesteld bij dagvaarding onder IV, V en VI
onderling te regelen. Het betreft feitelijk de onderwerpen (…) die zien op de wijze waarop Polvo Ivana producten heeft aangeboden in haar webshop, het gebruik van productafbeeldingen in de webshop en de mededeling omtrent de introductie van het huismerk Noxxa (…). Deze gebeurtenissen liggen in het verleden.’
2.29.
Bij e-mailbericht van 16 april 2020 heeft de advocaat [NAAM]– onder meer – als volgt bericht:
‘Cliënte vraagt zich af of (…) de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van cliënte daadwerkelijk tot het verleden behoren. Recentelijk nog heeft uw cliënte op grote schaal inbreuk gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten via Bol.com. Ik verwijs u naar mijn sommatiebrief van 27 maart jl. Daaruit vloeit voort dat de inbreukmakende handelingen wel degelijk een doorlopend karakter kennen. Niet valt uit te sluiten dat er door uw cliënte en de aan haar verbonden business units op dit moment nog steeds inbreuk wordt gemaakt. Dergelijke berichten bereiken cliënte nog steeds. Derhalve heeft cliënte nog immer belang bij vordering IV.). Cliënte heeft ook nog steeds belang bij haar vorderingen onder V.) en VI.). Immers als gevolg van de diffamerende uitlatingen en onrechtmatige handelwijze van uw cliënte is op grote schaal verwarring opgetreden in de markt, hetgeen door uw cliënte gerectificeerd zal moeten worden.’
3
Het geschil
3.1.
Ivana vordert (deels samengevat) – na vermeerderingen en wijzigingen van eis – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad:
I. Ankerslot veroordeelt de afspraak met Ivana om de klantspecifieke Ivana profielen, bijbehorende sleutels, cilinders en sleutelcertificaten, uitsluitend te gebruiken ten behoeve van Ivana sluitsystemen die uitsluitend met voorafgaande toestemming van Ivana kunnen worden besteld, zoals toegelicht in de dagvaarding, de akte [bedoeld wordt de akte wijziging van eis, alsmede houdende producties 28 tot en met 36 van 22 april 2020, toevoeging voorzieningenrechter], de repliek Ankerslot en de repliek Polvo, na te komen;
II. Ankerslot verbiedt in opdracht van Polvo en/of iedere andere derde partij die niet over de toestemming van Ivana beschikt de klantspecifieke Ivana profielen, bijbehorende sleutels, cilinders en sleutelcertificaten, die onderdeel uitmaken van de Ivana sluitsystemen, te produceren, te distribueren, in te wisselen, te vernietigen en/of anderszins te gebruiken;
III. Polvo veroordeelt de artikelen 8.3 en 8.6 van de aandeelhoudersovereenkomst na te komen;
IV. Polvo veroordeelt om de onrechtmatige handelwijze jegens Ivana te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder de verhandeling van de klantspecifieke Ivana profielen, bijbehorende sleutels, cilinders en sleutelcertificaten onder de merknaam Noxxa, zoals toegelicht in de dagvaarding, de akte [bedoeld wordt de akte wijziging van eis, alsmede houdende producties 28 tot en met 36 van 22 april 2020, toevoeging voorzieningenrechter], de repliek Ankerslot en de repliek Polvo;
V. Polvo veroordeelt iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ivana, waaronder, maar niet beperkt tot, de inbreuk op de Ivana merken door de
Ivana- sleutelcertificaten in te nemen en om te wisselen voor Noxxa-sleutelcertificaten, Ivana Producten te verhandelen onder de merknaam Noxxa en onder de aanduiding ‘white label’ en de Ivana-merken als zoekwoord te gebruiken op haar website, alsook de inbreuk op de auteursrechten van Ivana, zoals toegelicht in de dagvaarding, de akte [bedoeld wordt de akte wijziging van eis, alsmede houdende producties 28 tot en met 36 van 22 april 2020, toevoeging voorzieningenrechter], de repliek Ankerslot en de repliek Polvo te staken en gestaakt te houden;
VI. Polvo veroordeelt iedere onrechtmatige uiting jegens Ivana zoals toegelicht in het voorgaande te staken en gestaakt te houden;
VII. Polvo veroordeelt over te gaan tot publicatie van de onderstaande rectificatie op de homepage van haar website, de homepages van de websites van haar business units en op haar Facebookpagina;
RECTIFICATIE
Polvo heeft op 7 januari 2020 een persbericht verspreid op haar website en op haar Facebookpagina waarin is gezegd dat Ivana stopt en wordt vervangen door Noxxa. Tevens is gesuggereerd dat de producten van Noxxa van betere kwaliteit zijn een mooier design hebben en integraal uitwisselbaar zijn met het bestaande Ivana hang- en sluitwerk.
Deze uitlatingen zijn niet juist en onnodig diffamerend jegens Ivana. Polvo biedt hiertoe openlijk haar excuses aan in deze rectificatie en zal zich verder onthouden van het doen van negatieve en onjuiste uitlatingen aan het adres van de Ivana, omdat zij erkent dat de betreffende berichten onnodig schade hebben aangebracht en niet geplaatst hadden mogen worden.
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, heeft bij vonnis in kortgeding van [DATUM] 2020 geoordeeld dat door het doen van deze uitlatingen onrechtmatig jegens Ivana is gehandeld. De voorzieningenrechter heeft daarbij Polvo veroordeeld tot het plaatsen van deze rectificatie. Ook is Polvo verboden zich nog negatief uit te laten over Ivana.
VIII. Ankerslot veroordeelt om een onafhankelijk registeraccountant een rapport van feitelijke bevindingen te laten opmaken waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de opgave van Ankerslot van enkele gegevens betreffende het handelen dat zij dient te staken en gestaakt dient te houden (zie de vorderingen onder I en II) en de administratie van Ankerslot;
IX. Polvo veroordeelt om een onafhankelijk registeraccount een rapport van feitelijke bevindingen te laten opmaken waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de opgave van Polvo van enkele gegevens betreffende het handelen dat zij dient te staken en gestaakt dient te houden (zie de vordering onder IV) en de administratie van Polvo,
alles op straffe van verbeurte van een dwangsom;
X. Polvo primair veroordeelt in de kosten van dit geding ex artikel 1019h Rv
, subsidiair in de proceskosten op basis van het geldende liquidatietarief alsmede de nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente;
XI. Ankerslot primair veroordeelt in de kosten van dit geding ex artikel 1019h Rv, subsidiair in de proceskosten op basis van het geldende liquidatietarief alsmede de nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente.
3.2.
Op hetgeen Ivana aan haar vorderingen ten grondslag legt en hetgeen Ankerslot en Polvo hiertegen ten verwere aanvoeren, wordt hierna nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover Ivana aan haar vorderingen jegens Polvo inbreuk op haar
Ivana-merken ten grondslag heeft gelegd, is de voorzieningenrechter bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 BVIE
, aangezien de vermeende (dreigende) inbreuk (deels via de website van Polvo, de websites van haar business units en die van bol.com) in heel Nederland plaatsvindt en daarmee mede in dit arrondissement. Voor het overige is de voorzieningenrechter ook bevoegd van de vorderingen van Ivana kennis te nemen, reeds omdat Ankerslot en Polvo bij gelegenheid van de mondelinge behandeling te kennen hebben gegeven die bevoegdheid niet langer te betwisten.
Bezwaar tegen het inbrengen in de procedure van de geluidsopname/het transcript van de geluidsopname van de bespreking van 11 februari 2020
4.2.
Ivana heeft als twee van haar producties de geluidsopname die is gemaakt van de bespreking van 11 februari 2020 (zie onder 2.8) in het geding gebracht alsmede het op basis van die opname uitgewerkte transcript. Zij heeft dat gedaan, zo staat vast tussen partijen,  zonder eerst schriftelijk toestemming van Ankerslot te vragen.
4.3.
Ankerslot en Polvo hebben betoogd dat de voorzieningenrechter deze stukken bij de beoordeling van de zaak buiten beschouwing moet laten omdat dit onrechtmatig verkregen bewijs betreft, althans Ivana onrechtmatig heeft gehandeld door die stukken in het geding te brengen.
4.4.
Uit hetgeen hierna zal worden overwogen, volgt dat Ankerslot en Polvo geen belang hebben bij een beslissing op dit punt.
In de zaak tegen Ankerslot
Mondelinge afspraak Ivana - Ankerslot
4.5.
Aan haar vorderingen, voor zover gericht tegen Ankerslot, legt Ivana ten grondslag dat zij medio jaren ’80 van de vorige eeuw, mondeling, met Ankerslot is overeengekomen dat Ankerslot unieke, alleen voor de leden van Ivana bestemde, sleutel- en cilinderprofielen zou gaan produceren. De uniciteit/exclusiviteit van die profielen (voor negen series sleutelsystemen) bestaat, aldus Ivana, uit de nabewerking van de horizontale basis-groeven van de sleutelblanks en daarop aansluitende nabewerking van de cilinders met speciaal voor Ivana ontwikkelde profielmessen. Na beëindiging van de samenwerking tussen Ivana en Polvo heeft Ankerslot, aldus Ivana, op verzoek van Polvo een aan het unieke/exclusieve Ivana-sleutelsysteem identiek sleutelsysteem geproduceerd en aan Polvo geleverd, onder de naam Noxxa. Ankerslot is dus, zo betoogt Ivana verder, toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de met Ivana gemaakte afspraak, althans heeft onrechtmatig jegens Ivana gehandeld. De met Ivana gemaakte afspraak moet Ankerslot nakomen en de productie/levering van de aan de Ivana-sleutelsystemen gelijke Noxxa-sleutelsystemen moet haar worden verboden, zo besluit Ivana.
4.6.
Naar voorlopig oordeel heeft Ivana niet aannemelijk gemaakt dat een dergelijke  afspraak – inhoudende dat de sleutelsystemen als hiervoor omschreven exclusief voor haar werden geproduceerd – medio jaren ‘80 van de vorige eeuw tot stand is gekomen. Daarbij is van doorslaggevend belang dat Ankerslot – onweersproken – heeft aangevoerd dat zij destijds de horizontale basis-groeven van sleutelblanks nog niet nabewerkte op de wijze zoals door Ivana gesteld. Op een sleutelblank met basis-groeven werd in die periode, aldus Ankerslot, alleen een vertanding toegepast en de combinatie van die groeven met de vertanding zorgde destijds voor een – voor de eindgebruiker – uniek/exclusief sluitsysteem. Pas vanaf eind jaren ‘90 van de vorige eeuw werden sleutelsystemen gemaakt volgens het productieproces dat zij heden ten dage (zie hiervoor onder 2.5) volgt, zo betoogt Ankerslot. Een afspraak over de productie van dergelijke sleutelsystemen kan, gelet op die onweersproken lezing, in de door Ivana genoemde periode dus niet zijn gemaakt. Hierop stuiten de vorderingen van Ivana, voor zover gericht tegen Ankerslot, reeds af.
4.7.
Geheel ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter dat als Ivana, bij wijze van subsidiaire stelling, had betoogd (hetgeen zij niet heeft gedaan) dat de afspraak met Ankerslot over unieke/exclusieve sleutelsystemen als hiervoor bedoeld later dan medio jaren ’80 van de vorige eeuw is gemaakt, dit Ivana naar voorlopig oordeel ook niet had kunnen baten. Partijen staan, wat betreft het al dan niet bestaan van die afspraak, lijnrecht tegenover elkaar en de door Ivana aangedragen stukken betreffende uitlatingen van de zijde van Ankerslot verschaffen onvoldoende helderheid. Daar waar in die stukken de woorden ‘uniek’, ‘klantspecifiek’, ‘exclusief’, ‘eigen’, ‘speciaal’ of ‘apart’ vallen, kan dit evenzogoed betrekking hebben op, zoals Ankerslot betoogt, het profiel van de sleutel dat resteert als na de nabewerking van de horizontale groeven van de sleutelblanks ook de vertanding is aangebracht; het profiel is dan ‘uniek/exclusief’ voor de eindgebruiker van de Ivana-sleutels en -cilinders in die zin dat deze eindgebruiker er zeker van kan zijn dat een andere eindgebruiker niet over sleutels/cilinders met exact hetzelfde profiel beschikt. Tegenover de door Ivana overgelegde (partij-)verklaringen die haar standpunt zouden ondersteunen, staan verder evenzovele (partij-)verklaringen van Ankerslot die op het tegendeel wijzen. Dat de wijze van nabewerking van de horizontale basis-groeven in de Ivana-sleutels en -cilinders in een bepaalde serie afwijkt van de nabewerking in sleutels en cilinders in diezelfde serie van andere, niet bij Ivana aangesloten, marktpartijen, zegt ook niet dat Ivana dus een exclusief recht op die wijze van nabewerking (en op het sleutelsysteem als zodanig) heeft. Van belang tot slot zijn de door Ankerslot overgelegde productcertificaten; uit die certificaten volgt dat Ankerslot een groot aantal sluitsystemen produceert en levert onder meer dan één merknaam, hetgeen een aanwijzing vormt voor de juistheid van het standpunt van Ankerslot.
4.8.
Het voorgaande betekent dat de vorderingen genoemd in 3.1 onder I, II en VIII  moeten worden afgewezen. De overige verweren van Ankerslot behoeven geen bespreking meer.
Proceskosten
4.9.
Ivana zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Ankerslot. Het salaris van de advocaat [NAAM]reguliere liquidatietarief, hetgeen betekent (omdat het een gemiddeld kort geding betreft) dat een bedrag van € 980,- zal worden toegekend. Vermeerderd met het door Ankerslot betaalde griffierecht van € 656,-, sluiten de proceskosten dan op een totaalbedrag van € 1.636,-. Dit bedrag zal worden toegewezen. De proceskostenbeslissing zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard omdat zulks niet is gevorderd en de voorzieningenrechter geen aanleiding ziet dit op de voet van artikel 258 Rv ambtshalve te bepalen.
In de zaak tegen Polvo
Bezwaar tegen tweede wijziging van eis
4.10.
Polvo heeft bezwaar gemaakt tegen de tweede wijziging van eis bij akte van 20 mei 2020 van Ivana omdat Ivana volgens Polvo vóór die datum voldoende gelegenheid had om haar vorderingen te duiden en het in strijd is met de eisen van een goede procesorde om een wederpartij steeds te confronteren met nieuwe vorderingen.
4.11.
De voorzieningenrechter laat de wijziging van eis toe. De feitelijke en juridische grondslagen van de vorderingen zijn gelijk gebleven. De wijzigingen betreffen verduidelijkingen in de tekst van het petitum. Polvo heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om op de wijziging van eis te reageren.
Ontvankelijkheid Ivana
4.12.
Polvo heeft betoogd dat Ivana niet in haar vorderingen, voor zover gegrond op de aandeelhoudersovereenkomst, kan worden ontvangen omdat zij volgens het bepaalde in die overeenkomst eerst de weg van mediation had moeten bewandelen alvorens Polvo in rechte te betrekken. De voorzieningenrechter volgt Polvo hierin niet. In artikel 17.3 van de aandeelhoudersovereenkomst is immers neergelegd dat het bepaalde in artikel 17.2 van die overeenkomst, waarin besloten ligt dat geschillen tussen partijen in eerste aanleg moeten worden beslecht door mediation, niet afdoet aan het recht van partijen om zich in spoedeisende gevallen tot de voorzieningenrechter (van de bevoegde rechtbank) te wenden. Dit laatste is wat Ivana heeft gedaan.
4.13.
Polvo heeft voorts betoogd dat Ivana niet-ontvankelijk is in haar vorderingen omdat het door haar geformuleerde petitum een zogenaamd ‘obscuur libel’ betreft, nu dit, in ieder geval deels, onduidelijk en onsamenhangend is. De voorzieningenrechter passeert ook dit betoog, nu Polvo uitgebreid verweer heeft gevoerd en uit haar gedingstukken kan worden afgeleid dat haar duidelijk is (geweest) welke geschilpunten Ivana aan de orde stelt en welke vorderingen zij daarop baseert. Mochten de vorderingen in het petitum (te) vaag of (te) ruim zijn geformuleerd, dan heeft dit mogelijk wel gevolgen voor de toewijsbaarheid ervan.
4.14.
Polvo heeft in verband met de ontvankelijkheid van Ivana tot slot betoogd, althans zo begrijpt de voorzieningenrechter haar, dat deze voor wat betreft de vorderingen zoals genoemd in 3.1 onder IV en IX niet kan worden aangenomen omdat deze vorderingen niet geschikt zijn voor behandeling en beoordeling in een kort geding procedure. De betreffende vorderingen berusten, aldus Polvo, op een feitencomplex dat zich uitstrekt over meerdere jaren en Ivana heeft dienaangaande geen (direct) bewijs overgelegd.
4.15.
Ook hierin volgt de voorzieningenrechter Polvo niet. In zijn algemeenheid neemt de voorzieningenrechter met terughoudendheid aan dat een zaak niet geschikt is voor behandeling in kort geding. De onderhavige zaak, althans het gedeelte waarop het verweer van Polvo in deze is gericht, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dusdanig omvangrijk en ingewikkeld dat de voorzieningenrechter zich van een beoordeling van de verzochte voorzieningen moet onthouden. Mocht de conclusie van de voorzieningenrechter zijn dat nader feitenonderzoek of bewijslevering noodzakelijk is, dan kan dat wel leiden tot afwijzing van de betreffende vorderingen omdat voor nader feitenonderzoek/bewijslevering geen plaats is in een kort geding procedure.
Uitlokken / profiteren van wanprestatie van Ankerslot
4.16.
Ivana stelt zich op het standpunt dat Polvo onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en nog handelt door wanprestatie van Ankerslot jegens Ivana uit te lokken en daar vervolgens van te profiteren. Polvo heeft, zo betoogt Ivana, Ankerslot onder druk gezet, zodanig dat Ankerslot de mondelinge afspraak die zij met Ivana had gemaakt, heeft geschonden en voor Polvo sleutelsystemen heeft geproduceerd en aan haar geleverd, identiek aan de exclusief voor Ivana bedoelde sleutelsystemen. Deze handelwijze dient Polvo te staken en gestaakt te houden, aldus Ivana.
4.17.
Hiervoor is, in de zaak tegen Ankerslot, overwogen dat voorshands niet aannemelijk is dat Ivana en Ankerslot een afspraak als waarop Ivana haar vorderingen jegens Ankerslot grondt, hebben gemaakt en dat om die reden die vorderingen moeten worden afgewezen. Dit oordeel brengt mee dat ook de vorderingen van Ivana jegens Polvo, voor zover daarmee voortgeborduurd wordt op die vermeende afspraak, niet kunnen worden toegewezen. Dit betreft de vorderingen genoemd in 3.1 onder IV en IX. Hetgeen Polvo voor het overige tegen deze vorderingen heeft ingebracht, behoeft, gelet hierop, geen bespreking meer.
Nakoming van de artikelen 8.3 en 8.6 van de aandeelhoudersovereenkomst
4.18.
De voorzieningenrechter begrijpt dat Ivana zich op het standpunt stelt dat Polvo, althans één van haar business units (hierna, ten behoeve van de leesbaarheid, gezamenlijk aangeduid als Polvo), in strijd met de artikelen 8.3 en 8.6 van de aandeelhoudersovereenkomst handelt door:
online Ivana-producten te koop aan te bieden waarvan één van de Ivana-merken is verwijderd;
online producten te koop aan te bieden die zijn voorzien van één van de
Ivana-merken en daarbij ook te vermelden dat het om Noxxa-producten gaat;
online (via de website van bol.com) producten te koop aan te bieden die zijn voorzien van één van de Ivana-merken en daarbij ook te vermelden dat het ‘white label-producten’ betreft, en
aan sleutelgebruikers (eindgebruikers) het aanbod te doen om het
Ivana-sleutelcertificaat om te zetten in een Noxxa-sleutelcertificaat.
4.19.
Wat betreft het door Ivana aan Polvo verweten handelen genoemd in 4.18 onder a) tot en met c) overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
4.20.
Tussen Ivana en Polvo staat vast dat de producten die Polvo na de definitieve beëindiging van de samenwerking met Ivana te koop heeft aangeboden, producten betreffen die zij bij Ivana heeft ingekocht toen Polvo nog met haar samenwerkte. In geschil is ook niet dat Polvo deze producten te koop mócht aanbieden. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel, aangenomen dat dit tussen partijen nog in geschil is, dat Polvo daartoe niet alleen vanaf 1 januari 2020 tot en met 29 februari 2020, maar ook ná 29 februari 2020 gerechtigd was en zij dit (dus) nog immer mag doen, nu de in de aandeelhoudersovereenkomst opgenomen ‘terme de grâce’ van twee maanden niet ziet op het verkopen van de restvoorraad.
4.21.
Partijen verschillen van mening over de wijze waarop dit te koop aanbieden diende en dient te geschieden. Volgens Ivana had en heeft Polvo zich daarbij te richten naar hetgeen is bepaald in artikel 8.3 van de aandeelhoudersovereenkomst. Polvo betwist dit; volgens haar heeft dat artikellid haar gelding tussen partijen verloren toen de aandeelhoudersovereenkomst tot een einde kwam.
4.22.
Naar voorlopig oordeel heeft Ivana op dit punt het gelijk aan haar zijde. In artikel 8.6 van de aandeelhoudersovereenkomst is immers neergelegd dat – na beëindiging van de licentie – de nog in voorraad zijnde Ivana-producten mogen worden verkocht, ‘uitsluitend onder de tussen Partijen geldende voorwaarden’. De voorzieningenrechter kan dit niet anders begrijpen dan dat die voorwaarden de voorwaarden zijn zoals neergelegd in artikel 8.3 van de aandeelhoudersovereenkomst (naar welk artikellid Ivana ook verwijst).
4.23.
Voorshands moet ook worden geconcludeerd dat Polvo in strijd met artikel 8.3 van de aandeelhoudersovereenkomst heeft gehandeld. Allereerst heeft zij van enkele producten uit de restvoorraad het daarop aangebrachte Ivana-merk verwijderd (althans zo begrijpt de voorzieningenrechter Ivana), hetgeen in artikel 8.3 van de aandeelhoudersovereenkomst uitdrukkelijk als een niet toegestane handeling wordt aangemerkt. Weliswaar stelt Polvo dat zij op dit punt een andere instructie van Ivana had gekregen (namelijk om de Ivana-merken bij het verkopen van de restvoorraad niet meer te gebruiken), echter een dergelijke instructie heeft de voorzieningenrechter niet in de gedingstukken aangetroffen. Polvo heeft voorts bij de afbeeldingen van een aantal andere producten uit de restvoorraad waarop wel één van de Ivana-merken stond afgebeeld, óf vermeld dat het om Noxxa-producten gaat óf dat het ‘white-label-producten’ betreft. Met dit handelen heeft zij naar het oordeel van de voorzieningenrechter afbreuk gedaan aan (de waarde van) het merkenrecht van Ivana als bedoeld in artikel 8.3 van de aandeelhoudersovereenkomst; zij heeft aldus (minst genomen) verwarring gezaaid over de precieze herkomst van de producten.
4.24.
Niettemin komt de nakomingsvordering van Ivana niet voor toewijzing in aanmerking. Daartoe is het navolgende redengevend.
4.25.
In haar sommatiebrieven heeft Ivana aan Polvo te kennen gegeven hoe zij meent dat Polvo de restvoorraad Ivana-producten online te koop moeten aanbieden. Polvo heeft middels het e-mailbericht van haar advocaat [NAAM]15 april 2020 aan Ivana bericht dat zij de instructies van Ivana heeft opgevolgd en dat de aan haar verweten handelingen tot het verleden behoren. In reactie hierop heeft de advocaat [NAAM]16 april 2020 aan Polvo laten weten dat Ivana niet kan uitsluiten dat Polvo nog steeds in strijd handelt met artikel 8.3 van de aandeelhoudersovereenkomst. Enige onderbouwing van dergelijk, voortdurend, handelen ontbreekt in het desbetreffende e-mailbericht. Ook voor niet-nakoming van artikel 8.3 van de aandeelhoudersovereenkomst in de periode na 15/16 april 2020 heeft Ivana geen feiten aangedragen. Onder deze omstandigheden heeft Ivana thans geen belang meer bij toewijzing van haar nakomingsvordering. Dat bij Ivana de vrees bestaat dat Polvo in de (nabije) toekomst weer in strijd zal gaan handelen met genoemd artikellid van de aandeelhoudersovereenkomst valt, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet in te zien, nog daargelaten of een dreiging van hernieuwd tekortschieten toewijzing van een nakomingsvordering zou (kunnen) rechtvaardigen.
4.26.
Voor wat betreft (het aanbod tot) de omzetting door Polvo van
Ivana-sleutelcertificaten in Noxxa-sleutelcertificaten (zie 4.18 onder d), overweegt de voorzieningenrechter dat het Polvo vrij staat aldus te handelen. Nu voorshands niet aannemelijk is dat Ivana en Ankerslot een afspraak met een exclusief karakter als door Ivana gesteld hebben gemaakt (zie hiervoor), betekent dat naar voorlopig oordeel dat Ankerslot de sleutelsystemen (zijnde sleutels, cilinders en sleutelcertificaten) die zij in opdracht van Ivana produceerde, ook voor Polvo mag produceren en aan haar mag leveren. Uiteraard mag Ankerslot daarop niet de Ivana-merken vermelden, maar zij mag op aanvraag van Polvo wel een ander merk/teken op die producten aanbrengen (zoals Noxxa). Om haar eigen klanten te behouden die – toen Polvo nog met Ivana samenwerkte – een sleutelsysteem van Ankerslot met een Ivana-merk van Polvo geleverd hebben gekregen, mag Polvo het sleutelcertificaat met daarop aangebracht het Ivana-merk omwisselen voor een sleutelcertificaat met de naam Noxxa.
4.27.
Dit betekent de vordering van Ivana, genoemd in 3.1 onder III moet worden afgewezen.
Merkinbreuk
4.28.
Wat betreft de gestelde merkinbreuk, zal de voorzieningenrechter in haar beoordeling uitsluitend de vermeende handelingen van Polvo betrekken die Ivana in het petitum van haar vordering op dit onderdeel tot uitdrukking heeft gebracht. Deze handelingen leveren, aldus Ivana, merkinbreuk op als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE.
4.29.
Het betreft de volgende handelingen:
a) het innemen van sleutelcertificaten voorzien van één van de Ivana-merken en het omwisselen daarvan voor sleutelcertificaten voorzien van het Noxxa-huismerk;
b) het via de Polvo-website te koop aanbieden van producten die zijn voorzien van één van de Ivana-merken en daarbij ook te vermelden dat het om Noxxa-producten gaat;
c) het via de website bol.com te koop aanbieden van producten die zijn voorzien van één van de Ivana-merken en daarbij ook te vermelden dat het ‘white label-producten betreft’ en
d) het Ivana-merk als zoekterm op de Polvo-website te gebruiken, zodanig dat als het woord ‘Ivana’ wordt ingevoerd, Noxxa-producten worden getoond.
4.30.
Ivana heeft de voorzieningenrechter niet duidelijk kunnen maken waarom het handelen als genoemd in 4.29 onder a) merkinbreuk oplevert. In ieder geval is er geen sprake van de door Ivana gestelde verwijdering van het Ivana-merk van de sleutelcertificaten met vervanging daarvan door de naam Noxxa. Ankerslot levert op dit moment aan Polvo een (niet exclusief) sluitsysteem waarop de merknaam Noxxa is aangebracht. Naar voorlopig oordeel is Polvo hiertoe, zoals hiervoor is overwogen, gerechtigd.
4.31.
De producten waarop het handelen genoemd in 4.29 onder b) en c) betrekking heeft, zijn, zoals hiervoor is overwogen, producten die Polvo bij Ivana heeft ingekocht toen zij nog met Ivana samenwerkte. Met haar betoog dat Polvo met dat handelen merkinbreuk maakt als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE miskent Ivana, en Polvo heeft hier terecht op gewezen, dat het producten betreft die met toestemming van Ivana in het verkeer zijn gebracht, oftewel uitgeputte producten. Op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE kan de vordering van Ivana dus niet worden gebaseerd. Een andere merkenrechtelijke grondslag voor verzet tegen bedoeld handelen van Polvo, heeft Ivana niet aangedragen. In feite vordert Ivana nakoming van artikel 8.3 van de aandeelhoudersovereenkomst, echter hiervoor is overwogen dat Ivana bij toewijzing van haar vordering die daartoe strekt, thans geen belang meer heeft. Op dit alles strandt de vordering van Ivana om Polvo te veroordelen het handelen genoemd in 4.29 onder b) en c) te staken en gestaakt te houden.
4.32.
Voor wat betreft het in 4.29 onder d) genoemde handelen van Polvo, is de voorzieningenrechter voorshands – met Polvo – van oordeel dat geen sprake is van merkinbreuk. Dat het een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker die het zoekwoord ‘Ivana’ intoetst in de zoekbalk op de website van Polvo, onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt om er achter te komen of de Noxxa-producten die door het invoeren van die zoekterm (kennelijk) verschijnen, van Polvo of Ivana afkomstig zijn
, is voorshands niet aannemelijk. Het is duidelijk dat de producten die op het scherm verschijnen geen Ivana-producten betreffen en ook wordt niet op andere wijze de indruk gewekt dat Polvo een commerciële relatie met Ivana onderhoudt.
4.33.
Het voorgaande betekent dat ook de vordering genoemd in 3.1 onder V, voor zover daaraan merkinbreuk ten grondslag wordt gelegd, moet worden afgewezen. De overige verweren van Polvo behoeven geen bespreking meer.
Auteursrechtinbreuk
4.34.
Ivana stelt dat Polvo en haar business units (hierna, ten behoeve van de leesbaarheid, gezamenlijk aangeduid als Polvo) op haar website foto’s van Ivana-producten heeft geplaatst en nog plaatst die auteursrechtelijk beschermd zijn in de zin van artikel 10 lid 1 onder 9 Aw
. Omdat Polvo hiervoor van Ivana geen toestemming heeft gekregen en de rechten bij Ivana berusten (op grond van artikel 8 Aw), kan zij, aldus Ivana, ook hier tegen opkomen.
4.35.
Polvo heeft tegen de vordering van Ivana – onder meer – ten verwere aangevoerd, en dit met stukken onderbouwd, dat de productfoto’s waarop Ivana concreet een beroep doet, (in ieder geval) niet het, voor auteursrechtelijke bescherming vereiste, oorspronkelijk karakter bezitten (zij zijn ontleend aan productfoto’s van andere marktpartijen, aldus Polvo).
Tegen dit verweer heeft Ivana vervolgens niets meer ingebracht, terwijl zij daartoe tijdens de mondelinge behandeling wel de gelegenheid had. Hierop stuit de vordering van Ivana, voor zover gegrond op auteursrechtinbreuk (de vordering genoemd in 3.1 onder V) al af. Hetgeen Polvo overigens ten verwere heeft aangevoerd, behoeft geen bespreking meer.
Persbericht / Facebookposts
4.36.
De vorderingen van Ivana zoals genoemd in 3.1 onder VI en VII hebben betrekking op het door Polvo gepubliceerde persbericht en de Facebookposts met dezelfde inhoud. Deze vorderingen zal de voorzieningenrechter ook afwijzen. Daartoe is het navolgende redengevend.
4.37.
Vast staat dat Polvo, na de sommatie van Ivana van 14 januari 2020 (zie 2.18) en voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding, het oorspronkelijke persbericht op haar website, haar Facebookpagina en die van business unit Leys heeft gewijzigd in de tekst zoals zij die in haar brief van 28 januari 2020 heeft weergegeven (zie onder 2.19). Tijdens de mondelinge behandeling heeft Ivana te kennen gegeven tegen de gewijzigde tekst geen bezwaar (meer) te hebben.
4.38.
Gesteld noch gebleken is dat Polvo het oorspronkelijke persbericht en de tekst van de posts, in welke vorm dan ook, nog gebruikt of opnieuw dreigt te gaan gebruiken. Ivana heeft, gelet hierop, dus geen belang meer bij oplegging van een stakingsgebod (de vordering zoals genoemd in 3.1 onder VI).
4.39.
De voorzieningenrechter ziet ook niet in welk belang Ivana nog heeft bij de gevorderde rectificatie (de vordering genoemd in 3.1 onder VII), ruim zes maanden na dato van berichten die niet meer op de website van Polvo en op de bewuste Facebookaccounts zijn terug te vinden en die kort na plaatsing correct zijn gewijzigd. Dat de berichten, zoals Ivana heeft gesteld, nog ‘circuleren op het internet’ is, bij gebreke van enige nadere duiding en onderbouwing van die stelling, onvoldoende om anders te beslissen. Dat op basis van het persbericht nadere publicaties zijn verschenen, heeft Ivana enkel toegelicht met verwijzing naar een nieuwsbericht op de website van MixPro waarin ‘Polvo vervangt Ivana door Noxxa’ staat vermeld; dit betreft echter juiste informatie. Dat voor een rectificatie reden is omdat Polvo, in lijn met de tekst van het oorspronkelijke persbericht, aan haar afnemers (sleutelgebruikers) heeft laten weten dat de Ivana-sleutelcertificaten kunnen worden omgewisseld voor Noxxa-sleutelcertificaten, volgt de voorzieningenrechter ook niet, nu dit handelen Polvo, zoals hiervoor is overwogen, is toegestaan.
4.40.
Het voorgaande betekent dat ook de vorderingen genoemd in 3.1 onder VI en VII niet worden toegewezen.
Proceskosten
4.41.
Ivana zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Polvo. Polvo maakt voor wat betreft de vorderingen van Ivana die berusten op handhaving van een intellectueel eigendomsrecht (merkenrecht en auteursrecht), aanspraak op een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter schat het deel van de zaak dat betrekking heeft op handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het ‘IE- deel’) op 20%.
4.42.
Polvo heeft specificaties van haar kosten (inclusief griffierecht en exclusief BTW) van in totaal € 42.688,67 overgelegd. Ivana betwist de redelijkheid en de evenredigheid van deze kosten. De voorzieningenrechter acht dit bezwaar gegrond en is van oordeel dat deze zaak in het licht van de Indicatietarieven in IE-zaken kwalificeert als een normaal kort geding. Dat betekent dat voor het IE-deel de advocaatkosten worden begroot op een bedrag van € 3.000,- (20% x € 15.000,-). Voor het ‘niet-IE-deel’ zal de voorzieningenrechter voor het vaststellen van het salaris van de advocaat [NAAM]. Dit betekent (omdat het een gemiddeld kort geding betreft) dat een bedrag van
€ 784,- (80% van € 980,- ) zal worden toegekend. Vermeerderd met het door Polvo betaalde griffierecht van € 656,-, sluiten de proceskosten dan op een totaalbedrag van € 4.440,-.
4.43.
Voor (separate) veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. Deze nakosten zullen worden begroot op € 157,- zonder betekening dan wel € 239,- ingeval van betekening.
4.44.
De gevorderde wettelijke rente over de kosten zal worden toegewezen met inachtneming van de in het dictum vermelde termijn. De proceskostenveroordeling zal, als gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1.
wijst de vorderingen, voor zover ingesteld tegen Ankerslot, af;
5.2.
veroordeelt Ivana in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Ankerslot begroot op € 1.636,-;
5.3.
wijst de vorderingen, voor zover ingesteld tegen Polvo, af;
5.4.
veroordeelt Ivana in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Polvo begroot op € 4.440,-, en aan nog te maken nakosten op € 157,- zonder betekening dan wel € 239,- in geval van betekening, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 14 dagen na betekening van het vonnis;
5.5.
verklaart de onder 5.4. verwoorde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
5.6.
bepaalt de termijn voor het instellen van de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Bierling en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel op 27 juli 2020.
In reactie op een e-mailbericht van diezelfde datum van Ivana met de volgende inhoud:
‘Nog even op de Necoloc sleutels terugkomend.
Ankerslot heeft ons in het verleden exclusieve profielen voor Necomij toegezegd.
Nu de Necoloc sleutels op zijn, worden er Ankerslot sleutels geleverd, die mogen helemaal niet bestaan.
Als er Ankerslot sleutels zijn, zijn er ook Ankerslot cilinders met ons profiel.
Hoe is dit mogelijk.’
Eveneens in reactie op het e-mailbericht van Ivana genoemd in voetnoot 1
Dit betrof destijds vorderingen om Polvo te veroordelen iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ivana en iedere onrechtmatige uiting jegens Ivana te staken en gestaakt te houden en over te gaan tot rectificatie van het op 7 januari 2020 gepubliceerde persbericht en de op 13 en 14 januari 2020 geplaatste Facebookposts.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
Vergelijk HvJ EU 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604 (Interflora) en HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 tot en met C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159 (Google France en Google)
Auteurswet