ECLI:NL:RBDHA:2018:4422
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/518528 / HA ZA 16-1091
Vonnis van 18 april 2018
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht
BICYCLE THERAPEUTICS LIMITED
,
gevestigd te Cambridge, Verenigd Koninkrijk,
eiseres in conventie in de hoofdzaak,
verweerster in reconventie in de hoofdzaak,
eiseres in het bevoegdheidsincident,
advocaat: mr. W.E. Pors te Den Haag,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PEPSCAN SYSTEMS B.V.
,
gevestigd te Lelystad,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PEPSCAN PRESTO B.V.
,
gevestigd te Lelystad,
gedaagden in conventie in de hoofdzaak,
eiseressen in reconventie in de hoofdzaak,
verweersters in het bevoegdheidsincident,
advocaat: mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk.
Partijen zullen hierna BT en Pepscan c.s. genoemd worden en de laatsten ook afzonderlijk Pepscan Systems en Pepscan Presto.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 9 september 2016;
de akte houdende overlegging producties van de zijde van BT, met producties 1 tot en met 36;
de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties 1 tot en met 18;
het tussenvonnis van 17 november 2016 waarin een comparitie van partijen is bepaald;
de incidentele conclusie tot onbevoegdheid, tevens conclusie van antwoord in reconventie, met producties 37 en 38;
de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident;
het aanvullend kostenoverzicht (productie 19) van de zijde van Pepscan c.s.;
het aanvullend kostenoverzicht (aanvulling op productie 38) van de zijde van BT;
het proces-verbaal van comparitie van 30 januari 2017 en de ter gelegenheid daarvan door BT en Pepscan c.s. overgelegde pleitnota’s.
1.2.
Het proces-verbaal van de comparitie is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden betreft. BT en Pepscan c.s. hebben van deze gelegenheid gebruikgemaakt bij brieven van 17 februari 2017. BT heeft daarnaast bij brief van 22 februari 2017 gereageerd op de brief van 17 februari 2017 van Pepscan c.s. De brieven zijn aan het proces-verbaal gehecht en maken onderdeel uit van het procesdossier.
1.3.
Het vonnis in het bevoegdheidsincident en in de hoofdzaak is nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Pepscan c.s. zijn beiden onderdeel van een Nederlands biotechnologiebedrijf dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling en het leveren van diensten op het gebied van peptides. Dit bedrijf is een zelfstandige, commerciële voortzetting van het Instituut voor dierhouderij en -gezondheid (ID-DLO).
2.2.
De naam Pepscan verwijst naar de zogenoemde pepscan-methode, die begin jaren tachtig van de vorige eeuw is ontwikkeld door één van de oprichters van Pepscan c.s. Het gaat daarbij om een techniek om geautomatiseerd grote aantallen peptides te synthetiseren en te screenen op hun biologische eigenschappen. Eén van de resultaten van het onderzoek van Pepscan c.s. betreft de zogeheten CLIPS-technologie (CLIPS = Chemical Linkage of Peptides onto Scaffolds). Dit is een techniek voor het produceren van producten met lineaire peptides waarin één of meerdere lussen zijn aangebracht. Pepscan Presto is de Pepscan-onderneming die werkzaamheden verricht op het gebied van de scanning en synthese van peptides.
2.3.
Voor de CLIPS-techniek en de daarmee te verkrijgen producten (‘geluste peptides’) heeft Pepscan Systems op 15 juni 2011 het Europese octrooi EP 1 597 585 betreffende een “
Method for selecting a candidate drug compound
” (in de Nederlandse vertaling: “
Werkwijze voor het selecteren van een gegadigde geneesmiddel verbinding
”) verkregen (hierna: EP 585 of het octrooi). Dit octrooi is verleend op een internationale aanvraag WO 2004/077062 van 26 februari 2004, met inroeping van prioriteit van een Europese aanvraag EP 1 452 868 van 27 februari 2003.
2.4.
EP 585 omvat tien conclusies, waarvan de conclusies 1 tot en met 8 een werkwijze (‘method’) claimen en de conclusies conclusie 9 en 10 een stof (‘compound’). De onafhankelijke conclusies 1, 7, 9 en 10 luiden in de authentieke Engelse versie:
“1.  A method for providing a compound composed of at least one looped peptide structure attached via at least two thioether linkages to a molecular scaffold, said method comprising providing a functionalized scaffold molecule comprising a (hetero)aromatic molecule comprising at least two benzylic halogen substituents; providing at least one di-SH-functionalizedpeptide capable of reacting with said at least two benzylic halogen substituents; contacting said functionalized scaffold molecule with said at least one di-SH-functionalized peptide to form at least two linkages between said scaffold and said at least one peptide in a coupling reaction, whereby the formation of a linkage accelerates the formation of a consecutive linkage, wherein said coupling reaction is performed in an aqueous solution.
7.  A method for selecting a candidate drug compound, comprising
a) providing a library of compounds composed of at least one looped peptide structure attached via at least three thioether linkages to a scaffold comprising a (hetero)aromatic molecule or if said peptide is selected from the cysteine knot protein family attached via at least two thioether linkages; and
b) determining the binding of a target molecule to said compounds.
9.  A compound composed of at least one looped peptide structure attached via at least three thioether linkages to a scaffold comprising a (hetero)aromatic molecule.
10.  A compound composed of at least one looped peptide structure attached via at least two thioether linkages to a scaffold comprising a (hetero)aromatic molecule, wherein said peptide is selected from the cystine knot protein family.”
2.5.
BT is een Engels commercieel biotechnologiebedrijf, dat in 2009 is opgericht door een aantal onderzoekers van het Laboratory of Molecular Biology in Cambridge, Verenigd Koninkrijk.
2.6.
BT is opgericht met het doel om met behulp van de door haar oprichters ontwikkelde “phage display peptide library” (PDL) screeningtechniek op commerciële basis (dubbel geluste of) bicyclische peptides (zogeheten ‘bicycles’) te screenen en te selecteren ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe klasse geneesmiddelen. Omdat deze bicycles bleken te vallen onder de productconclusies van EP 585, hebben de oprichters van BT - voorafgaand aan de oprichting - Pepscan c.s. benaderd om een licentie te verkrijgen voor de octrooirechten en knowhow betreffende de CLIPS-technologie.
2.7.
De hierop volgende besprekingen tussen partijen hebben in april 2009 geresulteerd in een eerste “Proposal for a license Agreement”, door partijen aangeduid als ‘Term Sheet’ (hierna: Term Sheet april 2009). In dit stuk, waarin het nog op te richten BT wordt aangeduid als ‘NewCo’ is onder meer het volgende opgenomen:
(…)
Consideration
In consideration for the license granted to Pepscan, Pepscan shall
receive the following:
a.
An amount of € 1,000,000 upon signing of final license agreement;
b.
A number of Shares (as defined below) that represents 25% of the total outstanding number of shares in the share capital of NewCo immediately post closing the initial investment of Atlas and MVM (in the event such initial investment is in tranches, the 25% is calculated as if all tranches of the initial investment would have been made by Atlas and MVM [license as contribution in kind on Shares?].
(…)
Service Work
NewCo shall engage Pepscan as its exclusive supplier for all [CLIPS™ Technology] related research and development activities under terms and conditions to be negotiated in good faith before the execution of the final license agreement.
(…)
Applicable law /
competent
court
Dutch law
Competent court of Amsterdam
(…)
2.8.
Na verschillende nieuwe versies van de Term Sheet is op 24 juni 2009 een definitieve Term Sheet (hierna: Term Sheet juni 2009) tot stand gekomen, waarin - onder meer - is opgenomen:
(…)
Consideration
In consideration for the grant of the non-exclusive license and option to obtain an exclusive license by Pepscan to NewCo, Pepscan shall receive from NewCo the following:
Upon execution of the contemplated license agreement:
a.
A non refundable amount of € 250,000 (excluding VAT); plus
b.
A number of Shares (as defined below) that represents 5% of the total outstanding number of shares in the share capital of NewCo on the date of execution of the contemplated license agreement. In the event that the class of shares in NewCo prior to the Series A Financing Round differs from the Shares (issued in the course of the Series A Financing Round), Pepscan shall have the right to convert such shares issued to it upon execution of the contemplated license agreement to Shares upon its first request.
(…)
(…)
Service Work
NewCo and Pepscan shall enter into discussions with Pepscan regarding a Service Agreement pursuant to which Pepscan would serve as NewCo's exclusive supplier for CLIPSTM Technology related research and development activities under terms and conditions to be negotiated in good faith between the parties (the "Service Agreement"), (…)
(…)
Applicable law /
competent
court
Dutch law
Competent court of Amsterdam
(…)
2.9.
Pepscan c.s. en BT hebben vervolgens op 13 augustus 2009 een Patent Licence Agreement (hierna: PLA 2009) gesloten. In de PLA 2009 is - onder meer - het volgende opgenomen:
“(…)
2.	GRANT
2.1
In consideration of:
(a)
the payment of € 250,000 of which € 50,000 shall be payable on the date of this Agreement an of which the balance shall be paid within 90 days of the date of this Agreement; and
(b)
the issue of Shares on payment of the Second Tranche representing 5% of the outstanding share capital of Licensee immediately after issuance therof (“the Consideration Shares”)
Licensor hereby grants to the Licensee a non-exclusive license under the Licensed Patents, Pepscan Know-How and Improvements in the Territory in the Field of use for the screening, identification, development, manufacture and commercialization of Therapeutic peptides (“the Purpose”).
2.2
The Licensee shall have the right to grant sub-licences under the Agreement for the development, manufacture and commercialisation of Therapeutic Peptides in the Field of Use.
(…)
3.	LICENSOR AND LICENSEE OBLIGATIONS
3.1.
The Licensee shall not grant any license that would directly compete with the Licensor’s Core Business Activity without the Licensor’s prior written consent, which shall not be unreasonably withheld or delayed.
3.2
The parties shall negotiate in good faith to conclude a service agreement pursuant to which any Pepscan Service Improvements will be licensed, the Licensor will provide know-how (excluding the Pepscan Know How) and the Licensor would serve as the Licensee’s exclusive supplier for the synthesis of CLIPS Peptides provided that the Licensee shall not be precluded from pursuing any synthesis of CLIPS Peptides on its own in collaboration with research laboratories.
(…)
6.	CONFIDENTIALITY
6.1
The Licensee undertakes that it shall keep (and it shall procure that its respective directors and employees keep) secret and confidential all know-how relating to the Purpose and any information (whether or not technical) of a confidential nature communicated to it by the Licensor, either preparatory to, or as a result of, this Agreement, and shall not disclose the same or any part of the same to any person other than its directors or employees directly or indirectly concerned with the Purpose, provided that, before any such disclosure takes place, the Licensee shall procure that each of the directors and employees concerned shall execute a confidentiality undertaking with the Licensor in a form approved by the Licensor, such approval not to be unreasonably withheld.
6.2
The provisions of clause 6.1 shall not apply to such know-how and information as the Licensee can prove to have been in its possession at the date of receipt, or which becomes public knowledge otherwise than through a breach of an obligation of confidentiality owed (whether directly or indirectly) to the Licensor.
(…)
9.	DURATION AND TERMINATION
(…)
9.2
The Licensor shall have the right to terminate this Agreement immediately by notice in writing to the Licensee in the event that:
(a)
the Licensee fails to perform or observe any of its obligations under this agreement, provided that, in a case where the Licensor considers the breach to be remediable, such notice from the Licensor shall also require the Licensee to remedy such breach and if the Licensee so remedies within 30 days of such notice being served, such notice to terminate this Agreement shall be deemed to be void and of no effect; (…)
(…)
(c)
the Licensee challenges the validity of any of the Licensed Patents.
9.3
In the event of expiry or termination of this agreement howsoever arising, and subject to any express provisions set out elsewhere in this agreement:
(…)
(c)  the Licensee shall cease all and any exploitation of the Licensed Patents and of any know-how provided by the Licensor to the Licensee, except insofar as such know-how ceases or has ceased to be confidential, unless this is or was as a consequence of the default of the Licensee;
(…)
18.	GOVERNING LAW AND JURISDICTION
18.1
This Agreement and any disputes or claims arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) are governed by and construed in accordance with the law of the Netherlands.
18.2
The parties irrevocably agree that the Courts of The Hague have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim that arises out of or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).
(…)”
2.10.
Op 15 maart 2010 hebben Pepscan Presto en BT een Framework Service Agreement (hierna: FSA) gesloten. In de FSA is - onder meer - opgenomen:
“(…)
Art. 2	SCOPE OF THE SERVICES
2.1
BICYCLE intends to commission PEPSCAN with certain services relating to the synthesis of CLIPS™ Peptides on the basis of the characteristics of peptidic sequences (e.g. amino acid sequence, character and position of the linker) identified by BICYCLE using its proprietary phage display platform or any other system in which the nucleic acid encoding the peptidic sequences are at any step in the selection method linked to said sequence using the Pepscan Patent Rights and Pepscan Know How and provided by BICYCLE to PEPSCAN for use within the Field of Use (the "Services"). The exact scope of the Services and the characteristics of the peptides to be synthesized using the CLIPS™ Technology shall be laid down in one or more statements of work (SOW) to be agreed upon between the parties. PEPSCAN is prepared to accept such commissioning.
(…)
Art. 6	EXCLUSIVITY
6.1
To the extent permitted by law, PEPSCAN shall serve as BICYCLE’s exclusive supplier of CLIPS™ Peptides.
6.2
BICYCLE shall not engage any third party for the synthesis and/or supply of CLIPS™ Peptides during the term of this Agreement, provided, however, that BICYCLE shall not be precluded from pursuing any synthesis of CLIPS™ Peptides on its own or in collaboration with research laboratories. In circumstances in which PEPSCAN is not able to provide BICYCLE with CLIPS™ peptides to the required quantity or specification e.g. GMP manufacturing, BICYCLE may obtain CLIPS™ peptides from a third party manufacturer with the agreement of PEPSCAN, not to be unreasonably withheld. For the avoidance of doubt BICYCLE shall not be precluded from engaging third parties for the synthesis and/or supply of peptides which are not CLIPS™ peptides.
(…)
Art. 7	CONFIDENTIALITY / PUBLICATION
7.1
During the term of this Agreement and for at least 5 (five) years thereafter each Party shall treat all confidential information received from the other Party as the exclusive property of the other Party. (…)
7.2
Each Party agrees to limit access to the confidential information received hereunder to those of its employees/collaborators who have a need to know of such confidential information for conducting the services.
7.3
Each Party further agrees to ensure that the obligations of confidentiality contained in this Agreement shall be imposed on the employees/collaborators, which receive confidential information, before such receipt.
(…)
Art. 8 	TERM AND TERMINATION
8.1
this agreement shall come into force on the date of signature by both Parties and shall run for an indefinite period of time. It can be terminated by either Party with a notice period of 3 months. (…).
(…)
8.4
Effect of the termination. In the event of a termination of this Agreement of a SOW (without prejudice to any right or remedy a Party may have by contract or by law):
(…)
8.4.5
the termination of this Agreement leaves rights and duties, which have already arisen in connection with this Agreement, unaffected. Articles 1, 4, 7, 8 and 9 shall survive termination.
Art. 9	MISCELLANEOUS
(…)
9.3
This Agreement shall be subject to the laws of The Netherlands. In the event of disputes the parties shall strive to settle such disputes amicably. In the event such settlements are not successful exclusive place of jurisdiction shall be The Hague, the Netherlands.
(…)”
2.11.
De PLA 2009 is op 1 juli 2010 door partijen vervangen door een nieuwe licentieovereenkomst, de PLA 2010, die bijna gelijkluidend is (behoudens artikel 2.1 zijn de onder 2.9 geciteerde artikelen gelijkluidend).
2.12.
BT heeft Lonza Group Ltd (hierna: Lonza) ingeschakeld voor de productie van CLIPS-peptides. Daartoe heeft BT aan Lonza een sub-licentie onder de PLA 2010 verstrekt. BT heeft een aantal bestellingen bij Lonza geplaatst.
2.13.
Op 30 augustus 2013 heeft BT een samenwerkings- en licentieovereenkomst gesloten met ThromboGenics B.V. voor de ontwikkeling van peptide remmers voor een specifiek medicijn voor de behandeling van oogziekten. Daartoe heeft zij een sub-licentie onder de PLA 2010 aan ThromboGenics verstrekt.
2.14.
Bij brief van 22 april 2015 hebben Pepscan c.s. aan BT - onder meer - het volgende geschreven:
“(…)
As you know Pepscan and Bicycle Therapeutics Limited (hereinafter referred to as "BT") started a cooperation in 2009 and 2010 following extensive and time consuming negotiations. (…)
This cooperation is laid down in a Patent License Agreement (PLA) of 13 August 2009, later expanded and replaced by the PLA of 1 July 2010 and the integrated Framework Service Agreement (FSA) of 15 March 2010. These agreements are interconnected, as the FSA refers to the PLA and vice versa, meaning that the license granted to BT under Pepscan's patents and know-how should be deemed granted under the assumption that Pepscan would serve as the exclusive supplier for CLIPS peptides. In the spirit of this collaboration Pepscan has shared with BT essential confidential information and know-how regarding the finesses of our CLIPS cyclisation chemistry.
Despite these clear arrangements Pepscan has not received any instruction from BT to supply CLIPS peptides till now. This while it was made public by BT that it had secured the funds to advance bicyclic peptides to clinical development. In this regard BT made also  public that it formed an alliance with Thrombogenics for the (pre)clinical development of bicyclic peptides for ophthalmic applications. We therefore expected to be instructed by BT to supply CLIPS peptides very soon, but - to our surprise and shock - we just found out that CLIPS peptides are being supplied to BT by our competitor Lonza Group Ltd without asking us for approval or even notifying us beforehand.
This is a clear breach of BT's obligations under the agreements made, i.e. breaching of at least clause 6.1, 6.2 and 7 of the FSA and clause 3.2 and 6 of the PLA. (…)”
2.15.
BT heeft bij brief van 22 mei 2015 uitgebreid gereageerd. In deze brief is - onder meer - opgenomen:
“(…)
We agree that our respective legal obligations are as set forth in the Patent Licence Agreement dated 1 July 2010 (the "PLA") and the Framework Service Agreement dated 15 March 2010 (the "FSA").
You have alleged that BT is in breach of clauses 6.1 and 6.2 of the FSA and clause 3.2 of the PLA relating to an "obligation not to engage third parties for the synthesis and/or supply of CLIPS peptides," and clause 7 of the FSA and clause 6 of the PLA relating to confidentiality. Rest assured that we have not breached our obligations. BT is not, however, prepared to continue its services and supply arrangement with Pepscan under the FSA.
BT's rights and obligations as supplies of CLIPS Peptides from Pepscan
BT's rights and obligations as to supplies from Pepscan of CLIPS Peptides (as defined in the PLA) are set forth in the FSA. Clause 3.2 of the PLA required the parties to negotiate in good faith to conclude a services agreement pursuant to which, inter alia, Pepscan would serve as BT's exclusive supplier for the synthesis of CLIPS Peptides. BT and Pepscan negotiated in good faith and entered into the FSA, which means that we have each fully complied with (and BT has not therefore breached) our obligations under clause 3.2 of the  PLA. Clause 3.2 of the PLA has no further legal effect.
Under clauses 6.1 and 6.2 of the FSA, Pepscan is to serve as BT's exclusive supplier of CLIPS Peptides, in that BT is not permitted to “engage any third party for the synthesis and/or supply” of CLIPS Peptides. This obligation is subject to certain qualifications, including an obligation on the part of Pepscan not to unreasonably withhold its agreement to the use by BT of another supplier. The obligation not to engage third parties as suppliers does not survive termination of the FSA.
BT is currently evaluating and conducting due diligence on potential contract manufacturers for GMP-grade drug substance and drug product for certain proprietary bicyclic peptides conjugated to toxin molecules (“Bicycle Drug Conjugates” or “BDCs”) as drug candidates arising from its internal research and development projects (“Drug Candidates”). (…)
This evaluation process is ongoing. One key factor in our choice of a contract manufacturer will be its ability to handle all aspects of the manufacturing process, including GMP manufacturing of BDCs and Drug Candidates on a commercial scale. Pepscan does not, to our knowledge, have this capacity, which is one of the reasons we are evaluating other potential third party contract manufacturers.
Accordingly, BT has not breached clause 6.1 or 6.2 of the FSA.
BT entered into an agreement with ThromboGenics BV, dated 30 August 2013 (the “'TG Agreement”). (…)
Pepscan’s confidential information
(…)
I can assure you that BT has not violated its obligations with regard to Pepscan confidential information. (…)
Termination of the FSA
You will find enclosed our notice of termination of the FSA. Clause 8.1 of the FSA gives both BT and Pepscan the right to terminate the FSA on three months’ notice. We have come to the conclusion that we must exercise this termination right.
(…)
Please be advised that, for the avoidance of doubt, the PLA will remain in effect, as the PLA and the FSA are not co-terminus. (…)”
2.16.
Partijen hebben hierna geruime tijd gecorrespondeerd. Onder verwijzing naar deze correspondentie hebben Pepscan c.s. bij brief van 17 maart 2016 vervolgens het volgende aan BT bericht:
“(…)
In this correspondence, especially the letters of my client of Apil 22, 2015 and June 9, 2015, my client stated that the Patent License Agreement (PLA) and the Framework Service Agreement (FSA) should be considered as interconnected, meaning that these agreements should be explained that the license granted to your client under Pepscan’s patents and know-how should be deemed granted under the assumption that Pepscan would serve as the exclusive supplier for CLIPS peptides. In the spirit of this collaboration Pepscan has shared with your client essential confidential information and knowhow regarding the finesses of Pepscan’s CLIPS cyclization chemistry.
It is not in discussion between our clients that, despite these clear arrangements in the PLA and the FSA, my client has never received any instruction from your client nor has even been approached by your client regarding the supply of CLIPS peptides till now. In this regard we referred amongst others to the supply of CLIPS peptides to your client by the Swiss competitor of my client Lonza Group Ltd without asking Pepscan for approval or even notifying Pepscan beforehand.
There can be no doubt that this forms a clear breach of your client’s obligations under at least clause 6.1, 6.2 and 7 of the FSA and clause 3.l, 3.2 and 6 of the PLA as has been explained to your client in the earlier correspondence. I hold your client liable for the damages suffered by my client due to this breach of contract. Needless to say that the termination of the FSA by your client can not release it from its liability for damages caused by breaching its obligations under this FSA.
Although the breach of your client under the PLA can not be considered to be remediable, my client, for the sake of all certainty, summoned your client in its letter of April 22, 2015 to rectify or restrict this breach of contract within 30 days by confirming to Pepscan that, amongst others, Lonza will not supply your client with any CLIPS peptides. Your client did not comply with these summons.
Notification:
Therefore, my client concludes that your client failed to perform or observe its obligations under the PLA, e.g. clauses 3.1, 3.2 and/or 6. Pursuant to clause 9.2 of the PLA, Pepscan terminates this PLA with immediate effect by giving notice to your client of this effect through this letter.
I refer to the consequences of this termination in art. 9.3 of the PLA. My client feels free to make third parties aware of its patent and know-how rights and warn them that they should not infringe these rights.”
2.17.
Inmiddels heeft BT de productie van CLIPS-peptides uitbesteed aan de PolyPeptide Group (hierna: PolyPeptide) in de Verenigde Staten.
3
Het geschil in de hoofdzaak
in conventie
3.1.
Enigszins verkort weergegeven vordert BT in deze procedure dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. zal verklaren voor recht dat de PLA 2010 door Pepscan c.s. niet rechtsgeldig is beëindigd en onverminderd voortduurt;
voorwaardelijk
, enkel indien de vordering onder 1 niet wordt toegewezen,
2.  de conclusies 9 en 10 van het Nederlandse deel van EP 585 zal vernietigen;
onvoorwaardelijk
primair
3. Pepscan c.s. zal bevelen zich in Nederland en in andere landen waar EP 585 en/of de PLA 2010 van kracht is, te onthouden van het (laten) doen van mededelingen aan derden inhoudende dat BT en/of haar afnemers en/of haar contractuele partners en/of haar licentienemers (mogelijk) inbreuk maken op EP 585 en/of dat de PLA 2010 is opgezegd, zulks op straffe van de verbeurte van een dwangsom;
subsidiair
4. Pepscan c.s. zal bevelen zich in Nederland en in andere landen waar EP 585 en/of de PLA 2010 van kracht is, te onthouden van het (laten) doen van mededelingen aan derden inhoudende dat BT en/of haar afnemers en/of haar contractuele partners en/of haar licentienemers (mogelijk) inbreuk maken op EP 585 en/of dat de PLA 2010 is opgezegd zonder voor die mededeling voldoende concrete, op deskundig onderzoek gebaseerde aanwijzingen te hebben, zulks op straffe van de verbeurte van een dwangsom;
primair en subsidiair
5. Pepscan c.s. zal veroordelen in de proceskosten, die voor wat betreft de voorwaardelijke vordering onder 2 dienen te worden begroot op basis van artikel 1019h Rv
.
3.2.
De onvoorwaardelijke vorderingen onder 1, 3 en 4 grondt BT op de stelling dat Pepscan c.s. de PLA 2010 ten onrechte met een beroep op artikel 9.2 hebben opgezegd, zodat aan deze opzegging geen rechtsgevolg toekomt. Samengevat weergegeven, voert zij daartoe het volgende aan:
3.2.1.
Pepscan c.s. hebben de PLA 2010 opgezegd met een beroep op artikel 9.2, omdat BT in strijd zou hebben gehandeld met de artikelen 3.1, 3.2 en 6 van de PLA 2010 (zie onder 2.11). BT heeft echter geen van deze artikelen geschonden.
3.2.2.
Anders dan Pepscan c.s. menen heeft BT met het verstrekken van (sub)licenties aan Lonza en ThromboGenics niet in strijd gehandeld met artikel 3.1 van de PLA 2010. In artikel 6.1 en 6.2 FSA is weliswaar de verplichting van BT opgenomen om CLIPS-peptides van Pepscan c.s. af te nemen, maar met de beperking dat BT, met toestemming van Pepscan c.s., andere leveranciers mag inschakelen wanneer Pepscan c.s. niet voldoende CLIPS-peptides kunnen produceren of deze niet volgens Good Manufacturing Practice (GMP) standaarden kunnen produceren. BT heeft deze beperking laten opnemen omdat Pepscan c.s. hiertoe niet in staat waren en dat ook thans niet zijn. BT was dan ook gerechtigd Lonza en ThromboGenics in te schakelen en zij mocht op basis van artikel 2.2 jo artikel 3.1 PLA 2010 (zie onder 2.11) ook een (sub)licentie aan hen verstrekken.
3.2.3.
Het verwijt dat BT de in artikel 6 van de FSA neergelegde exclusiviteit zou hebben geschonden door geen bestellingen voor CLIPS-peptides bij Pepscan c.s. (meer) te plaatsen, levert geen schending van artikel 3.2 van de PLA 2010 op. Anders dan Pepscan c.s. stellen, is de licentie niet verleend onder de veronderstelling dat Pepscan c.s. - in ruil daarvoor - BT’s exclusieve leveranciers van deze peptides zouden worden. Artikel 3.2 PLA 2010 (dat gelijkluidend is aan artikel 3.2 PLA 2009) houdt niet meer in dan dat partijen zijn overeengekomen dat zij op basis van goede trouw zullen onderhandelen over een ‘service agreement’ op grond waarvan Pepscan c.s. als exclusief leverancier zou optreden. Partijen zijn deze verplichting tot onderhandelen nagekomen en deze onderhandelingen hebben na ruim zeven maanden geleid tot de FSA. Daarmee is artikel 3.2 uitgewerkt.
3.2.4.
Het voorgaande betekent voorts dat BT gerechtigd was de FSA per 22 mei 2015 met een opzegtermijn van drie maanden zonder verdere gevolgen voor de PLA 2010 op te zeggen. In artikel 8.4.5 van de FSA is aangegeven welke artikelen deze overeenkomst overleven en artikel 2 en 6 FSA behoren daar niet toe.
3.2.5.
In artikel 6 PLA 2010 (vergelijk onder 2.11) is verwoord dat BT geen vertrouwelijke informatie die zij uit hoofde van de PLA 2010 van Pepscan c.s. heeft ontvangen, met derde partijen zal delen. Ook dit artikel heeft BT niet geschonden. Zij betwist dat zij vertrouwelijke informatie, die nog niet in het publiek domein was, aan derden heeft verstrekt. Pepscan c.s. hebben daarvan ook geen bewijs geleverd.
3.2.6.
Nu Pepscan c.s. derhalve geen geldige redenen hebben gehad om de PLA 2010 ex artikel 9.2 op te zeggen, duurt de overeenkomst en de daarin verleende licentie onverminderd voort. Pepscan c.s. mag om die reden dan ook geen mededelingen aan derden doen die inhouden dat BT en/of haar leveranciers en afnemers, inbreuk maken op de octrooirechten van Pepscan c.s..
3.3.
Aan de voorwaardelijke vordering onder 2 legt BT ten grondslag dat conclusie 9 en 10 van EP 585 (zie onder 2.4) nietig zijn. Conclusie 9 vanwege gebrek aan nieuwheid en inventiviteit en conclusie 10 wegens gebrek aan inventiviteit en vanwege toegevoegde materie. Indien en voor zover het tot een behandeling van deze voorwaardelijke nietigheidsactie komt, dient deze voor wat betreft de proceskosten te worden aangemerkt als een vooruitgeschoven inbreukverweer.
3.4.
Pepscan c.s. voeren verweer, uitmondend in een aantal reconventionele vorderingen.
3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in reconventie
3.6.
Pepscan c.s. vorderen in reconventie  zakelijk weergegeven - dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I. voor recht zal verklaren dat de PLA 2010 rechtsgeldig door Pepscan c.s. is beëindigd;
II. vast zal stellen dat BT de PLA 2010 en/of de FSA niet is nagekomen en aansprakelijk is voor de daaruit door Pepscan c.s. geleden schade;
III. BT zal bevelen wereldwijd de gevolgen van de opzegging zoals neergelegd in artikel 9.3 van de PLA 2010 na te leven waaronder, maar niet beperkt tot, het wereldwijd staken en gestaakt houden van de exploitatie van de octrooirechten en knowhow van Pepscan c.s., op straffe van de verbeurte van een dwangsom;
IV. BT zal bevelen Pepscan c.s. te voorzien van de volgende gegevens:
a. de volledige NAW-gegevens van alle (rechts)personen aan wie BT opdracht heeft gegeven CLIPS-peptides te synthetiseren;
b. de hoeveelheden (grammen) CLIPS-peptides waartoe BT opdracht heeft gegeven aan de hierboven onder a bedoelde (rechts)personen;
c. de inkoop en/of productiekosten die verband houden met de hierboven onder b bedoelde CLIPS-peptides;
één en ander onder bijvoeging van een rapportage van feitelijke bevindingen opgesteld door een onafhankelijke registeraccountant en op straffe van de verbeurte van een dwangsom;
V. BT zal veroordelen tot vergoeding van de schade die Pepscan c.s. hebben geleden en nog zullen lijden ten gevolge van het niet­nakomen van de PLA 2010 en/of de FSA, of, ter keuze van Pepscan c.s., tot het afdragen van de ten gevolge van de inbreukmakende handelingen genoten winst, één en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de  wet;
VI. BT zal bevelen - wederom op straffe van de verbeurte van een dwangsom - de onder IV sub a bedoelde (rechts)personen te melden dat de door Pepscan c.s. beschreven handelingen in strijd zijn met de PLA 2010 en/of de FSA en inbreuk maken op de (octrooi)rechten van Pepscan c.s., door middel van een op briefpapier van BT te versturen brief, met uitsluitend de volgende tekst:
“Dear Madam/ Sir,
The Hague District Court has by judgment of
[datum in te voegen]
decided that Bicycle violated a license granted by Pepscan under Pepscan's patent rights and know how by ordering the supply of CLIPS peptides from your company.
The Hague District Court has ordered Bicycle to cease and desist any exploitation of Pepscan's patent rights and know how anywhere in the world. Bicycle has to pay Pepscan's damages and legal costs as a result of Bicycle' s unlawful acts.
The Hague District Court has also ordered that we inform you that we are not allowed to request third parties to synthesize CLIPS peptides. In the past we have requested you to synthesize and deliver such peptides. We request you to stop those services on our behalf immediately.
We would also like to inform you that the use of Pepscan's CLIPS technology, in the absence of a valid license, may infringe Pepscan's patent and other rights.
Sincerely yours,
Bicycle Therapeutics Ltd.”
VII. BT zal veroordelen gedurende een periode van drie maanden de volgende tekst in de Engelse taal op een zichtbare en prominente plaats en zonder enig commentaar te plaatsen bovenaan de home page van BT's website met de domeinnaam bicycletherapeutics.com:
"STATEMENT ORDERED BY THE DISTRICT COURT OF THE HAGUE
The District Court of The Hague has ordered by judgment of
[datum in te voegen]
that Bicycle Therapeutics has violated a license granted by Pepscan {Netherlands) under Pepscan’s patent rights and known how related to Pepscan's CLIPS peptides technology.
The District Court of The Hague has ordered Bicycle Therapeutics to cease and desist any exploitation of Pepscan's patent rights and know how anywhere in the world. The Court has also ordered Bicycle Therapeutics to compensate Pepscan for the damages it incurred as a result of Bicycle Therapeutics' unlawful behaviour.
Bicycle Therapeutics"
dit eveneens op straffe van de verbeurte van een dwangsom in het geval dit bevel niet naar behoren wordt nageleefd;
in conventie en in reconventie:
VIII. BT zal veroordelen in de proceskosten, voor wat betreft het verweer tegen de aanval op de geldigheid van conclusies 9 en 10 van EP 585 in de kosten ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente.
3.7.
Aan deze vorderingen leggen Pepscan c.s. ten grondslag dat zij de PLA 2010 op grond van artikel 9.2 sub a rechtsgeldig hebben beëindigd omdat BT artikel 3.2 en 6 van die overeenkomst alsmede artikel 6.1 en 6.2 FSA heeft geschonden en dat zij, voor zover dat anders mocht zijn, thans in elk geval gerechtigd zijn de PLA 2010 alsnog op te zeggen op grond van artikel 9.2 sub c. Samengevat weergegeven, betogen zij daartoe het volgende:
3.7.1.
In artikel 3.2 PLA 2010 is, onder meer, de bedoeling vastgelegd dat Pepscan c.s. in ruil voor het verstrekken van een licentie en knowhow als BT’s exclusieve leveranciers voor de synthese van CLIPS-peptides zouden optreden, waarbij partijen in verband met tijdgebrek (BT had in verband met haar aanstaande oprichting haast met het sluiten van de PLA 2009) de verplichting hebben opgenomen om te goeder trouw te onderhandelen over een nadere dienstenovereenkomst waarin onder meer deze exclusiviteit nader zou worden uitgewerkt. Artikel 3.2 behelst dan ook geen eenmalige verplichting die is uitgewerkt op het moment dat de FSA tot stand kwam, maar een voortdurende verplichting van BT om Pepscan c.s. als exclusief leverancier in te schakelen. Dit volgt ook uit het feit dat artikel 3.2 is teruggekeerd in de PLA 2010, die eerst drie en een halve maand na het sluiten van de FSA tot stand is gekomen. Wanneer partijen het erover eens waren dat artikel 3.2 geen effect meer sorteerde door het sluiten van de FSA, was dit artikel wel uit de PLA 2010 verwijderd. Dit betekent dat BT, door geen bestellingen bij Pepscan c.s. te plaatsen en vervolgens de FSA op te zeggen, het recht van Pepscan c.s. op exclusieve leverantie ex artikel 3.2 PLA 2010 heeft geschonden.
3.7.2.
In artikel 6.1 en 6.2 FSA wordt de rol van Pepscan c.s. als exclusieve leveranciers van CLIPS-peptides aan BT, zoals opgenomen in artikel 3.2 PLA 2010, bevestigd. Daarbij is in artikel 6.2 FSA een uitzondering opgenomen voor het geval Pepscan c.s. geen CLIPS-peptides kunnen leveren in een bepaalde kwantiteit of geproduceerd volgens GMP. Aan toepassing van die uitzondering zijn twee voorwaarden verbonden, te weten a) vastgesteld moet worden dat Pepscan c.s. bepaalde gewenste CLIPS-peptides niet kunnen leveren en b) BT moet aan Pepscan c.s. toestemming vragen om een derde-leverancier in te schakelen om de gewenste CLIPS-peptides te maken/leveren. BT heeft echter derde-leveranciers ingeschakeld zonder dat aan de voorwaarden is voldaan. Pepscan c.s. waren wel degelijk in staat de gewenste CLIPS-peptides te leveren (bijvoorbeeld door het inschakelen van partners). Maar zelfs indien dit niet zo was, had BT aan Pepscan c.s. toestemming moeten vragen voor inschakeling van derde-leveranciers, welke toestemming Pepscan c.s. hadden kunnen weigeren of aan nadere voorwaarden kunnen verbinden.
3.7.3.
Daarnaast kan worden aangenomen dat sprake is van schending van artikel 6 PLA 2010 (zie onder 2.11). De heer [A] , CSO van Pepscan c.s. (hierna: [A] ), heeft BT namelijk regelmatig van vertrouwelijke informatie voorzien, waaronder bedrijfsgeheime details over de meest optimale synthese-condities voor het produceren van CLIPS-peptides. Het is onwaarschijnlijk dat BT die kennis niet heeft gedeeld met de door haar ingeschakelde derde-leveranciers.
3.7.4.
In artikel 9.2 sub c PLA 2010 is opgenomen dat Pepscan c.s. het recht hebben de PLA 2010 op te zeggen wanneer BT de geldigheid betwist van het octrooi waarvan zij licentienemer is. Nu BT in conventie (voorwaardelijk) de nietigheid van de conclusies 9 en 10 van EP 585 inroept, zijn Pepscan c.s. gerechtigd de PLA 2010 op te zeggen.
3.7.5.
Artikel 7 FSA betreft net als artikel 6 PLA 2010 een geheimhoudingsclausule. Om dezelfde redenen zal daarom ook sprake zijn van schending van artikel 7 FSA.
3.7.6.
Nu de PLA 2010 rechtsgeldig is beëindigd, is BT niet langer gerechtigd de octrooirechten en de knowhow van Pepscan c.s. terzake de CLIPS-technologie te gebruiken en dient zij dit gebruik op grond van artikel 9.3 sub c PLA 2010 te staken. Daarnaast hebben Pepscan c.s. recht op schadevergoeding omdat BT in strijd met artikel 3.2 PLA 2010 en artikel 6 FSA voor de levering van CLIPS-peptides derden heeft ingeschakeld en omdat zij haar geheimhoudingsverplichting heeft geschonden.
3.8.
BT voert verweer, in welk kader zij tevens het hierna te bespreken bevoegdheidsincident heeft opgeworpen.
3.9.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
Het geschil in het bevoegdheidsincident
4.1.
In het incident stelt BT zich op het standpunt dat de rechtbank in reconventie niet bevoegd is (geen rechtsmacht heeft) om kennis te nemen van de vorderingen in 3.6 onder III tot en met VII.
4.2.
Zij voert daartoe kort gezegd aan dat deze vorderingen in de eerste plaats zijn gebaseerd op octrooi-inbreuk, zodat zij niet vallen onder het bereik van het forumkeuzebeding van artikel 18.2 PLA 2010 (zie onder 2.11), dat immers alleen ziet op vorderingen die voortvloeien uit die overeenkomst. Voor het overige geldt, aldus nog steeds BT, dat BT niet in Nederland is gevestigd en dat de vorderingen, voor zover deze zien op andere landen dan Nederland, geen betrekking hebben op inbreuken die in Nederland zouden zijn begaan.
4.3.
Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het delen van knowhow met derden, kunnen deze volgens BT evenmin onder het forumkeuzebeding worden gebracht, nu knowhow slechts kan worden beschermd als bedrijfsgeheim, waardoor deze vorderingen artikel 6:162 BW als grondslag hebben. Nu Pepscan c.s. daarnaast ook niet hebben gespecificeerd om welke knowhow het zou gaan, welke handelingen BT zou hebben uitgevoerd en hoe hieruit rechtsmacht zou volgen voor de rechtbank Den Haag, dient ook om die reden tot onbevoegdheid te worden geconcludeerd.
4.4.
Pepscan c.s. voeren verweer.
4.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5
De beoordeling in het bevoegdheidsincident
5.1.
Het beroep op de onbevoegdheid van de rechtbank om
in reconventie
kennis te nemen van de vorderingen in 3.6 onder III tot en met VII wordt verworpen. Daartoe wordt het volgende overwogen.
5.2.
Anders dan BT meent, baseren Pepscan c.s. deze vorderingen niet op octrooi-inbreuk of onrechtmatige daad, maar op nakoming door BT van artikel 9.3 PLA 2010 en op toerekenbare niet-nakoming (wanprestatie) van BT van de PLA 2010 en de FSA. Daarmee worden deze vorderingen bestreken door de forumkeuzebedingen in artikel 18.2 PLA 2010 (vergelijk onder 2.11) en artikel 9.3 FSA (zie onder 2.10). Tussen partijen is immers niet in geschil dat deze bedingen rechtsgeldig zijn en voldoen aan de vereisten van artikel 25 lid 1 Brussel I bis-Vo
. In artikel 9.3 onder (c) PLA 2010 is - verkort weergegeven - geregeld dat BT bij beëindiging van de PLA 2010 het gebruik van de in licentie gegeven octrooien en eventuele knowhow van Pepscan c.s. dient te staken. Nu Pepscan c.s. nakoming van dit artikellid vorderen, betreft dit een geschil dat, voor BT volstrekt voorzienbaar, onder de reikwijdte van het forumkeuzebeding van artikel 18.2 PLA 2010 valt. De rechtbank merkt hierbij volledigheidshalve nog op dat de vraag of de vorderingen moeten worden afgewezen omdat ze, zoals BT ook nog heeft aangevoerd, te onbepaald zijn, in dit kader niet relevant is. Deze vraag zal moeten worden beantwoord in de hoofdzaak.
5.3.
Het voorgaande betekent dat de incidentele vordering van BT zal worden afgewezen. BT zal daarbij als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente, te rekenen vanaf 14 dagen na de betekening van het vonnis.
5.4.
Voor veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert.
6
De beoordeling in de hoofdzaak
in conventie en in reconventie
Bevoegdheid
6.1.
Voor zover de vorderingen van BT
in conventie
zijn gebaseerd op de PLA 2010 komt de rechtbank op grond van artikel 4 lid 1 jo 25 lid 1 Brussel I bis-Vo internationale (en relatieve) bevoegdheid toe. Voor wat betreft de voorwaardelijke vordering in 3.1 onder 2 is de rechtbank internationaal bevoegd op basis van artikel 4 lid 1 jo 24 lid 4 Brussel I bis-Vo, doch enkel voor het Nederlandse deel van EP 585 en volgt de relatieve bevoegdheid uit artikel 80 lid 2 onder a ROW 1995
.
6.2.
Ten aanzien van de
reconventionele vorderinge
n in 3.6 onder I en II is de rechtbank bevoegd op grond van artikel 6 lid 1 jo 25 lid 1 Brussel I bis-Vo (dan wel artikel 8 lid 3 Brussel I bis-Vo). Voor de bevoegdheid ten aanzien van de vorderingen III tot en met VII verwijst de rechtbank naar haar overwegingen in het bevoegdheidsincident.
Beëindiging PLA 2010
6.3.
Zowel in conventie als in reconventie staat allereerst de vraag centraal of Pepscan c.s. de PLA 2010 rechtsgeldig hebben beëindigd. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.
6.4.
Zoals volgt uit de brieven van 22 april 2015 en 17 maart 2016 (zie onder 2.14 en 2.16) hebben Pepscan c.s. de PLA 2010 beëindigd met een beroep op artikel 9.2 sub (a), welk artikellid de licentiegever dat recht geeft wanneer de licentienemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt. Pepscan c.s. hebben daartoe de volgende drie tekortkomingen van BT aangevoerd:
het in strijd met artikel 3.1 PLA 2010 verstrekken van sub-licenties aan derden (Lonza en ThromboGenics);
het in strijd met artikel 3.2 PLA 2010 en artikel 6.1 en 6.2 FSA niet inschakelen van Pepscan c.s. als exclusieve leverancier van CLIPS-peptides;
het in strijd met artikel 6 PLA 2010 verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden.
6.5.
In deze procedure hebben Pepscan c.s. het onder (1) genoemde verwijt niet langer gehandhaafd, althans niet meer verdedigd. De opzeggingsgronden onder (2) en (3) hebben zij daarentegen onverkort staande gehouden en aangevuld met nog een extra opzeggingsgrond, te weten:
(4) artikel 9.2 sub c PLA 2010 (betwisting door BT van de geldigheid van het octrooi).
Artikel 3.2 PLA 2010
6.6.
Zoals hiervoor reeds werd weergegeven, betogen Pepscan c.s. op dit punt dat, gelet op de wijze waarop de verschillende overeenkomsten (de PLA 2009, de FSA en de PLA 2010) tot stand zijn gekomen, artikel 3.2 van de PLA 2010 aldus dient te worden verstaan dat daarin is vastgelegd dat zij voor de duur van die overeenkomst de exclusieve leverancier van CLIPS-peptides voor BT zouden zijn. De FSA en de PLA 2010 zijn dan ook nauw en onlosmakelijk met elkaar verbonden, in die zin dat artikel 6 FSA een uitwerking is van die exclusiviteit, dat schending van dat artikel schending van artikel 3.2 PLA 2010 oplevert en dat beëindiging van de FSA BT niet ontslaat van haar verplichting Pepscan c.s. als exclusief leverancier in te schakelen, zodat daarover opnieuw gecontracteerd dient te worden. Pepscan c.s. wijzen er daarbij op dat zij tijdens de onderhandelingen akkoord zijn gegaan met een sterk verlaagde lumpsum (€ 250.000,- in plaats van € 1.000.000,-) en een aanzienlijk verkleind aandelenbelang in BT (5% zonder ‘anti dilution’ bepaling in plaats van 25% met een ‘anti dilution’ bepaling). Dit hebben zij slechts willen doen onder de voorwaarde en in de verwachting dat zij exclusieve leveranciers voor BT van CLIPS-peptides zouden worden. Dit voortdurende recht om als exclusieve leveranciers op te mogen treden, is in artikel 3.2 PLA 2009 terechtgekomen en - nadat partijen de FSA al hadden gesloten - opnieuw in de PLA 2010 opgenomen.
6.7.
BT bestrijdt deze lezing van artikel 3.2 PLA 2010. Zij betoogt als gezegd dat partijen, zoals ook uit de duidelijke formulering van de bepaling volgt, niet meer zijn overeengekomen dan de verplichting om
“in good faith”
nader te onderhandelen over een service agreement
“pursuant to which (…) the Licensor would service as the Licensee’s exclusive supplier for the synthesis of CLIPS Peptides”
. Die verplichting is nagekomen, want partijen hebben - uitgebreid - onderhandeld en dit heeft geleid tot de FSA. Daarmee is artikel 3.2 PLA 2010 uitgewerkt. Dat beëindiging van de FSA door de samenhang van de overeenkomsten schending van artikel 3.2 PLA 2010 oplevert, betwist BT. In de FSA is geregeld dat deze overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, kan worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. Nergens volgt uit dat een dergelijke opzegging consequenties zou hebben voor de PLA 2010.
6.8.
Het debat tussen partijen stelt aldus de vraag aan de orde hoe artikel 3.2 PLA 2010 dient te worden uitgelegd. Volgens vaste jurisprudentie geldt daarbij naar Nederlands recht dat deze vraag niet kan worden beantwoord enkel aan de hand van een (zuiver) taalkundige uitleg van de in een schriftelijke overeenkomst gebruikte bewoordingen, maar dat het steeds aankomt op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (het zogeheten ‘Haviltex-criterium’).
Dit betekent ondertussen niet dat zo maar voorbij zou kunnen worden gegaan aan de gebruikte bewoordingen. In praktische zin zullen deze bewoordingen en de taalkundige betekenis daarvan steeds van belang zijn, waarbij geldt dat daaraan, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, meer of minder gewicht dient te worden toegekend. Daarbij staat het de rechter zelfs vrij om op basis van die betekenis te komen tot een voorshands oordeel.
Maar ook indien bij de uitleg van een overeenkomst groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen, kunnen de overige omstandigheden van het geval meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. Beslissend blijft het Haviltex-criterium.
6.9.
Tegen deze achtergrond overweegt de rechtbank als volgt.
6.10.
Vanuit taalkundig perspectief bezien kunnen de heldere bewoordingen van artikel 3.2 (PLA 2009 en) PLA 2010 niet anders worden gelezen dan dat daarin een eenmalige verplichting is opgenomen om nader in onderhandeling te treden over de in dat artikel genoemde onderwerpen, waaronder exclusieve leverantie van CLIPS-peptides door Pepscan c.s. Deze uitleg is ook steekhoudend indien artikel 3.2 wordt gelezen in de context van de PLA 2010 als geheel en de daaraan voorafgaande Term Sheets, de PLA 2009 en de FSA. In de definitieve Term Sheet juni 2009 (vergelijk onder 2.8) is immers niet meer opgenomen dat de hier bedoelde exclusiviteit onderdeel van de te sluiten PLA zal zijn, maar is slechts bepaald dat partijen apart en
‘in good faith’
zullen onderhandelen over een afzonderlijke Service Agreement. Deze onderhandelingsbepaling wordt vervolgens verwoord in artikel 3.2 van de op 13 augustus 2009 ondertekende PLA 2009. Tussen partijen is niet in geschil dat zij conform de bepaling hebben onderhandeld, hetgeen heeft geresulteerd in de FSA. Uitgaande van deze taalkundige uitleg moet de conclusie dan zijn dat, zoals BT verdedigt, artikel 3.2 hiermee haar werking heeft verloren.
6.11.
Naar het oordeel van de rechtbank moet aan deze taalkundige betekenis van de bewoordingen van artikel 3.2 veel gewicht worden toegekend. Het gaat hier immers om een zuiver commerciële transactie tussen professionele partijen, die, bijgestaan door gespecialiseerde advocaten, uitgebreid en langdurig hebben onderhandeld over hun rechtsverhouding. Daarbij hebben zij tijdens deze onderhandelingen (in de totstandkomingsfase van de PLA 2009) de uitgangspunten waarover zij het eens waren steeds tussentijds schriftelijk vastgelegd in Term Sheets. Van belang is voorts dat partijen weliswaar zijn uitgegaan van de toepasselijkheid van Nederlands recht, maar dat het opstellen van de PLA 2009 (en 2010) is overgelaten aan de Engelse advocaten van BT. Lezing van deze contracten - die zich kenmerken door een hoge mate van gedetailleerdheid, zeer precieze formuleringen en diverse typisch Anglo-Amerikaanse clausules als de ‘entire agreement clause’ - leert dat zij dit hebben gedaan vanuit hun common law-achtergrond, waar zeer veel gewicht wordt toegekend aan de bewoordingen.
6.12.
De vraag is vervolgens of hetgeen Pepscan c.s. naar voren hebben gebracht aanleiding geeft aan te nemen dat partijen bedoeld hebben met artikel 3.2 PLA 2010 iets anders overeen te komen dan deze taalkundige uitleg doet vermoeden. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend.
6.13.
Hetgeen Pepscan c.s. hiertegenover hebben gesteld, komt er in de kern op neer dat artikel 3.2 PLA 2010 de bedoelingen van partijen niet juist weergeeft en dat partijen dit ook over en weer hebben begrepen. Zoals hiervoor reeds vermeld (zie r.o. 6.6), zou immers bedoeld zijn tot uitdrukking te brengen dat BT een voortdurende verplichting jegens Pepscan c.s. op zich heeft genomen om Pepscan c.s. als exclusieve leveranciers van CLIPS-peptides in te schakelen, als tegenprestatie voor de royaltyvrije licentie en als compensatie voor het feit dat Pepscan c.s. genoegen heeft genomen met een fors lagere betaling en een aanzienlijk kleiner aandelenbelang (zonder ‘anti dilution’ bepaling). Voor deze lezing is echter nauwelijks steun te vinden in de overgelegde stukken. Daarbij wijst de rechtbank in het bijzonder op het volgende:
In zowel de Term Sheets als de PLA 2009 (zie onder 2.7, 2.8 en 2.9) wordt van het begin af aan als directe tegenprestatie (‘consideration’) voor het verstrekken van een licentie uitsluitend de betaling van een geldbedrag en het verstrekken van een aandelenbelang gestipuleerd. Het ‘Service Work’, waaronder de exclusieve leverantiebepaling valt, is steeds onder een afzonderlijk kopje opgenomen als nader overeen te komen. Dit is ook niet veranderd toen het te betalen bedrag en het te verstrekken aandelenbelang in Term Sheet juni 2009 omlaag gingen. Het betoog van Pepscan c.s. volgend, zou dit wel voor de hand hebben gelegen.
Met de door Pepscan c.s. gestelde bedoelingen, strookt ook niet dat de FSA voor wat betreft de in artikel 6.1 en 6.2. neergelegde exclusiviteit op ieder moment opzegbaar is gemaakt. Gelet op het door Pepscan c.s. gestelde belang bij die exclusiviteit had het zonder meer voor de hand gelegen dit uit te sluiten en de duur van de exclusiviteit te koppelen aan de looptijd van de licentie. Ook dit is niet gebeurd.
In het verlengde daarvan valt op dat de FSA noch de PLA 2010 bepaalt dat het niet nakomen van de exclusiviteitsbepaling grond is voor beëindiging van de PLA 2010. Ook dit had zonder meer voor de hand gelegen, zeker nu, naar tussen partijen niet in geschil is, over de inhoud van de FSA ruim zeven maanden is onderhandeld.
De enkele omstandigheid dat artikel 3.2 na het sluiten van de FSA wederom en ongewijzigd is opgenomen in de PLA 2010 rechtvaardigt niet de conclusie dat - zoals Pepscan c.s. betogen - partijen de daarin opgenomen verplichting hebben willen laten “herleven” dan wel laten voortduren. Als onweersproken staat immers vast dat de PLA 2010 enkel is gesloten vanwege een benodigde wijziging van artikel 2.1 PLA 2009 en dat voor het overige alle artikelen - zonder nadere onderhandeling - één op één zijn gekopieerd naar de PLA 2010.
6.14.
Daar komt bij dat Pepscan c.s. hebben nagelaten om ten minste concreet en specifiek aan te geven hoe de onderhandelingen over de PLA 2009 en 2010 en de FSA nu precies zijn verlopen, meer in het bijzonder wanneer, hoe en door wie de eis is gesteld dat BT een voortdurende verplichting op zich zou nemen om Pepscan c.s. als exclusieve leveranciers van CLIPS-peptides in te schakelen, en hoe het komt dat dit, zoals hiervoor al werd geconstateerd, niet met zoveel woorden is terug te lezen in de contracten. Pepscan c.s. hebben hier geen duidelijkheid over kunnen geven, ook niet toen hen daar ter zitting nog uitdrukkelijk naar is gevraagd. Dat dit steeds hun bedoeling is geweest of dat zij daarvan uitgingen, is in dit verband onvoldoende. In het kader van het Haviltex-criterium zijn immers de wensen of bedoelingen van een partij pas relevant, indien deze ook als zodanig tegenover de wederpartij zijn geuit en de wederpartij ze ook zo heeft moeten begrijpen. De van de tekst van artikel 3.2 PLA 2010 afwijkende uitleg door Pepscan c.s. moet dan ook als onvoldoende onderbouwd worden verworpen. Dat betekent dat de rechtbank niet aan bewijslevering toekomt.
6.15.
Voor het geval de rechtbank hen niet mocht volgen in de door hen verdedigde uitleg van artikel 3.2 hebben Pepscan c.s. subsidiair nog aangevoerd dat zij de PLA 2010 in elk geval mochten beëindigen omdat in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van hen kon worden gevergd deze voort te zetten zonder een verplichting van BT tot afname van CLIPS-peptides. De rechtbank begrijpt dit aldus dat Pepscan c.s. daarmee een beroep doen op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.
6.16.
Dit beroep wordt verworpen. De stellingen van Pepscan c.s. komen er op dit punt op neer dat de beëindiging van de FSA voor hen onmiskenbaar nadelige en niet beoogde gevolgen heeft: door de wijze waarop de contractuele relatie op papier is komen te staan, zitten zij als gevolg van die opzegging immers voor een habbekrats (een eenmalige lumpsum van € 250.000,- en een sterk verwaterd aandelenbelang) nog jarenlang vast aan een royaltyvrije licentie, terwijl zij niet langer exclusief leverancier van peptides zijn. Dat bepaalde rechtsgevolgen ongunstig of wellicht zelfs niet redelijk zijn, is echter onvoldoende om te kunnen ingrijpen in contractuele afspraken. Dit is pas aan de orde als kan worden gezegd dat deze gevolgen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Deze drempel wordt niet gehaald. Daarbij is van doorslaggevend belang dat tot de gegeven omstandigheden behoort dat Pepscan c.s., daarin bijgestaan door een advocaat, zelf ermee hebben ingestemd dat FSA ieder moment en zonder consequenties voor de PLA 2010 kon worden beëindigd. Voorts is het niet zo dat Pepscan c.s. voor de niet-exclusieve licentie op het octrooi genoegen hebben moeten nemen met een verwaarloosbare tegenprestatie. Het aandelenbelang in BT is wellicht verwaterd (overigens omdat Pepscan c.s. zelf hebben geaccepteerd dat de ‘anti dilution’ bepaling werd geschrapt), maar daar staat echter tegenover dat - zoals door BT onweersproken is aangevoerd - de aandelen door onder meer de samenwerking met AstraZeneca vele malen meer waard zijn geworden.
6.17.
Het voorgaande betekent dat BT moet worden gevolgd in haar uitleg van artikel 3.2 PLA 2010. In deze uitleg hangen de PLA 2010 en de FSA weliswaar samen, maar niet in die zin dat niet-nakoming van de in de FSA overeengekomen exclusiviteit of beëindiging van de FSA schending van artikel 3.2 PLA 2010 oplevert en daarmee een beëindigingsgrond als bedoeld in artikel 9.2 PLA 2010. Het stond Pepscan c.s. derhalve niet vrij om de PLA 2010 op die grond te beëindigen.
Artikel 6 PLA 2010
6.18.
Ter onderbouwing van hun stelling dat BT bedrijfsgeheime/vertrouwelijke informatie met derden heeft gedeeld en daarmee artikel 6 PLA 2010 heeft geschonden, hebben Pepscan c.s. een schriftelijke verklaring van [A] ingebracht. Deze verklaring houdt kort gezegd in dat BT problemen had met het voorkomen van peptide-dimerisatie en dat BT hem in verband daarmee specifieke vragen heeft gesteld over de optimale condities waaronder de CLIPS-reactie bij Pepscan c.s. werd uitgevoerd. Volgens [A] heeft hij in dat kader zowel telefonisch als in persoon meerdere malen contact heeft gehad met verschillende wetenschappers van BT, waaronder [X] (chemicus bij BT), tijdens welke contacten hij met BT - onder meer - vertrouwelijke specifieke details heeft gedeeld over cyclisatie-condities, alsmede de exacte volgorde waarin reagentia bij Pepscan c.s. worden toegevoegd om de CLIPS-reactie zo succesvol mogelijk te laten verlopen en dimerisatie zoveel mogelijk te onderdrukken. Daarnaast zou hij, aldus nog steeds de verklaring, met BT hebben gedeeld hoe bij-producten kunnen worden voorkomen wanneer de te “CLIPSen” sequentie een vrije methionine (dat wil zeggen niet geoxideerd tot sulfoxide) bevat en heeft hij in de verklaring nader uiteengezet hoe men in zo’n geval het beste kan werken. Deze gedetailleerde informatie behoort volgens Pepscan c.s. tot hun bedrijfsgeheime knowhow van de CLIPS-technologie die niet tot het openbare domein behoort. Nu BT derde leveranciers voor CLIPS-peptides heeft ingeschakeld, kan het dan ook niet anders zijn dan dat deze knowhow met deze leveranciers is gedeeld, bijvoorbeeld via syntheseprotocollen van BT, aldus Pepscan c.s.
6.19.
BT heeft betwist dat zij de knowhow van Pepscan c.s. niet zou hebben gerespecteerd. Volgens haar is vóór de onderhavige procedure door Pepscan c.s. niet nader aangegeven waaruit die knowhow zou bestaan en kan de verklaring van [A] in deze procedure niet tot bewijs strekken en vermeldt het niets over het gebruik van de knowhow door BT, waardoor Pepscan c.s. haar stellingen onvoldoende heeft gespecificeerd. Daarnaast heeft BT aangevoerd dat knowhow alleen voor bescherming in aanmerking komt als het - verkort weergegeven - niet openbaar is gemaakt.
6.20.
De rechtbank kan dit verweer van BT niet plaatsen. De stellingen van Pepscan c.s. zijn, met de gespecificeerde verklaring van [A] , duidelijk genoeg over de vraag welke bedrijfsgeheime knowhow zou zijn gedeeld en waarom dit niet al in het openbare domein toegankelijk was. Tevens hebben Pepscan c.s. duidelijk gemaakt waarom er vanuit kan worden gegaan dat BT deze informatie met haar derden-leveranciers van CLIPS-peptides heeft gedeeld. Immers, BT heeft bij het zelf produceren van CLIPS-peptides problemen ondervonden met - onder andere - het voorkomen van peptide-dimerisatie, welke problemen Pepscan c.s. met het gestelde delen van hun knowhow voor BT hebben opgelost. Het is een logische conclusie dat BT deze informatie heeft gedeeld / heeft moeten delen met de nadien door haar ingeschakelde leveranciers van CLIPS-peptides. BT heeft derhalve inhoudelijk niet gereageerd op de door Pepscan c.s. ingenomen stellingen, behoudens de enkele betwisting dat zij knowhow van Pepscan c.s. zou hebben gedeeld met derden. Ook tijdens de comparitie van partijen - waarbij de heer [X] aanwezig was - heeft zij haar betwisting niet nader inhoudelijk toegelicht. Gezien deze omstandigheden acht de rechtbank het voorshands aannemelijk dat BT bedrijfsgeheime knowhow van Pepscan c.s. heeft gedeeld met derden en in die zin artikel 6 PLA 2010 (en artikel 7 FSA) heeft geschonden. Zij zal derhalve uitgaan van de juistheid van deze stelling van Pepscan c.s., behoudens tegenbewijs door BT. De rechtbank zal BT overeenkomstig haar aanbod in de gelegenheid stellen dit tegenbewijs te leveren.
Artikel 9.2 sub c PLA 2010
6.21.
Pepscan c.s. kunnen geen opzeggingsgrond ontlenen aan het feit dat BT - voorwaardelijk - in conventie (deels) de geldigheid van het octrooi betwist.
BT heeft deze vordering enkel ingesteld omdat Pepscan c.s. de PLA 2010 heeft opgezegd en ook enkel onder de voorwaarde dat deze opzegging in rechte stand houdt. In dat geval is de PLA 2010 van tafel en heeft Pepscan c.s. bij een dergelijke opzeggingsgrond geen belang meer. Wanneer de PLA 2010 daarentegen niet rechtsgeldig door Pepscan c.s. is beëindigd, wordt de voorwaarde niet vervuld. Dan is er geen vordering meer die ziet op betwisting van de geldigheid van het octrooi en is de opzeggingsgrond in artikel 9.2 sub c PLA 2010 niet meer aan de orde.
Verdere verloop van de procedure na bewijslevering
6.22.
Wanneer BT niet slaagt in haar bewijsopdracht, betekent dat dat Pepscan c.s. de PLA 2010 rechtsgeldig hebben opgezegd. De rechtbank kan alsdan
in conventie
beslissen op de vorderingen in 3.1 onder 1, 3 en 4 en
in reconventie
op de vorderingen in 3.6 onder I en de daarmee samenhangende nevenvorderingen.
6.23.
In dat geval gaat
in conventie
voorts de voorwaarde in vervulling waaronder de in 3.1 onder 2 gevorderde vernietiging van de conclusies 9 en 10 van EP 585 is ingesteld. Daarop kan nog niet worden beslist, nu tijdens de comparitie van partijen uitdrukkelijk enkel de opzegging van de PLA 2010 is behandeld. Om dezelfde reden kan
in reconventie
evenmin nog worden beslist op de vordering in 3.6 onder II en de daarmee samenhangende nevenvorderingen. Voor deze vorderingen zal te zijner tijd alsnog een comparitie van partijen worden bepaald.
6.24.
Ingeval BT slaagt in haar bewijsopdracht, is de PLA 2010 tussen partijen nog steeds van kracht aangezien de opzegging dan niet rechtsgeldig is. Ook in dat geval kan de rechtbank
in conventie
beslissen op de vorderingen in 3.1 onder 1, 3 en 4 en
in reconventie
op de vordering in 3.6 onder I en de daarmee samenhangende nevenvorderingen.
Aan de conventionele vordering in 3.1 onder 2 komt de rechtbank dan niet meer toe, omdat de voorwaarde daarvoor niet wordt vervuld. Wel resteert het geschilpunt in reconventie in 3.6 onder II en de daarmee samenhangende nevenvorderingen, waarvoor alsnog een comparitie van partijen zal worden bepaald.
7
De beslissing
De rechtbank
in het bevoegdheidsincident
7.1.
wijst de vordering af,
7.2.
veroordeelt BT in de kosten van het incident, aan de zijde van Pepscan c.s. tot op heden begroot op € 452,- aan salaris advocaat, één en ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening,
7.3.
verklaart de veroordeling onder 7.2 uitvoerbaar bij voorraad,
in de hoofdzaak in conventie en in reconventie
7.4.
laat BT toe tot het leveren van tegenbewijs tegen het voorshandse oordeel van de rechtbank dat BT bedrijfsgeheime / vertrouwelijke informatie van Pepscan c.s. met derden heeft gedeeld en daarmee artikel 6 PLA 2010 (en artikel 7 FSA) heeft geschonden,
7.5.
bepaalt dat, indien BT het tegenbewijs wil leveren door overlegging van bewijsstukken, zij daartoe een akte kan nemen op de rolzitting van 16 mei 2018,
7.6.
bepaalt dat BT, indien zij het bewijs niet (uitsluitend) door overlegging van bewijsstukken wil leveren maar (tevens) door het horen van getuigen, het getuigenverhoor gelijktijdig met de in 7.5 bedoelde akte aan de rechtbank dient te verzoeken met opgave van de namen van de te horen getuigen en opgave van verhinderdata van deze getuigen en beide partijen voor de vier daarop volgende maanden, waarna dag en uur van de verhoren zal worden bepaald,
7.7.
beveelt partijen, in persoon en deugdelijk vertegenwoordigd, daarbij aanwezig te zijn tot het zo nodig verstrekken van inlichtingen,
7.8.
bepaalt dat het aan de hand van de opgave(n) vastgestelde tijdstip voor getuigenverhoor, behoudens in de gevallen genoemd in het Landelijk Rolreglement, niet zal worden gewijzigd,
7.9.
bepaalt dat Pepscan c.s. in de gelegenheid zullen worden gesteld een antwoordakte te nemen indien BT uitsluitend bewijs levert door overlegging van stukken,
7.10.
houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2018.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011, 237
Rijksoctrooiwet 1995
Hoge Raad 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:AG4158 (Haviltex)
Hoge Raad 19 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3178 (Meyer Europe / PontMeyer) en Hoge Raad 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA4909 (Derksen / Homburg)
Vergelijk onder meer Hoge Raad 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8101 (Lundiform / Mexx) en Hoge Raad 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:260 (Afvalzorg / Slotereind)