ECLI:NL:RBDHA:2020:2734
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/569413 / HA ZA 19-236
Vonnis van 25 maart 2020
in de zaak van
de vennootschap naar vreemd recht
GRENZENLOS DIREKT HANDELS-GMBH
,
te Innsbruck, Oostenrijk,
eiseres in de hoofdzaak en in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening,
advocaat [NAAM]. M.W. Rijsdijk te Amsterdam,
tegen
365 NORDIC OUTDOOR B.V.
,
te Amsterdam,
gedaagde in de hoofdzaak en in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening,
advocaat [NAAM]. M. Schut te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Grenzenlos Direkt en 365 Nordic Outdoor genoemd worden.
De zaak is voor Grenzenlos Direkt behandeld door haar advocaat [NAAM]. M.W. Wiegerinck, advocaat [NAAM]365 Nordic Outdoor door haar advocaat [NAAM]. L. Oranje, advocaat [NAAM].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 25 januari 2019, met producties 1 tot en met 13;
- de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 26;
- het tussenvonnis van 24 juli 2019 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
- de akte overlegging producties van Grenzenlos Direkt, met producties 14 tot en met 24;
- de brief van 365 Nordic Outdoor van 22 augustus 2019 met als bijlage een aanvullend proceskostenoverzicht;
- het e-mailbericht van 365 Nordic Outdoor van 29 augustus 2019 inhoudende een verzoek aan de rechtbank om de door Grenzenlos Direkt ingediende akte overlegging producties (met producties 14 tot en met 24) buiten beschouwing te laten, voor zover daarin méér besloten ligt dan een opsomming van de producties en een korte toelichting op de relevantie daarvan;
- het e-mailbericht van de rechtbank van diezelfde datum waarin aan partijen is meegedeeld dat, voorzover de akte overlegging producties van Grenzenlos Direkt nadere standpunten en een reactie op de verweren van de zijde van 365 Nordic Outdoor inhoudt, de rechtbank deze geen deel laat uitmaken van het procesdossier en zij de akte in dat opzicht als niet méér beschouwt dan als een aankondiging van de punten die Grenzenlos Direkt tijdens de comparitie van partijen naar voren wil brengen;
- het e-mailbericht van Grenzenlos Direkt van 4 september 2019 met als bijlage een aanvullende kostenspecificatie;
- de brief van 365 Nordic Outdoor van 4 september 2019 met als bijlage een aanvullend proceskostenoverzicht;
- het met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen van 6 september 2019;
- het door 365 Nordic Outdoor op 19 september 2019 ingediende B16-formulier, waarin 365 Nordic Outdoor meedeelt dat partijen geen minnelijke regeling hebben kunnen bereiken en zij de rechtbank daarom verzoeken vonnis te wijzen;
- de brief van Grenzenlos Direkt van 1 oktober 2019, waarin zij opmerkingen plaatst bij het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 6 september 2019;
- de brief van 365 Nordic Outdoor van diezelfde datum, waarin zij opmerkingen plaatst bij genoemd proces-verbaal.
1.2.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Grenzenlos Direkt is houdster van het Uniewoordmerk NORDCAP, dat op 10 december 2009 is gedeponeerd en op 4 mei 2010 (met nummer 008747388) is geregistreerd voor onder meer waren in klasse 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels).
2.2.
Grenzenlos Direkt biedt haar producten die zijn voorzien van dit merk, waaronder jassen en truien, onder meer op de volgende manieren aan:
- middels een offline en online postorderconstructie; geïnteresseerden kunnen zich als ‘member’ aanmelden en vervolgens via een bon uit een catalogus of via een website (www.personalshop.com) bestellingen plaatsen;
- op websites als www.vorteilshop.com. www.amazon.com, www.ladenzeil.de,   www.shopping24.de en www.nordcap-sport.com;
- in in Oostenrijk gevestigde winkels;
- in advertenties en mailings.
De klanten van Grenzenlos Direkt bevinden zich voornamelijk in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Nederland.
2.3.	365
Nordic Outdoor laat outdoor kleding, voornamelijk jassen, produceren in China. Deze kleding verkoopt 365 Nordic Outdoor vervolgens aan groothandels. Deze groothandels verkopen de betreffende kleding weer door aan marktpartijen die ze in fysieke winkels of online (al dan niet via partners als bol.com) verkopen.
2.4.	365
Nordic Outdoor is op 29 mei 2015 met deze activiteiten van start gegaan. De onderneming wordt gedreven door twee personen die tevens de indirect bestuurders van 365 Nordic Outdoor zijn.
2.5.	365
Nordic Outdoor is houdster van het volgende Beneluxwoord/beeldmerk, dat op 23 juni 2015 is gedeponeerd en op 9 september 2015 (met nummer 0977681) is geregistreerd voor – onder meer – waren in klasse 25:
2.6.
Op 6 juni 2016, 21 december 2016, 29 maart 2017 en 31 maart 2017 heeft 365 Nordic Outdoor dit woord/beeldmerk ook laten registreren in achtereenvolgens Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Oostenrijk.
2.7.
Een deel van de kleding die 365 Nordic Outdoor bij de start van haar onderneming is gaan verkopen, was voorzien van het hiervoor onder 2.5 afgebeelde woord/beeldmerk.
2.8.
Bij brief van 25 september 2017 heeft de Duitse advocaat [NAAM], met een beroep op onder andere de onder 2.1 weergegeven merkregistratie, 365 Nordic Outdoor gesommeerd het gebruik van het teken NORD CAPE in de Europese Unie te staken.
2.9.
Bij brief van 6 oktober 2017 heeft 365 Nordic Outdoor Grenzenlos Direkt laten weten dat zij meent geen inbreuk te maken op het recht van Grenzenlos Direkt op het woordmerk NORDCAP en haar voorts het volgende bericht:
‘
However, my client is a small start-up company having no interest at all to be involved in a prolonged legal battle, which will be costly and time consuming for both parties. Solely for this reason it has decided that it will adapt its mark such that it no longer includes the reference to the North Cape’
.
2.10.
Op 6 oktober 2017 heeft 365 Nordic Outdoor zowel het Beneluxwoordmerk NORDBERG gedeponeerd (inschrijfnummer 1022326) als het hieronder afgebeelde Beneluxwoord/beeldmerk (inschrijfnummer 1022377), beide voor waren in klasse 25:
2.11.
Grenzenlos Direkt heeft 365 Nordic Outdoor op 26 oktober 2017 in Duitsland in een voorlopige voorzieningenprocedure betrokken en vervolgens op 15 december 2017 in een bodemprocedure.
2.12.
Op 16 november 2017 hebben de indirect bestuurders van 365 Nordic Outdoor een ‘Cease and Desist Declaration’ getekend, waarin onder meer het volgende is opgenomen:
‘
(1) From the day of signing this declaration 365 Nordic Outdoor B.V. will not import, purchase, have in stock, offer for sale or sell any clothing products under the sign “NORD CAPE” in Germany, and will not use that sign in Germany for advertising purposes related to clothing;
(2) For each individual case of non-compliance with the commitment to cease and desist set out under (1), 365 Nordic Outdoor B.V. will pay a contractual penalty of up to a maximum of € 7.500,-, which is to be fixed for the individual case by grenzenlos direkt Handelsgesellschaft mbH and to be checked by the District Court Munich I for adequacy of the amount.
’
2.13.
Op 26 januari 2018 heeft 365 Nordic Outdoor het in 2.10 afgebeelde woord/beeldmerk ook als Uniemerk geregistreerd.
2.14.
Bij brief van 10 augustus 2018 heeft de Nederlandse advocaat [NAAM]365 Nordic Outdoor gesommeerd om het direct en indirect gebruik van het teken NORD CAPE en ieder verwarringwekkend soortgelijk teken in de Europese Unie te staken en een verklaring te tekenen waarin 365 Nordic Outdoor, op straffe van verbeurte van een boete, toezegt i. aldus te handelen, ii. rekening en verantwoording te zullen afleggen, iii. een ‘recall’ en vernietiging van inbreukmakende producten te zullen organiseren, iv. een rectificatie op haar website te zullen plaatsen en deze te zullen versturen aan personen en ondernemingen aan wie de inbreukmakende producten te koop zijn aangeboden en v. een voorschot op schadevergoeding te zullen voldoen.
2.15.
Bij brief van 29 augustus 2018 heeft de Nederlandse advocaat [NAAM]365 Nordic Outdoor aan de advocaat [NAAM]– onder meer – laten weten dat 365 Nordic Outdoor, nadat zij op 25 september 2017 door de Duitse advocaat [NAAM], besloten heeft het merk NORD CAPE los te laten en zij het gebruik van dat merk ook daadwerkelijk heeft gestaakt.
2.16.
Bij brief van 11 september 2018 heeft de advocaat [NAAM]365 Nordic Outdoor aan de advocaat [NAAM]door de indirect bestuurders van 365 Nordic Outdoor ondertekende onthoudingsverklaring verstrekt, waarin, voor zover thans van belang, het volgende is opgenomen:
‘
1. 365 Nordic Outdoor (…) heeft in het jaar 2017 kledingstukken op de markt gebracht onder het teken NORD CAPE. (…)
3. 365 Nordic Outdoor (…) meent dat geen sprake is van inbreuk, maar heeft om conflict te vermijden besloten het gebruik van het teken NORD CAPE geheel te staken, en heeft dat ook meegedeeld aan Grenzenlos Direkt (…) bij brief van 6 oktober 2017. (…)
6. Hierbij zegt 365 Nordic Outdoor (…) onvoorwaardelijk toe elk gebruik in het economisch verkeer van het teken NORD CAPE ter onderscheiding van waren te staken en gestaakt te houden, zulks met betrekking tot de gehele EER met uitzondering van Duitsland (waarvoor reeds een afzonderlijke onthoudingsverklaring is afgelegd).
7. Bij overtreding van de verplichting onder (6) zal 365 Nordic Outdoor (…) aan Grenzenlos Direkt (…) een onmiddellijk opeisbare boete betalen van EUR 300,- per product dat in strijd met deze verplichting wordt aangeboden of verkocht, dan wel per dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van Grenzenlos Direkt (…)’
.
2.17.
De door Grenzenlos Direkt in Duitsland aangespannen voorlopige voorzieningenprocedure is op 26 september 2018 tot een einde gekomen met een beslissing van het Landgericht Düsseldorf waarbij 365 Nordic Outdoor is verboden om in Duitsland kleding voorzien van het teken NORD CAPE in te voeren, aan te bieden, te verkopen en/of in het verkeer te brengen. Een paar maanden daarvoor had Grenzenlos Direkt de in Duitsland gestarte bodemprocedure ingetrokken.
2.18.
Bij e-mailbericht van 22 november 2018 heeft de advocaat [NAAM]365 Nordic Outdoor laten weten een gerechtelijke procedure te zullen starten als 365 Nordic Outdoor niet uiterlijk op 3 december 2018 (ook) de toezeggingen anders dan het staken van de inbreuk doet als verwoord in de brief van de advocaat [NAAM]10 augustus 2018. 365 Nordic Outdoor heeft deze toezeggingen niet gedaan.
3
Het geschil
In de hoofdzaak
3.1.
Grenzenlos Direkt vordert – samengevat – dat de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad:
1. verklaart voor recht dat 365 Nordic Outdoor inbreuk heeft gemaakt op het Uniewoordmerk NORDCAP door het gebruik van het teken NORD CAPE;
2. 365 Nordic Outdoor met onmiddellijke ingang elk gebruik van het merk NORDCAP dan wel van een daarmee overeenstemmend teken voor de waren en diensten waarvoor het merk van Grenzenlos Direkt is ingeschreven dan wel soortgelijke waren of diensten, verbiedt;
3. 365 Nordic Outdoor veroordeelt om, door middel van een door een onafhankelijke registeraccountant opgestelde en goedgekeurde verklaring, opgave te doen, met stukken onderbouwd, van de volgende gegevens:
a. de naam/namen en adres/adressen van de onderneming(en) waarvan 365 Nordic Outdoor de producten met daarop het inbreukmakend teken heeft verkregen en de betreffende hoeveelheden;
b. de naam/namen en adres/adressen van de onderneming(en) waaraan 365 Nordic Outdoor de producten met daarop het inbreukmakend teken heeft geleverd en de betreffende hoeveelheden;
c. het totale aantal verkregen producten met daarop het inbreukmakend teken, het bedrag dat daarvoor is betaald, gespecificeerd per product;
d. het totale aantal producten met daarop het inbreukmakend teken dat 365 Nordic Outdoor heeft verhandeld in de Europese Unie, met specificatie van de prijs die is betaald per product;
e. het totale aantal producten met daarop het inbreukmakend teken dat 365 Nordic Outdoor op voorraad heeft;
f. een overzicht van de data waarop de producten met daarop het inbreukmakend teken zijn besteld en ontvangen en de data waarop de producten met daarop het inbreukmakend teken door afnemers (niet zijnde eindgebruikers) zijn besteld respectievelijk aan hen zijn geleverd, onder overlegging van duidelijke schriftelijke bewijsstukken, waaronder facturen;
4. 365 Nordic Outdoor beveelt een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,-- te betalen wanneer zij handelt in strijd met de hiervoor onder 1, 2 en 3 genoemde verplichtingen, te vermeerderen met een boete van € 1.000,-- per dag of deel van een dag dat deze overtreding voortduurt;
5. 365 Nordic Outdoor veroordeelt tot het vergoeden van de door Grenzenlos Direkt geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;
6. 365 Nordic Outdoor veroordeelt in de kosten van het geding als bedoeld in artikel 1019h Rv
;
7. bepaalt dat alle bedragen die 365 Nordic Outdoor uit hoofde van het in deze te wijzen vonnis aan Grenzenlos Direkt moet betalen, vermeerderd worden met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot die van algehele voldoening.
3.2.
Aan deze vordering legt Grenzenlos Direkt – kort weergegeven – het volgende ten grondslag.
Door het verkopen van kleding onder het teken NORD CAPE maakt 365 Nordic Outdoor inbreuk op het woordmerk NORDCAP in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo
. Immers, het teken NORD CAPE wordt, zonder toestemming van Grenzenlos Direkt, gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het  woordmerk NORDCAP is ingeschreven (kleding) en het merk NORDCAP en het teken NORD CAPE stemmen in begripsmatige, visuele en auditieve zin zodanig overeen dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Grenzenlos Direkt heeft recht op en belang bij een verklaring voor recht dat 365 Nordic Outdoor inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten. Ook heeft zij recht op en belang bij oplegging aan 365 Nordic Outdoor van een grensoverschrijdend verbod op merkinbreuk.
365 Nordic Outdoor is aansprakelijk voor de schade die Grenzenlos Direkt als gevolg van het inbreukmakend handelen van 365 Nordic Outdoor heeft geleden. Deze schade is niet alleen financieel van aard (omzet- en winstderving), maar omvat – onder meer – ook schade aan de goede naam en de reputatie van Grenzenlos Direkt. Grenzenlos Direkt heeft voorts recht op en belang bij de gevorderde rekening en verantwoording, zodat Grenzenlos Direkt de omvang van de inbreuk en de door haar geleden schade kan vaststellen en zij er voor kan  zorgen dat de producten met het teken NORD CAPE definitief van de markt verwijderd worden. Op basis van de opgave van 365 Nordic Outdoor zal Grenzenlos Direkt in een later stadium een schadestaatprocedure aanhangig maken.
3.3.	365
Nordic Outdoor voert gemotiveerd verweer tegen de vordering van Grenzenlos Direkt. Dit verweer strekt er toe dat die vordering wordt afgewezen, met veroordeling van Grenzenlos Direkt in de volledige kosten van het geding ex artikel 1019h Rv.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
In het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening
3.5.
Grenzenlos Direkt vordert dat de rechtbank bij provisioneel vonnis:
i. 365 Nordic Outdoor veroordeelt tot het doen van opgave als in onderdeel 3 van de vordering in de hoofdzaak is verwoord;
ii. bepaalt dat deze opgave binnen 15 werkdagen moet zijn ontvangen door de advocaat [NAAM], bij gebreke waarvan 365 Nordic Outdoor een dwangsom verbeurt van
€ 10.000,-- per dag of gedeelte van een dag en
iii. 365 Nordic Outdoor veroordeelt in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.
3.6.
Aan deze vordering legt Grenzenlos Direkt ten grondslag dat zij bij toewijzing daarvan belang heeft, nu een vonnis in de hoofdzaak niet op korte termijn verwacht wordt, 365 Nordic Outdoor weigert opgave te doen als gevorderd en Grenzenlos Direkt snel wil kunnen optreden en de schade wil beperken.
3.7.	365
Nordic Outdoor voert gemotiveerd verweer tegen de vordering, welk verweer ertoe strekt dat deze wordt afgewezen, met veroordeling van Grenzenlos Direkt in de volledige kosten van het geding ex artikel 1019h Rv.
3.8.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
De rechtbank is op grond van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a en artikel 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, internationaal en relatief bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Grenzenlos Direkt waaraan zij inbreuk op haar Uniewoordmerk NORDCAP ten grondslag legt, nu 365 Nordic Outdoor woonplaats heeft in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie.
4.2.
Nu bevoegdheid bestaat voor de hoofzaak, bestaat tevens (internationale en relatieve) bevoegdheid om een voorlopige maatregel te treffen zoals door Grenzenlos Direkt is gevorderd.
In de hoofdzaak
Merkinbreuk?
4.3.	365
Nordic Outdoor bestrijdt niet dat het gebruik van het teken NORD CAPE voor kleding een inbreuk vormt op het Uniewoordmerk NORDCAP van Grenzenlos Direkt als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b UMVo.
4.4.
Wel heeft 365 Nordic Outdoor betoogd dat haar een beroep toekomt op de beperking van de aan het Uniemerk verbonden rechtsgevolgen als bedoeld in artikel 14 lid 1 sub b UMVo. Op grond van deze bepaling kan een merkhouder een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van, voor zover hier van belang, tekens die betrekking hebben op kenmerken van de waren, mits dat gebruik plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Aan deze bepalingen ligt het algemeen belang ten grondslag dat dergelijke tekens voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven.
4.5.
In dit kader heeft 365 Nordic Outdoor aangevoerd dat de benaming NORD CAPE zonder meer verband houdt met de kenmerken van de waren die 365 Nordic Outdoor onder die naam aanbiedt. Die kenmerken behelzen, aldus 365 Nordic Outdoor, dat de kleding bescherming biedt aan de outdoor wandelaar of outdoor sporter die activiteiten verricht in barre weersomstandigheden zoals die zich voordoen op de Noordkaap (wind, regen en kou).
4.6.
Anders dan 365 Nordic Outdoor, en met Grenzenlos Direkt, is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden gezegd dat de benaming NORD CAPE de gestelde kenmerken van de producten die 365 Nordic Outdoor op de markt brengt, aanduidt. 365 Nordic Outdoor heeft ook geen stukken overgelegd waaruit kan volgen dat het in aanmerking komende publiek de benaming als zodanig opvat of zal kunnen gaan opvatten. Dat bij het zien en horen van de benaming NORD CAPE de gedachte kan opkomen dat de kleding waarop deze benaming is aangebracht, kan worden gedragen in weersomstandigheden vergelijkbaar met die op de Noordkaap, is iets anders.
4.7.
Overigens kan ook niet worden gezegd dat 365 Nordic Outdoor de benaming NORD CAPE als beschrijvende aanduiding gebruikt. Zij gebruikt het als
merk
, ter onderscheiding van de in opdracht van haar onderneming geproduceerde waren. Zij heeft de bewuste benaming ook als merk gedeponeerd. Aldus handelt zij juist in strijd met de vrijhoudingsgedachte waarop zij zich beroept.
4.8.
Gelet op het voorgaande kan het beroep van 365 Nordic Outdoor op artikel 14 lid 1 sub b UMVo niet slagen.
4.9.
De conclusie is dat 365 Nordic Outdoor met het aanbieden en verkopen van kleding onder het merk NORD CAPE inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Grenzenlos Direkt in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo.
Verbod
4.10.
De indirect bestuurders van 365 Nordic Outdoor hebben op 11 september 2018 een onthoudingsverklaring getekend die er, voor zover in dit verband van belang, op neer komt dat 365 Nordic Outdoor, op straffe van verbeurte van een boete, elk gebruik van het teken NORDCAPE ter onderscheiding van waren in de EER
(met uitzondering van Duitsland)  gestaakt zal houden. Grenzenlos Direkt stelt niettemin belang te hebben bij toewijzing van het door haar gevraagde verbod omdat de onthoudingsverklaring geen erkenning van inbreuk bevat en evenmin een toezegging tot het doen van opgave en het vergoeden van geleden schade, deze verklaring geen executoriale titel oplevert en er na het tekenen van de onthoudingsverklaring nog producten voorzien van het teken NORD CAPE te koop zijn aangeboden. Dienaangaande overweegt de rechtbank als volgt.
4.11.
Voor oplegging van een verbod bestaat, onder de omstandigheden als hier aan de orde, aanleiding indien nog steeds inbreuk (door 365 Nordic Outdoor) dreigt. Aan de omstandigheid dat na het tekenen van de onthoudingsverklaring nog producten voorzien van het teken NORD CAPE te koop zijn aangeboden, kan die dreiging naar het oordeel van de rechtbank niet worden ontleend, nu 365 Nordic Outdoor onbetwist heeft gesteld dat dit producten betreft die al vóór het tekenen van de onthoudingsverklaring door haar aan groothandels zijn verkocht en geleverd; van (dreigende) inbreuk
door 365 Nordic Outdoor
is dus geen sprake. Gelet hierop vormt de enkele proceshouding van 365 Nordic Outdoor (die er op neerkomt dat zij niet wil erkennen inbreuk te hebben gepleegd en zij daarom niet wil overgaan tot het doen van opgave en het vergoeden van schade) onvoldoende grond voor toewijzing van het gevraagde verbod. Hierbij weegt de rechtbank mee dat 365 Nordic Outdoor onbetwist heeft gesteld dat zij het teken NORD CAPE al ongeveer een jaar vóór het tekenen van de onthoudingsverklaring heeft losgelaten en haar producten onder een ander teken (NORDBERG) op de markt is gaan brengen. Dat de onthoudingsverklaring niet, zoals een vonnis, een executoriale titel oplevert, brengt de rechtbank, gezien het voorgaande en nu niet is gesteld of gebleken dat 365 Nordic Outdoor weigerachtig zou zijn de overeengekomen boete (met de hoogte waarvan Grenzenlos Direkt zich kennelijk kan verenigen) te voldoen, evenmin tot een ander oordeel. Het gevorderde verbod zal daarom wegens gebrek aan belang bij toewijzing daarvan, worden afgewezen.
Verklaring voor recht
4.12.
Hiervoor heeft de rechtbank geoordeeld dat 365 Nordic Outdoor inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Grenzenlos Direkt. Gelet hierop alsmede gelet op de omstandigheid dat 365 Nordic Outdoor buiten rechte en in rechte niet heeft wil erkennen merkinbreuk te hebben gemaakt, acht de rechtbank de gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar. Een dwangsom kan niet worden verbonden aan een verklaring voor recht. Onderdeel 4 van de vordering van Grenzenlos Direkt, voor zover dit onderdeel is gekoppeld aan de gevorderde verklaring voor recht, moet daarom worden afgewezen.
4.13.
De rechtbank zal de verklaring voor recht, ten opzichte van het gevorderde, nog wel enigszins preciseren in die zin dat zij deze zal toespitsen op gebruik van het teken NORD CAPE voor dezelfde waren als die waarvoor het merk NORDCAP is ingeschreven.
Schadevergoeding
4.14.
Uit de vaststelling van merkinbreuk volgt dat Grenzenlos Direkt recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade.
4.15.
Grenzenlos Direkt vordert dat 365 Nordic Outdoor daartoe wordt veroordeeld. Zij vordert voorts verwijzing naar de schadestaatprocedure ter vaststelling van die schade (die volgens haar bestaat in gederfde omzet en winst en aantasting van goede naam en reputatie) omdat zij, zo stelt zij, nog geen inzicht heeft in de omvang van het inbreukmakend handelen van 365 Nordic Outdoor.
4.16.
De rechtbank stelt voorop dat voor verwijzing naar de schadestaatprocedure voldoende is dat
de mogelijkheid van schade aannemelijk is gemaakt
. Dit betreft een lage drempel.
4.17.
Gelet op de aard van de vastgestelde inbreuk, die bestaat in gevaar voor verwarring tussen een merk en een teken die worden gebruikt voor dezelfde waren, en de omstandigheid dat zowel Grenzenlos Direkt als 365 Nordic Outdoor hun producten online aanbieden/aanboden, is de rechtbank van oordeel dat Grenzenlos Direkt de drempel voor verwijzing naar de schadestaatprocedure heeft gehaald. Dat, zoals 365 Nordic Outdoor heeft betoogd, Grenzenlos Direkt haar merk niet op grootse wijze in de markt heeft gezet en dat nog steeds niet doet (getuige het aantal producten dat zij aanbiedt, de wijze waarop zij dat doet, de kwaliteit en prijsstelling van die producten en het aandeel van de producten in haar totale omzet), doet hieraan, wat van de juistheid daarvan ook zij, niet af. Deze factoren kunnen, zo deze juist zijn, weliswaar worden betrokken bij begroting van de schade, echter dit dient te worden bezien in de schadestaatprocedure; het zijn echter geen factoren die dwingen tot de conclusie dat de mogelijkheid van schade uitgesloten is en Grenzenlos Direkt niet tot de schadestaatprocedure kan worden toegelaten.
4.18.
De wettelijke rente die wordt gevorderd over de geleden schade, kan als onderdeel van de schade in de schadestaatprocedure worden vastgesteld en zal daarom worden toegewezen als na te melden.
Opgave
4.19.
Grenzenlos Direkt vordert allereerst dat 365 Nordic Outdoor de gegevens van haar leverancier(s) en haar afnemers bekend maakt.
4.20.
Tegen opgave van de gegevens van haar leverancier(s) heeft 365 Nordic Outdoor zich verweerd met het betoog dat zij deze gegevens geheim wil en (naar de rechtbank het betoog begrijpt) mag houden. De rechtbank passeert dit verweer. Nog daargelaten dat 365 Nordic Outdoor niet heeft toegelicht waarom zij meent dat Grenzenlos Direkt oneigenlijk gebruik van deze gegevens zal maken (gebruik anders dan voor het doel waarvoor het wordt toegewezen), weegt haar belang bij geheimhouding niet op tegen het belang van Grenzenlos Direkt om deze leverancier(s) op de door 365 Nordic Outdoor gepleegde merkinbreuk te kunnen wijzen en te voorkomen dat via deze kanalen mogelijk opnieuw inbreukmakende producten op de markt worden gebracht.
4.21.
Ook in haar betoog dat opgave van de gegevens van afnemers achterwege kan blijven omdat op het internet, door het invoeren van een zoekopdracht, te zien is aan welke marktpartijen producten voorzien van het teken NORD CAPE zijn verkocht, kan 365 Nordic Outdoor niet worden gevolgd, nu uit niets blijkt dat het internet op dit punt een volledig beeld geeft en deze gegevens niet van 365 Nordic Outdoor afkomstig zijn.
4.22.
De opgavevordering van Grenzenlos Direkt strekt er voorts toe dat 365 Nordic Outdoor, kort gezegd, bekend maakt hoeveel inbreukmakende producten zij heeft afgenomen, hoeveel zij er heeft verhandeld, hoeveel zij nog op voorraad heeft, hoeveel zij heeft besteld en hoeveel er bij haar zijn besteld.
4.23.
De rechtbank stelt voorop dat Grenzenlos Direkt, mede vanwege de toe te wijzen vordering tot vergoeding van geleden schade, opgave van die gegevens mag vorderen die van belang zijn om de omvang van de merkinbreuk te kunnen vaststellen.
4.24.
Tegen de gevorderde opgave van de hoeveelheid afgenomen en verhandelde inbreukmakende producten heeft 365 Nordic Outdoor geen afzonderlijk verweer gevoerd. Wel heeft zij er terecht op gewezen dat Grenzenlos Direkt geen belang heeft bij opgave van de in- en verkoopprijzen omdat zij geen afdracht van winst vordert.
4.25.
Tijdens de comparitie van partijen heeft 365 Nordic Outdoor te kennen gegeven dat zij de producten die zij na haar beslissing tot re-branden (in oktober 2017) nog in voorraad had, naar China heeft gestuurd om deze (zo begrijpt de rechtbank) aldaar van het merk NORDBERG te laten voorzien. In reactie hierop heeft Grenzenlos Direkt naar voren gebracht ‘dat zij ook inzicht wenst te krijgen in wat er met die voorraden is gebeurd’. Grenzenlos Direkt heeft echter niet toegelicht welke extra informatie haar dit zou opleveren (ten opzichte van hetgeen reeds door 365 Nordic Outdoor moet worden opgegeven). De gevorderde opgave wordt daarom in zoverre, wegens gebrek aan belang, afgewezen.
4.26.
Nu Grenzenlos Direkt niet heeft toegelicht waarin, in deze zaak, waarin vaststaat dat sinds oktober 2017 door 365 Nordic Outdoor geen producten meer worden verkocht voorzien van het teken NORD CAPE en al onderbouwd opgave moet worden gedaan van de totale hoeveelheid verhandelde producten, het belang is gelegen bij opgave van door 365 Nordic Outdoor en haar afnemers gedane bestellingen, zal haar opgavevordering in zoverre worden afgewezen.
4.27.
Ten aanzien van de opgavevordering, voor zover deze er toe strekt dat de opgave wordt goedgekeurd door een onafhankelijk registeraccountant, overweegt de rechtbank als volgt. Hetgeen Grenzenlos Direkt in dit verband vordert, komt er op neer dat die accountant verklaart dat de opgave een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt. De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat een (register)accountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, een dergelijke vorm van
assurance
niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde kan daarom tot executieproblemen leiden.
4.28.
Tijdens de comparitie van partijen heeft Grenzenlos Direkt naar voren gebracht dat als de rechtbank van oordeel is dat haar opgavevordering op dit punt niet kan worden toegewezen, zij vordert dat 365 Nordic Outdoor de opgave voorziet van een rapport van bevindingen of een beoordelingsverklaring van een registeraccount. Een dergelijk rapport/dergelijke verklaring biedt Grenzenlos Direkt echter geen extra zekerheid omdat de accountant in zo’n rapport/verklaring volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. Deze zeer beperkte zekerheid die een accountant aldus, in aanvulling op de ter staving van de opgave te verstrekken bescheiden, kan geven, rechtvaardigt niet het maken van de aanzienlijke kosten die met het inschakelen van een registeraccountant gemoeid zullen zijn. Hierbij weegt de rechtbank ook nog mee dat aan de veroordeling tot het doen van opgave, als prikkel tot nakoming, een dwangsom zal worden verbonden (zie hierna). De rechtbank zal, gelet op de het voorgaande, de gevraagde inschakeling van een registeraccountant niet toewijzen.
4.29.
Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft Grenzenlos Direkt te kennen gegeven de termijn voor het doen van opgave te willen stellen op drie maanden (de rechtbank begrijpt: na betekening van dit vonnis). De vordering zal, nu 365 Nordic Outdoor zich niet tegen deze termijn heeft verzet, aldus worden toegewezen.
4.30.
Tijdens de comparitie van partijen heeft Grenzenlos Direkt verder naar voren gebracht dat waar in onderdeel 4 van haar vordering het woord ‘boete’ staat vermeld, daar ‘dwangsom’ moet worden gelezen. De rechtbank zal deze vordering dan ook aldus begrijpen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft 365 Nordic Outdoor tegen dit onderdeel van de vordering, gezien de wijze waarop deze is geformuleerd (betaling van een bedrag ineens en vervolgens, bij voortdurende overtreding, betaling van een bedrag per (gedeelte van een) dag) en de hoogte van de dwangsommen, terecht bezwaar gemaakt. De rechtbank zal de gevorderde dwangsommen daarom matigen en aan het totaal van te verbeuren dwangsommen een maximum verbinden.
In het incident
4.31.
Het voorgaande brengt mee dat de vordering tot het treffen van een provisionele voorziening, wegens een gebrek aan belang van Grenzenlos Direkt bij een oordeel daarover, moet worden afgewezen. Deze vordering is immers gelijkluidend aan onderdeel 3 van de vordering in de hoofdzaak en op dat onderdeel van de vordering is in de hoofdzaak beslist.
Proceskosten in de hoofdzaak
4.32.
Uit hetgeen hiervoor is overwogen, volgt dat 365 Nordic Outdoor in deze procedure moet worden beschouwd als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij. Dit betekent in beginsel dat 365 Nordic Outdoor moet worden veroordeeld in de door Grenzenlos Direkt gemaakte proceskosten.
4.33.
De rechtbank ziet geen aanleiding om van dit uitgangspunt af te wijken. Zij volgt 365 Nordic Outdoor, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de onderdelen van de vordering van Grenzenlos Direkt die worden afgewezen, niet in haar betoog dat deze evident ongegrond waren (en de kosten nodeloos zouden zijn aangewend).
4.34.
Grenzenlos Direkt vordert een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. De opgave van Grenzenlos Direkt betreffende de honoraria van de advocaten die de zaak hebben behandeld, sluit op een bedrag van € 27.886,95 (exclusief BTW).
4.35.
Partijen hebben eenstemmig te kennen gegeven dat deze zaak moet worden beschouwd als een ‘normale bodemzaak’ in de zin van de landelijk vastgestelde Indicatietarieven in intellectuele eigendomszaken. De rechtbank ziet reden partijen daarin te volgen en acht daarom voor de werkzaamheden van de advocaten van Grenzenlos Direkt een bedrag van € 17.500,-- toewijsbaar, zijnde het bedrag dat voor een ‘normale bodemzaak’ maximaal als redelijk en evenredig wordt beschouwd. Het meer gevorderde aan advocaatkosten zal worden afgewezen.
4.36.
De toe te wijzen kosten moeten worden vermeerderd met het door Grenzenlos Direkt betaalde griffierecht (ad € 1.992,--) en de verschotten ter zake van de onderhavige procedure (€ 81,83 aan dagvaardingskosten). Het totaalbedrag aan proceskosten komt dan uit op een bedrag van € 19.573,83. Dat bedrag zal aan Grenzenlos Direkt worden toegewezen. De over dit bedrag gevorderde wettelijke rente (onderdeel 7 van de vordering) is ook toewijsbaar, zij het op de wijze als in het dictum vermeld.
Proceskosten in het incident
4.37.
In het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft Grenzenlos Direkt te gelden als de in het ongelijk gestelde partij, reden waarom zij moet worden veroordeeld in de proceskosten van 365 Nordic Outdoor. Nu de incidentele vordering gelijkluidend is aan een onderdeel van de vordering in de hoofdzaak, begroot de rechtbank de proceskosten van 365 Nordic Outdoor in het incident op nihil.
5
De beslissing
De rechtbank
In de hoofdzaak
5.1.
verklaart voor recht dat 365 Nordic Outdoor inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Grenzenlos Direkt op het merk NORDCAP door het gebruik van het teken
NORD CAPE voor dezelfde waren als die waarvoor het merk NORDCAP is ingeschreven;
5.2.
veroordeelt 365 Nordic Outdoor om aan Grenzenlos Direkt de door haar als gevolg van de merkinbreuk geleden schade te vergoeden, inclusief wettelijke rente, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
5.3.
veroordeelt 365 Nordic Outdoor om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis een, met stukken onderbouwde, opgave te doen van de volgende gegevens:
a. de naam/namen en adres/adressen van de onderneming(en) waarvan 365 Nordic Outdoor de producten met daarop het inbreukmakend teken heeft verkregen;
b. de naam/namen en adres/adressen van de onderneming(en) waaraan 365 Nordic Outdoor de producten met daarop het inbreukmakend teken heeft geleverd;
c. het totale aantal door 365 Nordic Outdoor verkregen producten met daarop het inbreukmakend teken, gespecificeerd per product;
d. het totale aantal producten met daarop het inbreukmakend teken dat 365 Nordic Outdoor heeft verhandeld in de Europese Unie, gespecificeerd per product;
5.4.
beveelt 365 Nordic Outdoor een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,-- te betalen wanneer zij in strijd handelt met de hiervoor onder 5.3 verwoorde veroordeling, te vermeerderen met een dwangsom van € 500,-- per dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 50.000,--;
5.5.
veroordeelt 365 Nordic Outdoor in de proceskosten, aan de zijde van Grenzenlos Direkt begroot op een bedrag van € 19.573,83, één en ander te voldoen binnen 14 dagen na datum van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW
over de kosten, te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening;
5.6.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.7.
wijst het meer of anders gevorderde af.
In het incident
5.8.
wijst de vordering af;
5.9.
veroordeelt Grenzenlos Direkt in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van 365 Nordic Outdoor begroot op nihil.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Bierling en in het openbaar uitgesproken door
mr. D. Nobel, rolrechter, op 25 maart 2020.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
Europese Economische Ruimte
Burgerlijk Wetboek.