ECLI:NL:RBDHA:2020:5138
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/545920 / HA ZA 18-40
Vonnis van 10 juni 2020
in de zaak van
GLOBAL MANAGEMENT SERVICES B.V.
,
te Amersfoort,
eiseres in conventie, verweerster in reconventie,
advocaat [NAAM]. L. van Leeuwen te Haarlem,
tegen
OUTTRADE B.V.
,
te Nieuwleusen,
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. J.J. Gevers te Assen.
Partijen zullen hierna Global en Outtrade genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 21 december 2017, met producties 1-32;
de conclusie van antwoord, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties 1-17;
het tussenvonnis van 6 juni 2018 waarbij een comparitie van partijen is gelast;
het proces-verbaal van de comparitie partijen van 11 oktober 2018, met de daarin genoemde stukken, waaronder de conclusie van antwoord in reconventie tevens houdende akte eiswijziging, en de aanvullende producties van partijen.
de aan het dossier toegevoegde brief van de advocaat [NAAM]14 november 2018 met opmerkingen over het proces-verbaal van de comparitie van partijen.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Zowel Global als Outtrade zijn ondernemingen die zich onder meer bezighouden met de handel in consumentengoederen.
2.2.
Fujian Auplex Appliance Co Ltd (hierna Auplex) is een China gevestigde producent van onder meer keramische barbecues - zogeheten kamado’s - waaronder in de maat 13 inch (hierna: kamado’s of barbecues). Deze worden van een (losse) standaard voorzien.
2.3.
In een e-mail d.d. 1 september 2015 van [A ] van Carana Designs (hierna Carana) aan (de directeur) van Global, de heer [de directeur], staat het volgende:
Hoi [de directeur],
Hierbij de schets van de BBQ-standaard zoals besproken , is dit voldoende voor de fabriek ?
2.4.
De afbeelding hiervoor is als annex gevoegd bij een tussen Global en Carana gesloten ‘
Agreement for the assignment of IP-rights
’, d.d. 21 augustus 2017, waarin onder meer staat:
(B) 	Carana is a designer who –among others – develops designs in commission and upon instructions of Global (hereinafter the ‘Designs’);
(…)
1.1.
Carana hereby, now and for then, assigns and delivers to Global all intellectual property rights, among which the copyrights and the (unregistered) design rights, which have (or will) come into existence at any time or place in and/or in connection with the (future) Designs, which assignment and delivery is hereby, now and for then, accepted by Global.
(…)
6.2.
This Agreement and the Annexe I constitute the entire Agreement between the Parties pertaining
the subject matter hereof and supersede all correspondence, prior agreements, negotiations, discussions and other communication between the Parties prior to this Agreement, whether oral or written in connection with the subject matter hereof, except as explicitly set forth herein.
2.5.
De onder 2.3 weergegeven afbeelding is opgenomen in een e-mail d.d.
4 september 2015 van Global aan [B], een salesmanager van Auplex. Hierin staat:
Hi [B],
For possible 13” order we want to use our stand design, see below. Can you produce this? Do you need more specs?
When we have order confirmation, please make samples for approval asap. (…)
2.6.
De firma Xenos heeft bij Global 600 kamado’s van 13 inch besteld en tevens een aantal van 18 inch. In een e-mail d.d. 27 november 2015, waarin de betreffende order namens Xenos is gedaan, staat onder meer:
(…)
* Beide maten wil ik in het zwart
* Van de 13” graag een monster voor folderdoeleinden. Van de grotere maat geschikte foto’s die we online kunnen zetten.
2.7.
In een e-mail d.d. 8 december 2015 van Global aan [B] van Auplex, met onderwerp: ‘Agreement on 13” & 18” Kamado order shipment’, staat onder meer:
We discussed and agreed on all details, which I here summarize:
order will be ready for shipment on April 3rd 2016 latest.
All Kamado’s will be in colour BLACK (no grey / no orange)
Thermometer will be the new 800 degree model (not old 700 degree model).
(…)
[B] will send drawing of 13” Kamado in new frame standard -> use for Manual and Box. When is picture ready?
(…)
2 pcs of the new frame will be collected on Monday December 14th (…)
(China Direct will arrange SF and send 2 frames to Holland)
Purchase order handling will be done by China Direct.
(…)
2.8.
In de bijlage bij een e-mail d.d. 10 december 2015 van [B] aan Global, waarin zij schrijft “
Herewith you the picture of AU-13 in new frame”
is een tekening van een kamado met standaard opgenomen.
2.9.
In een e-mail d.d. 10 januari 2016 van Global aan (een medewerker van) Xenos staat onder meer:
Bij [naam van andere medewerker Xenos] staat het monster, speciaal ingevlogen voor fotografie.
In de verpakking zit het oude model standaard, deze niet gebruiken,
Morgen wordt er (…) een doos afgeleverd (…) waar de nieuwe/ juiste standaard in zit.
2.10.
Xenos heeft in een folder, met aanbiedingen geldend van 28 mei tot en met juni 10 juni 2016, onderstaande afbeelding opgenomen:
2.11.
Outtrade heeft in november 2016 per e-mail gecorrespondeerd met [C], een medewerker van Auplex, over mogelijke orders en prijzen van kamado’s. In een
e-mail d.d. 18 november 2016 aan [C] schrijft Outtrade onder meer:
(…)
We are getting a request from another big customer. They want to change the stand of the small Kamado.
They want it more robust and design. Would that be possible?
2.12.
Bij e-mail d.d. 21 november 2016 van [C] aan Outtrade staat in reactie daarop:
Yes, we have two newest very robust stand, pls check attached pictures
.
Bij deze e-mail zijn onder meer de twee volgende foto’s gevoegd.
2.13.
Bij e-mail d.d. 21 november 2016 heeft Outtrade (onder meer) bovenstaande foto’s doorgestuurd aan Blokker, met informatie over de bijbehorende prijzen.
2.14.
Op 22 december 2016 heeft Global het navolgende, op diezelfde datum onder nummer 003535335-0001 op haar naam ingeschreven en op 25 januari 2017 gepubliceerde Gemeenschapsmodel voor een barbecuestandaard aangevraagd:
2.15.
Global heeft in februari 2017 bij de Nederlandse douane een verzoek ingediend om op te treden bij vermoedelijke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten op grond van de Anti-piraterijverordening.
2.16.
Outtrade heeft voor Blokker barbecues met de onder 2.13 weergegeven standaard bij Auplex besteld. Blokker heeft voor de barbecue met standaard geadverteerd in een folder van 25 maart 2017. Nadat twee zendingen door Outtrade waren geïmporteerd en aan Blokker afgeleverd, is op 4 april 2017 een derde zending van 703 barbecues tegengehouden door de Nederlandse douane, op grond van het vermoeden dat de standaards daarvan inbreuk maakten op rechten van Global.
2.17.
Global heeft na bericht van de douane, bij brief van 5 april 2017 aan Outtrade meegedeeld dat Outtrade inbreuk maakt op haar modelrechten en haar gesommeerd die inbreuk te staken. In reactie daarop heeft de advocaat [NAAM]:
Aangezien cliënte al geruime tijd in deze branche werkzaam is, is zij ermee bekend dat de barbecue standaard waarvoor u op 22 december 2016 een modeldepot heeft gerealiseerd, reeds geruime tijd daarvoor bekend was en op de markt beschikbaar was. Zo is door Xenos onder meer in mei 2016 een barbecue met losse standaard aangeboden en verkocht. Deze standaard is identiek aan de standaard waarvoor u recent een modeldepot heeft verricht
.
2.18.
Outtrade heeft de brief van Global van 5 april 2017 per e-mail van dezelfde datum aan [C] van Auplex doorgestuurd. Outtrade schrijft daarin onder meer:
It says in their documents that they have patented the design on the 22-12-2016 and
published it on 25-01-2017. We have placed the orders with you before that, but are you aware of this patent and do you know the attached company? We need your urgent reply.
In reactie daarop bij e-mail van dezelfde datum van [C] staat:
We have never heard that before and the same feel very curious about these. Actually, this original stand design is from famous brand" Big Green Egg", we cannot understand why and how can they apply the patent for that? Pls check the link below: http://biggreenegg.com/product/mini-nest/.
2.19.
In een e-mail d.d. 18 april 2017 heeft Outtrade [C] gevraagd wanneer Auplex de standaard voor het eerst heeft geleverd, waarop [C] heeft geantwoord:
After recheck, The first time we delivered this stand is just 1 pcs on about February, 2015.
Attached is the packing list, pls kindly check.
Op de paklijst die bij deze e-mail is gevoegd, bestemd voor Keslog Oy, een bedrijf in Finland, staat de vermelding ‘Ceramic BBQ AU-13’.
2.20.
Outtrade heeft vervolgens bij e-mail d.d. 20 april 2017 gevraagd of [C] een foto in de paklijst kan voegen (zie ook r.o. 3.32 in het hierna weergegeven vonnis in de douaneprocedure). Daarnaast heeft Outtrade [C] gevraagd:
Did you receive any drawings of this model from Global Management? (…) But since you already mentioned you do not do any business with them I suppose you also have not delivered them or received any drawings from them. I suppose you made the stand based on the original Green Egg stand isn't it?
2.21.
[C] heeft daarop in een e-mail d.d. 20 april 2017, met als bijlage een ‘updated packing list’, geantwoord:
Besides Finland customer in the packing list, Currently for Netherlands market, we also delivered to
a
Hongkong company named China Direct before, but we don't know if this 2 company has some relationship. And for the cart, it's definitely not from any customer's drawing. Our technician do the drawing according to Big Green Egg's design, and never talk about its property with any customer.
We have not given any exclusive rights for this stand to anyone! For the packing list, pls check attached scanning copy with pictures.
2.22.
In haar correspondentie met Global heeft Outtrade mede op basis van de van [C] verkregen informatie naar voren gebracht dat Global niet heeft aangetoond dat het model door haar is ontworpen en dat het model niet nieuw is, onder meer omdat het model lijkt op de standaard van barbecues van het merk The Big Green Egg, omdat het model blijkens een
packing list
van Auplex al in februari 2015 is geleverd aan een Finse onderneming en bovendien in maart 2016 al op de markt werd gebracht door een andere Chinese onderneming, TopQ.
2.23.
De briefwisseling tussen partijen heeft tot een patstelling geleid. De douane heeft de barbecuestandaards eind april op verzoek van Global vrijgegeven. Outtrade is vervolgens een procedure bij de rechtbank Midden-Nederland gestart (hierna: de douaneprocedure), waarin zij Global op grond van de Anti-Piraterij Verordening aansprakelijk heeft gesteld voor schade als gevolg van de douaneblokkade. Global heeft reconventionele vorderingen ingesteld tot opheffing van bankbeslag en schadevergoeding. Bij vonnis van 9 mei 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland de vorderingen van Outtrade afgewezen en die van Global toegewezen, met veroordeling van Outtrade in de proceskosten in conventie en reconventie. In dat kader heeft de rechtbank onder meer overwogen:
(…)
(…)
De rechtbank heeft de proceskosten in conventie en reconventie begroot op respectievelijk
€ 8.142,42 en € 3.129,21 (in totaal: € 11.311,63, waarvan € 1.924,- aan griffierecht en het overige aan salaris advocaat).
3
Het geschil
in conventie
3.1.
Global vordert na eiswijziging – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Outtrade beveelt (voor de vorderingen onder I, II en IV, op straffe van dwangsommen):
I.
primair
de inbreuk op de (niet-geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten en
subsidiair
de inbreuk op de auteursrechten van Global op het ontwerp van de barbecuestandaard en
meer subsidiair
het slaafs nabootsen van de barbecuestandaard van Global dan wel anderszins onrechtmatig handelen, te staken en gestaakt te houden;
II. aan de advocaat [NAAM]goedgekeurde opgave te doen, voorzien van door hem gewaarmerkte documenten, van de hoeveelheid vervaardigde, ingekochte, verkochte en op voorraad gehouden inbreukmakende producten, de kost-, inkoop- en verkoopprijzen van die producten, de met de verkoop daarvan gemaakte winst, en de namen en adresgegevens van importeurs, tussenpersonen, agenten, leveranciers en afnemers van de inbreukmakende producten;
III. haar (niet-particuliere) afnemers schriftelijk te instrueren dat zij de verhandeling van inbreukmakende producten onmiddellijk staken en alle exemplaren van inbreukmnakende producten aan Outtrade retourneren;
IV. alle bij Outtrade in voorraad zijnde inbreukmakende producten, inclusief de retour ontvangen producten te laten vernietigen;
en Outtrade voorts veroordeelt
V. tot vergoeding aan Global van de door haar als gevolg van de inbreuk en/of het onrechtmatig handelen geleden schade bestaande uit de door Global gederfde winst, dan wel, ter keuze van Global, tot [betaling] van de door Outtrade genoten winst, vermeerderd met wettelijke rente, en op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
VI. in de proceskosten, (mede) te begroten op de voet van artikel 1019h Rv
,
VII. te vermeerderen met wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW
.
3.2.
Aan deze vorderingen legt Global samengevat het volgende ten grondslag. Global heeft een onderstel (standaard) voor een kamado ontwikkeld en laten uitwerken door freelance ontwerper Carana, die, voor zover nodig, alle intellectuele eigendomsrechten op de standaard aan Global heeft overgedragen. Global heeft de standaard voor het eerst in mei 2016 (via Xenos) aan het publiek ter beschikking gesteld en op 22 december 2016, binnen de in artikel 7 lid 2 GModVo
bedoelde respijttermijn, heeft zij het uiterlijk van de standaard als Gemeenschapsmodel laten registreren. Gelet hierop heeft Global zowel van rechtswege aanspraak op de drie-jarige bescherming (vanaf mei 2016) uit hoofde van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel als op de ruimere bescherming uit hoofde van haar recht op het ingeschreven Gemeenschapsmodel. Het uiterlijk van de standaard, dat nieuw is en eigen karakter heeft, heeft een aantal nader benoemde vormgevingselementen. In de door Outtrade op de markt gebrachte standaard zijn al deze vormgevingsgelementen opzettelijk overgenomen; de standaard is identiek. Op grond van artikel 19 lid 1 en lid 2 van de GModVo is daarom sprake op inbreuk op de (niet-ingeschreven) modelrechten van Global.
3.3.
Subsidiair stelt Global dat Outtrade inbreuk maakt op haar auteursrechten op het ontwerp van de standaard, nu dit ontwerp vanwege de benoemde vormgevingselementen is aan te merken als een eigen intellectuele schepping en de door Outtrade op de markt gebrachte standaard daaraan is ontleend. Meer subsidiair stelt Global dat haar ontwerp een eigen plaats in de markt heeft en het product van Outtrade daarvan een slaafse nabootsing is.
3.4.
Outtrade voert gemotiveerd verweer.
in reconventie
3.5.
Outtrade vordert  samengevat - dat de rechtbank bij uitvoerbaar te verklaren vonnis het ingeschreven Gemeenschapsmodel van Global nietig verklaart en het depot doorhaalt en Global veroordeelt tot betaling van in totaal € 50.000,- aan door Outtrade geleden schade op grond van onrechtmatige daad, met veroordeling van Global in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.
3.6.
Aan deze vorderingen legt Outtrade, onder verwijzing naar haar verweer in conventie, samengevat het volgende ten grondslag. Het ingeschreven Gemeenschapsmodel is nietig op grond van artikel 25 lid 1 onder b, GModVo. Het ontbeert gezien de volgende omstandigheden nieuwheid en eigen karakter:
i) als ervan moet worden uitgegaan dat Xenos een aan het Gemeenschapsmodel identieke standaard vóór inschrijving van het model heeft aangeboden, kan Global- die niet de ontwerper/rechtverkrijgende is van het model en ook niet heeft aangetoond dat zij de betreffende standaard aan Xenos heeft geleverd - zich niet beroepen op een eigen beschikbaarstelling aan het publiek, althans niet binnen de respijttermijn van artikel 7 lid 2 GModVo;
ii) de betreffende standaard, waarvan niet Global, maar Auplex de ontwerper is, is vóór aanvraag van het model al in de correspondentie tussen enerzijds Auplex en anderzijds Global en Outtrade alsook in de correspondentie tussen Outtrade en Blokker aan het publiek ter beschikking gesteld, dan wel, subsidiair,
iii) het vormgevingserfgoed bevatte reeds drie gelijke standaards, namelijk The Green Egg-, de Bastard- en de TopQ-standaard.
Global heeft onrechtmatig geclaimd dat Outtrade inbreuk op haar rechten heeft gemaakt en door de in dat kader in haar opdracht opgeworpen douaneblokkade, heeft Outtrade schade geleden bestaand uit gemiste omzet bij Blokker (€ 40.000,-) en reputatieschade (€ 10.000,-).
3.7.
Global voert gemotiveerd verweer.
3.8.
Op de stellingen van partijen in conventie en in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
in conventie en reconventie
Gemeenschapsmodelrechten
4.1.
Global stelt primair dat Outtrade met de verhandeling van barbecuestandaards inbreuk heeft gemaakt op haar rechten als houder van een ingeschreven dan wel
niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Van het uiterlijk van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel waarop zij zich beroept, heeft zij de volgende afbeeldingen in het geding gebracht (haar productie 37) en een fysiek exemplaar bij de rechtbank achtergelaten:
4.2.
De rechtbank stelt voorop dat niet ter discussie staat dat de door Outtrade verhandelde standaard aan de hiervoor weergegeven afbeeldingen en het ter zitting getoonde exemplaar identiek is. Evenmin is in geschil dat de door Outtrade verhandelde standaard en derhalve ook het hiervoor getoonde uiterlijk van fysieke model waarop Global zich beroept, identiek is aan het ingeschreven Gemeenschapsmodel.
4.3.
Alle in conventie gevoerde verweren van Outtrade tegen de gestelde modelrecht- inbreuk komen er op neer dat Global geen beroep kan doen op een niet-ingeschreven en ingeschreven Gemeenschapsmodel. In reconventie mondt een groot deel van die verweren uit in de gevorderde nietigheid van laatstgenoemd model. Vanwege de samenhang tussen de stellingen in conventie en reconventie en die met betrekking tot het niet-ingeschreven en ingeschreven model, zal de rechtbank deze (grotendeels) tezamen bespreken.
-
ontwerper/ rechtverkrijgende (Global - Auplex)?
4.4.
Outtrade heeft in de eerste plaats aangevoerd dat Global geen beroep kan doen op een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel, omdat zij daarvan niet de ontwerper of rechtverkrijgende (artikel 14 lid 1 GModVo) is. Het ontwerp van de standaard is afkomstig van Auplex en Auplex is ook degene geweest die het model – door het aan Global aan te bieden, zoals in haar e-mailbericht van 10 december 2015 (zie 2.8 hiervoor) – voor het eerst aan het publiek ter beschikking heeft gesteld. Global kan zich niet op een eigen eerste openbaarmaking beroepen. Hieruit volgt volgens Outtrade tevens dat het op 22 december 2016 ingeschreven Gemeenschapsmodel niet nieuw en dus ongeldig is.
4.5.
Outtrade baseert dit betoog kort gezegd op de stelling dat nergens uit blijkt dat Global het ontwerp aan Auplex heeft aangeleverd en dat logischer is te veronderstellen dat Global de standaard uit het gebruikelijke assortiment van Auplex heeft gekozen, hetgeen aansluit bij de lezing van Auplex in de e-mails van [C] (zie 2.21). Outtrade wordt hierin om de navolgende redenen niet gevolgd.
4.6.
Global heeft gesteld dat Carana in opdracht en op instructies van (de directeur) van Global een standaard voor een kamado van 13 inch heeft ontworpen, welk ontwerp Global vervolgens aan Auplex heeft gestuurd, die het in een technische tekening voor productiedoeleinden heeft vertaald. Deze stelling heeft Global (nader) onderbouwd met de e-mail met het ontwerp van Carana aan Global van 1 september 2015, de e-mail van 4 september 2015 waarin ditzelfde ontwerp door Global aan Auplex is verzonden met de mededeling van Global dat zij ‘
our stand design
’ wil gebruiken en de vraag of Auplex dit kan produceren, alsmede een autodesk-tekening d.d. 25 september 2015 van Auplex, met technische specificaties van het ontwerp.
4.7.
Gezien deze (nadere) onderbouwing, houdt de stelling van Outtrade dat nergens uit blijkt dat Global het ontwerp van de standaard aan Auplex heeft aangeleverd, geen stand. Outtrade heeft in dit verband ook opgemerkt dat Carana zich op haar website profileert als textielontwerper en dat in de overeenkomst met Global niet wordt benoemd dat Carana de betreffende standaard heeft ontworpen. Global heeft er vervolgens onder overlegging van een vollediger weergave van de betreffende website op gewezen dat het werkterrein van Carana breder is. Tevens heeft zij gewezen op de annex met het ontwerp van de standaard bij de overeenkomst tussen haar en Carana. Nu Outtrade daarop niet meer heeft gereageerd, zijn haar stellingen over Carana onvoldoende om aan te nemen dat Carana het ontwerp niet in opdracht van Global heeft gemaakt. De rechtbank gaat daarom van de juistheid van de stellingen van Global op dit punt uit. Dat betekent ook dat er met Global van wordt uitgegaan dat, voor zover Carana enig intellectueel eigendomsrecht op het ontwerp zou hebben verkregen, zij dat bij overeenkomst aan Global heeft overgedragen.
4.8.
Ter zitting heeft Global toegelicht dat het voor de vertaling van het ontwerp naar productie nodig was om een verbindingsstuk in het draagplateau (steunstuk) van de standaard aan te brengen, omdat de standaard in drie delen wordt geproduceerd. Door Outtrade is erkend dat dit een technische keuze betreft: het is (mede met het oog op de verpakking) goedkoper de standaard niet in één geheel te maken. Voor zover Outtrade nog ingang heeft willen doen vinden dat de tekening van Carana vanwege het ontbreken van een verbindingsstuk, van de door Auplex geproduceerde standaard verschilt in de zin dat van een ander ontwerp sprake zou zijn (vgl. nr. 20 cva), stuit dit op het voorgaande af.
4.9.
De (alternatieve) redenering van Outtrade dat de aan Global geleverde standaard door Auplex is ontworpen en ten tijde van de bestelling daarvan door Global tot het (gebruikelijke) assortiment van Auplex behoorde, doet aan het onderbouwde standpunt van Global onvoldoende af. De lezing van [C] van Auplex waarop Outtrade zich in dit kader beroept, is namelijk niet eenduidig en van de juistheid van de ter ondersteuning van die lezing door Outtrade ingebrachte documenten kan niet worden uitgegaan. Aan deze lezing kan daarom niet de daaraan door Outtrade gewenste waarde worden toegekend. De rechtbank overweegt hierover als volgt.
4.10.
[C] heeft in eerste instantie (o.a. e-mail d.d. 20 april 2017) verklaard dat het ontwerp van de standaard niet is gebaseerd op een tekening van een derde (klant), maar afkomstig is van een medewerker (technicus) van Auplex. Op de door haar aan Outtrade toegezonden tekening, staat een datum van 9 december 2014. Deze tekening is, afgezien van de datum en enkele bijschriften, exact gelijk aan de door Global van [B] verkregen autodesk-tekening van 25 september 2015. Geconfronteerd met informatie van de zijde van Global/ [B], heeft [C] in een e-mail van 27 september 2018 aan Outtrade verklaard dat er twee dezelfde tekeningen binnen het bedrijf bestaan, waarbij de latere tekening - de autodesk-tekening van 25 september 2015 - is gemaakt na bestudering van een door [de directeur] (directeur Global, Rb) in september 2015 aan [B] toegezonden ‘
picture of BGE’
. Dat [C] met ‘picture of BGE’ op iets anders doelt dan de tekening van de standaard die Global bij e-mail van 4 september 2015 aan Auplex heeft gestuurd, blijkt nergens uit. Volgens Outtrade zelf strookt de opmerking van [C] juist met die e-mail van 4 september 2015, omdat men de standaard met dat ontwerp in China als ‘Big Green Egg’ standaard aanduidt. Daarvan uitgaande, is de autodesk-tekening van 25 september 2015 dus tot stand gekomen naar aanleiding van de door Global aangeleverde ontwerp. Met dit alles is niet goed te rijmen dat er op 9 december 2014 - los van dat door Global aangeleverde ontwerp - door een medewerker van Auplex een identieke productietekening tot stand zou zijn gebracht. In dit licht komt logischer voor de verklaring van [C]’s collega [B] (e-mail d.d. 26 september 2018) dat de tekening van 9 december 2014 ‘
fake
’ is en dat de in algemene bewoordingen opgesteld ‘
statement
’ die zou moeten bevestigen dat het ontwerp van die datum dateert, geen officiële verklaring van Auplex is, maar naar aanleiding van een verzoek van Outtrade door [C] is opgesteld.
4.11.
De stelling van Outtrade dat de datum van de van [C] verkregen tekening strookt met haar verklaring dat Auplex de standaard in februari 2015 al heeft geleverd aan een Fins bedrijf, werpt op het bovenstaande geen ander licht. Het vormt hiervan veeleer een bevestiging. Daartoe geldt het volgende.
4.12.
De
commercial invoice
d.d. 10-02-2015 die Outtrade met betrekking tot de gestelde levering aan het Finse bedrijf Keslog Oy heeft overgelegd, heeft dezelfde datum, nummering, omschrijving (‘Ceramic BBQ AU-13’) en foto als de ‘updated packinglist’ (zie 2.20 en 2.21), waarvan vast staat dat deze niet origineel is en dat de foto daaraan door [C] is toegevoegd. Zoals in het vonnis in de douaneprocedure is geconcludeerd, kan er niet vanuit worden gegaan dat in die updated packinglist gevoegde foto, de barbecuestandaard weergeeft die in 2015 aan (een zustervennootschap) van Keslog Oy is gestuurd.
4.13.
De rechtbank komt op basis van de commercial invoice in deze procedure niet tot een ander oordeel. Zoals ook in de douaneprocedure is overwogen, heeft de corporate counsel bij Kesko Corporation (waarin Keslog Oy, later Kesko Logistics is opgegaan) over de betreffende foto immers verklaard dat de daarop weergegeven barbecue niet overeenkomt met de Auplex-barbecue die een aan Keslog Oy gerelateerde entiteit onder de aanduiding AU-13 in 2015 heeft ontvangen, waarbij hij heeft verwezen naar een foto van de AU-13 barbecue die volgens hem wel is ontvangen en waarop een hele andere standaard (met krullen) staat.
4.14.
Voor zover Outtrade in de onderhavige procedure heeft willen betogen dat de verklaring van de corporate counsel van Kesko mogelijk over een andere levering gaat en dat de commercial invoice wel degelijk betrekking heeft op een levering van februari 2015 (proces-verbaal, nr. 30), faalt dat. De administratie van Kesko bevat daarvoor volgens de (aanvullende) verklaring van haar corporate counsel geen aanknopingspunten. Daarnaast heeft Global aangevoerd dat de barbecue op de foto een thermometer heeft die tot 800 graden loopt, terwijl die pas eind 2015 is ontwikkeld. Outtrade heeft niet betwist dat thermometers met een maximum van 800 graden ten tijde van de gestelde levering aan het Finse bedrijf nog niet verkrijgbaar waren. Zij betwist wel dat op de foto die op de bon is geplaatst een dergelijke thermometer zichtbaar is, maar tegenover de door Global overgelegde (uitvergrote) foto waarop die thermometer wel is te zien, heeft zij niets gesteld. De rechtbank gaat daarom aan haar blote betwisting op dit punt voorbij.
4.15.
Gelet op dit alles moet worden aangenomen dat de op de commercial invoice vermelde levering aan het Finse bedrijf niet heeft plaatsgevonden en dat die invoice geen authentiek document betreft. Dit wordt bevestigd door de verklaring van [B] waarin staat dat de commercial invoice geen officieel stuk van Auplex is.
4.16.
Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat het betoog van Outtrade in de stukken onvoldoende steun vindt. Het wordt er daarom op grond van de stellingen van Global voor gehouden dat zij de ontwerper, althans rechtverkrijgende van het ontwerp van de standaard is terwijl Auplex daarvan (slechts) de producent is. Dat Auplex het model dat zij in opdracht van Global heeft geproduceerd aan Global heeft getoond en aangeboden, is - anders dan Outtrade heeft aangevoerd - daarom ook niet aan te merken als een voor het ingeschreven Gemeenschapsmodel (nieuwheidsschadelijke) ter beschikkingstelling aan het publiek.
-
openbaarmaking Xenos
4.17.
Outtrade heeft verder betoogd dat Global geen beroep op een niet-ingeschreven model toekomt, omdat zij niet met sluitend bewijs heeft aangetoond - en Outtrade bij gebrek aan wetenschap betwist - dat Global de standaard die door Xenos op de markt is aangeboden, aan Xenos heeft geleverd.
4.18.
Dit verweer slaagt niet. Global heeft behalve aan Xenos gerichte facturen, paklijsten en leveringsbonnen, die aansluiten op haar correspondentie met Auplex over de bestelling van 13 inch-barbecues met nieuwe standaards, een door haar contactpersoon bij Xenos bevestigde verklaring met bijlagen (waaronder afbeeldingen voor sticker-/ verpakkingsmateriaal) overgelegd, waarvan de juistheid door Outtrade niet (gemotiveerd) is bestreden. Hieruit kan duidelijk worden opgemaakt dat Xenos de standaard die zij op de markt heeft gebracht, van Global heeft afgenomen en dat dat dezelfde standaard betreft als waarop Global rechten claimt.
4.19.
Bij die stand van zaken stelt Outtrade zich op het standpunt dat, nu de eerste factuur (de rechtbank leest: orderbevestiging) van Global aan Xenos dateert van 16 december 2015, aangenomen moet worden dat Global reeds vóór die datum aan Xenos tekeningen en/of foto’s van de betreffende standaard heeft getoond en voor verkoop aan Xenos heeft aangeboden. Onder verwijzing naar het arrest Gautzsch/Duna
, betekent dit volgens Outtrade dat, nu Xenos als handelaar behoort tot de groep ‘ingewijden in de betrokken sector, die in de Gemeenschap werkzaam zijn’ (vgl. artikel 7 lid 1 GModVo), de standaard meer dan een jaar voorafgaand aan het modeldepot op 22 december 2016 aan het publiek beschikbaar is gesteld. Aan Global komt daarom - zo begrijpt de rechtbank het betoog van Outtrade - geen rechtsgeldig beroep op de respijttermijn in artikel 7 lid 2 GModVo toe zodat het ingeschreven model nietig is.
4.20.
Global heeft in reactie daarop aangevoerd dat indien het tonen van (een afbeelding van) een model aan één enkele onderneming (hier: Xenos) al voldoende is om van beschikbaarstelling aan het publiek te spreken - zij betwist dat - dat in dit geval binnen de respijttermijn van twaalf maanden voorafgaand aan indiening van de modelaanvraag is gebeurd. Zij heeft daartoe verwezen naar haar eerdergenoemde, door haar contactpersoon bij Xenos bevestigde verklaring met bijlagen. In die verklaring staat dat Global aan Xenos, in het kader van een mogelijke order voor barbecues, een fysiek exemplaar van de 13 inch kamado heeft getoond in een ‘oude’ standaard (met krullen) die Xenos niet mooi vond, waarna mondeling is besproken dat de standaard anders zou worden vormgegeven, dat Xenos ten tijde van de order van de kamado’s op 27 november 2015 en bevestiging daarvan op 16 december 2015 nog geen afbeelding van de nieuwe standaards had gezien en dat de eerste keer dat het uiterlijk van de standaard aan Xenos is getoond op 11 januari 2016 is geweest, toen een monster van de standaard bij het distributiecentrum van Xenos is afgeleverd om daarvan foto’s te kunnen maken voor folderdoeleinden en stickers op de verpakking (vgl. onder 2.9). Uit de e-mail van 23 september 2018 waarin de contactpersoon van Xenos deze gang van zaken bevestigt, staat verder nog dat hij de standaard eerst na ontvangst van het monster heeft goedgekeurd. Nu Outtrade de gedetailleerde en door Xenos bevestigde verklaring niet gemotiveerd heeft betwist, moet ervan worden gegaan dat Global het uiterlijk van de standaard niet eerder dan 11 januari 2016, derhalve minder dan twaalf maanden voor de modelaanvraag, aan Xenos heeft getoond. Het betoog van Outtrade kan daarom al op deze grond niet slagen.
-
openbaarmaking Auplex - Outtrade - Blokker
4.21.
Met verwijzing naar haar e-mailcorrespondentie met Auplex en Blokker, heeft Outtrade vervolgens betoogd dat de door haar verhandelde standaard vóór 22 december 2016 aan haar is aangeboden door Auplex en zij deze op haar beurt vóór 22 december 2016 aan Blokker aangeboden heeft. Daarmee staat vast dat deze standaard voorafgaand aan het depot van het Gemeenschapsmodel aan het publiek ter beschikking is gesteld, reden waarom het ingeschreven Gemeenschapsmodel wegens gebrek aan nieuwheid en eigen karakter nietig is, aldus Outtrade.
4.22.
Global heeft daartegen ingebracht dat het verspreiden van de betreffende afbeeldingen niet geldt als beschikbaarstelling aan het publiek, omdat deze bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn (artikel 7 lid 1 GModVo). Dit argument gaat niet op. Als handelaar heeft Outtrade als ingewijde in de betrokken sector te gelden. De afbeeldingen zijn haar ook in die hoedanigheid, ten behoeve van een eventuele aankoop getoond. Global heeft deze vervolgens aan een andere handelaar (Blokker) als (potentiële) afnemer getoond en had deze ook aan andere marktpartijen kunnen aanbieden. Gelet hierop is geen sprake is van een situatie dat de standaard bij een normale gang van zaken niet redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van in de Gemeenschap werkzame ingewijden in de betrokken sector.
4.23.	Wel is de rechtbank met Global van oordeel dat haar, evenals met betrekking tot de hiervoor besproken openbaarmaking aan Xenos, een beroep op de respijttermijn bedoeld in artikel 7 lid 2 GModVo toekomt. De aan Outtrade respectievelijk Blokker getoonde standaard betreft immers niets anders dan het product dat Global op basis van háár ontwerp door Auplex heeft laten produceren. Het vervolgens aanbieden daarvan door Auplex aan Outtrade berust daarom op informatie van Global als ontwerper/rechtverkrijgende (zie r.o. 4.16). Binnen twaalf maanden hierna heeft registratie van het Gemeenschapsmodel plaatsgevonden. Dit brengt mee dat de gestelde openbaarmaking door Auplex niet in aanmerking wordt genomen bij de vraag of het ingeschreven Gemeenschapsmodel nieuw is en eigen karakter heeft. Het betoog van Outtrade faalt daarom.
-
voorgebruik
4.24.
Ter zitting heeft Outtrade betoogd dat als de beschikbaarstelling van de afbeeldingen van de standaard aan haar, respectievelijk aan Blokker niet leidt tot ongeldigheid van het ingeschreven Gemeenschapsmodel, haar dan (in conventie) een beroep op voorgebruik als bedoeld in artikel 22 GModVo toekomt, omdat zij vóór 22 december 2016 een aanvang heeft gemaakt met gebruik van de door dat model beschermde standaard door die ter verkoop aan Blokker aan te bieden. Ook dit betoog faalt. Zoals hiervoor overwogen is die standaard niets anders dan het product dat Global op basis van haar ontwerp door Auplex heeft laten produceren, op de markt heeft gebracht en nadien als model heeft laten registeren, zodat met Global wordt geoordeeld dat sprake is van namaak. Dit staat aan een geslaagd beroep op artikel 22 GModVo in de weg.
-
vormgevingserfgoed
4.25.
Dit brengt de rechtbank bij het subsidiaire betoog van Outtrade dat er ten tijde van het modeldepot en de eerste ter beschikkingstelling van het model van Global aan het publiek, al drie gelijke standaards op de markt waren, te weten The Big Green Egg (BGE) standaard (2015), de Bastard-standaard (2014) en de TopQ-standaard (begin 2016), waarvan hieronder achtereenvolgens de door Outtrade overgelegde afbeeldingen zijn weergegeven.
Door Global zijn eveneens afbeeldingen overgelegd (producties 22, 31 en 40), waaronder van losse standaards. Een aantal afbeeldingen is hieronder weergegeven (boven:
BGE- resp. Bastard-standaard; onder TopQ- standaard (2x)):
4.26.
De rechtbank neemt bij de beoordeling het ingeschreven Gemeenschapsmodel tot uitgangspunt. Dat de hiervoor bedoelde drie standaards ten opzichte van dit model tot het vormgevingserfgoed behoren staat, ook wat betreft de TopQ-standaard niet meer ter discussie. Global heeft namelijk niet meer gereageerd op de stelling van Outtrade dat deze standaard vanaf begin 2016 op de markt verkrijgbaar was.
4.27.
Bij de vraag of het model van Global, afgezet tegen de drie opgevoerde standaards uit het vormgevingserfgoed nieuwheid en eigen karakter ontbeert, slaat de rechtbank, mede vanwege de beperkte kwaliteit daarvan, niet alleen acht op de door Outtrade overgelegde afbeeldingen, maar ook op die van Global en de fysieke exemplaren van de BGE- en de Bastard-standaard die Global ter zitting heeft getoond. De rechtbank slaat tevens acht op het fysieke exemplaar van de standaard van Global - waarvan niet in geschil is dat dat de belichaming van haar ingeschreven model vormt - voor zover dit een bevestiging oplevert van wat uit de inschrijving blijkt.
4.28.
Bij de beoordeling wordt het volgende vooropgesteld. Een (ingeschreven) model wordt als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot (artikel 5 lid 1 aanhef, sub b GModVo). Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (artikel 6 GModVo). Daarbij moet het eigen karakter van het model niet worden beoordeeld aan de hand van een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen, maar aan de hand van één of meer individueel beschouwde oudere modellen.
4.29.
De ‘geïnformeerde gebruiker’ is niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. Deze gebruiker is gepositioneerd tussen de - op het gebied van het merkenrecht gehanteerde - gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het betreft een gebruiker die, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.
Dit betekent dat deze geïnformeerde gebruiker het model niet alleen als geheel waarneemt, maar tevens op de details daarvan let.
Voorts geldt dat de geïnformeerde gebruiker de modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken.
4.30.
Het Gemeenschapsmodel is ten opzichte van zowel de BGE-, Bastard- als TopQ-standaard nieuw, omdat het ten opzichte van alle drie deze standaards een afwijkende vormgeving van de armen heeft. In het Gemeenschapsmodel is het uiteinde (de aftopping) van de armen rond, in plaats van recht(hoekig) zoals bij de drie standaards uit het vormgevingserfgoed. Daarnaast hebben de armen van deze drie standaards aan de bovenzijde een kronkel of knik waarbij het rechthoekig uiteinde van de armen zichtbaar naar buiten uitsteekt (en de armen vrijkomen van een op de standaard geplaatste barbecue/kamado), waar de armen van het Gemeenschapsmodel geen kronkel of knik bevatten (maar in de volle lengte de contour van een op de standaard geplaatste barbecue volgen en daarop volledig aansluiten). Los van andere verschillen, zorgt deze afwijkende vormgeving van de armen er al voor dat het Gemeenschapsmodel in niet onbelangrijke details van elk van de drie standaards uit het vormgevingserfgoed verschilt en daaraan dus niet identiek is.
4.31.
Naar het oordeel van de rechtbank is vanwege de hierna te bespreken verschillen tussen - een deel van - de door Global aangedragen kenmerkende elementen van het Gemeenschapsmodel en elk van de drie standaards, ook (net) voldaan aan het vereiste dat het Gemeenschapsmodel eigen karakter heeft ten opzichte van elk van die drie standaards.
4.32.
De TopQ-standaard is anders dan het Gemeenschapsmodel, geen drie-, maar een vierpotige en -armige standaard. Zoals bij de nieuwheid aan de orde kwam, bevatten de armen aan de bovenkant bovendien een knik waarbij de uiteinden, die rechthoekig zijn, naar buiten uitsteken, terwijl de armen in het Gemeenschapsmodel een strakkere belijning hebben - zonder knik en uitstekend uiteinde - en worden gekarakteriseerd door de ronde aftopping ervan
.
De algemene indruk die het Gemeenschapsmodel bij de onder r.o. 4.29 bedoelde geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt aldus van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door de TopQ-standaard. Outtrade heeft voor deze (combinatie van) kenmerkende elementen ook niet aangevoerd dat of waarom dat anders is (vgl. cva nr 36).
4.33.
De Bastard-standaard is net als het Gemeenschapsmodel driepotig en -armig, maar de poten (incl. voetstukken) en armen zijn duidelijk smaller en de poten zijn onder een grotere hoek ten opzichte van het steunstuk geplaatst, waardoor deze verder uit elkaar (gespreid) staan dan bij het Gemeenschapsmodel. Daarnaast bevatten de armen van de Bastard-standaard (vgl. r.o. 4.30) aan de bovenzijde een kronkel waarbij de uiteinden, die rechthoekig zijn, naar buiten uitsteken, terwijl de armen in het Gemeenschapsmodel een strakkere belijning hebben - zonder kronkel en uitstekend uiteinde - en worden gekenmerkt door een ronde aftopping. Voor de geïnformeerde gebruiker levert dit een verschil in algemene indruk op. De combinatie van de bredere poten (incl. voetstukken) en armen, de steilere hoek van de poten en de specifieke vormgeving van de armen, maakt dat het Gemeenschapsmodel steviger en qua belijning anders vormgegeven (in de woorden van Global: robuuster en moderner) oogt dan de Bastard-standaard.
4.34.
De BGE-standaard staat wat betreft de hiervoor met betrekking tot de Bastard-standaard onder 4.33 besproken elementen net zo ver of nog verder van het Gemeenschapsmodel af (zo zijn de poten, voeten en armen nog smaller en staan de poten in een nog grotere hoek onder het steunstuk en dus nog verder uit elkaar). Daaruit volgt dat deze standaard evenmin aan het eigen karakter van het Gemeenschapsmodel in de weg staat.
4.35.
Het betoog van Outtrade dat een aantal van de door Global genoemde kenmerkende elementen van het Gemeenschapsmodel niet in de vergelijking met het vormgevingserfgoed kan worden betrokken, omdat die elementen 1) niet in de modelinschrijving staan 2) bij normaal gebruik (met barbecue) niet zichtbaar zijn of
3) technisch zijn bepaald, kan niet tot een ander oordeel leiden. De rechtbank overweegt hierover als volgt.
4.36.
Outtrade heeft terecht gesteld dat door Global specifiek genoemde maatvoering (o.a. lengte van armen en poten in centimeters) niet in de modelinschrijving is opgenomen. Uit de inschrijving kunnen echter wel verhoudingen worden afgeleid (onder meer in relatie tot een op de standaard te plaatsen barbecue). Dat geldt - voor zover hier van belang - in ieder geval voor het door Global genoemde verschil in breedte van de armen, poten en voeten ten opzichte van de Bastard- en BGE-standaard. Dat verschil wordt ook bevestigd bij vergelijking van deze standaards met een fysiek exemplaar van de standaard van Global. Het betoog van Outtrade faalt daarom.
4.37.
Ook op het onder 2) genoemde punt - niet-zichtbaarheid bij normaal gebruik - mist he betoog doel, nu dit volgens Outtrade specifiek voor het steunstuk geldt, maar niet voor de hier van belang zijnde elementen waarop het oordeel over de nieuwheid en het eigen karakter is gebaseerd.
4.38.
Van die hier van belang zijnde elementen heeft Outtrade ten slotte alleen wat betreft de in 4.33 en 4.34 bedoelde hoekpositie van de poten gesteld dat dit een technisch bepaald kenmerk is. Zij stelt daartoe dat plaatsing van de poten ten opzichte van het steunstuk in een hoek (de rechtbank leest: naar buiten) nodig is voor de stabiliteit van de standaard. Die stelling laat echter onverlet dat er meerdere hoekposities mogelijk zijn. Daarbij wordt de stabiliteit mede bepaald door de vorm en maatvoering van de poten en/of voetstukken waarop de standaard rust. Zoals Global onweersproken heeft aangevoerd zijn op deze punten diverse, door esthetische overwegingen ingegeven, vormgevingskeuzes mogelijk. Dat dat ook geldt voor in het Gemeenschapsmodel gemaakte keuze voor een (relatief) steile hellingshoek van de poten ten opzichte van het steunstuk, heeft Outtrade in dat licht onvoldoende weersproken. Voor het oordeel dat dit een uitsluitend door een technische functie bepaald kenmerk betreft, in de zin van artikel 8 lid 1 GModVo, bestaat gelet op het voorgaande geen plaats.
4.39.
Outtrade heeft ook nog aangevoerd dat de BGE-standaard ten tijde van het modelregistratie de meeste bekende standaard op de (door BGE gedomineerde) markt was. Anders dan Outtrade ingang lijkt te willen doen vinden, volgt daaruit niet dat de geïnformeerde gebruiker - die niet gelijk is te stellen aan de gemiddelde consument, vgl. 4.29) - verschillen tussen de te vergelijken standaards niet meer zou ontwaren. Juist omdat de geïnformeerde gebruiker een model niet alleen als geheel waarneemt, maar ook op de details ervan let, zal hij verschillen eerder opmerken en zal sneller van een andere algemene indruk sprake zijn.
Ook dit betoog van Outtrade slaagt daarom niet.
4.40.
Wel kan aan Outtrade worden toegegeven dat de afstand tussen het Gemeenschapsmodel en het aangevoerde vormgevingserfgoed niet groot is: los van de besproken (verschil)elementen, kwamen andere door Global genoemde kenmerkende elementen van haar model, in het bijzonder de keuze voor drie poten, drie armen en een steunstuk voor de barbecue, met poten, voetstukken en armen die (grotendeels) rechthoekig zijn, al (gecombineerd binnen één standaard) in dit vormgevingserfgoed voor. Het eigen karakter en daarmee de beschermingsomvang van het model is daarom beperkt te achten. Dat baat Outtrade echter niet. Nu de door haar verhandelde producten in geen enkel opzicht van het Gemeenschapsmodel verschillen, vallen deze ook bij een beperkte bescherming van het model, binnen de draagwijdte daarvan.
4.41.
De voorgaande beoordeling leidt voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel niet tot een andere uitkomst.
Conclusie
4.42.
Gelet op alles wat hiervoor is overwogen, treffen de door Outtrade aangevoerde nietigheidsargumenten geen doel. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat zowel het
niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel (tot het verstrijken van de looptijd van de bescherming in 2019) als het ingeschreven Gemeenschapsmodel - nu de reconventionele vordering zal worden afgewezen - rechtsgeldig zijn. De overige argumenten die in de weg zouden kunnen staan aan het beroep van Global op deze modellen zijn verworpen.
Niet in geschil is dat Outtrade bij die stand van zaken inbreuk op de uit de modellen voortvloeiende rechten heeft gemaakt.
4.43.
Omdat het beroep op modelrechtinbreuk als primair aangevoerde grondslag slaagt, komt de rechtbank aan bespreking van de (meer) subsidiaire grondslagen in conventie - auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing - niet toe.
Vorderingen in conventie
4.44.
Al omdat de looptijd van de bescherming van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel inmiddels is verstreken, wordt het gevorderde bevel tot staking van de inbreuk slechts met betrekking tot het ingeschreven Gemeenschapsmodel toegewezen. De gevorderde dwangsom zal, zij het gematigd en gemaximeerd, ook worden toegewezen, een en ander op de wijze als in de beslissing vermeld.
4.45.
Over de gevorderde opgave wordt het volgende overwogen. Omdat Outtrade niet veroordeeld wordt tot winstafdracht (zie hierna), bestaat evenmin grond voor opgave van de winst en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, zodat de vordering op dit punt niet voor toewijzing in aanmerking komt. Wat betreft de goedkeuring van het te verstrekken overzicht door een registeraccountant alsmede diens waarmerking van de documenten tot staving daarvan, stelt de rechtbank vast dat Global daarmee beoogt (een bepaalde mate van) zekerheid te krijgen over de juistheid en getrouwheid van die gegevens. De vordering houdt dan ook een opdracht voor het geven van een vorm van
assurance
in. Het is de rechtbank bekend dat een registeraccountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, een dergelijke
assurance
in de regel niet kan geven. Toewijzing van de vordering op dit punt leidt dan ook gemakkelijk tot executieproblemen.
Daarom wordt dit deel van de vordering afgewezen. De vordering tot het doen van opgave zal wel worden versterkt met de gevorderde dwangsom, zij het gematigd en gemaximeerd op de wijze als in de beslissing vermeld.
4.46.
Global vordert vergoeding van schade bestaande uit de door haar gederfde winst, dan wel (afdracht van) de door Outtrade behaalde winst, een en ander op te maken bij staat. Voor het toewijzen van een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden, aannemelijk is. Uitgaande van die maatstaf, gaat de rechtbank voorbij aan het verweer van Outtrade dat Global haar schade niet heeft onderbouwd. Gelet op de aard van de inbreuk en de onweersproken stelling dat de standaards van Outtrade (voor een lagere prijs) aan exact dezelfde doelgroep zijn aangeboden, is de mogelijkheid dat Global de gestelde schade als gevolg van de inbreuk heeft geleden aannemelijk genoeg voor verwijzing naar de schadestaatprocedure.
4.47.
Voor vergoeding van schade is ook vereist dat de inbreuk aan Outtrade kan worden toegerekend omdat die te wijten is aan haar schuld of aan een oorzaak die volgens de verkeersopvattingen voor haar rekening komt. Anders dan Outtrade betoogt, kan haar stelling dat zij er pas bij brief van 5 april 2017 mee bekend raakte dat Global rechten op een Gemeenschapsmodel claimde, niet leiden tot het oordeel dat van toerekenbaarheid geen sprake is. Als handelaar wordt zij geacht met de op 17 januari 2017 gepubliceerde inschrijving van het model bekend te zijn. In dit geval wist Outtrade overigens dat het betreffende model al door derden (Xenos) op de markt was gebracht. Het risico dat zij met de verhandeling van een identieke standaard inbreuk op modelrechten van derden zou maken indien die rechten geldig zouden blijken te zijn, komt voor haar rekening. Dat zij door Auplex op het verkeerde been is gezet omtrent het bestaan van modelrechten van Global, maakt het voorgaande niet anders. Ook die omstandigheid komt in dit kader, in de verhouding tot Global als houdster van de modelrechten, voor rekening van Outtrade.
4.48.
De vordering tot vergoeding van de nader bij staat op te maken schade van Global, bestaande uit de door haar ten gevolge van de inbreuk gederfde winst, vermeerderd met de gevorderde rente, komt gelet op het voorgaande voor toewijzing in aanmerking. Dat geldt niet voor de alternatief gevorderde afdracht van de door Outtrade met de inbreuk behaalde winst. De rechtbank overweegt daarover als volgt.
4.49.
Een vordering tot winstafdracht op grond van modelrechtinbreuk kan worden toegewezen, tenzij het inbreukmakend gebruik van het model niet te kwader trouw is of de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven (artikel 89 GModVo jo. 3.17 BVIE). Van gebruik te kwader trouw is slechts sprake in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk. Dat doet zich voor indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Er is geen sprake van kwade trouw als de inbreuk is bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt.
4.50.
De rechtbank begrijpt uit wat Outtrade heeft aangevoerd (o.a. nr. 3 cva) dat zij stelt dat van kwade trouw geen sprake is. Daarin kan zij worden gevolgd. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat Outtrade van Auplex informatie heeft gekregen die niet strookt met de aanspraken van Global, terwijl niet kan worden aangenomen dat Outtrade zich bewust was van de (onjuiste) inhoud van die informatie. Gezien haar e-mails heeft Outtrade bij [C] weliswaar (herhaaldelijk) aangedrongen op het verstrekken van stukken die de aanspraken van Global zouden kunnen ontkrachten, maar daarmee is nog niet gezegd dat zij (zoals Global vermoedt) de hand heeft gehad in de inhoud daarvan. De rechtbank neemt tevens in aanmerking dat Global pas gedurende deze procedure meer duidelijkheid over haar aanspraken heeft verschaft. Zo zijn stukken met betrekking tot het ontwerp van de standaard van Carana en correspondentie daarover met Auplex pas tijdens deze procedure overgelegd. Dat geldt (daarmee) ook voor stukken die duidelijk maken dat het door Xenos op de markt gebrachte model van Global afkomstig is. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat het verweer van Outtrade tegen zowel de aanspraak op het ongeschreven Gemeenschapsmodel als het beroep op (de respijttermijn voor) het ingeschreven Gemeenschapsmodel, bij voorbaat kansloos was. Evenmin kan dat overigens worden gezegd voor het verweer tegen de geldigheid van de modellen vanwege het ontbreken van eigen karakter.
4.51.
Aan de opmerking van Global ter zitting dat de winstafdracht dan op basis van artikel 27a van de Auteurswet (waarbij afwezigheid van kwader trouw geen rol speelt) moet worden vastgesteld, gaat de rechtbank voorbij. Global heeft er uitdrukkelijk voor gekozen de gestelde inbreuk op auteursrechten subsidiair te maken aan de gestelde inbreuk op modelrechtelijke grondslag. De inbreuk is op laatstgenoemde grondslag vastgesteld en de vorderingen, inclusief de schadevordering waarvoor de winstafdracht een alternatief vormt, komen op grond daarvan reeds voor toewijzing in aanmerking. De rechtbank komt daarmee niet meer aan beoordeling van de subsidiaire inbreukgrond toe.
4.52.
De gevorderde
recall
met instructie aan alle niet-particuliere afnemers de verhandeling van inbreukmakende producten onmiddellijk te staken, zal gewijzigd worden toegewezen. Omdat de afnemers van Outtrade geen partij zijn in deze procedure is een rechtstreeks aan hen gericht gebod niet toewijsbaar. Outtrade kan volstaan met de mededeling aan haar afnemers dat de rechtbank heeft geoordeeld dat zij met de verhandeling van de producten inbreuk heeft gemaakt op de Gemeenschapsmodelrechten van Global, met het verzoek aan haar afnemers deze producten te retourneren.
4.53.
Het verweer dat Outtrade en haar afnemers door de hiervoor bedoelde
recall
en de daarnaast gevorderde vernietiging van de producten disproportioneel in hun belangen worden getroffen, wordt verworpen. Outtrade heeft zich in dit verband beroepen op het feit dat de producten door Auplex zijn geproduceerd en dezelfde kwaliteit hebben als door Global zelf verhandelde producten. Deze enkele omstandigheid maakt echter niet dat Global - zonder enige vergoeding en/of licentieovereenkomst - moet dulden dat deze producten door derden worden verhandeld en dat van Outtrade niet verlangd kan worden dat zij tracht deze uit het handelsverkeer te halen. Nu Global desgevraagd wel te kennen heeft gegeven dat voldoende is dat Outtrade geretourneerde producten aan Global doet toekomen in plaats van deze te (doen) vernietigen, zal de rechtbank de vordering tot vernietiging van de producten toewijzen met inachtneming van dit alternatief, een en ander op de manier als weergegeven in de beslissing. De aan deze vordering gekoppelde dwangsom zal de rechtbank, gematigd en gemaximeerd, eveneens toewijzen als daar bepaald.
Vorderingen in reconventie
4.54.
Gelet op wat hiervoor is overwogen, wordt de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van het ingeschreven Gemeenschapsmodel afgewezen. Omdat niet kan worden geconcludeerd dat Global haar modelrechten ten onrechte heeft gehandhaafd, ontvalt de grondslag aan de vordering tot schadevergoeding, zodat ook deze zal worden afgewezen.
Proceskosten
4.55.
Outtrade zal zowel in conventie als in reconventie als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Global.
4.56.
Niet in geschil is dat de procedures in conventie en reconventie zien op (verweer tegen) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zodat artikel 1019h Rv van toepassing is. Evenmin is in geschil dat kosten gemaakt in de douaneprocedure (mede) op die inbreukvraag betrekking hebben (vgl. ook r.o. 3.39 van het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland), zodat die – voor zover niet vergoed – in deze procedure gevorderd kunnen worden. Voor zover Global betoogt dat die kosten gezien het vonnis in de douaneprocedure integraal toegewezen moeten worden, wordt zij daarin niet gevolgd. Dat volgt niet uit dat vonnis en is afhankelijk van de redelijkheid en evenredigheid van de totale kosten die zij in deze procedure vordert.
4.57.
Global heeft een totaalbedrag aan proceskosten inclusief verschotten opgegeven van € 66.798,53. De in de douaneprocedure gemaakte kosten maken van deze opgave deel uit (in totaal bedragen die: € 30.216,33 (€ 27.963,85 + € 2.252,-)). Global heeft toegelicht dat het in de douaneprocedure toegewezen bedrag van € 11.311,61 op de opgave in mindering strekt. In totaal vordert zij in deze procedure daarom een bedrag van
€ 55.486,90.
Outtrade heeft aangevoerd dat dit bedrag, mede gezien de hoogte van haar eigen opgave en in het licht van de Indicatietarieven in IE-zaken, niet als redelijk en evenredig is aan te merken.
4.58.
Global neemt het standpunt in dat de regeling Indicatietarieven in IE-zaken niet van toepassing is op deze zaak, onder meer omdat het extreem uitgebreide feitenonderzoek dat zij mede gelet op de vele door Outtrade gevoerde verweren heeft moeten verrichten, kostenverhogend heeft gewerkt. De rechtbank volgt haar daarin niet, omdat de regeling Indicatietarieven erin voorziet dat dergelijke factoren bij de toepassing ervan in aanmerking worden genomen en in deze zaak geenszins gesproken kan worden van een buitencategorie.
4.59.
De rechtbank ziet geen reden om deze zaak niet tot de categorie ‘normaal’ in de zin van de Indicatietarieven te rekenen, waarvoor een maximumtarief aan advocaatkosten van
€ 17.500,- geldt. Zij neemt daarbij in aanmerking dat, hoewel er meerdere grondslagen voor de inbreukvorderingen zijn aangevoerd, het debat (zowel in conventie als in reconventie) zich concentreert op de geldigheid van de ingeroepen Gemeenschapsmodelrechten. Dat de in dat kader over en weer betwiste stellingen en stukken ter staving daarvan de zaak (feitelijk) bewerkelijk hebben gemaakt, maakt nog niet dat het bedrag van € 17.500,- aan advocaatkosten voor deze procedure - waarin niet meer dan de gebruikelijke proceshandelingen hebben plaatsgevonden - niet meer als redelijk en evenredig heeft te gelden. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de advocaatkosten die Outtrade in deze procedure vordert, dicht bij dit maximumtarief liggen en Global voor kosten in verband met het door haar verrichte feitenonderzoek al een hoger dan gebruikelijke advocaatkostenvergoeding in de douaneprocedure heeft ontvangen.
4.60.
De rechtbank stelt vast de procedure in reconventie nagenoeg geheel samenhangt met de procedure in reconventie, zodat voor beide procedures één tarief toepasselijk is. Conform de door Global gestelde en door Outtrade niet bestreden verdeling, zal de rechtbank 50% van de kosten toerekenen aan de procedure in conventie en 50% aan de procedure in reconventie. In conventie is de (meer) subsidiaire grondslag slaafse nabootsing als ‘niet IE-deel’ aan te merken. Vanwege de geringe omvang daarvan, zal de rechtbank dit deel vaststellen op 5%. De reconventionele vordering tot vergoeding van schade op grond van artikel 6:162 BW, is onlosmakelijk verbonden met (het verweer tegen) de handhaving van IE-rechten, zodat de kosten in reconventie volledig op de voet van artikel 1019h Rv worden begroot.
4.61.
Het voorgaande betekent dat in conventie een bedrag aan tot op heden gemaakte advocaatkosten zal worden toegewezen van (0,5 x € 17.500 x 95% =) € 8.312,50 + (2 punten x € 543,- x 5%=) € 54,30 = € 8.366,80. Het meer gevorderde aan advocaatkosten zal worden afgewezen. Het bedrag in conventie zal worden vermeerderd met het griffierecht van € 626,- en met de uit de stukken af te leiden deurwaarderskosten in het kader van de betekening van de dagvaarding, te weten een bedrag van € 85,21. Voor toewijzing van een nader deel van het in het kostenoverzicht onder de noemer ‘verschotten’ opgenomen bedrag van € 10.466,-, ziet de rechtbank geen aanleiding. Bij gebreke van enige specificatie (zoals in de regeling Indicatietarieven voorgeschreven), dan wel inzichtelijke onderbouwing van posten uit dit deel van de opgave, kan de redelijkheid en evenredigheid daarvan niet worden beoordeeld, zodat er, mede gelet op het verweer van Outtrade, vanuit wordt gegaan dat deze kosten niet redelijk en evenredig zijn. Het totaal aan tot op heden gemaakte proceskosten in conventie wordt gelet op het vorenstaande begroot op € 9.078,01.
4.62.
In reconventie zal een bedrag aan tot op heden gemaakte en te vergoeden advocaatkosten worden toegewezen van (0,5 x € 17.500 =) € 8.750,-. Het meer gevorderde aan advocaatkosten wordt afgewezen. Met verwijzing naar wat hiervoor is overwogen, bestaat geen aanleiding tot toewijzing van een bedrag aan andere kosten.
4.63.
De na de uitspraak nog vallende kosten (nakosten) zullen zoals verzocht worden begroot op het daarvoor toepasselijke forfaitaire tarief, dat voor conventie en reconventie tezamen € 246,- zonder betekening bedraagt, verhoogd met € 82,- in geval van betekening. De proceskosten (inclusief nakosten) zullen ten slotte zowel in conventie als reconventie worden vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente, met inachtneming van de in de beslissing vermelde termijn.
5.	De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1.
beveelt Outtrade om binnen 24 (vierentwintig) uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de rechten van Global op het Gemeenschapsmodel met registratienummer 003535335-0001 in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het vervaardigen en/of invoeren, aanbieden, in de handel brengen of het daartoe in voorraad hebben van barbecuestandaards als bedoeld in 2.16 (hierna: inbreukmakende standaards), op straffe van verbeurte van een dwangsom van
€ 250,- per inbreukmakende standaard of, zulks ter keuze van Global, € 2.500,- per dag of gedeelte van een dag dat in strijd met dit bevel wordt gehandeld, met een maximum van
€ 250.000-;
5.2.
beveelt Outtrade om binnen 30 (dertig) dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat [NAAM], vergezeld van kopieën van orderformulieren, orderbevestigingen en voorraadadministratie, facturen en/of andere relevante documenten met betrekking tot de volgende punten:
de totale hoeveelheid door Outtrade vervaardigde of ingekochte inbreukmakende standaards;
de totale hoeveelheid inbreukmakende standaards die Outtrade binnen de Europese Unie heeft verkocht;
de totale hoeveelheid inbreukmakende standaards die Outtrade nog in voorraad heeft;
e namen, adressen, faxnummers, en e-mailadressen van
i) de fabrikant(en), (mede)importeur(s), tussenperso(o)n(en), agent(en) en leverancier(s) van de inbreukmakende standaards alsmede van
ii) de (niet-particuliere) afnemers van de standaards;
een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,- per dag of gedeelte van een dag dat in strijd met dit bevel wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000,-;
5.3.
beveelt Outtrade om binnen 14 (veertien) dagen na betekening van dit vonnis
alle niet-particuliere afnemers van de inbreukmakende standaards schriftelijk te berichten dat de rechtbank bij vonnis van 10 juni 2020 heeft geoordeeld dat zij met de verhandeling van de standaards inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten van Global heeft gemaakt, met het verzoek alle (nog aanwezige) exemplaren van deze standaards onverwijld aan Outtrade te retourneren, met de mededeling dat de inkoop- en verzendkosten door Outtrade zullen worden vergoed,
onder gelijktijdige toezending van een kopie van dit bericht en opgave van alle geadresseerden aan wie dit is verzonden aan de advocaat [NAAM];
5.4.
beveelt Outtrade om de totale hoeveelheid bij haar in voorraad zijnde inbreukmakende producten met inbegrip van door haar ontvangen retouren, binnen 30 (dertig) dagen na betekening van dit vonnis voor eigen rekening in het bijzijn van een deurwaarder die daarvan proces-verbaal opmaakt, te laten vernietigen en het proces-verbaal binnen 7 (zeven) dagen na het vernietigen aan de advocaat [NAAM], dan wel, ter keuze van Outtrade, genoemde voorraad binnen genoemde termijn voor eigen rekening aan Global af te geven en aan haar te doen toekomen, op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per dag of gedeelte van een dag dat in strijd met dit bevel wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000,-;
5.5.
veroordeelt Outtrade tot vergoeding aan Global van de ten gevolge van de inbreuk op haar modelrechten door Global geleden schade bestaande uit de door Global gederfde winst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van volledige betaling, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
5.6.
verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.7.
wijst, behoudens de hierna toe te wijzen proceskosten, het meer of anders gevorderde af;
in reconventie
5.8.
wijst de vorderingen af;
in conventie en in reconventie voorts
5.9.
veroordeelt Outtrade in de proceskosten, aan de zijde van Global aan tot op heden gemaakte kosten begroot op € 9.078,01 in conventie en op € 8.750,- in reconventie, en aan nakosten in conventie en reconventie op € 246,-, de nakosten te vermeerderen - onder de voorwaarde dat niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis is voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden - met een bedrag van € 82,- , een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
5.10.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
5.11.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. C.T. Aalbers en in het openbaar uitgesproken door
mr. D. Nobel op 10 juni 2020.
Verordening (EU) 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) 1383/2003 van de Raad
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Burgerlijk Wetboek
Verordening (EU) 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening(EG) 1383/2003 van de Raad
HvJ EU, 13-02-2014, ECLI:EU:C:2014:75, C-479/12 (Gautzsch/Duna)
HvJ EU 20-10-2011, ECLI:EU:C:2011:679, C-281/10 P, (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 73 en
Hof Den Haag 13-08-2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (Bang & Olufsen/Loewe), r.o. 15
HvJEU 19-06-2014, ECLI:EU:C:2014:2013, C‑345/13 (Karen Millen)
HvJ EU 20-10-2011, ECLI:EU:C:2011:679, C-281/10 P (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 53 en 59
Vgl. Hof Den Haag 24-01-2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1612 (Apple/Samsung), ro 3.3.
HvJ EU 20-10-2011, ECLI:EU:C:2011:679, C-281/10 P (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 55
Vgl. Hof Den Haag 24-01-2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1612 (Apple/Samsung), r.o. 9.2.
Vgl. Rechtbank Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293, Fleurop/Topbloemen) r.o. 4.43
Vgl. BenGH 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935 (Ondeo/Michel)
In het proces-verbaal van de comparitie onder 1 is abusievelijk vermeld dat het toegewezen bedrag in de douaneprocedure afgetrokken moet worden van € 55.486,90; dit bedrag is echter reeds van de totale kosten afgetrokken en € 55.486,90 is daarvan het resultaat.