ECLI:NL:RBGEL:2020:3031
Rechtbank GEL — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK GELDERLAND
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Arnhem
zaaknummer / rolnummer: C/05/370269 / KG ZA 20-161
Vonnis in kort geding van 26 mei 2020
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DUTCH FLOW TECHNOLOGY B.V.
,
gevestigd te Apeldoorn,
eiseres,
advocaat [NAAM]. S. van der Hoeven te Tilburg,
tegen
de vennootschap naar buitenlands recht
CTV ARMATUREN & PENSTOCKS GMBH
,
gevestigd te 48488 Emsbüren, Duitsland,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. L. Bezoen te Enschede.
Partijen zullen hierna DFT en CTV Armaturen & Penstocks worden genoemd.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding met producties 1 tot en met 10
de producties 1 tot en met 4 van CTV Armaturen & Penstocks
de vanwege de huidige Corona maatregelen vooraf toegezonden pleitnota van DFT
de vanwege de huidige Corona maatregelen vooraf toegezonden pleitnota van CTV Armaturen & Penstocks
de via Skype voor Bedrijven gehouden mondelinge behandeling van 13 mei 2020.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
CTV Armaturen GmbH exploiteerde een onderneming die zich bezig hield met de levering van diensten en mechanische producten voor de water- en waterafvalsector. Zij was niet alleen actief in Duitsland, maar ook op Europees niveau en daarnaast in onder andere het Koninkrijk Saoedi Arabië (KSA). De heer [naam 1] (hiena: [naam 1]) was directeur en bestuurder van deze CTV-vennootschap en fungeerde als contactpersoon voor de markt in KSA. CTV Armaturen GmbH heeft gedurende haar bestaan diverse projecten in KSA uitgevoerd, waarbij zij diensten heeft geleverd onder de naam CTV en producten heeft geleverd onder het merk CTV.
2.2.
CTV Armaturen GmbH is in juni 2018 in staat van faillissement verklaard. In januari 2019 heeft de heer [naam 2] (hierna: [naam 2]) uit de faillissementsboedel een deel van de activa verworven, waaronder in ieder geval de merk- en octrooirechten en het volledige klantenbestand van CTV Armaturen GmbH. [naam 2] heeft deze activa ondergebracht in de nieuw opgerichte vennootschap CTV Armaturen & Penstocks GmbH.
2.3.
CTV Armaturen & Penstocks heeft onder andere de activiteiten van de gefailleerde CTV-vennootschap in KSA voortgezet. In 2019 heeft CTV Armaturen & Penstocks in dat kader aan de in KSA gevestigde vennootschap Thabat Construction Company Ltd. (hierna: Thabat) diverse producten onder het merk CTV geleverd en ter plaatse installatie- en testwerkzaamheden voor Thabat uitgevoerd. CTV Armaturen & Penstocks heeft daarbij samengewerkt met [naam 1]. Op enig moment is onenigheid tussen hen ontstaan en is de samenwerking verbroken.
2.4.
Via een wederzijdse kennis is [naam 1] medio 2019 in contact geraakt met de heer T. [naam 3] (hierna: [naam 3]). Tijdens die kennismaking heeft [naam 1] [naam 3] verteld over zijn gefailleerde CTV-vennootschap, zijn contacten in KSA en de projecten die de vennootschap in KSA heeft uitgevoerd. Vervolgens heeft [naam 3] op 16 juli 2019 een vennootschap opgericht met de handelsnaam CTV Armaturen B.V., welke vennootschap actief is op dezelfde markt als CTV Armaturen & Penstocks.
2.5.
Na sommatie van CTV Armaturen & Penstocks heeft [naam 3] de handelsnaam van zijn vennootschap gewijzigd in DFT. In dat verband heeft [naam 3] namens DFT op
2 september 2019 een onthoudingsverklaring getekend, met onder meer de volgende inhoud:
‘(…)
III.	VERLAART
i) EUTM 011420312 (het woord-beeldmerk van CTV) te respecteren;
ii) CTV’s handelsnaamrecht aangaande de handelsnaam “CTV ARMATUREN & PENSTOCKS” van CTV te respecteren;
(…)
v)	het voorgaande op straffe van een direct opeisbare eenmalige boete van EUR 2.000,-, ongeacht het recht van CTV om nakoming en schadevergoeding te vorderen. (…)’
2.6.
[naam 1] is als extern adviseur werkzaam voor DFT op commissiebasis. [naam 1] maakt daarbij gebruik van zijn oude contacten in KSA om projecten binnen te halen. Op
10 november 2019 heeft DFT het woordmerk CTV in KSA gedeponeerd. Het woordmerk CTV is in KSA ingeschreven in klasse 6. Dit is dezelfde klasse als waarin het gecombineerde woord/beeldmerk CTV van CTV Armaturen & Penstocks in de Europese Unie is ingeschreven. DFT levert in ieder geval vanaf dat moment in KSA producten en diensten onder de naam/het merk CTV.
2.7.
Bij brief van 9 maart 2020 heeft CTV Armaturen & Penstocks DFT gesommeerd de merkregistratie in KSA ongedaan te maken. DFT heeft in reactie daarop bij brief van
12 maart 2020 aan CTV Armaturen & Penstocks medegedeeld dat zij de registratie niet ongedaan zal maken en dat CTV Armaturen & Penstocks in KSA geen gebruik mag maken van het teken CTV.
2.8.
CTV Armaturen & Penstocks is naar aanleiding daarvan bij deze rechtbank een kort geding gestart tegen DFT, waarin zij onder meer een verbod voor DFT heeft gevorderd het teken CTV te gebruiken en veroordeling van DFT de merkregistratie in KSA binnen twee dagen na de datum van het in die procedure te wijzen vonnis door te halen, op straffe van verbeurte van een dwangsom. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen bij vonnis in kort geding van 4 mei 2020 toegewezen. Dit vonnis vermeldt voor zover in het kader van dit executiegeschil van belang het volgende:
‘(…)
4.	De beoordeling van het geschil
(…)
4.3.	(…)
Als uitgangspunt heeft te gelden dat sprake is van vrije concurrentie. Vanuit dat oogpunt is het DFT toegestaan onder andere in KSA in dezelfde markt als CTV Armaturen & Penstocks actief te zijn en met CTV Armaturen & Penstocks te concurreren in de water- en waterafvalsector, zowel voor wat betreft de verkoop van producten als het uitvoeren van diensten. Geconstateerd moet echter worden dat DFT die concurrentie feitelijk al vanaf de start van haar onderneming wenst aan te gaan met behulp van [naam 1], nadat de samenwerking tussen [naam 1] en CTV Armaturen & Penstocks was geëindigd, en met gebruikmaking van de naam/het merk CTV. Dit terwijl CTV onder leiding van [naam 1] en zijn gefailleerde CTV-vennootschap in de loop der jaren een herkenbare positie op de markt in onder meer KSA heeft verworven door onder die naam/met dat merk in KSA uitvoering te geven aan diverse omvangrijke projecten. Niet in geschil is dat [naam 2] uit de faillissementsboedel het merk CTV alsook het volledige klantenbestand van de voormalige CTV-vennootschap heeft verworven en dat [naam 3] namens DFT in september 2019 een onthoudingsverklaring heeft ondertekend, waarin onder meer is verklaard dat DFT het merk en de naam CTV van CTV Armaturen & Penstocks zal respecteren. Desondanks heeft DFT in november 2019 het woordmerk CTV in KSA gedeponeerd en maakt zij gebruik van de diensten van [naam 1] om via zijn contacten in KSA de markt in KSA te bewerken. Door de markt in KSA onder de naam/het merk CTV te betreden in de wetenschap dat (i) de naam/het merk CTV in de water- en waterafvalsector in KSA reeds bekendheid geniet en (ii) de merkrechten en het volledige klantenbestand, waaronder de klanten in KSA, door CTV Armaturen & Penstocks zijn verworven uit het faillissement van de CTV-vennootschap van [naam 1] en (iii) CTV Armaturen & Penstocks onder de naam/het merk CTV in KSA actief is, miskent DFT de getekende onthoudingsverklaring en handelt zij onrechtmatig jegens CTV Armaturen & Penstocks. DFT verwerft door dat handelen een onrechtmatige voorsprong op de markt in KSA door bewust gebruik te maken van een aan een andere vennootschap toebehorend(e) naam/merk en van [naam 1] als voormalige eigenaar van CTV Armaturen GmbH van wie [naam 2] de merkrechten en het klantenbestand heeft verworven en zij handelt daarmee bewust in strijd met de rechten van CTV Armaturen & Penstocks. Dat [naam 1] de door hem opgebouwde goede reputatie van de naam/het merk CTV in KSA kennelijk niet aan [naam 2] en daarmee CTV Armaturen & Penstocks uit handen wil geven maar zelf wil blijven gebruiken, maakt dat niet anders. Die mogelijkheid is [naam 1] ontnomen op het moment dat de rechten daartoe door [naam 2] en zijn vennootschap zijn verworven.
4.4.
Bij deze stand van zaken moet voorshands worden geconcludeerd dat DFT in strijd met de in september 2019 getekende onthoudingsverklaring handelt en zich thans bedient van een vorm van concurrentie die ongeoorloofd en daarom onrechtmatig is. De vordering strekkende tot een verbod voor DFT het teken CTV te gebruiken, zal voor zover dat gebruik ziet op dezelfde waren of diensten als waarvoor het beeldmerk CTV van CTV Armaturen & Penstocks is gedeponeerd dan ook worden toegewezen. In het verlengde daarvan zal DFT worden veroordeeld de merkregistratie van het woordmerk CTV in KSA binnen tien werkdagen na de datum van dit vonnis door te (doen) halen. CTV Armaturen & Penstocks heeft daarbij een voldoende spoedeisend belang, om zo haar positie in de water- en waterafvalsector veilig te stellen.
4.5.
De gevorderde dwangsom zal op de voet van artikel 611a Rv worden toegewezen als na te melden.
(…)
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
verbiedt DFT het teken CTV te gebruiken voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het beeldmerk CTV van CTV Armaturen & Penstocks is gedeponeerd,
5.2.
veroordeelt DFT de merkregistratie van het teken CTV in KSA binnen tien werkdagen na de datum van dit vonnis door te halen,
5.3.
veroordeelt DFT tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 per dag, althans
€ 50.000,00 per inbreuk, ter vrije keuze van CTV Armaturen & Penstocks, dat DFT niet aan de hiervoor bedoelde veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt,
(…)’
2.9.
De advocaat [NAAM]& Penstocks heeft de advocaat [NAAM]7 mei 2020 aangeschreven en daarbij de executie van het vonnis van
4 mei 2020 aangezegd indien DFT de veroordelingen in dat vonnis niet vrijwillig zou nakomen.
2.10.
DFT is de veroordelingen in het vonnis tot op heden niet nagekomen. Zij heeft getracht met CTV Armaturen & Penstocks een van het vonnis afwijkende regeling overeen te komen, maar een dergelijke regeling is (tot op heden) niet tot stand gekomen.
3
Het geschil
3.1.
DFT vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I	de executie van het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, van 4 mei 2020 in de zaak tussen DFT en CTV Armaturen & Penstocks (zaaknummer / rolnummer: C/05/367717 / KG ZA 20-99) op te schorten, in ieder geval ten aanzien van onderdelen 5.1, 5.2 en 5.3 van het dictum daarvan;
II	CTV Armaturen & Penstocks te veroordelen in de proces- en nakosten.
3.2.
CTV Armaturen & Penstocks voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering.
3.3.
Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.
4
De beoordeling van het geschil
4.1.
Het spoedeisend belang vloeit uit de aard van de vordering voort.
4.2.
DFT vordert schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis in kort geding van 4 mei 2020. Zij stelt dat zij zonder meer belang heeft bij de door haar gevorderde schorsing, uitvoerbaar bij voorraad. Het verbod uit 5.1 van het dictum legt feitelijk alle activiteiten van DFT in KSA lam, terwijl het gebod uit 5.2 onomkeerbaar is en onherstelbare schade veroorzaakt, doordat DFT daarmee haar geregistreerde merk en de (in het merkenrecht uiterst belangrijke) depotdatum daarvan verliest, en de weg daarmee voor derde partijen (waaronder, maar niet uitsluitend, CTV Armaturen & Penstocks) open zou liggen om zelf een CTV-merkregistratie in KSA te verrichten. Daar tegenover staan geen noemenswaardige (acute) belangen van CTV Armaturen & Penstocks, aldus DFT. DFT legt meer in het bijzonder aan haar vordering ten grondslag dat het vonnis meerdere juridische misslagen bevat. In dat verband stelt DFT dat haar uitvoerige verweren in de vorige kort gedingprocedure niet in de beoordeling in het vonnis van 4 mei 2020 zijn betrokken en dat de beoordeling die wel heeft plaatsgevonden juridisch inhoudelijk niet juist is.
CTV Armaturen & Penstocks is het daarmee niet eens. Volgens haar heeft de beoordeling in het vonnis van 4 mei 2020 op een juiste wijze plaatsgevonden en zijn de door haar in die procedure ingestelde vorderingen op goede gronden toegewezen, zodat DFT de veroordelingen waartoe die beoordeling uiteindelijk heeft geleid dient na te komen.
4.3.
De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Bij de beoordeling van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis moet worden onderzocht of sprake is van omstandigheden die meebrengen dat het belang van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand zolang niet op het door hem ingestelde rechtsmiddel is beslist, zwaarder weegt dan het belang van degene die de veroordeling heeft verkregen bij de uitvoerbaarheid bij voorraad daarvan. Bij deze afweging moet worden uitgegaan van de bestreden beslissing en van de daaraan ten grondslag liggende vaststellingen en oordelen, en blijft de kans van slagen van het tegen die beslissing aangewende of aan te wenden rechtsmiddel in beginsel buiten beschouwing. In de oordeelsvorming kan wel worden betrokken of de bestreden beslissing berust op een kennelijke misslag.
4.4.
De klaarblijkelijke juridische misslagen waarop DFT zich beroept houden in dat  de voorzieningenrechter veel meer in de onthoudingsverklaring van 2 september 2019 heeft gelezen dan er feitelijk in staat, meer heeft toegewezen dan op basis van die verklaring mogelijk was en evident in strijd met de samenloopdoctrine een onrechtmatige daad heeft aangenomen op basis van de onthoudingsverklaring. Deze stellingen van DFT zijn gebaseerd op de aanname dat de beoordeling in het vonnis van 4 mei 2020 enkel heeft plaatsgevonden op basis van het Uniemerk van CTV Armaturen & Penstocks en een daarop door DFT gemaakte inbreuk vanwege de miskenning van de onthoudingsverklaring van
2 september 2019. Dat is echter niet juist. Geconstateerd moet worden dat de betreffende onthoudingsverklaring weliswaar in de beoordeling in het vonnis van 4 mei 2020 is meegewogen, maar dat niet (enkel) de aangenomen miskenning van die verklaring tot toewijzing van de vorderingen heeft geleid. Uit de beoordeling in het vonnis van 4 mei 2020 volgt dat [naam 2] uit de faillissementsboedel van de voormalige CTV-vennootschap onder andere het Uniemerk CTV alsook het volledige klantenbestand van die vennootschap heeft verworven en dat [naam 3] namens DFT de hiervoor bedoelde onthoudingsverklaring van
2 september 2019 heeft getekend, en dat DFT desondanks in november 2019 het woordmerk CTV in KSA heeft gedeponeerd en gebruik maakt van de diensten van [naam 1] om via zijn contacten in KSA de markt in KSA te bewerken. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat door de markt in KSA onder de naam/het merk CTV te betreden in de wetenschap dat (i) de naam/het merk CTV in de water- en waterafvalsector in KSA reeds bekendheid geniet en (ii) de merkrechten en het volledige klantenbestand, waaronder de klanten in KSA, door CTV Armaturen & Penstocks zijn verworven uit het faillissement van de CTV-vennootschap van [naam 1] en (iii) CTV Armaturen & Penstocks onder de naam/het merk CTV in KSA actief is, DFT de getekende onthoudingsverklaring miskent en onrechtmatig jegens CTV Armaturen & Penstocks handelt. Geoordeeld is dat DFT met dat handelen een onrechtmatige voorsprong op de markt in KSA verwerft en zich daarmee bedient van een vorm van concurrentie die ongeoorloofd en daarom onrechtmatig is.
4.5.
Dat de voorzieningenrechter meer in de onthoudingsverklaring heeft gelezen dan er feitelijk in staat, heeft DFT onvoldoende onderbouwd en is op basis van de hiervoor weergegeven beoordeling uit het vonnis van 4 mei 2020 niet aannemelijk geworden. Uit die beoordeling volgt dat de toewijzing van de vorderingen niet slechts is gebaseerd op de (miskenning van de) onthoudingsverklaring, maar dat daaraan mede en in belangrijke mate het verdere handelen van DFT in samenwerking met [naam 1] ten grondslag ligt. Ook de stelling van DFT dat meer is toegewezen dan op basis van de onthoudingsverklaring mogelijk was, kan vanuit dat oogpunt niet worden gevolgd. Uit de beoordeling in het vonnis van 4 mei 2020 kan evenmin worden afgeleid dat de miskenning van de onthoudingsverklaring van 2 september 2019 door DFT als zelfstandige grond voor de aanname van enig onrechtmatig handelen is gehanteerd. Waaruit het onrechtmatig handelen van DFT volgens de voorzieningenrechter in deze kwestie bestaat, is in r.o. 4.3. van het vonnis van 4 mei 2020 tamelijk uitvoerig beschreven en de kern daarvan is hiervoor in r.o. 4.4. nogmaals herhaald. Nu op grond van dat handelen is geoordeeld dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie en daarmee van onrechtmatig handelen, bestond geen noodzaak alle verweren van DFT die zagen op (het ontbreken van) een merkinbreuk door DFT op het Uniemerk van CTV Armaturen & Penstocks te beoordelen. Uit het vonnis van 4 mei 2020 volgt nou eenmaal dat het geschil niet zozeer op IE-rechtelijke gronden is beoordeeld en beslist en dit executiegeschil biedt geen ruimte voor een hernieuwde inhoudelijke beoordeling.
4.6.
Voor wat betreft het belang van DFT bij behoud van de bestaande toestand zo lang niet op het door haar in te stellen rechtsmiddel is beslist, heeft het volgende te gelden. Het belang van DFT dat volgens haar moet worden gewogen is erin gelegen dat zij in KSA gebruik mag blijven maken van het daar door haar geregistreerde woordmerk CTV, om zo in KSA projecten te kunnen blijven uitvoeren in samenwerking met [naam 1] en met gebruikmaking van de contacten die [naam 1] in KSA in het kader van zijn in 2018 gefailleerde CTV-vennootschap heeft opgedaan. Volgens DFT wordt zij uitgeschakeld op de markt in KSA indien zij het merk CTV in KSA moet doorhalen en die naam/dat merk niet meer mag gebruiken, omdat op die markt slechts bedrijven met een zekere naamsbekendheid en ervaring worden toegelaten en het haar circa tien jaar zal kosten die status met een nieuw(e) naam/merk te bereiken. Geconstateerd moet worden dat uit het vonnis van 4 mei 2020 volgt dat [naam 2] de rechten op het gebruik van de naam/het merk CTV uit de faillissementsboedel heeft verworven en [naam 1] en zijn voormalige CTV-vennootschap die rechten op dat moment hebben verloren. Geoordeeld is dat door het huidige gebruik van de naam/het merk CTV door DFT in samenwerking met [naam 1] sprake is van ongeoorloofde en daarmee onrechtmatige concurrentie. Daarmee is het belang gegeven van  CTV Armaturen & Penstocks bij een verbod op dat gebruik, om zo haar positie in de water- en waterafvalsector veilig te stellen. Dat het voor DFT bij tenuitvoerlegging van het vonnis vanwege bepaalde in KSA kennelijk geldende regelgeving en gebruiken onmogelijk wordt in KSA actief te zijn, heeft zij niet onderbouwd en kan dan ook niet worden aangenomen. Evenmin heeft zij onderbouwd dat zij onherstelbare schade lijdt wanneer zij wel uitvoering geeft aan het vonnis. Verder is haar stelling dat zij haar merk en exclusiviteit niet terug kan krijgen als in hoger beroep anders wordt beslist zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk. Andere belangen heeft DFT niet aangevoerd.
4.7.
Bij deze stand van zaken moet voorshands worden geconcludeerd dat het belang van CTV Armaturen & Penstocks bij gebruikmaking van haar bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van het vonnis van 4 mei 2020 over te gaan zwaarder weegt dan het belang van DFT bij behoud van de bestaande toestand zolang niet op een door haar in te stellen hoger beroep is beslist. Daarbij speelt mede een rol dat niet aannemelijk is geworden dat het vonnis berust op een juridische misslag. De vordering van DFT strekkende tot staking van de tenuitvoerlegging van het vonnis van 4 mei 2020 zal daarom worden afgewezen.
4.8.
DFT zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van CTV Armaturen & Penstocks tot op heden begroot op:
griffierecht	€    656,00
salaris advocaat
€    980,00
Totaal 		€ 1.636,00
4.9.
De gevorderde wettelijke rente en nakosten zullen worden toegewezen als na te melden.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vordering af,
5.2.
veroordeelt DFT tot betaling van de proceskosten, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 1.636,00, waarin begrepen € 980,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis,
5.3.
veroordeelt DFT in de kosten die zijn ontstaan na dit vonnis, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, als niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit vonnis is voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na die aanschrijving tot de dag van betaling en € 82,00 aan salaris advocaat [NAAM], als er vervolgens betekening heeft plaatsgevonden, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot de dag van betaling,
5.4.
verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken door
mr. S.J. Peerdeman in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.H.J. Krijnen op 26 mei 2020.