ECLI:NL:RBDHA:2020:2852
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/538741 / HA ZA 17-921
Vonnis van 15 april 2020
in de zaak van
1. de vennootschap naar vreemd recht
FOSSIL GROUP EUROPE GMBH
,
te Basel, Zwitserland,
2. de vennootschap naar vreemd recht
FOSSIL GROUP INC.
,
te Richardson, Texas, Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen,
advocaat: mr. E.J.V.T. van den Broek te 's-Hertogenbosch,
tegen
INTERNATIONAL TIME GROUP B.V.
,
te Rotterdam,
gedaagde,
advocaat: mr. Q.F.B.W. Kendall te Rotterdam.
Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Fossil worden genoemd en afzonderlijk Fossil Europe en Fossil USA. Gedaagde zal worden aangeduid als ITG.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 7 juni 2017, met producties EP01 tot en met EP07;
de conclusie van antwoord, met producties GP01 en GP02;
het tussenvonnis van 14 maart 2018, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
de brief van Fossil van 31 mei 2018, met bijlagen (foto’s);
de akte overlegging productie van de zijde van Fossil, met productie EP08;
de bij brief van 8 juni 2018 door Fossil overgelegde actuele proceskostenopgave als
productie EP09;
het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 12 juni 2018;
de akte aanvullende producties van de zijde van Fossil, ingediend op 26 september 2018,
met producties EP10 tot en met EP12;
- de brief van 27 september 2018 van de zijde van ITG, met producties GP03 tot en met
GP08;
- de akte aanvullende producties van de zijde van Fossil, met productie EP13 (actuele
proceskostenopgave);
- het proces-verbaal van (de voortzetting van) de comparitie van partijen van 11 oktober
2018.
1.2.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Fossil USA is een wereldwijd opererend bedrijf dat het ontwerp, de productie, de verkoop en distributie verzorgt voor verschillende bij haar in het bezit zijnde of aan haar in licentie gegeven merken van – onder meer – horloges. Fossil exploiteert haar Europese activiteiten via Fossil Europe.
2.2.
In haar hoedanigheid van exclusief licentienemer vervaardigt en verkoopt Fossil horloges voorzien van merken van Michael Kors International GmbH (hierna: Michael Kors). Michael Kors is houder van (onder meer) de volgende merken (hierna aan te duiden als: de MK-Merken):
- het Uniewoordmerk MICHAEL KORS, aangevraagd op 22 april 2004 en geregistreerd op 22 november 2004 onder nummer 003140456 voor onder meer waren en diensten in klasse 14, waaronder horloges (hierna ook: het MK-Uniemerk);
- het hieronder weergegeven Benelux beeldmerk, ingeschreven op 27 januari 2003 onder nummer 0740062 voor onder meer waren en diensten in klasse 14, waaronder horloges (hierna ook: het MK-Beneluxmerk):
2.3.
Michael Kors heeft Fossil gemachtigd om handhavend en in rechte op te treden tegen inbreuken op de MK-merken.
2.4.
ITG houdt zich als groothandel bezig met de handel in – onder meer – uurwerken. ITG koopt haar horloges in bij groothandels in verschillende landen, zoals Nederland, Duitsland en Italië op basis van aanbiedingen van die groothandels via de e-mail en verkoopt de horloges ook zelf weer via de e-mail. ITG beschikt voor die handel over een opslag in Nederland.
2.5.
Begin mei 2017 heeft Fossil via REACT een bericht van de Nederlandse Douane ontvangen dat een tweetal zendingen, bestemd voor ITG, op Schiphol waren onderschept op verdenking van namaak. In de tegengehouden zendingen (hierna: de zendingen aan ITG) bevonden zich 55 horloges voorzien van (één van) de MK-merken uit de serie MK5943, MK5959, MK6204, MK5615, MK5613, MK2277, MK5020 en MK5263 (hierna: de ITG-horloges). Uit deze zendingen zijn verzegelde verpakkingen van de ITG-horloges genomen en (via de deurwaarder) ter analyse aan Fossil verstrekt.
2.6.
[A] (hierna: [A] ), Technical Support Manager bij het repair center van Fossil, heeft een aantal van deze horloges onderzocht. Haar bevindingen luiden – voor zover van belang – als volgt:
2.6.1.
Ten aanzien van ITG-horloges met de serienummers MK5943 en MK5959:
“4. I have examined the watches which were sent to me (…) MK5959 & MK5943 which is marked with the MICHAEL KORS name.
5. The watch was not manufactured by or for Fossil
6. Specifically, the differences between authentic MICHAEL KORS watches produced by Fossil and the sample watch are as follows:
a.
The strap, crown and caseback MK5959, the caseback, case and crown MK5943 have inconsistencies that are indicative of fake watches and thus not consistent with genuine models.
7. The sample watches is not an authentic MICHAEL KORS watch made by of for Fossil.”
2.6.2.
Ten aanzien van ITG-horloges met de serienummers MK5959 en MK6204:
“4. I have examined the watches which were sent to me (…) MK5959 & MK6204 which is marked with the MICHAEL KORS name.
5. The watch was not manufactured by or for Fossil
6. Specifically, the differences between authentic MICHAEL KORS watches produced by Fossil and the sample watch are as follows:
a.
The trap, crown and caseback MK5959, the trap, crown and caseback MK6204 have inconsistencies that are indicative of fake watches and thus not consistent with genuine models.
7. The sample watches is not an authentic MICHAEL KORS watch made by of for Fossil.”
2.7.
Naar aanleiding van die bevindingen zijn in deze procedure de volgende foto’s door Fossil overgelegd:
2.7.1.
Een horloge uit de serie MK5943, waarbij in de vergelijkingen steeds bij het horloge uit de zendingen aan ITG (meestal links) staat “
ITG
” en/of “
counterfeit
” en bij het horloge uit de collectie van Fossil (meestal rechts) “
authentic
”:
2.7.2.
Een horloge uit de serie MK5959, waarbij in de vergelijkingen steeds bij het horloge uit de zendingen aan ITG (meestal links) staat “
ITG counterfeit
” en bij het horloge uit de collectie van Fossil (meestal rechts) “
authentic
” of “
genuine
”:
2.8.
ITG heeft de douane, voor zover relevant, over de aan haar gerichte zendingen het volgende bericht:
“Deze partij horloges zijn uiteraard 100% origineel en doe bij deze geen afstand van deze partij.”
3
Het geschil
3.1.
Fossil vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
i. voor recht verklaart dat ITG inbreuk heeft gemaakt op de MK-Merken door het invoeren van namaakproducten voorzien van die merken;
ITG veroordeelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de MK-Merken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het vervaardigen, aanbieden, importeren, verkopen, leveren, in voorraad houden of anderszins verhandelen van namaakproducten;
ITG beveelt om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Fossil schriftelijk, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen ex artikel 2.21 lid 4 BVIE
van:
a. De totale hoeveelheid namaakproducten die bij ITG per datum van het vonnis aanwezig zijn of (direct) in voorraad worden gehouden;
b. De totale hoeveelheid namaakproducten die door ITG zijn ingevoerd, ingekocht dan wel zijn vervaardigd of heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen;
c. De door ITG intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijzen alsmede de door gedaagde gehanteerde verkoopprijzen voor de namaakproducten;
d. Het totale bedrag van de door ITG als gevolg van de verhandeling van de namaakproducten genoten bruto- en nettowinst, alsmede de berekningswijze daarvan;
e. De namen en adressen van alle bij de verhandelingen en vervaardiging van de namaakproducten betrokken (rechts)personen (waaronder de namen en adressen van alle leveranciers);
voor recht verklaart dat ITG aansprakelijk is voor de door Fossil en Michael Kors geleden schade bestaande uit winstafdracht en reputatieschade;
ITG veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding ten titel van winstafdracht nader op te maken bij staat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van dagvaarding, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag;
ITG veroordeelt om aan Fossil een schadevergoeding te betalen voor de reputatieschade die zij heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van inbreuk van ITG op de MK-Merken, althans ten gevolge van het onrechtmatig handelen van ITG jegens Fossil, nader op te maken bij staat aan de hand van de rekening en verantwoording als onder iii. gevorderd;
ITG beveelt om binnen toen werkdagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten haar gehele voorraad namaakproducten op een door Fossil te bepalen adres in Nederland ter vernietiging aan Fossil af te geven;
ITG veroordeelt tot betaling aan Fossil van een dwangsom van € 500,- per namaakproduct of per dag (een gedeelte daarvan tot een hele gerekend) voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder i, iii en vii
gevorderde;
ITG veroordeelt in de volledige proceskosten van Fossil, te vermeerderen met de wettelijke rente.
3.2.
Fossil legt – samengevat – aan deze vorderingen ten grondslag dat ITG namaak horloges van Michael Kors heeft geïmporteerd. Nu ITG de MK-Merken zonder toestemming van Michael Kors of Fossil heeft gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor de MK-Merken zijn ingeschreven, is sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo
en artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE
. Daarnaast handelt ITG onrechtmatig jegens Michael Kors en Fossil door zich willens en wetens te verzetten tegen vernietiging van de namaakproducten door de douane. Fossil lijdt hierdoor schade.
3.3.
ITG voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Fossil.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen, nu ITG gevestigd is in Nederland. Deze bevoegdheid ontleent de rechtbank voor wat betreft het Uniemerk aan de artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor wat betreft het Beneluxmerk is de rechtbank bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE. De bevoegdheid van deze rechtbank is ook niet door ITG bestreden.
Inbreuk op merkrechten?
4.2.
Op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE is een merkhouder gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Bij gebruik van een teken voor niet originele, van de merkhouder afkomstige, maar (zonder diens toestemming) nagemaakte waren, is sprake van inbreuk op voornoemde artikelonderdelen. Waar Fossil stelt dat de ITG-horloges nagemaakte, niet door haar voor Michael Kors vervaardigde horloges zijn, waarop zonder haar of Michael Kors’ toestemming aan de MK-Merken identieke tekens zijn aangebracht, bestrijdt ITG dat de ITG-horloges namaak zijn.
4.3.
De rechtbank is van oordeel dat ondanks het verweer van ITG er voldoende reden is om aan te nemen dat de ITG-horloges namaak betreffen. Tegenover de door Fossil concreet aangewezen verschillen tussen horloges uit de zendingen aan ITG en originele, door Fossil vervaardigde horloges, welke verschillen Fossil met foto’s heeft onderbouwd en die ter zitting van 12 juni 2018 door [A] aan de hand van meegenomen exemplaren van horloges nader zijn toegelicht, heeft ITG gewoonweg onvoldoende aangevoerd.
4.4.
Fossil heeft de volgende verschillen in eigenschappen tussen de originele horloges van Michael Kors en horloges uit de zendingen aan ITG aangewezen:
4.4.1.
Op bepaalde modellen, waaronder op de MK5943- en MK5959-horloges, wordt door Fossil op de
case back
altijd een soort vierkantje gegraveerd (zie bijvoorbeeld de bovenste foto onder rov. 2.7.1). Dit is een
tracking code
, waarin voor elk horloge uit die serie unieke informatie is opgenomen over wanneer het horloge is geproduceerd, wanneer het horloge de fabriek heeft verlaten en wanneer het op de markt is gebracht. Bij de ITG-horloges voorzien van die serienummers, ontbreekt de bewuste gravure.
4.4.2.
Bij verschillende horloges uit de zendingen aan ITG staat op de
case back
het teken
*S (zie bijvoorbeeld de foto van de
case backs
en het binnenwerk onder rov. 2.7.2
waarnaast geschreven staat: “
ITG counterfeit MK5959 “*S” watch can not have “RONDA
515” movement”
). Dit teken op een horloge geeft normaal gesproken aan dat het
binnenwerk van het horloge een mechanisme van Seiko is. De horloges van Michael Kors
hebben echter geen Seiko-mechanisme, maar een Ronda 515-mechanisme, zodat op een
origineel horloge van Michael Kors het teken *S niet op de
case backs
wordt gegraveerd.
4.4.3.
Het OPI-nummer, gegraveerd op de binnenzijde van de
case backs
(zie
bijvoorbeeld de foto onder rov. 2.7.2 waarin het in de tekst daarboven gaat over het “
OPI-
number
”) is een fabriekscode die in alle originele MK5959-horloges het nummer 21 is. Op
de binnenzijde van de
case backs
van de onderzochte ITG-horloges voorzien
van het serienummer MK5959 staat het OPI-nummer 88.
4.4.4.
Het zes-cijferige nummer op de (buitenzijde van de)
case back
en op de band staat
voor het nummer van de fabriek en het jaar en de maand waarin het betreffende horloge is
gefabriceerd. Dit nummer is bij de originele horloges van Michael Kors zowel op de
kast als op de band van het horloge hetzelfde. De eerste twee cijfers geven het
fabrieksnummer aan. Bij horloges uit de zendingen aan ITG (zie bijvoorbeeld de foto onder
rov. 2.7.2 waarin de
case back
vergeleken wordt met de band) wijken de fabrieksnummers
van de kasten van de horloges af van die op de banden van diezelfde horloges. Verder
komen de originele Michael Kors horloges met serienummer MK5959 allemaal uit fabriek
11 en niet uit fabriek 25, het fabrieksnummer dat in ITG-horloges voorzien van dat
serienummer (zie bijvoorbeeld in de tweede foto onder rov. 2.7.2) is gegraveerd.
4.4.5.
De breedte van een band van een origineel MK5959-horloge is niet overal
hetzelfde; die breedte verloopt vanaf de kast van het horloge van 22 mm naar 20 mm aan de
zijde van de sluiting. De breedte van de band van de ITG-horloges met
serienummer MK5959 is continu 22 mm (zie bijvoorbeeld de laatste vergelijking van
foto’s onder rov. 2.7.2).
4.4.6.
De bewerking van de steentjes op en de kroon (het draaiknopje aan de zijkant) van
de ITG-horloges met serienummer MK5943 verschilt van de originele bewerking. De
bewerking van de steentjes op de betreffende ITG-horloges is minder gedetailleerd en de
steentjes liggen vlak in de ring waarop zij zijn aangebracht, terwijl de steentjes op de
originele MK5943 horloges wat schuin omhoog lopen naar de naastgelegen ring. De kroon
van diezelfde ITG-horloges zijn verder ronder, minder vlak, afgewerkt dan de kronen van
originele MK5943-horloges (zie bijvoorbeeld de foto’s van de steentjes en de kronen onder
rov. 2.7.1).
4.5.
ITG heeft de door Fossil gestelde eigenschap van originele horloges met de
serienummers MK5959 en MK5943, bestaande uit de gravure in de vorm van een vierkantje
(zie rov. 4.4.1), de
tracking code
, op de
case backs
van die modellen, bestreden door te
wijzen op schermprints van de webshop Watchshop.nl. Watchshop.nl is een door Fossil
erkende dealer, die originele horloges van Michael Kors via deze webshop aanbiedt
en verkoopt. Op de foto’s die dat bedrijf toont van de achterzijde van de
case backs
bij het
aanbod van de modellen MK5959 en MK5943, is geen gravure in de vorm van een
vierkantje zichtbaar. De rechtbank gaat voorbij aan het betoog van ITG dat daaruit volgt dat
de stelling van Fossil, dat elk authentiek MK-horloge met die type-aanduidingen zo’n
gravure bevat, niet juist kan zijn. Aannemelijk is immers dat voor dit soort foto’s modellen
van een type MK5959- en MK5943-horloge worden gebruikt, waarop geen
tracking code-
gravures staan, omdat – zoals Fossil heeft aangegeven – dat niet nodig is en het tonen ervan de mogelijkheid biedt dit soort gravures na te maken of te kopiëren. Het ontbreken van de gravure op de foto’s bij het aanbod, laat natuurlijk onverlet dat de daadwerkelijk aan de consument geleverde horloges wel – altijd – die gravure zullen bevatten.
4.6.
ITG heeft bij gelegenheid van de comparitie van 11 oktober 2018 nog de vraag
opgeworpen vanaf wanneer Fossil gebruik is gaan maken van een dergelijke gravure. Dat
het daarop gegeven antwoord, namelijk dat op alle MK5943- en MK5959-horloges – dus
vanaf de eerste productie – zo’n gravure is aangebracht, een nieuwe stelling zou zijn, zoals
ITG beweert, is onjuist. Al bij gelegenheid van de comparitie van 12 juni 2018 heeft Fossil
verklaard dat als de keuze wordt gemaakt een dergelijke code op een model aan te brengen,
die code op alle horloges van dezelfde serie wordt aangebracht. Het gegeven antwoord op
de vraag van ITG van 11 oktober 2018, is dan ook enkel een nadere toelichting op een al
eerder ingenomen stelling, waarop ITG al voorafgaand aan en op de comparitie van 11
oktober 2018 had kunnen reageren. Aan het verzoek van ITG om nog in de gelegenheid
gesteld te worden te dien aanzien bewijs aan te dragen en te reageren, wordt dan ook
voorbijgegaan.
4.7.
Daarnaast heeft ITG verweer gevoerd tegen de eigenschap van de breedte van de band (zie rov. 4.4.5). ITG stelt een originele band van een MK5959-horloge te hebben besteld via een eveneens door Fossil erkende dealer, Horloge.nl, waarvan zij de breedte heeft opgemeten en foto’s heeft overgelegd. De breedte van die band is volgens ITG overal 22 mm en heeft geen aflopende breedte naar 20 mm, zoals een originele band van een MK5959-horloge naar zeggen van Fossil zou moeten hebben. Echter, ITG heeft nagelaten de band mee te nemen naar de zitting van 11 oktober 2018, terwijl zij op dat moment al wel in het bezit was van de band en de foto’s daarvan had overgelegd. Zo heeft ITG Fossil de mogelijkheid onthouden de band te bekijken en (dus) iets te zeggen over de juistheid van het verweer van ITG. Op die manier is bijvoorbeeld de vraag open blijven staan of de band daadwerkelijk een originele band van een MK5959-horloge is. Om die reden moet ook dit verweer van ITG worden gepasseerd.
4.8.
Overigens heeft ITG alle andere door Fossil concreet aangewezen verschillen in eigenschappen niet betwist, zodat vast staat dat tussen de door Fossil geproduceerde horloges met de MK-merken en ITG-horloges uit de zendingen meerdere verschillen bestaan, die – zeker in samenhang bezien – wezenlijk van aard zijn. Fossil heeft voor het bestaan van die verschillen geen verklaring gegeven. Zonder plausibele verklaring kunnen die verschillen niet anders worden uitgelegd dan dat, zoals Fossil ook heeft betoogd, het in de zendingen aan ITG gaat om niet door Fossil geproduceerde, en dus niet-originele, horloges voorzien van de MK-merken. Dit geldt naar het oordeel van de rechtbank voor alle 55 ITG-horloges in de zendingen. Fossil heeft immers onbestreden gesteld dat (een combinatie van) dergelijke verschillen bestaan in alle in de zendingen aan ITG aangetroffen modellen die zijn voorzien van (een) teken(s) gelijk aan de MK-Merken.
4.9.
Dat, zoals ITG nog heeft aangevoerd, zich in de zendingen aan ITG ook horloges voorzien van tekens gelijk aan andere merken bevonden, en dat die horloges wel zijn vrijgegeven, leidt niet tot een andere conclusie. Fossil, ook de exclusief licentienemer van die andere merken, heeft uitgelegd dat die horloges zijn vrijgegeven al om de reden dat ten aanzien van die horloges niet binnen de daarvoor door de douane gegeven termijn door haar, althans de merkhouders, op het bericht van onderschepping is gereageerd. ITG heeft dat niet bestreden en er bestaat ook anderszins geen reden aan die gang van zaken te twijfelen. Die vrijgave zegt aldus niets over de aard van die horloges, laat staan over de vraag of de tegengehouden horloges die zijn voorzien van aan de MK-Merken gelijke tekens al dan niet origineel zijn.
4.10.
Ook het door ITG overgelegde “
Certificate of Authentication
”, opgesteld door het Amerikaanse bedrijf Authenticate First, LLC, (hierna: het echtheidscertificaat), leidt niet tot het oordeel dat horloges in de zendingen aan ITG (toch) origineel zijn. Dit echtheidscertificaat heeft betrekking op een horloge met serienummer MK5943. Uit dit echtheidscertificaat volgt dat Authenticate First op basis van foto’s (van de klok, de achterzijde van de
case back
en het mechanisme – zonder band) de echtheid heeft beoordeeld van een horloge voorzien van het serienummer MK5943, van welk serienummer zich ook horloges in de zendingen aan ITG bevinden. Op basis van de aan haar toegezonden foto’s heeft Authenticate First verklaard dat: “
it is our opinion [that] the item in question is authentic
“.
4.10.1.
De rechtbank hecht aan dit echtheidscertificaat weinig waarde, nu Fossil hiertegen  onweersproken heeft aangevoerd dat het bedrijf Authenticate First niets van doen heeft met Fossil of Michael Kors en geen weet kan hebben van alle echtheidskenmerken van de horloges van Michael Kors. Daarbij komt dat aannemelijk is, zoals Fossil ook onbestreden tegen het echtheidscertificaat heeft aangevoerd, dat een beoordeling van de echtheid niet slechts op basis van foto’s kan plaatsvinden, maar dat een merkhouder zelf ook het deksel van een horloge moet verwijderen en een vergrootglas moet gebruiken om bepaalde kenmerken te kunnen beoordelen. Fossil heeft daaraan toegevoegd dat namaak tegenwoordig steeds minder gemakkelijk van echt is te onderscheiden en dat daar een deskundig oog en een vergelijking van meer elementen voor nodig is. Tot slot acht de rechtbank relevant dat het echtheidscertificaat is opgemaakt ten aanzien van een horloge dat niet afkomstig is uit de zendingen aan ITG, zoals ITG heeft verklaard. Aan de hand van dit certificaat kan dan ook niets gezegd worden over de zendingen aan ITG die in deze zaak onderwerp van geschil zijn.
4.11.
Bij dit alles neemt de rechtbank nog in aanmerking dat ITG weliswaar betwist dat de ITG-horloges namaak zijn, maar tegelijkertijd de mogelijkheid open laat dat de zendingen aan ITG niet-originele MK-horloges bevatten. Zo heeft de directeur van ITG bij gelegenheid van de comparitie van 12 juni 2018 verklaard dat hij niet kan garanderen dat er nooit een nagemaakt horloge in een aan ITG gerichte zending of tussen door ITG verkochte horloges zit. Verder heeft hij verklaard dat ITG de horloges controleert op namaak, maar ook dat sommige groothandels van wie zij afneemt geen papieren willen afgeven waaruit blijkt dat ze geautoriseerd zijn om bij Fossil in te kopen en verder dat het inkopen bij groothandels waarmee ITG regelmatig zaken doet, is gebaseerd op vertrouwen. Dat sommige groothandels geen papieren willen afgeven en dat inkopen worden gedaan op basis van vertrouwen, brengt ook mee dat – anders dan ITG heeft aangevoerd – ITG alle reden moet hebben gehad te twijfelen aan de authenticiteit van de door haar geïmporteerde horloges.
4.12.
Uit het voorgaande volgt als slotsom dat de ITG-horloges geen originele, door Fossil geproduceerde, horloges zijn, waarop zonder toestemming van Michael Kors of Fossil aan de MK-Merken identieke tekens zijn aangebracht. De rechtbank stelt daarom vast dat ITG inbreuk heeft gemaakt op de MK-merken in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE.
Onrechtmatig handelen?
4.13.
Fossil heeft nog aangevoerd dat ITG onrechtmatig heeft gehandeld door zich willens en wetens te verzetten tegen vernietiging van de ITG-horloges door de douane. Nu te dien aanzien geen specifieke vordering is ingesteld die niet al op grond van merkinbreuk voor toewijzing in aanmerking zou kunnen komen, komt de rechtbank niet toe aan een beoordeling van die grond.
Gevorderde verbod en verklaring voor recht
4.14.
Nu de merkinbreuk is vastgesteld, zal het gevorderde inbreukverbod (zie hiervoor onder 3.1 sub ii) worden toegewezen als na te melden. De onder 3.1 sub i gevorderde verklaring voor recht wordt afgewezen, nu Fossil ter zitting van 11 oktober 2018 te kennen heeft gegeven dat zij, indien het inbreukverbod wordt toegewezen, geen belang heeft bij toewijzing van de verklaring voor recht.
Schadevergoeding, winstafdracht en verklaring voor recht
4.15.
Uit de vaststelling van de merkinbreuk volgt ook dat Fossil, in haar hoedanigheid van exclusief licentienemer met betrekking tot de MK-Merken, in beginsel recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade. Fossil vordert schadevergoeding, bestaande uit door haar geleden reputatieschade, en (daarnaast) winstafdracht.
4.16.
Ten aanzien van de gevorderde reputatieschade heeft Fossil gesteld dat de door ITG ingevoerde horloges niet voldoen aan haar kwaliteitseisen, zodat de handel in dat soort horloges een negatief effect zal hebben op de verkoop van originele horloges. ITG heeft bestreden dat de ITG-horloges onder doen voor de kwaliteit van de door Fossil vervaardigde horloges en aangevoerd dat zij ook geen klachten of claims van afnemers heeft gehad over de authenticiteit en/of mindere kwaliteit van haar horloges. Hoewel Fossil, nadat zij daar ter zitting van 12 juni 2018 naar is gevraagd, ook heeft gewezen op verschillen tussen de MK-horloges en de horloges uit de zendingen aan ITG die niets van doen hebben met de kwaliteit, zoals het verschil in codering, acht de rechtbank aannemelijk dat, nu vast is gesteld dat het gaat om namaak, ten minste enig kwaliteitsverschil tussen de horloges bestaat, hetgeen afbreuk doet aan de reputatie van Fossil. De vordering tot vergoeding van haar reputatieschade, nader op te maken bij staat, zal dan ook worden toegewezen als gevorderd.
4.17.
Uit het feit dat ITG horloges voorzien van aan de MK-Merken gelijke tekens inkoopt bij groothandels die geen papieren willen afgeven en zaken worden gedaan op basis van vertrouwen, in combinatie met de verklaring van de directeur van ITG bij de comparitie van 11 oktober 2018 dat hij “al heel lang in deze business zit” en “een expert is”, volgt dat niet anders kan dan dat ITG zich bewust is van het risico dat door haar ingekochte horloges namaak zijn en dat zij dat risico bewust aanvaardt. Nu op die wijze te kwader trouw inbreuk wordt gemaakt op de MK-Merken, is voldaan aan de voorwaarde voor toewijzing van de gevorderde winstafdracht, ook nader op te maken bij staat en vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente.
4.18.
De gevorderde verklaring voor recht dat ITG aansprakelijk is voor de geleden schade wordt afgewezen bij gebrek aan belang naast toewijzing van de vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht.
Gevorderde opgave en afgifte ter vernietiging
4.19.
De gevorderde opgave en afgifte ter vernietiging zullen worden toegewezen zoals in het dictum vermeld. De gevorderde termijn van 10 werkdagen na betekening van dit vonnis acht de rechtbank voor de gevorderde opgave te kort. Om executieproblemen te voorkomen, zal deze termijn worden verlengd.
Dwangsom
4.20.
De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen zoals in het dictum vermeld. De rechtbank zal de gevorderde dwangsommen maximeren
.
Proceskosten
4.21.
ITG zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Fossil vordert de daadwerkelijke kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv, conform de daartoe gedane opgave die optelt tot een bedrag van                € 17.006,39 (inclusief € 618,- aan griffierechten, € 318,09 aan deurwaarderskosten en          € 465,- aan onderzoekskosten).
4.22.
De rechtbank is van oordeel dat deze zaak kwalificeert als een ‘eenvoudige zaak’ in de zin van de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). Op grond van deze Indicatietarieven is in een eenvoudige bodemzaak maximaal € 8.000,- advocaatkosten redelijk en evenredig. Dit bedrag wordt toegewezen. Tevens is toewijsbaar een bedrag van  € 618,- aan griffierechten, € 158,09 aan deurwaarderskosten (het meer gevorderde aan deurwaarderskosten is niet onderbouwd) en € 465,- aan onderzoekskosten. Het toe te wijzen bedrag aan proceskosten komt dan op een totaal van € 9.241,09. De gevorderde wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis zal als onbestreden worden toegewezen.
5
De beslissing
De rechtbank
5.1.
veroordeelt ITG om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere
inbreuk op de MK-Merken, voor wat betreft het MK-Uniemerk in alle lidstaten van de
Europese Unie en voor wat betreft het MK-Beneluxmerk in de Benelux, te staken en
gestaakt te houden, meer in het bijzonder het aanbieden, importeren, verkopen, leveren, in
voorraad houden of anderszins verhandelen van horloges waarop zonder toestemming van
Fossil of Michael Kors de MK-Merken zijn aangebracht;
5.2.
beveelt ITG om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman
van Fossil schriftelijk, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:
a) de totale hoeveelheid horloges, waarop zonder toestemming van Fossil of Michael Kors de MK-Merken zijn aangebracht, die bij ITG per datum van dit vonnis aanwezig zijn of (indirect) in voorraad worden gehouden;
b) de totale hoeveelheid horloges, waarop zonder toestemming van Fossil of Michael Kors de MK-Merken zijn aangebracht, die door ITG zijn ingevoerd of ingekocht;
c) de door ITG intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijzen alsmede de door ITG gehanteerde verkoopprijzen voor de horloges, waarop zonder toestemming van Fossil of Michael Kors de MK-Merken zijn aangebracht;
d) het totale bedrag van de door ITG als gevolg van de verhandeling van de horloges, waarop zonder toestemming van Fossil of Michael Kors de MK-Merken zijn aangebracht, genoten bruto- en nettowinst, alsmede de berekeningswijze daarvan;
e) de namen en adressen van alle bij de verhandelingen en vervaardiging van de horloges, waarop zonder toestemming van Fossil of Michael Kors de MK-Merken zijn aangebracht, betrokken (rechts)personen (waaronder de namen en adressen van alle leveranciers);
5.3.
veroordeelt ITG tot betaling aan Fossil van de reputatieschade die zij heeft geleden
en nog zal lijden ten gevolge van de door ITG gepleegde merkinbreuk, nader op te maken
bij staat en te vereffenen volgens de wet;
5.4.
veroordeelt ITG tot afdracht van de met de merkinbreuk genoten nettowinst, nader
op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en vermeerderd met de wettelijke rente
vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige voldoening;
5.5.
beveelt ITG om op eigen kosten haar gehele voorraad van horloges, waarop zonder
toestemming van Fossil of Michael Kors de MK-Merken zijn aangebracht, binnen 10 dagen
na betekening van dit vonnis op een door Fossil te bepalen adres in Nederland ter
vernietiging aan Fossil af te geven;
5.6.
veroordeelt ITG om aan Fossil te betalen een dwangsom van € 500,- per horloge
waarmee zij het bevel onder 5.1 overtreedt, dan wel, naar keuze van Fossil, een dwangsom
van € 500,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat ITG dat
bevel overtreedt, en een dwangsom van € 500,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag
als een gehele gerekend) dat ITG in strijd handelt met het onder 5.2 of 5.5 geformuleerde
bevel, dat alles met een maximum van € 100.000,-;
5.7.
veroordeelt ITG in de proceskosten, aan de zijde van Fossil tot op heden begroot
op € 9.241,09, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening
van dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening;
5.8.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.9.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 15 april 2020.
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
De in de vorderingen opgenomen verwijzing naar vordering vi (naast de verwijzing naar het gevorderde onder i en iii) is – zoals Fossil bij gelegenheid van de comparitie van partijen van 11 oktober 2018 ook heeft aangegeven – een kennelijke verschrijving, zodat de rechtbank daarin een verwijzing naar de vordering onder vii leest.
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
De rechtbank hanteert (anders dan in de dagvaarding) de artikelnummering van het BVIE zoals die geldt na de wijzigingen die vanaf 1 juni 2018 in werking zijn getreden.
Tot een gelijke hoogte als in een eerder vonnis van deze rechtbank waarin aan ITG een verbod betreffende de handel in namaakhorloges (van een andere merkhouder) is opgelegd, vgl. Rechtbank Den Haag 29 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:11730.