ECLI:NL:RBDHA:2018:14824
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/524401 / HA ZA 17-15
Vonnis van 12 december 2018
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht
FOOD PROCESSORS INTERNATIONAL (GHANA) LTD.
,
te Tema, Ghana,
eiseres,
advocaat [NAAM]. A.P. Pouw te Leiden,
tegen
1
KOAS FOODS B.V.,
te Rotterdam,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. B.D. Bos te Rotterdam,
2.
ASIA EXPRESS FOOD B.V.
,
te Kampen,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. M.F.J. Haak te Amsterdam,
3.
[gedaagde 3]
,
te [plaats 1] ,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. B.D. Bos te Rotterdam.
Partijen zullen hierna FPI Ghana, Koas, Asia en [gedaagde 3] genoemd worden. [gedaagde 3] en Koas tezamen zullen worden aangeduid als Koas c.s. en de drie gedaagden gezamenlijk als gedaagden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 16 december 2016 tevens houdende incidentele vordering (ex art. 843a Rv) met producties EP1 t/m 24;
de conclusie van antwoord in de hoofdzaak en in het incident van Koas c.s. van 12 april 2017 met producties GP1 t/m 5;
de conclusie van antwoord in de hoofdzaak en in het incident van Asia van 10 mei 2017 met producties A1 t/m A4;
het tussenvonnis van 2 augustus 2017 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
het proces-verbaal van de op 15 december 2017 gehouden comparitie van partijen en de daarin genoemde stukken, waarin onder meer is vermeld (in randnummers 1 t/m 4) dat FPI Ghana ter zitting de incidentele vordering heeft ingetrokken en de eis in de hoofdzaak heeft gewijzigd;
de verzoeken van partijen, ingekomen op de rol van 31 januari 2018, om vonnis te wijzen.
1.2.
Het proces-verbaal van de comparitie is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden betreft. Gedaagden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De brieven van Asia van 9 januari 2018 en van Koas c.s. van 11 januari 2018 zijn aan het proces-verbaal gehecht en maken onderdeel uit van het procesdossier.
1.3.
Vervolgens is vonnis nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
FPI Ghana is een Ghanese rechtspersoon die, blijkens een ‘
certificate to commence busines
s’ afgegeven door de Ghanese Registrar of Companies, vanaf 29 januari 1995 bevoegd is om zaken te doen. FPI Ghana produceert voornamelijk levensmiddelen zoals ‘
canned palm nut cream concentrate’
, ‘
instant fufu’
en ‘
eggplant
’. De heren [directeur 1] (hierna: [directeur 1] ) en [directeur 2] (hierna: [directeur 2] ) zijn directeur van FPI Ghana.
2.2.
Koas, opgericht in juni 2010, is een groothandel in voedings- en genotmiddelen, daaronder begrepen de im- en export van levensmiddelen. [gedaagde 3] is directeur/enig aandeelhouder van Koas.
2.3.
Asia drijft een groothandel in groenten en fruit, waaronder begrepen (de im- en export van) mondiale food- en non-food producten. Zij richt zich voornamelijk op Aziatische en Afrikaanse producten.
2.4.
Ter onderscheiding van haar producten gebruikt FPI Ghana sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw het (gestileerde) teken “GhanaFresh” – aanvankelijk, tot 2000, geschreven als Ghana Fresh – al dan niet in combinatie met een afbeelding van een Afrikaanse vrouw die voor een hut aan het koken is (hierna: de Ghanafresh-producten). FPI verkoopt haar producten met gebruikmaking van het teken Ghanafresh op de lokale markt, maar exporteert deze, blijkens overgelegde facturen in ieder geval vanaf 1999, ook, onder meer naar Europa, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Afbeeldingen van het logo zoals FPI Ghana dit op 30 oktober 1998 (links) en 31 juli 2000 (midden) op haar briefpapier gebruikte zijn hieronder weergegeven:
De meest rechter afbeelding is afkomstig van een brief uit 2011 (productie 27) die in betere kwaliteit is overgelegd.
2.5.
Een door FPI Ghana voor ‘
palm nut cream concentrate’
gebruikt label is hieronder afgebeeld:
2.6.
FPI Ghana is houdster van het hieronder afgebeelde Ghanese woord/beeldmerk met nummer 29.734 dat op 4 maart 1999 in het merkenregister van Ghana is ingeschreven voor klasse 29 voor onder meer ‘
preserved, dried and cooked fruits and vegetables
’, op een aanvraag van 30 oktober 1998 (hierna: het Ghanese merk).
2.7.
Op een aanvraag van 13 maart 2003 is op naam van de heer [X] (hierna: [X] ) op 17 november 2004 het hierna afgebeelde Uniewoord/beeldmerk met nummer 003080769 (hierna: het Sanchez-Uniemerk) ingeschreven voor de klassen 29, 30 en 31, waaronder ‘palm cream’.
2.8.
[gedaagde 3] en de heer [A] , verkoopmanager van Koas (hierna: [A] ) zijn (in ieder geval) sinds 2008 bekend met FPI Ghana en haar Ghanafresh-producten. In 2010 brachten [gedaagde 3] en [A] namens Koas een bezoek aan FPI Ghana in Ghana omdat zij geïnteresseerd waren in de inkoop van Ghanafresh-producten. Bij die gelegenheid bezochten zij de fabriek van FPI Ghana en maakten zij foto’s. Tot daadwerkelijke koop en levering kwam het niet omdat geen overeenstemming werd bereikt over de leveringsvoorwaarden (FPI Ghana verlangde vooruitbetaling, wat voor Koas niet aanvaardbaar was).
2.9.
Asia heeft vanaf 2009 bij FPI Ghana Ghanafresh-producten afgenomen. In maart 2011 heeft FPI Ghana in een mailing aan haar Europese contacten aangekondigd dat Asia vanaf april 2011 haar exclusief distributeur voor Europa is.
2.10.
Koas c.s. heeft, in ieder geval sinds 2012, in Thailand voedingsmiddelen laten vervaardigen, waaronder ‘
palmnut cream concentrate’
en die in, onder meer, Nederland op de markt gebracht onder de naam Ghanafresh vergezeld van een afbeelding van een vrouw zittend voor een hut. Dit gebeurde in het kader van een samenwerking met Afroline, een Spaans voedingsmiddelenbedrijf waarvan [X] eigenaar en bestuurder is.
2.11.
Op 26 oktober 2012 zond de heer [B] van Asia een e-mail aan FPI Ghana (geadresseerd aan onder meer [directeur 1] en [directeur 2] ) met de volgende tekst:
“URGENT URGENT URGENT
Dear […] ,
From sales team I hear more and more that our customers offer Ghana Fresh cheaper then us.
They did not order for a while from us so maybe they import directly.
But that is impossible because we are your sole agent for Europe.
Please let me know what is going on.
Waiting your URGENT reply.”
Vanwege de ontstane onrust op de markt ten gevolge van niet van FPI Ghana afkomstige goedkopere Ghanafresh-producten heeft Asia vanaf begin 2013 geen producten meer betrokken bij FPI Ghana. Tussen 26 april 2013 en 5 februari 2014 heeft zij bij derden, waaronder Koas, niet van FPI Ghana afkomstige Ghanafresh-producten ingekocht voor een bedrag van in totaal € 252.939,40.
2.12.
Begin 2013 heeft FPI Ghana aan verschillende partijen bericht dat namaakproducten in omloop zouden zijn in de Europese markt. In reactie daarop heeft Koas in februari 2013 aan haar afnemers een bericht verzonden met de volgende tekst:
2.13.
Op 28 mei 2013 heeft de advocaat [NAAM][X] Koas gesommeerd om, kort gezegd, inbreuk op het Sanchez-Uniemerk te staken.
2.14.
In de loop van 2013 heeft FPI Ghana bemerkt dat het Sanchez-Uniemerk in 2004 geregistreerd is. Daarop is zij, op grond van kwade trouw uitgaande van haar oudere rechten, eind 2013 een nietigheidsprocedure bij het Europese Merkenbureau (hierna: EUIPO) aangevangen.
2.15.
Nadat FPI Ghana op de Nederlandse markt blikken GhanaFresh had aangetroffen die, blijkens de daarop afgebeelde barcode, afkomstig waren van Koas, heeft zij – bij brief van haar advocaat [NAAM]23 september 2013 –  Koas onder meer gesommeerd om inbreuk op haar rechten te staken, in het bijzonder door het invoeren, in voorraad hebben en doorverkopen van ongeautoriseerde Ghanafresh-producten. In de sommatiebrief is het volgende opgenomen:
“(…)FPI produceert, verkoopt en exporteert al sinds het eind van de jaren ‘90 het product “Ghanafresh” in/naar Afrika, Europa en de Verenigde Staten. Vanaf het eerste moment heeft FPI de woordmerken “Ghanafresh”, “GhanaFresh” en “Ghana Fresh” gebruikt in het economisch verkeer, al dan niet in combinatie met het beeldmerk van een Afrikaanse vrouw die voor een hut aan het koken is. Het gebruik ziet voornamelijk op voedselproducten zoals “canned palm nut cream concentrate”, “instant fufu” en “eggplant”. Sinds 14 april 1999 is het woordmerk “Ghanafresh” en het hiervoor bedoelde beeldmerk als merk gedeponeerd in Ghana (zie Bijlage 1). FPI heeft derhalve sinds eind jaren ‘90 het merkenrecht op de naam “Ghanafresh” en de afbeelding van de vrouw en de hut. Voorts heeft FPI sinds 1998 het auteursrecht op de afbeelding van de vrouw en de hut en de opmaak van de label als geheel (zie Bijlage 2 voor de bedoelde label).
Blijkens de brief die u op 6 februari 2013 aan uw klanten heeft gestuurd, bent u bekend met het feit dat een Spaanse partij op 17 november 2004 — zonder toestemming van FPI — de Europese merknaam “Ghanafresh” heeft geregistreerd. Gezien Koas’ eerder commerciële relatie met FPI, bent u tevens bekend met het feit dat FPI oudere (merk)rechten heeft.
Eerder dit jaar heeft dezelfde Spaanse partij ook in de VS gepoogd de merknaam “Ghanafresh” te deponeren. FPI is in de VS hiertegen alreeds opgekomen. Ook in Europa wordt — op basis van artikel 52 lid 1 sub b en artikel 53 lid 2 van de Gemeenschapsmerkenverordening (EG/40/94) — de vernietigingsprocedure van het merk ingeroepen bij het OHIM.
Gezien bovenstaande, pleegt de Spaanse partij op grote schaal merkrecht- en auteursrechtinbreuk. FPI zal zich ten aanzien hiervan tot de Spaanse partij wenden.
Door het invoeren, in voorraad hebben en doorverkopen van (ongeautoriseerde) Ghanafresh-producten, maakt ook Koas Foods B.V. echter grootschalige inbreuk op de rechten van FPI. FPI stelt Koas Foods B.V. nu alreeds aansprakelijk voor iedere inbreuk en iedere schade dientengevolge geleden of nog te lijden. (…)”
2.16.
Op 5 november 2013 verzond Asia een e-mail aan FPI Ghana met de volgende tekst:
“Dear […] .
Enclosed the letter of Koa’s.
And the mail of Afroline.
As you can read they both threatened me to bring me to course if we continue importing from you.
I hope now you finally believe me.
Again, we are a wholesaler who wants to sell Ghana Fresh.
We do not want to be involved in any problems between you, Koa’s and Afroline.
That is something you have to solve not we !”
2.17.
In een verklaring (“Affidavit”) van [directeur 2] van 12 november 2013, afgegeven voor de nietigheidsprocedure bij de EUIPO, is onder meer het volgende opgenomen:
“(…)
2.While it appears from a recent investigation by our legal counsel that [X] registered the trademark in Europe in 2003 without our knowledge, it has only been during the past several months that counterfeit product has been in the European market place on any level substantial enough to have a dear detrimental effect on EPI’s sales and reputation and [X] has only recently attempted to register the infringing mark in the United States Patent Office (with no significant sales to our knowledge), an attempt that we are in the process of challenging in the U.S. on the basis of the following facts.
3. In 1998, as President and CEO of Food Processing International, Gh, Ltd. (“FPI”), I created the Trade Dress and Logo for “GhanaFresh”, by making a rough drawing of a women sitting in front of a village hut pounding raw material for fufu, and then directing that it be coupled with the name “GhanaFresh”, and placed on packaging as and for an identifying Logo of the processed food products to be manufactured and sold by FPI, which had begun to process raw material from Ghana and abroad for its packaged foods business.
4. The idea for the drawing of the woman and the hut (“trademark”), grew out of the fact that one of the products that FPI was manufacturing, packaging and selling was ‘instant fufu”,an instant version of an African staple, and wanted to convey to the consumer the idea that the “instant” version of fufu was every bit as authentic and fresh as the fufu produced by pounding whole cassava or yams, a process that African and other people had been laboring over for centuries.
5. In 1998 FPI applied for registration of the “Ghana Fresh” Trademark, as evidenced by Exhibit A, a copy of the then operating manager of FPI, Mr. [operating manager] ’s October 30, 1998 letter to the Ghana Registrar General Department, on FPI’s letterhead that contains the “Ghana Fresh” name and the picture of “the woman pounding fufu in front of the traditional village hut”.
(…)
10. Thereafter, between the year 1999 and the present, we used the trade name “GhanaFresh”, without a space and including the logo, on the various products that we manufactured, packaged, and sold throughout the world, including Europe.
11. In conclusion, FPI sold packaged food products to distributors and suppliers of the wholesale and retail produce trade throughout the world prior to 200l utilizing the trademark “GhanaFresh”.  Attached hereto as Exhibit D are copies of Bills of Lading reflecting sales of Ghanafresh products, among others to (…) North America, Australia and Europe.
(…)”
2.18.
Bij brief van haar advocaat [NAAM]3 februari 2014 heeft FPI Ghana Asia onder meer gesommeerd om inbreuk op het merk Ghanafresh en op haar auteursrechten op het etiket te staken.
2.19.
Bij beslissing van 31 oktober 2014 heeft (de Cancellation Division van) EUIPO het Sanchez -Uniemerk ongeldig verklaard. Daarbij overwoog EUIPO onder andere:
“In any event, the evidence is overwhelming that when the contested mark was filed on 13/03/2003, the application was made dishonestly and with full knowledge of the applicant’s trading activities in the E.U. under the contested mark. The Cancellation Division has no serious doubt that the contested mark was a deliberate copy of the applicant’s mark. This amounts to a classic bad faith situation. Moreover, the evidence shows that the contested mark was almost certainly doctored in order to disguise the fact that it was a replica of another trader’s mark.’
(…)
‘However, the similarities between the marks are profound. The marks are to all intents and purposes identical. A coincidence in all the features of the marks is of course so highly improbable as to be practically inconceivable as a quirk of chance. But improbability is placed upon improbability when an enlargement of the image of the contested mark reveals the presence of further coincidences which appear to have been ineptly airbrushed out, namely, the words 'premium quality' and 'palmnut cream concentrate' (see paragraph 14 above). This is as close as one could expect to get to a 'smoking gun' in a bad faith case.”
Het Sanchez -Uniemerk is op 13 oktober 2015 doorgehaald.
2.20.
Op 28 november 2015 is het hieronder afgebeelde uniewoord/beeldmerk onder nummer 012428587 ingeschreven op naam van FPI Ghana voor de klassen 29, 30 en 31 voor onder meer ‘
canned vegetables en canned palm nut cream concentrate
’ (hierna: het FPI Ghana-Uniemerk). Een aanvraag daartoe was op 13 december 2013 ingediend en op 8 januari 2014 gepubliceerd.
In het EUIPO merkenregister is bij dit Uniemerk de volgende beschrijving opgenomen:
“
The mark consists of the stylized wording "GHANAFRESH" beneath the design of a hut with a woman pounding fufu in a pot on an open fire with a hillside and trees in the background.”
2.21.
Sinds december 2014 is de groothandel Unidex B.V. distributeur van FPI Ghana in Europa.
2.22.
Op 5 december 2016 heeft FPI Ghana bij [de V.O.F.] te [plaats 2] (hierna: [de V.O.F.] ) GhanaFresh blikken palmnut cream concentrate afkomstig van Koas aangetroffen.
2.23.
Op de website van Koas, koasfoods.com, worden onder meer de volgende producten aangeboden:
2.24.
FPI Ghana heeft in het Verenigd Koninkrijk Ghanafresh-producten aangetroffen afkomstig van Koas, die door Yadco Foods Ltd. verhandeld werden. Aldaar is een procedure tegen Yadco aanhangig. In Spanje voert FPI Ghana een procedure tegen [X] en de aan hem verwante ondernemingen.
3
Het geschil
3.1.
FPI Ghana vordert, na vermindering van eis ter comparitie
, samengevat weergegeven, dat de rechtbank uitvoerbaar bij voorraad:
a. voor recht verklaart dat sprake is van merkinbreuk door gedaagden;
voor recht verklaart dat sprake is van auteursrechtinbreuk door gedaagden;
Koas c.s. met onmiddellijke ingang en op straffe van een dwangsom verbiedt inbreuk makende Ghanafresh-producten te verhandelen in de Europese Unie (hierna: EU). Hieronder dient tenminste te worden begrepen:
i. het aanbieden en/of verhandelen van producten waarop het FPI-Uniemerk en/of het auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van FPI Ghana is afgebeeld;
ii. het gebruik van het FPI-Uniemerk en/of het auteursrechtelijk beschermd materiaal op producten die niet (direct of indirect) van FPI Ghana afkomstig zijn en/of waarvoor geldt dat dit gebruik niet met toestemming van FPI Ghana heeft plaatsgevonden;
iii. het gebruik van het FPI-Uniemerk en/of het auteursrechtelijk beschermd materiaal in al haar (reclame)uitingen zoals mailings, offertes, op websites et cetera.
(ingetrokken)
gedaagden gebiedt al hetgeen hen bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de inbreuk makende Ghanafresh-producten, aan FPI Ghana mede te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken, een en ander overeenkomstig artikel 2.22 lid 4 BVIE
(j° – thans – artikel 17 en 129 UMVo
) en 28 lid 9 Aw
. Onder de gevraagde gegevens dienen in ieder geval te worden begrepen de gegevens zoals omschreven in paragraaf 49 van de dagvaarding onder punt iii en iv, alsmede alle andere gegevens met betrekking tot partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de onderhavige inbreuk, te weten naam en adres van bijvoorbeeld de producent van de etiketten, de naam en het adres van de afvuller van de blikken (voor zover dit een andere partij is);
gedaagden gebiedt rekening en verantwoording af te leggen aan FPI Ghana ter zake van de door hen met de inbreuk genoten winst, een en ander overeenkomstig artikel 2.21 lid 4 BVIE (j°. artikel 17 en 129 UMVo) en 27a lid 1 Aw, zulks vergezeld van een ondertekende verklaring van een onafhankelijke registeraccountant, dan wel een in goede justitie aan te wijzen onafhankelijk deskundige, dat de opgave juist en volledig is, volledig uit te voeren binnen tien dagen na betekening van het vonnis, dan wel een in goede justitie te bepalen termijn;
(ingetrokken)
i. gedaagden veroordeelt de schade van FPI Ghana te vergoeden gelijk aan de door FPI Ghana gederfde winst, dan wel, ter keuze van FPI Ghana, de door gedaagden met de verhandeling van inbreuk makende Ghanafresh-producten genoten nettowinst af te dragen, dan wel – voor zover de omvang van de schade tijdens deze procedure niet (volledig) komt vast te staan – gedaagden veroordeelt de schade te vergoeden, nader op te maken bij staat, en te vereffenen volgens de wet, in alle gevallen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de betreffende inbreuken althans vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;
een en ander op straffe van dwangsommen en met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv
, vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.
3.2.
Aan haar vorderingen legt zij, voor zover van belang, het volgende ten grondslag.
3.2.1.
Koas en Asia verhandel(d)en zonder toestemming van FPI Ghana producten met het teken Ghanafresh vergezeld van een afbeelding van een Afrikaanse vrouw voor een hut (de inbreukmakende Ghanafresh-producten). De producten zijn vergelijkbaar met de waar waarvoor het FPI Ghana-Uniemerk is ingeschreven. Nu Koas en Asia identieke tekens gebruiken voor dezelfde waren als die waarvoor het FPI Ghana-Uniemerk is ingeschreven, maken Koas en Asia inbreuk op het FPI-Uniemerk in de zin van art. 9 lid 2 sub a UMVo, althans in de zin van art. 9 lid 2 sub b UMVo.
3.2.2.
FPI Ghana komt tevens auteursrecht toe op (de vormgeving van) het (in 2.4 afgebeelde) etiket. Koas en Asia maken ook daarop inbreuk. De combinatie van de aanduiding GhanaFresh en een afbeelding van een vrouw die zittend voor een hut fufu stampt, is bedacht door een van de oprichters van FPI Ghana, [directeur 2] , en wordt sinds eind jaren negentig door FPI Ghana gebruikt. Ghana kent ook een werkgeversauteursrecht vergelijkbaar met art. 7 Aw; FPI Ghana moet worden aangemerkt als de auteur van het werk Ter onderbouwing zijn verklaringen overgelegd van [directeur 2] (producties 18 en 25) en van mevrouw [Q] , een Ghanese advocaat, over het Ghanese auteursrecht (productie EP19). Ook op grond van art. 8 Aw moet FPI Ghana als maker worden aangemerkt omdat haar naam- en adresgegevens op het etiket vermeld staan.
3.2.3.
[gedaagde 3] valt als directeur enig aandeelhouder een ernstig persoonlijk verwijt te maken van de inbreuken en het onrechtmatig handelen nu hij, terwijl hij op de hoogte was van de rechten van FPI Ghana, willens en wetens via Koas de inbreuken heeft laten voortduren. [gedaagde 3] is dan ook als bestuurder aansprakelijk uit onrechtmatige daad voor het onrechtmatig handelen van Koas.
3.2.4.
FPI Ghana heeft als gevolg van het onrechtmatig handelen door gedaagden schade geleden, onder meer bestaande uit gederfde omzet. Ook zijn de door Koas aangeboden counterfeit Ghanafresh-producten van inferieure kwaliteit waardoor de goede naam (en daarmee de afzetmogelijkheden) van FPI Ghana zijn geschaad. De inbreukmakende Ghanafresh-producten zijn voorts tegen een aanzienlijk lagere prijs aangeboden, wat een negatief effect heeft gehad op de omzet van FPI Ghana. De vordering tot schadevergoeding ziet mede op een redelijke vergoeding als bedoeld in ar. 11 lid 2 UMVo voor de periode gelegen tussen de publicatie van de aanvraag van het FPI Ghana-Uniemerk op 8 januari 2014 en de publicatie van de inschrijving op 1 december 2015. De omvang van de inbreuken door Koas is niet bekend; zij biedt nog steeds inbreukmakende Ghanafresh-producten aan. De omvang van de schade kan dan ook pas worden vastgesteld nadat Koas rekening en verantwoording heeft afgelegd. Wat betreft Asia is de omvang van de gederfde winst mogelijk te schatten aan de hand van de door haar in het verleden, en thans weer afgenomen hoeveelheid producten.
3.3.
Gedaagden voeren verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van FPI Ghana in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover de vorderingen zijn ingesteld ter zake van gestelde inbreuk op het FPI-Uniemerk is de rechtbank internationaal (en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen nu gedaagden gevestigd zijn in Nederland (artikelen 95 lid 1, 96 onder a en 97 lid 1 UMVo 2015
en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele EU (artikel 98 lid 1 UMVo 2015). Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op auteursrecht en een onrechtmatige daad, is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd reeds omdat de bevoegdheid niet is bestreden.
Auteursrecht
4.2.
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat een werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.
Het Hof van Justitie heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’.
4.3.
Naar het oordeel van de rechtbank is het middelste deel van het in 2.5 afgebeelde etiket van FPI Ghana – waarop zij zich blijkens de sommatiebrieven beroept – een auteursrechtelijk beschermd werk (hierna ook: het werk of het label). Dit deel is hieronder weergegeven. De combinatie van de kleurstellingen op het label, de gekozen (rankschikking van de) vruchten op het label, de afbeelding van een Afrikaanse vrouw die voor een hut fufu stampt en de totale grafische vormgeving van het label met het woordelement Ghanafresh, draagt het persoonlijk stempel van de maker en vormt een intellectuele schepping. Het label heeft een eigen oorspronkelijk karakter, zodat dit een werk is in de zin van art. 10 van de Aw. Gedaagden hebben dit ook niet, althans niet gemotiveerd, betwist. Het werk komt grotendeels overeen met het Ghanese merk waarvan FPI Ghana sinds 1999 houdster is, zij het dat aan het werk een tros (palm)vruchten is toegevoegd.
4.4.
Niet in geschil is dat Koas en Asia onder meer blikken met niet van FPI Ghana afkomstig
palmsoup concentrate
hebben verhandeld en/of aangeboden in Nederland met daarop etiketten die (vrijwel) identiek zijn aan het auteursrechtelijk beschermde werk van FPI Ghana. De rechtbank stelt dan ook vast dat de totaalindrukken van het werk en de gewraakte etiketten overeenstemmen.
4.5.
Gedaagden voeren als verweer dat FPI Ghana niet de maker/auteursrechthebbende is van het werk. Het betoog van gedaagden komt erop neer dat [directeur 2] en niet FPI Ghana als maker moet worden aangemerkt omdat [directeur 2] het logo naar eigen zeggen heeft ontworpen. FPI Ghana kan, aldus gedaagden, geen aanspraak maken op werkgeversauteursrecht omdat [directeur 2] volgens zijn verklaring “president en CEO” van FPI was en dus geen werknemer. Dit verweer treft geen doel. Daartoe is het volgende redengevend.
4.6.
Hetgeen door FPI Ghana is gesteld (en door gedaagden niet, althans onvoldoende, is betwist), in het bijzonder de overgelegde afbeeldingen op het briefpapier van FPI Ghana, de verklaring van [directeur 2] , het Ghanese merk en het feit dat de Ghanafresh-producten van FPI Ghana in Ghana worden gemaakt en van etiketten voorzien, brengt mee dat Ghana als land van oorsprong van het werk heeft te gelden in de zin van art. 5 lid 4 BC
– tot welk verdrag Ghana in 1991 is toegetreden – en dat het werk in Ghana in ieder geval aan het begin van deze eeuw, voor het eerst openbaar is gemaakt. De rechthebbende in Nederland kan derhalve een beroep doen op de rechten die de BC rechtstreeks toekent en – op de voet van het in art. 5 lid 1 BC neergelegde gelijkstellingsbeginsel – op het hier geldende auteursrecht.
Art.5 lid 1 BC verklaart de
lex loci protectionis
(het recht van het land waar bescherming wordt ingeroepen) van toepassing op de
bescherming
van het auteursrecht. Bij de beantwoording van de vraag wie als
auteursrechthebbende
moet worden aangemerkt, gaan partijen er kennelijk vanuit dat dit ook voor Nederland wordt bepaald door wie in het land van oorsprong als auteur moet worden aangemerkt (
lex originis).
De beantwoording van de vraag wie  de maker (originaire rechthebbende) van een werk is, moet echter eveneens worden beoordeeld naar het recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd (de
lex loci protectionis
).
Ter beantwoording staat derhalve of FPI Ghana naar Nederlands recht moet worden aangemerkt als auteur. Niet in geschil is dat FPI Ghana haar Ghanafresh-producten in Europa, onder meer in Nederland, vanaf begin van deze eeuw op de markt heeft gebracht of doen brengen met een etiket waarop het auteursrechtelijke werk is afgebeeld, en waarop eveneens haar naam is vermeld:
4.7.
In Nederland moet FPI Ghana derhalve worden aangemerkt als de maker op grond van art. 8 Aw, zodat zij dit recht kan inroepen tegen gedaagden. Of zij ook in Ghana rechthebbende is kan in het midden blijven. Aan het eerst ter zitting door Asia opgeworpen verweer dat niet FPI Ghana maar de partij die de Ghanafresh-producten voor het eerst in Nederland heeft ingevoerd, als maker moet worden aangemerkt nu FOB (free on board) is vervoerd, gaat de rechtbank voorbij. Dit verweer is tardief; bovendien doet een bepaling die regelt op welk moment de kosten en risico's bij de levering van goederen verschuiven van de verkoper naar de koper, niet af aan het feit dat FPI Ghana als producent staat vermeld op het label.
4.8.
Koas erkent dat zij vanaf 2012 door haar elders, onder meer in Thailand, gefabriceerde producten heeft (laten) voorzien van aan het werk vrijwel identieke etiketten. Zij biedt dergelijke producten nog steeds aan op haar website. Asia heeft volgens haar eigen opgave (producties A3 en A4) in ieder geval tussen april 2013 en november 2014 niet van FPI Ghana afkomstige Ghanafresh-producten ingekocht en verhandeld. De rechtbank stelt dan ook vast dat Koas en Asia in Nederland inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het auteursrecht van FPI Ghana onder meer door niet van FPI Ghana afkomstige Ghanafresh-producten met de gewraakte etiketten aan te bieden.
Merkenrecht
4.9.
Gedaagden bestrijden niet i) dat het FPI-Uniemerk geldig is, ii) dat de tekens die Koas en Asia gebruik(t)en identiek zijn aan dat merk, althans daarmee overeenstemmen, iii) dat Koas en Asia die tekens zonder toestemming van FPI Ghana in het economisch verkeer gebruikt hebben voor waren die identiek zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven en iv) dat daardoor verwarring bij het publiek kan zijn ontstaan. Koas en Asia bestrijden in zoverre dus niet dat is voldaan aan de in artikel 9 lid 2 sub a en/of b UMVo genoemde voorwaarden voor het aannemen van een merkinbreuk.
4.10.
Gedaagden voeren als verweer slechts aan (i) dat zij na de inschrijving van het FPI Ghana-Uniemerk geen inbreukmakende handelingen hebben verricht, (ii) dat het inbreukmakend handelen in dit geval niet onrechtmatig is omdat zij te goeder trouw afgingen op de juistheid van het geregistreerde Sanchez -Uniemerk, dan wel (iii) omdat sprake is van andere rechtvaardigingsgronden (alleen Koas). Deze in het kader van merkinbreuk opgevoerde weren begrijpt de rechtbank aldus dat deze – mede gelet op de overeenstemming tussen het beeld/woordmerk en het auteursrechtelijk beschermde label – voor zover relevant ook worden gevoerd in verband met de (toerekening van de) auteursrechtelijke inbreuk. De rechtbank zal deze weren achtereenvolgens bespreken.
-
Ad (i) geen inbreukmakende handelingen na inschrijving FPI Ghana-Uniemerk?
4.11.
Gesteld noch gebleken is dat Asia inbreukmakende handelingen heeft verricht na verlening van het FPI Ghana-Uniemerk op 28 november 2015.
4.12.
Koas biedt nog steeds Ghanafresh-producten aan via haar website. Het aanbieden van Ghanafresh-producten, ook via een website, is aan te merken als gebruik in het economische verkeer en derhalve een aan de merkhouder voorbehouden handeling en vormt tevens een openbaarmaking in de zin van de Aw. Het verweer van Koas dat haar website verouderd is, zodat de aanwezigheid van Ghanafresh-producten op die site geen betekenis heeft, kan haar niet baten. Zij is de exploitant van de website en is als zodanig aansprakelijk en verantwoordelijk voor (het
up-to-date
houden van) de inhoud daarvan.
4.13.
Koas heeft nog aangevoerd dat zij via haar website uitsluitend nog originele Ghanafresh-producten aanbiedt die zij bij een rechtstreekse afnemer van FPI Ghana in de EU inkoopt, zodat deze met toestemming van FPI Ghana in de EU in de handel zijn gebracht en haar rechten te dien aanzien zijn uitgeput. Ter toelichting heeft zij een factuur overgelegd van Toptropics Ltd., gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, van 13 februari 2016. Na de reactie van FPI Ghana dat zij nooit aan TopTropics heeft geleverd – Unidex is sinds eind 2014 haar exclusieve distributeur in de EU – heeft Koas haar uitputtingsverweer niet nader toegelicht, terwijl dit wel op haar weg had gelegen, zodat de rechtbank hieraan voorbijgaat. Haar verwijzing in dit verband naar productie EP 20 van FPI Ghana, kan haar  niet baten nu gesteld noch gebleken is dat de door haar geleverde blikken daarmee overeenstemmen. Koas heeft derhalve niet aangetoond dat aan haar aanbod op de website een rechtmatige distributieketen van van FPI Ghana afkomstige en met haar toestemming in de EU in het verkeer gebrachte Ghanafresh-producten ten grondslag ligt.
4.14.
Dit leidt ertoe dat het aanbieden van Ghanafresh-producten op de website van Koas als auteursrecht- en – vanaf 28 november 2015 eveneens – als merkinbreuk is te kwalificeren. Dit aanbieden heeft bovendien, gezien de factuur van Toptropics, ook tot inbreukmakende leveranties geleid.
-
Ad (ii) en (iii) ‘rechtvaardigingsgronden’
4.15.
Het verweer dat het inbreukmakend handelen in dit geval niet onrechtmatig, want ‘te goeder trouw’ is omdat gedaagden mochten vertrouwen op de juistheid van het geregistreerde Sanchez -Uniemerk, wordt gepasseerd. De rechtbank stelt voorop dat het merkenrecht en ook het auteursrecht een in principe gesloten systeem van wettelijke beperkingen kent, waarop, behoudens de reeds besproken uitputting, geen beroep is gedaan. Twijfel over de echtheid van of onwetendheid ten aanzien van het bestaan van de rechten waarop inbreuk worden gemaakt, valt niet onder de wettelijke beperkingen. De hiervoor als (ii) en (iii) aangeduide weren stuiten hierop af; inbreuk op een auteursrecht en/of (unie)merk is een onrechtmatige daad die voor rekening komt van de overtreder. Voor zover dit verweer aldus moeten worden begrepen, dat bedoeld is te stellen dat de schade ten gevolge van het vastgestelde onrechtmatig handelen niet aan Koas en Asia kan worden toegerekend, wordt dit hierna bij de schade besproken.
4.16.
Koas heeft nog aangevoerd dat Unidex in feite achter de onderhavige procedure zit in plaats van FPI Ghana, want dat Unidex op agressieve wijze merken opkoopt en vervolgens handhaaft. Koas heeft niet toegelicht wat de juridische relevantie van deze stelling is, zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat. Hetzelfde geldt voor het betoog van Koas dat zij gedwongen was inbreuk te maken gezien de – door FPI Ghana betwiste –  slechte kwaliteit van de Ghanafresh-producten afkomstig van FPI Ghana.
Tussenconclusie
4.17.
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat Koas en Asia in Nederland inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van FPI Ghana door niet van FPI Ghana afkomstige Ghanafresh-producten te verhandelen, en dat Koas – vanaf 28 november 2015 – ook inbreuk maakt op het FPI-Uniemerk.
Toerekening schade
4.18.
Nu inbreuk is vastgesteld, zijn Koas en Asia in beginsel gehouden om de door FPI Ghana dientengevolge geleden schade te vergoeden. Ter beoordeling staat nog of de door het onrechtmatig handelen door FPI Ghana geleden schade al dan niet aan Asia en Koas kan worden toegerekend. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Asia en Koas hebben niet betwist dat zij de producten van FPI Ghana in ieder geval reeds in 2009 kenden. Zij wisten eveneens dat FPI Ghana vanuit Ghana rechtstreeks Ghanafresh-producten voor de Europese markt verhandelde. Koas was daarmee bekend door haar bezoek aan de fabriek van FPI Ghana in 2010. Asia wist dit als distributeur van FPI Ghana voor Europa. Dit is moeilijk te rijmen met de door [X] beweerdelijk in 2003 verkregen exclusieve rechten op het Sanchez -Uniemerk. Dit geldt temeer nu de overeenkomsten tussen de woord- en beeldbestanddelen van het Sanchez -Uniemerk en het teken van FPI Ghana zodanig zijn dat van toeval geen sprake kan zijn. In die omstandigheden mochten Koas en Asia niet zonder nader onderzoek afgaan op de juistheid van de rechten van [X] , niet tegenstaande dat het ging om een geregistreerd Uniemerk.
4.19.
Voor Koas geldt de onderzoeksplicht te meer gelet op haar (op dat moment voorgenomen) directe betrokkenheid bij de productie en import van niet van FPI Ghana afkomstige Ghanafresh-producten. Gelet op haar bekendheid met FPI Ghana had het op haar weg gelegen om bij FPI Ghana navraag te doen naar de juistheid van de rechten van [X] . Dat zij geen contact heeft opgenomen met FPI Ghana, is haar aan te rekenen. Het was voorts voorzienbaar dat FPI Ghana schade zou lijden door de mogelijke inbreuk op haar rechten. Door onder meer in Thailand Ghanafresh-producten te (laten) produceren en die in de EU op de markt te brengen heeft zij bewust het risico genomen dat daaruit schade voor FPI Ghana zou voortvloeien. Schade ten gevolge van de inbreuk moet dan ook aan Koas worden toegerekend.
4.20.
Voor Asia geldt de onderzoeksplicht in het bijzonder gelet op haar positie als exclusief distributeur van FPI Ghana voor Europa. Asia heeft weliswaar, nadat zij eind 2012 bemerkte dat goedkopere Ghanafresh-producten op de markt waren, aan de bel getrokken bij FPI Ghana (zie 2.11). Echter, toen FPI Ghana daar vervolgens niet, althans niet kenbaar, op heeft geantwoord, heeft Asia besloten om niet langer van FPI Ghana, maar van derden, waaronder Koas, goedkopere Ghanafresh-producten te betrekken. Geconfronteerd met twijfel ten aanzien van de rechten gelet op het geregistreerde Sanchez -Uniemerk enerzijds en de van FPI Ghana afkomstige producten anderzijds, had zij ook kunnen besluiten – zoals Unidex deed – om de verkoop van Ghanafresh-producten op te schorten totdat duidelijkheid over de rechthebbende zou zijn verkregen. Door producten van derden te gaan afnemen en verkopen heeft zij welbewust het risico genomen inbreuk te maken op de (auteurs)rechten van FPI Ghana. Dat daardoor voor FPI Ghana schade zou ontstaan was voorzienbaar. Die schade moet in de gegeven omstandigheden aan Asia worden toegerekend. De rechtbank gaat voorbij aan het verweer van Asia dat FPI Ghana haar niet wilde vrijwaren tegen mogelijke claims van [X] ten gevolge van inbreuk op het Sanchez -Uniemerk nu zij die stelling, die door FPI Ghana wordt betwist, niet heeft geconcretiseerd.
4.21.
Voor zover Koas en Asia betogen dat zij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden omdat [X] de werkelijke schuldige is en zij, naar de rechtbank begrijpt, mogelijk regres op hem hebben, kan dit in deze procedure, waarin [X] niet in vrijwaring is opgeroepen, geen rol spelen.
Bestuurdersaansprakelijkheid
4.22.
Bij de beantwoording van de vraag of [gedaagde 3] als bestuurder van Koas jegens FPI Ghana aansprakelijk is voor onrechtmatig handelen van die vennootschap neemt de rechtbank op grond van de arresten van de Hoge Raad van 14 september 2014 tot uitgangspunt dat indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, in beginsel alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Aldus gelden voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap hogere eisen dan in het algemeen het geval is. Het antwoord op de vraag of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval.
4.23.
Uit het arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2002
volgt dat sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van door een vennootschap gepleegde merkinbreuken wanneer die inbreuken mede onder leiding van, althans met medeweten en goedkeuring van, de betrokken bestuurder hebben plaatsgevonden, in dier voege dat die bestuurder door hetzij te bevorderen hetzij niet te voorkomen dat merkinbreuk wordt gepleegd, terwijl hij daartoe in zijn hoedanigheid in staat is, handelt in strijd met de zorgvuldigheid waartoe hij jegens de merkhouder gehouden is. In die zin ook gerechtshof Den Haag 30 september 2014 en 27 juni 2017.
4.24.
Alhoewel alle vorderingen mede gericht zijn tegen [gedaagde 3] , begrijpt de rechtbank, gelet op de stellingen in de dagvaarding, dat bedoeld is uitsluitend [gedaagde 3] in persoon aansprakelijk te houden voor schade ten gevolge van zijn gesteld onrechtmatig handelen. Alleen vordering i is derhalve op hem van toepassing.
4.25.
Ter toelichting op de gestelde aansprakelijkheid van [gedaagde 3] heeft FPI Ghana volstaan met de algemene stellingen (ii) dat zij [gedaagde 3] meermaals persoonlijk als bestuurder aansprakelijk heeft gesteld voor het handelen van Koas terwijl (ii) hij als enig beleidsbepaler van Koas wist van het inbreukmakend handelen van Koas en niet heeft belet dat inbreuk werd gepleegd. [gedaagde 3] heeft onbetwist aangevoerd dat Koas c.s. voor het eerst op 21 november 2014 in kennis is gesteld van de beslissing van het EUIPO van 31 oktober 2014 om het Sanchez -Uniemerk te vernietigen. In deze brief is [gedaagde 3] ook voor het eerst op zijn persoonlijke aansprakelijk als bestuurder gewezen. Vóór 21 november 2014 wist hij niet, althans had hij gelet op het Sanchez -Uniemerk gerede twijfels, dat Koas inbreuk maakte op de rechten van FPI Ghana. Na ontvangst van die brief heeft Koas geen inbreuk meer gemaakt op de rechten van FPI Ghana, aldus [gedaagde 3] .
4.26.
FPI Ghana heeft in reactie op dit verweer niet, althans onvoldoende, nader onderbouwd dat [gedaagde 3] vóór 21 november 2014 met zekerheid wist dat Koas inbreuk maakte. Terwijl voor de vennootschap een (risico)aansprakelijkheid geldt voor de gemaakte inbreuken ook in de periode voorafgaand aan de mededeling aan Koas c.s. van de uitspraak van de EUIPO, ligt de lat bij bestuurdersaansprakelijkheid hoger. Gelet op hetgeen over en weer is gesteld, kan niet worden vastgesteld dat [gedaagde 3] persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de hiervoor vastgestelde inbreukmakende handelingen van Koas in de periode vóór 21 november 2014. De vordering tegen [gedaagde 3] persoonlijk wordt dan ook afgewezen voor zover die ziet op voornoemde periode. Voor schade ten gevolge van inbreukmakende handelingen van Koas van na 21 november 2014, is [gedaagde 3] wel persoonlijk aansprakelijk. Vanaf dat moment wist hij dat inbreuk werd gepleegd terwijl hij als beleidsbepaler van Koas die inbreuk niet heeft voorkomen. Daarmee heeft hij in strijd gehandeld met de zorgvuldigheid waartoe hij jegens FPI Ghana gehouden was.
Vorderingen
4.27.
FPI Ghana heeft de inbreukvordering tegen Asia, die de inbreuk vrijwillig is gestaakt en thans (via Unidex) weer originele Ghanafresh-producten afneemt, ingetrokken.
4.28.
Het jegens Koas gevorderde verbod om ‘inbreuk makende Ghanafresh-producten te verhandelen’ (vordering III) wordt, gelet op het voorgaande, toegewezen, om executiegeschillen te voorkomen als nader in het dictum bepaald. Voor merkinbreuk geldt het verbod voor de EU en voor auteursrechtinbreuk voor Nederland, zoals ook door FPI Ghana bedoeld is te vorderen (naar zij ter comparitie heeft toegelicht).
4.29.
Aan de uitvoering van de toe te wijzen verboden zal een termijn worden verbonden van twee werkdagen. Die termijn wordt voldoende geacht gelet op de stellingen van Koas c.s. dat zij – behoudens de vermelding op de website – geen inbreuk meer maakt.
4.30.
De gevorderde verklaringen voor recht (vorderingen I en II) worden afgewezen. Voor zover in dit vonnis is vastgesteld dat sprake is van inbreuken, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat FPI Ghana naast toewijzing van een verbod en veroordeling tot schadevergoeding een afzonderlijk belang heeft bij toewijzing van de gevorderde verklaringen.
4.31.
Koas en Asia worden veroordeeld om de door FPI Ghana ten gevolge van de inbreuken geleden schade te vergoeden, zij het dat zij elk uitsluitend aansprakelijk zijn voor eigen onrechtmatig handelen, zodat de veroordelingen in het dictum zijn gesplitst. Ook [gedaagde 3] , van wie hiervoor is vastgesteld dat hij persoonlijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens FPI Ghana, wordt veroordeeld om schade van FPI Ghana te vergoeden ten gevolge van inbreuken door Koas in de periode na 21 november 2014. Onder die schade moet tevens worden gerekend een redelijke vergoeding in de zin van art. 11 lid 2 UMVo voor de periode gelegen tussen de publicatie van de aanvraag en de inschrijving van het FPI-Uniemerk. Ook is FPI Ghana gerechtigd om in plaats van schadevergoeding winstafdracht te vorderen. Anders dan Asia betoogt, is voor winstafdracht niet relevant of al dan niet sprake is van kwade trouw, nu ook auteursrechtinbreuk is vastgesteld en art. 27a Aw geen kwade trouw vereist.
4.32.
Het is aannemelijk dat FPI Ghana door het inbreukmakend handelen van Koas en Asia schade heeft geleden, onder meer bestaande uit winstderving. Er is onvoldoende gesteld om de omvang van de schade, waaronder begrepen de winstafdracht, op dit moment te kunnen begroten. De gevorderde veroordeling tot vergoeding van de schade dan wel winstafdracht, alsmede de gevorderde vertragingsschade, zal dan ook worden toegewezen met verwijzing naar een schadestaatprocedure. Aan het beroep op verrekening van Asia wordt niet toegekomen.
4.33.
In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuk, zal de gevorderde opgave van herkomst en distributiekanalen worden toegewezen, zoals in het dictum verwoord. Dat Asia naar zij aanvoert al opgave heeft gedaan, is onvoldoende grond om het gevorderde af te wijzen, reeds omdat FPI Ghana de volledigheid daarvan betwist. Ook aan het verweer van Koas dat zij belang heeft bij geheimhouding van die informatie, voornamelijk zodat deze niet bij Unidex terecht komt, wordt gepasseerd, reeds omdat de door Koas gestelde oneigenlijke bedoelingen van FPI Ghana en Unidex niet zijn toegelicht. De belangenafweging dient uit de vallen in het voordeel van FPI Ghana, die belang heeft bij het voorkomen dat via deels dezelfde kanalen mogelijk opnieuw inbreukmakende producten op de markt worden gebracht.
4.34.
Gelet op de toe te wijzen schadevergoeding dan wel winstafdracht, is ook het gevorderde gebod tot het afleggen van rekening en verantwoording ter zake van de door Koas en Asia met de inbreuk genoten winst (vordering V) toewijsbaar. Zoals ter comparitie toegelicht ziet deze vordering in het bijzonder op de in de dagvaarding in randnummer 49 onder (i) en (ii) genoemde gegevens. Die gegevens zullen in het dictum worden opgenomen. De rechtbank zal de gevorderde accountantsverklaring dan wel verklaring van een andere onafhankelijke deskundige niet toewijzen ter voorkoming van executiegeschillen. Een door een onafhankelijke registeraccountant dan wel door een onafhankelijke deskundige, ondertekende verklaring dat de opgave juist en volledig is, biedt – voor zover dit al mogelijk is
– naast de op te leggen dwangsom, slechts beperkte zekerheid, terwijl FPI Ghana niet inzichtelijk heeft gemaakt dat de aanzienlijke kosten die met een dergelijke verklaring gemoeid zijn, gerechtvaardigd zijn. Aan de te gebieden opgave en rekening en verantwoording zal de rechtbank een termijn van een maand verbinden om executieperikelen te voorkomen. Voor zover Asia de betreffende gegevens reeds vrijwillig ter beschikking heeft gesteld, heeft zij reeds aan voornoemde geboden voldaan.
4.35.
De gevorderde dwangsommen zullen eveneens worden toegewezen, zij het dat deze worden beperkt en gemaximeerd.
Proceskosten
4.36.
Gedaagden hebben ermee ingestemd dat de intrekking van het incident geen kostenveroordeling meebrengt. In de (hoofd)zaak worden gedaagden als overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld. FPI Ghana heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en heeft opgegeven in totaal een bedrag van € 121.296,84 aan advocaatkosten en verschotten te hebben gemaakt. In dit bedrag zijn begrepen kosten gemaakt voor de procedure gevoerd bij het EUIPO en voor andere buitenlandse procedures. Gedaagden, die zelf bedragen van ruim € 33.500 (Koas c.s.) en ruim € 27.500 (Asia) hebben ingediend, maken bezwaar tegen het opvoeren van kosten voor zover die niet rechtstreeks betrekking hebben op deze procedure.
4.37.
Dat verweer gaat op. Uit de overgelegde specificatie van FPI Ghana maakt de rechtbank op dat de facturen vanaf 11 augustus 2016 betrekking hebben op de onderhavige procedure. Dat komt neer op een bedrag van in totaal € 46.769,32 aan advocaatkosten (inclusief kantooropslag). De rechtbank overweegt dat 1019h Rv van toepassing is op de procedure voor zover deze betrekking heeft op de handhaving van IE-rechten en niet op het deel dat ziet op de bestuurdersaansprakelijk. De rechtbank rekent 95% van de kosten toe aan de handhaving van IE-rechten, dat wil zeggen € 44.430,95. De overige 5% wordt begroot volgens het liquidatietarief. Anders dan gedaagden bepleiten, moet deze procedure niet worden aangemerkt als een eenvoudige zaak, maar als een normale bodemprocedure, zonder re- en dupliek, waarvoor het indicatietarief € 17.500,- is.
Bij het ontbreken van een deugdelijke toelichting op de substantiële overschrijding van het toepasselijke indicatietarief begroot de rechtbank de redelijke en evenredige kosten aan de zijde van FPI Ghana op € 17.527,15 ((5% van € 543) + € 17.500) aan advocaatkosten, te vermeerderen met € 3.061,26 aan verschotten (waarvan € 618 griffierecht, 172,12 kosten dagvaardingen, en € 2.271,14 aan tolk/vertaalkosten), derhalve in totaal op € 20.588,41. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen zoals in het dictum verwoord. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert.
4.38.
Asia verzet zich terecht tegen de gevorderde hoofdelijkheid van de proceskostenveroordeling nu het om niet gerelateerde partijen gaat en het afzonderlijke inbreuken betreft. Asia zal dan ook apart worden veroordeeld om haar aandeel in de proceskosten te betalen. Ten aanzien van [gedaagde 3] en Koas wordt de gevorderde hoofdelijkheid wel toegewezen, reeds omdat op dat punt geen verweer is gevoerd.
Partijen hebben geen verdeling van de kosten gemaakt tussen de procedures tegen de verschillende gedaagden. Gelet op de hoofdelijkheid en het feit dat Koas c.s. als één partij verweer hebben gevoerd, worden de kosten tussen [gedaagde 3] en Koas niet apart begroot. Mede gelet op het feit dat Asia reeds vrijwillig aan verschillende vorderingen tegemoet is gekomen, en de procedure jegens haar derhalve beperkter is, acht de rechtbank een toerekening van twee derde (€ 13.725,61) aan de procedures jegens Koas c.s. en één derde (€ 6.862,80) aan de procedure jegens Asia redelijk en evenredig.
5
De beslissing
De rechtbank
in de hoofdzaak
in de procedure tussen FPI Ghana enerzijds en Koas c.s. anderzijds
5.1.
verbiedt Koas met onmiddellijke ingang om in de Europese Unie inbreuk te maken op het FPI-Uniemerk, waaronder in ieder geval moet worden begrepen de in 3.1 c) onder i, ii en iii genoemde handelingen;
5.2.
verbiedt Koas met onmiddellijke ingang om in Nederland inbreuk te maken op het auteursrecht van FPI Ghana op het in 4.3 afgebeelde label, waaronder in ieder geval moet worden begrepen de in 3.1 c) onder i, ii en iii genoemde handelingen;
5.3.
veroordeelt Koas om aan FPI Ghana een direct opeisbare dwangsom van € 5.000 te betalen voor iedere dag dat de in 5.1 en 5.2 gegeven verboden worden overtreden, te rekenen vanaf de derde dag na betekening van dit vonnis, tot een maximum van € 250.000;
5.4.
veroordeelt Koas c.s.  tot vergoeding van de door FPI Ghana ten gevolge van inbreuken door Koas geleden schade gelijk aan de door FPI Ghana gederfde winst of, ter keuze van FPI Ghana, tot afdracht van de door Koas met de verhandeling van de inbreukmakende Ghanafresh-producten genoten nettowinst, in beide gevallen te vermeerderen met vertragingsschade, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met dien verstande dat [gedaagde 3] uitsluitend aansprakelijk is voor schade ontstaan door inbreukmakende handelingen van Koas van na 21 november 2014;
5.5.
veroordeelt Koas c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van FPI Ghana tot op heden begroot op € 13.725,61 te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de veertiende dag na heden tot de dag van volledige betaling,
en voorts in de procedure tussen FPI Ghana enerzijds en Asia anderzijds
5.6.
veroordeelt Asia tot vergoeding van de door FPI Ghana ten gevolge van inbreuken door Asia geleden schade gelijk aan de door FPI Ghana gederfde winst of, ter keuze van FPI Ghana, tot afdracht van de door Asia met de verhandeling van de inbreukmakende Ghanafresh-producten genoten nettowinst, in beide gevallen te vermeerderen met vertragingsschade, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
5.7.
veroordeelt Asia in de proceskosten, aan de zijde van FPI Ghana tot op heden begroot op 6.862,80 te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de veertiende dag na heden tot de dag van volledige betaling,
en voorts in de procedure tussen FPI Ghana enerzijds en Koas en Asia anderzijds
5.8.
gebiedt Koas en Asia om binnen een maand na betekening van dit vonnis al hetgeen hen bekend is, voor zover mogelijk gestaafd met de daarop betrekking hebben administratieve gegevens, omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de inbreukmakende Ghanafresh-producten aan FPI Ghana mede te delen, waaronder begrepen:
i. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de professionele afnemers van inbreukmakende Ghanafresh-producten;
ii. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de fabrikant, mede-importeurs, tussenpersonen, leveranciers en (eventuele) mede-aanbieders van inbreukmakende Ghanafresh-producten, waaronder begrepen de producent van de etiketten en de afvuller;
5.9.
gebiedt Koas en Asia om binnen een maand na betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen aan FPI Ghana ter zake van de door hen met de inbreuk genoten winst, waaronder begrepen:
iii. het aantal geproduceerde en/of ingekochte en/of verkochte en/of op voorraad zijnde en/of op andere commercieel in het verkeer gebrachte inbreuk makende Ghanafresh-producten;
iv. de kostprijs, inkoopprijs en verkoopprijs van de verschillende inbreuk makende Ghanafresh-producten;
5.10.
veroordeelt Koas en Asia om aan FPI Ghana een direct opeisbare dwangsom te betalen van € 5.000 voor de niet-naleving van één van de in 5.8 en 5.9 gegeven geboden, te vermeerderen met € 1.000 voor iedere dag dat de niet-naleving voortduurt, totdat een maximum van € 200.000 is bereikt;
en voorts in de procedure tussen FPI Ghana enerzijds en alle gedaagden anderzijds
5.11.
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
5.12.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken op 12 december 2018.
Zie proces-verbaal randnummers 1 t/m 4.
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (van kracht vanaf 1 oktober 2017).
Auteurswet
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding was verordening 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) 2015/2424 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 december 2015 (aangeduid als UMVo 2015), van kracht. Voor de beoordeling van de bevoegdheid zal de rechtbank die verordening tot uitgangspunt nemen. De bepalingen zijn materieel niet gewijzigd in de UMVo, maar de artikelen zijn vernummerd tot thans, respectievelijk, artt. 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo. De UMVo 2015 is inmiddels niet meer geldig en vervangen door de in voetnoot 3 genoemde UMVo, die sinds 1 oktober 2017 van kracht is en de basis vormt voor de inhoudelijke (merkenrechtelijke) beoordeling.
o.m. HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:BC2153 (Endstra) en HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533
(Hauck/Stokke)
HvJ 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465 (Infopaq I)
Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971
Vgl HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, r.o. 6.3.2
Vgl. Gerechtshof Den Haag 7 december 2010, ECL:NL:GHDHA:2010:BP0790 (Victory), Gerechtshof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 (My Little Pony) en gerechtshof Den Haag 22 september 2015 ECLI:NL:GHDHA:2015:2592 (SDC/Femto), r.o. 20
HR 14 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627 (RCI Financial Services), r.o. 4.2 en 4.3; HR 14 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628 (Tulip Air), r.o. 3.5.2
HR 15 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD6095 (Jack Daniels), r.o. 6.2 en 6.3
IEPT20140930 (Cepia) en ECLI:NL:GHDHA:2017:1815, IEF 16916 (Tommy Hilfiger), r.o. 9.
vergelijk arresten van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in de zaak Stichting Pictoright / Art & Allposters International B.V.: onder meer ECLI:NL:GHSHE:2012:BX8701, ECLI:NL:GHSHE:2013:3019 en met name ECLI:NL:GHSHE:2014:809
Indicatietarieven in IE-zaken versie 1 april 2017
HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116