ECLI:NL:RBOBR:2020:895
Rechtbank OBR — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK OOST-BRABANT
Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch
zaaknummer / rolnummer: C/01/352909 / KG ZA 19-722
Vonnis in kort geding van 11 februari 2020
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eiseres]
,
gevestigd te [woonplaats 1] ,
eiseres,
advocaten mrs. R.M. Sjoerdsma en D.M. Breuking te Eindhoven,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[gedaagde]
,
gevestigd te [woonplaats 2] ,
gedaagde,
advocaten mrs. S.R. van der Boom en K. Meijer te Alkmaar.
Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop blijkt uit:
de dagvaarding van 2 december 2019 met producties 1 tot en met 13;
de brief van mr. [NAAM]10 januari 2020 met producties 14 tot en met 17;
de brief van mr. [NAAM]r Boom van 10 januari 2020 met producties 1 tot en met 22;
de brief van mr. [NAAM]r Boom van 13 januari 2020 met productie 23;
de mondelinge behandeling van 14 januari 2020 te 9.30 uur;
de pleitnota van mrs. Sjoerdsma en Breuking namens [eiseres] ;
de pleitnota van mr. [NAAM]r Boom namens [gedaagde] .
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
[eiseres] verkoopt basic streetwear, via ondermeer het winkelplatform van [X] en [Y] De collectie van [eiseres] varieert van [opsomming artikelen] .
2.2.
[eiseres] is houdster van – voor zover thans van belang – de volgende merkregistraties:
het Benelux woord-beeldmerk “ [eiseres] ” voor onder andere “kledingstukken” met gelding in de Benelux, en
het Uniemerk voor woord/beeld “ [eiseres] ” voor onder andere “clothing” met gelding in de Europese Unie.
2.3.
[gedaagde] is een onderneming die gespecialiseerd is in de (online) verkoop van (relatie)geschenken, waaronder kleding en accessoires, speelgoed, woonartikelen en outdoor-artikelen. Deze artikelen verkoopt [gedaagde] zowel via haar eigen webshops, als via [X] en [Y]
2.4.
[eiseres] heeft op [X] een advertentie geplaatst voor de volgende artikelen:
- [eiseres] klassieke [a] (in diverse kleuren en maten);
- [eiseres] [b] (in diverse kleuren en maten);
- [eiseres] [c] .
Het betreft producten die [eiseres] voorheen (tot medio 2019) aanbood onder de merknamen [D] en [E] .
2.5.
De producten in de advertenties op [X] dienen te zijn voorzien van een European Article Number (hierna te noemen: EAN-nummer). Het EAN-nummer is een unieke cijferreeks die wereldwijd wordt toegepast als artikelcodering in (web)winkels ten behoeve van de kassa-afhandeling en voorraadadministratie. [eiseres] heeft voor de advertenties op [X] de EAN-nummers aangekocht en gebruikt voor de door haar via [X] aangeboden kleding en accessoires.
2.6.
[gedaagde] heeft de in 2.4. genoemde artikelen ook in de verkoop, onder de merken [D] en [E] , en heeft voor haar advertenties op [X] aangehaakt bij de door [eiseres] aangemaakte advertenties (en EAN-nummers).
2.7.
In de zomer van 2019 is [eiseres] begonnen met het ‘rebranden’ van ondermeer de in 2.4. genoemde artikelen, waarbij zij kledingproducten en -accessoires die zij voorheen aanbood onder de merknaam [D] en [E] is gaan aanbieden onder haar eigen – gedeponeerde – [merk van eiseres] .
2.8.
Op 5 en 6 november heeft [eiseres] [gedaagde] per e-mail verzocht om het gebruik van het [merk van eiseres] te staken, welk gebruik daaruit bestond dat [gedaagde] de door [eiseres] – onder haar eigen [merk van eiseres] – via [X] aangeboden kleding en accessoires aanbood via diezelfde website. Uit een proefaankoop bleek dat [gedaagde] de onder het [merk van eiseres] bestelde handschoenen uitleverde onder de merknaam [D] .
2.9.
Bij brief van 12 november 2019 heeft de advocaat [NAAM][eiseres] [gedaagde] gesommeerd om het gebruik van het [merk van eiseres] te staken en opgave te doen van informatie met betrekking tot de verkoop van de onder het [merk van eiseres] verkochte producten.
2.10.
[gedaagde] heeft daarop gereageerd bij e-mailbericht van 15 november 2019; uit deze reactie valt niet valt af te leiden dat zij gehoor zal geven aan de sommatie van [eiseres] .
3
Het geschil
3.1.
[eiseres] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
I. 	[gedaagde] te bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden (a) elke inbreuk op de merkrechten van [eiseres] in de Europese Unie, dan wel de Benelux, dan wel Nederland en/of (b) elk onrechtmatig handelen zoals in het lichaam van de dagvaarding omschreven in Nederland, waarbij onder inbreukmakend en/of onrechtmatig handelen in ieder geval wordt verstaan het aanbieden, invoeren, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van kledingstukken en aanverwante accessoires van het gewraakte teken [eiseres] ;
II.	[gedaagde] te bevelen binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat [NAAM][eiseres] een schriftelijke opgave of verklaring te doen van de handelsinformatie met betrekking tot de handel in de producten verkocht onder gebruikmaking van het gewraakte teken [eiseres] in de Europese Unie, dan wel de Benelux, dan wel Nederland. De handelsinformatie bestaat in ieder geval uit:
het totaal aantal producten dat is verkocht onder gebruikmaking van het gewraakte teken [eiseres] ;
de door [gedaagde] gehanteerde inkoop- en verkoopprijzen van de producten die zijn verkocht onder gebruikmaking van het gewraakte teken [eiseres] ;
de met de verkoop van de producten onder gebruikmaking van het gewraakte teken [eiseres] door [gedaagde] behaalde omzet en winst;
III.	te bepalen dat, indien [gedaagde] met de naleving van de onder I. tot en met III. gevraagde geboden en/of bevelen in gebreke blijft, aan [eiseres] een dwangsom van € 1.000,00
zal verbeuren voor iedere overtreding dan wel - zulks ter keuze van [eiseres] - een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van het gebod en/of het bevel voortduren;
IV.	[gedaagde] op grond van artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige gerechtskosten en andere kosten van deze procedure, te vermeerderen met wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na datum van dit vonnis.
3.2.
[eiseres] legt daaraan ten grondslag dat [gedaagde] inbreuk maakt op haar merkrechten, tevens sprake is van een misleidende handelspraktijk en de handelswijze van [gedaagde] tot slot is aan te merken als een onrechtmatige daad jegens [eiseres] .
3.3.
[gedaagde] voert verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
[eiseres] heeft voldoende spoedeisend belang. Gezien de reactie van [gedaagde] , moest [eiseres] er immers serieus rekening mee houden dat [gedaagde] haar inbreukmakende gedragingen niet zonder meer zou staken.
4.2.
[eiseres] heeft advertenties geplaatst op [X] met toepassing van EAN-nummers welke eerder door [eiseres] zijn gebruikt om haar producten aan te bieden. Een EAN-nummer is een unieke cijferreeks welke wordt toegekend aan een product. Aan elk nieuw product wordt een nieuw EAN-nummer toegekend. Bij organisaties als EAN-Barcode.nl of GS1 zijn deze EAN-nummers te koop. Zodra een EAN-nummer is aangekocht, kan de verkoper van het betreffende product een advertentie aanmaken op een website zoals [X] of [Y] met het daaraan gekoppelde EAN-nummer en voorziet vervolgens de advertentie van het product van informatie, zoals een omschrijving van het product, fotomateriaal van dat product en het merk waaronder het product wordt aangeboden. Wanneer de advertentie is aangemaakt, mogen ook derde-verkopers gebruik maken van de advertentie met het daaraan gekoppelde EAN-nummer, mits de te koop aangeboden producten volstrekt identiek zijn aan elkaar.
4.3.
In de praktijk maken [eiseres] en [gedaagde] gebruik van elkaars advertenties. Zo is dat ook gebeurd in het geval van de advertenties van de [eiseres] klassieke [a] , de [eiseres] [b] en de [eiseres] [c] .
4.4.
Voorts is relevant dat [eiseres] – volgens haar eigen opgave - in de zomer van 2019 haar artikelen is gaan “rebranden”. [eiseres] heeft daarbij (onder meer) de inhoud van de eerder door haar in gebruik genomen EAN-nummers ten behoeve van de verkoop van (onder meer) [D] en [E] kledingaccessoires voorzien van het woord- en beeldmerk [eiseres] en in dat kader de advertenties met de EAN-nummers aangepast waardoor die betreffende EAN-nummers niet meer verwezen naar de merken [D] en [E] , maar naar het woord- en beeldmerk [eiseres] .
4.5.
[gedaagde] heeft ten verwere aangevoerd dat geen gebruik wordt gemaakt van het woord- en beeldmerk [eiseres] , waardoor geen sprake kan zijn van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van [eiseres] . [gedaagde] stelt ter onderbouwing van deze stelling dat sprake is van het gebruik van dezelfde EAN-nummers waaronder [eiseres] producten aanbiedt. [eiseres] bestrijdt dit en stelt dat de inbreuk niet ziet op het gebruik van de EAN-nummers, maar op het gebruiken van de inhoud van de advertentie die verbonden is aan die EAN-nummers. Het gebruiken van die inhoud (een advertentie voor kledingstukken die [eiseres] aanbiedt onder haar eigen woord-/beeldmerk) levert tevens gebruik op van dat woord-/beeldmerk en daarmee – in de visie van [eiseres] – inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. De voorzieningenrechter overweegt daaromtrent als volgt.
4.6.
[eiseres] stelt dat [gedaagde] gebruik heeft gemaakt van haar ( [eiseres] ) advertenties waarin de kledingaccessoires [eiseres] klassieke [a] , de [eiseres] [b] en de [eiseres] [c] onder het woord-/beeldmerk [eiseres] worden aangeboden en zij aldus dit woord- en beeldmerk zonder toestemming van [eiseres] heeft gebruikt. [eiseres] verwijst daartoe naar de als productie 7 (partieel) overgelegde hardcopies van de advertenties op de website van [X] . Uit deze advertenties blijkt dat kledingaccessoires van het [merk van eiseres] worden aangeboden door [gedaagde] . Dit gebruik levert – op zichzelf – een inbreuk op op de merkrechten van [eiseres] .
4.7.
[gedaagde] brengt daar tegen in dat zij heeft aangehaakt op (de EAN-nummers) van de advertenties van [eiseres] toen deze EAN-nummers nog waren gekoppeld aan kledingaccessoires van het merk [D] en [E] , te weten nog vóórdat [eiseres] er toe over ging om deze artikelen te “rebranden” en aan te bieden onder haar eigen merk “ [eiseres] ”. [eiseres] heeft die rebranding uitgevoerd door de content van de eerder voor de [D] en [E] gebruikte EAN-nummers aan te passen waardoor de betreffende producten in het vervolg in de advertentie werden gepresenteerd onder het woord- en beeldmerk [eiseres] . [eiseres] heeft dat gedaan zonder andere gebruikers van deze advertenties (waaronder [gedaagde] ) te waarschuwen voor de aangebrachte wijzigingen en waardoor andere gebruikers, waaronder [gedaagde] , zonder zich daarvan bewust te zijn inbreuk zijn gaan maken op de merkrechten van [eiseres] . [eiseres] heeft aldus zelf de thans door haar gewraakte inbreuken veroorzaakt.
4.8.
[eiseres] bestrijdt dat de kledingaccessoires die in de als productie 7 overgelegde advertenties worden aangeboden voorheen, onder hetzelfde EAN-nummers, door haar werden aangeboden onder het merk [D] of [E] , en dat zij de content verbonden aan deze EAN-nummers nadien, nadat [gedaagde] haar advertenties in gebruik had genomen, aldus heeft gewijzigd dat de kledingaccessoires in het vervolg onder haar eigen [merk van eiseres] werden aangeboden. [eiseres] stelt dat zij voor de producten waar het in deze zaak om gaat nieuwe EAN-nummers heeft gebruikt en dus niet heeft gemuteerd op eerder aan de producten gekoppelde EAN-nummers. [eiseres] heeft daartoe verwezen naar de door haar als productie 14 overgelegde stukken waaruit volgens haar blijkt dat [eiseres] de kledingaccessoires uit de gewraakte advertenties sedert 1 juli 2019 uitsluitend heeft aangeboden onder de specifiek daartoe in gebruik genomen EAN-nummers zoals vermeld aan de voet van de onder productie 14 overgelegde advertenties. Uit de door [eiseres] als productie 7 overgelegde advertenties waarbij [gedaagde] kledingaccessoires aanbiedt onder het woord- en beeldmerk [eiseres] kan evenwel niet worden opgemaakt dat dit dezelfde advertenties betreft als die welke [eiseres] heeft overgelegd onder productie 14. Met name kan niet worden vastgesteld dat de gewraakte advertenties zien op kledingaccessoires met dezelfde EAN-nummers als die welke vermeld staan aan de voet van de als productie 14 overgelegde advertenties met betrekking tot diezelfde kledingaccessoires. Daartoe had [eiseres] de volledige advertentie in het geding moeten brengen, zodat kennis genomen had kunnen worden van de aan de voet van de advertentie vermelde EAN-nummers en waardoor deze vergeleken hadden kunnen worden met de advertenties overgelegd als productie 14. Een vergelijking tussen de advertenties van productie 7 en productie 14 wordt verder bemoeilijkt, doordat de vordering van [eiseres] betrekking heeft op een vijftal advertenties (productie 7), terwijl onder productie 14 drie advertenties worden overgelegd en waarvan er slechts twee betrekking lijken te hebben op producten zoals die ook voorkomen in de gewraakte (als productie 7 overgelegde) advertenties (de [eiseres] klassieke [a] –grijs-maat S/M en de [eiseres] [c] ).
4.9.
[eiseres] heeft erkend dat zij in het kader van haar in de zomer van 2019 ingezette rebrandingbeleid in voorkomend geval er toe is overgegaan om op basis van een reeds eerder aan een product toegekende EAN-nummer de aan dit nummer gekoppelde productinformatie aan te passen. Zij pleegt dit zowel bij advertenties op de website van [X] te doen alsook op [Y] . Mede gelet op de aanzienlijke hoeveelheid producten die partijen via diverse platforms te koop aanbieden (het zou gaan om duizenden producten) heeft [eiseres] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de advertenties waar [gedaagde] gebruik van heeft gemaakt reeds vanaf het moment dat dit gebruik aanving betrekking had op kledingaccessoires die werden aangeboden onder het [merk van eiseres] en niet – zoals [gedaagde] stelt – op kledingaccessoires die [eiseres] aanvankelijk onder het merk [D] respectievelijk [E] aanbood en pas later, via een wijziging van de content op het bestaande EAN-nummer, onder het [merk van eiseres] is gaan aanbieden. In het laatste geval valt [gedaagde] naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ter zake dit (inbreukmakend) gebruik van de advertentie van [eiseres] geen enkel verwijt te maken nu [eiseres] dit inbreukmakend gebruik alsdan zelf in de hand heeft gewerkt door de productinformatie behorende bij het aan dit product gekoppelde EAN-nummer aan te passen en vervolgens gebruikers van haar advertenties daarvan niet in kennis te stellen.
4.10.
Het platform [X] (waarop de gewraakte merkinbreuk zou hebben plaatsgevonden) beoogt nu juist dit soort situaties te voorkomen, zo blijkt uit de door [gedaagde] als onderdeel van productie 4 overgelegde richtlijnen voor productinformatie:
“EAN
Ieder merkproduct dient een EAN te hebben. Dit is een productnummer dat je artikel onderscheidt van een ander artikel. Je dient een EAN aan te vragen bij GS1. Dit EAN dient zichtbaar te zijn op de verpakking of op het artikel. (…) Een EAN is gekoppeld aan een specifiek artikel en kan ook alleen voor dat artikel gebruikt worden. Het is dan ook niet mogelijk een EAN te hergebruiken. Wijzig je het artikel of een productkenmerk – zoals merk of kleur – dan dien je hiervoor een ander EAN te gebruiken en dit opnieuw aan je aanbod toe te voegen in je verkoopaccount. Hierin volgen we het wereldwijde beleid van GS1”.
Uit randnummer 50 van de pleitnota van [eiseres] blijkt dat zij in strijd met deze richtlijnen heeft gehandeld door – in het kader van haar rebrandingcampagne - EAN-nummers wel te hergebruiken door wijzigingen aan te brengen met betrekking tot het merk waaronder de producten worden aangeboden zonder daarvoor een nieuw EAN-nummer toe te wijzen en dit vervolgens opnieuw aan het aanbod toe te voegen. Het verweer van [gedaagde] komt er op neer dat [eiseres] dit ook gedaan heeft bij de gewraakte, als productie 7 overgelegde advertenties; [eiseres] is er niet in geslaagd dit verweer adequaat te weerleggen.
4.11.
Eenmaal geconfronteerd met de inbreukmakende advertenties heeft [gedaagde] – zo heeft zij onweersproken gesteld – al haar advertenties handmatig nagelopen teneinde te controleren of zij – onbedoeld - nog meer advertenties van [eiseres] gebruikte waarin producten onder het [merk van eiseres] werden aangeboden en deze vervolgens verwijderd. [eiseres] heeft desgevraagd verklaard dat zij na medio november 2019 geen inbreukmakende advertenties van [gedaagde] meer heeft aangetroffen.
4.12.
Tegen de achtergrond van hetgeen hierboven is overwogen moeten de vorderingen – ook op de subsidiaire grondslagen – worden afgewezen. De overige stellingen en weren van [gedaagde] kunnen, gelet hierop, buiten beschouwing blijven.
4.13.
[eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:
- griffierecht	€ 	656,00
- overige kosten		  0,00
- salaris advocaat
6.000,00
Totaal	€	6.656,00
NB: bij de proceskosten dient conform het verweer van [eiseres] geen rekening te worden gehouden met BTW; het betreft zakelijke, BTW-plichtige ondernemers voor wie de omzetbelasting geen schadepost oplevert.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vorderingen af,
5.2.
veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 6.656,-,
5.3.
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. W. Schoorlemmer en in het openbaar uitgesproken op 11 februari 2020.