ECLI:NL:RBGEL:2020:2734
Rechtbank GEL — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK GELDERLAND
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Arnhem
zaaknummer / rolnummer: C/05/367717 / KG ZA 20-99
Vonnis in kort geding van 4 mei 2020
in de zaak van
de vennootschap naar buitenlands recht
CTV ARMATUREN & PENSTOCKS GMBH
,
gevestigd te 48488 Emsbüren, Duitsland,
eiseres,
advocaat [NAAM]. L. Bezoen te Enschede,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DUTCH FLOW TECHNOLOGY B.V.
,
gevestigd te Apeldoorn,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. S. van der Hoeven te Tilburg.
Partijen zullen hierna CTV Armaturen & Penstocks en DFT worden genoemd.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding met producties 1 tot en met 5
de vanwege de Corona maatregelen vooraf toegezonden pleitnota met een abusievelijk dubbele productie 5 die zal worden aangemerkt als productie 5a, tot en met productie 10 van CTV Armaturen & Penstocks
de nagezonden kostenstaat van CTV Armaturen & Penstocks
de vanwege de Corona maatregelen vooraf toegezonden pleitnota met producties 1 tot en met 6 van DFT
de vanwege de Corona maatregelen telefonisch gehouden mondelinge behandeling van
21 april 2020.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
CTV Armaturen GmbH exploiteerde een onderneming die zich bezig hield met de levering van diensten en mechanische producten voor de water- en waterafvalsector. Zij was niet alleen actief in Duitsland, maar ook op Europees niveau en daarnaast in onder andere het Koninkrijk Saoedi Arabië (KSA). De heer [naam 1] (hiena: [naam 1] ) was directeur en bestuurder van deze CTV-vennootschap en fungeerde als contactpersoon voor de markt in KSA. CTV Armaturen GmbH heeft gedurende haar bestaan diverse projecten in KSA uitgevoerd, waarbij zij diensten heeft geleverd onder de naam CTV en producten heeft geleverd onder het merk CTV.
2.2.
CTV Armaturen GmbH is in juni 2018 in staat van faillissement verklaard. In januari 2019 heeft de heer [naam 2] (hierna: [naam 2] ) uit de faillissementsboedel een deel van de activa verworven, waaronder in ieder geval de merk- en octrooirechten en het volledige klantenbestand van CTV Armaturen GmbH. [naam 2] heeft deze activa ondergebracht in de nieuw opgerichte vennootschap CTV Armaturen & Penstocks GmbH.
2.3.
CTV Armaturen & Penstocks heeft onder andere de activiteiten van de gefailleerde CTV-vennootschap in KSA voortgezet. In 2019 heeft CTV Armaturen & Penstocks in dat kader aan de in KSA gevestigde vennootschap Thabat Construction Company Ltd. (hierna: Thabat) diverse producten onder het merk CTV geleverd en ter plaatse installatie- en testwerkzaamheden voor Thabat uitgevoerd. CTV Armaturen & Penstocks heeft daarbij samengewerkt met [naam 1] . Op enig moment is onenigheid tussen hen ontstaan en is de samenwerking verbroken.
2.4.
Via een wederzijdse kennis is [naam 1] medio 2019 in contact geraakt met de heer T. [naam 3] (hierna: [naam 3] ). Tijdens die kennismaking heeft [naam 1] [naam 3] verteld over zijn gefailleerde CTV-vennootschap, zijn contacten in KSA en de projecten die de vennootschap in KSA heeft uitgevoerd. Vervolgens heeft [naam 3] op 16 juli 2019 een vennootschap opgericht met de handelsnaam CTV Armaturen B.V., welke vennootschap actief is op dezelfde markt als CTV Armaturen & Penstocks.
2.5.
Na sommatie van CTV Armaturen & Penstocks heeft [naam 3] de handelsnaam van zijn vennootschap gewijzigd in DFT. In dat verband heeft [naam 3] namens DFT op
2 september 2019 een onthoudingsverklaring getekend, met onder meer de volgende inhoud:
‘(…)
III.	VERLAART
i) EUTM 011420312 (het woord-beeldmerk van CTV) te respecteren;
ii) CTV’s handelsnaamrecht aangaande de handelsnaam “CTV ARMATUREN & PENSTOCKS” van CTV te respecteren;
(…)
v)	het voorgaande op straffe van een direct opeisbare eenmalige boete van EUR 2.000,-, ongeacht het recht van CTV om nakoming en schadevergoeding te vorderen. (…)’
2.6.
[naam 1] is als extern adviseur werkzaam voor DFT op commissiebasis. [naam 1] maakt daarbij gebruik van zijn oude contacten in KSA om projecten binnen te halen. Op
10 november 2019 heeft DFT het woordmerk CTV in KSA gedeponeerd. Het woordmerk CTV is in KSA ingeschreven in klasse 6. Dit is dezelfde klasse als waarin het gecombineerde woord/beeldmerk CTV van CTV Armaturen & Penstocks in de Europese Unie is ingeschreven. DFT levert in ieder geval vanaf dat moment in KSA producten en diensten onder de naam/het merk CTV.
2.7.
Bij brief van 9 maart 2020 heeft CTV Armaturen & Penstocks DFT gesommeerd de merkregistratie in KSA ongedaan te maken. DFT heeft in reactie daarop bij brief van
12 maart 2020 aan CTV Armaturen & Penstocks medegedeeld dat zij de registratie niet ongedaan zal maken en dat CTV Armaturen & Penstocks in KSA geen gebruik mag maken van het teken CTV.
3
Het geschil
3.1.
CTV Armaturen & Penstocks vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I	DFT te verbieden het teken CTV te gebruiken;
II	DFT te gebieden de merkregistratie in KSA binnen twee dagen na de datum van dit vonnis door te halen;
III	een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor iedere dag, dan wel
€ 250.000,00 voor iedere inbreuk waarmee - ter keuze van CTV - door DFT aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
IV	DFT te veroordelen - bij wijze van voorschot - aan CTV te voldoen een bedrag van € 2.000,00 aan boete;
V	DFT te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten en nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente;
VI	althans een zodanige veroordeling uit te spreken als de voorzieningenrechter juist acht.
3.2.
DFT voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.
3.3.
Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.
4
De beoordeling van het geschil
4.1.
Dit betreft een internationaal geschil omdat CTV Armaturen & Penstocks is gevestigd in Duitsland. DFT is gevestigd in Nederland, zodat op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I-bis de Nederlandse rechter bevoegd is van dit geschil kennis te nemen. Anders dan CTV Armaturen & Penstocks meent, betreft dit kort geding geen geschil over intellectueel eigendom. Zoals hierna zal worden uitgewerkt, heeft DFT onrechtmatig gehandeld door in strijd met de onthoudingsverklaring van september 2019 het woordmerk CTV in KSA te deponeren om aldaar te gaan gebruiken in samenwerking met [naam 1] . De gevolgen van dat handelen worden gevoeld in Duitsland, omdat CTV Armaturen & Penstocks daar is gevestigd. Het onrechtmatig handelen kent echter een nauwere band met Nederland, omdat dat handelen van DFT mede betrekking heeft op de in Nederland tot stand gekomen onthoudingsverklaring. Op grond van artikel 4 lid 3 Rome II is daarom Nederlands recht op dit geschil van toepassing.
4.2.
CTV Armaturen & Penstocks vordert kort gezegd een verbod voor DFT het teken CTV dat DFT als woordmerk in KSA heeft gedeponeerd te gebruiken en een gebod om die merkregistratie door te halen. CTV Armaturen & Penstocks legt aan deze vordering ten grondslag dat zij een deel van de activa van de gefailleerde CTV-vennootschap heeft gekocht, waaronder het Uniemerk CTV en het volledige klantenbestand. CTV Armaturen & Penstocks stelt dat zij met gebruikmaking daarvan in 2019 onder andere in KSA een omvangrijk project heeft uitgevoerd waarbij producten zijn geleverd onder het merk CTV en diensten zijn geleverd onder de naam CTV. Volgens CTV Armaturen & Penstocks handelt DFT onrechtmatig door ondanks de in september 2019 getekende onthoudingsverklaring in november 2019 het woordmerk CTV in KSA te deponeren om daar in samenwerking met [naam 1] en met gebruikmaking van de contacten van [naam 1] , op dezelfde markt onder dezelfde naam te gaan concurreren. DFT voert verweer en voert aan dat CTV Armaturen & Penstocks geen merkrecht heeft in KSA, zodat het haar vrij staat met gebruikmaking van het merk/onder de naam CTV in KSA actief te zijn in de water- en waterafvalsector.
4.3.
De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Als uitgangspunt heeft te gelden dat sprake is van vrije concurrentie. Vanuit dat oogpunt is het DFT toegestaan onder andere in KSA in dezelfde markt als CTV Armaturen & Penstocks actief te zijn en met CTV Armaturen & Penstocks te concurreren in de water- en waterafvalsector, zowel voor wat betreft de verkoop van producten als het uitvoeren van diensten. Geconstateerd moet echter worden dat DFT die concurrentie feitelijk al vanaf de start van haar onderneming wenst aan te gaan met behulp van [naam 1] , nadat de samenwerking tussen [naam 1] en CTV Armaturen & Penstocks was geëindigd, en met gebruikmaking van de naam/het merk CTV. Dit terwijl CTV onder leiding van [naam 1] en zijn gefailleerde CTV-vennootschap in de loop der jaren een herkenbare positie op de markt in onder meer KSA heeft verworven door onder die naam/met dat merk in KSA uitvoering te geven aan diverse omvangrijke projecten. Niet in geschil is dat [naam 2] uit de faillissementsboedel het merk CTV alsook het volledige klantenbestand van de voormalige CTV-vennootschap heeft verworven en dat [naam 3] namens DFT in september 2019 een onthoudingsverklaring heeft ondertekend, waarin onder meer is verklaard dat DFT het merk en de naam CTV van CTV Armaturen & Penstocks zal respecteren. Desondanks heeft DFT in november 2019 het woordmerk CTV in KSA gedeponeerd en maakt zij gebruik van de diensten van [naam 1] om via zijn contacten in KSA de markt in KSA te bewerken. Door de markt in KSA onder de naam/het merk CTV te betreden in de wetenschap dat (i) de naam/het merk CTV in de water- en waterafvalsector in KSA reeds bekendheid geniet en (ii) de merkrechten en het volledige klantenbestand, waaronder de klanten in KSA, door CTV Armaturen & Penstocks zijn verworven uit het faillissement van de CTV-vennootschap van [naam 1] en (iii) CTV Armaturen & Penstocks  onder de naam/het merk CTV in KSA actief is, miskent DFT de getekende onthoudingsverklaring en handelt zij onrechtmatig jegens CTV Armaturen & Penstocks. DFT verwerft door dat handelen een onrechtmatige voorsprong op de markt in KSA door bewust gebruik te maken van een aan een andere vennootschap toebehorend(e) naam/merk en van [naam 1] als voormalige eigenaar van CTV Armaturen GmbH van wie [naam 2] de merkrechten en het klantenbestand heeft verworven en zij handelt daarmee bewust in strijd met de rechten van CTV Armaturen & Penstocks. Dat [naam 1] de door hem opgebouwde goede reputatie van de naam/het merk CTV in KSA kennelijk niet aan [naam 2] en daarmee CTV Armaturen & Penstocks uit handen wil geven maar zelf wil blijven gebruiken, maakt dat niet anders. Die mogelijkheid is [naam 1] ontnomen op het moment dat de rechten daartoe door [naam 2] en zijn vennootschap zijn verworven.
4.4.
Bij deze stand van zaken moet voorshands worden geconcludeerd dat DFT in strijd met de in september 2019 getekende onthoudingsverklaring handelt en zich thans bedient van een vorm van concurrentie die ongeoorloofd en daarom onrechtmatig is. De vordering strekkende tot een verbod voor DFT het teken CTV te gebruiken, zal voor zover dat gebruik ziet op dezelfde waren of diensten als waarvoor het beeldmerk CTV van CTV Armaturen & Penstocks is gedeponeerd dan ook worden toegewezen. In het verlengde daarvan zal DFT worden veroordeeld de merkregistratie van het woordmerk CTV in KSA binnen tien werkdagen na de datum van dit vonnis door te (doen) halen. CTV Armaturen & Penstocks heeft daarbij een voldoende spoedeisend belang, om zo haar positie in de water- en waterafvalsector veilig te stellen.
4.5.
De gevorderde dwangsom zal op de voet van artikel 611a Rv worden toegewezen als na te melden.
4.6.
CTV Armaturen & Penstocks vordert verder veroordeling van DFT tot betaling van een boete van € 2.000,00 vanwege overtreding van de onthoudingsverklaring. Nu hiervoor reeds is geoordeeld dat DFT met haar handelwijze de in september 2019 getekende verklaring dat zij het merk/de naam CTV zou respecteren heeft miskent, is voldoende aannemelijk dat zij de in die verklaring opgenomen boete ter hoogte van € 2.000,00 heeft verbeurd. Op basis van de thans voorliggende feiten en omstandigheden is niet waarschijnlijk dat daarover in een eventuele bodemprocedure anders zal worden gedacht. Nu voorts gesteld noch gebleken is dat aan de zijde van CTV Armaturen & Penstocks sprake is van enig risico tot onmogelijkheid van terugbetaling in het geval op enig moment toch tot een ander oordeel zal worden gekomen, zal ook deze vordering worden toegewezen.
4.7.
DFT zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu het geschil niet merkrechtelijk van aard is, bestaat geen aanleiding voor toewijzing van een reële kostenvergoeding en het indicatietarief voor IE-zaken, maar zal in plaats daarvan het reguliere liquidatietarief worden toegepast. Met inachtneming daarvan, worden de kosten aan de zijde van CTV Armaturen & Penstocks tot op heden begroot op:
explootkosten 	€   106,35
griffierecht	€ 2.042,00
salaris advocaat
€   980,00
Totaal		€ 3.128,35
4.8.
De gevorderde wettelijke rente en nakosten zullen worden toegewezen als na te melden.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
verbiedt DFT het teken CTV te gebruiken voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het beeldmerk CTV van CTV Armaturen & Penstocks is gedeponeerd,
5.2.
veroordeelt DFT de merkregistratie van het teken CTV in KSA binnen tien werkdagen na de datum van dit vonnis door te halen,
5.3.
veroordeelt DFT tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 per dag, althans
€ 50.000,00 per inbreuk, ter vrije keuze van CTV Armaturen & Penstocks, dat DFT niet aan de hiervoor bedoelde veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt,
5.4.
veroordeelt DFT binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis tot betaling van € 2.000,00 aan CTV Armaturen & Penstocks,
5.5.
veroordeelt DFT tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van CTV Armaturen & Penstocks tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 3.128,35, waarin begrepen € 980,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis,
5.6.
veroordeelt DFT in de kosten die zijn ontstaan na dit vonnis, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, als niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit vonnis is voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na die aanschrijving tot de dag van betaling en € 82,00 aan salaris advocaat [NAAM], als er vervolgens betekening heeft plaatsgevonden, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot de dag van betaling,
5.7.
verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,
5.8.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.H.J. Krijnen op 4 mei 2020.