ECLI:NL:RBDHA:2020:3414
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/553579 / HA ZA 18-593
Vonnis van 15 april 2020
in de zaak van
de vennootschap naar vreemd recht
BIOLITEC PHARMA MARKETING LTD.
,
te Labuan (Maleisië),
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat [NAAM]. J.C.S. Pinckaers te Amsterdam,
tegen
TOBRIX B.V.
,
te Waalre,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Biolitec en Tobrix genoemd worden.
De zaak is voor Biolitec inhoudelijk behandeld door de advocaat [NAAM]. Y. Groeneveld, octrooigemachtigde, en voor Tobrix door de advocaat [NAAM]. P.J. Hylarides, octrooigemachtigde.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
het tussenvonnis van 23 oktober 2019 (hierna: ‘het tussenvonnis’),
de akte naar aanleiding van tussenvonnis van Biolitec van 20 november 2019,
de antwoord akte van Tobrix van 18 december 2019,
de antwoord akte van Biolitec van 12 februari 2020.
1.2.
Ten slotte is vonnis (nader) bepaald op heden.
2
Aanvulling van de feiten
2.1.
In de beschrijving van EP 119
is, naast hetgeen is weergegeven in overweging 2.6 van het tussenvonnis, ook het volgende opgenomen:
2.2.
In US 400 is, naast hetgeen is weergegeven in overweging 2.8.5 van het tussenvonnis, ook het volgende in de beschrijving geopenbaard:
(...)
US 400 openbaart ook de hieronder weergegeven figuren 1 en 13:
3
De verdere beoordeling
in conventie en reconventie
De hulpverzoeken
3.1.
In het tussenvonnis zijn de hulpverzoeken 1 en 2 al van de hand gewezen. Partijen zijn daarbij in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten over de hulpverzoeken 3 tot en met 10. Biolitec heeft in haar akte van 20 november 2019 bevestigd dat zij de hulpverzoeken 3 tot en met 5 en 8 tot en met 10 niet langer handhaaft. De rechtbank dient derhalve nog te beslissen op de hulpverzoeken 6 en 7.
3.2.
Conclusie 1 van hulpverzoek 6 luidt:
3.3.
In haar akte van 20 november 2019 stelt Biolitec dat de aanvullende kenmerken van hulpverzoek 6 niet als een geheel zijn geopenbaard in de stand van de techniek en dicht zij onverwachte effecten toe aan het inzetten van een laserbron die licht uitzendt met een golflengte van 1470 nm in combinatie met het toepassen van een kap met een afgerond distaal gedeelte. Die bestaan er volgens Biolitec in dat die golflengte zorgt voor een zeer intense bestraling van het gedeelte van de vatwand waar de kap zich nog bevindt, waarbij de dichtklappende ader, omdat het distale gedeelte van de kap afgerond is, zorgt voor een proximaal gerichte reactiekracht op dat gedeelte van de kap, die de fiber bij wijze van spreken wegduwt, zodat deze niet in de ader komt vast te zitten.
3.4.
Hulpverzoek 1 bevatte al het kenmerk dat is weergegeven na het laatste gedachtestreepje van dit hulpverzoek. In overweging 5.33 van het tussenvonnis is reeds geoordeeld dat dit kenmerk niet inventief is ten opzichte van US 400. Hulpverzoek 6 voegt als samenhangend kenmerk toe een kap (
cover
) die een afgerond distaal gedeelte heeft.
3.5.
In US 400 is een inrichting geopenbaard met een laser die straling verschaft met een golflengte tussen de 1200 en 1800 nm en een vermogen van 5 W of van 1-20 W (zie de paragrafen [0023] en [0073] van US 400) en een kap met een afgerond distaal einde (zie Fig. 9C van US 400). Een kap met een afgerond distaal gedeelte vormt dus geen verschilkenmerk ten opzichte van die stand van de techniek. US 400 openbaart bovendien, wat betreft de straling van de laserbron, als voorkeursbereik het golflengtebereik van 1300 tot 1800 nm, binnen welk bereik er weinig of geen schade en pijn bij de behandeling veroorzaakt wordt (zie paragraaf [0078], overweging 2.2). Bij conclusie van antwoord in reconventie heeft Biolitec, ter staving van het voordelige effect zoals hiervoor onder 3.3 beschreven, verwezen naar de paragrafen [0073] en [0078] van EP 119 (weergegeven in overweging 2.1, respectievelijk overweging 2.6 van het tussenvonnis). Paragraaf [0078] van EP 119 openbaart echter waarden van 810 nm tot en met 1950 nm met de toevoeging dat ‘
these are only exemplary, however, and any of numerous other wavelengths that are currently known (...) equally may be used’
. Aan het einde van die paragraaf wordt wel beschreven dat een straling van 1470 nm of 1950 nm het voordeel heeft dat het ‘
highly absorbed
’ wordt in de vatwand, 1 tot 3 keer beter dan een straling van 980 nm, maar enig experimenteel bewijs daarvan ontbreekt in het octrooi. Uit het octrooi blijkt bovendien niet dat die twee waarden (± 30 nm) in combinatie met toepassing van een kap met afgerond distaal gedeelte een onverwacht voordeel bieden boven het voorkeursbereik van 1300 tot 1800 nm voor een inrichting met dito kap, dat al is geopenbaard in US 400. De selectie van de specifieke golflengte 1470 nm en de combinatie daarvan met een afgeronde kap kan het octrooi dan ook geen inventiviteit verschaffen. Hulpverzoek 6 kan Biolitec derhalve ook niet baten.
3.6.
Conclusie 1 van hulpverzoek 7 luidt:
3.7.
Hulpverzoek 2 bevatte al het kenmerk dat is weergegeven na het laatste gedachtestreepje van dit hulpverzoek. In overweging 5.33 van het tussenvonnis is reeds geoordeeld dat dit kenmerk niet inventief is ten opzichte van US 400 en derhalve geen verschilkenmerk vormt. Net zoals hulpverzoek 6, voegt hulpverzoek 7 daarnaast slechts als kenmerk toe een kap (
cover
) die een afgerond distaal gedeelte heeft. Hetgeen hiervoor ten aanzien van hulpverzoek 6 is overwogen, geldt derhalve eveneens voor hulpverzoek 7.
Afhankelijke conclusies nieuw en inventief?
3.8.
In de akte van 20 november 2019 heeft Biolitec benadrukt dat zij, anders dan de rechtbank in het tussenvonnis had overwogen, vasthoudt aan de geldigheid van de afhankelijke conclusies van EP 119 zoals verleend. Dat brengt de rechtbank bij de vraag of de afhankelijke conclusies van EP 119 inventief zijn.
Conclusies 2 en 3
3.9.
Ten aanzien van de conclusies 2 en 3 stelt Tobrix dat de aanvullende kenmerken ten opzichte van conclusie 1 (een emitterend oppervlak dat onder een scherpe hoek staat ten opzichte van de langsas van de fiber, respectievelijk een gebogen dan wel conische vorm heeft) al zijn geopenbaard in Heinze 1990, zodat de vakman die US 400 en Heinze 1990 combineert, ook deze maatregelen zou toepassen en zij geen inventiviteit aan conclusies 2 en 3 kunnen verschaffen. Biolitec heeft dat betoog niet bestreden. Conclusies 2 en 3 zijn derhalve ook niet inventief.
Conclusie 7
3.10.
Tobrix stelt dat conclusie 7 niet inventief is. Deze conclusie luidt in de (onbestreden) Nederlandse vertaling als volgt
:
7.	Inrichting volgens een der conclusies 1-6, (A) waarbij het uitspreiden van de ringvormige bundel is bepaald door een hoek binnen het bereik van ongeveer 30° tot ongeveer 40° en/of (B) waarbij het bij benadering midden van de bundel bij voorkeur is georiënteerd onder een hoek binnen het bereik van ongeveer 70° tot ongeveer 90° ten opzichte van de langsas van de golfgeleider.
3.11.
Tobrix wijst er op dat deze conclusie twee alternatieve aanvullende kenmerken bevat, zodat de conclusie aan nietigheid bloot staat als één van beide alternatieve maatregelen niet inventief is.
3.12.
Conclusie-deel A betreft een spreidingshoek van de ringvormige straal van ongeveer 30° tot ongeveer 40°. Volgens Tobrix wordt in figuur 4 van Heinze 1990 een spreidingshoek van 32° geopenbaard, wat door Biolitec wordt betwist. De rechtbank stelt (ter herinnering) voorop dat de vakman een klinisch fysicus is die bekend is met de (problematiek rond de) behandeling van spataderen (zie overweging 5.4 van het tussenvonnis). Deze vakman is deskundig op het gebied van brekingsindexen en spreidingshoeken van optische vezels en laserstralen. Figuur 4 van Heinze 1990 openbaart voor deze vakman geen exacte spreidingshoek, maar deze figuur leert hem wel dat de fibertip conform figuur 3 een laserstraal verschaft die zich spreidt over een bepaalde hoek. Heinze 1990 beschrijft in dat verband op blz. 306 (zie overweging 2.8.1 van het tussenvonnis): ‘
The radiated beam can be described as a hollow cone with its wall thickness increasing with the distance to the fiber tip.
’ Met andere woorden, de vakman leest hier dat de laserstraal zich spreidt naarmate de afstand tot de fiber tip groter wordt. Hij zal, uitgaande van US 400, zoeken naar een aanpassing van de diffusing fiber tip uit dat document om de laserstraal in grotere mate lateraal uit te laten treden uit de inrichting volgens Fig. 9C (vergelijk overweging 5.21 van het tussenvonnis). Om dat te bereiken, zal de vakman die de fibertip van Heinze 1990 betrekt bij de oplossing, een spreidingshoek verkrijgen conform figuur 4 en routinematig tot een optimale spreidingshoek komen. Dat de spreidingshoek conform conclusiekenmerk 7A onverwachte voordelen biedt boven de spreidingshoek die figuur 4 toont, blijkt niet uit het octrooi, zodat het in conclusie 7A geclaimde bereik niet inventief is.
3.13.
Gelet op het alternatieve karakter van de kenmerken A en B staat conclusie 7 al bloot aan vernietiging als een van deze maatregelen niet inventief is. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat ook onderdeel B van conclusie 7 niet inventief is. Dit conclusiekenmerk voegt als maatregel toe dat het midden van de bundel van de laserstraal bij voorkeur is georiënteerd onder een hoek binnen het bereik van ongeveer 70° tot ongeveer 90° ten opzichte van de langsas van de golfgeleider. De vakman die op zoek gaat naar laserstraling die meer lateraal uitstraalt, zal routinematig zoeken naar een vormgeving van de fibertip waarmee een laserstraling wordt geëmitteerd in of zoveel mogelijk richting een hoek van 90° ten opzichte van de langsas van de golfgeleider. Daarin is geen inventieve arbeid gelegen. Bij deze stand van zaken deelt conclusie 7 het lot van de conclusies 1, 2 en 3; zij is niet inventief.
Conclusie 12
3.14.
Conclusie 12 luidt in de (onbestreden) Nederlandse vertaling als volgt
:
12. Inrichting volgens een der conclusies 1-11, (A) waarbij de golfgeleider een optische vezel is en (B) waarbij het deksel een kap is die is versmolten met de vezelkern.
3.15.
Tussen partijen is niet in geschil dat maatregel B niet is geopenbaard in US 400 of Heinze 1990. Tobrix stelt echter dat die maatregel niet meer is dan een niet inventief alternatief voor de in de stand van de techniek bekende maatregelen. US 400 beschrijft in paragraaf [0088] (zie overweging 2.2) een aantal in de stand van de techniek bekende vormen van bevestiging van de kap aan de fiber, waaronder: ‘
Optionally, a non-toxic, heat resistant or other suitable epoxy 908 is used to permanently or removably mount the diffusing tip 902 to the fiber optic laser delivery device 306. The epoxy 908 can also be an adhesive, bonding agent or joining compound, etc
’. Twee paragrafen verder, in [0090] (zie overweging 2.8.5 van het tussenvonnis) wordt specifiek ten aanzien van Fig. 9C herhaald dat de kap met een ‘
heat resistant or other suitable epoxy 908 or other suitable attachment means’
permanent kan worden bevestigd aan de fiber. Dat een met de fiber versmolten kap volgens conclusie 12 voordelen biedt omdat die niet loslaat bij hoge temperaturen (anders dan bij een gelijmde verbinding), zoals Biolitec betoogt, is voor die bevestigingsmethoden derhalve ook al geopenbaard, nu er een ‘
heat resistant or other suitable epoxy’
wordt genoemd. Bij deze stand van zaken dient de maatregel van conclusie 12 te worden aangemerkt als een niet inventief alternatief voor de in US 400 beschreven methoden. Conclusie 12 is derhalve wel nieuw, maar ontbeert inventiviteit.
Conclusies 13 en 14
3.16.
De in conclusie 13 opgenomen aanvullende maatregelen zijn grotendeels ook opgenomen in hulpverzoek 7, met dien verstande dat in deze conclusie als alternatieve maatregel voor een golflengte (van de straling van de laserbron) van ongeveer 1470 nm (± 30 nm), ook golflengtes van ongeveer 980 nm (± 30 nm) en ongeveer 1950 (± 30 nm) zijn geclaimd. Nu van de alternatieve golflengte van 1470 nm (± 30 nm) in combinatie met de andere maatregelen van deze conclusie bij de beoordeling van hulpverzoek 7 al is geconcludeerd dat die niet inventief is, geldt hetzelfde voor deze bredere conclusie met alternatieven: ook die is niet inventief. De rechtbank verwijst naar hetgeen hiervoor in 3.3 tot en met 3.7 is overwogen.
3.17.
Voor conclusie 14 geldt hetzelfde. Zoals in 3.5 al is overwogen, openbaart US 400 een vermogen van 1-20 W in combinatie met een golflengte van 1200 tot 1800 nm. Het in deze conclusie opgenomen kenmerk (een laserbron met een vermogen lager dan 5 W), is dus geen verschilkenmerk ten opzichte van US 400, zodat ook deze conclusie niet inventief is.
Conclusie 15
3.18.
Conclusie 15 luidt in de (onbestreden) Nederlandse vertaling als volgt
:
15. Inrichting volgens een der conclusies 1-14, (A) verder omvattend een elektrische terugtrekinrichting (B) die aandrijvend is gekoppeld met de golfgeleider en (C) is geconfigureerd teneinde de golfgeleider terug te trekken door het bloedvat terwijl laserstraling wordt afgeleverd met een afgeleverde hoeveelheid energie van minder dan ongeveer 50 J/cm, 40 J/cm, 30 J/cm, 20 J/cm of 10 J/cm gemiddeld aan de bloedvatwand.
3.19.
Tobrix stelt dat de kenmerken van deze conclusie ook zijn geanticipeerd in US 400, met name in paragraaf [0073]. Biolitec betwist dat kenmerk C al in US 400 is geopenbaard. Partijen zijn het er over eens dat bij een gegeven vermogen (W) en een gegeven terugtreksnelheid ook J/cm bekend is aan de vakman. US 400 beschrijft een bestaande terugtrek inrichting met een instelbare snelheid tussen de 1 en 25 mm/sec in de in 2.2 weergegeven figuur 1.
3.20.
Deze inrichting heeft volgens paragraaf [0073] van US 400 een vermogen van 1-20 W. Op basis van deze gegevens zal de vakman routinematig uitkomen bij de in conclusie 15 beschreven waarden. Dat US 400 de in conclusie 15 genoemde waarden niet geeft, neemt niet weg dat zij in het bereik liggen van de snelheid van de terugtrekinrichting en het vermogen, waarvan in paragraaf [0073] van US 400 uitdrukkelijk is beschreven dat daarmee gevarieerd kan worden. Dat de in conclusie 15 gegeven waarden een onverwacht voordeel verschaffen binnen dat bereik, is gesteld noch gebleken. Dit kenmerk kan conclusie 15 dan ook geen inventiviteit verschaffen.
Conclusies 4 tot en met 6 en 8 tot en met 11
3.21.
Tobrix heeft de stelling dat de conclusies 4 tot en met 6 en 8 tot en met 11 niet nieuw en inventief zijn, niet nader onderbouwd. Met name heeft zij niet uitgelegd waarom deze maatregelen niet inventief zijn ten opzichte van US 400 in combinatie met Heinze 1990. Het enige bezwaar dat zij ten aanzien van de conclusies 8 tot en met 11 nog opwerpt, is dat deze conclusies ‘non-searched’ zijn en derhalve volgens de regels van het Europees Octrooibureau (EOB) niet verleend hadden mogen worden. Dat verweer slaagt niet. Het feit dat er geen onderzoek is gedaan naar de nieuwheid en inventiviteit van deze conclusies door het EOB, vormt geen vernietigingsgrond die is voorzien in artikel 75 van de Rijksoctrooiwet jo. de artikelen 52 tot en met 57 van het Europees Octrooiverdrag. De regeling waarop Tobrix zich beroept is van belang voor de verleningsfase bij het EOB, de verlenende autoriteit. Het had op de weg van Tobrix gelegen om materiële nietigheidsgronden aan te dragen. Nu zij dat, gelet op de betwisting door Biolitec, onvoldoende gemotiveerd heeft gedaan, is er geen grond voor vernietiging van deze conclusies.
Afhankelijke conclusies hulpverzoeken
3.22.
Biolitec heeft in haar akte van 20 november 2019 uiterst subsidiair nog gesteld dat de rechtbank, indien conclusie 1 volgens haar hulpverzoeken geen stand houdt en de afhankelijke conclusies van EP 119 waarop Tobrix inbreuk maakt ook niet inventief zijn, de geldigheid van de onderconclusies van de hulpverzoeken dient te beoordelen. Biolitec heeft bij haar hulpverzoeken 6 en 7 echter niet gesteld dat en waarom de daarvan afhankelijke conclusies bij die stand van zaken wel inventief zouden zijn. Voor een beperkte aanvaarding van hulpverzoek 6 of 7, te weten voor zover het de daarvan afhankelijke conclusies betreft, is dan ook geen grond. Dit subsidiaire standpunt komt in wezen neer op een aanvullend hulpverzoek, waarvoor in deze fase van de procedure geen plaats meer is.
Slotsom
3.23.
Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de conclusies 1, 2, 3, 7, 12, 13, 14 en 15 in reconventie vernietigen omdat zij niet inventief zijn en de conclusies 4 tot en met 6 en 8 tot en met 11 in stand laten.
3.24.
In conventie heeft Biolitec haar vorderingen gebaseerd op inbreuk op de conclusies die vernietigd zullen worden. De vorderingen van Biolitec in conventie zullen derhalve worden afgewezen.
3.25.
Biolitec zal als de in het ongelijk gestelde partij in conventie en de overwegend in het ongelijk gestelde partij in reconventie, worden veroordeeld in de proceskosten in conventie en reconventie. Tobrix vordert een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Partijen hebben de rechtbank voorafgaand aan het pleidooi bericht dat zij overeengekomen zijn dat de redelijke en evenredige kosten in deze zaak € 100.000,- bedragen. In hun aktes na het tussenvonnis hebben zij de rechtbank niet bericht inmiddels een nadere afspraak te hebben gemaakt. De rechtbank begroot de kosten aan de zijde van Tobrix dan ook op € 100.000, te vermeerderen met € 626 aan griffierecht, derhalve in totaal € 100.626. Deze kosten worden voor gelijke delen toegeschreven aan de procedure in conventie en reconventie.
4
De beslissing
De rechtbank
in conventie
4.1.
wijst de vorderingen af,
4.2.
veroordeelt Biolitec in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op € 50.313,
4.3.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
in reconventie
4.4.
vernietigt de conclusies 1, 2, 3, 7, 12, 13, 14 en 15 van EP 119,
4.5.
veroordeelt Biolitec in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op € 50.313,
4.6.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
4.7.
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus, mr. J.E. Bierling en mr. [NAAM]. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel, rolrechter, op 15 april 2020.
De rechtbank verwijst naar de definities in het tussenvonnis van 23 oktober 2019 voor de in dit vonnis gehanteerde benamingen van documenten.
Waarbij de rechtbank de onderverdeling van de kenmerken die partijen hanteren heeft weergegeven.
Waarbij de rechtbank de onderverdeling van de kenmerken die partijen hanteren heeft weergegeven.
Waarbij de rechtbank de onderverdeling van de kenmerken die partijen hanteren heeft weergegeven.