ECLI:NL:RBDHA:2020:3417
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/572719 / HA ZA 19-430
Vonnis van 15 april 2020
in de zaak van
de rechtspersoon naar buitenlands recht
GIORGIO ARMANI S.P.A.
,
te Milaan (Italië),
eiseres,
advocaten mrs. E.J.V.T. van den Broek,  T. Berendsen en F. Boom te 's-Hertogenbosch,
tegen
INTERNATIONAL TIME GROUP B.V.
,
te Rotterdam,
gedaagde,
advocaten mrs. T.Y. Adam-van Straaten en S. Zadeh te Rotterdam.
Partijen zullen hierna Armani en ITG genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 18 april 2019 met producties 1-13;
de conclusie van antwoord van 24 juni 2019 met producties 1-5;
het tussenvonnis van 23 oktober 2019 waarbij een comparitie van partijen is gelast;
de voorafgaand aan de comparitie van 3 maart 2020 toegezonden akte zijdens Armani met producties 14-20;
de voorafgaand aan de comparitie van 3 maart 2020 toegezonden akte zijdens ITG met producties 6-8;
het op 28 februari 2020 toegezonden aanvullende proceskostenoverzicht zijdens Armani;
het op 2 maart 2020 toegezonden aanvullende proceskostenoverzicht zijdens ITG;
het proces-verbaal van comparitie van 3 maart 2020.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Armani is een modehuis en beschikt over verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval de volgende Uniewoord-(/beeld)merken (hierna: de merken), alle geregistreerd voor onder meer uurwerken en tijdmeetinstrumenten in klasse 14:
- het Uniewoord-/beeldmerk
,
registratienummer 000505594, gedeponeerd op 1 april 1997;
- het Uniewoordmerk ARMANI, registratienummer 000504282, gedeponeerd op 1 april 1997;
- het Uniewoord-/beeldmerk
,
registratienummer 000504308, gedeponeerd op 1 april 1997.
2.2.
Merkgemachtigde van Armani is Gevers Legal N.V. (hierna: Gevers). Fossil Group Europe GmbH is in Europa exclusief licentienemer van de merken.
2.3.
Armani is houder van het recht en van het besluit in de zin van artikel 2 lid 8 en 13 van de Anti-piraterijverordening (hierna: APV
).
2.4.
ITG is een Nederlandse groothandel in uurwerken en sieraden.
2.5.
In een brief van 27 februari 2019 heeft de Nederlandse Douane (hierna: de Douane) Gevers geïnformeerd over de vasthouding/schorsing van de vrijgave van de volgende goederen, met douanekenmerk 19RB0183 en containernummer 7150883714 (hierna: de geschorste goederen):
2.6.
De Douane heeft Gevers bij brief van 27 februari 2019 geïnformeerd dat de geadresseerde van de geschorste goederen ITG is, de afzender Guangzhou Daniel Watch Company te Guangzhou, China en de van toepassing zijnde douaneregeling ‘aangifte voor het vrije verkeer van de EU’.
2.7.
De Douane heeft Gevers bij brief van 1 maart 2019 bericht dat ITG zich verzet tegen vernietiging van de geschorste goederen.
2.8.
De Douane heeft ITG, volgens Armani door een interne fout, bericht dat de goederen uiterlijk op 20 maart 2019 zouden worden vrijgegeven. Op 18 maart 2019 is na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter Noord-Holland van dezelfde datum,
op de geschorste goederen conservatoir beslag tot afgifte gelegd. Teneinde het beslag niet te laten vervallen is de onderhavige procedure aanhangig gemaakt.
3
Het geschil
3.1.
Armani vordert – na wijziging van eis – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I. ITG te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Armani in de gehele Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het verhandelen van de geschorste goederen;
II. ITG te bevelen de vernietiging van de geschorste goederen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis door Armani of diens vertegenwoordiger te gedogen, waarbij de kosten van vernietiging voor rekening van ITG komen;
III. ITG te bevelen om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat [NAAM], door een onafhankelijke deskundige gecontroleerde, en met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:
a. de totale hoeveelheid inbreukmakende horloges die ITG heeft geproduceerd, doen produceren, in voorraad heeft gehad, gedistribueerd en/of verkocht;
b. de totale hoeveelheid horloges voorzien van de merken van Armani die ITG heeft ingekocht bij Guangzhou Daniel Watch Company, inclusief alle inkoop-facturen;
c. per inbreukmakend horloge de in- en verkoopprijs en de brutowinst en – indien er verschillende prijzen zijn gehanteerd per product – de brutowinst per horloge, zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs;
d. het totaalbedrag aan winst dat ITG heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de bij Guangzhou Daniel Watch Company ingekochte horloges voorzien van de merken van Armani;
e. een lijst van de naam- en adresgegevens van de (rechts)personen die de inbreukmakende horloges hebben vervaardigd of geleverd en aan welke (rechts)personen de inbreukmakende horloges (zouden) zijn geleverd of verkocht, niet zijnde consumenten;
IV. ITG te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 20.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat of – zulks ter keuze van Armani – van € 1.000 per product waarmee ITG de hiervoor onder I, II, en/of III opgenomen bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt;
V. ITG te veroordelen tot afdracht van de door haar met de verhandeling van bij Guangzhou Daniel Watch Company ingekochte horloges genoten winst;
VI. ITG te veroordelen tot vergoeding van de door Armani geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
VII. ITG te veroordelen in de proceskosten van Armani op grond van artikel 1019h Rv
, met bepaling dat ITG de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf veertien dagen na dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening.
3.2.
Armani voert daartoe aan dat de goederen zijn voorzien van de merken en zonder haar toestemming door ITG in de EER
zijn ingevoerd, al dan niet met de bedoeling deze daar in de vrije handel te brengen. Volgens Armani is, gelet op een aantal door haar genoemde kenmerken, sprake van namaak dan wel illegale parallelhandel vanuit China naar de EER.
3.3.
ITG voert verweer. Volgens haar is geen sprake van namaak omdat eerdere zendingen van horloges met hetzelfde typenummer en dezelfde afzender wel zijn vrijgegeven na controle door Armani en bovendien andere horloges die worden verkocht door officiële retailers op de door Armani genoemde kenmerken ook onderling afwijken. Verder voert ITG aan dat Armani de informatie die is verkregen door schorsing van de vrijgave, nu geen sprake is van namaak, onrechtmatig en in strijd met artikel 21 APV gebruikt in de onderhavige procedure. Ten slotte wordt de toewijsbaarheid van een aantal vorderingen betwist.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
bevoegdheid
4.1.
De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen, nu ITG gevestigd is in Nederland. Deze bevoegdheid ontleent de rechtbank voor wat betreft het Uniemerk aan de artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.
merkinbreuk?
4.2.
Artikel 9 lid 2 sub a UMVo
bepaalt dat de merkhouder gerechtigd is iedere derde die niet zijn toestemming daartoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Dat sprake is van gebruik van met de merken overeenstemmende tekens voor gelijke waren (horloges), is niet in geschil. Armani stelt dat zij geen toestemming heeft gegeven voor dit gebruik.
4.3.
ITG betwist dat sprake is van namaak omdat het zou gaan om ‘originele’ Armani-producten. Dat verweer kan onbesproken blijven nu ITG niet gemotiveerd heeft weersproken dat de geschorste goederen zonder toestemming van Armani vanuit China de EER binnen zijn gebracht. Immers, ook indien sprake is van met toestemming van Armani geproduceerde producten, is daarmee nog niet gegeven dat sprake is van toestemming om de geschorste goederen binnen de EER te brengen. Nu het ontbreken van die toestemming vast staat, leidt dat tot het oordeel dat de geschorste goederen inbreukmakend zijn.
4.4.
ITG heeft aangevoerd dat de in het kader van de APV-procedure verkregen informatie in deze procedure op grond van artikel 21 APV buiten beschouwing moet blijven omdat die onrechtmatig verkregen zou zijn en alleen mag worden gebruikt in een procedure op grond van de APV ter vaststelling van namaak.
4.5.
De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van onrechtmatig verkregen informatie en dat de informatie in deze procedure gebruikt mag worden. De van de Douane verkregen informatie is conform de bepalingen in de APV aan Armani verstrekt. Armani is immers houder van een besluit als bedoeld in de APV en de Douane heeft zelfstandig, en reeds voordat Armani zich jegens de Douane op het standpunt stelde dat sprake was van namaak, de vrijgave van de goederen geschorst en de informatie verstrekt. De APV geeft de douaneautoriteiten bepaalde bevoegdheden met als doel goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van de markt van de Unie te weren
. Daartoe strekt ook de onderhavige procedure die volgt op het civielrechtelijk gelegde beslag. Dit betreft derhalve een procedure als bedoeld in artikel 21 sub a APV: een procedure teneinde vast te stellen of inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht is gemaakt. Weliswaar valt illegale parallelhandel als zodanig buiten het toepassingsbereik van de APV, maar dat doet niet af aan het doel ervan.
Bovendien heeft Armani aan de onderhavige procedure (mede) ten grondslag gelegd dat sprake is van namaak.
4.6.
Uit het voorgaande vloeit voort dat de verweren van ITG niet slagen en dat zij met de geschorste goederen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Armani. Dit betekent voor de vorderingen van Armani het volgende.
Vordering I: staking van de inbreuk
4.7.
Tegen het sub I gevorderde verbod is aangevoerd dat de intellectuele eigendomsrechten waar het op ziet te ruim zouden zijn geformuleerd. De rechtbank gaat daar niet in mee omdat naar haar oordeel duidelijk is dat met ‘de merkrechten’ wordt bedoeld de merkrechten die onderdeel zijn van deze procedure en hiervoor sub 2.1 nader zijn aangeduid. De vordering wordt dan ook in die zin toegewezen.
Vordering II: vernietiging geschorste goederen
4.8.
Nu tegen de vordering tot het gedogen van vernietiging geen ander verweer is gevoerd dan dat geen sprake is van inbreukmakende goederen, welk verweer gelet op het voorgaande niet slaagt, wordt de vordering toegewezen als verzocht.
Vordering III: opgave
4.9.
Armani vordert sub a opgave van ‘de totale hoeveelheid inbreukmakende horloges’ waarmee ITG inbreukmakende handelingen heeft verricht en sub b meer specifiek opgave van ‘de hoeveelheid horloges voorzien van de merken en ingekocht bij Guangzhou Daniel Watch Company’. Armani voert daartoe aan dat indien ITG eerder horloges voorzien van de merken bij Guangzhou Daniel Watch Company heeft afgenomen, deze inbreukmakend moeten zijn omdat Guangzhou Daniel Watch Company niet bekend is bij Armani en zij dus geen toestemming kan hebben gegeven voor merkgebruik. ITG heeft dit weersproken en er op gewezen dat Armani geen juridische stappen heeft ondernomen nadat eerder aan haar geadresseerde zendingen, afkomstig van Guangzhou Daniel Watch Company, door de Douane waren geschorst van vrijgave. Dat verweer slaagt niet. Zoals ITG zelf heeft opgemerkt, is illegale parallelhandel geen reden om goederen geschorst te houden. Bovendien is het ter vrije keuze van Armani om al dan niet op te treden tegen een mogelijke inbreuk en het is aan ITG om gemotiveerd aan te geven dat sprake is geweest van toestemming van Armani om de door haar bij Guangzhou Daniel Watch Company ingekochte horloges voorzien van de merken de EER binnen te brengen. Dat heeft ITG nagelaten. Het verweer dat  de vordering sub a te ruim is geformuleerd kan ITG evenmin baten, omdat uit het voorgaande volgt dat met de inbreukmakende horloges op van of via Guangzhou Daniel Watch Company betrokken horloges wordt gedoeld en zij voor het overige dus geen last heeft van die veroordeling als zij verder geen inbreukmakende handelingen heeft verricht. Het sub a en b gevorderde wordt derhalve toegewezen als nader bepaald in het dictum.
4.10.
Sub c en d vordert Armani informatie teneinde de door ITG behaalde winst te kunnen vaststellen. ITG heeft zich daartegen verweerd met de stelling dat zij niet te kwader trouw is geweest. Bij de hierna volgende bespreking van de vordering sub V tot winstafdracht, zal de rechtbank tot het oordeel komen dat het merkgebruik niet te goeder trouw is geweest. Daarmee kunnen de vorderingen sub c en d worden toegewezen.
4.11.
Armani heeft sub e opgave gevorderd van enerzijds de producenten/leveranciers van de inbreukmakende producten en anderzijds de afnemers. ITG heeft aangevoerd dat niet van haar kan worden verlangd dat zij informatie verstrekt over de herkomst van de inbreukmakende goederen die verder gaat dan haar leverancier Guangzhou Daniel Watch Company. Armani heeft ter zitting aangegeven dat uiteraard van ITG niet verlangd kan worden dat zij informatie verstrekt waarover zij niet beschikt. Nu van ITG niet kan worden verwacht dat zij opgave doet van haar onbekende schakels in de verkoopketen die verder terug gaan dan haar eigen leverancier, zal de rechtbank de vordering III sub e in beperkte zin toewijzen.
Vordering IV: dwangsom
4.12.
De gevorderde dwangsommen worden toegewezen, in die zin dat de rechtbank aanleiding ziet te matigen als in het dictum bepaald. Daartoe overweegt de rechtbank dat de hoogte van de toe te wijzen dwangsom in verhouding dient te staan tot de waarde van de inbreukmakende producten die volgens ITG varieert van € 100 tot € 350 per product (hetgeen Armani niet heeft weersproken) en dat gesteld noch gebleken is dat ITG bij het verbeuren van dwangsommen onevenredig zwaar wordt getroffen.
Vordering V: winstafdracht
4.13.
Op grond van artikel 129 lid 2 UMVo jo artikel 2.21 lid 4 BVIE
kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het inbreukmakende gebruik van de merken genoten winst.  Een dergelijke vordering kan worden afgewezen indien het gebruik niet te kwader trouw is of de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. ITG heeft betoogd dat zij niet te kwader trouw is geweest en wijst erop dat eerdere door de Douane geschorste aan haar geadresseerde en van Guangzhou Daniel Watch Company afkomstige zendingen door Armani zelf voor authentiek zijn gehouden. Zoals hiervoor sub 4.9 reeds is overwogen, is dat laatste niet juist. Uit de omstandigheid dat Armani eerder geen rechtsmaatregelen heeft getroffen, heeft ITG niet in redelijkheid mogen afleiden dat Armani toestemming voor het invoeren in de EER heeft gegeven. Nu ITG overigens ook niet het (gemotiveerde) verweer heeft gevoerd dat wel sprake was van toestemming, wordt het handelen van ITG beoordeeld als zijnde te kwader trouw, zodat de vordering tot winstafdracht wordt toegewezen.
Vordering VI: overige schadevergoeding
4.14.
Armani vordert ITG ook te veroordelen tot betaling van schadevergoeding anders dan winstderving, nader op te maken bij staat. ITG voert aan dat het zeer de vraag is of Armani daadwerkelijk schade heeft geleden. Voor toewijzing van een vordering tot vergoeding van schade op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Dat een merkhouder schade lijdt bij verhandeling van inbreukmakende producten is aannemelijk en ITG heeft geen concrete feiten en omstandigheden gesteld die zouden kunnen leiden tot het oordeel dat dat niet zo is. Ook deze vordering wordt derhalve toegewezen.
Vordering VII: proceskosten
4.15.
ITG wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige kosten van de procedure aan de zijde van Armani. Deze worden begroot op basis van de Indicatietarieven in IE-zaken
. Armani heeft een specificatie van de door haar gemaakte advocaatkosten overgelegd die sluit op € 22.402,43. De rechtbank is van oordeel dat gelet op het feitencomplex, de omvang van de processtukken en de juridische complexiteit van de zaak deze moet worden aangemerkt als eenvoudig, zodat een maximumtarief geldt van € 8.000 en de advocaatkosten tot dat bedrag worden gematigd. Armani heeft weliswaar aangevoerd dat in de door haar gespecificeerde kosten ook de kosten van het beslagrekest zijn opgenomen, maar nu de inhoud van het beslagrekest op grote lijnen overeenkomt met een deel van de dagvaarding, is de rechtbank van oordeel dat het maximumtarief van € 8.000 voor beide procedures tezamen als redelijk en evenredig moet worden aangemerkt. De verschotten van in totaal € 2.507,43 evenals de daarover gevorderde rente zijn niet bestreden zodat deze worden toegewezen.
5
De beslissing
De rechtbank
5.1.
beveelt ITG om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de sub 2.1 genoemde merken in de gehele Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het verhandelen van de geschorste goederen;
5.2.
beveelt ITG de vernietiging van de geschorste goederen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis door Armani of haar vertegenwoordiger te gedogen, waarbij de kosten van vernietiging voor rekening van ITG komen;
5.3.
beveelt ITG om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat [NAAM], door een onafhankelijke deskundige gecontroleerde, en met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van
- de totale hoeveelheid inbreukmakende horloges die ITG heeft geproduceerd, doen produceren, in voorraad heeft gehad, gedistribueerd en/of verkocht;
- de totale hoeveelheid horloges voorzien van de sub 2.1 genoemde merken die ITG heeft ingekocht bij Guangzhou Daniel Watch Company, inclusief alle inkoop-facturen;
- per inbreukmakend horloge de in- en verkoopprijs en de brutowinst en – indien er verschillende prijzen zijn gehanteerd per product – de brutowinst per horloge, zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs;
- het totaalbedrag aan winst dat ITG heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de bij Guangzhou Daniel Watch Company ingekochte horloges voorzien van de sub 2.1 genoemde merken;
- de naam- en adresgegevens van de (rechts)personen die de inbreukmakende horloges hebben geleverd en aan welke (rechts)personen de inbreukmakende horloges (zouden) zijn geleverd of verkocht, niet zijnde consumenten;
5.4.
veroordeelt ITG tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat of – zulks ter keuze van Armani – van € 500 per product waarmee ITG de hiervoor onder 5.1, 5.2 en 5.3 opgenomen bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt, met een maximum van € 200.000;
5.5.
veroordeelt ITG tot afdracht van de door haar met de verhandeling van bij Guangzhou Daniel Watch Company ingekochte horloges genoten winst;
5.6.
veroordeelt ITG tot vergoeding van de door Armani geleden schade, anders dan winstderving, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
5.7.
veroordeelt ITG in de proceskosten, aan de zijde van Armani tot op heden begroot op € 10.507,43, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag met ingang van 14 dagen na heden tot aan de dag van algehele voldoening;
5.8.
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.9.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 15 april 2020.
Verordening (EU) 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening(EG) 1383/2003 van de Raad
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Europese Economische Ruimte
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
Préambule bij de AVP onder 2.
In dezelfde zin de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie EU D. Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusie van 8 april 2008 in de naderhand doorgehaalde zaak Beecham/Andacon (ECLI:EU:C:2008:205); op deze zaak was weliswaar de Verordening (EG) 1383/2003 van toepassing, maar ook in die verordening was reeds bepaald dat wat thans wordt aangeduid met ‘illegale parallelhandel’ buiten het toepassingsbereik van de verordening valt (artikel 3).
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
Versie april 2017