ECLI:NL:RBDHA:2020:5233
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/570832 / HA ZA 19-307
Vonnis van 17 juni 2020
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
,
te Wolfsburg, Duitsland,
eiseres,
advocaat [NAAM]. P.E. Mazel te Amsterdam,
tegen
NAVAUDIO B.V.
,
te Best,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. L.M. Dressel te Best.
Partijen zullen hierna Volkswagen en Navaudio genoemd worden.
1
1.	De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 18 maart 2019, met producties EP01 tot en met EP10;
de conclusie van antwoord, met producties GP01 tot en met GP06;
het tussenvonnis van 24 juli 2019, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
de akte houdende overlegging producties van de zijde van Volkswagen, met producties EP11 tot en met EP14;
de van de zijde van Volkswagen als EP15 overgelegde actuele proceskostenopgave;
het proces-verbaal van comparitie van 8 oktober 2019.
1.2.
Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.
2
De feiten
Partijen en de VW-merken
2.1.
Volkswagen is houdster van onder meer de volgende merken (hierna tezamen: de VW-merken):
2.1.1.
het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk, aangevraagd op 12 december 1997 en geregistreerd op 28 januari 1999 onder nummer 000703983 voor onder meer waren en diensten in klasse 9, waaronder navigatiesystemen, camera’s en apparaten voor het weergeven van beeld:
2.1.2.
het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk, aangevraagd op 20 september 2012 en geregistreerd op 12 februari 2013 onder nummer 011238748 voor onder meer waren en diensten in klasse 9, waaronder navigatiesystemen, camera’s en apparaten voor het weergeven van beeld:
De hiervoor weergegeven beeldmerken zullen tezamen ook worden aangeduid als de VW-beeldmerken.
2.1.3.
het Uniewoordmerk VOLKSWAGEN, aangevraagd op 2 september 2010 en geregistreerd op 25 februari 2011 onder nummer 009383506 voor onder meer waren in klasse 9, waaronder navigatiesystemen, camera’s en apparaten voor het weergeven van beeld (hierna ook: het VOLKSWAGEN-woordmerk);
2.1.4.
het Uniewoordmerk TOUAREG, aangevraagd op 12 november 2010 en geregistreerd op 28 maart 2011 onder nummer 009554189 voor onder meer waren in klasse 9, waaronder navigatiesystemen, camera’s en apparaten voor het weergeven van beeld (hierna ook: het TOUAREG-woordmerk);
2.1.5.
het Uniewoordmerk GOLF, aangevraagd op 19 februari 1998 en geregistreerd op 14 april 1999 onder nummer 000751909 voor onder meer waren in klasse 9, waaronder navigatiesystemen, camera’s en apparaten voor het weergeven van beeld;
De hiervoor weergegeven woordmerken zullen tezamen ook worden aangeduid als de VW-woordmerken.
2.2.
Navaudio houdt zich bezig met de detailhandel in – onder meer – auto-onderdelen, accessoires en elektronica via haar website www.navaudio.nl (hierna: de website).
De onthoudingsverklaring
2.3.
Op 29 december 2016 heeft Volkswagen, na daartoe van de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant op 21 december 2016 verkregen verlof, conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op bij Navaudio in voorraad zijnde navigatiesystemen en verhaalsbeslag op de bankrekening van Navaudio.
2.4.
Op diezelfde dag heeft een advocaat [NAAM](hierna: de eerste sommatiebrief), met voor zover van belang de navolgende inhoud:
“
(…)
Merkenrechten
Volkswagen is houder van verschillende geregistreerde merken, waaronder:
de Europese beeldmerkregistratie
die is geregistreerd (…) met registratienummer 703983 (…);
de Europese beeldmerkregistratie
die is geregistreerd (…) met registratienummer 11238748 (…);
de Europese woordmerkregistratie “VW” die is geregistreerd (…) met registratienummer 1354216 (…);
de Europese woordmerkregistratie “VOLKSWAGEN” die is geregistreerd (…) met registratienummer 9383506 (…);
de Europese woordmerkregistratie “GOLF” die is geregistreerd (…) met registratienummer 751909 (…).
(…)
Het inbreukmakend handelen van Navaudio B.V.
Volkswagen heeft moeten bemerken dat Navaudio B.V. op de website www.navaudio.nl instrumentenpanelen aanbiedt voor media- en navigatiesystemen met een uiterlijk dat (bijna) identiek is aan de Geregistreerde Volkswagen Modellen:
(…)
In aanvulling op de inbreuk van het Volkswagen Geregistreerde Model, gebruikt Navaudio B.V., in samenhang met de inbreukmakende navigatiesystemen, de woordmerken “VOLKSWAGEN, “VW”, “GOLF” en het beeldmerk:
Als houder van de Volkswagen Uniemerken, heeft Volkswagen het recht om iedere derde, waaronder Navaudio B.V., die hiertoe niet de toestemming van Volkswagen heeft verkregen, het gebruik van dat teken in het economisch verkeer te verbieden voor goederen of diensten die identiek zijn aan die waarvoor de Volkswagen Uniemerken zijn geregistreerd. De grondslag hiervoor is artikel 9 lid 2 sub a Uniemerkenverordening.
(…)
Door het gebruik van de Volkswagen Uniemerken op de website www.navaudio.nl zonder toestemming van Volkswagen in verband met de (overigens ook inbreukmakende) navigatiesystemen die Navaudio B.V. aanbiedt, maakt Navaudio B.V. inbreuk op de Volkswagen Uniemerken. Als gevolg van deze inbreukmakende handelingen lijdt Volkswagen schade en dreigt zij nog meer schade te lijden als Navaudio B.V. zijn inbreukmakende activiteiten door blijft zetten.
(…)
Verzoeken
Volkswagen heeft ons verzocht te bewerkstelligen dat deze zaak zo snel mogelijk in der minne wordt opgelost. In dat verband wil Volkswagen zekerheid hebben dat de inbreuken die Navaudio B.V. maakt op haar Gemeenschapsmodelrechten en Uniemerken zo spoedig mogelijk tot een definitief einde komen. Namens Volkswagen, verzoek, en, voor zover nodig, sommeren wij Navaudio B.V. dan ook om schriftelijk te bevestigen – door voor akkoord ondertekening van deze brief en een kopie daarvan aan ons terug te sturen via e-mail (…) – dat Navaudio B.V.:
A.
met onmiddellijke ingang na ontvangst van deze brief
iedere inbreuk op de Geregistreerde Volkswagen Modellen staakt, en gestaakt zal houden (…);
met onmiddellijke ingang na ontvangst van deze brief
iedere inbreuk op de Volkswagen Uniemerken staakt, en gestaakt zal houden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het aanbieden van navigatiesystemen, deze in de handel brengen, of daartoe met die doelen in voorraad hebben onder de Volkswagen Uniemerken, het invoeren of uitvoeren van navigatiesystemen onder de Volkswagen Uniemerken, en het gebruik van de Volkswagen Uniemerken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties voor navigatiesystemen of anderszins gebruiken;
zich verbindt
binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief
een schriftelijk waarheidsgetrouw, leesbaar en volledig overzicht te overleggen van:
(…)
zich verbindt
binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief
alle in beslag genomen en/of alle overgebleven en/of geretourneerde voorraad van de “Ultinon” en de “Danziger” navigatiesystemen ter vernietiging af te staan aan Volkswagen op een nader te bepalen locatie;
ermee akkoord gaat om de volledige schade die Volkswagen heeft geleden en nog zal lijden schade als gevolg van de inbreuk die Navaudio B.V. op de Geregistreerde Volkswagen Modellen en de Volkswagen Uniemerken zal vergoeden, waaronder begrepen de juridische kosten die door Volkswagen zijn gemaakt in verband met de inbreuk, en dat Navaudio B.V. binnen veertien dagen
na dagtekening van deze brief
bij wijze van voorschot
een bedrag van EUR 15.000,- (vijftienduizend euro) zal overmaken op (…);
ermee akkoord gaat dat Navaudio B.V. een onmiddellijk opeisbare boete zal verbeuren van Eur 20.000,- (twintigduizend euro) voor iedere dag of ieder dagdeel waarmee aan het hierboven ander A, B, C, D of E in het geheel of gedeeltelijk geen gehoor wordt gegeven.
Indien wij niet
binnen
vijf dagen
na dagtekening van deze brief
de bevestiging, zoals hierboven verzocht, van u hebben ontvangen, zullen wij Volkswagen adviseren rechtsmaatregelen te treffen tegen Navaudio B.V. In een procedure bij de rechtbank zal Volkswagen vergoeding vorderen voor de volledig gemaakte juridische kosten op grond van artikel 1019h Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Wij vertrouwen er echter op dat Navaudio B.V. aan de verzoeken zal voldoen en dat verdere juridische maatregelen niet nodig zullen zijn.
(…)”
2.5.
Bij e-mail van 30 december 2016 heeft de feitelijk bestuurder van Navaudio als volgt op de eerste sommatiebrief gereageerd:
“Geachte mevrouw,
Zojuist hebben wij elkaar telefonisch gesproken en gaf u aan dat het geen wat u ons heeft geschreven enkel berust op de modellen waar het nu om gaat te weten volkswagen golf 7 zoals vermeld in uw productie. Hiervan zou ik dan ook een bevestiging krijgen per email.
Graag loop ik even de volgende punten met u door:
A: al direct uitgevoerd na bezoek deurwaarder verkoop en publicatie direct gestaakt.
B: Geen voorraad meer deze al meegenomen door de deurwaarder die door was gestuurd.
C: (…)
D: alle voorraden zijn al meegenomen door de deurwaarder, er is geen verdere voorraad aanwezig.
E: Om een voorschot te kunnen betalen uberhaupt zou eerst het beslag eraf moeten gezien op de rekening beslag is gelegd door u.
Daarbij geeft u aan 15.000 euro voorschot te willen, maar zoals beiden partijen voorkeur aangeven is dat we in de minnen schikken.
F: wij willen voldoen aan alle punten a t/m F daar waar mogelijk, wat de betreft de 20.000 euro per dag deel vinden wij abnormaal hoog
Bij een fout die niemand wil dus ook door een eventuele nieuwe werknemen betekend het rechtstreeks het faillissement van ons bedrijf.
1. Ik kan u vertellen dat wij 16 systemen hebben verkocht aantoonbaar dmv diverse inkoop facturen, hiermee zou u ons kunnen vertellen wat de boete/vergoeding van punt E zal worden als goed is?
2. De advocaat [NAAM]u dan ook bekend tot nu toe indien wij er nu dus uitkomen.
Indien u mij punten 1 en 2 kan mededelen kunnen wij het contract tekenen en alles afhandelen.
Ondanks alles toch iedereen een goede en fijne jaarwisseling.
(…)”
2.6.
Het antwoord van de eerdergenoemde advocaat [NAAM]3 januari 2017 op die e-mail luidt als volgt:
“(…)
Hierbij bevestig ik u dat de beslaglegging en de sommatie betrekking hebben op de geregistreerde merkrechten en de geregistreerde modelrechten van Volkswagen zoals die zijn omschreven in de brief en het verzoekschrift. Indien u navigatiesystemen aanbiedt met een uiterlijk dat dezelfde algemene indruk wekt als de geregistreerde modellen van Volkswagen en/of als u daarvoor gebruik maakt van de geregistreerde merkrechten van Volkswagen, dan maakt u daarmee inbreuk op de rechten van Volkswagen. Deze mag u sowieso niet maken, los van de vraag of er nu een boete op staat of niet.
Wat betreft de punten uit de brief die u in uw e-mail doorgelopen geeft:
Prima. U dient echter wel te tekenen voor de onthouding tot het maken van inbreuk op de modelrechten (op straffe van een boete).
Prima. U dient echter wel te tekenen voor de onthouding tot het maken van inbreuk op de merkrechten (op straffe van een boete).
(…)
Als wat u zegt klopt, en uit uw voorraadadministratie inderdaad blijkt dat er geen verdere voorraad is, of reeds verkochte producten in de tussentijd zijn geretourneerd, dan wordt alleen de voorraad zoals meegenomen door de deurwaarder vernietigd. Als u de brief voor akkoord ondertekent, dan vertrouwen wij u met de vernietiging akkoord.
Als alle gelden van uw bedrijf zijn getroffen door het beslag, dan zal u het voorschot elders moeten lenen. Pas na ontvangst van het voorschot kunnen wij het beslag opheffen. Ik kan pas met zekerheid aangeven wat de volledige schade is als ik uw documentatie heb ontvangen en heb kunnen veststellen dat het inderdaad gaat om 16 verkochte exemplaren. Verder zal ik in aanvulling op die schade ook de advocaatkosten (die zullen blijven oplopen naarmate u er langer over doet om mee te werken en naarmate u meer blijft bellen/corresponderen), de griffierechten van de rechtbank, de deurwaarderskosten, de kosten van vernietiging van de inbreukmakende systemen, bij elkaar op moeten tellen. Naar voorlopige schatting komt de gevraagde Eur 15.000,- zoals het er nu voor staat, en als u snel meewerkt, al een heel stuk in de richting.
Het is de verantwoordelijkheid van uw bedrijf geen inbreukmakende modellen aan te bieden en/of te verhandelen, en ervoor te zorgen dat de (nieuwe) werknemers ervan op de hoogte zijn dat dit niet mag, en hen attent te maken op de getroffen regeling met Volkswagen en de ernst van de kwestie. Als u niet van plan bent om inbreuk te maken, dan zou de hoogte van de boete natuurlijk niet uit moeten maken, zodat ik mij afvraag waarom u hiervan een punt maakt. Hoe dan ook, de boete moet voldoende afschrikwekkend effect voor uw bedrijf hebben, zodat u wel 100 keer nadenkt voordat u weer inbreuk gaat maken op de model- en/of merkrechten van Volkswagen. De boete van Eur 20.000,- heeft wat dat betreft het gewenste effect.
Graag ontvang ik de voor akkoord ondertekende brief zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk
woensdag 4 januari a.s. vóór 17u
van u terug. Anders zal ik beginnen met het schrijven van de dagvaarding, en zullen de kosten alleen maar verder oplopen.”
2.7.
Navaudio heeft vervolgens het van haar verlangde overzicht volgens onderdeel C. van de eerste sommatiebrief aan Volkswagen overgelegd en op 5 januari 2017 heeft de feitelijk bestuurder van Navaudio de (voor onderdeel E. aangepaste) verzoeken in de brief van Volkswagen voor akkoord ondertekend (hierna: de onthoudingsverklaring). Op het blad met de handtekening van de feitelijk bestuurder van Navaudio staat in hetzelfde handschrift bijgeschreven:
“E. Zoals besproken zodra bekend bedrag word er een bedrag vast gehouden bij de bank zodat wij het bedrag kunnen betalen IPV nu al voorschot te betalen”
De begeleidende e-mail van Navaudio luidt voor zover van belang als volgt:
“zie hier het getekend exemplaar, gezien mijn vrij onduidelijke handschrift nog even de uitleg
u geeft ons de kosten overzicht en dit bedrag zal bij de bank ingehouden worden, vervolgens gaat het beslag eraf zodat wij u het bedrag kunnen voldoen.
hierna zal u het laaste beslag er ook af halen.
(…) ondanks alles, dank voor uw meedenken en het oplossen van dit probleem.
ik verneem graag snel van u :D”
De website op 20 december 2017
2.8.
Op 20 december 2017 stond een tweetal aanbiedingen van navigatiesystemen op de website, de ene onder de titel “Volkswagen Touareg autoradio met navigatie” voor een bedrag van € 479,-, waarbij de volgende afbeelding (hierna: de afbeelding) werd getoond:
en de andere onder de titel “Golf 7 navigatie uitbreiding voor origineel media systeem” voor een bedrag van € 649,- (hierna samen: de aanbiedingen van 20 december 2017).
2.9.
Bij brief van 25 oktober 2018 heeft dezelfde advocaat [NAAM]gestuurd aan Navaudio, waarin zij – voor zover hier van belang – het volgende schrijft (hierna: de tweede sommatiebrief):
“(…)
Volkswagen heeft desalniettemin moeten vaststellen dat u op uw website www.navaudio.nl opnieuw inbreuk maakt op de Volkswagen Uniemerken, door middel van:
Het tonen van het Volkswagen beeldmerk bij het aanbieden van het navigatiesysteem “
Volkswagen Touareg autoradio met navigatie
” op de website www.navaudio.nl
Het gebruik van bewoordingen bij het aanbieden van diverse navigatiesystemen op www.navaudio.nl die inbreuk maken op de Volkswagen woordmerken
(…)
Verzoeken
Volkswagen heeft ons verzocht te bewerkstelligen dat deze zaak zo snel mogelijk in der minne wordt opgelost en dat Volkswagen zekerheid krijgt dat zich in de toekomst geen inbreuken meer voordoen op de Volkswagen Uniemerken. Namens Volkswagen, verzoeken, en, voor zover nodig, sommeren wij Navaudio dan ook om schriftelijk te bevestigen (…) dat Navaudio:
binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief
een bedrag van
EUR 60.000,-
(zestigduizend euro) zult hebben overgemaakt op (…) ter voldoening van de door Navaudio B.V. verbeurde contractuele boete van EUR 20.000,- per overtreding van de onthoudingsverklaring;
zich verbindt om
binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief
een schriftelijk waarheidsgetrouw, leesbaar en volledig overzicht te overleggen van:
(…)
de onder B.d. hiervoor bedoelde voorraad (…) afgeven ter vernietiging (…)
ermee akkoord gaat om de volledige juridische kosten die door Volkswagen zijn gemaakt in verband met de herhaalde inbreuk (…)
ermee akkoord gaat dat Navaudio B.V. een onmiddellijk opeisbare boete zal verbeuren van EUR 5.000,- (vijfduizend euro) voor iedere dag of ieder dagdeel waarmee aan het hierboven onder A, B, of C in het geheel of gedeeltelijk geen gehoord wordt gegeven.
Indien wij niet
binnen
vijf
dagen na dagtekening van deze brief
de hierboven verzochte schriftelijke bevestiging van Navaudio B.V. hebben ontvangen, zullen wij Volkswagen adviseren rechtsmaatregelen te treffen om te bewerkstelligen dat Navaudio B.V. voldoet aan de rechtens afdwingbare verzoeken van Volkswagen. De rechtsmaatregelen kunnen onder ander het leggen van beslag en het voeren van een bodemprocedure inhouden. Wij maken u erop attent dat Volkswagen in een procedure ook vergoeding zal vorderen voor de volledig gemaakte juridische kosten. De grondslag daarvoor vindt u in artikel 1019h van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Bovendien zal Volkswagen in een procedure de volledige inmiddels door Navaudio B.V. verbeurde boete vorderen voor iedere dag dat Navaudio B.V. in strijd met de onthoudingsverklaring inbreuk blijft maken op de Uniemerkrechten van Volkswagen.
Wij vertrouwen er echter op dat u het niet zover zult laten komen en dat u aan de verzoeken zal voldoen. (…)”
2.10.
Op diezelfde dag heeft Navaudio per e-mail als volgt op de tweede sommatiebrief gereageerd:
“(…)
Beide aangegeven punten zijn direct aangepast, wij hebben toender tijd alles aangepast en is deze ons echt ontgaan!
Absoluut geen kwade bedoeling mee gehad / of opzettelijk gehandeld.
Ten aanzien van uw opmerking over de product omschrijving zijn wij het niet eens met uw standpunt. Echter, om iedere verdere discussie daarover te voorkomen hebben wij toch gemeend het een en ander te moeten aanpassen.
Met de aanpassing van de afbeelding en de tekst beschouwen wij hiermee de zaak hiermee als afgedaan.”
2.11.
Navaudio heeft de aanbiedingen van 20 december 2017 direct na ontvangst van de tweede sommatiebrief aangepast door de afbeelding te verwijderen en door aan de tekst toe te voegen “Geschikt voor (…)”, maar is verder niet tegemoet gekomen aan de verzoeken van Volkswagen.
De website op 17 januari 2019
2.12.
Een
screenshot
van de website van 17 januari 2019 (hierna: het screenshot) ziet er als volgt uit:
Op het screenshot staan aanbiedingen, waaronder (door Volkswagen groen omcirkelde) aanbiedingen voor vier achteruitrij-camera’s en een binnenspiegel met video monitor, waarvan de titels luiden: “VW achteruitrij camera voor (…)”, “VW achteruitrij camera voor Golf (…)”, “VW achteruitrij camera voor Golf V Touareg (…)” en “Volkswagen binnenspiegel voor (…)” (hierna: de aanbiedingen van 17 januari 2019). Op hetzelfde screenshot zijn aanbiedingen te zien voor navigatiesystemen, waarvan de titels luiden: “Navigatie geschikt voor Volkswagen (…)”.
2.13.
Navaudio heeft de aanbiedingen van 17 januari 2019 inmiddels ook aangepast naar “geschikt voor (…)”.
3
Het geschil
3.1.
Volkswagen vordert – deels verkort weergegeven – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
Primair
Navaudio veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 1.700.000,- voor de verbeurde contractuele boete van € 20.000,- per overtreding van de onthoudingsverklaring, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag van de dagvaarding tot de dag van algehele voldoening;
Subsidiair
Navaudio veroordeelt tot vergoeding van de door Volkswagen geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat, een verbod op inbreuk op de VW-merken oplegt, een bevel geeft tot opgave van gegevens over de omvang van de inbreuk, alsmede een bevel tot afgifte ter vernietiging, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van
€ 20.000,- per overtreding van het verbod, althans per dag;
Primair en subsidiair
Navaudio veroordeelt in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv
, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 14 dagen na de datum van dit vonnis.
3.2.
Volkswagen voert daartoe het volgende aan.
3.2.1.
Op 20 december 2017 heeft zij geconstateerd dat Navaudio bij het aanbieden van navigatiesystemen op de website (een van) de VW-beeldmerken toonde en de VW-woordmerken gebruikte, wat indruist tegen de afspraak onder B. van de onthoudingsverklaring. Met het zonder toestemming van Volkswagen gebruiken van de VW-merken bij die aanbiedingen, maakt Navaudio op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo
en – nu de VW-merken bekende merken zijn – op grond van artikel 9 lid 2 sub c UMVo immers inbreuk op die merken.
Primair
heeft Navaudio daardoor de in de onthoudingsverklaring opgenomen boete verbeurd. Voor het geval de rechtbank zou bepalen dat Navaudio niet gehouden is tot betaling van een boete op grond van de onthoudingsverklaring, heeft
subsidiair
te gelden dat Volkswagen schade lijdt, waarvoor Navaudio aansprakelijk is.
3.2.2.
Bovendien is op het screenshot te zien dat Navaudio met de aanbiedingen van 17 januari 2019 de indruk wekt dat deze producten Volkswagen-producten zijn, in plaats van aan te geven dat deze producten geschikt zijn voor Volkswagen. Op 17 januari 2019 waren dus nog steeds niet alle advertenties van Navaudio aangepast. Hieruit volgt dat Navaudio ook na 20 december 2017 inbreuk is blijven maken op de VW-merken en dus in strijd is blijven handelen met de afspraak onder B. van de onthoudingsverklaring.
3.2.3.
Navaudio dient de door haar verbeurde boete als bedoeld onder F. van de onthoudingsverklaring van € 20.000,- per dag te voldoen. Over de periode van 25 oktober 2018 (de datum van de tweede sommatiebrief) tot en met 17 januari 2019 gaat het om een bedrag van (85 dagen maal € 20.000,-) € 1.700.000,-.
3.3.
Navaudio voert verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
De rechtbank is internationaal bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, althans op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I bis-Vo
, nu Navaudio gevestigd is in Nederland. Voor de vorderingen die inbreuk op de VW-merken betreffen, vloeit de relatieve bevoegdheid van de rechtbank eveneens voort uit voornoemde artikelen uit de UMVo en de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De bevoegdheid van deze rechtbank is ook niet (langer
) door Navaudio bestreden.
Geldigheid dagvaarding
4.2.
De door Navaudio aangewezen verkeerde spelling in de dagvaarding van de naam van Volkswagen (Volkswagen Aktiengeschellschaft in plaats van Volkswagen Aktiengesellschaft), leidt niet tot nietigverklaring van de dagvaarding, omdat het – ook volgens Navaudio zelf – gaat om een kennelijke verschrijving. Navaudio wordt hierdoor niet onredelijk benadeeld. In de kop van dit vonnis is de juiste spelling van de naam van Volkswagen opgenomen.
Onthoudingsverklaring; totstandkoming
4.3.
Navaudio stelt dat de onthoudingsverklaring vernietigbaar is, omdat deze door bedreiging, althans door misbruik van omstandigheden, als bedoeld in artikel 3:44 BW
, tot stand is gekomen. Navaudio voert daartoe aan dat Volkswagen haar feitelijk bestuurder heeft bewogen tot het zetten van zijn handtekening onder die verklaring, door:
gebruik te maken van haar positie als één van de grootste autoproducenten;
in de eerste sommatiebrief te dreigen met hel en verdoemenis (door torenhoge claims en kosten in het vooruitzicht te stellen);
met een bankbeslag de bedrijfsvoering van Navaudio helemaal plat te leggen (Navaudio kon niets of niemand meer betalen);
en als klap op de vuurpijl in een telefoongesprek (gevoerd door de toenmalige advocaat [NAAM]) te zeggen dat als de onthoudingsverklaring niet zou worden ondertekend, de beslagen niet zouden worden opgeheven.
4.4.
Ingevolge artikel 3:44 lid 2 BW is bedreiging aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed. Ingevolge artikel 3:44 lid 4 BW is misbruik van omstandigheden aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.
4.5.
Van bedreiging in de hiervoor bedoelde zin bij de totstandkoming van de onthoudingsverklaring is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Het feit dat op 21 december 2016 door de voorzieningenrechter ten behoeve van Volkswagen verlof is verleend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte op bij Navaudio in voorraad zijnde navigatiesystemen en tot het leggen van verhaalsbeslag op de bankrekening van Navaudio (zie rov. 2.3), betekent dat op dat moment door Volkswagen voldoende aannemelijk was gemaakt dat Navaudio inbreuk maakte op de in de eerste sommatiebrief genoemde merkrechten. Vervolgens heeft Volkswagen de beslagen gelegd en Navaudio verzocht en gesommeerd de door haar opgestelde voorwaarden in haar eerste sommatiebrief, waaronder het staken en gestaakt houden van inbreuk op voornoemde merkrechten (voorwaarde onder B.) op straffe van betaling van een boete (voorwaarde onder F.), alsook de betaling van een (voorschot op) schadevergoeding (voorwaarde onder E.), voor akkoord te ondertekenen (zie de brief onder rov. 2.4). Volkswagen heeft Navaudio daarbij inderdaad gewezen op de consequenties van het niet voldoen aan het instemmen met de voorwaarden, namelijk het ontvangen van een dagvaarding in een procedure bij de rechtbank, met een vordering tot vergoeding van de volledig gemaakte advocaatkosten op grond van artikel 1019h Rv (“die zullen blijven oplopen naarmate u er langer over doet om mee te werken en naarmate u meer blijft bellen/corresponderen”), en instandhouding van het beslag op de bankrekening van Navaudio (“Pas na ontvangst van het voorschot kunnen wij het beslag opheffen”). Daarmee heeft zij Navaudio evenwel niet bedreigd. Het staat een merkhouder die constateert dat een derde zonder haar toestemming gebruik maakt van haar merken immers vrij handhavend tegen die derde op te treden en rechtsmaatregelen tegen die derde te treffen. De druk die Volkswagen op Navaudio heeft gelegd door haar op die mogelijkheden te wijzen, was dan ook geoorloofd.
4.6.
Uit de gang van zaken zoals die volgt uit de correspondentie tussen (de toenmalige advocaat [NAAM]) Volkswagen en (de feitelijk bestuurder van) Navaudio (zoals weergegeven in de feiten onder rov. 2.4 tot en met 2.7), blijkt ook geenszins dat Volkswagen haar bevoegdheid te buiten is gegaan of heeft gedreigd met hel en verdoemenis, zoals Navaudio stelt. Navaudio heeft zich kennelijk vrij genoeg gevoeld om opmerkingen te plaatsen bij en vragen te stellen over de voorwaarden van Volkswagen in de eerste sommatiebrief (zie de e-mail van Navaudio van 30 december 2016 rov. 2.5) en er bestond ruimte voor overleg (zie de tekst van de wijziging van voorwaarde E.: “
Zoals besproken (…)
” rov. 2.7). De toon van de berichten van de zijde van Volkswagen en van de reacties van Navaudio wijzen ook op geen enkele wijze op bedreiging. Zo eindigt Navaudio haar bericht van 5 januari 2017 met de tekst: “
ondanks alles, dank voor uw meedenken en het oplossen van dit probleem. ik verneem graag snel van u :D
” (zie ook rov. 2.7).
4.7.
Ook van misbruik van omstandigheden is geen sprake. De enige omstandigheid die Navaudio heeft gesteld is de positie van Volkswagen als één van de grootste autoproducenten. Om gelijke redenen als hiervoor ten aanzien van de gestelde bedreiging is overwogen, kan echter niet worden gezegd dat Volkswagen misbruik heeft gemaakt van die positie.
4.8.
De slotsom is dat voorbij wordt gegaan aan de bezwaren van Navaudio tegen de totstandkoming van de onthoudingsverklaring. De vraag die vervolgens voorligt is of Navaudio in strijd met onderdeel B. van de onthoudingsverklaring inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Volkswagen, en zo ja, tot welk contractueel boetebedrag dat moet leiden.
De aanbiedingen van 20 december 2017
4.9.
De door Volkswagen voorop gestelde overtreding door Navaudio van de onthoudingsverklaring bestaat uit het bij het aanbieden van navigatiesystemen op de website gebruiken van de VW-woordmerken en tonen van (een van) de VW-beeldmerken (zie de aanbiedingen van 20 december 2017 onder rov. 2.8). Daardoor wordt volgens Volkswagen in strijd met onderdeel B. van de onthoudingsverklaring inbreuk gemaakt op de VW-merken, onder meer op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Dat, zoals Navaudio aanvoert, de door haar aangeboden navigatiesystemen zélf niet zijn voorzien van VW-merken, kan haar niet baten, nu dat niet de gebruikshandeling is waartegen Volkswagen opkomt.
4.10.
Op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo kan de merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren en diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Omdat vast staat dat Navaudio op de website bij de aanbiedingen van 20 december 2017 aan de VW-merken gelijke tekens heeft gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor die merken zijn ingeschreven, namelijk navigatiesystemen, is voldaan aan de voorwaarden van artikel 9 lid 2 sub a UMVo.
4.11.
Navaudio voert nog aan dat de woorden in de aanbiedingen van 20 december 2017 niets meer zeggen dan dat de navigatiesystemen geschikt zijn voor een auto van Volkswagen en dat onder de kop van de aanbiedingen ook verwijzingen staan naar Zendai, zodat duidelijk wordt gemaakt dat het gaat om een autoradio van Zendai en geenszins de indruk wordt gewekt dat de navigatiesystemen van Volkswagen zouden zijn. Dat dit verweer haar niet kan baten, erkent Navaudio eigenlijk al zelf door ter comparitie te bevestigen dat als een bezoeker van de website alleen zou hebben gekeken naar de kop van de advertentie, diegene wel zou hebben kunnen denken dat een autoradio met navigatiesysteem van Volkswagen werd aangeboden. Voor zover Navaudio zich heeft willen beroepen op de beperking van het recht van de merkhouder zich tegen merkgebruik te verzetten als bedoeld in artikel 14 lid 1 onder c UMVo, geldt dat voor een geslaagd beroep daarop is vereist dat het gebruik van het merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed aan te duiden, waarbij het gebruik dient plaats te vinden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Alleen al uit het gegeven dat Navaudio ook met dezelfde navigatiesystemen kan adverteren door de VW-woordmerken in combinatie met de woorden ‘geschikt voor’ te gebruiken, volgt dat geen noodzaak bestaat voor het gebruik van de VW-merken zonder die toevoeging en dat het aangevallen gebruik niet voldoet aan de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel. Bovendien laat dit verweer van Navaudio onvermeld waarom het noodzakelijk was om naast de VW-woordmerken ook gebruik te maken van (een van) de VW-beeldmerken.
4.12.
Dit leidt ertoe dat Navaudio met de aanbiedingen van 20 december 2017 inbreuk heeft gemaakt op de VW-merken, waartegen Volkswagen zich kan verzetten. Nu Navaudio erkent dat zij onder B. van de onthoudingsverklaring heeft toegezegd geen inbreuk meer te zullen maken op dezelfde merkrechten op dezelfde wijze zoals aan de orde bij het opstellen van de onthoudingsverklaring, heeft Volkswagen Navaudio terecht aangesproken op het tekortschieten in de nakoming van onderdeel B. van de onthoudingsverklaring. De in de aanbiedingen van 20 december 2017 gebruikte VW-merken stemmen immers (met uitzondering van het TOUAREG-woordmerk) overeen met de in de eerste sommatiebrief genoemde merken van Volkswagen en ook toen was sprake van het gebruik van de merken bij aanbiedingen voor navigatiesystemen. Navaudio heeft aldus exact dat gedaan wat zij had toegezegd niet meer te zullen doen. Dat de aanbiedingen van 20 december 2017 strijdig zijn met hetgeen in de onthoudingsverklaring door Navaudio was toegezegd, volgt ook uit haar reactie op de tweede sommatiebrief: “
Beide aangegeven punten zijn direct aangepast, wij hebben toender tijd alles aangepast en is deze ons echt ontgaan!
”
De aanbiedingen van 17 januari 2019
4.13.
Daarnaast wijst Volkswagen op de aanbiedingen van 17 januari 2019. In elk geval bij de aanbieding voor de binnenspiegel met video monitor heeft Navaudio een aan het VOLKSWAGEN-woordmerk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, namelijk een apparaat voor het weergeven van beeld. Daarmee is wederom voldaan aan de voorwaarden van artikel 9 lid 2 sub a UMVo, zodat Volkswagen zich ook hiertegen kan verzetten.
4.14.
Hoewel daar in de conclusie van antwoord door Navaudio niets over is gezegd, begrijpt de rechtbank uit het debat van partijen tijdens de comparitie over de reikwijdte van onderdeel B. van de onthoudingsverklaring, dat Navaudio meent dat, nu het in de aanbiedingen van 17 januari 2019 niet gaat om navigatiesystemen, maar om andere auto-accessoires, zij met die aanbiedingen, waaronder die voor de binnenspiegel met video monitor, niet tekort is geschoten in de nakoming van de onthoudingsverklaring. De rechtbank volgt haar daarin niet.
4.15.
De tekst van onderdeel B. van de onthoudingsverklaring vermeldt immers duidelijk dat Navaudio iedere inbreuk op de in die verklaring opgenomen merken van Volkswagen, waaronder het VOLKSWAGEN-woordmerk, dient te staken, en gestaakt dient te houden, waaraan – voor zover relevant – is toegevoegd dat daar het aanbieden van navigatiesystemen onder moet worden begrepen, maar ook dat het daartoe niet is beperkt. Navaudio heeft in de correspondentie over de voorwaarden van die onthoudingsverklaring vervolgens wel bevestigd willen zien dat de onthoudingsverklaring beperkt zou zijn tot de merkrechten als destijds aan de orde (zie de e-mail van 30 december 2016 van de feitelijk bestuurder van Navaudio: “
Geachte mevrouw, Zojuist hebben wij elkaar telefonisch gesproken en gaf u aan dat het geen wat u ons heeft geschreven enkel berust op de modellen waar het nu om gaat te weten volkswagen golf 7 zoals vermeld in uw productie. Hiervan zou ik dan ook een bevestiging krijgen per email.
”, zie rov. 2.5), maar heeft geen andere vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over de reikwijdte van onderdeel B. Hieruit maakt de rechtbank op dat Navaudio helder heeft willen krijgen op welke merken zij zich in de toekomst moest concentreren om te voorkomen in strijd te handelen met de onthoudingsverklaring, maar ook dat onderdeel B. verder geen vragen opriep. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Navaudio in redelijkheid ook niet kunnen menen dat het met de onthoudingsverklaring, waarmee Volkswagen juist – expliciet benoemd – tot doel had een einde te maken aan inbreuken op de in die verklaring genoemde merken, niet langer was toegestaan navigatiesystemen (zonder de duidelijke toevoeging van “Geschikt voor (…)”) onder die merken aan te bieden, maar wel andere accessoires voor auto’s van Volkswagen, zoals een binnenspiegel met video monitor. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het de professie van Navaudio is om auto-onderdelen, accessoires en elektronica via de website te verkopen, zodat zij bekend mag worden verondersteld met de grenzen en spelregels ten aanzien van de merkrechten van bedrijven als Volkswagen.
4.16.
Dit brengt mee dat ook uit de aanbiedingen van 17 januari 2019 volgt dat Navaudio tekort is geschoten in de nakoming van onderdeel B. van de onthoudingsverklaring door inbreuk te maken op (in elk geval) het VOLKSWAGEN-woordmerk.
De contractuele boete
4.17.
Volkswagen vordert
primair
betaling door Navaudio van de verbeurde contractuele boete van € 20.000,- per overtreding van de onthoudingsverklaring. Zoals zij zelf al laat blijken in de onderbouwing van het door haar gevorderde bedrag, en zoals ook te lezen is in onderdeel F. van de onthoudingsverklaring, is echter een contractuele boete van € 20.000,- niet voor iedere overtreding, maar voor iedere dag (of ieder dagdeel) waarmee (onder meer) aan onderdeel B. geen gehoor is gegeven, overeengekomen.
4.18.
De door Volkswagen gevorderde veroordeling ziet op 85 dagen, van 25 oktober 2018 tot en met 17 januari 2019. Daarbij is de eerste dag de datum van de tweede sommatiebrief die ziet op de aanbiedingen van 20 december 2017, op welke dag (25 oktober 2018) Navaudio die aanbiedingen ook meteen heeft aangepast en dus de inbreuk heeft gestaakt. Voor die overtreding is Navaudio volgens de onthoudingsverklaring dan ook een contractuele boete verschuldigd voor één dag(deel), oftewel van € 20.000,-.
4.19.
Uit de tweede sommatiebrief, die dateert van meer dan tien maanden na de geconstateerde aanbiedingen, blijkt van geen andere aanbiedingen op de website die indruisen tegen de onthoudingsverklaring. Toch stelt Volkswagen zich op het standpunt dat Navaudio ook elke dag na 25 oktober 2018 met aanbiedingen inbreuk is blijven maken op haar merkrechten, wat Navaudio bestrijdt. Dat (kennelijk voor het eerst na 20 december 2017) op 17 januari 2019 opnieuw een aanbieding is gevonden waarin Navaudio op inbreukmakende wijze en dus in strijd met de onthoudingsverklaring, gebruik heeft gemaakt op (een van) de VW-merken, rechtvaardigt echter niet de conclusie dat Navaudio op elke dag gelegen tussen 25 oktober 2018 en 17 januari 2019 ook de voorwaarde onder B. van de onthoudingsverklaring heeft overtreden en dus voor elk van die dagen een boete heeft verbeurd van € 20.000,-. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat aanbiedingen kunnen komen en gaan. Nu Volkswagen aldus niet heeft voldaan aan haar stelplicht, gaat de rechtbank voorbij aan haar aanbod ter comparitie (alsnog) via de Wayback-machine te bewijzen welke aanbiedingen op welke dagen op de website stonden.
4.20.
Dat neemt niet weg dat Navaudio voor de op 17 januari 2019 vastgestelde overtreding van de onthoudingsverklaring wel nog de contractuele boete verschuldigd is, alleen voor de laatste dag van de door Volkswagen gevorderde periode, oftewel van |
€ 20.000,-. Navaudio is op grond van de onthoudingsverklaring dan ook een boetebedrag verschuldigd van in totaal € 40.000,- (€ 20.000,- voor de aanbiedingen van 20 december 2017 op 25 oktober 2018 en € 20.000,- voor de op 17 januari 2019 vastgestelde overtreding). Nu dit ertoe leidt dat Navaudio gehouden is tot betaling van een boete op grond van de onthoudingsverklaring, komt de rechtbank niet toe aan het
subsidiair
gevorderde.
Boetebepaling; beroep op matiging
4.21.
Navaudio heeft aangevoerd dat de door Volkswagen gevorderde boete van € 1.700.000,- buiten iedere redelijkheid is en voor vergaande matiging vatbaar is. Nu hetgeen hiervoor is overwogen ertoe leidt dat niet het gevorderde bedrag van € 1.700.000,- voor toewijzing in aanmerking komt, maar een aanzienlijk kleiner deel daarvan van
€ 40.000,- voor de overtreding van de onthoudingsverklaring op twee dagen, lijkt aan dat verweer tegemoet te zijn gekomen. Nu Navaudio haar verweer niet specifiek heeft gericht op de hoogte van het overeengekomen boetebedrag van € 20.000,- per dag(deel), merkt de rechtbank het verweer verder niet aan als een beroep op matiging op grond van artikel 6:94 lid 1 BW, althans bestaat voor matiging geen grond omdat gesteld noch gebleken is dat de toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt.
Vordering (
primair)
4.22.
Het voorgaande brengt mee dat Navaudio aan boetes een bedrag van € 40.000,- aan Volkswagen verschuldigd is, zodat Navaudio zal worden veroordeeld tot betaling aan Volkswagen van dat bedrag.
4.23.
De gevorderde wettelijke rente over dit bedrag zal als onbestreden worden toegewezen.
Proceskosten
4.24.
Omdat beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de kosten compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
5
De beslissing
De rechtbank
5.1.
veroordeelt Navaudio tot betaling aan Volkswagen van een bedrag van € 40.000,- voor de verbeurde contractuele boete van € 20.000,- per overtreding van de onthoudingsverklaring, te vermeerderen met de wettelijke rente over het bedrag van
€ 40.000,- vanaf de dag van de dagvaarding tot de dag van algehele voldoening;
5.2.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.3.
compenseert de kosten, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
5.4.
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 17 juni 2020.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
Bij conclusie van antwoord heeft Navaudio aanvankelijk de relatieve bevoegdheid van deze rechtbank bestreden, maar ter zitting heeft zij aangegeven dit verweer niet te handhaven.
Burgerlijk Wetboek