ECLI:NL:GHDHA:2020:1005
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer		: 200.243.249/01
Rolnummer rechtbank		: C/09/514955 / HA ZA 16-847
Arrest van 28 januari 2020
in de zaak van
1
SILIFE LIMITED,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
2.
ADVANCED BIOTECHNOLOGY & PRODUCTS B.V.
,
gevestigd te Hengelo,
3.
REXIL HOLDING B.V. (voorheen Silife B.V.)
,
gevestigd te Hengelo,
4.
SILIFE ORIGIN (INDIA) LIMITED
,
gevestigd te New Delhi, India,
5.
LIQUISTONE LIMITED
,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
appellanten,
advocaat: mr. J.P. de Man te Bergschenhoek,
tegen
1
ROKA BEHEER B.V.,
gevestigd te Zoetermeer,
2.
SI TECHNOLOGIES INTERNATIONAL B.V.
,
gevestigd te Noordwijk,
3.
SI TECHNOLOGIES AFRICA B.V.
,
gevestigd te Noordwijk,
4.
SI TECHNOLOGIES INDONESIA B.V.
,
gevestigd te Noordwijk,
5.
[geïntimeerde 5]
,
wonende te [woonplaats] ,
6.
[geïntimeerde 6]
,
wonende te [woonplaats] ,
7.
[geïntimeerde 7]
,
wonende te [woonplaats] , [land] ,
8.
MAGNICHEM INDUSTRIES LTD.
,
gevestigd te Mumbai, India,
geïntimeerden,
advocaat: mr. D.J.M. Lange te Haarlem.
Appellanten zullen hierna gezamenlijk Silife c.s. worden genoemd en apart Silife Ltd., ABP, Silife BV, Silife India en Liquistone. Silife Ltd., Silife BV en Silife India zullen tezamen ook de Silife-Vennootschappen worden genoemd. Geïntimeerden worden hierna tezamen aangeduid als Roka c.s. en apart als Roka, SI Tech, SI Africa, SI Indonesia, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] , [geïntimeerde 7] en Magnichem. SI Tech, SI Africa, SI Indonesia zullen tezamen ook worden aangeduid als de SI-Vennootschappen.
1
Het geding
1.1.
Bij exploot van 1 mei 2018 is Silife c.s. in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 7 februari 2018 (hierna: het Vonnis). Bij memorie van grieven, tevens akte vermeerdering van eis, met producties, heeft Silife c.s. vijf grieven aangevoerd tegen het Vonnis en haar eis vermeerderd. Bij memorie van antwoord heeft Roka c.s. de grieven bestreden.
1.2.
Voorafgaand aan het pleidooi hebben Silife c.s. de aanvullende producties R tot en met W overgelegd. Roka c.s. heeft voorafgaand aan het pleidooi de volgende stukken overgelegd:
- de in het procesdossier ontbrekende, in eerste aanleg door haar overgelegde, producties 33 tot en met 36,
- de in het procesdossier ontbrekende, in eerste aanleg door Silife c.s. overgelegde, producties 53 en 54,
- de aanvullende producties 40 tot en met 48.
1.3.
Vervolgens hebben partijen op 26 september 2019 de zaak door hun advocaten doen bepleiten. De advocaten hebben zich daarbij bediend van een overgelegde pleitnotitie. Daarna hebben partijen arrest gevraagd.
2
De vaststaande feiten
Het hof gaat uit van de volgende feiten:
2.1.
Liquistone is rechthebbende van onder meer een octrooi dat de techniek voor het stabiliseren van siliciumzuur en de voortbrengselen van het stabiliseren van siliciumzuur onder bescherming stelt (hierna: het Octrooi). Zij exploiteert alleen de octrooirechten en ontplooit zelf geen verdere activiteiten.
2.2.
De Silife-Vennootschappen houden zich bezig met de ontwikkeling, productie, distributie en verkoop (zowel groothandel als detailhandel) van voedingssupplementen voor mens en dier, meststoffen, biotechnologische producten en medicijnen. Al deze producten hebben gestabiliseerd siliciumzuur als basisingrediënt. Zij brengen gestabiliseerd siliciumzuur op de markt onder de merknaam OSAB, OSAB3, OSABPLUS en OSABSIPLUS.
2.3.
ABP en Silife Ltd. houden ieder 50% van de aandelen in Silife BV. Silife Ltd. en Liquistone hebben allebei als aandeelhouders: Lisida B.V. (hierna: Lisida) voor 42,5 %, Barbertje B.V. voor 42,5% en Siegamsa voor 15%. [bestuurder Lisida] (hierna: [bestuurder Lisida]) is enig aandeelhouder en bestuurder van Lisida. [bestuurder Barbertje] (hierna [bestuurder Barbertje]) is bestuurder van Barbertje B.V. Silife BV is enig aandeelhouder van Silife India.
2.4.
Lisida was samen met [bestuurder Lisida] en Barbertje B.V. bestuurder van Silife Ltd. en van Liquistone. Op 18 februari 2013 zijn Lisida en [bestuurder Lisida] ontslagen als bestuurder van Silife Ltd. Op 11 april 2013 zijn zij ontslagen als bestuurder van Liquistone. [geïntimeerde 7] was tot juni 2013 bestuurder van Silife India.
2.5.
Liquistone, Silife Ltd. en hun aandeelhouders werkten samen op basis van een participatieovereenkomst die zij in februari 2010 hebben gesloten (hierna: de Participatieovereenkomst). In de Participatieovereenkomst heeft Liquistone zich verplicht om Silife Ltd. ten aanzien van het Octrooi een wereldwijde exclusieve licentie te verschaffen voor onbepaalde tijd. Ook is overeengekomen dat deze licentie – zolang de aandeelhouders in Silife Ltd. en Liquistone hetzelfde zouden blijven – alleen met unanimiteit van stemmen opzegbaar was, en dat de met de Octrooien gerealiseerde opbrengsten ten goede zouden komen van Silife Ltd.
2.6.
Roka is een investeringsmaatschappij. Zij is (mede) aandeelhouder in de SI-Vennootschappen. De SI-Vennootschappen zijn voornamelijk actief in Afrika en Azië en houden zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van meststoffen, biotechnische producten, medicijnen en voedingssupplementen voor mens en dier. Eén van de belangrijkste producten van de SI-Vennootschappen is gestabiliseerd siliciumzuur onder de merknaam NewSil.
2.7.
[geïntimeerde 6] is bestuurder en enig aandeelhouder van Roka. [geïntimeerde 5] is, via een holdingvennootschap, bestuurder en enig aandeelhouder van DTN Noordwijk B.V. (hierna: DTN Noordwijk).
2.8.
Aandeelhouders van SI Tech zijn: Roka voor 10%, DTN Noordwijk voor 12,5%, [geïntimeerde 7] voor 12%, en één of meerdere derden. Bij de oprichting van SI Tech waren Roka en DTN Noordwijk elk voor 24% aandeelhouder, Lisida voor 38% en [geïntimeerde 7] voor 12%. SI Tech houdt 75% van de aandelen in SI Tech Afrika en 90% van de aandelen in SI Tech Indonesia. [geïntimeerde 5] is, via DTN Noordwijk, middellijk bestuurder van SI Tech (naast een andere bestuurder). SI Tech is bestuurder van SI Tech Afrika en van SI Tech Indonesia.
2.9.
[geïntimeerde 7] is chemicus en procestechnoloog. Hij is werkzaam bij Magnichem.
2.10.
Magnichem is loonverpakker en handelsagent in chemicaliën. In opdracht van verschillende opdrachtgevers produceert en verpakt Magnichem onder andere synthetische harsen voor verwerking in industriële verf, coatings, inkt, lijm, rubber en chemicaliën. Daarbij verstrekt de opdrachtgever een synthese- of productieprotocol. De fabriek van Magnichem is gevestigd in India.
2.11.
Liquistone en Silife Ltd. hebben op 29 mei 2010, met terugwerkende kracht tot 1 februari 2010, voor onbepaalde tijd een exclusieve licentieovereenkomst met betrekking tot het Octrooi gesloten (hierna: de Silife-Licentieovereenkomst). Artikel 5 van de Silife-Licentieovereenkomst luidt:
“
ARTICLE 5 - TERM AND TERMINATION
5.1.
This Agreement will be valid during the Term,
5.2.
This Agreement can be terminated at any time in mutual Agreement between the parties”.
2.12.
Vanaf 15 november 2011 heeft Magnichem in opdracht van Silife India enkele badges gestabiliseerd siliciumzuur in beperkte hoeveelheden samengesteld en verpakt.
2.13.
In januari 2012 hebben [bestuurder Lisida] en [bestuurder Barbertje] in India gesproken met vertegenwoordigers van Magnichem, waaronder [geïntimeerde 7] , over de samenwerking tussen Silife Ltd. en Silife India enerzijds en Magnichem anderzijds.
2.14.
In een e-mailbericht van 22 maart 2012 heeft [bestuurder Lisida] aan onder meer [bestuurder Barbertje] geschreven:
“(…)
Het is de bedoeling dat Magnichem voor de time being produceert en verkoopt totdat Silife Origin Ltd. de benodigde papieren hiervoor heeft. Silife Origin factureert Magnichem de productiekosten + een kleine marge.
(…)”
2.15.
Het business plan van Silife BV van 29 augustus 2012 vermeldt onder meer:
“(…)
Initially manufacturing and packing is outsourced to an existing chemicals producing unit Magnichem Industries (...)”
2.16.
Op enig moment zijn de Silife-Vennootschappen, die niet over voldoende financiële middelen beschikten om hun plannen uit te voeren, op zoek gegaan naar een financier dan wel een strategisch partner. Zij hebben daartoe Arena Business Group (hierna: ABG) ingeschakeld, die de Silife-Vennootschappen in contact bracht met [geïntimeerde 5] . Op 9 juli 2012 heeft Silife Ltd. een presentatie gegeven aan [geïntimeerde 5] . Dit leidde in eerste instantie niet tot het vinden van een financier/partner.
2.17.
Nadat een geschil was gerezen tussen Lisida (lees: [bestuurder Lisida]) en de andere aandeelhouders van Silife Ltd. en Liquistone, zijn Lisida en [bestuurder Lisida] op 18 februari 2013 door de algemene vergadering van aandeelhouders van Silife Ltd. ontslagen als bestuurder van Silife Ltd. Siegamsa B.V. en Barbertje B.V. hebben op 27 februari 2013 de Participatieovereenkomst en alle mogelijk andere overeenkomsten tussen Lisida, Barbertje B.V., Liquistone, Honestone Ltd. en Silife Ltd. opgezegd.
2.18.
Bij e-mail van 4 maart 2013 aan [bestuurder Lisida], […] (van ABP) en [bestuurder Barbertje] heeft […] (van ABG) medegedeeld dat zijn relatie [geïntimeerde 5] interesse had in het product OSAB3. […] stelde voor dat “Silife” contact zou opnemen met [geïntimeerde 5] .
2.19.
Bij e-mail van 6 maart 2013, gericht aan “SiLife-Walter” (zijnde [bestuurder Lisida]) heeft [geïntimeerde 5] , namens DTN Noordwijk, het volgende geschreven:
“Geachte heer [bestuurder Lisida],
via […] was wellicht al aangekondigd dat ik contact met u zou gaan opnemen.
Wij hebben elkaar vorig Jaar bij Solvay in Rotterdam ontmoet, waar wij met de heer […] hebben gesproken.
Helaas heeft dit niet tot succes geleid.
Ik wil u voor een tweetal zaken benaderen.
1. Een relatie van ons uit Indonesië wil graag 0SAB3 gaan uittesten op een oppervlakte van 2 tot 5 hectare.
Graag vernemen wij van u op welke manier wij een samenwerking tussen Silife en onze relatie kunnen opstarten
en hoe dat in zijn werk moet gaan.
2. Wij hebben contacten in diverse ministeries in China. Wij zien daar voor Silife goede toepassingsmogelijkheden en uw product past uitstekend in de korte en lange termijn doelstellingen van China.
Op dit moment kunnen wij nog niet in detail treden van onze ideeën. Toch zouden wij graag de mogelijkheid van
u krijgen om hierover van gedachten te wisselen, indien dat van u kant niet op bezwaren stuit zouden wij graag
van u data ontvangen waarop we elkaar kunnen treffen. Wij denken zelf aan begin april.
(…)”
2.20.
Op 13 maart 2013 is een algemene vergadering van aandeelhouders van Liquistone uitgeschreven, waar het onmiddellijk ontslag van Lisida en [bestuurder Lisida] als bestuurders en benoeming van een nieuwe bestuurder geagendeerd stonden. Lisida en [bestuurder Lisida] zijn hierover bij aangetekende brief van 13 maart 2013 geïnformeerd.
2.21.
Bij e-mail van 3 april 2013 heeft [geïntimeerde 5] , als adviseur van Roka, vragen gesteld aan [bestuurder Lisida], die door [bestuurder Lisida] – door verwerking van antwoorden in de tekst van de e-mail van [geïntimeerde 5] – zijn beantwoord bij e-mail van dezelfde datum. De e-mail (met c.c. aan [geïntimeerde 6] ) is aldus als volgt komen te luiden (waarbij de antwoorden van [bestuurder Lisida] door het hof cursief zijn weergegeven):
“(…)
Ik heb nog een aantal zaken inzake de overeenkomst:
1. In de preamble staat onder het 2e punt dat Licensor gerechtigd is gebruik te maken van de registratie van Silife Ltd, nummer 1926201. Onder trademark op pagina 2 staat hetzelfde. Wat gebeurd er nu als LiquiStone de overeenkomst per omgaande opzegt? Waar mag de nieuwe licentiehouder dan gebruik van maken? Of moet een nieuwe licentiehouder een private label maken.
De naam 0SAB3 is eigendom van SiLife Ltd. De nieuwe licentiehouder zou dan een nieuwe naam moeten geven aan het product. Ik heb hier met [geïntimeerde 7] al over gepraat en het zou ‘Newsil’ kunnen zijn. Dit is niet zo problematisch omdat er nog maar zeer beperkt is gepromoot en Coromandel hun eigen door henzelf geregistreerde naam Silamina hebben.
2. Coromandel brengt een private label op de markt. Hebben zij dit product ook geregistreerd?
Zie vraag 1..
3. In de No Objection Certificate staat dat ook dat Silife Ltd gebruik mag maken van het patent en dat er een sub-license is met Magnichem Industries. Die moet dus ook herzien worden.
Hierin staat dat ‘Further Liquistone acknowledges that SiLife Ltd. under the License Agreement...” , d.w.z. als de license agreement nog geldig is. Dus als de license agreement wordt ontbonden dan zijn ook alle sublicenties void. Dit moeten we ook in de ontbindingsbrief vermelden. Bovendien is dit certificaat alleen in bezit van [geïntimeerde 7] en mij.
4. De brief van 16 januari 2013 van Magnichem staat dat de trademark van Silife Ltd is. Daar moet iets anders voor in de plaats komen want de trademark is van Silife Ltd. Hebben de andere aandeelhouders deze brieven ook?
SiLife is op naam van SiLife Ltd. geregistreerd in de Benelux. De naam 0SAB3 SiPLUS is in India door SiLife Ltd. geregistreerd. Zoals in #1 aangegeven kunnen we de naam veranderen in Newsil. I.p.v. SiLife Ltd. kunnen we ook b.v. de naam SiLifeSciences gebruiken met het logo: SiLifeSiences.. Hier komt tweemaal Si
in voor en fonetisch klinkt het hetzelfde. [geïntimeerde 7] heeft dit verzonnen en volgens mij kan dit in India als zodanig geregistreerd worden.
Als er wordt gesproken over overname van patenten, dan kan de naamregistratie gelijk meegenomen worden voor onderhandeling. Gelet op mijn uitleg staat niets de productie en verkoop in India in de weg.
Het zou kunnen zijn dat bovenstaande de productie en verkoop in India in de weg staat. Hoe
zie jij dit?
In principe gaat Roka Beheer BV de nieuwe licentiehouder worden.
Heb jij al een draft contract dat wij kunnen lezen?
Ik heb een draft contract reeds opgemaakt voor Magnichem. Dit heb ik aangehecht, alsmede een kennisgevingsbrief van de ontbinding van de licentierechten, eveneens voor Magnichem. Magnichem moet dan vervangen worden door Roka Beheer B.V. Op een aantal punten moet het ook worden aangepast. Deze overeenkomst is opgesteld in samenwerking met een Indiase advocate. Ook de boete moet nog erin verwerkt worden.
”
2.22.
Op 6 april 2013 hebben Liquistone en Roka voor onbepaalde tijd een exclusieve licentieovereenkomst met betrekking tot het Octrooi gesloten (hierna: de Roka-Licentieovereenkomst. Artikel 2.4. van de Roka-Licentieovereenkomst luidt:
“LICENSOR guarantees that [bestuurder Lisida] will stay in function as the sole director in charge in Liquistone Ltd. and that [bestuurder Lisida] will be available for support of the execution of the production/marketing/sales/R&D and product knowledge in the broadest sense of the word. If [bestuurder Lisida] will be removed or is restricted in his activities as aforementioned, then LICENSOR is obliged to pay LICENSEE two (2) million euros directly payable.”
2.23.
Bij brief van 6 april 2013 hebben Lisida en [bestuurder Lisida] aan de Silife-Vennootschappen, ABP, Bariaa B.V. , Barbertje B.V. en Siegamsa B.V. onder meer het volgende geschreven:
“(…)
Ondergetekenden, Lisida B.V., vertegenwoordigd door haar directeur [bestuurder Lisida] en [bestuurder Lisida] in persoon, beiden zijnde de enige officiële bestuurders met zelfstandige bevoegdheid in het bedrijf Liquistone Ltd. hebben besloten om de licentieovereenkomst van 1 februari 2010 tussen Liquistone Ltd. en Silife Ltd. te ontbinden met onmiddellijke ingang en als ontbonden te verklaren; derhalve geldt dit tevens voor alle sublicenties door Silife Ltd. direct of indirect aan derde partijen verstrekt, o.a. Silife B.V, Silife Origin Ltd. AB Products B.V., enz. Dit geldt ook voor partijen waarvan Liquistone Ltd. niet op de hoogte is of is gebracht.
De directie van Liquistone Ltd. heeft, in het belang van Liquistone Ltd. en haar aandeelhouders, besloten de licentieovereenkomst met Silife Ltd. te ontbinden omdat er geen resultaten zijn geboekt na de bestuurswisseling op 18 februari 2013; tevens omdat Roka Beheer B. V. betere perspectieven biedt en beschikt over meer (financiële) middelen. Ondergetekenden hebben vervolgens de voornoemde licentieovereenkomst toegekend aan het bedrijf Roka Beheer B.V. (...).
Dit besluit is genomen en ondertekend op 6 april 2013 (...).”
[bestuurder Lisida] heeft deze brief (ook) per e-mail van 7 april 2013 toegezonden aan de geadresseerden van de brief en aan [geïntimeerde 7] .
2.24.
De advocaat [NAAM]c.s. heeft Roka en [geïntimeerde 6] namens Barbertje B.V., Siegamsa B.V. ABP, Silife Ltd. en Silife BV bij brief van 10 april 2013 gesommeerd zich te onthouden van iedere handeling ter uitvoering van de Roka-Licentieovereenkomst. Ook is Roka aansprakelijk gesteld voor de schade van deze vennootschappen. Daartoe stelde Silife c.s. dat het Liquistone Ltd., gelet op de exclusieve licentierechten van Silife Ltd., niet vrij stond om een licentieovereenkomst met Roka te sluiten en dat sprake was van wanprestatie en onrechtmatige daad door Liquistone Ltd. jegens Silife Ltd.
2.25.
Op 11 april 2013 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Liquistone Lisida en [bestuurder Lisida] ontslagen als bestuurders en een nieuwe bestuurder in hun plaats benoemd.
2.26.
Bij brief van 18 april 2013 heeft de Engelse advocaat [NAAM]grond van Engels recht nietig is.
2.27.
Bij brief van 19 april 2013 heeft de advocaat [NAAM]c.s. namens Liquistone aan Roka geschreven dat Liquistone de inhoud van de in r.o.2.24 bedoelde brief van 10 april 2013 onderschrijft, dat Liquistone zich aansluit bij de daarin vervatte sommaties en aansprakelijkstelling, en dat de Roka-Licentieovereenkomst naar Engels recht nietig is.
2.28.
Bij brief van 25 april 2013 aan de advocaat [NAAM]c.s. heeft (de advocaat [NAAM]) Roka gereageerd op de onder 2.24 en 2.27 bedoelde brieven van 10 en 19 april 2013. Hij heeft daarin onder meer geschreven:
“(…)
De essentie is dat de heer [bestuurder Lisida] ten tijde van het sluiten van de licentieovereenkomst met Roka Beheer B.V. zelfstandig bevoegd bestuurder was van Liquistone Ltd. Wij waren in de aanloop naar en ten tijde van het sluiten van de bewuste licentieovereenkomst niet op de hoogte van de zaken die u heeft beschreven. Een juridische grondslag dat wij hiervan op de hoogte hadden behoren te zijn, is er niet. Wij waren derhalve te goeder trouw.
(…)
Artikel 2.4 is in de overeenkomst opgenomen omdat wij de kennis, de ervaring, de contacten en het netwerk van de heer [bestuurder Lisida] onmisbaar achten voor een succesvolle exploitatie van de licentie. Aangezien er, zoals reeds aangegeven, van onze zijde aanzienlijke investeringen nodig zijn, is het van cruciaal belang dat de heer [bestuurder Lisida] vanuit de licentiegever de benodigde ondersteuning kan blijven bieden. Om dat te waarborgen is deze bepaling opgenomen. De omvang van het belang dat wij hierbij hebben, verklaart de hoogte van de boete. Van enig oogmerk om Liquistone Ltd. en/of haar aandeelhouders te benadelen is nimmer sprake geweest. Nu in weerwil van deze bepaling de heer [bestuurder Lisida] toch is ontslagen als bestuurder, is Liquistone Ltd. per direct de boete van € 2.000.000,00 aan Roka Beheer B.V. verschuldigd.
(…)
Wij hebben een overeenkomst gesloten met Liquistone Ltd. die rechtsgeldig werd vertegenwoordigd door haar toenmalige bestuurder. Deze heeft ons desgevraagd verzekerd dat Liquistone Ltd. vrij was om de licentieovereenkomst met Roka Beheer B.V. aan te gaan. Vanzelfsprekend hebben wij dat als garantie in de licentieovereenkomst op laten nemen. Daarmee was voor ons de kous af. Indien en voor zover uw beweringen dat de licentieovereenkomst met Silife Ltd. nog bestaat, juist is, zou dat slechts betekenen dat Liquistone Ltd. jegens ons wanprestatie pleegt.
(…)
Gelet op al het vorenstaande zien wij geen enkele reden om gehoor te geven aan de sommaties van uw cliënten. De aansprakelijkstelling wijzen wij uitdrukkelijk van de hand. Op onze beurt sommeren wij uw cliënten zich te onthouden van iedere handeling die een inbreuk maakt op de door ons gesloten licentieovereenkomst en die de uitvoering daarvan belemmert. Wij stellen uw cliënten hierbij uitdrukkelijk aansprakelijk voor alle schade die wij als gevolg van hun handelen lijden.
Voorts sommeren wij Liquistone Ltd. om de door haar verbeurde boete van € 2.000.000,00 binnen tien dagen na dagtekening dezes over te maken (…).
(…)”
2.29.
Op 28 mei 2013 hebben Lisida (38%), Roka (24%), DTN Noordwijk, [geïntimeerde 7] (12%) en nog een andere persoon (2%) SI Tech opgericht. Op een latere datum is het aandelenpakket van Lisida overgedragen aan een andere vennootschap van [bestuurder Lisida].
2.30.
Op 24 juli 2013 heeft Roka een sublicentie verstrekt aan SI Tech voor de
landen India, China, Hong Kong, Australië, Zuid Afrika, Nieuw-Zeeland en Marokko.
2.31
Vanaf het eerste kwartaal 2016 produceert Magnichem in opdracht van SI Tech gestabiliseerd siliciumzuur.
2.32.
Silife c.s. hebben Lisida en [bestuurder Lisida] in 2013 in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter te Utrecht, stellend dat [bestuurder Lisida] en Lisida onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 3 juli 2013 de vorderingen van Silife afgewezen. Het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden heeft het vonnis van 3 juli 2013 bij arrest van 19 april 2016 vernietigd en heeft, samengevat:
- Silife India niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen;
- Lisida en [bestuurder Lisida] verboden met Roka of anderen samen te werken ter zake van de exploitatie van het Octrooi, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- Lisida en [bestuurder Lisida] gelast om alle informatie die Lisida c.s. heeft verkregen als bestuurder van Silife c.s. aan Silife c.s. af te geven, op straffe van een dwangsom.
Het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden heeft daartoe overwogen dat de buitengerechtelijke ontbinding van de Silife-Licentieovereenkomst geen effect heeft gehad, zodat deze overeenkomst in beginsel nog steeds geldt, en het Liquistone niet vrij stond de exclusieve rechten tevens te verstrekken aan Roka.
2.33.
In de vervolgens door Silife c.s. tegen [bestuurder Lisida] en Lisida ingestelde bodemprocedure heeft de rechtbank Midden-Nederland bij vonnis van 22 mei 2019 – beknopt weergegeven – onder meer geoordeeld dat (1) het vertrek van [geïntimeerde 7] (en daardoor ook Magnichem) bij Silife c.s. een door [bestuurder Lisida] georkestreerd plan was (2) om zodoende in een ander samenstel van entiteiten - met een vliegende start - de (verdere) ontwikkeling en exploitatie van het gestabiliseerde siliciumzuur voort te zetten, (3) en daarmee Silife c.s. - die alle eerdere investeringen had gedaan - buitenspel te zetten, (4) dit alles samen met een
investeerder die zich voor een beoogde samenwerking juist tot Silife c.s. had gewend, (5) terwijl dit gebeurde op een moment dat er al sprake was van een vertrouwensbreuk tussen [bestuurder Lisida] en de andere betrokkenen bij Silife c.s., [bestuurder Lisida] ontslagen was als bestuurder van Silife Ltd. en zijn ontslag als bestuurder van Liquistone al was aangezegd.
De rechtbank oordeelde dat deze handelwijze neer komt op een soort eigenrichting die de grens van het betamelijke overschrijdt en dat [bestuurder Lisida] en Lisida onrechtmatig hebben gehandeld jegens Silife c.s. De rechtbank heeft [bestuurder Lisida] en Lisida onder meer hoofdelijk veroordeeld tot vergoeding van de daardoor door Silife c.s. geleden schade, op te maken bij staat.
3
De procedure in eerste aanleg
3.1.
In eerste aanleg heeft Silife c.s. – samengevat – gevorderd dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
i) 	Roka c.s. ieder individueel op straffe van een dwangsom gebiedt om alle werkzaamheden die op enigerlei wijze verband houden met de exploitatie van de in de Roka-Licentieovereenkomst bedoelde octrooien en/of die op enigerlei wijze verband houden met de exploitatie van de knowhow/technische informatie ter zake het gestabiliseerd siliciumzuur (zoals omschreven in de dagvaarding onder 2 en 76) te staken;
ii)	Magnichem op straffe van een dwangsom gebiedt om alle productie-, marketing-, distributie- en verkoopactiviteiten die op enigerlei wijze verband houden met de exploitatie van de in de Roka-Licentieovereenkomst bedoelde octrooien en/of die op enigerlei wijze verband houden met de exploitatie van de knowhow/technische informatie ter zake het gestabiliseerd siliciumzuur (zoals omschreven in de dagvaarding onder 2 en 76) te staken;
iii) 	Roka c.s. hoofdelijk veroordeelt in de proceskosten.
3.2.
De rechtbank heeft de vorderingen van Silife c.s. afgewezen en Silife c.s. veroordeeld in de proceskosten van Roka c.s. Daartoe heeft zij – beknopt weergegeven – overwogen:
- Voor toewijzing van het onder i) gevorderde gebod is vereist dat komt vast te staan dat Silife c.s. de in de vordering bedoelde exploitatie zonder recht of titel uitvoert. De Roka-Licentieovereenkomst en de op grond daarvan verstrekte sublicenties geven Roka c.s. het recht en de titel tot de exploitatie waarop vordering i) ziet. Vordering i) kan dus alleen worden toegewezen als komt vast te staan dat de licentieovereenkomst niet (langer) geldig is. (r.o. 4.1.)
- Als sprake is van het gesteld onrechtmatig handelen, leidt dat tot schadeplichtigheid van Roka c.s. Silife c.s. vordert echter geen schadevergoeding (r.o. 4.2.).
- Het bestaan en de geldigheid van de Roka-Licentieovereenkomst worden beheerst door het in artikel 8.10 van die overeenkomst gekozen Nederlands recht. Naar Nederlands recht kunnen de gestelde feiten niet tot nietigheid of buitengerechtelijke vernietiging van de Roka-Licentieovereenkomst leiden. (r.o. 4.4.).
- Het enkele gegeven dat er nu mogelijk twee exclusieve licentieovereenkomsten naast elkaar bestaan, doet niet af aan de geldigheid van de Roka-Licentieovereenkomst. Voor zover met het sluiten van die licentieovereenkomst inbreuk is gemaakt op de Silife-Licentieovereenkomst is die inbreuk door Liquistone zelf in het leven geroepen. Dit eigen handelen van Liquistone tast de geldigheid van de Roka-Licentieovereenkomst niet aan, ook niet als Roka zou hebben geprofiteerd van de wanprestatie van Liquistone. (r.o. 4.5.)
- Ten aanzien van [geïntimeerde 7] en Magnichem hebben Silife c.s. op geen enkele manier voldaan aan hun stelplicht (r.o. 4.6.).
- Silife c.s. kan geen nakoming van enige verbintenis uit overeenkomst vorderen van Magnichem en uit de stellingen van Silife c.s. volgt niet dat Magnichem thans zonder recht of titel gebruik maakt van knowhow van Silife c.s. (r.o. 4.12.).
4
Het geschil in hoger beroep
4.1.
Silife c.s. voert vijf grieven aan tegen het Vonnis. Deze houden het volgende in:
-
Grief 1
: de rechtbank heeft een aantal (in de memorie van grieven weergegeven) feiten onjuist vastgesteld.
-
Grief 2
: in r.o. 4.2 van het Vonnis heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat indien Roka c.s. onrechtmatig heeft gehandeld jegens Silife c.s., dit leidt tot schadeplichtigheid en niet tot toewijzing van de vordering tot staking van – zoals Silife c.s. dat omschrijft – “de exploitatie van het gestabiliseerd siliciumzuur” (de exploitatie van de licentierechten op het Octrooi).
-
Grief 3
: in r.o. 4.1 en 4.5 van het Vonnis heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat het voor toewijzing van de vordering van Silife c.s. tot – kort gezegd – staking van de exploitatie vereist is dat komt vast te staan dat Roka c.s. de in de vordering bedoelde exploitatie zonder recht of titel uitvoert, dat Roka c.s. op grond van de Roka-Licentieovereenkomst het recht en de titel heeft tot bedoelde exploitatie, en dat de vordering dus alleen kan worden toegewezen indien komt vast te staan dat de Roka-Licentieovereenkomst niet langer geldig is.
-
Grief 4
: de rechtbank is in het Vonnis ten onrechte voorbijgegaan aan de door Roka c.s. jegens de Silife-Vennootschappen en ABP gepleegde onrechtmatige daad bestaande uit het – kort gezegd – onder meer sluiten van de Roka-Licentieovereenkomst en het vervolgens – zoals Silife c.s. dat omschrijft – “(doen) exploiteren van het gestabiliseerd siliciumzuur” (het (doen) exploiteren van de licentierechten op het Octrooi), dan wel bestaande uit het deelnemen aan voormelde onrechtmatige daad. In aanmerking genomen dat Silife c.s. in de toelichting op grief 4 onder meer argumenten aanvoert ter onderbouwing van haar stelling dat Roka c.s. onrechtmatig heeft gehandeld jegens Liquistone (zie 340 t/m 368 memorie van grieven), en vordert dat de vordering van Liquistone alsnog wordt toegewezen, verstaat het hof grief 4 aldus dat Silife c.s. zich daarmee mede heeft willen richten tegen de afwijzing van de vordering van Liquistone door de rechtbank. Dat Roka c.s. grief 4 ook als zodanig heeft opgevat blijkt uit het feit dat Roka c.s. in de punten 5.24, 5.25 en 5.51 van de memorie van antwoord expliciet verweer voert tegen de stelling dat zij onrechtmatig jegens Liquistone heeft gehandeld.
-
Grief 5
: door de eis tot staking van de exploitatie door Roka c.s. af te wijzen heeft de rechtbank ten onrechte miskend dat ingeval van botsende licentierechten onder de hier geldende omstandigheden de oudste licentie voorrang heeft.
4.2.
Daarnaast heeft Silife c.s. in hoger beroep haar eis gewijzigd. Beknopt weergegeven luidt de gewijzigde eis van Silife c.s. als volgt:
I. wijziging/aanvulling van de in het Vonnis vastgestelde feiten, als weergegeven in de memorie van grieven;
II.
Primair
dat het hof
Roka c.s.
op straffe van een dwangsom verbiedt om direct of indirect op welke wijze en in welke vorm dan ook werkzaamheden te verrichten die op enigerlei wijze verband houden:
met de exploitatie van de licentierechten die onderwerp zijn van de licentieovereenkomst d.d. 6 april 2013 en/of
met de exploitatie van de technische en commerciële informatie ter zake het gestabiliseerd siliciumzuur zoals bij memorie van grieven sub 397 tot en met 399 en bij dagvaarding in eerste aanleg sub 1, 2, 3,15,16 en 76 alsmede in de aldaar genoemde producties bedoeld en omschreven;
Subsidiair
dat het hof ieder van
Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en de SI-Vennootschappen
op straffe van een dwangsom verbiedt om direct of indirect bij de exploitatie samen te werken met [geïntimeerde 7] en/of Magnichem,
dat het hof
[geïntimeerde 7]
op straffe van een dwangsom verbiedt om - in persoon of door middel van een andere persoon die hij hiertoe inschakelt - bij de exploitatie als voormeld op welke wijze en in welke vorm dan ook samen te werken met Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] , de SI-Vennootschappen en/of Magnichem,
dat het hof
Magnichem
op straffe van een dwangsom verbiedt om - in persoon of door middel van een andere persoon die zij hiertoe inschakelt - bij de exploitatie als voormeld op welke wijze en in welke vorm dan ook samen te werken met Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] , de SI-Vennootschappen en/of [geïntimeerde 7] ,
IIIa dat het hof voor recht verklaart dat
Roka en/of [geïntimeerde 5] en/of [geïntimeerde 6]
onrechtmatig hebben gehandeld
jegens Silife c.s.
door:
a.	de exclusieve licentieovereenkomst d.d. 6 april 2013 met Liquistone te (doen) sluiten en/of
b. 	de van de Silife-Vennootschappen afkomstige en aan deze vennootschappen toebehorende technische informatie en commerciële informatie ter zake het gestabiliseerd siliciumzuur te bemachtigen en/of
c.	ten nadele van Silife c.s. [bestuurder Lisida] en Lisida en/of [geïntimeerde 7] en/of Magnichem te bewegen de samenwerking met Roka en de SI-Vennootschappen aan te gaan en/of
d.	de aldus verkregen licentierechten en technische alsmede commerciële informatie ter zake van het gestabiliseerd siliciumzuur - in samenwerking met [bestuurder Lisida], Lisida, [geïntimeerde 7] en/of Magnichem - via de SI-Vennootschappen te (doen) exploiteren;
IIIb 	dat het hof voor recht verklaart dat
Roka en/of [geïntimeerde 5] en/of [geïntimeerde 6]
onrechtmatig hebben gehandeld jegens
Silife c.s.
door [bestuurder Lisida] en Lisida tegenover de overige Silife-Vennootschappen een beroep te laten doen op ontbinding van de licentie en sublicenties van de Silife-Vennootschappen en [bestuurder Lisida] Lisida - in samenhang daarmee - relaties van de Silife-Vennootschappen te laten meedelen dat de Silife-Vennootschappen hun licentierechten ter zake van het gestabiliseerd siliciumzuur hebben verloren ten gunste van Roka;
IIIc 	dat het hof voor recht verklaart dat de
SI-Vennootschappen
onrechtmatig hebben gehandeld jegens
Silife c.s.
door de door Roka van Liquistone verworven licentierechten in sublicentie te nemen en de van de Silife-Vennootschappen afkomstige en aan deze vennootschappen toebehorende technische en commerciële informatie ter zake het gestabiliseerd siliciumzuur als voormeld (onder primair) te bemachtigen en deze licentierechten en technische alsmede commerciële informatie ter zake van het gestabiliseerd siliciumzuur- in samenwerking met [bestuurder Lisida], Lisida en/of [geïntimeerde 7] en/of Magnichem - te exploiteren;
IIId	dat het hof voor recht verklaart dat
[geïntimeerde 7]
onrechtmatig heeft gehandeld jegens
Silife c.s.
door:
Roka te adviseren in haar keuze voor het handelsmerk NewSil voor het te verkopen gestabiliseerd siliciumzuur en de handelsnaam SiLife Sciences voor de exploitatie van het gestabiliseerd siliciumzuur op te richten onderneming en/of
aan Roka zijn medewerking aan de exploitatie van de van Liquistone te verkrijgen licentierechten alsmede van de van de Silife-Vennootschappen afkomstige en aan deze vennootschappen toebehorende technische en commerciële informatie toe te zeggen en/of
SI Tech mede op te richten en/of
voor de SI-Vennootschappen werkzaam te zijn en/of
zijn kennis van de productietechnologie van het gestabiliseerd siliciumzuur aan Roka en de SI-Vennootschappen beschikbaar te stellen en/of
namens Magnichem (onder meer) de productie en verkoop van het gestabiliseerd siliciumzuur ten behoeve van de SI-Vennootschappen te verrichten en/of
Magnichem over te halen om over te stappen van Silife naar Roka c.q. naar SI Tech en/of de SI-Vennootschappen teneinde in het vervolg productie en/of distributie en/of verkoop van het gestabiliseerd siliciumzuur voor deze vennootschappen te verrichten;
IIIe 	dat het hof voor recht verklaart dat
[geïntimeerde 7]
jegens
Silife India en Silife Ltd.
is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verbintenissen uit (arbeids)overeenkomst door:
Roka te adviseren in haar keuze voor het handelsmerk NewSil voor het te verkopen gestabiliseerd siliciumzuur en in haar keuze voor de handelsnaam SiLife Sciences voor de voor de exploitatie van het gestabiliseerd siliciumzuur op te richten onderneming en/of
aan Roka zijn medewerking aan de exploitatie van de van Liquistone te verkrijgen licentierechten toe te zeggen en/of
SI Tech mede op te richten en/of
voor de SI-Vennootschappen werkzaam te zijn en/of
zijn kennis van de productietechnologie van het gestabiliseerd siliciumzuur aan Roka en de SI-Vennootschappen beschikbaar te stellen en/of
namens Magnichem (onder meer) de productie en verkoop van het gestabiliseerd siliciumzuur ten behoeve van de SI-Vennootschappen te verrichten en/of
Magnichem over te halen om over te stappen van Silife naar Roka c.q. naar de SI-Vennootschappen, teneinde in het vervolg productie en/of distributie en/of verkoop van het gestabiliseerd siliciumzuur voor deze vennootschappen te verrichten;
IIIf 	dat het hof voor recht verklaart dat
Magnichem
onrechtmatig heeft gehandeld jegens
Silife c.s.
door:
met SI Tech een overeenkomst strekkende tot productie en verkoop van het gestabiliseerd siliciumzuur te sluiten en/of
ten behoeve van de SI-Vennootschappen de productie en/of distributie en/of verkoop van het gestabiliseerd siliciumzuur te verrichten.
IVa	dat het hof Roka c.s. voor zover mogelijk hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van de door ieder van Silife c.s. geleden schade als gevolg van de door hen jegens Silife c.s. gepleegde onrechtmatige daad, op te maken bij staat;
IVb	dat het hof [geïntimeerde 7] veroordeelt tot vergoeding van de door Silife India en Silife Ltd. geleden schade als gevolg van zijn tekortkoming(en) in de nakoming van zijn jegens Silife India en Silife Ltd. geldende verbintenissen uit (arbeids)overeenkomst, op te maken bij staat.
Het hof leest in de vordering onder I, tot aanvulling van de in het Vonnis weergegeven feiten, geen wijziging van eis, omdat een en ander weliswaar een grief tegen het Vonnis inhoudt (zie grief 1), maar geen concrete door Silife c.s. jegens Roka c.s. ingestelde vordering behelst. Op de bezwaren van Silife c.s. tegen de vaststelling van de feiten in het Vonnis gaat het hof in bij de bespreking van grief 1 (zie r.o. 5.7.).
4.3.
Silife c.s. vordert dat het hof het Vonnis – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest – vernietigt en, opnieuw rechtdoende de gewijzigde eis toewijst, met veroordeling van Roka c.s. in de proceskosten van het geding in beide instanties en in de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.
4.4.
Roka c.s. voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijk verklaring van Silife c.s. in haar vorderingen, althans ontzegging van de vorderingen, althans ongegrondverklaring van de grieven en bekrachtiging van het Vonnis, met veroordeling van Silife c.s. in de proceskosten.
5
De beoordeling
5.1.
Gelet op het daarop gerichte verweer van Roka c.s. behandelt het hof eerst in hoeverre ABP, Liquistone en Silife India belang hebben bij hun vorderingen.
Belang ABP
5.2.
Silife c.s. stelt dat ABP op grond van haar samenwerkingsovereenkomst met Silife Ltd. arbeid, kantoorruimte en gelden heeft toegezegd ten behoeve van de exploitatie van het Octrooi via het door ABP en Silife Ltd. gezamenlijk op te richten Silife BV, in ruil voor de toezegging door Silife Ltd. dat Silife BV de exclusieve licentierechten verwierf. Zij stelt dat ABP “aldus” een rechtens te beschermen belang heeft. Zij stelt voorts dat Liquistone het belang van ABP bij een goede en ongehinderde bedrijfsexploitatie door Silife BV heeft ondermijnd door de Roka-Licentieovereenkomst te sluiten, zodat Liquistone in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die haar jegens ABP betaamt en dat Roka daar onrechtmatig van heeft geprofiteerd.
5.3.
Roka c.s. voert hier naar het oordeel van het hof terecht tegen aan dat Silife c.s. daarmee onvoldoende heeft gesteld om te concluderen dat ABP een zelfstandig belang heeft. De door Silife c.s. geschetste belangen van ABP betreffen de door haar als aandeelhouder in Silife BV gedane investeringen. Zodanige investeringen betalen zich, bij gunstige resultaten, terug in dividend of een waardestijging van de aandelen. Voor zover ABP door de gestelde verhindering van de exploitatie van Silife BV dividend is misgelopen of de aandelen niet de door haar verwachte waardestijging hebben doorgemaakt, is dat afgeleide schade
. Voor afgeleide schade geldt de door de Hoge Raad geformuleerde regel, dat de aandeelhouders wegens vermindering van de waarde van de aandelen in beginsel niet zelf een eigen vordering op de veroorzaker daarvan hebben maar alleen indien jegens hen persoonlijk een specifieke zorgvuldigheidsplicht is geschonden
. Silife c.s. heeft een zodanige specifieke zorgvuldigheidsplicht niet gesteld, maar heeft volstaan met het stellen van onzorgvuldig handelen van Liquistone en Roka jegens Silife BV. Ook heeft Silife c.s. geen schade gesteld die als andere schade dan afgeleide schade kan worden aangemerkt. De samenwerkingsovereenkomst biedt evenmin voldoende zelfstandig belang bij de vordering, reeds omdat daarin geen “return on investment” is voorzien. Het hof zal ABP daarom niet ontvankelijk verklaren in haar vordering.
5.4.
Waar in het navolgende wordt verwezen naar “Silife c.s.” wordt gedoeld op de Silife-Vennootschappen en Liquistone tezamen.
Belang Liquistone
5.5.
Volgens Roka c.s. moet ook Liquistone niet ontvankelijk worden verklaard in haar vordering, nu haar geen schade is toegebracht en zij zelf schuldig is aan de gestelde wanprestatie. Het hof volgt Roka c.s. hierin niet. Liquistone legt aan haar vorderingen jegens Roka c.s. – samengevat – ten grondslag dat haar bestuurders [bestuurder Lisida] en Lisida onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld (interne bestuurdersaansprakelijkheid), en dat Roka c.s. daar onrechtmatig aan heeft deelgenomen, dan wel daar onrechtmatig van heeft geprofiteerd. Silife c.s. stelt voorts dat Liquistone mede door het handelen van Roka c.s. schadeplichtig is jegens Silife Ltd. en dus zelf schade heeft geleden. Met deze stellingen heeft zij haar belang bij de beoordeling van haar vorderingen voldoende gesteld.
Belang Silife India
5.6.
Roka c.s. betoogt voorts dat Silife India niet ontvankelijk is in haar vordering, aangezien Silife c.s. onvoldoende heeft toegelicht op welke gronden Silife India een zelfstandig te rechtvaardigen belang heeft. Volgens Roka c.s. blijkt uit de memorie van grieven niet of Silife India enige activiteiten heeft, en op welke wijze zij betrokken is bij de onderhavige procedure. Dit betoog faalt. Roka c.s. erkent (zie punt 4.90 en 4.93 tot en met 4.96 van de memorie van antwoord) dat Silife India (op basis van een sublicentie) een samenwerking is aangegaan met [geïntimeerde 7] en opdracht heeft gegeven aan Magnichem om met gebruikmaking van het Octrooi gestabiliseerd siliciumzuur te produceren. Dat Silife India ten tijde van het gestelde onrechtmatig handelen van Roka c.s. activiteiten ontplooide staat dus vast. Silife India stelt dat Roka c.s. onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door zelf een exclusieve licentieovereenkomst met Liquistone te sluiten. Daarmee heeft Silife India haar belang bij de beoordeling van haar vordering voldoende gesteld.
Grief 1
5.7.
Grief 1 richt zich tegen (de onvolledigheid van) de feitenvaststelling door de rechtbank. Zoals blijkt uit r.o. 2.1 tot en met 2.33 heeft het hof met de bezwaren van Silife c.s. tegen de feitenvaststelling door de rechtbank rekening gehouden, voor zover de gestelde feiten tussen partijen vaststaan en relevant zijn. Deze grief kan op zichzelf niet leiden tot vernietiging van het Vonnis.
Grieven 2 en 3
5.8.
Grieven 2 en 3 betreffen de uitgangspunten voor de beantwoording van de vraag of Roka c.s. onrechtmatig jegens Silife c.s. heeft gehandeld en zo ja, wat voor vordering zij daarop kan baseren.
5.9.
Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank bij haar beoordeling ten onrechte tot uitgangspunt genomen dat voor toewijzing van het gevorderde gebod is vereist dat komt vast te staan dat Roka c.s. de in de vordering bedoelde exploitatie zonder recht of titel uitvoert en dat die vordering dus alleen kan worden toegewezen als komt vast te staan dat de Roka-Licentieovereenkomst niet (langer) geldig is. Ook wanneer een partij op grond van een rechtsgeldig gesloten overeenkomst handelt, is het onder omstandigheden immers mogelijk dat sprake is van onrechtmatig handelen jegens een ander. Voorts heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat indien Roka c.s. onrechtmatig heeft gehandeld jegens Silife c.s., dit leidt tot schadeplichtigheid en niet tot toewijzing van de verbodsvordering. Onrechtmatig handelen kan onder meer leiden tot schadevergoeding in andere vorm dan geld (artikel 6:103 BW), welke (mede) kan bestaan uit een verbod van zeker (voortgezet) handelen om toekomstige schade te voorkomen
. Het bestaan van een geldige overeenkomst staat daar niet aan in de weg.
5.10.
Het voorgaande betekent dat de rechtbank ten onrechte heeft volstaan met de beoordeling of de Roka-Licentieovereenkomst nog geldig is. Grief 2 en grief 3 slagen dus.
Deze grieven hebben echter geen zelfstandige betekenis. Vastgesteld zal moeten worden of Roka c.s. onrechtmatig hebben gehandeld jegens Silife c.s. Gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep, zullen de door Silife c.s. opgeworpen – en in hoger beroep niet prijsgegeven – gronden ter onderbouwing van haar stelling dat Roka c.s. onrechtmatig heeft gehandeld tegen Silife c.s. en hetgeen Roka c.s. daartegen heeft aangevoerd alsnog in de beoordeling moeten worden betrokken. Het hof zal deze gronden bespreken bij de beoordeling van grief 4, aangezien die grief ziet op het gestelde onrechtmatig handelen van Roka c.s.
Grief 4
5.11.
Grief 4 stelt de vraag aan de orde of Roka c.s. onrechtmatig jegens Silife c.s. heeft gehandeld. Of daarvan sprake is behandelt het hof in het navolgende per partij/groep van partijen.
Onrechtmatige daad Roka jegens de Silife-Vennootschappen
5.12.
Silife c.s. baseert haar standpunt dat Roka onrechtmatig heeft gehandeld jegens de Silife-Vennootschappen primair op de stelling dat Liquistone wanprestatie heeft gepleegd jegens Silife Ltd. en onrechtmatig heeft gehandeld jegens Silife BV en Silife India, en dat Roka c.s. daar onrechtmatig van heeft geprofiteerd. Roka c.s. bestrijdt dat sprake is van wanprestatie of onrechtmatig handelen aan de zijde van Liquistone. Daarnaast bestrijdt zij dat, zo er al sprake is van wanprestatie/onrechtmatige daad van Liquistone, Roka daar onrechtmatig van heeft geprofiteerd. Het hof zal daarom allereerst beoordelen of Liquistone wanprestatie heeft gepleegd jegens Silife Ltd. en onrechtmatig heeft gehandeld jegens Silife BV en Silife India, en daarna of sprake is van onrechtmatig profiteren daarvan door Roka.
Wanprestatie Liquistone jegens Silife Ltd.
5.13.
Volgens Silife c.s. is Liquistone toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de Silife-Licentieovereenkomst, door in strijd met de overeengekomen exclusiviteit ook een licentieovereenkomst aan te gaan met Roka.
5.14.
Volgens Roka c.s. is geen sprake van wanprestatie, aangezien Liquistone de Silife-Licentieovereenkomst bij brief van 6 april 2013 (zie r.o. 2.23), rechtsgeldig heeft beëindigd. Zij wijst er in dit kader op dat [bestuurder Lisida] geen jurist is en betoogt dat, waar hij bij de beëindiging van de Silife-Licentieovereenkomst het woord “ontbinden” heeft gehanteerd, zal hebben bedoeld het contract op te zeggen, hetgeen mogelijk is zonder dat sprake is van een tekortkoming. Het hof volgt Roka c.s. hierin niet. [bestuurder Lisida] heeft, namens Liquistone, uitdrukkelijk de Silife-Licentieovereenkomst ontbonden. Aanwijzingen dat hij iets anders zou hebben bedoeld ontbreken. Uit de door partijen overgelegde stukken uit de procedure tussen Silife c.s. en [bestuurder Lisida] (en Lisida), blijkt ook niet dat [bestuurder Lisida] dat standpunt zelf ooit heeft ingenomen. Dat [bestuurder Lisida] geen jurist is acht het hof niet van belang, aangezien [bestuurder Lisida] zich bij de beslissing om de Silife-Licentieovereenkomst te ontbinden, naar Roka c.s. erkent, heeft laten bijstaan door de “huisadvocaat” van Liquistone (zie punt 3.48 van de conclusie van antwoord van Roka). Het hof gaat er bij de beoordeling van de vraag of wanprestatie is gepleegd dan ook van uit dat Liquistone met haar brief van 6 april 2013 heeft bedoeld de Silife-Licentieovereenkomst te ontbinden.
5.15.
Naar het oordeel van het hof kan in het midden blijven of de partijen bij de Silife-Licentieovereenkomst de mogelijkheid van ontbinding hebben willen uitsluiten zoals Silife c.s. stelt. Zelfs als dat niet zo was, zoals Roka c.s. betoogt, is het hof immers van oordeel dat Silife c.s. zich terecht op het standpunt stelt dat ontbinding van de Silife-Licentieovereenkomst in de gegeven omstandigheden niet mogelijk was. Voor dat oordeel is in de eerste plaats redengevend dat Liquistone als ontbindingsgrond verwijst 1) naar het niet boeken van resultaten in de periode 18 februari tot 6 april 2013 en 2) naar het feit dat Roka betere perspectieven biedt en beschikt over meer financiële middelen. Geen van beide gronden heeft betrekking op een verplichting die uit hoofde van de Silife-Licentieovereenkomst op Silife Ltd. rust, zodat reeds daarom geen sprake kan zijn van een tekortkoming die grond zou kunnen geven voor ontbinding ex artikel 6:265 BW. Daarnaast wijst Silife c.s. er terecht op dat Liquistone Silife Ltd. niet in gebreke heeft gesteld, zodat geen sprake was van verzuim aan de zijde van Silife Ltd. Ook dat staat in de gegeven omstandigheden (zie r.o. 5.16.) aan een rechtsgeldige ontbinding in de weg.
5.16.
Roka c.s. heeft nog betoogd dat Silife Ltd. van rechtswege in verzuim is komen te verkeren (artikel 6:83 BW), althans dat een ingebrekestelling niet nodig was. Hieraan legt Roka c.s. ten grondslag:
- dat Silife Ltd. tekortschoot in de voor haar uit de Silife-Licentieovereenkomst voortgevloeide voortdurende verbintenis om zich naar behoren voor de ontwikkeling en distributie van het gestabiliseerd siliciumzuur in te zetten, terwijl tekortkomingen uit het verleden niet ongedaan konden worden gemaakt, en
- dat het voor Silife Ltd. bij gebreke aan financiële middelen, kennis en toegang tot de markt onmogelijk was om de Silife-Licentieovereenkomst daadwerkelijk tot bloei te brengen.
Het hof volgt Roka c.s. hierin niet. Uit de stellingen van Roka c.s. blijkt immers geenszins dat Silife Ltd. zich niet (voldoende) inzette of niet in staat was de Silife-Licentieovereenkomst te exploiteren. Silife Ltd. had sublicenties verstrekt aan partijen die zich met de exploitatie van het Octrooi bezig hielden of op korte termijn bezig zouden gaan houden en zij was op zoek naar externe investeerders teneinde het Octrooi te exploiteren. Dit laatste deed zij niet zonder succes. Dit blijkt reeds uit het feit dat een eerdere presentatie van Silife Ltd. juist aanleiding was voor Roka om in maart 2013 contact op te nemen met Silife Ltd. en haar een voorstel tot samenwerking te doen (zie r.o. 2.18 en 2.19). Of Silife c.s. al in staat was om het gestabiliseerd siliciumzuur in grote hoeveelheden te produceren doet naar het oordeel van het hof niet ter zake. Waar het om gaat is dat Silife c.s. zich (voldoende) inzette om tot zodanige productie te komen.
5.17.
Het hof concludeert dat de Silife-Licentieovereenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd. Dat betekent dat Liquistone gehouden was deze na te komen. Dat heeft zij niet gedaan, omdat zij de aan Silife Ltd. verleende exclusiviteit heeft geschonden. Aldus is sprake van wanprestatie aan de zijde van Liquistone jegens Silife Ltd.
Onrechtmatige daad Liquistone jegens Silife BV en Silife India
5.18.
Liquistone heeft door haar handelen de belangen van de sublicentienemers Silife BV en Silife India veronachtzaamd. Doordat Silife Ltd. niet langer exclusiviteit had, kon zij haar sublicentiehouders Silife BV en Silife India geen exclusiviteit verschaffen. Dit was voor Liquistone voorzienbaar toen zij de Roka-Licentieovereenkomst aanging, aangezien zij wist dat Silife Ltd. exclusieve sublicenties had verstrekt aan Silife BV en Silife India. Daarnaast was Liquistone op de hoogte van de activiteiten van Silife BV en Silife India ter exploitatie van het Octrooi. Door desondanks een exclusieve licentie te verstrekken aan Roka, heeft Liquistone, gelet op het onbestreden belang van Silife BV en Silife India bij exclusiviteit, naar het oordeel van het hof gehandeld in strijd met de volgens maatschappelijke betamelijkheidsnormen jegens Silife BV en Silife India in acht te nemen zorgvuldigheid. Aldus heeft Liquistone onrechtmatig gehandeld jegens deze vennootschappen.
Onrechtmatig profiteren
5.19.
Roka heeft geprofiteerd van deze wanprestatie, respectievelijk onrechtmatige daad van Liquistone. Zonder die wanprestatie/onrechtmatige daad had Roka immers niet de Roka-Licentieovereenkomst kunnen sluiten en het Octrooi niet kunnen exploiteren.
5.20.
Het handelen met iemand terwijl men weet dat deze door dit handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, dan wel terwijl men weet dat daarmee een onrechtmatige daad wordt gepleegd jegens een derde, is op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig. Dergelijk handelen is jegens die derde slechts onrechtmatig indien sprake is van bijkomende verzwarende omstandigheden
.
5.21
Naar het oordeel van het hof stelt Silife c.s. terecht dat in dit geval sprake is van bijkomende verzwarende omstandigheden die grond geven voor het oordeel dat Roka jegens de Silife-Vennootschappen op onrechtmatige wijze van de wanprestatie, respectievelijk onrechtmatige daad van Liquistone heeft geprofiteerd. Voor dat oordeel is het volgende redengevend.
5.21.1.
Het hof stelt voorop dat op basis van de stukken en hetgeen partijen ten pleidooie naar voren hebben gebracht vast staat dat Roka voorafgaand aan het sluiten van de Roka-Licentieovereenkomst op de hoogte was van:
- de inhoud van de Silife-Licentieovereenkomst,
- het feit dat Silife BV en Silife India sublicentienemers waren van Silife Ltd., en
- de inhoud van de (concept) ontbindingsbrief van 6 april 2013.
Dit blijkt onder meer uit de e-mail van 3 april 2013 (zie r.o. 2.21) en uit punt 4.46 van de conclusie van antwoord van Roka en wordt overigens ook niet door Roka c.s. weersproken.
Daarnaast was Roka voorafgaand aan het sluiten van de Roka-Licentieovereenkomst op de hoogte van het feit dat de Participatieovereenkomst was opgezegd. Weliswaar heeft Roka c.s. in de stukken betoogd dat zij daarmee pas bekend werd toen zij de brief van Silife c.s. van 10 april 2013 ontving (zie r.o. 2.24), maar ten pleidooie heeft zij uitdrukkelijk erkend dat zij daar voorafgaand aan het sluiten van de Roka-licentieovereenkomst mee bekend was (dit blijkt uit 1.14. pleitnota en hetgeen Roka daaromtrent desgevraagd heeft verklaard).
5.21.2.
Roka wist gelet op het voorgaande dat de Silife-Licentieovereenkomst een exclusief karakter had. Ook was zij – nu zij op de hoogte was van de inhoud van de Silife-Licentieovereenkomst – bekend met de contractuele verplichtingen van Silife Ltd. jegens Liquistone en dus ook met het feit dat Liquistone in haar ontbindingsbrief geen contractuele verplichting van Silife Ltd. noemt in de nakoming waarvan Silife Ltd. jegens Liquistone in gebreke zou kunnen zijn. Daarnaast blijkt uit de ontbindingsbrief van 6 april 2013 niet dat Liquistone Silife Ltd. in gebreke zou hebben gesteld. Gelet op dit alles wist Roka, althans had zij in redelijkheid moeten weten, dat de ontbinding niet rechtsgeldig was en dat Liquistone wanprestatie zou plegen jegens Silife Ltd. als Liquistone ook aan haar een licentie zou verlenen.
5.21.3.
Daarnaast wist Roka dat de Silife-Vennootschappen inspanningen verrichtten om het Octrooi te exploiteren. Zij was immers zelf door/namens de Silife-Vennootschappen benaderd omdat deze op zoek waren naar investeerders ten behoeve van de verdere exploitatie van het Octrooi. Voor zover [bestuurder Lisida], zoals Roka c.s. aanvoert, al tegen haar zou hebben gezegd dat Silife Ltd. geen inspanningen meer verrichtte ter exploitatie van het Octrooi, had dat voor haar reden moeten zijn om aan de woorden van [bestuurder Lisida] te twijfelen en dit bij Silife c.s. te verifiëren.
5.21.4.
Verder acht het hof van belang dat Roka – nu zij vooraf bekend was met de tekst van de ontbindingsbrief van 6 april 2013 – wist dat er recent een bestuurswisseling was geweest in Silife Ltd. De brief verwijst daar immers naar. Ook erkent Roka dat zij op de hoogte was van de beëindiging van de Participatieovereenkomst (punt 1.14 pleitnota Roka c.s.). Zij wist dus dat er strubbelingen waren tussen de bij Silife c.s. en Liquistone als aandeelhouders en bestuurders betrokken (rechts)personen. Het hof verwerpt daarom het verweer van Roka c.s. dat Roka dacht dat [bestuurder Lisida] haar benaderde als bestuurder van Silife Ltd., evenals het verweer van Roka c.s. dat Roka geen reden had om te twijfelen aan de positie van [bestuurder Lisida] omdat [geïntimeerde 5] zijn e-mail van 6 maart 2013 ook had gericht aan een e-mail adres van Silife Ltd. (zie r.o. 2.19), [bestuurder Lisida] antwoordde vanaf een Silife e-mailadres en [bestuurder Lisida] en Lisida in het Engelse handelsregister vermeld stonden als enige bestuurders van Liquistone. De bekendheid met:
- de bestuurswisseling in Silife Ltd.,
- de beëindiging van de Participatieovereenkomst,
- de door Liquistone gegeven gronden voor ontbinding, en
- de wetenschap dat Silife Ltd. zich recent nog had ingezet voor de exploitatie van het Octrooi,
had voor Roka gegronde reden tot twijfel moeten geven aan de juistheid van de mededeling van [bestuurder Lisida] dat de Silife-Licentieovereenkomst al was geëindigd en dat uitsluitend nog een formele bevestiging daarvan zou worden verzonden. Van Roka had – in aanmerking genomen het belang van de Silife-Vennootschappen bij de Silife-Licentieovereenkomst (zie r.o. 5.21.8) – in redelijkheid mogen worden verwacht dat zij bij Silife Ltd. zelf zou navragen of de Silife-Licentieovereenkomst inderdaad de facto al was geëindigd. Dat klemt te meer daar Roka stelt een kort due diligence onderzoek te hebben gedaan. Zij heeft echter geen navraag gedaan bij Silife Ltd.
5.21.5.
Nu Roka ermee bekend was dat Silife Ltd. sublicenties had verstrekt aan Silife BV en Silife India, kon zij voorts weten dat ook deze vennootschappen nadeel zouden ondervinden van het aangaan van de Roka-Licentieovereenkomst, aangezien zij daardoor niet langer op basis van exclusiviteit zouden kunnen handelen.
Het hof volgt Roka c.s. niet in haar verweer dat de Silife-Vennootschappen geen schade hebben geleden nu zij bij gebrek aan financiële middelen, kennis en toegang tot de markt het Octrooi niet tot wasdom konden laten komen. Het hof verwijst in dit verband naar het in r.o. 5.16 overwogene.
5.21.6.
Het hof acht verder van belang dat Roka actief bevorderde dat [bestuurder Lisida], [geïntimeerde 7] en Magnichem met haar en de SI-Vennootschappen gingen samenwerken. Zij deed dit als volgt:
- Roka bood [bestuurder Lisida] een groter aandelenbelang in SI Tech (en daarmee in de exploitatie van het Octrooi) dan hij indirect in Silife Ltd. had. Roka deed dit in de wetenschap dat [bestuurder Lisida] “onmisbaar” was voor de exploitatie van het Octrooi (zie de brief van Roka van 26 april 2013, r.o. 2.28),
- Roka bood [geïntimeerde 7] een aandelenbelang in SI Tech, daar waar hij geen belang had in de Silife Vennootschappen. Daarnaast bewerkstelligde zij (blijkens de e-mail van 3 april 2013, r.o. 2.21), dat Magnichem met de SI-Vennootschappen ging samenwerken. Roka deed dit in de wetenschap dat [bestuurder Lisida] [geïntimeerde 7] en Magnichem onmisbaar achtte voor de exploitatie van het Octrooi (zie de conclusie van antwoord van Roka, punt 3.32).
Naar het oordeel van het hof kan in het midden blijven of [bestuurder Lisida], [geïntimeerde 7] en Magnichem hun medewerking aan Roka/de SI Vennootschappen al hadden toegezegd vóór de totstandkoming van de Roka-Licentieovereenkomst of, zoals Roka c.s. aanvoert, pas (zeer) kort daarna. Ook bijkomende omstandigheden die zich voordoen na de wanprestatie, kunnen immers bijdragen tot het oordeel dat sprake is van onrechtmatig profiteren.
In dit verband is van belang dat naar het oordeel van het hof uit alle feiten en omstandigheden tezamen blijkt dat Roka het vooropgezette doel had om te bewerkstelligen dat zij (door middel van de SI-Vennootschappen) in plaats van de Silife-Vennootschappen het Octrooi zou gaan exploiteren. Gelet op de concurrentieverhouding tussen de Silife-Vennootschappen en de SI-Vennootschappen, was naar het oordeel van het hof voorzienbaar dat [bestuurder Lisida], [geïntimeerde 7] en Magnichem, zodra zij hun medewerking aan Roka/de SI-Vennootschappen hadden toegezegd, niet zowel voor de Silife-Vennootschappen als voor de SI-Vennootschappen zouden kunnen blijven werken. Door [bestuurder Lisida], [geïntimeerde 7] en Magnichem aan zich te binden, bevorderde Roka dus actief dat de Silife-Vennootschappen niet alleen hun exclusiviteit, maar ook hun vertegenwoordiger en producent in India verloren.
Daarbij komt dat Silife c.s. Roka al bij brief van 10 april 2013 (slechts 4 dagen na het sluiten van de Roka-Licentieovereenkomst), in kennis heeft gesteld van haar bezwaren tegen de Roka-Licentieovereenkomst, de positie van [bestuurder Lisida] binnen Silife c.s. en het standpunt dat Roka misbruik maakte van de wanprestatie van Liquistone. Ondanks dat is gesteld noch gebleken dat Roka toen al (substantiële) investeringen had gedaan in de exploitatie van het Octrooi, heeft Roka de Roka-Licentieovereenkomst gehandhaafd en heeft zij, onder verwijzing naar het daarin opgenomen boetebeding, € 2.000.000,00 gevorderd van Liquistone wegens het ontslag van [bestuurder Lisida] als bestuurder. Dit laatste deed zij, terwijl [bestuurder Lisida] bij haar betrokken bleef. Dit illustreert naar het oordeel van het hof de kwade trouw aan de zijde van Roka.
5.21.7.
Door voormelde handelwijze verschafte Roka zichzelf ten slotte het voordeel – en de voorsprong – dat zij kon voortbouwen op de kennis en ervaring die Silife c.s. met [bestuurder Lisida] en [geïntimeerde 7] had opgebouwd ten aanzien van (de exploitatie van) het Octrooi.
5.21.8.
Uit het voorgaande volgt dat Roka wist of redelijkerwijs moest weten dat haar handelswijze de Silife-Vennootschappen ernstig zou schaden, aangezien deze het Octrooi niet meer (exclusief) zouden kunnen exploiteren. Tegenover dit ernstige nadeel voor de Silife-Vennootschappen staat het belang van Roka bij de exploitatie van de Roka-Licentieovereenkomst. Dat belang van Roka weegt naar het oordeel van het hof niet zwaar. Gesteld noch gebleken is dat Roka c.s. ten tijde van het sluiten van de Roka-Licentieovereenkomst, respectievelijk op het moment dat Silife c.s. haar sommeerde de exploitatie van het Octrooi te staken, al enige investering in de exploitatie van het Octrooi had gedaan. Het belang van Roka c.s. was gericht op potentiële resultaten in de toekomst. Dat staat niet in verhouding tot het belang van de Silife-Vennootschappen, die al overeenkomsten met derden waren aangegaan en al investeringen hadden gedaan in de exploitatie van de Silife-Licentieovereenkomst in de zin van financiële en arbeidsinspanningen, onder meer door het verstrekken van de sublicenties, door het oprichten van Silife BV door Silife India, door overeenkomsten te sluiten met [geïntimeerde 7] en Magnichem, door al batches te doen maken, en door actief op zoek te gaan naar investeerders. Daarbij komt dat artikel 2.4. van de Roka-Licentieovereenkomst, waarin staat dat Liquistone een boete verbeurt van € 2.000.000,00 indien Liquistone – kort weergegeven – [bestuurder Lisida] ontslaat als bestuurder van Liquistone, in het licht van de problemen tussen de bij Liquistone betrokken (rechts)personen evident nadelig was voor Liquistone, en dat Roka zich daarvan bewust moest zijn, aangezien zij op de hoogte was van deze problemen (zie r.o. 5.21.4).
5.22.
Gelet op de in 5.21.1 tot en met 5.21.8 besproken omstandigheden, heeft Roka naar het oordeel van het hof gehandeld in strijd met de volgens maatschappelijke betamelijkheidsnormen door Roka jegens Silife c.s. in acht te nemen zorgvuldigheid.
5.23.
De slotsom luidt dat grief 4 slaagt, voor zover Silife c.s. daarin betoogt dat Roka onrechtmatig heeft gehandeld jegens de Silife-Vennootschappen.
Onrechtmatige daad Roka jegens Liquistone
5.24.
Silife c.s. stelt dat Roka onrechtmatig jegens Liquistone heeft gehandeld, onder meer door onrechtmatig deel te nemen aan, dan wel te profiteren van het onrechtmatig handelen van [bestuurder Lisida] jegens Liquistone.
5.25.
Silife c.s. heeft gemotiveerd uiteengezet dat haar bestuurder [bestuurder Lisida] onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld (interne bestuurdersaansprakelijkheid). Zij heeft in dit verband verwezen naar het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 19 april 2016 (zie r.o. 2.32), het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 22 mei 2019 (zie r.o. 2.33), en de omstandigheden dat [bestuurder Lisida] de Roka-Licentieovereenkomst sloot terwijl:
- hij wist dat dit schadelijk zou zijn voor Liquistone,
- hij een conflict had met de overige aandeelhouders van Liquistone en Silife Ltd.,
- de participatieovereenkomst was opgezegd,
- zijn ontslag als bestuurder van Liquistone was geagendeerd en
- kort daarna hij een belang in SI Tech nam.
Roka c.s. heeft hier geen gemotiveerd verweer tegen gevoerd, zodat in deze procedure als uitgangspunt heeft te gelden dat [bestuurder Lisida] onrechtmatig jegens Liquistone heeft gehandeld.
5.26.
Roka heeft geprofiteerd van het onrechtmatig handelen van [bestuurder Lisida], aangezien zij daardoor in staat is gesteld de Roka-Licentieovereenkomst af te sluiten. Het is, indien zich verzwarende omstandigheden voordoen, mogelijk dat Roka, daarmee op haar beurt onrechtmatig jegens Liquistone heeft gehandeld (zie r.o. 5.20). Dat het Liquistone zelf is die de Roka-Licentieovereenkomst is aangegaan, doet daar – anders dan Roka c.s. betoogt – niet aan af, gelet op het onrechtmatig handelen van haar bestuurder [bestuurder Lisida] jegens haar.
5.27.
In dit kader is in de eerste plaats van belang dat hetgeen in r.o. 5.21.1 tot en met 5.21.8 is overwogen, ook van toepassing is op de relatie tussen Roka en Liquistone. Daarbij komt dat het naar het oordeel van het hof voor Roka duidelijk moest zijn dat het aangaan van de Roka-Licentieovereenkomst Liquistone zou schaden, omdat Liquistone daardoor zou worden geconfronteerd met schadeclaims van de Silife-Vennootschappen. Het hof verwijst in dit verband naar het in r.o. 5.21.8. overwogene. Hiertegenover stond het voordeel van de licentievergoeding die Liquistone van Roka betaald zou krijgen. Dat deze licentievergoeding zodanig was dat Liquistone voor het door haar te lijden nadeel voldoende zou worden gecompenseerd, is echter gesteld noch gebleken. Gelet op al deze omstandigheden acht het hof het profiteren door Roka van de onrechtmatige daad van [bestuurder Lisida], onrechtmatig jegens Liquistone.
5.28.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat grief 4 eveneens slaagt, voor zover Silife c.s. daarin betoogt dat Roka onrechtmatig heeft gehandeld jegens Liquistone.
Onrechtmatige daad SI-Vennootschappen jegens Silife c.s.
5.29.
Silife c.s. legt aan haar vordering jegens de SI-Vennootschappen ten grondslag dat de SI-Vennootschappen hebben deelgenomen aan de onrechtmatige daad van Roka, [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 5] , en dat de SI-Vennootschappen onrechtmatig hebben geprofiteerd van de onrechtmatige daad van deze (rechts)personen. Zij stelt dat de SI-Vennootschappen ten tijde van het verkrijgen van hun sublicentierechten wisten op welke wijze en onder welke omstandigheden Roka de licentierechten op het Octrooi had verkregen en welk nadeel de Silife-Vennootschappen daarvan ondervonden. Dit leidt Silife c.s. af uit het feit dat Roka en [geïntimeerde 5] de (middellijk) bestuurders waren van de SI-Vennootschappen. Silife c.s. betoogt op basis hiervan dat de SI-Vennootschappen zichzelf, door in deze omstandigheden een sublicentieovereenkomst met Roka aan te gaan, willens en wetens tot vehikel hebben gemaakt waarmee Roka verder uitvoering geeft aan de door haar en [bestuurder Lisida] gepleegde onrechtmatige daad jegens de Silife-Vennootschappen en Liquistone. Ook stelt zij dat vrijwel al hetgeen zij heeft aangevoerd inzake de door Roka, [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 5] gepleegde onrechtmatige daad op gelijke voet geldt voor de SI-Vennootschappen.
5.30.
Dit betoog faalt. Het enkele feit dat de SI-Vennootschappen thans bewust profiteren van de wanprestatie/onrechtmatige daad van Liquistone, respectievelijk [bestuurder Lisida] jegens Silife c.s., is onvoldoende om te concluderen dat de SI-Vennootschappen onrechtmatig handelen jegens Silife c.s. of dat sprake is van “deelname” aan de onrechtmatige daad van [bestuurder Lisida]. Daarvoor zijn, zoals reeds is overwogen, verzwarende omstandigheden nodig. De in r.o. 5.21.1 tot en met 5.21.8 genoemde verzwarende omstandigheden gelden echter niet voor de SI-Vennootschappen. Naar Roka c.s. terecht aanvoert, bestonden de SI-Vennootschappen immers nog niet ten tijde van het sluiten van de Roka-Licentieovereenkomst en de handelingen genoemd in r.o. 5.21.1 tot en met 5.21.8. De enige andere verzwarende omstandigheden die Silife c.s. heeft gesteld is dat de SI- Vennootschappen bij het verkrijgen van hun sublicentierechten wisten op welke wijze en onder welke omstandigheden Roka de licentierechten op het Octrooi had verkregen en welk nadeel de Silife-Vennootschappen ondervonden van het sluiten van de Roka-Licentieovereenkomst. Dit acht het hof onvoldoende om onrechtmatigheid aan te nemen. Grief 4 faalt dus, voor zover deze betrekking heeft op het gesteld onrechtmatig handelen van de SI-Vennootschappen jegens Silife c.s.
5.31.
Ten overvloede merkt het hof op dat het, anders dan Silife c.s. stellen, voor een effectieve bescherming tegen de exploitatie van het Octrooi door Roka c.s. niet nodig is dat in deze procedure een verbod wordt opgelegd aan de SI-Vennootschappen. Het aan Roka op te leggen verbod tot exploitatie van de licentierechten op het Octrooi, brengt met zich dat Roka niet langer sublicentierechten kan geven aan de SI-Vennootschappen. Dat betekent dat de SI-Vennootschappen het Octrooi ook niet langer rechtsgeldig zullen kunnen exploiteren.
Onrechtmatige daad [geïntimeerde 5] jegens Silife c.s.
5.32.
Silife c.s. stelt, ter onderbouwing van de tegen [geïntimeerde 5] ingestelde vorderingen, dat [geïntimeerde 5] onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, onder meer door te handelen in strijd met de door hem jegens Silife c.s. in acht te nemen zorgvuldigheid. Zij stelt daartoe – beknopt weergegeven – dat de in r.o. 5.21.1 tot en met 5.21.8 weergegeven omstandigheden ook gelden in de relatie tot [geïntimeerde 5] , aangezien hij als adviseur van Roka nauw was betrokken bij de onderhandelingen, en dat [geïntimeerde 5] daarnaast een persoonlijk belang diende, aangezien hij een belang in SI Tech verwierf.
5.33.
Roka c.s. heeft aangevoerd dat [geïntimeerde 5] weliswaar Roka en Liquistone met elkaar in contact heeft gebracht, maar dat hij voor het overige geen betrokkenheid heeft gehad bij Silife c.s. en voorafgaand aan en ten tijde van het sluiten van de Roka- Licentieovereenkomst geen kennis had van hun interne aangelegenheden. Het hof volgt Roka c.s. hierin niet. [geïntimeerde 5] trad bij de onderhandelingen met Liquistone immers op als adviseur van Roka. Hij was betrokken bij de gesprekken en de correspondentie werd mede met hem gevoerd. Alle kennis die Roka had, had [geïntimeerde 5] dus ook.
5.34.
Ook [geïntimeerde 5] wist dus, althans moest weten, dat de Silife-Licentieovereenkomst niet rechtsgeldig was ontbonden. Ook hij wist dat de Silife-Vennootschappen schade zouden lijden ten gevolge van het sluiten van de Roka-Licentieovereenkomst. Daarbij komt dat [geïntimeerde 5] niet alleen voor Roka, maar – gelet op zijn verwerving van een belang in SI Tech – ook voor zichzelf onderhandelde. Dat betekent dat ten aanzien van [geïntimeerde 5] dezelfde omstandigheden gelden als hiervoor in r.o. 5.21.1. tot en met 5.21.8 en 5.27 ten aanzien van Roka zijn besproken.
5.35.
Door in de gegeven omstandigheden als adviseur van Roka te bevorderen dat de Roka-Licentieovereenkomst tot stand kwam, dat de in 5.21.6 beschreven activiteiten werden ondernomen, en dat Roka het Octrooi ging (laten) exploiteren, heeft [geïntimeerde 5] naar het oordeel van het hof de belangen van Silife c.s. zodanig veronachtzaamd, dat sprake is van strijd met de volgens maatschappelijke betamelijkheidsnormen jegens Silife c.s. in acht te nemen zorgvuldigheid. Het hof is van oordeel dat hij aldus onrechtmatig jegens Silife c.s. heeft gehandeld. Grief 4 slaagt in zoverre.
5.36.
De door partijen besproken vraag of [geïntimeerde 5] aan hem verstrekte informatie heeft misbruikt en het verweer van Roka c.s. dat [geïntimeerde 5] geen verwijt kan worden gemaakt in zijn hoedanigheid van bestuurder van SI Tech, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking.
Onrechtmatige daad [geïntimeerde 6] jegens Silife c.s.
5.37.
Ten aanzien van [geïntimeerde 6] stelt Silife c.s. dat hij het onrechtmatig handelen van Roka bewerkstelligde en dat hem hiervan een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, zodat ook hij onrechtmatig jegens Silife c.s. heeft gehandeld.
5.38.
Roka c.s. voert hiertegen aan dat [geïntimeerde 6] handelde als bestuurder van Roka, zodat [geïntimeerde 6] niet persoonlijk aansprakelijk is voor onrechtmatig handelen van Roka. Zij betwist dat is voldaan aan de vereisten voor bestuurdersaansprakelijkheid. In dit kader betoogt zij dat niet blijkt van een onmogelijkheid voor Roka om de gestelde schade te betalen en evenmin van de onmogelijkheid om op haar verhaal te nemen. Zij voert voorts aan dat van enig handelen van [geïntimeerde 6] buiten zijn hoedanigheid van bestuurder, waarop de aansprakelijkheid kan worden gestoeld, niet is gebleken en dat Silife c.s. op dit punt niet aan haar stelplicht heeft voldaan.
5.39.
Dit verweer faalt. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is onder bijzondere omstandigheden naast aansprakelijkheid van die vennootschap ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Het antwoord op de vraag of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval. Anders dan Roka c.s. suggereert is niet noodzakelijk dat sprake is van een onmogelijkheid voor de vennootschap om de gestelde schade te betalen of van de onmogelijkheid om op de vennootschap verhaal te nemen.
5.40.
[geïntimeerde 6] was als bestuurder van Roka nauw bij de onderhandelingen betrokken en op de hoogte van onder meer de e-mail van 3 april 2013. Het was in feite [geïntimeerde 6] die het onrechtmatige handelen van Roka bewerkstelligde. De wetenschap van Roka, als beschreven in r.o. 5.21.1. tot en met 5.21.8 en 5.27, heeft [geïntimeerde 6] dus ook gehad. Het hof is van oordeel dat [geïntimeerde 6] gelet op dit alles de belangen van Silife c.s. zodanig heeft veronachtzaamd, dat sprake is van strijd met de volgens maatschappelijke betamelijkheidsnormen jegens Silife c.s. in acht te nemen zorgvuldigheid. Aldus heeft hij ernstig verwijtbaar en daarmee onrechtmatig jegens Silife c.s. gehandeld.
5.41.
Grief 4 slaagt dus ook voor zover Silife c.s. daarin betoogt dat [geïntimeerde 6] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Silife c.s.
Onrechtmatige daad en wanprestatie [geïntimeerde 7] jegens Silife c.s.
Onrechtmatige daad
5.42.
Silife c.s. stelt dat [geïntimeerde 7] onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, onder meer door te handelen in strijd met de door hem jegens Silife c.s. in acht te nemen zorgvuldigheid. Zij stelt daartoe dat [geïntimeerde 7] de totstandkoming van de Roka-licentieovereenkomst en exploitatie van het Octrooi door Roka c.s. actief gestalte heeft gegeven, door Roka voordat de Roka-Licentieovereenkomst was gesloten te adviseren inzake de door haar te voeren merk- en handelsnaam en Roka toe te zeggen dat hij en Magnichem de productie voor Roka zouden doen, alsmede door SI Tech mede op te richten en daaraan deel te nemen (zodat hij de vruchten plukt van de Roka-Licentieovereenkomst). Silife c.s. wijst er op dat [geïntimeerde 7] dit deed terwijl hij bekend was met de door Roka jegens Silife c.s. gepleegde onrechtmatige daad en terwijl hij CEO was van Silife India. Daarnaast stelt zij dat [geïntimeerde 7] Magnichem heeft overgehaald om, in plaats van voor Silife, voor SI Tech te gaan produceren, dat [geïntimeerde 7] de SI-Vennootschappen ondersteunt in de exploitatie van het Octrooi, en dat [geïntimeerde 7] zijn relatienetwerk in India en kennis van de productietechnologie aan deze vennootschappen beschikbaar stelt.
5.43.
Het hof verwerpt het hiertegen opgeworpen verweer van [geïntimeerde 7] dat hij pas na 20 mei 2013 in contact is getreden met Roka. Het hof leidt de eerdere betrokkenheid van [geïntimeerde 7] af uit de e-mail van 3 april 2013. De e-mail vermeldt dat [bestuurder Lisida] met [geïntimeerde 7] heeft gesproken over een nieuwe merknaam voor het product (NewSil), en dat [geïntimeerde 7] ook al een nieuw logo heeft verzonnen. Daarnaast vermeldt de e-mail dat niets de productie en verkoop in India in de weg staat. Nu de medewerking van [geïntimeerde 7] en Magnichem volgens [bestuurder Lisida] (naar de eigen stellingen van Roka c.s.), noodzakelijk was voor de productie en verkoop in India, kan daaruit worden afgeleid dat [geïntimeerde 7] en Magnichem hun medewerking aan de exploitatie van de Roka-Licentieovereenkomst al hadden toegezegd. Dit blijkt ook uit het feit dat de e-mail van 3 april 2013 vermeldt dat ten aanzien van Magnichem een concept-overeenkomst is opgesteld. In dit licht acht het hof het betoog ten pleidooie van de zijde van Roka c.s. dat [geïntimeerde 7] , toen hij met [bestuurder Lisida] over de nieuwe merknaam en het nieuwe logo sprak, kan hebben gedacht dat het om “algemene vragen” ging, ongeloofwaardig. Het hof gaat er dan ook van uit dat [geïntimeerde 7] Roka en [bestuurder Lisida] voorafgaand aan de totstandkoming van de Roka-Licentieovereenkomst heeft geadviseerd en zijn medewerking alsmede die van Magnichem heeft toegezegd. Daarmee heeft hij – terwijl hij nog in dienst was bij Silife India – de totstandkoming van de afspraken tussen Liquistone, [bestuurder Lisida] en Roka en de totstandkoming van de Roka-Licentieovereenkomst actief bevorderd.
5.44.
Daarnaast was [geïntimeerde 7] als bestuurder van Silife India en als medeauteur van het businessplan van Silife BV (productie 44 bij de inleidende dagvaarding), bekend met het belang van de Silife-Vennootschappen bij de voortzetting van de exclusieve licentieovereenkomst door Silife Ltd. Aldus moet ook het ernstige nadeel dat de Silife-Vennootschappen leden ten gevolge van het aangaan van de Roka-Licentieovereenkomst en van een samenwerking tussen Roka en [geïntimeerde 7] /Magnichem voorzienbaar zijn geweest voor [geïntimeerde 7] .
5.45.
Ten slotte neemt het hof in aanmerking dat [geïntimeerde 7] zijn medewerking is gaan verlenen aan de oprichting van SI Tech en vervolgens een belang heeft verworven in SI Tech. Deze omstandigheid vormt een aanwijzing dat [geïntimeerde 7] zich bij zijn handelen heeft laten leiden door zijn eigen belang en niet door dat van Silife c.s., terwijl hij bij Silife India in dienst was. [geïntimeerde 7] heeft naar het oordeel van het hof onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd die wijzen op het tegendeel. Het hof acht het verweer van Roka c.s. dat [geïntimeerde 7] pas na 20 mei 2013 betrokken is geraakt bij de oprichting van SI Tech, ongeloofwaardig, aangezien SI Tech acht dagen later is opgericht en aan de oprichting van een vennootschap voorbereidende handelingen voorafgaan.
5.46.
Het hof is op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden van oordeel dat [geïntimeerde 7] heeft gehandeld in strijd met de volgens maatschappelijke betamelijkheidsnormen door hem jegens Silife c.s. in acht te nemen zorgvuldigheid door te bevorderen dat Roka een exclusieve licentie op het Octrooi verwierf en door het Octrooi (mede) te exploiteren door middel van SI Tech. Grief 4 slaagt op dit punt. Alles wat [geïntimeerde 7] heeft aangevoerd met betrekking tot ontwikkelingen binnen Silife c.s. waar hij ontevreden over was (volgens [geïntimeerde 7] : het ontbreken van middelen, het ontbreken van een productregistratie, het gebrek aan enige actie, het verzoek om een stuk te antedateren, het ontbreken van een licentie, het gebrek aan oplossingen en onenigheid tussen de aandeelhouders), kan hier niet aan afdoen. Deze ontwikkelingen rechtvaardigen het handelen van [geïntimeerde 7] niet.
5.47.
Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of [geïntimeerde 7] op basis van exclusiviteit met Silife c.s. samenwerkte. Zelfs indien het [geïntimeerde 7] was toegestaan om met derden te werken, rechtvaardigt dat niet dat hij in de gegeven omstandigheden actief bevorderde dat Roka een exclusieve licentie op het Octrooi verwierf en dat hij door middel van SI Tech het Octrooi (mede) ging exploiteren.
5.48.
Het betoog van Silife c.s. dat [geïntimeerde 7] onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door van Silife c.s. afkomstige knowhow/technische informatie te gebruiken, althans zijn kennis van de productietechnologie aan Roka c.s. ter beschikking te stellen, faalt. Silife c.s. heeft immers niet inzichtelijk gemaakt welke knowhow/technische informatie/kennis dit betreft, buiten de knowhow/technische informatie/kennis waar het Octrooi betrekking op heeft. Silife heeft op dit punt dus niet aan haar stelplicht voldaan, zodat het hof deze grondslag als ongemotiveerd verwerpt. Ook kan niet worden vastgesteld dat [geïntimeerde 7] Magnichem heeft overgehaald om voor Roka c.s. te gaan werken of dat [geïntimeerde 7] “namens Magnichem” de productie van met gebruikmaking van het Octrooi vervaardigd gestabiliseerd siliciumzuur is gaan verrichten; daar heeft Silife c.s. onvoldoende voor gesteld. Het enkele feit dat [geïntimeerde 7] nauw betrokken is bij Magnichem, is onvoldoende om aan te nemen dat hij Magnichem heeft “overgehaald”. Waarom het ter beschikking stellen van zijn relatienetwerk in India onrechtmatig is jegens Silife c.s. heeft Silife c.s. ook niet toegelicht. Ook deze stellingen dienen dus als ongemotiveerd te worden verworpen.
Wanprestatie
5.49.
[geïntimeerde 7] heeft zich in eerste aanleg beroepen op het in de arbeidsovereenkomst opgenomen forumkeuzebeding, waarbij de rechtbank te Mumbai bevoegd is verklaard om geschillen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst te beslechten. De rechtbank heeft [geïntimeerde 7] daarin (terecht) niet gevolgd, omdat Silife c.s. haar vorderingen baseerde op onrechtmatige daad en niet op de arbeidsovereenkomst. Inmiddels baseert Silife c.s. zich blijkens haar gewijzigde vordering onder IIIe wel op de arbeidsovereenkomst tussen [geïntimeerde 7] en Silife India, stellende dat [geïntimeerde 7] toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming daarvan. Het hof is echter niet bevoegd om over deze vordering te oordelen, gelet op het forumkeuzebeding. Dat dit geen
exclusieve
forumkeuze zou zijn, zoals Silife c.s. betoogt, volgt het hof niet. Niet valt in te zien wat het doel van een forumkeuzebeding zou zijn, indien daarmee niet is bedoeld dat uitsluitend de daarin genoemde rechtbank bevoegd zal zijn. Aan de stellingen die Silife c.s. aan haar vordering onder IIIe ten grondslag heeft gelegd, gaat het hof dan ook voorbij.
Onrechtmatige daad en wanprestatie Magnichem jegens Silife c.s.
5.50.
Silife c.s. legt aan haar vordering jegens Magnichem in de eerste plaats ten grondslag dat Magnichem, door de exploitatie van het Octrooi door Roka c.s. te ondersteunen, welbewust deelneemt aan en profiteert van de onrechtmatige daad van Liquistone, respectievelijk [bestuurder Lisida] jegens de SI-Vennootschappen.
5.51.
Magnichem profiteert indirect van de wanprestatie/onrechtmatige daad van Liquistone, doordat zij ter exploitatie van het Octrooi een productie- en marketingovereenkomst met SI Tech heeft gesloten, en daar voordeel mee behaalt.
Als bijkomende omstandigheden die dit profiteren onrechtmatig zouden maken, stelt Silife c.s. in de eerste plaats dat Magnichem kennis had van het bestaan van de exclusieve Silife-Licentieovereenkomst, de wanprestatie/het onrechtmatig handelen van Liquistone, en van de schade die Silife c.s. daardoor leden. Zij leidt dit af uit het feit dat [geïntimeerde 7] als werknemer/vertegenwoordiger van Magnichem nauw bij haar betrokken is. Of dit juist is – Roka c.s. betwist de door Silife c.s. gestelde nauwe betrokkenheid – kan naar het oordeel van het hof in het midden blijven. Magnichem was immers reeds begonnen met productie van gestabiliseerd siliciumzuur voor Silife c.s. en had dus zelf kennis van het bestaan van de exclusieve Silife-Licentieovereenkomst en het feit dat de Roka-Licentieovereenkomst strijdig was met die exclusiviteit, en kon voorzien dat Silife c.s. door het sluiten van de Roka-overeenkomst schade leed. Dat betekent niet meer en niet minder dan dat Magnichem op de hoogte was van de wanprestatie en van het feit dat Silife c.s. daardoor schade leed. Dat is naar het oordeel van het hof in de gegeven omstandigheden onvoldoende om onrechtmatig handelen van Magnichem aan te nemen. Bij dat oordeel neemt het hof in aanmerking dat Magnichem en Silife c.s. geen exclusiviteit hadden afgesproken. Het stond Magnichem in beginsel dus vrij om zowel voor Silife c.s. als voor de SI-Vennootschappen te produceren. Ook kan, bij gebrek aan gegevens daaromtrent, niet worden vastgesteld welk voordeel Magnichem genereert met de productie voor de SI-vennootschappen en evenmin dat er een onevenredigheid bestaat tussen het belang van Magnichem en het belang van Silife c.s. Dat Magnichem zelf de wanprestatie/onrechtmatige daad van Liquistone zou hebben bevorderd is voorts gesteld noch gebleken. Het hof concludeert dat geen sprake is van onrechtmatig profiteren van wanprestatie/onrechtmatige daad.
5.52.
Silife c.s. legt verder aan haar vordering jegens Magnichem ten grondslag dat Magnichem heeft
deelgenomen
aan de onrechtmatige daad van [bestuurder Lisida] jegens haar. Zij stelt dat deze deelname bestaat uit de productie en distributie van het gestabiliseerd siliciumzuur in de wetenschap dat deze een voortzetting is van de door [bestuurder Lisida], Lisida en de andere geïntimeerden gepleegde onrechtmatige daad. Deze grondslag faalt eveneens. Het enkele feit dat Magnichem thans produceert voor de SI-Vennootschappen is onvoldoende om te concluderen dat sprake is van “deelname” aan de onrechtmatige daad van [bestuurder Lisida].
5.53.
Ten slotte heeft Silife c.s. aan haar vorderingen jegens Magnichem ten grondslag gelegd dat Magnichem onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en toerekenbaar is tekortgeschoten in de met Silife India en Silife BV gesloten overeenkomst(en), door de aan haar ter beschikking gestelde knowhow/technische informatie ter zake van het gestabiliseerd siliciumzuur aan te wenden ten behoeve van Roka c.s. Hier geldt, evenals ten aanzien van [geïntimeerde 7] , dat Silife c.s. niet inzichtelijk heeft gemaakt welke knowhow/technische informatie dit betreft, buiten de knowhow/ technische informatie waar het Octrooi betrekking op heeft. Silife heeft op dit punt dus niet aan haar stelplicht voldaan. Het hof verwerpt deze grondslag daarom.
5.54.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat grief 4 faalt ten aanzien van Magnichem.
Grief 5
5.55.
In grief 5 voert Silife c.s. aan dat de rechtbank door de eis tot staking van de exploitatie door Roka c.s. af te wijzen heeft miskend dat ingeval van botsende licentierechten onder de hier geldende omstandigheden de oudste licentie voorrang heeft.
5.56.
Deze grief behoeft geen bespreking, omdat Silife c.s. daar geen belang bij heeft. Het onrechtmatig handelen van Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] geeft voldoende grond voor het opleggen van het jegens hen gevorderde verbod, als weergegeven in r.o. 4.2. onder II (met inachtneming van het in r.o. 5.65 e.v. overwogene). Nu is gesteld noch gebleken dat de onrechtmatige daad niet aan hen kan worden toegerekend, zijn Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] immers verplicht de schade die Silife c.s. ten gevolge van dit onrechtmatig handelen lijdt te vergoeden. Deze schadevergoeding kan, zoals reeds vermeld in r.o. 5.9, (mede) bestaan uit een verbod om de Roka-Licentieovereenkomst te exploiteren.
Toewijsbaarheid van de vorderingen van Silife c.s.
Verklaringen voor recht
5.57.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van Silife c.s. zoals weergegeven in r.o. 4.2. onder IIIa sub a en – deels – sub d, toewijsbaar zijn, met dien verstande dat zal worden verklaard dat Roka, [geïntimeerde 5] en [geïntimeerde 6] onrechtmatig hebben gehandeld jegens de Silife-Vennootschappen en Liquistone, door het samenstel van handelingen als weergegeven in (ten aanzien van Roka) r.o. 5.19, 5.21.1. tot en met 5.21.8 en 5.26. en 5.27, respectievelijk (ten aanzien van [geïntimeerde 5] ) in r.o. 5.32 tot en met 5.35 en (ten aanzien van [geïntimeerde 6] ) in r.o. 5.40.
5.58.
Onder IIIa, sub b en – deels – d vordert Silife c.s. verklaringen voor recht dat Roka, [geïntimeerde 5] en/of [geïntimeerde 6] onrechtmatig hebben gehandeld door – beknopt weergegeven – de van de Silife-Vennootschappen afkomstige en aan hen toebehorende technische en commerciële informatie ter zake van het gestabiliseerd siliciumzuur te bemachtigen en/of via de SI-Vennootschappen te (doen) exploiteren. Deze vorderingen dienen als onvoldoende onderbouwd te worden afgewezen. Silife c.s. heeft ook ten aanzien van Roka, [geïntimeerde 5] en [geïntimeerde 6] immers onvoldoende inzichtelijk gemaakt welke informatie dit betreft, buiten de informatie waar het Octrooi betrekking op heeft, zodat zij op dit punt niet aan haar stelplicht heeft voldaan.
5.59.
Ook de gevorderde verklaring voor recht dat Roka, [geïntimeerde 5] en/of [geïntimeerde 6] ten nadele van Silife c.s. [bestuurder Lisida] en Lisida en/of [geïntimeerde 7] en/of Magnichem hebben bewogen de samenwerking met Roka en de SI-Vennootschappen aan te gaan (vordering IIIa, sub c), dient te worden afgewezen. Hoewel het handelen van Roka, [geïntimeerde 5] en [geïntimeerde 6] zal hebben bevorderd dat deze partijen een samenwerking hebben willen aangaan met Roka en de SI-Vennootschappen, heeft Silife c.s. onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld om de conclusie te rechtvaardigen dat zij deze partijen heeft
bewogen
om deze samenwerking aan te gaan. Uit de stellingen van Silife c.s. vloeit veeleer voort dat in elk geval [bestuurder Lisida] en Lisida uit eigen beweging hebben gehandeld en dat [bestuurder Lisida] en Lisida [geïntimeerde 7] en Magnichem hebben bewogen te gaan samenwerken met Roka.
5.60.
Het hof ziet ook geen grond voor de toewijzing van de verklaring voor recht dat Roka, [geïntimeerde 5] en/of [geïntimeerde 6] – kort gezegd – onrechtmatig hebben gehandeld door [bestuurder Lisida] en Lisida een beroep te laten doen op de ontbinding van de licentierechten en tegenover derden te laten verklaren dat de Silife-Vennootschappen hun licentierechten hadden verloren (vordering IIIb), reeds omdat Silife c.s. geen feiten en omstandigheden hebben gesteld waaruit blijkt dat [bestuurder Lisida] en Lisida bij de ontbinding van de Silife-Licentieovereenkomst (en sublicentieovereenkomsten) hebben gehandeld op voorspraak/initiatief van Roka, en niet uit eigen beweging.
5.61.
Het in r.o. 5.29 en 5.30 overwogene brengt met zich dat de vordering tot het geven van een verklaring voor recht dat de SI-Vennootschappen – kort gezegd – onrechtmatig hebben gehandeld (de vordering onder IIIc) niet toewijsbaar is.
5.62.
Onder IIId vordert Roka c.s. een verklaring voor recht betreffende de onrechtmatigheid van diverse handelingen van [geïntimeerde 7] jegens Silife India en jegens Silife Ltd. Het onrechtmatig handelen van [geïntimeerde 7] vloeit echter voort uit het samenstel van de in r.o. 5.42 tot en met 5.46 genoemde omstandigheden, en niet uit elk van deze handelingen afzonderlijk. Het hof zal de verklaring voor recht dienovereenkomstig herformuleren. Uit r.o. 5.48 volgt dat de verklaring voor recht geen betrekking zal hebben op de door Silife c.s. gestelde omstandigheden dat [geïntimeerde 7] Magnichem heeft overgehaald om voor Roka c.s. te gaan werken of dat [geïntimeerde 7] namens Magnichem de productie van met gebruikmaking van het Octrooi vervaardigd gestabiliseerd siliciumzuur is gaan verrichten.
5.63.
Silife c.s. dient op grond van het in r.o. 5.49 overwogene niet ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering weergegeven onder IIIe, die betrekking heeft op de stelling dat [geïntimeerde 7] is tekortgeschoten in de nakoming van de arbeidsovereenkomst tussen hem en Silife India.
5.64.
De vordering weergegeven onder IIIf, die betrekking heeft op Magnichem, is gelet op het in r.o. 5.50. tot en met 5.54 overwogene niet toewijsbaar.
Verbodsvorderingen
5.65.
De in r.o. 4.2. onder II weergegeven primaire vordering sub a is gelet op het onrechtmatig handelen van Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] toewijsbaar. Voor zover Roka c.s. heeft bedoeld te betogen dat geen plaats is voor toewijzing van de verbodsvordering, omdat het Octrooi slechts ziet op de vervaardiging van laboratoriumhoeveelheden gestabiliseerd siliciumzuur, verwerpt het hof dat betoog. De tekst van de octrooispecificatie maakt melding van de “preparation” (vervaardiging, bereiding, fabricatie) van gestabiliseerd siliciumzuur en maakt daarbij nergens onderscheid tussen productie op laboratoriumschaal en industriële schaal. Aan Roka c.s. kan wel worden toegegeven dat het gevorderde verbod wat onduidelijk is, in die zin dat wordt gesproken van “de licentierechten die onderwerp zijn van de licentieovereenkomst van 6 april 2013”, waar “het Octrooi” kan worden geschreven, en dat wordt gevraagd om een verbod van “werkzaamheden die verband houden met de exploitatie” van het Octrooi. Het is duidelijk dat Silife c.s. zich verzet tegen werkzaamheden met gebruikmaking van de in het Octrooi vervatte techniek en verdere exploitatie van het Octrooi. Het hof zal de formulering van het verbod in die zin aanpassen. Het hof verwerpt verder het betoog van Roka c.s. dat het verbod/de dwangsom te ruim is geformuleerd doordat indirect handelen daar ook onder valt. Silife c.s. hebben er belang bij dat het verbod zich uitstrekt tot indirect handelen, omdat Roka c.s. anders eenvoudig het verbod zouden kunnen omzeilen door een andere aan hen gelieerde vennootschap in te zetten. De toe te wijzen dwangsom zal wel, zoals door Roka c.s. verzocht, worden gemaximeerd.
5.66.
Voor een verbod op “het verrichten van werkzaamheden die op enigerlei wijze verband houden met (…) de exploitatie van de technische en commerciële informatie ter zake van het gestabiliseerd siliciumzuur zoals bij memorie van grieven sub 397 tot en met 399 en bij dagvaarding in eerste aanleg sub 1, 2, 3, 15, 16 en 76, alsmede in de aldaar genoemde producties bedoeld en omschreven” (primaire vordering II sub b), ziet het hof geen aanleiding. Het hof is, zoals eerder overwogen, van oordeel dat Silife c.s. ten aanzien van dit deel van de vordering niet aan haar stelplicht heeft voldaan omdat zij niet inzichtelijk heeft gemaakt welke informatie dit betreft, buiten de informatie waar het Octrooi betrekking op heeft, terwijl gebruikmaking van technische informatie die onder het Octrooi valt reeds wordt beschermd door het verbod op gebruikmaking van en verdere exploitatie van het Octrooi.
De afwijzing van dit deel van de primaire vordering onder II geeft naar het oordeel van het hof geen aanleiding om het subsidiair gevorderde toe te wijzen. Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] zal immers wel worden verboden om het Octrooi te exploiteren. Daardoor heeft Roka c.s. geen belang bij toewijzing van de subsidiaire vordering, voor zover die vordering ziet op de exploitatie van het Octrooi. Voor zover de subsidiaire vordering ziet op de exploitatie van overige technische en commerciële informatie, heeft Roka c.s. – als hiervoor geoordeeld – niet aan haar stelplicht voldaan, zodat ook voor de toewijzing van de subsidiaire vordering op dit punt geen plaats is.
Schadevergoedingsvorderingen
5.67.
Gelet op het belang van de Silife-Vennootschappen bij de exclusieve exploitatie van het Octrooi, acht het hof aannemelijk dat zij schade hebben geleden door het onrechtmatig handelen van Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] . Het hof verwijst in dit verband naar het in r.o. 5.21.8. overwogene. Onder verwijzing naar het in r.o. 5.27 overwogene, acht het hof ook aannemelijk dat Liquistone schade heeft geleden ten gevolge van het onrechtmatig handelen van Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] . De vordering tot vergoeding van de door Silife c.s. ten gevolge van het onrechtmatig handelen van Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] geleden schade, op te maken bij staat (weergegeven onder IVa), zal dan ook worden toegewezen. Roka c.s. voert echter terecht aan dat Silife c.s. geen gronden heeft gesteld op grond waarvan de veroordeling hoofdelijk zou moeten worden uitgesproken. De gevorderde hoofdelijkheid zal daarom worden afgewezen.
5.68.
Silife c.s. dient op grond van het in r.o. 5.49 overwogene niet ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering weergegeven onder IVb, strekkende tot vergoeding van de schade die Silife India en Silife Ltd. stellen te hebben geleden ten gevolge van de gestelde tekortkoming door [geïntimeerde 7] in de nakoming van de arbeidsovereenkomst tussen hem en Silife India.
Bewijsaanbiedingen
5.69.
Voor zover partijen bewijsaanbiedingen hebben gedaan, dienen deze als te vaag dan wel niet ter zake dienende te worden gepasseerd, omdat de bewijsaanbiedingen zijn betrokken op onvoldoende gemotiveerde stellingen en omdat geen feiten zijn gesteld die, indien bewezen, tot andere oordelen aanleiding geven.
Slotsom
5.70.
Het hof zal het Vonnis gelet op het voorgaande bekrachtigen voor zover het betrekking heeft op de SI-Vennootschappen en Magnichem en de tegen hen ingestelde gewijzigde vorderingen afwijzen. Het hof zal het Vonnis vernietigen voor zover het betrekking heeft op Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] en de tegen Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] ingestelde vorderingen als hiervoor vermeld alsnog toewijzen. Het hof zal ABP niet ontvankelijk verklaren in haar vorderingen en Silife c.s. niet ontvankelijk verklaren in haar vorderingen weergegeven in r.o. 4.2. onder IIIe en IVb.
5.71.
De veroordeling van Silife c.s. in de proceskosten van Magnichem in eerste aanleg kan gelet op het voorgaande in stand blijven. De proceskosten van de SI-Vennootschappen in eerste aanleg begroot het hof op nihil. Silife c.s. zal als de jegens de SI-Vennootschappen en Magnichem in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep voor zover het geschil betrekking heeft op deze partijen. Het hof begroot de proceskosten van de SI-Vennootschappen en Magnichem in hoger beroep eveneens op nihil.
5.72.
Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] zullen als de jegens Silife c.s. in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in beide instanties voor zover het geschil betrekking heeft op deze partijen. Het hof begroot de proceskosten aan de zijde van Silife c.s. in eerste aanleg op € 730,01 aan verschotten en € 1.356,00 aan salaris voor de advocaat [NAAM]€ 994,58 aan verschotten en € 3.222,00 aan salaris voor de advocaat, vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.
6
Beslissing
Het hof:
- bekrachtigt het door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 7 februari 2018 voor zover het betrekking heeft op het geschil tussen Silife c.s. enerzijds en de SI-Vennootschappen en Magnichem anderzijds, met uitzondering van de beslissing ten aanzien van de proceskosten van de SI-Vennootschappen,
- vernietigt het door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 7 februari 2018 voor het overige,
en in zoverre
opnieuw rechtdoende
:
- verklaart ABP niet ontvankelijk in haar vorderingen;
- verklaart Silife c.s. niet ontvankelijk in haar vorderingen weergegeven in r.o. 4.2. onder IIIe en IVb;
- verklaart voor recht dat Roka, [geïntimeerde 5] en [geïntimeerde 6] onrechtmatig hebben gehandeld jegens de Silife-Vennootschappen en Liquistone, door het samenstel van handelingen als weergegeven in (ten aanzien van Roka) r.o. 5.19, 5.21.1. tot en met 5.21.8 en 5.26. en 5.27, respectievelijk (ten aanzien van [geïntimeerde 5] ) in r.o. 5.32 tot en met 5.35 en (ten aanzien van [geïntimeerde 6] ) in r.o. 5.40;
- verklaart voor recht dat [geïntimeerde 7] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Silife India en jegens Silife Ltd. door het samenstel van handelingen als weergegeven in r.o. 5.42 tot en met 5.46;
- verbiedt Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] om direct of indirect werkzaamheden te verrichten met gebruikmaking van de in het Octrooi vervatte techniek en ter (verdere) exploitatie van het Octrooi, en bepaalt dat Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en/of [geïntimeerde 7] een dwangsom verbeurt van € 250.000 (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro) voor iedere keer dat de betreffende (rechts)persoon het verbod overtreedt en € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor iedere dag dat een overtreding van het verbod door de betreffende (rechts)persoon voortduurt, met een maximum van € 10.000.000 (zegge tien miljoen euro) per persoon;
- veroordeelt Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] ieder om aan de Silife-Vennootschappen en Liquistone de schade te vergoeden, op te maken bij staat, die de Silife-Vennootschappen en Liquistone hebben geleden ten gevolge van het onrechtmatig handelen door Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] , respectievelijk [geïntimeerde 7] ;
- veroordeelt Silife c.s. in de proceskosten in eerste aanleg met betrekking tot het geschil tussen haar en de SI-Vennootschappen, aan de zijde van de SI-Vennootschappen begroot op nihil;
- veroordeelt Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] in de proceskosten in eerste aanleg voor zover het geschil betrekking heeft op hen en Silife c.s., aan de zijde van Silife c.s. begroot op € 730,01 aan verschotten en € 1.356,00 aan salaris voor de advocaat;
- veroordeelt Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] in de proceskosten in hoger beroep met betrekking tot het geschil tussen hen en Silife c.s., tot op heden aan de zijde van Silife c.s. begroot op € 994,58 aan verschotten, € 3.222,00 aan salaris voor de advocaat [NAAM]€ 157,00 aan nasalaris voor de advocaat, nog te verhogen met € 82,00 indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 82,00, na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van genoemde termijn van 14 dagen;
- veroordeelt Silife c.s. in de proceskosten in hoger beroep voor zover het geschil betrekking heeft op haar en de SI-Vennootschappen en Magnichem, aan de zijde van de SI-Vennootschappen en Magnichem begroot op nihil;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. J.I. de Vreese-Rood, R. Kalden en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 januari 2020 in aanwezigheid van de griffier.
HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0419 (r.o. 3.3 (c), laatste volzin).
HR 2 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1564 (Poot/ABP
)
.
Zie HR 23 juni 1974, ECLI:NL:HR:1974:AC5473(Caltex/Kamsteeg), NJ 1974/400.
HR 26 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ1084; HR 08 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1913.
Zie HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:740 (Joba/Tjin-Hin-Tjoe), r.o. 3.4.