ECLI:NL:RBDHA:2019:12808
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/578381 / HA ZA 19-844
Vonnis van 27 november 2019 in de incidenten
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht
MULTI ACCESS LIMITED
,
te Tortola, Britse Maagdeneilanden,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het voegingincident,
verweerster in het incident tot zekerheidstelling,
advocaat [NAAM]. A.J. Spiegeler te Den Haag,
tegen
SIN WAH FOOD B.V.
,
te Eindhoven,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het voegingincident,
eiseres in het incident tot zekerheidstelling,
advocaat [NAAM]. R. Brekhoff te Den Haag.
Partijen zullen hierna Multi Access en Sin Wah Food genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 31 juli 2019, met productie 1 tot en met 7;
de incidentele conclusie tot voeging van zaken ex art. 222 Rv
en zekerheidstelling ex art. 224 Rv, met productie 1;
- de incidentele conclusie van antwoord.
1.2.
Vonnis in de incidenten is nader bepaald op heden.
2
Het geschil in de hoofdzaak
2.1.
Multi Access vordert - samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,
I. Sin Wah Food zal bevelen om iedere inbreuk op de Uniebeeldmerken, zoals opgenomen in randnummer 13 van de dagvaarding met de aanduiding ‘Beeldmerk 1’ tot en met ‘Beelmerk 8’, en de Uniewoordmerken WANG LAO JI en WONG LO KAT te staken en gestaakt te houden (zoals meer specifiek aangegeven in het petitum onder I. A tot en met C);
II. Sin Wah Food zal bevelen om ieder onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden en de kans op verwarring zoveel mogelijk terug te dringen door gebruik te maken van afwijkende vormgeving en ondubbelzinnige, waarheidsgetrouwe herkomstindicaties;
III. Sin Wah Food zal bevelen om ieder onrechtmatig handelen wegens betrokkenheid bij het aanbieden, verhandelen, in voorraad hebben en in- en uitvoeren van Inbreukmakende Producten, te staken en gestaakt te houden;
IV. Sin Wah Food zal bevelen om alle Inbreukmakende Producten af te geven en te vernietigen;
V. Sin Wah Food zal veroordelen in de opslag- en vernietigingskosten ten aanzien van de Inbreukmakende Producten;
VI. Sin Wah Food zal veroordelen rekening en verantwoording af te leggen met betrekking tot de winst die zij heeft gegenereerd dankzij de inbreuk op de rechten van Multi Access door overlegging van een geverifieerde opgave (zoals meer specifiek aangegeven in het petitum onder VI. a) tot en met d));
VII. Sin Wah Food zal veroordelen om aan Multi Access te vergoeden de schade in de vorm van winstafdracht;
VIII. Sin Wah Food zal veroordelen om aan Multi Access te vergoeden de schade die Multi Access heeft geleden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
IX. Sin Wah Food zal veroordelen tot betaling van een dwangsom voor iedere keer dan wel voor iedere dag dat Sin Wah Food hiermee in strijd handelt;
X. Sin Wah Food zal veroordelen in de (na)kosten ex art. 1019h Rv en de buitengerechtelijke kosten.
2.2.
Ter onderbouwing van de (neven)vorderingen stelt Multi Access - verkort weergegeven - dat zij houdster is van acht Uniebeeldmerken en vier Uniewoordmerken (hierna tezamen: de Uniemerken). De Uniemerken worden onder andere gebruikt voor diverse dranken en voedingsmiddelen, waaronder Chinese kruidenthee. Medio juli 2019 heeft de advocaat [NAAM]douane dat producten (blikjes Chinese kruidenthee) met daarop de Uniemerken van Multi Access zijn geschorst van vrijgave respectievelijk vastgehouden. Geadresseerde van de goederen is Sin Wah Food. Door gebruik te maken van tekens die identiek zijn aan de Uniemerken van Multi Access, maakt Sin Wah Food inbreuk op de merkrechten en handelt tevens onrechtmatig jegens Multi Access.
3
Het geschil in het voegingsincident
3.1.
Sin Wah Food vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, de hoofdzaak zal voegen met de bij deze rechtbank aanhangige zaak tussen Multi Access en Coöperatie Oriental Holding Europe U.A. (hierna: Oriental Europe) met het zaaknummer / rolnummer C/09/578120 / HA ZA 19-827 (hierna: de zaak 19-827), met veroordeling van Multi Access in de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.
3.2.
Aan deze vordering legt Sin Wah Food ten grondslag dat de onderhavige hoofdzaak en de zaak 19-827 zijn verknocht omdat in beide zaken dezelfde twaalf Uniemerken door Multi Access jegens Sin Wah Food dan wel Oriental Europe zijn ingeroepen, waarbij de gestelde inbreukmakende producten in beide gevallen blikjes kruidenthee betreffen. Het is goed voor te stellen dat het verweer in één of beide zaken betrekking heeft op de geldigheid van één of meerdere Uniemerken, zodat het oordeel van de rechtbank daarover in de ene procedure gevolgen heeft voor de beoordeling van de vorderingen in de andere procedure.
3.3.
Multi Access heeft geen bezwaar tegen voeging en erkent dat consistentie van de uitspraken in beide procedures wenselijk is. Zij maakt wel bezwaar tegen toepassing van art. 1019h Rv voor de proceskosten, waarbij zij aanvoert dat het incident niet ziet op een kwestie van intellectuele eigendom, dan wel zeer eenvoudig is, zodat het liquidatietarief toegepast moet worden.
4
De beoordeling in het voegingsincident
4.1.
De rechtbank is - met partijen - van oordeel dat sprake is van verknochte zaken, waarmee de vordering tot voeging voor toewijzing in aanmerking komt. De gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring zal worden afgewezen, nu de voeging van beide zaken geen handeling is waarvan Sin Wah Food tenuitvoerlegging jegens Multi Access kan verlangen.
4.2.
De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in het incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.
5
Het geschil in het incident tot zekerheidstelling
5.1.
Sin Wah Food vordert - samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, Multi Access zal gebieden zekerheid te stellen voor de proceskosten voor een bedrag van € 35.000,- door middel van een bankgarantie of door storting op de derdengeldrekening van de advocaat [NAAM], met veroordeling van Multi Access in de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.
5.2.
Deze vordering grondt Sin Wah Food op de stelling dat Multi Access geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft en dat geen van de uitzonderingen genoemd in art. 224 lid 2 Rv van toepassing is. Sin Wah Food baseert het gevorderde bedrag van € 35.000,- op het tarief voor een complexe bodemzaak in de Indicatietarieven in IE-zaken (versie 1 april 2017).
5.3.
Multi Access voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
6
De beoordeling in het incident tot zekerheidstelling
6.1.
Niet in geschil is dat Multi Access geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, waarmee art. 224 lid 1 Rv van toepassing is en Multi Access in beginsel zekerheid moet stellen, tenzij sprake is van één van de uitzonderingen genoemd in art. 224 lid 2 Rv.
6.2.
Tussen partijen staat eveneens vast dat geen van de voornoemde uitzonderingen zich voordoen (althans, Multi Access heeft geen beroep gedaan op één van deze uitzonderingen). Multi Access heeft enkel betwist dat zij niet vrijwillig aan een eventuele proceskostenveroordeling zal voldoen, waarbij zij verwijst naar de procedures bij het EUIPO tussen Multi Access en Guangzhou Baiyunsan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd., waarbij Multi Access is veroordeeld in de kosten van de procedure, aan welke betalingsverplichtingen zij heeft voldaan. Dit enkele feit, dat niet valt onder de voornoemde wettelijke uitzonderingen, kan niet afdoen aan de op grond van art. 224 lid 1 Rv vooropgestelde verplichting tot zekerheidstelling voor Multi Access.
6.3.
Dat betekent dat de vordering toewijsbaar is. Met betrekking tot de hoogte van de door Sin Wah Food gevorderde zekerheidstelling verzoekt Multi Access het bedrag te matigen tot maximaal € 17.500,-, waarbij zij aanhaakt bij het IE-indicatietarief voor een normale bodemprocedure. Daarnaast betoogt Multi Access dat de achtergrond van de onderhavige hoofdzaak en de zaak 19-827 voor het overgrote deel identiek zijn, nu het gaat om hetzelfde internationale geschil en in de beide zaken dezelfde Uniex  worden ingeroepen. Sin Wah Food en Oriental Europe worden ook door dezelfde advocaat [NAAM]. Gezien de grote overlap, betoogt Multi Access dat een zekerheidstelling van € 10.000,- in de onderhavige zaak passend zou zijn.
6.4.
De rechtbank is het met Sin Wah Food eens dat de onderhavige procedure - in ieder geval vooralsnog - kan worden aangemerkt als een complexe zaak in de zin van de geldende IE-indicatietarieven, nu het geschil een uitgebreide internationale achtergrond kent, waarbij (mogelijk) de geldigheid van en inbreuk op twaalf Uniemerken in de beoordeling betrokken zal moeten worden. Voor deze categorie zaken geldt een maximum proceskostentarief van € 35.000,- exclusief griffierechten. Multi Access merkt echter terecht op dat de onderhavige hoofdzaak en de zaak 19-827 een grote overlap vertonen. In beide zaken wordt, op grond van dezelfde Uniemerken, grotendeels hetzelfde gevorderd en zullen (naar verwachting) dezelfde verweren gevoerd worden, te meer nu de gedaagde (Sin Wah Food respectievelijk Oriental Europe) in beide procedures vertegenwoordigd wordt door dezelfde advocaat. Dit brengt mee dat de in beide zaken door gedaagden in te nemen standpunten en de in verband daarmee te maken kosten naar verwachting grotendeels zullen overlappen. Nu ook in de zaak 19-827 zekerheidstelling is gevorderd, waarop bij vonnis van (eveneens) heden wordt beslist, ziet de rechtbank aanleiding om de zekerheidstelling voor de proceskosten in de beide zaken tezamen te maximeren op het IE-Indicatietarief voor een complexe zaak. Dat leidt ertoe dat in de onderhavige zaak de gevorderde zekerheid wordt toegewezen tot een bedrag van € 17.500,-, exclusief griffierechten. De griffierechten bedragen voor Sin Wah Food € 639,-. De rechtbank begroot de totale geschatte maximale proceskosten van Sin Wah Food in deze zaak daarom op € 18.139,-.
6.5.
Nu Multi Access geen bezwaar heeft gemaakt tegen de door Sin Wah Food voorgestelde manieren van zekerheidstelling, zal de rechtbank beide wijzen opnemen in het dictum. Volgens de bewoordingen van art. 6:51 BW kan Multi Access, als degene die zekerheid dient te stellen, kiezen hoe zij dat wil doen.
6.6.
Voor wat betreft de termijn waarbinnen zekerheid moet worden gesteld, verzoekt Multi Access de rechtbank de gevorderde termijn van twee weken te verlengen tot zes weken, omdat Multi Access wordt aangestuurd vanuit Hongkong en de Europese juridische zaken worden behandeld door verschillende advocatenkantoren in Europa, waardoor de communicatie minder snel verloopt dan in een nationaal geschil. De rechtbank ziet hierin aanleiding de termijn op zes weken te stellen.
6.7.
De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in het incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak. Daarbij zal ook het verweer van Multi Access aan de orde komen dat niet art. 1019h Rv maar het liquidatietarief toegepast moet worden bij de vaststelling van de proceskosten, omdat het incident niet ziet op een kwestie van intellectuele eigendom, dan wel zeer eenvoudig is.
7
De beslissing
De rechtbank
in het voegingsincident
7.1.
voegt de hoofdzaak met de bij deze rechtbank aanhangige zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/578120 / HA ZA 19-827;
7.2.
houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;
in het incident tot zekerheidstelling
7.3.
veroordeelt Multi Access, op straffe van niet-ontvankelijkheid in de hoofdzaak, om binnen zes weken na de datum van dit vonnis ten behoeve van Sin Wah Food zekerheid te stellen tot een bedrag van € 18.139,- voor een eventuele proceskostenveroordeling in de hoofdzaak, door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden, of door storting op de derdengeldenrekening van Heffels Spiegeler Advocaten onder de voorwaarde dat het gestorte bedrag bij het eindigen van de hoofdzaak onmiddellijk zal worden vrijgegeven;
7.4.
verklaart de veroordeling onder 7.3 uitvoerbaar bij voorraad;
7.5.
houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;
in de hoofdzaak
7.6.
verwijst de zaak naar de rol van woensdag
19 februari 2020
voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Sin Wah Food.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2019.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering