ECLI:NL:GHAMS:2019:4064
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team I
zaaknummer: 200.233.818/01 KG
zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam: C/13/637008/KG ZA 17-1135
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 12 november 2019
inzake
1
de vennootschap naar vreemd rechtROXTEC AB,
gevestigd te Sundsvall, Zweden,
2.
ROXTEC B.V.
,
gevestigd te Harderwijk,
appellanten,
tevens incidenteel geïntimeerden,
advocaat: mr. R.A.C. Stoop te Amsterdam,
tegen
1
[geïntimeerde 1], tevens handelend onder de naam OTM
PROJECTADVIES
,
wonend te [woonplaats],
2. de vennootschap naar vreemd recht
WALLMAX S.R.L.
,
gevestigd te Milaan, Italië,
geïntimeerden,
tevens incidenteel appellanten,
advocaat: mr. A.E. Hezius te Amsterdam.
1
Het geding in hoger beroep
Appellanten worden hierna Roxtec c.s. genoemd en geïntimeerden OTM c.s.
Roxtec c.s. zijn bij dagvaarding van 30 november 2017 in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 3 november 2017, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer in kort geding gewezen tussen Roxtec c.s. als eiseressen in conventie, tevens verweersters in voorwaardelijke reconventie en OTM c.s. als gedaagden in conventie, tevens eisers in voorwaardelijke reconventie.
Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven, met producties;
- memorie houdende exceptie van onbevoegdheid, tevens voorwaardelijke memorie van antwoord in principaal appel, alsmede memorie van grieven in incidenteel appel, met producties;
- memorie van antwoord in de exceptie van onbevoegdheid, met producties;
- akte houdende vordering tot vergoeding van proceskosten ex artikel 1019h Rv, met productie;
- memorie van antwoord in incidenteel appel, tevens antwoordakte houdende uitlating proceskosten;
- akte houdende uitlating m.b.t. de nieuwe stelling van Roxtec, tevens bezwaar tegen Roxtec’s vermeerdering van eis;
- antwoordakte op bezwaar vermeerdering van eis.
Vervolgens is arrest gevraagd.
Roxtec c.s. hebben het principaal appel ingetrokken en handhaven niet langer hun vordering die inzet is van het onderhavige geding, behoudens voor zover het de gevorderde proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv betreft.
OTM c.s. hebben geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis waarvan beroep behalve wat de in reconventie uitgesproken kostenveroordeling betreft. Zij vorderen dat Roxtec c.s. worden veroordeeld aan hen ter zake van de proceskosten in eerste aanleg een bedrag van € 4.000,- te betalen en dat, voor zover zij daarbij tot betaling van een gelijk bedrag zijn veroordeeld, het vonnis zal worden vernietigd en Roxtec c.s. zullen worden veroordeeld om bedoeld bedrag aan hen terug te betalen.
Partijen vorderen over en weer dat de ander in de kosten van het geding in hoger beroep zal worden veroordeeld, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv.
2
Beoordeling
2.1.
Roxtec c.s. hebben in eerste aanleg een voorziening gevorderd die er, in essentie, toe strekt dat OTM c.s. iedere inbreuk in de Europese Unie respectievelijk in Nederland op aan Roxtec c.s. toekomende auteursrechten en merkrechten, althans de slaafse nabootsing van hun producten zullen staken en gestaakt te houden.
OTM c.s. vorderen in (voorwaardelijke) reconventie een voorziening die er, in essentie, toe strekt dat Roxtec c.s. zich van verdere rechtsmaatregelen jegens hen zal onthouden.
De voorzieningenrechter heeft de vorderingen over en weer afgewezen, Roxtec c.s. veroordeeld in de kosten van het geding in conventie begroot op in totaal € 36.618,- en OTM c.s. in de kosten van het geding in reconventie begroot op € 4.000,-.
2.2.
Roxtec c.s. houden zich bezig met de ontwikkeling, productie en verhandeling van kabel- en pijpafdichtingsoplossingen. Hun producten zijn voorzien van een zogenoemd
bulls-eye
ontwerp en worden uitgevoerd in de contrasterende kleuren (fel) blauw en zwart teneinde deze zo onderscheidend mogelijk te maken. Hun vordering strekt met name tot bescherming van het uiterlijk/de vormgeving van hun producten, zij legt daaraan, zoals reeds overwogen, merkrecht, auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing ten grondslag.
2.3.
Kort na de zitting in eerste aanleg is tussen partijen een discussie ontstaan met betrekking tot producten (naar Roxtec c.s. stellen een aangepaste versie van de oranje-zwarte versie van eerder door OTM c.s. op de markt gebrachte producten) die OTM c.s. op een beurs in Rotterdam wilden tonen. Roxtec c.s. hebben naar aanleiding van een verzoek van OTM c.s. daartoe niet willen toezeggen dat zij zouden afzien van handhavingsmaatregelen, waarna OTM c.s. zich tot de voorzieningenrechter in Rotterdam hebben gewend die jegens Roxtec c.s. een zogenoemde
anti-suit injunction
heeft gegeven.
OTM c.s. hebben met betrekking tot het op de markt brengen van dit oranje-zwarte ontwerp geen onthoudingsverklaring willen ondertekenen.
Naar Roxtec c.s. stellen omdat zij meenden dat de inbreuk die inzet is van het onderhavige geding, althans de concrete dreiging daarvan, en de doorlopende schade als gevolg van bedoelde inbreuk onverminderd bleven voortbestaan, hebben Roxtec c.s. hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de voorzieningenrechter waarbij hun vorderingen jegens OTM c.s. zijn afgewezen. Blijkens het petitum van de memorie van grieven hebben zij daarbij hun (ruimere) vordering zoals die in eerste aanleg is ingesteld onverkort gehandhaafd.
2.4.
In hun memorie van antwoord (onder 25) hebben OTM c.s. het volgende gesteld:
“Zoals gezegd is Wallmax overgestapt naar haar multicolour producten en zij zegt toe dat zij het oranje/zwart product niet in Nederland op de markt zal brengen, eenvoudigweg omdat zij (…) dit product niet meer fabriceert of verhandelt (zonder enige erkenning),”
Roxtec c.s. stellen zich op het standpunt dat OTM c.s. door deze toezegging in feite aan de hoofdvordering hebben voldaan en hebben daarin aanleiding gezien om hun vordering in principaal appel, met uitzondering van de gevorderde proceskostenveroordeling,  tot nihil te verminderen.
Zij maken thans nog alleen aanspraak op de proceskosten in beide instanties op de voet van artikel 1019h BW.
2.5.
OTM c.s. verweren zich tegen laatstbedoelde vordering. Zij wijzen op een email van 23 oktober 2018 waarin Roxtec c.s. aan OTM c.s. hebben medegedeeld dat zij hun hoger beroep eenzijdig hadden ingetrokken en waarin om een kostenopgave wordt gevraagd. Zij stellen zich op het standpunt dat hun onder 2.4 geciteerde mededeling niet meebrengt dat Roxtec c.s. thans als de in gelijk gestelde partij kunnen worden aangemerkt en dat, anders dan Roxtec c.s. betogen, deze niet als onthoudingsverklaring kan worden beschouwd.
2.6.
Dit verweer slaagt. In de bij memorie van antwoord gedane mededeling valt niet te lezen dat OTM c.s. het door Roxtec c.s. verdedigde standpunt dat OTM c.s. inbreuk maken op hun producten door gelijksoortige producten in twee (contrasterende) kleuren op de markt te brengen alsnog erkennen. Integendeel daarin wordt expliciet vermeld dat van het doen van een dergelijke erkenning geen sprake is en dat zij het door Roxtec c.s. als inbreukmakend beschouwde (oranje/zwarte) product van de markt halen omdat zij zijn overgestapt naar een ander (
multicolour
) product.
2.7.
Er is in de gegeven situatie onvoldoende grond om af te wijken van de in beginsel geldende regel dat de partij die haar (hoofd)vordering intrekt als in het ongelijk gestelde partij dient te worden beschouwd en de proceskosten dient te dragen. Dat Roxtec c.s. het niet ondenkbaar achtten dat de appelrechter zou oordelen dat zij als gevolg van het gestelde onder 25 van de memorie van antwoord van OTM c.s. onvoldoende spoedei
s
end belang hebben bij hun in eerste aanleg afgewezen vorderingen en dat Roxtec c.s. in deze mogelijke wijze van afdoening aanleiding hebben gezien om hun vordering in te trekken kan hieraan niet afdoen. Het ging daarbij om een hypothese nu van een onthoudingsverklaring geen sprake was.
2.8.
Het voorgaande brengt mee dat Roxtec c.s. in principaal appel als in het ongelijk gestelde partij worden beschouwd en in de aan de zijde van OTM c.s. gevallen proceskosten zullen worden veroordeeld. Het hof begroot deze op de voet van artikel 1019h Rv, met toepassing van het indicatietarief op € 10.000,-, (normaal kort geding, vordering overwegend – twee van de drie grondslagen –  IE).
2.9.
Met betrekking tot het door OTM c.s. ingestelde incidenteel appel overweegt het hof als volgt. Tegen de beslissing van de voorzieningenrechter dat zij relatief bevoegd was om over de jegens OTM ingestelde vordering te oordelen staat geen hoger beroep open, de eerste incidentele grief faalt reeds hierom.
De tweede grief, die is gericht tegen rechtsoverweging 6.2 van het bestreden vonnis, faalt eveneens. Ook het hof acht de primaire vordering van OTM c.s., gericht op een verbod om rechtsmaatregelen te nemen, te ruim geformuleerd (een duidelijke afbakening (in tijd) ten aanzien van de beurzen en ten aanzien van de aldaar te tonen producten valt in het petitum niet te lezen) om – op straffe van verbeurte van een dwangsom – toewijsbaar te kunnen zijn. Tegen de afwijzing van de subsidiaire vordering komen OTM c.s. blijkens de toelichting op deze grief niet op.
2.10.
Het incidenteel beroep treft derhalve geen doel. OTM c.s. zullen in de kosten daarvan worden veroordeeld. Het hof begroot deze met inachtneming van het bepaalde in artikel 1019h Rv aan de zijde van Roxtec c.s. op € 4.000,-.
2.11.
Nu geen van de daartegen gerichte grieven doel treft, zal het vonnis waarvan beroep worden bekrachtigd. Zoals reeds is overwogen, zullen Roxtec c.s. de kosten van het principaal appel en OTM c.s. die van het incidenteel appel dienen te dragen.
3
Beslissing
Het hof:
rechtdoende in principaal en incidenteel appel:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt Roxtec c.s. in de kosten van het principaal appel, tot op heden aan de zijde van OTM c.s. begroot op € 318,-  aan verschotten en op € 10.000,- voor salaris;
veroordeelt OTM c.s. in de kosten van het incidenteel appel, tot op heden aan de zijde van Roxtec c.s. begroot op € 4.000,- voor salaris;
verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,
wijst af het anders of meer in hoger beroep gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. D. Kingma , E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en E.M. Polak en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 12 november 2019.