ECLI:NL:RBDHA:2020:1684
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/584296 / KG ZA 19-1166
Vonnis in kort geding van 21 februari 2020
in de zaak van
SCHAATSENFABRIEK VIKING B.V.
,
te Almere,
eiseres,
advocaat [NAAM]. N.A. Winthagen te Amsterdam,
tegen
1
STRONGVIKING INTERNATIONAL B.V.,
te Beugen,
2.	STRONGVIKING GROUP B.V.
,
te Cuijk,
3.
de rechtspersoon naar vreemd recht
STRONG VIKING DEUTSCHLAND GMBH
,
te Kleve, Duitsland,
gedaagden,
advocaat [NAAM]. M.P.M. Hennekens te Nijmegen.
Eiseres zal hierna Viking worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Strongviking c.s. en afzonderlijk als Strongviking International, Strongviking Group en Strongviking Duitsland.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaardingen van 4 december 2019;
de akte overlegging producties van Viking, met producties EP 01 t/m EP 15;
de akte overlegging producties van Strongviking c.s., met producties GP 01 t/m GP 13;
de akte overlegging producties van Viking, met producties EP 16 t/m EP 19;
de conclusie van antwoord;
de aanvullende producties GP 14 t/m GP 18 van Strongviking c.s.;
een aangevuld proceskostenoverzicht (EP 15) van Viking;
een aanvullend proceskostenoverzicht (GP 19) van Strongviking c.s.;
de mondelinge behandeling van 17 januari 2020, waarbij partijen hun standpunten hebben toegelicht aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Viking is in 1948 opgericht en houdt zich bezig met de productie en verkoop van schaatsen en aanverwante artikelen, zoals onder meer schaatsbroeken, nekwarmers, mutsen, petten, sokken, handschoenen, t-shirts, sweaters en tassen.
2.2.
Viking is onder meer houdster van de volgende merken:
a. het Beneluxwoordmerk ‘VIKING’ met registratienummer 0413440, op 23 juli 1985 aangevraagd en op 1 juli 1986 ingeschreven voor waren in de klassen 8 (Slijpstenen en slijpgereedschappen voor zover niet begrepen in andere warenklassen; handgereedschappen en -instrumenten voor het slijpen en onderhouden van schaatsen), 18 (Koffers en reistassen, schaatstassen), 25 (Schaatskleding, waaronder mutsen en sweaters, schaatsschoenen, schaatsoverschoenen en sportschoenen) en 28 (Sportartikelen voor zover niet begrepen in andere warenklassen (met uitzondering van hengelsportartikelen, vishaken en hengels), schaatsen, schaatsbeschermers en andere toebehoren en accessoires voor schaatsen voor zover niet begrepen in andere warenklassen) (hierna: het Viking-Beneluxwoordmerk);
het hieronder weergegeven Uniewoord/beeldmerk met registratienummer 000234930, op 22 april 1996 aangevraagd en op 20 mei 2003 ingeschreven voor waren in de klassen 25 (Skating clothing, skating shoes and skating over-shoes);  en 28 (Skates, skate guards and other parts and fittings for skates, not included in other classes) (hierna: het Viking-Uniewoord/beeldmerk 2003):
het hieronder weergegeven Uniewoord/beeldmerk met registratienummer 014331251, op 6 juli 2015 aangevraagd en op 29 december 2015 ingeschreven voor waren in de klassen 18  (Hiking poles, trekking poles) en 25 (Bandanas, sports underwear, ski wear, bike wear, outdoor wear, none of the goods being socks, rainwear or footwear), (hierna: het Viking-Uniewoord/beeldmerk 2015):
2.3.
Strongviking International is opgericht op 7 maart 2013. Zij is voor 80% aandeelhouder van Strongviking Group.
2.4.
Strongviking Group is opgericht op 23 januari 2013 en houdt zich bezig met het organiseren van zogenaamde
obstacle runs
: recreatieve hindernislopen waarbij de deelnemers naast het hardlopen ook verschillende obstakels moeten trotseren (hierna ook: de Strong Viking obstacle runs). Strongviking Group is 100% aandeelhouder van Strongviking Duitsland.
2.5.
Strongviking Duitsland is op 31 december 2014 opgericht en houdt zich bezig met het organiseren van de Strong Viking obstacle runs in Duitsland.
2.6.
Strongviking International is houdster van de volgende merken (hierna gezamenlijk aan te duiden als: de Strongviking-merken):
a. het hieronder weergegeven Benelux woord/beeldmerk met registratienummer 0981274, op
1 september 2015 aangevraagd en op 17 november 2015 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 25, 28, 32 en 41:
het hieronder weergegeven Uniewoord/beeldmerk met registratienummer 011934247, op 26 juni 2013 aangevraagd en op 23 december 2013 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 25, 32 en 41:
het hieronder weergegeven Uniewoord/beeldmerk met registratienummer 015164155, gedeponeerd op 29 februari 2016 voor waren en diensten in onder meer de klassen 3, 9, 25, 28, 32 en 41:
2.7.
Strongviking Group is houdster van de domeinnamen
www.strongviking.com
,
www.strongvikingrun.nl
en
www.obstaclerunshop.com
. Indien op de websites onder de domeinnamen
www.strongviking.com
en
www.strongvikingrun.nl
wordt geklikt op het woord ’shop’, wordt door middel van een link doorverwezen naar een webshop die gehouden wordt onder de domeinnaam
www.obstaclerunshop.com
. De webshop maakt gebruik van het e-mailadres
shop@strongviking.com
.
2.8.
Op de website
www.strongviking.com is onder meer opgenomen:
The below terms and conditions are applicable the Strong Viking Obstacle Runs and it’s sub activities as well as the Family Obstacle Run.
Article 1: Definitions
(…)
Organizer: Strong Viking Group BV and Strong Viking GmbH
2.9.
Via de webshop op
www.obstaclerunshop.com
wordt diverse kleding en
merchandise
aangeboden. Dit betreft onder meer t-shirts, sweaters, mutsen, petten, bandana’s, sportleggings, sportbroeken, sokken, boxershorts, tassen, drinkflessen en handdoeken waarop de hieronder weergegeven tekens (hierna: de Strongviking-tekens) zijn aangebracht.
2.10.
Een selectie van het aanbod in de webshop op
www.obstaclerunshop.com
is
hieronder weergegeven.
2.11.
De aangeboden artikelen waarop de Strongviking-tekens zijn aangebracht zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de Strongviking-artikelen
. Ook tijdens de Strong Viking obstacle runs worden ter plaatse Strongviking-artikelen aangeboden.
2.12.
Aan deelnemers van de Strong Viking obstacle runs die de finish halen, wordt een zogenaamd
Finisher-shirt
verstrekt. De prijs van dit Finisher-shirt is in het inschrijfgeld inbegrepen.
2.13.
Finisher-shirts ten behoeve van de Strong Viking obstacle runs in de periode 2013-2020 zien er als volgt uit:
2013:
2014:
2016:
2019:
2020:
2.14.
Strongviking c.s. heeft voor de jaren 2019 en 2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het (sport)kledingbedrijf Björn Borg (hierna: Björn Borg). Deze samenwerking houdt onder meer in dat Strongviking-tekens worden aangebracht op door Björn Borg geproduceerde kleding, waarop ook het teken ‘BORG’ staat. Strongviking c.s. is met Björn Borg overeengekomen dat zij met ingang van 1 januari 2020 alleen nog kleding verkoopt die in samenwerking met Björn Borg is geproduceerd.
2.15.
Op 28 augustus 2019 heeft de merkengemachtigde van Viking Strongviking Group onder meer gesommeerd om het gebruik van het merk STRONG VIKING in relatie tot kleding, schoeisel, hoofddeksels en sportartikelen te staken en haar merkinschrijvingen voor waren in de klassen 25 en 28 door te halen.
2.16.
Na een emailwisseling tussen partijen op 3 respectievelijk 4 september 2019 heeft de advocaat [NAAM]c.s. op 13 september 2019 de door Viking gestelde inbreuk op de merkrechten van Viking betwist.
3
Het geschil
3.1.
Viking vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
I. gedaagden ieder afzonderlijk beveelt binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis zich in de gehele Europese Unie te onthouden van iedere verdere inbreuk op de Uniemerkrechten van Viking, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van het teken STRONG VIKING als woordmerk en/of woord/beeldmerk voor de Strongviking-artikelen;
II. gedaagden ieder afzonderlijk beveelt binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis zich in de Benelux te onthouden van iedere verdere inbreuk op de Benelux-merken van Viking, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van het teken STRONG VIKING als woordmerk en/of woord/beeldmerk voor de Strongviking-artikelen;
III. gedaagden ieder afzonderlijk veroordeelt om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke verklaring te verstrekken aan de advocaat [NAAM], vergezeld van alle relevante onderliggende documenten ter staving van die verklaring, betreffende:
a) het totaal aantal Strongviking-artikelen dat de betreffende gedaagde en/of alle ondernemingen die gelieerd zijn aan gedaagde heeft/hebben gekocht en/of besteld maar nog niet geleverd heeft/hebben gekregen, gespecificeerd per type product en mogelijke leverancier;
b) het totaal aantal Strongviking-artikelen dat de betreffende gedaagde en/of alle ondernemingen die gelieerd zijn aan gedaagde in voorraad houdt/houden;
c) het totaal aantal Strongviking-artikelen dat de betreffende gedaagde en/of alle ondernemingen die gelieerd zijn aan gedaagde heeft/hebben verkocht;
d) de inkoop- en verkoopprijs van de Strongviking-artikelen;
e) de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producent(en) van de Strongviking-artikelen;
f) de volledige naam/namen en adres/adressen van de kopers – voor zover dit geen natuurlijke personen betreffen – van de Strongviking-artikelen en de volledige naam/namen en adres/adressen van derden die betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van de Strongviking-artikelen, voor zover deze aan de betreffende gedaagde bekend zijn;
IV. gedaagden ieder afzonderlijk beveelt om aan alle bedrijfsmatige afnemers die orders hebben geplaatst en/of Strongviking-artikelen van de betreffende gedaagde geleverd hebben gekregen een brief te sturen met de in de dagvaarding opgenomen tekst, onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief en een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat [NAAM];
V. gedaagden ieder afzonderlijk veroordeelt om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan Viking de totale bij de betreffende gedaagde nog in voorraad zijnde hoeveelheid Strongviking-artikelen, alsmede de retour ontvangen Strongviking-artikelen op kosten van gedaagde te (laten) vernietigen en een kopie van het vernietigingsrapport aan de advocaat [NAAM];
VI. gedaagden ieder afzonderlijk gebiedt om aan Viking een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor iedere keer dat zij de individuele verboden en/of geboden onder I t/m V overtreden en voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 250.000,-;
VII. gedaagden hoofdelijk veroordeelt in de kosten van deze procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv
;
VIII. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt op zes maanden.
3.2.
Viking legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag. Strongviking c.s. maakt zonder toestemming van Viking gebruik van de Strongviking-tekens ter onderscheiding van de door haar aangeboden sportkleding en aanverwante artikelen. Door het aanbieden en verkopen van de Strongviking-artikelen maakt Strongviking c.s. inbreuk op de exclusief aan Viking toekomende merkrechten als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo
en artikel 2.20 lid 2 sub b en c BVIE
.
3.3.
Strongviking c.s. voert verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Met betrekking tot de vorderingen op grond van de Uniemerken ingesteld tegen Strongviking International en Strongviking Group is de voorzieningenrechter internationaal en relatief bevoegd om daarvan kennis te nemen op basis van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu deze twee gedaagden in Nederland gevestigd zijn.
4.2.
Voor zover de vorderingen op grond van de Uniemerken zijn ingesteld tegen Strongviking Duitsland is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 8 lid 1 Brussel I
bis
-Vo
. Deze rechtbank is op grond van de onder 4.1 genoemde bepalingen aan te merken als het gerecht van de woonplaats van de medegedaagden van Strongviking Duitsland in de zin van artikel 8 lid 1 Brussel I
bis
-Vo. Ook is sprake van de op grond van dit artikel vereiste nauwe band tussen de vorderingen tegen Strongviking International en Strongviking Group enerzijds en Strongviking Duitsland anderzijds, nu deze drie vennootschappen in een groep verbonden zijn en hen alle drie dezelfde inbreuk op de merkrechten van Viking wordt verweten. Voorts geldt dat voor Strongviking Duitsland voorzienbaar was dat zij kon worden opgeroepen voor het gerecht van de woonplaats van  Strongviking International en Strongviking Group. De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie.
4.3.
Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het Beneluxmerk is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, nu Strongviking International en Strongviking Group gevestigd zijn in Nederland en ten aanzien van alle gedaagden geldt dat de gestelde inbreuk ook via internet en derhalve mede in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. De bevoegdheid strekt zich uit tot de Benelux.
4.4.
Strongviking c.s. heeft de bevoegdheid overigens ook niet bestreden.
Spoedeisend belang
4.5.
Strongviking c.s. heeft betwist dat Viking spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Viking stelt dat zij aan het einde van de zomer van 2019 kennis heeft gekregen van het aanbod door Strongviking c.s. van kleding en merchandise in de huidige vorm en dat zij vervolgens voldoende voortvarend is opgetreden.
4.6.
De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Een en ander hangt af van de omstandigheden van het geval.
4.7.
De voorzieningenrechter acht spoedeisend belang aanwezig en overweegt daartoe als volgt.
4.8.
Strongviking c.s. heeft in de eerste plaats gewezen op de aanvraag en registratie van de Strongviking-merken en gesteld dat Viking, omdat zij heeft nagelaten naar aanleiding hiervan oppositie in te stellen of anderszins actie te ondernemen, op dit moment geen spoedeisend belang meer heeft bij haar vorderingen. De voorzieningenrechter verwerpt dit betoog. Het niet optreden tegen een eerdere (aanvraag van een) merkregistratie brengt niet mee dat spoedeisend belang ontbreekt bij een later naar aanleiding van daadwerkelijk gebruik van dat merk of een daaraan verwant teken ingestelde vordering. Dat geldt te meer indien, zoals hier aan de orde is, het feitelijke gebruik afwijkt van de ingeschreven merken. Daarbij is van belang dat oppositie tegen een merk, ook indien deze slaagt, het feitelijk gebruik van een teken niet kan verhinderen. Pas als niet voortvarend wordt opgetreden tegen het daadwerkelijk gebruik van een teken, kan sprake zijn van verlies van spoedeisend belang.
4.9.
Strongviking c.s. heeft verder gesteld dat spoedeisend belang bij de onderhavige vorderingen ontbreekt, omdat reeds vanaf 2013 Finisher-shirts zijn aangeboden en in de webshop al vanaf 2014 t-shirts en merchandise zijn aangeboden en dat Viking hiervan, gelet op de marketing en reclame door Strongviking c.s., op de hoogte moet zijn geweest. Viking heeft dat ten aanzien van andere artikelen dan de Finisher-shirts betwist. Ten aanzien van de Finisher-shirts heeft zij aangevoerd dat dat geen commercieel aanbod, vergelijkbaar met het aanbod in de huidige vorm, betreft maar gratis aan deelnemers weggegeven t-shirts, voorzien van opschriften als ‘finisher’ en ‘obstacle run’, waaruit duidelijk was dat de drager een obstacle run had volbracht. Hiertegen had zij geen bezwaar, zo stelt Viking.
4.10.
Strongviking c.s. heeft, anders dan de hiervoor onder 2.13 weergegeven afbeeldingen van Finisher-shirts, geen stukken overgelegd waaruit volgt dat al vanaf 2013 dan wel 2014 kleding en merchandise werd aangeboden. Ten aanzien van de Finisher-shirts geldt dat deze, gelet op het uiterlijk daarvan en de daarmee samenhangende duidelijke koppeling met het deelnemen aan een Strong Viking obstacle run, een ander karakter hebben dan de Strongviking-artikelen waartegen Viking thans bezwaar maakt. Bovendien is namens Strongviking c.s. ter zitting verklaard dat de aangeboden kleding eerst (ook) andere merken, tekens dan wel opschriften had, maar dat een geleidelijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden naar de focus op de thans gebruikte tekens. Zelfs indien ervan zou moeten worden uitgegaan dat al eerder kleding en merchandise - anders dan de Finisher-shirts - is aangeboden, is derhalve niet duidelijk of deze vergelijkbaar was met het aanbod in de huidige vorm. Nu Strongviking c.s. onvoldoende heeft onderbouwd dat, wanneer en welke met het huidige aanbod vergelijkbare artikelen zijn aangeboden, wordt haar stelling dat Viking onvoldoende voortvarend is opgetreden, verworpen.
Ontvankelijkheid
4.11.
Strongviking c.s. stelt dat Viking niet ontvankelijk is in haar vorderingen tegen Strongviking International en Strongviking Duitsland, omdat alleen Strongviking Group  zich bezighoudt met de handel in kleding en merchandise. De voorzieningenrechter gaat aan dit verweer voorbij en overweegt daartoe als volgt.
4.12.
Strongviking International heeft als houdster zeggenschap over de Strongviking-merken (waaraan de Strongviking-tekens verwant zijn) en de aan haar gelieerde vennootschappen Strongviking Group en Strongviking Duitsland maken hiervan met haar toestemming (licentie) gebruik. Strongviking Duitsland organiseert (samen met Strongviking Group) de Strong Viking obstacle runs in Duitsland en maakt hierbij gebruik van de website
www.strongviking.com,
zo volgt voorshands ook uit de Algemene Voorwaarden zoals hiervoor onder 2.8 weergegeven. Tussen partijen staat vast dat tijdens deze evenementen Strongviking-artikelen worden aangeboden. Ook bevat voornoemde website de link ‘shop’, waarmee bezoekers worden verwezen naar de webshop op
www.obstaclerunshop.com
, die bovendien gebruikmaakt van het emailadres
shop@strongviking.com
. Voorts volgt uit de stellingen van beide partijen dat alle drie de gedaagden de hiervoor onder 2.14 bedoelde samenwerking met Björn Borg zijn aangegaan. Naar voorlopig oordeel is betrokkenheid van Strongviking International en Strongviking Duitsland bij de gestelde (dreigende) inbreuk op de merken van Viking hiermee voldoende aannemelijk, zodat Viking ontvankelijk is in haar vorderingen tegen deze gedaagden.
Merkinbreuk
Inbreuk sub b
4.13.
Viking heeft primair aangevoerd dat Strongviking c.s. inbreuk maakt op haar merkrechten op grond van artikel 9 lid 2 onder b UMVo dan wel artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE. Een merkhouder kan op grond van beide bepalingen een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.
4.14.
Het verwarringsgevaar - inhoudende het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch
verbonden ondernemingen afkomstig zijn - moet globaal worden beoordeeld aan de hand van de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten en de onderscheidende kracht van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten, gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen en uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen.
Onderscheidende kracht
4.15.
Strongviking c.s. heeft gesteld dat het onderscheidend vermogen van de merken van Viking beperkt is vanwege het beschrijvende karakter van het element ‘viking’, dat verwijst naar het Vikingvolk. Strongviking c.s. stelt voorts dat de beschermingsomvang van deze merken beperkt is omdat er vele merken met het woord “viking” geregistreerd zijn, ook voor waren in klasse 25 en daarnaast omdat het woord “viking” door tal van aanbieders op sportkleding wordt gebruikt.
4.16.
De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het woord ‘viking’ niet beschrijvend is voor de waren waarvoor de merken van Viking zijn ingeschreven. Voor zover al een verband zou kunnen worden gelegd tussen vikingen en schaatsen en schaatskleding en -accessoires, is dit zo ver verwijderd dat niet gezegd kan worden dat het woord ‘viking’ kan dienen als een aanduiding van kenmerken of eigenschappen van die waren. De Viking-merken hebben derhalve van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. De omstandigheid dat diverse merken met het woord “viking” geregistreerd zijn, ook voor waren in klasse 25, brengt op zichzelf nog niet mee dat de onderscheidende kracht van de Viking-merken beperkt is. Dat kan eerst aan de orde zijn indien er sprake is van daadwerkelijk gebruik van deze merken, op een wijze en met een (geografische) omvang en duur die van relevante invloed kan zijn op de perceptie door het publiek van de merken van Viking. Informatie hierover ontbreekt echter. Ten aanzien van het gebruik van het woord “viking” op sportkleding heeft Strongviking c.s. slechts afbeeldingen van internet overgelegd. Of hierbij sprake is van merkgebruik of van gebruik als versiering, zoals Viking heeft gesteld, maken die afbeeldingen niet duidelijk. Ook hier ontbreekt bovendien informatie over de schaal en omvang van dit gebruik.
4.17.
Viking stelt dat haar merken sinds lange tijd bekende merken zijn. Zij heeft in dit verband diverse stukken overgelegd die onder meer betrekking hebben op publiciteit, reclame en marketing ten aanzien van haar merken en het langdurige en omvangrijke gebruik van door Viking geproduceerde schaatsen door (prijswinnende) topschaatsers tijdens (internationale) schaatswedstrijden. Strongviking c.s. heeft dit op zichzelf niet bestreden, behoudens haar stelling dat ten aanzien van het Viking-Uniewoord/beeldmerk 2015 geen gebruik bekend is.
4.18.
Viking heeft de stelling van Strongviking c.s. ten aanzien van het ontbreken van gebruik van het Viking-Uniewoord/beeldmerk 2015 niet weersproken. In dat verband rijst de vraag of de stellingen en producties van Viking ten aanzien van de bekendheid van haar merken ook betrekking hebben op dit jongere merk. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding om in het kader van dit kort geding de verdere beoordeling van het verwarringsgevaar in de eerste plaats te baseren op het Viking-Beneluxwoordmerk en het Viking-Uniewoord/beeldmerk 2003. Deze twee merken zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als de Viking-merken.
4.19.
Ten aanzien van de Viking-merken acht de voorzieningenrechter gezien hetgeen hiervoor onder 4.16 en 4.17 is overwogen voorlopig oordelend voldoende aannemelijk dat deze een grote bekendheid genieten. Zij hebben derhalve een sterke onderscheidende kracht  verkregen voor de waren waarvoor zij zijn ingeschreven en waarop Viking haar vorderingen baseert, te weten (zeer kort gezegd) schaatsen en daaraan verwante artikelen zoals schaatsaccessoires en schaatskleding. Dat de merken ook bekend moeten zijn voor sportkleding (in brede zin), zoals Strongviking c.s. kennelijk betoogt, is voor zover sprake is van de hierna te bespreken soortgelijkheid van de waren, voorshands niet vereist.
Relevante publiek
4.20.
Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten.
De Viking-merken zijn ingeschreven voor onder meer  schaatskleding, schaatsen en (kort gezegd) schaatsaccessoires
. Het relevante publiek wordt derhalve gevormd door de gewoonlijke afnemers van deze waren. Anders dan Strongviking c.s. betoogt, is dit publiek naar voorlopig oordeel breder georiënteerd dan alleen op specifieke schaatsartikelen. Het zal in het algemeen ook geïnteresseerd zijn in en potentieel afnemer zijn van (andere) sportkleding. Zo heeft Viking aangevoerd dat schaatsers ook trainen door middel van hardlopen en wielrennen. Van een bijzonder deskundig en daarmee meer dan gemiddeld oplettend publiek, is behoudens mogelijk een kleine groep topsporters, voorshands oordelend evenmin sprake.
Soortgelijkheid van de waren
4.21.
Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.
De Viking-merken zijn zoals hiervoor is overwogen onder meer ingeschreven voor schaatskleding, schaatsen en (kort gezegd) schaatsaccessoires. Naar voorlopig oordeel zijn de Strongviking-artikelen hieraan in sterke mate soortgelijk
. Deze artikelen betreffen immers sportkleding en accessoires voor sporten, terwijl ook schaatsen een sport is en schaatskleding- en accessoires derhalve een subtype zijn van sportkleding en -accessoires. De kleding en accessoires die bij het schaatsen gedragen worden (bijvoorbeeld mutsen, strakke broeken, t-shirts en sweaters) zijn bovendien niet zodanig specifiek van aard, dat deze om die reden van de categorie sportkleding en -accessoires uitgezonderd zouden moeten worden. Dat schaatskleding moet isoleren en de kleding van Strongviking c.s. juist koel moet houden, zoals Strongviking c.s. heeft aangevoerd, maakt ook niet dat sprake is van een dermate andere aard of bestemming van deze sportkleding dat geen sprake meer is van soortgelijke waren, te meer nu deze functie van buitenaf niet te zien is. Zoals hiervoor onder 4.20 is overwogen, zal het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren waarvoor de Viking-merken zijn ingeschreven, ook geïnteresseerd zijn in sportkleding en - accessoires in bredere zin, hetgeen eveneens bijdraagt aan de soortgelijkheid van de waren. Dit publiek is er bovendien aan gewend dat waren ten behoeve van verschillende sporten worden verkocht via dezelfde distributiekanalen, te weten (fysieke en online) sportwinkels.
Overeenstemming
4.22.
De visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de Viking-Merken enerzijds en de Strongviking-tekens anderzijds zal hierna gezamenlijk worden besproken, waarbij zonodig voor een individueel merk of teken specifieke kenmerken apart zullen worden benoemd. Genoemde merken en tekens (inclusief de woordmerken/tekens) zullen hieronder (nogmaals) worden weergegeven.
VIKING
STRONG VIKING
4.23.
Visueel is er sprake van overeenstemming in die zin dat het woord ‘viking’ zowel in de Viking-merken als in de Strongviking-tekens voorkomt. Het woord ‘strong’ in de Strongviking-tekens ontbreekt in de Viking-merken. Hierbij geldt evenwel dat aan dit element naar voorlopig oordeel een beperkte zelfstandige betekenis toekomt, nu het (als bijvoeglijk naamwoord) betrekking heeft op het element ‘viking’ en bovendien een eigenschap betreft (sterk) die - zoals Viking onbetwist heeft gesteld - past binnen het algemene beeld van een viking. Voor de hierboven als tweede en vierde weergegeven Strongviking-tekens komt daar nog bij dat het woord ‘strong’ kleiner is weergegeven dat het woord ‘viking’, hetgeen de nadruk op dit laatste woord versterkt. De gebruikte lettertypen in de beeldmerken/-tekens verschillen, waarbij het Viking-Uniebeeldmerk 2003 gekenmerkt wordt door een strak en hoekig lettertype met een kenmerkende letter ‘V’, waarvan de schreef boven het gehele woord doorloopt. Dit element ontbreekt in de Strongviking-tekens, terwijl het lettertype voorts afwijkt door het gebruik van letters met een meer organische vormgeving. Een verschil bestaat voorts in de afbeelding van het hoofd van een - naar tussen partijen vaststaat - viking, die in de laatste twee van de hierboven weergegeven Strongviking-tekens voorkomt. Deze visuele verschillen doen zich wat betreft het Strongviking-woordteken zonder bijzonder lettertype of grafische elementen niet voor.
4.24.
Auditief gezien is er naar voorlopig oordeel een aanzienlijke mate van overeenstemming. Tussen partijen is niet in geschil dat het woord ‘viking’ in zowel de merken als de tekens door het Europese en Beneluxpubliek op Engelstalige wijze, als [vaiking] zal worden uitgesproken. De enige uitzondering hierop is de uitspraak van de Viking-merken door Nederlandstalig publiek, dat [vieking] zal zeggen. Ook hier bestaat een verschil in de aanwezigheid van het woord ‘strong’ in de Strongviking-tekens. Voorshands is evenwel aannemelijk dat de nadruk bij de uitspraak van de Strongviking-tekens (vanwege het hiervoor genoemde bijvoeglijke karakter van het woord strong) zal liggen op het woord ‘viking’.
4.25.
Voorlopig oordelend is begripsmatig sprake van een grote mate van overeenstemming. Zowel de merken als de tekens, met inbegrip van de afbeelding in de tekens, verwijzen, zoals tussen partijen vast staat, naar het zeevarende deel van de oorspronkelijke bewoners van Scandinavië. Zoals hiervoor is overwogen verwijst het element ‘strong’ in de tekens naar een kenmerk dat past binnen het algemene beeld van een viking, zodat de toevoeging van dit woord naar voorlopig oordeel aan de begripsmatige overeenstemming weinig afdoet.
4.26.
Uit het voorgaande volgt dat op grond van de totaalindruk van de betrokken merken en tekens naar voorlopig oordeel sprake is van een aanzienlijke mate van overeenstemming. Het woord ‘viking’, waaraan zowel in visueel, auditief als begripsmatig opzicht het meeste betekenis toekomt, komt in zowel de merken als de tekens voor. De aanwezigheid van het woord ‘strong’ kan gelet op het relatief ondergeschikte belang hiervan de overeenstemming niet wegnemen. Ook de aanwezigheid in een deel van de Strongviking-tekens van de afbeelding van de viking - mede gezien de begripsmatige overeenstemming met het woord ‘viking’ - en de afwijking in gebruikte lettertypes, bieden slechts in beperkte mate tegenwicht.
4.27.
Uitgaande van de hiervoor onder 4.14 omschreven globale beoordeling, is gelet op de aanzienlijke mate van overeenstemming, de sterke mate van soortgelijkheid van de waren en de sterke onderscheidende kracht van de Viking-merken, naar voorlopig oordeel sprake van verwarringsgevaar tussen elk van de Viking-Merken enerzijds en elk van de Strongviking-tekens anderzijds.
4.28.
Anders dan zij betoogt, kan bekendheid van Strongviking c.s. naar voorlopig oordeel het verwarringsgevaar niet wegnemen. Dat geldt in elk geval al omdat, zoals Viking heeft aangevoerd, eventuele bekendheid van Strongviking c.s. voorshands oordelend ziet op het organiseren van obstacle runs en niet op de verkoop van sportkleding en aanverwante artikelen. Ook de aanwezigheid van het woord ‘BORG’ op bepaalde Strongviking-artikelen neemt voorlopig oordelend het gevaar voor verwarring niet weg, alleen al omdat het publiek zou kunnen menen dat dit erop duidt dat Viking - zoals het geval is bij Strongviking c.s. - een samenwerking is aangegaan met Björn Borg.
4.29.
Nu inbreuk naar voorlopig oordeel reeds kan worden gebaseerd op de artikelen
9 lid 2 sub b UMVo en 2.20 lid 2 sub b BVIE, behoeft het (subsidiaire) beroep van Viking op sub c van genoemde artikelen geen bespreking meer. Voorts geldt dat de vorderingen van Viking reeds kunnen worden toegewezen op grond van de Viking-Merken, zodat Viking naar voorlopig oordeel geen belang heeft bij beoordeling op grond van het Viking-Uniewoord/beeldmerk 2015.
De vorderingen
4.30.
Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor onder 4.12 is overwogen, kunnen de vorderingen tegen alle gedaagden worden toegewezen. Strongviking c.s. heeft aangevoerd dat toewijzing van de vorderingen betekent dat zij de afspraken met Björn Borg niet meer kan nakomen en dat dit voor haar grote consequenties heeft. Uitgaande van de voorshands vastgestelde merkinbreuk dient in deze kortgedingprocedure het belang van Viking bij een verbod te prevaleren boven het belang van Strongviking c.s. bij voortzetting van haar samenwerking met Björn Borg. Dit geldt te meer nu, zoals Viking heeft aangevoerd, die samenwerking juist de omvang van de inbreuk potentieel vergroot.
Verbod
4.31.
De gevorderde inbreukverboden zullen worden toegewezen. Het verbod voor zover gebaseerd op het Viking-Uniewoord/beeldmerk 2003 strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie. Het verbod op grond van het Viking-Beneluxwoordmerk strekt zich uit tot de Benelux. Strongviking c.s. heeft bepleit dat een termijn van minimaal drie maanden voor ingang van het verbod redelijk is. Gelet op het (spoedeisend) belang van Viking bij staking van de inbreuk zal echter de gevorderde termijn van zeven dagen worden toegewezen. Deze periode wordt voldoende geacht om het huidige inbreukmakende gebruik door Strongviking c.s., in de vorm van aanbod en verkoop via de webshop en tijdens evenementen, te staken.
Opgave
4.32.
De gevorderde opgave wordt slechts toegewezen voor zover deze er toe strekt een (dreigende) inbreuk te beëindigen of te voorkomen. Dit brengt in ieder geval mee dat de gevorderde opgave van de inkoop- en verkoopprijs van de Strongviking-artikelen bij gebrek aan spoedeisend belang wordt afgewezen. Deze opgave strekt immers ter vaststelling van de genoten winst en dient plaats te vinden in het kader van een bodemprocedure. Voorts zal opgave met betrekking tot verhandeling door aan gedaagden gelieerde ondernemingen worden afgewezen. Voor zover het één van gedaagden betreft, rust op ieder van hen een eigen verplichting tot opgave. Voor zover het andere gelieerde ondernemingen betreft, is het gevorderde te onbepaald en kan toewijzing daarvan tot executieproblemen leiden. Nu op grond van het Viking-Uniewoord/beeldmerk 2003 sprake is van een inbreuk in de Europese Unie en de bevoegdheid van de voorzieningenrechter zich ten aanzien van dit merk uitstrekt tot de Europese Unie, strekt de opgave zich eveneens uit tot de Europese Unie.
4.33.
Strongviking c.s. heeft bepleit om de periode waarover opgave moet worden gedaan te beperken tot maximaal vijf jaar. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.10 is overwogen ten aanzien van het spoedeisend belang en de wijziging in door Strongviking c.s. aangeboden producten en gezien het doel van de opgave binnen het kader van dit kort geding: het beëindigen van een huidige (dreigende) inbreuk, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de periode waarover opgave moet worden gedaan te beperken tot twee jaar voorafgaand aan de datum van dit vonnis. Ter voorkoming van executieproblemen zal de termijn waarbinnen opgave moet worden gedaan worden gesteld op 30 dagen.
Terugroeping en vernietiging
4.34.
Anders dan Strongviking c.s. heeft aangevoerd, heeft Viking belang bij het verzenden van de gevorderde brief ten behoeve van terugroeping van verkochte artikelen bij bedrijfsmatige afnemers. Hiermee kan immers (dreigende) inbreuk worden beëindigd. Dat de Strongviking-artikelen alleen zijn verkocht aan deelnemers van Strong Viking-evenementen, zoals Strongviking c.s. stelt, zal uit de opgave moeten blijken en brengt voorshands niet mee dat de vordering ter zake terugroeping al op dit moment wegens gebrek aan belang daarbij moet worden afgewezen. De tekst van de brief zal worden aangepast zoals hierna vermeld.
4.35.
De gevorderde vernietiging zal eveneens worden toegewezen. Gelet op het voorshands inbreukmakende karakter van de Strongviking-artikelen, zal het voorstel van Strongviking c.s. om deze producten te schenken voor
recycling
, worden afgewezen. De termijn voor terugroeping en vernietiging zal ter voorkoming van executieproblemen worden gesteld op 30 respectievelijk 45 dagen na de datum van dit vonnis.
Dwangsommen
4.36.
Oplegging van een dwangsom, zoals door Viking gevorderd, als stimulans tot nakoming van de te geven bevelen, is aangewezen. De op te leggen dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals in het dictum vermeld.
Proceskosten
4.37.
Strongviking c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Viking heeft aanspraak gemaakt op een kostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv en heeft kosten opgegeven tot een bedrag van € 14.272,50. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, sluit de voorzieningenrechter aan bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie normaal kort geding met een maximumtarief van € 15.000,-. Het door Viking opgegeven bedrag aan advocaatkosten is lager dan dit bedrag en zal worden toegewezen, vermeerderd met een bedrag van € 656,- aan griffierecht en een bedrag van € 2.290,52 aan verschotten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 17.219,02.
Termijn artikel 1019i Rv
4.38.
De voorzieningenrechter zal de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv zoals gevorderd bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
beveelt Strongviking c.s. ieder afzonderlijk om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis zich in de Europese Unie te onthouden van iedere inbreuk op het Viking-Uniewoord/beeldmerk 2003, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van de Strongviking-tekens voor de Strongviking-artikelen;
5.2.
beveelt Strongviking c.s. ieder afzonderlijk om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis zich in de Benelux te onthouden van iedere inbreuk op het Viking-Beneluxwoordmerk, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van de Strongviking-tekens voor de Strongviking-artikelen;
5.3.
bepaalt dat Strongviking c.s. ieder afzonderlijk een dwangsom verbeurt indien zij de hiervoor onder 5.1 en 5.2 opgelegde bevelen niet opvolgt, ter hoogte van € 2.500,- per artikel of per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dit ter keuze van Viking, met een maximum van € 200.000,-;
5.4.
veroordeelt Strongviking c.s. ieder afzonderlijk om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke verklaring te verstrekken aan de advocaat [NAAM], vergezeld van alle relevante onderliggende documenten ter staving van die verklaring, betreffende het navolgende voor zover het ziet op de Europese Unie:
het totaal aantal Strongviking-artikelen dat zij vanaf 21 februari 2018 heeft gekocht en/of besteld maar nog niet geleverd heeft gekregen, gespecificeerd per type product en mogelijke leverancier;
het totaal aantal Strongviking-artikelen dat zij in voorraad houdt;
het totaal aantal Strongviking-artikelen dat zij vanaf 21 februari 2018 heeft verkocht;
e volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producent(en) van de Strongviking-artikelen vanaf 21 februari 2018;
de volledige naam/namen en adres/adressen van de kopers van de Strongviking-artikelen vanaf 21 februari 2018 - voor zover dit geen natuurlijke personen betreffen - en de volledige naam/namen en adres/adressen van derden die vanaf 21 februari 2018 betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van de Strongviking-artikelen, voor zover deze aan de betreffende gedaagde bekend zijn;
5.5.
beveelt Strongviking c.s. ieder afzonderlijk om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan alle bedrijfsmatige afnemers die vanaf 21 februari 2018 orders bij haar hebben geplaatst en/of vanaf 21 februari 2018 Strongviking-artikelen van haar geleverd hebben gekregen een brief te sturen met uitsluitend de volgende inhoud, zo nodig in vertaling:
“Geachte mevrouw / geachte heer,
De voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 21 februari 2020 voorlopig geoordeeld dat de door ons aan u toegezonden producten met productnummer […] inbreuk maken op de merkrechten van Schaatsenfabriek Viking B.V. In verband hiermee dient u binnen 2 dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad producten aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen inbreukmakende producten meer bij uw onderneming aanwezig zijn. De door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Wij danken u voor uw medewerking en bieden onze excuses aan voor het ongemak dat door dit alles is ontstaan.
Hoogachtend, StrongViking [Group / International / Deutschland GmbH]”
onder gelijktijdige toezending aan de advocaat [NAAM], alsmede van een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens;
5.6.
veroordeelt Strongviking c.s. ieder afzonderlijk om binnen 45 dagen na betekening van dit vonnis de totale bij haar nog in voorraad zijnde hoeveelheid Strongviking-artikelen, alsmede de retour ontvangen Strongviking-artikelen op haar kosten te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en een kopie van het vernietigingsrapport, ondertekend door de deurwaarder, aan de advocaat [NAAM];
5.7.
bepaalt dat Strongviking c.s. ieder afzonderlijk een dwangsom verbeurt van
€ 1.000,- voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat zij de hiervoor onder 5.4 tot en met 5.6 opgelegde bevelen niet opvolgt, zulks met een maximum van € 100.000,-;
5.8.
veroordeelt Strongviking c.s. hoofdelijk in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Viking begroot op € 17.219,02;
5.9.
bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;
5.10.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.11.
wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser en in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2020.
Een volledig overzicht van het aanbod is door Viking overgelegd als productie EP11, waarbij wordt opgemerkt dat Viking tijdens de mondelinge behandeling uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de aangeboden kleding met het opschrift ‘OCR’ en ‘BADASS’ en de keycord, de karabijnhaak-sleutelhanger en de badslippers. Deze producten vallen in het kader van deze procedure dan ook buiten de definitie ‘Strongviking-artikelen’.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
HvJ 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528 (Puma/Sabel), HvJ 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (Canon/Cannon), HvJ 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd/Loint's)
HvJ 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd/Loint's)
Het Viking-Beneluxwoordmerk is ook ingeschreven voor onder meer sportartikelen en reis- en schaatstassen
HvJ 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (Canon/Cannon)
Voor het Viking-Beneluxwoordmerk geldt dat deels sprake is van identieke waren, bijvoorbeeld waar het betreft mutsen, sweaters en sportartikelen