ECLI:NL:RBDHA:2019:13703
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Vonnis van 11 december 2019
in de zaak met zaak-/rolnummer C/09/566487 / HA ZA 19-69 van:
de rechtspersoon naar buitenlands recht
GRACO MINNESOTA INC.,
te Minneapolis (Minnesota), Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in de hoofdzaak en in het incident ex art. 223 Rv,
advocaat: mr. M.W. Rijsdijk,
tegen
1
[gedaagde 1] , h.o.d.n. [eenmanszaak A] , te [plaats 1] ,
2.
[gedaagde 2] h.o.d.n. [eenmanszaak B] ,
te [plaats 2] ,
gedaagden in de hoofdzaak en verweerders in het incident ex artikel 223 Rv,
advocaat: mr. H.C. Uittenbogaart.
Partijen worden aangeduid als Graco, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] . Gedaagden tezamen worden aangeduid als ‘gedaagden’.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 11 december 2018 met producties 1 t/m 17;
de conclusie van antwoord van 27 februari 2019 met producties 1 t/m 7;
het tussenvonnis van 27 maart 2019 waarin een comparitie van partijen is gelast,
het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 6 mei 2019.
1.2.
Na de comparitie van partijen hebben partijen tevergeefs getracht tot een minnelijke regeling te komen. Vervolgens hebben zij vonnis gevraagd en is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Graco is sinds 1926 wereldwijd actief op het gebied van materiaalbehandel-systemen en -componenten. Zij levert materiaal voor de aanneembranche, apparatuur voor verfspuiten, beschermde coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen.
2.2.
Graco houdt de volgende merken (hierna tezamen ook: ‘de Graco-merken’):
a) het Beneluxwoordmerk ULTRA met registratienummer 0501719, op 12 juli 1991 geregistreerd voor waren in klasse 7 (hierna: ‘het Ultra-merk’);
b) het Beneluxwoordmerk GRACO met registratienummer 0097001, op 28 december 1971 geregistreerd voor waren en diensten in klassen 1, 4, 7, 9, 11 en 17 (hierna: ‘het Graco-woordmerk’);
c) het Beneluxbeeldmerk G GRACO met registratienummer 0503622, op 12 juli 1991 geregistreerd voor waren in klasse 7 (hierna: ‘het Graco-beeldmerk’);
( d) het Uniebeeldmerk G GRACO met registratienummer 0017261785, op 11 april 2018 geregistreerd voor waren in klasse 7;
e) het Uniewoordmerk AIRLESSCO met registratienummer 0017577073, op 20 april 2018 geregistreerd voor waren in klasse 7 voor verfspuittoestellen;
f) het Uniebeeldmerk A AIRLESSCO met registratienummer 0017585324, op 20 april 2018 geregistreerd voor waren in klasse 7 voor verfspuittoestellen;
( g) het Uniebeeldmerk G met registratienummer 00867036, op 15 oktober 1999 geregistreerd voor waren in klasse 7, voor sproei- en gietmengkoppen voor pomp- en proportioneermachines (hierna: ‘het G-merk’);
( h) het Uniewoordmerk GUSMER met registratienummer 866947, op 15 oktober 1999 geregistreerd voor waren in klasse 7 voor onder meer sproei- en gietmengkoppen voor pomp- en proportioneermachines.
2.3.
Onder het merk Airlessco verhandelt Graco onder meer de Ultramax 495 en de Gmax II 7900 op de Nederlandse markt:
de Ultramax 495:
de Gmax II 7900:
2.4.
Graco verhandelt op de Nederlandse markt ook
spraytips
in de volgende verpakking:
2.5.
[gedaagde 2] drijft een eenmanszaak onder de naam [eenmanszaak B] . Hij houdt zich bezig met de verkoop van materialen en gereedschap voor wand- en plafondafwerking.
2.6.
[gedaagde 1] drijft een eenmanszaak onder de naam [eenmanszaak A] . Hij houdt zich bezig met de verkoop, verhuur en reparatie van wand- en plafondafwerkings-machines.
2.7.
In 2017 en 2018 heeft [gedaagde 1] verfspuitmachines genaamd ‘Airless totaal 1495’ en  ‘Airless totaal G4 7900TX’ (hierna ook tezamen: ‘de Airless-producten’) aangeboden en verkocht via de inmiddels niet meer actieve website
www.airlesstotaal.nl
(hierna ook: ‘de website’). Hij heeft de Airless-producten ook aangeprezen op zijn Facebook-pagina met de naam [eenmanszaak A] en via marktplaats.nl.
de Airless totaal 1495:
de Airless totaal G4 7900TX:
2.8.
Op 5 december 2017 heeft [eenmanszaak B] een Airless EP310 Lowboy en materialen gefactureerd aan een derde. [eenmanszaak A] heeft op dezelfde dag een ‘EP 310’ en een verlengstuk gefactureerd aan [eenmanszaak B] .
2.9.
Op de Facebook-pagina van [eenmanszaak B] zijn door [gedaagde 1] geleverde producten aangeprezen. Een op 7 november 2018 gemaakte schermafdruk laat het volgende zien:
2.10.
In mei 2018 heeft Graco via de website een testaankoop laten doen van de Airless-producten en daarbij horende spray tips (hierna: de testaankoop). Op de zijkant van de aangekochte Airless totaal 1495-verfspuitmachine is het teken ULTRA aangebracht en op beide aangekochte Airless-producten staat een gestileerde letter G (hierna ook: het G-teken):
2.11.
Op de verpakking van de bij de testaankoop meegeleverde
spraytip
stond het teken CR⋀CO (hierna: het CR⋀CO-teken):
2.12.
Op 31 augustus 2018 heeft Graco gedaagden gesommeerd het te koop/te huur aanbieden van de Airless-producten via de website en het met de Airless-producten slaafs nabootsen van de door Graco verhandelde verfmachines te staken en gestaakt te houden, een onthoudingsverklaring te tekenen, schade beperkende maatregelen te nemen en een door een accountant gecontroleerde opgave te doen.
2.13.
Hierop heeft [gedaagde 1] de in- en verkoopgegevens van de in het kader van de testaankoop verkochte Airless-producten aan Graco toegezonden.
3
Het geschil
in het incident
3.1.
Graco vordert – verkort weergegeven – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren provisioneel vonnis:
1. gedaagden ieder veroordeelt om door middel van een door een onafhankelijke
registeraccountant opgestelde en goedgekeurde verklaring opgave te doen, met
stukken onderbouwd van de volgende gegevens over de ‘Inbreukmakende 	Producten’, waarmee Graco doelt op de Airless-producten (de Airless totaal 1495 	en de Airless totaal G4 7900TX en toebehoren):
a. 	de naam/namen en adres/adressen van de onderneming(en) waarvan 			gedaagden deze hebben verkregen en waaraan zij die hebben geleverd, 			met de betreffende hoeveelheden;
b. 	het totale aantal dat zij hebben verkregen, met het per product betaalde 			bedrag;
c. 	het totale aantal Airless-producten dat zij in de EU hebben verhandeld, met de prijs per product;
d. 	de netto winst van deze transacties;
e. 	het totale aantal Airless-producten dat zij op voorraad hebben;
op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag 	dat gedaagden in gebreke zijn;
2. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten als bedoeld in artikel
1019h Rv.
in de hoofdzaak
3.2.
Graco vordert – verkort weergegeven – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis  gedaagden (hoofdelijk) veroordeelt/hen beveelt:
1. elk gebruik van de Graco-merken of van daarmee overeenstemmende tekens 	blijvend te staken, op straffe van verbeurte van € 8.000 per overtreding, dan wel ter 	vrije keuze van Graco een dwangsom van € 3.000 voor iedere dag of deel daarvan 	dat gedaagden in strijd met dit bevel handelen;
2. te staken en gestaakt te houden het slaafs nabootsen van de producten van Graco, 	in het bijzonder de producten met de aanduiding Ultra Max II 495 of GMAX II 	7900, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van
€ 8.000 per dag of gedeelte van een dag dat gedaagden in strijd met dit bevel 	handelen;
3. een schriftelijk door een registeraccountant gecontroleerde opgave te verstrekken, 	vergezeld van schriftelijk bewijs, van de onder 3.1 sub 1 bedoelde gegevens;
4. de op voorraad zijnde Inbreukmakende Producten op 	eigen kosten te bezorgen 	voor vernietiging op een door Graco nader aan te geven locatie in Nederland;
5. aan Graco te vergoeden de door haar ten gevolge van de merkinbreuken en/of 	onrechtmatig handelen geleden schade, nader vast te stellen bij staat, dan wel – ter 	keuze van Graco – de door gedaagden ten gevolge van de inbreuk genoten winst af 	te dragen;
6. tot betaling van wettelijke rente over alle bedragen waartoe zij worden	veroordeeld, vanaf de dag van dagvaarding;
7. tot betaling van de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.
3.3.
Graco stelt daartoe – samengevat – het volgende:
3.3.1
Gedaagden hebben inbreuk gemaakt op de merkrechten van Graco op de voet van 	artikel 2.20 lid 2 sub a, b en c BVIE
en artikel 9 lid 2 sub a en b UMVo.
Graco heeft 	daarom recht en belang bij het gevorderde verbod, de opgave en de vordering tot 	betaling van schadevergoeding en winstafdracht.
3.3.2
De Airless-producten vormen een slaafse nabootsing van de producten van Graco, 	zodat gedaagden jegens Graco aansprakelijk en schadeplichtig zijn uit hoofde van 	onrechtmatige daad.
3.4.
Gedaagden voeren gemotiveerd verweer.
3.5.
Voor zover van belang zullen de standpunten van partijen hierna worden besproken.
4
De beoordeling
in de hoofdzaak
bevoegdheid
4.1.
De rechtbank moet ambtshalve bezien of zij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen die zien op de Graco-merken. Nu gedaagden wonen in het arrondissement Den Haag is de rechtbank op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd kennis te nemen van de vorderingen over de onder 2.2 onder a t/m c bedoelde Beneluxmerken. De rechtbank is op grond van artikel 123, 124 en 125 UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd kennis te nemen van de vorderingen over de onder 2.2. onder d t/m h bedoelde Uniemerken. Voor de andere grondslagen geldt dat gedaagden zijn verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te betwisten.
in de zaak tegen [gedaagde 2]
4.2.
De onder 2.8 bedoelde transactie waarbij [gedaagde 2] betrokken was en de onder 2.9 bedoelde aanprijzing op de Facebookpagina van [eenmanszaak B] betreffen Airless-verfmachines van het type EP310 respectievelijk EP450 TX. Dat zijn andere verfmachines dan de ‘
Inbreukmakende Producten’
waarop de vorderingen van Graco zien.  Graco, die [gedaagde 2] en [gedaagde 1] over één kam scheert door te spreken van ‘gedaagden’, heeft verder geen concrete verwijten geformuleerd aan het adres van [gedaagde 2] . Daarmee is het lot van de vorderingen tegen [gedaagde 2] gegeven: zij dienen te worden afgewezen, met veroordeling van Graco als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Deze worden berekend volgens het reguliere liquidatietarief, nu [gedaagde 2] geen proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv heeft gevorderd. De proceskosten worden bepaald op € 1.681 (€ 291 aan griffierecht en € 1.390 aan advocatenkosten (2 punten tarief II).
in de zaak tegen [gedaagde 1]
4.3.
Vaststaat dat [gedaagde 1] in 2017 en 2018 de Airless-producten en toebehoren via de website heeft aangeboden en verkocht. Vaststaat ook dat de website niet langer actief is en dat [gedaagde 1] de handel in verfspuitmachines en toebehoren geheel heeft gestaakt na de sommatie van Graco. Dat neemt niet weg dat Graco, indien en voor zover de gestelde merkinbreuken en/of slaafse nabootsing komen vast te staan, voldoende belang heeft bij toewijzing van de daarop gebaseerde vorderingen, nu [gedaagde 1] geen onthoudingsverklaring heeft getekend, alleen opgave heeft gedaan in verband met de testaankoop en niet in geschil is dat – indien en voor zover de door haar gestelde merkinbreuken en/of slaafse nabootsing komen vast te staan – aannemelijk is dat Graco daardoor schade heeft geleden.
4.4.
De rechtbank zal eerst de merkenrechtelijke grondslagen van de vorderingen beoordelen. Daarvoor is van belang dat de verfmachines en toebehoren worden verhandeld op de zakelijke markt voor verfbenodigdheden, waar professionele schilders hun materialen kopen. Het voor deze grondslagen relevante publiek bestaat dus uit de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige professionele schilder. De rechtbank gaat ervan uit dat het relevante publiek vanwege het prijsniveau van de verfmachines, die veelal duizenden euro’s kosten, bij aankoop van dit product een relatief hoog aandachtsniveau zal hebben. Tot slot neemt de rechtbank aan dat het relevante publiek de normale en gangbare betekenissen van de hierna te bespreken woorden – voor zover dat geen fantasiewoorden zijn – in het Nederlands en het Engels kent.
het ULTRA-teken/het ULTRA-merk
4.5.
Niet ter discussie staat dat op de zijkant van de Airless totaal 1495-verfspuitmachine aangebrachte ULTRA-teken identiek is aan het Ultra-merk. Het wordt zonder toestemming van Graco gebruikt voor identieke waren als waarvoor het ULTRA-merk is geregistreerd (verfspuitmachines (klasse 7)). Daarmee slaagt het beroep van Graco op artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE.
het G-teken/het G-merk
4.6.
Het G-teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het G-merk is ingeschreven. Het zijn allebei fantasiefiguren zonder bijzondere betekenis, met auditieve gelijkenis (de G-klank) en een sterke visuele gelijkenis, die in het leven wordt geroepen door de onderscheidende en dominante bestanddelen: de vierkant gestileerde G en het robuste vierkante kader om de G heen. Deze onderscheidende en dominante bestanddelen bepalen de totaalindruk, zowel van het G-teken als van het G-merk. De verschillen – de diktes van de lijnen, de opening in het kader van het G-teken, het gestileerde (verf)spuitpistool in de G van het G-merk en het gegeven dat het vierkant in het G-teken een kwartslag is gedraaid, terwijl het G-merk recht overeind staat – vallen bij een vluchtige waarneming van het G-teken en het G-merk in hun geheel minder op, temeer als in aanmerking wordt genomen dat het relevante publiek zelden de gelegenheid zal hebben het G-teken en het G-merk rechtstreeks te vergelijken. Het relevante publiek zal – ook met het hiervoor onder 4.4 vastgestelde relatief hoge aandachtsniveau – aanhaken bij het beeld dat is achtergebleven. Net als bij het G-merk, waarvan Graco onweersproken naar voren heeft gebracht dat het in de schildersbranche een bekend merk is voor schildersbenodigdheden en dus een groot onderscheidend vermogen heeft, wordt het beeld van het G-teken bepaald door van de robuste vierkant met de gestileerde G. De slotsom luidt dat het G-teken verwarringwekkend overeenstemt met het G-merk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo.
het G-teken/het Graco-beeldmerk
4.7.
Graco stelt voorts dat het G-teken zodanig overeenstemt met het bekende GRACO-beeldmerk, dat het publiek een verband zal leggen tussen voornoemd merk en teken, dat des te sterker zal zijn nu [gedaagde 1] ook originele, van Graco afkomstige producten heeft aangeboden. Volgens Graco heeft [gedaagde 1] door het te koop aanbieden van de Airless-producten – die volgens Graco van inferieure kwaliteit zijn – meegelift op de bekendheid van Graco en ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van Graco. Verder stelt Graco dat de aanwezigheid op de markt van verfspuitmachines en toebehoren van overeenstemmende en identieke tekens het onderscheidend vermogen van ‘de merken’ zal aantasten waardoor de herkomstfunctie in gevaar komt. Hiermee beroept Graco zich op inbreuk op het GRACO-beeldmerk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE. [gedaagde 1] heeft zich hiertegen niet verweerd, zodat deze inbreuk als vaststaand moet worden aangenomen.
het CR⋀CO-teken/het GRACO-woordmerk
4.8.
Het CR⋀CO-teken wordt gebruikt op de verpakking van dezelfde waren als waarvoor het GRACO-woordmerk is ingeschreven. CR⋀CO en GRACO zijn allebei woorden van vijf letters. Vanwege de sterk op elkaar gelijkende letters C/G en ⋀/A op dezelfde plaats in het woord, zal het relevante publiek daarom niet of nauwelijks verschil zien tussen beide woorden, die voorts in hoge mate auditief overeen stemmen; de C voor een klinker wordt – zowel in het Nederlands alsook in andere talen, zoals het Engels – bijna net zo uitgesproken als een G voor een klinker en de ⋀ zal bij het uitspreken van het woord in de regel als een A worden uitgesproken. Het relevante publiek zal CR⋀CO dus (bijna) net zo uitspreken als GRACO. Verder zijn het allebei ‘verzonnen’ woorden, die bij het relevante publiek de associatie van een (fantasie)naam of een afkorting zullen oproepen. Vanwege deze sterke gelijkenis zal het CR⋀CO-teken bij het relevante publiek, bestaande uit professionele schilders, de associatie oproepen van het GRACO-woordmerk. Dat geldt temeer nu – naar Graco onweersproken naar voren heeft gebracht – het GRACO-woordmerk in de schildersbranche een bekend merk is voor schildersbenodigdheden en dus een groot onderscheidend vermogen heeft. Met Graco is de rechtbank van oordeel dat ook dit gebruik van het CR⋀CO-teken verwarringsgevaar oproept in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Dit wordt niet anders door de verschillen tussen beide spray tips en de verpakking daarvan waarop [gedaagde 1] wijst, zoals een witte stip en een wit nummer op de Airless-spray tip, een logo met “X-Ray system” en een geel element op de Graco-verpakking en het GRACO-woordmerk op de spray tip van Graco, dat ontbreekt op de andere spray tip. Voor zover deze omstandigheden een rol kunnen spelen bij de beoordeling van het door Graco gestelde verwarringsgevaar, nemen zij de hiervoor vastgestelde sterke gelijkenis tussen het CR⋀CO-teken en het GRACO-woordmerk niet weg.
4.9.
Met het aanbieden en verkopen van de Airless-producten en
spraytips
voorzien van het ULTRA-teken, het G-teken en het CR⋀CO-teken, heeft [gedaagde 1] inbreuk gemaakt op het ULTRA-merk, het G-merk, het Graco-beeldmerk en het GRACO-woordmerk. Deze merkinbreuken (hierna ook: ‘de merkinbreuken’) zien op tekens die zijn aangebracht op de door Graco als inbreukmakend bestempelde Airless-producten en toebehoren. Gesteld noch gebleken is welk belang Graco heeft bij beoordeling van de andere door haar gestelde merkinbreuken, die alle zien op het aanbieden en verkopen van de Airless-producten en toebehoren. De mogelijk op grond daarvan toe te wijzen vorderingen 1. 3 en 4. hebben dezelfde reikwijdte als het verbod, de opgave en de afgifte die moet plaatshebben op grond van de hiervoor vastgestelde merkinbreuken. Verder is gesteld nog gebleken dat de andere door Graco gestelde merkinbreuken leiden tot meer of andere schade of winstafdracht dan de hiervoor vastgestelde merkinbreuken. De andere door Graco gestelde merkinbreuken blijven daarom verder onbesproken.
4.10.
De merkinbreuken rechtvaardigen toewijzing van het onder 1. gevorderde stakingsbevel. Om executieproblemen te voorkomen, zal het stakingsbevel 48 uur na betekening van dit vonnis ingaan. Het wordt territoriaal beperkt tot de EU respectievelijk de Benelux. De te maximeren dwangsom zal worden toegewezen, als stok acht de deur.
4.11.
Zoals hiervoor is overwogen, heeft Graco belang bij de onder 3. gevorderde opgaaf; [gedaagde 1] heeft alleen opgave gedaan in verband met de testaankoop, terwijl vaststaat dat hij in 2017 en 2018 Airless-producten en toebehoren heeft aangeboden en verkocht. Hij wordt dus bevolen tot het doen van de onder 3. gevorderde opgaaf over de periode 2017-2018, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis. De daarbij gevorderde verklaring van een registeraccountant wordt niet toegewezen. Dit deel van het gevorderde houdt immers in wezen een opdracht voor het geven van een vorm van
assurance
in en het is inmiddels genoegzaam bekend dat een registeraccountant, zeker als dat de huisaccountant is van degene die opgave dient te doen, die zekerheid op grond van zijn beroepsregels niet kan geven. Toewijzing zou dan ook al snel tot executieproblemen kunnen leiden. Gelet op deze zeer beperkte zekerheid die een accountant aldus kan geven in aanvulling op de ter staving van de opgave te verstrekken bescheiden, rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die met het inschakelen van een accountant gemoeid zullen zijn.
4.12.
Vaststaat dat [gedaagde 1] nog beschikt over twee Airless-producten. Daarmee bestaat eveneens grond voor toewijzing van vordering 4. Hoewel Graco stelt dat zij recht en belang heeft bij een veroordeling van [gedaagde 1] om de aan zijn afnemers geleverde Airless-producten uit het economisch verkeer te halen, door deze producten op eigen kosten terug te vorderen, waarop deze – ter keuze van Graco – worden vernietigd dan wel aan Graco ter beschikking worden gesteld, heeft zij dit niet gevorderd. Een recall-bevel zal dus niet worden gegeven.
4.13.
De onder 5. gevorderde veroordeling tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat, ligt voor toewijzing gereed, nu niet in geschil is dat aannemelijk is dat Graco schade heeft geleden als gevolg van de merkinbreuk. Ook de onder 5. op grond van (artikel 129 lid 2 UMVo jo.) artikel 2.21 lid 4 BVIE gevorderde winstafdracht – naar keuze van Graco toe te passen – kan worden toegewezen, nu voldaan is aan het daarvoor geldende vereiste van kwade trouw. Daarvan is sprake bij een moedwillig gepleegde inbreuk. Dat doet zich voor als degene wiens handelen achteraf als inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Bewustheid in voormelde zin is niet aan de orde als degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt.
Gezien de niet bestreden merkinbreuken en in het bijzonder het gebruik van het CR⋀CO-teken, voldoet [gedaagde 1] aan dit vereiste.
4.14.
De gevorderde rente over alle bedragen waartoe [gedaagde 1] zal worden veroordeeld, ligt als onweersproken voor toewijzing gereed.
4.15.
Vordering 2. wordt tot slot bij gebrek aan belang afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat Graco als gevolg van de gestelde slaafse nabootsing meer of andere schade heeft geleden dan als gevolg van de merkinbreuken. De door Graco gestelde slaafse nabootsing kan dus onbesproken blijven.
4.16.
[gedaagde 1] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Nu Graco met haar verwijten gedaagden over één kam heeft geschoren en geen verdeling van de kosten over [gedaagde 1] en [gedaagde 2] heeft gemaakt, rekent de rechtbank de helft van de door Graco gemaakte kosten toe aan de zaak van [gedaagde 1] . Verder stelt de rechtbank de verhouding tussen kosten die op de voet van artikel 1019h Rv respectievelijk het liquidatietarief voor vergoeding in aanmerking komen vast op 50/50, nu in de partijdiscussie ongeveer evenveel aandacht wordt besteed aan de merkinbreuk als aan de grondslag van slaafse nabootsing. Naar het oordeel van de rechtbank kwalificeert deze zaak als een normale zaak in de zin van de Indicatietarieven IE-zaken,
waarvoor een maximaal tarief van € 17.500 geldt. Het bedrag aan advocatenkosten volgens de door Graco ingediende specificatie (€ 13.446,92) en de aan de zaak tegen [gedaagde 1] toe te rekenen helft daarvan
(€ 6.723,86) liggen onder dit maximum. De helft van de aan de zaak tegen [gedaagde 1] toe te rekenen advocaten kosten (€ 3.361,73) komt op de voet van artikel 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking. De overige advocatenkosten (50% van deze kosten volgens het toepasselijk liquidatietarief, te weten 2 punten tarief II) worden begroot op € 543. De aan de zaak tegen [gedaagde 1] toe te rekenen helft daarvan bedraagt € 271,50. De proceskostenveroordeling bestaat verder uit de helft van de dagvaardingskosten (€ 88,24:2 = € 44,12) en het door Graco betaalde griffierecht (€ 639:2 = € 319,50). Daarmee komt de totale proceskostenveroordeling op € 3.996,85.
in het incident
4.17.
Nu eindvonnis in de hoofdzaak wordt gewezen, dient de vordering in het incident bij gebrek aan belang te worden afgewezen. Graco wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten van gedaagden. Deze worden op nihil gesteld omdat de incidentele vordering is gebaseerd op de stellingen die aan de vorderingen in de hoofdzaak ten grondslag zijn gelegd en het verweer daartegen gelijk is aan het verweer in de hoofdzaak.
5
De beslissing
De rechtbank
in de hoofdzaak
in de zaak tegen [gedaagde 1] :
5.1.
beveelt [gedaagde 1] binnen 48 uur na betekening van dit vonnis blijvend te staken, op 	straffe van verbeurte van € 8.000 per overtreding, dan wel ter vrije keuze van 	Graco een dwangsom van € 3.000 voor iedere dag of deel daarvan dat gedaagden 	in strijd mochten handelen met dit bevel, met een maximum van € 48.000:
i) elk gebruik in de EU van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het G-merk en
ii) elk gebruik in de Benelux van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het ULTRA-merk, het GRACO-woordmerk en/of het GRACO-beeldmerk;
5.2.
beveelt [gedaagde 1] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis over de 	periode 2017-2018 opgave te verstrekken, vergezeld van schriftelijk bewijs zoals 	orders en facturen van:
a) 	de naam/namen en adres/adressen van de onderneming(en) waarvan [gedaagde 1] de Inbreukmakende Producten (te weten: de Airless-producten (de 		Airless totaal 1495 en de Airless totaal G4 7900TX en toebehoren)			heeft verkregen, waaraan hij die heeft geleverd en de betreffende 			hoeveelheden;
b) 	het totale aantal verkregen Inbreukmakende Producten, het bedrag dat 			daarvoor is betaald, gespecificeerd per product;
c) 	het totale aantal Inbreukmakende Producten dat [gedaagde 1] heeft verhandeld, met specificatie van de prijs die was betaald per product, waarbij het bij tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het G-merk gaat om de EU en bij tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het ULTRA-merk, het GRACO-woordmerk en/of het GRACO-beeldmerk om de Benelux;
d) 	de netto winst die [gedaagde 1] heeft gemaakt met deze transacties;
e) 	het totale aantal Inbreukmakende Producten op voorraad.
5.3.
beveelt [gedaagde 1] binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis de op voorraad zijnde Inbreukmakende Producten op eigen kosten te bezorgen voor vernietiging op een door Graco nader aan te geven locatie in Nederland;
5.4.
veroordeelt [gedaagde 1] aan Graco te vergoeden de door haar ten gevolge van de (onder 4.9 bedoelde) merkinbreuken geleden schade, nader op te maken bij staat, dan wel – ter keuze van Graco – af te dragen de door [gedaagde 1] ten gevolge van deze inbreuken genoten nettowinst ex artikel 129 lid 2 UMVo jo. 2.21 lid 4 BVIE;
5.5.
veroordeelt [gedaagde 1] tot betaling aan Graco van de wettelijke rente over het bedrag 	van de onder 5.4 bedoelde schadevergoeding dan wel winstafdracht, vanaf de 	dag van dagvaarding tot die van algehele vergoeding;
5.6.
veroordeelt [gedaagde 1] tot betaling van de proceskosten van Graco, die tot aan deze 	uitspraak zijn begroot op € 3.996,85;
5.7.
verklaart de voorgaande bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
5.8.
wijst af het meer of anders gevorderde;
in de zaak tegen [gedaagde 2]
5.9.
wijst de vorderingen af;
5.10.
veroordeelt Graco tot betaling van de proceskosten van [gedaagde 2] , die tot aan deze 	uitspraak zijn begroot op € 1.681;
5.11.
verklaart de onder 5.10 bedoelde veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
in het incident
5.12.
wijst de vordering af;
5.13.
veroordeelt Graco in de proceskosten van [gedaagde 1] en [gedaagde 2] , die op nihil worden 	gesteld.
Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2019.
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in de artikelnummering geldend tot 1 maart 2019. De rechtbank zal in deze zaak verder bij de beoordeling de huidige artikelnummering van het BVIE vermelden, die op grond van artikel 6.2 BVIE per 1 maart 2019 van kracht is geworden. De bepalingen van het BVIE waarop partijen zich in deze zaak hebben beroepen, zijn door de wijziging van het BVIE per 1 maart 2019 niet inhoudelijk gewijzigd op de voor deze zaak relevante punten.
Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie), zoals geldend vanaf 1 oktober 2017.
Verg. Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935.
Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017.