ECLI:NL:GHDHA:2018:3955
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel Recht
Zaaknummer			: 200.208.796/01
Zaak-/rolnummer rechtbank	: C/09/506432/HA ZA 16-253
Arrest d.d. 3 juli 2018
inzake
PHZ B.V.,
gevestigd te Zoetermeer,
appellante,
hierna te noemen: PHZ,
advocaat: mr. F.Th.P. van Voorst te Zoetermeer,
tegen
de rechtspersoon naar Duits recht EUROPEAN PALLET ASSOCIATION E.V.,
gevestigd te Münster, Duitsland,
geïntimeerde,
hierna te noemen: EPAL,
advocaat: mr. L.E.J. Jonker te ’s-Hertogenbosch.
Het verloop van het geding
Bij exploot van 22 november 2016 – de appeldagvaarding (AD) – is PHZ in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 31 augustus 2016 (hierna ook kortweg: het vonnis). Bij memorie van grieven (MvG), gecorrigeerd bij akte een ‘akte correctie memorie van grieven’, heeft PHZ zes grieven tegen dat vonnis aangevoerd die door EPAL zijn bestreden bij memorie van antwoord tevens inhoudende voorwaardelijke wijziging van eis (MvA).
Partijen hebben hun standpunten door hun advocaten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 1 februari 2018. De advocaten hebben zich hierbij bediend van pleitnota’s (PA = Pleitnota in Appel).
Bij pleidooi hebben beide partijen proceskostenoverzichten overgelegd. Daartegen zijn geen bezwaren geuit. EPAL heeft voorts uitdrukkelijk laten weten geen bezwaar te maken tegen het door PHZ bij aanvang van het pleidooi gedane verzoek om de door haar in de AD gevorderde kostenveroordeling te lezen als berustend op artikel 1019h Rv.
De beoordeling van het hoger beroep
De feiten
1. De volgende feiten worden als vaststaand aangenomen.
a.	EPAL is houdster van de Uniemerkregistratie van het woord/beeldmerk EPAL, met registratienummer 472415 ingeschreven op 22 december 1998 voor onder meer ‘
opnieuw te gebruiken pallets
’ (klassen 6 en 20). Het merk is aangewezen als collectief merk.
b. 	EPAL is belast met het beheer van en de controle op de kwaliteit van zogeheten EUR/EPAL-pallets. Deze pallets (hierna: de europallets) zijn door middel van een brandmerk op de klos voorzien van de merken EUR en/of EPAL en worden aldus in het economisch verkeer gebracht. EPAL heeft als doelstelling om wereldwijd een open poolsysteem te creëren en in stand te houden waarin de kwaliteit en kenmerken van de pallets constant zijn teneinde de ruil van de pallets mogelijk te maken. Tevens richt EPAL zich op het tegengaan van vervalsing van deze pallets.
c.	Er is een privaatrechtelijk systeem voor standaardisering van de europallets opgezet (hierna ook: het EPAL-systeem), dat inhoudt dat deze, ook na reparatie, aan bepaalde normen en specificaties moeten voldoen. Op grond van dat systeem is de productie en reparatie van EUR/EPAL-pallets en de handel daarin voorbehouden aan bedrijven met een door EPAL afgegeven gebruiksrecht (de licentienemers).
d. 	PHZ beschikt niet over zo een gebruiksrecht. Zij heeft in 2014 een aantal europallets die waren voorzien van het merk EPAL gerepareerd.
De vorderingen van EPAL en het vonnis van de rechtbank
2.1
Stellende dat PHZ europallets voorzien van het merk EPAL niet alleen heeft gerepareerd maar ook verder heeft verhandeld, en dusdoende merkinbreuk heeft gepleegd althans onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, heeft EPAL gevorderd:
- 	een verklaring voor recht dat PHZ zich schuldig maakt aan merkinbreuk respectievelijk onrechtmatig heeft gehandeld door reparatie en verhandeling van gerepareerde pallets die oorspronkelijk onder het EPAL-merk in het verkeer waren gebracht;
- 	een gebod tot staking van het repareren en verder verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
met diverse nevenvorderingen (afgifte en vernietiging van pallets; opgave van aantallen) en schadevergoeding op te maken bij staat/winstafdracht.
2.2
De rechtbank heeft, PHZ’s uitputtingsverweer verwerpend, de vorderingen die zijn gebaseerd op verdere verhandeling toegewezen, maar deze niet toewijsbaar geoordeeld voor zover zij betrekking hebben op het enkele repareren. De toegewezen vorderingen zijn nader omschreven in de punten 5.1 t/m 5.8 van (het dictum van) het vonnis. Punt 5.1 luidt als volgt:
‘
gebiedt PHZ (…) te staken en gestaakt te houden het verder verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk die gerepareerd zijn door een ander dan EPAL of diens licentienemers, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom (…).
’
PHZ is tevens in de proceskosten veroordeeld (punt 5.7 van het dictum van het vonnis).
Het hoger beroep; inleidende overwegingen
3.1
Van het vonnis is PHZ tijdig in hoger beroep gekomen. In de AD heeft zij gevorderd vernietiging van het vonnis en afwijzing van de vorderingen van EPAL.
3.2
In punt 7 MvG heeft PHZ – naar haar advocaat [NAAM]bevestigd – te kennen gegeven dat zij niet grieft tegen het in punt 5.1 van het vonnis neergelegde verbod voor zover dat ziet op verhandeling van pallets die zij zelf heeft gerepareerd en waarbij die reparaties bestaan uit wijzigingen aan de toestand van de pallet die niet van ondergeschikte betekenis zijn. Met ‘wijzigingen die niet van ondergeschikte betekenis zijn’ heeft PHZ, naar blijkt uit de punten 17-25 MvG, het oog op het begrip ‘wijzigingen van meer dan ondergeschikte betekenis’ uit het arrest van het Benelux Gerechtshof (BenGH) van 6 novemberr 1992 in de zaak ‘
Automotive/Valeo
’, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV (hierna: het ‘
Valeo
’-arrest). In dit arrest is, kort gezegd beslist dat:
(i)	bij revisie (waaronder o.m. is begrepen het vervangen van onderdelen door niet van de merkhouder afkomstige onderdelen) de toestand van de waren wordt gewijzigd (punten 7 bij ii., 16 en 24 van dat arrest);
(ii) 	bij wijziging van de toestand van de waar van geheel ondergeschikte betekenis de uitputtingsregel onverkort geldt (punten 21 en 44 van dat arrest);
(iii) 	bij wijziging van de toestand van de waar van meer dan geheel ondergeschikte betekenis, de merkhouder zich in beginsel wel tegen verdere verhandeling kan verzetten (punten 21, 22 en 26 van dat arrest),
zie ook punt 9 van de noot onder dat arrest.
3.3
Ook tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 4.7 van het vonnis, dat PHZ europallets (niet alleen heeft gerepareerd maar ook) verder heeft verhandeld, heeft PHZ geen grief gericht. Dit betekent dat van de juistheid van dit oordeel moet worden uitgegaan.
3.4
EPAL heeft van haar kant niet incidenteel gegriefd tegen de afwijzing van haar vorderingen voor zover zij zijn gebaseerd op het enkele repareren. Zij heeft geconcludeerd tot instandhouding van het vonnis (punt 84 MvA)
3.5
Het hof is bevoegd om van de zaak kennis te nemen om de door de rechtbank in rov. 4.1 van het vonnis genoemde redenen.
3.6
De europallets waar het in dit geding om gaat zijn door de merkhouder of met diens  toestemming in het verkeer gebracht. Gelet op artikel 13 van – de in dit geding nog toepasselijke – Verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 (MVo) kan de merkhouder (EPAL) verdere verhandeling dus alleen verbieden wanneer er voor haar gegronde redenen zijn om zich tegen verdere verhandeling te verzetten, met name wanneer de toestand van de pallets, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.
De grieven 2, 5 en 6: gegronde redenen
4.1
Het hof zal eerst ingaan op grief 2 van PHZ, die strekt ten betoge dat EPAL zich niet met vrucht op een gegronde reden kan beroepen, zodat zij niet tegen verdere verhandeling van de europallets met haar merk kan verzetten. Deze grief is uitgewerkt in PHZ’s grieven 5 en 6 die achtereenvolgens inhouden dat de bij de reparaties aangebrachte wijzigingen van ondergeschikte betekenis zijn (punt 45 MvG) en dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het feit dat op de website van PHZ europallets voorzien van het EPAL-merk worden aangeboden, de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen PHZ en EPAL (punt 46 MvG).
4.2
Een merkhouder kan zich op grond van artikel 9 lid 1 sub a MVo alleen tegen gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk verzetten wanneer dat gebruik afbreuk kan doen aan een van de functies van dat merk, vgl. punt 60 van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 18 juni 2009 in zaak C-487/07 ‘
L’Oréal/Bellure
’ en punt 58 van zijn arrest van 19 september 2013 in zaak -661/11 ‘
Martin Y Paz
’. De vorderingen van EPAL zijn gebaseerd op dat ‘sub a’-inbreukcriterium (punt 10 MvA): PHZ gebruikt het EPAL-merk zelf voor de waren waarvoor dat merk is ingeschreven. Om in dit geval aan de kant van EPAL gegronde redenen in de zin van artikel 13 lid 2 MVo te kunnen aannemen is derhalve (tenminste) vereist dat aan een van de functies van het merk afbreuk wordt gedaan.
4.3
Tot de functies van het merk behoren onder het EU-merkenrecht niet alleen de wezenlijke functie om de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen (de herkomstaanduidingsfunctie), maar ook de functie welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie o.m. punt 77 van het arrest van het HVJEU van 23 maart 2010 in gevoegde zaken C-236/08 t/m 238/08 ‘
Google France/Louis Vuitton e.a.
’ en punt 42 van het arrest van  het HvJEU van 8 juni 2017 in zaak C-689/15 ‘
Gözze
’).
4.4
EPAL heeft een beroep gedaan op de herkomstaanduidingsfunctie en de kwaliteitsgarantiefunctie (zie rov. 4.5 hierna) en daarnaast, in de punten 29-31 van de inleidende dagvaarding (ID), op de investerings- of reclamefunctie daarvan. Daartoe heeft EPAL aangevoerd dat PHZ door het verhandelen van europallets die niet met inachtneming van de normen en specificaties van het EPAL-systeem zijn gerepareerd, schade toebrengt aan het met veel tijd, kosten en moeite opgebouwde imago van de EPAL-pallets.
4.5
Bij pleidooi in hoger beroep is desgevraagd namens EPAL verduidelijkt dat – zoals zij al eerder had opgemerkt (punt 41 MvA) – in haar visie het kapotgaan van de pallets vóór de reparatie de wijziging in de zin van artikel 13 lid 2 MVo vormt. Zij ziet de reparatie dus niet als het wijzigen van de toestand van de pallets (zie ook punt  38 MvA en punt 15 PA). Zij meent echter desondanks een gegronde reden als daarin bedoeld te hebben, en wel omdat in het zich hier voordoende geval dat een niet-licentienemer reparaties uitvoert het EPAL-systeem wordt ondermijnd en de constante kwaliteit van de europallets dus niet wordt gegarandeerd als deze verder worden verhandeld. Daardoor is, aldus EPAL, de herkomstgarantiefunctie/ kwaliteitsgarantiefunctie van het EPAL-merk niet langer gewaarborgd, zie onder meer punt 39 MvA en de punten 18, 19, 25 en 26 PA, waarin de herkomstgarantiefunctie wordt genoemd, alsook de punten 23 en 36 PA waarin de kwaliteitsgarantiefunctie ter sprake wordt gebracht.
4.6
De stelling van EPAL, dat het kapotgaan van de pallets vóór de reparatie de wijziging in de zin van artikel 13 lid 2 MVo vormt, kan haar niet baten, reeds omdat zij niet heeft gesteld dat PHZ in kapotte pallets heeft gehandeld. Gelet op deze stelling kan bovendien geen betekenis toekomen aan het
Valeo
-arrest, dat overigens als gebaseerd op een ‘oude’ Benelux-regeling niet als maat- of richtinggevend voor de uitleg van artikel 13 MVo kan worden beschouwd.
4.7
Bij de beoordeling van EPAL’s beroep op de herkomstaanduidingsfunctie wordt voorop gesteld dat bij een collectief merk als het onderhavige deze functie inhoudt  dat de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen (artikel 66 MVo).
4.8
Aan de herkomstaanduidingsfunctie wordt onder meer afbreuk gedaan wanneer het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder (hier: EPAL en/of haar leden) bestaat, met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat (punt 45 van het arrest van HvJEU van 22 september 2011 in zaak C-323/09 ‘
Interflora
’, en punt 46 van het arrest van het HvJEU van 26 april 2007 in zaak C-348/04 ‘
Boehringer
’). PHZ verhandelt door haar ingekochte pallets verder (punt 35 MvG en de rovv. 2.1 en 3.3 van dit arrest). Zij verkoopt dus tweedehands waren en haar afnemers moeten verondersteld worden dit te weten. Pallets rouleren namelijk in een poolsysteem – zie de punten 10 en 30 ID – en op de website van PHZ (productie 7 bij de ID), waarop een europallet met het EPAL-merk is afgebeeld, is aangegeven dat zij zich bezighoudt met de in- en verkoop van pallets en dat onder meer gebruikte pallets leverbaar zijn. Deze omstandigheden zijn niet van dien aard dat enkel op grond daarvan gezegd kan worden dat met die website de indruk wordt gewekt dat enerzijds PHZ en anderzijds EPAL/haar leden economisch zijn verbonden, en evenmin overigens dat die website de reputatie van het merk ernstig schaadt (zie punt 84 van het arrest van het HvJEU van 8 juli 2010 in zaak C-558/08 ‘
Portakabin
’). Grief 6 van PHZ is dus terecht voorgesteld.
4.9
EPAL’s stelling de herkomstaanduidingsfunctie in het geding is wanneer een niet-licentienemer reparaties uitvoert omdat dan de constante kwaliteit van de europallets niet zou worden gegarandeerd als deze verder worden verhandeld, kan niet als juist worden aanvaard. Het collectief merk van EPAL, gedeponeerd voor bepaalde waren, heeft als functies te waarborgen dat het afkomstig is van een lid van EPAL (dus: die herkomst heeft), dat instaat voor de kwaliteit ervan op het moment van eerste levering aan het publiek waarvoor de waren bestemd zijn. Het merk heeft niet de functie in te staan voor de kwaliteit nadien en garandeert ook niet dat derden daaraan geen reparaties zullen verrichten. Met andere woorden: anders dan EPAL betoogt is het niet mogelijk om via een collectief merk af te dwingen dat pallets nadat zij met toestemming van de merkhouder in de handel zijn gebracht volgens bepaalde normen worden gerepareerd om daarmee de kwaliteit, na eerste verhandeling, te handhaven. De – kennelijk op het
Valeo
-arrest geënte – subsidiaire stellingen van EPAL dat iedere reparatie door een niet licentienemer een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis inhoudt (punten 40-44 e.v. MvA en punten 27-29 e.v. PA), missen in dit licht relevantie.
4.10
De aantastingen die volgens EPAL plaatsvinden aan de kwaliteitsgarantie- en investeringsfunctie berusten – eveneens – op de stelling dat PHZ pallets heeft doorverkocht waarop reparaties waren uitgevoerd die niet aan de normen en specificaties van het EPAL-systeem voldeden. Het onder 4.9 overwogene – dat er op neerkomt dat reparaties geen wijziging in de toestand van de waar opleveren – brengt met zich dat door de handelwijze van PHZ ook geen afbreuk aan deze functies van het EPAL-merk wordt gedaan. Daaruit volgt immers dat de pallets na de reparaties niet als kwalitatief minder zijn aan te merken dan de voorheen onder controle van EPAL verhandelde pallets en dat zij dus ook niet als niet schadelijk voor de reputatie van het EPAL-merk zijn te beschouwen. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de kwaliteitsgarantie- en investeringsfunctie niet beschermen tegen normaal kwaliteitsverlies als gevolg van gebruik, tijdsverloop en slijtage.
4.11
Terzijde – omdat EPAL zich daarop niet duidelijk heeft beroepen – wordt opgemerkt dat uit hetgeen onder 4.8
in fine
is overwogen ook volgt dat de reclamefunctie niet in het gedrang is gekomen.
4.12
Nu, naar uit het voorgaande voortvloeit, door de handelwijze van PHZ geen van de
functies van het EPAL-merk worden aangetast, kunnen, gezien de in rov. 4.2 geformuleerde regel, geen gegronde redenen als bedoeld in artikel 13 lid MVo worden aangenomen. PHZ’s grief 2 treft dus doel.
Slotsom en kosten
5.1
Al het voorgaande voert tot de slotsom dat het merkrecht van EPAL is uitgeput, en dat zij zich dus niet tegen de verdere verhandeling door PHZ van pallets met dat merk kan verzetten.
5.2
Het zojuist overwogene brengt met zich dat alle op merkinbreuk gestoelde vorderingen van EPAL niet toewijsbaar zijn, behalve voor zover tegen de toewijzing daarvan door de rechtbank niet is gegriefd (zie rov. 3.2). Ook de in punt 8 MvG neergelegde grief 4 tegen de toewijzing van de andere vorderingen dan de verbodsvordering slaagt derhalve.
5.3
Thans is – gezien de positieve zijde van de devolutieve werking van het hoger beroep – aan de orde de beoordeling van EPAL’s vorderingen op de in ID (punten 27 en 28) opgenomen subsidiaire grondslag, onrechtmatige daad, die de rechtbank bij gebrek aan belang onbesproken heeft gelaten (rov. 4.15 van het vonnis). De daarop betrekking hebbende stellingen van EPAL komen er op neer dat PHZ door het verhandelen van pallets met het EPAL-merk die niet aan de normen van het EPAL-systeem voldoen, afbreuk doet aan dat systeem. Nu derhalve de onrechtmatige daad-vorderingen in de kern berusten op de stelling dat PHZ het EPAL-merk gebruikt, delen deze vorderingen het lot van de op het merkrecht gebaseerde vorderingen: zij zijn niet toewijsbaar.
5.4
Bij voormelde stand van zaken hoeft niet meer te worden ingegaan op PHZ’s grief 3, inhoudend dat ook een belangenafweging tot afwijzing van EPAL’s vorderingen moet leiden, en evenmin op haar grief 1, waarmee zij er over klaagt dat de rechtbank haar ook het verder verhandelen heeft verboden van pallets die niet door haar zelf, maar door anderen zijn gerepareerd, hoewel dit volgens PHZ door EPAL niet was gevorderd. De voorwaarde waaronder EPAL bij de MvA haar eis heeft gewijzigd, namelijk dat het hof met PHZ van oordeel is dat de rechtbank op dit punt meer heeft toegewezen dan gevorderd, is niet vervuld – het hof heeft te dien aanzien immers geen beslissing genomen – zodat die gewijzigde vordering niet voorligt. Ten slotte kan, gelet op rov. 4.9
in fine
, ook PHZ’-s grief 5 onbehandeld blijven.
5.5
Het bestreden vonnis zal deels worden vernietigd en alleen, vanwege rov. 3.2, worden bekrachtigd voor zover PHZ daarin is geboden om het verder verhandelen te staken van pallets voorzien van het EPAL-merk die gerepareerd zijn door PHZ en waarbij de reparaties wijzigingen behelzen die niet van ondergeschikte betekenis zijn. PHZ hanteert het begrip ‘wijziging die niet van ondergeschikte betekenis is’ in de zin van het ‘
Valeo
’-arrest, maar de invulling die EPAL aan dat begrip geeft (zie punt 42 MvA) – iedere reparatie vormt een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis – lijkt niet te rijmen met de regels van dat arrest. Omdat het hier gaat om een door PHZ vrijwillig aangelegde beperking (zie rov. 3.2) is in dit kader de opvatting van PHZ leidend. Om te voorkomen dat door de uiteenlopende opvattingen op dit punt problemen bij de executie zouden kunnen rijzen, zal dit in het dictum tot uitdrukking worden gebracht. De door de rechtbank opgelegde dwangsom zal worden aangepast in evenredigheid aan de mate waarin het door haar gegeven gebod in stand wordt gelaten.
5.6
Omdat het vonnis – waarbij de vorderingen van EPAL voor het overgrote deel waren toegewezen – deels in stand wordt gelaten en deels wordt vernietigd, moeten partijen worden geacht in de eerste aanleg ieder deels in het ongelijk te zijn gesteld. De kosten in die instantie zullen daarom worden gecompenseerd. Het hoger beroep van PHZ betrof (uiteindelijk) niet het deel van het vonnis dat in stand wordt gelaten (zie de rovv. 3.1 en 3.2), zodat zij als de in het hoger beroep in het gelijk gestelde partij is te beschouwen, en EPAL als de geheel in het ongelijk gestelde partij. EPAL zal daarom in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld, begroot aan de hand van artikel 1019h Rv met inachtneming van de indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven. Het betreft hier een eenvoudige zaak in categorie 2 daarvan waarvoor een maximumbedrag van € 8.000,- geldt. In dit licht is het PHZ voor de kosten voor het hoger beroep gevorderde bedrag van € 5.830,- (excl. BTW) toewijsbaar.
Beslissing
Het gerechtshof:
- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 31 augustus 2016 doch uitsluitend voor zover PHZ daarin is geboden om met onmiddellijke ingang na betekening van dat vonnis te staken en gestaakt te houden het verder verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk die door PHZ zijn gerepareerd en waarbij die reparaties bestaan uit wijzigingen in de toestand van de pallets die niet van ondergeschikte betekenis zijn in de zin van het ‘
Valeo
’-arrest van het Benelux Gerechtshof, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat PHZ hiermee in gebreke blijft dan wel – zulks ter keuze van EPAL – van een dwangsom van € 20,- per in strijd hiermee verhandelend product, met een maximum van
€ 10.000,-;
- vernietigt voornoemd vonnis voor het overige en te dien aanzien opnieuw rechtdoende:
*	wijst de vorderingen van EPAL af;
*	compenseert de kosten van de procedure in de eerste aanleg aldus dat ieder de eigen kosten draagt;
- veroordeelt EPAL in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van PHZ begroot op € 716,- aan griffierecht, € 79,81 voor explootkosten en € 5.830,- voor salaris;
- verklaart dit arrest wat de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, A.D. Kiers-Becking en M. Bronneman; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 juli 2018 in aanwezigheid van de griffier.