ECLI:NL:GHAMS:2019:3974
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, Team I
zaaknummer 				: 200.238.916/01
zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam	: C/13/619963 / HA ZA 16-1231
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 5 november 2019
inzake
MKB ONDERNEMERS B.V.
,
gevestigd te Papendrecht,
appellante,
advocaat: mr. G. te Winkel te Amsterdam,
tegen
TOMTOM INTERNATIONAL B.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerde,
advocaat: mr. N.A. Winthagen te Amsterdam.
1
Het geding in hoger beroep
Partijen worden hierna MKBO en TomTom genoemd.
MKBO is bij dagvaarding van 18 april 2018 en herstelexploit van 25 april 2018 in hoger beroep gekomen van de vonnissen van de rechtbank Amsterdam van 19 juli 2017 en 31 januari 2018, onder bovenvermeld zaak- en rolnummer gewezen tussen MKBO als eiseres in conventie, tevens verweerster in reconventie, en TomTom als gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie.
Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven, tevens houdende (gewijzigde) incidentele vordering ex art. 843a Rv, met producties;
- memorie van antwoord, tevens antwoord op de incidentele vordering ex art. 843a Rv.
Partijen hebben de zaak ter zitting van 13 juni 2019 doen bepleiten, MKBO door mr. [NAAM]. S.M.Y. van de Graaf en S. Coolen, advocaten te Amsterdam, en TomTom door mr. [NAAM], ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. MKBO heeft daarbij nog een productie in het geding gebracht.
Ten slotte is arrest gevraagd.
MKBO heeft geconcludeerd dat het hof de bestreden vonnissen zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad – alsnog de vorderingen van MKBO in het incident en in de hoofdzaak zal toewijzen en de vorderingen van TomTom in reconventie zal afwijzen, met beslissing over de proceskosten, met rente.
TomTom heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van de bestreden vonnissen, met beslissing over de proceskosten.
2
Feiten
2.1
De rechtbank heeft in het bestreden eindvonnis van 31 januari 2018 onder 2.1 t/m 2.40 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Waar nodig aangevuld met andere feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan, komen de feiten neer op het volgende.
2.1.1.
MKBO exploiteert een onderneming, tot voor kort onder de handelsnaam MKB Brandstof, die het voor ondernemers gemakkelijk maakt om een efficiënte financiële administratie in verband met tanken, parkeren en autowassen te voeren. Daartoe geeft zij de zogeheten MKB brandstof-pas uit. Voorts levert zij een online applicatie (“app”) die het gemakkelijk maakt parkeerkosten te betalen en een overzicht daarvan te verkrijgen. [A] (hierna: [A] ) is directeur van MKBO.
2.1.2.
TomTom behoort tot de groep van vennootschappen die onderdeel uitmaakt van de onderneming van TomTom N.V. TomTom N.V. houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling en wereldwijde levering van navigatiesystemen en B2B oplossingen op het gebied van mobiliteit. Daarnaast is TomTom N.V. ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verkoop van B2B producten op het gebied van mobiliteit zoals haar “
fleet management
” tool genaamd Webfleet. Met deze toepassing biedt TomTom ondernemers assistentie bij het op eenvoudige wijze bijhouden van administratie omtrent rijgedrag, parkeerlocaties en het aanleveren van gereden kilometeroverzichten. TomTom is houdster van de Benelux- en Uniemerken waaronder de producten en diensten van TomTom worden aangeboden. [B] (hierna: [B] ) is “vice president IP” van TomTom.
2.1.3.
De TomTom-merken zijn in de klasse 9 alle ingeschreven voor -onder andere- de volgende waren: hardware en software te gebruiken met (satelliet en/of GPS} navigatiesystemen: hardware en software ten behoeve van reisinformatiesystemen voor het verstrekken of weergeven van reisadviezen en/of informatie over benzinestations, parkeergarages en -terreinen, restaurants, autobedrijven en andere reis- en vervoersgerelateerde informatie; hardware en software voor informatiemanagement ten behoeve van de vervoers- en verkeerssector. De TomTom-merken zijn (voor zover ingeschreven) in de klasse 39 alle ingeschreven voor -onder andere- de volgende dienst: het verschaffen van informatie met betrekking tot reizen.
2.1.4.
MKBO heeft vanaf in de periode 2009-2016 intensief reclame gemaakt voor haar producten en diensten via radiocommercials, waartoe zij de fictieve persoon Tom de Ridder als “advertising character” heeft geïntroduceerd. Op 10 december 2010 is TOM DE RIDDER als Beneluxwoordmerk ingeschreven door MKBO.
2.1.5.
In de loop van 2015 heeft MKBO besloten dat zij haar “branding” gaat herzien. In dat verband heeft zij in juli 2015 een merkbeschikbaarheidsonderzoek laten verrichten door een merkengemachtigde.
2.1.6.
Op 20 november 2015 heeft [A] gesproken met de heer [C] , Director HR Consumer BU & LTP / Service Unit HR van TomTom (hierna: [C] ).
2.1.7.
[A] heeft na dit gesprek op 22 januari 2016 aan [C] een e-mail gestuurd waarin is opgenomen:
“Thanks for the opportunity to explain for the colleague you mentioned, the changes we want to introduce in our branding hierarchy.
* Right now we carry two brands, MKB Brandstof (our main brand) and Tom de Ridder (our advertising character). In the market, Tom de Ridder has a stronger brand awareness than MKB Brandstof, after many years of radio advertising.
* Furthermore, MKB Brandstof is a descriptive name. This puts limits on our emotional brand values -plus the description is no longer valid:
- we do not serve Medium Enterprises, only Small Enterprises and selfemployed people
- we offer not only gasoline but also parking and carwash.
* Therefore we want to change our name. There we face the problem that a rebranding campaign does not bring in new customers. Our margins are so slim that we can not afford such a paid campaign.
* Hence we will change our name to Tom. The moment we do this, we will tell the press that Tom de Ridder will no longer be heard on radio. This will bring us the free publicity we need to transfer the brand awareness from Tom de Ridder to Tom (the shorthand version that has been in use for years as well).
* Opposed to MKB Brandstof, the new Tom will revolve around pull marketing, sympathy, social media and sponsoring. Our paid advertising will be limited and no longer be product focused (except for search engine marketing). It will put the spotlight on our community of 45.000 entrepreneurs, and encourage them to support each other.
* The product delivery of Tom (billing & collections) will remain MKB Brandstof branded, at least for now: Tom by MKB Brandstof.
Although the transition to Tom is not a big step, we like to eliminate upfront any chance confusion with the TomTom brand. Given the brand values and associations, that chance is not big either - but we feel it is necessary to make explicit together how we can place Tom at maximum distance from TomTom (logo, colours, typography, slogans, etc.). We are prepared to commit ourselves to guidelines that protect your brand from possible confusion. Would it be possible to plan a meeting with your colleague, to discuss possible guidelines?”
2.1.8.
Op 19 februari 2016 mailt de assistente van [B] , [D] (hierna: [D] ), aan [A] :
“
We would like to invite you for a call to discuss MKB Brandstof’s wish to undertake a name change.”
2.1.9.
Op 23 februari 2016 mailt [A] aan TomTom:
“Since we did not have your input yet, for now we made clear to the agency that they have to stay far away from your colour scheme and typography. Next to the logo, our new visual identity will be strongly determined by great pictures of our actual customers. In this way, the name ‘Tom’ will be transformed from the advertising character it is today, into a metaphor for an entrepreneur. Whenever you hear the name ‘Tom’ you will think of an entrepreneur - that ‘s the goal of our new brand hierarchy.”
2.1.10.
Op 25 februari 2016 heeft [A] telefonisch een gesprek gevoerd met [B] , welk gesprek hij heeft opgenomen. Tijdens het gesprek is -onder meer- het
volgende gezegd:
“
[B] : You are looking to uhm rebrand your ... your ... your company, as I understand it?
[A] : Yes.
[B] : And ... uhm ... you ... you want to make use of the name Tom.
[A] : Yes, that is correct, yeah.
[B] : Okay. Uhm, can you explain to me, I’m a bit, I’m a bit confused ‘cause I have looked at some of the stuff that you’re doing and around your fuel [... ? ...] and stuff like that and that to my mind sits uncomfortably close with a number of initiatives that ... that we have. Uhm, so I’m just ... uhm, where, why Tom? Uhm, do you have some history with this name? What ... what’s the ... what’s the connection?
[A] : Yes. Well, I’ve ... I’ve ... uhm ... uhm ... I have explained that in my uhm, e-mail uhm, to uhm [C] and ... I understood he, he forwarded this email to you, and two days ago, I ...
[B] : Uhm ... yeah, we ‘ve ... was that in Dutch?
[A] : No, it was in, in English.
[B] : In English, okay no, I am uhm I’m sorry, I haven ‘t uhm picked up on that.
(...)
[B] : Perhaps you can explain.
[A] : Yeah, sure. Uhm ... Uhm, we are using, uhm, the name Tom uhmfor a few years now and we, we ‘ve also registered uhm ... Tom de Ridder as a, as a brand name. Tom de Ridder is our uhm- Tom the Knight, in English, hahaha, but, but in Dutch it’s Tom de Ridder- uhm and he is our uhm ... advertising uhm ... character, for a few years now in a, in a massive uhm, radio campaign in the Netherlands.
(...)
And ... uhm ... we, we want to maintain, uhm, the brand awareness of uhm, of Tom. Uhm, but we want to, to change our brand values: we will become a social enterprise. Uhm ... right now we are uhm, uhm product oriented: uhm, our product is a payment card .. uhm ... for the gasoline ... uhm, market ...
(...)
... uhm specifically aimed at small entrepreneurs.
(...)
... and uhm ... Tom de Ridder is now, uhm, ja known as as the advertising character that tries to force you to, to buy this uhm payment card And. .. uhm ... we will become a social enterprise that is a, a facilitator of, of, of a community of 50.000 uhm entrepreneurs, uhm, that are our customer right now. And uhm, we, we hope to enable this community to, to, to strengthen each other as, as an entrepreneur ... Uhm ... where as our, our services in, in uhm ... in the payment, uhm ... with, with the payment card, yeah, will become more of a, a side activity almost, huh.
(...)
So it is quite a, a, a big change in uhm empha ... emphasis where, where uhm ... the brand positioning is uhm involved.
[B] : Oh okay ... So what you are actually going to be doing under the Tom brand? You say uhm, uhm, uhm ... can you, can you [ .. ? ... see if ... ? ... eaches out and ... ? …]. Uhm ... how are you reaching them, I mean, are you selling them things? Are you ...
[A] : Yeah we have a payment relationship with them because we uhm, process their uhm, their transactions on gasoline and ... carwash and ... parking: both parking in the streets ... as uhm parking in, uhm, garages. Uhm ... and in the future uhm, we will, uhm … possibly extend this to uhm, uhm, the, the ... how do I say it, uhm ... to, to electricity for ....
(...) [A] : Oh, okay, well ... electricity for uhm, electric vehicles, so car charging and .. uhm ... as, as a big innovation for in like, like two or three years, we would like to ... uhm, process also payments in uhm ... restaurants, uhm - another important area where, where the small entrepreneur has a lot of sales slips that he wants to get, get rid of. Because that’s, that ‘s the core of our, our uhm ... value proposition: that is that you can throw away all the sale slips and get one monthly income statement.
[B] : Yeah, I understand, I understand. Okay well, on the sign-up side of it, I don ‘t really have a problem but what has anything to do ... with for example ... elec ... electric cars and, and things like that, that’s where I uhm I become extremely uncomfortable. Uhm, we haven’t seen any example of, of uhm ... logo’s that you were talking about ... uhm is, is that sornething you are able to share with us?
[A] : Yeah, absolutely, but uhm ... we are starting, uhm, the design process right now. One week ago, our ...
(...)
[B] : But, uhm ja, I mean, as I think uhm [C]
[ [C] ; hof]
probably indicated to you, anything to do with the name Tom I, I get very uhm ... uhm, my, my uhm, the, the hairs on the back of my head stand up. Uhm ...
(...) A : So it’s really making sure that what you are doing doesn’t touch on anything that we are doing ...
(...)
[B] : .... or we are going to do, but also that your uhm, your brand doesn ‘t look like and would never be confused with anything ...
[A] : Absolutely.
(...)
[A] : Yeah. That’s why I, that’s why I contacted uhm [C]
[ [C] ; hof]
. Uhm ... he, he, he, he didn’t tell me about your, uhm, your worries though, yet ...
[B] : Ja. I, I mean uhm, it, uhm ... I can understand what you are doing, and, and why you are doing it, uhm and, and to me, it’s just making sure that you look, you know, completely different. But if you are moving away from uhm this…
[A] : I agree.
(...)
[B] : (…) I understand that. Uhm, but, but one of the things that I picked up, (...) there is an awful lot of uhm, uhm, uhm, negativity around the, the Tom the Rider uhm brand which, uhm, I’m surprised that, that, that... Perhaps ... you, you, you did a néw venture and you want to follow through that. But obviously that is the branding thing you need to think about. I need to see what is it you want to do with this, uhm, logo.
(...)
[B] : Uhm, because if, if I’m comfortable enough ... If they can make it look like something that is só far away from what we do, then, then I can be comfortable, but I would want ...
(... )
[B] : uhm, uhm, a, a, an Agreement between us that you wouldn’t extent the, ehm, ehm, into ehm anything that, that, that we do, and ...
(...)
[B] : ... we often do this, we ...
(...)
[B] : ... call this a Coexistence Agreement, to ...
(...)
[B] : ... make sure that ... you don ‘t uhm suddenly start doing anything that, that is more auto ... automotive based.
(...)
[A] : ... and you would help ús if uhm, not only you can give uhm feed, feedback on the logo designs we will create the coming weeks ...
(...)
[B] : Ja, I understand. And, and, and thank you for, for approaching it uhm in that way. I think what we need to do is ... We, we need to start seeing some ideas, uhm, and then when we can find something that we all are happy with, and, you know, you, you’re happy about, and we can live with, then we will draw up an agreement.
[A] : Sure, nice. Yeah! Alright.
(...)
[A] : Right. Yeah. And, the, the thing is, [B], it’s, it’s good to know that we, we have been the biggest radio advertiser, uhm, for, for uhm many months in, in the past few years. So we’ve made a lót of radio advertising with Tom de Ridder and uhm, the last three years I think, maybe four years, uhm, we, we started to use the abbreviation uhm to uhm Tom because everybody knew Tom de Ridder, so we could start to, to call him uhm Tom, and I ...
(...)
[A] : … have never ever really encountered somebody who had an association with TomTom. Because our Tom is not a device or a service but it’s a, it’s a ...
(...)
[A] : ... it’s a person, you know. It’s, it’s ...
[B] : You, you, you appreciate, you do appreciate that you are not […autonomous?...]. TomTom is, is, uhm, is active in a lot of are as, you know ...
[A] : Yeah.
[B] : ... it’s not that we ‘re talking about navigation devices, we’re active in an awful lot of areas.
[A] : Alright. Yeah.
(...)
[B] : So I just have to keep a weather eye. It’s very important to me ...
(...)
[B] :: ... that, uhm, you, you’re going to go ahead and, and we can find uhm a logo that, that, uhm, doesn’t, uhm, cause any problems this end.
[A] : Yeah.
[B] : We are willing to [...work?...] on a Cooperation Agreement and, and that will... limit anybody from coming info any of the are as that, that we are ... that we operate in.
[A] : Alright. Ja. Okay.
[B] : So that everybody knows where they stand up from, so that, that, that’s a good thing.
(...)
[B] : Okay, alright then, well I look forward to uhm receiving uhm some uhm ideas from you and your logo and uhm, and then see if we can sort this out very quickly.
[A] : Yeah. And could you, uhm, please provide me with, you know, some, some brand manual or whatever, some description of what the TomTom brand is, in, in all its visual appearances?
[B] : Well if, if you uhm just send your, your agency come to our website, they should be able to pick that up.
(...)”
2.1.11.
In een overgelegde verklaring van 22 november 2016 licht [B] toe hoe ze het telefoongesprek van 25 februari 2016 had begrepen:
“(...) Mr. [A] and I spoke on the telephone to discuss what Mr. [A] was wanting to do with his Tom de Ridder brand. I have understood that with the proposed company rebranding, Mr. [A] wanted to change the use of brands within his company, and that more specifically he wanted change the “Tom de Ridder” into a more “grown-up” version which trademark logo sign would be used to distinguish the existing offering of gasoline payment services in the framework of a new marketing strategy. (...)”
2.1.12.
Na het telefoongesprek op 25 februari 2016 heeft [A] aan [B] een kopie gezonden van de e-mail die hij op 22 januari 2016 aan [C] had toegestuurd.
2.1.13.
Op 29 maart 2016, met een rappel op 1 april 2016, stuurt [A] per e-mail de kleuren van het Tom-logo en schrijfwijze van het woord Tom in het logo. In de email staat, voor zover hier van belang, het volgende:
“We are still aiming at May 20th as the date for the go-live of our new branding hierarchy. Since time is running fast, I think it is wise to start working on the ‘agreement to coexist’ you proposed. Could you please send me a draft version with your ideas?”
2.1.14.
Op 14 april 2016 heeft [A] een e-mail aan [B] gestuurd waarin -onder meer- is vermeld:
“Please find attached our intended logo. (...) If you would have final remarks, could you please inform me as soon as possible?
2.1.15.
[D] heeft op 15 april 2016 (16:58u) per e-mail gereageerd en -onder meer- gemeld:
“(...) [B]
[ [B] ; hof]
has actually received the re-worked logo and we managed to reviewed it together this morning. Unfortunately, we
cannot
approve it, as we are concerned that the lower case “m” and “o” resemble the font of our TomTom logo too much. In addition, the dot next to the word Tom is also in a green color that is similar to our own.
Please let us know when changes can be made to address these concerns. Once the design and color scheme of the Tom logo have been agreed on, we will send you our proposed coexistence agreement.
(...)”
2.1.16.
[A] heeft vervolgens op 15 april 2016 (18:38u) aan [D] -onder meer- gemaild:
“(...)
We will come back to your remarks after your clarifying response, but something else for now: I am worried about the fact that you do not inform us yet on your ideas on the ‘agreement to coexist’ you proposed. You mentioned earlier that you would start working on it and ensure that it was ready by the time [B]
[ [B] ; hof]
would be back. I have informed you that we are aiming at May 20th as the date for the go-live of our new branding hierarchy. Time is running so fast; could you please share your ideas now already, so that together we can finish the agreement soon, in order to enable us within reason to manage your input towards our go-live date?”
2.1.17.
Op 18 april 2016 heeft [A] [D] een e-mail gestuurd waarin -onder meer- is opgenomen:
“(...) We have really stretched ourselves to create a unique visual identity that would never be confused with yours. Given the careful approach we chose, your response last Friday to be honest puzzles us:
(...)
Having said that, I truly hope that your biggest concern has been with regard to the color lime-green we used for the dot behind “Tom”. (...) Please find our new logo attached.
Finally, I would like to underline that the name Tom has been used by us for many years now. And we honestly are not aware of any instance of confusion with TomTom.
Moreover, our Tom is known as a person - in the media even depicted as a ‘Bekende Nederlander’ (celebrity) - and TomTom is known as a physical device and navigation service. Both brands already reside in different mind spaces. Confusion is hard to create.
(...)
This message has been specifically designed not to launch a new brand name, but to eliminate the MKB Brandstof brand name in order to make room for the well known Tom and stretch what we have been doing with his name for the past few years already. We do not claim a new mind space but ‘clean up’ our own, existing mind space by taking away MKB Brandstof. In this way, we not only achieve our goal of not losing brand awareness. At the same time, we manage the risk of confusion with your brand to zero.
I am prepared to present this entire campaign to you, but this might not be necessary once you know that in the final radiocommercial of Tom de Ridder, he will:
- first explain why our company has to change;
- and then finish with a teasing tagline “Het is tijd voor een nieuwe Tom.” (it is time now for a new Tom).
These will be his famous last words, “Het is tijd voor een nieuwe Tom. “And from that moment on, we will not use the name “MKB Brandstof’ but Tom for our company- and never use the voice and name of Tom de Ridder again. With this clever campaign we ensure that the existing awareness of Tom is being stretched out to the new future of our company.
Our company, brand image and logo will thus be very different from yours. (...)
Having said all this, I really hope you will give us your agreement on the attached logo we developed.
(...)”
2.1.18.
In haar reactie heeft [D] op 18 april 2016 -onder meer- het volgende gemaild:
“(...) Secondly, we have no issue sharing the co-existence agreement draft with you. We did not want to do this simply because we would not sign an agreement before the above trademark-related concerns have been cleared up. Please find attached the draft that we have prepared for your initial review.
Thirdly, we will try to help you meet your timelines but please understand that protecting TomTom’s position is the key priority for us. You need to create a logo that is not similar to TomTom’s - stylistically and in color. (...) For the avoidance of any doubt, here is what the TomTom logo looks like:
(...)
Unfortunately, we do consider that it resembles the logo that you are suggesting very closely.
(...)
2.1.19.
Bij de e-mail van 18 april 2016 is een concept co-existence agreement gevoegd waarin voor zover relevant het volgende staat:
“(...)
Whereas
i.
i) TomTom is the proprietor of various TOMTOM trademarks, (...);
ii) TomTom is a market leader in the field of personal navigation devices (“PNDs’’), sports watches, map making and traffic services, thus being one of Europe ‘s most prominent and well-known brands in the marketplace;
iii) “Company” is involved in the business of «Business description» and wishes to change its name and start using the «Trademark» to promote its business in the «Industry description» sector/s;
iv) «Trademark» (partially) contains the well-known TOMTOM mark, which may lead to confusion amongst consumers as to the origin of the offered products and services;
v) In order to solve the aforesaid possible confusion and to avoid future designation conflicts, the Parties hereby agree as follows:
Agreement
1. “Company” shall not register or apply for registration for the «Trademark».
2. “Company” shall not use the «Trademark» mark in the Netherlands or throughout the European Union in connection with personal navigation devices (“PNDs”‘), navigation apparatus or related products and services;
3. “Company” shall avoid any risk of confusion and association between the «Trademark» mark and the TOMTOM trademark;
4. “Company” shall refrain from asserting rights deriving from the use and for registration of the «Trademark» trademark against any of the TOMTOM trademarks of TomTom;
5. “Company” shall refrain from raising objections and filing any oppositions to new trademark applications of TomTom comprising the element TOMTOM or any sign similar thereto within the territory of the Community, or initial any legal proceedings against the use of those trademarks;
(...)”
2.1.20.
Na een e-mailwisseling over de wijzigingen in het ontwerp van het logo van MKBO en een bespreking op 21 april 2016 waarbij [A] logo ontwerpen aan [B] heeft getoond, heeft [A] op 24 april 2016 aan [B] -onder meer- het volgende gemaild:
“Hi [B] , this is our final proposal for your approval; it is in line with my previous e-mail. (...) Could you please give me your go-ahead?”
2.1.21.
Op 25 april 2016 heeft [B] per e-mail -onder meer- als volgt gereageerd:
“I agree this one is better, and is more of what I had been expecting. Provided it always appears as per this attachment, it should not cause a problem. (...) We just need to agree the co-existence agreement and we are done.”
2.1.22.
[A] heeft op 18 mei 2016 [D] -onder meer- gemaild:
“You are aware of our commitment not to extend into your areas, but it has not been mentioned before that your idea would be that we do not register Tom as a trademark. This makes us unnecessarily attackable by other parties; which in turn would reduce the value of our company significantly. Moreover, wouldn’t the proposed wording of Clause 4 make Clause 1 superfluous?
A possible drawback of Clause 5 is that a new TomTom trademark application could ingnite the confusion we both wish to avoid. I know this is not your intention, but how could we tackle this drawback in the wording?”
2.1.23
Op 22 mei 2016 heeft [D] [A] per e-mail - onder meer- gemeld:
“We understand your concerns. However, from our perspective removing clause 1 and allowing you registration rights can weaken our own position as the owner of the well-known TomTom trademark. This is not acceptable for us. Further, at the moment it is still not clear to us what your plans are which makes it difficult to consider a compromise solution - perhaps you can explain to us where you wish to register and in what classes?
Clauses 4 and 5 are both complementary to clause 1 and each of them adds specific safeguards to our pre-existing rights as trademark owners. (...)
Clause 5 is crucial for TomTom. We must fully eliminate the possibility of being challenged in relation to our future or present trademark applications. We cannot agree to any modifications of this clause. (...) “
2.1.24.
[A] antwoordt op 24 mei 2016:
“(...) we do not wish to expand abroad. Hence, we would like to register the logo and brandname in just our fine little country. My commercial manager picked the following classes. (...) In addition it is good to mention that we foresee that our logo might become visible in Belgium, Luxembourg and/or Germany.
(...)”
2.1.25.
[D] heeft op 1 juni 2016 -onder meer- aan [A] , gemaild:
“Unfortunately, having considered your responses, we cannot make any concessions with regards to clause 1 of the draft co-existence agreement. (…) We would like to remind you that we have agreed to enter into a co-existence agreement on the understanding that MKB Brandstof will not register the Tom trademark. At no point during our initial negotiations did you inform us of your wish to register the Tom trademark. You have only raised this after we had agreed to the use of the proposed design of the Tom logo.
While we appreciate that you are concerned about your position vis-à-vis competitors, as a compromise, we suggest that you use the TM symbol at the end of the Tom logo (…) to be clear we will oppose any application for formal registration of your Tom logo, as to allow it would come with a high risk devaluing the TomTom brand (...)”
2.1.26.
[A] heeft op 1 juni 2016- onder meer- als volgt gereageerd:
“Thanks again. I should have looked at your draft agreement before we met that day in your office- but since I did not, your demand in the document not to register Tom came as a surprise to me when I studied the draft.
As you know we are under pressure; we are going to switch to Tom in the next few days. Let’s try to finalise this compromise now.
We now accept Clause 1 but please can you add to our feeling of safety? You will appreciate that it is uncomfortable for us to operate under a name that is not protected. We would really like to be in the position to discuss this again with you in three years time. Would you allow us to add the following to Clause 1:
“However, the Parties agree that they will reconsider this provision three years after signing this agreement.”
This would give us at least a chance to get protection in the future for something that for now remains unprotected.
(...)
Furthermore, we have the following suggestions for alterations of the document you send me:
- under (iii) please add “Using the Trademark as defined in Annex 1”
- (...)
- we saw that no countries are mentioned; would you allow us to add to (iii): “and start using this in first instance in the Netherlands, and later maybe in Belgium and Germany, and/or in the full European Union”
- instead of an additional clause to Clause 5 that brings a dispute resolution method in place, like you suggested earlier, we think it is easier to make Clause 3 reciprocal, since you have no interest in being confused with us: “The Parties shall avoid any risk of confusion and association between the Tom trademark and the TOMTOM trademark (...)”
2.1.27.
MKB Ondernemers heeft op 2 juni 2016 een persbericht doen uitgaan waarin in de aanhef is opgenomen:
“Definitief afscheid van reclamepersoonlijkheid Tom de Ridder
Tom nieuwe naam van MKB Brandstof”
2.1.28.
[D] heeft op 3 juni 2016 aan [A] een door [B] namens TomTom ondertekend exemplaar van de Co-existence Agreement gemaild en daarbij - onder meer - het volgende opgemerkt:
“(…) To be clear, we did not insert any of your suggested amendments, except for the ones that relate to the use of the TM symbol and the depiction of the Tom logo, not least because they are not in accordance with the terms we are prepared to offer.
(...)
While we have no interest in being confused with your brand either, you will appreciate that we are not the party that has to make this promise. We have pre-existing rights as the owner of a globally recognized brand.
That being said, we have made some further changes to clauses I and 2, and have inserted a new additional clause under number 6, please take notice of these.
We have, in good faith, spent a considerable amount of time helping you to be able to use your logo as you intended without causing TomTom harm. We have now reached the point of no further compromise or concessions.
Attached is the final document. Please sign and return a copy to me if you intend to proceed with your proposed “Tom” logo.
2.1.29.
Aan de e-mail van 3 juni 2016 is de door [B] ondertekende Co-existence agreement (hierna: de Overeenkomst) gehecht waarin onder meer het volgende staat:
Co-existence agreement
Between
1. TomTom International B.V., (...) hereinafter referred to as “TomTom”
and
2. MKB Ondernemers BV, (...) hereinafter referred to as “MKB Brandstof’.
Hereinafter also referred to as the ‘Parties’,
Whereas
i.
i) TomTom is the proprietor of various TOMTOM trademarks, (…) inter alia International Trademark Registration no. 801582, covering goods and services in classes 9, 38, and 42,· International Trademark Registration no. 905070, covering goods and services in classes 9, 35, 38, 39, 41, 42 and 45 as well as Community Trademark Registration no. 007072689 (design word), covering goods and services in classes 9, 38, 39 and 42,·
ii) TomTom is a market leader in the field of personal navigation devices (“PNDs’’), sports watches, map making and traffic services, thus being one of Europe ‘s most prominent and well-known brands in the marketplace;
iii) MKB Brandstof involved in the business of delivery, invoicing and payment of mobility transactions like gasoline, carwash, parking and e-charging by means of payment cards and smartphone apps and wishes to start using the Tom logo (as shown and described in Annex I) to promote its business in the buying, billing and payment services sector/s;
iv) The Tom logo consists of part of the well-known TOMTOM mark, which may lead to confusion amongst consumers as to the origin of the offered products and services;
v) In order to solve the aforesaid possible confusion and to avoid future designation conflicts, the Parties hereby agree as follows:
Agreement
1. MKB Brandstof shall not register or apply for registration for the Tom logo. For the avoidance of any doubt, MKB Brandstof shall only use the Tom logo and will not use the word “Tom” in any other style or font in the course of its business.
2. MKB Brandstof shall not use the Tom logo in the Netherlands or throughout the European Union in connection with personal navigation devices (“PNDs’’), navigation apparatus or related products and services, sports watches, fitness products, or any product or service in direct competition with TomTom’s products and/or services.
3. MKB Brandstof shall avoid any risk of confusion and association between the Tom logo (...) and the TOMTOM trademark.
4. MKB Brandstof shall refrain from asserting rights deriving from the use (...) of the Tom logo against any of the TOMTOM trademarks of TomTom.
5. MKB Brandstof shall refrain from raising objections and filing any oppositions to new trademark applications of TomTom comprising the element TOMTOM or any sign similar there to within the territory of the Community, or initiate any legal proceedings against the use of those trademarks.
6. TomTom shall have the right to immediately terminate this Agreement in the event that MKB Brandstof engages in conduct which can be reasonably considered as derogatory to the image and/or reputation of the TomTom brand.
7. Both parties shall bear their own costs in this matter.
8. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands and Parties shall submit to the exclusive jurisdiction of the Dutch court in Amsterdam.
9. In witness whereof this agreement has been duly executed by the Parties on the day and year below written.
(...)
Annex I
All uses of the Tom logo shall reflect the design below. There shall be no deviation from the original colors and proportions depicted in this design.
MKB Brandstof is free to add the TM symbol next to the Tom logo to show that the logo is being used as a trademark.
2.1.30.
Op 4 juni 2016 heeft [A] de Overeenkomst namens MKBO ondertekend en deze op 5 juni 2016 aan TomTom c.s. retour gezonden. Daarbij merkt hij het volgende op:
“(...) Thank you for explaining your position; we understand and appreciate it.
Please find our signed document attached in return. (...)
• Regarding the change of Clause 1 we did not see before:
- we confirm that we will use our logo in the way it is known to you and will never change it without your consent
- you will appreciate that when using our brand name in plain texts, we can not show a Tom-logo in every sentence where it occurs and will display ‘Tom’ in the font of that specific text (...)”
2.1.31.
Vanaf omstreeks 7 juni 2016 worden bezoekers van de website www.mkbondernemers.nl doorgeleid naar de website www.tom.nl en biedt MKB Ondernemers haar producten en diensten via die laatstgenoemde website aan.
2.1.32.
Op 7 juni 2016 heeft MKBO de handelsnamen Tom, Tomdenken en Tom.nl ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel.
2.1.33
Ook heeft MKB Brandstof onder andere op haar smartphone apps het teken Tom geïntroduceerd, onder andere door middel van de teksten “Tanken met Tom”  en “Parkeren met Tom”.
2.1.34.
Begin juni 2016 heeft MKBO in radiocommercials de wijziging naar Tom aan het publiek bekend gemaakt. De scripts van die radiocommercials luiden als volgt.
Tom de Ridder 1:
Tom! Ja? Begin maar. Oké. Hi, niet schrikken hoor. Maar ik ben het, Tom! Weet je nog: tanken, carwash en parkeren ... Juist, Tom de Ridder, van MKB Brandstof. De tijden zijn veranderd, en ook hoe we ondernemen. Daarom gaat MKB Brandstof veranderen. Verbeteren! Met nieuwe ambities, en nóg meer gemak voor ondernemers. Maar daarover hoor je volgende week meer. Het is tijd voor iets nieuws. Het is tijd voor een nieuwe Tom.
Tom de Ridder 2:
MKB Brandstof gaat dan wel veranderen, maar wat natuurlijk blijft is tanken, carwash en parkeren! Fiscusproof op één verzamelfactuur. En vanaf volgende week met nieuwe ambities, en nóg meer gemak voor ondernemers. Het is tijd voor een nieuwe Tom.
2.1.35.
Een week na het uitzenden van de commercials Tom de Ridder 1 en Tom de Ridder 2 werden de volgende radiocommercials uitgezonden.
Tom radiocommercial 1:
Of je nou vroeg met je mannen onderweg bent om huizen mooier te maken. Of ‘s avonds bij mensen thuiskomt, om ze te helpen bij alle verzekeringen. Wat voor ondernemer jij ook bent. Je zet je eigen stip aan de horizon. Een idee, een ideaal, een ambitie om die dichterbij te halen is MKB brandstof veranderd in Tom.
Maak kennis op Tom.nl
Tom beweegt ondernemers.
Tom radiocommercial 2:
Voor alle ondernemers is er nu Tom. Je kent Tom van de autopas met de handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. Maar Tom deelt ook inspirerende ervaringen van mede-ondernemers met je. En geeft gratis advies bij al je fiscale vragen rondom mobiliteit.
Tom beweegt ondernemers.
2.1.36.
Op 9 juni 2016 heeft [D] aan [A] laten weten dat TomTom klachten heeft ontvangen over een verwarrende radiocommercial van MKBO, dat dit TomTom zorgen baart en dat zij dit verder zullen uitzoeken.
2.1.37.
[B] heeft op 22 juni 2016 aan [A] -onder meer- per e-mail het volgende bericht:
“(...) Based on your response from Friday June 10 2016 I understand that there are actually two radio commercials which are currently being broadcasted. Having listened to these commercials, I was concerned to note the pervasive use of the word “Tom” and the slogan “Tom moves entrepreneurs”. Further, I have reviewed your website and was surprised and disappointed to notice that you have completely rebranded MKB Brandstof’s business and are now trading under the name “Tom”.
During the negotiation process, you have explained to me that you intended to use the name “Tom” for a character that was previously known as “Tom de Ridder”. It was never clearly communicated to us that you intend to change your company’s name to “Tom” and fully rebrand your business under this name. To the contrary, we were told numerous times that the “Tom” logo will remain MKB Brandstof branded. Your failure to inform us that you would like to be able to use the word “Tom” as part of your commercial name has mislead us as to the nature of your intended uses for the “Tom” logo.
TomTom has solely agreed to permit the use of the “Tom” logo on the condition that MKB Brandstof uses only the approved design of that same logo and remains from using the word “Tom” in any other style or font in the course of its business. (...)
If TomTom does not receive your written confirmation that you will comply with the terms of the coexistence agreement within 7 days of this letter, you will leave us with no alternative but to terminate the co-existence agreement for breach. In which circumstance any further use of the Tom word or logo would amount to an infringement. TomTom reserves all of its rights and remedies in relation to this matter.”
2.1.38.
De advocaat [NAAM]21 september 2016 namens TomTom de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd en daarbij -onder meer- aan MKBO het volgende bericht:
“(...) my client has established that your client is still using “Tom” outside the agreed logo form (...). These acts of breach of the Agreement have already caused significant damage to my client, for which damage my client holds your company fully liable.
My client therefore hereby terminates the co-existence agreement as executed between parties with immediate effect and this letter serves as official notification thereof. This termination is primarily based on article 6 of the Agreement and -if necessary- also based on rescission (ontbinding) based on fundamental breach of contract.(...)”
2.1.39.
Bij brief van 28 september 2016 heeft MKBO TomTom gesommeerd de Overeenkomst na te komen.
2.1.40.
Op 7 oktober 2016 heeft TomTom MKBO in kort geding gedagvaard. In die procedure heeft TomTom onder andere een bevel tot onthouding van merkinbreuk gevorderd. De zaak is behandeld door de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Op 21 december 2016 heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat MKBO artikel 1 van de Overeenkomst heeft geschonden, waardoor TomTom de Overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. MKBO is bevolen de inbreuk op de merk -en handelsnaamrechten van TomTom te staken en gestaakt te houden.
3
Beoordeling
3.1
In dit geding staat de vraag centraal of TomTom de Overeenkomst met MKBO, hiervoor weergegeven onder 2.1.29, rechtsgeldig heeft ontbonden althans beëindigd door middel van haar brief van 21 september 2016 (zie hiervoor onder 2.1.38).
3.1.1
MKBO vordert dat voor recht wordt verklaard dat dit niet het geval is, dat TomTom wordt bevolen de Overeenkomst na te komen en dat TomTom wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade die MKBO door de niet terechte beëindiging heeft geleden. MKBO legt aan haar vorderingen ten grondslag – samengevat – dat een redelijke uitleg van de Overeenkomst meebrengt dat het MKBO was toegestaan om, daar waar het logo dat was afgebeeld in Annex I bij de Overeenkomst (hierna: het Tom logo) redelijkerwijs niet kon worden gebruikt, het woord Tom in ongestileerde vorm te gebruiken.
3.1.2
TomTom stelt zich op het standpunt dat de Overeenkomst aan MKBO slechts het recht gaf het woord Tom te gebruiken in de vorm van het Tom logo en dat het andersoortig gebruik dat MKBO sedert juni 2016 van het woord Tom heeft gemaakt een toerekenbare tekortkoming onder de Overeenkomst inhield die TomTom het recht gaf de Overeenkomst te beëindigen. TomTom vordert in reconventie een daartoe strekkende verklaring voor recht alsmede veroordeling van MKBO tot vergoeding van de schade die TomTom door de bedoelde tekortkoming heeft geleden.
3.1.3
De rechtbank heeft in conventie de vorderingen van MKBO afgewezen en in reconventie de vorderingen van TomTom toegewezen. Zij overwoog daartoe – kort samengevat – allereerst dat MKBO niet kan worden gevolgd in haar stelling dat de wijziging die TomTom kort voor ondertekening van de Overeenkomst heeft aangebracht in onderdeel iii) van de voorafgaande considerans (inhoudende dat de daarin uitgedrukte wens van MKBO “
to change its name
” werd geschrapt) buiten beschouwing moet worden gelaten althans dat TomTom daarop geen beroep toekomt. Volgens de rechtbank moet de omstandigheid dat MKBO (zoals zij stelt) die wijziging niet heeft opgemerkt voor rekening van MKBO blijven en doet het feit dat TomTom MKBO bij toezending van de gewijzigde tekst niet op die wijziging heeft gewezen daar niet aan af. Vervolgens heeft de rechtbank de stellingen van partijen omtrent de uitleg van de Overeenkomst getoetst aan, kort gezegd, het Haviltex-criterium en geoordeeld dat de Overeenkomst inhoudt dat MKBO uitsluitend toestemming kreeg het Tom logo te gebruiken in de vormgeving zoals vastgelegd in de bijbehorende Annex I. Volgens de rechtbank bestaat geen grond om te oordelen, ook niet uit hoofde van de aanvullende of beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, dat MKBO daarbij ook toestemming verkreeg tot gebruik van het woord Tom in andere vorm, bijvoorbeeld in haar handelsnaam en domeinnaam en in door haar aangeboden apps.
3.1.4
Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt MKBO met haar grieven op.
3.1.5
TomTom voert gemotiveerd verweer.
3.1.6
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
3.2
Met
grief 1
keert MKBO zich tegen de feitenvaststelling door de rechtbank in zoverre, dat daarin volgens MKBO onvoldoende rekening is gehouden met diverse e-mails waaruit volgt dat MKBO TomTom wel degelijk heeft geïnformeerd over haar voornemen tot naamswijziging en dat TomTom dit ook heeft begrepen, waartoe MKBO verwijst naar het door haar in hoofdstuk 2 van de memorie van grieven (in 154 genummerde paragrafen) ‘uiteengezette feitenrelaas en de daarbij vermelde conclusies’.
3.2.1
MKBO heeft in paragraaf 2.148 van haar memorie van grieven een overzicht gegeven van passages uit 16 tussen partijen gewisselde e-mails en het transcript van één tussen hen gevoerd telefoongesprek, welke opsomming volgens MKBO een overzicht biedt van alle communicatie tussen partijen waaruit blijkt dat MKBO duidelijk heeft laten weten dat het haar om een naamswijziging te doen was en dat TomTom dit ook zo heeft begrepen. Het hof gaat er daarom vanuit, bij gebreke van andere aanwijzingen, dat de concrete feitelijke onderbouwing voor grief 1 wordt gevormd door dit overzicht.
3.2.2
Het bedoelde overzicht bevat passages uit acht e-mails die door de rechtbank niet (geheel) zijn opgenomen in de feitenvaststelling in het eindvonnis onder 2.1 t/m 2.40, te weten de e-mails die hiervoor zijn vermeld onder 2.1.17,  2.1.23,  2.1.24, en 2.1.25 alsmede de door TomTom overgelegde e-mails van 10 en 13 mei 2016 en van 1 en 3 juni 2016.
Het hof heeft geconstateerd dat uit geen van de bedoelde passages, op zichzelf  beschouwd dan wel in onderling verband of in verband met hetgeen de rechtbank wel in de feitenvaststelling heeft weergegeven, nader of duidelijker blijkt dat MKBO heeft laten weten dat het haar om een naamswijziging te doen was en dat TomTom dit ook zo heeft begrepen. Uit de door de rechtbank vastgestelde feiten, hiervoor onder 2.1.7 en 2.1.8 weergegeven, blijkt dat al.
De overige in het bedoelde overzicht aangehaalde passages zijn alle opgenomen in de feitenvaststelling in het eindvonnis. Zonder nadere toelichting door MKBO, die echter ontbreekt, valt niet in te zien dat, en zo ja in welke mate, de rechtbank onvoldoende rekening zou hebben gehouden met die door haar in de feitenvaststelling opgenomen uitingen van partijen.
3.2.3
Grief 1 faalt daarom.
3.3
Met
grieven 2 en 3
keert MKBO zich tegen het oordeel van de rechtbank over de uitleg van de Overeenkomst. Zij legt daaraan ten grondslag, samengevat, dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het over het hoofd zien van de wijziging in onderdeel iii) van de considerans voor rekening van MKBO komt, dat die wijziging niet buiten toepassing moet blijven en dat het beroep daarop evenmin als naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden beschouwd, en dat de rechtbank eveneens ten onrechte heeft geoordeeld dat TomTom bevoegd was de Overeenkomst te ontbinden onder meer omdat MKBO in strijd met artikel 1 daarvan heeft gehandeld door het woord Tom te gebruiken in haar handelsnaam, domeinnaam, hyperlinks en apps.
3.3.1
Bij de beoordeling van deze grieven stelt het hof voorop dat het bij de uitleg van de Overeenkomst aankomt op de vraag welke zin partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan gegeven verklaringen en gedragingen mochten toekennen alsmede wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Nu partijen hun afspraken hebben vastgelegd in een schriftelijke en door beiden ondertekende overeenkomst kan er aanleiding zijn om, mede gelet op de aard van de transactie, binnen deze beoordeling relatief veel gewicht toe te kennen aan de betekenis van daarin gebruikte bewoordingen, waarbij onder meer van invloed is in hoeverre sprake is van professionele partijen die met deskundige bijstand, na intensieve onderhandelingen, een gedetailleerde schriftelijke overeenkomst hebben gesloten.
3.3.2
Voor de aard van de transactie die partijen hebben neergelegd in de Overeenkomst is, zoals blijkt uit de considerans daarvan, kenmerkend dat TomTom houdster is van een aantal zeer bekende Benelux- en Uniemerken met het bestanddeel TOMTOM, dat MKBO gebruik wenste te maken van een teken met het bestanddeel TOM hetgeen zou kunnen leiden tot verwarring bij het publiek, en dat partijen de Overeenkomst zijn aangegaan teneinde dergelijke verwarring tegen te gaan en potentiële conflicten dienaangaande tussen hen te voorkomen. De daarover gemaakte afspraken hadden dus de strekking van het vastleggen, enerzijds, dat TomTom bereid was om, om niet, het gebruik door MKBO van het overeenstemmende teken TOM toe te staan en anderzijds van een afbakening voor de toekomst van de aard en de vorm van dat gebruik.
3.3.3
Van belang is voorts dat partijen bij het aangaan van de Overeenkomst zijn opgetreden als professionele partijen en dat zij over de te maken afspraken langdurig (gedurende meer dan vier maanden) en intensief hebben onderhandeld. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat beide partijen zich bij de contractvorming hebben laten bijstaan door juristen, namelijk MKBO door haar toenmalige advocaat [NAAM]. Voor zover MKBO zich er in dit verband op heeft beroepen dat zij geen invloed heeft gehad op de tekst van de Overeenkomst, dat zij geen wijzigingsvoorstellen heeft gedaan en dat ook haar advocaat (die, zoals MKBO heeft erkend, de finale tekst van de Overeenkomst heeft bekeken en daarover advies heeft uitgebracht voordat MKBO die tekende) ter zake geen wijzigingsvoorstellen heeft gedaan, leidt dit niet tot een ander oordeel. Deze stellingen van MKBO vallen immers niet te rijmen met het feit (zie hiervoor onder 2.1.18) dat TomTom het eerste concept voor de Overeenkomst op 18 april 2016 aan MKBO toezond “
for your initial review
”, waarmee MKBO in de gelegenheid is gesteld om haar bevindingen en eventuele tegenvoorstellen aan TomTom te laten weten. Kennelijk heeft MKBO ook zulke tegenvoorstellen gedaan, hetgeen het hof afleidt uit het feit (zie hiervoor onder 2.1.28) dat TomTom bij toezending van de finale tekst van de Overeenkomst in de begeleidende e-mail aan MKBO schreef “
To be clear, we did not insert any of your suggested amendments, except for the ones that relate to the use of the TM symbol and the depiction of the Tom logo, not least because they are not in accordance with the terms we are prepared to offer.
” Dat die tegenvoorstellen door TomTom voor het merendeel niet werden aanvaard, doet er niet aan af dat MKBO kennelijk in de dialoog met TomTom wel degelijk tegenvoorstellen heeft kunnen doen en ook heeft gedaan.
Mitsdien is niet aannemelijk geworden dat MKBO, zoals zij stelt, geen invloed op de tekst heeft gehad.
Daarbij komt dat het bij dit aspect niet zozeer gaat om de vraag in hoeverre de tekst als een gezamenlijk product van partijen (en hun adviseurs) is te beschouwen, maar vooral over de aandacht die van beide zijden aan de precieze bewoordingen is besteed. Hier is duidelijk dat die bewoordingen veel aandacht hebben gehad en dat TomTom geen wijzigingen meer wilde overwegen. Toen zij meedeelde dat het wat haar betreft deze tekst was of geen overeenkomst (“
We have now reached the point of no further compromise or concessions. Attached is the final document. Please sign and return a copy to me if you intend to proceed with your proposed “Tom” logo
”; zie hiervoor onder 2.1.28) heeft MKBO getekend.
3.3.4
De hiervoor bedoelde aard en wijze van totstandkoming van de in de Overeenkomst belichaamde transactie brengen daarom met zich dat relatief veel gewicht toekomt aan de betekenis van daarin gebruikte bewoordingen. In  omstandigheden als de onderhavige kan een vergelijkbaar gewicht toekomen aan het feit dat een partij in een door haar aan de wederpartij toegezonden concept voor een contract een bepaalde voor die wederpartij gunstige passage, die voorkwam in een eerdere conceptversie, heeft verwijderd. Daarvan is in het onderhavige geval sprake. TomTom heeft immers in de tekst van de Overeenkomst die zij op 3 juni 2016 aan MKBO toezond, de in onderdeel iii) van de considerans uitgedrukte wens van MKBO “
to change its name
”, die was opgenomen in de eerdere conceptversie van 18 april 2016, geschrapt. Op grond van  deze gang van zaken moet in de gegeven omstandigheden worden geconcludeerd dat TomTom heeft duidelijk gemaakt dat haar middels de Overeenkomst te verlenen toestemming tot gebruik van het woord Tom juist niet mede een gebruik als onderdeel van MKBO’s (gewijzigde) naam omvatte en dat MKBO dit - door haar ondertekening van de Overeenkomst met de aldus gewijzigde tekst – ook aanvaardde, althans dat TomTom uit die ondertekening redelijkerwijs mocht afleiden dat MKBO deze strekking van de Overeenkomst heeft aanvaard.
3.3.5
MKBO stelt dat zij zich bij haar ondertekening van de Overeenkomst op 4 juni 2016 niet bewust is geweest van de wijziging in onderdeel iii) van de considerans, en dat dit tot gevolg heeft dat die wijziging door haar niet is aanvaard nu haar wil daarop niet gericht was, althans dat die wijziging niet van toepassing is omdat het beroep daarop van TomTom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
3.3.6
Op het beweerde ontbreken van haar wil tot aanvaarding van de wijziging van de considerans – nog daargelaten wat van het ontbreken van die aanvaarding, gelet op artikel 6:225 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), het rechtsgevolg zou zijn geweest – kan MKBO zich echter naar het oordeel van het hof tegen TomTom niet beroepen, nu TomTom onder de hiervoor onder 3.3.2 t/m 3.3.4 bedoelde omstandigheden de ondertekening van de Overeenkomst door MKBO redelijkerwijs mocht opvatten, en ook heeft opgevat, als aanvaarding door MKBO van de gehele tekst van de Overeenkomst inclusief de bedoelde wijziging.
3.3.7
Aan haar stelling dat het beroep van TomTom op de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, heeft MKBO ten grondslag gelegd, kort gezegd, dat TomTom haar ten onrechte niet heeft gewezen op de door TomTom aangebrachte wijziging in onderdeel iii) van de considerans, aangezien over die wijziging niet was onderhandeld zodat MKBO daarop niet bedacht hoefde te zijn en TomTom, die penvoerder was van de concept Overeenkomst, de gewijzigde tekst zonder
track changes
had toegestuurd, terwijl zij MKBO wel heeft gewezen op alle andere wijzigingen in die tekst.
Deze omstandigheden laten echter onverlet dat het, ook gelet op de hiervoor bedoelde aard en wijze van totstandkoming van de in de Overeenkomst belichaamde transactie, op de weg lag van MKBO om de voorgelegde finale tekst van de Overeenkomst, die niet meer dan twee pagina’s A4 omvatte, integraal te (doen) bekijken en beoordelen voordat zij besloot die te ondertekenen. Dat geldt temeer nu die tekst, waarin de verwijzing naar de naamsverandering was geschrapt, als bijlage was gevoegd bij de hiervoor aangehaalde, onder 2.1.28 genoemde e-mail, waarin Tom Tom zeer expliciet vermeldde dat dit de definitieve tekst was. MKBO heeft onvoldoende feiten gesteld die meebrengen dat MKBO in dit geval vóór haar ondertekening een dergelijke beoordeling niet had kunnen doen of niet hoefde te doen of die maakten dat TomTom er redelijkerwijs rekening mee moest houden dat MKBO die beoordeling niet zou of niet kon doen.  MKBO kan haar eigen onoplettendheid niet aan TomTom tegenwerpen. Het beroep van TomTom op de door die ondertekening tot stand gekomen Overeenkomst is daarom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar te noemen.
3.3.8
Op basis van hetgeen hiervoor is overwogen is het hof van oordeel dat de inhoud van Overeenkomst, waarbij ook van belang is wat daarin niet (meer) voorkomt, zo moet worden uitgelegd dat TomTom aan MKBO juist geen toestemming heeft gegeven tot gebruik van het woord Tom in enige andere vorm en kleur dan zoals weergegeven in Annex I bij de Overeenkomst, en dus ook niet tot gebruik van dat woord in gewone belettering als onderdeel van bijvoorbeeld een handelsnaam, domeinnaam of de naam van enige door haar aangeboden app. Gelet hierop impliceert een redelijke uitleg van artikel 1 van de Overeenkomst, met name de passage dat MKBO “
shall only use the Tom logo and will not use the word ‘Tom’ in any other style or font in the course of its business
”, dat deze bepaling voor MKBO uitdrukkelijk de verbintenis schiep om zich van zulk ander gebruik te onthouden.
Voor zover MKBO zich bij de onderbouwing van haar grieven tegen deze, in hoofdzaak ook door de rechtbank gehanteerde, uitleg heeft beroepen op passages in de communicatie tussen partijen waaruit zou volgen dat zij TomTom wel degelijk heeft geïnformeerd over haar voornemen tot gebruik van het woord Tom als onderdeel van haar (gewijzigde) handelsnaam en dat TomTom dit ook heeft begrepen, kan dat beroep haar niet baten. Dat TomTom op enig moment (zie bijv. de onder 2.1.37 geciteerde e-mail) ontkende dat zij begreep dat MKBO haar naam wilde veranderen is wellicht niet in overeenstemming met haar eerdere e-mails, maar dat is niet van belang. TomTom heeft uiteindelijk, en tijdig, duidelijk gemaakt dat de door haar te geven toestemming zulk gebruik niet omvatte. Dit is door MKBO blijkens haar ondertekening van de Overeenkomst aanvaard.
3.3.9
De grieven 2 en 3 falen daarom.
3.4
Met
grief 4
keert MKBO zich tegen het oordeel van de rechtbank dat MKBO niet werd toegelaten tot bewijs van feiten en omstandigheden waaruit, zo begrijpt het hof, zou volgen dat MKBO TomTom wel degelijk heeft geïnformeerd over haar voornemen tot gebruik van het woord Tom als onderdeel van haar (gewijzigde) handelsnaam en dat TomTom dit ook heeft begrepen.
3.4.1
Op zichzelf neemt de hiervoor gegeven beoordeling van het hof over de uitleg van de Overeenkomst en het gewicht dat daarbij toekomt aan de tekst ervan, niet weg dat het hof moet beoordelen of de partij die een andere uitleg van de overeenkomst verdedigt, voldoende heeft gesteld om tot bewijs dan wel tegenbewijs te worden toegelaten. Het hof is echter van oordeel dat dat hier niet het geval is en dat MKBO geen belang heeft bij het door haar aangeboden bewijs, nu uit dat bewijs – gesteld dat dit zou worden geleverd – nog niet volgt dat TomTom met zulk breder gebruik door MKBO ook heeft ingestemd en het bewijsaanbod van MKBO niet tevens betrekking heeft op een dergelijke instemming. In omstandigheden als hier aan de orde is er namelijk geen reden om uit te gaan van een van de tekst van de Overeenkomst afwijkende uitleg tenzij zou blijken dat die afwijkende uitleg niet alleen door de ene partij is gewild en meegedeeld, maar ook door de andere partij is aanvaard.
3.4.2
Grief 4 faalt daarom.
3.5
Met
grief 5
keert MKBO zich tegen het oordeel van de rechtbank dat MKBO artikel 1 van de Overeenkomst heeft overtreden door het teken Tom ook schriftelijk in een andere stijl (dan vastgelegd in Annex 1 bij de Overeenkomst) te gebruiken in haar handelsnaam, in de domeinnaam tom.nl, in hyperlinks en in apps, dat TomTom daarom de Overeenkomst mocht ontbinden en dat deze derhalve per 21 september 2016 rechtsgeldig is geëindigd.
3.5.1
Aan deze grief legt MKBO ten grondslag, samengevat, dat de Overeenkomst naar haar aard als coëxistentieovereenkomst dan wel als duurovereenkomst in beginsel niet opzegbaar is, tenzij sprake zou zijn van een gebruik door MKBO van het teken Tom dat kan worden beschouwd als “
derogatory to the image and/or reputation of the TomTom brand
” in de zin van artikel 6 van de Overeenkomst, en dat zulk
derogatory
gebruik alleen aan de orde kan zijn als dat in merkenrechtelijke zin gevaar voor verwarring of associatie met de merken van TomTom oplevert dan wel afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen daarvan of aan de reputatie van TomTom als merkhouder, hetgeen zich in dit geval niet voordoet.
3.5.2
Dit betoog van MKBO miskent de strekking van de Overeenkomst zoals het hof die in het voorafgaande naar aanleiding van MKBO’s grieven 2 en 3 heeft uitgelegd. Het hof heeft immers de gemaakte afspraken gekarakteriseerd als een afbakening voor de toekomst van de aard en de vorm van het door TomTom toegestane gebruik en geconstateerd dat TomTom aan MKBO juist geen toestemming heeft gegeven tot gebruik van het woord Tom in enige andere vorm en kleur dan zoals weergegeven in Annex I bij de Overeenkomst, en heeft in verband daarmee artikel 1 van de Overeenkomst uitgelegd als een verbintenis voor MKBO om zich van zulk ander gebruik te onthouden. Nu tussen partijen niet in geschil is dat MKBO het teken Tom ook in andere stijl dan vastgelegd in Annex 1 bij de Overeenkomst heeft gebruikt in haar handelsnaam, in de domeinnaam tom.nl, in hyperlinks en in apps, volgt daaruit dat MKBO is tekortgeschoten in de nakoming van haar bedoelde verbintenis. Deze tekortkoming geeft aan TomTom de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3.5.3
MKBO heeft zich er in eerste aanleg op beroepen dat ten aanzien van deze verbintenis correcte nakoming niet onmogelijk was geworden zodat, zo begrijpt het hof, TomTom vanwege het bepaalde in art. 6:265 lid 2 BW niet bevoegd was om tot ontbinding over te gaan nu MKBO ook niet in verzuim verkeerde. Dit betoog miskent echter dat het hier gaat om schending door MKBO van een verbintenis tot een niet-doen, welke schending wat betreft het verleden niet ongedaan gemaakt kan worden zodat correcte nakoming van die verbintenis in zoverre blijvend onmogelijk was geworden.
3.5.4
Op zichzelf gaf de bedoelde tekortkoming van MKBO aan TomTom dus de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden. Dit zou in het onderhavige geval alleen anders zijn indien en voor zover partijen deze bevoegdheid bij de Overeenkomst hebben uitgesloten of beperkt. Voor zover MKBO bedoeld heeft te betogen dat partijen in de Overeenkomst inderdaad de wettelijke bevoegdheid tot ontbinding hebben beperkt tot het geval dat een gebruik door MKBO van het teken Tom redelijkerwijs kan worden beschouwd als “
derogatory
” in de zin van artikel 6 van de Overeenkomst, overweegt het hof als volgt.
3.5.5
Ook de beoordeling van deze grief vergt uitleg van de Overeenkomst en moet mitsdien geschieden aan de hand van de maatstaf die het hof hiervoor heeft vermeld (zie onder 3.3.1), waarbij ook nu gewicht toekomt aan de invulling van die maatstaf zoals het hof die hiervoor heeft gegeven wat betreft de aard en de wijze van totstandkoming van de Overeenkomst (zie onder 3.3.2 t/m 3.3.4).
3.5.6
Artikel 6 van de Overeenkomst luidt: “
TomTom shall have the right to immediately terminate this Agreement in the event that MKB Brandstof engages in conduct that can be reasonably considered as derogatory to the image and/or reputation of the TomTom brand.
” Uit deze bewoordingen volgt niet dat tekortkomingen die niet binnen de reikwijdte van artikel 6 vallen geen grond kunnen zijn voor ontbinding van de Overeenkomst, nu daarin, en ook elders in de Overeenkomst, niet is bepaald dat beëindiging van de Overeenkomst uitsluitend in het in artikel 6 bedoelde geval kan plaatsvinden. Een dergelijke uitleg strookt ook niet met de opzet van de Overeenkomst, die in elk van de voorafgaande artikelen 1 t/m 5 bepalingen bevat die behelzen dat MKBO zich van bepaalde daarin omschreven gedragingen zal onthouden. Het standpunt van MKBO betekent, zo begrijpt het hof, dat schending van zo’n uitdrukkelijke onthoudingsbepaling, in ieder geval van het bepaalde in artikel 1, alleen als tekortkoming althans grond voor beëindiging zou kunnen gelden als TomTom ook aantoont dat die schending als
derogatory
in de zin van artikel 6 heeft te gelden. Dat TomTom aldus (stilzwijgend) afstand zou hebben gedaan, althans een ver-gaande beperking zou hebben aanvaard, van de mogelijkheid tot het handhaven van de door haar uitdrukkelijk bedongen onthoudingsverbintenissen, is door MKBO in het geheel niet onderbouwd of aannemelijk gemaakt.
3.5.7
Ook grief 5 faalt daarom.
3.6
Met haar
grief 6
keert MKBO zich tegen het oordeel van de rechtbank dat voldoende aannemelijk is dat TomTom mogelijk schade heeft geleden als gevolg van het gebruik dat MKBO van het teken Tom heeft gemaakt. MKBO legt daaraan ten grondslag dat dit gebruik geen gevaar voor verwarring of associatie met de merken van TomTom heeft opgeleverd.
3.6.1
Voor zover deze grief gedeeltelijk voortbouwt op hetgeen MKBO ten grondslag heeft gelegd aan haar grief 5 (zie hiervoor onder 3.5.1), faalt zij om de redenen die het hof hiervoor heeft aangeduid onder 3.5.2. Nu reeds het enkele gebruik van het woord Tom in andere stijl dan vastgelegd in Annex 1 bij de Overeenkomst de toerekenbare tekortkoming vormt, komt iedere daardoor veroorzaakte vermogensschade voor vergoeding in aanmerking, ook wanneer die zou voortvloeien uit iets anders dan gevaar voor verwarring of associatie in merkenrechtelijke zin. TomTom heeft in dit verband gewezen op schade wegens zogeheten verwatering van haar merken. De grief miskent bovendien dat TomTom naast vergoeding van de door de tekortkoming zelf veroorzaakte schade ook vergoeding vordert van de schade die zij lijdt doordat geen wederzijdse nakoming maar ontbinding van de Overeenkomst plaatsvond.
3.6.2
Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat de mogelijkheid van schade bij TomTom als gevolg van de tekortkoming door MKBO voldoende aannemelijk is om MKBO tot het vergoeden van schade  te veroordelen met verwijzing naar de schadestaatprocedure.
3.6.3
Grief 6 faalt daarom.
3.7
De
grieven 7 en 8
hebben geen zelfstandige betekenis; MKBO bouwt daarmee voort op haar eerdere grieven, die het hof alle heeft verworpen. Deze grieven falen daarom.
3.8
Met haar
grieven 9 en 10
keert MKBO zich tegen de afwijzing in het tussenvonnis van 31 januari 2018 van haar incidentele vordering tot verkrijging van afschriften op grond van art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). MKBO legt daaraan ten grondslag, kort gezegd, dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de vordering onvoldoende was gericht op ‘bepaalde bescheiden’ als bedoeld in de genoemde wetsbepaling.
3.8.1
De vordering van MKBO heeft betrekking op, kort gezegd, interne e-mailcorrespondentie binnen TomTom die betrekking heeft op, en gewisseld is gedurende het tijdvak van, de onderhandelingen tussen partijen over de Overeenkomst, waarin MKBO verwacht bewijs te vinden voor haar stelling dat TomTom gedurende die onderhandelingen heeft begrepen dat MKBO voornemens was haar naam te wijzigen in Tom. MKBO heeft niet gesteld dat een dergelijke wijziging door TomTom ook is aanvaard of dat zij de gevorderde informatie (ook) behoeft voor de onderbouwing van een dergelijke stelling.
3.8.2
Het hof is daarom van oordeel dat, wat er zij van de vraag of de vordering voldoende is toegespitst op ‘bepaalde bescheiden’ als bedoeld in artikel 843a Rv, MKBO bij toewijzing van deze vordering geen belang heeft nu bewijs van de stelling dat TomTom MKBO’s voornemen heeft begrepen nog niet met zich brengt dat TomTom dat door MKBO voorgenomen gebruik vervolgens ook heeft aanvaard. Juist het feit (zie hiervoor onder 3.3.4) dat TomTom vóór ondertekening van de Overeenkomst duidelijk had gemaakt dat wat haar betreft de toestemming niet zag op gebruik van het woord Tom als onderdeel van MKBO’s (gewijzigde) naam, maakt dat een bewijs dat TomTom wist dat MKBO dit wilde zonder belang is zolang niet ook bewezen wordt dat TomTom heeft aanvaard dat in de Overeenkomst zulk gebruik als toegestaan gebruik zou worden aangemerkt. Maar dat heeft MKBO niet te bewijzen aangeboden, en haar onderhavige afgiftevordering is ook niet gericht op bewijs van aanvaarding door TomTom van MKBO’s voorgenomen gebruik.
3.8.3
Grief 10 ziet op de kostenveroordeling in het kader van de afwijzing van de vordering uit art. 843a Rv. Nu die vordering terecht is afgewezen is die kostenveroordeling (waarbij liquidatietarieven zijn gehanteerd) evenzeer terecht.
3.8.3
Grieven 9 en 10 falen daarom.
3.9
Grief 11
bevat geen concrete klachten. MKBO bouwt met deze door haar zelf als ‘veeggrief’ aangeduide klacht voort op haar eerdere grieven, die het hof alle heeft verworpen. Deze grief behoeft daarom geen bespreking.
Slotoverweging
3.10
De grieven falen.
Van een relevant en voldoende concreet bewijsaanbod is, zoals mede volgt uit het hiervoor onder 3.4.1 overwogene, geen sprake.
De vonnissen waarvan beroep zullen daarom worden bekrachtigd. MKBO zal als in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in hoger beroep.
4
Beslissing
Het hof:
bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep;
veroordeelt MKBO in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van TomTom begroot op € 726,- aan verschotten en € 3.222,- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en H. Struik en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 5 november 2019.