ECLI:NL:RBDHA:2020:1600
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/582989 / KG ZA 19-1094
Vonnis in kort geding van 25 februari 2020
in de zaak van
NORDIC FIRE B.V.
,
te 's-Heerenberg,
eiseres,
advocaat [NAAM]. J. Becker te Arnhem,
tegen
PELLETKACHEL LEMMER B.V.
,
te Lemmer,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. H.J.A.M. Dohmen te Tilburg.
Partijen zullen hierna Nordic Fire en Pelletkachel Lemmer genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 22 november 2019;
de akte overlegging producties van Nordic Fire, met producties EP 01 t/m EP 21;
de brief van Pelletkachel Lemmer van 20 januari 2020, met producties GP 01 t/m GP 07;
de brief van Nordic Fire van 21 januari 2020, waarin zij bezwaar maakt tegen het late tijdstip waarop Pelletkachel Lemmer haar producties heeft overgelegd, gelet op de instructies van de voorzieningenrechter zoals opgenomen in de dagvaarding;
de brief van Pelletkachel Lemmer van 21 januari 2020, met productie GP 08;
de brief van Nordic Fire van 27 januari 2020, met productie EP 22;
de brief van Pelletkachel Lemmer van 27 januari 2020, met productie GP 09;
de mondelinge behandeling van 28 januari 2020, waarbij beide partijen hun standpunten hebben toegelicht aan de hand van overgelegde pleitnota’s.
1.2.
Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Nordic Fire is in juli 2001 opgericht en houdt zich bezig met de handel in haarden en verwarmingsartikelen in Europa.
2.2.
Nordic Fire biedt onder de merk- en handelsnaam NORDIC FIRE diverse producten, waaronder (pellet-)kachels van metaal, aan. Dit aanbod geschiedt voornamelijk via de website www.nordicfire.nl.
2.3.
Nordic Fire maakt gebruik van een dealernetwerk voor de afzet van haar producten. De producten van Nordic Fire worden onder meer in Nederland, Duitsland en België verhandeld.
2.4.
Nordic Fire is houdster van het Beneluxwoordmerk NORDIC FIRE (hierna: het merk NORDIC FIRE), gedeponeerd op 5 maart 2012 en ingeschreven onder nummer 0915699 voor waren in de klassen 6 en 11 (metaalwaren en verwarmingsapparaten).
2.5.
Sinds medio 2017 biedt Nordic Fire een pelletkachel aan op de Nederlandse markt onder de naam STYLO (hierna te noemen: de STYLO). De STYLO wordt op de website van Nordic Fire als volgt aangeboden:
2.6.
Nordic Fire maakt voor de promotie van de STYLO gebruik van de volgende foto’s:
2.7.
De ontwerptekeningen van de STYLO zien er als volgt uit:
2.8.
De productie van de STYLO vindt plaats in Italië bij Paterno srl. (hierna te noemen: Paterno).
2.9.
Paterno heeft in 2018 een partij kachels verkocht aan - in ieder geval - Biomassatechniek Van Munster BV te Heerde (hierna: Van Munster).
2.10.
Pelletkachel Lemmer verhandelt onder meer via haar website www.pelletkachellemmer.nl (pellet)kachels. Pelletkachel Lemmer heeft in januari 2019 drie pelletkachels geleverd gekregen van Van Munster, die in de factuur van 22 januari 2019 zijn omschreven als ‘Paterno pelletkachel Wendy’. Pelletkachel Lemmer heeft in ieder geval in de periode juni tot en met oktober 2019 pelletkachels aangeboden en/of verkocht onder de naam “Paterno Wendy 8KW” (hierna te noemen: de WENDY) met het uiterlijk en op de wijze als hieronder is weergegeven.
2.11.
Op 4 september 2019 heeft Nordic Fire Pelletkachel Lemmer gesommeerd om te stoppen met het verhandelen van - volgens Nordic Fire - inbreukmakende en onrechtmatige WENDY kachels en een onthoudingsverklaring te ondertekenen.
2.12.
Pelletkachel Lemmer heeft per e-mailbericht van 4 september 2019 gereageerd en de gestelde inbreuken en het gestelde onrechtmatig handelen betwist.
2.13.
Nordic Fire heeft op 9 september 2019 de sommatie herhaald en Pelletkachel Lemmer een laatste termijn gegeven om aan de sommatie te voldoen.
2.14.
Pelletkachel Lemmer heeft vervolgens op 9 september 2019 aan Nordic Fire laten weten dat de WENDY sinds 7 september 2019 van haar website is verwijderd en dat zij deze kachels niet meer op voorraad heeft. Pelletkachel Lemmer heeft in dit bericht medegedeeld geen onthoudingsverklaring te zullen tekenen.
2.15.
Paterno heeft op 31 oktober 2019 een schriftelijke verklaring opgesteld, waarin zij – onder meer – het volgende heeft geschreven:
2.16.
Op 6 november 2019 heeft Nordic Fire aan Pelletkachel Lemmer laten weten dat zij een kort geding procedure zal beginnen wegens het ontbreken van een ondertekende onthoudingsverklaring.
2.17.
Pelletkachel Lemmer heeft Nordic Fire op 6 november 2019 bevestigd dat zij geen onthoudingsverklaring zal ondertekenen en dat verdere correspondentie via haar advocaat [NAAM].
2.18.
Paterno heeft in een e-mailbericht van 15 januari 2020 aan Pelletkachel Lemmer onder meer het volgende bericht:
“I know about the cases with Nordic Fire, which has been and stays the only company which is officially allowed to distribute our model P14 in the Netherlands under their design and name Stylo.”
2.19.
Tot de huidige collectie pelletkachels van Nordic Fire behoren blijkens haar website de volgende modellen:
3
Het geschil
3.1.
Nordic Fire vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Pelletkachel Lemmer veroordeelt:
I. om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de Wendy-kachel(s) te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het te koop aanbieden en verkopen van de WENDY;
II. om [zich] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of enig ander gebruik van foto’s en/of teksten van Nordic Fire en/of bewerkingen daarvan;
III. om [zich] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op het merk NORDIC FIRE;
IV. om [zich] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens Nordic Fire, waaronder begrepen het slaafs nabootsen van de STYLO;
V. om op kosten van Pelletkachel Lemmer uiterlijk binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat [NAAM]verklaring toe te zenden onder overlegging van alle relevante documentatie, gegevens en bewijsstukken, waarin opgave wordt gedaan van de in de dagvaarding onder V sub a) tot en met e) opgenomen gegevens;
VI. om op kosten van Pelletkachel Lemmer uiterlijk binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de afnemers en andere derden die inbreukmakende/onrechtmatige Wendy kachels hebben gekocht en/of geleverd gekregen, een
recall
brief per aangetekende post te verzenden, in welke brief met een tekst zoals in de dagvaarding weergegeven, onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brieven en hun verzendbewijzen aan de advocaat [NAAM];
VII. om op kosten van Pelletkachel Lemmer uiterlijk binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis gedurende een maand een rectificatie zoals vermeld in de dagvaarding op de openingspagina van de website www.pelletkachellemmer.nl op te nemen;
VIII. om uiterlijk binnen vier weken na betekening van dit vonnis de bij haar in voorraad zijnde, alsnog in haar bezit komende en/of de door haar afnemers geretourneerde inbreukmakende/onrechtmatige Wendy kachels op haar kosten te (doen) afgeven aan Nordic Fire;
IX. al het voorgaande op straffe van dwangsommen;
X. met bepaling dat de voorzieningenrechter de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv
bepaalt op zes maanden vanaf de datum van het wijzen van dit vonnis;
XI. en veroordeling van Pelletkachel Lemmer in de kosten van deze procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente en de nakosten.
3.2.
Nordic Fire legt aan deze vorderingen – verkort weergegeven – ten grondslag dat Pelletkachel Lemmer met het aanbieden en verhandelen van de WENDY, het gebruik van het merk NORDIC FIRE en het overnemen van de foto’s en teksten waarmee de STYLO wordt aangeprezen, inbreuk maakt op de merkrechten, auteursrechten en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten van Nordic Fire, en onrechtmatig jegens Nordic Fire handelt.
3.3.
Pelletkachel Lemmer voert verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Ten aanzien van de gestelde inbreuk op het Benelux-merk van Nordic Fire, komt de voorzieningenrechter op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE
bevoegdheid toe, nu Nordic Fire heeft gesteld dat de inbreuk onder andere plaatsvindt via internet, waaronder de website van Pelletkachel Lemmer. Daarmee vindt de inbreuk plaats in heel Nederland en dus ook in het arrondissement Den Haag.
4.2.
Voor zover de vorderingen zien op inbreuk op een (niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodel, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank, gelet op de vestigingsplaats van Pelletkachel Lemmer in Nederland, internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Nordic Fire op grond van artikel 81 aanhef en onder a jo. artikel 80 lid 1 GModVo
, in samenhang met artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Europese Unie.
4.3.
Ten aanzien van de grondslagen inbreuk op auteursrecht en onrechtmatige daad is de voorzieningenrechter (op grond van artikel 110 Rv) bevoegd alleen al omdat Pelletkachel Lemmer deze bevoegdheid niet heeft bestreden.
Bezwaar
4.4.
Nordic Fire heeft de voorzieningenrechter voorafgaand aan de zitting verzocht geen acht te slaan op de producties van Pelletkachel Lemmer vanwege het late tijdstip waarop die waren ingediend. Ter zitting heeft Nordic Fire echter niet ten aanzien van de afzonderlijke producties kunnen uitleggen waarom zij daardoor in haar verdediging is geschaad. Om die reden zal de voorzieningenrechter de producties van Pelletkachel Lemmer bij de beoordeling te betrekken.
Spoedeisend belang
4.5.
Pelletkachel Lemmer heeft verklaard dat zij geen WENDY kachels meer verhandelt en er onweersproken op gewezen dat zij haar website heeft aangepast zodat de in 2.10 weergegeven foto’s en teksten daarop niet meer openbaar worden gemaakt. Pelletkachel Lemmer is echter niet bereid gebleken een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Zij heeft zich uitdrukkelijk op het standpunt gesteld dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op aan Nordic Fire toekomende intellectuele eigendomsrechten en niet onrechtmatig heeft gehandeld. Onder deze omstandigheden is er sprake van een voldoende serieuze dreiging van verdere (gestelde) inbreuken op de rechten van Nordic Fire. Daarmee is het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen gegeven.
Auteursrecht op vormgeving STYLO
Auteursrechtelijk beschermd werk?
4.6.
Om als auteursrechtelijk werk in de zin van artikel 10 Aw
voor bescherming in aanmerking te komen, moet het voortbrengsel oorspronkelijk zijn, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk
. Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet
. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen
. Het werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten. Daarbij strekt deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uit tot alle elementen die een technische functie bezitten omdat daarmee de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst zou worden. Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren. Of aan voornoemde maatstaf is voldaan, dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het voortbrengsel tot stand is gebracht
.
4.7.
Nordic Fire stelt dat de specifiek vormgegeven pootjes, de vormgeving van de deur met hendel, de getrapte boven- en zijkanten van de STYLO, de vormgeving van de ‘lijsten’ aan de voorkant, zijkant en bovenkant en op de deur als ook het kleurgebruik, ieder voor zich en tezamen zodanige keuzes van de maker vertegenwoordigen dat er sprake is van een eigen intellectuele schepping. Pelletkachel Lemmer heeft betwist dat de vormgeving van de STYLO auteursrechtelijke bescherming geniet, omdat de vormgeving functioneel en technisch bepaald is en niet is ingegeven door vrije creatieve keuzes. Volgens Pelletkachel Lemmer is de STYLO niet meer dan een doos op pootjes, waarbij de pootjes een technische functie vervullen. Ook de rechthoekige ruit, vulopening en warmterooster zijn functioneel.
4.8.
Naar voorlopig oordeel heeft Nordic Fire voldoende aannemelijk gemaakt dat in de vormgeving van de STYLO voldoende eigen creatieve keuzes zijn gemaakt om een auteursrechtelijk beschermd werk te zijn. Gelet op de in het geding gebrachte afbeeldingen van diverse pelletkachels die wat uiterlijke vormgeving betreft van elkaar verschillen (zie 2.19), is aannemelijk dat bij het ontwerpen van de STYLO ten aanzien van bijvoorbeeld de vormgeving van de lijsten, de keuze voor rechthoekige vormen, de positie van het venster, de vorm en positie van het rooster en de vormgeving van de hendel, keuzes zijn gemaakt en dat deze keuzes niet uitsluitend technisch bepaald zijn. Pelletkachel Lemmer heeft geen vormgevingserfgoed overgelegd waaruit het tegendeel volgt. Een en ander brengt mee dat de STYLO als een auteursrechtelijk beschermd werk moet worden aangemerkt.
Uitputtingsverweer
4.9.
Pelletkachel Lemmer heeft niet betwist dat de door haar aangeboden WENDY kachels verveelvoudigingen zijn van de STYLO. Zij beroept zich echter op uitputting. Van uitputting is sprake wanneer een voortbrengsel waarin een auteursrechtelijk beschermd werk belichaamd is, door of met toestemming van de rechthebbende in de EER in het verkeer is gebracht (artikel 12b Aw, dat een implementatie vormt van artikel 4 lid 2 Auteursrechtrichtlijn). De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat van uitputting geen sprake is en overweegt daartoe als volgt.
4.10.
Voor zover Pelletkachel Lemmer betoogt dat Paterno tot 31 oktober 2019 (de datum van de in 2.15 weergegeven verklaring van Paterno) de auteursrechthebbende was op de STYLO, gaat de voorzieningenrechter aan dat verweer voorbij. Nordic Fire heeft gemotiveerd gesteld dat zij de oorspronkelijke auteursrechthebbende is. Dit wordt expliciet bevestigd door (twee passages uit) de verklaring van Paterno zoals hiervoor onder 2.15 is weergegeven:
‘Paterno Srl declares that company Nordic Fire has created (certain elements or parts from) the outside of the design of the Stylo’
en
‘The pellet stove model Stylo is aesthetically designed by the Dutch company Nordic Fire B.V. (…)’
. Paterno verklaart wel dat zij bij het ontwerpproces betrokken was, maar dan met name bij de technische aspecten en de vormgeving van de binnenkant van de STYLO. Voor zover zij daarop rechten van intellectuele eigendom heeft verkregen, heeft zij die volgens de verklaring overgedragen aan Nordic Fire: ‘
Paterno Srl hereby explicitly confirms that it (for itself and on behalf of its employees) has exclusively and unconditionally transferred, sold and assigned all existing and future intellectual property rights for aesthetical feature (including copyright and design rights) thereto to Nordic Fire B.V., worldwide and in any jurisdiction, among which the rights to enforce these rights, in return for the payment of the work we have done with regard to the development of the aesthetical design of the Stylo pelletstove.
’ Tot slot erkent Paterno in die verklaring dat zij nimmer toestemming heeft gehad van Nordic Fire om de STYLO kachels aan anderen dan Nordic Fire te verkopen. Uit de verklaring kan dan ook niet worden afgeleid dat Paterno de rechthebbende was op de STYLO kachel ten tijde van de verkoop van de aan Pelletkachel Lemmer geleverde exemplaren.
4.11.
Anders dan Pelletkachel Lemmer stelt, blijkt uit de feiten ook niet dat Paterno toestemming had van Nordic Fire om de STYLO kachels in het verkeer te brengen. Uit de verklaring van Paterno (zie hiervoor onder 2.15) in combinatie met het e-mailbericht van Paterno aan Pelletkachel Lemmer (zie hiervoor onder 2.18) blijkt juist dat Paterno alleen toestemming had om de STYLO te produceren en aan Nordic Fire te leveren. Dat zij de STYLO ook aan derden mocht distribueren blijkt niet uit die verklaring; Paterno verklaart juist dat zij dat niet mocht. Het enkele feit dat Paterno de STYLO op haar website afbeeldt met artikelnummer P14 is onvoldoende om aan te kunnen nemen dat Paterno wel toestemming had voor levering aan derden. Voorshands oordelend heeft Paterno de kachels die Pelletkachel Lemmer via Van Munster geleverd heeft gekregen, derhalve zonder toestemming van de rechthebbende in het verkeer gebracht.
4.12.
Pelletkachel Lemmer verwijst voorts naar een uitspraak van deze rechtbank van 8 februari 2017
, en stelt dat er op overeenkomstige wijze sprake is van impliciete toestemming van Nordic Fire aan Paterno, gelet op de economische verbondenheid tussen Nordic Fire en Paterno. Van een met die zaak vergelijkbare economische verbondenheid is voorshands oordelend echter geen sprake. Die zaak betrof een gemeenschappelijk auteursrecht. Paterno is echter geen mede-auteursrechthebbende op de STYLO, maar een, niet tot hetzelfde concern behorende, producent die vervaardigt in opdracht van Nordic Fire. Van een distributie-overeenkomst tussen Nordic Fire en Paterno is – zoals al in 4.11 is overwogen – niet gebleken. De economische verbondenheid waardoor er sprake zou zijn van een impliciete toestemming voor Paterno om de betreffende kachels in het verkeer te brengen is daarmee naar voorlopig oordeel niet aanwezig.
Verboden afscherming van de markt
4.13.
Pelletkachel Lemmer stelt dat de overeenkomst tussen Nordic Fire en Paterno op grond van artikel 6 lid 2 Mw
van rechtswege nietig is, omdat zij een exclusief distributiestelsel bevat met een passief verkoopverbod buiten Italië voor Paterno, wat op grond van artikel 6 lid 1 Mw verboden is. Van een verboden afscherming van markten of een verboden exclusief of selectief distributiestelsel is voorlopig oordelend echter geen sprake. Paterno is geen wederverkoper van Nordic Fire, maar een producent die in opdracht van Nordic Fire producten voor haar vervaardigt. In die verhouding is de afspraak gemaakt dat Paterno dit specifieke model kachel alleen aan Nordic Fire dient te leveren. Naar voorlopig oordeel is die afspraak niet in strijd met Europees of Nederlands mededingingsrecht. Pelletkachel Lemmer verwart de verhouding tussen Nordic Fire en Paterno met die tussen een rechthebbende en zijn afnemer(s) in de distributieketen.
4.14.
Uit het voorgaande volgt dat Pelletkachel Lemmer inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Nordic Fire. Dit leidt er toe dat het gevorderde verbod ten aanzien van het auteursrecht op de STYLO wordt toegewezen. Dit verbod wordt beperkt tot Nederland, omdat niet is gesteld dat er ook inbreuk is gemaakt op auteursrechten in andere landen.
Modelrecht
4.15.
Pelletkachel Lemmer heeft betwist dat de STYLO als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt beschermd. Zij betoogt dat het de STYLO ontbeert aan eigen karakter omdat alle kenmerken bepaald zijn door een technische functie. Dit verweer wordt verworpen, omdat de STYLO naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoet aan de vereisten van nieuwheid en eigen karakter als bedoeld in de artikelen 4 tot en met 6 GModVo. Voor de motivering van dat oordeel verwijst de voorzieningenrechter naar hetgeen hiervoor onder 4.8 is overwogen in het kader van de auteursrechtelijke beoordeling van het vereiste van de eigen intellectuele schepping.
4.16.
Pelletkachel Lemmer heeft niet weersproken dat de door haar aangeboden WENDY kachels berusten op namaak van de STYLO kachels in de zin van artikel 19 lid 2 GModVo. Dit brengt mee dat het gevorderde verbod ten aanzien van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht wordt toegewezen. Dit verbod strekt zich uit tot de gehele Europese Unie. Gelet op het feit dat een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel dat aan de vereisten van nieuwheid en eigen karakter voldoet, op grond van artikel 11 lid 1 GModVo bescherming geniet gedurende drie jaren na de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld en Nordic Fire onweersproken heeft gesteld dat zij de STYLO voor het eerst op 12 juni 2017 openbaar heeft gemaakt, wordt het verbod toegewezen tot en met 12 juni 2020.
Onrechtmatige daad
4.17.
Nu de vorderingen met betrekking tot de STYLO reeds worden toegewezen op grond van het auteursrecht en het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht, bestaat bij toewijzing van een verbod op grond van onrechtmatige daad geen afzonderlijk belang. Voor zover de vorderingen daarop zijn gegrond, worden deze dan ook afgewezen.
Auteursrecht op foto’s en teksten bij product
4.18.
Nordic Fire stelt dat Pelletkachel Lemmer inbreuk maakt op de auteursrechten van Nordic Fire ter zake foto’s van de STYLO (weergegeven onder 2.6) en teksten ter promotie van de STYLO (zoals te zien op de website, weergegeven onder 2.5), door deze foto’s en teksten zonder toestemming van Nordic Fire over te nemen op haar website (zie 2.10).
4.19.
Ten aanzien van de foto’s heeft Pelletkachel Lemmer aangevoerd dat er geen auteursrecht op rust. De voorzieningenrechter verwerpt dit betoog, omdat de foto’s van Nordic Fire gezien de gebruikte compositie voldoende vrije creatieve keuzes van de maker bevatten om als auteursrechtelijk beschermd werk aangemerkt te worden. Pelletkachel Lemmer heeft niet betwist dat de foto’s die zij op haar website gebruikt ter aanprijzing van de WENDY kachels verveelvoudigingen zijn van de in 2.6.1 weergegeven foto van Nordic Fire, zodat de vorderingen ter zake de inbreuk op de auteursrechten op deze foto voor toewijzing gereed liggen. Ten aanzien van de in 2.6.2 weergegeven foto heeft Nordic Fire niet concreet gemaakt op welke wijze Pelletkachel Lemmer inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten daarop. Die foto (of een gewijzigde verveelvoudiging daarvan) lijkt niet voor te komen op de webpagina van Pelletkachel Lemmer, waarop de Wendy werd aangeboden. Ten aanzien van de gestelde inbreuk op dat werk worden de vorderingen dan ook afgewezen.
4.20.
Ook met betrekking tot de teksten is de voorzieningenrechter – anders dan Pelletkachel Lemmer – voorshands van oordeel dat deze als auteursrechtelijk werk bescherming genieten. Bij het schrijven van dit soort promotionele teksten heeft de schrijver immers voldoende ruimte voor creatieve keuzes ten aanzien van de woordkeuze, de zinsopbouw en de lengte van de teksten teneinde de relevante informatie te kunnen verstrekken en de beoogde reclame te kunnen maken.
4.21.
Pelletkachel Lemmer heeft voorts betwist dat er sprake is van verveelvoudiging van de teksten. De voorzieningenrechter volgt Pelletkachel Lemmer hier niet in. Onder een verveelvoudiging dient immers te worden verstaan iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw en oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt. Daarvan is in dit geval sprake. Pelletkachel Lemmer hanteert op haar website teksten die in grote mate overeenstemmen met de teksten op de website van Nordic Fire waar het gaat om de aanprijzing van de STYLO kachels. Zo is de alinea ‘Altijd een optimaal rendement’ op één zinsdeel na geheel overgenomen en is de alinea over de ‘Bovenaansluiting’, inclusief de daarin verwerkte typefout, integraal gekopieerd op de website van Pelletkachel Lemmer. Ook is de tekst met betrekking tot de uitstraling en de toepassing van de WENDY kachels naar voorlopig oordeel ontleend aan de teksten van Nordic Fire, omdat zij qua zinsopbouw, woordgebruik en verstrekte informatie sterke gelijkenis vertonen.
4.22.
Het voorgaande brengt mee dat de gevorderde verboden met betrekking tot het auteursrecht op de in 2.6.1 weergegeven foto en de teksten op de website zullen worden toegewezen. Dit verbod wordt beperkt tot Nederland, omdat niet is gesteld dat er ook inbreuk is gemaakt op auteursrechten in andere landen.
Beneluxmerk NORDIC FIRE
4.23.
Nordic Fire stelt dat Pelletkachel Lemmer inbreuk maakt op het Beneluxmerk NORDIC FIRE door dat merk zonder toestemming van Nordic Fire te gebruiken bij de verkoop van de WENDY kachels via haar website. Zij wijst daarbij met name op de aanprijzing: ‘
Gelijk aan Nordic Fire Stylo
’ bij haar reclame voor de Wendy. Pelletkachel Lemmer heeft de inbreuk betwist, stellende dat er sprake is van toegestaan refererend merkgebruik. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Gelet op het feit dat de WENDY kachels inbreuk maken op auteursrechten en Gemeenschapsmodelrechten van Nordic Fire, is er sprake van een misleidende en niet objectieve vergelijking, waarbij de referentie aan het merk NORDIC FIRE een oneerlijk voordeel voor Pelletkachel Lemmer oplevert. Van een toegestane vergelijkende reclame op grond van artikel 6:194a BW is voorshands dan ook geen sprake. Dat betekent dat er sprake is van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 jo. lid 3 sub f BVIE. De vordering die strekt tot een merkenrechtelijk verbod is dan ook toewijsbaar.
De vorderingen
4.24.
De onder 3.1 sub I tot en met III gevorderde verboden worden op na te melden wijze toegewezen, met dien verstande dat de termijn voor het staken van de inbreuken ter voorkoming van executieproblemen zal worden bepaald op twee dagen na betekening van dit vonnis.
4.25.
De vordering zoals weergegeven onder 3.1 sub IV wordt, gelet op hetgeen hiervoor onder 4.17 is overwogen, afgewezen.
4.26.
Pelletkachel Lemmer heeft betoogd dat zij maar drie kachels van Nordic Fire heeft ingekocht via Van Munster en heeft de inkoopfactuur daarvan en drie verkoopfacturen overgelegd. Onduidelijk is of die informatie volledig is of dat zij vaker Wendy kachels heeft ingekocht en verkocht. Als het juist is heeft Pelletkachel Lemmer er weinig last van om haar eerdere opgave te bevestigen, terwijl Nordic Fire er belang bij heeft een volledige opgave op straffe van een dwangsom te verkrijgen. De gevorderde opgave (zie 3.1 vordering V) is dan ook toewijsbaar als na te melden, behoudens de onder a en b vermelde inkoopprijzen/productiekosten en verkoopprijzen en de onder d. gevorderde opgave van de behaalde omzet en de bruto- en nettowinst. Deze onderdelen van de vordering missen spoedeisend belang, omdat ze niet strekken tot het beëindigen of voorkomen van verdere inbreuken, maar ter vaststelling van eventueel geleden schade. Nordic Fire heeft niet onderbouwd waarom van haar niet gevergd kan worden dat zij met betrekking tot deze delen van de vordering de uitkomst van de bodemprocedure afwacht.
4.27.
De gevorderde
recall
zoals weergegeven onder 3.1 sub VI wordt op na te melden wijze toegewezen, in die zin dat consumenten niet verplicht kunnen worden de bij Pelletkachel Lemmer aangekochte WENDY kachel te retourneren.
4.28.
Ten aanzien van de gevorderde rectificatie geldt dat die onder omstandigheden kan dienen ter versterking van een inbreukverbod of kan voorkomen dat schade toeneemt, maar niet automatisch spoedeisend wordt geacht. In dit geval acht de voorzieningenrechter toewijzing van de gevorderde rectificatie niet spoedeisend en bovendien disproportioneel, omdat de omvang van de inbreuk voorshands niet groot lijkt te zijn, de inbreuk inmiddels lijkt te zijn gestaakt en aan professionele afnemers van Pelletkachel Lemmer een
recall
-bericht verstuurd dient te worden.
4.29.
De gevorderde afgifte ter vernietiging van de voorraad dient ter versterking van het inbreukverbod en zal om die reden worden toegewezen.
4.30.
De gevorderde dwangsommen worden eveneens toegewezen, maar zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.
4.31.
Pelletkachel Lemmer zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Nordic Fire heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van de volledige kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en heeft deze kosten gespecificeerd tot een bedrag van € 19.663,04 exclusief verschotten en griffierechten. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Deze zaak valt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie normaal kort geding met een maximumtarief van € 15.000,-. Dit bedrag wordt toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen. Het bedrag voor salaris advocaat [NAAM]€ 15.000,- wordt verhoogd met een bedrag van € 656,- aan griffierecht en € 86,40 aan deurwaarderskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 15.742,40. Dit bedrag wordt op na te melden wijze vermeerderd met de wettelijke rente.
4.32.
Voor (separate) veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert
. De rechtbank zal deze nakosten begroten conform het liquidatietarief terzake.
4.33.
De voorzieningenrechter zal de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv als gevorderd bepalen op zes maanden na betekening van dit vonnis.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
beveelt Pelletkachel Lemmer om met ingang van twee dagen na betekening van dit vonnis de inbreuk op het auteursrecht op de STYLO kachel in Nederland te staken en gestaakt te houden, waaronder in het bijzonder begrepen het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken of ten behoeve daarvan in voorraad houden van de WENDY kachels;
5.2.
beveelt Pelletkachel Lemmer om met ingang van twee dagen na betekening van dit vonnis tot en met 12 juni 2020 de inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van de STYLO kachel in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder in het bijzonder begrepen het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken of ten behoeve daarvan in voorraad houden van de WENDY kachel;
5.3.
verbindt aan de in 5.1 en 5.2 gegeven bevelen een dwangsom van € 5.000,- voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat Pelletkachel Lemmer één of meer van deze bevelen niet naleeft, dan wel – ter keuze van Nordic Fire – een bedrag van € 5.000,- per product waarmee de inbreuk wordt gemaakt, met een maximum van € 100.000,-;
5.4.
beveelt Pelletkachel Lemmer om met ingang van twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het auteursrecht op de in 2.6.1 weergegeven foto en de in 2.5 weergegeven teksten van Nordic Fire in Nederland te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruiken, openbaar maken, tonen of verveelvoudigen van de foto en/of teksten van Nordic Fire in reclame uitingen, op straffe van een dwangsom van € 2.500,- voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel – ter keuze van Nordic Fire – een bedrag van € 2.500,- per product waarmee de inbreuk wordt gemaakt, met een maximum van € 25.000,-;
5.5.
beveelt Pelletkachel Lemmer om met ingang van twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merk NORDIC FIRE in de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van het merkteken NORDIC FIRE en/of een daarmee overeenstemmend teken in reclame voor kachels van Pelletkachel Lemmer, op straffe van een dwangsom van € 2.500,- voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel – ter keuze van Nordic Fire – een bedrag van € 2.500,- per product waarmee de inbreuk wordt gemaakt, met een maximum van € 25.000,-;
5.6.
beveelt Pelletkachel Lemmer om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat [NAAM]verklaring toe te zenden onder overlegging van alle relevante documentatie, gegevens en bewijsstukken (waaronder facturen en andere boekhoudgegevens) van Pelletkachel Lemmer, waarin opgave wordt gedaan van:
het totaal aantal WENDY kachels dat door Pelletkachel Lemmer is ingekocht en/of zij heeft laten produceren, telkens met opgave van aantallen per transactie, met vermelding van de leverancier(s) en/of producent(en), een en ander onder overlegging van inkooporders, fabricageopdrachten, opdrachtbevestigingen, facturen en andere deugdelijke bewijsstukken;
het totaal aantal WENDY kachels dat door Pelletkachel Lemmer is verkocht aan afnemers, telkens met opgave van aantallen per transactie, met vermelding van de afnemers, een en ander onder overlegging van facturen, orderbevestigingen, pak- en afleverbonnen en andere deugdelijke bewijsstukken;
het totaal aantal WENDY kachels dat door Pelletkachel Lemmer nog bij haar in voorraad wordt gehouden en het totaal aantal WENDY kachels en verpakkingen dat Pelletkachel Lemmer elders heeft opgeslagen en het totale aantal door Pelletkachel Lemmer ingekochte maar nog niet aan haar geleverde WENDY kachels, met vermelding van de bewaarder(s), transporteur(s) en opslagplaats(en) en gesplitst met opgave van aantallen per opslagplaats en de volledige adresgegevens van de opslagplaats(en) waar deze producten en verpakkingen zich bevinden, een en ander onder overlegging van inkooporders, bewaargevingopdrachten, transportopdrachten, facturen en andere deugdelijke bescheiden;
e volledige naam- en adresgegevens, telefoon- en faxnummers en web- en e-mail adressen van alle bij de WENDY kachels betrokken professionele afnemers, producenten, leveranciers, transporteurs en bewaarders;
op straffe van een dwangsom van € 2.500,- voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel – ter keuze van Nordic Fire – voor elke gebeurtenis dat Pelletkachel Lemmer dit bevel niet naleeft, met een maximum van € 25.000,-;
5.7.
beveelt Pelletkachel Lemmer om op haar kosten binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de afnemers en andere derden, met uitzondering van consumenten, die van Pelletkachel Lemmer een WENDY kachel hebben gekocht en/of geleverd gekregen een brief per aangetekende post met bericht van ontvangst te verzenden, afgedrukt en ondertekend op het gebruikelijke briefpapier van Pelletkachel Lemmer, in welke brief zonder enig begeleidend commentaar in welke vorm dan ook, uitsluitend duidelijk leesbaar de navolgende tekst in een normaal lettertype en normale lettergrootte is opgenomen:
“BELANGRIJKE MEDEDELING
OVER DE KACHEL WENDY
Pelletkachel Lemmer heeft onlangs de kachel Wendy (8KW) aan u verkocht.
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 25 februari 2020 voorlopig geoordeeld dat deze producten inbreuk maken op de auteursrechten en modelrechten op de Nordic Fire Stylo, ontworpen en gemaakt door Nordic Fire B.V.
Door de verkoop en levering van deze producten plegen wij dan ook inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Nordic Fire B.V. Wij hebben nooit toestemming gekregen voor dit productaanbod.
Op last van de voorzieningenrechter verzoeken wij u om de hierboven genoemde kachel(s) die in uw bezit is/zijn, aan ons te retourneren. Wij zullen de prijs die u voor het product/de producten heeft betaald vergoeden, net als de kosten die gepaard gaan met retournering daarvan.
Pelletkachel Lemmer B.V., de directie”
onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brieven aan de advocaat [NAAM], inclusief kopieën van de bewijzen van aangetekende verzending, telkens per geadresseerde, tezamen met de lijst van adressen en namen van geadresseerden aan wie deze brieven zijn verstuurd, op straffe van een dwangsom van € 2.500,- voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat Pelletkachel Lemmer dit bevel geheel of gedeeltelijk niet naleeft, met een maximum van € 25.000,-;
5.8.
beveelt Pelletkachel Lemmer om uiterlijk binnen vier weken na betekening van dit vonnis de bij haar in voorraad zijnde, alsnog in haar bezit komende en/of de door haar afnemers geretourneerde WENDY kachels op haar kosten te (doen) afgeven aan Nordic Fire op een nader door Nordic Fire te bepalen wijze en locatie, op straffe van een dwangsom van € 2.500,- voor elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Pelletkachel Lemmer dit bevel geheel of gedeeltelijk niet naleeft, met een maximum van € 25.000,-;
5.9.
veroordeelt Pelletkachel Lemmer in de proceskosten, aan de zijde van Nordic Fire begroot op € 15.742,40 aan tot op heden gemaakte kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten als deze niet binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis zijn voldaan en begroot op € 157,- aan nog te maken nakosten, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,-;
5.10.
bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na betekening van dit vonnis;
5.11.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.12.
wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 25 februari 2020.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening)
Auteurswet
HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011, 288 (Infopaq) en HvJ EU 1 december 2011, NJ 2013, 66 (Painer)
Hoge Raad, 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke / H3 Products)
Hoge Raad, 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (Endstra-tapes)
Hoge Raad 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532 (Stokke/Fikszo), r.o. 4.2.
Rechtbank Den Haag, 8 februari 2017 ECLI:NL:RBDHA:2017:1087 (Tower Living / De Kleine Winst)
Mededingingswet
HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116