ECLI:NL:RBDHA:2017:12949
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/512851 / HA ZA 16-714
Vonnis van 8 november 2017
in de zaak van
de vennootschap naar Duits recht
ADIDAS AG
,
gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,
eiseres,
advocaat [NAAM]. G.S.P. Vos te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. E.J.C. van Gelderen te 's-Hertogenbosch.
Partijen zullen hierna Adidas en H&M genoemd worden. Voor Adidas is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. [NAAM]. S.A. van Hoogcarspel, advocaat [NAAM]. Voor H&M is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. [NAAM], en mr. E.C. Menkhorst, advocaat [NAAM]’s-Hertogenbosch.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 28 december 2015 met producties 1-19;
de conclusie van antwoord van 5 oktober 2016 met producties 1-9;
het tussenvonnis van deze rechtbank van 16 november 2016 waarbij een comparitie van partijen is gelast;
de akte overlegging aanvullende producties zijdens H&M van 28 december 2016 met producties 10-14 (kostenopgave);
de akte overlegging aanvullende producties zijdens Adidas van 29 december 2016 met productie 20 (kostenopgave);
de nadere kostenopgave aan de zijde van Adidas van 11 januari 2017;
akte overlegging aanvullende producties aan de zijde van H&M van 12 januari 2017 met producties 15-16 (kostenopgave);
het proces-verbaal van de op 13 januari 2017 gehouden comparitie van partijen en de daarbij door de advocaten van partijen overgelegde pleitnotities;
de brief van 13 februari 2017 van H&M waarin zij de rechtbank bericht dat partijen geen minnelijke regeling hebben bereikt.
1.2.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Adidas is houdster van onder meer de volgende Beneluxmerken en internationale merken met gelding in de Benelux die alle zijn ingeschreven voor onder andere sport- en vrijetijdskleding (hierna: de merken, door Adidas ook aangeduid als ‘het drie-strepenmerk’):
2.1.1.
het Beneluxbeeldmerk gedeponeerd op 25 februari 1971, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 1 mei 1971 onder nummer 001340;
2.1.2.
het Beneluxbeeldmerk gedeponeerd op 20 juli 1973, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 1 februari 1974 onder nummer 320482;
2.1.3.
het Beneluxbeeldmerk gedeponeerd op 20 juli 1973, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 1 februari 1974 onder nummer 320483;
2.1.4.
het Beneluxbeeldmerk gedeponeerd op 21 februari 1974, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 1 november 1974 onder nummer 325509;
2.1.5.
het Beneluxbeeldmerk gedeponeerd op 30 november 1979, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op1 juli 1980 onder nummer 362768;
2.1.6.
de internationale merkregistratie ingeschreven op 13 maart 1975 onder nummer 414034;
2.1.7.
de internationale merkregistratie ingeschreven op 13 maart 1975 onder nummer 414035;
2.1.8.
de internationale merkregistratie ingeschreven op 13 maart 1975 onder nummer 414036;
2.1.9.
de internationale merkregistratie ingeschreven op 13 maart 1975 onder nummer 414037;
2.2.
H&M is onderdeel van een internationaal opererend bedrijf en exploiteert in Nederland een groot aantal kledingwinkels.
2.3.
Medio 1997 heeft Adidas geconstateerd dat H&M onder de naam “Work Out” fitnesskleding was gaan verkopen. Deze kleding, die verkrijgbaar was in de kleuren blauw, geel en bruin, was op de mouw en de schouders van de shirts en de zijkant van de broek (in korte en lange uitvoering) voorzien van twee parallel lopende verticale witte strepen, die in kleur met genoemde kleuren contrasteerden (zie de volgende afbeelding, hierna: de Work Out-kleding).
2.4.
H&M heeft een kleurenafbeelding in het geding gebracht van dezelfde kleding:
2.5.
Adidas heeft bezwaar gemaakt tegen de verkoop van de Work Out-kleding, maar H&M is niet bereid gebleken toe te zeggen dit gebruik van twee met de basiskleur van de kleding contrasterende parallelle, verticale strepen op kleding (hierna: het twee-strepenteken) te staken.
2.6.
Samen met haar licentieneemster Adidas Benelux B.V. heeft Adidas hierop  H&M in kort geding gedagvaard voor de rechtbank Breda en – kort gezegd – een verbod gevorderd op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepenmerk van Adidas of enig ander teken dat daarmee overeenstemt, zoals het twee-strepenteken aangebracht op de Work Out-kleding. Daarnaast heeft Adidas een aantal nevenvoorzieningen gevorderd.
2.7.
De hierop volgende kortgedingprocedure heeft een lang verloop gehad. Nadat de president van de rechtbank Breda de vordering in zijn vonnis van 2 oktober 1997 grotendeels had toegewezen, zijn partijen via het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (eindarrest van 29 maart 2005), de Hoge Raad (tussenarrest van 16 februari 2007), het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest van 10 april 2008, ECLI:EU:C:2008:217) weer uitgekomen bij de Hoge Raad, die de zaak in zijn eindarrest van 11 december 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BK0674) ter verdere beoordeling heeft verwezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
2.8.
De procedure is lange tijd gevoegd geweest met parallelle procedures tussen enerzijds Adidas en anderzijds Marca Mode, C&A Nederland en Vendex KBB, die soortgelijke (sport)kleding met een twee-strepenteken op de markt hadden gebracht. Met die partijen heeft Adidas na de verwijzing door de Hoge Raad naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een schikking bereikt.
2.9.
Bij arrest van 1 december 2015 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
(hierna: het hof en het arrest van het hof) geoordeeld dat de Work Out-kleding van H&M inbreuk maakt op het drie-strepenmerk van Adidas en H&M geboden dit gebruik te staken. In het dictum van zijn arrest heeft het hof dit gebod als volgt geformuleerd:
“Gebiedt H&M met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest, in de Benelux te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle verticale strepen, aangebracht over de zijkant van schouders, mouwen en broekspijpen van sport- en vrijetijdskleding, meer in het bijzonder wordt H&M verboden dergelijke inbreukmakende (sport)kledingproducten in de Benelux aan te bieden, in de handel te brengen, in- of uit te voeren, alsmede dergelijke inbreukmakende (sport)kledingproducten voor één van deze doeleinden in de Benelux in voorraad te houden, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000 per overtreding, of - naar keuze van Adidas AG - per dag (een gedeelte van de dag als een hele gerekend) waarop een overtreding voortduurt.”
Voor zover de vorderingen waren ingesteld door Adidas Benelux heeft het hof deze  afgewezen op de grond dat aan haar als licentiehoudster geen zelfstandige verbodsactie toekomt.
2.10.
Tegen het arrest van het hof is geen beroep in cassatie ingesteld.
3
Het geschil
3.1.
Teneinde te voorkomen dat de door het hof getroffen voorlopige voorziening op grond van het bepaalde in artikel 1019i Rv
haar werking zou verliezen, heeft Adidas deze bodemprocedure ingesteld.  Na wijziging van eis vordert zij, voor zover mogelijk bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, dat de rechtbank (samengevat):
I. H&M gebiedt met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in de Benelux te
staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op het drie-strepenbeeldmerk van Adidas, waaronder (maar niet beperkt tot) ieder gebruik van een motief van twee verticaal en parallel lopende strepen, die op gelijke afstand van elkaar lopen en een gelijke breedte hebben en waarbij de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen, die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen en/of broekspijpen van een kledingstuk, en die zijn uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur, waaronder (maar niet beperkt tot) het twee-strepenteken waarvan de gewraakte inbreukmakende kleding van H&M is voorzien en H&M meer in het bijzonder te verbieden dergelijke inbreukmakende (sport)kleding in de Benelux aan te bieden, in de handel te brengen, in- of uit te voeren en/of voor één van deze doeleinden in voorraad te houden, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- per overtreding, of - naar keuze van Adidas - per dag (een gedeelte van de dag als een hele gerekend) waarop een overtreding voortduurt;
II. H&M veroordeelt in de volledige kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h
Rv.
3.2.
Adidas legt aan haar vorderingen – kort en zakelijk weergegeven – het volgende ten grondslag. Het drie-strepenmerk geniet door langdurig en intensief gebruik, door langdurige, grootschalige en consistente marketing en door consequente handhaving al sinds jaren een zodanig hoge graad van bekendheid en een zodanig grote mate van onderscheidingskracht dat daaraan een ruime beschermingsomvang toekomt en dat het zelfs kwalificeert als een bekend merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE
. Dit blijkt ook uit de marktonderzoeken die Adidas door de jaren heen regelmatig heeft gedaan. Uit deze onderzoeken blijkt dat de herkenning bij respondenten reeds in 1995 bijzonder hoog was (80%) en dat dit in 2015 nog steeds zo was (76%). Het door H&M gebruikte twee-strepenteken op de Work Out-kleding stemt op verwarringwekkende wijze overeen met het drie-strepenmerk (zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE). Voorts doet het gebruik van het twee-strepenteken zonder geldige reden afbreuk aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van dit bekende merk (zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder c). Zo oordeelde ook het hof.
3.3.
Adidas heeft bij haar eiswijziging het gevorderde verbod ten opzichte van het door het hof toegewezen gebod nader gespecificeerd.
3.4.
H&M heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
3.5.
De stellingen van partijen zullen hierna, voor zover van belang, nader aan de orde komen.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
De rechtbank is op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op Beneluxmerken. De rechtbank is op grond van artikel 4.6 lid 3 BVIE ook relatief bevoegd nu de gestelde inbreuk mede in dit arrondissement heeft plaatsgevonden en de gestelde dreiging van inbreuk eveneens mede ziet op dit arrondissement. H&M heeft de bevoegdheid van de rechtbank overigens ook niet bestreden.
Dreigende inbreuk?
4.2.
Het meest verstrekkende verweer van H&M houdt in dat het gevorderde verbod bij gebrek aan belang dient te worden afgewezen omdat er geen sprake (meer) is van een (concrete) inbreuk  en ook niet van een dreigende inbreuk. Het is inmiddels 20 jaar geleden dat H&M de Work Out-kleding heeft verhandeld en sindsdien is zij ook niet meer op de markt gekomen met een andere twee-strepenvariant waarvan Adidas van mening was dat deze inbreuk maakte op haar merkrechten, aldus H&M.
4.3.
De rechtbank verwerpt dit verweer. Daartoe geldt allereerst dat het, anders dan H&M betoogt, ook in deze bodemprocedure in de eerste plaats gaat over de vraag of de Work Out-kleding die H&M in 1997 op de markt bracht –  en meer in het bijzonder het daarop aangebrachte twee-strepenteken – inbreuk maakt op de door Adidas ingeroepen merken. Adidas heeft in de dagvaarding immers gesteld dat deze bodemprocedure de eis in de hoofdzaak betreft van de kortgedingprocedure die Adidas in 1997 is gestart naar aanleiding van het op de markt verschijnen van de Work Out-kleding. In de paragrafen 4 en 5 van de dagvaarding heeft Adidas een afbeelding van de Work Out-kleding opgenomen en aangeven dat H&M niet bereid is gebleken toe te zeggen dit gebruik van strepen op de Work Out-kleding te staken.
4.4.
Daarnaast geldt dat de rechtbank met Adidas van oordeel is dat ook nog steeds sprake is van een dreiging van inbreuk. Een dergelijke dreiging  kan immers gelegen zijn in tal van omstandigheden, waaronder de proceshouding van de vermeende inbreukmaker
. H&M bestrijdt al sinds 1997 dat het twee-strepenteken op de Work Out-kleding inbreuk maakt op haar merkrechten. Ter zitting is gebleken dat H&M al die tijd niet bereid is geweest een onthoudingsverklaring te tekenen. Ter zitting heeft H&M er op gewezen dat het gebruik van twee of drie strepen op kleding op dit moment een trend is en heeft zij benadrukt dat H&M er belang bij heeft dat het algemene verbod op het gebruik van twee strepen wordt afgewezen omdat dit haar onredelijk zou beperken bij het in de toekomst op de markt brengen van kleding met twee strepen. De rechtbank leidt uit die stellingen van H&M af dat zij meent dat het haar vrijstaat het twee-strepenteken te gebruiken. Daaruit volgt dat er nog steeds een dreiging is dat H&M het gebruik van een twee-strepenteken hervat. Daarmee is het belang bij het gevorderde verbod in beginsel gegeven. Of en, zo ja, in welke vorm een verbod in deze zaak toewijsbaar is, zal hierna worden beoordeeld.
Verbod te algemeen?
4.5.
Naast het voorgaande heeft H&M met een beroep op het Lexington-arrest van de Hoge Raad
aangevoerd dat het gevorderde verbod ook daarom reeds afgewezen dient te worden omdat het te algemeen en te ruim is geformuleerd.
4.6.
Ook dit verweer wordt verworpen. Uit het Lexington-arrest volgt dat, indien een concrete rechtsinbreuk is vastgesteld, een te vorderen verbod zich niet hoeft te beperken tot een herhaling in die concrete vorm, maar ook in meer algemene bewoordingen mag worden omschreven, mits daarin een voldoende afbakening wordt gevonden van wat daaronder valt en wat niet. Dit laatste betreft een instructie aan de rechter die het verbod oplegt en niet een eis die op straffe van niet-ontvankelijkheid of directe afwijzing aan het petitum wordt gesteld. De daaropvolgende overweging van de Hoge Raad, dat de reikwijdte van een algemeen geformuleerd verbod geacht moet worden te zijn beperkt tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken als door de rechter verboden opleveren, is dan weer (eerder) gericht tot de rechter in een executiegeschil. Ook uit die overweging volgt dus, anders dan H&M betoogt, niet dat het gevorderde verbod dient te worden afgewezen om de enkele reden dat dit in algemene en ruime bewoordingen is geformuleerd en niet enkel is gericht op een verbod van de Work Out-kleding.
Drie-strepenmerk?
4.7.
H&M stelt zich in het kader van de vraag of haar twee-strepenteken inbreuk maakt op de merkrechten van Adidas op het standpunt dat Adidas zich ten onrechte beroept op een (algemeen) ‘drie-strepenmerk’. De negen door Adidas ingeroepen merken dienen ieder afzonderlijk te worden vergeleken met het gewraakte twee-strepenteken, aldus H&M.
4.8.
De rechtbank stelt vast dat de door Adidas ingeroepen beeldmerken (zie 2.1) ieder bestaan uit een motief van (i) drie (ii) verticaal en (iii) parallel lopende strepen van (iv) gelijke breedte, waarbij (v) de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen en (vi) de strepen zijn uitgevoerd in dezelfde, (vii) met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. De strepen zijn voorts telkens aangebracht (viii) over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen, zijnaden en/of broekspijpen van een kledingstuk. De herhaling van dit strepenmotief in de ingeroepen merken rechtvaardigt het om deze tezamen aan te duiden als het ‘drie-strepenmerk’ en de inbreukvraag aan de hand daarvan te beoordelen. Immers, ook bij beschouwing van ieder van deze merken afzonderlijk zijn de hiervoor genoemde acht kenmerken steeds de onderscheidende bestanddelen.
4.9.
Het enige verschil tussen de merken is de soort kleding waarop de strepen zijn aangebracht. De rechtbank verwerpt de stelling van H&M dat de specifieke kleding waarop de strepen zijn aangebracht bij ieder van deze merken een onderscheidend bestanddeel van de merkinschrijving is. Bij de merken die bestaan uit een tekening van een kledingstuk (zie 2.1.1 tot en met 2.1.5) volgt dit uit die tekening zelf. De belijning van die kledingstukken is weergegeven in een gestippelde of gestreepte lijn hetgeen betekent dat die belijning als zodanig geen onderdeel uitmaakt van het merk.
Dat bij de overige merken de kleding zelf geen onderscheidend bestanddeel is van het merk volgt uit het feit dat de kleding niet in detail en slechts gedeeltelijk zichtbaar is afgebeeld. Bij ieder van deze merkinschrijvingen ligt de nadruk op de positie van de drie strepen op die kleding.
4.10.
Anders dan H&M verder aanvoert, ziet de rechtbank tussen de onderlinge merken weinig tot geen verschil in breedtes van de strepen dan wel tussenruimtes tussen de strepen. Temeer nu de merken bestaan uit afbeeldingen van kledingstukken die niet steeds op dezelfde wijze zijn getekend dan wel worden gedragen en gefotografeerd, kan aan beperkte verschillen, voor zover al waarneembaar, geen doorslaggevende betekenis toegekend worden.
4.11.
Tot slot is, anders dan H&M betoogt, de beschermingsomvang van de merken niet beperkt tot ofwel witte strepen op zwarte kleding ofwel zwarte strepen op witte kleding. De inschrijvingen bestaan uit zwart/wit tekeningen dan wel afbeeldingen. Daaruit valt echter niet op te maken dat Adidas zich met haar inschrijvingen heeft willen beperken tot zwarte strepen op witte kleding of andersom. Immers, indien de kleur van het teken relevant zou zijn, zou dit uit de registratie blijken.
4.12.
De rechtbank zal hierna de aanduiding ‘drie-strepenmerk’ gebruiken voor de merken (zie 2.1).
Merkinbreuk?
4.13.
De rechtbank stelt voorop dat de vraag of H&M met gebruik van het twee-strepenteken inbreuk maakt als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef onder b BVIE dan wel in artikel 2.20 lid 1 aanhef onder c BVIE op het drie-strepenmerk van Adidas, zowel
ex tunc
als
ex nunc
dient te worden beoordeeld.
Het wettelijk kader in deze procedure wordt daarmee mede gevormd door de tot 1 september 2006 toepasselijke bepalingen van artikel 13A lid 1 aanhef en sub b en sub c van de BMW
. De toepasselijke regels op het onderhavige geschil onder de BMW en de BVIE verschillen weliswaar tekstueel, maar komen inhoudelijk, mede vanwege de richtlijn conforme uitleg daarvan in het licht van artikel 5 van de Merkenrichtlijn
, op hetzelfde neer. In het voetspoor van partijen zal de rechtbank daarom verder uitgaan van het thans geldende artikel 2.20 lid 1 aanhef onder b en c BVIE.
Wettelijk kader inbreuk ‘sub b’
4.14.
Adidas stelt en H&M betwist dat door het gebruik van het twee-strepenteken op de Work Out-kleding sprake is van verwarringsgevaar met de merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef sub b BVIE. Bij de beoordeling van dit geschilpunt stelt de rechtbank het volgende voorop.
4.15.
De merkhouder heeft op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE het recht het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de mate van overeenstemming van de waren of diensten waarop het merk en het teken betrekking hebben, en het onderscheidend vermogen van het merk.
4.16.
Om vast te stellen of sprake is van overeenstemming tussen merk en teken, moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan worden beoordeeld tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt. De beoordeling van de gelijkenis dient te berusten op de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Hierbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.
4.17.
Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken, waaronder hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan.
4.18.
Om het onderscheidend vermogen van het merk te bepalen moet globaal worden beoordeeld in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld enerzijds met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen dient onder meer rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, en met de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk.
(i)
Onderscheidend vermogen
4.19.
Tussen partijen is niet in geschil dat het drie-strepenmerk door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Partijen twisten echter over de vraag of sprake is van een groot onderscheidend vermogen en/of bekendheid van het drie-strepenmerk. De rechtbank oordeelt als volgt.
4.20.
De rechtbank gaat uit van een relevant publiek dat bestaat uit consumenten van alledaagse consumentengoederen waaronder sport- en vrijetijdskleding. Dat die consument niet bijzonder oplettend is bij het aanschaffen van dergelijke kleding, heeft H&M slechts ongemotiveerd weersproken. De rechtbank zal dan ook, zoals gebruikelijk is bij consumentengoederen, uitgaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument.
4.21.
Adidas heeft met het door haar overgelegde materiaal voldoende onderbouwd dat het drie-strepenmerk over de gehele periode van 1997 tot heden in de Benelux door een breed publiek als merk voor sportieve kleding wordt herkend. Het betreft de door Adidas in het geding gebrachte voorbeelden van catalogi van 1971 tot en met 2015, informatie over de omvang van haar sponsoractiviteiten, de verkoopgegevens, het marketingbudget en verschillende marktonderzoeken (daterend uit 1995, 2004, 2007, 2012 en 2015). Bij elk van deze onderzoeken door de jaren heen is de herkenning bij de respondenten – wanneer hen een kledingstuk met drie strepen wordt getoond – bijzonder hoog. In 1995 was dat 80%, in 2004 84%, in 2007 78%, in 2012 61% en in 2015 76%. De respondenten die hebben meegewerkt aan de marktonderzoeken vallen binnen het hiervoor vastgestelde relevante publiek. Toetsend aan het hiervoor genoemde criterium, is de rechtbank van oordeel dat uit al hetgeen Adidas heeft overgelegd in onderling verband beschouwd, volgt dat het drie-strepenmerk een groot onderscheidend vermogen heeft verworven en bekend is bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek (in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE). Dat nam het hof in het arrest ook aan.
4.22.
De rechtbank is van oordeel dat H&M tegenover al hetgeen Adidas in dit verband naar voren heeft gebracht, onvoldoende heeft aangevoerd om tot een ander oordeel te komen. H&M heeft niet betwist dat uit de door Adidas overgelegde marktonderzoeken de hiervoor vermelde bekendheid bij het publiek is af te leiden. Bovendien blijkt, zoals Adidas terecht heeft aangevoerd, die bekendheid ook uit het in opdracht van H&M zelf door RenM Matrix uitgevoerde marktonderzoek in september 2016. Aan de respondenten zijn naast vier varianten die hierna nog aan de orde komen, in dat onderzoek ook onderstaande varianten
Adidas 1
(links) en
Adidas 2
(rechts) getoond.
Gevraagd naar wat variant
Adidas 1
oproept, antwoordt 26% van de respondenten met “Adidas”. Bij variant
Adidas 2
is dat 42%. Nadat is gevraagd of het getoonde kledingstuk van een bestaand merk is, antwoordt 48% van de respondenten bij variant
Adidas 1
met “Adidas”; bij variant
Adidas 2
geeft  76% van de respondenten dit antwoord. Deze percentages zijn weliswaar lager dan in de marktonderzoeken van Adidas zelf, maar nog steeds significant te noemen.
4.23.
De door H&M overgelegde afbeeldingen van kledingstukken met strepenmotieven maken dit niet anders. Bij veel van de kledingstukken gaat het om streepmotieven die beduidend afwijken van het drie-strepenmerk, ouder zijn dan de merken of niet in de Benelux werden aangeboden en om die reden al geen afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het drie-strepenmerk. De enkele afbeeldingen van kledingstukken met streepmotieven die wel dicht in de buurt komen van het motief zoals dat is gebruikt in het drie-strepenmerk en die in de Benelux zijn aangeboden, zijn onvoldoende om tot een ander oordeel te komen ten aanzien van het onderscheidend vermogen van het drie-strepenmerk. Die afbeeldingen doen namelijk niet af aan de resultaten uit de door Adidas overgelegde marktonderzoeken waarvan het meest recente dateert van 2015 en het marktonderzoek van H&M uit 2016. Daarbij geldt temeer dat Adidas onweersproken en met stukken onderbouwd heeft gesteld het drie-strepenmerk consequent te handhaven jegens derden, juist om verwatering van dat onderscheidend vermogen tegen te gaan.
4.24.
Tot slot is het verweer van H&M dat het onderscheidend vermogen van het drie-strepenmerk zich niet uitstrekt tot twee strepen, niet zonder meer begrijpelijk. Voor zover H&M bedoelt dat het twee-strepenteken niet onder de beschermingsomvang valt van het drie-strepenmerk, zal dat verweer hierna aan de orde komen bij de beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar. Anders dan H&M betoogt, is het in ieder geval niet zo dat vanwege het geringe
inherente
onderscheidend vermogen van het drie-strepenmerk, dit merk geen grote beschermingsomvang zou kunnen hebben. Zoals Adidas immers terecht heeft aangevoerd, heeft het HvJEU bepaald dat merken met een groot onderscheidend vermogen, of dat eigen is aan het merk dan wel als gevolg van grote bekendheid zou zijn verkregen, een grotere beschermingsomvang hebben
. Die grote beschermingsomvang geldt dus ook voor het drie-strepenmerk waarvan de rechtbank hiervoor heeft vast gesteld dat het als gevolg van bekendheid een groot onderscheidend vermogen heeft verworven.
(ii)
Verwarringsgevaar
4.25.
Op grond van de hiervoor opgenomen toets zal de rechtbank de vraag of sprake is van verwarringsgevaar tussen het drie-strepenmerk en het twee-strepenteken beoordelen vanuit de optiek van het hiervoor genoemde relevante publiek, uitgaande van een groot onderscheidend vermogen van het merk zoals hiervoor vastgesteld en van identieke waren waarvoor het drie-strepenmerk is ingeschreven en het twee-strepenteken wordt gebruikt (dat is tussen partijen immers niet in geschil).
4.26.
Wat betreft de overeenstemming tussen merk en teken overweegt de rechtbank als volgt.
4.27.
De in 4.8 opgesomde onderscheidende kenmerken zijn gezamenlijk bepalend voor het totaalbeeld dat het drie-strepenmerk oproept.
4.28.
De rechtbank is van oordeel dat het twee-strepenteken op de Work Out-kleding grote visuele overeenstemming vertoont met het drie-strepenmerk. In het twee-strepenteken komen 7 van de 8 onderscheidende kenmerken van het drie-strepenmerk terug. Het enige verschil is dat bij het twee-strepenteken op de Work-Out kleding geen sprake is van drie maar van twee strepen. Anders dan H&M aanvoert, is het aantal strepen niet het meest onderscheidende kenmerk van het drie-strepenmerk. Zoals hiervoor overwogen zijn de 8 kenmerken gezamenlijk bepalend voor de totaalindruk van het merk. Gelet op de totaalindruk van het drie-strepenmerk en uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen bij het zien van merk en teken, is dat geen wezenlijk verschil dat opweegt tegen de punten van overeenstemming, meewegende dat punten van overeenstemming zwaarder dienen te wegen dan punten van verschil. Auditieve en begripsmatige overeenstemming speelt gelet op de aard van het merk geen rol.
4.29.
De rechtbank verwerpt het verweer van H&M dat de afstand tussen het twee-strepenteken aangebracht op de Work Out-kleding – anders dan de afstand tussen de strepen van het drie-strepenmerk – niet gelijk is aan de breedte van de strepen. Dat verschil, voor zover daar al sprake van is, is zo minimaal dat dit niet door het relevante publiek zal worden opgemerkt. H&M heeft de Work-Out kleding tijdens de zitting getoond en toen is gebleken dat de kleding bij het dragen in meer of mindere mate uitrekt waardoor de afstand tussen de twee strepen zoals zichtbaar op de afbeelding in 2.3 geen vaste grootheid betreft. Dat betekent eens te meer dat de breedte van de strepen noch de afstand daartussen al te meetkundig dient te worden benaderd.
4.30.
Voor de geobjectiveerde beoordeling of sprake kan zijn van verwarringsgevaar is niet noodzakelijk dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk sprake is van verwarring bij het relevante publiek. De rechter moet uit de omstandigheden afleiden of er verwarringsgevaar te duchten is. Gelet op de hiervoor besproken omstandigheden, te weten de grote mate van overeenstemming tussen het twee-strepenteken en het drie-strepenmerk, het grote onderscheidende vermogen van het drie-strepenmerk en het feit dat H&M het teken gebruikt voor waren die identiek zijn aan de waren waarvoor Adidas haar merken heeft ingeschreven, is de rechtbank van oordeel dat door het gebruik van het twee-strepenteken bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat de waren met het twee-strepenteken afkomstig zijn van Adidas (directe verwarring), ofwel omdat het publiek door het gebruik van het twee-strepenteken zal menen dat H&M op de een of andere manier, bijvoorbeeld door een economische band met Adidas, iets te maken heeft met het drie-strepenmerk (indirecte verwarring).
(iii)
Marktonderzoek
4.31.
Beide partijen hebben marktonderzoek laten uitvoeren naar het verwarringsgevaar tussen het twee-strepenteken en het drie-strepenmerk. Adidas betoogt dat uit haar onderzoek volgt dat sprake is van verwarring. H&M meent dat uit haar onderzoek juist het tegendeel blijkt. De rechtbank zal hierna de resultaten van deze marktonderzoeken bespreken, waarbij eerst wordt ingegaan op het onderzoek van H&M nu – zoals hierna zal blijken – dit onderzoek geen onderbouwing is van het verweer van H&M, maar daarentegen de juistheid van de stelling van Adidas bevestigt.
4.32.
H&M heeft in september 2016 een onderzoek laten uitvoeren door RenM Matrix en betoogt op basis van de uitkomsten daarvan dat van enige daadwerkelijke verwarring tussen twee strepen en het drie-strepenmerk geen sprake is. Zij voert daartoe aan dat RenM Matrix onderzoek heeft gedaan naar de volgende vier verschillende varianten van twee strepen (aangeduid van links naar rechts als variant 1, variant 2, variant 3 en variant 4).
Het resultaat van het onderzoek, aldus H&M, is dat het publiek bij het zien van deze varianten niet of nauwelijks spontaan aan Adidas denkt.
4.33.
Adidas heeft aangevoerd dat de resultaten van het onderzoek van RenM Matrix buiten beschouwing dienen te blijven omdat het onderzoek niet aan de vereisten voldoet die het EUIPO daaraan stelt.
Zo is onduidelijk of RenM Matrix een erkend onderzoeksbureau is, is het aantal respondenten per steekproef slechts 150 en dus nauwelijks representatief, is het niet duidelijk wat precies aan de respondenten is getoond, is het niet mogelijk om de berekende percentages te controleren, is de vraagstelling vaag hetgeen leidt tot gokken en kregen de respondenten meerdere varianten te zien (dus meerdere stimuli) hetgeen de kans op gokken vergroot, aldus Adidas.
4.34.
Daargelaten de vraag of gelet op de kritische kanttekeningen van Adidas bij het onderzoek de resultaten überhaupt mee dienen te wegen, is de rechtbank van oordeel dat ook de resultaten van het onderzoek in opdracht van H&M – anders dan H&M zelf aanvoert – het oordeel van de rechtbank ondersteunen dat er sprake is van verwarringsgevaar. De varianten 1, 2 en 4 vertonen weinig overeenkomsten met het twee-strepenteken zodat de rechtbank die verder buiten beschouwing laat. Variant 3 vertoont wel overeenstemming met het twee-strepenteken met die kanttekening dat op de afbeelding de afstand tussen de twee strepen bij variant 3 niet goed waar te nemen is, maar kleiner lijkt te zijn dan diezelfde afstand bij het twee-strepenteken (zie ook 4.29 hiervoor). De opmerking over de tussenafstand latende voor wat zij is, gaat de rechtbank er hierna verder vanuit dat variant 3 gelijk te stellen is aan het twee-strepenteken. Uit het markonderzoek komt naar voren dat van de respondenten slechts 3% spontaan Adidas noemt bij het zien van deze variant als gevraagd wordt “Wat roept dit kledingstuk in eerste instantie bij u op?”. De meest gegeven antwoorden waren
‘jack/jasje’
en
‘sport/sportief (jack, jas, vest)’
. Daaruit volgt, zoals Adidas terecht heeft gesteld, dat deze vraag voor respondenten niet duidelijk was, in die zin dat zij niet begrepen dat er gevraagd werd naar associatie met een merk. Op de vraag of deze variant 3 van een bepaald merk is, welke vraag volgens Adidas sturend is omdat de formulering suggereert dat sprake is van een fantasiemerk, antwoordt 10% van de respondenten
‘Adidas’
. Nader geholpen met de vraag aan welk merk deze variant 3 doet denken – waarbij de respondent kan kiezen uit 9 kledingmerken waaronder Adidas –, noemt 24% van de respondenten Adidas.
4.35.
Adidas heeft in 2015 onderzoek laten doen naar verwarringsgevaar. H&M heeft aan de hand van verklaringen van RenM Matrix op haar beurt kritische kanttekeningen gezet bij dit onderzoek, die erop neerkomen dat een deel van deze onderzoeken geen betrekking heeft op kleding van H&M, de onderzoeken niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen, onder meer omdat niet duidelijk is op welke wijze de verschillende varianten aan de deelnemers zijn voorgelegd en de getoonde kleding niet overeenkomt en de vraagstelling sturend is geweest.
Ook hier de kanttekeningen latende voor wat zij zijn, komt uit het onderzoek van Adidas het volgende beeld naar voren. Van de respondenten die een afbeelding te zien kregen van de Work Out-kleding (in zwart/wit) gaf 34% van de respondenten Adidas aan als herkomst van de kleding ten opzichte van 5% in de controlegroep die een teken met dikke streep te zien kregen.
4.36.
Uit de marktonderzoeken overgelegd door partijen komen derhalve percentages van 24%, respectievelijk 34% naar voren van respondenten die antwoorden dat het twee-strepenteken afkomstig is van Adidas. Die herkomstverwarring is significant te noemen. Al met al geven deze resultaten de rechtbank geen aanleiding haar geobjectiveerde oordeel dat sprake is van (indirect) verwarringsgevaar bij te stellen.
(iv)
Conclusie
4.37.
Het voorgaande betekent dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef sub b BVIE. Nu inbreuk vast staat, komt de rechtbank niet meer toe aan de beoordeling van de gestelde inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef sub c BVIE.
Vorderingen en proceskosten
4.38.
Hiervoor is overwogen dat het twee-strepenteken op de Work Out-kleding van H&M inbreuk maakt op het drie-strepenmerk, anders gezegd op de negen door Adidas ingeroepen Beneluxmerken. Het gevorderde stakingsbevel zal worden toegewezen ten aanzien van deze merken. Het bevel zal worden gegeven ten aanzien van het twee-strepenteken zoals gebruikt op de Work Out-kleding en tevens meer in zijn algemeenheid ten aanzien van een motief met de 8 onderscheidende kenmerken van het drie-strepenmerk. Zoals hiervoor reeds overwogen, hoeft een verbod of bevel niet beperkt te zijn tot herhaling van het inbreukmakend geoordeelde teken, in dit geval het twee-strepenteken van de Work Out-kleding. Door in het bevel ook de 8 onderscheidende kenmerken in het drie-strepenmerk te vermelden, is voldoende duidelijk wat wel of niet onder het bevel valt.
4.39.
Gelet op het feit dat het twee-strepenteken in kort geding al is verboden, zal het stakingsbevel onmiddellijk ingaan omdat er geen tijd is gemoeid met het kunnen voldoen aan het bevel.
4.40.
Oplegging van de dwangsom zoals gevorderd, acht de rechtbank passend en geboden.
4.41.
H&M zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde van Adidas worden veroordeeld. Adidas maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten (inclusief verschotten) ten bedrage van in totaal € 28.594,02 exclusief BTW overgelegd. Op deze procedure zijn de IE-indicatietarieven zoals die golden vóór 1 april 2017 van toepassing (aangezien vonnis is bepaald vóór die datum). Tegen de gevorderde  kosten is door H&M geen bezwaar gemaakt, zodat de rechtbank deze niet ambtshalve zal toetsen en deze toewijsbaar zijn. De rechtbank zal de kosten dan ook op dat bedrag begroten.
5
De beslissing
De rechtbank
5.1.
beveelt H&M met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in de Benelux te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de Beneluxmerken en internationale merken met gelding in de Benelux van Adidas als hiervoor in 2.1 opgenomen, waaronder het gebruik van het twee-strepenteken waarvan de Work Out-kleding van H&M is voorzien, waaronder voorts het gebruik van een motief van (i) twee (ii) verticaal en (iii) parallel lopende strepen van (iv) gelijke breedte, waarbij (v) de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen, en (vi) de strepen zijn uitgevoerd in dezelfde (vii)  met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur, welke strepen zijn aangebracht (viii) over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen, zijnaden en/of broekspijpen van een kledingstuk, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- per overtreding, of – naar keuze van Adidas – per dag (een gedeelte van de dag als een hele gerekend) waarop een overtreding voortduurt;
5.2.
veroordeelt H&M in de kosten, aan de zijde van Adidas tot op heden begroot op
€ 28.594,02;
5.3.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.4.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos, mr. J.A. van Dorp en mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 8  november 2017.
IER 2016, 31 met noot P.G.F.A. Geerts.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2007, 1
Vgl. HR 23 februari 1990, NJ 1990, 663
HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445
Zie bijvoorbeeld artikel 3 lid 3 sub d van de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1431 van de Commissie van 18 mei 2017 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Uniemerk.
Zie voormelde Uitvoeringsverordening artikel 3 lid 3 sub b
Vgl. Hoge Raad 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9707
Eenvormige Beneluxwet op de Merken
Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEG 1 februari 1989, L 40/1
Hof van Justitie EG, 16 juli 1998, C-210/96 (Gut Springenheide)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 december 2015 (Adidas v. H&M), en in die zin ook Gerechtshof Amsterdam 8 november 2007 (Adidas v. Scapa) en Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 maart 2005 (Adidas v. Marca c.s.)
Conclusie van antwoord, randnummer 2.44
Puma/Sabel, HvJ EG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528 en meer recent: Adidas/Shoe Branding, Gerecht van Eerste Aanleg 21 mei 2015, ECLI:EU:T:2015:303 en de beschikking van het Hof van Justitie van
17 februari 2016, C-396-15, op het door Shoe Branding ingestelde beroep tegen deze uitspraak
Pleitnotities Adidas randnummers 36 tot en met 45
Conclusie van antwoord randnummers 3.33 tot en met 3.36.