ECLI:NL:RBDHA:2019:11055
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/575480 / HA ZA 19-654
Vonnis in incident van 23 oktober 2019
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht
HOGGAN SCIENTIFIC LLC
,
te Salt Lake City, Utah, Verenigde Staten,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat [NAAM]. H. Maatjes te Amsterdam,
tegen
MUSTEC, MUSCLE DYNAMIC TECHNOLOGY B.V.
,
te Almere,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat [NAAM]. P. van Boxtel te 's-Hertogenbosch.
Partijen zullen hierna Hoggan Scientific en Mustec genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 4 juni 2019;
de akte houdende producties van Hoggan Scientific;
de incidentele conclusie inhoudende exceptie van onbevoegdheid van Mustec;
het antwoord in incident tevens inhoudende akte vermindering eis van Hoggan Scientific.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.
2
De vordering in de hoofdzaak
2.1.
Hoggan Scientific vordert dat de rechtbank, bij voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
I. voor recht verklaart dat de Benelux merkinschrijving MicroFET met nummer 0976191 te kwader trouw is gedeponeerd en derhalve nietig verklaart en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreekt;
II. voor recht verklaart dat de Benelux merkinschrijving BioFET met nummer 0983881 te kwader trouw is gedeponeerd en derhalve nietig verklaart en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreekt;
III. voor recht verklaart dat de Benelux merkinschrijving BioFET met nummer 0976349 te kwader trouw is gedeponeerd en derhalve nietig verklaart en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreekt;
IV. voor recht verklaart dat de Europese Unie merkinschrijving BioFET met nummer 014713747 te kwader trouw is gedeponeerd en derhalve nietig verklaart en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreekt;
V. voor recht verklaart dat Mustec door het doen van onjuiste mededelingen onrechtmatig handelt en dergelijk onrechtmatig handelen dient te staken;
VI. Mustec veroordeelt om alle door Hoggan Scientific gemaakte juridische kosten ex art.1019h Rv
te vergoeden, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der voldoening;
VII. Mustec veroordeelt in de kosten van deze procedure, waaronder de nakosten.
2.2.
Hoggan Scientific legt aan deze vorderingen de navolgende stellingen ten grondslag.
2.2.1.
Hoggan Scientific is in 1961 opgericht en houdt zich, voor zover hier van belang, bezig met de ontwikkeling van medische en ergonomische apparatuur.
2.2.2.
Hoggan Scientific ontwikkelt sinds 1985 zogenaamde ‘FET-systemen’. Dit zijn producten waarmee spierkracht kan worden gemeten. In 1988 is het handzamer ‘MicroFET’ apparaat ontwikkeld, welke in de jaren daarop is opgevolgd door de ‘MicroFET 2’, ‘MicroFET 3’ en ‘MicroFET 4’.
2.2.3.
Naast de ‘MicroFET’ producten heeft Hoggan Scientific ook producten onder de namen ‘ErgoPAK’ en ErgoFET’ op de markt gebracht.
2.2.4.
Tot 2011 was Biometrics distributeur van de ‘MicroFET’ producten van Hoggan Scientific.
2.2.5.
Mustec is in 2013 opgericht door de voormalig eigenaar van Biometrics. Mustec brengt sinds 2016 een productlijn onder de naam ‘BioFET’ op de markt. De BioFET-producten zijn soortgelijk aan de ‘MicroFET’-producten.
2.2.6.
Mustec heeft de volgende merkregistraties verricht:
2.2.7.
Hoggan Scientific beschikt, ter bescherming van de door haar gebruikte aanduidingen, over diverse merkregistraties, waaronder de merkregistratie in de Verenigde Staten van ERGOFET van 24 juli 2018, de merkregistratie in de Verenigde Staten van MICROFET van 5 september 2017, de EU merkaanvraag ERGOFET van 23 april 2019 en de EU merkaanvraag MICROFET van 23 april 2019.
2.2.8.
Het door Mustec geregistreerde Benelux-merk ‘MicroFET’ is identiek aan de door Hoggan Scientific sinds 1988 voor haar meetapparatuur gebruikte aanduiding ‘MicroFET’. Zij gebruikt die aanduiding ook binnen de Benelux en de Europese Unie.  Deze registratie is een inschrijving te kwader trouw als bedoeld in art. 2.4 onder f BVIE
(thans: art. 2.2bis lid 2 BVIE). Aan Hoggan Scientific komt dan ook een beroep op voorgebruik toe.  ‘BioFET’ is een met MicroFET overeenstemmende aanduiding, welke wordt gebruikt voor (nagenoeg) identieke producten. Ook die depots zijn te kwader trouw verricht.
2.2.9.
Mustec handelt voorts onrechtmatig jegens Hoggan Scientific, door gebruik te maken van het netwerk van Hoggan Scientific. Mustec benadert afnemers van ‘MicroFET’ producten, met de vraag of zij ‘BioFET’ producten willen afnemen. Daarnaast stelt Mustec Hoggan Scientific op haar website in een kwaad daglicht. De handelswijze van Mustec is in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en om die reden onrechtmatig jegens Hoggan Scientific. Bovendien maakt Mustec zich schuldig aan het doen van misleidende mededelingen in de zin van art. 6:194 BW
, welke handelswijze ook onrechtmatig is. Als gevolg van de onrechtmatige handelswijze van Mustec lijdt Hoggan Scientific schade. De onrechtmatige handelswijze moet dan ook gestaakt worden.
3
Het geschil in het incident
3.1.
Mustec vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart om van de vorderingen van Hoggan Scientific kennis te nemen, met veroordeling van Hoggan Scientific in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.
3.2.
Mustec legt hier aan ten grondslag dat de bevoegdheid – voor zover het de vorderingen ten aanzien van Beneluxmerken betreft – op grond van art. 4.6 lid 1 BVIE wordt bepaald door de woonplaats van de gedaagde. Nu Mustec gevestigd is in Almere, is die rechtbank, en niet de rechtbank Den Haag, relatief bevoegd ten aanzien van de vorderingen op grond van de Beneluxmerken.
Voor zover de vorderingen van Hoggan Scientific zijn gebaseerd op een Uniemerkrecht is deze rechtbank niet bevoegd, omdat nietigverklaring daarvan op grond van art. 59 lid 1 aanhef en onder b) UMVo
dient te geschieden bij het EUIPO (of bij wijze van reconventionele vordering). Daarnaast zijn de vorderingen tot nietigverklaring van de Beneluxmerken en het Uniemerk van Mustec niet gegrond op het bestaan van aan Hoggan Scientific toekomende Uniemerkrechten, maar uitsluitend op het bestaan van vermeend ‘oudere rechten’ anders dan merkrechten. Ook voor zover de vorderingen gegrond zijn op onrechtmatige daad is deze rechtbank evenmin bevoegd, aldus Mustec.
3.3.
Hoggan Scientific voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen.
4.	De beoordeling
in het incident
Uniemerk
4.1.
Bij conclusie van antwoord in het incident, tevens inhoudende akte vermindering eis, heeft Hoggan Scientific haar vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk BioFET (vordering sub IV) – naar de rechtbank aanneemt naar aanleiding van het terechte betoog van Mustec dat het niet mogelijk is om een dergelijk vordering in conventie bij de rechtbank in te stellen – ingetrokken. Die eisvermindering heeft gevolgen voor de competentie, in die zin dat de rechtbank haar bevoegdheid uitsluitend zal toetsen ten aanzien van de resterende vorderingen. Ook wanneer de vordering niet zou zijn ingetrokken, zou de rechtbank geen bevoegdheid hebben kunnen ontlenen aan vordering IV nu in de systematiek van de UMVo een dergelijke vordering expliciet is voorbehouden aan het EUIPO.
Beneluxmerken
4.2.
Wat betreft de vorderingen tot nietigverklaring van de Beneluxmerken, stelt de rechtbank voorop dat zij haar bevoegdheid dient vast te stellen aan de hand van het BVIE, dat voor die bevoegdheid een
lex specialis
vormt ten opzichte van de Brussel I-bis-Vo
en de bepalingen inzake rechtsmacht in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
. Art. 4.6 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang, in lid 1 dat de rechter van de woonplaats van de gedaagde of van de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, bevoegd is.
4.3.
Nu Mustec gevestigd is in Almere, is uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland - en niet de rechtbank Den Haag – relatief bevoegd om van de vorderingen van Hoggan Scientific kennis te nemen. Aan ‘de plaats waar de verbintenis is ontstaan of moet worden uitgevoerd’ kan geen bevoegdheid worden ontleend, omdat de vorderingen betrekking hebben op nietigverklaringen van de Beneluxmerken, zodat geen sprake is van een verbintenis in dit arrondissement.
Onrechtmatig handelen
4.4.
Hoggan Scientific vordert in de hoofdzaak verder een verklaring voor recht dat Mustec onrechtmatig heeft gehandeld (vordering V, zie 2.1). Uit de toelichting in de dagvaarding leidt de rechtbank af dat de grondslag voor het onrechtmatig handelen gelegen is in het doen van misleidende mededelingen in de zin van art. 6:194 BW, onder meer op de website van Mustec. Hoggan Scientific heeft aangevoerd dat dit onrechtmatig handelen mede is gericht op bedrijven in het arrondissement Den Haag. Den Haag is derhalve mede aan te merken als de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen, zodat de rechtbank Den Haag, op de voet van art. 7 lid 2 Brussel I-bis-Vo, respectievelijk art. 102 Rv, (mede) internationaal en relatief bevoegd is om van die vordering kennis te nemen. De rechtbank zal de gehele zaak echter verwijzen naar de rechtbank Midden-Nederland, die eveneens bevoegd is ten aanzien van vordering V als de rechter van de woonplaats van gedaagde (art. 99 Rv), uit overwegingen van proces-economie, die meebrengen dat het de voorkeur verdient dat één rechtbank over alle vorderingen oordeelt, temeer nu alle vorderingen samenhangen, reeds omdat zij spelen tussen dezelfde partijen en deels betrekking hebben op dezelfde feiten, en in zoverre verknocht zijn.
Slotsom
4.5.
Het voorgaande brengt mee dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart om van de vorderingen van Hoggan Scientific met betrekking tot vernietiging van de Beneluxmerken kennis te nemen.
Proceskosten
4.6.
De beslissing over de proceskosten in het incident zal worden aangehouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.
In de hoofdzaak
4.7.
De rechtbank verwijst de gehele zaak op de voet van artikel 110 lid 2 Rv naar de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.
5
De beslissing
De rechtbank
In het incident
5.1.
verklaart zich relatief onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen in de hoofdzaak, voor wat betreft de (beweerdelijke) nietigheid van de Beneluxmerken,
5.2.
houdt de beslissing over de kosten van het incident aan tot het eindvonnis in de hoofdzaak,
In de hoofdzaak
5.3.
verwijst de zaak in het geheel - in de stand waarin deze zich thans bevindt - naar de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken op 23 oktober 2019.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in de artikelnummering geldend tot 1 maart 2019. De rechtbank zal in deze zaak verder de huidige artikelnummering van het BVIE vermelden, die op grond van art.6.2 BVIE per 1 maart 2019 van kracht is geworden.
Burgerlijk Wetboek
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
HvJ EU 14 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:560 (Brite Strike)