ECLI:NL:GHAMS:2019:1578
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team I
zaaknummer:					200.239.691/01
zaak-/rolnummer rechtbank Noord-Holland: 	C/15/243136 / HA ZA 16-310
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 7 mei 2019
inzake
THC BEHEER B.V.
,
gevestigd te Breda,
appellante,
advocaat: mr. R.G.S. Pennino te Heerlen,
tegen:
1
[X] ADVOCATEN N.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,
2.
mr. [Y]
,
kantoorhoudende te [plaats] ,
geïntimeerden,
advocaat: mr. A.K. Sjouw te Den Haag.
1
Het geding in hoger beroep
Partijen worden hierna THC, [X] en [Y] genoemd. Geïntimeerden worden gezamenlijk aangeduid als [X] c.s.
THC is bij dagvaarding van 20 april 2018 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 24 januari 2018, gewezen tussen haar als eiseres en [X] c.s. als gedaagden.
Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven;
- memorie van antwoord.
Partijen hebben de zaak ter zitting van 11 maart 2019 doen bepleiten door hun hiervoor genoemde advocaten, ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd.
Ten slotte is arrest gevraagd.
THC heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad - alsnog haar vorderingen zal toewijzen, met beslissing over de proceskosten, vermeerderd met nakosten en rente.
[X] c.s. hebben geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling – uitvoerbaar bij voorraad – van THC in de proceskosten, met nakosten.
Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.
2
Feiten
De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2 (2.1 tot en met 2.13) feiten opgesomd die tussen partijen vaststaan. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil, zodat het hof daarvan als vaststaand zal uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende.
2.1.
[X] is op 21 september 2010 door ACS Systems B.V. (hierna: ACS) ingeschakeld om haar juridische bijstand te verlenen in een geschil met Terwa B.V. (hierna: Terwa). De opdracht werd feitelijk uitgevoerd door [Y] . Zij is als advocaat [NAAM][X] verbonden.
2.2.
Het geschil tussen ACS en Terwa zag op het zogenaamde ACS-systeem: een afneembaar trekhaaksysteem. Volgens ACS heeft Terwa het ACS-systeem slaafs nagebootst, dan wel maakt zij inbreuk op de auteursrechten van ACS op het ACS-systeem.
2.3.
Op het moment dat [X] c.s. door ACS werden ingeschakeld had ACS al een kortgedingprocedure tegen Terwa gevoerd en verloren. De voorzieningenrechter van (destijds) de rechtbank Utrecht heeft de vorderingen van ACS bij vonnis van 9 november 2007 afgewezen. [X] c.s. hebben ACS bijgestaan in een bodemprocedure die bij dagvaarding van 11 maart 2010 bij de rechtbank Utrecht aanhangig is gemaakt. De vorderingen van ACS zijn door deze rechtbank afgewezen. Tegen het tussenvonnis van 22 februari 2012 en het eindvonnis van 14 november 2012 is vervolgens hoger beroep ingesteld bij het hof Arnhem-Leeuwarden. In het principaal hoger beroep heeft het hof Arnhem-Leeuwarden bij arrest van 8 juli 2014 de vonnissen van de rechtbank Utrecht bekrachtigd (behoudens de kostenveroordeling).
2.4.
Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft ten aanzien van de door ACS gestelde slaafse nabootsing door Terwa onder meer het volgende overwogen:
“4.7. Uitgangspunt is derhalve dat nabootsing – bij gebreke van een recht van intellectuele eigendom – vrijstaat en dat deze vrijheid slechts beperkt wordt indien bij nabootsing gevaar voor verwarring bij het publiek valt te duchten, in welk geval de nabootser binnen de hiervoor aangegeven grenzen gehouden is die verwarring te voorkomen. Het gaat daarbij om gevaar voor verwarring bij het relevante publiek omtrent de herkomst van de desbetreffende producten. Hiervoor geldt naar het oordeel van het hof dat het gevaar voor verwarring geringer zal zijn indien het relevante publiek bestaat uit een gespecialiseerde groep van afnemers, waarvan immers een verhoogde mate van productkennis en oplettendheid mag worden verwacht.
4.8.
Kenmerkend voor deze zaak is dat het gaat om halffabrikaten, componenten die zijn bestemd om te worden ingebouwd in een meer omvattend systeem. De door beide partijen gefabriceerde trekhaaksystemen worden geleverd aan fabrikanten en leveranciers van integrale trekhaken, die door laatstgenoemden onder hun eigen naam worden verkocht aan (met name) autofabrikanten, auto-importeurs en inbouwers (fitters).
(…)
Weliswaar zijn, zoals ter gelegenheid van het pleidooi nog onweersproken is opgemerkt, in de complete trekhaken aan de onderzijde van de afneembare trekhaken van ACS de letters “ACS” nog steeds zichtbaar, doch het hof leidt hieruit niet af dat de complete trekhaken (mede) onder de naam ACS op de markt worden gebracht.
Naar het oordeel van het hof bestaat het relevante publiek voor de door ACS gefabriceerde trekhaken derhalve uit de fabrikanten en leveranciers van de complete trekhaken, een beperkte en gespecialiseerde groep van afnemers, en niet uit de veel grotere groep van eindgebruikers (consumenten) van trekhaken.
4.9.
ACS heeft bij memorie van grieven (onder grief 6) gesteld dat zich bij de fabrikanten van complete trekhaken die de trekhaaksystemen van ACS en Terwa afnemen, geen verwarring voordoet. Wel heeft zij aangevoerd dat bij het personeel in de fabriek van de trekhaakfabrikanten incidenteel verwarring kan ontstaan over de herkomst van de trekhaken, waarbij zij heeft verwezen naar een e-mail van Rameder (inleiding op de grieven, p. 27, productie 17 van ACS), doch in het licht van de door het hof verlangde grotere mate van oplettendheid onder de fabrikanten van de trekhaken die de trekhaaksystemen van eiser en gedaagde afnemen, en mede gegeven het feit dat in de trekhaken van ACS de letters “ACS” duidelijk zichtbaar zijn gestanst, acht het hof het gevaar voor verwarring in casu niet voldoende onderbouwd. (…)
4.10.
Vervolgens moet worden onderzocht of als gevolg van de (volgens ACS slaafs nagebootste) vorm van de Terwa-trekhaken elders in de productieketen gevaar voor verwarring kan worden aangenomen. Volgens ACS (…) is verwarringsgevaar met name aan de orde bij de fitters. Dat fitters als Witter en GDW bij de producenten van de systemen (ongeacht of daarin trekhaken van ACS of Terwa zijn verwerkt) zelf ervoor kiezen de systemen en systeemonderdelen onder dezelfde naam (Quantum respectievelijk T 30) verder te verwerken, acht het hof evenwel een eigen keuze van die fitter, die geen aan Terwa toerekenbaar gevaar voor herkomstverwarring oplevert, daargelaten dat ACS zulk verwarringsgevaar (bij GDW en Witter) ook niet met voorbeelden van door die keuze – bij de desbetreffende fitter – opgetreden verwarring heeft onderbouwd.
Ook heeft ACS haar stelling dat zich zodanige (uitsluitend) ‘
post sale
’ verwarring voordoet binnen de organisatie van de afnemers van de complete trekhaken met de enkele e-mail van Rameder en Aragon onvoldoende onderbouwd. Evenmin heeft ACS voldoende toegelicht dat zij – zo op dat niveau verwarring binnen de organisatie van de afnemer plaatsvindt – daardoor schade lijdt en/of zij enig ander (toereikend) belang heeft bij een verstrekkend verbod als in deze procedure is gevorderd. Zoals hiervoor al is vermeld, is (het gevaar van) verwarring ná verwerking van de trekhaken in de ophangsystemen in de daarop volgende schakels van de productie-/handelsketen niet (voldoende concreet) gesteld en onderbouwd, waarbij het hof aantekent dat van de fitters en ander afnemers van complete trekhaken, zoals in rov. 4.8 is overwogen, een grotere mate van productkennis en oplettendheid mag worden verwacht, waarbij tevens in aanmerking moet worden genomen dat in de complete trekhaken voor zover daarin afneembare trekhaaksystemen van ACS zijn verwerkt de letters “ACS” goed zichtbaar zijn gebleven. (…)”
2.5.
De door het hof Arnhem-Leeuwarden in rov. 4.9 genoemde e-mail van [A] , werkzaam bij Rameder betreft een verzoek van Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH & Co. KG ( Rameder ) aan [B] van ACS om toezending van een ‘
Einbauanleitung – Bedienungsanleitung
’ voor een ‘
System Vertikal bei GDW T30
’. Het ging hier niet om een ACS-systeem, maar om een Terwa-systeem. In de procedure bij het hof Arnhem-Leeuwarden is niet een tweede e-mail van [A] van Rameder overgelegd. Deze tweede e-mail van 21 juni 2011 was gericht aan [C] van ACS en luidt als volgt:
“Sehr geehrter [C] ,
Ja, ich bin davon ausgegangen, weil GDW drauf stand, das es ein ACS System ist. Da bei der ursprünglichen Version ACS draufstand, ging ich von einer Weiterentwicklung (geänderte Ausführung) seitens ACS aus. Es stand nur GDW mit Prüfzeichen, D-Wert und Stützlast drauf. (…)”
Deze e-mail van Rameder was een reactie op de e-mail die [C] eerder op die dag (om 13:01 uur) aan Rameder stuurde en welke e-mail evenmin in de procedure bij het hof Arnhem-Leeuwarden is overgelegd. Die e-mail van [C] luidt:
“Während unserem Besuch haben wir gesprochen über die unterstehende mails über die fehlende Bedienungsanleitung von dass Terwa System und sie haben mir gesagt das die damals gedacht hatten dass es um ein ACS System handelte.
Ich möchte ihnen fragen ob sie dass jetzt schriftlich bestätigen können durch dass zurücksenden dieser mail mit ihre Bestätigung. (…).”
2.6.
De aandelen in ACS werden gehouden door THC. THC heeft de aandelen in ACS verkocht en op 4 juli 2013 overgedragen aan de Brink Group (voorheen Thule Towing Systems). In het kader van deze overdracht zijn de vorderingen die ACS stelde te hebben op Terwa verkocht en overgedragen aan THC.
2.7.
Tegen het arrest van 8 juli 2014 van het hof Arnhem-Leeuwarden is geen cassatieberoep ingesteld.
3
Beoordeling
3.1.
THC vordert als rechtsopvolgster van ACS in deze procedure dat voor recht wordt verklaard dat [X] toerekenbaar jegens ACS is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst van opdracht en aansprakelijk is voor de dientengevolge geleden en nog te lijden schade. De gevorderde verklaring voor recht ziet op een hoofdelijke aansprakelijkheid van [X] en [Y] . [Y] wordt naast [X] uit onrechtmatige daad aansprakelijk gehouden voor de schade die het gevolg is van de wijze waarop zij als advocaat [NAAM].
3.2.
De rechtbank heeft de vorderingen van THC afgewezen en haar veroordeeld in de proceskosten van het geding in eerste aanleg. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt THC met haar grieven op.
3.3.
Grief I heeft betrekking op de maatstaf waaraan het handelen van [X] c.s. dient te worden beoordeeld.
3.4.
Een advocaat [NAAM]die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. De rechtbank is terecht van deze maatstaf uitgegaan. Daarbij heeft de rechtbank opgemerkt dat [Y] vanzelfsprekend over voldoende kennis op het terrein van het IE-recht diende te beschikken, maar niet ter discussie staat dat zij over die kennis beschikt.
3.5.
Voor zover THC ervan uitgaat dat rechters de maatstaf voor een schending van een auteursrecht enerzijds en slaafse nabootsing anderzijds nog al eens door elkaar halen, geldt dat THC enerzijds die veronderstelling onvoldoende heeft gemotiveerd en, anderzijds dat zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat dit risico in het leven is geroepen of zich heeft gerealiseerd, laat staat dat dat aan [X] c.s. zou zijn te wijten. In de processtukken heeft [Y] de beide grondslagen voor de vorderingen afzonderlijk uitgewerkt en toegelicht en uit het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat beide grondslagen afzonderlijk zijn besproken en beoordeeld. Niet kan worden aangenomen dat [Y] door de vorderingen van ACS op twee grondslagen te baseren zich niet heeft gedragen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Grief I faalt.
3.6.
Grief II heeft betrekking op het niet overleggen door [Y] in de procedure bij het hof Arnhem-Leeuwarden van de in rov. 2.5 genoemde e-mail van 21 juni 2011 van Rameder . Dit is volgens THC een beroepsfout. Als de e-mail wel was overgelegd, had dat volgens haar tot een andere uitkomst van de procedure tegen Terwa geleid. Grief III ligt in het verlengde van grief II. Met haar derde grief betoogt THC dat het leerstuk van de kansschade door de rechtbank niet of niet juist is toegepast. Deze grieven lenen zich voor een gezamenlijke behandeling.
3.7.
[Y] erkent dat zij met [C] van THC heeft besproken of de genoemde e‑mail in de procedure zou worden overgelegd. Zij was van het nut en de noodzaak daarvan niet overtuigd, maar heeft ermee ingestemd dat deze e-mail in het geding zou worden gebracht. [Y] erkent dat zij de toezegging aan THC om de e‑mail in het geding te brengen niet is nagekomen. Volgens haar heeft het niet-overleggen van de e‑mail evenwel geen verschil gemaakt voor de uitkomst van de procedure bij het hof Arnhem-Leeuwarden.
3.8.
De rechtbank is in het bestreden vonnis tot het oordeel gekomen dat er geen enkele aanwijzing is dat de genoemde e-mail van 21 juni 2011 van invloed zou zijn geweest op de uitkomst van de procedure. Het hof komt tot dezelfde oordeel. Daartoe wordt het volgende overwogen.
3.9.
De rechtbank is terecht ervan uitgegaan dat de maatstaf die het hof Arnhem-Leeuwarden in het kader van de gestelde nabootsing heeft gehanteerd niet ter beoordeling voorligt in de onderhavige beroepsaansprakelijkheidszaak en dus niet opnieuw moet worden vastgesteld. Het gaat niet om de beantwoording van de vraag wat het hof Arnhem-Leeuwarden had behoren te beslissen op grond van de door THC bij dat hof ingestelde vorderingen. Dat zou bijvoorbeeld wel het geval zijn geweest als [X] c.s. werden verweten niet, niet tijdig of op basis van ontoereikende middelen cassatieberoep te hebben ingesteld tegen het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden en een vergelijking zou moeten worden gemaakt met de hypothetische situatie waarin een cassatiemiddel is gericht tegen de door dat hof gehanteerde maatstaf. Dergelijke verwijten worden [X] c.s. niet gemaakt. De vraag ligt voor of uitgaande van de door het hof Arnhem-Leeuwarden gehanteerde maatstaf kan worden aangenomen dat de beslissingen anders waren geweest als [Y] haar toezegging was nagekomen door de e-mail van 21 juni 2011 in die procedure over te leggen. Een compleet onderliggend procesdossier is voorhanden. Aan de hand daarvan kan in deze beroepsaansprakelijkheidszaak beoordeeld worden hoe beslist zou zijn als de tweede e-mail van Rameder daarvan onderdeel had uitgemaakt.
3.10.
ACS heeft in de procedure tegen Terwa de gestelde verwarring in belangrijke mate onderbouwd aan de hand van verschillende stukken, e-mails en verklaringen, daaronder begrepen de eerste e-mail van Rameder van 27 november 2007. Met deze e‑mail werd ACS door Rameder verzocht om een handleiding voor een afneembare trekhaak van Terwa toe te zenden, omdat Rameder dacht dat het ging om een van ACS afkomstige trekhaak. De onderbouwing van de zijde van ACS zag verder op verklaringen van Kovil , Tow Trust , Aragon en Thule . Daarnaast is erop gewezen dat Witter Towbars onder de naam “Quantum Systems” aanvankelijk trekhaken van ACS aan haar afnemers leverde en op enig moment onder dezelfde naam trekhaken van Terwa is gaan leveren. ACS heeft op grond daarvan gesteld dat voor Witter Towbars de beide trekhaak-systemen identiek waren. Hetzelfde geldt volgens ACS voor GDW Towbars, die in haar catalogus de trekhaken van ACS en Terwa beide als type T35 aanduidt. Ook heeft ACS een rapportage overgelegd van prof. mr. J.H. Spoor die heeft uiteengezet dat het verwarringsgevaar reeds volgt uit de verregaande gelijkenis tussen de beide trekhaaksystemen. Ten slotte heeft ACS in de procedure bij het hof Arnhem-Leeuwarden een rapportage van drie Delftse hoogleraren overgelegd. Zij concluderen onder andere dat de trekhaak-systemen van ACS en Tewa als “twee druppels water” op elkaar lijken en dat binnen hun begrip van slaafse nabootsing zij durven te stellen daarvan een “schoolvoorbeeld” te hebben gevonden.
3.11.
Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft bij de beoordeling tot uitgangspunt genomen dat de vrijheid tot nabootsing slechts wordt beperkt als verwarring bij het publiek valt te duchten. Het gaat in dit geval om halffabricaten, zodat het relevante publiek bestaat uit de fabrikanten en leveranciers van complete trekhaken, een beperkte en gespecialiseerde groep van afnemers, en niet om de eindgebruikers van trekhaken (consumenten). Gelet op de oplettendheid die van de gespecialiseerde afnemers mag worden verwacht en gezien het feit dat de letters “ACS” duidelijk zichtbaar in de trekhaken zijn gestanst, is volgens het hof Arnhem-Leeuwarden onvoldoende onderbouwd dat verwarringsgevaar bij de fabrikanten van trekhaaksystemen is te duchten. Met incidentele verwarring bij personeel in de fabriek bij de trekhaakfabrikanten is het vereiste gevaar voor verwarring niet voldoende onderbouwd. Ten aanzien van de stelling dat bij fitters verwarring is opgetreden, heeft het hof Arnhem-Leeuwarden in rov. 4.9 overwogen dat herkomstverwarring onvoldoende is komen vast te staan en bovendien dat van fitters en andere afnemers van complete trekhaken een grotere mate van productkennis en oplettendheid mag worden verwacht, waarbij in aanmerking is genomen dat in de complete trekhaken, voor zover daarin het afneembare trekhaaksysteem van ACS is verwerkt, de letters “ACS” goed zichtbaar zijn gebleven.
3.12.
Het hof is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat het hof Arnhem-Leeuwarden tot een ander oordeel zou zijn gekomen als de tweede e-mail van Rameder was overgelegd. Die tweede e-mail is niet veel meer dan een bevestiging van de eerdere e-mail van Rameder – die het hof Arnhem-Leeuwarden met zoveel woorden in de beoordeling heeft betrokken – en deze e-mail voegt verder op zichzelf genomen weinig toe aan al het overige dat reeds ten aanzien van het verwarringsgevaar was aangevoerd. Uitgaande van de door het hof Arnhem-Leeuwarden gehanteerde maatstaf was de aard en mate van verwarring die bij Rameder was ontstaan niet voldoende om de vorderingen van ACS te kunnen toewijzen.
3.13.
Grief II is met het voorgaande vergeefs voorgesteld. Doordat niet aannemelijk is geworden dat het niet-overleggen van de tweede e-mail van Rameder voor de uitkomst van de procedure tegen Terwa verschil heeft gemaakt, kan niet ervan worden uitgegaan dat een kans op een betere uitkomst van de procedure door de tekortkoming van [Y] verloren is gegaan. Aan een zogenaamde kansschade benadering (een schatting van de schade als gevolg van de tekortkoming) wordt niet toegekomen. Grief III faalt reeds hierom.
3.14.
Met grief IV voert THC aan dat de wijze waarop mr. [Y] het pleidooi in hoger beroep heeft gehouden ertoe heeft geleid dat het hof Arnhem-Leeuwarden tot een voor ACS ongunstig oordeel is gekomen. Ter onderbouwing daarvan voert ACS onder andere aan dat de pleitnota onder extreme tijdsdruk was opgesteld, waardoor [C] van ACS onvoldoende gelegenheid had gekregen het concept rustig door te nemen en waar nodig opmerkingen te maken. De pleitnota was veel te omvangrijk (52 pagina’s). [Y] had geen verlengde spreektijd gevraagd en heeft een deel van de pleitnota niet kunnen voordragen. Volgens ACS is de kern van de zaak tijdens het pleidooi onvoldoende aan de orde gekomen, met name het punt dat volgens ACS de grootste kans van slagen had (de slaafse nabootsing).
3.15.
Het hof komt niet tot een ander oordeel dan de rechtbank en maakt haar overwegingen tot de zijne. Kern daarvan is dat het voor ACS ongetwijfeld prettiger en voor het verloop van het pleidooi beter was geweest als het concept voor de pleitnota eerder ter becommentariëring was toegezonden en de omvang van de pleitnotities beter was afgestemd op de spreektijd. Niet kan echter worden gezegd dat een beroepsfout is gemaakt door [Y] als gevolg waarvan ACS de thans door THC gevorderde schade heeft geleden. Op grond van de weergave van de stellingen en verweren van partijen in het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden kan niet worden geconcludeerd dat de voor de beoordeling relevante feiten en omstandigheden niet of niet naar behoren naar voren zijn gebracht. Niet kan worden aangenomen dat de beslissingen anders waren geweest als [Y] het pleidooi tijdig had voorbereid en het had ingericht op een wijze zoals door THC wordt voorgestaan (meer of uitsluitend aandacht voor de slaafse nabootsing). Daarbij moet worden bedacht dat de beoordeling in hoger beroep gezien de twee-conclusieregel hoofdzakelijk wordt gebaseerd op de memories van partijen. Zoals THC ook onderkent, dient het pleidooi er slechts toe de belangrijkste punten nog eens aan te stippen of te verduidelijken. Grief IV faalt.
3.16.
De grieven falen. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. THC zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in hoger beroep.
4
Beslissing
Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt THC in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van [X] c.s. begroot op € 726,00 aan verschotten, € 3.222,00 voor salaris advocaat [NAAM]€ 157,00 voor nasalaris, te vermeerderen met € 82,00 voor nasalaris en met de kosten van het betekeningsexploot, ingeval niet binnen veertien dagen is voldaan aan de bij dit arrest uitgesproken veroordeling(en) en betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden;
verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. J.W. Hoekzema, A.L.M. Keirse en R.M. de Winter en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 7 mei 2019.