ECLI:NL:RBDHA:2019:9555
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Vonnis van 3 april 2019
in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/549032 / HA ZA 18-254
van
de vennootschap naar vreemd recht
LUXOTTICA GROUP S.P.A.,
te Milaan,
eiseres,
advocaat [NAAM]. E.J.V.T. van den Broek te ’s-Hertogenbosch,
tegen
[gedaagde] ,
te [plaats] ,
gedaagde,
advocaat: mr. G.M. Terlingen te Hoorn.
Partijen worden aangeduid als Luxottica en [gedaagde] .
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 16 februari 2018 met producties 1 t/m 7;
de conclusie van antwoord met producties 1 t/m 5;
het tussenvonnis van 14 november 2018 waarin een comparitie van partijen is gelast;
de akte aanvullende producties 8 t/m 10 van Luxottica;
de verbeterde productie 10 van Luxottica;
het proces-verbaal van comparitie van 19 februari 2019.
1.2.
Het proces-verbaal van comparitie is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om opmerkingen te maken over het proces-verbaal.
1.3.
Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Luxottica drijft een onderneming op het gebied van design en vervaardiging van mode-, luxe- en sportbrillen. Tot de portefeuille van Luxottica behoren onder meer brillen van het merk Ray-Ban. Luxottica verkoopt haar producten in meer dan 150 landen via ongeveer 9.000 (geselecteerde) wederverkopers.
2.2.
Luxottica is houdster van de volgende merken (hierna: de Merken):
2.2.1
het Beneluxwoordmerk RAY-BAN met registratienummer 0045710, gedeponeerd op 23 juli 1971 voor klasse 9, waaronder begrepen zonnebrillen en brillen;
2.2.2
het Uniewoord-/beeldmerk
.met registratienummer 004934618, gedeponeerd op 2 maart 2006 voor klasse 9, waaronder begrepen zonnebrillen, brillen, etuis en etuis voor brillen;
2.2.3
het krachtens internationale registratie verkregen Uniewoord-/beeldmerk
met registratienummer 1079199, gedeponeerd op 4 maart 2011 voor klasse 35, waaronder begrepen het adverteren voor en verkopen van brillen;
2.2.4
het Uniewoordmerk “RAY-BAN” met registratienummer 016436396, gedeponeerd op 6 maart 2017 voor klasse 9, waaronder begrepen zonnebrillen en brillen;
2.2.5
het Uniewoord-/beeldmerk
met registratienummer 016555121, gedeponeerd op 4 april 2017 voor onder meer klasse 9, waaronder begrepen zonnebrillen, brillen, etuis voor brillen en zonnebrillen.
2.3.
In de periode juli – november 2017 heeft [gedaagde] onder de gebruikersnaam “Alex” advertenties voor zonnebrillen geplaatst op Marktplaats, waarbij hij zonnebrillen aanbood voor prijzen van € 20 tot € 60 per stuk. De advertenties hadden teksten zoals:
“Ray-Ban Wayfarer Comics glas zonnebril special print rood. Deze zonnebrillen zijn van a-klasse, zeer goede kwaliteit, echt glas. Merkje is ook in het glas gegraveerd.”
2.4.
ACP Bedrijfsrecherche (hierna: ACP) heeft in opdracht van Luxottica een testaankoop verricht bij [gedaagde] . ACP heeft de resultaten van haar onderzoek neergelegd in een onderzoeksrapport van 11 december 2017.
2.5.
ACP heeft foto’s gemaakt in verband met de onder 2.4 bedoelde testaankoop. Luxottica heeft een
witness statement
opgesteld met betrekking tot haar bevindingen op basis van die foto’s. Daarin staat:
“We make reference to the sunglasses bearing the “Ray-Ban’ trademark bought through Marktplaats for Euros 36,95 from a seller using the name ‘Alex’.
With regards to such purchase, we state that the glasses are counterfeit for the following reasons:
-	Incorrect writings;
-	Incorrect logo;
-	Incorrect sticker;
-	Poor finishing and quality.”
2.6.
Op 15 december 2017 heeft Luxottica [gedaagde] gesommeerd om de inbreuk op haar merkrechten te staken en gestaakt te houden. [gedaagde] heeft hierop niet gereageerd.
3
Het geschil
3.1.
Luxottica vordert – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
[gedaagde] te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het vervaardigen, aanbieden, importeren, verkopen, leveren, in voorraad houden of anderszins verhandelen van de (in de dagvaarding nader gedefinieerde) Inbreukmakende Producten;
[gedaagde] te bevelen om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Luxottica schriftelijk, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen ingevolge artikel 129 lid 2 UMVo
jo. artikel 2.21 lid 4 BVIE
van:
a. de totale hoeveelheid Inbreukmakende Producten die bij [gedaagde] per datum van het vonnis aanwezig zijn of (indirect) in voorraad worden gehouden;
b. de totale hoeveelheid Inbreukmakende Producten die door [gedaagde] zijn ingekocht dan wel vervaardigd of die hij heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen;
c. de door [gedaagde] intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijzen alsmede de door hem gehanteerde verkoopprijzen voor de Inbreukmakende Producten;
d. het totale bedrag van de door [gedaagde] als gevolg van de verhandeling van de Inbreukmakende Producten genoten bruto- en nettowinst, alsmede de berekeningswijze daarvan;
e. de bij [gedaagde] bekende namen en adressen van alle bij de verhandeling en vervaardiging van de Inbreukmakende Producten betrokken (rechts)personen, waaronder de namen en adressen van alle leveranciers;
[gedaagde] te bevelen op eigen kosten zijn gehele eventuele voorraad Inbreukmakende Producten binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis op een door Luxottica te bepalen adres in Nederland ter vernietiging aan Luxottica af te geven;
[gedaagde] te veroordelen voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het onder i), ii) en/of iii) bepaalde, aan Luxottica te betalen een dwangsom van € 500,- per dag (een gedeelte van een dag tot een hele gerekend), of € 250,- per Inbreukmakend Product, zulks ter keuze van Luxottica;
[gedaagde] primair te veroordelen tot afdracht van de genoten nettowinst ex artikel 129 lid 2 UMVo jo. 2.21 lid 4 BVIE, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met de wettelijke rente vanaf de datum der dagvaarding tot de dag van voldoening;
[gedaagde] subsidiair te veroordelen tot schadevergoeding ex artikel 129 lid 2 UMVo jo. artikel 2.21 lid 1 jo. lid 2 sub a BVIE, bestaande uit de door [gedaagde] met zijn inbreukmakend handelen genoten winst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met de wettelijke rente vanaf de datum der dagvaarding, tot de dag van voldoening;
[gedaagde] te veroordelen in de volledige proceskosten conform artikel 1019h van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van voldoening.
3.2.
Naast de feiten grondt Luxottica haar vorderingen op de volgende stellingen.
3.2.1.
[gedaagde] heeft inbreuk gemaakt op de Merken van Luxottica in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE door bij het aanbieden van de Inbreukmakende Producten, tekens identiek aan de Merken te gebruiken voor dezelfde producten en diensten als waarvoor de Merken zijn ingeschreven. [gedaagde] heeft voor dit gebruik van de Merken geen toestemming van Luxottica. Nu hij geen onthoudingsverklaring heeft getekend en evenmin rekening en verantwoording heeft afgelegd, dient aan [gedaagde] een verbod om inbreuk te maken op de Merken van Luxottica te worden opgelegd.
3.2.2.
Luxottica heeft recht op de gevorderde rekening en verantwoording teneinde de omvang van de inbreuken te kunnen vaststellen. Tevens dient [gedaagde] de voorraad Inbreukmakende Producten op eigen kosten af te geven, zodat deze voorraad vernietigd kan worden.
3.2.3.
Luxottica heeft recht op (primair) afdracht van de ten gevolge van het inbreukmakende gebruik van de Merken genoten winst en (subsidiair) schadevergoeding. Er is sprake van de voor winstafdracht vereiste kwade trouw aan de zijde van [gedaagde] . De subsidiair gevorderde schadevergoeding moet worden gebaseerd op de door [gedaagde] genoten winst als gevolg van zijn inbreukmakend handelen.
3.3.
[gedaagde] voert verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
De vorderingen zien op gestelde inbreuk op de Uniemerken en een Beneluxmerk van Luxottica. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op de Uniemerken is deze rechtbank internationaal (en relatief) bevoegd om daarvan kennis te nemen nu [gedaagde] in Nederland woont (artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). Nu de inbreuk via internet plaatsvindt en dus ook in dit arrondissement, is de rechtbank voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE.
Merkinbreuk
4.2.
[gedaagde] heeft te kennen gegeven dat hij op zichzelf wel begreep dat de door hem aangeboden zonnebrillen namaak betroffen. Onder verwijzing naar de door hem overgelegde producties voert [gedaagde] aan dat hij alleen in 2011 van een verkoper in China 40 zonnebrillen heeft gekocht en daarna niet meer. [gedaagde] heeft een
order confirmation
overgelegd d.d. 17 juli 2011 van een bestelling via internet bij een verkoper in China van 40 zonnebrillen met een Ray-Ban teken, identiek aan de Merken. Daarop staat een aankoopbedrag van € 512,23. Volgens [gedaagde] heeft hij zeven van deze 40 zonnebrillen weggegeven en heeft hij medio 2017, toen hij in een situatie van verminderde inkomsten kwam te verkeren, de resterende 33 zonnebrillen door middel van advertenties op Marktplaats te koop aangeboden. Volgens [gedaagde] hebben deze advertenties geleid tot de verkoop van vier zonnebrillen voor een bedrag van in totaal € 128: één zonnebril is op 18 juli 2017 verkocht voor € 40, twee op 7 augustus 2017 voor € 58 (€ 29 per stuk) en één zonnebril is op 29 november 2017 verkocht voor € 30. Hij heeft bewijsstukken en betalingsbewijzen van deze transacties in het geding gebracht.
4.3.
Daarmee staat vast dat [gedaagde] in de periode gelegen tussen het najaar van 2011 en eind 2017 inbreuk heeft gemaakt op de Merken in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en 2.20 lid 2 sub a BVIE door de zonnebrillen te importeren, aan te bieden op Marktplaats, te verkopen, leveren, daartoe in voorraad te houden of anderszins te verhandelen. Dat geldt ook als – zoals [gedaagde] benadrukt en Luxottica betwist – het zou zijn gebleven bij de aankoop van 40 zonnebrillen in China en het daaropvolgende weggeven, te koop aanbieden, verkopen en leveren van 11 zonnebrillen. De rechtbank gaat uit van het door Luxottica genoemde aantal van 80 advertenties in de periode juli – november 2017. Het door Luxottica genoemde aantal volgt namelijk uit het door Luxottica overgelegde overzicht van advertenties, waarover [gedaagde] geen opmerking over heeft gemaakt, anders dan zijn verklaring dat hij soms een advertentie opnieuw plaatste. Daarmee heeft [gedaagde] het door Luxottica genoemde aantal advertenties onvoldoende gemotiveerd betwist.
4.4.
Met Luxottica is de rechtbank van oordeel dat grond bestaat voor toewijzing van het onder i) gevorderde verbod, hoewel tijdens de comparitie namens [gedaagde] is verklaard dat hij de resterende zonnebrillen aan Luxottica wil overdragen en wil toezeggen dat hij zich gaat onthouden van verkoop. Tot het tekenen van een onthoudingsverklaring is het echter niet gekomen. Daarmee heeft Luxottica voldoende recht en belang bij een door de rechtbank op te leggen verbod. De daartoe strekkende vordering wordt toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarop de inbreuk moet worden gestaakt wordt bepaald op 24 uur ter voorkoming van executieproblemen en het verbod ten aanzien van het Beneluxmerk wordt beperkt tot dat territorium. In het dictum sluit de rechtbank aan bij de definitie van ‘Inbreukmakend Product’ van Luxottica in de dagvaarding, te weten ‘de producten van verkoper Alex’; dat zijn zonnebrillen die niet van Luxottica afkomstig zijn, noch met haar toestemming op de markt zijn gebracht of zijn voorzien van de Merken.
Nevenvorderingen
4.5.
Voor de primair onder v) gevorderde winstafdracht is vereist dat de Merken door [gedaagde] te kwader trouw zijn gebruikt. Van kwade trouw is alleen sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Dat is hier aan de orde, nu [gedaagde] wist dat het om namaak zonnebrillen ging. Hij heeft dus willens en wetens inbreuk gemaakt op de Merken van Luxottica. Daarmee is de kwade trouw gegeven. Dat geldt ook als het is gegaan zoals [gedaagde] aanvoert en het om een kleinschalige inbreuk gaat. [gedaagde] , die zich overigens wel bereid heeft verklaard de – volgens hem zeer geringe – winst die hij met de verkoop van de zonnebrillen heeft behaald af te dragen, zal daartoe worden veroordeeld. De vordering om te bepalen dat de winstafdracht nader bij staat dient te worden opgemaakt, moet worden afgewezen. Een schadestaatprocedure heeft immers betrekking op schadevergoeding en niet op winstafdracht.
4.6.
Gezien de toewijzing van vordering v), behoeft de ten opzichte van deze vordering subsidiair ingestelde vordering vi) geen bespreking meer en wordt deze afgewezen.
4.7.
[gedaagde] betoogt dat hij met de in het geding gebrachte stukken opgave heeft gedaan, zodat er geen grond is om de daartoe strekkende vordering toe te wijzen. De rechtbank onderschrijft dit niet. Redengevend daarvoor is het ontbreken van aansluiting tussen de door [gedaagde] overgelegde
order confirmation
d.d. 17 juli 2011 en het door hem overgelegde credit card afschrift d.d. 8 augustus 2011. Luxottica wijst met juistheid erop dat geen van de bedragen op het overgelegde afschrift te relateren is aan de order: geen van de bedragen stemt overeen en geen van de genoemde begunstigden zijn te relateren aan de verkoper die wordt genoemd op de
order confirmation
. Daarom blijkt uit deze documenten niet sluitend wie de leverancier is en kan niet worden uitgesloten dat er meer transacties hebben plaatsgevonden met zonnebrillen voorzien van de Merken. Verder neemt de rechtbank in aanmerking het lange tijdverloop tussen 2011 en eind 2017 en het gegeven dat [gedaagde] zichzelf omschrijft als een particulier die met enige regelmaat allerhande goederen via Marktplaats aankoopt en met een geringe opslag weer aan particulieren doorverkoopt en naar eigen zeggen (ook) in 2011 andere zaken bij verschillende leveranciers had afgenomen (als verklaring voor het niet kunnen toerekenen van de namen op het door hem overgelegde credit card overzicht aan de
order confirmation
van de 40 zonnebrillen). Derhalve kan niet als vaststaand worden aangenomen dat het is gebleven bij de door [gedaagde] gestelde ene aankoop van 40 zonnebrillen en het weggeven en verkopen van 11 daarvan. De rechtbank acht de gevorderde opgave daarom gerechtvaardigd en redelijk. Zij zal deze vordering toewijzen.
4.8.
De bereidverklaring van [gedaagde] om de resterende zonnebrillen aan Luxottica over te dragen, neemt het belang van Luxottica bij toewijzing van het gevorderde bevel om op eigen kosten zijn gehele eventuele voorraad Inbreukmakende Producten binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis op een door Luxottica te bepalen adres in Nederland ter vernietiging aan Luxottica af te geven, niet weg. Deze vordering wordt dus ook toegewezen.
4.9.
Hoewel namens [gedaagde] is verklaard dat deze de zonnebrillen aan Luxottica wil overdragen en wil toezeggen dat hij zich gaat onthouden van verkoop, ziet de rechtbank voldoende grond om de gevorderde dwangsom op te leggen. Zij overweegt daarbij dat [gedaagde] geen nadeel hiervan ondervindt als hij doet wat hij heeft verklaard, terwijl dit voor Luxottica wel een stok achter de deur geeft voor het geval het onverhoopt anders loopt. Wel zullen de dwangsommen worden gemaximeerd.
Proceskosten
4.10.
[gedaagde] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van deze procedure. Luxottica maakt op de voet van artikel 1019h Rv aanspraak op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. Blijkens de door Luxottica overgelegde specificatie worden de door haar gemaakte proceskosten becijferd op een bedrag van € 8.424,30. Dit bedrag is als volgt gespecificeerd: € 5.747,50
Fee
; € 254,85
Office expenses
; € 325,-
PI costs
; € 36,95
Test purchase
; € 110
Bailiff costs
en € 1.950
Court fee
.
4.11.
[gedaagde] heeft geen verweer gevoerd tegen de gevorderde proceskostenveroordeling, maar de rechtbank dient de toewijsbaarheid van die vordering ambtshalve te beoordelen. De onderhavige zaak is aan te merken als een procedure ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Naar het oordeel van de rechtbank is deze zaak aan te merken als een zeer eenvoudige zaak in de zin van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven,
waarvoor het liquidatietarief wordt toegepast. De proceskosten worden bepaald op € 2.811,91 (€ 626 griffierecht, € 99,91 kosten deurwaarder en € 1.086 aan advocatenkosten (2 punten tarief II). De over de proceskostenveroordeling gevorderde wettelijke rente ligt als onweersproken voor toewijzing gereed.
5
De beslissing
De rechtbank:
5.1.
beveelt [gedaagde] om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Europese Unie op de Uniemerken beschreven in 2.2.2 tot en met 2.2.5 en/of iedere inbreuk in de Benelux op het Beneluxmerk beschreven in 2.2.1 te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het vervaardigen, het aanbieden, het importeren, het verkopen, het leveren, het daartoe in voorraad houden of het anderszins verhandelen van de Inbreukmakende Producten;
5.2.
beveelt [gedaagde] om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Luxottica schriftelijk, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:
a. 	de totale hoeveelheid Inbreukmakende Producten die bij [gedaagde] per datum 	van dit vonnis aanwezig zijn of (indirect) in voorraad worden gehouden;
b. 	de totale hoeveelheid Inbreukmakende Producten die door [gedaagde] zijn 	ingekocht dan wel vervaardigd of die hij heeft doen inkopen dan wel heeft doen 	vervaardigen;
c. 	de door [gedaagde] intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijzen 	alsmede de door hem gehanteerde verkoopprijzen voor de Inbreukmakende 	Producten;
d. 	het totale bedrag van de door [gedaagde] als gevolg van de verhandeling van de 	Inbreukmakende Producten genoten bruto- en nettowinst, alsmede de 	berekeningswijze daarvan;
e. 	de bij [gedaagde] bekende namen en adressen van alle bij de verhandeling en 	vervaardiging van de Inbreukmakende Producten betrokken (rechts)personen, niet 	zijnde consumenten, waaronder de namen en adressen van alle leveranciers;
5.3.
beveelt [gedaagde] op eigen kosten zijn gehele eventuele voorraad van Inbreukmakende Producten binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis op een door Luxottica te bepalen adres in Nederland ter vernietiging aan Luxottica af te geven;
5.4.
veroordeelt [gedaagde] voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het onder 5.1, 5.2 en 5.3 bepaalde, aan Luxottica te betalen een dwangsom van € 500,- per dag (een gedeelte van een dag tot een hele gerekend), of € 250,- per Inbreukmakend Product, zulks ter keuze van Luxottica, met een maximum van € 50.000,-;
5.5.
veroordeelt [gedaagde] tot afdracht van de genoten nettowinst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van dagvaarding tot de dag van voldoening;
5.6.
veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Luxottica begroot op € 2.811,91, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot aan de dag van voldoening;
5.7.
verklaart de voorgaande bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
5.8.
wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.
Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 3 april 2019.
Verordening (EU) 2017/101 van het Europese Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
Indicatietarieven in IE-zaken Rechtbanken, versie 1 april 2017