ECLI:NL:RBDHA:2019:9656
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Vonnis van 14 augustus 2019
in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/567742 / HA ZA 17-155
PLANET SAFE B.V.,
te Noorwijkerhout,
advocaat: mr. K.V.A.J.M.M. de Bonth,
eiseres,
tegen
1
P.O.N. PRODUCT ONTWIKKELING NEDERLAND B.V., te Bergschenhoek,
2. [gedaagde sub 2] ,
te [plaats] ,
gedaagden,
advocaat: mr. R.W.F. Heijmeriks.
Partijen worden aangeduid als PS, PON en [gedaagde sub 2] .  Gedaagden tezamen worden aangeduid als PON cs.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure in de hoofdzaak blijkt uit:
het vonnis in het vrijwaringsincident van 14 juni 2017 en de daarin genoemde stukken;
de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie van 6 september 2017 met 7 producties;
het tussenvonnis van 18 oktober 2017 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
nadat de op 19 april 2018 geplande comparitie van partijen geen doorgang had gevonden, omdat partijen in gesprek waren geraakt over een minnelijke regeling, is – nadat dit niet was gelukt en zij hadden gevraagd een nieuwe zitting te plannen – de comparitie van partijen bij beschikking van 25 februari 2019 nader bepaald op 16 april 2019;
de ter comparitie genomen conclusie van antwoord in reconventie van 16 april 2019 met producties 26 t/m 28;
het proces-verbaal van comparitie van 16 april 2019.
1.2.
Op 17 augustus 2018 is PON failliet verklaard. De vordering in conventie is op grond van artikel 29 Fw van rechtswege geschorst. De curator heeft de vordering in reconventie niet overgenomen.
1.3.
Het proces-verbaal van comparitie is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om opmerkingen te maken over het proces-verbaal.
1.4.
Na de comparitie van partijen hebben partijen getracht tot een minnelijke regeling gekomen. Dit is niet gelukt en zij hebben vonnis gevraagd. Daarop is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
PS is op 10 juli 2007 opgericht en houdt zich bezig met de productie en
verkoop van warmtewerende dakelementen, genaamd “Roofclix” (hierna: het Roofclix-product).
2.2.
[gedaagde sub 2] is de uitvinder van de daktegel die ten grondslag ligt aan het Roofclix-product. Daarvoor hield hij ten tijde van de oprichting van PS een Europees octrooi (hierna: het octrooi), op basis waarvan hij eveneens octrooien hield in de Verenigde Staten en een aantal andere landen (hierna tezamen ook: de octrooien).
2.3.
PON is een aandeelhouder van PS. De andere aandeelhouders van PS zijn Akerboom Beheer B.V (hierna: Akerboom Beheer), Incert B.V. (hierna: Incert) en Aquantum Participatiemaatschappij B.V. (hierna: Aaquantum). De bestuurders van PS zijn [A] (hierna: [A] ) en [B] (hierna: [B] ). [A] is ook bestuurder van Incert. [B] is ook bestuurder van Sustainable Durable Systems B.V. (hierna: Sustainable), die het Roofclix-product verhandelt. De andere bestuurders van Sustainable zijn PS en [A] .
2.4.
PON was in de periode tussen de oprichting van PS tot 28 januari 2009 tevens (mede) bestuurder van PS. [gedaagde sub 2] is enig bestuurder van PON.
2.5.
Voorafgaand aan de oprichting van PS hebben PON en Akerboom op 15 januari 2007 met ingang van 1 augustus 2006 een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, die voor zover hier van belang het volgende inhoudt:
“
IN AANMERKING NEMENDE DAT
:
de heer [gedaagde sub 2] twee producten heeft ontwikkeld thans bij partijen bekend als het warmte werende dakelement, waarvoor de her [gedaagde sub 2] 2,5 jaar geleden een Europees octrooi heeft in gediend alsmede het verwarmd sneeuw dakelement hiervoor heeft de heer [gedaagde sub 2] per 2 maart 2006 eveneens een aanvraag tot octrooi ingediend,
De heer [gedaagde sub 2] zal de octrooien, in de op te zetten besloten vennootschap inbrengen
(…)
-
Partijen hebben de wens uitgesproken om het product(en) marktgereed te maken.
KOMEN ALSVOLGT OVEREEN:
-
Partijen zullen samenwerken om het/de product(en) “Tropendak element” (en) marktgereed te maken
(…)
Voor het verder ontwikkelen van het concept warmte werend dakelement zullen kosten moeten worden gemaakt, welke deels worden gedragen door de verstrekte subsidie.
Verder zal er een bedrag van €. 900 per maand aan de heer [gedaagde sub 2] worden voldaan alszijnde een inkomsten vergoeding, na zes maanden zal genoemd bedrag worden herzien.
Onkosten zoals huur van hal, en aankoop van noodzakelijke goederen, aanschaf van en kleine matrijs voor vervaardigen van een half voetstuk element, komen vanaf augustus 2006 voor rekening van de op te zetten besloten vennootschap.
De heer [gedaagde sub 2] zat verantwoordelijk zijn voor techniek en productie.
PERIODIEK:
-
De heer [gedaagde sub 2] zal (…) de bescherming middels octrooien verzorgen.
(…)
VINDINGEN:
-
De heer [gedaagde sub 2] zal alle vindingen welke nog door hem worden, gedaan, welke betrekking hebben op gebied van ontwikkelen van dakelementen, onder de reeds eerder beschreven voorwaarden in de besloten vennootschap “Safe Planet” bv, i.o, inbrengen.
2.6.
Een op 23 mei 2008 gesloten aandeelhoudersovereenkomst tussen PON, Akerboom B.V. en Incert, luidt voor zover hier van belang als volgt:
“In aanmerking nemende dat:
De heer [gedaagde sub 2] een product heeft ontwikkeld, thans hij partijen bekend als:
Een warmtewerend dakelement, waarvoor een Amerikaans octrooi (nr 6,640,518) en een 	Europees octrooi in 14 landen onder nr. I 61.8 264) is toegekend.
(…)
De heer [gedaagde sub 2] heeft de hierboven genoemde octrooien in Planetsafe bv ingebracht, (…)”
2.7.
Op 9 januari 2012 is de Stichting beheer intellectuele eigendom Safe Planet (hierna: Safe Planet) opgericht, met als doel het beheren van het octrooi Roofclix EP 1618264. [gedaagde sub 2] en [A] zijn de twee bestuurders van Safe Planet. Op grond van de statuten zijn zij alleen gezamenlijk bevoegd.
2.8.
Er is een koopovereenkomst en overdrachtsakte octrooirechten (hierna: ‘de overeenkomst’) d.d. 25 januari 2012, die namens [gedaagde sub 2] en Safe Planet, krachtens volmacht is ondertekend door [C] (hierna: [C] ). Voor zover hier van belang houdt de overeenkomst het volgende in:
“OVERWEGENDE DAT [gedaagde sub 2] de rechthebbende is van het octrooi met nummer EP 1 61 8264 en USA 6,640,518 als nader aangegeven in bijlage 1 bij deze overeenkomst en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het product Roofclix (hierna tezamen: het “Octrooi”);
OVERWEGENDE DAT [gedaagde sub 2] zijn rechten in het Octrooi wereldwijd en zonder enige beperking wenst te verkopen en over te dragen aan Safe Planet;
OVERWEGENDE DAT [gedaagde sub 2] als voorwaarde voor de overdracht aan Safe Planet heeft gesteld dat Safe Planet aan Planet Safe B.V. een exclusieve licentie om niet dient te verlenen gedurende de duur van het Octrooi tenzij er sprake is van reguliere bijzondere omstandigheden zoals een wanprestatie of een faillissement, dit alles gezien het feit dat Planet Safe B.V. de ontwikkelingskosten voor het Octrooi heeft bekostigd;
(…)
KOMEN OVEREEN EN BEPALEN ALS VOLGT:
Artikel 1 Verkoop en overdracht
1.1.
[gedaagde sub 2] verkoopt en draagt hierbij over al zijn rechten met betrekking tot het Octrooi, daaronder aanvragen en rechten die zijn gerelateerd aan het Octrooi aan Safe Planet (…).
1.2.
De in artikel 1.1. beschreven overdracht is wereldwijd en kent geen andere beperkingen 	dan genoemd in deze akte. [gedaagde sub 2] verleent hierbij aan Safe Planet een volmacht om mede in 	zijn naam aantekening te laten maken van deze overdracht in de daartoe bestemde
registers. Partijen komen overeen dat voorzover zij bewijs moeten overleggen van de
overdracht zij dat zullen doen door middel van een gezamenlijke verklaring.
(…)
Artikel 2 Verkoopprijs en voorwaarden
2.1.
De verkoopprijs van het Octrooi zal bestaan uit het feit dat Safe Planet om niet een
exclusieve wereldwijde exclusieve licentie zal verlenen aan Planet Safe BV. gedurende
de duur van het Octrooi. De dividenduitkeringen van P.O.N. B.V., als aandeelhouder van
Planet Safe BV., aan [gedaagde sub 2] worden geacht koopprijs A althans een gedeeltelijke vergoeding
te zijn voor de verkoop van het Octrooi naast koopprijs B.
2.2
Safe Planet verplicht zich daarbij aan Planet Safe B.V. de verplichting op te leggen aan
[gedaagde sub 2] gedurende zijn leven en daarna aan [X] indien zij [gedaagde sub 2] overleeft en 	gedurende haar resterende leven, EUR 1 (…) per vierkante meter verkocht product te 	betalen waarin de uitvinding omschreven in het Octrooi is verwerkt. Betaling aan [gedaagde sub 2] 	respectievelijk mevrouw [X] zal per kwartaal plaatsvinden te rekenen over het in het 	voorafgaande kwartaal verkochte product. Bij betaling zal een overzicht worden verstrekt 	waarin de grootte van het betaalde bedrag wordt gemotiveerd. Betaling zal binnen veertien 	dagen na afloop van het kwartaal plaatsvinden De betaling van deze royalty geldt als 	koopprijs B. Koopprijs B zal slechts zijn verschuldigd gedurende het leven van [gedaagde sub 2] en 	mevrouw [X] indien zij [gedaagde sub 2] overleeft en gedurende het bestaan van het Octrooi.
(…)
2.4
Safe Planet zal onmiddellijk na de ondertekening van de onderhavige akte de in artikel
2.1.
genoemde licentie verlenen aan Planet Safe E.V. en Planet Safe verplichten
overeenkomstig het gestelde in deze overeenkomst.”
2.9.
Op 25 januari 2012 hebben Safe Planet (aangeduid als ‘Licentiegever’) en PS (aangeduid als ‘Licentienemer’) een licentieovereenkomst gesloten (hierna: ‘de licentieovereenkomst’), die – voor zover hier van belang – het volgende inhoudt:
“OVERWEGENDE DAT Licentiegever de rechthebbende is van EP 1618264 en USP 6,640,518 als nader aangegeven in bijlage 1 bij deze overeenkomst en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het product Roofclix (hierna gezamenlijk: het “Octrooi”);
OVERWEGENDE DAT de Licentiegever de octrooirechten heeft verworven van de heer [gedaagde sub 2] die door middel van de besloten vennootschap P.O.N. B.V. aandeelhouder is en Licentienemer die de vinding beschreven in het Octrooi wenst te exploiteren;
OVERWEGENDE DAT [gedaagde sub 2] onder andere als voorwaarde voor de overdracht aan Licentiegever heeft gesteld dat Licentiegever aan Licentienemer een exclusieve licentie om niet zal verlenen gedurende de duur van het Octrooi (…);
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
Artikel 1 Licentieverlening
1.1.
Licentiegever verleent hierbij aan Licentienemer het recht de vinding als beschreven in het 	Octrooi wereldwijd en zonder enige beperkingen te exploiteren en alle handelingen te 	verrichten die aan de octrooihouder in de nationale wetgevingen is voorbehouden.
1.2.
De in artikel 1.1. verleende licentie omvat de bevoegdheid van Licentienemer in eigen 	naam op te treden tegen inbreuken op het Octrooi en daartoe alle maatregelen te
nemen die daarvoor noodzakelijk zijn alsmede in dat kader nietigheidsverweren te voeren. 	Indien de nationale wetgevingen het voorafgaande niet mogelijk maken dan zal
Licentiegever er aan meewerken dat Licentienemer alle acties kan ondernemen om een
einde te maken aan de inbreukmakende handelingen. De kosten van dergelijke acties
komen uitsluitend voor rekening van Licentienemer.
2.10.
In een e-mailbericht van 10 mei 2012 heeft [gedaagde sub 2] aan een klant van PS geschreven:
“Zoals je weet heb ik het Roofclix element ontwikkeld, ik ben de grootste aandeelhouder in Planetsafe, op veelvuldig aandringen van de mede aandeelhouders heb ik uiteindelijk de stukken welke zij wenste in orde te laten maken, een samenleving overeenkomst, een testament, het overdragen van 5 beloofde aandelen, het inbrengen van mijn octrooien in een stichting en mijn aandelen ook in een stichting ondergebracht, na ondertekening werd ik een week laten uit de besloten vennootschap geschopt.
De reden hiervan was dat ik niet achter het element zo het nu is kon staan, de reden hiervan is er zijn geen brandproeven gedaan, het element trapt men kapot zodra je er op gaat lopen, het gebruikte Pur schuim na een aantal jaren gaat verkruimelen met alle ellende die dat teweeg zal brengen, in het purschuim wat aan de onderkant van het element open is komen muizen dit is een paradijs voor
knaagdieren.
De garantie welke afgegeven wordt komt men in het geheel niet na.
Ik heb mij heel vaak enorm boos gemaakt dat e.e.a. niet in orde werd gemaakt, dat is de reden waarom men mij er uit hebben geschopt.
Maar zij maken een fout, ik he  nu een geheel nieuw element ontwikkeld wat een geheel gesloten cassette is geworden, hij is lichter en goedkoper en er kunnen geen muizen meer in de isolatie nesten bouwen, de kunststof voor de buitenschaal is anders en voldeed aan de hoogste gestelde eisen, hiermee komwen wij medio augustus september 2012 mee op de markt.
Voordat Schiphol de boot in gaat zou ik u toch willen adviseren eens contact op te nemen met de heer [D] hij is de man en directeur van het project Kalsbeek college hier is plm. 1200 m2 roofclix aangebracht, op dit dak kan je niet normaal lopen er is hier ongeveer 80% van de elementen kapot, ook de witte randafwerking voldoet op geen enkele wijze aan het beloofde, het laat los en komt in de afvoeren de afgegeven garantie stelt niets voor zij doen er niets aan, het telefoonnummer van de heer [D] is [nummer 1] .
Ook de LUMC in Oegstgeest is een slachtoffer hier hebben zij het grind van ca 45 kg per m2 de daken weggenomen, en hebben zij elementen van slechts 8 kg per m2 opgelegd met gevolg dat het gehele dak weg zou kunnen waaien. Ik heb het dak verkocht met verzwaarde elementen met een gewicht van ca 45 kg per m2 maar de heer [A] wist het beter en gooide er de te lichte elementen op. Toen men bij het LUMC daar achter kwam adviseerde de heer [A] om staal kabels over de daken aan te brengen om de dakbedekking op zijn plaats te houden. Ook hier kunt in informatie over inwinnen bij mevrouw [E] [nummer 2] .
Het is niet mijn bedoeling iemand in kwaad daglicht te zetten, maar om te voorkomen dat bedrijven op het verkeerde been worden gezet en verkeerde beslissingen (investeringen ) gaan nemen.
Graag willen wij ons prototype een dezer weken aan u tonen.”
2.11.
Op 13 juli 2012 heeft de advocaat [NAAM]– voor zover hier van belang – het volgende geschreven aan [gedaagde sub 2] :
“Hierbij bevestig ik ons telefoongesprek van 6 juli 2012. In dit telefoongesprek hebben we gesproken over het aantekenen  van de overdracht van het octrooi alsmede het aantekenen van de licentieovereenkomst in de daartoe bestemde registers. Om zowel de overdracht als de licentieovereenkomst (in) alle landen te kunnen aantekenen is uw handtekening diverse malen vereist. De door u ondertekende overeenkomsten zijn hiervoor niet voldoende. U hebt mij aangegeven niet bereid zijn mee te werken aan het aantekenen van de overdracht en van de licentieovereenkomst in de daartoe bestemde registers. U hebt onder andere aangegeven geen enkel document te zullen ondertekenen.”
2.12.
Op 24 juli 2012 heeft [gedaagde sub 2] aan het Octrooicentrum Nederland geschreven – voor zover hier van belang:
“Hierbij verzoeken wij het octrooi nummer EP 1618264 waarvan de eigenaar [gedaagde sub 2] is (…)
niet
over te schrijven op Planetsafe (…). Daar wij de machtiging hebben ingetrokken.
Wij verzoeken u vriendelijk al onze, bij u gedeponeerde octrooistukken op de huidige tenaamstelling ongewijzigd te houden.”
2.13.
Tot en met 2012 heeft PS de instandhoudingskosten van de octrooien betaald. Met ingang van 2013 is zij daarmee gestopt en zijn de octrooien komen te vervallen.
2.14.
PON heeft in 2014 de domeinnamen www.roofflex.nl en
www.widac.nl
laten registreren. Op deze websites wordt de daktegel “Roofflex” (hierna: het Roofflex-product) aangeboden.
2.15.
Er zijn brochures van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roofscaping Worldwide BV. (hierna: Roofscaping) waarin het Roofflex-product wordt aangeprezen. Deze teksten en afbeeldingen uit deze brochures zijn opgenomen op de website
www.roofflex.nl
, waarbij eerst Roofscaping werd genoemd als het voor de productie en verkoop van Roofflex verantwoordelijke bedrijf en nu PON.
2.16.
Begin 2015 heeft [gedaagde sub 2] (potentiële) klanten van PS benaderd en een folder van Roofscaping toegestuurd.
2.17.
Op 6 augustus 2015 heeft [gedaagde sub 2] onder nummer EP 2012165 een octrooi aangevraagd voor de daktegel die wordt gebruikt voor het Roofflex-product.
2.18.
Op 4 maart 2016 heeft [gedaagde sub 2] het Hoornbeeck College een e-mailbericht met een brochure als bijlage gestuurd, waarin onder meer staat:
“
Graag zenden wij u onze brochure aan u toe over het door ons ontwikkeld dak element.
Eerder hebben wij het Roofclix dak element ontwikkeld wat op onrechtmatige wijze door de heren [A] en [B] onder de naam Sustainable Durable Systems B. V. in omloop word gebracht.
Zij beweren de bedenkers van dit product te zijn en daarop octrooi is verleend, helaas is van dat niets waar maar hebben zij het concept gestolen.
Graag willen wij in een persoonlijk gesprek met u een en ander nader toelichten, en ons nieuwe (maar veel goedkoper ca 45 %) element aan u tonen.
Indien u meer over het product en de handel en wandel van eerder genoemde heren weten wil, verzoeken wij ons een datum voor een gesprek aan te willen geven.”
2.19.
Sinds mei 2016 is [gedaagde sub 2] enig aandeelhouder van Roofscaping.
2.20.
[gedaagde sub 2] heeft op 8 augustus 2016 een aanvraag gedaan voor registratie van het Benelux beeld- en woordmerk Roofflex (hierna: het Beneluxmerk), dat op 3 november 2016 onder nummer 1000876 is ingeschreven voor de klassen 17 (warmtewerende achteraf aan te brengen isolatiematerialen voor daken), 35 (detailhandel in dakproducten en isolatiematerialen), 37 (aanbrengen van het warmte- en koudewerende dakelementen en coatings) en 42 (ontwikkelen van nieuwe producten).
2.21.
[gedaagde sub 2] heeft een Linkedin-account, waarbij gebruik wordt gemaakt van het e-mailadres roofclix@gmail.com.
3
Het geschil
3.1.
PS vordert bij zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis
I. voor recht te verklaren dat PON cs ieder afzonderlijk en gezamenlijk onrechtmatig hebben gehandeld jegens PS;
II. PON cs te verbieden de huidige en potentiële klanten van PS actief te benaderen en zich onnodig grievend over PS uit te laten en/of van onjuiste berichtgevingen te voorzien, een en ander op straffe van een dwangsom van € 2.500 per dag dat PON cs zich niet aan dit verbod houdt/houden;
III. PON cs te verbieden om in het kader van hun commerciële activiteiten, die verband houden met de exploitatie van inbreukmakende daktegels, gebruik te maken van de term ‘Roofclix”, waaronder, maar niet uitsluitend het gebruik van deze term in e-mailadressen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 2.500 per dag dat PON cs zich niet aan die verbod houden;
IV. PON cs te gebieden aan PS binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk opgave te doen van:
a. de totale hoeveelheid door gedaagde(n) of in opdracht van gedaagden geproduceerde en/of verkochte inbreukmakende daktegels;
b. de door gedaagde(n) gehanteerde verkoopprijs van de inbreukmakende daktegels;
c. de totale hoeveelheid thans in voorraad zijnde inbreukmakende daktegels;
d. het totale bedrag van de door gedaagden) als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende daktegels genoten winst (verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs);
e. de naam en adresgegevens van de (rechts-)persoon/personen die de artikelen aan gedaagde heeft/hebben geleverd, alsmede de naam en adresgegevens van de rechts-)persoon/personen aan wie gedaagde(n) inbreukmakende daktegets heeft/hebben geleverd;
een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- per dag dat gedaagde(n) in
gebreke blijft/blijven tijdig en correct aan één of meerdere van deze verplichtingen te voldoen;
V. PON cs hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door PS geleden c.q. nog te lijden schade als gevolg van de in deze dagvaarding omschreven onrechtmatige daad, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, waarbij tevens de buitengerechtelijke incassokosten dienen te worden meegerekend, te vermeerderen met de wettelijke rente ten aanzien van buitengerechtelijke incassokosten vanaf de dagtekening van het deze te wijzen vonnis tot de dag der algehele voldoening en ten aanzien van de schade resulterende uit de onrechtmatige daad van gedaagde(n), te rekenen vanaf de datum van de eerste onrechtmatige daad.
VI. PON cs hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding aan PS, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het ten deze te wijzen vonnis en, voor het geval betaling daarvan niet binnen die termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf de dag waarop deze vordering opeisbaar wordt;
VII. PON cs, voor het geval zij niet (tijdig en/of volledig) aan het gevorderde voldoen, hoofdelijk te veroordelen in de nakosten van deze procedure, te begroten conform het Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven.
3.2.
PS stelt dat [gedaagde sub 2] en PON onrechtmatig hebben gehandeld door:
niet mee te werken aan de inschrijving van de overdracht van de octrooien en de licentieovereenkomst in de registers;
via derde partijen en later ook via de eigen onderneming, PS te beconcurreren met gebruikmaking van auteursrechtelijk beschermd materiaal van PS en van vertrouwelijk verkregen kennis, gegevens en bedrijfsinformatie van PS;
negatief en onjuist te berichten over PS en het Roofclix-product aan (potentiële) klanten van PS;
bewust en te kwader trouw inschrijving aan te vragen voor het Beneluxmerk, dat voor verwarring zal zorgen met het merk van PS;
het e-mailadres
roofclix@gmail.com
te gebruiken en zo voor verwarring te zorgen en aan te haken bij het succes van de daktegel van PS.
3.3.
PS stelt dat zij als gevolg van dit onrechtmatig handelen schade heeft geleden, waarvan de exacte omvang niet vast te stellen is, die onder meer bestaat uit de juridische kosten die vanaf 25 januari 2012 zijn gemaakt omdat [gedaagde sub 2] niet aan de inschrijving van de overdracht van de octrooien en de licentieovereenkomst in de desbetreffende registers heeft meegewerkt, gederfde winst (misgelopen licentievergoedingen en misgelopen opdrachten) en buitengerechtelijke incassokosten.
3.4.
[gedaagde sub 2] betwist de vorderingen in conventie en vordert in reconventie, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
te verklaren voor recht dat PS onrechtmatig jegens [gedaagde sub 2] heeft gehandeld, althans toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar betalingsverplichting met betrekking tot de betaling van de koopprijs A en B;
PS te veroordelen binnen 14 dagen na betekening van het aan [gedaagde sub 2] schriftelijk opgave te doen van:
a. 	een totale hoeveelheid door PS geproduceerde en/of verkochte 			daktegels Roofclix;
b. 	de totale door PS gehanteerde verkoopprijs van het product Roofclix;
c. 	de totale hoeveelheid Roofclix daktegels die PS op het moment van de 			datum van het indienen van deze reconventionele vordering op 			voorraad heeft, te vereffenen als volgens de Wet;
d. 	het totale bedrag aan winst dat door PS als gevolg van de productie en 			verkoop van Roofclix is genoten, waarbij het verschil tussen de inkoop en 		verkoopprijs dient te worden bepaald;
e. 	de naam en adresgegevens van de natuurlijke of rechtspersonen die
betreffende Roofclix tegels hebben geleverd en/of geleverd gekregen;
3. PS te veroordelen tot betaling van de koopprijs A en de koopprijs B, zoals weergegeven in de overeenkomst d.d. 25 januari 2012, nader op te maken bij staat en met veroordeling van PS in de kosten van de reconventie, op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere dag, die gedaagde na betekening van het in deze te wijzen vonnis nalatig blijft om aan de inhoud van het vonnis te voldoen.
3.5.
[gedaagde sub 2] maakt in reconventie aanspraak op betaling van de overeenkomen koopprijs voor de octrooien en stelt voorts dat PS onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door de octrooien te laten verlopen, door na 2012 geen instandhoudingskosten te voldoen en [gedaagde sub 2] niet te benaderen over betaling van deze kosten.
3.6.
PS betwist de vordering in reconventie.
3.7.
Voor zover van belang wordt hierna ingegaan op de standpunten van partijen.
4
De beoordeling
in conventie en in reconventie
4.1.
Gezien de schorsing van de zaak in conventie en het niet door de curator overnemen van de zaak in reconventie na het faillissement van PON, gaat het in deze zaak alleen om de vorderingen tegen respectievelijk van [gedaagde sub 2] .
in conventie
4.2.
Tijdens de comparitie van partijen is namens PS toegelicht dat de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatig handelen bestaande uit het samenstel van de genoemde feiten en omstandigheden, die volgens PS tezamen en in onderling verband een onrechtmatig daad opleveren. De rechtbank zal de vorderingen overeenkomstig deze bedoeling van PS beoordelen. Gezien deze bedoeling om de grondslag – ook waar het het Beneluxmerk betreft – te beperken tot onrechtmatige daad, is het niet nodig ambtshalve te bezien of de rechtbank op grond van artikel 4.6 van het BVIE
territoriaal bevoegd is.
4.3.
Naar aanleiding van de stelling van PS dat [gedaagde sub 2] na de overdracht van de octrooien in 2012 gehouden was mee te werken aan registratie van die overdracht, heeft [gedaagde sub 2] opgemerkt dat hij geen volmacht heeft verleend aan [C] om de overeenkomst namens hem te tekenen. De rechtbank gaat voorbij aan deze opmerking en gaat uit van de geldigheid van de overeenkomst, nu [gedaagde sub 2] zich ook op het standpunt stelt dat de overeenkomst nog altijd van kracht is en zijn vordering in reconventie daarop baseert.
4.4.
Niet in geschil is dat PS met de overeenkomst en de daaropvolgende licentieovereenkomst de bevoegdheid heeft verkregen de rechten uit de octrooien uit te oefenen.Net als de daaraan voorafgaande de samenwerkingsovereenkomst en het aandeelhoudersbesluit, strekt de verkoop en overdracht van de octrooien aan Safe Planet en de licentieverlening aan PS ertoe te bewerkstelligen dat PS de octrooien zou exploiteren door het Roofclix-product te (laten) produceren en vermarkten. PS kan echter pas na inschrijving van de overdracht en van de licentieovereenkomst in de registers tegenover derden haar daaruit voortvloeiende rechten – zoals handhaving van de octrooien – kan uitoefen. Hieruit volgt dat in de gemaakte afspraken de verplichting voor [gedaagde sub 2] besloten lag om mee te werken aan inschrijving van de overdracht van de octrooien en van de licentieovereenkomst in de daartoe bestemde registers.
4.5.
Met juistheid wijst [gedaagde sub 2] erop dat hij in artikel 1.2 van de overeenkomst een volmacht heeft verleend aan Safe Planet om mede in zijn naam aantekening te laten maken van deze overdracht van de octrooien in de daartoe bestemde registers. Hij kan echter niet worden gevolgd in zijn betoog dat zijn medewerking aan registratie van de overdracht daardoor niet nodig was. In de statuten van Safe Planet is namelijk vastgelegd dat de twee bestuurders alleen gezamenlijk bevoegd zijn. [gedaagde sub 2] was één van de bestuurders van Safe Planet. Hieruit volgt dat Safe Planet zonder medewerking van [gedaagde sub 2] – als bestuurder van Safe Planet – geen registratie van de overdracht van de octrooien kon bewerkstelligen. Hetzelfde geldt voor inschrijving van de licentieovereenkomst.
4.6.
Vaststaat dat [gedaagde sub 2] niet heeft meegewerkt aan registratie van de overdracht van de octrooien en de licentieovereenkomst. Tijdens de comparitie van partijen heeft hij verklaard dat hij het achteraf niet eens was met de verkoop en overdracht van de octrooien en dat hij nadat hij ‘
eruit gewerkt’
was, niet meer wilde meewerken aan registratie: “
Alles was me toen al afgenomen en ik wilde helemaal niets meer doen voor hen
.”
4.7.
Door niet mee te werken aan registratie van de overdracht van de octrooien en van de licentieovereenkomst, heeft [gedaagde sub 2] de exploitatie van de octrooien door PS bemoeilijkt. PS heeft onweersproken gesteld dat zij hierdoor niet in staat was jegens derden op te treden tegen inbreuken op de octrooien en dat zij geen sublicenties kon verlenen. Niet in geschil is dat zij daardoor inkomsten is misgelopen en winst heeft gederfd.
4.8.
Evenmin ter discussie staat dat PS schade heeft ondervonden van de onder 2.11 en 2.18 bedoelde berichten, die volgens PS (slechts) voorbeelden zijn van door haar onrechtmatig geachte negatieve en onjuiste berichtgeving door [gedaagde sub 2] over PS aan (potentiële) klanten van PS. Nu [gedaagde sub 2] tijdens de comparitie heeft verklaard dat hij vele mails heeft gestuurd omdat hij boos was over het – in zijn optiek ten onrechte – ‘
eruit werken’
door (de bestuurders van) PS, hetgeen heeft geleid tot een strafrechtelijke veroordeling wegens stalking, neemt de rechtbank als vaststaand aan dat [gedaagde sub 2] meer berichten aan (potentiële) klanten heeft gestuurd met een soortgelijke inhoud en strekking als de onder 2.11 en 2.18 bedoelde berichten.
4.9.
[gedaagde sub 2] heeft aangevoerd dat hij in deze berichten alleen heeft weergegeven wat de voor- en nadelen van beide producten zijn en zijn product op een commerciële manier heeft  aangeboden.
4.10.
Voor zover [gedaagde sub 2] hiermee heeft willen betogen dat hij in de berichten toelaatbare vergelijkende reclame heeft gemaakt voor het Roofflex-product, stuit dit verweer af op het gegeven dat hij het Roofflex-product met naam en toenaam op een voor het Roofclix-product en PS zeer negatieve wijze heeft afgezet tegen het Roofclix-product. Dit betekent dat niet is voldaan aan de in artikel 194a lid 2 aanhef en onder c BW
opgenomen voorwaarde dat op objectieve wijze een of meer relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen met elkaar worden vergeleken. Dit is één van de cumulatieve voorwaarden waaronder vergelijkende reclame toelaatbaar is. Dit verweer van [gedaagde sub 2] gaat dus niet op. Hij heeft beide producten op onrechtmatige wijze met elkaar vergeleken.
4.11.
Voor zover [gedaagde sub 2] heeft willen betogen dat hij een misstand aan de kaak heeft willen stellen, heeft hij met zijn berichten over PS en het Roofclix-product de grens van de aan hem toekomende vrijheid van meningsuiting overschreden, ten koste van het aan PS toekomende recht van bescherming van haar eer en goede naam.
Dat het voor de gemiddelde lezer meteen duidelijk zal zijn dat dit de persoonlijke mening van de gekrenkte [gedaagde sub 2] is, die in het kader van een conflict met PS wordt geventileerd, maakt dat niet anders. De berichten zijn onmiskenbaar bedoeld om PS en het door haar aangeboden Roofclix-product zwart te maken en om schade te berokkenen aan PS.
4.12.
Met PS is de rechtbank dan ook van oordeel dat deze uitingen van [gedaagde sub 2] onrechtmatig zijn jegens PS. Daarbij neemt de rechtbank mede in aanmerking dat [gedaagde sub 2] niet heeft betwist dat hij de berichten welbewust heeft gericht aan (potentiële) klanten van PS en evenmin heeft betwist dat hij bij het aan de man proberen te brengen van het Roofflex-product anderszins gebruik heeft gemaakt van kennis – over bijvoorbeeld de prijsstellingen van het Roofclix-product – die hij heeft opgedaan tijdens de samenwerking met PS.
4.13.
Met de hiervoor vastgestelde gedragingen heeft [gedaagde sub 2] onrechtmatig gehandeld jegens PS. Aannemelijk is dat PS daardoor schade heeft geleden. De andere, nog niet besproken verwijten van PS, leiden niet tot meer of andere schade. Deze verwijten kunnen daarom onbesproken blijven.
4.14.
Voor het hiervoor vastgesteld onrechtmatig handelen doet het niet ter zake of PS [gedaagde sub 2] al dan niet uit hoofde van de overeenkomst kan aanspreken, zoals [gedaagde sub 2] op verschillende gronden betwist. Dit geschilpunt kan dus onbesproken blijven.
4.15.
De slotsom uit het voorgaande is dat vordering I en V kunnen worden toegewezen, met dien verstande dat gesteld noch gebleken is dat PS voorafgaand aan deze procedure buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt waarin de proceskostenveroordeling niet voorziet. In zoverre wordt vordering V afgewezen.
4.16.
De onrechtmatige berichten van [gedaagde sub 2] aan (potentiële) klanten van PS geven grond voor toewijzing van het onder II gevorderde verbod, met dien verstande dat het verbod wordt beperkt tot negatieve en onjuiste uitlatingen over PS aan (potentiële) klanten van PS. Verder zal de dwangsom worden gemaximeerd en worden opgelegd per overtreding dan wel per dag dat het verbod wordt overtreden.
4.17.
Vordering IV is ingesteld met het doel inzicht te krijgen in de schade. Bij gebreke van een toepasselijke specifieke grondslag, is de enige in aanmerking komende grondslag voor deze vordering artikel 843a Rv. Om aan deze vordering te voldoen, zal [gedaagde sub 2] overzichten moeten opstellen. Een daartoe strekkende vordering kan niet worden gebaseerd op artikel 843a Rv, dat alleen grondslag geeft voor een bevel tot het verstrekken van inzage en afschrift en niet voor een bevel tot het opstellen van stukken.
4.18.
Het hiervoor vastgesteld onrechtmatig handelen leidt tot schadeplichtigheid van [gedaagde sub 2] , maar biedt geen grond voor het onder III gevorderde verbod. Ook overigens bestaat geen grond voor toewijzing van vordering III, nu PS geen octrooirecht, merkrecht of ander intellectueel eigendomsrecht houdt waarop inbreuk kan worden gemaakt met de exploitatie van het Roofflex-product. Of – zoals [gedaagde sub 2] aanvoert – Roofflex een wezenlijk ander product is dan Roofclix, kan onbesproken blijven.
4.19.
Nu partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten compenseren.
in reconventie
4.20.
[gedaagde sub 2] stelt dat PS onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door de octrooien te laten verlopen, door na 2012 geen instandhoudingskosten te voldoen en [gedaagde sub 2] niet te benaderen over betaling van deze kosten. De door [gedaagde sub 2] gevorderde verklaring voor recht ziet echter niet op dit verwijt. Los daarvan gaat dit niet op, reeds omdat [gedaagde sub 2] tijdens de comparitie van partijen desgevraagd heeft verklaard dat hij wel (door het octrooibureau) op de hoogte is gesteld van het feit dat PS de taxe niet meer zou betalen voor instandhouding van de octrooien, dat hij wist dat de octrooien zouden vervallen als er niet betaald werd en dat hij de taxe niet heeft betaald omdat hij daar geen zin in had.
“Ik kreeg mijn vergoedingen niet meer en had geen inkomsten meer. Ik had er dus niets meer aan.”,
aldus [gedaagde sub 2] .
4.21.
Vaststaat dat PS de overeengekomen koopprijs voor de octrooien niet heeft voldaan aan [gedaagde sub 2] , die in reconventie betaling daarvan vordert. Het standpunt van [gedaagde sub 2] impliceert dat hij, nu hij de octrooien heeft verkocht en geleverd, aanspraak kan maken op betaling van de overeengekomen koopprijs. Zoals in conventie is overwogen, strekten de afspraken die bij aanvang van de samenwerking zijn gemaakt en die begin 2012 nader zijn vormgegeven in de overeenkomst en de licentieovereenkomst, echter ertoe te bewerkstelligen dat PS het octrooi zou exploiteren. In deze afspraken lag besloten dat [gedaagde sub 2] de benodigde medewerking zou verlenen aan het realiseren van de exploitatie van de octrooien door PS, door mee te werken aan registratie van de overdracht van de octrooien. Hieruit vloeit voort dat [gedaagde sub 2] pas na deze registratie aanspraak kan maken op betaling van de koopprijs. Nu deze registratie niet heeft plaatsgehad, is het lot van de vordering in reconventie gegeven. De vordering ligt voor afwijzing gereed, met veroordeling van [gedaagde sub 2] als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Deze worden begroot op € 1.086 (2 punten tarief II).
5
De beslissing
De rechtbank:
5.1.
verklaart voor recht dat [gedaagde sub 2] onrechtmatig heeft gehandeld jegens PS;
5.2.
veroordeelt [gedaagde sub 2] tot vergoeding van de door PS geleden en te lijden schade als 	gevolg van dit onrechtmatig handelen, nader op te maken bij staat en te vereffenen 	volgens de wet;
5.3.
verbiedt [gedaagde sub 2] zich negatieve en onjuist uit te laten over PS tegenover de huidige en 	potentiële klanten van PS, op straffe van een dwangsom van € 2.500 per 	overtreding of per dag dat 	[gedaagde sub 2] zich niet aan dit verbod houdt, met een maximum 	van € 250.000;
5.4.
compenseert de proceskosten in die zin dat partijen hun eigen kosten dragen;
5.5.
wijst af het meer of anders gevorderde;
in reconventie
5.6.
wijst de vorderingen af;
5.7.
veroordeelt [gedaagde sub 2] in de proceskosten aan de zijde van PS, die worden begroot op
€ 1.086.
Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 14 augustus 2019.
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).
Burgerlijk Wetboek.
Vgl. Hoge Raad 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9230.