ECLI:NL:RBDHA:2019:6239
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/551230 / HA ZA 18-409
Vonnis van 19 juni 2019
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht
STECA ELEKTRONIK GMBH
,
te Memmingen (Duitsland),
eiseres,
advocaat [NAAM]. N.J.B. Romke de Vries, thans mr. A.J. Spiegeler te Den Haag,
tegen
EVO-ENERGIE B.V.
,
te Doetinchem,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. M. Duurtsema, thans mr. H. Grootjans te Doetinchem.
Partijen zullen hierna Steca Elektronik en Evo-Energie genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 29 maart 2018, met producties 1 tot en met 15;
de conclusie van antwoord van 23 mei 2018, met producties 1 tot en met 5;
het tussenvonnis van 1 augustus 2018, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
de brief van de zijde van Steca Elektronik van 7 december 2018, met als bijlage een proceskostenopgave;
de brief van de zijde van Steca Elektronik van 9 januari 2019, met als bijlage een aanvullende proceskostenopgave;
de brief van de zijde van Evo-Energie van 9 januari 2019, met als bijlage een proceskostenopgave;
het proces-verbaal van comparitie van 10 januari 2019;
de brief van 1 februari 2019 van mr. E.J. van Knobelsdorf namens Steca Elektronik, inhoudende een opmerking naar aanleiding van het proces-verbaal van comparitie;
de rolbeschikking van 20 februari 2019 waarbij de rolrechter de akte van eiswijziging van Steca Elektronik gedateerd 27 februari 2019 heeft geweigerd vanwege strijd met de eisen van een goede procesorde.
1.2.
Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Steca Elektronik is een internationaal opererend bedrijf dat zich onder meer bezig houdt met het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten voor zonne-energiesystemen. Zij produceert en verhandelt onder meer zogenoemde laadregelaars, die binnen een zonne-energiesysteem kunnen worden geplaatst tussen het zonnepaneel en een accu.
2.2.
Steca Elektronik is houdster van de volgende merken:
- het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk (hierna ook: het Steca-merk), ingeschreven op
30 januari 2006 onder nummer 001696954, voor waren en diensten in klassen 9, 1, 40 en 42 (waaronder laadregelaars);
- het Uniewoordmerk Solarix (hierna ook: het Solarix-merk), ingeschreven op
3 februari 1999 onder nummer 000546846, voor waren en diensten in klasse 9 (waaronder laadregelaars);
- het Uniewoordmerk Solsum (hierna ook: het Solsum-merk), ingeschreven op 13 juni 2016
onder nummer 014636906, voor waren en diensten in klassen, 9, 11, 28, 40 en 42 (waaronder laadregelaars).
Het Steca-merk, het Solarix-merk en het Solsum-merk zullen hierna ook als de Merken worden aangeduid.
2.3.
Steca Elektronik is tevens houdster van verschillende Gemeenschapsmodellen.
2.4.
Evo-Energie houdt zich bezig met de verkoop en installatie van producten op het gebied van duurzame energie. Zij deed dit via een showroom/winkel te Doetinchem en via een webshop op het internet. Inmiddels maakt zij geen gebruik meer van een webshop.
2.5.
Evo-Energie heeft laadregelaars gekocht bij het Chinese bedrijf Wenzhou Xihe Electric Co. Ltd.
Dit bedrijf handelt ook onder de naam Fangpusun en zal hierna als  Fangpusun worden aangeduid. De door Evo-Energie bij Fangpusun gekochte producten zullen hierna ook de Fangpusun-laadregelaars genoemd worden. Evo-Energie heeft in verband met de aankoop van Fangpusun-laadregelaars facturen ontvangen gedateerd
22 februari 2013 en 17 augustus 2013.
2.6.
Op de onder 2.5 bedoelde factuur gedateerd 22 februari 2013 is onder meer vermeld:
2.7.
Op de onder 2.5 bedoelde factuur gedateerd 17 augustus 2013 is onder meer vermeld:
2.8.
Begin 2017 zijn op de website van Evo-Energie laadregelaars aangeboden op de hierna onder a) t/m e) weergegeven wijze:
a)
b)
c)
d)
e)
2.9.
Alle verschillende typen laadregelaars die Evo-Energie bij Fangpusun heeft ingekocht zijn via de website van Evo-Energie aangeboden. Hierbij was - op dezelfde manier als hiervoor onder 2.8 a) tot en met e) afgebeeld - onder “Fabrikant” vermeld: “Steca Fangpusun Beaut”.
2.10.
Beaut is ook een fabrikant van zonne-energiesystemen.
2.11.
Steca Elektronik heeft omstreeks januari/februari 2017 een testaankoop gedaan bij Evo-Energie. Naar aanleiding daarvan is een laadregelaar geleverd met daarop de aanduidingen Fangpusun en Solarix PRS1010, gelijk aan de hiervoor onder 2.8 onder e) weergegeven afbeelding.
2.12.
De toenmalige advocaat [NAAM]brief van
11 april 2017 - kort gezegd - gesommeerd een afstands- en onthoudingsverklaring te ondertekenen, onder meer inhoudende erkenning van inbreuk op de Merken, staking van die inbreuk, afgifte van producten, rekening en verantwoording en betaling van een voorschot op schadevergoeding.
2.13.
Bij brief van 18 april 2017 aan de toenmalige advocaat [NAAM]- samengevat - onder meer bericht dat:
- de producten bij Fangpusun zijn ingekocht, onder bijvoeging van een factuur van
17 augustus 2013 betreffende 22 producten;
de merken waarop Steca Elektronik zich beroept zijn geregistreerd na het tijdstip waarop Evo-Energie de producten heeft ingekocht;
Evo-Energie geen aansprakelijkheid voor de gestelde inbreuken en schade erkent en dat zij geen reden ziet de onthoudingsverklaring te ondertekenen;
de inkoop eenmalig is geweest, dat er geen voorraad meer is van de producten en dat er daarom geen verkoop of handel zal plaatsvinden;
de website en het facebookaccount naar aanleiding van de sommatiebrief zijn aangepast.
3
Het geschil
3.1.
Steca Elektronik vordert  samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I. verklaart voor recht dat Evo-Energie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Steca Elektronik, onrechtmatig handelt en aansprakelijk is voor de schade die Steca Elektronik daardoor lijdt;
II. Evo-Energie beveelt om iedere inbreuk op de Merken binnen de Europese Unie te staken;
III. Evo-Energie beveelt om iedere inbreuk op de Gemeenschapsmodellen van Steca Elektronik binnen de Europese Unie te staken;
IV. Evo-Energie beveelt om ieder onrechtmatig handelen, waaronder het slaafs nabootsen van enig product van Steca Elektronik te staken;
V. Evo-Energie beveelt om ieder onrechtmatig handelen wegens betrokkenheid bij het aanbieden, verhandelen, in voorraad hebben en in- en uitvoeren van namaakproducten die inbreuk maken op de rechten van Steca Elektronik, te staken;
VI. Evo-Energie beveelt om alle inbreukmakende producten af te geven en te vernietigen onder toezicht van een deurwaarder;
VII. Evo-Energie veroordeelt om opgave te doen van de inkoop en verkoop van de Fangpusun-laadregelaars en de daarmee gegenereerde omzet en winst;
VIII. Evo-Energie veroordeelt tot vergoeding van schade in de vorm van (afdracht van) alle door Evo-Energie met de inbreuk behaalde winst;
IX. Evo-Energie veroordeelt tot vergoeding van de schade die Steca Elektronik heeft geleden, op te maken bij staat, te vermeerderen met wettelijke rente;
X. Evo-Energie veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere keer, dan wel € 10.000,- voor iedere dag dat Evo-Energie hiermee in strijd handelt;
XI. Evo-Energie veroordeelt in de kosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv
.
3.2.
Steca Elektronik heeft tijdens de comparitie van partijen toegelicht dat de vorderingen II tot en met V ten opzichte van elkaar als primair, subsidiair etc. moeten worden begrepen.
3.3.
Steca Elektronik heeft aan haar vordering - verkort weergegeven - het volgende ten grondslag gelegd.
Evo-Energie maakt inbreuk op de merkrechten van Steca Elektronik door het zonder toestemming gebruiken van tekens gelijk aan de Merken voor dezelfde producten als die waarvoor de Merken zijn ingeschreven. Daarnaast is sprake van het gebruik van overeenstemmende tekens voor overeenstemmende producten, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Voorts zijn de Merken bekende merken, waarvan ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken en waarbij afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie. Het gebruik door Evo-Energie van de tekens is ook aan te merken als misleidende reclame.
De producten van Steca Elektronik hebben een eigen plaats op de markt. De Fangpusun- laadregelaars zijn één-op-één overgenomen van de laadregelaars van Steca Elektronik, hierdoor ontstaat nodeloos verwarring.
Evo-Energie handelt onrechtmatig door het uitlokken en bevorderen van inbreuk door haar betrokkenheid bij het aanbieden en verkopen van namaakproducten.
Steca Elektronik heeft schade geleden door het handelen van Evo-Energie en Evo-Energie is daarvoor aansprakelijk. Steca Elektronik kan daarnaast aanspraak maken op winstafdracht. Evo-Energie heeft te kwader trouw gehandeld en heeft opzettelijk inbreuk gepleegd.
3.4.
Evo-Energie voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
De rechtbank is op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en
125 lid 1 UMVo
en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (internationaal en relatief) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Steca Elektronik voor zover deze zijn gebaseerd op de Merken, nu Evo-Energie gevestigd is in Nederland. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Gemeenschapsmodellen betreft dit de artikelen 80 lid 1, 81 onder a, 82 lid 1 en 90 lid 1 en lid 3 GModVo
en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Voor het overige is deze rechtbank reeds bevoegd om omdat Evo-Energie in deze procedure is verschenen en die bevoegdheid niet heeft bestreden.
Merkinbreuk
4.2.
Steca Elektronik beroept zich primair op inbreuk op de Merken op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Op grond van dat artikelonderdeel is de houder van een Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven.
4.3.
Evo-Energie heeft ten aanzien van het Solsum-merk aangevoerd dat dit merk nog niet was ingeschreven toen zij de Fangpusun-laadregelaars in 2013 in China inkocht. Op grond van artikel 11 lid 1 UMVo kan tegenover derden een beroep worden gedaan op een Uniemerk vanaf de datum van publicatie van de inschrijving van het merk. Zoals door Evo-Energie gesteld en door Steca Elektronik niet betwist, heeft de publicatie van de inschrijving van het Solsum-merk op 15 juni 2016 plaatsgevonden. Vanaf die datum kan Steca Elektronik derhalve een beroep doen op de aan dat merk verbonden rechten. Steca Elektronik baseert haar inbreukvordering op gebruik van het merk door Evo-Energie in 2017, derhalve na die datum. De enkele stelling van Evo-Energie dat zij de producten al voor de publicatie van de inschrijving van het Solsum-merk had ingekocht, is onvoldoende voor het oordeel dat haar het gebruik van dat merk na die publicatie niet kan worden verboden op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Het verweer van Evo-Energie wordt dan ook verworpen.
4.4.
Tussen partijen is niet in geschil dat de waren die Evo-Energie aanbiedt gelijk zijn aan waren waarvoor de Merken (onder meer) zijn ingeschreven, te weten laadregelaars. Evenmin heeft Evo-Energie betwist de stelling van Steca Elektronik dat de tekens die Evo-Energie op haar website heeft afgebeeld gelijk
zijn aan de Merken, zodat de rechtbank ook daarvan bij de beoordeling uit zal gaan.
4.5.
De rechtbank stelt voorts vast dat Evo-Energie van de Merken gebruik heeft gemaakt op een wijze die op grond van artikel 9 lid 2 UMVo kan worden verboden. Daaronder valt op grond van lid 3 van artikel 9 UMVo immers onder meer:
- het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking van die waren (lid 3 sub a)
- het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken (lid 3 sub b);
- het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties (lid 3 sub e).
4.6.
Ten aanzien van het gebruik van het Steca-merk heeft Steca Elektronik onder meer gesteld dat merk dit was aangebracht op Fangpusun-laadregelaars. Zij baseert deze stelling op de onder 2.8 onder a) en b) weergegeven afbeeldingen van de website van Evo-Energie. Evo-Energie betwist dat op Fangpusun-laadregelaars het Steca-merk was aangebracht en heeft in dat verband aangevoerd dat zij ten tijde van het inrichten van de webshop de producten nog niet had ontvangen, zodat gebruik is gemaakt van op internet gevonden afbeeldingen. De vraag of op door Evo-Energie daadwerkelijk ingekochte en verhandelde Fangpusun-laadregelaars het Steca-merk was aangebracht kan in het midden blijven. Op de in 2.8 onder a) en b) opgenomen afbeeldingen is immers een foto te zien van een laadregelaar met daarop het Steca-merk. Ongeacht het uiterlijk van het daadwerkelijk ingekochte en verhandelde product, zijn daarmee waren aangeboden onder het Steca-merk. Daarnaast geldt dat bij alle onder 2.8 weergegeven aanbiedingen onder het kopje “Fabrikant” (naast de namen van andere fabrikanten Fangpusun en Beaut) “Steca” is opgenomen. Deze wijze van aanbieden is gebruikt voor alle typen Fangpusun-laadregelaars. Ook op die manier heeft Evo-Energie waren aangeboden onder het Steca-merk.
4.7.
Voor het Solarix-merk geldt dat dit zowel in de tekst van de in 2.8 onder a), c) en e) weergegeven aanbiedingen als op het daarbij afgebeelde product is vermeld, zodat ook dit merk is gebruikt in de voor artikel 9 lid 2 UMVo relevante zin. Voor het Solsum-merk betreft dit de in 2.8 onder b) en d) weergegeven aanbiedingen en de daar afgebeelde producten. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat op de producten die Evo-Energie onder het Solarix- dan wel het Solsum-merk heeft aangeboden, dat merk ook was aangebracht.
4.8.
Dat Evo-Energie de Merken niet zelf op de laadregelaars heeft aangebracht, zoals zij heeft aangevoerd, staat er niet aan in de weg dat zij door het aanbieden en verhandelen van die waren gebruik maakt van de Merken zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 UMVo. Of en in hoeverre Evo-Energie zich bewust was van het gebruik van de Merken is evenmin relevant voor de vraag of sprake is van merkinbreuk. Die vraag komt eerst aan de orde bij de beoordeling van de vorderingen van Steca Elektronik betreffende schadevergoeding en winstafdracht (zie hierna onder 4.18).
4.9.
Nu het hiervoor onder 4.6 en 4.7 vastgestelde gebruik van de Merken reeds een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo oplevert, kan in het midden blijven of Evo-Energie, zoals zij heeft betwist, ook inbreuk heeft gemaakt door merkgebruik in haar showroom of op haar Facebookaccount. Alle typen Fangpusun-laadregelaars zijn immers via de website onder vermelding van het Steca-merk aangeboden, zodat ten aanzien van alle typen laadregelaars in elk geval op die wijze merkinbreuk is gemaakt.
4.10.
Evo-Energie heeft nog aangevoerd dat op de producten zelf en in de beschrijving op internet (ook) de naam Fangpusun is gebruikt. Zij stelt dat het publiek goed onderscheid kan maken tussen Fangpusun enerzijds en Steca Elektronik dan wel de Merken anderzijds. Zij stelt voorts dat geen risico bestaat op afbreuk aan de functies van de Merken. Dit verweer van Evo-Energie wordt verworpen. De wijze waarop zij de Merken heeft gebruikt, aangebracht op de laadregelaars, dan wel vermeld in de aanbieding daarvan op internet op afbeeldingen en in de tekst onder het kopje “Fabrikant”, is zodanig dat consumenten dit kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de laadregelaars. Dat ook de naam Fangpusun (en Beaut) is gebruikt, maakt niet dat consumenten niet zouden kunnen denken dat de laadregelaars afkomstig zijn van Steca Elektronik of een aan haar gelieerde onderneming. Daarmee wordt elk geval de zogenoemde (wezenlijke) herkomst-functie van de Merken in gevaar gebracht
, zodat sprake is merkinbreuk.
4.11.
De conclusie van het voorgaande is dat Evo-Energie met het aanbieden en verhandelen van de de Fangpusun-laadregelaars inbreuk heeft gemaakt op de Merken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Nu het primaire beroep van Steca Elektronik op dat artikelonderdeel slaagt, komt de rechtbank niet toe aan de stellingen ter zake artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo. Evenmin komt de rechtbank toe aan de stellingen die Steca Elektronik aan haar subsidiaire vorderingen (vorderingen III t/m V) ten grondslag heeft gelegd.
4.12.
Nu sprake is van inbreuk op de rechten van Steca Elektronik op de Merken komt het door haar gevorderde inbreukverbod (vordering II) voor toewijzing in aanmerking. Het verweer van Evo-Energie dat geen sprake meer is van (vermeende) inbreuk en dat er geen reëel gevaar voor inbreuk bestaat treft geen doel, al omdat Evo-Energie in deze procedure heeft betwist dat zij inbreuk heeft gemaakt. Ook haar verweer dat het verbod niet kan worden toegewezen omdat zij geen invloed heeft op inbreuk door derden kan niet slagen. De vordering is immers (uitsluitend) op inbreukmakend handelen door Evo-Energie zelf gericht.
4.13.
Steca Elektronik heeft haar verbodsvordering (vordering II) uitgewerkt in meerdere deelvorderingen betreffende verschillende vormen van (merk)inbreuk. Gevraagd naar haar belang bij al deze deelvorderingen heeft Steca Elektronik ter comparitie verklaard dat het voor haar voldoende is dat wordt bepaald dat iedere inbreuk gestaakt moet worden. De vordering zal daarom worden toegewezen zoals in het dictum vermeld, waarbij de termijn waarop de inbreuk moet worden gestaakt, ter voorkoming van executieproblemen, wordt bepaald op 24 uur na betekening van het vonnis.
4.14.
Zoals Steca Elektronik ter comparitie desgevraagd heeft bevestigd, heeft zij naast het toe te wijzen inbreukverbod geen afzonderlijk belang bij de gevorderde verklaring voor recht (vordering I) dat Evo-Energie inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. Omdat het gevorderde inbreukverbod (vordering II) zal worden toegewezen, wordt niet toegekomen aan de ten opzichte hiervan subsidiair ingestelde vorderingen (vorderingen III t/m V).
Nevenvorderingen
Afgifte (vordering VI)
4.15.
Op grond van artikel 129 lid 2 UMVo jo. 2:22 lid 1 BVIE
kan van inbreukmakende goederen de verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging worden gelast. Ten aanzien van het onder VI gevorderde bevel tot afgifte en vernietiging heeft Evo-Energie aangevoerd dat zij hieraan niet geheel kan voldoen omdat zij een aantal producten heeft verkocht. Daarnaast geldt dat Evo-Energie niet kan worden bevolen de producten zowel af te geven als te vernietigen onder toezicht van een deurwaarder, zoals Steca Elektronik vordert. De vordering zal worden toegewezen in die zin dat Evo-Energie alle bij haar in voorraad zijnde Fangpusun-laadregelaars ter vernietiging dient af te geven aan een door Steca Elektronik aan te wijzen deurwaarder.
Opgave (vordering VII)
4.16.
De door Steca Elektronik gevorderde opgave van informatie komt op grond van artikel 129 lid 2 UMVo jo. 2:22 lid 4 BVIE voor toewijzing in aanmerking. Hoewel Evo-Energie heeft gesteld dat de door haar bij conclusie van antwoord overgelegde twee inkoopfacturen en verkoopoverzicht volledig zijn, heeft Steca Elektronik belang bij deze opgave. Evo-Energie heeft immers bij haar reactie van 17 april 2017 op de sommatie van Steca Elektronik gesteld dat zij maar éénmaal had ingekocht en geen producten meer in voorraad had. Dat lijkt blijkens de thans door Evo-Energie zelf overgelegde stukken onjuist te zijn. Voorts geldt dat het door haar als productie 3 bij conclusie van antwoord overgelegde overzicht onvoldoende duidelijk en onvoldoende onderbouwd is. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk waarop de onder voorraad/defect/retour/vernietigd/verkocht genoemde aantallen zijn gebaseerd en in hoeverre daarin dubbeltellingen zitten. Voorts ontbreekt elke onderbouwing van de in het overzicht opgenomen gegevens. Dat Evo-Energie geen geautomatiseerde voorraadadministratie heeft, zoals zij tijdens de comparitie heeft aangevoerd, ontslaat haar niet van de verplichting om zoveel als mogelijk duidelijk, inzichtelijk, controleerbaar en (door schriftelijke stukken) onderbouwd opgave te doen.
4.17.
Ten aanzien van het gevorderde rapport van een registeraccountant wordt als volgt overwogen. Voor zover Steca Elektronik hiermee goedkeuring van de opgegeven gegevens beoogt, geldt dat het de rechtbank bekend is dat een registeraccountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, een dergelijke goedkeuring niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen
. Een minder ver strekkende opdracht tot het maken van een “rapport van feitelijke bevindingen”, die een accountant wél kan uitvoeren, biedt naar het oordeel van de rechtbank geen extra zekerheid ten aanzien van de juistheid van de opgave, omdat de accountant daarin volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. De accountant kan niet verklaren dat de opgave een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave onjuist of onvolledig is
. Gelet op de beperkte zekerheid die een rapport van feitelijke bevindingen zal bieden naast de op te leggen dwangsom, rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit geldt ook voor een rapport van een andere deskundige. Om die reden zal de rechtbank het gevorderde accountantsrapport niet toewijzen
. Voor het overige zal de vordering worden toegewezen zoals in het dictum vermeld, met dien verstande dat - zoals Evo-Energie heeft verzocht - de termijn ter voorkoming van executieproblemen zal worden gesteld op 40 werkdagen.
Winstafdracht (vordering VIII) en schadevergoeding (vordering IX)
4.18.
Steca Elektronik vordert winstafdracht en schadevergoeding, nader op te maken bij staat. Voor schadevergoeding op grond van merkinbreuk is vereist dat de inbreuk toerekenbaar is. Een vordering tot winstafdracht kan overeenkomstig artikel 129 lid 2 UMVo jo. 2:22 lid 4 BVIE worden toegewezen, tenzij de rechter van oordeel is dat het merkgebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven. Van merkgebruik te kwader trouw is slechts sprake in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk. Dat doet zich voor indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan, waarbij moet worden aangenomen dat iemand die beroepsmatig of bedrijfsmatig handelt, bekend is met de inhoud van het merkenregister. Er is geen sprake van kwade trouw als de inbreuk is bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt.
4.19.
Steca Elektronik heeft gesteld dat Evo-Energie wist dat zij inbreuk pleegde en te kwader trouw en opzettelijk heeft gehandeld. Zij heeft daartoe aangevoerd dat Steca Elektronik haar producten in eigen fabrieken in Europa vervaardigt en geen gebruik maakt van Chinese productieketens. Dat in China producten werden verkocht voorzien van de Merken had bij Evo-Energie daarom alle alarmbellen moeten doen afgaan, zo stelt Steca Elektronik. Op de website van Fangpusun worden de Fangpusun-laadregelaars rechtstreeks vergeleken met de producten van Steca Elektronik.  Evo-Energie, die zich presenteert als specialist binnen de solar-branche is ontegenzeggelijk bekend met Steca Elektronik, aldus Steca Elektronik.
4.20.
Ten aanzien van de door Steca Elektronik genoemde vergelijking van producten op de website van Fangpusun, heeft Evo-Energie betwist dat die op de website stond toen zij in 2013 de producten kocht. Evo-Energie heeft ook overigens betwist dat zij moedwillig of te kwader trouw heeft gehandeld. Zij heeft onder meer aangevoerd dat medewerkers van Fangpusun haar hebben gezegd dat zij produceren voor Steca Elektronik, zodat zij er vanuit mocht gaan dat Fangpusun de merkhouder was of toestemming had voor het gebruik van de Merken. Van het Solsum- en Solarix-merk dacht zij dat het type-aanduidingen waren. Voorts heeft Evo-Energie gesteld dat haar medewerkers bij het vullen van de webshop, waarbij het ging om grote aantallen producten, nog niet de beschikking hadden over de Fangpusun-laadregelaars en daarom op internet gevonden afbeeldingen, omschrijvingen en fabrikantaanduidingen hebben gebruikt. Dat had gecontroleerd moeten worden, maar dat is niet gebeurd, aldus Steca Elektronik.
4.21.
In het licht van het verweer van Evo-Energie, heeft Steca Elektronik haar stelling dat sprake is van merkgebruik te kwader trouw, in de zin van moedwillige inbreuk, onvoldoende onderbouwd. Haar stelling ten aanzien van de vergelijking op de website van Fangpusun heeft Steca Elektronik na de betwisting van Evo-Energie onvoldoende gemotiveerd gehandhaafd. De omstandigheid dat een Chinese producent de producten aanbood, is in het licht van de toelichting van Evo-Energie onvoldoende voor het aannemen van kwade trouw aan de zijde van Evo-Energie. Wel geldt dat de inbreuk aan Evo-Energie kan worden toegerekend. Evo-Energie dient dan ook de door Steca Elektronik als gevolg van de merkinbreuk geleden schade te vergoeden.
4.22.
Steca Elektronik heeft gesteld dat zij schade heeft geleden in de vorm van omzet- en winstderving, verlies aan exclusiviteit en reputatieschade. Evo-Energie heeft betwist dat Steca Elektronik dergelijke schade heeft geleden en heeft aangevoerd dat Steca Elektronik niet actief is op de Nederlandse markt, zodat ook om die reden geen schade kan zijn geleden. Voor het toewijzen van een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden, aannemelijk is. Gelet op de aard van de inbreuk en de stellingen van Steca Elektronik, is de mogelijkheid dat zij als gevolg daarvan schade heeft geleden in voldoende mate aannemelijk geworden. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat zal dan ook worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente vanaf de datum van de dagvaarding zal als onbetwist eveneens worden toegewezen. De gevorderde betaling binnen twee weken na betekening van het vonnis komt niet voor toewijzing in aanmerking, omdat deze zich niet verhoudt met de verwijzing naar een schadestaatprocedure.
Dwangsom (vordering X)
4.23.
Aan het verbod en aan de bevelen tot afgifte en opgave zullen dwangsommen worden verbonden die, zoals Evo-Energie heeft bepleit, zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals in het dictum vermeld. Voor zover Evo-Energie heeft bedoeld te vorderen dat ook aan andere vorderingen dwangsommen worden verbonden, ziet de rechtbank hiervoor geen aanleiding, zodat de vordering in zoverre wordt afgewezen.
Proceskosten (vordering XI)
4.24.
Als de in het ongelijk gestelde partij zal Evo-Energie worden veroordeeld in de proceskosten. Steca Elektronik vordert de werkelijke kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv, conform de daartoe gedane opgave van het honorarium van de advocaten van € 17.901,-. Zij heeft aangevoerd dat de gemaakte kosten gerechtvaardigd zijn omdat er meerdere grondslagen zijn aangevoerd en er sprake is van een buitenlandse partij.  Evo-Energie heeft de redelijkheid en evenredigheid van deze kosten betwist. De rechtbank acht het in de Indicatietarieven in IE-zaken van 1 april 2017 voor categorie IIa (bodemzaken) onder b. (eenvoudig) opgenomen bedrag van € 8.000,- als redelijke en evenredige proceskosten toewijsbaar. Daarbij heeft de rechtbank onder meer gelet op het beperkte aantal proceshandelingen en overgelegde producties en het relatief overzichtelijke feitencomplex. Dat Steca Elektronik zich (in het kader van hetzelfde feitencomplex) op meerdere grondslagen heeft beroepen, maakt niet dat geen sprake is van een als eenvoudig aan te merken zaak. De omvang van het verweer, het - voor zover thans mogelijk - in te schatten belang van de zaak en de omstandigheid dat Steca Elektronik in het buitenland is gevestigd, geven daartoe in het onderhavige geval evenmin aanleiding. De proceskosten van Steca Elektronik worden derhalve begroot op een bedrag van € 8.000,- aan kosten voor werkzaamheden van de advocaat, te vermeerderen met een bedrag van € 103,38 aan kosten van de dagvaarding en een bedrag van € 626,- aan griffierecht, derhalve in totaal op een bedrag van € 8.729,38. De rechtbank zal de gevorderde nakosten begroten conform het toepasselijke liquidatietarief. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis zal als onbestreden worden toegewezen.
5
De beslissing
De rechtbank
5.1.
beveelt Evo-Energie om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de onder 2.2 genoemde Merken in alle lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich in alle lidstaten van de Europese Unie te onthouden van het gebruik van de Merken voor het aanbieden en verhandelen van Fangpusun-laadregelaars;
5.2.
bepaalt dat Evo-Energie een dwangsom verbeurt van € 2.500,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 geformuleerde bevel, dan wel, ter keuze van Steca Elektronik, van € 1.000,- per product, met een maximum van € 250.000,-;
5.3.
beveelt Evo-Energie om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis alle bij haar in voorraad zijnde Fangpusun-laadregelaars ter vernietiging af te geven aan een door Evo-Energie aan te wijzen deurwaarder;
5.4.
beveelt Evo-Energie om binnen 40 werkdagen na betekening van dit vonnis, onder overlegging van:
- volledige en duidelijk leesbare kopieën van alle beschikbare inkooporders, facturen, leveringsbonnen, documenten en stukken met betrekking tot alle transacties en verhandelingen van de Fangpusun-laadregelaars;
opgave te doen van:
het exacte aantal verkochte, geleverde of anderszins ter beschikking gestelde of vervreemde Fangpusun-laadregelaars, met vermelding van de daarbij behorende prijzen;
alle door de Fangpusun-laadregelaars gegenereerde omzet en netto-winst;
de volledige namen en adressen van de partijen aan wie de Fangpusun-laadregelaars zijn verkocht, geleverd of anderszins ter beschikking gesteld of vervreemd, waarbij gegevens van natuurlijke personen worden geanonimiseerd;
5.5.
bepaalt dat Evo-Energie bij overtreding van de onder 5.3 en 5.4 geformuleerde bevelen een dwangsom verbeurt van € 1.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) met een maximum van € 100.000,-;
5.6.
veroordeelt Evo-Energie tot vergoeding van de als gevolg van de merkinbreuk door Steca Elektronik geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover als bedoeld in artikel 6:119 BW
vanaf
29 maart 2018 tot de dag van volledige betaling;
5.7.
veroordeelt Evo-Energie in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Steca Elektronik tot op heden begroot op € 8.729,38 en aan nakosten begroot op een bedrag van
€ 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen - onder de voorwaarde dat niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis is voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden - met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat [NAAM], deze bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
5.8.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.9.
wijst af het meer of ander gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser en in het openbaar uitgesproken op 19 juni 2019.
Steca Elektronik stelt in de dagvaarding dat de inschrijving op 5 oktober 2015 heeft plaatsgevonden, maar uit het door haar als haar productie 3 overgelegde certificaat blijkt dat de inschrijvingsdatum 13 juni 2016 is
Op de door Evo-Energie overgelegde facturen staan verschillende bedrijfsnamen. Partijen gaan er echter in hun stellingen vanuit dat het hetzelfde bedrijf betreft
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen
In dit verband geldt dat dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, zie
HvJ 20 maart 2003, C-291/00 (Arthur/Arthur et Felicie)
Vgl. o.a. HvJ 11 september 2007, C-17/06 (Céline)
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
Vgl. arresten van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in de zaak Stichting Pictoright / Art & Allposters International B.V.: onder meer ECLI:NL:GHSHE: 2012:BX8701,ECLI:NL:GHSHE:2013:3019 en met name ECLI:NL:GHSHE:2014:809
Vgl. het artikel “Een onmogelijke opdracht” van H. de Hek, IER 2016/46
Vgl. rechtbank Den Haag 2 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293, inzake Fleurop / Topbloemen
BenGH 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935 (Ondeo/Michel)
Burgerlijk Wetboek