ECLI:NL:GHARL:2016:5859
Gerechtshof ARL — Uitspraak 


GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
locatie Leeuwarden
afdeling civiel recht, handel
zaaknummers gerechtshof 200.155.038/01
(zaaknummer/rolnummer: 370968/HA ZA 14-222)
arrest van 19 juli 2016 in kort geding in de zaak van
Privider B.V,
gevestigd te Weesp,
hierna:
Privider
appellante,
in eerste aanleg: gedaagde,
advocaat: mr. E.Tj. van Dalen, kantoorhoudende te Groningen,
tegen
1
Previder B.V.
gevestigd te Hengelo,
hierna:
Previder
,
2.
I.L.M. Participatie en Beheer B.V.
gevestigd te Hengelo (Ov),
hierna: I.L.M.
geïntimeerden,
in eerste aanleg: eiseressen
hierna gezamenlijk:
Previder c.s.
advocaat: mr. N.D.L. Bennink, kantoorhoudende te Enschede.
1
Het geding in eerste aanleg
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis in kort geding van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling civielrecht, zittingsplaats Lelystad van
18 juli 2014.
2
Het geding in hoger beroep
2.1
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding d.d. 14 augustus 2014 en het herstelexploot van 22 augustus 2014,
- de memorie van grieven met producties d.d. 24 maart 2015,
- de memorie van antwoord met producties d.d. 19 mei 2015,
- de akte houdende uitlating producties met productie van Privider d.d. 30 juni 2015,
- de antwoordakte van Previder c.s. van 14 juli 2015.
2.2
Vervolgens hebben partijen stukken voor het wijzen van arrest overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.
2.3
Privider heeft gevorderd om bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling civielrecht, zittingsplaats Lelystad van 18 juli 2014 te vernietigen en opnieuw rechtdoende Privider c.s. alsnog niet ontvankelijk te verklaren in hun vorderingen, althans hun vorderingen alsnog af te wijzen, met veroordeling van Previder c.s. in de werkelijke kosten in beide instanties, voor wat betreft de eerste aanleg te begroten op € 6252,99 en wat betreft het hoger beroep op
€ 4.120,- te vermeerderen met de nakosten en wettelijke rente over de nakosten.
3
De beoordeling in hoger beroep
De vaststaande feiten
3.1
Tussen partijen staan de volgende feiten vast als enerzijds gesteld en anderzijds onvoldoende weersproken.
3.1.1
Previder is een in Hengelo gevestigd landelijk opererend datacenter dat diensten aanbiedt op het gebied van cloud hosting, connectivity en ISP services.
3.1.2
Previder is houdster van de op 11 november 2009 ingeschreven domeinnamen previder.nl en previder.com.
3.1.3
I.L.M is houdster van het onder nummer 0876728 op 17 februari 2010 geregistreerde Benelux woordmerk PREVIDER voor waren en diensten in klassen 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42 en 45 en het onder nummer 010627198 op 6 september 2012 geregistreerde Gemeenschapsmerk PREVIDER voor diensten in klassen 35, 39, 42 en 45.
3.1.4
I.L.M heeft Previder het recht gegeven haar PREVIDER merken te gebruiken inclusief het recht zelfstandig op te treden tegen inbreukmakers. Daartoe heeft I.L.M. in
juni 2014 aan Previder een schriftelijke volmacht verstrekt.
3.1.5
Privider is een in Weesp gevestigde internetprovider die haar gebruikers de mogelijkheid biedt anoniem te bellen, mailen, chatten en betalen. Tot begin april 2014 handelde zij onder de naam "Secret Alter Ego". Begin april 2014 heeft zij haar naam gewijzigd in Privider. Tevens heeft zij de domeinnaam privider.nl geregistreerd.
3.1.6
De gemachtigde van I.L.M. heeft Privider op 29 april 2014, kort gezegd, gesommeerd haar inbreuken op de merkrechten van I.L.M te staken en aan haar als voorschot op schadevergoeding een bedrag van € 1.500,- te betalen.
Het geschil en de beslissing in eerste aanleg
3.2
Previder c.s. hebben bij dagvaarding van 20 juni 2014 de onderhavige kortgedingprocedure aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Lelystad en daarbij jegens Privider gevorderd, samengevat, i) een verbod op het gebruik van een met het merk PREVIDER overeenstemmend teken, inclusief een verbod op het gebruik van de domeinnaam www.privider.nl en de handelsnaam Privider;
ii) opgave van de totale omzet en de netto en bruto winst sinds de naamsverandering van Privider door een accountant en betaling van een voorschot op die winst;
een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000 per dag tot het maximum van € 500.000,- met veroordeling van Privider in de buitengerechtelijke kosten en de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten.
3.3
Aan haar vorderingen hebben Previder c.s. ten grondslag gelegd dat Privider door het gebruik van het teken Privider inbreuk maakt op de merkrechten van I.L.M als bedoeld in
artikel 2.20 lid 1 sub b en d van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Previder c.s. hebben hun vorderingen voor zover deze waren gebaseerd op het gemeenschapsmerk ter zitting ingetrokken. Previder c.s. hebben daarnaast gesteld dat Privider met het gebruik van de naam Privider en de domeinnaam privider.nl op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) ook inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Previder.
3.4
Privider heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Privider heeft zich allereerst op het standpunt gesteld dat het merk PREVIDER en de handelsnaam Previder voor de ingeschreven waren en diensten en de door Previder verrichte bedrijfsactiviteiten onderscheidend vermogen missen en dat er om die reden geen sprake is van inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Previder c.s. Privider heeft verder betwist dat er sprake is van verwarringsgevaar. Daartoe heeft Privider gesteld dat de aard van haar onderneming en de door haar aanboden diensten geheel verschillen van de activiteiten die Previder c.s. verrichten. Privider heeft daarnaast gesteld dat er geen overeenstemming is tussen het woordmerk PREVIDER en het teken “Privider” zoals dat door haar wordt gebruikt.
3.5
De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis van 18 juli 2014 de verweren van Privider afgewezen en de gevorderde verboden met dwangsommen toegewezen en Previder op de voet van 1019h Rv veroordeeld in de proceskosten van Previder c.s., begroot op € 6.252,99.
Beoordeling van de grieven en de vordering
3.6
Tegen de toewijzing van de vorderingen van Previder c.s. en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen, is Privider onder aanvoering van zes grieven in hoger beroep gekomen. De grieven strekken er toe om het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Het hof zal de grieven gezamenlijk bespreken, onder de volgende onderwerpen.
3.7
De voorzieningenrechter is in het bestreden vonnis uitgegaan van de geldigheid van het Benelux merk PREVIDER. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat dit woordmerk niet louter beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. In zijn oordeel heeft de voorzieningenrechter laten meewegen dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het merk heeft ingeschreven en Privider geen procedure tot nietigverklaring heeft ingesteld (r.o. 4.6). Privider bestrijdt dit oordeel onder
grief 2
. De grief bestrijdt daarnaast alle overige voorwaarden die artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE aan een merkinbreuk instelt.
Grief 1
gaat in op de vereiste soortgelijkheid tussen de aangeboden waren en diensten.
3.8
Het hof leest in beide grieven en in de daarop gegeven toelichting in essentie geen andere relevante stellingen of verweren dan die reeds in eerste aanleg waren aangevoerd en door de voorzieningenrechter gemotiveerd zijn verworpen. Het hof onderschrijft hetgeen de voorzieningenrechter ter motivering van zijn beslissing heeft overwogen en neemt die motivering over. Ter toelichting voegt het hof daar nog het volgende aan toe.
Geldigheid en beschermingsomvang van het merk PREVIDER
3.9
Anders dan Privider in randnummer 61 van haar memorie van grieven stelt, heeft de voorzieningenrechter het verweer van Privider dat het merk PREVIDER ieder onderscheidend mist, wèl onderzocht. De voorzieningenrechter heeft daarbij naar het oordeel van het hof waarde mogen hechten aan het feit dat het merk door het BBIE is ingeschreven omdat het BBIE, net als het bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), voorafgaand aan de inschrijving ambtshalve onderzoekt of een merk voldoende onderscheidend vermogen heeft. Dat het woordmerk PRIVIDER door het BBIE en het EUIPO is ingeschreven betekent dus dat beide instanties van oordeel zijn dat het merk PREVIDER van huis uit voor de ingeschreven waren en diensten (voldoende) onderscheidend is. Ook het hof acht het voorshands niet aannemelijk dat het merk PREVIDER door het in aanmerking komend publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven als uitsluitend beschrijvend wordt opgevat. Previder is niet het gangbare woord voor provider. Anders dan Privider betoogt, is er dus ook geen sprake van ongerechtvaardigde monopolisering van gangbaar taalgebruik ten koste van andere marktdeelnemers. Bij de beoordeling van de mogelijke nietigheid van het merk PREVIDER is verder van belang, zoals Previder c.s. onbestreden hebben gesteld, dat het merk sinds 2009 door Previder wordt gebruikt, waardoor het ook door inburgering ten tijde van het depot voldoende onderscheidend moet worden geacht.
3.10
Het hof is met Privider en de voorzieningenrechter van mening dat het merk PREVIDER van huis uit weinig onderscheidend is. Dat het merk PREVIDER door het gebruik daarvan alsnog een groot onderscheidend vermogen heeft verkregen, zoals
Previder c.s. stellen, is door hen niet aannemelijk gemaakt. Gegevens met betrekking tot onder andere het marktaandeel van het merk en de hoogte van de reclamekosten zijn door Previder c.s. niet overgelegd. Bij de beoordeling van de merkinbreuk zal het hof, net als de voorzieningenrechter, ervan uitgaan dat het merk PREVIDER geldig is, maar een gering onderscheidend vermogen heeft.
Inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE
3.11
Van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Daarbij dient te worden uitgegaan van het merk zoals dat is geregistreerd en het teken zoals dat wordt gebruikt. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en diensten. Verwarringsgevaar moet eerder moet worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen. Voor het aannemen van een merkinbreuk is niet vereist dat er daadwerkelijke verwarring is geconstateerd.
Overeenstemming?
3.12
Het hof is met de voorzieningenrechter van oordeel dat het teken privider visueel, auditief en begripsmatig overeenstemt met het merk PREVIDER.
3.13
Dat het merk PREVIDER door een professionele afnemer van cloud hosting, connectivity en ISP services op Nederlandse wijze als pré-vider wordt opgevat waardoor auditieve overeenstemming ontbreekt, zoals Privider onder grief 2 betoogt, acht het hof gelet op de wijze waarop het merk door Previder c.s. in haar uitingen wordt gebruikt, hoogst onaannemelijk. Uit die uitingen blijkt nu juist dat het gebruik van Engelse woorden in de betrokken branche zeer gebruikelijk is. Daarmee is de auditieve overeenstemming gegeven. Privider erkent met zoveel woorden dat het merk en teken begripsmatig overeenstemming (zie randnummer 89 van de memorie van grieven). Die overeenstemming wordt, zo begrijpt het hof de stellingen van Privider, weggenomen door het visuele verschil tussen merk en teken. De letter “i” in privider is vervangen door een sleutelgat waardoor de totaalindruk een andere is, aldus Privider.
3.14
Het hof kan Privider hierin niet volgen omdat uit de door haar overgelegde stukken blijkt dat het teken “privider” ook zonder toevoeging van genoemd sleutelgat wordt gebruikt. Daarenboven is het hof voorshands van oordeel dat de toevoeging van het sleutelgat de auditieve en begripsmatige overeenstemming onvoldoende wegneemt.
Soortgelijke diensten?
3.15
De volgende vraag die moet beantwoord is of de diensten soortgelijk zijn. Bij de beoordeling daarvan dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de diensten waarvoor het merk PREVIDER is ingeschreven en waarvoor het teken Privider wordt gebuikt, zoals de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het complementair of concurrerend karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zal toekennen.
3.16
Allereerst staat vast dat het merk PREVIDER is ingeschreven voor de diensten die door Privider worden aangeboden. Voor zover Privider betoogt dat zij zelf geen toegang tot het internet aanbiedt, maar slechts een platform exploiteert die het consumenten mogelijk maakt zich anoniem op het internet te begeven, geldt dat die diensten onlosmakelijk zijn verbonden met de diensten die door de afnemers van Previder c.s. worden aangeboden en in die zin dus complementair zijn aan de diensten waarvoor I.L.M haar merk heeft ingeschreven. Ook om die reden dienen de diensten van Privider naar het voorlopig oordeel van het hof als soortgelijk te worden beschouwd.
Gevaar voor verwarring?
3.17
Gelet op de mate van overeenstemming tussen het ingeschreven merk PREVIDER en het teken Privider en de gelijkheid van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor het teken door Privider wordt gebruikt, is het hof voorshands van oordeel, niettegenstaande het geringe onderscheidende vermogen van het merk PREVIDER, dat door het gebruik bij de afnemers van de diensten van Previder c.s. verwarring kan ontstaan met betrekking tot de herkomst van die diensten, meer in het bijzonder zouden de afnemers van Previder c.s. kunnen menen dat Privider een aan Previder c.s. gelieerde onderneming is, ook indien moet worden aangenomen - zoals Privider stelt en Previder c.s. betwisten - dat van de afnemers van Previder c.s. vanwege hun deskundigheid meer oplettendheid mag worden verwacht. Dat de afnemers van Previder c.s. daadwerkelijk menen dat Privider op enige wijze aan Previder c.s. is gelinkt, blijkt uit de door Previder c.s. in productie 19 overgelegde verklaringen. Uit die verklaringen blijkt verder dat de verwarring mede is veroorzaakt door de door Privider gevoerde landelijke radiocampagne.
3.18
Bijgevolg is het hof, net als de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel dat sprake is van merkinbreuk. Grieven 1 en 2 falen.
Handelsnaaminbreuk?
3.19
Grief 3
richt zich tegen het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat ook met betrekking tot het voeren van de handelsnaam Privider het voldoende aannemelijk is dat bij het relevante publiek verwarring te duchten is. De grief bevat in hoofdzaak dezelfde klachten die door Privider onder grieven 1 en 2 zijn aangevoerd en die door het hof hiervoor zijn verworpen. Die klachten behoeven om die reden geen bespreking. Nieuw is de klacht dat de voorzieningenrechter bij de beoordeling van de overeenstemming tussen beide handelsnamen ten onrechte er geen rekening mee heeft gehouden dat Privider niet de .nl maar de .com extensie gebruikt, terwijl Previder c.s. alleen previder.nl gebruikt. Het hof is met Previder c.s. van oordeel dat bij de beoordeling van overeenstemming en verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet de extensie van de domeinnaam van ondergeschikt belang is. Het gebruik van de extensie neemt naar het oordeel van het hof het verwarringsgevaar niet weg, nog daargelaten dat Privider de handelsnaam ook zonder extensie voert. Grief 3 faalt ook.
Verbodsvorderingen
3.20
Gelet op het bovenstaande falen ook de
grieven 4 en 5
die gericht zijn tegen de toegewezen verboden onder 5.1 en 5.3 en de dwangsomveroordeling onder 5.4 van het dictum van het bestreden vonnis. Voor de volledigheid merkt het hof op dat de hoogte van de dwangsommen ook in hoger beroep door Privider niet wordt bestreden. Het hof merkt verder op dat grief 4 wèl slaagt voor zover zij betrekking heeft op het onder 5.2  bepaalde verbod op het gebruik van de domeinnaam privider.nl, nu die domeinnaam niet van Privider is en zij die domeinnaam ook niet heeft gebruikt. De vraag of het gebruik van de domeinnaam privider.com onder het verbod van 5.1 valt, is een vraag die vanwege het ontbreken van incidenteel appel niet voorligt en zo nodig door de executierechter moet worden beantwoord.
Proceskosten in eerste aanleg
3.21
Grief 6
betreft de proceskostenveroordeling in eerste aanleg op de voet van artikel 1019h Rv en houdt in dat de voorzieningenrechter de proceskosten had moeten compenseren, omdat hij een deel van de vorderingen van Previder c.s., te weten de gevorderde opgave van de omzet en de winst en het voorschot hierop, heeft afgewezen. Het hof kan Privider hierin niet volgen nu Privider op de voet van artikel 237 Rv in verbinding met artikel 1019h Rv als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden beschouwd en aldus terecht in de proceskosten van Previder c.s. is veroordeeld. Ook grief 6 faalt dus.
Proceskosten in hoger beroep
3.22
Privider dient ook als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het hoger beroep te worden veroordeeld. Previder c.s. hebben vergoeding van proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. De door Previder c.s. opgemaakte specificatie van hun kosten is niet op juiste wijze, te weten bij akte, in het geding gebracht en maakt geen deel uit van het procesdossier. De kosten van Previder c.s. zullen daarom op de gebruikelijke wijze worden begroot.
4
Slotsom
De grieven 1, 2, 3, 5 en 6 falen. Grief 4 slaagt wat betreft de veroordeling onder 5.2 van het dictum. Het vonnis zal op dat punt worden vernietigd. Voor het overige wordt het vonnis bekrachtigd. Privider zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten van dit hoger beroep worden veroordeeld (1,5 punt in tariefgroep II)
5
De beslissing
Het gerechtshof, rechtdoende in hoger beroep:
- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, uitgezonderd de veroordeling onder 5.2, vernietigt het vonnis in zoverre;
- veroordeelt Privider in de kosten van hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Previder c.s. begroot op € 1.341,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief en op € 704,- voor griffierecht;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. I. Tubben en mr. J.N. Bartels, en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 19 juli 2016.