ECLI:NL:RBDHA:2019:8039
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/557575 / HA ZA 18-856
Vonnis van 7 augustus 2019
in de zaak van
[B.V. I]
te [plaats 1] ,
eiseres in conventie,
verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: mr. C. Beijer te Utrecht,
tegen
1
WALKING BIKE BEHEER B.V.te Groningen,
2.
[de uitvinder]
te [plaats 2] (gemeente [de Gemeente] ),
gedaagden in conventie,
eisers in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: mr. L.F.A. van Zielst te Amsterdam.
Partijen worden hierna [B.V. I] , Walking Bike en [de uitvinder] genoemd. Walking Bike en [de uitvinder] worden tezamen gedaagden genoemd.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 18 juli 2018, met producties;
de conclusie van antwoord tevens eis in (voorwaardelijke) reconventie, met producties;
het tussenvonnis van 21 november 2018 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
het proces-verbaal van comparitie van 19 maart 2019.
1.2.
Het proces-verbaal van comparitie is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld evidente onjuistheden van feitelijke aard schriftelijk aan de rechtbank kenbaar te maken. Partijen hebben van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.
1.3.
Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.
2
2.	De feiten
2.1.
[de uitvinder] is uitvinder van de Lopifit. De Lopifit kan worden omschreven als een soort grote step die wordt aangedreven door een combinatie van spierkracht, een geïntegreerde loopband en een hulpmotor. Op 23 april 2013 is aan [de uitvinder] in verband met deze uitvinding een Nederlands octrooi verleend. Op de navolgende afbeelding is de Lopifit te zien:
2.2.
[B.V. I] is een familiebedrijf dat (brom)fietsen produceert en verkoopt. [B.V. I] wordt gedreven door onder anderen de heren [A] (roepnaam: [A] ), [B] (roepnaam: [B] ) en [C] (roepnaam: [C] ).
2.3.
Nadat [de uitvinder] zelf een prototype van de Lopifit had ontwikkeld, heeft hij op
13 oktober 2014 een licentieovereenkomst gesloten met [B.V. I] , waarbij [de uitvinder] de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van de Lopifit heeft ondergebracht bij [B.V. I] . Deze licentieovereenkomst (verder te noemen: de overeenkomst), waarin [de uitvinder] wordt aangeduid met “
A
” en [B.V. I] met “
B
”, bevat onder meer de volgende bepalingen:
“
Artikel 1 - Overdracht productie- en verkooprechten
1.1
A
geeft aan
B
het alleenrecht om de Lopifit volgens de uitvinding te fabriceren en te verkopen op de voorwaarden zoals hierna omschreven.
Artikel 2 - Doel van de overeenkomst
2.1
Het doel van de overeenkomst is het opzetten en ontwikkelen van een productielijn en distributienetwerk voor een profijtelijke exploitatie van de vinding.
2.2
B
zal zich inspannen om een zo groot mogelijke marktdekking voor de vinding te verkrijgen.
Artikel 3 - Looptijd van de overeenkomst
3.1
De looptijd van de overeenkomst is achttien jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekenen van de overeenkomst.
Artikel 4 - Royaltyvergoeding
4.1
B
zal voor elk verkocht product volgens de vinding aan
A
een vergoeding betalen van 50 euro, zegge vijftig euro.
4.2
De aan
A
toekomende royalty’s zullen per maand worden voldaan.
4.3
Jaarlijks zal
B
aan
A
een accountantsverklaring verstrekken met een opgave van de in het betreffende jaar gerealiseerde verkopen van het product. (…)
(…)
Artikel 8 - Concurrentie
8.1
Het is
B
niet toegestaan om binnen achttien jaar na introductie van het product volgens de uitvinding zonder toestemming van de uitvinder een soortgelijk product op de markt te zetten of een belang te hebben bij een bedrijf die dit doet.
(…)
Artikel 10 - Concurrentie en product ontwikkeling
10.1
A
zal zich onthouden van elke activiteit die een profijtelijke exploitatie van de vinding door
B
nadelig beïnvloed.
A
verplicht zich tevens te onthouden van enige betrokkenheid, direct of indirect met betrekking tot de commercialisering door derden van verbeteringen en aanvullingen op het product.
10.2
Indien [de uitvinder] vindingen ontwikkelt welke bedoeld zijn voor de Lopifit markt zullen deze als eerste aan
B
aangeboden worden en zal
B
een redelijke periode, doch niet langer dan drie maanden, de gelegenheid krijgen hiervoor in onderling overleg eveneens de rechten te verwerven. Indien en voor zover partijen niet tot elkaar komen, zal
A
deze rechten elders mogen aanbieden.”
2.4.
Na aanvang van de overeenkomst heeft [B.V. I] aan de hand van het prototype van [de uitvinder] de Lopifit in China laten produceren.
2.5.
In februari 2015 heeft [B.V. I] de eerste Lopifits verkocht. Bij bestelling van een Lopifit dienden klanten een aanbetaling te doen, welke aanbetalingen door [B.V. I] vervolgens werden overgemaakt naar de fabrikant in China om de Lopifits te laten produceren. De eerste container met voor de levering aan klanten bestemde Lopifits is in de zomer van 2015 door [B.V. I] ontvangen.
2.6.
Gedurende de eerste periode van verkoop van Lopifits door [B.V. I] was [de uitvinder] regelmatig op het bedrijf van [B.V. I] aanwezig en onderhielden partijen intensief contact. Daardoor was [de uitvinder] op de hoogte van de aantallen bestelde en (aan)betaalde Lopifits en van de hoeveelheid uit China ontvangen Lopifits. [de uitvinder] stemde de facturatie voor de royalty’s aan [B.V. I] daarop af. Hij ontving van [B.V. I] geen (maandelijkse) opgave. [de uitvinder] heeft [B.V. I] in 2015 drie facturen gezonden (voor respectievelijk 10, 100 en 96 Lopifits). Deze facturen zijn door [B.V. I] voldaan.
2.7.
Vanaf oktober 2015 tot (eind) juni 2016 heeft de zoon van [de uitvinder] , [X] , werkzaamheden voor [B.V. I] verricht als sales manager. In die hoedanigheid hield hij ook de verkochte aantallen Lopifits bij en gaf die aantallen door aan [de uitvinder] . [de uitvinder] is daarop facturen voor de royalty’s aan [B.V. I] gaan sturen op basis van de hem op die wijze opgegeven aantallen. Tot de maand mei 2016 heeft [B.V. I] ook deze facturen voldaan.
2.8.
Op 1 juni 2016 heeft [de uitvinder] een factuur met kenmerk 201410-08 aan [B.V. I] gezonden voor een bedrag van € 5.808,-- inclusief BTW voor 96 Lopifits. De factuur vermeldt een betalingstermijn van veertien dagen. Vanwege het uitblijven van betaling heeft [de uitvinder] op 7 juli 2016 een betalingsherinnering aan [B.V. I] gezonden met wederom een betalingstermijn van veertien dagen.
2.9.
Eveneens op 7 juli 2016 heeft [de uitvinder] een e-mail aan [B.V. I] gezonden waarin hij zijn zorgen uit over de inspanningen van [B.V. I] met betrekking tot het produceren en in de markt zetten van de Lopifit. Na een uiteenzetting van zijn zorgen heeft [de uitvinder] in deze e-mail, voor zover van belang, het volgende vermeld:
“Om de goede naam van het product en daarbij ook mijn naam te beschermen tegen verdere afbreuk, geef ik [B.V. I]
vanaf vandaag drie maanden
de tijd om aan de volgende voorwaarden te voldoen.
(…)
Uiteraard dien ik dan ook elke maand een gespecificeerde opgave van de verkopen te ontvangen.
(…)
Als ik geen bevestiging van je ontvang of je niet of niet tijdig voldoet aan deze punten acht ik mij vrij de overeenkomst met jou te beëindigen omdat je je dan onvoldoende hebt ingespannen om het product tot een succes te maken.
(…)
Ook verzoek ik jullie vriendelijk maar dringend om mij vanaf nu, zoals we in de Licentieovereenkomst hebben afgesproken, de royaltyvergoeding keurig maandelijks uit te betalen.
Over de maand juni 2016 heb ik bijvoorbeeld nog steeds geen royalties ontvangen.
Ook heb ik nog nooit een opgave ontvangen van verkochte aantallen.
Ik verzoek jullie dringend binnen 14 dagen na vandaag de royalty over de maand juni te betalen en mij een opgave met accountantantverklaring te verstrekken van de verkochte aantallen in 2014 en 2015.
”
2.10.
Op 10 juli 2016 heeft [de uitvinder] een factuur met kenmerk 201410-09 aan [B.V. I] gezonden, voor een bedrag van € 5.808,-- inclusief BTW voor 96 Lopifits. Ook deze factuur vermeldt een betalingstermijn van veertien dagen.
2.11.
Op 25 juli 2016 heeft [de uitvinder] voornoemde e-mail van 7 juli 2016 per aangetekende post aan [B.V. I] gezonden met daarbij de mededeling dat hij binnen zeven dagen na dagtekening van die brief een antwoord verwacht. Bij brief van diezelfde dag heeft [de uitvinder] aan [B.V. I] bericht dat betaling van factuur 201410-08 nog altijd is uitgebleven en dat hij, indien geen betaling binnen zeven dagen plaatsvindt, een incassobureau zal inschakelen, in welk geval [B.V. I] de daarvoor gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht.
2.12.
Eveneens op 25 juli 2016 heeft [B.V. I] de besloten vennootschap Kiqqoff B.V. (hierna: Kiqqoff) opgericht. Kiqqoff heeft Lopifits verkocht.
2.13.
Op 1 augustus 2016 heeft [B.V. I] per e-mail gereageerd op de e-mail van [de uitvinder] van 7 juli 2016. In deze e-mail staat onder meer het volgende:
“Ook gaan wij akkoord met een maandelijks uitbetaling. De maand juni is al overgemaakt en staat als het goed is al op je rekening. En wij zullen, indien gewenst een accountantsverklaring verstrekken, over 2014 en 2015 heb ik onze accountant al gemaild. Zodra hij terug is van vakantie zal hij jou deze mailen.”
2.14.
Omdat de betaling van factuur 201410-08 de dagen erna nog niet werd ontvangen, heeft [de uitvinder] een incassobureau ingeschakeld. Dat bureau heeft op 5 augustus 2016 een aanmaning aan [B.V. I] gezonden voor het factuurbedrag van € 5.808,-- vermeerderd met incassokosten. Op 8 augustus 2016 heeft [de uitvinder] het factuurbedrag op zijn rekening ontvangen. De incassokosten heeft [B.V. I] niet betaald.
2.15.
Op 10 augustus 2016 heeft [de uitvinder] [B.V. I] een aanmaning tot betaling van factuur 201410-09 gestuurd, met een betalingstermijn van zeven dagen.
2.16.
Bij e-mails van 31 augustus 2016 en 8 september 2016 heeft [de uitvinder] , kort weergegeven, [B.V. I] nogmaals herinnerd aan de openstaande verplichtingen en verzocht alsnog aan deze verplichtingen te voldoen.
2.17.
Op 13 september 2016 heeft [B.V. I] factuur 201410-09 voldaan.
2.18.
Eveneens op 13 september 2016 heeft [de uitvinder] een e-mail aan [B.V. I] gezonden met onder meer de volgende inhoud:
“Helaas heb ik moeten constateren dat jullie, ondanks mijn laatste sommaties van 8 september jl.:
- de incassokosten over factuur 201410-08 niet hebben voldaan,
- factuur 201410-09, vervaldatum 25 juli 2016, vandaag pas is voldaan,
- geen opgave van het aantal verkochte en betaalde Lopifits in de maanden juli en augustus hebben verstrekt, zodat ik nog steeds geen royaltyfactuur over deze maanden heb kunnen opmaken.
Deze herhaalde wanbetaling en het uitblijven van opgaven, ondanks meerdere sommaties en een laatste ingebrekestelling, is voor mij onaanvaardbaar. Ook jouw toezegging om vandaag voor 12.00 uur inhoudelijk te reageren ben je niet nagekomen.
De maat is vol, het vertrouwen in [B.V. I] is inmiddels helemaal weg: [B.V. I] is gezien het bovenstaande in verzuim.
Hierbij ontbind ik de Licentieovereenkomst tussen ons.
(…)
Gezien bovenstaande ontbinding sommeer ik [B.V. I] bij deze met onmiddellijke ingang iedere handeling ((laten) produceren, vermarkten, verkopen, etc) met betrekking tot de Lopifit te staken en gestaakt te houden, met dien verstande dat de bestaande en al onherroepelijk bestelde voorraad nog verkocht en uitgeleverd mag worden.
Hierbij sommeer ik [B.V. I] mij binnen 5 dagen na heden een door een accountant voor akkoord verklaarde opgave te verstrekken van de per heden aanwezige en reeds onherroepelijk bestelde voorraad.
Ook sommeer ik jullie het gebruik van de naam Lopifit te staken, anders dan voor de verkoop van de hierboven bedoelde voorraad.
Tot slot wijs ik jullie erop dat jullie conform de overeenkomst gedurende 18 jaar na de introductie van de Lopifit
geen concurrerende producten
op de markt mogen zetten of een belang mogen hebben bij een bedrijf dat dat doet.
Ik sommeer jullie je daaraan te houden.
”
2.19.
Op 20 september 2016 heeft [B.V. I] per e-mail opgave gedaan van de in juli en augustus 2016 verkochte Lopifits. Volgens die opgave heeft [B.V. I] in die maanden 108 Lopifits verkocht. Naar aanleiding van deze opgave heeft [de uitvinder] op 21 september 2016 een factuur met kenmerk 201410-10 aan [B.V. I] gezonden, voor een bedrag van € 6.534,-- inclusief BTW. Ook deze factuur vermeldt een betalingstermijn van veertien dagen.
2.20.
Op 10 oktober 2016 heeft de (voormalig) advocaat [NAAM][de uitvinder] aan [B.V. I] bericht dat [B.V. I] in verzuim is ter zake van de betaling van de factuur met kenmerk 201410-10. Deze factuur is onbetaald gebleven.
2.21.
[B.V. I] heeft op enig moment aan [de uitvinder] een accountantsverklaring overgelegd van het aantal verkochte Lopifits over de jaren 2015 en 2016.
2.22.
Op 2 januari 2017 heeft [de uitvinder] [B.V. I] in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van deze rechtbank, hetgeen heeft geleid tot een vonnis van
2 maart 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:4415). Het kort geding vonnis houdt onder meer in:
“Ontbinding
4.6.
De vorderingen van [de uitvinder] vloeien alle voort uit de gestelde ontbinding van de Licentieovereenkomst door [de uitvinder] . Voor de beoordeling van de vorderingen dient derhalve vooraleerst te worden bepaald of deze ontbinding rechtsgeldig is.
4.7.
Volgens artikel 6:265 BW geeft iedere tekortkoming in de nakoming van de verbintenis de wederpartij het recht om die overeenkomst te ontbinden – welke bevoegdheid in het geval van niet blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van nakoming pas ontstaat wanneer de schuldenaar in verzuim is – tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
4.8.
Hetgeen tussen partijen vast staat, brengt voorlopig oordelend mee dat [B.V. I] is tekortgeschoten in de nakoming van uit de Licentieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, meer specifiek in de nakoming van artikel 4.2 van de Licentieovereenkomst dat de aan [de uitvinder] toekomende royalty’s (van € 50,- per verkochte Lopifit) per maand zullen worden voldaan en in de nakoming van artikel 4.3 van de Licentieovereenkomst dat [B.V. I] jaarlijks aan [de uitvinder] een accountantsverklaring zal verstrekken met een opgave van de in het betreffende jaar gerealiseerde verkopen van de Lopifit. Op het moment van ontbinden door [de uitvinder] bij e-mail van 13 september 2016 (2.23) was [B.V. I] ook (nog steeds) in verzuim dienaangaande.
4.9.
Om te beginnen staat immers vast dat [B.V. I] de facturen van [de uitvinder] voor royalty’s met kenmerk 201410-08 en 201410-09 niet binnen de daarvoor bij die facturen gestelde termijn en evenmin binnen de daarvoor bij aanmaningen door [de uitvinder] gestelde termijn heeft voldaan. Op het moment van ontbinden van de Licentieovereenkomst door [de uitvinder] had [B.V. I] weliswaar beide factuurbedragen voldaan, maar ten aanzien van factuur met kenmerk 201410-08 had [de uitvinder] door bij [B.V. I] aangekondigde (zie de brief van 24 juli 2016, 2.15) inschakeling van een incassobureau inmiddels kosten gemaakt. [de uitvinder] heeft betaling van deze factuur zonder (aanbod tot) vergoeding van de incassokosten niet als (behoorlijke) nakoming geaccepteerd. Zo heeft [de uitvinder] in zijn e-mail van 8 september 2016 (2.21) aan [B.V. I] geschreven dat [B.V. I] de incassokosten over de factuur nog steeds verschuldigd is, geeft [de uitvinder] een termijn om alsnog aan (onder meer) deze verplichting te voldoen en heeft [de uitvinder] zijn ontbinding ook gegrond op het uitblijven van deze betaling. [B.V. I] heeft naar voorlopig oordeel haar door het uitblijven van betaling na verstrijken van de betalingstermijn van factuur 201410-08 ingetreden verzuim in lijn met artikel 6:86 BW dan ook niet gezuiverd door betaling van die factuur nadien zonder (aanbod tot) betaling van de incassokosten.
4.10.
Daarbij komt dat de voorzieningenrechter voorshands van oordeel is dat [B.V. I] ook is tekort geschoten in de nakoming van de met [de uitvinder] gemaakte afspraken door in elk geval vanaf juli 2016 niet (tijdig) maandelijks opgave aan [de uitvinder] te doen van het aantal verkochte Lopifits. [de uitvinder] heeft inhoudelijk onbetwist gesteld dat de onder 4.2 van de Licentieovereenkomst opgenomen verplichting tot maandelijkse royaltybetaling – hoewel wellicht niet expliciet bepaald – impliceert dat door [B.V. I] maandelijks aan [de uitvinder] opgave moest worden gedaan, zodat hij een factuur kon sturen. Vanwege het intensieve contact tussen partijen was een dergelijk opgave in de eerste maanden na het sluiten van de Licentieovereenkomst niet nodig. Daarna is de zoon van [de uitvinder] namens [B.V. I] wel opgaves aan [de uitvinder] gaan verstrekken. Ter zitting heeft [B.V. I] aangegeven van die opgaves op de hoogte te zijn geweest. Na het vertrek van de zoon van [de uitvinder] bij [B.V. I] heeft [de uitvinder] tot aan de datum van ontbinding op 13 september 2016 [B.V. I] meermalen verzocht maandelijks opgave te doen van de verkochte Lopifits, zoals blijkt uit de onder 2.12, 2.14, 2.20 en 2.21 aangehaalde correspondentie. In de enige reactie van [B.V. I] daarop, namelijk in haar e-mail van 1 augustus 2016 (2.17), en in het overigens uitblijven van verdere reacties, leest de voorzieningenrechter ook een erkenning, althans geen ontkenning, dat dienaangaande een verplichting op haar rustte. Ter uitvoering van die verplichting heeft [B.V. I] na de e-mail van [de uitvinder] van 13 september 2016 dan ook alsnog maar te laat opgave gedaan van de verkochte aantallen Lopifits in juli en augustus 2016 (2.20). De voorzieningenrechter stelt in dit verband vast dat [B.V. I] gelet op de onder 2.21 weergegeven brief van [de uitvinder] van 8 september 2016 ten tijde van de ontbinding op 13 september 2016 in verzuim was ten aanzien van het doen van opgave over de maanden juli en augustus 2016.
4.11.
Verder is niet in geschil dat uit hoofde van artikel 4.3 van de Licentieovereenkomst ook een verplichting gold ter zake van een jaarlijkse accountantsopgave, waaraan in elk geval ten aanzien van de in 2015 gerealiseerde verkopen evenmin binnen de door [de uitvinder] (onder meer) bij de onder 2.12 weergegeven e-mail van 7 juli 2016 gestelde termijn is voldaan. Te dien aanzien was [B.V. I] ook op 13 september 2016 nog in verzuim.
4.12.
Overigens heeft [B.V. I] erkend dat zij de bij factuur van 21 september 2016 met kenmerk 201410-10 aan haar in rekening gebrachte royalty’s voor 108 verkochte Lopifits in de maanden juli en augustus 2016 aan [de uitvinder] verschuldigd is. Ook door het (nog altijd) niet voldoen van deze factuur is [B.V. I] tekortgeschoten in de nakoming van artikel 4.2 van de Licentieovereenkomst, ten aanzien waarvan zij bij schriftelijke aanmaning van de advocaat [NAAM][de uitvinder] van 10 oktober 2016 in gebreke is gesteld, voor zover dit verzuim niet reeds voortvloeit uit het verstrijken van de op die factuur vermelde betalingstermijn. Ook deze tekortkoming vormt grond voor ontbinding van de Licentieovereenkomst.
4.13.
Dat deze tekortkomingen van [B.V. I] in de nakoming van de betalingsverplichting en informatieverplichting te gering zijn om de ontbinding te rechtvaardigen, zoals [B.V. I] aanvoert, volgt de voorzieningenrechter voorshands niet. Kern van de Licentieovereenkomst was immers dat [B.V. I] bepaalde rechten verkreeg tegen betaling van een vergoeding aan [de uitvinder] . Het (tijdig) verrichten van betalingen en het verstrekken van inzicht in de voor de facturatie benodigde gegevens was derhalve de hoofdverplichting die [B.V. I] tegenover [de uitvinder] had. Het tekortschieten hierin rechtvaardigt naar voorlopig oordeel reeds een ontbinding.
4.14.
Hetgeen [de uitvinder] heeft aangevoerd over de service van [B.V. I] aan afnemers van de Lopifits die te wensen over zou laten en over een eventuele overdracht van rechten aan Kiqqoff die strijdig zou zijn met de Licentieovereenkomst behoeft daarom geen bespreking.
Gevolg van ontbinding
4.15.
Tussen partijen is niet in geschil dat [B.V. I] haar recht om de Lopifit te verhandelen ontleent aan de Licentieovereenkomst. Nu, zoals hiervoor overwogen, die overeenkomst voorshands oordelend is ontbonden, vervallen de daaruit voortvloeiende rechten. [B.V. I] heeft de stelling van [de uitvinder] , dat zij door zonder toestemming van [de uitvinder] door te gaan met het (doen) produceren en verhandelen van de Lopifit in strijd handelt met artikel 8 van de Licentieovereenkomst, niet betwist. [B.V. I] heeft ook niet aangevoerd dat zij ondanks de beëindiging van de Licentieovereenkomst gerechtigd zou zijn de verhandeling voort te zetten. Het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dan ook dat de vorderingen voor zover gegrond op handelen door [B.V. I] in strijd met voornoemde bepaling van de Licentieovereenkomst voor toewijzing in aanmerking komen.
4.16.
Voor zover [de uitvinder] zijn vorderingen baseert op inbreuk op merkrechten, zullen de vorderingen worden afgewezen. [de uitvinder] heeft deze merkenrechtelijke grondslag niet onderbouwd, althans enkel gewezen op de ontbinding van de Licentieovereenkomst. In de Licentieovereenkomst wordt het merkenrechtelijk aspect echter niet benoemd. De vorderingen kunnen daarom niet enkel worden gegrond op het feit dat die overeenkomst is ontbonden.
Verbod
4.17.
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal het gevorderde verbod tot het verrichten van iedere handeling met betrekking tot de Lopifit worden toegewezen, met dien verstande dat het verbod in lijn met artikel 8 van de Licentieovereenkomst zal worden beperkt tot de verdere productie en verhandeling van de Lopifit, hetgeen een verbod tot verdere verhandeling via Kiqqoff omvat. Het verbod als gevorderd impliceert ook een verbod voor Kiqqoff. Nu Kiqqoff geen door [de uitvinder] gedagvaarde partij is, komt het verbod – net als alle andere vorderingen voor zover die zien op Kiqqoff – in zoverre niet voor toewijzing in aanmerking. Het gevorderde verbod tot het gebruik van de merknaam LOPIFIT zal worden afgewezen. (…)”
Vervolgens heeft de voorzieningenrechter, voor zover hier van belang, [B.V. I] , bevolen om (a) binnen 24 uur na betekening van het vonnis de productie en verhandeling van de Lopifit te (doen) staken en gestaakt te houden, en (b) binnen twee werkdagen na betekening van het vonnis aan de advocaat [NAAM][de uitvinder] een gedetailleerde en naar waarheid gedane opgave te verstrekken van de op het moment van ingang van het onder a bedoelde verbod bij [B.V. I] aanwezige voorraad Lopifits en de reeds onherroepelijk bestelde voorraad. Hierbij is aan [B.V. I] een dwangsom opgelegd van € 5.000 voor de eerste dag of gedeelte daarvan dat [B.V. I] het onder a en/of b genoemde verbod overtreedt, vermeerderd met een dwangsom van € 1.000 per dag(deel) dat de overtreding voortduurt, dan wel, naar keuze van [de uitvinder] , een dwangsom van € 1.000 voor iedere Lopifit waarmee [B.V. I] het onder a genoemde verbod overtreedt, tot een maximum van € 120.000 is bereikt.
2.23.
[de uitvinder] heeft het kort geding vonnis bij exploot van 8 maart 2017 aan [B.V. I] laten betekenen, met bevel om aan de inhoud daarvan te voldoen.
2.24.
Bij brief van 11 mei 2017, met als bijlage een akte van cessie, is aan [B.V. I] bericht dat [de uitvinder] zijn rechten voortvloeiend uit het kort geding vonnis heeft overgedragen aan Walking Bike. De brief houdt verder namens Walking Bike een aansprakelijkstelling in van [B.V. I] voor schade en verbeurde dwangsommen wegens het handelen van [B.V. I] in strijd met de overeenkomst, het kort geding vonnis en de exclusieve rechten van Walking Bike.
2.25.
Op 6 september 2017 heeft de deurwaarder op verzoek van Walking Bike aan [B.V. I] een exploot betekend waarin [B.V. I] wordt bevolen om binnen twee dagen na datum exploot een bedrag van € 94.000 ter zake van verbeurde dwangsommen te betalen omdat, zo is in het exploot opgenomen, [B.V. I] in strijd heeft gehandeld met het in het kort geding vonnis opgenomen bevel om de productie en verhandeling van de Lopifit te (doen) staken en gestaakt te houden, doordat zij 94 stuks Lopifits heeft verhandeld op of omstreeks 26 juni 2017.
2.26.
[A] heeft bij e-mail van 8 september 2017 aan [de uitvinder] en aan [Y] , algemeen directeur van Walking Bike, het volgende bericht:
“Woensdag ontvingen wij het dwangbevel van de deurwaarder vanwege het verbeuren van dwangsommen. Wij zijn verbaasd dat jullie besloten hebben deze stap te nemen aangezien wij ons aan het verbod op productie en verhandeling hebben gehouden.
De fietsen op basis waarvan jullie menen dat we het verbod hebben overtreden zijn nooit aan de Amerikaanse klant geleverd. De fietsen waar het om gaat zijn al in februari bij Kiqqoff besteld maar pas in april is de order vastgelegd. In februari zijn de fietsen door Kiqqoff bij [B.V. I] besteld en is de productie ervan in gang gezet. Dit is allemaal ruim voor het vonnis gebeurd. We hebben over deze fietsen ook de royalty’s betaald aan [de uitvinder] .
Toen het vonnis kwam hebben wij onmiddellijk alle productie en verhandeling gestaakt. Het vonnis geldt niet voor Kiqqoff maar we hebben in overleg met Kiqqoff besloten dat ook zij absoluut niets meer met de Lopifit gaan/willen doen. De order die jullie als bewijs aan de deurwaarder hebben gegeven is gecanceld. De aanbetaling die de Amerikaanse klant deed hebben wij aan Kiqqoff geretourneerd en zal Kiqqoff aan de klant terugbetalen. In de bijlage vind je (..) e-mails met de Amerikaanse klant waaruit dit blijkt. Wij hebben de Amerikaanse klant verwezen naar de heer [de uitvinder] voor verdere zaken.
De fietsen waren helaas al onderweg van China naar Amerika. Uit de vrachtbrief die jullie aan de deurwaarder hebben gegeven, blijkt dat de fietsen in Amerika zijn aangekomen. Wij hebben de container daarna zo spoedig mogelijk terug laten sturen naar China. (…) De fabrikant in China demonteert de fietsen, hergebruikt een paar onderdelen en vernietigt de rest. In de bijlage vind je ook een brief van de Chinese fabrikant hierover.
Wij hebben alle productie en verhandeling gestaakt en zullen dat ook in de toekomst doen. Dit blijkt ook uit het feit dat wij de website e.d. offline hebben gehaald. We hebben dus geen verkoopkanalen meer. Wij willen echt niets meer met de Lopifit. Wij zijn dus ook geen dwangsommen verschuldigd. (…) Wij houden Walking Bike Beheer aansprakelijk voor schade die wij door het ten onrechte incasseren van de dwangsommen lijden. We hopen dat het zo ver niet komt aangezien dit Walking Bike Beheer en [B.V. I] onnodig veel geld en tijd kost. Wij kunnen dat allebei beter inzetten voor het succesvol maken van onze eigen business. Wij hopen dat jullie dat ook zo zien. (…)”
2.27.
Bij brief van 11 september 2017 heeft [de gerechtsdeurwaarder] , gerechtsdeurwaarder verbonden aan [Deurwaarderskantoor] gerechtsdeurwaarders incassospecialisten, namens Walking Bike aan (de advocaat [NAAM]) [B.V. I] geschreven:
“(…) Naar aanleiding van uw brief van 8 september 2017 bericht ik u als volgt.
Zojuist heb ik overleg gehad met de advocaat [NAAM]B.V. Ik begrijp dat de door u genoemde feiten en stellingen onjuist zijn. Na betekening van het vonnis op 8 maart 2017, de sommaties van 11 en 30 mei 2017 van Walking Bike en ondanks uw toezegging van 18 mei 2017 dat [B.V. I] en Kiqqoff ( [B.V. I] cs.) “
de bedrijfsvoering die verband hield met de Lopifit sedert de datum waarop het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, hebben gestaakt”
, heeft [B.V. I] (al dan niet via Kiqqoff) de Lopifit nog steeds geproduceerd en verhandeld. (…)
Uit de Bill of lading die aan uw cliënte is betekend op 6/9/2017 blijkt dat er op 26/6/2017 94 stuks Lopifit zijn geleverd in de US. Cliënte vindt daarom uw stelling dat de levering niet meer tijdig tegengehouden kon worden niet geloofwaardig aangezien uw cliënte het vonnis op 8/3/2017 betekend heeft gekregen. Cliente vindt dat uit de aan uw cliënte betekende stukken voldoende blijkt dat zij na betekening van het vonnis het verbod om de verhandeling te staken en gestaakt te houden heeft overtreden.
Cliënte heeft ons derhalve expliciet de opdracht gegeven om de executie voort te zetten mits [de rechtbank begrijpt: tenzij] de volledige vordering uiterlijk vandaag vóór 18.00 uur per Ideal via onze website (…) wordt voldaan. (…)”
2.28.
Op verzoek van Walking Bike heeft [de gerechtsdeurwaarder] voornoemd op 20 maart 2018 aan [B.V. I] een exploot betekend waarin onder meer is opgenomen:
“dat bij exploot d.d. 6/9/2017 en 11/10/2017 aan gerekwireerde onder andere bevel is gedaan om binnen TWEE DAGEN nadien de dwangsommen ad. € 94.000,00 te voldoen;
dat gerekwireerde tot op heden de dwangsommen niet volledig hebben voldaan;
Voorts heb ik, deurwaarder, de verjaring van voornoemde dwangsommen gestuit aangezien rekwiranten aanspraak willen blijven maken op voldoening van voornoemde dwangsommen;”
3
Het geschil
in conventie
3.1.
[B.V. I] vordert – naar de rechtbank begrijpt – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
voor recht te verklaren dat de onderbouwing bij het op verzoek van Walking Bike uitgebrachte exploot van 6 september 2017 geen bewijs vormt voor de stelling dat [B.V. I] het verbod voortvloeiend uit het kort geding vonnis niet is nagekomen en dat [B.V. I] in dat licht bezien geen dwangsommen heeft verbeurd;
primair:
voor recht te verklaren dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is ontbonden en het [B.V. I] daarmee vrijstaat om Lopifits te produceren en te verhandelen;
voor recht te verklaren dat [de uitvinder] aansprakelijk is voor de schade die [B.V. I] heeft geleden doordat zij geen uitvoering heeft kunnen geven aan het produceren en verhandelen van de Lopifits conform de overeenkomst, nader op te maken bij staat;
voor recht te verklaren dat [de uitvinder] aansprakelijk is voor de overige schade die [B.V. I] in dit verband ten gevolge van het handelen van gedaagden heeft geleden, nader op te maken bij staat;
subsidiair, indien de rechtbank van oordeel is dat de overeenkomst wel rechtsgeldig is ontbonden:
voor recht te verklaren dat de ontbinding van de overeenkomst leidt tot ongedaanmakingsverplichtingen welke (deels) resulteren in een door [de uitvinder] aan [B.V. I] te betalen vergoeding als bedoeld in Boek 6 Titel 5 Afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW), nader op te maken bij staat;
voor recht te verklaren dat [de uitvinder] aansprakelijk is voor de schade die [B.V. I] in dit verband ten gevolge van het handelen van gedaagden heeft geleden, nader op te maken bij staat;
3. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten.
3.2.
[B.V. I] legt aan haar vordering onder 1, samengevat, ten grondslag dat zij geen dwangsommen is verschuldigd, in de eerste plaats omdat zij niet heeft gehandeld in strijd met het verbod voortvloeiend uit het kort geding vonnis (zie de producties 14 t/m 22 bij dagvaarding). Voor het geval de rechtbank van oordeel is dat na het kort geding vonnis wel sprake is geweest van verhandeling van Lopifits, geldt dat deze verhandeling niet door [B.V. I] maar door Kiqqoff is uitgevoerd. In dit verband is van belang dat een redelijke uitleg van het kort geding vonnis meebrengt dat [B.V. I] niet in strijd met het verbod handelt als Kiqqoff Lopifits verhandelt die zij op het moment van inwerkingtreding van het verbod al had gekocht. Los van het voorgaande geldt dat de dwangsomvordering van gedaagden is verjaard, aangezien stuiting pas heeft plaatsgevonden op 20 maart 2018, oftewel meer dan zes maanden na het uitbrengen van het exploot van 6 september 2017.
3.3.
Aan haar vorderingen onder 2 legt [B.V. I] , samengevat, het volgende ten grondslag. Primair geldt dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is ontbonden. Hiertoe is in de eerste plaats van belang dat op het moment van ontbinding van de overeenkomst sprake was van schuldeisersverzuim van [de uitvinder] . [de uitvinder] heeft immers in strijd met artikel 10.1 van de overeenkomst, in ieder geval vanaf mei 2016, diverse activiteiten ondernomen die erop gericht waren om de Lopifit buiten [B.V. I] om te gaan exploiteren (zie de producties 23 t/m 28 bij dagvaarding). Verder heeft [de uitvinder] in strijd met artikel 10.2 van de overeenkomst gehandeld door vindingen ten behoeve van de Lopifit buiten [B.V. I] om aan te bieden aan een ander (zie de producties 29A en 29B bij dagvaarding). Nu [de uitvinder] zelf in verzuim was, was [B.V. I] bevoegd om haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten en kwam [de uitvinder] geen beroep op ontbinding van de overeenkomst toe. Daarnaast is het zo dat de tekortkomingen van [B.V. I] de ingeroepen ontbinding niet rechtvaardigden, gelet op de informele wijze van samenwerken enerzijds en op de inspanningen en financiële investeringen van [B.V. I] anderzijds. Het voorgaande leidt ertoe dat [de uitvinder] het alleenrecht van [B.V. I] om de Lopifit te fabriceren en te verkopen ten onrechte aan [B.V. I] heeft ontnomen. Ten gevolge van deze toerekenbare tekortkoming van [de uitvinder] heeft [B.V. I] aanzienlijke schade geleden, voor welke schade [de uitvinder] aansprakelijk is.
Subsidiair, voor het geval de rechtbank van oordeel is dat de overeenkomst wel rechtsgeldig is ontbonden, geldt dat er over en weer ongedaanmakingsverplichtingen zijn ontstaan, welke leiden tot een aanzienlijke vordering van [B.V. I] op [de uitvinder] . Verder vordert [B.V. I] een vergoeding van de (overige) schade (onder meer bestaande uit verminderde goodwill), die zij als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst heeft geleden.
Het exacte door [de uitvinder] aan [B.V. I] op grond van de primaire dan wel de subsidiaire grondslag verschuldigde bedrag zal moeten worden vastgesteld in een schadestaatprocedure.
3.4.
Gedaagden voeren verweer.
3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in (voorwaardelijke) reconventie
3.6.
Gedaagden vorderen – naar de rechtbank begrijpt – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
[B.V. I] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 94.000,-- aan Walking Bike ter zake van verbeurde dwangsommen, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 september 2017, althans de dag van dagvaarding;
indien en voor zover de primaire vordering van [B.V. I] wordt afgewezen en de overeenkomst dus rechtsgeldig is ontbonden:
[B.V. I] te veroordelen tot vergoeding van de door gedaagden geleden schade als gevolg van de ontbinding, nader op te maken bij staat dan wel door de rechtbank in goede justitie vast te stellen;
[B.V. I] te veroordelen in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de zevende dag na betekening van het vonnis.
3.7.
Aan hun vordering onder A leggen gedaagden, kort weergegeven, ten grondslag dat [B.V. I] zich na betekening van het kort geding vonnis, zowel direct als indirect via Kiqqoff, actief heeft beziggehouden met (onderhandelingen over) de verkoop en levering van Lopifits in onder meer Nederland, Duitsland, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. [B.V. I] heeft derhalve in strijd gehandeld met het uit het kort geding vonnis voortvloeiende verbod en is in verband hiermee dwangsommen verschuldigd ter hoogte van ten minste € 94.000.
3.8.
Ter onderbouwing van hun (voorwaardelijke) vordering onder B stellen gedaagden dat, voor het geval de rechtbank van oordeel is dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden, [B.V. I] gehouden is de schade die zij als gevolg van de ontbinding hebben geleden te vergoeden. Deze schade bestaat in ieder geval uit geleden verlies, gederfde winst en reputatieschade en moet verrekend worden met de (eventueel) aan [B.V. I] toekomende vergoeding uit hoofde van ongedaanmaking. De exacte hoogte van de schade zal moeten worden vastgesteld in een schadestaatprocedure.
3.9.
[B.V. I] voert verweer.
3.10.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie
4.1.
Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie zullen deze hierna gezamenlijk worden beoordeeld.
Ontbinding van de overeenkomst
Beroep op rechtsgeldigheid ontbinding
4.2.
De primaire vordering van [B.V. I] in conventie onder 2 is gericht op een verklaring voor recht dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is ontbonden.
4.3.
De rechtbank begrijpt het meest verstrekkende verweer van gedaagden aldus, dat sprake is van afstand van recht, althans van rechtsverwerking, waardoor [B.V. I] de ontbinding van de overeenkomst niet meer ter discussie kan stellen. Ter onderbouwing van dit verweer voeren gedaagden aan dat [B.V. I] meerdere malen te kennen heeft gegeven niets meer met de Lopifit te willen en gaan doen, hetgeen door gedaagden is geaccepteerd. Het voorgaande blijkt volgens gedaagden niet alleen uit confraternele correspondentie (een brief van 30 mei 2017 van de voormalig advocaat [NAAM][B.V. I] ), maar ook uit de als producties 25 en 26 bij conclusie van antwoord overgelegde e-mails van [B.V. I] . Daarnaast wijzen gedaagden erop dat [B.V. I] pas anderhalf jaar na het kort geding vonnis een bodemprocedure heeft gestart.
4.4.
De rechtbank overweegt met betrekking tot dit verweer als volgt. Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking geldt dat enkel tijdsverloop niet voldoende is, maar dat sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken (HR 29 september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1827).
4.5.
In het kort geding vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat [B.V. I] , door (1) het niet tijdig voldoen van de facturen met de kenmerken 201410-08 en 201410-09, (2) het niet voldoen van de incassokosten ten aanzien van factuur 201410-08 en van de factuur met kenmerk 201410-10, (3) het niet (tijdig) doen van maandelijkse opgave van het aantal verkochte Lopifits en (4) het niet (tijdig) verschaffen van een jaarlijkse accountantsopgave met een opgave van de in het betreffende jaar gerealiseerde verkopen van de Lopifit, is tekortgeschoten in de nakoming van haar betalings- en informatieverplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, welke tekortkomingen ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen. Gelet hierop is [B.V. I] bevolen om, binnen 24 uur na betekening van het vonnis, de productie en verhandeling van de Lopifit te (doen) staken en gestaakt te houden. Dit vonnis dateert van 2 maart 2017 en is op 8 maart 2017 aan [B.V. I] betekend. [B.V. I] heeft geen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis, zodat dit in kracht van gewijsde is gegaan.
4.6.
Zes maanden later, op 8 september 2017, heeft [A] de hiervóór onder 2.26 geciteerde e-mail aan [de uitvinder] en aan [Y] , algemeen directeur van Walking Bike, gestuurd en waarin hij voor zover van belang het volgende heeft bericht:
“Toen het vonnis kwam hebben wij onmiddellijk alle productie en verhandeling gestaakt. Het vonnis geldt niet voor Kiqqoff maar we hebben in overleg met Kiqqoff besloten dat ook zij absoluut niets meer met de Lopifit gaan/willen doen. (…) Wij hebben alle productie en verhandeling gestaakt en zullen dat ook in de toekomst doen. Dit blijkt ook uit het feit dat wij de website e.d. offline hebben gehaald. We hebben dus geen verkoopkanalen meer. Wij willen echt niets meer met de Lopifit. (…) Wij zijn dus ook geen dwangsommen verschuldigd. (…) Wij houden Walking Bike Beheer aansprakelijk voor schade die wij door het ten onrechte incasseren van de dwangsommen lijden. We hopen dat het zo ver niet komt aangezien dit Walking Bike Beheer en [B.V. I] onnodig veel geld en tijd kost. Wij kunnen dat allebei beter inzetten voor het succesvol maken van onze eigen business. Wij hopen dat jullie dat ook zo zien. (…)”
4.7.
Deze e-mail kan redelijkerwijs niet anders worden opgevat dan dat [B.V. I] in de uitspraak van de voorzieningenrechter en dus in de ontbinding van de licentieovereenkomst heeft berust. [B.V. I] heeft er ter zitting op gewezen dat de betreffende e-mail door [A] vanuit zijn persoonlijke e-mailadres ( [email-adres] ) is geschreven, maar de rechtbank is met gedaagden van oordeel dat hieruit niet kan worden afgeleid dat de e-mail ook op persoonlijke titel is geschreven. In de e-mail wordt immers uitdrukkelijk gesproken vanuit de positie van [B.V. I] jegens die van Walking Bike en de e-mail is bovendien geschreven in de “wij-vorm”. De e-mail is verder, zoals gedaagden onweersproken hebben gesteld, in lijn met eerdere confraternele correspondentie tussen de advocaten van partijen en met de eerdere e-mail van [A] van 10 juli 2017 aan [Q] van Lopifit US MexCarib, die hij CC heeft verzonden aan [B] . In laatstgenoemde e-mail, die door [A] uitdrukkelijk namens [B.V. I] is verstuurd en op 12 juli 2017 door [Q] is doorgestuurd aan de advocaat [NAAM](mr. [NAAM]), is onder meer opgenomen:
“ [B.V. I] and Kiqqoff have discontinued the sale and trading of “Lopifit” bikes and will stop this forever. This means we can’t / don’t want to sell you anymore bikes.”
4.8.
Vervolgens is eerst op 18 juli 2018, derhalve ruim tien maanden na voornoemde e-mail aan [de uitvinder] van 8 september 2017, de dagvaarding in de onderhavige procedure uitgebracht, waarin een verklaring voor recht wordt gevorderd dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is ontbonden en dat het [B.V. I] daarmee vrijstaat om Lopifits te produceren en te verhandelen.
4.9.
De rechtbank is van oordeel dat [B.V. I] zich hiermee heeft gedragen op een wijze die onverenigbaar is met de aanspraak die zij in deze procedure wenst te maken. Dit brengt mee dat gedaagden er, onder de hiervoor geschetste feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien, gerechtvaardigd op hebben mogen vertrouwen dat [B.V. I] de rechtsgeldigheid van de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst door [de uitvinder] niet meer zou aanvechten. Het beroep van gedaagden op rechtsverwerking slaagt dan ook. Dit leidt er toe dat de primaire vordering van [B.V. I] zal worden afgewezen. De rechtbank komt dus niet meer toe aan beoordeling van de vraag of sprake is geweest van tekortkomingen van [B.V. I] die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigden en evenmin aan de vraag of [B.V. I] een opschortingsrecht toekwam wegens schuldeisersverzuim van  [de uitvinder] .
Ongedaanmaking en schadevergoeding i.v.m. de ontbinding
4.10.
Nu de overeenkomst is ontbonden, komt de rechtbank toe aan een beoordeling van de subsidiaire vorderingen van [B.V. I] in conventie. [B.V. I] vordert subsidiair onder a. een verklaring voor recht, met een verwijzing naar de schadestaatprocedure voor wat betreft de omvang van de (waarde)vergoedingen uit hoofde van ongedaanmaking. Subsidiair onder b vordert [B.V. I] voor recht te verklaren dat [de uitvinder] aansprakelijk is voor de schade die [B.V. I] in dit verband ten gevolge van het handelen van gedaagden heeft geleden, nader op te maken bij staat. Ook komt de rechtbank toe aan de voorwaardelijke reconventionele vordering onder B, waarin gedaagden schadevergoeding vorderen, welke volgens hen verrekend moet worden met de (eventueel) aan [B.V. I] toekomende vergoeding uit hoofde van ongedaanmaking. Ook gedaagden vorderen in zoverre verwijzing naar de schadestaatprocedure.
4.11.
Artikel 6:271 BW bepaalt dat een ontbinding partijen bevrijdt van de daardoor getroffen verbintenissen en dat, voor zover deze reeds zijn nagekomen, de rechtsgrond voor deze nakoming in stand blijft, maar dat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties ontstaat. Tussen partijen staat vast dat – met uitzondering wat betreft de door [B.V. I] aan [de uitvinder] betaalde royalty’s – ongedaanmaking in dit geval, gelet op de aard van de verrichte prestaties (het afgeven van een licentie door [de uitvinder] enerzijds en de verdere ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van de Lopifit door [B.V. I] anderzijds), niet mogelijk is, zodat daarvoor verbintenissen tot waardevergoeding in de plaats zijn getreden (artikel 6:272 lid 1 BW).
4.12.
Verder is de partij wier tekortkoming grond voor ontbinding heeft opgeleverd in beginsel verplicht haar wederpartij de schade te vergoeden die zij lijdt doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt, zo volgt uit art. 6:277 BW.
4.13.
De rechtbank kan voor wat betreft de vaststelling van de
ongedaanmakingsver-bintenissen
niet verwijzen naar de schadestaatprocedure, nu geen sprake is van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding (vaste jurisprudentie, zie bijvoorbeeld HR 9 december 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD5717 en HR 23 december 2005,  ECLI:NL:HR:2005:AU6050). Dit betekent dat de wederzijdse verbintenissen tot waardevergoeding in deze procedure moeten worden vastgesteld. Het partijdebat hierover is echter nog onvoldoende ontwikkeld. De rechtbank zal partijen dan ook in de gelegenheid stellen om zich nader uit te laten over de over en weer verrichte prestaties die ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst ongedaan dienen te worden gemaakt en de daaruit voortvloeiende wederzijdse verbintenissen tot waardevergoeding. Zij zullen daartoe elk een akte mogen nemen. Bij deze akte dienen zij zich nader uit te laten en dienen zij hun standpunten met een Excel sheet met daarin per post een duidelijke verwijzing naar de bijbehorende bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen e.d.) te onderbouwen. Zij mogen daarop elk bij antwoordakte reageren.
4.14.
De rechtbank verzoekt partijen tevens om, alvorens deze akten te nemen, overleg te plegen over de wijze waarop zij de verschillende posten in hun akten zullen aanduiden en de volgorde waarin deze in de akte en Excel sheet zullen worden behandeld, zodat het debat in de (antwoord)akten op een gestructureerde en eenduidige wijze wordt gevoerd en een goede beoordeling door de rechtbank mogelijk is.
4.15.
Vanwege de samenhang met de ongedaanmakingsverbintenissen en om efficiencyredenen zal de rechtbank ook de wederzijdse vorderingen tot
schadevergoeding
in deze procedure beoordelen. Ook in zoverre vindt dus geen verwijzing naar de schadestaatprocedure plaats. Hierom zullen partijen ook op dit punt in de gelegenheid worden gesteld zich bij akte nader uit te laten en bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen e.d.) hiertoe over te leggen. Zij mogen daarop elk bij antwoordakte reageren. Ook hier verzoekt de rechtbank partijen de bewuste posten zoveel mogelijk op dezelfde wijze aan te duiden en een en ander gestructureerd aan te leveren. Tevens verzoekt de rechtbank [B.V. I] om nader te motiveren op welke grond zij meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding, nu de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de ontbinding van de licentieovereenkomst door [de uitvinder] gerechtvaardigd was en [B.V. I] naar het oordeel van de rechtbank haar rechten heeft verwerkt hier nog tegen op te komen.
4.16.
De rechtbank stelt partijen tot slot uitdrukkelijk in de gelegenheid hun vorderingen ter zake van de ongedaanmaking en schadevergoeding aan te passen aan hetgeen in dit vonnis is overwogen en verder te concretiseren.
4.17.
De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen voor akte uitlating aan de zijde van beide partijen. Vervolgens zullen partijen over en weer bij antwoordakte mogen reageren. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
Dwangsommen
4.18.
In geschil is of Walking Bike jegens [B.V. I] aanspraak kan maken op een bedrag ter zake van verbeurde dwangsommen uit hoofde van een overtreding van het kort geding vonnis. De vorderingen in conventie onder I en in reconventie onder A zien hierop. [B.V. I] heeft zich eerst ter zitting op het standpunt gesteld dat een eventuele dwangsomvordering is verjaard. De rechtbank zal eerst dit beroep op verjaring beoordelen, omdat – als dit beroep slaagt – niet meer wordt toegekomen aan inhoudelijke beoordeling van de vraag of [B.V. I] dwangsommen heeft verbeurd.
4.19.
Op grond van artikel 611g lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verjaart een dwangsom door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is.
De verjaring van dwangsommen wordt door handelingen als bedoeld in art. 3:316-3:119 BW gestuit. Vervolgens begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.
4.20.
In het kort geding vonnis is, voor zover hier van belang, aan [B.V. I] een bevel opgelegd om binnen 24 uur na betekening van dat vonnis de productie en verhandeling van de Lopifit te (doen) staken en gestaakt te houden. Aan dit bevel is een dwangsom gekoppeld van € 5.000 voor de eerste dag of het gedeelte daarvan dat [B.V. I] voornoemd verbod overtreedt, vermeerderd met € 1.000 per dag(deel) dat de overtreding voortduurt, dan wel, naar keuze van [de uitvinder] , van € 1.000 voor iedere Lopifit waarmee [B.V. I] voornoemd verbod overtreedt. Het kort geding vonnis is bij exploot van 8 maart 2017 aan [B.V. I] betekend en bij exploot van 6 september 2017 heeft Walking Bike jegens [B.V. I] aanspraak gemaakt op een bedrag van € 94.000 (94 x € 1.000) ter zake van verbeurde dwangsommen wegens overtreding van voornoemd bevel.
4.21.
De dag waarop de dwangsom beweerdelijk is verbeurd, kan in dit geval worden gesteld op 6 september 2017, zijnde de dag waarop bij exploot een bevel tot betaling aan [B.V. I] is gedaan. Beide partijen zijn hier ook van uitgegaan. De verjaringstermijn is derhalve aangevangen op 7 september 2017. Dit brengt met zich dat de vordering van de beweerdelijk verbeurde dwangsommen op 7 maart 2018 is verjaard, tenzij de verjaring voor die tijd rechtsgeldig is gestuit.
4.22.
Gedaagden stellen dat dit laatste het geval is en zij beroepen zich hierbij op het exploot van 20 maart 2018 van [de gerechtsdeurwaarder] dat toen op verzoek van Walking Bike aan [B.V. I] is betekend en waarin onder meer is opgenomen:
“
AANGEZEGD:
dat bij exploot d.d. 6/9/2017 en 11/10/2017 aan gerekwireerde onder andere bevel is gedaan om binnen TWEE DAGEN nadien de dwangsommen ad. € 94.000,00 te voldoen;
dat gerekwireerde tot op heden de dwangsommen niet volledig hebben voldaan;
Voorts heb ik, deurwaarder, de verjaring van voornoemde dwangsommen gestuit aangezien rekwiranten aanspraak willen blijven maken op voldoening van voornoemde dwangsommen;”
4.23.
[B.V. I] heeft in reactie hierop aangevoerd dat, anders dan in het exploot van 20 maart 2018 is vermeld, de deurwaarder op 11 oktober 2017 géén stuitingshandeling heeft verricht, zodat stuiting pas op 20 maart 2018 en dus te laat heeft plaatsgehad. Misschien heeft de deurwaarder zich vergist en heeft hij bedoeld te verwijzen naar zijn
brief
aan [B.V. I] van
11 september 2017
. Ook in dat geval heeft stuiting echter te laat plaatsgevonden. Daarop hebben gedaagden betoogd dat ervan moet worden uitgegaan dat het exploot van 20 maart 2018 naar waarheid is opgemaakt en dat een eventuele termijnoverschrijding verschoonbaar is.
4.24.
De rechtbank overweegt als volgt. De ratio van de korte verjaringstermijn van art. 611g lid 1 Rv is gelegen in de bedoeling van de dwangsom en de billijkheid. Deze ratio komt erop neer dat, wil de dwangsom daadwerkelijk beantwoorden aan zijn doel van prikkel tot nakoming, kort na het (gestelde) verbeuren ervan aanspraak op betaling moet worden gemaakt, en dat degene aan wie de dwangsom is opgelegd, binnen korte tijd duidelijk behoort te worden gemaakt dat hij naar het oordeel van zijn wederpartij dwangsommen heeft verbeurd of verbeurt, mede met het oog op zijn bewijspositie (vgl. HR 29 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW1260). Het beroep van gedaagden op verschoonbaarheid van een eventuele termijnoverschrijding bij stuiting is niet verenigbaar met (het systeem van) de wet en de ratio daarvan. De rechtbank gaat hieraan dus voorbij.
4.25.
Dit betekent dat moet worden vastgesteld of gedaagden de verjaring van hun vordering tijdig rechtsgeldig hebben gestuit. Daarvoor is nodig dat de deurwaarder ook op 11 oktober 2017 een exploot heeft uitgebracht waarin aan [B.V. I] is aangezegd de dwangsommen ad € 94.000 te voldoen. Op de voet van art. 22 Rv. draagt de rechtbank daarom aan gedaagden op dit exploot in het geding te brengen. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
Proceskosten
4.26.
Nu nog geen eindvonnis zal worden gewezen, houdt de rechtbank ook de beslissing ten aanzien van de proceskosten aan.
5
De beslissing
De rechtbank:
in conventie en in reconventie
5.1.
bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van
25 september 2019
voor het nemen van een akte door beide partijen over hetgeen is vermeld onder 4.13-4.17 (de wederzijdse ongedaanmakingsverbintenissen en de vorderingen tot schadevergoeding) en door gedaagden tevens over hetgeen is vermeld onder 4.25 (de stuiting van de verjaring van de dwangsommen);
5.2.
bepaalt dat partijen hierop over en weer op de rol van
30 oktober 2019
bij antwoordakte mogen reageren;
5.3.
houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.J. Alt-van Endt en in het openbaar uitgesproken op
7 augustus 2019.
type: 2163