ECLI:NL:RBOBR:2016:64
Rechtbank OBR — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK OOST-BRABANT
Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch
zaaknummer / rolnummer: C/01/288658 / HA ZA 15-51
Vonnis van 13 januari 2016
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eiseres] B.V.
,
gevestigd te [woonplaats] ,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat [NAAM]. M. Ripmeester te Rotterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[gedaagde]
,
gevestigd te [woonplaats] ,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. R.P. van den Broek te Amsterdam.
Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
het tussenvonnis van 8 juli 2015
het proces-verbaal van comparitie van 28 oktober 2015.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
[eiseres] als koper en [gedaagde] als verkoper hebben op 17 november 2005 een ‘verkoop- en koopovereenkomst inzake verkoop, koop en levering van een onderneming’ (hierna: de Overeenkomst) gesloten. De verkoop zag op één van de twee ondernemingen van [gedaagde] , te weten de onderneming waarin schade-expertises plaatsvonden.
2.2.
[gedaagde] behield haar andere onderneming, waarin taxaties plaatsvonden. Zij maakte voor die onderneming gebruik van de handelsnamen ‘ [A] ’, ‘ [B] ’ en ‘ [B] Taxaties’, het merk ‘ [B] taxaties’ en de domeinnaam ‘ [naam 1] ’.
2.3.
Artikel 1 onder B van de Overeenkomst houdt onder meer het volgende in:
‘B. Verkoper verkoopt en levert per 01 september 2005 aan koper, gelijk deze koopt en aanvaardt per genoemde datum, de voor verkoper - in de overwegingen genoemde – onderneming, die zich bezighoudt met schade-expertise met name optredend voor verzekerden en in de ruimste zin, bestaande uit volgende activa / rechten:
(…)
-
het gebruik van de naam [A] in de volgende handelsnamen: [B] Expertise of [A] Expertise, waarbij evenwel verkoper ten alle tijde het recht heeft om voornoemd gebruik in overleg met de aandeelhouders van koper te beëindigen indien het verdere gebruik van de handelsnamen tot negatieve effecten leidt voor verkoper, overigens zonder dat koper enig recht op (schade)vergoeding terzake voornoemde beëindiging heeft, e.e.a. met in acht name van een opzegtermijn van 6 maanden,
(…)’.
2.4.
Later heeft [gedaagde] aan [eiseres] ook het recht toegekend op het gebruik van de naam [A] in de handelsnaam ‘ [A] contra-expertise’.
2.5.
[eiseres] maakt sinds 1 september 2005 voor haar expertiseactiviteiten gebruik van de handelsnamen ‘ [B] Expertise’ en ‘ [A] Expertise’ en later is zij ook gebruik gaan maken van de handelsnaam ‘ [A] contra-expertise’. Daarnaast maakt [eiseres] gebruik van de domeinnaam ‘ [naam 5] ’.
2.6.
[gedaagde] heeft op 26 juni 2007 twee beeldmerken gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), bestaande in de namen ‘ [B] ’ respectievelijk ‘ [B] Taxatie’, weergegeven in dikgedrukte zwarte letters, voorzien van een zeegroene onderstreping en het onderschrift ‘Taxatie en Expertise’ respectievelijk ‘Taxatie’ in kleine zwarte letters, in combinatie met een logo van drie schuin vooroverhellende dichte zeegroene strepen met scherpe hoeken boven de letters ‘eau’ in het woord ‘Bureau’.
2.7.
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van [eiseres] van 27 juni 2007 is tussen de aandeelhouders, waaronder [gedaagde] die over de periode 2005 tot en met 2012 medeaandeelhouder van [eiseres] was, een afspraak gemaakt die als volgt in de notulen is vastgelegd:
‘ [naam 2] laat weten dat, na ingewonnen juridisch advies, er duidelijkheid is over het Naam en logo-gebruik: in het maatschappelijk verkeer moet duidelijk worden/zijn dat het om 2 verschillende ondernemingen gaat: taxatie en expertise.
Dit zal in alle uitingen (telefoniste/briefpapier/facturen/website etc) duidelijk moeten zijn. [eiseres] zal onder de naam [B] expertise handelen en in haar logo alleen Expertise vermelden, [TVR] zal in haar logo alleen Taxatie vermelden. [naam 3] geeft aan te overwegen ook de naam [eiseres] te gaan gebruiken. (…)’
2.8.
[eiseres] gebruikt een logo, weergeven onder randnummer 13 van de dagvaarding, bestaande in de woorden ‘von’ in kleine zwarte letters, gevolgd door het woord ‘ [E] ’ in dikgedrukte zwarte kapitalen, voorzien van het onderschrift ‘contra-expertise’, in combinatie met drie schuin vooroverhellende open strepen met schaduwwerking en ronde hoeken boven de letters ‘von’.
2.9.
Bij e-mail van 5 september 2014 heeft [naam 4] namens [gedaagde] het volgende aan [eiseres] medegedeeld:
‘Aangezien het gebruik van de naam “ [B] Expertise” en/of “ [A] Expertise” en/of een variant daarop door [eiseres] BV en/of een daaraan gelieerde ondernemingen leidt tot negatieve effecten voor de eigenaar van de naam zijn Taxatie- en Adviesbureau [x] [A] BV, is Taxatie- en Adviesbureau [x] [A] BV voornemens het gebruik van deze geregistreerde merknamen door [eiseres] B.V. te doen beëindigen per 30 september 2014. Een en ander conform de verkoop- en koopovereenkomst in de bijlage. Rekening houdend met een opzegtermijn van 6 maanden dient [eiseres] BV het gebruik van de naam [A] , of een variant daarop, per 31 maart 2015 te staken.’
2.10.
[gedaagde] heeft op 12 september 2014 het woordmerk ‘ [B] ’ gedeponeerd bij het BBIE.
3
Het geschil
in conventie
3.1.
[eiseres] vordert een verklaring voor recht dat het [eiseres] is toegestaan de handelsnamen ‘ [B] Expertise’, ‘ [A] Expertise’ en ‘ [A] contra-expertise’ te voeren en te blijven voeren, dat het [eiseres] is toegestaan het logo als weergegeven onder randnummer 13 van de dagvaarding te gebruiken en te blijven gebruiken (zie hiervoor onder 2.8), en dat het [eiseres] is toegestaan de domeinnaam [naam 5] te gebruiken en te blijven gebruiken, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure en in de nakosten.
3.2.
[gedaagde] voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in reconventie
3.4.
[gedaagde] vordert  samengevat – dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [eiseres]
wordt verboden met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis inbreuk te maken op de handelsnamen ‘ [A] ’, ‘ [A] taxaties’ en ‘ [B] taxaties’;
wordt verboden met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis inbreuk te maken op de beeldmerken ‘ [B] Taxatie (Benelux registratie nr. 0828150) en ‘ [B] Taxatie en Expertise’ (Benelux registratie nr. 0828151) en woordmerk ‘ [B] ' (Benelux registratie nr. 0962095)
in het bijzonder wordt bevolen zich te onthouden van elk gebruik van tekens waarvan het woordelement ‘ [A] ’ en/of het logo met de drie, schuine groene strepen deel uitmaakt, op straffe van een dwangsom
- wordt bevolen binnen drie dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te (doen) bewerkstelligen dat de domeinnaam: [naam 5] op naam van [A] is overgeschreven, op straffe van een dwangsom
- wordt veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.
3.5.
[eiseres] voert verweer.
3.6.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
in conventie en in reconventie
4.1.1.
Tussen partijen is niet in geschil dat [eiseres] handelsnamen is gaan voeren die slechts in geringe mate afwijken van de handelsnamen die reeds door [gedaagde] werden gevoerd en dat er dientengevolge, in verband met de aard van de ondernemingen van [eiseres] en [gedaagde] en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. [gedaagde] heeft zich tot haar verweer in conventie en ter onderbouwing van haar vordering in reconventie beroepen op artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Zoals volgt uit hetgeen is bepaald in artikel 1 onder B van de Overeenkomst, heeft [eiseres] van [gedaagde] het recht verkregen om in haar handelsnamen [B] Expertise en [A] Expertise de naam [A] te gebruiken terwijl vast staat dat dat recht ook geldt voor de handelsnaam [A] contra-expertise. [eiseres] heeft zich ter onderbouwing van de door haar gevorderde verklaring voor recht dat het haar is toegestaan die handelsnamen te (blijven) gebruiken op dat recht beroepen.
Tot haar verweer heeft [gedaagde] aangevoerd dat zij dat recht van [eiseres] heeft beëindigd met een beroep op haar in diezelfde bepalingen neergelegde contactuele recht daartoe.
4.1.2.
[eiseres] heeft, voor het eerst bij conclusie van antwoord in reconventie, gesteld dat de contractuele beëindigingsmogelijkheid van tafel was door de afspraken die tijdens de aandeelhoudersvergaring van 27 juni 2007 waren gemaakt (zie hiervoor onder 2.7). Ter comparitie is namens [eiseres] verklaard dat [gedaagde] impliciet afstand heeft gedaan van die beëindigingsmogelijkheid. Uit de notulen van de vergadering van 27 juni 2007 noch uit de overige door [eiseres] gestelde feiten en omstandigheden kan worden afgeleid dat [gedaagde] afstand heeft gedaan van haar recht om het recht van [eiseres] op het gebruik van de naam [A] te beëindigen. Aan deze stelling van [eiseres] zal daarom verder worden voorbij gegaan.
4.1.3.
Ingevolge het bepaalde in artikel 1 onder B van de Overeenkomst heeft [gedaagde] ten alle tijde het recht om het gebruik van de naam [A] in voormelde handelsnamen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] te beëindigen indien het verdere gebruik van de handelsnamen tot negatieve effecten voor [gedaagde] leidt. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Dit begrip is in de Overeenkomst niet nader toegelicht. De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan, anders dan [gedaagde] heeft gesteld, niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. 4.1.4.	De omstandigheid dat in de Overeenkomst niet nader is omschreven wat in het verband van de beëindiging van het gebruik van de naam [A] onder ‘negatieve effecten’ moet worden verstaan, brengt volgens [gedaagde] mee dat daaronder dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Uit de tekst van de Overeenkomst, die door [gedaagde] is opgesteld zoals tussen partijen niet in geschil is, blijkt dat niet en [gedaagde] heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het de bedoeling van partijen was dat de onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Tegen die stelling van [gedaagde] spreekt bovendien dat in artikel 1 onder B van de Overeenkomst is bepaald dat [gedaagde] het recht tot beëindiging kan uitoefenen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] , welk overleg overigens onweersproken niet heeft plaatsgevonden. Dit komt er immers op neer dat [gedaagde] dat recht niet geheel zelfstandig kon uitoefenen. Volgens [eiseres] kwam het recht tot beëindiging van het gebruik van de naam [A] enkel aan [gedaagde] toe als [eiseres] ernstig met justitie in aanraking zou komen dan wel in staat van faillissement zou geraken. De heer [naam 4] , directeur van [gedaagde] , heeft daaromtrent ter comparitie verklaard dat hij navraag heeft gedaan bij degene die zijdens [gedaagde] bij de totstandkoming van de Overeenkomst waren betrokken, te weten [x] [naam 2] en [x] [A] , en dat deze personen hem hebben gezegd dat de negatieve effecten breder waren dan een faillissement of justitiële contacten, zonder dat aan hem daarbij is aangegeven hoeveel breder. Dat onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren, is kennelijk door genoemde personen niet bevestigd.
Er kan gelet op het voorgaande niet van worden uitgegaan dat met ‘negatieve effecten’ wordt gedoeld op enkel door [gedaagde] als zodanig ervaren effecten.
4.1.5.
Voor wat betreft de door [gedaagde] ondervonden negatieve effecten heeft [gedaagde] gewezen op de omstandigheid dat de clientèle van [gedaagde] door de splitsing steeds vaker in verwarring kwam, hetgeen bleek uit verkeerd geadresseerde e-mails en andere correspondentie en overboeking van bedragen naar het rekeningnummer van het verkeerde [B] . Volgens [gedaagde] heeft de verwarring tussen [eiseres] en [gedaagde] een steeds negatiever effect op de dienstverlening door [gedaagde] en belemmert zij de verdere uitbouw van de onderneming van [gedaagde] . [gedaagde] heeft de verkeerd geadresseerde e-mails, correspondentie en overboekingen en de gestelde verwarring niet nader onderbouwd en evenmin heeft zij nader geadstrueerd in hoeverre dit tot negatieve effecten voor [gedaagde] heeft geleid.
Ter comparitie heeft [naam 4] voornoemd verklaard dat [gedaagde] enorme administratieve lasten en ICT-kosten had en dat [gedaagde] inkomsten misloopt als men bij het zoeken op internet naar [gedaagde]  bij de onderneming van [eiseres] terecht kan komen, maar ook dit is door haar niet nader geconcretiseerd en onderbouwd.
4.1.6.
Bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden ter onderbouwing van het standpunt van [gedaagde] dat zich negatieve effecten als bedoeld in de Overeenkomst voordoen, komt de rechtbank niet toe aan het opdragen van bewijs aan [gedaagde] . Het door [gedaagde] gedane bewijsaanbod wordt gepasseerd.
4.1.7.
Nu niet is komen vast te staan dat zich negatieve effecten als bedoeld in de Overeenkomst hebben voorgedaan was [gedaagde] niet gerechtigd het gebruik van de naam [A] door [eiseres] te beëindigen zodat die beëindiging niet geldig is. [eiseres] kan onverminderd aanspraak maken op het gebruik van de naam [A] in haar handelsnamen en [gedaagde] kan zich daartegen niet met een beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet verzetten.
4.2.
[gedaagde] heeft met een beroep op het bepaalde in artikel 5a Hnw en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE gevorderd dat [eiseres] wordt verboden inbreuk te maken van haar beeldmerken (zie hiervoor onder 2.6) en woordmerk (zie hiervoor onder 2.10). Artikel 5a Hnw houdt, kort weergegeven, een verbod in om een handelsnaam te voeren die een bestaand merk bevat.
[eiseres] voerde haar handelsnamen al in de periode voordat [gedaagde] haar merken deponeerde zodat er sprake is van handelsnamen die ouder zijn dan de merken van [gedaagde] . Dit brengt mee dat [gedaagde] zich niet op grond van artikel 5a Hnw tegen dat gebruik kan verzetten.
Artikel 2:20 lid 1 sub b BVIE geeft de merkhouder de bevoegdheid een derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Zoals hiervoor overwogen maakt [eiseres] met toestemming van [gedaagde] gebruik van de naam ‘ [A] ’ en van haar meergenoemde handelsnamen. Daar komt bij dat het logo van [eiseres] (zie hiervoor onder 2.9) voor wat betreft de gebruikte namen, de gebruikte lettertypes, de plaatsing en vormgeving van de schuine strepen, zo sterk verschilt van de beeldmerken van [gedaagde] dat er van overeenstemming daarmee als bedoeld in artikel 2:20 lid 1 sub b BVIE geen sprake is. De slotsom van het voorgaande is dat [gedaagde] [eiseres] het gebruik van haar handelsnamen en logo evenmin op grond van artikel 2:20 lid 1 sub b BVIE kan verbieden.
4.3.
[gedaagde] heeft gesteld dat zij op basis van haar rechten verbonden aan haar handelsnamen ex artikel 5 Hnw het gebruik van de door [eiseres] gebruikte domeinnaam ‘ [naam 5] ’ kan verbieden en dat het [eiseres] uiteraard niet was toegestaan deze domeinnaam ‘op eigen naam’ te registreren. De domeinnaam ‘ [naam 5] ’ stemt overeen met de handelsnaam [A] contra-expertise van [eiseres] en wordt door haar gebruikt ter onderscheiding van haar diensten. Uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de handelsnamen van [eiseres] is overwogen volgt dat [eiseres] het gebruik van die handelsnaam is toegestaan en dat brengt mee dat het haar eveneens is toegestaan haar domeinnaam te gebruiken en te blijven gebruiken en dat er geen grond is om deze domeinnaam aan [gedaagde] over te dragen.
4.4.
De slotsom van hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat het [eiseres] is toegestaan haar handelsnamen, haar logo en haar domeinnaam te gebruiken en te blijven gebruiken. De in conventie gevorderde verklaringen voor recht van die strekking zullen daarom worden toegewezen. [eiseres] maakt door het voeren van die handelsnamen, dat logo en die domeinnaam geen inbreuk op de handelsnamen, de beeldmerken en het woordmerk van [gedaagde] zodat het in reconventie gevorderde verbod om inbreuk te maken op die handelsnamen, die beeldmerken en dat woordmerk en het bevel om zich te onthouden van gebruik van tekens zal worden afgewezen, evenals de vordering tot overschrijving van de domeinnaam www.vonrethecontra-expertise.nl.
4.5.
[gedaagde] wordt zowel in conventie als in reconventie in het ongelijk gesteld en zal worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op in totaal € 1.599,52,waarvan € 613,00 griffierecht, € 82,52 kosten dagvaarding en € 904,00 kosten advocaat (2 punten tarief II à € 452,00) in conventie en op € 452,00 kosten advocaat (2 punten tarief II à € 452,00 x factor 0,5) in reconventie.
4.6.
De in conventie gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.
5
De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1.
verklaart voor recht dat het [eiseres] is toegestaan de handelsnamen ‘ [B] Expertise’, ‘ [A] Expertise’ en ‘ [A] contra-expertise’ te voeren en te blijven voeren,
5.2.
verklaart voor recht dat het [eiseres] is toegestaan het logo als weergegeven onder randnummer 13 van de dagvaarding te gebruiken en te blijven gebruiken,
5.3.
verklaart voor recht dat het [eiseres] is toegestaan de domeinnaam [naam 5] te gebruiken en te blijven gebruiken,
5.4.
veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure aan de zijde van [eiseres] gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op € 1.599,52,
5.5.
veroordeelt [gedaagde] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00   aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [gedaagde] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat [NAAM],
5.6.
verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
in reconventie
5.7.
wijst het gevorderde af,
5.8.
veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure aan de zijde van [eiseres] gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op € 452,00,
5.9.
verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.C. Adang en in het openbaar uitgesproken op 13 januari 2016.