ECLI:NL:OGEAA:2019:666
OGEAA — Uitspraak 


Vonnis van 9 oktober 2019
Behorend bij K.G. AUA201902913
GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA
VONNIS IN KORT GEDING
in de hoofdzaak van:
de vennootschap naar Colombiaans recht
INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE Y SALUD S.A.,
gevestigd in Colombia,
eiseres,
hierna ook te noemen: Inversiones,
gemachtigden: de advocaten mrs. E. Blaauboer en D.G.J. Fabius,
tegen:
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[NAAM VBA]
,
gevestigd in Aruba,
gedaagde,
hierna ook te noemen: [naam VBA],
gemachtigde: de advocaat [NAAM]. E.M.J. Cafarzusa,
en in het incident tot zekerheidstelling van:
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[NAAM VBA]
,
gevestigd in Aruba,
eiseres,
hierna ook te noemen: [naam VBA],
gemachtigde: de advocaat [NAAM]. E.M.J. Cafarzusa,
tegen:
de vennootschap naar Colombiaans recht
INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE Y SALUD S.A.,
gevestigd in Colombia,
verweerster,
hierna ook te noemen: Inversiones,
gemachtigden: de advocaten mrs. E. Blaauboer en M.R.B. Gorsira.
1
DE PROCEDURE
1.1
Het verloop van de procedure blijkt uit:
-het verzoekschrift, met producties;
-de nadere beslissing van dit Gerecht dat de mondelinge behandeling van de zaak zal worden gehouden ter terechtzitting van donderdag 19 september 2019 om 14:30 uur;
-de op 17 september 2019 ter griffie ingekomen incidentele conclusie tot zekerheidstelling van [naam VBA].
1.2
Partijen zijn ter zitting verschenen bij hun respectieve gemachtigden. Partijen hebben in de hoofdzaak en in het zekerheidstellingsincident in twee termijnen het woord gevoerd – in de hoofdzaak beiden mede aan de hand van een voorgedragen pleitnota, beiden voorzien van toegelaten producties - en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.
1.3
Het Gerecht heeft in het door [naam VBA] aangelegde zekerheidsincident behoudens de proceskosten terstond mondeling uitspraak gedaan, in dier voege dat Inversiones nog voor de aanvang van de behandeling van de hoofdzaak Afl. 2.000,-- zekerheid dient te stellen ten behoeve [naam VBA] voor de betaling van de proceskosten waarin Inversiones mogelijk veroordeeld zou kunnen worden, nu Inversiones een in Colombia gevestigde rechtspersoon is en geen van de in het tweede lid van artikel 122 RV vermelde uitzonderingen op haar van toepassing is.
1.4
Direct na voormelde uitspraak in het incident heeft Inversiones tot genoegen van [naam VBA] voormeld bedrag aan zekerheid gesteld door storting daarvan onder de griffier van dit Gerecht.
1.5
Vonnis in de hoofdzaak en in het incident ter zake van de proceskosten is bepaald op heden.
2
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
in de hoofdzaak
2.1
Inversiones vordert dat het Gerecht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [naam VBA]:
a. beveelt om binnen 2 dagen na de uitspraak van dit vonnis onmiddellijk het gebruik van het woordmerk [merk] van Inversiones of enig ander teken dat zodanig overeenstemt met dat woordmerk dat daardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren of diensten zou kunnen ontstaan te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van Afl. 10.000,-- voor iedere dag of deel daarvan dat [naam VBA] in strijd handelt met dit bevel;
b. beveelt om binnen 2 dagen na de uitspraak van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het aanhaken bij de bekendheid van voormeld woordmerk en het opslaan, verhandelen en tentoonstellen van goederen waarop op enigerlei wijze dat woordmerk of enig ander teken dat hierop inbreuk maakt staat afgebeeld, op straffe van verbeurte van een dwangsom van Afl. 10.000,-- per onrechtmatige handeling;
c. gebiedt om binnen 2 dagen na de uitspraak van dit vonnis alle inbreuk makende goederen, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot alle producten die de indruk wekken producten te zijn van Inversiones, reclame en promotiemateriaal alsmede de letters op de gevel van het fitnesscentrum van [naam VBA] te vernietigen en het bewijs daarvan af te geven aan Inversiones, op straffe van verbeurte van een dwangsom van Afl. 10.000,-- voor iedere dag of deel daarvan en/of voor iedere keer dat [naam VBA] in strijd handelt met dit gebod;
d. veroordeelt om binnen 2 werkdagen na de betekening van dit vonnis bij wijze van voorschot op schadevergoeding te betalen aan Inversiones Afl. 10.000,--, althans een door dit Gerecht te bepalen ander bedrag;
e. veroordeelt in de proceskosten.
2.2 [
naam VBA] voert verweer en concludeert dat Inversiones niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan.
2.3
Voorzover van belang voor de uitspraak zullen de stellingen van partijen hierna worden besproken.
3
DE BEOORDELING
in de hoofdzaak
3.1
Er zijn geen gronden gesteld of gebleken waaruit kan volgen dat Inversiones niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Ontbreken van spoedeisend belang leidt tot afwijzing van de vordering en niet tot niet-ontvankelijkheid zoals gesteld en geconcludeerd door [naam VBA].
3.2
Het spoedeisend belang van Inversiones bij haar vorderingen onder a. tot en met c. ligt besloten in de aard van die vorderingen en de daaraan ten gronde gelegde stellingen. Het verweer van [naam VBA] op dit punt wordt verworpen. Zonder nadere doch ontbrekende uitleg valt niet in te zien dat Inversiones een spoedeisend belang heeft bij haar hiervoor onder d. gevorderde (overigens van een deugdelijke onderbouwing gespeende) voorschot op schadevergoeding. Die vordering zal reeds daarom worden afgewezen.
3.3.1
Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.
3.3.2
Op 2 augustus 2017 heeft Inversiones naar aanleiding van haar op diezelfde datum ingediende aanvraag van het Bureau Intellectuele Eigendom van Aruba een bewijs van registratie van een waren- of dienstmerk verkregen onder registratienummer 34262 dat geldig is vanaf 2 augustus 2017 tot en met 1 augustus 2027 met betrekking tot de klassen 28, 41 en 44. Dat bewijs vermeldt onder meer: “
Woordmerk: [MERK]
”. Inversiones heeft in Aruba als eerste dat bewijs verzocht en verkregen.
3.3.3
De klassen 28, 41 en 44 duiden op goederen, activiteiten en diensten zoals omschreven op pagina 3 van productie 3 bij het verzoekschrift.
3.3.4
Inversiones heeft soortgelijke registraties verkregen in tal van landen in Zuid-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Op 29 maart 2017 heeft voormeld (beweerdelijk) woordmerk gedeponeerd bij een tot het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom toegetreden staat, te weten Venezuela.
3.3.5
Inversiones voert vooralsnog geen bedrijf of activiteiten anderszins in Aruba.
3.3.6 [
naam VBA] werd middels akte opgericht op 29 mei 2017, en staat vanaf 2 juni 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Aruba onder de statutaire naam “
[NAAM VBA]
” en onder de handelsnaam “
[HANDELSNAAM]
”.
3.3.7
Het door Inversiones overgelegde uittreksel van de Kamer van Koophandel van Aruba met betrekking tot [naam VBA] vermeldt onder meer:
“
BEDRIJFSDOELSTELLING(EN):
1. HET EXPLOITEREN VAN EEN FITNESS-BODYBUILDING-, GYMNASTIEK- EN GEZONDHEIDSCENTRA;
2. HET GEVEN VAN LESSEN IN FITNESSTRAININGEN EN DERGELIJKE;
3. DE GROOTHANDEL EN KLEINHANDEL IN MIDDELEN EN/OF PRODUCTEN TER OPBOUW CASU QUO VERSTEVIGING VAN HET LICHAAM EN SPIEREN, NIET ZIJNDE GENEESMIDDELEN ALSMEDE IN VOEDINGSMIDDELEN.
”.
3.4
In het licht van vorenstaande heeft [naam VBA] de aan haar vorderingen ten grondslag gelegde stelling van Inversiones, dat het door Inversiones ook in Aruba geregistreerde woord [merk] een woordmerk betreft in de zin van de Merkenverordening, bestreden met de stelling dat het hier niet gaat om een woordmerk maar een handelsnaam. Dat verweer van [naam VBA] wordt verworpen. Naar het voorshandse oordeel van het Gerecht is sprake van een naam of woord dat diensten of waren van Inversiones dient te onderscheiden van die van anderen, waaronder begrepen [naam VBA], welke naam of welk woord, in zijn geheel beschouwd, geschikt is ter onderscheiding van de waren of diensten waarvoor het bestemd is. Aldus is sprake van een (woord)merk in de zin van de Merkenverordening. Dit één en ander klemt temeer omdat Inversiones het woord [merk] zowel in Aruba alsook in vele andere landen als woordmerk heeft laten registreren. Uit in elk geval de Arubaanse registratie volgt dat het Bureau Intellectuele Eigendommen van Aruba, welke instantie een aanvraag tot registratie van een woordmerk ingevolge artikel 6 van de Merkenverordening moet toetsen of het beoogde woordmerk beantwoordt aan de daartoe gestelde wettelijke vereisen, geen bezwaren heeft gezien om het woord of de naam [merk] te registreren als woordmerk met Inversiones als de rechthebbende daarvan.
3.5
Inversiones stelt dat krachtens het eerste lid van artikel 2 van de Merkenverordening in Aruba het recht tot uitsluitend gebruik van een woordmerk toekomt aan degene die het eerst tot het omschreven doel van dat merk in Aruba gebruik heeft gemaakt, terwijl uit het derde lid van dat artikel volgt dat degene die als eerst inschrijving heeft verzocht, wordt geacht de eerste gebruiker te zijn van dat merk. Nu vast staat dat Inversiones het eerst om inschrijving van het woordmerk [merk] (hierna: het woordmerk) heeft verzocht en verkregen, wordt zij geacht de eerste gebruiker te zijn in Aruba van het woordmerk, aldus Inversiones. Het derde lid van artikel 2 van de Merkenverordening luidt echter voor zover in dit verband van belang als volgt: “
Behoudens bewijs van het tegendeel (…) wordt hij, die van een merk het eerst overeenkomstig artikel 5 inschrijving heeft verzocht, geacht de eerste gebruiker van dat merk te zijn.
”.
3.6
Tegen voormelde achtergrond stelt [naam VBA] als bewijs van het tegendeel in voormelde zin dat zij reeds vanaf haar oprichting op 29 mei 2017, en dus reeds voor de inschrijving door Inversiones op 2 augustus 2017 van het woordmerk in Aruba, als eerste in Aruba gebruik maakte van het woordmerk. Het recht van uitsluitend gebruik van het woordmerk komt daarom toe aan [naam VBA], aldus [naam VBA]. Dat standpunt van [naam VBA] is echter naar het voorshandse oordeel van het Gerecht niet juist. Het vierde lid van artikel 2 van de Merkenverordening bepaalt dat hij die van een merk (…) inschrijving heeft verzocht binnen zes maanden na de dag, waarop hij het in een der tot het Unieverdrag toegetreden staten regelmatig voor de eerste maal heeft gedeponeerd, wordt geacht van dat merk reeds bij de aanvang van die termijn in Aruba gebruik te hebben gemaakt. In het licht van die wettelijke bepaling volgt het Gerecht Inversiones voorshands in haar stelling dat zij wordt geacht vanaf 29 maart 2017 in Aruba gebruik te hebben gemaakt van het woordmerk, nu vast staat dat Inversiones op die datum het woordmerk heeft gedeponeerd bij een tot het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom toegetreden staat, te weten Venezuela, terwijl gesteld noch is gebleken dat die deponering niet regelmatig is geschied. Gesteld noch is gebleken voorts dat [naam VBA] reeds voor 29 maart 2017 in Aruba gebruik heeft gemaakt van het woordmerk. De slotsom op dit punt is dat voorshands komt vast te staan dat Inversiones wordt geacht in Aruba als eerste gebruik heeft gemaakt van het woordmerk, met als gevolg dat aan haar in Aruba het uitsluitend recht toekomt om gebruik te maken van het woordmerk.
3.7
Bij vorenstaande komt dat Inversiones niet of onvoldoende bestreden heeft gesteld dat Inversiones in tal van landen in Zuid-Amerika, Midden-Amerika en ook in het Aruba omringend Caribisch gebied in de loop der jaren kostbare marketing- en reclamecampagnes heeft gevoerd en dat zij aldaar het woordmerk exclusief en intensief heeft gebruikt. Het Gerecht oordeelt het daarom voorshands aannemelijk dat het woordmerk aldaar grote onderscheidende kracht en bekendheid heeft verworven, en dat het woordmerk daarom moet worden aangemerkt als een in ieder geval aldaar algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Paris, van welk verdrag Inversiones onbestreden heeft gesteld dat ook Aruba zich daarbij heeft aangesloten. Inversiones heeft voorts onbestreden gesteld dat voormeld verdragsartikel ook voor Aruba met zich brengt dat het op verzoek van een belanghebbende het gebruik in Aruba dient te verbieden van een merk dat verwarring kan wekken met een algemeen bekend merk, zoals het woordmerk.
3.8
Inversiones heeft verder niet of onvoldoende bestreden gesteld dat [naam VBA] in het economisch verkeer van Aruba dezelfde soort waren en diensten aanbiedt als die van Inversiones (buiten Aruba). In het licht daarvan heeft Inversiones gesteld dat het door [naam VBA] in Aruba gebruikte merk of (deel van haar) naam gelijk is aan of overeenstemt met het aan Inversiones toebehorende woordmerk en verwarring scheppend (in de zin van de herkomst van de waren en/of diensten) door [naam VBA] wordt gebruikt voor dezelfde soort waren en/of diensten als die van Inversiones. Het Gerecht oordeelt die stelling in het licht van al het vorenstaande voorshands aannemelijk, waarbij nog wordt overwogen dat het Gerecht het eveneens voorshands aannemelijk oordeelt dat van het fitnesscenter van [naam VBA] ook gebruik wordt gemaakt van al dan niet in Aruba woonachtige personen afkomstig uit Zuid-Amerika, Midden-Amerika en het Aruba omringend Caribisch gebied, zoals gesteld door Inversiones. De stelling van [naam VBA] dat in Aruba geen sprake kan zijn van verwarring omdat Inversiones hier te lande geen activiteiten ontplooit, kan haar daarom niet baten. De stelling van [naam VBA] dat Inversiones geen schade kan leiden in Aruba omdat zij hier te lande geen activiteiten ontplooit kan haar evenmin baten, omdat het Gerecht Inversiones voorshands volgt in haar standpunt dat schade voor Inversiones reeds zou kunnen ontstaan in de zin van afbreuk van haar als goed bekend staande woordmerk, diensten en waren indien een klant van [naam VBA] door toedoen of nalaten van [naam VBA] ernstig letsel oploopt.
3.8
Bij de hiervoor geschetste stand van zaken valt in een bodemprocedure het oordeel te verwachten dat de vordering van Inversiones onder a. wordt toegewezen.  Dat betekent dat de thans door Inversiones onder a. verzochte voorziening zal worden toegewezen als na te melden.
3.9
Afweging van de belangen van partijen maakt dat niet anders nu het Gerecht geen zwaarwegender belangen ziet aan de zijde van [naam VBA] bij afwijzing van het onder a. verzochte ten opzichte van de belangen van Inversiones bij toewijzing daarvan.
3.10
In het licht van de toe te wijzen vordering onder a. valt zonder nadere doch ontbrekende uitleg niet in te zien welk rechtens te respecteren belang Inversiones heeft bij (toewijzing van) haar vordering onder b., nu naar het oordeel van het Gerecht de toe te wijzen vordering onder a. tevens de lading zoals concreet omschreven onder vordering b. afdoende dekt. Het onder b. verzochte zal daarom worden afgewezen.
3.11
De vordering onder c. zal eveneens worden afgewezen omdat die naar het oordeel van het Gerecht te vaag en onbepaald is, waardoor in geval van toewijzing daarvan te verwachten valt dat (onwenselijke) executiegeschillen zullen ontstaan.
3.12
Dwangsommen zullen gematigd en gemaximeerd aan [naam VBA] worden opgelegd, nu ook daarvan vooralsnog voldoende prikkelende werking uitgaat tot stipte nakoming van dit vonnis.
3.13 [
naam VBA] zal, als de in overwegend in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Inversiones, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.000,-- aan salaris voor de gemachtigden en (450,-- + 248,-- =) Afl. 698,-- aan verschotten (griffiegeld en oproepkosten).
in het zekerheidstellingsincident
3.14
Nu Inversiones verweer heeft gevoerd in het zekerheidstellingincident zal zij, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de incidentele proceskosten gevallen aan de zijde van [naam VBA], tot aan deze uitspraak in verband met de geringe omvang van het te dezen gevoerde partijdebat begroot op Afl. 500,-- aan salaris voor de gemachtigde.
4
DE BESLISSING
Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:
in de hoofdzaak
-beveelt [naam VBA] om binnen 14 dagen na de betekening aan [naam VBA] van dit vonnis het gebruik van het aan Inversiones toebehorende en uitsluitend door Inversiones in Aruba te gebruiken woordmerk “[MERK]” of enig ander teken dat zodanig overeenstemt met dat woordmerk dat daardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren en/of diensten zou kunnen ontstaan te staken en gestaakt te houden;
-bepaalt dat [naam VBA] ten behoeve van Inversiones een dwangsom verbeurt van Afl. 5.000,-- per dag of deel daarvan dat [naam VBA] voormeld bevel niet opvolgt, met dien verstande dat [naam VBA] te dezen maximaal Afl. 500.000,-- aan dwangsommen kan verbeuren;
-veroordeelt [naam VBA] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Inversiones, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.000,-- aan salaris voor de gemachtigden en Afl. 698,-- aan verschotten;
-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
-wijst af het meer of anders verzochte;
in het zekerheidstellingsincident
-veroordeelt Inversiones in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [naam VBA], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 500,--.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 9 oktober 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.