ECLI:NL:OGEAA:2019:184
OGEAA — Uitspraak 


Vonnis van 20 maart 2019
Behorend bij K.G. nr. AUA201900286
GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GREVAD V.B.A. h.o.d.n. DC TAX SOLUTIONS
,
gevestigd in Aruba,
hierna ook te noemen: eiseres,
gemachtigde: de advocaat [NAAM]. N.G. Booi,
tegen:
de
public partnership
1. DC TAX & LEGAL
,
de besloten vennootschap
2. DC TAX & LEGAL B.V.
,
de besloten vennootschap
3. DC TAX & LEGAL DUTCH CARIBBEAN B.V.
,
allen gevestigd in Curaçao,
hierna ook te noemen: gedaagde 1, 2 en 3, althans gezamenlijk gedaagden,
gemachtigden: de advocaten mrs. D.E.T. Rasmijn en P.M. Noordhoek.
1
DE PROCEDURE
1.1
Het verloop van de procedure blijkt uit:
het verzoekschrift met producties, ingediend op 30 januari 2019;
de brieven met producties van eiseres, ingediend op 13 februari en 5 maart2019;
de brief van gedaagden met producties, ingediend op 5 maart 2019;
de pleitaantekeningen van partijen;
de behandeling ter zitting van 6 maart 2019, waarbij zijn verschenen eiseres bijgestaan door haar gemachtigde, alsmede mevrouw [directeur] en de heer [directeur] (directeuren) en gedaagden bijgestaan door hun gemachtigden, alsmede de heer [directeur] (
managing director
).
1.2
Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.
2
DE VASTSTAANDE FEITEN
2.1
Eiseres voert in Aruba sinds 2012 een belastingadviespraktijk en biedt haar diensten aan onder de handelsnaam “DC Tax Solutions’. Eiseres heeft in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk een klantenkring.
2.2
Gedaagden voeren in Curaçao een belastingadviespraktijk en bieden hun diensten aan in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Gedaagden hebben eind december 2018 het KPMG-netwerk verlaten en met ingang van 1 januari 2019 de handelsnamen als volgt gewijzigd:
- gedaagde 1: is gewijzigd van ‘Meijburg & Co Caribbean’ of ‘KPMG Meijburg Caribbean’ naar ‘DC Tax & Legal’;
- gedaagde 2: is gewijzigd van ‘Meijburg Caribbean B.V.’ of ‘KPMG Meijburg Caribbean B.V.’ naar ‘DC Tax & Legal B.V.’;
- gedaagde 3: is gewijzigd van ‘Meijburg Dutch Caribbean B.V.’ of ‘ KPMG Tax & Legal Services Dutch Caribbean B.V.’ naar ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’.
2.3
Bij brief van 17 december 2018 heeft eiseres gedaagden bericht dat zij inbreuk maken op het merkenrecht van eiseres en hen gesommeerd om onmiddellijk het gebruik van het merkenrecht van eiseres te staken wegens het gevaar op verwarring. Aan deze sommatie hebben gedaagden niet voldaan.
2.4
Op 17 december 2018 heeft eiseres de merken ‘DC Tax Solutions’ en ‘ DC Tax’ bij het Bureau Intellectuele Eigendom ingeschreven voor de waren en diensten in klasse(n) 16, 35, 36, 42 en 45.
3
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
3.1
Eiseres vordert dat het gerecht, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden beveelt:
a. onmiddellijk ieder gebruik van de merken van eiseres, althans een naam of merk die zodanig overeenstemt met de merken van eiseres dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der diensten zou kunnen ontstaan, te verbieden, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom,
b. onmiddellijk elk onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het ongeoorloofd gebruik van de merken, althans een naam of merk die zodanig overeenstemt met de merken van eiseres op de sociale media sites zoals LinkedIn, Facebook en andere soortgelijke sociale media platforms dat bij het publiek verwarring tussen de bedrijven van eiseres en gedaagden zou kunnen ontstaan, dan wel het op elk andere wijze aanhaken bij de bekendheid en goede reputatie van de merken van eiseres, op straffe van een dwangsom,
c. om binnen 5 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis een tekst te plaatsen op alle media platforms waarin gedaagden aangeven dat zij onterecht de naam van eiseres hebben gebruikt en dit gebruik zullen staken, op straffe van een dwangsom,
d. aan eiseres te betalen, binnen vijf dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, een bedrag van Afl. 15.000,- als voorschot op de vergoeding van de geleden en nog te lijden schade die is veroorzaakt door het ongeoorloofde inbreuk en de onrechtmatige handelwijze, waaronder de noodzakelijke buitengerechtelijke kosten,
e. met veroordeling van gedaagden in de proceskosten.
3.2
Eiseres grondt de vorderingen erop dat gedaagden door het gebruik van hun handelsnamen in strijd handelen met de Merkenverordening dan wel daardoor onrechtmatig jegens haar handelen.
3.3
Gedaagden voeren verweer, dat zo nodig bij de beoordeling aan de orde komt.
4
DE BEOORDELING
4.1
In deze procedure moet aan de hand van de door partijen gepresenteerde feiten, zonder nader onderzoek, worden beoordeeld of de vordering in een eventuele bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat vooruitlopend daarop toewijzing van de gevraagde voorziening gerechtvaardigd is.
4.2
De vraag die ter beantwoording voorligt is of gedaagden het gebruik van haar handelsnamen dient te staken en gestaakt te houden binnen het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk.
4.3
Gedaagden hebben als formeel verweer aangevoerd dat dit gerecht niet bevoegd is voor zover de vorderingen betrekking hebben op een verbod dat buiten Aruba strekt en dat  de vorderingen, voor zover deze betrekking hebben op een verbod dat buiten Aruba strekt, dienen te worden afgewezen. Anders dan gedaagden stellen, heeft de Hoge Raad op grond van
efficiency
-argumenten geoordeeld dat kan worden aangenomen dat voor een verbod van handelingen of gedragingen buiten het nationale territoir plaats is wanneer het gaat om verplichtingen die buiten het nationale territoir moeten worden nagekomen (HR 24 november 1989, NJ1992/404 m.nt. D.W.F. Verkade. BIE 1991/23, p.86 (Lincoln/Interlas). Overwogen is dat een meer beperkte opvatting in een tijd van toenemende internationalisering tot het voor de praktijk ongewenste resultaat zou leiden dat in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter de nationale gelaedeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden. Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat haar competentie in dit geval niet slechts beperkt is tot Aruba, maar zich ook uitstrekt tot het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk.
4.4
Gedaagden hebben verder aangevoerd dat het in dit geval gaat om het gebruik van handelsnamen en dat derhalve de vorderingen van eiseres dienen te worden afgewezen nu deze zijn gebaseerd op een merkenrechtinbreuk. Met gedaagden is de voorzieningenrechter van oordeel dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen een (inbreuk op een) merkenrecht en een handelsnaamrecht. In dit geval gaat het om het gebruik door gedaagden van de naam ‘DC Tax Legal’, ‘DC Tax & Legal B.V.’ en ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’ die volgens eiseres overeenkomen met de naam ‘DC Tax Solutions’ die door eiseres wordt gebruikt. Deze namen dienen niet waren of diensten te onderscheiden zoals wordt beoogd met het merkenrecht, maar gelden als namen waaronder een onderneming in het handelsverkeer optreedt en dus waaronder zij zich bij het publiek ter identificatie aandient. Nu het gebruik van deze namen voldoet aan de definitie van het handelsnaamrecht, zal de vordering onder a. die gebaseerd is op de merkenrechtverordening worden afgewezen.
4.5
Eiseres vordert onder b. dat gedaagden staken met het gebruik van de handelsnamen ‘DC Tax Legal’, ‘DC Tax & Legal B.V.’ en ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’. Uit het lichaam van het verzoekschrift en het verhandelde ter terechtzitting blijkt dat deze vordering ziet op het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Eiseres stelt dat er verwarringsgevaar bestaat nu de aard van beide ondernemingen hetzelfde is en de diensten in dezelfde regio worden aangeboden. Daarnaast stelt eiseres dat gedaagden ten onrechte door het gebruik van hun handelsnamen aanhaken op de bekendheid en goede reputatie van de handelsnaam van eiseres.
4.6
In Nederland is het onrechtmatig gebruik van een handelsnaam geregeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet. Voornoemd artikel biedt de houder van een handelsnaam alleen bescherming tegen een verwarring wekkende handelsnaam van een derde. Bescherming van de handelsnaam is anders dan in Nederland hier te lande gebaseerd op artikel 6:162 BW. Ingevolge dit artikel wordt onder meer als onrechtmatige daad aangemerkt een inbreuk op een recht of een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeert betaamt.
4.7
Nu het voor een ieder in beginsel mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor haar diensten of producten, is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarring wekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554). Bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten, dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477). De namen moeten daarbij in beginsel in hun geheel worden vergeleken, maar toch mag betekenis worden gehecht aan hun hoofdbestanddeel, respectievelijk het meest onderscheidende deel. Tevens moet daarbij worden bedacht dat het gaat om de naam zoals die door het publiek wordt waargenomen.
4.8
Vaststaat dat eiseres de handelsnaam ‘DC Tax Solutions’ sinds 2012 gebruikt en dat gedaagden de handelsnamen ‘DC Tax Legal’, ‘DC Tax & Legal B.V.’ en ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’ sinds 1 januari 2019 gebruiken. De aanduiding ‘DC’, Dutch Caribbean, is beschrijvend voor de regio waarin eiseres en gedaagden hun diensten aanbieden. De aanduiding ‘Tax’ is beschrijvend voor de diensten die eiseres en gedaagden leveren.  De eerste twee woorden van de handelsnamen ‘DC Tax’ zijn identiek. Hetzelfde geldt voor de aard van beide ondernemingen en de regio waarin beide ondernemingen hun diensten aanbieden. Gelet hierop en gelet op de specifieke combinatie van deze twee woorden aan het begin van de handelsnaam van de ondernemingen van eiseres en gedaagden, bestaat er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gevaar van verwarring tussen de ondernemingen, dan wel gevaar dat het in aanmerking komende publiek in de waan wordt gebracht dat de ondernemingen aan elkaar zijn gelieerd. Anders dan gedaagden hebben betoogd, is het woord dat volgt na ‘DC Tax’, te weten ‘Solutions’ (in de handelsnaam van eiseres) en ‘Legal’ (in de handelsnaam van gedaagden) onvoldoende kenmerkend om de ondernemingen van eiseres en gedaagden hierdoor van elkaar te moeten kunnen onderscheiden.
4.9
Eiseres heeft verder voldoende aannemelijk gemaakt dat het verwarringsgevaar zich inmiddels tweemaal heeft gerealiseerd en dat het door gedaagde veroorzaakte verwarringsgevaar het bepaald niet ondenkbeeldige risico meebrengt dat misverstanden ontstaan met alle mogelijke schadelijke gevolgen van dien.
4.10
De slotsom is dat gedaagden door het gebruik in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk van de handelsnamen ‘DC Tax Legal’, ‘DC Tax & Legal B.V.’ en ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’ onrechtmatig jegens eiseres handelen. Gelet hierop komt het gevorderde onder b. voor toewijzing in aanmerking. Daarnaast zal de gevorderde dwangsom worden verminderd en gemaximeerd zoals in het dictum staat opgenomen.
4.11
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben gedaagden het spoedeisend belang van de vorderingen van eiseres zoals geformuleerd onder c. en d. gemotiveerd betwist. Gesteld noch gebleken is wat het spoedeisend belang van eiseres bij haar vordering zoals geformuleerd onder c. inhoudt en waar de schade van eiseres uit bestaat zoals geformuleerd in de vordering onder d. Beide vorderingen zullen om die reden worden afgewezen.
4.12
Nu beide partijen over en weer in het ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.
5
DE BESLISSING
De rechter in dit gerecht:
- beveelt gedaagden om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk van de handelsnamen ‘DC Tax Legal’, ‘DC Tax & Legal B.V.’ en ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’ te staken en gestaakt te houden op de sociale media sites LinkedIn, Facebook en andere soortgelijke sociale media platforms waardoor bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van eiseres en gedaagden zou kunnen ontstaan, dan wel het op elk andere wijze aanhaken van de bekendheid en goede reputatie van de handelsnaam van eiseres, zulks op straffe van een dwangsom van Afl. 1.000,- voor iedere overtreding van dit bevel, althans voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagden dit bevel overtreden, tot een maximum van Afl. 100.000,- aan verbeurde dwangsommen;
- compenseert de kosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst het meer of anders gevorderde af;
Dit vonnis is gewezen door mr. S. Verheijen, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 20 maart 2019 in aanwezigheid van de griffier.