ECLI:NL:OGEAA:2019:102
OGEAA — Uitspraak 


Vonnis in kort geding van 20 februari 2019
Behorend bij  AUA201803706
GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
VINEYARD VINES LLC
,
te Connecticut, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,
hierna te noemen: Vineyard,
gemachtigde: de advocaat [NAAM]. J.P. Sjiem Fat en G.M. Sjiem Fat,
tegen:
1. de naamloze vennootschap
GRANDMAMA’S FASHION & INVESTMENT N.V
,
h.o.d.n. I Love Aruba & I Love Aruba II
te Aruba,
2. de naamloze vennootschap
SIMPLE BEAUTY TRADING N.V.
,
h.o.d.n. I Love Aruba 3
te Aruba,
3. de naamloze vennootschap
[naam gedaagde sub 3]
,
h.o.d.n. Rare Attire,
te Aruba,
4.
[naam gedaagde sub 4]
,
h.o.d.n. Koquetas Giftshop & Accessories,
te Aruba,
5.
[naam gedaagde sub 5]
,
h.o.d.n. [naam gedaagde sub 5] Souvenir,
te Aruba,
6.
[naam gedaagde sub 6]
,
h.o.d.n. Hopefull Souveniers,
te Aruba,
gedaagden,
gemachtigde voor gedaagde sub 1 en 2: de advocaat [NAAM]. G. de Hoogd,
gemachtigde voor gedaagde sub 3,4,5 en 6: de advocaat [NAAM]. W.J. Noordhuizen,
1. DE PROCEDURE
1.1	Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het verzoekschrift met producties, ingediend op 16 november 2018;
- de door partijen ingediende producties;
- de pleitaantekeningen van eiseres;
- de pleitaantekeningen van gedaagde 1 en 2;
- de pleitaantekeningen van gedaagde 3,4,5 en 6;
- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 1 februari 2019.
1.2	Aan partijen is medegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.
2. DE VASTSTAANDE FEITEN
2.1	Eiseres is op grond van het eerste gebruik, ingevolge artikel 2 van de Merkenverordening (MV), rechthebbende tot het woordmerk ‘Vineyard Vines’ en het beeldmerk met de afbeelding van een walvis.
2.2	Sinds 6 november 2018 is ten name van eiseres het woord- en  beeldmerk ingeschreven bij het Bureau voor de intellectuele eigendom (BIE) voor de klassen 16, 18 en 25.
2.3	Het woord- en  beeldmerk van eiseres zijn tevens kunstwerken met een eigen oorspronkelijk karakter in de zin van artikel 10 van de Auteursverordening (AV).
2.4	Gedaagden zijn detailhandelaren die in hun winkels in Aruba kleding en souvenirs verkopen.
2.5	Gedaagden hebben in hun winkels namaakartikelen bestaande uit kleding en/of andere artikelen met het beeld- en woordmerk van eiseres, althans een variant daarvan luidende als Vineyard Vines Aruba, te koop aangeboden.
2.6	Bij brief van 24 september 2018 heeft eiseres voor zover van belang het volgende aan gedaagden sub 1,2,3,4 en 5 bericht.
“Therefore, you are acting in bad faith, attempting to “free ride” on the reputation of our client’s trademarks, which, as you are well aware, is a guarantee for quality products and service. This constitutes a wrongful act against our client and constitutes an infringement of our client’s registered rights.
In the circumstances, we demand that you:
1.	immediately, but no later than September 27th, 2018, now and in the future, cease and desist from using the VINEYARD VINES trademark and the Whale Design Logo or any variation of our client’s trademark, in connection with any of your businesses.
2.	immediately and permanently remove all merchandise, if any, currently for sale or on display bearing any of our client’s trademarks, or any other confusingly similar trademark from the store and turn the unsold merchandise over to the office of Sjiem Fat & Co., in Aruba at [adres],
no later than September 27th,
3.	immediately and permanently cease the use of any designation deceptively similar to any of our client’s trademarks on any products, signage, advertisements, and promotional materials used by you;
(…);
6.	provide the office of Sjiem Fat & Co., in Aruba at [adres], no later than September 27 th, 2018, with the identification of each person or entity from whom you obtained merchandise bearing the VINEYARD VINES trademark, the Whale Design Logo, or any confusingly similar designation, along with true and correct copies of all invoices, purchase orders, and shipping documents pertaining to your  acquisitions of such merchandise;
(…)”.
2.7	Een brief van gelijke strekking is op 18 oktober 2018 aan gedaagde sub 6 verzonden.
2.8	Gedaagden sub 3 tot en met 6 zijn inmiddels gestopt met de verkoop van de inbreukmakende artikelen. Gedaagde sub 4 heeft als enige de niet verkochte artikelen aan eiseres overhandigd.
3
DE VORDERING
3.1
Eiseres vordert dat het gerecht, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
a	gedaagden beveelt om binnen 24 uur na het in deze te wijzen vonnis iedere inbreuk op de merkenrechten en de auteursrechten van eiseres met betrekking tot het woordmerk/kunstwerk ‘Vineyard Vines’ en/of het beeldmerk/kunstwerk bestaande uit de afbeelding van een walvis, gelijk weergegeven in het bewijs van registratie van het BIE Aruba te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door de verkoop en advertentie van kleding of andere artikelen met het woordmerk/kunstwerk ‘Vineyard Vines’ en/of het beeldmerk/kunstwerk bestaande uit de afbeelding van een walvis, gelijk weergegeven in het bewijs van registratie van het BIE te staken en gestaakt te houden;
b	aan gedaagden, ieder voor zich,  een dwangsom van Afl. 25.000,-- oplegt per overtreding van vorenstaand bevel gedaagde
c	gedaagden beveelt om binnen 24 uur na het in deze te wijzen vonnis aan de advocaat [NAAM]naam, het adres en de contactgegevens (e-mail adres, faxnummer en telefoonnummer) van de leverancier(s)/voormannen, van wie gedaagden de inbreukmakende koopwaar hebben gekocht;
d	aan gedaagden, ieder voor zich, een dwangsom van Afl. 25.000,-- oplegt per dag of gedeelte daarvan dat de desbetreffende gedaagde dat bevel niet opvolgt;
e	kosten rechtens.
3.2
Eiseres legt aan haar vordering ten grondslag dat gedaagden inbreuk plegen op haar merkenrecht en haar auteursrecht, nu zij namaakartikelen met het woord- en beeldmerk van eiseres op de markt brengen. Verder heeft eiseres ter onderbouwing van haar vordering gesteld dat zij de verkoop van de inbreukmakende artikelen niet kan tegenhouden, indien de gegevens van de leverancier die de namaakartikelen aan de gedaagden aanbiedt niet bekend worden gemaakt.
3.3
Gedaagden voeren hiertegen verweer, dat bij de beoordeling aan de orde komt.
4. DE BEOORDELING
4.1
Het spoedeisend belang van eiseres bij haar vorderingen volgt uit de aard van die vorderingen en de daaraan ten gronde gelegde stellingen.
4.2
In  deze procedure moet aan de hand van de door partijen gepresenteerde feiten, zonder nader onderzoek, worden beoordeeld of de vordering in een eventuele bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat vooruitlopend daarop toewijzing van de gevraagde voorziening gerechtvaardigd is
4.3
Door gedaagden wordt niet betwist dat zij het merkenrecht en het auteursrecht van eiseres hebben geschonden door namaakkleding en/of andere artikelen met het woord- en beeldmerk van eiseres in het handelsverkeer te brengen. Derhalve staat vast dat gedaagden jegens eiseres onrechtmatig hebben gehandeld.
4.4
Gedaagden hebben allen toegezegd de  inbreukmakende artikelen niet meer te zullen verkopen. Zij zien derhalve het belang van eiseres bij het onder a gevorderde niet in. Het gerecht deelt dit standpunt  om de volgende redenen niet. Gedaagden hebben allen via hun gemachtigden verklaard de inbreukmakende artikelen contant te hebben ingekocht bij een persoon van wie verder de identiteit, volgens hun opgave, niet bekend is. Gedaagden stellen niet te weten wat  de naam en  de contactgegevens van deze persoon zijn. Zo hebben gedaagden sub 1 tot en met 3 onder meer verklaard de artikelen eenmalig van iemand gekocht te hebben bij wie zij contant hebben afgerekend. Deze persoon zouden zij na de aankoop nooit meer hebben gezien. Gedaagde sub 5 heeft verklaard artikelen gekocht te hebben van iemand die zij vaker kleding heeft zien verkopen aan anderen. Ook zij zou haar aangeschafte artikelen contant hebben afgerekend. Tot slot hebben  gedaagden sub 4 en 6 verklaard artikelen gekocht te hebben van iemand die bij hen in de winkel kwam en deze  te koop aanbood. Aangenomen moet worden dat het in deze zaak om ongecontroleerde straathandel gaat.
4.5
Op het moment dat op een dergelijke wijze goederen, met name merkkleding, worden aangeschaft, kan er redelijkerwijs geen twijfel over bestaan dat het om namaakartikelen of parallelle import gaat en dat een groot risico bestaat op merkinbreuk. Van gedaagden, die allen ondernemers zijn, mag worden verwacht dat zij dit beseffen. Dat gedaagden de inbreukmakende artikelen te koop hebben aangeboden ondanks de omstandigheid dat zij niet over de inkoopgegevens van deze artikelen beschikten, terwijl op hen, als detailhandelaren, krachtens artikel 3:15(a) van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) een administratieplicht rust, geeft er blijk van dat zij lichtvaardig zijn omgegaan met de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Al om die reden is het gerecht voorshands van oordeel dat eiseres er belang bij heeft dat aan gedaagden een verbod wordt opgelegd om de inbreukmakende artikelen in het verkeer te brengen.
4.6
Daar komt bij dat gedaagden aanvankelijk geen gehoor hebben gegeven aan de sommatie van eiseres om de inbreukmakende handelingen te staken. Gebleken is dat gedaagden sub 1 tot en met 4 zelfs na de betekening van het verzoekschrift de verkoop van de artikelen hebben voortgezet en dat gedaagden sub 1 en 2, volgens eigen zeggen, pas daags vóór de (uiteindelijke) zitting van dit kort geding gestopt zijn met de verkoop van de inbreukmakende artikelen. Dat eiseres niet het vertrouwen heeft dat gedaagden zich aan hun toezeggingen houden, acht het gerecht gelet op de gedragingen van gedaagden dan ook begrijpelijk. Samen met eiseres is het gerecht van oordeel dat een toezegging niet voldoende is om ervan te kunnen uitgaan dat de verkoop van de inbreukmakende artikelen niet meer zal plaatsvinden. Eiseres hoeft dan ook geen genoegen te nemen met de mededeling van gedaagden dat zij gestopt zijn met de verkoop van de inbreukmakende artikelen en dat zij deze artikelen niet meer te koop zullen aanbieden. De vordering onder a zal gelet op het voorgaande worden toegewezen. Het gerecht ziet verder aanleiding om dwangsommen op te leggen voor het geval dat gedaagden het in het dictum opgenomen bevel niet opvolgen. De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen als na te melden. Hierbij tekent het gerecht aan, dat de vordering tot verbeurdverklaring van de dwangsom zo wordt begrepen dat gedaagden die alleen verschuldigd zijn, indien zij zich zelf schuldig maken aan overtreding van het verbod.
4.7
Voor wat betreft het gevorderde onder c wordt als volgt overwogen. Naar het voorlopig oordeel van het gerecht kan de maatschappelijke zorgvuldigheid meebrengen dat aan gedaagden de plicht wordt opgelegd om inlichtingen te geven. Dit hangt onder meer af van de aard van de aan de leverancier verweten handelingen en van de omstandigheid of bij het uitblijven van de inlichtingen gevaar bestaat dat deze doorgaat met het verrichten van de handelingen (zie HR 27 november 1987, NJ 1988, 722).
Onbetwist is gesteld dat de leverancier aan het beeld- en het woordmerk van eiseres de naam ‘Aruba’ heeft toegevoegd. Dit geeft voeding aan de gedachte dat hij deze artikelen bewust in het handelsverkeer brengt en dat hij daarom bewust inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van eiseres. In een dergelijk geval, en nu het overigens om straathandel gaat, acht het gerecht het aannemelijk dat de leverancier, indien zijn identiteit niet wordt bekend gemaakt, doorgaat met het verrichten van deze inbreukmakende handelingen.
4.8
Gedaagden sub 3 tot en met 6 hebben aangevoerd dat er geen informatieplicht bestond op het moment van inkoop van de artikelen, nu zij op dat moment niet onrechtmatig jegens eiseres hebben gehandeld. Het verzoek tot inschrijving van het woord- en  beeldmerk van eiseres in het Arubaanse merkenregister is immers pas op een later tijdstip gedaan.  Dit standpunt wordt niet door het gerecht gedeeld. De plicht tot het verschaffen van informatie ontstaat op het moment dat het merkenrecht van anderen wordt geschonden. Zoals reeds in punt 4.5 overwogen hadden gedaagden bovendien kunnen weten dat zij merkinbreuk pleegden door de wijze waarop zij de artikelen hebben ingekocht.  Dat zij een inbreuk pleegden, wordt door gedaagden overigens erkend.
4.9
De gedaagden hebben gesteld hoe dan ook niet aan het onder c gevorderde te kunnen voldoen, aangezien zij niet over de informatie beschikken die eiseres van hen wenst te verkrijgen. Het gerecht wijst gedaagden erop dat op hen krachtens de wet, zoals reeds in punt 4.5 overwogen, een administratieplicht rust, waar zij zich aan dienen te houden. Dat gedaagden voornamelijk uit andere delen van de wereld komen waar van hen wellicht niet verwacht wordt dat hun administratie op orde is, maakt het voorgaande niet anders. Het had op de weg van gedaagden gelegen om hun stelling nader te onderbouwen met stukken, waaruit blijkt dat in hun administratie geen inkoopgegevens aanwezig zijn met betrekking tot de leverancier. Nu gedaagden dit hebben nagelaten, zal het gerecht dit deel van de vordering toewijzen als na te melden. Het gerecht zal hierbij rekening houden met de mogelijkheid dat gedaagden inderdaad niet over de gegevens van hun leverancier beschikken en dat in het dictum tot uiting brengen.
4.10
Indien uit de in punt 4.9 bedoelde stukken blijkt dat gedaagden over de inkoopgegevens beschikken, ziet het gerecht aanleiding om dwangsommen op te leggen voor het geval dat gedaagden het in het dictum opgenomen bevel niet opvolgen. De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen als na te melden.
4.11
Als de in het ongelijk te stellen partij zullen gedaagden in de proceskosten van eiseres worden veroordeeld.
5
DE UITSPRAAK
Het gerecht:
beveelt aan gedaagden om binnen 24 uur na het in deze te wijzen vonnis iedere inbreuk
op de merkrechten en auteursrechten van eiseres met betrekking tot het
woordmerk/kunstwerk ‘Vineyard Vines’ en/of het beeldmerk/kunstwerk bestaande uit de
afbeelding van een walvis, gelijk weergegeven in het bewijs van registratie van het BIE
Aruba te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door de verkoop en advertentie
van kleding of andere artikelen met het woordmerk/kunstwerk ‘Vineyard Vines’ en/of het
beeldmerk/kunstwerk bestaande uit de afbeelding van een walvis, gelijk weergegeven in
het bewijs van registratie van het BIE te staken en gestaakt te houden, op straffe van een
dwangsom van Afl. 25.000,--  aan de desbetreffende gedaagde voor iedere dag dat de
betreffende gedaagde dit bevel niet opvolgt, zulks tot een maximum van Afl. 250.000,--;
beveelt ieder van de gedaagden om aan de advocaat [NAAM]betekening van dit vonnis schriftelijk opgave te doen van de naam, het adres en de
contactgegevens (e-mail adres, faxnummer en telefoonnummer) van de leverancier(s)/voormannen, van wie gedaagden de inbreukmakende koopwaar hebben
gekocht, tenzij gedaagden binnen deze periode een verklaring van een externe
accountant overleggen waaruit blijkt dat in de administratie van de betreffende gedaagde
geen inkoopgegevens zijn aangetroffen met betrekking tot de leverancier, alles op
verbeurte van een dwangsom van Afl. 25.000,- indien de betreffende gedaagde geen
gevolg geeft aan dit bevel;
veroordeelt gedaagden in de kosten van de procedure, die tot aan deze uitspraak aan de
kant van eiseres worden begroot op Afl. 450,-- aan griffierechten, Afl. 230,65 aan
explootkosten en Afl. 1.000,-- aan salaris van de gemachtigde;
wijst het meer of anders verzochte af.
Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 20 februari 2019 in aanwezigheid van de griffier.