ECLI:NL:RBDHA:2019:1420
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/181799 / HA ZA 02-1706
Vonnis van 20 februari 2019
in de zaak van
1. de rechtspersoon naar vreemd recht
JACK DANIEL'S PROPERTIES INC.
te San Rafael, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
BROWN-FORMAN CORPORATION
te Louisville, Kentucky, Verenigde Staten van Amerika,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
PITTS BAY TRADING LTD.
te Hamilton, Bermuda,
eiseressen,
advocaat [NAAM]. P.L. Reeskamp te Amsterdam,
tegen
1
KAMSTRA INTERNATIONAL B.V. te Delfzijl,
2.
FBE EXPEDITION B.V.
te Delfzijl,
3.
GLOBAL DISTRIBUTORS B.V.
te Eerbeek,
4.
ORION CONSUMERGOODS B.V.
te Rijsenhout,
5.
P.H.I. LOGISTICS B.V.
te Delfzijl,
6.
FRIVAL MARKET DEVELOPMENT COMPANY B.V.
te Maassluis,
7.
RICOSMOS B.V.
te Delfzijl,
8.
BOSMAN BONDED STORES (B.B.S.) B.V.
te Rotterdam,
9.
[gedaagde A]
voorheen te [plaats 1], thans te [plaats 2], [land],
gedaagden,
advocaat [NAAM]. D. Knottenbelt, thans mr. H. Lebbing te Rotterdam.
Partijen zullen hierna Jack Daniel's (eiseressen gezamenlijk) en Kamstra c.s. (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden. Eiseressen zullen afzonderlijk Jack Daniel’s Properties, Brown-Forman en Pitts Bay genoemd worden. Gedaagden sub 1, 2 en 8 zullen afzonderlijk aangeduid worden als Kamstra International, FBE en BBS.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
het tussenvonnis van 11 januari 2017 (hierna: het tussenvonnis) en de daarin genoemde gedingstukken;
de akte houdende uitlating na tussenvonnis van de zijde van Jack Daniel's van 5 april 2017, met productie 35 (hierna: de akte van 5 april);
de aanvullende akte, voor zover nodig, tevens houdende wijziging van eis van de zijde van Jack Daniel's van 12 april 2017 (hierna: de akte van 12 april);
de akte houdende bezwaar wijziging eis van de zijde van Kamstra c.s. van 26 april 2017 (hierna: de akte van 26 april);
de antwoordakte, tevens houdende producties van de zijde van Kamstra c.s. van 12 juli 2017, met productie 38 (hierna: de akte van 12 juli);
de akte houdende uitlating nadere productie van de zijde van Jack Daniel's van 6 september 2017 (hierna: de akte van 6 september).
1.2.
De samenstelling van de meervoudige kamer is na het tussenvonnis om organisatorische redenen gewijzigd. Mr. P.G.J. de Heij is vervangen door mr. L. Alwin.
1.3.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2
De verdere beoordeling
inleidende opmerkingen
2.1.
Ten behoeve van de hierna volgende beoordeling zal de rechtbank op onderdelen een samenvatting geven van beslissingen in het tussenvonnis, onder verwijzing naar de rechtsoverwegingen in het tussenvonnis. Verder zal de rechtbank omwille van de leesbaarheid van dit vonnis op sommige punten verwijzen naar (delen van) die overwegingen uit het tussenvonnis.
2.2.
In het tussenvonnis zijn de vorderingen jegens gedaagden sub 3 tot en met 7 en 9 afgewezen (r.o. 4.11 en 4.56 tussenvonnis). De vorderingen tot staking van merkinbreuk (r.o. 3.1 onder (a) tussenvonnis) en opgave van informatie (r.o. 3.1 onder (b) tussenvonnis) zijn ten aanzien van Brown-Forman en Pitts Bay afgewezen (r.o. 4.5 tussenvonnis). In dit vonnis gaat het om de (verdere) beoordeling van de in r.o. 3.1 van het tussenvonnis opgenomen vorderingen. Voor zover thans van belang is daarover in het tussenvonnis geoordeeld dat:
a. ten aanzien van de met de T1-status verkochte goederen geen sprake is van merkinbreuk (r.o. 4.15 en 4.21 tussenvonnis);
b. de transacties inkoop T1-status en verkoop AGD-status en de transacties inkoop T1-status en verkoop ‘vrij’ in beginsel inbreukmakend zijn (r.o. 4.15 en 4.22 tussenvonnis);
c. de transacties met status onbekend ook inbreukmakend zijn te achten (r.o. 4.24 tussenvonnis);
d. het beroep van Kamstra c.s. op uitputting, onverschuldigde betaling en verrekening niet opgaat (r.o. 4.26, 4.29 en 4.30 tussenvonnis);
e. Kamstra International inbreuk heeft gemaakt op de Beneluxmerken van Jack Daniel's, maar niet op de Uniemerken
van Jack Daniel's (r.o. 4.32 en 4.34 tussenvonnis);
f. FBE en BBS naast inbreuk op de Beneluxmerken (r.o. 4.32) elk ook inbreuk hebben gemaakt op de Uniemerken van Jack Daniel's (r.o. 4.33 en 4.35 tussenvonnis);
g. Jack Daniel's recht heeft op afdracht van de behaalde netto winst, zijnde de bruto winst minus een percentage van 3% van de omzet aan kosten, voor goederen die zijn ingekocht met T1-status en verkocht met de status ‘vrij’ en voor goederen waarvan de status onbekend is, voor zover het vast te stellen bedrag hoger is dan de in verband met dezelfde transacties vast te stellen schadevergoeding (r.o. 4.39, 4.42 en 4.43 tussenvonnis);
h. Jack Daniel's voor goederen met T1-status die onder AGD-status zijn verkocht enkel recht heeft op schadevergoeding (r.o. 4.38, 4.46 en 4.47 tussenvonnis);
i. wettelijke rente over de af te dragen winst en schadevergoeding verschuldigd is vanaf 22 september 1999 tot de dag van volledige voldoening (r.o. 4.44, 4.45 en 4.54 tussenvonnis);
j. wordt aangenomen dat alle transacties Jack Daniel’s producten betreffen die afkomstig waren uit het Duty Free kanaal zodat voor de berekening van de door Jack Daniel's geleden schade kan worden uitgegaan van de gemiddelde prijs waarvoor Jack Daniel's de goederen in het Duty Free kanaal heeft verkocht (r.o. 4.48 en 4.55 tussenvonnis);
k. de schadeberekening van de deskundige van Jack Daniel's, Daniel (EP31, hierna: Daniel I), niet om de reden dat daarin geen rekening is gehouden met de effecten van prijselasticiteit van de desbetreffende producten terzijde wordt geschoven (r.o. 4.49 en 4.55 tussenvonnis).
2.3.
Jack Daniel's is in het tussenvonnis toegelaten Daniel I bij akte aan te vullen, aan te passen en nader te onderbouwen omdat in Daniel I geen onderscheid is gemaakt tussen de verschillende categorieën transacties, zodat schade specifiek door transacties inkoop T1-status en verkoop AGD-status uit Daniel I niet is af te leiden, en bijlagen 3 tot en met 6 ontbreken. Daarbij is Jack Daniel’s toegelaten de bij de berekening gehanteerde productiekosten en verkoopprijzen in het voor de berekening relevante territorium verder te onderbouwen (r.o. 4.51, 4.52 en 4.55 tussenvonnis).
2.4.
Jack Daniel's heeft bij de akte van 5 april een aangepast rapport (hierna: Daniel II) in het geding gebracht. In die akte (randnummer 41) verzoekt zij de rechtbank ook terug te komen op de beslissing over de ingangsdatum van de verschuldigde wettelijke rente (r.o. 4.44 en 4.54 tussenvonnis). In de akte van 12 april heeft Jack Daniel's voor zover nodig haar eis voor wat betreft de ingangsdatum van de verschuldigde wettelijke rente gewijzigd in de zin dat van alle in een bepaald fiscaal jaar verrichte inbreukmakende transacties de wettelijke rente wordt berekend vanaf de laatste dag van dat fiscale jaar, waartegen Kamstra c.s. bij akte van 26 april bezwaar heeft gemaakt.
2.5.
Kamstra c.s. verzoekt de rechtbank in de akte van 12 juli (randnummers 11 en 45 e.v.) om terug te komen op de beslissingen in het tussenvonnis dat (i) voor de schadeberekening wordt uitgegaan van de winst die Jack Daniel's heeft behaald in het Duty Free kanaal (r.o. 4.48 tussenvonnis) en (ii) voorbij wordt gegaan aan het argument dat in Daniel I geen rekening wordt gehouden met de prijselasticiteit in de verschillende lokale markten (r.o. 4.49 tussenvonnis).
bezwaar tegen de eiswijziging
2.6.
De rechtbank honoreert het bezwaar van Kamstra c.s. tegen de eiswijziging van Jack Daniel's en overweegt daartoe als volgt. De eiswijziging betreft de ingangsdatum van de wettelijke rente. Daarover is reeds een bindende eindbeslissing genomen in het tussenvonnis, nadat Kamstra c.s. zowel in haar conclusies van antwoord en dupliek als tijdens het pleidooi verweer had gevoerd tegen de in de dagvaarding gevorderde ingangsdatum van de wettelijke rente. Jack Daniel's heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om de thans gevorderde ingangsdata van de wettelijke rente eerder aan de orde te stellen en haar eis daarop aan te passen. Nu de eiswijziging betrekking heeft op een reeds afgedaan punt en de procedure zich in een afrondend stadium bevindt, laat de rechtbank deze als strijdig met de eisen van de goede procesorde buiten beschouwing.
verzoeken om terug te komen op bindende eindbeslissingen
2.7.
Bij de beoordeling van de verzoeken om terug te komen op de in het tussenvonnis genomen bindende eindbeslissingen stelt de rechtbank voorop dat het uitgangspunt is dat zij in het verdere verloop van het geding in deze instantie is gebonden aan deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissingen. De besliste geschilpunten zijn voor deze instantie afgedaan en dienen te worden bestreden in hoger beroep. Dit uitgangspunt berust op de goede procesorde en heeft een op beperking van het debat gerichte functie: er is geen plaats voor heropening van het debat over afgedane geschilpunten.
2.8.
Dit uitgangspunt gaat echter niet zo ver, dat de feitenrechter wordt gedwongen een einduitspraak te doen waarvan hij weet dat deze ondeugdelijk is. De eisen van een goede procesorde brengen evenzeer mee dat de rechter aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven, maar niet in een einduitspraak vervatte eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is om over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing, teneinde te voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen.
Deze uitzondering is een in voorkomend geval te hanteren correctiemechanisme om te voorkomen dat het eindvonnis berust op een onjuiste of ondeugdelijke feitelijke of juridische grondslag. Deze uitzondering is niet bedoeld om partijen de mogelijkheid te bieden het debat te heropenen over een afgedaan punt. Indien een verzoek om heroverweging van een bindende eindbeslissing geen beslissing op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag betreft, maar neerkomt op heropening van het debat met een bestrijding van die beslissing die in hoger beroep thuishoort (een verkapt intern appel), kan de rechtbank dus zonder meer daaraan voorbijgaan.
2.9.
De rechtbank overweegt met inachtneming van het voorgaande als volgt.
2.10.
Het verzoek van Jack Daniel's om terug te komen op de bindende eindbeslissing over de ingangsdatum van de wettelijke rente strekt er enkel toe het debat over dit afgedane geschilpunt te heropenen door een andere, wellicht in het kader van het in goede justitie vaststellen van de ingangsdatum van de wettelijke rente te verdedigen, benadering te bepleiten die volgens Jack Daniel’s meer recht doet aan haar positie. Daarmee is echter geen sprake van een beslissing die is gestoeld op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag. De rechtbank gaat daarom voorbij aan dit verzoek.
2.11.
Het verzoek van Kamstra c.s. om terug te komen op de aanname dat alle transacties Jack Daniel’s producten betreffen die afkomstig waren uit het Duty Free kanaal komt eveneens neer op het (opnieuw) bepleiten van een volgens Kamstra c.s. passender uitgangspunt voor de schadeberekening dan de in het tussenvonnis door de rechtbank aangehouden Duty Free prijs. Daarmee stelt Kamstra c.s. geen feitelijke of juridische onjuistheid van de (grondslag van de) bindende eindbeslissing aan de orde, maar bestrijdt zij dit afgedane punt met een betoog dat in hoger beroep thuishoort. De rechtbank gaat daarom ook aan dit verzoek voorbij.
2.12.
De rechtbank ziet in het punt van de prijselasticiteit evenmin reden om terug te komen op dat wat in het tussenvonnis is overwogen en licht dat als volgt toe. De rechtbank gaat er met Kamstra c.s. van uit dat bij het onderhavige product, whisky, sprake is van prijselasticiteit van de vraag die als effect zal hebben gehad dat Kamstra c.s. vanwege een lagere prijsstelling meer producten heeft verkocht dan Jack Daniel's had kunnen verkopen. De prijselasticiteit van dit product is evenwel geen feit van algemene bekendheid dat geen bewijs behoeft. Het had dus (al voor het tussenvonnis, zoals overwogen in r.o. 4.49 tussenvonnis) op de weg van Kamstra c.s. gelegen om invulling te geven aan haar verweer op dit punt. Kamstra c.s. had de procentuele prijsverandering op grond van de prijsgegevens in Daniel I kunnen berekenen. In dat rapport heeft Daniel immers al de gemiddelde prijs vermeld van de verkoop door Jack Daniel's en de prijs die Kamstra c.s. hanteerde (in de annexen 1.4 en 1.10 tot en met 1.19 bij Daniel I, telkens per land, per jaar). Kamstra c.s., die op dezelfde markt opereert als Jack Daniel's, had verder concreet kunnen onderbouwen wat een algemeen aanvaarde prijselasticiteit voor de onderhavige producten vormt. Op basis van die ratio en de prijsgegevens in Daniel I zou zij in staat moeten zijn geweest om een berekening te (laten) maken van de verandering van het verkoopvolume in de fictieve situatie dat er geen inbreuk was gemaakt (hoeveel flessen zou Jack Daniel's minder verkocht hebben dan Kamstra c.s. bij de prijzen die Jack Daniel's hanteerde). Kamstra c.s. herhaalt nu haar door de rechtbank verworpen betoog. Zij stelt dat zij nadere gegevens nodig heeft om dit verweer te concretiseren en verzoekt om een termijn daarvoor. Van een grond voor heroverweging als in 2.8 beschreven, is daarmee geen sprake. De rechtbank gaat dan ook aan dat verzoek voorbij.
overige verweren van Kamstra c.s.
2.13.
Kamstra c.s. stelt zich in de akte van 12 juli op het standpunt dat de schadeberekening van Daniel I/II is gebaseerd op onbetrouwbare brondata (randnummer 13). Zij verwijst daartoe naar de als GP38 overgelegde rapportage van Ernst & Young (hierna: E&Y 2017
), welke rapportage zij heeft laten opstellen in reactie op Daniel II. De rechtbank oordeelt over de door Kamstra c.s. daartoe naar voren gebrachte punten als volgt.
2.13.1.
Het (algemene) verweer dat de brondata onvoldoende zijn geverifieerd (randnummers 14 t/m 20 van de akte van 12 juli), is tardief. De brondata zijn blijkens randnummer 3 van Daniel I geput uit het systeem dat de accountant van Jack Daniel's gebruikt voor de accountantscontrole (Clarity) en heeft geverifieerd in gesprekken met medewerkers van Jack Daniel's. Kamstra c.s. heeft in haar antwoordakte van 9 augustus 2006 en haar nadere antwoordconclusie van 19 maart 2014 weliswaar uitgebreid kritiek geuit op de uitgangspunten van Daniel I, maar dat het putten van data uit Clarity onjuist zou zijn, of dat de brondata onvoldoende zijn geverifieerd, wordt daarin als zodanig niet genoemd. Nu Kamstra c.s. al in Daniel I had kunnen lezen dat Daniel de brondata uit Clarity had geput en hoe hij ze heeft geverifieerd, had zij de kritiek die zij nu opwerpt eerder kunnen en ook moeten uiten.
2.13.2.
Tardief is ook het betoog dat een rapport zoals dat nu door E&Y is gemaakt eerder geen zin had omdat bijlagen 3 t/m 6 van Daniel I ontbraken. Alle informatie waar Kamstra c.s. nu kritiek op uit, stond ook al in Daniel I (de informatie bedoeld in randnummers 23 t/m 27, 32 en 34 t/m 43 van de akte van 12 juli) of bleek uit de jaarrekeningen van Jack Daniel's (de informatie bedoeld in randnummers 29 t/m 31 en randnummers 39-40 van de akte van 12 juli). Daar komt nog het volgende bij. Volgens paragraaf 5.1.1 van E&Y 2017 betekent het feit dat de berekening in Daniel I/II is gebaseerd op dezelfde administratie als de administratie die is gebruikt voor de, door een accountant gecontroleerde,
financial statements
van Jack Daniel's niet, dat de in Daniel I/II gebruikte bronnen voldoende betrouwbaar zijn. Zij wijst er op dat, in het kader van de internationale controlestandaarden, een onafhankelijke deskundige zou moeten kijken naar de in de schadeberekening gebruikte gegevens. Jack Daniel's heeft in de akte van 6 september aangevoerd dat de relevante internationale controlestandaarden van toepassing zijn op accountants die
audits
doen op
financial statements
. Van dergelijke werkzaamheden is in dit geval echter geen sprake. Zoals overwogen in het tussenvonnis (r.o. 4.48) gaat het hier om een schade
begroting
die niet exact hoeft te zijn. Daniel I/II hoeft dan ook niet te voldoen aan de door Kamstra c.s. genoemde internationale controlestandaarden. Dat Daniel gebruik heeft gemaakt van de administratie die gebruikt is voor de
financial statements
, waarop een audit heeft plaatsgevonden, vormt naar het oordeel van de rechtbank juist een aanwijzing dat de geraadpleegde gegevens een betrouwbare bron zijn voor het maken van een schadeberekening.
2.13.3.
Kamstra c.s. maakt ook bezwaar tegen dubbeltellingen in de hoeveelheid van haar eigen verkopen (randnummers 56 t/m 65 van de akte van 12 juli). Ook dit verweer is tardief. Het gaat immers om haar eigen administratie zoals die blijkt uit de E&Y rapportage naar aanleiding van het beslag van 12 april 1999 (EP20). Dit verweer en de onderliggende cijfers waren dus al lang bij Kamstra c.s. bekend.
2.13.4.
Kamstra c.s. wijst er ten slotte nog op dat de mutaties in de overige posten in de in randnummer 26 van de akte van 12 juli weergegeven tabellen ‘opmerkelijk’ zijn, waardoor zij vermoedt dat de classificatie van kortingen,
supports
en
fees
in de netto-omzet niet correct is. Kamstra c.s. kon dit verweer niet eerder voeren. De tabellen in randnummer 26 zijn onder andere ontleend uit de pas in Daniel II overgelegde annex 5.1. Gelet op dat wat in het tussenvonnis (r.o. 4.48 t/m 4.50) en hiervoor over de betrouwbaarheid van Daniel I/II is overwogen, is de enkele omstandigheid dat Kamstra c.s. ten aanzien van de classificatie zich niet eerder heeft kunnen verweren onvoldoende om – zoals Kamstra c.s. betoogt – voor de schadeberekening Daniel I/II terzijde te stellen. Kamstra c.s. betoogt enkel dat de classificaties niet controleerbaar zijn. Dat er reden is om aan te nemen dat de classificaties onjuist zijn (met als gevolg dat ook de schadeberekening onjuist is), is echter niet nader gemotiveerd.
2.14.
Bij de schadeberekening wordt dan ook uitgegaan van Daniel I/II.
de vorderingen
2.15.
Dat wat in het tussenvonnis reeds is overwogen over de vorderingen van Jack Daniel's en het bovenstaande leidt tot het navolgende.
verbod
2.16.
Gelet op de in het tussenvonnis vastgestelde merkinbreuken (r.o. 4.31 t/m 4.35) heeft (enkel) Jack Daniel’s Properties (r.o. 4.5 tussenvonnis) recht op toewijzing van een inbreukverbod jegens Kamstra International, FBE en BBS. Het verbod zal gelden voor de Benelux, voor zover het de door Kamstra International, FBE en BBS gepleegde inbreuken op de Beneluxmerken betreft. Gezien de vaststaande inbreuken op de Uniemerken door FBE en BBS zal hen tevens een verbod worden opgelegd daarop inbreuk te maken, welk verbod zich zal uitstrekken tot de gehele Europese Unie.
2.17.
Kamstra c.s. heeft nog aangevoerd (Conclusie van Dupliek randnummer 100) dat er geen belang is bij een algemeen verbod zoals door Jack Daniel's gevorderd (om iedere inbreuk op de merken te staken en gestaakt te houden). Volgens Kamstra c.s. moet worden aangesloten bij de omschrijving onder a2 van het petitum van de dagvaarding, waarin – kort gezegd – het verhandelen van producten voorzien van de JACK DANIEL’S-merken wordt verboden. De rechtbank ziet echter geen reden om het verbod te beperken in de door Kamstra c.s. voorgestelde zin. Gelet op de activiteiten van Kamstra International, FBE en BBS, bestaat ook een dreiging dat zij naast verhandeling van producten andere voorbehouden handelingen zullen plegen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het in de EU in het verkeer brengen en het ter verhandeling in voorraad hebben van waren voorzien van de JACK DANIEL’S-merken en het gebruik van de JACK DANIEL’S-merken in stukken voor zakelijk gebruik. Nu niet is te voorzien welke vorm een dreigende inbreuk door Kamstra International, FBE en/of BBS zal aannemen, is een in algemene termen vervat verbod in dit geval op zijn plaats
.
dwangsommen
2.18.
Jack Daniel's vordert versterking van het verbod met een dwangsom van
€ 25.000,- voor iedere dag, dan wel ieder product dat Kamstra c.s. (deels) niet aan de veroordeling voldoet. Kamstra c.s. verweert zich tegen de hoogte van de gevorderde dwangsom voor het (deels) niet voldoen aan het verbod. Het betoog slaagt in zoverre dat de rechtbank een dwangsom van € 25.000,- per product waarmee inbreuk wordt gemaakt niet proportioneel vindt. Voor het overige komt de hoogte van de gevorderde dwangsommen de rechtbank niet onredelijk voor. De te bepalen dwangsom moet een voldoende prikkel tot nakoming inhouden. De gevorderde dwangsommen zullen gelet op het voorgaande worden toegewezen als in het dictum bepaald en daarnaast worden gemaximeerd.
gegevensverstrekking
2.19.
Jack Daniel’s Properties heeft, gezien de vaststaande merkinbreuken, in beginsel recht op gegevensverstrekking. Jack Daniel’s Properties heeft de vordering tot het doen van opgave tijdens het pleidooi op 2 februari 2016 beperkt tot opgave van gegevens over de periode 1 januari 1996 tot en met 22 september 1999. Over die periode heeft Kamstra c.s. al opgave gedaan van de gevorderde gegevens middels de rapporten van E&Y van 9 november 1999 (producties EP20 en EP21). Jack Daniel's heeft al die informatie dus al, zodat de rechtbank niet inziet welk belang Jack Daniel's Properties nog heeft bij deze opgavevordering. Die komt derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.
beslagkosten
2.20.
Jack Daniel's vordert een verklaring voor recht dat Kamstra c.s. ieder voor zich de kosten voor de beslagleggingen van 12 april 1999 verschuldigd zijn. Daarvoor ziet de rechtbank geen grond. Tussen partijen is niet in geschil dat Kamstra c.s. deze kosten aan Jack Daniel's heeft voldaan. Jack Daniel's betoogt dat zij desondanks belang heeft bij een “bekrachtiging” in de zaak ten principale in de zin van artikel 50 lid 6 TRIPS-Verdrag
dat Kamstra c.s. de beslagkosten niet onverschuldigd heeft voldaan. De rechtbank begrijpt dit betoog aldus dat Jack Daniel’s buiten twijfel wil stellen dat de op artikel 706 Rv gestoelde betaling van de beslagkosten door Kamstra c.s. niet – achteraf bezien – zonder grond is geschied, omdat Jack Daniel’s daartoe geen vordering in de hoofdzaak binnen de daarvoor op grond van artikel 50 lid 6 TRIPS gestelde termijn zou hebben ingesteld. Het niet tijdig instellen van een vordering in de hoofdzaak kan het beslag doen vervallen, maar brengt niet zonder meer met zich dat het beslag nietig is of als onnodig of onrechtmatig moet worden aangemerkt. Nu niet is gesteld of gebleken dat Kamstra c.s. in of buiten rechte het standpunt inneemt dat zij recht zou hebben op schadevergoeding vanwege onnodig of onrechtmatig gelegd beslag, valt niet in te zien welk belang Jack Daniel's heeft bij toewijzing van de door haar gevorderde verklaring voor recht. Deze vordering zal reeds daarom worden afgewezen.
winstafdracht
2.21.
De hoogte van de winstafdracht waarop Jack Daniel's recht heeft voor goederen die zijn ingekocht op T1-status en verkocht onder de status ‘vrij’ en voor goederen waarvan de status onbekend is, is bepaald in r.o. 4.43 van het tussenvonnis. De af te dragen winst komt voor FBE in totaal uit op 10.763,07 Nederlandse guldens, voor Kamstra International op 38,05 Nederlandse guldens en voor BBS op 1.906,92 Nederlandse guldens. Op die plaats is verder overwogen dat veroordeling tot winstafdracht volgt voor zover dat bedrag hoger ligt dan de schadevergoeding uit die transacties waarop Jack Daniel's recht zou hebben (r.o. 4.39 tussenvonnis).
schadevergoeding
2.22.
Kamstra c.s. voert nog aan dat over de periode voor de datum van inschrijving van de Uniemerken (4 mei 1998) slechts schadevergoeding kan worden gevorderd voor inbreuk op de Beneluxmerken en dat Jack Daniel's evenmin recht heeft op een redelijke vergoeding als bedoeld in artikel 9 lid 3 GMVo, thans 11 lid 2 UMVo. Het is juist dat Jack Daniel's geen recht op schadevergoeding heeft, maar hoogstens recht op een redelijke vergoeding, op grond van handelingen voor 4 mei 1998, die na die datum inbreuk zouden maken op de Uniemerken. Dat maakt voor de schadebegroting echter geen verschil. Op grond van haar Beneluxmerken vormt het gebruik van de JACK DANIEL’S-merken in de periode 1 januari 1996 tot 4 mei 1998 in de Benelux eveneens een onrechtmatige daad waarvoor Kamstra c.s. schadeplichtig is. Kamstra c.s. heeft in deze procedure niet gesteld dat (een deel van) het gestelde inbreukmakende handelen niet in de Benelux maar slechts in andere delen van de Gemeenschap heeft plaatsgevonden. Integendeel, tussen partijen is jarenlang gediscussieerd over de vraag of goederen die zich fysiek in Nederland bevonden met een T1- of AGD-status, inbreuk maakten op de merkrechten van Jack Daniel's. In de kort geding procedure heeft Jack Daniel's zich daarbij slechts op haar Benelux merkrechten beroepen. Op basis van een inbreuk op de Benelux merkrechten is opgave gedaan door E&Y van transacties door Kamstra c.s. die inbreuk maakten. In Daniel I en II zijn de transacties uit de opgaves van E&Y tot uitgangspunt genomen. Dit verweer van Kamstra c.s. staat derhalve niet in de weg aan begroting van de schade conform de schadeberekening in Daniel II.
2.23.
Het voorgaande brengt met zich dat de rechtbank de door Jack Daniel's als gevolg van het handelen van Kamstra c.s. geleden schade door gederfde winst voor het bij de schadeberekening in aanmerking te nemen territoir (het zgn. Pitts Bay-territoir en de overige relevante landen van West-Europa) zal begroten op het totaal van de in annex 1.1 van Daniel II genoemde bedragen voor dat territoir, zijnde respectievelijk USD 105.523,-, USD 747.222,-, en USD 410.262,- voor Kamstra International, FBE en BBS.
2.24.
Het ter gelegenheid van het pleidooi gedane beroep van Kamstra c.s. op matiging van de schadevergoeding en de wettelijke rente op grond van artikel 6:109 BW
wordt niet gevolgd. Kamstra c.s. betoogt dat de rechtsontwikkeling en het (tijds-)verloop van de procedure tot matiging aanleiding geven en wijst verder op de aard van de schade (zuivere vermogensschade) en aansprakelijkheid (hoogstens lichte schuld). Zij verzuimt echter aan te geven waarom die omstandigheden maken dat toekenning van het volledige bedrag voor haar zou leiden tot kennelijke onaanvaardbare gevolgen. In zoverre heeft zij niet aan haar stelplicht voldaan. Andere omstandigheden die reden kunnen zijn de schadevergoeding te matigen, zijn niet gesteld of gebleken.
Toewijzing winstafdracht of schadevergoeding
2.25.
Dat brengt de rechtbank bij de vraag of Jack Daniel's belang heeft bij toewijzing van winstafdracht of schadevergoeding, nu deze bedragen niet cumulatief toewijsbaar zijn (zie r.o. 4.39 en 4.43 tussenvonnis).
2.26.
Gezien hetgeen in het tussenvonnis in r.o. 4.48 tot en met 4.52 en hiervoor in r.o. 2.13.1 tot en met 2.13.4 is overwogen over het recht op schadevergoeding en Daniel I/II wordt op grond van Daniel II schadevergoeding toegewezen voor transacties a) inkoop T1-status / verkoop AGD-status (waarvoor Jack Daniel's geen recht op winstafdracht heeft), b) inkoop T1-status / verkoop status ‘vrij’ en c) transacties onbekend (waarvoor Jack Daniel's wel recht op winstafdracht heeft).
2.27.
Daniel II maakt echter geen onderscheid tussen de categorieën ‘T1/AGD’ enerzijds en ‘T1/vrij’ en ‘status onbekend’ anderzijds. Dat betekent dat niet kan worden bepaald of de winstafdracht waarop Jack Daniel's recht heeft voor de transacties ‘T1/vrij’ en ‘status onbekend’ (zie r.o. 4.39 en 4.43 tussenvonnis) hoger is dan het aandeel van die transacties in het totaal van de begrote schade. Dat zou het geval kunnen zijn als die transacties maar een heel klein aandeel van de hele schadebegroting vormen en de transacties T1/AGD veruit het grootste deel. Gelet op de hoogte van de toewijsbare schadevergoedingsbedragen ten opzichte van de toewijsbare winstafdrachtbedragen, acht de rechtbank die kans echter zeer klein. De rechtbank ziet geen aanleiding Jack Daniel's in dit stadium van de procedure gelegenheid te geven zich daarover alsnog uit te laten. Om die reden zal enkel de vordering tot betaling van schadevergoeding worden toegewezen.
2.28.
Het bovenstaande leidt ertoe dat, gelet op de verdeling van het schadebedrag in annex 1.1 van Daniel II, Kamstra International, FBE en BBS worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding van een bedrag van respectievelijk USD 105.523,-, USD 747.222,-, en USD 410.262,-. De wettelijke rente daarover zal, overeenkomstig dat wat daarover in het tussenvonnis is overwogen (r.o. 4.54), worden toegewezen vanaf 22 september 1999 tot de dag van volledige voldoening. Jack Daniel's heeft gevorderd de schadevergoeding te voldoen door overmaking op de derdengeldenrekening van het advocatenkantoor waar haar advocaat [NAAM]. De rechtbank zal dat onderdeel van de vordering niet toewijzen omdat zij er van uit gaat dat Jack Daniel's dat, na het vertrek van haar advocaat [NAAM], niet langer bedoelt te vorderen.
buitengerechtelijke kosten
2.29.
Jack Daniel's vordert op grond van artikel 6:96 lid 2 onder b BW een totaalbedrag van USD 46.061,90 aan buitengerechtelijke kosten. Onder de noemer van opsporing van de inbreuk gaat het daarbij om USD 22.196,40 voor Engelse advocaten (Bird & Bird) en detectives (Julian Hill Associates). Volgens Jack Daniel's heeft zij deze kosten gemaakt om de inbreukmakende handelingen van Kamstra c.s. op te sporen en vast te stellen. Zij betoogt dat de schimmige handelwijze van Kamstra c.s. en de gesloten wereld van de parallelhandel tot het inschakelen van een Engelse partij en de aanzienlijke omvang van de buitengerechtelijke kosten heeft geleid. Voor een merkhouder als Jack Daniel's is het niet eenvoudig om de inbreukmakende praktijken van Kamstra c.s. aan het licht te brengen, aldus Jack Daniel's. Verder wordt ter vaststelling van de omvang van de schade kosten voor een second opinion met als doel het vaststellen van het schadebedrag door accountants (PriceWaterhouseCoopers, hierna: PWC) een bedrag van USD 23.865,50 gevorderd. Kamstra c.s. betoogt dat Jack Daniel's de opgevoerde kosten ten onrechte en geheel overbodig heeft gemaakt.
2.30.
Uit de stellingen van Jack Daniel's en de overgelegde kostenspecificaties kan niet worden afgeleid of de verrichtingen van Bird & Bird en Julian Hill Associates op meer zien dan handelingen die zijn verricht ter voorbereiding van de onderhavige procedure en/of de inschatting van proceskansen (in het geval van Bird & Bird), noch dat zij redelijk waren (in het geval van Bird & Bird en Julian Hill Associates). Jack Daniel's heeft onvoldoende gemotiveerd welke verrichtingen deze Britse bureaus hebben verricht voor de vaststelling van aansprakelijkheid en schade. Jack Daniel's heeft in zoverre dus niet aan haar stelplicht voldaan. De conclusie is dat geen sprake is van schade in de zin van artikel 6:96 lid 2 sub b BW zodat deze kosten niet worden toegewezen.
2.31.
De declaratie van PWC ziet op de werkzaamheden die hebben geleid tot het PWC-rapport (EP22). Uit bedoeld rapport valt op te maken dat de werkzaamheden van PWC hebben bestaan uit, kort gezegd, het tegen het licht houden van de rapporten van E&Y van 9 november 1999 voor zover het de berekeningsmethode ter bepaling van de winsten, en in het bijzonder de berekeningswijze van de in de winstberekening gehanteerde aftrek voor bedrijfskosten, betreft. De daarmee gemoeide kosten zijn aldus gemaakt ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Zij zijn daarmee zelf ook te beschouwen als schade in de zin van artikel 6:96 lid 2 onder b BW en komen voor vergoeding in aanmerking. De rechtbank overweegt dat het ook redelijk was die kosten te maken omdat Jack Daniel's bezwaren had tegen de door E&Y in haar rapporten gehanteerde berekeningsmethode, die de rechtbank heeft gehonoreerd (vgl. r.o. 4.40 t/m 4.42 tussenvonnis). Tegen de hoogte van de declaratie van PWC heeft Kamstra c.s. zich verder niet uitdrukkelijk verweerd. Het gevorderde bedrag van USD 23.865,50 zal, nu dat bedrag de rechtbank ook niet onredelijk voorkomt, worden toegewezen.
2.32.
Kamstra c.s. heeft zich niet verweerd tegen de hoofdelijke veroordeling tot betaling van de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente daarover. Nu de vorderingen van Jack Daniel's tegens de gedaagden sub 3 tot en met 7 en 9 worden afgewezen, zullen Kamstra International, FBE en BBS hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van het in r.o. 2.31 genoemde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente daarover als gevorderd.
proceskosten
2.33.
Kamstra International, FBE en BBS worden als de overwegend in het ongelijk gestelde partij(en) veroordeeld in de kosten van de procedure die Jack Daniel's jegens hen heeft aangespannen. Partijen hebben – terecht – geen aanspraak gemaakt op een vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, nu de dagvaarding in deze procedure is uitgebracht voordat dat artikel van kracht werd. De proceskosten zullen dan ook worden toegewezen conform het liquidatietarief. De rechtbank begroot de proceskosten van Jack Daniel's tot op heden op (8 punten x € 3.856 =) € 30.848,- aan advocaatkosten, (3/9 x € 3.439,- =) € 1.146,33 aan griffierecht en (3/9 x € 77,56 =) € 25,85 aan exploitkosten, derhalve in totaal op € 32.020,18. De gevorderde hoofdelijke veroordeling in de proceskosten is eveneens toewijsbaar.
2.34.
Jack Daniel's wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure die zij jegens gedaagden 3 tot en met 7 en 9 heeft aangespannen. De rechtbank begroot de proceskosten van deze gedaagden op (7,5 punten x € 3.856 =) € 28.920,- aan advocaatkosten en (6/9 x € 3.439,- =) € 2.292,66 aan griffierecht, derhalve in totaal op € 31.212,66. De kosten gemaakt door gedaagden na het tussenvonnis, zijn niet bij deze begroting betrokken, gelet op hetgeen is overwogen in r.o. 4.11 en 4.56 van het tussenvonnis. Bij gebreke van een vordering daartoe zal deze proceskostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
3
De beslissing
De rechtbank
in de procedure tussen Jack Daniel's enerzijds en gedaagden sub 3 tot en met 7 en 9 anderzijds
3.1.
wijst de vorderingen af;
3.2.
veroordeelt Jack Daniel's in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op € 31.212,66;
in de procedure tussen Jack Daniel's Properties enerzijds en Kamstra International, FBE en BBS anderzijds
3.3.
veroordeelt FBE en BBS ieder afzonderlijk om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk in de Benelux respectievelijk de Europese Unie op de aan Jack Daniel’s Properties toebehorende Benelux- en Uniemerken genoemd in r.o. 2.2 van het tussenvonnis te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder elke verhandeling in de Benelux en/of de Europese Unie van producten die zijn voorzien van één of meer van die JACK DANIEL's merken, die niet door Jack Daniel’s Properties of met haar toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, te staken en gestaakt te houden, waarbij onder verhandeling tevens dient te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruiken, dan wel het in voorraad (doen) hebben voor het doeleinde deze producten te verhandelen;
3.4.
veroordeelt Kamstra International om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk in de Benelux op de aan Jack Daniel’s Properties toebehorende Beneluxmerken genoemd in r.o. 2.2 i) t/m iii) van het tussenvonnis te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder elke verhandeling in de Benelux van producten die zijn voorzien van één of meer van die JACK DANIEL's merken, die niet door Jack Daniel’s Properties of met haar toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht te staken en gestaakt te houden, waarbij onder verhandeling tevens dient te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruiken, dan wel het in voorraad (doen) hebben voor het doeleinde deze producten te verhandelen;
3.5.
bepaalt dat de betreffende gedaagde een dwangsom verbeurt van € 25.000,- voor iedere dag dat, dan wel € 500,- voor ieder product waarmee, aan de in 3.3 en/of 3.4 gegeven veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, tot een maximum van € 1.500.000,- is bereikt;
en voorts in de procedure tussen Jack Daniel's Properties, Brown-Forman en Pitts Bay enerzijds en Kamstra International, FBE en BBS anderzijds
3.6.
veroordeelt Kamstra International tot betaling van de door Jack Daniel's geleden schade tot een totaalbedrag van USD 105.523,-, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 22 september 1999 tot aan de dag van de volledige voldoening van de schadevergoeding;
3.7.
veroordeelt FBE tot betaling van de door Jack Daniel's geleden schade tot een totaalbedrag van USD 747.222,-, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 22 september 1999 tot aan de dag van de volledige voldoening van de schadevergoeding;
3.8.
veroordeelt BBS tot betaling van de door Jack Daniel's geleden schade tot een totaalbedrag van USD 410.262,-, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 22 september 1999 tot aan de dag van de volledige voldoening van de schadevergoeding;
3.9.
veroordeelt Kamstra International, FBE en BBS hoofdelijk tot betaling van de door Jack Daniel's geleden schade die bestaat uit de buitengerechtelijke kosten, tot een totaalbedrag van USD 23.865,50, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag van de volledige voldoening van voornoemd bedrag;
3.10.
veroordeelt Kamstra International, FBE en BBS hoofdelijk in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Jack Daniel's begroot op € 32.020,18;
3.11.
verklaart de onderdelen 3.3 tot en met 3.10 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
3.12.
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus, mr. L. Alwin en mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2019.
Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding was Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk van kracht (hierna: GMVo). Die verordening is vervangen door Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009, inzake het Gemeenschapsmerk. Deze verordening is ingetrokken en vervangen door de sinds 1 oktober 2017 toepasselijke Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna: UMVo). Omdat Gemeenschapsmerken inmiddels Uniemerken worden genoemd, wordt bij die terminologie aangesloten. De verdere beoordeling vindt plaats naar het recht toepasselijk ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding (voor zover niet uitdrukkelijk anders is overwogen).
HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2800, HR 26 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8521, HR 8 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1224.
Het rapport is gedateerd 23 juni 2016, maar dat lijkt een vergissing, gelet op de stellingen van Kamstra c.s. (zie o.a. randnummer 10 van de akte van 12 juli).
Zie HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445 (Lexington).
Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights, inwerkingtreding: 1 januari 1995, Trb. 1994, 253, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2007, 102.
Burgerlijk Wetboek.