ECLI:NL:OGHACMB:2019:82
OGHACMB — Uitspraak 


BURGERLIJKE ZAKEN 2019						VONNIS NO.
Registratienrs.: AR 302/2017 – AUA201700406 - AUA2018H00146
Uitspraak: 16 april 2019
GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Vonnis in de zaak van
:
1. de naamloze vennootschap
AMALO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES N.V.
, h.o.d.n. THE MASK en THE MASK-MOPA MOPA EXPERIENCE,
2. de naamloze vennootschap
MANUFACTURA DE LOS ANDES N.V.
, h.o.d.n. BEHIND THE MASK-THE MOPA MOPA EXPERIENCE en INTI,
beide gevestigd in Aruba,
hierna te noemen: (in enkelvoud) Amalo,
oorspronkelijk gedaagden in conventie en eisers in reconventie, thans appellanten,
gemachtigde: mr. D.C. Lopez Paz,
tegen
de naamloze vennootschap GALERAS N.V., h.o.d.n. MOPA MOPA,
gevestigd in Aruba,
hierna te noemen: Galeras,
oorspronkelijk eiseres in conventie en gedaagde in reconventie, thans geïntimeerde,
gemachtigden: mrs. D.G. Kock en L.E.M.J. Cafarzuza.
1
Het verloop van de procedure
1.1.
Voor hetgeen in eerste aanleg is gesteld en gevorderd, voor de procesgang aldaar en voor de overwegingen en beslissingen van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (GEA), wordt verwezen naar het tussen partijen op 9 mei 2018 uitgesproken vonnis. De inhoud van dit vonnis geldt als hier ingevoegd.
1.2.
Amalo is door op 19 juni 2018 een akte van hoger beroep in te dienen in hoger beroep gekomen van voornoemd vonnis. In een op 30 juli 2018 ingekomen memorie van grieven, met producties, heeft zij vier grieven voorgedragen en toegelicht en geconcludeerd dat het Hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, de vorderingen van Galeras in conventie alsnog zal afwijzen en de vordering van Amalo in reconventie zal toewijzen, met veroordeling van Galeras in de kosten van dit geding.
1.3.
Galeras heeft in een memorie van antwoord het hoger beroep bestreden en geconcludeerd tot bevestiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van Amalo in de kosten, uitvoerbaar bij voorraad.
1.4.
Op 22 maart 2019 hebben beide partijen producties ingezonden.
1.5.
Op 26 maart 2019, de voor mondeling pleidooi bepaalde dag, zijn verschenen voor Amalo de bestuurders, te weten het echtpaar [naam 1] en [naam 2], vergezeld van de gemachtigde van Amalo (hun dochter). Voor Galeras is verschenen [naam 3], dochter van de bestuurder, vergezeld van mr. [NAAM]. De gemachtigden hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen; bij die van mr. [NAAM]. Ook [naam 2] en [naam 3] hebben het woord gevoerd.
1.6.
Vonnis is bepaald op heden.
2
Beoordeling
2.1.
Galeras en Amalo verkopen kunstvoorwerpen, vooral aan toeristen. Galeras verkoopt bijna uitsluitend zogenoemde ‘mopa mopa-kunstvoorwerpen’; Amalo verkoopt deze kunstwerken naast andere. Galeras is opgericht op 3 mei 1989, Amalo op onderscheidenlijk 19 september 1991 en 30 augustus 1994. Galeras heeft op 22 augustus 2007 ingevolge artikel 5 van de
Merkenverordening
van Aruba bij het Bureau voor de intellectuele eigendom inschrijving verzocht van ‘MOPA MOPA’ als woordmerk; registratiedatum is 14 september 2007 (productie 3 bij inleidend verzoekschrift).
2.2.
Galeras heeft in conventie jegens Amalo een verbod van merkinbreuk gevorderd. In reconventie heeft Amalo gevorderd een verklaring voor recht dat het woord Mopa Mopa de naam van een kunst betreft en nietigverklaring van het depot. Het GEA heeft de conventionele vorderingen van Galeras toegewezen en de reconventionele vorderingen van Amalo afgewezen. Hiertegen richt zich het appel van Amalo.
2.3.
Het hoger beroep slaagt. Amalo stelt dat mopa mopa geen merk kan zijn omdat het uitsluitend beschrijvend is of een soortaanduiding. Het GEA heeft geoordeeld dat mopa mopa in Aruba voldoende onderscheidend vermogen heeft. Maar de vraag naar het onderscheidend vermogen staat naast de vraag of sprake is van een uitsluitend beschrijvend teken of soortaanduiding.
2.4.
Tussen partijen is niet in geschil dat mopa mopa een boom is. In zoverre is mopa mopa een soortaanduiding.
2.5.
Voorts duidt de term mopa mopa op een zeer oude techniek van kunstvervaardiging in het zuiden van (het huidige) Colombia. Galeras stelt dat deze techniek ‘barniz de Pasto’ heet, maar onvoldoende gemotiveerd is door haar bestreden dat beide termen worden gebruikt. Mopa mopa is de oudste aanduiding; de term ‘barniz de Pasto’ (hars van Pasto) is pas met de komst van de Spanjaarden in gebruik geraakt, maar de term mopa mopa is niet verdwenen. In het plaatsje Pasto zijn thans veertien families actief in het maken van kunstvoorwerpen met deze techniek. Van de mopa mopa boom worden de knoppen in water gekookt tot een hars, natuurlijke stoffen worden toegevoegd ter kleuring, er wordt op gekauwd en aan getrokken, vervolgens wordt de substantie zonder lijm op hout of ander materiaal aangebracht en met een mes worden inkervingen gemaakt. Ter zitting zijn door Amalo kunstvoorwerpen aan het Hof getoond.
2.6.
De veertien families in Pasto leveren de kunstvoorwerpen aan Galeras en aan Amalo. De directeur van Amalo, [naam 2] Alberto Lopez Dorado, is zelf afkomstig uit Pasto. Galeras is met de verkoop van mopa mopa-kunst begonnen toen ca. 1989 een broer van [naam 2] Alberto Lopez Dorado, te weten Jorge Lopez Dorado, bij Galeras betrokken was (Galeras is de naam van een vulkaan in de buurt van Pasto).
2.7.
Met de door Amalo overgelegde producties is overtuigend aangetoond dat het gaat om een traditionele techniek waarvan de aanduiding (omschrijving), zonder toevoeging, niet behoort te worden gemonopoliseerd door een merkenrecht. Het moet aan een ieder zijn toegestaan mopa mopa kunstwerken te betrekken uit Pasto en deze als zodanig in Aruba aan het publiek aan te bieden.
2.8.
In het midden kan daarom blijven, als zijnde irrelevant, wie als eerste in Aruba gebruik heeft gemaakt van het teken mopa mopa (artikel 2 lid 1
Merkenverordening
).
2.9.
Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen in conventie moeten worden afgewezen en die in reconventie toegewezen. Galeras dient de kosten van deze procedure te dragen.
3
Beslissing
Het Hof :
- vernietigt het bestreden vonnis, en opnieuw rechtdoende:
- wijst af de vorderingen van Galeras;
- verklaart van recht dat het woord Mopa Mopa de naam van een kunst betreft en voor inschrijving als merk niet geschikt is;
- verklaart nietig het depot, althans de inschrijving, van 14 september 2007 onder het registratie nummer 26685, indieningsnummer IM-20070822 12, gedaan door Galeras in het register van het Bureau Intellectueel Eigendom te Aruba;
- beveelt Galeras het depot, althans de inschrijving, van 14 september 2007 onder het registratie nummer 26685, indieningsnummer IM-20070822 12 in het Bureau Intellectueel Eigendom door te halen, althans te laten doorhalen, binnen twee weken vanaf de dag van dit vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van Afl. 750,- voor elke dag dat de inschrijving in de openbare registers van het Bureau Intellectueel Eigendom voortduurt;
- veroordeelt Galeras in de kosten van deze procedure aan de zijde van Amalo gevallen en tot op heden begroot voor de eerste aanleg op Afl. 3.125,- aan gemachtigdensalaris en voor het hoger beroep op Afl. 6.000,- aan gemachtigdensalaris en Afl. 1.092,14 aan verschotten.
Aldus gewezen door mrs. J. de Boer, M.W. Scholte en H.J. Fehmers, leden van het Hof en ter openbare terechtzitting van 16 april 2019 in Aruba uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.