ECLI:NL:RBROT:2019:1591
Rechtbank ROT — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK ROTTERDAM
Team handel en haven
zaaknummer / rolnummer: C/10/564814 / KG ZA 18-1367
Vonnis in kort geding van 28 februari 2019
in de zaak van
de naamloze vennootschap
KONINKLIJKE GROLSCH N.V.
,
gevestigd te Enschede,
eiseres,
advocaten mrs. M. Driessen en O. Schmutzer te Rotterdam,
tegen
1. de rechtspersoon naar vreemd recht
LIDL NEDERLAND GMBH
,
statutair gevestigd te Neckarsulm, Duitsland, kantoorhoudende te Huizen,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
LIDL STIFTUNG & CO. KG
,
gevestigd te Neckarsulm, Duitsland,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
SCHWARZ DOMAINS UND SERVICES GMBH U. CO. KG
,
gevestigd te Neckarsulm, Duitsland,
gedaagden,
advocaten mrs. D. Haije en M.F.J. Haak te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Grolsch, Lidl NL, Lidl Stiftung en Schwarz genoemd worden. Gedaagden zullen gezamenlijk worden geduid met Lidl.
1.
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 4 januari 2019, met producties 1 tot en met 26;
de aanvullende producties 27 tot en met 34;
de conclusie van antwoord van Lidl NL, met producties 1 tot en met 26;
de incidentele conclusie houdende beroep op onbevoegdheid, tevens voorwaardelijke conclusie van antwoord, van Lidl Stiftung en Schwarz;
de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident van Grolsch;
de mondelinge behandeling op 14 februari 2019;
de pleitnota van Grolsch;
de powerpointsheets van Lidl.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald
2.	De feiten
2.1.
Grolsch is een bierbrouwerij die verschillende soorten bier op de markt brengt, waaronder pils. In 2013 heeft zij onder de naam Kornuit een nieuwe soort pils op de markt gebracht. Kornuit is verkrijgbaar in supermarkten van verschillende ketens en in horecagelegenheden, daaronder begrepen op festivals.
2.2.
Op 10 september 2013 is het door Grolsch gedeponeerde woord KORNUIT ingeschreven in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, als woordmerk voor bieren en andere dranken.
2.3.
Op 21 januari 2014 is het door Grolsch gedeponeerde woord KORNUIT ingeschreven in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, als woordmerk voor horecadiensten, café-restaurantdiensten en cafetaria.
2.4.
Op 23 april 2018 is de hieronder weergegeven, door Grolsch gedeponeerde, afbeelding ingeschreven in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, als beeldmerk voor bier.
2.5.
Lidl NL exploiteert, onder de naam Lidl, een groot aantal supermarkten in Nederland. Er zijn op dit moment 418 filialen in Nederland.
2.6.
Eind 2017/begin 2018 heeft Lidl NL een pils laten ontwikkelen, die zij eind oktober 2018 onder de naam Kordaat op de markt heeft gebracht. Kordaat is alleen verkrijgbaar in Nederlandse filialen van Lidl. Lidl verkoopt geen Kornuit.
2.7.
Op 5 juni 2018 heeft Schwarz de domeinnaam kordaatbier.nl laten registreren.
2.8.
Op 30 oktober 2018 is de hieronder weergegeven, door Lidl Stiftung gedeponeerde, afbeelding ingeschreven in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, als beeldmerk voor bier.
2.9.
Dit beeldmerk is aangebracht op de flesjes waarin Lidl NL de pils op de markt brengt en op de kratten en kartonnen 12-packs waarin deze flesjes worden verpakt. Daarnaast gebruikt Lidl NL het beeldmerk in reclamemateriaal en in televisiecommercials.
2.10.
Bij brieven van 20 november 2018, respectievelijk 30 november 2018, heeft Grolsch Lidl NL, Lidl Stiftung en Schwarz verzocht, en voor zover nodig gesommeerd, elke inbreuk op haar merkrechten betreffende Kornuit te staken en gestaakt te houden.
2.11.
Lidl NL heeft Grolsch, in reactie daarop, te kennen gegeven dat haars inziens geen sprake is van een inbreuk.
3. Het geschil
3.1.
Grolsch vordert – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
Lidl te bevelen om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden elk gebruik van het teken Kordaat en/of elk ander teken dat overeenstemt met (een van) de Kornuitmerken (daaronder mede begrepen maar daartoe niet beperkt: elk gebruik in reclamecampagnes, in/op reclamemateriaal in Lidl-winkels en elders, op bierflesjes en (ander) verpakkingsmateriaal, op websites, via social media, als domeinnaam, in een logo en op welke andere manier dan ook), op straffe van verbeurte van een dwangsom;
Lidl NL en Lidl Stiftung te bevelen om, op straffe van verbeurte van een dwangsom, binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis, de volgende rectificatie te plaatsen bovenaan op de homepage van de websites www.kordaatbier.nl en www.lidl.nl, en deze gedurende minimaal 2 maanden te laten staan:
RECTIFICATIE - KORDAAT-pils
Mijne dames en heren,
Onlangs heeft Lidl een nieuw merk pils geïntroduceerd: KORDAAT. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van [datum] zijn wij veroordeeld om onmiddellijk elk gebruik van het merk KORDAAT te staken en gestaakt te houden omdat dit merk inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van Grolsch ten aanzien van haar merk KORNUIT. Lidl heeft de verkoop en elk ander gebruik van KORDAAT-pils inmiddels gestopt. U zult dit merk daarom niet meer in de Lidl-winkels aantreffen.
Hoogachtend,
Lidl Nederland GmbH, en
Lidl Stiftung & Co. KG
3. Lidl NL te bevelen de hiervoor bedoelde rectificatie te (laten) publiceren in de na betekening van dit vonnis eerstvolgende zaterdageditie van het Algemeen Dagblad, dan wel de zaterdageditie daaropvolgend, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
4. Schwarz te bevelen de domeinnaam kordaatbier.nl binnen 2 weken na
betekening van dit vonnis door te halen, althans (subsidiair) over te (laten) dragen aan Grolsch, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
5. te bepalen dat na het verstrijken van de onder 4 genoemde termijn dit vonnis in de plaats treedt van de van Schwarz benodigde medewerking en haar verzoek aan de SIDN tot doorhaling, althans overdracht van de domeinnaam kordaatbier.nl;
6. Lidl Stiftung te bevelen binnen 2 weken na betekening van dit vonnis de registratie van het Benelux-merk Kordaat door te halen, althans (subsidiair) over te dragen aan Grolsch, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
7. te bepalen dat na het verstrijken van de onder 6 genoemde termijn dit vonnis in de plaats treedt van de van Lidl Stiftung benodigde medewerking en haar verzoek aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tot doorhaling, althans overdracht van de Benelux merkregistratie nr. 1037132;
8. Lidl NL en Lidl Stiftung, althans – waar van toepassing – Lidl NL, te bevelen om,
binnen 30 kalenderdagen na betekening van dit vonnis, schriftelijk een volledige opgave te doen van al hetgeen bekend is omtrent de handel in de zaken waarmee inbreuk op de merkrechten van Grolsch is gepleegd, waaronder in ieder geval van gegevens betreffende:
a. de hoeveelheid inbreukmakende Kordaat-producten, gespecificeerd naar type product, die door hen, althans haar, zijn verkocht en wanneer;
b. de door hen, althans haar, betaalde inkoopprijs of, indien niet van toepassing, de kostprijs, en de door hen, althans haar, gehanteerde verkoopprijs, gespecificeerd naar type product;
c. de totale hoeveelheid nog bij hen, althans haar, in voorraad zijnde Kordaat-producten, gespecificeerd naar type product;
d. de hoeveelheid inbreukmakende Kordaat-producten die besteld zijn door hen, althans haar, maar nog niet afgeleverd zijn;
e. het totale bedrag van de door hen, althans haar, als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende Kordaat-producten genoten brutowinst (zijnde de omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop de winst is berekend,
een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
9. Lidl NL en Lidl Stiftung, althans – waar van toepassing – Lidl NL, te bevelen om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de onder 8c bedoelde voorraden (inclusief eventuele marketingmaterialen) ter vrije beschikking van Grolsch op een in overleg met haar te bepalen plaats op te slaan voor rekening van hen, althans haar, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
een en ander met hoofdelijke veroordeling van Lidl in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten.
Grolsch verzoekt de termijn waarbinnen zij op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet maken te stellen op 6 maanden, te rekenen vanaf de dag van de betekening van dit vonnis.
3.2.
Lidl Stiftung en Schwarz concluderen, in het incident, tot onbevoegdverklaring van de voorzieningenrechter, met veroordeling van Grolsch in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.
3.3.
Lidl concludeert, in de hoofdzaak, tot afwijzing van de vorderingen, dan wel tot niet-ontvankelijkverklaring van Grolsch in haar vorderingen, met veroordeling van Grolsch in de redelijke en evenredige proceskosten en andere kosten in verband met dit geding, op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de veertiende dag na de datum van dit vonnis.
3.4.
Grolsch concludeert, in het incident, tot bevoegdverklaring van de voorzieningenrechter in de zaken tegen Lidl Stiftung en Schwarz, met veroordeling van Lidl Stiftung en Schwarz in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.
3.5.
Op de voor de beoordeling van belang zijnde stellingen van partijen wordt hierna ingegaan.
4. De beoordeling
In het incident
4.1.
Lidl Stiftung en Schwarz stellen zich op het standpunt dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank niet bevoegd is om kennis te nemen van het geschil tussen Grolsch en hen, omdat hij die bevoegdheid, anders dan in de zaak tegen Lidl NL, niet kan ontlenen aan artikel 4.6 van het in deze zaak van toepassing zijnde Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).
4.2.
Artikel 4.6 lid 1 BVIE bepaalt dat, behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken of tekeningen of modellen wordt bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd.
4.3.
Grolsch stelt zich in de zaak tegen Schwarz, die de domeinnaam kordaatbier.nl heeft laten registreren, op het standpunt dat deze domeinnaam, die onder meer actief is in het arrondissement Rotterdam, het inbreukmakende teken ‘kordaat’ bevat en dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank alleen al daarom bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Grolsch wordt daarin gevolgd.
4.4.
In de zaak tegen Lidl Stiftung stelt Grolsch zich op het standpunt dat Lidl Stiftung, als merkhouder van het beeldmerk Kordaat, een inbreuk maakt op de merkrechten van Grolsch door inbreukmakend gebruik van haar merk in – onder meer – het arrondissement Rotterdam toe te staan. Grolsch stelt, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 8 september 2006 (NJ 2006, 492, r.o. 3.3), dat het gegeven dat een merkhouder niet zelf actief is op de markt, maar producten door derden op de markt laat brengen, hem niet disculpeert en niets afdoet aan de bevoegdheid van de rechter van de plaats waar de inbreuk plaatsvindt. Grolsch wordt ook hierin gevolgd.
4.5.
Een en ander leidt tot de conclusie dat de voorzieningenrechter zich ook in de zaken tegen Lidl Stiftung en Schwarz bevoegd acht om van het geschil kennis te nemen.
4.6.
Lidl Stiftung en Schwarz worden, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten veroordeeld. De kosten aan de zijde van Grolsch worden tot op heden begroot op € 980,- aan salaris advocaat (conform categorie I sub a van de op www.rechtspraak.nl gepubliceerde ‘Indicatietarieven in IE-zaken’).
In de hoofdzaak
Ten aanzien van het spoedeisend belang
4.7.
Artikel 254 Rv bepaalt dat de voorzieningenrechter in spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, bevoegd is om deze te geven. Van een spoedeisende zaak in vorenbedoelde zin is sprake als van de eiser niet kan worden gevergd dat hij de uitkomst van een eventuele bodemprocedure afwacht. Dat in dit geval sprake is van een spoedeisende zaak, volgt uit de aard van de vorderingen. Het spoedeisend belang is ook niet door Lidl betwist.
Ten aanzien van de vorderingen
4.8.
Grolsch legt – samengevat – het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.
Lidl maakt een inbreuk op exclusieve merkrechten van Grolsch. Door het gebruik van het sterk met de Kornuitmerken overeenstemmende teken Kordaat wordt door Lidl verwarringsgevaar gecreëerd met betrekking tot de – oudere en bekende – Kornuitmerken (artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE). Ook wordt daardoor, zonder geldige reden, afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen, en mogelijk ook de reputatie, van de Kornuitmerken (artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE). Bovendien wordt door Lidl ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van de Kornuitmerken (eveneens artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE). Voor zover het gebruik van het teken Kordaat in de domeinnaam kordaatbier.nl niet kan worden gezien als gebruik in de zin van sub b of sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE, levert dit gebruik in de zin van sub d van dit artikel op en wordt een inbreuk gemaakt als bedoeld in sub d.
4.9.
Dat zij een inbreuk maakt op exclusieve merkrechten van Grolsch, is gemotiveerd door Lidl betwist.
4.10.
Vooropgesteld wordt dat de voorzieningenrechter zich bij de beoordeling van vorderingen tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 254 Rv – bij wijze van uitgangspunt – dient te richten naar de waarschijnlijke uitkomst van een eventuele bodemprocedure. Dat betekent in dit geval dat de vorderingen in beginsel alleen kunnen worden toegewezen als met grote mate van waarschijnlijkheid valt te verwachten dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Lidl een inbreuk maakt op exclusieve merkrechten van Grolsch. Bovendien moeten de belangen van Grolsch bij de gevorderde voorzieningen zwaarder wegen dan de belangen van Lidl bij afwijzing van de vorderingen.
Het juridisch kader
4.11.
Als een woord of beeld als woordmerk respectievelijk beeldmerk is ingeschreven in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, zoals het woord Kornuit en het hiervoor onder 2.4 weergegeven beeld, geeft dat de houder, in dit geval Grolsch, een uitsluitend recht, zo bepaalt artikel 2.20 lid 1 BVIE. Dit artikel bepaalt verder dat – onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht over de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad – de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden:
wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
4.12.
Om een inbreuk op een merkrecht in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b en sub c BVIE te kunnen aannemen, moet dus sprake zijn van overeenstemming tussen het ingeschreven merk en het teken dat wordt gebruikt door een derde. Volgens vaste rechtspraak dient de mate van overeenstemming te worden beoordeeld aan de hand van de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen het merk en het teken. Daarbij gaat het om de totaalindruk op de gemiddelde consument, die door het merk en het teken wordt opgeroepen, rekening houdend met onder meer de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken (HvJEU 11 november 1997, zaak C-251/95 (Puma/Sabel), ECLI:EU:C:1997:528, NJ 1998, 523, punten 22 en 23). In voorkomend geval moet ook het aan deze verschillende elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht, worden bepaald. Niet uit te sluiten valt dat de enkele auditieve gelijkenis verwarring in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan doen ontstaan (HvJEU 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyd/Loint’s), ECLI:EU:C:1999:323, NJ 2000, 375, punten 27 en 28). Voor begripsmatige overeenstemming is vereist dat een substantieel deel van het (relevante) publiek bekend is met de overeenstemmende betekenissen (HR 13 juli 2018, Heksenkaas/Witte wievenkaas, ECLI:NL:HR:2018:1215, NJ 2018, 333, r.o. 3.5.2). Als ten minste één van de twee betrokken merken/tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek dus onmiddellijk kan begrijpen, kunnen begripsmatige verschillen tussen het merk en het teken opwegen tegen de visuele en auditieve gelijkenissen ervan (HvJEU 12 januari 2006, zaak C-361/04 P (Picasso/Picaro), ECLI:EU:C:2006:25, punt 20, en ook Hof Den Haag 14 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:561 (Red Bull/Bulldog), r.o. 4.4).
4.13.
In het geval de conflicterende merken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient een globale beoordeling te worden verricht om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming van deze merken, het betrokken publiek de merken met elkaar kan verwarren (sub b van artikel 2.20 lid 1 BVIE) of een verband tussen deze merken legt (sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE), omdat er andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk, bestaan. Wanneer in geen enkel opzicht sprake is van overeenstemming, kan die beoordeling achterwege worden gelaten. De mate van overeenstemming die in het kader van de ene bepaling is vereist, is niet dezelfde als die welke in het kader van de andere bepaling is vereist. De bescherming van sub b wordt pas verleend als tussen de conflicterende merken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het betrokken publiek verwarring tussen deze merken kan ontstaan, terwijl voor de bescherming van sub c het bestaan van verwarringsgevaar niet is vereist. De inbreuken bedoeld in sub c kunnen ook het gevolg zijn van een mindere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk of teken, mits die mate van overeenstemming dusdanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt (HvJEU 24 maart 2011, zaak C-552/09 P (TiMi KiNDERJOGHURT), ECLI:EU:C:2011:177, punten 66 en 53).
4.14.
Van verwarringsgevaar is sprake wanneer het publiek het teken en het betrokken merk met elkaar kan verwarren (direct verwarringsgevaar) en wanneer het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken waren of diensten, in die zin dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (indirect verwarringsgevaar) (Puma/Sabel, punt 16 e.v. en HvJEU 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon/Cannon), ECLI:EU:C:1998:442, NJ 1999, 393, punten 26 en 29).
4.15.
Van het bestaan van een verband is sprake als het jongere merk of teken het oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HvJEU 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel/Intelmark), ECLI:EU:C:2008:655, punt 60).
Ten aanzien van de overeenstemming tussen Kordaat en Kornuit
4.16.
Grolsch stelt zich op het standpunt dat Kordaat en Kornuit zowel auditief als visueel op elkaar lijken, doordat de eerste drie letters en de laatste letter hetzelfde zijn, beide uit zeven letters en twee lettergrepen bestaan, en de afwijkende letters een medeklinker gevolgd door twee klinkers zijn.
4.17.
Lidl stelt zich, onder verwijzing naar voornoemd Picasso/Picaro-arrest en het arrest van het Gerecht EU van 26 april 2018, zaak T-554/14 (Messi/Massi), op het standpunt dat het begripsmatige verschil tussen Kordaat en Kornuit opweegt tegen eventuele visuele en auditieve gelijkenissen ervan. “Kornuit” roept het beeld van ‘vriend’ of ‘makker’ op, terwijl “kordaat” de betekenis ‘vastbesloten’ oproept, aldus Lidl.
4.18.
Om te kunnen beoordelen of sprake is van een begripsmatig verschil tussen Kordaat en Kornuit, moet eerst worden vastgesteld dat ten minste één van deze twee merken/tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek dus onmiddellijk kan begrijpen. Dat zowel Kornuit als Kordaat een betekenis heeft, is niet tussen partijen in geschil.
4.19.
Lidl stelt dat de overgrote meerderheid van het grote publiek de betekenis van beide woorden kent. Zij onderbouwt deze stelling door te verwijzen naar een onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013, waaruit blijkt dat het woord kornuit wordt herkend door 95% van de Nederlanders, en het woord kordaat door 96% van de Nederlanders.
4.20.
Grolsch betwist dat een substantieel deel van het (relevante) publiek bekend is met de betekenis van de woorden kordaat en kornuit. Dat deze woorden als Nederlandse woorden worden herkend, wil niet zeggen dat men ook de betekenis van deze woorden kent, aldus Grolsch. Zij stelt dat het woord kornuit in het dagelijkse taalgebruik feitelijk niet (meer) wordt gebruikt, en dat het gros van de Nederlandse consumenten niet zal weten wat het betekent. Zij wijst erop dat het woord kornuit als één van de duizend vergeetwoorden is opgenomen in het Van Dale vergeetwoordenboek, en dat als je ‘kornuit’ googelt, er geen of nauwelijks zoekresultaten zijn waarin ‘kornuit’ in beschrijvende zin wordt gebruikt. Ook het woord kordaat is volgens Grolsch geen woord dat in het dagelijks taalgebruik regelmatig voorkomt.
4.21.
Nu Grolsch betwist dat de betekenis van het woord kordaat en/of het woord kornuit bekend is bij het (relevante) publiek, ligt het op de weg van Lidl om haar stelling aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door middel van overlegging van de uitkomst van een marktonderzoek. Dat heeft zij niet gedaan. Uit het onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek kan, zoals Grolsch terecht betoogt, niet worden afgeleid dat een substantieel deel van het (relevante) publiek bekend is met de betekenis van de woorden kordaat en kornuit.
4.22.
Dit betekent dat ten aanzien van het begripsmatige verschil tussen Kordaat en Kornuit geen conclusie kan worden getrokken.
Ten aanzien van de auditieve overeenstemming tussen Kordaat en Kornuit
4.23.
Lidl stelt zich op het standpunt dat Kordaat en Kornuit auditief hoogstens in zeer beperkte mate overeenstemmen. Beide beginnen met “kor” en eindigen op een “t”, maar de klemtoon ligt bij allebei op de tweede lettergreep en de klanken van die lettergrepen zijn volkomen verschillend, aldus Lidl.
4.24.
De voorzieningenrechter onderschrijft het standpunt van Lidl. Er is, naar voorlopig oordeel, een zekere mate van auditieve overeenstemming, maar deze overeenstemming is gering, doordat de klanken van de lettergreep waarop de klemtoon ligt overheersen.
Ten aanzien van de visuele overeenstemming tussen Kordaat en Kornuit
4.25.
Lidl stelt zich op het standpunt dat op visueel vlak alleen een vergelijking moet worden gemaakt tussen het beeldmerk Kornuit en het beeldmerk Kordaat, omdat zij het woord Kordaat in de regel in samenhang met de vormgeving van het product gebruikt. Hetzelfde geldt, volgens haar, voor Grolsch. Wanneer de in gebruik zijnde beeldmerken met elkaar worden vergeleken, moet worden geconcludeerd dat iedere overeenstemming op visueel vlak ontbreekt, aldus Lidl.
4.26.
Grolsch betwist dat Lidl het woord Kordaat in de regel gebruikt in samenhang met de vormgeving van het product. Zij stelt, onder verwijzing naar een afbeelding van (ogenschijnlijk) in een winkel van Lidl bevestigde aanprijzingen voor Kordaat, de televisiecommercials van Kordaat, en schermafdrukken van zowel de website van Lidl als de website kordaat.nl, dat Lidl Kordaat ook als woord gebruikt. Lidl heeft dat niet meer weersproken. Het moet daarom ervoor worden gehouden dat Lidl zowel het (door haar geregistreerde, hiervoor onder 2.8 weergegeven) beeldmerk Kordaat gebruikt als het woord Kordaat. Dit betekent dat niet alleen het beeldmerk Kordaat op visueel vlak moet worden vergeleken met (het geregistreerde woord- en beeldmerk) Kornuit, maar ook het woord.
4.27.
Doordat de eerste drie letters en de laatste letter van het woordmerk Kornuit en het woord Kordaat hetzelfde zijn en de woorden even lang zijn, bestaat tussen het woordmerk Kornuit en het woord Kordaat enige visuele overeenstemming. Daartegenover staat dat de vormen van de lettercombinaties ‘nui’ en ‘daa’, anders dan bijvoorbeeld de vormen van de lettercombinatie ‘vv’ en de letter ‘w’, dusdanig van elkaar verschillen dat die visuele overeenstemming wordt afgezwakt en, voor zover het de totaalindruk betreft, naar voorlopig oordeel, als gering moet worden aangemerkt.
4.28.
Hetzelfde geldt voor de visuele overeenstemming tussen het woordmerk Kornuit en het beeldmerk Kordaat.
4.29.
Het geldt ook voor de visuele overeenstemming tussen het beeldmerk Kornuit en het woord Kordaat. De visuele overeenstemming daartussen is zelfs nog kleiner dan de visuele overeenstemming tussen de in hoofdletters geschreven woorden KORDAAT en KORNUIT, omdat het beeldmerk een kleine letter i bevat, waar – anders dan bij de hoofdletter i – een punt op staat.
4.30.
De hieronder weergeven beeldmerken Kordaat en Kornuit stemmen overeen voor zover daarin de lettercombinatie ‘kor’ en de letter ‘t’ voorkomen, en ook voor zover het de donkere kleur van de letters betreft waarin Kordaat en Kornuit zijn geschreven. De totaalindruk die door de beeldmerken wordt opgeroepen, is echter bepalend. De beeldmerken verschillen van elkaar wat betreft lettertype (daaronder begrepen de vorm van de letters en het gebruik van schoonschrift), het gebruik van hoofdletters (Kordaat is, op de letter t na, geheel in hoofdletters geschreven, terwijl Kornuit maar één hoofdletter bevat), de richting (Kordaat is diagonaal geschreven, terwijl Kornuit horizontaal is geschreven), de toevoeging van het duidelijk leesbare woord pilsener (aan het beeldmerk Kordaat), de toevoeging van een tekening (aan het beeldmerk Kordaat), de toevoeging van figuren (aan het beeldmerk Kordaat, namelijk een rechthoek om Kordaat heen en een zeshoek om het daaronder liggende geheel), en de toevoeging van kleuren (aan het beeldmerk Kordaat). Die verschillen maken dat de beeldmerken – in hun geheel bezien – niet overeenstemmen.
Conclusie ten aanzien van het verwarringsgevaar
4.31.
Samengevat is – naar voorlopig oordeel – de mate van gelijkenis op auditief vlak gering te noemen, is deze ook op visueel vlak in geringe mate aanwezig voor zover het het woord- en beeldmerk Kornuit in vergelijking tot het woord Kordaat, en het woordmerk Kornuit in vergelijking tot het beeldmerk Kordaat betreft, en ontbreekt de gelijkenis voor zover het de beeldmerken betreft. Over het begripsmatige verschil, en daarmee eveneens over de begripsmatige overeenstemming, kan, als gezegd, voorshands geen uitspraak worden gedaan.
4.32.
Lidl heeft aangevoerd dat aan het visuele element meer gewicht moet worden toegekend dan aan het auditieve element, omdat zij haar Kordaat pils uitsluitend via haar eigen supermarkten op de markt brengt. In supermarkten pakken consumenten producten (doorgaans) zelf uit het schap, en worden producten dus – anders dan in horecagelegenheden, waarin producten mondeling worden besteld – “op zicht” gekocht. Dit maakt dat aan de visuele vergelijking tussen de beeldmerken van Kordaat en Kornuit, die zijn aangebracht op de flesjes waarin de pils op de markt wordt gebracht, meer gewicht moet worden toegekend dan aan de auditieve vergelijking, aldus Lidl.
Een weging van de verschillende elementen kan, gelet op de (geringe) mate van overeenstemming op visueel en auditief vlak, evenwel achterwege worden gelaten.
4.33.
Het voorgaande brengt de voorzieningenrechter tot het voorlopige oordeel dat de overeenstemming tussen het door Grolsch geregistreerde woord- en beeldmerk Kornuit en het door Lidl gebruikte woord en beeldmerk Kordaat zo gering is dat niet kan worden geconcludeerd dat als gevolg van die geringe overeenstemming verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan, in die zin dat het publiek het woord Kordaat en het beeldmerk Kordaat enerzijds en het woord- en beeldmerk Kornuit anderzijds met elkaar kan verwarren, of zich kan vergissen in de herkomst van de producten en aldus kan menen dat Kordaat pils en Kornuit pils van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
4.34.
Van (andere) factoren die, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming, nopen tot het oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar, is de voorzieningenrechter niet gebleken. Het feit dat sprake is van precies hetzelfde product, namelijk pils, maakt, naar voorlopig oordeel, niet dat de geringe mate van overeenstemming zodanig wordt gecompenseerd dat alsnog moet worden geoordeeld dat sprake is van verwarringsgevaar. Hetzelfde geldt voor het door Grolsch gestelde onderscheidend vermogen van Kornuit. Dit betekent dat van een inbreuk in de zin van sub b van artikel 2.20 lid 1 BVIE geen sprake kan zijn.
Ten aanzien van het verband tussen Kordaat en Kornuit
4.35.
De vraag is vervolgens of sprake is van een inbreuk in de zin van sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE.
4.36.
Vooropgesteld wordt dat – anders dan de tekst van de bepaling doet vermoeden –  geen sprake hoeft te zijn van niet-soortgelijke waren om een inbreuk in de zin van sub c te kunnen aannemen. Volgens vaste rechtspraak kan ook het gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren als de waren waarvoor het merk is ingeschreven een inbreuk in de zin van sub c opleveren. Wel vereist is – naast het bestaan van een bepaalde mate van overeenstemming tussen het ingeschreven merk en het gebruikte teken – dat het ingeschreven merk bekend is binnen het Benelux-gebied, en dat door het gebruik (zonder geldige reden) van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk.
4.37.
Beoordeeld moet worden of de mate van overeenstemming tussen het woord- en beeldmerk Kornuit en de door Lidl gebruikte tekens voor haar Kordaat pils dusdanig is dat het betrokken publiek een verband ertussen legt, in die zin dat Kordaat Kornuit in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Gelet op de geringe mate van overeenstemming, moet voorshands worden geoordeeld dat dit niet het geval is. Van (andere) factoren die, ondanks de geringe mate van overeenstemming, nopen tot het oordeel dat een verband wordt gelegd, is de voorzieningenrechter niet gebleken.
4.38.
Grolsch verwijst ter onderbouwing van haar stelling dat het publiek een verband legt tussen Kordaat en Kornuit naar berichten die in de (sociale) media zijn verschenen, en waarin een link wordt gelegd tussen Kordaat en Kornuit.
4.39.
Lidl betwist dat het betrokken publiek in de praktijk een verband legt tussen Kordaat en Kornuit en wijst in dit verband op de uitkomsten van in opdracht van haar, door een marktonderzoekbureau, uitgevoerde marktonderzoeken. Daaruit blijkt dat meer dan 98% van de ondervraagden niet ‘Kornuit’ noemt als hen wordt gevraagd wat er in hen opkomt na het lezen van het woord Kordaat, dan wel het zien van het beeldmerk Kordaat, twee verschillende reclameposters van Kordaat, of een afbeelding van een bruin bierflesje, een groen bierflesje, een geel bierkrat, en een kartonnen 12-pack met daarop steeds het beeldmerk Kordaat.
4.40.
Grolsch heeft kanttekeningen geplaatst bij deze onderzoeken. De uitkomsten moeten volgens haar met veel terughoudendheid worden beschouwd. Zij stelt dat de uitkomsten niet betrouwbaar zijn, omdat de onderzoeken niet meermalen, maar eenmalig zijn uitgevoerd, terwijl de mediacampagne van Lidl op haar hoogtepunt was, en ook omdat de groep respondenten niet bestond uit minimaal 250-300 personen, zoals gebruikelijk is bij een marktonderzoek in Nederland, maar uit 200-205 personen. Verder had men de geen bier kopende gelegenheidsdrinker buiten beschouwing moeten laten, en is de respondenten niet expliciet gevraagd naar een associatie met een merk, aldus Grolsch.
4.41.
Overwogen wordt dat, wat daar verder ook van zij, het – in het licht van de betwisting van Lidl – op de weg van Grolsch had gelegen om haar stelling dat de mate van overeenstemming tussen de door Lidl gebruikte tekens voor haar Kordaat pils en het woord- en beeldmerk Kornuit dusdanig is dat Kordaat Kornuit in gedachten oproept bij de gemiddelde consument nader te onderbouwen. Berichten in de media waarin een link wordt gelegd tussen Kordaat en Kornuit zijn daarvoor niet voldoende. Maatstaf is immers de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde
consument
. Ook de op social media geplaatste berichten zijn daarvoor niet voldoende. Niet kan worden vastgesteld wie deze berichten heeft geplaatst, en niet kan worden uitgesloten dat deze berichten zijn geplaatst naar aanleiding van in de media verschenen berichten. Nu Grolsch dat niet heeft gedaan, kan voorshands niet worden aangenomen dat, ondanks de geringe mate van overeenstemming, door het betrokken publiek een verband wordt gelegd.
4.42.
Dit betekent dat van een inbreuk in de zin van sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE geen sprake kan zijn. In het midden kan daarom worden gelaten of – zoals Grolsch stelt en Lidl betwist – Kornuit bekend is binnen het Benelux-gebied. De vraag of door het gebruik (zonder geldige reden) van het (woord)teken Kordaat en het beeldmerk Kordaat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van Kornuit, wat ook door Lidl wordt betwist, kan eveneens onbeantwoord blijven.
Ten aanzien van de gestelde inbreuk in de zin van sub d van artikel 2.20 lid 1 BVIE
4.43.
Grolsch stelt zich op het standpunt dat – in het geval wordt geoordeeld dat het gebruik van het teken Kordaat in de domeinnaam kordaatbier.nl niet kan worden gezien als gebruik in de zin van sub b of sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE – Lidl een inbreuk maakt in de zin van sub d van dit artikel.
4.44.
Overwogen wordt dat het gebruik van een teken in een domeinnaam moet worden beschouwd als gebruik voor waren als die domeinnaam is gekoppeld aan een website die wordt gebruikt in verband met de verkoop van waren. Een beoordeling van de gestelde inbreuk in de zin van sub d wordt daarom achterwege gelaten.
Conclusie
4.45.
Nu niet kan worden geconcludeerd dat met grote mate van waarschijnlijkheid valt te verwachten dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Lidl een inbreuk maakt op de merkrechten van Grolsch in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE, en ook de belangenafweging daarom in het nadeel van Grolsch uitvalt, moeten de vorderingen worden afgewezen.
Ten aanzien van de proceskosten
4.46.
Grolsch wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten veroordeeld. Lidl kan op grond van artikel 1019h Rv aanspraak maken op de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. Die zijn door Lidl deugdelijk gespecificeerd. Ter zitting hebben partijen aangegeven dat de proceskosten conform de indicatietarieven in IE-zaken kunnen worden begroot. Deze procedure betreft een complex kort geding in de zin van de liquidatietarieven in intellectuele-eigendomszaken, waarvoor een bedrag aan salaris van € 25.000,- geldt. Dit bedrag moet worden vermeerderd met een bedrag van € 5.705,75 aan verschotten (kosten van deskundigen) en het door Lidl verschuldigde griffierecht ad € 639,-. Het totaal bedraagt € 31.344,75.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
in het incident
5.1.
verklaart zich bevoegd om van de vorderingen tegen Lidl Stiftung en Schwarz kennis te nemen,
5.2.
veroordeelt Lidl Stiftung en Schwarz in de proceskosten, aan de zijde van Grolsch tot op heden begroot op € 980,-,
in de hoofdzaak
5.3.
wijst de vorderingen af,
5.4.
veroordeelt Grolsch in de proceskosten, aan de zijde van Lidl tot op heden begroot op € 31.344,75, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
in het incident en in de hoofdzaak
5.5.
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 28 februari 2019.2885/676