ECLI:NL:RBMNE:2019:488
Rechtbank MNE — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
handelskamer
locatie Utrecht
zaaknummer / rolnummer: C/16/468855 / KG ZA 18-649
Vonnis in kort geding van 6 februari 2019
in de zaak van
de vereniging
ORGANISATIE LANDELIJKE OPLEIDING TOT UITBEELDING VAN SLACHTOFFERS,
tevens handelend onder de namen
organisatie LOTUS
en
LOTUS
,
gevestigd te 's-Gravenhage,
eiseres,
advocaat [NAAM]. J. Becker te Arnhem,
tegen
1. de vennootschap onder firma
[gedaagde sub 1]
,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,
2.
[gedaagde sub 2]
,
vennoot van gedaagde sub 1,
wonende te [woonplaats] ,
3.
[gedaagde sub 3]
,
vennoot van gedaagde sub 1,
wonende te [woonplaats] ,
4. de vereniging
LOTUSKRING ABCD
,
gevestigd te Eemnes,
gedaagden,
advocaat [NAAM]. W.T. Broer te Utrecht.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 12 november 2018,
de producties 1 tot en met 40 van eiseres,
de conclusie van antwoord van gedaagden,
de producties 1 tot en met 22 van gedaagden,
de mondelinge behandeling van 3 december 2018,
de ter zitting zijdens eiseres overgelegde volmacht,
de pleitnota van eiseres,
de pleitnota van gedaagden,
de aanhouding ten behoeve van minnelijk overleg,
het faxbericht van mr. [NAAM]17 december 2018 waarin is verzocht vonnis te wijzen, omdat partijen in onderling overleg geen overeenstemming hebben kunnen bereiken.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Eiseres is een in 1975 opgerichte vereniging. Haar  hoofddoel is gericht op de ontwikkeling en het op peil houden van kennis en vaardigheden op EHBO-vlak, met name door de opleiding tot gediplomeerd slachtoffersimulant. Zij werkt samen met allerlei organisaties op het gebied van Eerste Hulpverlening en verleent medewerking aan Eerste Hulp- en BHV- cursussen, examens en oefeningen. Zij verricht haar activiteiten onder de handelsnamen organisatie LOTUS en LOTUS, met gebruikmaking van de hierna te noemen woord(beeld)merken.
2.2.
Eiseres fungeert als koepelorganisatie voor de bij haar aangesloten regionale ’Lotus-kringen’. In deze kringen worden leden van eiseres door een gediplomeerd instructeur en een medisch docent opgeleid tot gediplomeerd ’lotus-slachtoffer’, waarna zij kunnen worden ingezet voor optredens bij derden tegen betaling. Een deel van deze vergoedingen komt toe aan de Lotus-kringen. Het Oranje Kruis fungeert als certificeringsinstituut voor de leden.
2.3.
Eiseres is houdster van het navolgende woord-/beeldmerk, dat op 25 april 2006 is gedeponeerd bij het Merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) voor waren en/of diensten in de klassen 41, 44 en 45, betreffende kort gezegd onderwijs, medische dienstverlening en voorlichting betrekking hebbend op brand- en rampenbestrijding, veiligheid en eerstehulpverlening bij ongevallen door middel van het simuleren van ziektebeelden en letsels als slachtoffers.
2.4.
Eiseres is ook houdster van het woordmerk LOTUS, dat op 5 september 2014 is gedeponeerd bij het Merkenregister van het BBIE voor waren en/of diensten in de klassen 41, 44 en 45.
2.5.
Eiseres hanteert sinds 2016 een licentieovereenkomst met algemene voorwaarden, waarin het gebruik van de merk- en handelsnaam LOTUS is gereguleerd. Eiseres staat het de bij haar aangesloten Lotus-kringen toe de aanduiding LOTUS conform die voorwaarden te gebruiken.
2.6.
In 2006 is de Vereniging Lotus Nederland (hierna: VLN) opgericht, die zich (kort gezegd) eveneens richt op het opleiden tot slachtoffersimulant. VLN werkt net als eiseres als koepelorganisatie met bij haar aangesloten kringen, in samenwerking met Het Oranje Kruis.
2.7.
In 2007 hebben eiseres en VLN een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij eiseres aan VLN toestemming heeft verleend om gebruik te maken van de aanduiding ’lotus’ in haar naam, maar geen toestemming voor gebruik van haar woord-/beeldmerk. Later hebben zij nadere afspraken gemaakt over hun samenwerking en over het gebruik van de aanduiding LOTUS® door VLN, de bij haar aangesloten kringen en hun leden.
2.8.
Gedaagde sub 1 is een op 21 mei 2012 opgericht organisatieadviesbureau, dat actief is op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidsondersteunende diensten, het geven van medische opleidingen en het leveren van medische diensten. Gedaagden sub 2 en 3 zijn haar vennoten.
2.9.
Op 1 juli 2016 heeft eiseres met gedaagde sub 1 een licentieovereenkomst gesloten voor de duur van drie jaar, waarbij zij aan gedaagde sub 1 het recht heeft gegeven om tegen betaling van een vergoeding de naam LOTUS® exclusief te gebruiken in de uitoefening van haar bedrijf. In de bijbehorende algemene voorwaarden is bepaald dat de toestemming voor gebruik van het woordmerk alleen ziet op de uitgave, het product of de uiting waarvoor de toestemming is aangevraagd en verleend. Voor iedere wijziging daarvan moet opnieuw toestemming worden gevraagd.
2.10.
Gedaagden 1 tot en met 3 gebruikten, in elk geval in de eerste helft van 2018, het teken LOTS (al dan niet gecombineerd met het ®-teken) voor hun activiteiten. Ook deden zij bij het Merkenregister van het BBIE op 2 februari 2018 een aanvraag voor het woordmerk LOTS voor die diensten. Sinds 25 mei 2018 zijn gedaagden sub 1 tot en met 3 diverse keren namens eiseres gesommeerd hun gebruik van het teken LOTS te staken en die aanvraag in te trekken, vanwege schending van de licentieovereenkomst en merk- en handelsnaaminbreuk. Gedaagden zijn daarop de tekens TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, gaan gebruiken. Na sommaties om ook het gebruik van die tekens te staken, zijn zij overgegaan op het teken Simulant Militaire en Civiele Traumatologie. Zij hebben de merkaanvraag ingetrokken, maar zijn niet overgegaan tot ondertekening van een onthoudingsverklaring.
2.11.
Gedaagde sub 4 is een op 25 september 2017 opgerichte vereniging die zich bezighoudt met de opleiding en training van  slachtoffersimulanten, ten behoeve van de inzet bij derden. Gedaagde sub 2 is één van de bestuurders van gedaagde sub 4. Gedaagde sub 4 gebruikte ter aanduiding van haar diensten het teken TraumaLOTUS.
2.12.
Op 18 september 2018 is gedaagde sub 4 namens eiseres gesommeerd het gebruik van het teken TraumaLOTUS te staken vanwege inbreuk op merk- en handelsnaamrechten van eiseres. Daarna heeft gedaagde sub 4 het teken Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, gebruikt. Gedaagde sub 4 is niet overgegaan tot ondertekening van een onthoudingsverklaring.
3
Het geschil
3.1.
Eiseres vordert  samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. gedaagden veroordeelt om iedere inbreuk op de merkrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de tekens LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, en van alle met de woord- en woord-/beeldmerken van eiseres overeenstemmende tekens, op straffe van een dwangsom,
2. gedaagden veroordeelt om na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de handelsnamen organisatie LOTUS en LOTUS te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de handelsnaam LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, en van alle namen die overeenstemmen met of in geringe mate afwijken van de handelsnamen van eiseres, op straffe van een dwangsom,
3. gedaagden veroordeelt om na betekening van het vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de tekens LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, of daarmee overeenstemmende tekens als bedoeld in de dagvaarding, op straffe van een dwangsom,
4. gedaagden sub 1 tot en met 3 hoofdelijk veroordeelt om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis, na doorhaling en intrekking van de Benelux merkaanvraag LOTS, niet opnieuw over te gaan tot deponering van enig merkteken voor het teken LOTS, Trauma opgeleide LOTUS en/of het teken LOTUS en/of daarmee overeenstemmende tekens, op straffe van een dwangsom,
5. gedaagden sub 1 tot en met 3 hoofdelijk veroordeelt om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat haar handelsnaam en domeinnaam, voor zover daarin het teken lots en/of lotus voorkomt, wordt uitgeschreven uit, dan wel gewijzigd in, het register van de Kamer van Koophandel, in die zin dat daarin niet meer de naam of het teken LOTS, TraumaLOTUS en/of (een) daarmee en/of met het merk LOTUS overeenstemmende na(a)m(en) en/of teken(s) voorkomen,
6. gedaagden sub 1 tot en met 3 veroordeelt telkens per ommegaande na het verzenden of ontvangen van correspondentie aan en van de Kamer van Koophandel aan de advocaat [NAAM],
7. gedaagden sub 1 tot en met 3 veroordeelt om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis al datgene te doen wat van hun zijde nodig is om te bewerkstelligen dat registratie van alle social media accounts en domeinnamen waarop zij actief zijn, waaronder de domeinnaam [naam website] , op naam worden gezet van eiseres,
8. gedaagden veroordeelt om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis schriftelijk opgave te doen aan de advocaat [NAAM]LOTS, TraumaLOTUS en/of (trauma opgeleide) LOTUS betrokken derden en alle andere direct of indirect bij de opleidingen onder die tekens betrokken (rechts)personen, met hun volledige contactgegevens onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken daarvan,
9. gedaagden veroordeelt om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis schriftelijk een rectificatie te sturen per e-mail aan de onder 8. genoemde derden en andere (rechts)personen, met de in de dagvaarding weergegeven inhoud, en bewijsstukken daarvan te verzenden aan de advocaat [NAAM],
10. gedaagden veroordeelt om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis een overzicht te verstrekken waaruit op basis van bewijsstukken uit de administratie blijkt van de aantallen aangeboden en verkochte cursussen door het gebruik van het teken LOTS en/of TraumaLOTUS en/of Trauma opgeleide LOTUS onder opgave van de daarmee genoten bruto- en nettowinst,
11. gedaagden veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - ter keuze van eiseres - elke gebeurtenis dat gedaagden met de nakoming van een of meer van de veroordelingen 5 tot en met 10 geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven,
12. de termijn ex 1019i Rv bepaalt op zes maanden na de datum van dit vonnis,
13. gedaagden veroordeelt in de proceskosten ex 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente en nakosten.
3.2.
Eiseres legt - kort gezegd - aan haar vorderingen ten grondslag dat gedaagden inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op haar oudere handelsnaamrechten op de naam LOTUS en op haar woord-/beeldmerk en woordmerk LOTUS. Dit omdat zij zonder toestemming van eiseres in het economisch verkeer gebruik zijn gaan maken van de met de handelsnaam en het merk LOTUS overeenstemmende merktekens LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS en daarmee overeenstemmende tekens, voor identieke activiteiten en er daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring kan ontstaan tussen de ondernemingen en over de herkomst van de diensten. Dit inbreukmakende handelen is bovendien in strijd met de licentieovereenkomst, die gedaagden sub 1 tot en met 3 met eiseres hebben gesloten, en ook onrechtmatig, omdat gedaagden als concurrenten van eiseres op ongeoorloofde wijze aanhaken bij de bekendheid van het merk en de handelsnaam LOTUS. Eiseres lijdt hierdoor schade. Nu gedaagden de inbreuken, de schending van de licentieovereenkomst en het onrechtmatige handelen betwisten en weigeren om de voorgelegde onthoudingsverklaringen te ondertekenen, heeft eiseres recht op en spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen om (verder) gebruik door gedaagden van inbreukmakende tekens tegen te gaan, aldus - telkens - eiseres.
3.3.
Gedaagden voeren verweer en concluderen tot niet-ontvankelijkverklaring van eiseres in haar vorderingen, althans tot afwijzing daarvan, met veroordeling van eiseres in de proceskosten ex 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten.
3.4.
Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het spoedeisend belang van eiseres bij behandeling van de zaak in kort geding voldoende aannemelijk. Als er inderdaad sprake is van voortdurende inbreuken door gedaagden op intellectuele eigendomsrechten van eiseres met daaruit voortvloeiende schade, zoals eiseres stelt, dan heeft zij er belang bij dat aan die situatie zo snel mogelijk een einde komt. Dat gedaagden het gebruik van de tekens LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, inmiddels na sommaties daartoe hebben gestaakt, doet hier niet aan af. Gedaagden hebben het vermeende inbreukmakende handelen namelijk niet erkend en tot op heden geweigerd een onthoudingsverklaring ter zake te ondertekenen. Dit maakt dat er een reële dreiging blijft bestaan van (verder) inbreukmakend handelen van gedaagden.
4.2.
De voorzieningenrechter acht de zaak ook geschikt voor behandeling in kort geding. Partijen hebben de voorzieningenrechter voldoende voorgelicht om een voorlopig oordeel te kunnen geven ten aanzien van de voorliggende rechtsvragen en de gevolgen van de te geven beslissing zijn voldoende te overzien.
4.3.
Kern van het geschil betreft de vraag of er sprake is van inbreuk door gedaagden op aan eiseres toekomende merk- en handelsnaamrechten.
4.4.
Eiseres roept onder meer de bescherming in voor het in 2.4. omschreven Benelux woordmerk LOTUS, waarvan zij de houdster is. Gedaagden zijn van mening dat eiseres geen merkbescherming toekomt voor dat woordmerk, omdat de inschrijving daarvan nietig is ex artikel 2.28 BVIE. Zij voeren daartoe aan dat het woord LOTUS de afkorting is van Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers en dat dat al sinds de jaren zestig wordt gebruikt als naam voor die opleiding. Binnen de medische wereld is de benaming Lotus de gebruikelijke benaming geworden voor het uitbeelden van letsel en verwondingen en daardoor niet meer onderscheidend te noemen. Binnen de beperkte kring van het relevante publiek is het bovendien een soortnaam geworden voor de opleiding, ongeacht door welke lotuskring deze wordt gegeven. Daarbij verwijzen gedaagden naar overwegingen van het hof Arnhem-Leeuwarden in een arrest van 29 maart 2005 (ECLI:NL:GHARN:2005:AT3014). Eiseres bestrijdt deze stellingen.
4.5.
Gelet op dit verweer van gedaagden dient de voorzieningenrechter eerst te beoordelen of er een zodanige kans bestaat dat de bodemrechter een vordering tot nietigverklaring van het woordmerk LOTUS zal toewijzen, dat daarop in dit kort geding mag worden vooruitgelopen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan geen sprake om de volgende redenen.
4.6.
Een merk kan onder andere nietig worden verklaard wanneer het:
1) geen enkel onderscheidend vermogen heeft (artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE),
2) uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE),
3) uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden (artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE).
Of daarvan sprake is, dient te worden beoordeeld naar de stand van zaken op het moment van deponering van het merk. Het is aan gedaagden om hun beroep op de nietigheid van het woordmerk van eisers met voldoende feiten en omstandigheden te onderbouwen.
4.7.
Eiseres heeft het woordmerk LOTUS op 5 september 2014 gedeponeerd bij het Merkenregister van het BBIE voor waren en/of diensten in de klasse 41, betreffende kort gezegd training en opleiding ten behoeve van gediplomeerde slachtoffers in organisatorisch verband, in de klasse 44, betreffende kort gezegd het optreden als gediplomeerd slachtoffer en in de klasse 45, betreffende kort gezegd het geven van individueel advies op het gebied van brand- en rampenbestrijding en veiligheid. Het geschil van partijen ziet op de vraag of eiseres zich op merkbescherming kan beroepen voor een dienst waarvoor zij het woordmerk LOTUS heeft ingeschreven en die gedaagden onder een soortgelijke naam willen verrichten, te weten het aanbieden van trainingen en opleidingen ten behoeve van gediplomeerde slachtoffers voor inzet bij derden in organisatorisch verband. De beoordeling is aldus beperkt tot het merkdepot van eiseres voor de klasse 41.
4.8.
De voorzieningenrechter volgt gedaagden niet in hun betoog dat het woordmerk LOTUS bestaat uit tekens die in de handel kunnen dienen als aanduiding van eigenschappen of kenmerken van de betrokken diensten, in dit geval de hiervoor omschreven diensten in de klasse 41. De betekenis van het woord lotus als geheel verwijst immers niet naar kenmerken van die diensten en ook als het woord lotus als afkorting wordt bezien, zeggen de letters op zichzelf niets over de betrokken diensten.
4.9.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben gedaagden onvoldoende gesteld en onderbouwd om aan te kunnen nemen dat de aanduiding LOTUS in 2014 de algemene benaming was voor de aangeboden diensten in klasse 41 en daardoor ieder onderscheidend vermogen mist. Het betoog van gedaagden komt er feitelijk op neer dat de aanduiding LOTUS in 2014 op het moment van deponering al gebruikelijk was voor de opleiding tot gediplomeerd slachtoffer (en voor het uitbeelden van een slachtoffer), bij de Lotus-kringen die een dergelijke opleiding aanboden en in de medische wereld, ongeacht wie die dienst aanbood. Vast staat dat er sinds de jaren zestig Lotus-kringen actief zijn en dat zij allen de opleiding tot gediplomeerd ’lotus-slachtoffer’ verzorgen. Niet voldoende gesteld en gebleken is dat reeds vóór 1975 het gebruik van de aanduiding LOTUS door de bedoelde Lotus-kringen tot gevolg had die aanduiding de algemene aanduiding voor de desbetreffende dienst is geworden. Vanaf 1975 vinden de activiteiten van die kringen plaats onder de paraplu van eiseres als koepelorganisatie en sinds 2006 tevens onder de paraplu van zustervereniging VLN als koepelorganisatie, die daarbij sedert 2007 opereert onder de gelding van de onder 2.7 genoemde overeenkomst. Daarnaast biedt eiseres ook zelf de opleiding aan. Niet gesteld of gebleken is dat vóór 2014 de opleiding ook door andere opleidingsinstituten werd aangeboden, die niet tot dit samenwerkingsverband behoorden. Omdat in dit kort geding niet bekend is of, en zo ja, hoeveel andere aanbieders van soortgelijke diensten er waren, gaat de vergelijking met het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 29 maart 2005 niet op. Nu er geen andere aanbieders bekend zijn, moet ervan worden uitgegaan dat het gebruik van de aanduiding LOTUS vóór 2014 was beperkt tot het gebruik door eiseres en de bij haar aangesloten kringen en (met eiseres’ toestemming) door VLN en de bij haar aangesloten kringen. Bij gebreke van tegenaanwijzingen moet er tevens van worden uitgegaan dat een en ander bekend was in de kring van het relevante publiek. Bij die stand van zaken kan niet worden gezegd dat de aanduiding LOTUS in het normale taalgebruik of het handelsverkeer de gebruikelijke benaming was voor de opleiding, ongeacht de herkomst van de dienst. Eiseres heeft daarom, naar in dit geding heeft te gelden, door het depot in 2014 de merkenrechtelijke bescherming van haar woordmerk verkregen. Bij de verdere beoordeling zal aldus worden uitgegaan van de geldigheid van het door eiseres ingeschreven woordmerk LOTUS.
4.10.
Eiseres doet onder meer een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE dat haar als merkhouder het recht geeft om op grond van haar uitsluitend merkrecht iedere derde die niet haar instemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan inhoudende het gevaar van associatie van het merk. Dit beroep slaagt voor wat betreft het merkrecht van eiseres op het woordmerk LOTUS voor diensten in de klasse 41, hetgeen hierna zal worden toegelicht.
4.11.
Van overeenstemming tussen het merk en het teken is sprake indien zij, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief en/of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat het relevante publiek waren voorzien van het teken verwart met waren van de merkhouder (directe verwarring), dan wel dat daardoor bij het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat er enig economisch verband bestaat tussen de waren voorzien van het teken en het merk van de merkhouder (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderscheidingskracht en de bekendheid van het merk. Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de totaalindruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaat, met inachtneming van alle relevante factoren en omstandigheden van het geval, waaronder in ieder geval de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren en het onderscheidend vermogen van het merk.
4.12.
Vast staat dat gedaagden sub 1 tot en met 3 in de loop van 2018 ondernemings-activiteiten zijn gaan ontplooien gericht op het aanbieden van een opleiding tot ‘traumalotus’ en de inzet van gediplomeerden van die opleiding bij derden onder de naam LOTS (de afkorting van Landelijke Opleiding tot Trauma Slachtoffer) en later onder de namen TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken. Deze opleiding betreft een vervolgopleiding, die alleen toegankelijk is voor gediplomeerde ‘lotus-slachtoffers’. Zij hebben ook een Benelux merkaanvraag gedaan voor de aanduiding LOTS als woordmerk voor dezelfde klassen als eiseres. Gedaagde sub 4 heeft op haar website die opleiding beschreven en de mogelijkheid aangeboden tot inzet van gediplomeerden van die opleiding bij derden met gebruikmaking van de aanduidingen TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken. Zij biedt de vervolgopleiding niet zelf aan. Enkele van haar leden hebben die opleiding gedaan.
4.13.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat het teken LOTS zowel visueel als auditief in grote mate overeenstemt met het gedeponeerde woordmerk LOTUS. Dit omdat de eerste drie letters en de laatste letter van het teken hetzelfde zijn als van het merk, alleen de vierde letter van het merk in het teken ontbreekt en zowel het teken als het merk in hoofdletters zijn geschreven. Ook de tekens TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, stemmen globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, in aanmerkelijke mate overeen met het woordmerk. Dit omdat de aanduiding LOTUS gelijk is aan het merk en dit het meest kenmerkende en dominerende bestanddeel vormt van de tekens. Aan het merk LOTUS komt groot onderscheidend vermogen toe, temeer nu dit merk al tientallen jaren bekend is bij het relevante publiek. De overige bestanddelen van de tekens zijn slechts beschrijvend van aard.
4.14.
De tekens LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, zijn door gedaagden gebruikt als aanduiding van de door gedaagden sub 1 tot en met 3 aangeboden opleiding tot ‘traumalotus’ ten behoeve van de inzet bij derden, een vervolgopleiding op de door eiseres onder het merk aangeboden opleiding tot gediplomeerd ‘lotus-slachtoffer’. Het aanbieden van die specifieke vorm van opleiding kan op zijn minst worden aangemerkt als soortgelijk aan de diensten waarop de merkinschrijving van eiseres betrekking heeft. Het gaat bij beiden immers in de kern om het aanbieden van een opleiding tot een gediplomeerd slachtoffer, dat in staat is letsels en ziektebeelden uit te beelden en dat valt onder klasse 41.
4.15.
Tot slot kan het gebruik van de tekens LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, door gedaagden gevaar voor verwarring meebrengen in de onder 4.11. genoemde zin. Gezien de soortgelijkheid van de diensten van partijen en de mate van overeenstemming tussen het merk en de tekens en de onderscheidingskracht en bekendheid van het merk LOTUS acht de voorzieningenrechter ten minste indirect verwarringsgevaar aanwezig. De mogelijkheid bestaat namelijk dat het publiek dat gewoonlijk gebruik maakt van de aangeboden diensten, (ten onrechte) zal denken dat de vervolgopleiding van gedaagden door eiseres wordt aangeboden, dan wel dat gedaagden op enige wijze aan eiseres verbonden zijn.
4.16.
De hiervoor omschreven inbreuk levert voldoende grond op voor toewijzing van het onder 1. gevorderde verbod tot het staken en gestaakt houden door gedaagden van iedere inbreuk op de merkrechten van eiseres, waaronder het gebruik van de tekens LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken. De vraag of eiseres daarnaast een geslaagd beroep kan doen op andere leden van artikel 2.20 lid 1 BVIE behoeft daarom geen bespreking meer. Bij een nadere omschrijving van de verboden handelingen in het dictum heeft eiseres geen belang, omdat die al onder het algemene verbod vallen. Het gevorderde zal worden afgewezen voor zover het ziet op het staken en gestaakt houden van het gebruik van alle (andere) met de woord- en woord-/beeldmerken van eiseres overeenstemmende tekens, omdat dat deel van de vordering te vaag is. Of een teken inbreuk maakt op de merken van eiseres hangt af van de kenmerken van dat teken en zonder nadere omschrijving van het betreffende teken kan daarover in het kader van dit kort geding niets worden gezegd. Bij het voorgaande geldt wel dat het gedaagden 1 tot en met 3 is toegestaan om op grond van de onder 2.9 genoemde overeenkomst, zolang die overeenkomst geldt en aan de voorwaarden van die overeenkomst wordt voldaan, het teken LOTUS® te gebruiken. De toewijzing van het onder 1. gevorderde verbod tast dat recht dus niet aan.
4.17.
De gevorderde dwangsom op dit punt zal worden beperkt en gemaximeerd op de wijze als in 5.2. is vermeld.
4.18.
Eiseres doet ook een beroep op artikel 5 en 5a Handelsnaamwet. Op grond van artikel 5a Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat waarop een ander ter onderscheiding van zijn waren recht heeft, dan wel een aanduiding die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. Gelet op de hiervoor ten aanzien van de merkinbreuk genoemde omstandigheden slaagt ook het beroep van eiseres op artikel 5a Handelsnaamwet. Door het gebruik van de tekens LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, als handelsnaam maken gedaagden immers gebruik van met het woordmerk LOTUS overeenstemmende tekens in hun handelsnaam, waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring te duchten is. Het onder 2. gevorderde verbod is in zoverre toewijsbaar. De beoordeling van het beroep op artikel 5 Handelsnaamwet kan daarom achterwege blijven. Het gevorderde zal worden afgewezen voor zover dit ziet op het staken en gestaakt houden van het gebruik van alle (andere) namen die van de handelsnamen van eiseres slechts in geringe mate afwijken of die daarmee overeenstemmen. Ook hiervoor geldt namelijk dat dit deel van de vordering te vaag is.
4.19.
De gevorderde dwangsom op dit punt zal worden beperkt en gemaximeerd op de wijze als in 5.2. is vermeld.
4.20.
Gelet op de toewijzing van het onder 1. en 2. gevorderde verbod op de hiervoor vermelde gronden heeft eiseres geen zelfstandig belang meer bij beoordeling van het onder 3. gevorderde verbod strekkende tot het staken en gestaakt houden van het gebruik door gedaagden van de tekens LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, op grond van onrechtmatige daad. Deze grondslag kan niet leiden tot toewijzing van meer dan wat al op grond van het merk- en handelsnaamrecht wordt toegewezen. Het onder 3. gevorderde zal worden afgewezen.
4.21.
Vast staat dat gedaagden sub 1 tot en met 3 de Benelux merkaanvraag voor de aanduiding LOTS als woordmerk voor de klassen 41, 44 en 45 inmiddels hebben ingetrokken. Bij dit vonnis wordt aan gedaagden sub 1 tot en met 3 een verbod opgelegd om de tekens LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, te gebruiken. Nu daaronder ook valt het (opnieuw) overgaan tot deponering van enig merkteken voor het teken LOTS, TraumaLOTUS of Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, heeft eiseres geen belang meer bij de door haar onder 4. gevorderde veroordeling. Het onder 4. gevorderde zal dan ook worden afgewezen.
4.22.
Gebleken is dat gedaagden sub 1 tot en met 3, ondanks sommaties en gedane toezeggingen, tot op heden niet zijn overgegaan tot wijziging van de in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven gegevens op zodanige wijze dat daarin niet langer het teken LOTS, TraumaLOTUS of Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, voorkomt. Het onder 5. gevorderde is in zoverre toewijsbaar. Het onder 6. gevorderde zal eveneens worden toegewezen.
4.23.
De gevorderde dwangsom op dit punt zal worden beperkt en gemaximeerd op de wijze als in 5.5. is vermeld.
4.24.
De onder 7. gevorderde overdracht van account(s) / domeinnamen van gedaagden sub 1 tot en met 3, waaronder de domeinnaam [naam website] , op naam van eiseres zal worden afgewezen. Bij dit vonnis wordt aan gedaagden sub 1 tot en met 3 een verbod opgelegd om de tekens LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, te gebruiken. Omdat daaronder ook het online gebruik van die tekens valt, waaronder het gebruik als domeinnaam in het economisch verkeer als teken ter onderscheiding van diensten, ontbreekt het spoedeisend belang bij deze vordering.
4.25.
De door eiseres onder 8. gevorderde veroordeling tot het doen van opgave ten behoeve van de begroting van haar schade en de onder 9. gevorderde veroordeling tot het versturen van rectificaties zullen eveneens worden afgewezen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er voor haar schade is voortgevloeid uit het inbreukmakende handelen van gedaagden. Nu de door gedaagden aangeboden vervolgopleiding niet door eiseres zelf werd aangeboden, valt zonder nadere toelichting - die ontbreekt - niet in te zien dat zij inkomsten heeft gederfd. Verder heeft zij onvoldoende onderbouwd dat er schade is toegebracht aan de kwaliteitsgarantiefunctie van de LOTUS-merken en aan haar bedrijfsdebiet. Daar komt bij dat de naam van de vervolgopleiding inmiddels is gewijzigd in Simulant Militaire en Civiele Traumatologie en door NIKTA (met wie gedaagden hun activiteiten samen ontplooiden) al een rectificatie is verzonden aan alle deelnemers van de vervolgopleiding met cc aan de advocaat [NAAM]. Dit maakt dat ook het spoedeisend belang bij dit deel van de gevraagde voorzieningen ontbreekt.
4.26.
De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na de datum van dit vonnis.
4.27.
Eiseres vordert op de voet van artikel 1019h Rv veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten, welke kosten voor wat betreft de advocaatkosten volgens de door haar overgelegde specificatie tot op heden € 27.542,15 inclusief btw bedragen. Gedaagden hebben het ingediende kostenoverzicht gemotiveerd betwist. Nu deze procedure (overwegend) ziet op de handhaving en bescherming van intellectuele eigendomsrechten (merk- en handelsnaamrecht) is artikel 1019h Rv van toepassing. Op grond van dat artikel wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Nu gedaagden in het minnelijke traject niet bereid zijn gebleken aan de sommaties van eiseres te voldoen en de zaak buiten rechte te regelen, heeft eiseres in redelijkheid tot dagvaarden kunnen overgaan met alle kosten van dien. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de voorzieningenrechter uit van de door de rechtbank gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval neemt de voorzieningenrechter als uitgangpunt het (maximum) tarief behorend bij een normaal kort geding, te weten € 15.000,00 exclusief btw. Dit vanwege de omvang van het feitenonderzoek dat heeft plaatsgehad ten behoeve van de procedure, het feit dat de vorderingen op meerdere grondslagen zijn gebaseerd en er uitgebreid verweer is gevoerd, hetgeen de inbreukkwestie tot een meer complexere zaak maakt dan een eenvoudig kort geding. Het deel van de kosten dat betrekking heeft op het deel van het geschil dat onrechtmatig handelen als grondslag heeft, acht de voorzieningenrechter in dit geval verwaarloosbaar. Eiseres heeft ter zitting aangegeven dat van de gemaakte kosten een bedrag van € 1.400,00 exclusief btw al is voldaan door NIKTA. Na aftrek van dat bedrag resteert een bedrag van € 13.600,00 exclusief btw. Aangezien een deel van de vorderingen van eiseres wordt afgewezen, acht de voorzieningenrechter in redelijkheid 60% daarvan toewijsbaar. De proceskosten aan de zijde van eiseres zullen daarom worden begroot op
€ 8.160,00 exclusief btw, zijnde € 9.873,60 inclusief btw. Met de btw wordt rekening gehouden, nu uit de dagvaarding blijkt dat eiseres deze niet kan verrekenen met de eigen btw-aangifte.
4.28.
Gedaagden zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:
- dagvaarding	€ 	99,91	(incl. informatiekosten en btw)
- griffierecht		626,00
- salaris advocaat
9.873,60
(incl. btw)
Totaal	€ 	10.599,51
De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen met inachtneming van de in 5.7. bepaalde termijn.
4.29.
De nakosten, waarvan eiseres betaling vordert, zullen op de in 5.8. weergegeven wijze worden begroot.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
a) veroordeelt gedaagden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk - direct of indirect via derden - op de merkrechten van eiseres te staken, waaronder het staken en gestaakt houden van het gebruik van de tekens LOTS, TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS, al dan niet met haakjes en/of ®-teken, als handelsnaam of merkteken,
b) verstaat dat deze veroordeling het recht van gedaagden 1 tot en met 3 onverlet laat dat hen toekomt uit hoofde van de onder 2.9 genoemde overeenkomst met eiseres,
5.2.
veroordeelt gedaagden om aan eiseres een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. onder a) uitgesproken hoofdveroordeling voldoen, tot een maximum van € 10.000,00 is bereikt,
5.3.
veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 3 hoofdelijk om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten al datgene te doen wat van hen verwacht mag worden om te bewerkstelligen dat haar handelsnaam en domeinnaam, voor zover daarin het teken lots en/of lotus voorkomt, wordt uitgeschreven uit, dan wel gewijzigd in, het register van de Kamer van Koophandel, in die zin dat daarin niet meer de naam of het teken LOTS, TraumaLOTUS of Trauma opgeleide LOTUS voorkomen,
5.4.
veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 3 telkens per ommegaande na het verzenden of ontvangen van correspondentie aan en van de Kamer van Koophandel aan de advocaat [NAAM]e-mail en per post te zenden,
5.5.
veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 3 om aan eiseres een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.3. en/of 5.4. uitgesproken hoofdveroordelingen voldoen, tot een maximum van € 10.000,00 is bereikt,
5.6.
bepaald de termijn ex 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis,
5.7.
veroordeelt gedaagden in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op € 10.599,51, te voldoen binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
5.8.
veroordeelt gedaagden, onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door eiseres volledig aan dit vonnis voldoen, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 157,00 aan salaris advocaat,
- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat [NAAM],
5.9.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.10.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen en in het openbaar uitgesproken op 6 februari 2019.
type: ID/4198
coll: