ECLI:NL:GHAMS:2017:2132
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team I
zaaknummer: 200.200.885/01 KG
zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam: C/13/611778/ KG ZA 16-834
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 6 juni  2017
inzake
de commanditaire vennootschap
MC&F BROADCASTING PRODUCTION AND DISTRIBUTION C.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
appellante,
advocaat: mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk,
tegen
de vennootschap naar vreemd recht
ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED
,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
geïntimeerde,
advocaat: mr. B. van Zelst te Amsterdam.
1
Het geding in hoger beroep
Partijen worden hierna MC&F respectievelijk ITV genoemd.
MC&F is bij dagvaarding van 23 september 2016 in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 26 augustus 2016 onder bovenvermeld zaak-/rolnummer in kort geding gewezen tussen ITV  als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en MC&F als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie. De appeldagvaarding bevat de grieven.
Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
- conclusie van eis in hoger beroep (overeenkomstig de appeldagvaarding), met producties;
- memorie van antwoord, met producties.
Partijen hebben hun zaak ter zitting van het hof van 21 maart 2017 doen bepleiten, MC&F door mr. L.E. Fresco, advocaat [NAAM], en ITV door mr. [NAAM], alsmede door mr. A.P.P. Witteveen, advocaat [NAAM], ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Beide partijen hebben bij die gelegenheid nadere producties in het geding gebracht.
Ten slotte is arrest gevraagd.
MC&F heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen, de vorderingen van ITV alsnog zal afwijzen en die van MC&F zal toewijzen, met veroordeling van ITV in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.
ITV heeft geconcludeerd dat het hof het vonnis van beroep zal bekrachtigen, met veroordeling van MC&F in de proceskosten eveneens op de voet van artikel 1019h Rv.
2
Feiten
De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.10 de feiten vermeld die zij bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt heeft genomen. MC&F betoogt in haar eerste grief dat de feitenweergave onjuist en onvolledig is. Het hof zal, voor zover voor de beoordeling van de onderhavige zaak relevant, in de hiernavolgende opsomming van feiten rekening houden met voldoende concrete bezwaren die tegen specifieke feiten zijn aangevoerd. Daartoe wordt niet gerekend een beweerdelijk verkeerde interpretatie door de voorzieningenrechter van op zichzelf niet betwiste feiten.
Rechtsoverweging 3.1 behelst een enigszins aangepaste weergave van de in het vonnis opgenomen feiten waar nodig aangevuld met nadere feiten die enerzijds zijn gesteld en anderzijds niet of onvoldoende zijn bestreden.
3
Beoordeling
3.1. (
i) In 1995/1996 hebben [A.], [B.] en [C.] een televisiespelshow getiteld
The Alphabet Game
ontwikkeld. Het format is kort gezegd een quiz waarin de te geven antwoorden zijn gebaseerd op de letters van het alfabet.
(ii) Sinds 1996 treedt (de rechtsvoorgangster van) ITV met betrekking tot het format op als exclusief agent van [A.], [B.] en [C.]. ITV is onderdeel van een internationale organisatie die zich onder meer toelegt op het ontwikkelen en (wereldwijd) licentiëren van televisieprogramma’s (formats). De uiteindelijke moeder van ITV is het aan de Londense beurs genoteerde ITV Plc.
(iii) In januari 1999 verleenden [A.], [B.] en [C.] aan de Italiaanse televisieproducent Einstein Multimedia S.R.L. (hierna: Einstein) een licentie voor de exploitatie van het format. Einstein produceerde het format voor de Italiaanse markt onder de naam
Passaparola
. Einstein is op meerdere punten van het format afgeweken. Zij heeft een aantal elementen toegevoegd uit de Franse versie van het format, waarvoor zij met de Franse rechthebbende een aparte licentieovereenkomst heeft gesloten. Voorts heeft zij (onder meer) een ander finalespel ingevoegd (hierna: het Eindspel).
(iv) Reeds enige tijd daarvóór, vanaf 26 oktober 1998, had Einstein gecorrespondeerd met [D.] (vanaf 11 november 1998 per adres MC&F Group) over het gebruik door Einstein van het format voor een spel genaamd
21x100
. De beschrijving van het programma in de synopsis stemt overeen met het Eindspel zoals voor het eerst gebruikt in het programma
Passaparola
.
( v) Op 21 december 1998 is tussen ‘MC&F Broadcasting Production and Distribution NV’ en Einstein een licentieovereenkomst gesloten met betrekking tot het Eindspel. (vi) In artikel 11.2 van de op 8 januari 1999 tussen [A.], [B.] en [C.] en Einstein gesloten licentieovereenkomst is het volgende opgenomen:
“Format rights to Series For the avoidance of doubt, the Licensee (Einstein, hof) acknowledges that the Owner is the sole owner of the format in all languages and will be the sole owner of the format rights to the Series. (…)”
(vii) Van deze licentieovereenkomst maken algemene bepalingen deel uit. In Schedule 1 van die algemene voorwaarden zijn in de overeenkomst voorkomende begrippen gedefinieerd.
The Series
is daarin als volgt gedefinieerd:
“a series of television programmes based on or derived from the Format comprising the number of programmes and slot length listed in the Specification which is produced pursuant to the exercise of the Television Rights”
(viii) Bij brief van 18 oktober 1999 heeft René [D.] aan Einstein geschreven dat geopereerd zal worden vanuit ‘MC&F Broadcasting and distribution CV’ (thans appellante) en dat vanuit die vennootschap zal worden gefactureerd voor het gebruik van het Eindspel in
Passaparola
. Dat is ook gebeurd en Einstein heeft licentievergoedingen betaald via de in die facturen genoemde bankrekening.
(ix) Het spelprogramma bleek een succes en het format van
The Alphabet Game
is nadien, inclusief het voor de Italiaanse televisie aangepaste eindspel, door ITV namens [A.], [B.] en [C.] in diverse landen in licentie gegeven aan verschillende productiemaatschappijen. Ook nu nog worden op het format gebaseerde series in meerdere landen uitgezonden. Een van de landen waar het spelprogramma inclusief het Eindspel sinds juli 2000 wordt uitgezonden – dit keer onder de naam
Pasapalabra
– is Spanje. ITV had daartoe een licentieovereenkomst gesloten met de Spaanse productiemaatschappij Telecinco.
( x) In december 2009 is Telecinco aangeschreven door MC&F, die stelde de auteursrechten op het Eindspel te hebben. Dat heeft ertoe geleid dat Telecinco de met ITV gesloten overeenkomst heeft beëindigd en een licentieovereenkomst met MC&F heeft gesloten. Telecinco heeft in Spanje een gerechtelijke procedure tegen ITV aanhangig gemaakt waarin zij onder meer nietigverklaring van de overeenkomst met ITV vorderde en terugbetaling van betaalde licentievergoedingen. Bij die procedure was MC&F geen partij. De procedure heeft geresulteerd in een eindvonnis van het
Commercial Court Number Six
in Madrid van 3 februari 2014. Uit het vonnis in eerste aanleg blijkt dat de Spaanse rechter in die procedure kennis heeft genomen van de door Telecinco aangedragen bewijsmiddelen voor de stelling dat de auteursrechten bij MC&F liggen, te weten (i) het door ITV overgelegde format van het programma
The Alphabet Game
in zijn oorspronkelijke vorm, dus zonder het Eindspel waarop MC&F rechten pretendeert te hebben, (ii) een brief van 21 december 2009 en een andere brief, uit 2005, en (iii) een uitzending van het programma
Passaparola
, waaronder bij de credits onder in beeld op enig moment te zien is “…. creato MC&F”. De Spaanse rechter is tot de conclusie gekomen dat het Eindspel is afgeleid van het originele format van het programma
The Alphabet Game
en dat de rechten daarop toekomen aan (de rechtsvoorganger van) ITV. Dat de rechten bij MC&F liggen acht de Spaanse rechter ook niet waarschijnlijk omdat MC&F sinds 1999 accepteert dat het Eindspel wordt geëxploiteerd door een ander die daar winst mee behaalt en dat MC&F nooit een juridische procedure is gestart, maar het heeft gelaten bij het sturen van enkele waarschuwingsbrieven, met tussenperioden van telkens een aantal jaar.
Het vonnis van 3 februari 2014 is in appel bekrachtigd.
(xi) MC&F heeft in 2015 een bodemprocedure tegen ITV aanhangig gemaakt in Italië waarin zij een verklaring voor recht vordert dat zij en niet ITV rechthebbende is op het format van het Eindspel.
3.2.
Het geschil van partijen betreft kort gezegd de vraag wie (auteurs)rechthebbende is op het hierboven onder 3.1 sub iii bedoelde Eindspel en/of gerechtigd is dit format te exploiteren. De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis overwogen dat het geen uitgemaakte zaak is wie de auteursrechten op het Eindspel heeft en heeft op grond van een afweging van de belangen over en weer de vordering van ITV (inhoudende, kort gezegd, een verbod aan MC&F om zich te gedragen als ware zij rechthebbende op het format) toegewezen en de (in essentie spiegelbeeldige) vordering van MC&F afgewezen. MC&F komt in hoger beroep met acht grieven tegen deze beslissingen op. Deze lenen zich voor gezamenlijke behandeling.
3.3.
MC&F heeft aan haar verweer en (reconventionele) vordering ten grondslag gelegd dat Einstein destijds op zoek was naar een andere finale dan die in het format
‘The Alphabet Game’
was beschreven en dat MC&F in dat kader het format van het door haar ontwikkelde spel 21x100 aan Einstein ter beschikking heeft gesteld, zijnde dit het Eindspel dat inzet is van het onderhavige kort geding. Zij heeft daartoe eind 1998 met Einstein een licentieovereenkomst gesloten. De door haar in Italië aanhangig gemaakte bodemprocedure strekt tot vaststelling van haar rechten op het Eindspel.
3.4.
ITV bestrijdt op zichzelf niet dat het Eindspel niet behoorde tot het oorspronkelijke format van
The Alphabet Game
en dat dit ten behoeve van de Italiaanse uitzendingen van het spel daaraan is toegevoegd. Zij wijst echter op de hierboven onder 3.1 sub vi weergegeven clausule in de door haar rechtsvoorgangers met Einstein gesloten licentieovereenkomst alsmede op de sub x genoemde beslissing van de Spaanse rechter in de door Telecinco tegen ITV gevoerde procedure, waarin deze tot de conclusie is gekomen, kort gezegd, dat het Eindspel van
The Alphabet Game
is afgeleid en dat daarop geen afzonderlijke (auteurs)rechten zijn komen te rusten, welke uitspraak inmiddels in appel is bekrachtigd.
3.5.
Dat ook de door MC&F in Italië geadieerde bodemrechter in de door MC&F tegen ITV gevoerde procedure tot de conclusie zal komen dat het eindspel een bewerking is van
The Alphabet Game
c.q. daarvan is afgeleid en wel op zodanige wijze dat dit als verveelvoudiging van
The Alphabet Game
moet worden aangemerkt, is in het licht van hetgeen omtrent de afzonderlijke formats uit het feitenmateriaal blijkt onvoldoende aannemelijk te achten. Het enkele feit dat in beide formats het alfabet een belangrijke rol speelt rechtvaardigt niet reeds een dergelijke gevolgtrekking. Het hof ziet geen aanleiding om op dit punt de beoordeling van de Spaanse rechter in de procedure tussen Telecinco en ITV te volgen.
Dat ITV jegens MC&F rechten kan ontlenen aan een bepaling uit een met Einstein gesloten licentieovereenkomst betreffende
The Alphabet Game
waarbij MC&F geen partij was, valt niet in te zien. Zelfs al zou Einstein tot het geven van een licentie met betrekking tot het Eindspel bevoegd zijn geweest (waaromtrent niets is gesteld of gebleken), dan kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat MC&F niet meer gerechtigd is (eventuele) eigen rechten op het Eindspel te exploiteren (waartoe de in eerste aanleg toegewezen vordering van ITV strekt).
3.6.
Hoewel het hof de conclusie van de voorzieningenrechter deelt dat het voorshands geen uitgemaakte zaak wie als (auteurs)rechthebbende op het Eindspel moet worden beschouwd - daartoe zal in de bodemzaak nader feitelijk onderzoek dienen plaats te vinden - acht het hof de aanwijzingen dat deze rechten bij MC&F liggen voorshands sterker dan dat de onder 3.1 sub i genoemden, namens wie ITV optreedt, als maker van het format moeten worden beschouwd. Het hof ziet in deze beoordeling echter geen aanleiding om hangende de uitspraak in de bodemprocedure de vordering van MC&F toe te wijzen, te minder nu niet aannemelijk is dat een inbreuk op het format dreigt die een ingrijpen van de Nederlandse kortgedingrechter (jegens een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde partij) rechtvaardigt en MC&F ook overigens de spoedeisendheid van haar vordering onvoldoende feitelijk heeft toegelicht. De vordering van ITV zal alsnog worden afgewezen; dat zij rechthebbende is op het desbetreffende format is voorshands onvoldoende aannemelijk. Dat ITV er (groot) belang bij heeft om het format te blijven exploiteren is niet voldoende om een voorziening als in eerste aanleg getroffen te kunnen dragen; vereist is immers dat voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter (in een procedure waarin zowel ITV als MC&F partij zijn) het standpunt van ITV dat zij rechthebbende is zal honoreren.
3.7.
Gelet op deze uitkomst (de vorderingen over en weer worden afgewezen) zullen de proceskosten in beide instanties worden gecompenseerd in dier voege dat ieder de eigen kosten draagt.
4
Beslissing
Het hof:
vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover in conventie gewezen
en in zoverre opnieuw rechtdoende:
wijst de vordering van ITV alsnog af;
compenseert de kosten van het geding in conventie in eerste aanleg in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt;
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover in reconventie gewezen;
compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.
Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, E.M. Polak en H. Struik en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 6 juni 2017.