ECLI:NL:GHDHA:2018:2706
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer	: 200.206.556/01
Zaaknummer rechtbank	: C/09/485397/HA ZA 15-366
arrest in incident van 23 oktober 2018
inzake
[XY] SPECIALTIES B.V.
,
gevestigd te Heerhugowaard,
appellante,
hierna te noemen: VWS,
advocaat: mr. A.E. Heezius te Amsterdam,
tegen
VENTRACO CHEMIE B.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Ventraco,
advocaat: mr. W.J.G. Maas te Eindhoven.
1
Het geding
1.1.
Bij exploot van 26 oktober 2016 is Ventraco in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen VWS, Ventraco en de heer [bestuurder V] (hierna: [bestuurder V] )  gewezen vonnis van 27 juli 2016. Bij anticipatie-exploot van 23 december 2016 heeft VWS Ventraco vervroegd opgeroepen. Bij memorie van grieven met producties heeft Ventraco 28 grieven aangevoerd. Bij memorie met producties heeft VWS de grieven bestreden, incidenteel beroep ingesteld en een incidentele eis tot inzage in en afgifte van bewijs ingediend. Ventraco heeft bij memorie met producties geantwoord op de incidentele eis. Vervolgens heeft VWS een akte houdende reactie op antwoord in incident genomen. Ventraco heeft daarop gereageerd bij antwoordakte.
1.2.
Vervolgens heeft op 15 maart 2018 in het incident een comparitie van partijen  plaatsgevonden, tegelijkertijd met de mondelinge behandeling in een tussen partijen bij dit hof aanhangig hoger beroep in een kort geding (zaaknummer 200.219.919/01). Partijen hebben bij die zitting de zaak doen bepleiten, VWS door haar hiervoor genoemde advocaat [NAAM]. F.I.S.A.L. van Velsen, advocaat [NAAM], en Ventraco door mr. J.M.J.A. Krens en mr. E.T. Bergsma, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan de zitting heeft VWS aanvullende producties 80-89 en een aanvullend kostenoverzicht overgelegd en heeft Ventraco de aanvullende producties 79-91 ingediend. Ten slotte is arrest gevraagd.
2
De feiten
2.1.
De door de rechtbank in het vonnis van 27 juli 2016 vastgestelde feiten zijn niet, althans onvoldoende bestreden. Het hof zal ook uitgaan van die feiten, voor zover relevant in dit incident.
2.2.
VWS is een op 10 februari 2014 opgerichte vennootschap met als bestuurder en enig aandeelhouder [XY] International B.V. (hierna: VWI), een familiebedrijf dat zich bezig houdt met onderzoek, ontwikkeling en verkoop van toegepaste chemische en natuurlijke producten, waaronder asfaltproducten, pigmenten, speciale olies en wassen. [X] en [Y] (hierna ook: de heren [XY] ) zijn via holdingmaatschappijen (middellijk) eigenaar van de aandelen in VWI en (dus) in VWS.
2.3.
Ventraco is een in 1988 opgerichte onderneming die zich heeft gespecialiseerd in producten voor het kleuren van asfalt en beton. Daarnaast is zij zich op enig moment bezig gaan houden met het ontwikkelen en verhandelen van additieven (voor asfalt) ten behoeve van de wegenbouw. Deze additieven worden verhandeld onder de door Ventraco geregistreerde merknaam RHEOFALT. [bestuurder V] is bestuurder en (middellijk) eigenaar van Ventraco.
2.4.
In of omstreeks 2008 zijn [bestuurder V] en een door Ventraco ingeschakelde consultant, [consultant V] (hierna: [consultant V] ) en de heren [XY] gaan samenwerken. Op enig moment zijn zij ieder (indirect) voor 25% aandeelhouder geworden van de inmiddels gefailleerde vennootschap (waarvan de naam identiek is aan die van VWS) [XY] Specialties B.V. (hierna: VWS failliet).
2.5.
De samenwerking zag op het ontwikkelen en commercialiseren van een additief voor het verjongen van bitumen. Bij de ontwikkeling van dat additief werd gebruik gemaakt van een product, NX-4670, van de firma Cardolite (hierna: Cardolite).
2.6.
Bij e-mail van 18 november 2008 heeft [consultant V] aan […] een e-mail gestuurd met onderstaande beschrijving van RheoFalt EM/ EMC:
2.7.
Op 22 januari 2009 heeft VWS failliet een aanvrage voor een Nederlands octrooi ingediend voor ‘een werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling’. Het octrooi met nummer NL-C 2002442 (hierna: NL 442) is op 26 juli 2010 verleend.
2.8.
Op 21 januari 2010 heeft VWS failliet, met een beroep op prioriteit van NL 442 een aanvrage voor een Europees octrooi gedaan voor ‘
a method for rejuvenating a bitumen containing composition
’. Dit octrooi, met nummer EP 2389 415 (EP 415) is op 13 augustus 2014 verleend. De conclusies van EP 415, voor zover hier van belang, luiden in de oorspronkelijke Engelse taal:
1. Method for rejuvenating a bitumen containing compositions, said method comprising adding to the bitumen containing compositions a distillation residue of cashew nut shell liquid (CNSL), said distillation residue being obtained by distillation of cashew nut shell liquid to a temperature of between 250 and 350 °C, said distillation residue consisting mainly of a mixture of polymerization products of 3-pentadecenylphenol and 3-pentadecadienylresorcinol in the form of an alkylphenol resin which is liquid at room temperature and being non-reactive.
2.9.
In het najaar van 2013 is de samenwerking tussen de heren [XY] , [bestuurder V] en [consultant V] tot een einde gekomen.
2.10.
Op 22 januari 2014 is VWS failliet in staat van faillissement verklaard. VWI heeft kort daarna activa uit de boedel gekocht, waaronder de rechten met betrekking tot NL 442 en de aanvrage voor EP 415. De overdracht van NL 442 is op 15 april 2014 ingeschreven in het Nederlands octrooiregister en de overdracht van de rechten op EP 415 is op 16 juli 2014 ingeschreven het Europees octrooiregister. VWI heeft haar nieuw opgerichte dochtervennootschap VWS licenties onder de octrooien verleend.
2.11.
Op 8 juni 2014 stond op de website www.ventraco.nl, de volgende informatie:
(…)
2.12.
Op pagina 5 van het op de website genoemde rapport over HP-EM (hierna: de productfolder genoemd) staat onder meer:
2.13.
Bij vonnis van 5 september 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:12203) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag, voor zover hier van belang, in conventie aan Ventraco een verbod opgelegd om indirect inbreuk te maken op NL 442, in het bijzonder door het aanbieden of leveren van RheoFalt HP-EM voor toepassing van de geoctrooieerde werkwijze.
2.14.
Op een pagina van de website van Ventraco met datum 12 september 2014 was de volgende tekst opgenomen:
RheoFalt HP-EM - vernieuwde versie
De afgelopen jaren heeft Ventraco veel onderzoek uitgevoerd in het ontwikkelen van verjongingsmiddel voor asfalt, waarbij mechanische eigenschappen en het duurzaam produceren voorop stonden. Het resultaat van dit onderzoek dat in nauwe samenwerking met de wegenbouw industrie is uitgevoerd is de RheoFalt HP-EM, gebaseerd op de CNSL grondstoftechnologie. (…)
Doorontwikkeling op deze technologie heeft ons gebracht op de polycadinenechemie (een polymeer van trans trans trans bicadinane met cis-cis-transbicadinane). Deze bij kamertemperatuur vloeibare harsen zijn net als de CNSL afkomstig van herwinbare bronnen die niet met de voedsel keten concurreren. Afwijkend is er echter de productie methode. De CNSL wordt verkregen door polymerisatie tijdens een distillatie fase waar de polycadinene harsen verkregen worden door extractie in een gesloten systeem. Bij deze laatste productiemethode is het molecuul gewicht beduidend strakker begrensd dan thermische polymerisatie bij de CNSL. (…)
2.15.
Op 5 juni 2015 is Ventraco Innovation Centre Amsterdam B.V. (hierna: VIC) opgericht. Bestuurders van VIC zijn Ventraco Beheer B.V. en AYK Holding B.V. Via de laatstgenoemde twee bedrijven zijn [bestuurder V] respectievelijk [consultant V] als (middellijk) eigenaren de (indirecte) bestuurders van VIC.
2.16.
Bij beschikking van 26 januari 2017 (hersteld bij beschikking van 7 februari 2017) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam op verzoek van VWS, ten aanzien van gerekwestreerden Ventraco, VIC en Ventraco Colour B.V., verlof verleend voor het leggen van bewijsbeslag, het nemen van maximaal drie monsters en het maken van een beschrijving van in het verzoekschrift genoemde zaken met betrekking tot - kort gezegd - RheoFalt HP-AM/ RheoFalt AM en RheoFalt HP-EM. In het proces-verbaal van de deurwaarder van 27 januari 2017 staat dat hij krachtens dit verlof onder genoemde vennootschappen, die in het proces-verbaal tezamen zijn aangeduid als Ventraco, conservatoir beslag tot bescherming van bewijs ex artikel 1019b en 1019c Rv heeft gelegd op:
alsmede op:
In het proces-verbaal is voorts vermeld dat dit is opgemaakt ten behoeve van VWS en dat een proces-verbaal met specifieke omschrijving is opgemaakt ten behoeve van Ventraco.
3
Het geschil
3.1.
In eerste aanleg heeft VWS in conventie tegen Ventraco en [bestuurder V] gevorderd – samengevat – een verbod op inbreuk op EP 415 met nevenvorderingen. In reconventie hebben Ventaco en [bestuurder V] gevorderd – samengevat – vernietiging van het Nederlandse deel van EP 415, een verklaring voor recht dat Ventraco geen inbreuk heeft gemaakt en dat VWS NL 442 en EP 415 onrechtmatig heeft gehandhaafd en een schadevergoeding.
3.2.
De rechtbank heeft bij vonnis van 27 juli 2016 – samengevat – Ventraco verboden indirect inbreuk te maken op EP 415, Ventraco veroordeeld tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat, Ventraco bevolen tot het doen van opgave en Ventraco veroordeeld in de proceskosten. De vorderingen tegen [bestuurder V] heeft de rechtbank afgewezen. In reconventie zijn de vorderingen van Ventraco en [bestuurder V] afgewezen.
3.3.
In hoger beroep vordert Ventraco in de hoofdzaak dat het hof het vonnis van de rechtbank vernietigt en opnieuw recht doende de vorderingen van VWS in conventie alsnog afwijst en de vorderingen van Ventraco in reconventie alsnog toewijst.
3.4.
In het incident vordert VWS dat het hof, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad:
(a) bepaalt dat VWS, binnen 48 uur na betekening van het arrest in het incident, op eigen kosten en zonder enige nadere beperking, op haar eerste verzoek:
reproduceerbaar inzage krijgt van Ventraco in, althans van haar afschrift krijgt van:
i. alle inkoopfacturen, verkoopfacturen en voorraadadministratie met betrekking tot (RheoFalt HP-)EM en (RheoFalt HP-)AM voor zover betrekking hebbend op een bitumenverjongingsadditief gebaseerd op NX-4670, GX-1915 en/of GV-1963, althans enig CNSL destillatieresidu volgens EP 415, vanaf 31 januari 2014 althans een door het Hof in goede justitie te bepalen datum, bedoelde inzage te verstrekken op dusdanige wijze dat het totaal aan ingekocht bitumenverjongingsadditief (de inkoopfacturen Cardolite) samenvalt met de som van het totaal van de voorraadadministratie en het totaal van de verkoopfacturen;
ii. alle analysecertificaten met betrekking tot (RheoFalt HP-)EM en
(RheoFalt HP)AM, althans met betrekking tot enig bitumenverjongingsadditief gebaseerd op NX-4670, GX-1951 en/of GV-1963, althans enig CNSL destillatieresidu volgens EP415;
iii. alle correspondentie met de NCOB, TOP-Consultants m.b.t. de opname van (RheoFalt HP-)EM en (RheoFalt HP)-AM op de OPWA lijst;
voorts: van Ventraco ter beschikking krijgt, zo nodig onder opheffing van het bewijsbeslag zoals gelegd op 27 januari 2017:
iv. een exemplaar van gedrukt reclamemateriaal,
v. een gesloten blik met daarop onder meer de vermelding RHEOFALT
HP-AM, en
vi. een aangebroken plastic 5 liter can met daarop onder meer de
vermelding: RHEOFALT HP-AM
welke bescheiden en monsters door de deurwaarder blijkens diens procesverbaal
van 27 januari 2017 in bewaring worden gehouden;
(b) Ventraco te gebieden om ten aanzien van de onder (a) sub (i) tot en met (iii) genoemde documenten, de reproduceerbare inzage, althans afschrift - desgewenst op een gegevensdrager - te verschaffen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,- per dag, voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Ventraco hieraan niet voldoet, met een maximum van € 500.000-;
(c) Ventraco te gebieden om ten aanzien van de onder (a) sub (iv) tot en met (vi) genoemde inzage en verkrijging van afschrift te gehengen en gedogen en zich dienaangaande te onthouden van elke vorm van tussenkomst richting de betreffende deurwaarder die de bescheiden en monsters bewaart, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,- per dag, voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Ventraco hieraan niet voldoet, met een maximum van € 500.000-;
(d) Te bepalen dat VWS gelegenheid zal hebben om desgewenst binnen 8 weken na het in het incident te wijzen incidenteel arrest een akte te nemen, om het op grond daarvan vergaarde bewijs in deze procedure over te leggen en zich daarover uit te laten, alsmede om op basis daarvan eventueel haar eis te wijzigen of te vermeerderen.
(e) Ventraco te veroordelen in de kosten ex art. 1019h Rv van het incident.
3.5.
Tijdens de mondelinge behandeling heeft VWS haar vorderingen ingetrokken voor zover die betrekking hebben op inzage in een monster.
4
De beoordeling in het incident
4.1.
Bij vonnis van 11 mei 2017 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag in een tussen partijen gevoerd kort geding (zaaknummer C/09/529478/KG ZA 17-388) inzage bevolen in het door de deurwaarder in beslag genomen materiaal voor zover dat i) betrekking heeft op RheoFalt AM en ii) is beslagen onder Ventraco. In het arrest van heden in het hoger beroep (zaaknummer 200.219.919/01) tegen dat vonnis heeft het hof het inzagebevel uitgebreid tot inkoopfacturen met betrekking tot RheoFalt HP-EM. Verdere uitbreiding van het inzagebevel heeft het hof afgewezen.
4.2.
Ventraco heeft terecht opgemerkt dat de vorderingen in dit incident betrekking hebben op hetzelfde bewijsmateriaal als de inzagevorderingen van VWS in het kort geding, te weten het bewijsmateriaal dat door de deurwaarder blijkens diens proces-verbaal van 27 januari 2017 in bewaring wordt gehouden. Voor zover de inzagevorderingen in het kort geding zijn afgewezen, moeten de vorderingen ook worden afgewezen in dit incident. VWS baseert haar vorderingen in dit incident namelijk op dezelfde grondslagen als zij haar inzagevorderingen in het kort geding heeft gebaseerd. Voor de motivering van de afwijzing van dit deel van de vorderingen kan worden verwezen naar het arrest van heden van dit hof in het kort geding.
4.3.
Voor zover de inzage in het kort geding is toegewezen, moeten de vorderingen worden afgewezen in dit incident, omdat VWS onvoldoende belang heeft bij het dubbel toewijzen van haar vorderingen met betrekking tot hetzelfde bewijsmateriaal. Dat VWS in dit incident ‘rechtstreekse afgifte door Ventraco’ vordert, maakt dat niet anders. Feit blijft dat in het kort geding op vordering van VWS een maatregel is toegewezen waarmee is beoogd VWS toegang te verschaffen tot het bewijsmateriaal.
4.4.
Het betoog van VWS dat zij belang houdt bij de in dit incident gevorderde (vorm van) toegang omdat de uitvoering van het in kort geding toegewezen inzagebevel op problemen stuit, moet worden verworpen. Vast staat dat VWS, ondanks de gestelde problemen, inmiddels inzage heeft gekregen in inkoopfacturen en een certificaat met betrekking tot RheoFalt AM. Met betrekking tot dat materiaal heeft VWS in ieder geval geen belang meer en bestaan er kennelijk geen uitvoeringsproblemen.
4.5.
De overige uitvoeringsproblemen heeft VWS uitsluitend toegelicht ten aanzien van de verkoopfacturen. Volgens VWS zou de deurwaarder niet kunnen vaststellen of de verkoopfacturen betrekking hebben op RheoFalt HP-EM danwel RheoFalt AM en of de verkoopfacturen afkomstig zijn van Ventraco, VIC of Ventraco Colour. Zoals het hof heeft overwogen in het arrest van heden in het kort geding, kan er gelet op de eigen stellingen van Ventraco van worden uitgegaan dat in beslag genomen verkoopfacturen uit de periode vanaf 13 augustus 2014 tot februari 2016 niet afkomstig zijn van VIC of Ventraco Colour en geen betrekking hebben op RheoFalt HP-EM. De gestelde onduidelijkheid hoeft in zoverre dus niet te leiden tot uitvoeringsproblemen. Inzage in verkoopfacturen van voor 13 augustus 2014 en vanaf februari 2016 heeft het hof bij het arrest in kort geding afgewezen omdat VWS verkoop van RheoFalt AM voor 13 augustus 2014 niet heeft gesteld, laat staan voldoende aannemelijk heeft gemaakt en VWS onvoldoende belang heeft bij uitbreiding van de inzage in verkoopfacturen vanaf februari 2016. Om dezelfde redenen moet toegang tot die documenten worden afgewezen in dit incident. Voor de motivering verwijst het hof naar zijn arrest van heden in het kort geding.
4.6.
Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen van VWS in het incident moeten worden afgewezen.
4.7.
VWS moet als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident. Ventraco vordert een bedrag van in totaal € 68.900,90 (productie 91). Ventraco heeft onvoldoende aangevoerd om te kunnen concluderen dat dit bedrag redelijk en evenredig in de zin van 1019h Rv. De hoofdzaak betreft weliswaar een redelijk complex octrooirechtelijk geschil, maar deze procedure is niet meer dan een incident, dat bovendien voor een groot deel overlapt met het tussen partijen gevoerde kort geding waarin VWS al is veroordeeld tot vergoeding van een significant deel van de redelijke kosten van Ventraco. Gelet daarop matigt het hof de gevorderde proceskosten tot € 25.000,-.
5
De beslissing
Het hof
in het incident
5.1.
wijst de vorderingen in het incident af;
5.2.
veroordeelt VWS in de proceskosten van het incident, tot op heden aan de zijde van Ventraco begroot op € 25.000,-;
in de hoofdzaak
5.3.
verwijst de zaak naar de rol van 4 december 2018 voor memorie van antwoord in incidenteel beroep.
Dit arrest is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. M.Y. Bonneur en mr. R. Kalden en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 oktober 2018 in aanwezigheid van de griffier.