ECLI:NL:GHAMS:2018:1386
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team I
zaaknummer: 200.209.866/01 KG
zaak-/rolnummer rechtbank Noord-Holland: C/15/246139/KG ZA 16-557
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 24 april 2018
inzake
1
[appellant] ,
wonend [stad] ,
2.
[appellant]
,
wonend [stad] ,
appellanten,
advocaat: mr. F.F. Blokhuis te Amsterdam,
tegen
[geïntimeerde]
,
gevestigd te [stad] ,
geïntimeerde,
advocaat: mr. A.E. Koster te Den Helder.
1
Het geding in hoger beroep
Appellanten worden hierna gezamenlijk [appellanten] en afzonderlijk [appellant] en [appellant] genoemd, geïntimeerde wordt [geïntimeerde] genoemd.
[appellant] c.s. zijn bij dagvaarding van 27 oktober 2016 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Noord-Holland van 14 oktober 2016 onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen [appellant] c.s. als eisers en [geïntimeerde] als gedaagde.
Partijen hebben daarna nog de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven, met producties;
- memorie van antwoord, met producties.
Partijen hebben hun zaak ter zitting van het hof van 14 december 2017 doen bepleiten, [appellant] c.s. door mr. [NAAM][geïntimeerde] door mr. [NAAM], ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Van beide zijden zijn bij die gelegenheid nadere producties in het geding gebracht.
Ten slotte is arrest gevraagd.
[appellant] c.s. hebben geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en de vorderingen van [appellant] c.s. zoals in de memorie van grieven verwoord zal toewijzen, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv en met bepaling van de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden.
[geïntimeerde] heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen, en voor zover in hoger beroep meer of anders is gevorderd dan in eerste aanleg de vorderingen van [appellant] c.s. zal afwijzen, met hoofdelijke veroordeling van [appellant] c.s. in, naar het hof begrijpt, de werkelijke proceskosten in hoger beroep als bedoeld in artikel 1019h Rv, met nakosten en rente.
2
Feiten
De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.13 de feiten opgesomd die zij bij de beoordeling van de onderhavige zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Door middel van hun tweede grief maken [appellant] c.s. bezwaar tegen de onder 2.10 en 2.11 vermelde feiten. Het hof zal met deze bezwaren en de reactie van [geïntimeerde] daarop in het onderstaande rekening houden. Voor het overige zijn deze feiten in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. Zij worden in rechtsoverweging 3.1 weergegeven.
3
Beoordeling
3.1.(i) [appellant] exploiteert, (onder meer) onder de handelsnamen [bedrijf] en [appellant] [bedrijf] , een watersportbedrijf en houdt zich in dat kader onder meer bezig met de handel in zogenaamde 'Liberty sloepen'.
(ii) [geïntimeerde] houdt zich bezig met de vervaardiging van producten van kunststof, waaronder polyester boten.
(iii) In november 2012 heeft [appellant] van Sloepcenter te Nijkerkerveen een mal gekocht die geschikt is voor het maken van een polyester romp van een zogenaamde Liberty 530 Tender sloep.
(iv) Bij e-mail van 30 oktober 2012 heeft [appellant] (handelend onder de naam [appellant] [bedrijf] ) - voor zover van belang - het volgende aan [geïntimeerde] medegedeeld:
"1k heb de eind November de volgende mallen klaar staan:
Liberty 475	                            EEPOL prijs € 1700,-?
Liberty 530 Tender" 	    EEPOL prijs € 2500,- ? (bijna gelijk aan jouw 530 met bun)
Liberty 580 Vlet	                    EEPOL prijs € 1.500,-? (Zie foto enkelschalig met drie luchtkisten en bun en potdeksel)
Vanaf Januari heb ik de volgende mallen in Nederland klaar staan:
Liberty 435 		 EEPOL prijs € 1.250,- is OK
Liberty 470		 EEPOL prijs € 1.700?
Liberty 575		 EEPOL prijs € 3.000,- is OK
In de volgende mail stuur ik je wat meer info wanneer te produceren enz."
( v) Op 2 november 2012 heeft [appellant] aan [geïntimeerde] bevestigd dat hij onder meer (het casco van) de Liberty 530 Tender sloep bij [geïntimeerde] kan laten bouwen.
(vi) Op 27 december 2012 hebben [appellant] en [geïntimeerde] enkele veranderingen of ontbrekende delen aan onder meer de boot Liberty 530 Tender besproken, hetgeen is bevestigd in een emailbericht van [appellant] aan [geïntimeerde] van 28 december 2012.
(vii) [geïntimeerde] heeft daarop de mal van de Liberty 530 Tender wat opgeknapt zodat deze geschikt was voor productie
.
(viii) [appellant] (h.o.d.n. [bedrijf] ) heeft vervolgens bij [geïntimeerde] in 2013 en 2014 (halffabrikaat) Liberty 530 Tender sloepen besteld, waartoe [appellant] de mal voor de Liberty 530 Tender aan [geïntimeerde] in bruikleen heeft gegeven.
(ix) Op een gegeven moment heeft [appellant] geen Liberty 530 Tender sloepen meer bij [geïntimeerde] besteld en heeft hij de mal voor de Liberty 530 Tender weer bij [geïntimeerde] opgehaald.
( x) [geïntimeerde] heeft nieuwe mallen gemaakt voor de productie van (onder meer) de sloep model 545.
(xi) [geïntimeerde] heeft in de periode april - augustus 2015 een vijftiental facturen verstuurd aan [appellant] (h.o.d.n. [bedrijf] ), aangaande de productie en levering van (onder meer) halffabrikaat '545 Sloepen' door [geïntimeerde] aan [appellant] .
( x) Bij brief van 6 maart 2016 heeft [appellant] het volgende aan [geïntimeerde] geschreven:
“(…)
In November 2011 heb ik de mal en ontwerprechten van de Liberty 530 Tender gekocht.
Van 2012 t/ m 2014 heb hij uit deze mallen de Liberty 530 geproduceerd
Omdat de mallen aan kwaliteit te wensen overlieten heb jij in de winter van 2013-2014 nieuwe gebouwd zodat de Liberty 530 tender makkelijker te produceren was.
Afgelopen jaar kreeg ik vreemde berichten dat de 530 Tender ook buiten mij en mijn dealer netwerk werd aangeboden (... )
Nu heb ik via speurders en marktplaats gezien dat je MIJN ONTWERP de LIBERTY 350 TENDER zonder mij toestemming aan andere partijen verkoopt.
Bij deze geef ik nogmaals aan dat ik daar geen toestemming voor geef en dat ik Maandag 7 Maart een overeenkomst met een boeteclausule per verkochte Liberty Tender die zonder mijn toestemming aan andere partijen verkocht worden wil laten tekenen.(…)
Op dit moment heb ik reeds de volgende schade opgelopen:
1. Boten waarvan we zekere weten dat ik deze niet geleverd heb is een winstderving van € 4.000.(… ) 2. Schade aan mijn dealernet omdat ik afspraken heb met mijn dealers omtrent een beschermd gebied (…).
3. Schade aan mijn merk Liberty omdat de boten onder andere naam op de markt wordt gebracht wat verwarring brengt onder de consument met MODEL LIBERTY 530 TENDER                                       4. Schade aan de bestaande adviesverkoopprijs omdat de verkopende partijen met mijn MODEL LIBERTY 530 TENDER lopen te stunten.
Ik verwacht dat de geleverde boten aan Boten Markt Friesland en Vlasveld [bedrijf] p/o worden terug genomen, ik zal deze verkooppunten hierover ook direkt benaderen (…)”
(xiii)  Toen hierop geen reactie kwam is aan [geïntimeerde] op 23 maart 2016 en 31 maart 2016 door de advocaat [NAAM][appellant] nog eens een herinnering toegezonden. Ook daarop is van de zijde van [geïntimeerde] geen reactie gekomen.
3.2.
[appellant] c.s. hebben zich in hoger beroep op het standpunt gesteld dat [geïntimeerde] inbreuk maakt op de op de Liberty 530 Tender rustende auteurs-, model- en merkrechten en dat [geïntimeerde] zich voorts schuldig maakt aan slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken door op voornoemde sloep gelijkende sloepen op de markt te brengen en daarbij gebruik te maken van het teken Liberty. Zij vorderen diverse voorzieningen die er, samengevat, toe strekken dat [geïntimeerde] verdere inbreuk dan wel (anderszins) onrechtmatig handelen jegens hen staakt en de schade die zij als gevolg van bedoelde handelwijze hebben geleden vergoedt.
De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van [appellant] c.s., die in eerste aanleg (naar de voorzieningenrechter uit de stellingen van [appellant] c.s. heeft begrepen) met name op een tussen partijen geldende afspraak, auteursrecht en slaafse nabootsing waren gebaseerd, afgewezen en hen veroordeeld in de proceskosten.
[appellant] c.s. voeren tegen de beslissing van de voorzieningenrechter en de daaraan ten grondslag gelegde motivering vier grieven aan en vermeerderen in hoger beroep (overigens zonder zulks in de kop van hun memorie aan te kondigen) hun eis en de grondslag daarvan.
Bij pleidooi in hoger beroep hebben [appellant] c.s. te kennen gegeven hun vordering voor zover die is gebaseerd op inbreuk van een op de sloep rustend auteursrecht niet langer te handhaven.
3.3.
Het voor het eerst in hoger beroep door [appellant] c.s. betrokken standpunt dat [geïntimeerde] zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk is door hen niet zodanig feitelijk toegelicht dat dit als grondslag kan dienen voor hun vordering. Zo hebben [appellant] c.s. een op naam van [appellant] geregistreerd beeldmerk met daarin verwerkt het woord ‘liberty’ in schuin (hand)schrift overgelegd, maar zij hebben nagelaten voldoende toe te lichten dat het gebruik van het woord ‘Liberty’ in combinatie met een getal en al dan niet het woord ‘Tender’ zoals dat uit de als productie 10 overgelegde e-mails blijkt, op dit beeldmerk inbreuk maakt . Het enkele feit dat het woord Liberty onderdeel uitmaakt van beide tekens is in dit verband ontoereikend. Daar komt bij dat [geïntimeerde] heeft aangevoerd dat zij slechts handelt in door haar vervaardigde casco’s (halffabrikaten), waaraan zij een type nummer geeft, en dat het de afnemers van deze casco’s zijn die, nadat de boot is afgebouwd, daaraan een type aanduiding en/of naam geven. Dit strookt met de facturen die door [geïntimeerde] als productie 7 in eerste aanleg zijn overgelegd, terwijl het tegendeel niet valt op te maken uit de reeds genoemde door [appellant] c.s. (als productie 10) overgelegde e-mails.
3.4.
De rechtsgrond “ongeregistreerd modellenrecht” is door [appellant] c.s. evenmin voldoende toegelicht. Niet valt in te zien dat het bepaalde in artikel 3.8 BVIE (inhoudende - onder meer - dat indien een model op bestelling is ontworpen degene die de bestelling heeft gedaan in beginsel als ontwerper daarvan wordt aangemerkt) de door [appellant] c.s. beoogde bescherming kan bieden nu in confesso is dat de litigieuze sloep is vervaardigd op basis van een mal die van een derde afkomstig is.
3.5.
De voorzieningenrechter heeft bij de beoordeling van de vraag of [geïntimeerde] zich jegens [appellant] c.s. schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige slaafse nabootsing terecht vooropgesteld dat het een ieder in beginsel vrij staat producten na te bootsen mits geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Zulks kan anders zijn indien degene die nabootst zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen op punten een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten (onnodig) verwarring sticht. Om aanspraak te kunnen maken op bescherming tegen een dergelijke nabootsing is echter vereist dat het product (in casu de sloep) een zeker onderscheidend vermogen en een eigen plaats op de markt heeft. Dat de Liberty 530 Tender op grond van haar vormgeving/uiterlijk aan deze criteria voldoet hebben [appellant] c.s. – tegen de achtergrond van de gemotiveerde en met producties gestaafde betwisting van [geïntimeerde] (waaronder haar   producties 12 en 13 waarin vóór 2012 vervaardigde boten worden getoond) – onvoldoende aannemelijk gemaakt.
De onduidelijkheid hierover wordt versterkt doordat [appellant] c.s. ook ter zitting in hoger beroep geen duidelijkheid hebben kunnen verschaffen omtrent de origine van de door M. Roelvink (tevens handelend onder de naam Sloepcenter) aan [appellant] verkochte mal waarmee de Liberty 530 Tender sloep (blijkens bij memorie van grieven als productie 11 overgelegde brochures aangeprezen als zijnde “Nederlands fabrikaat, Italiaans design”) werd vervaardigd, waardoor de vraag rijst of een eventuele populariteit van en vraag naar sloepen met deze specifieke vormgeving op het conto van (alleen) [appellant] c.s. kan worden geschreven.
3.6.
[appellant] c.s. hebben nog betoogd dat [geïntimeerde] zich schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk door een product te verkopen onder de merknaam van een ander waardoor zij doelbewust verwarring schept over de aard en commerciële oorsprong van dit product. [appellant] c.s. hebben hun standpunt dat [geïntimeerde] de door haar vervaardigde casco’s heeft verkocht met gebruikmaking van de door [appellant] c.s. gebruikte (merk)naam in het licht van het door [geïntimeerde] gevoerde verweer echter niet voldoende aannemelijk gemaakt. Reeds daarom kan ook deze rechtsgrond in het onderhavige geval niet dienen als basis voor toewijzing van de door hen gevorderde voorzieningen.
3.7.
Het hof ziet geen aanleiding om in het onderhavige geval  af te wijken van het beginsel dat een (kort) geding als het onderhavige zich niet leent voor het doen van nader feitelijk onderzoek. Aan het bewijsaanbod van [appellanten] zal derhalve voorbij worden gegaan.
3.8.
Het voorgaande brengt mee dat de door [appellant] c.s. tegen het vonnis van de voorzieningenrechter gerichte grieven niet tot een andere beslissing kunnen leiden en derhalve geen doel treffen alsmede dat het door hen in hoger beroep meer of anders dan in eerste aanleg gevorderde niet toewijsbaar is. Het bestreden vonnis zal derhalve worden bekrachtigd. [appellant] c.s. zullen als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep. Voor een hoofdelijke veroordeling daarin bestaat onvoldoende aanleiding. Gelet op het in hoger beroep gevoerde debat dat voor ongeveer de helft betrekking heeft op de door [appellant] c.s. aangevoerde grondslagen van IE-rechtelijke aard, ziet het hof aanleiding om de post salaris (inclusief nakosten) te begroten op  € 7.500,-.
4
Beslissing
Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt [appellant] c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op € 716,- aan verschotten en op € 7.500,- voor salaris, te vermeerderen met de wettelijke rente indien [appellant] c.s. niet binnen veertien dagen na de datum van dit arrest tot betaling zijn overgegaan;
verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het in hoger beroep anders of meer dan in eerste aanleg gevorderde.
Dit arrest is gewezen door  mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en E.M. Polak en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 24 april 2018.