ECLI:NL:GHDHA:2018:2291
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer	: 200.194.074/01
Zaaknummer rechtbank	: C/10/474075 / HA ZA 15-362
arrest van 18 september 2018
inzake
GREEN HARVEST RENEWABLE ENERGY SOURCES LLC
(voorheen: RECOM RENEWABLE SOURCES OF ENERGY LLC)
,
gevestigd te Athene, Griekenland,
appellante,
hierna te noemen: Recom,
advocaat: geen, voorheen: mr. W.E. Boonk te Rotterdam,
tegen
1
TSS ENERGY INTERNATIONAL CO. LIMITED,
gevestigd te Sheung Wan, Hong Kong, China,
2. KINGSTONE ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION
,
gevestigd te Hsichu City, Taiwan,
geïntimeerden,
hierna afzonderlijk te noemen respectievelijk TSS en Kingstone en gezamenlijk: TSS c.s.,
advocaat: mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk.
1
Het geding
1.1.
Bij exploot van 24 februari 2016, hersteld bij exploot van 17 mei 2016, is Recom in hoger beroep gekomen van het vonnis van 25 november 2015 en het herstelvonnis van 3 februari 2016, gewezen door de rechtbank Rotterdam tussen enerzijds Recom en anderzijds TSS c.s., Newcorp Logistics B.V. (hierna: Newcorp) en Incorporated Company (Singapore) APL CO PTE Ltd (hierna: APL). Op de rolzitting van 18 oktober 2016 heeft Recom haar memorie van grieven met producties genomen. Op de rolzitting van 1 november 2016 heeft Recom het beroep tegen Newcorp en APL ingetrokken. Bij arrest van 29 november 2016 is een comparitie van partijen gelast. Ter gelegenheid van die comparitie heeft TSS c.s. producties 40 tot en met 43 overgelegd. De comparitie is niet doorgegaan, omdat de advocaat [NAAM]13 december 2016 heeft onttrokken. De zaak is vervolgens verwezen naar de rol van 27 december 2016 voor het stellen van een nieuwe advocaat [NAAM]. Er heeft zich geen nieuwe advocaat [NAAM]. Op de rolzitting van 2 mei 2017 heeft TSS c.s. haar memorie van antwoord met producties genomen. Vervolgens heeft TSS c.s. arrest gevraagd.
2
De feiten
2.1.
Recom heeft in haar grief 2 geklaagd over de feitenvaststelling in de rechtsoverweging 2.1 tot en met 2.12 van het vonnis van 25 november 2015, zoals hersteld bij het vonnis van 3 februari 2016 (hierna: het bestreden vonnis). In de toelichting op die grief heeft zij alleen aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte heeft vastgesteld dat bepaalde zonnepanelen in Taiwan zijn geproduceerd. Tegen de overige feiten zijn geen duidelijke grieven geformuleerd. Die feiten staan ook niet ter discussie en zal het hof daarom hierna, voor zover nog relevant in beroep, overnemen, aangevuld met door het hof vastgestelde feiten.
2.2.
Recom verkoopt zonnepanelen. Aan een beperkt aantal importeurs en handelaren heeft Recom toestemming verleend haar zonnepanelen te importeren in de Benelux.
2.3.
Recom is houdster van het hierna weergegeven Beneluxwoord-/beeldmerk, ingeschreven op 16 september 2014 onder nummer 0962307 voor onder meer zonnepanelen in klasse 9 (hierna: het merk RECOM):
2.4.
Kingstone produceert onder andere zonnepanelen.
2.5.
TSS is een Taiwanese onderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van onder andere zonnepanelen.
2.6.
In de eerste helft van 2014 hebben Recom en TSS onderhandeld over de productie en verkoop van zonnepanelen. Deze onderhandelingen hebben geleid tot ten minste één overeenkomst van 10 april 2014 tussen Recom en TSS waarin TSS zich heeft verplicht tot verkoop en levering van twee containers met zonnepanelen (hierna: het eerste Sales Contract). De volgende bepalingen maken onderdeel uit van dit eerste Sales Contract:
“[…]
1. Supply of products and branding.
Seller will supply to buyer solar modules made of polycrystalline or monocrystalline solar cells (hereinafter called "products") in accordance with the terms of this contract. The specifications for the products are described below.
The products shall be branded "Recom" as the label is described in the Annex.
[…]
2c. Product packaging.
The products shall be packed in Seller's standard packing. The reference of the brand on the packing shall be "RECOM" written on all sides of the packing.
[…]
6. Warranties.
[…]
A grade cell will be used for the products mentioned in this contract and that their country of origin is Taiwan.
[…]
8. Governing Law and Dispute Settlement.
This Sales Contract shall be governed by and interpreted under the laws of Switzerland (irrespective of its choice of law principles) and the place of jurisdiction shall be Bern, Switzerland.
[…]”
2.7.
Recom en TSS hebben een tweede contract ondertekend betreffende de verkoop en levering van acht containers met zonnepanelen (hierna: het tweede Sales Contract, en in combinatie met het eerste Sales Contract: de Sales Contracten). De hiervoor geciteerde bepalingen uit het eerste Sales Contract staan ook in het tweede Sales Contract.
2.8.
Op 22 september 2014 heeft Recom de Nederlandse Douane verzocht krachtens de Anti-piraterijverordening (Verordening (EU) Nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane, Pb EU 2013, L181/15, hierna: APV), de vrijgave te schorsen van goederen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Recom.
2.9.
Op 16 oktober 2014 heeft de Douane te Rotterdam beslag gelegd op een container met nummer APHU 639120-7 met daarin 728 zonnepanelen en een container met nummer GESU 521307-1 met daarin 784 zonnepanelen. Op 17 oktober 2014 heeft de Douane Recom hiervan in kennis gesteld. Deze 1.512 zonnepanelen waren in mei 2014 op verzoek van TSS door Kingstone geproduceerd. Zowel op de verpakking als op het product zelf staat een teken afgebeeld dat identiek is aan het merk RECOM.
2.10.
Om kosten te besparen zijn de containers op 15 mei 2015 met instemming van Recom en de Douane overgebracht naar een douaneloods alwaar de goederen, onder instandhouding van het douanebeslag, uit de containers zijn gelost en door Newcorp voor APL in opslag zijn genomen.
2.11.
Bij vonnis in kort geding van 2 maart 2015 heeft de voorzieningenrechter te Rotterdam de vorderingen van TSS onder meer strekkende tot – kort gezegd – vrijgave van de containers afgewezen. Newcorp, APL en Kingstone zijn niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen tegen Recom wegens het ontbreken van een (spoedeisend) belang. Bij arrest van 29 maart 2016 heeft dit hof dit vonnis vernietigd en opnieuw rechtdoende zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van een deel van de vorderingen en de overige vorderingen afgewezen.
3
Het geschil
3.1.
In eerste aanleg heeft Recom gevorderd, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. voor recht te verklaren dat gedaagden met het handelen zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding inbreuk maken op de Benelux merkrechten van Recom, althans dat gedaagden met het handelen zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding een onrechtmatige daad jegens Recom plegen;
2. gedaagden te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis iedere inbreuk op het merk RECOM te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het invoeren, in de handel brengen, vervaardigen, uitvoeren, aanprijzen of in voorraad houden van zonnepanelen of soortgelijke waren met of onder het merk RECOM of enig overeenstemmend teken;
3. gedaagden te bevelen binnen uiterlijk twee weken na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat [NAAM]alle informatie die gedaagden bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende zonnepanelen (waaronder begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, namen en adressen van de betrokken (rechts)personen) en de exacte wijze waarop de winst is berekend en de totale hoeveelheid nog bij gedaagden in voorraad zijnde producten, gespecifieerd naar type product, welke opgave dient te geschieden middels een accountantsrapport, opgesteld met inachtneming van COS 4400 (Controle en Overige Standaarden) door een van partijen onafhankelijke registeraccountant, en moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en de volledigheid van die gegevens blijken;
4. gedaagden te bevelen binnen twee weken na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de gehele voorraad inbreukmakende zonnepanelen op kosten van gedaagden en onder toezicht van een door Recom aan te stellen deurwaarder te vernietigen en binnen twee dagen na deze vernietiging het door de aanwezige deurwaarder opgestelde proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de advocaat [NAAM]kosten van gedaagden;
5. gedaagden te bevelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- althans een door de rechtbank te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding door elk van de gedaagden afzonderlijk van een van de onder 2 tot en met 4 verzochte bevelen, waarbij voor iedere individuele overtreding de dwangsom verschuldigd is, of, naar keuze van eiseres, van € 10.000,- voor iedere dag of deel daarvan dat een van de gedaagden met de gehele of gedeeltelijke nakoming van een van die bevelen in gebreke blijft, waarbij elk aangetroffen exemplaar van enig inbreukmakend zonnepaneel geldt als een afzonderlijke overtreding;
6. gedaagden te veroordelen om aan Recom te vergoeden de, ten gevolgde van de in het lichaam van de dagvaarding beschreven inbreuk op de Benelux merkrechten van Recom, en het overigens onrechtmatig handelen jegens Recom, door Recom geleden en nog te lijden schade (exclusief winstderving) dit alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, welke schade dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover te rekenen vanaf de datum van de betekening van deze dagvaarding, tot de dag van de algehele voldoening,
7. gedaagden te veroordelen om aan Recom te vergoeden, zulks ter keuze van Recom, hetzij (1) de door gedaagden, ten gevolge van de in het lichaam van deze dagvaarding beschreven inbreuk op de Benelux merkrechten van Recom en het onrechtmatig handelen jegens Recom, genoten winst zoals deze mocht blijken uit de opgave door gedaagden als bedoeld onder 3, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de dagvaarding tot de dag van de algehele voldoening, hetzij (2) de schadevergoeding bestaande uit de door Recom geleden winstderving, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, zulks te vermeerderen met de wettelijk rente vanaf de datum van de dagvaarding tot de dag van de algehele voldoening.
8. gedaagden te veroordelen tot betaling van proceskosten ex artikel 1019h Rv nu de zaak in hoofdzaak gebaseerd is op een intellectueel eigendomsrecht, aan Recom, te vermeerderen met de nakosten en, voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.
3.2.
In reconventie hebben Kingstone en TSS in eerste aanleg gevorderd, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
(a) Recom te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis de Douane te bevelen om met onmiddellijke ingang de containers met in totaal 1.512 zonnepanelen vrij te geven, althans Recom te bevelen om met onmiddellijke ingang haar verzoek tot optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van de zonnepanelen in te trekken en de douane te berichten om de containers met in totaal 1.512 zonnepanelen met nummers vrij te geven;
(b) voor recht te verklaren dat de Sales Contracten met ingang van 20 januari 2015 zijn ontbonden;
(c) Recom te bevelen om op grond van artikel 81 CISG binnen uiterlijk twee dagen na betekening van het vonnis de containers met in totaal 1.512 zonnepanelen aan TSS terug te geven;
(d) Recom te veroordelen om aan TSS en Kingstone gezamenlijk te betalen, de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van TSS en Kingstone ten gevolge van het opheffen van het ten onrechte gelegde douanebeslag, welk een bedrag groot € 65.318,34 aan proceskosten inzake het kort geding (eerste aanleg en hoger beroep) bedraagt, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 maart 2015 voor de kosten betreffende de eerste aanleg ten bedrage van € 40.523,09, alsmede tot terugbetaling van het ten onrechte aan Recom betaalde bedrag aan proceskosten ad € 20.500,-;
(e) Recom te bevelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- althans een door de rechtbank te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding door Recom van een van de onder (a) en (c) verzochte bevelen, waarbij voor iedere individuele overtreding de dwangsom verschuldigd is, of, naar keuze van TSS en Kingstone, van € 10.000,- voor iedere dag of deel daarvan dat Recom met de gehele of gedeeltelijke nakoming van een van die bevelen in gebreke blijft;
(f) Recom te veroordelen om aan TSS en Kingstone te vergoeden de, ten gevolge van het ten onrechte gelegde douanebeslag door TSS en Kingstone geleden en nog te lijden schade, inclusief gederfde winst – met uitzondering van de gerechtskosten en andere kosten van TSS en Kingstone ten gevolge van het opheffen van het ten onrechte gelegde douanebeslag als gevorderd onder (d) van het petitum in reconventie – dit alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, welke schade dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover te rekenen vanaf de datum van de betekening van deze dagvaarding, tot de dag van de algehele voldoening;
(g) Recom te veroordelen om aan TSS te vergoeden de, ten gevolge van de ontbinding van de Sales Contracten door TSS geleden en nog te lijden schade, inclusief gederfde winst, dit alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet welke schade dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover te rekenen vanaf de datum van de betekening van deze dagvaarding, tot de dag van de algehele voldoening;
in conventie en in reconventie: Recom op de voet van artikel 1019h Rv, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van Kingstone en TSS.
3.3.
Bij het bestreden vonnis heeft de rechtbank de vorderingen in conventie afgewezen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de zonnepanelen die de douane in beslag heeft genomen in opdracht van Recom vervaardigd en is met haar toestemming haar merk aangebracht op de panelen en de verpakking. Van een merkinbreuk is geen sprake omdat het niet-communautaire goederen zijn en er geen feiten of omstandigheden zijn waarvan noodzakelijkerwijs kan worden aangenomen dat de goederen alsnog in de Europese Unie of de Benelux in het economisch verkeer zullen worden gebracht. De vorderingen in reconventie zijn als niet weersproken en op de wet gegrond grotendeels toegewezen.
3.4.
In beroep vordert Recom dat het hof het bestreden vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende de oorspronkelijke vorderingen van Recom alsnog toewijst en de vorderingen van TSS c.s. alsnog afwijst, met veroordeling van TSS c.s. in de werkelijke kosten op voet van artikel 1019h Rv. Recom heeft zeven grieven aangevoerd. Samengevat i) bestrijdt zij de bevoegdheid (grief 1), ii) voert zij aan dat de zonnepanelen niet in Taiwan zijn geproduceerd (grief 2), iii) bestrijdt zij dat de zonnepanelen in haar opdracht zijn vervaardigd en met haar toestemming zijn voorzien van haar merk (grief 3), iv) betwist zij dat de zonnepanelen zijn verkocht aan en zouden worden verscheept naar een vennootschap op de Marshalleilanden (grief 4), en bestrijdt zij juistheid van de beslissingen in conventie, in reconventie en de proceskostenveroordeling (grieven 5-7). TSS c.s. heeft de grieven gemotiveerd bestreden.
4
De beoordeling
bevoegdheid
4.1.
Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil. De tegen dat oordeel gerichte grief 1 van Recom moet om de volgende redenen worden verworpen.
4.2.
Voor de zaak in conventie volgt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter uit het gegeven dat de gestelde inbreuk op de merken van Recom en het gestelde onrechtmatige handelen in Nederland plaatsvindt (voor het merkenrechtelijke deel artikelen 4.6 lid 1 Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) en voor het overige artikel 5 aanhef en sub e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)).
4.3.
Voor de zaak in reconventie moet de rechtsmacht van de Nederlandse rechter worden bepaald aan de hand van het EVEX-Verdrag 2007 (verdrag van 30 oktober 2007,
PbEU
2009, L 147/5), waarbij Nederland en het land waar Recom woonplaats heeft, te weten Griekenland, partij zijn. Op grond van artikel 24 van dat verdrag is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van de vordering in reconventie, omdat Recom in eerste aanleg is verschenen zonder de bevoegdheid te betwisten. Dat Recom in de memorie van grieven de bevoegdheid van de rechtbank alsnog betwist, kan niet leiden tot een ander oordeel. Anders dan Recom meent, is dat niet tijdig. Het exceptieve verweer dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toekomt, moet namelijk tegelijk met het antwoord ten principale naar voren worden gebracht op straffe van verval van die exceptie (artikel 128, derde lid, Rv). In dit geval heeft Recom ervoor gekozen in eerste aanleg geen bevoegdheidsverweer te voeren tegen de eis in reconventie. Dat kan dan – behoudens uitzonderingen die in dit geval zijn gesteld noch gebleken – niet in hoger beroep alsnog gebeuren.
4.4.
Als Recom heeft bedoeld te betogen dat zij moet worden geacht niet te zijn verschenen in de zin van artikel 24 EVEX gelet op het feit dat haar advocaat [NAAM]waarop Recom in de gelegenheid was haar verweer in reconventie naar voren te brengen, faalt dat betoog. Recom is in ieder geval in conventie in de procedure verschenen en heeft een advocaat [NAAM]. Die verschijning is niet ongedaan gemaakt door de daarop volgende onttrekking van de advocaat. Het enige gevolg van de onttrekking was dat Recom vanaf dat moment geen proceshandelingen meer kon verrichten totdat een nieuwe advocaat [NAAM]. Bovendien had de advocaat [NAAM]moment dat de eis in reconventie werd ingediend. Recom was dus op de hoogte van de tegen haar ingestelde eis in reconventie. Zij heeft er toen kennelijk bewust voor gekozen geen nieuwe advocaat [NAAM], geen (bevoegdheids)verweer te voeren en de rechtbank dus te laten beslissen over de vorderingen van TSS c.s. Gelet daarop moet worden geconcludeerd dat Recom ook in reconventie in de procedure is verschenen en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter stilzwijgend heeft aanvaard door geen bevoegdheidsverweer te voeren.
in conventie
geen merkinbreuk
4.5.
Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat de zonnepanelen in opdracht van Recom zijn vervaardigd en dat het merk RECOM met toestemming van Recom op de waren en de verpakking is aangebracht. Voor de motivering van dit oordeel verwijst het hof naar zijn overwegingen in reconventie over de totstandkoming van het tweede Sales Contract en de uitvoering daarvan (zie hierna r.o. 4.18 en 4.23). Ook als er geen opdracht of toestemming zou zijn gegeven, zou er geen sprake zijn van inbreuk op het merk van RECOM, omdat gesteld noch gebleken is dat de genoemde handelingen hebben plaatsgevonden in de Benelux. Integendeel, TSS c.s. heeft onweersproken aangevoerd dat deze handelingen buiten de Benelux zijn verricht. De tegen het genoemde oordeel van de rechtbank gerichte grief 3 kan dus geen doel treffen.
4.6.
Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank ook terecht overwogen dat niet hoeft te worden onderzocht of TSS c.s. toestemming had voor invoer en verhandeling van de zonnepanelen, omdat de zonnepanelen direct bij binnenkomst in de Rotterdams haven in douanebeslag zijn genomen en dus nog niet in het vrije verkeer van de Europese Unie zijn gebracht en er geen feiten of omstandigheden waren aangevoerd op grond waarvan noodzakelijkerwijs kan worden aangenomen dat de goederen alsnog in de Benelux in de handel zullen worden gebracht. De tegen dat oordeel gerichte grief 4 van Recom treft om de volgende redenen geen doel.
4.7.
In hoger beroep baseert Recom de gestelde merkinbreuk ten eerste op haar stelling dat TSS c.s. zonnepanelen via een agent heeft aangeboden aan het Belgische bedrijf Grid Parity Concepts BVBA (hierna: GPC). TSS c.s. heeft er, onderbouwd met een verwijzing naar de door Recom overgelegde correspondentie over dat aanbod (productie 8 in hoger beroep van Recom), op gewezen dat dit aanbod is gedaan op 10 september 2014. Op dat moment was het merk nog niet ingeschreven en kan dus geen sprake zijn van merkinbreuk.
4.8.
Ten tweede heeft Recom in dit verband aangevoerd dat in oktober 2014 containers met zonnepanelen in de haven van Rotterdam zijn binnengevoerd, waar die in beslag zijn genomen door de douane. Zoals hiervoor overwogen, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat dat feit kan niet worden gekwalificeerd als merkinbreuk. Tussen partijen staat vast dat de betreffende zonnepanelen bij het binnenvoeren de status van niet-communautaire goederen hadden. Het enkele fysiek binnenbrengen van niet-communautaire goederen op het grondgebied van de Benelux kan niet worden aangemerkt als invoeren of in de handel brengen in de Benelux in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE. Er zou wel sprake zijn van merkinbreuk als de zonnepanelen in het vrije verkeer zouden zijn gebracht of als er sprake zou zijn van een aanbod dat of verkoop die noodzakelijkerwijs impliceert dat de goederen in de Benelux in de handel worden gebracht. Vast staat dat de zonnepanelen niet in het vrije verkeer zijn gebracht. Ze zijn inbeslaggenomen door de douane.
4.9.
Een aanbod dat of verkoop die noodzakelijkerwijs impliceert dat de zonnepanelen in de Benelux in de handel worden gebracht, is ook niet komen vast te staan. Recom verwijst in dit verband naar het hiervoor genoemde aanbod aan GPC. TSS c.s. heeft echter uiteengezet dat zij voorafgaand aan dat aanbod de zonnepanelen al had verkocht aan H&D (China) Holdings Co., Ltd. (hierna: H&D), dat sinds 2009 op de Marshalleilanden is gevestigd, en dat zij haar verkoopagent Bluesun Solar daarom voorafgaand aan dat aanbod ook al had geïnstrueerd geen verkoopinformatie meer te verstrekken over de zonnepanelen. Een en ander heeft TSS c.s. onderbouwd met een factuur van TSS aan H&D (productie 23 in eerste aanleg van TSS c.s.), verklaringen van medewerkers van TSS en H&D (produties 19, 24 en 25 in eerste aanleg van TSS c.s.) en het bericht met de instructie aan Bluesun Solar (productie 37 in eerste aanleg van TSS c.s.). In het licht daarvan kan niet zonder meer worden aangenomen dat het genoemde aanbod aan GPC noodzakelijkerwijs impliceert dat de zonnepanelen in de Benelux in de handel zouden worden gebracht. Nader bewijs van haar stelling heeft Recom niet aangeboden.
4.10.
Dat Recom de verkoop aan H&D en de bedoeling dat de goederen naar de Marshalleilanden zouden worden verscheept ‘betwist’, onder verwijzing naar onder meer informatie over de feitelijke vestigingsplaats van H&D, een bericht van TSS aan de douane en het feit dat twee andere containers in Duitsland op de markt zijn gebracht, kan niet leiden tot een ander resultaat. Recom miskent daarmee dat op haar de bewijslast rust van de gestelde merkinbreuk en daarmee van de stelling dat de zonnepanelen door een aanbod van TSS noodzakelijkerwijs in de Benelux in de handel worden gebracht.
geen onrechtmatig handelen
4.11.
Recom heeft geen duidelijke grief geformuleerd tegen het oordeel van de rechtbank dat er geen sprake is van slaafse nabootsing. Alleen al daarom moet in hoger beroep worden uitgegaan van dat oordeel.
4.12.
Het oordeel is overigens ook juist. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing is vereist dat het product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt  (HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938,
All Round/Simstars
, r.o. 3.4.2). Recom heeft niet gesteld dat aan die voorwaarde is voldaan, ook niet nadat TSS c.s. uitdrukkelijk had opgemerkt dat Recom dat niet had aangevoerd.
conclusie
4.13.
Gelet op het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de rechtbank terecht heeft overwogen en beslist dat de vorderingen in conventie moeten worden afgewezen. De tegen die overweging en beslissing gerichte grief 5 van Recom treft dus geen doel.
in reconventie
eerste Sales Contract buitengerechtelijk ontbonden
4.14.
Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank terecht voor recht verklaard dat het eerste Sales Contract met ingang van 20 januari 2015 ontbonden is.
4.15.
Dat deze eerste overeenkomst tot stand is gekomen en dat Recom 85% van de overeengekomen prijs niet heeft voldaan, staat niet ter discussie. Dat heeft Recom uitdrukkelijk erkend (memorie van grieven, paragrafen 4 en 10).
4.16.
Het verweer van Recom dat niet zij, maar TSS tekort is geschoten in de nakoming van het eerste Sales Contract, kan geen doel treffen. Het hof begrijpt dat Recom met dat verweer heeft bedoeld een beroep te doen op de opschortingsregeling van artikel 71 van het Weens Koopverdrag. Het staat echter niet vast dat Recom een grond had voor opschorting. Recom stelt dat de zonnepanelen die TSS haar zou leveren in strijd met de overeenkomst in China zijn geproduceerd. Ter onderbouwing daarvan heeft Recom ten eerste aangevoerd dat het certificaat van oorsprong dat TSS haar heeft verstrekt (productie 2 van Recom in hoger beroep) vervalst is, wat volgens Recom zou blijken uit het feit dat het certificaat is uitgegeven na de verscheping van de zonnepanelen. Ten tweede heeft Recom betoogd dat het algemeen bekend is dat er veel wordt ‘gerommeld’ met certificaten van oorsprong om antidumpheffingen die gelden voor zonnepanelen uit China te omzeilen, onder verwijzing naar een nieuwsbericht van de Nederlandse overheid (productie 5 van Recom in hoger beroep). Ten derde heeft Recom naar voren gebracht dat TSS foto’s van de productielocatie aan Recom heeft versterkt (productie 3 van Recom in hoger beroep). Uit de kleur van het kenteken van de vrachtwagen op die foto’s leidt Recom af dat de productielocatie in China is gelegen. Een en ander heeft TSS gemotiveerd bestreden. Volgens TSS is niet ongewoon dat er 10 dagen zitten tussen de verscheping van producten en de afgifte van certificaten van oorsprong. Daarnaast trekt zij in twijfel dat de overgelegde foto’s de productielocatie van TSS of Kingstone betreffen. Bovendien heeft TSS een verklaring van Kingstone overgelegd die ondersteunt dat de producten in Taiwan zijn geproduceerd (productie 21 van TSS) en staat niet ter discussie dat Kingstone ‘producent in Taiwan van onder andere zonnepanelen’ is (inleidende dagvaarding, paragraaf 11). In het licht daarvan en gelet op het feit dat ‘gerommel’ met certificaten in het algemeen niet impliceert dat in dit concrete geval sprake is van dergelijk gerommel, kan niet zonder meer worden aangenomen dat de zonnepanelen in China zijn geproduceerd. Omdat Recom geen nader bewijs heeft aangeboden van de stelling, moet die worden verworpen. Het beroep op opschorting faalt dan ook. Dat betekent dat Recom haar verplichtingen uit hoofde van het eerste Sales Contract moest nakomen. Nu zij dat heeft nagelaten, heeft TSS, nadat zij Recom bij brief van 16 januari 2015 een aanvullende termijn voor nakoming had gesteld (productie 32 van TSS), het eerste Sales Contract rechtsgeldig ontbonden op grond van artikel 64 lid 1 sub b Weens Koopverdrag.
tweede Sales Contract buitengerechtelijk ontbonden
4.17.
Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank ook terecht voor recht verklaard dat het tweede Sales Contract met ingang van 20 januari 2015 is ontbonden.
4.18.
Het verweer van Recom dat het tweede Sales Contract niet tot stand is gekomen, moet worden verworpen. De stelling dat deze overeenkomst is gesloten heeft TSS c.s. onderbouwd met:
i) de door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst van 10 april 2014 (productie 6 van TSS c.s. in eerste aanleg);
ii) de correspondentie die heeft geleid tot ondertekening van die overeenkomst (producties 4, 7 en 8 in eerste aanleg van TSS c.s.);
iii) de correspondentie van na het ondertekenen van de overeenkomst waaruit genoegzaam blijkt dat beide partijen ervan uitgingen dat de overeenkomst was gesloten en moest worden uitgevoerd, zoals een bericht van Recom waarin zij desgevraagd de opdracht met betrekking tot de acht containers uitdrukkelijk bevestigt en zij TSS verzoekt door te gaan met de voorbereiding van de uitvoering daarvan (Skypegesprek van 29 april 2014, productie 14 in eerste aanleg van TSS c.s.), de opdracht van Recom aan TSS om bepaalde junction boxes, die Jianming in opdracht van Recom produceert, te gebruiken voor de desbetreffende zonnepanelen (productie 11 in eerste aanleg van TSS c.s.) en de herhaaldelijke toezeggingen van Recom dat zij de op grond van het tweede Sales Contract verplichte aanbetaling zou voldoen (producties 11, 16 en 18 in eerste aanleg van TSS c.s.); en
iv) de verklaring van een medewerker van TSS, waarvan de inhoud correspondeert met de gang van zaken zoals die blijkt uit de hiervoor genoemde documenten en correspondentie (productie 19 in eerste aanleg van TSS c.s).
In het licht daarvan heeft Recom haar verweer onvoldoende gemotiveerd. Recom heeft alleen aangevoerd dat TSS in correspondentie van na de ondertekening van het tweede Sales Contract aanspraak heeft gemaakt op een hogere prijs dan is opgenomen in die overeenkomst (€ 0,43/Wp in plaats van € 0,425/Wp). TSS c.s. heeft echter in eerste aanleg al toegelicht dat bij de totstandkoming van de Sales Contracten was besproken dat partijen eventueel de prijsafspraken na de levering op basis van het eerste Sales Contract nader zouden bespreken en dat TSS in dat kader op 26 april 2014 een door Recom opgesteld en TSS ondertekend herziene overeenkomst aan Recom heeft gestuurd, waarin een prijsverhoging van € 0,005/Wp was opgenomen (productie 10 in eerste aanleg van TSS c.s.). Daarnaast heeft TSS c.s. gesteld dat Recom de prijsverhoging uiteindelijk niet heeft geaccepteerd en dat Recom daarom de herziene overeenkomst niet heeft getekend. Een en ander heeft Recom niet, althans onvoldoende gemotiveerd bestreden. Recom heeft in de memorie van grieven alleen opgemerkt dat zij de redenering van TSS c.s. ‘merkwaardig’ vindt. Het hof deelt die kwalificatie niet. Hetgeen TSS c.s. heeft aangevoerd verklaart waarom TSS c.s. in deze procedure het standpunt inneemt dat de verhouding tussen Recom en TSS wordt beheerst door het door beide partijen ondertekende tweede Sales Contract van 10 april 2014, terwijl TSS in correspondentie aanspraak heeft gemaakt op de hogere prijs. Partijen zijn gebonden aan die oorspronkelijke overeenkomst omdat ze het niet eens zijn geworden over de door TSS gewenste wijziging daarvan.
4.19.
Het subsidiaire verweer van Recom dat het tweede Sales Contract is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat het eerste Sales Contract naar ieders tevredenheid was uitgevoerd, kan ook geen doel treffen. TSS c.s. betwist dat, onder verwijzing naar de hiervoor bedoelde schriftelijke overeenkomst van 10 april 2014, waarin de gestelde opschortende voorwaarde niet voorkomt. In het licht daarvan moet de gestelde voorwaarde als onvoldoende onderbouwd worden verworpen. Recom heeft ook niet aangeboden bewijs te leveren van deze stelling.
4.20.
De conclusie luidt dat Recom het tweede Sales Contract diende na te komen. Ook hier geldt dat zij dat heeft nagelaten, zodat TSS, nadat zij Recom bij brief van 16 januari 2015 een aanvullende termijn voor nakoming had gegeven, het tweede Sales Contract rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van artikel 64 lid 1 sub b Weens Koopverdrag.
opheffing beslag
4.21.
Het door de douane gelegde beslag op de twee containers zonnepanelen moet worden opgeheven. Het beslag is gelegd krachtens de APV. Die verordening is niet van toepassing op goederen die met toestemming van de houder van het recht zijn vervaardigd (art. 1 lid 5 APV). De in beslag genomen zonnepanelen vallen onder die uitzondering, want als onvoldoende weersproken staat vast dat de zonnepanelen zijn vervaardigd en van het merk van Recom zijn voorzien ter uitvoering van het tweede Sales Contract.
4.22.
Zoals hiervoor is vastgesteld is het tweede Sales Contract tot stand gekomen en is die overeenkomst niet gesloten onder de opschortende voorwaarde dat het eerste Sales Contract naar ieders tevredenheid was uitgevoerd. Dat verweer van Recom kan dus niet slagen.
4.23.
Ook het verweer van Recom dat de zonnepanelen in strijd met de voorwaarden van het tweede Sales Contract in China zijn vervaardigd, kan niet slagen. Naar het oordeel van het hof moet dit worden aangemerkt als een bevrijdend verweer. De bewijslast van deze gestelde tekortkoming rust dus op Recom. Daarvan uitgaande kan in deze procedure niet als vaststaand worden aangenomen dat de zonnepanelen in China zijn geproduceerd. Voor de motivering kan worden verwezen naar hetgeen hiervoor is geoordeeld over de gestelde tekortkoming onder het eerste Sales Contract (zie r.o. 4.16). Het debat over de locatie van de productie van de zonnepanelen onder het tweede Sales Contract, verschilt namelijk niet van het debat op dit punt onder het eerste Sales Contract.
4.24.
De uitkomst zou overigens niet anders zijn als op TSS c.s. de bewijslast zou rusten van de stelling dat de zonnepanelen in Taiwan zijn geproduceerd. TSS c.s heeft al in eerste aanleg gesteld dat de zonnepanelen in Taiwan zijn vervaardigd en TSS c.s. heeft die stelling onderbouwd met een
Certificate of Origin
van producent Kingstone (productie 20 in eerste aanleg van TSS c.s.), een verklaring van Kingstone (productie 21 in eerste aanleg van TSS c.s.) en een
Certificate of Origin
van een leverancier van onderdelen van de zonnepanelen (productie 22 in eerste aanleg van TSS c.s.). Hetgeen Recom daartegen heeft ingebracht is onvoldoende om de hiervoor in rechtsoverweging 4.16 genoemde redenen. Nader bewijs heeft Recom niet aangeboden.
teruggave containers
4.25.
De grief tegen het toegewezen bevel tot teruggave van de twee containers aan TSS, treft doel. Bij de memorie van antwoord heeft TSS c.s. erkend dat de zonnepanelen nooit  aan Recom zijn geleverd. Er bestaat dus geen grond voor toewijzing van de vordering tot teruggave daarvan.
conclusie
4.26.
Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de twee Sales Contracten buitengerechtelijk zijn ontbonden en dat het beslag dat de douane heeft gelegd op de twee containers met zonnepanelen onrechtmatig is. Daarvan uitgaande heeft de rechtbank Recom terecht bevolen de douane op te dragen de containers vrij te geven en de door de ontbinding en het beslag geleden en nog te lijden schade te vergoeden.
4.27.
Ook voor de aan het bevel verbonden dwangsomveroordeling bestaat voldoende grond. Zonder toelichting, die ontbreekt, is niet in te zien dat de opgelegde dwangsom onredelijk hoog is. De daartegen gerichte grief moet daarom ook worden verworpen.
4.28.
Ook de grief betreffende het belang van Kingstone bij de vorderingen in reconventie moet worden verworpen. Recom heeft zelf aangevoerd dat, blijkens de gegevens die zij heeft ontvangen van de douane, onder meer Kingstone betrokken was bij de inbeslaggenomen zonnepanelen, dat die zonnepanelen door of met behulp van Kingstone in de Benelux worden geïmporteerd, en dat zij onder meer Kingstone heeft gedagvaard teneinde die goederen onder de schorsingsregeling te houden. In het licht daarvan had Kingstone er voldoende belang dat Recom ook in verhouding tot haar werd bevolen tot vrijgave van de goederen. Daar komt bij dat TSS c.s. heeft gesteld dat ‘TSS en Kingstone’ schade hebben geleden door het douanebeslag, waaronder de kosten voor de opslag van de zonnepanelen. De mogelijkheid dat ook Kingstone schade heeft geleden is in het licht daarvan voldoende aannemelijk voor toewijzing van een veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat.
in conventie en in reconventie
4.29.
Gelet op het voorgaande zijn de vorderingen in conventie terecht afgewezen en zijn de vorderingen in reconventie – afgezien van de teruggave van de containers – terecht toegewezen. Ook de door de rechtbank uitgesproken proceskostenveroordeling is in het licht daarvan terecht. Het bestreden vonnis moet dus grotendeels worden bekrachtigd.
4.30.
In hoger beroep is Recom grotendeels in het ongelijk gesteld. Daarom zal zij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. TSS c.s. heeft in de memorie van antwoord onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van € 19.082,38 gevorderd en gespecificeerd in productie 44. Gelet op het feit dat de advocaat [NAAM]dat Recom een nieuwe advocaat [NAAM], kan Recom geen proceshandelingen meer verrichten. Zij kan dan ook niet meer reageren op productie 44. Het hof gaat daarom uit van de juistheid van productie 44.
4.31.
De procedure in conventie valt naar het oordeel van het hof volledig onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv. De procedure in reconventie valt niet onder het toepassingsbereik van die bepaling voor zover die procedure betrekking heeft op de gevorderde verklaring over de ontbinding van de Sales Contracten en de gevorderde schadevergoeding ten gevolge van die ontbinding. Het hof schat dat de helft van de werkzaamheden in reconventie betrekking heeft op die onderwerpen. TSS c.s. heeft in eerste aanleg verklaard dat 75% van het door haar gevorderde bedrag is toe te rekenen aan de procedure in conventie en 25% aan de procedure in reconventie. Het hof gaat ervan uit dat deze verdeling ook van toepassing is op de werkzaamheden in hoger beroep. Het op basis van die uitgangspunten berekende bedrag € 16.697,08 (75% + [25% × 0,5] van € 19.082,38) is naar het oordeel van het hof niet onredelijk en onevenredig, gelet op het indicatietarief  van € 20.000,- voor een normale bodemzaak. Gelet op het debat acht het hof dat tarief van toepassing op deze procedure. De kosten van de niet onder 1019h Rv vallende werkzaamheden in reconventie in hoger beroep zullen worden begroot op de helft van het toepasselijke liquidatarief, dus op € 268,50 (de helft van 1 punt × factor 0,5 × tarief II).
5
De beslissing
Het hof
5.1.
vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Rotterdam van 25 november 2015, zoals hersteld bij het vonnis van 3 februari 2016, voor zover Recom daarbij is bevolen de containers met in totaal 1512 zonnepanelen aan TSS terug te geven op straffe van verbeurte van een dwangsom,
en
opnieuw rechtdoende
,
wijst het bevel tot teruggave van de zonnepanelen aan TSS af;
5.2.
bekrachtigt het vonnis voor het overige;
5.3.
veroordeelt Recom in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van TSS c.s. tot op heden begroot op € 16.965,58;
5.4.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. R. Kalden en mr. J.I. de Vreese - Rood en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 september 2018 in aanwezigheid van de griffier.