ECLI:NL:RBMNE:2018:3617
Rechtbank MNE — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
handelskamer
locatie Utrecht
zaaknummer / rolnummer: C/16/462118 / KG ZA 18-364
Vonnis in kort geding van 1 augustus 2018
in de zaak van
[eiser]
,
wonende te [woonplaats] ,
eiser,
advocaat [NAAM]. M. Russchen te Amersfoort,
tegen
[gedaagde]
,
wonende te [woonplaats] ,
gedaagde,
advocaten mr. Y. Moszkowicz en mr. M.J. Hoogendoorn te Utrecht.
Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 27 juni 2018 met producties 1 tot en met  5
de op 16 juli 2018 van [eiser] ontvangen producties 6 tot en met 11
de op 16 juli 2018 van [gedaagde] ontvangen producties 1 tot en met 9
de op 16 juli 2018 van [gedaagde] ontvangen producties 10 en 11
de op 16 juli 2018 van [gedaagde] ontvangen producties 12 en 13
de op 16 juli 2018 van [gedaagde] ontvangen productie 14
de mondelinge behandeling van 17 juli 2018
de pleitnota van [eiser]
de pleitnota van [gedaagde] .
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
[eiser] drijft een onderneming aan de [adres] te [vestigingsplaats] onder de handelsnamen “ [handelsnaam 1] ” en “ [handelsnaam 2] ”. [eiser] heeft deze onderneming in 2013 overgenomen van zijn vader ( [A] ), die de onderneming in de jaren 70 heeft opgericht.
2.2.
[eiser] is rechthebbende van het op 2 oktober 2016 onder nummer [nummer] bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom geregistreerde woordmerk “ [woordmerk] ”. Dit woordmerk is geregistreerd in klasse 30: belegde broodjes.
2.3.
De broer van [eiser] dreef een delicatessenzaak aan de [adres] te [vestigingsplaats] onder de handelsnamen “ [handelsnaam 3] ” en “ [handelsnaam 4] ”. De broer van [eiser] had een persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om het merk “ [woordmerk] ” te gebruiken.
2.4.
[gedaagde] heeft de delicatessenzaak aan de [adres] in maart 2018 van de broer van [eiser] gekocht en hij heeft de handelsnaam gewijzigd in “ [handelsnaam 5] ”. Bij deze koop zijn [gedaagde] en de broer van [eiser] mondeling overeengekomen dat [gedaagde] geen gebruik zal maken van de handelsnaam/het merk “ [woordmerk] ”.
2.5.
[gedaagde] en de broer van [eiser] hebben na de overdracht nog geprobeerd de mondelinge afspraken over de koop van de delicatessenzaak schriftelijk vast te leggen, maar dat is niet gelukt. De broer van [eiser] heeft een eerste schriftelijke concept-koopovereenkomst aangeleverd. In dit concept stond niets over het gebruik van bepaalde handelsnamen en/of het merk “ [woordmerk] ”.  Deze overeenkomst is niet getekend, op verzoek van de broer van [eiser] . In een tweede concept is opgenomen dat [gedaagde] de (handels)naam “ [woordmerk] ” niet mag gebruiken op straffe van een hoge boete. Deze overeenkomst is ook niet getekend, dit keer omdat [gedaagde] dat niet wilde.
2.6.
[eiser] vindt dat [gedaagde] inbreuk maakt op zijn handelsnaam- en merkenrechten en heeft hem gesommeerd om deze inbreuk te staken. [gedaagde] heeft niet aan deze sommatie voldaan.
3
Het geschil
3.1.
[eiser] vordert bij vonnis in kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
a. [gedaagde] te veroordelen om zich binnen twee dagen na de datum van dit vonnis te onthouden en te blijven onthouden van inbreuk op het merk “ [woordmerk] ”, door de verkoop van belegde broodjes onder een identiek en/of overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 500 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat [gedaagde] in strijd handelt met deze veroordeling, althans zodanig te beslissen als de voorzieningenrechter in goede justitie juist acht;
[gedaagde] te veroordelen om zich binnen een week na de datum van dit vonnis te onthouden en te blijven onthouden van inbreuk op de handelsnaam en het merk “ [woordmerk] ”, door het gebruik van de handelsnaam [handelsnaam 5] te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 500 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat [gedaagde] in strijd handelt met deze veroordeling, althans zodanig te beslissen als de voorzieningenrechter in goede justitie juist acht;
De termijn voor het instellen van een bodemprocedure te stellen op 6 maanden na de datum van dit vonnis;
[gedaagde] te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten van rechtsbijstand ex artikel 1019h Rv;
[gedaagde] te veroordelen tot betaling van de overige kosten van dit geding, te voldoen binnen twee weken na betekening van dit vonnis, en – voor het geval betaling binnen deze termijn niet plaatsvindt – te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente te rekenen vanaf de genoemde termijn voor voldoening tot de dag van volledige betaling.
3.2.
[gedaagde] voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.
4
De beoordeling
Merkenrecht
4.1.
Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: “BVIE”) heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken te verbieden als dat teken gelijk is aan zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven.
4.2.
[eiser] zegt dat [gedaagde] in strijd heeft gehandeld met artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en onderbouwt dit als volgt. [gedaagde] heeft inbreuk gemaakt op het merk “ [woordmerk] ” doordat hij in het verleden een Italiaanse bol genaamd “ [woordmerk] ” heeft verkocht. [eiser] heeft – hoewel [gedaagde] deze verkoop inmiddels heeft gestaakt – belang bij een inbreukverbod. [gedaagde] heeft namelijk zijn Italiaanse bol “ [woordmerk] ” genoemd, terwijl hij wist dat hij daarvoor geen toestemming had (van de broer van [eiser] ) en hij heeft geen onthoudingsverklaring willen tekenen. Het gevorderde inbreukverbod met dwangsom (zie 3.1 sub a) is een noodzakelijke stok achter de deur om te voorkomen dat [gedaagde] weer een Italiaanse bol met de naam “ [woordmerk] ” gaat verkopen.
4.3.
[gedaagde] ontkent echter dat hij een Italiaanse bol met de naam “ [woordmerk] ” heeft verkocht en [eiser] heeft geen enkel stuk overgelegd waaruit blijkt dat hij dat wel heeft gedaan. In kort geding is bovendien geen plaats voor nadere bewijsvoering. Bij deze stand van zaken heeft [eiser] niet aannemelijk gemaakt dat [gedaagde] in het verleden een Italiaanse bol heeft verkocht met de naam “ [woordmerk] ”. Daarbij komt dat [gedaagde] erkent dat hij met de broer van [eiser] heeft afgesproken dat hij dit niet zal doen. Het is dus niet aannemelijk dat [gedaagde] in het verleden op deze manier inbreuk heeft gemaakt op het merk “ [woordmerk] ” en ook niet dat hij dat in de toekomst zal gaan doen. Het onder a door [eiser] gevorderde (zie 3.1), kan dus niet op deze grondslag worden toegewezen.
4.4.
Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken te verbieden als dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.
4.5.
[eiser] zegt ook dat [gedaagde] inbreuk maakt op het merk “ [woordmerk] ” doordat hij het woord “ [naam] ” in zijn handelsnaam voert. Dit is, volgens [eiser] , in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.
4.6.
De aanduiding “ [handelsnaam 5] ” wordt door [gedaagde] niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten – zo verkoopt hij bijvoorbeeld geen broodje of pizza met die naam – maar ter onderscheiding van zijn onderneming, als handelsnaam dus. Het gebruik van een merk als handelsnaam valt niet onder artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, maar onder dit artikellid sub d. De vordering van [eiser] onder a en/of b (zie 3.1) kan dus niet op deze grondslag worden toegewezen.
4.7.
Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien er geen geldige reden is voor dit gebruik en door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
4.8.
Ook deze bepaling is wat [eiser] betreft door door [gedaagde] geschonden.  [gedaagde] maakt volgens [eiser] met zijn handelsnaam “ [handelsnaam 5] ” inbreuk op het merk “ [woordmerk] ”.
4.9.
Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE bepaalt dat alleen sprake is van inbreuk als een handelsnaam identiek is aan het merk. Dat is hier niet het geval. Te verdedigen valt dat de bescherming van sub d niet beperkt hoort te zijn tot deze situatie en ook dient te gelden als de handelsnaam overeenstemt met (dus: veel lijkt op) het merk. Maar dan nog kan deze grond niet leiden tot toewijzing van het onder b gevorderde (zie 3.1). De voorzieningenrechter is namelijk voorshands van oordeel dat de beide handelsnamen niet erg veel op elkaar lijken, in ieder geval niet op een juridisch relevante manier. Waarom dat zo is, wordt toegelicht in 4.12 (waar de gestelde inbreuk op de handelsnamen van [eiser] wordt beoordeeld).
Handelsnaamrecht
4.10.
Artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: “Hnw”) verbiedt het voeren van een jongere handelsnaam die gelijk is aan of in geringe mate afwijkt van een oudere handelsnaam als daardoor – in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar deze zijn gevestigd – bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te vrezen.
4.11.
[eiser] zegt dat de handelsnaam van [gedaagde] “ [handelsnaam 5] ” zoveel op de handelsnamen van [eiser] “ [handelsnaam 1] ” en “ [woordmerk] ” lijkt, terwijl de ondernemingen vrijwel dezelfde activiteiten ontplooien en deze heel dicht bij elkaar zijn gevestigd, dat het gevaar bestaat dat het relevante publiek de ondernemingen zal verwarren. Er is zowel direct verwarringgevaar (klanten denken dat ze bij [eiser] een broodje kopen in plaats van bij [gedaagde] ) als indirect verwarringsgevaar (klanten denken dat er een economische band tussen de ondernemingen bestaat). Er is ook daadwerkelijk al sprake geweest van verwarring, zo zegt [eiser] .
4.12.
De voorzieningenrechter overweegt als volgt. De handelsnaam van [gedaagde] wijkt in meer dan geringe mate van de handelsnamen van [eiser] af. De afzonderlijke elementen van de handelsnamen van [eiser] zijn beschrijvend (“Pizzakraam” en “Broodje”) of niet onderscheidend voor de onderneming van [eiser] , omdat het gaat om een persoonsnaam (“ [naam] ”). De elementen in combinatie – dus niet los en in de huidige volgorde – zijn in [vestigingsplaats] bij veel mensen bekend en hebben daardoor als handelsnaam een ruime beschermingsomvang, met name “ [woordmerk] ”. Die bescherming geldt niet voor het afzonderlijke element “ [naam] ” en dat is het enige element dat ook voorkomt in de handelsnaam van [gedaagde] . Dit is onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen. Te minder valt verwarring te verwachten, omdat het andere element in de handelsnaam van [gedaagde] “ [handelsnaam 3] ” origineel is en (daardoor) in het oog springt. Dat er daadwerkelijk verwarring is ontstaan, komt niet door de handelsnaam van [gedaagde] , maar doordat tot voor kort op dezelfde plek wél een broodje genaamd “ [woordmerk] ” verkocht werd, namelijk door de vorige eigenaar van de onderneming. Het onder b door [eiser] gevorderde (zie 3.1) kan dus niet op deze grond worden toegewezen.
4.13.
Artikel 5a Hnw verbiedt het voeren van een handelsnaam die het merk van een ander bevat of daarvan in zo’n geringe mate afwijkt dat daardoor bij het publiek verwarring over de herkomst van de waren is te vrezen.
4.14.
[eiser] zegt dat [gedaagde] in strijd handelt met artikel 5a Hnw, omdat hij een handelsnaam voert die overeenstemt met het merk van [eiser] . Het merk is echter “ [woordmerk] ” en de handelsnaam is “ [handelsnaam 5] ”. De handelsnaam van [gedaagde] bevat dus niet het merk van [eiser] . Weliswaar kan er ook strijd zijn met artikel 5a Hnw als de handelsnaam van [gedaagde] zoveel op het merk van [eiser] lijkt dat daardoor verwarring over de herkomst van de waren is te vrezen, maar daarvan is ook geen sprake (zie 4.12, waarbij bedacht moet worden dat het merk “ [woordmerk] ” gelijk is aan één van de handelsnamen van [eiser] ). Ook deze grondslag leidt dus niet tot toewijzing van het onder b door [eiser] gevorderde (zie 3.1).
Proceskosten
4.15.
[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [gedaagde] vordert op grond van artikel 1019h Rv veroordeling in de volledige proceskosten, waaronder € 6.040 (exclusief btw) aan advocaatkosten. Op grond van dat artikel wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de voorzieningenrechter uit van de door de rechtbank gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval neemt de voorzieningenrechter als uitgangpunt voor de advocaatkosten het (maximum) tarief behorend bij een eenvoudig kort geding: € 6.000, omdat de zaak – ondanks dat er twee grondslagen zijn en er uitbreid inhoudelijk verweer is gevoerd –  juridisch en feitelijk overzichtelijk en niet complex is. Dit tarief is, zoals gezegd, een maximum. [gedaagde] heeft zich ter zitting laten vertegenwoordigen door twee advocaten en heeft daarvoor voor beide advocaten kosten opgevoerd. De voorzieningenrechter vindt het, vanwege de aard en omvang van de zaak, niet billijk deze kosten volledig voor rekening van [eiser] te laten komen en zal de kosten voor de zitting van één advocaat (2:30 uur á € 295 = 737,50) in mindering brengen op het gevorderde bedrag.
De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden aan de hand van het bovenstaande begroot op:
- griffierecht	€ 	291,00
- salaris advocaat
5.302,50
Totaal	€ 	5.593,50
5.	De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vorderingen af,
5.2.
veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 5.593,50,
5.3.
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 1 augustus 2018.
type: MB (4209)