ECLI:NL:GHDHA:2018:1827
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
zaaknummer			: 200.167.154/02
zaak-/rolnummer rechtbank	: C/09/470994 HA ZA 14-906
Arrest van 31 juli 2018
in de zaak van
SAEPIO B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
appellante,
hierna te noemen: Saepio,
advocaat: mr. M.P.V. den Engelsman te Rotterdam,
tegen
[geïntimeerde] h.o.d.n. [naam] SECURITY,
wonende te [woonplaats] ,
geïntimeerde,
hierna te noemen: [geïntimeerde] ,
advocaat: voorheen mr. J.R. Ali, kantoorhoudende te Boxtel, die op 1 november 2015 de hoedanigheid van advocaat [NAAM].
Het verloop van het geding
Bij exploot van 16 februari 2015 is Saepio in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag, team handel, van 4 februari 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:1104), gewezen tussen Saepio als eiseres en [geïntimeerde] als gedaagde.
Bij tussenarrest van 19 mei 2015 heeft het hof een comparitie van partijen gelast. Deze comparitie is gehouden op 24 juli 2015. Een regeling in der minne bleek niet mogelijk. Op 1 november 2015 is de zaak op grond van art. 226 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) van rechtswege geschorst omdat de toenmalige advocaat [NAAM][geïntimeerde] , mr. J.R. Ali, op die datum de hoedanigheid van advocaat [NAAM]. Bij exploot, dat op 7 maart 2017 aan [geïntimeerde] is betekend, heeft Saepio aangezegd dat het geding wordt hervat (art. 228 lid 1 Rv). De zaak is hervat op 21 maart 2017. Op die datum heeft Saepio een memorie van grieven genomen waarin zij twee grieven tegen het bestreden vonnis heeft aangevoerd. Namens [geïntimeerde] is geen memorie van antwoord genomen. Ten slotte heeft Saepio de stukken overgelegd en arrest gevraagd.
Beoordeling van het hoger beroep
3. De rechtbank heeft in rov. 2.1 tot en met 2.4 van het bestreden vonnis een aantal feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen voor haar beslissing. Deze feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Het gaat om het volgende.
3.1.
Saepio is een aanbieder van onder meer beveiligingsdiensten, en is houdster van het Uniebeeldmerk nr. 008845794, aangevraagd op 29 januari 2010 en geregistreerd voor waren in klasse 25 (kleding, schoeisel en hoofddeksels) op 27 juli 2010. Het gaat om het volgende beeldmerk:
3.2.
[geïntimeerde] biedt beveiligingsdiensten aan, onder meer via zijn website. Op de homepage van zijn website op het adres
www.[naam].nl
stond in februari 2014 een Romeinse helm afgebeeld, zoals opgenomen in rov. 2.2 van het bestreden vonnis. Op de contact-pagina van die website d.d. 24 december 2014 was een Romeinse helm afgebeeld zoals opgenomen in rov. 2.4 van het bestreden vonnis.
3.3.
Saepio heeft [geïntimeerde] op 12 februari 2014 gesommeerd de inbreuk op haar beeldmerk en haar auteursrechten met betrekking tot haar beeldmerk/logo te staken.
4. In eerste aanleg stelde Saepio dat sprake is van merkinbreuk als bedoeld in (thans) art. 9 lid 2 onder a dan wel b van de Uniemerkenverordening
althans onrechtmatig handelen althans ongerechtvaardigde verrijking. Zij vorderde – kort gezegd – een verbod van merkinbreuk althans onrechtmatig handelen, met nevenvorderingen. Tevens vorderde Saepio een verklaring voor recht met betrekking tot de gestelde merkinbreuk en het onrechtmatig handelen, alsmede vergoeding van haar schade, op te maken bij staat, en afdracht van de met de inbreuk genoten winst. Ook vorderde Saepio veroordeling van [geïntimeerde] tot betaling van een bedrag van € 3.000,- als redelijke vergoeding voor het gebruik van het merk door [geïntimeerde] voorafgaand aan de procedure, en van de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv begroot op € 6.000,-, een en ander met rente en kosten. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen.
5. In hoger beroep vordert Saepio dat het hof het bestreden vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende, kort gezegd, haar inleidende vorderingen toewijst, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties, zijnde een gefixeerd bedrag van € 6.000,- per instantie, met rente en kosten.
6. Grief 1 valt het oordeel van de rechtbank aan dat er geen sprake is van merkinbreuk als bedoeld in art. 9 lid 2 onder a of b van (thans) de Uniemerkenverordening omdat de diensten waarvoor [geïntimeerde] , naar Saepio stelt, het teken (heeft) gebruikt (te weten beveiligingsdiensten), niet identiek of soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven (te weten kleding, schoeisel en hoofddeksels). De grief keert zich daarmee tegen rov. 4.2 van het bestreden vonnis (en bevat geen klacht over rov. 4.3).
7. Volgens de grief heeft de rechtbank miskend dat het beeldmerk van Saepio binnen de Benelux een (zeer) bekend merk is. De grief strekt daarmee kennelijk ten betoge dat sprake is van merkinbreuk als bedoeld in art. 9 lid 2 onder c Uniemerkenverordening. Anders dan Saepio stelt, blijkt niet uit het procesdossier dat zij dit ook heeft betoogd in eerste aanleg. Hoe dan ook, het betoog faalt reeds omdat Saepio niet heeft gesteld dat haar Uniebeeldmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie, noch dat bekendheid in de Benelux of in één van de Benelux-landen in de omstandigheden van dit geval daartoe voldoende is.
Ook heeft Saepio, gelet op de betwisting door [geïntimeerde] in eerste aanleg dat deze zich ongerechtvaardigd heeft verrijkt door mee te liften op de reputatie van Saepio, onvoldoende onderbouwd gesteld dat door het gebruik van het teken door [geïntimeerde] ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar Uniemerk.
Grief 1 faalt dus. Aan het getuigenbewijsaanbod van Saepio wordt niet toegekomen. Overigens heeft dit betrekking op de merkenrechtschendingen/inbreuk door [geïntimeerde] en niet op de bekendheid van het merk van Saepio, noch op de vraag naar ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
8. Grief 2 klaagt dat het onbegrijpelijk is dat de rechtbank in rov. 4.5 en 4.6 niet heeft willen aanvaarden dat [geïntimeerde] naast merkinbreuk natuurlijk op oneigenlijke wijze profiteert omdat partijen in dezelfde branche opereren, namelijk de beveiligingsbranche; als [geïntimeerde] dan het beeldmerk van Saepio aanbrengt op zijn website, bedrijfspand en bedrijfswagens, is dat onrechtmatig aanleunen tegen de reputatie die Saepio voor zichzelf heeft opgebouwd dan wel zichzelf verrijken, aldus Saepio.
9. Voor beveiligingsdiensten is het beeldmerk niet als merk gedeponeerd. Dat betekent dat Saepio geen daarop gebaseerde vorderingen kan instellen. Het hof verenigt zich verder met hetgeen de rechtbank in rov. 4.4 tot en met 4.6 van het bestreden vonnis heeft overwogen en de gronden waarop deze overwegingen rusten. Hetgeen Saepio in hoger beroep daartegen heeft aangevoerd – hetgeen niet meer behelst dan hiervoor in 8 weergegeven – doet daar niet aan af. Saepio heeft haar stellingen in dit verband, die [geïntimeerde] in eerste aanleg heeft betwist, ook in hoger beroep niet (voldoende) onderbouwd. Grief 2 faalt dus.
10. Uit het vorenstaande volgt dat de grieven falen, zodat het bestreden vonnis dient te worden bekrachtigd. Saepio zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.
Beslissing
Het hof:
bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 4 februari 2015;
veroordeelt Saepio in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van [geïntimeerde] tot op heden begroot op € 311,- aan griffierechten en € 1.074,- aan salaris advocaat.
Dit arrest is gewezen door mrs. S.J. Schaafsma, A.D. Kiers-Becking en M.Y. Bonneur, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 juli 2018 in aanwezigheid van de griffier.
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk,
PbEU
2017, L 154/1.
Vgl. HvJ EG 6 oktober 2009, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611 (Pago) en HvJ EU 3 september 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539 (Iron & Smith/Unilever).