ECLI:NL:GHDHA:2018:2155
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer	: 200.208.437/01
Zaaknummer rechtbank	: C/09/515238/ KG ZA 16-906
arrest van 4 september 2018
inzake
1
NOVOZYMES A/S,
gevestigd te Bagsværd, Denemarken,
2. UNIVAR B.V.
,
gevestigd te Rotterdam,
appellanten,
hierna te noemen: Novozymes c.s.,
advocaat: mr. M.G.R. van Gardingen te Amsterdam,
tegen
DSM IP ASSETS B.V.
,
gevestigd te Heerlen,
geïntimeerde,
hierna te noemen: DSM,
advocaat: mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk.
1
Het geding
1.1.
Bij arrest in incident van 15 februari 2017 heeft het hof een door Novozymes c.s. opgeworpen incident tot onmiddellijke schorsing van executie afgewezen. Voor het verloop van het geding tot dat arrest wordt verwezen naar dat arrest.
1.2.
Bij memorie van antwoord met producties heeft DSM de grieven bestreden. Op verzoek van Novozymes c.s. is het pleidooi uitgesteld tot na de zitting van de Technische Kamer van Beroep van het EOB (hierna: TKB) in het hoger beroep van de oppositie tegen het in deze zaak door DSM ingeroepen Europese octrooi EP 1 954 808 (hierna: EP 808).
1.3.
Ter zitting van 20 september 2017 heeft de TKB EP 808 volledig herroepen. Vervolgens heeft Novozymes c.s. een akte met producties genomen waarin Novozymes c.s. i) zich heeft uitgelaten over de gevolgen van de beslissing van de TKB voor deze procedure en ii) de eis is gewijzigd. DSM heeft een antwoordakte genomen. Vervolgens hebben partijen schriftelijk gepleit en hebben zij arrest gevraagd.
2
De verdere beoordeling
2.1.
Voor een overzicht van de feiten en het geschil wordt verwezen naar het arrest in incident van 15 februari 2017.
vernietiging bestreden vonnis
2.2.
Niet in geschil is dat met de beslissing van de TKB tot herroeping van EP 808 de grondslag voor de vorderingen van DSM is verdwenen, dat het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 6 januari 2017 moet worden vernietigd en dat, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van DSM alsnog moeten worden afgewezen. Het hof zal aldus beslissen.
2.3.
Gelet op deze uitkomst van de zaak hoeft het hof de grieven die Novozymes c.s. bij het appelexploot heeft aangevoerd niet meer te behandelen, ofwel omdat die grieven niet tot een andere uitkomst kunnen leiden, ofwel omdat Novozymes c.s. geen belang heeft bij behandeling van die grieven.
ingetrokken vorderingen
2.4.
Bij pleidooi heeft Novozymes c.s. de vordering tot – samengevat – vernietiging van recall brieven en klantgegevens (vordering sub B in de akte van Novozymes c.s. van 12 december 2017) en de vordering tot terugbetaling van de proceskostenvergoeding in het schorsingincident (deel van de vordering sub D in de akte van Novozymes c.s. van 12 december 2017) ingetrokken. Op die vorderingen hoeft het hof dus niet te beslissen.
ontvankelijkheid overige vorderingen
2.5.
Wat betreft de overige vorderingen van Novozymes c.s. staat voorop dat Novozymes c.s. in eerste aanleg geen eis in reconventie heeft ingesteld en op grond van artikel 353, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) in hoger beroep geen eis in reconventie kan instellen. De voor het eerst in hoger beroep door Novozymes c.s. naar voren gebrachte vorderingen moeten dus in beginsel niet-ontvankelijk worden verklaard. Op grond van eisen van goede rechtspleging kan Novozymes c.s. echter wel een vordering instellen tot ongedaanmaking van de ingevolge het vernietigde vonnis verrichte prestaties (HR 30 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN7327, r.o. 3.3).
2.6.
De vordering tot het versturen van rectificatiebrieven (vordering sub C in de akte van Novozymes c.s. van 12 december 2017) en de vordering tot terugbetaling van de proceskostenvergoeding voor de procedure in eerste aanleg (gedeelte vordering sub D in de akte van Novozymes c.s. van 12 december 2017) kunnen worden aangemerkt als vorderingen tot ongedaanmaking in de bovengenoemde zin. Novozymes c.s. is dus ontvankelijk in die vorderingen.
2.7.
De vordering tot het doen van opgave van het voordeel dat DSM heeft genoten ten gevolge van het executeren van het te vernietigen vonnis (vordering sub E in de akte van Novozymes c.s. van 12 december 2017) is naar het oordeel van het hof geen vordering tot ongedaanmaking in de bovengenoemde zin. De gevorderde opgave is geen noodzakelijk en onafscheidelijk gevolg van de gevorderde vernietiging van het bestreden vonnis. Daarnaast roept de vordering vragen op die kunnen leiden tot ongewenste complicaties en vertraging van de procedure in hoger beroep, zoals i) of het voldoende aannemelijk is dat Novozymes c.s. schade heeft geleden en/of dat DSM voordeel heeft genoten, ii) of de eventuele schade van Novozymes c.s. in dit geval kan of moet worden begroot op het eventuele voordeel van DSM, en iii) of DSM kan worden verplicht tot het doen van de opgave. Novozymes c.s. moet daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in de vordering tot opgave van genoten voordeel.
2.8.
Het feit dat DSM niet, althans niet expliciet heeft betoogd dat de vordering tot opgave van genoten voordeel in strijd is met het verbod tot het instellen van een eis in reconventie in hoger beroep, kan niet leiden tot een ander oordeel over de ontvankelijkheid daarvan. Het hof moet ambtshalve de ontvankelijkheid van een vordering onderzoeken. Daar komt bij dat DSM wel uitdrukkelijk verweer heeft gevoerd tegen de vordering en dat DSM in dat kader onder meer heeft aangevoerd dat deze procedure niet ‘de geëigende weg’ is voor de vordering. Het hof begrijpt dat verweer (ook) als een beroep op de regel van artikel 353, eerste lid, Rv, althans vult ambtshalve de rechtsgronden aan voor het door DSM gevoerde argument.
rectificatie
2.9.
De gevorderde rectificatie moet worden toegewezen. Gelet op het feit dat DSM ervoor heeft gekozen het bij het vernietigde vonnis opgelegde bevel tot het versturen van
recall
brieven te executeren, heeft Novozymes c.s. een rechtmatig belang dat DSM de klanten van Novozymes c.s. bevestigt dat het vonnis is vernietigd en dat Novozymes c.s. geen inbreuk maakt. Anders dan DSM meent, brengt het feit dat Novozymes c.s. haar klanten al zelf heeft geïnformeerd over de beslissing van de TKB niet mee dat Novozymes c.s. geen belang heeft bij haar vordering. Een brief waarin de partij die zich presenteerde als octrooihouder bevestigt dat geen sprake is van octrooi-inbreuk biedt de klanten van Novozymes c.s. meer zekerheid dan de brief van Novozymes c.s.
2.10.
DSM heeft wel terecht naar voren gebracht dat in de rectificatie de opmerking over de proceskosten moet worden verwijderd. Die opmerking draagt, anders dan Novozymes c.s. meent, niet bij aan het herstel van het beeld dat Novozymes c.s. zich schuldig heeft gemaakt aan octrooi-inbreuk. Een ander belang bij de opmerking over proceskosten is gesteld noch gebleken.
terugbetaling proceskosten
2.11.
DSM heeft erkend dat zij de proceskostenvergoeding die Novozymes c.s. aan haar heeft voldaan ter uitvoering van het bestreden vonnis moet terugbetalen. Als onbestreden staat vast dat DSM die vergoeding nog niet heeft terugbetaald. De terugbetalingsvordering moet dus worden toegewezen,
proceskosten
2.12.
DSM zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in beide instanties. Het hof is met partijen van oordeel dat artikel 1019h Rv van toepassing is op deze procedure en zal de kosten dus overeenkomstig die bepaling begroten.
2.13.
Partijen zijn overeengekomen dat de proceskosten van de procedure in eerste aanleg kunnen worden begroot op € 300.000,-. Het hof ziet geen aanleiding om af te wijken van die begroting.
2.14.
Niet in geschil dat DSM ook moet worden veroordeeld in de kosten van het – door  haar gewonnen – incident in hoger beroep. DSM heeft bij haar antwoord-akte zelf uitdrukkelijk verklaard dat de kosten voor het incident in hoger beroep ‘uiteraard’ voor vergoeding in aanmerking komt. Gelet daarop zal het hof de kosten van dat incident meenemen in de begroting. Partijen zijn overeengekomen dat de proceskosten van het  incident kunnen worden begroot op € 10.000,-. Het hof ziet geen aanleiding om af te wijken van die begroting.
2.15.
DSM heeft terecht aangevoerd dat de kosten van de werkzaamheden die de advocaten van Novozymes c.s. hebben verricht gedurende de schorsing van de procedure in hoger beroep in afwachting van de uitspraak van de TKB niet voor vergoeding in aanmerking komen. Novozymes c.s. stelt dat die werkzaamheden bestonden uit het voorbereiden van posities en eventueel voortprocederen na de schorsing, maar DSM heeft terecht betoogd dat die stelling niet wordt ondersteund door de beschrijving van de werkzaamheden in de kostenstaat die Novozymes c.s. heeft overlegd (productie 39 van Novozymes c.s.). Voor zover daarin specifieke werkzaamheden worden beschreven, duiden de beschrijvingen voornamelijk op advisering in verband met de procedure bij de TKB en procedures in andere landen. De kosten voor deze werkzaamheden, die DSM onbestreden heeft berekend op een bedrag van € 17.120,-, zullen daarom in mindering worden gebracht op de door Novozymes c.s. gevorderde vergoeding.
2.16.
Het betoog van DSM dat de kosten die Novozymes c.s. heeft gemaakt na de TKB-beslissing onnodig zijn gemaakt omdat DSM zou hebben verklaard vrijwillig te voldoen aan de vorderingen, met uitzondering van de winstopgave, moet worden verworpen. Vast staat dat DSM heeft voldaan aan geen van de vorderingen die nu voorliggen. Daarnaast staat niet vast dat DSM bereid was vrijwillig te voldoen aan alle vorderingen, waaronder de gevorderde en toe te wijzen rectificatie. DSM verwijst ter onderbouwing van haar bereidheid naar een e-mail van een van haar medewerkers aan Novozymes c.s. (productie 61 van DSM), maar gesteld noch gebleken is dat daarin een rectificatie wordt aangeboden. Daarnaast verwijst DSM naar haar antwoord-akte, maar daarin betoogt DSM juist dat de gevorderde rectificatie moet worden afgewezen.
2.17.
Wat betreft de redelijkheid en evenredigheid van de kosten van de werkzaamheden na de TKB-beslissing, die – volgens de onbestreden berekening die DSM heeft gemaakt op basis van het kostenoverzicht van Novozymes c.s. – € 22.340,- bedragen, heeft DSM verwezen naar de indicatietarieven die de hoven hanteren. Die tarieven zijn niet van toepassing in octrooizaken, maar DSM heeft erop gewezen dat er na de TKB-beslissing geen octrooirechtelijke geschilpunten meer over waren. Novozymes c.s. heeft ook niet bestreden dat de indicatietarieven daarom kunnen worden gebruikt als richtsnoer om de redelijkheid en evenredigheid van de kosten van dit deel van de procedure te beoordelen en dat dit deel van de procedure kan worden gekwalificeerd als een eenvoudig geschil in de zin van de indicatietarieven. Daarvan uitgaande is in beginsel niet meer dan € 6.000,- redelijk en evenredig voor de procedure na de TKB-beslissing. Novozymes c.s. heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het meerdere redelijk en evenredig is in deze zaak.
2.18.
Het betoog van DSM dat de aanvullende specificatie van de kosten van het schriftelijk pleidooi niet aan de vereisten voldoet, kan gelet op het voorgaande worden gepasseerd. Met de overlegging van producties 39 en 40 heeft Novozymes c.s. al voldoende onderbouwd dat zij na de TKB-beslissing ten minste € 6.000,- aan proceskosten heeft gemaakt.
2.19.
Ten slotte heeft DSM aangevoerd dat ook het kostenoverzicht dat Novozymes c.s. bij de akte van 12 december 2017 heeft overlegd op een aantal onderdelen niet aan de vereisten voldoet omdat er bij een paar onderdelen informatie is zwart gemaakt. Dat betoog moet worden verworpen. Het kostenoverzicht moet zo worden gespecificeerd dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Aan dat vereiste voldoet het kostenoverzicht van Novozymes c.s. De onderdelen waartegen DSM bezwaar maakt geven duidelijk aan welke tijd, welke advocaat [NAAM]besteed, waarbij de werkzaamheden voldoende concreet zijn omschreven als ‘
Analysis/Strategy
’ of ‘
Fact Investigation/Development
’. Alleen de nadere omschrijving van die werkzaamheden is geheel of gedeeltelijk onleesbaar gemaakt. Dat bemoeilijkt het verweer van DSM niet onredelijk.
2.20.
Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de te vergoeden proceskosten in hoger beroep aan de zijde van Novozymes c.s. moeten worden begroot op het door Novozymes c.s. gevorderde bedrag van € 324.455,97 (€ 316.705,97 + € 7.750,-), met een aanpassing voor de kosten van het incident (€ 10.000,- in plaats van € 46.745,-), een vermindering voor de kosten tijdens de schorsing (€ 17.120,-) en een aanpassing van de kosten na de TKB-beslissing (€ 6.000,- in plaats van € 22.340,- + € 7.750,-), dus in totaal op € 246.500,97.
3
De beslissing
Het hof
3.1.
vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 6 januari 2017,
en, opnieuw rechtdoende,
3.1.1.
wijst de vorderingen af;
3.1.2.
veroordeelt DSM in de proceskosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Novozymes c.s. begroot op € 300.000,-;
3.2.
beveelt DSM binnen 10 werkdagen na betekening van dit arrest haar advocaten alle afnemers van Novozymes c.s. die vanwege de executie van dictumonderdeel 5.4 van het hiervoor genoemde vonnis een recall brief van Novozymes c.s. hebben ontvangen, een brief te laten sturen op briefpapier van DSM, met uitsluitend de volgende tekst, opgesteld conform goed drukkersgebruik en zonder enig begeleidend schrijven:
RECTIFICATION: NOVOZYMES’ LACTOZYM® PURE CAN 5E FREELY USED FOR UHT-MILK
Dear customers of Novozymes A/S and/or Univar BV,
You have received a letter from Novozymes or Univar, ordered by the Preliminary Measures Judge of the District Court of The Hague, informing you that the Judge had preliminarily decided that their offering or delivering Novozymes’ lactase-product LACTOZYM® PURE for production of UHT-milk indirectly infringes patent rights of DSM in your country. You were also requested to return any LACTOZYM® PURE products you may have for the production of UHT-milk against reimbursement of the purchase price and transport costs for these products.
The Hague Court of Appeal by decision of 4 September 2018 overruled this preliminary decision because our patent has been revoked by the Technical Boord of Appeal of the European Patent Office so that offering, delivering and using LACTOZYM® PURE does not infringe our patent.
The Court of Appeal ordered us to send you this letter to inform you that we had no right to invoke our patent on a preliminary basis to stop Novozymes and Univar, or you for that matter, to use LACTOZYM®PURE for the production of UHT-milk.
Thank you for your attention.
[signed by representative of DSM]
3.3.
veroordeelt DSM tot onmiddellijke terugbetaling van de door Novozymes c.s. betaalde proceskosten voor de eerste instantie, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van betaling tot aan het moment van terugbetaling;
3.4.
veroordeelt DSM in de proceskosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Novozymes c.s. begroot op € 246.500,97;
3.5.
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. A.D. Kiers-Becking en mr. M.Y. Bonneur en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 september 2018 in aanwezigheid van de griffier.