ECLI:NL:RBDHA:2018:10449
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel - voorzieningenrechter
zaaknummer / rolnummer: C/09/554023 / KG ZA 18-548
Vonnis in kort geding van 31 augustus 2018
in de zaak van
de vennootschap naar vreemd recht
ZAVOD PRODMASH
,
gevestigd te Samara, Rusland
eiseres,
advocaat: mr. A.A.A.C.M. van Oorschot te Amsterdam,
tegen
[gedaagde]
,
wonende te [woonplaats] , [land]
gedaagde,
advocaat: mr. A.D. de Leeuw te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Zavod Prodmash en [gedaagde] worden genoemd.
Voor Zavod Prodmash wordt de zaak behandeld door haar advocaat, samen met mr. C. van der Beek, advocaat [NAAM], bijgestaan door ir. D. Settels, Europees octrooigemachtigde.
Voor [gedaagde] is de zaak bepleit door mr. D.F. de Lange en mr. B.J.M. van der Maazen, beiden advocaat [NAAM].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 4 juni 2018 met producties 1 tot en met 41;
de op 6 juli 2018 op voorhand ingediende conclusie van antwoord van 27 juli 2018, met producties 1 tot en met 13;
de op 16 juli 2018 ingekomen akte houdende overlegging reactieve producties van de zijde van Zavod Prodmash, met producties 42 tot en met 44;
de e-mailberichten van partijen van 26 juli 2018 met betrekking tot een proceskostenafspraak;
de mondelinge behandeling van 27 juli 2018;
de pleitnota van Zavod Prodmash;
de pleitnota van [gedaagde] waarin doorgehaald de niet voorgedragen paragrafen 38 tot en met 46.
1.2.
Het vonnis is bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
[gedaagde] is oprichter van het familiebedrijf [AMS] (hierna: AMS). AMS is wereldwijd actief in diverse sectoren. Zij ontwerpt en vervaardigt onder andere zogenaamde botskussens. Botskussens zijn objecten die op de kopse kant van vangrails worden geplaatst en die de impact van een botsing met een voertuig kunnen dempen met daardoor een minder groot risico op letsel bij inzittenden van dat voertuig.
2.2.
Zavod Prodmash is een Russisch bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met het ontwerp, de productie, de vermarkting en de installatie van stalen objecten die op of rond de weg gebruikt worden, zoals vangrails, verkeersborden en lantaarnpalen. Zavod Prodmash ontwerpt en produceert ook botskussens. Een botskussen van Zavod Prodmash ziet er als volgt uit:
foto’s van een botskussen zoals dat ter zitting is getoond
2.3.
[gedaagde] is houder (en AMS is exclusieve licentiehouder) van het Europese octrooi EP 2 971 363 B1 (hierna: EP 363 of het octrooi), met als titel ‘Roadside Crash Cushion’. Het octrooi is verleend op 5 juli 2017 op een aanvrage daartoe met nummer WO 2014/141134 van 13 maart 2014 onder inroeping van prioriteit op basis van IT BO20130115 van 15 maart 2013. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.
2.4.
Zavod Prodmash heeft op 5 april 2018 bij het Europees Octrooi Bureau (hierna: EOB) oppositie ingesteld tegen EP 363. De oppositie wordt behandeld in een versnelde procedure.
2.5.
In het kader van deze procedure is enkel conclusie 1 van EP 363 relevant. Deze conclusie is op aangeven van de
examiner
van het EOB tot tweemaal toe aangepast en luidt in de originele Engelse vertaling als volgt:
A roadside crash cushion (1), comprising:
a guide rail (2) fixed to a road surface;
a plurality of sliding supports (3) which slidably engage along the guide rail (2);
a plurality of collapsible tubular elements (4), which are made of a metal and/or a composite and/or a plastic material, which are arranged horizontally one following another, which are supported by the plurality of sliding supports (3) and which each have a straight development axis and are fixed to the plurality of sliding supports (3);
wherein each collapsible tubular element (4) of the plurality of collapsible tubular elements (4) has a length and a transversal section that are in a relation to one another such as to determine an irreversible compressive deformation of the collapsible tubular element (4) which determines the collapse thereof along the development axis thereof when the collapsible tubular element (4) is subjected to an axial force that is at least equal to a critical force value;
wherein each sliding support (3) of the plurality of sliding supports (3) comprises a fixing plate (14) and a carriage (15) which is connected to the fixing plate (14) and engages with the guide rail (2);
the roadside crash cushion (1) being
characterized in that
:
it comprises a plurality of connecting plates (20) that are used in substitution in a certain corresponding number of sliding supports (3) of the plurality of sliding supports (3) and that only have to separate two consecutive collapsible tubular elements (4) for ensuring that they axially incur the plastic compressive deformation;
each collapsible tubular element (4) of the plurality of collapsible tubular elements (4) is provided with: a first end (10) fixed to the fixing plate (14) of a first sliding support (11) of the plurality of sliding supports (3) or to a first connecting plate (21) of the plurality of connecting plates (20); a second end (12) fixed to the fixing plate (14) of a second sliding support (13) of the plurality of sliding supports (3) or a second connecting plate (22) of the plurality of connecting plates (20).
2.6.
In de onbestreden Nederlandse vertaling luidt deze conclusie als volgt:
Botskussen (1) voor de wegkant, omvattende:
een geleidingsrail (2), bevestigd aan een wegdek;
een veelheid glijsteunen (3), die glijdend langs de geleidingsrail (2) ingrijpen;
een veelheid inklapbare buisvormige elementen (4), die zijn vervaardigd uit een metaal en/of een samengesteld en/of een kunststof materiaal, die horizontaal op elkaar volgend zijn aangebracht, die worden ondersteund door de veelheid glijsteunen (3), en die elk een rechte ontwikkelingsas hebben en zijn bevestigd aan de veelheid glijsteunen (3);
waarbij elk inklapbare buisvormige element (4) van de veelheid inklapbare buisvormige elementen (4) een lengte en een dwarsdoorsnede heeft, die in relatie tot elkaar zijn, om een onomkeerbare drukvervorming van het inklapbare buisvormige element (4) te bepalen, die het inklappen daarvan langs de ontwikkelingsas daarvan bepaalt, wanneer het inklapbare buisvormige element (4) onderworpen is aan een axiale kracht, die ten minste gelijk is aan een kritische krachtwaarde;
waarbij elke glijsteun (3) van de veelheid glijsteunen (3) een bevestigingsplaat (14) en een onderstel (15) omvat, dat is verbonden met de bevestigingsplaat (14) en dat in de geleidingsrail (2) ingrijpt;
waarbij het botskussen (1) voor de wegkant is
gekenmerkt door
dat:
het een veelheid verbindingsplaten (20) omvat, die worden gebruikt als vervanging in een bepaald overeenkomstig aantal glijsteunen (3) van de veelheid glijsteunen (3) en die slechts twee opeenvolgende inklapbare buisvormige elementen (4) moeten scheiden om te verzekeren dat zij onderhevig zijn aan de plastische compressieve vervorming in axiale richting;
elk inklapbare buisvormige element (4) van de veelheid inklapbare buisvormige elementen (4) is voorzien van: een eerste uiteinde (10), bevestigd aan de bevestigingsplaat (14) van een eerste glijsteun (11) van de veelheid glijsteunen (3) of aan een eerste verbindingsplaat (21) van de veelheid verbindingsplaten (20); een tweede uiteinde (12), bevestigd aan de bevestigingsplaat (14) van een tweede glijsteun (13) van de veelheid glijsteunen (3) of aan een tweede verbindingsplaat (22) van de veelheid verbindingsplaten (20).
2.7.
Conclusie 1 van EP 361 kan in de volgende kenmerken worden opgedeeld:
Conclusie 1 van EP 363
1.
A roadside crash cushion (1) comprising:
2.
a guide rail (2) fixed to a road surface;
3.
a plurality of sliding supports (3) which slidably engage along the guide rail (2);
4.
a plurality of collapsible tubular elements (4),
4.1
which are made of metal and/or a composite and/or plastic material,
4.2
which are arranged horizontally one following another,
4.3
which are supported by the plurality of sliding supports (3) and
4.4
which each have a straight development axis and are fixed to the plurality of sliding supports
5.
wherein each collapsible tubular element (4) of the plurality of collapsible tubular elements (4) has a length and a transversal section that are in a relation to one another such as to determine an irreversible compressive deformation of the collapsible tubular element (4) which determines the collapse thereof along the development axis thereof when the collapsible tubular element (4) is subject to an axial force that is at least equal to a critical force;
6.
wherein each sliding support (3) of the plurality of sliding supports (3) comprises a fixing plate (14) and a carriage (15) which is connected to the fixing plate (14) and which engages with the guide rail (2);
The roadside crash cushion (1) being
characterized in that
:
7.
it comprises a plurality of connecting plates (20)
7.1
that are used in substitution in a certain corresponding number of sliding supports (3) of the plurality of sliding supports (3) and
7.2
that only have to separate two consecutive collapsible tubular elements (4) for ensuring that they axially incur the plastic compressive deformation;
8.
each collapsible tubular element (4) of the plurality of collapsible tubular elements (4) is provided with:
8.1
a first end (10) fixed to the fixing plate (14) of a first sliding support (11) of the plurality of sliding supports (3) or to a first connecting plate (21) of the plurality of connecting plates (20);
8.2
a second end (12) fixed to the fixing plate (14) of a second sliding support (13) of the plurality of sliding supports (3) or a second connecting plate (22) of the plurality of connecting plates (20).
2.8.
In de beschrijving van het octrooi is onder meer het volgende opgenomen:
FIELD  OF INVENTION
[0001]	The present invention relates to the technical sector of roadside crash cushions.
DESCRIPTION OF THE PRIOR ART
(…)
[0012]	Document US 2005/211520 discloses a roadside crash cushion according to the preamble of claim 1.
SUMMARY OF THE INVENTION
(…)
[0015]	In the roadside crash cushion of the prior art described herein above, the collapsible tubular elements are arranged in the housing formed by the support and guide bars or by the sliding supports; the support and guide bars guide the deformation of the collapsible tubular elements so that they collapse on themselves in an axial direction; therefore, the collapsible tubular elements are subjected to a plastic compressive deformation (folding) which enables absorption of a high quantity of deforming energy, as the quantity of material participating in the plastic deforming process is maximized.
[
0016]	The present invention advantageously does not comprise the support and guide bars; each collapsible tubular element has a length and a transversal section that are in a relation with one another such as to determine the collapse of the collapsible tubular element along the relative development axis when the tubular element is subjected to an axial force at least equal to a critical force. In fact it is known that a collapsible tubular element can be designed to have a transversal section and a length such that an axial force determines a compressive plastic deformation (folding) without the need to use any guide means in the deformation. The collapsible tubular elements of the invention are designed according to this principle: therefore, the present invention is constituted by a smaller quantity of components than the roadside crash cushion of known type and thus, apart from having smaller production costs, the assembly is more rapid.
(…)
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
(…)
[0019]    The roadside crash cushion (1) comprises: a guide rail (2) fixed to a road surface (…); a plurality of sliding supports (3), which slidably engage along the guide rail (2); a plurality of collapsible tubular elements (4) which are made of a metal material and/or a composite material and/or a plastic material, and which are arranged horizontally one after another, which are supported by the plurality of sliding supports (3) and which each have a straight development axis and are fixed to the plurality of sliding supports (3). Each collapsible tubular element (4) of the plurality of collapsible tubular elements (4) exhibits a length and a transversal section that are in a relation to one another such as to determine an irreversible compressive deformation of the collapsible tubular element (4) which determines the collapse thereof along the development axis thereof when the collapsible tubular element (4) is subjected to an axial force at least equal to a critical force.
(…)
[0020]	The present invention does not comprise support and guide bars (…).
(…)
Further, the lack of the support and guide bars enables having a satisfactory reaction of the roadside crash cushion (1) even with lateral impacts, which, that is, give rise not only to an axial force but also a transversal force.
[0027]	A description follows of a prior art embodiment of the roadside crash cushion (1) can be observed in figures 1-3.
[0028]	Each sliding support (3) of the plurality of sliding supports (3) comprises a fixing plate (14) and a carriage (15) which is connected to the fixing plate (14) and which engages with the guide rail (2).
[0029]	Each collapsible tubular element (4) of the plurality of collapsible tubular elements (4) is provided with: a first end (10) fixed to the fixing plate (14) of a first sliding support (11) of the plurality of sliding supports (3); and a second end (12) fixed to a second sliding support (13) of the plurality of sliding supports (3).
[0030]	The sliding supports (3) of the plurality of sliding supports (3) are preferably configured in such a way that the fixing plates (14) thereof are perpendicular with respect to the collapsible tubular elements (4) of the plurality of collapsible tubular elements (4).
[0031]	The first end (10) and the second end (12) of each collapsible tubular element (4) can be fixed by welding respectively to the fixing plate (14) of the first sliding support (11) and the fixing plate (14) of the second sliding support (13).
(…)
[0035]	A description follows of an embodiment according to the invention with reference to figures 4-6.
[0036]	Similar or equivalent characteristics to those cited for the prior art embodiment will be denoted using the same reference numbers.
[0037]	Each sliding support (3) of the plurality of sliding supports (3) comprises a fixing plate (14) and a carriage (15) which is connected to the fixing plate (14) and which engages with the guide rail (2).
[0038]	The roadside crash cushion (1) comprises a plurality of connecting plates (20). (…)
[0039]	The connecting plates (20) of the plurality of connecting plate (20) are arranged perpendicularly with respect to the development axis of the collapsible tubular elements (4) of the plurality of collapsible tubular elements (4). Each collapsible tubular element (4) is preferably fixed to a connecting plate (20) such that the peripheral edge thereof uniformly contacts the connecting plate (20).
[0040]	An important difference between the embodiment according to the invention (figures 4-6) and the prior art embodiment figures (figures 1-3) is that in the present embodiment connecting plates (20) are used in substitution in a certain corresponding number of sliding supports (3) of the plurality of sliding supports (3). The sliding supports (3) are still necessary for supporting the plurality of collapsible tubular elements (4), but they can be used in a smaller number, in the amount necessary for guaranteeing an adequate support to the collapsible tubular elements (4); advantageously, the connecting plates (20) of the plurality of connecting plates (20) are less unwieldy and less expensive than the sliding supports (3) as they only have to separate two consecutive collapsible tubular elements (4) for ensuring that they axially incur the plastic compressive deformation (folding) which has been discussed in the preceding.
[0041]	The roadside crash cushion (1) illustrated in figures 4-6 comprises a plurality of repeating units (16) connected in series with one another; each repeating unit (16) comprises: a first collapsible tubular element (23) having a first end (10) fixed to the fixing plate (14) of a sliding support (3) and a second end (12) fixed to a connecting plate (20); and a second collapsible tubular element (24) having a first end (10) fixed to the connecting plate (20). The second end (12) of the second collapsible tubular element (24) of a repeating unit (16) is fixed to the fixing plate (14) of a sliding support (3) of the adjacent repeating unit (16).
2.9.
Het octrooi bevat onder meer de volgende afbeeldingen:
2.10.
Op de prioriteitsdatum behoorde tot de stand van de techniek het geregistreerde Koreaanse gebruiksmodel KR 20037621 (hierna: KR 121), het Amerikaanse octrooi 6,179,516 (hierna: US 516), de Amerikaanse octrooiaanvrage US 2005/0211520 A1 (hierna: US 520) en Amerikaans octrooi 4,583,716 (hierna: US 716).
2.11.
KR 121 is verleend op 3 februari 2005 en heeft in de Engelse vertaling de titel ‘Shock Absorber for Use In Vehicle Collisions’. De onbestreden Engelse vertaling
van KR 121 luidt voor zover relevant verder:
Description of the present invention
Purpose of the present invention
The skills and traditional skills of the subjected industry of the present invention
The present invention relates to shock absorber using waste tires to vehicle collision. To be specifically, it relates to shock absorber that multiple adhesive layers of waste tires in case of vehicle collision lead to cause air inside to escape to the outside, minimizing reactions after vehicle collision and controlling and relaxing the expansion of the waste tires after the collision, effectively reducing damage to the vehicle body and human accidents.
(…)
The guardrail is installed on either side of the road, or on the centerline of the road, which separates the road’s travel width, and it is used to protect passengers and vehicles from the danger of the roadside when the vehicle leaves the roadway and gently induce the direction to prevent subsequent accidents, while preventing vehicle and human damage. The collision preventing means for road is installed in front of the guardrails or concrete structure so as to absorb an impact when a forward traveling vehicle collides.
For the shock absorber for use in vehicle collision for road, however, imply 5 to 10 tires are tied together and installed in front of the guardrails or concrete structure. It was pointed out as a problem that caused more accidents.
That is, above tires are simply installed in front of the guardrails or concrete structure, and it is connected with problem causing tires to bounce when a vehicle is in a crash foot, preventing other vehicles from operating safely. In addition, even if the tires are secured to the guardrail or to a concrete structure, the tire’s material will not slowly create a buffer effect, causing the vehicle to bounce off, causing a risk of a collision with another vehicle.
Instead of these tires or concrete structures, shock absorber for use in vehicle collisions (1), such as in FIG.1, has been designed. It is equipped with a number of expanding bellows (3) between diaphragms (2); these bellows (3) maintain their expanded state due to the spring not illustrated, and the guardrails (4) are installed on both sides that are enabling to move.
Thus, the shock absorber for use in vehicle collisions (1) shown in FIG.1, is installed at an intersection on the road and if the car collides in the direction of the arrow on FIG.1, the bellow (3) is narrowed from left to right in a moment to absorb the impact of vehicle collision as shown in FIG.2.
The shock absorber for use in vehicle collisions (1) like above can cushion the impact in the case of a full-sized car. However, in the case of a compact car, it has a problem that bellow (3), which was instantly contracted during the impact, is re-expanded by elastic force of spring, resulting in a fatal impact on the body and on human life.
Therefore, the applicant of the present invention registered a winder (…). It is shown in FIG.3 and FIG.5.
(…)
However, the shock absorber for use in vehicle collisions (1) includes a number of bellows (3) and springs (5), as shown in FIG.4 and FIG.5. Thus, it has a problem that its manufacturing cost is exceeding expensive and that the number of working holes are increased since extra bolts should be installed to the support (6).
On the other hand, the applicants of the present invention had been registered the shock absorber for use in vehicle collisions as utility model registration No. 367001. It was made that the waste tires are stacked one after another, and the iron plate is placed on both sides of the waste tire, and these iron plates are formed with taps to form the outflow and inflow paths of air, allowing air to pass through air holes formed in these iron plates (side plates) in the event of the vehicle collision. However, there were many problems with recycling since tires were thrown out during compression and the tires were expanded during actual use.
Technical challenge that the present invention wants to accomplish.
(…) As shown from these drawings, above the present invention for utility model includes the wire (10) to maintain the tension of the shock absorber for use in vehicle collisions (1) to the direction of length and includes wrapping means (20) to prevent absorbing contracted apparatus (1) from expanding again by quickly winding the wire (10) that is stretched contracted, if above shock absorber for use in vehicle collisions (1) is contracted to the direction of length when vehicle collides. (…) However, there were many problems with recycling since tires were thrown out during compression and the tires were expanded during actual use.
Technical challenge that the present invention wants to accomplish
Thus, the purpose of present invention is to provide the shock absorber for use in vehicle collisions to prevent damage of the waste tire in advance so as to form a constant shape when the waste tires is compressed and expanded with the vehicle collision, in a way that forms a number of air holes on the outer surface of waste tire, that is, the part of that touches the ground, instead of forming them on an iron plate that holds the side of a tire.
Configuration and Application of the present invention
For this purpose, the shock absorber for use in vehicle collisions to absorb the impact with contract, when the vehicle collides: It features that a number of waste tires are bonded together in a multi-stacked manner using a fixed bar, a bolt and a nut, but it also features including a waste tire member of framework for buffer role with an opening to allow air to enter when waste tires are compressed and expanded; the plate member supporting the two ends of the member of framework of above waste tire; a number of diaphragms that move in the direction of member of framework of waste tire in the event of a vehicle collision with the above plate members are fixed; expansion preventing means to prevent expansion of compressed waste tire member of framework in the event of vehicle collision.
With the present invention, it is desirable that in the opening of the waste tires, a number of bolts with through hole are secured by washers and nuts. However, it enables to control the inflow and outflow of air as another bolt since more taps are formed on the bolts.
(…)
The present invention comprises waste tire member of framework for buffer role (110) by bonding a number of waste tires (101) with fixing bar (102), a bolt (103) and a nut (104) with multi-stacking manner and supports the both sides of the wasted tire member of frame work (110) with the plate members (120,121), as shown in FIG.10a and FIG11c.
As shown in FIG.10a and FIG.11a, a number of openings (101a) are formed on the waste tires (101) so air can come in and out with the compression and expansion of the waste tires (101). Furthermore, as shown in FIG.10b and 11b, in the opening (101a) of the waste tires (101), a number of bolts (500) with through hole (501) are secured by washers (502) and nuts (503), and a tap is formed on the bolts (500) to control the inflow and outflow of air as another bolt (510), as shown in FIG.10c and FIG.11c.
Extra plate member (400) is equipped between the waste tires (101) comprising the waste tire member of framework (110).
Thus, if only a hole (101a) is formed on the outer circumference of waste tires (101) or the holes (101a) are selectively closed using bolts (500, 510); the present invention can adjust the number of bolts (500, 510), depending on the conditions of the road.
The plate members (120,121) are fixed on the both sides of the waste tire member of framework (110) and these plate members (120,121) are connected to a number of diaphragms (130) moving toward the direction of compression of waste tire member of framework (110) when the vehicle collides.
As shown in FIG.8, the present invention hold the expansion preventing means (140) that prevent the compressed waste tire member of framework (110) from expanding. The expansion preventing means (140) is installed the direction of length of the waste tire member of framework (110) and it includes a ladder (141) installed with multiple fixing grooves (141a). It also includes catching anchor (142) installed on the lower part of front diaphragm (130) that directly collides with the vehicle among the diaphragms (130) to make compressed waste tire member of framework (110) not expand by selectively being caught with above fixing grooves (141a), and it also includes wire (143) operating release device (144) that is installed on to relax the compressed waste tire member of framework (110).
Herein, wire (143) operating release device (144) maintains the state to prevent the ladder (141) from moving while the wire (143) is wound up on braking wheel (144a) as shown in FIG.8.
(...)
Describe the operating state of the present invention
(…)
Thus, if the vehicle collides on the direction of the arrow when it is installed at an interchange of the road, such as the state of FIG.6, then the waste tire member of framework (110) is contracted like FIG.7. In this case, the air inside of the waste tire member of framework (110) is out through the hole (101a) or the through hole of the bolts (500, 510) like FIG.10b and FIG.10c, and simultaneously the rounded part (outer side surface) of the anchor (142) equipped on the lower part of the front side plates (130) passes-over its inclined portions (141b) of the grooves (141a) and pass through the following grooves (141a) sequentially.
So, if the vehicle collides and stops, inner side surface of the anchor (142) is caught in the groove (141a), the ladder (141) maintains its state due to the wire (143) and the release device (144) and the waste tire member of framework (110) also maintains its contracted state, shown in FIG.7, so the secondary expansion of waste tire member of framework (110) is prevented to protect the damage of the vehicle body and human.
On the other hand, if the accident handling had been completed in the condition shown in FIG.7, the contracted waste tire member of framework should be relaxed like shown in FIG.6. The release device (144) should be rotated manually to unwind the wire (143), then air can enter inside of the waste tires (101) through the through hole of the bolt (500, 510) or the hole (101a) of the waste tire (101) and the waste tire member of framework (110) is relaxed gradually to make its early state.
(…)
Even the present invention is described referring to attached drawings, the present invention is not limited by the drawings but there may be lots of amendment or modifying within the range of the following registration claim. For instance, the number of waste tires (101) comprising the waste tire member of framework (110) can be more or less than 3, and also the number of waste tire member of framework (110) can be changed surely.
(…)
Claim Clause 1
For the shock absorber to absorb the impact with shrink, when the vehicle collides:
An shock absorber for use in vehicle collisions featuring waste tire (101) are bonded together in a multi-stacked manner using a fixed bar (102), a bolt (103) and a nut (104), a waste tire member of framework for buffer role (110) with an opening (101a) to allow air to enter when waste tires (101) are compressed and inflated;
The plate member (120, 121) supporting the two ends of the member of framework of above waste tire (110);
A number of diaphragms (130) that move in the direction of member of framework of above waste tire (110) in the event of a vehicle collision when the above plate members (120, 121) are fixed;
Expansion preventing means (140) to prevent expansion of compressed waste tire member of framework (110) in the event of vehicle collision.
Claim Clause 2
With the clause 1, the shock absorber for use in vehicle collisions with a number of bolts (500) with through hole (501) securing by washers (502) and nuts (503) in the opening (101a) of the waste tires member of framework (110).
Claim Clause 3
With the clause 2, the shock absorber for use in vehicle collisions featuring a tap formed on the bolts (500) to control the inflow and outflow of air as another bolt (510).
2.12.
KR 121 bevat onder andere de volgende afbeeldingen:
2.13.
De Amerikaanse octrooiaanvrage US 520 A1 is gepubliceerd op 29 september 2005 en heeft als titel ‘Energy Absorbing Device Having Notches and Pre-bent Sections’. Voor zover relevant bevat het octrooischrift de volgende tekst:
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
[0002]	The present invention relates generally to the field of energy-absorbing impact devices and, more particularly, to an energy absorbing device having notches and pre-bent sections.
(…)
DETAILED DESCRIPTION
(…)
[0017]	In the illustrated embodiment, energy-absorbing device
100
includes a section
101
of material having a plurality of crush zones
102
along a longitudinal length thereof. The longitudinal direction for energy-absorbing device
100
is indicated by arrow
103
. Each crush zone
102
includes a pair of first bends
104
formed in a first side
106
and a second side
107
of section
101
, a pair of second bends
108
formed in a third side
109
and a fourth side
110
of section
101
, and a plurality of notches
112
spaced about the periphery of section
101
at a longitudinal location corresponding to first bends
104
and second bends
108
in addition to the intersection of crush zones
102
.
(…)
[0019]	Energy-absorbing device
100
may have any suitable dimensions and may be formed from any suitable material. For example, in one embodiment, the dimensions of section
101
may be generally two feet wide by two feet high by three and a half feet long, the material may be a suitable structural steel, such as ASTM A36 or ASTM A992, and the thickness may be between approximately twelve gage and approximately eight gage. Again the dimensions, thickness and type of material for energy-absorbing device
100
is variable depending on the type of application for which energy-absorbing device
100
is contemplated. Furthermore, section
101
may be formed from a single sheet of material or may be formed from multiple sheets of material in any suitable manner. For example, components of energy-absorbing device
100
may be formed separately from one another and then welded or otherwise joined together to form energy-absorbing device
100
.
(…)
[0027]	In operation of one embodiment of the invention, utilizing energy-absorbing device
100
of
FIGS. 1A-1C
, an impact force (from an automobile, for example) strikes the front end of section
101
in the direction indicated by arrow
103
. Section
101
then starts to longitudinally collapse in order to dissipate the energy in a controlled manner so as to protect any occupants in the automobile. First, crush zone
102
a
collapses (i.e., is compressed or flattened) because vertical bends
104
a
move inward toward the inside of section
101
while horizontal bends
108
a
move away from the inside of section 101. Second, crush zone
102
b
collapses (…).
[0031]
FIG. 3A
is an example of a crash cushion
300
according to one embodiment of the invention. In the illustrated embodiment, crash cushion
300
includes a plurality of energy-absorbing devices
310
arranged in an end-to-end manner. Energy-absorbing devices
310
may also couple to one another in any suitable manner, such as bolting, welding, or other suitable joining processes. (…)
[0032]	Energy-absorbing devices
310
may be supported by a plurality of support posts
312
that couple to or engage the ground. Support posts
312
may have any suitable configuration, may be formed from any suitable material, and may be spaced apart any suitable distance. For example, in one embodiment of the invention, support posts
312
are formed from structural steel and are spaced apart approximately three to four feet. Support posts
312
may couple to energy-absorbing devices
310
in any suitable manner. (…)
2.14.
Tot US 520 behoren de volgende afbeeldingen:
2.15.
Zavod Prodmash is door de Italiaanse octrooigemachtigde van AMS bij brief van 5 mei 2017 als volgt aangeschreven:
We are writing you in the name and on behalf of our client Industry A.M.S. S.r.l. (…) , exclusive licensee of Russian patent application n 2015142132, owned by Mr. [gedaagde] , regarding to a Roadside crash cushion.
We have been informed that you are marketing a roadside crash cushion, see the brochure herein enclosed, falling within the scope of protection of the above cited Russian patent application.
Please be informed that said Russian patent application has been published on April 21, 2017 and that our client will reserve the rights to take all the legal steps provided for by the Russian patent law against any infringement in relation to its patent rights.
A reply is expected within 14 days.
Zavod Prodmash heeft op die brief niet gereageerd.
2.16.
AMS heeft op enig moment geconstateerd dat Zavod Prodmash haar botskussens zou tentoonstellen tijdens de op 20 tot en met 23 maart 2018 in de RAI in Amsterdam te houden beurs op het gebied van verkeerstechnologie, de Intertraffic beurs (hierna: de beurs).
2.17.
Bij verzoekschrift van 16 maart 2018 hebben [gedaagde] en AMS de voorzieningenrechter van deze rechtbank op de voet van artikel 1019e Rv
verzocht om een ex parte verbod te bevelen op basis van het octrooi (hierna: het verzoekschrift).
2.18.
[gedaagde] en AMS hebben hun verzoek, na daartoe door de voorzieningenrechter in de gelegenheid te zijn gesteld, bij e-mail van 18 maart 2018 toegelicht.
2.19.
Bij beschikking van 19 maart 2018 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank het verzochte verbod jegens [gedaagde] toegewezen (het ook jegens AMS gevorderde verbod werd afgewezen), in de zin dat Zavod Prodmash is bevolen om binnen twee uur na betekening van de beschikking de inbreuk op conclusie 1 van EP 363 te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het aanbieden of verhandelen van producten die inbreuk maken op conclusie 1 van EP 363 op de beurs met veroordeling van Zavod Prodmash tot betaling van een dwangsom van € 20.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat zij in strijd handelt met het bevel, dan wel, zulks ter keuze van Zavod Prodmash, een dwangsom van € 10.000,- voor ieder product dat zij in strijd met dit bevel aanbiedt of verhandeld, met een maximum van € 60.000,- (hierna: de beschikking van 19 maart 2018).
2.20.
[gedaagde] heeft bij aanvang van de beurs op 20 maart 2018 geconstateerd dat Zavod Prodmash met haar botskussens op de beurs aanwezig was.
2.21.
Op 20 maart 2018 om 12:52 uur is de beschikking aan Zavod Prodmash betekend tijdens de beurs.
2.22.
Op 20 maart 2018 om 17:00 uur is Zavod Prodmash de verbeurte van een eerste dwangsom van € 20.000,- aangezegd. Vervolgens zijn Zavod Prodmash op 21 en 22 maart 2018 wederom dwangsommen, van steeds € 20.000,-, als zijnde verbeurd aangezegd.
2.23.
Bij verzoekschrift van 21 maart 2018 heeft [gedaagde] de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam op de voet van artikel 70 lid 7 ROW in verbinding met artikel 730 Rv verzocht om conservatoir beslag tot afgifte en op de voet van artikel 709 Rv tot onmiddellijke afgifte en gerechtelijke bewaring, een en ander ex parte.
2.24.
De rechtbank Amsterdam heeft het verzoek doorgeleid aan deze rechtbank met het verzoek het verzoekschrift door een rechter van deze rechtbank als plaatsvervangend voorzieningenrechter te laten behandelen, hetgeen is gebeurd. [gedaagde] heeft vervolgens zijn verzoek, na daartoe door de voorzieningenrechter van deze rechtbank in de gelegenheid te zijn gesteld, bij e-mail van 21 maart 2018 nader toegelicht.
2.25.
Bij beschikking van 21 maart 2018 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam onder meer verlof verleend tot het leggen van een conservatoir beslag tot afgifte op het botskussen van Zavod Prodmash, met bepaling dat deze in gerechtelijke bewaring zal worden gegeven en, voor zover deze niet onmiddellijk van de beursvloer kan worden verwijderd, deze door afdekking aan het zicht van het publiek van de beurs wordt onttrokken.
2.26.
Op 21 maart 2018 is deze beschikking betekend aan Zavod Prodmash. Als gevolg hiervan is het botskussen in beslag genomen en in gerechtelijke bewaring gegeven.
3
Het geschil
3.1.
Zavod Prodmash vordert, kort gezegd, dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
het bevel in de beschikking van 19 maart 2018 opheft;
[gedaagde] gebiedt tot betaling van een voorschot op schadevergoeding;
[gedaagde] gebiedt een rectificatie te plaatsen, versterkt met een onmiddellijk opeisbare dwangsom,
[gedaagde] veroordeelt in de redelijke en evenredige proceskosten van Zavod Prodmash overeenkomstig artikel 1019h Rv.
3.2.
Zavod Prodmash legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de ex parte maatregelen in de beschikking van 19 maart 2018 ten onrechte zijn opgelegd. Zij voert daartoe het volgende aan.
3.2.1.
[gedaagde] heeft de voorzieningenrechter in het verzoekschrift verkeerd voorgelicht. De verleningsgeschiedenis van het octrooi is onjuist en onvolledig weergegeven. [gedaagde] vermeldt in het verzoekschrift dat tegen de verlening van het octrooi geen oppositie was ingesteld maar laat onvermeld dat die termijn nog niet was verstreken. Voorts spreekt [gedaagde] over “inbreukmakende producten in Rusland” maar vermeldt [gedaagde] niet dat de Russische octrooiaanvraag op 27 maart 2017 werd geacht te zijn ingetrokken.
3.2.2.
De voor het bevel vereiste spoedeisendheid ontbrak. [gedaagde] had Zavod Prodmash blijkens haar sommatiebrief van 5 mei 2017 al een jaar op de korrel. Sinds januari 2018 had [gedaagde] kunnen weten dat Zavod Prodmash op de Intertraffic beurs zou staan omdat de deelnemers van de beurs toen al op de website van de beurs stonden vermeld. [gedaagde] had dus voldoende tijd om een inter partes kort geding te entameren, maar heeft dat nagelaten. Het afwachten van een vonnis in een inter partes kort geding zou ook niet tot onherstelbare schade voor [gedaagde] hebben geleid.
3.2.3.
Er is een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi in de oppositieprocedure wordt herroepen door het EOB of dat (het Nederlandse deel van) het octrooi door de bodemrechter wordt vernietigd. Als het octrooi al geldig wordt geacht dan maakt Zavod Prodmash daarop geen inbreuk.
3.2.4.
Door het voorgaande en de ruchtbaarheid die [gedaagde] aan het bevel heeft gegeven, heeft Zavod Prodmash de nodige schade geleden en lijdt zij nog altijd schade.
3.3.
[gedaagde] voert gemotiveerd verweer, uitmondend in, zakelijk weergegeven, afwijzing van het herzieningsverzoek en de nevenvorderingen, bevestiging van het bevel en veroordeling van Zavod Prodmash in de redelijke en evenredige proceskosten op de voet van 1019h Rv, te vermeerderen met wettelijke rente. [gedaagde] betoogt daartoe het volgende.
3.3.1.
Zavod Prodmash heeft drie maanden gewacht met het starten van een herzieningsprocedure, waardoor spoedeisend belang bij de behandeling van haar klachten ontbreekt.
3.3.2.
Zavod Prodmash lijdt geen schade, omdat [gedaagde] een versnelde behandeling van de oppositieprocedure bij het EOB heeft verzocht.
3.3.3.
Het octrooi is nieuw en inventief en om die reden geldig. Het botskussen van Zavod Prodmash maakt inbreuk op het octrooi. De in dat botskussen aanwezige kokervormige elementen, (de combinatie van) glijsteunen en verbindingsplaten, vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi.
3.3.4.
De overige verwijten die Zavod Prodmash [gedaagde] maakt zijn onterecht. Bovendien zouden die verwijten, indien al correct, de voorzieningenrechter niet tot een ander oordeel hebben gebracht.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
bevoegdheid
4.1.
De voorzieningenrechter is bevoegd van de gevorderde herziening van het bij beschikking van 19 maart 2018 gegeven bevel kennis te nemen, nu de voorzieningenrechter van deze rechtbank dat bevel heeft opgelegd (artikel 1019e lid 3 Rv).
spoedeisend belang
4.2.
Het betoog van [gedaagde] dat Zavod Prodmash geen spoedeisend belang heeft bij behandeling van haar klachten faalt. Het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen volgt al uit het voortduren van het aan Zavod Prodmash opgelegde bevel. Dat Zavod Prodmash niet bijzonder voortvarend is geweest met de gevorderde herziening, doet daaraan niet af omdat aan de spoedeisendheid van de herziening of de termijn waarbinnen die is gevorderd, niet dezelfde stringente eisen hoeven te worden gesteld als aan van het ex parte bevel waarbij van het beginsel van hoor en wederhoor wordt afgeweken.
formele punten
4.3.
Zovad Prodmash is van mening dat de beschikking van 19 maart 2018 moet worden herzien en voert daartoe behalve de nietigheids- en niet-inbreuk argumentatie ook aan dat [gedaagde] de voorzieningenrechter in het ex parte verzoekschrift onjuist en onvolledig heeft voorgelicht. Die punten zullen eerst worden behandeld om daarna in te gaan op de gestelde nietigheid en non-inbreuk op EP 361.
4.4.
Schending van artikel 21 Rv in een ex parte procedure kan tot herziening van de afgegeven beschikking leiden wanneer de niet gemelde informatie van aanzienlijk belang is voor de op het verzoek te nemen beslissing. Dit betekent dat de voorzieningenrechter, indien de feiten volledig en naar waarheid waren gepresenteerd, het verzoek had afgewezen of aan het gegeven bevel andere voorwaarden had verbonden.
4.5.
Uitgaande van deze toets slagen de in 3.2.1. genoemde klachten slagen niet, reeds omdat Zavod Prodmash heeft verzuimd aan te geven op welke wijze een en ander het oordeel van de voorzieningenrechter zou hebben beïnvloed (in de in r.o. 4.4. bedoelde zin) en haar betoog in zoverre dus onvoldoende heeft onderbouwd. Die beïnvloeding kan overigens ook niet worden ingezien. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is ambtshalve bekend met de duur van de oppositietermijn voor een Europees octrooi en zal aan de hand van de verleningsdatum van het onderhavige octrooi onderkend hebben dat oppositie ten tijde van het verzoekschrift nog mogelijk was. Waarin het octrooi zich onderscheidt van de stand van de techniek wordt in paragraaf 14 van het verzoekschrift verder voldoende duidelijk tot uitdrukking gebracht en dat de Russische parallelle aanvrage nog niet was verleend, wordt in paragraaf 26 expliciet vermeld.
4.6.
De stelling van Zavod Prodmash dat [gedaagde] te lang heeft stilgezeten en het voor een ex parte bevel zeer spoedeisende belang daarom zou ontbreken, wordt verworpen. De sommatiebrief van 5 mei 2017 zag slechts op activiteiten die in Rusland inbreuk zouden kunnen maken op de parallelle Russische octrooiaanvrage van [gedaagde] . [gedaagde] heeft betwist dat hij eerder dan 8 maart 2018 bekend raakte met de aanwezigheid van Zavod Prodmash op de Intertraffic beurs en Zavod Prodmash heeft haar andersluidende stelling niet aannemelijk gemaakt, zodat van die datum wordt uitgegaan. Bij die stand van zaken wordt niet aannemelijk geacht dat het geschil in een
inter partes
kort geding voor aanvang van de beurs op 20 maart 2018 had kunnen worden afgerond. Ook dit argument kan daarom niet tot herziening van het bevel leiden.
geldigheid
4.7.
Meer inhoudelijk betoogt Zavod Prodmash dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat het octrooi, vanwege gebrek aan nieuwheid en inventiviteit, in een bodemprocedure nietig wordt bevonden (in welk geval zij geen inbreuk zou (kunnen) maken).
4.8.
Zavod Prodmash beroept zich in de dagvaarding op (bepaalde combinaties van) KR 121, US 516, US 520 en US 716. [gedaagde] heeft de nietigheidsargumentatie bij conclusie van antwoord gemotiveerd betwist. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft Zavod Prodmash haar stellingen dat het octrooi nietig is op grond van US 516 en US 716, niet nader onderbouwd zodat die als onvoldoende onderbouwd worden verworpen. De voorzieningenrechter gaat voorbij aan het nietigheids-betoog voor zover dat is gestoeld op US 520 in combinatie met KR 121. Zavod Prodmash heeft deze combinatie voor het eerst bij pleidooi aangevoerd. Dat is te laat. In de dagvaarding is het beweerdelijke gebrek aan inventiviteit enkel vanuit KR 121 als vertrekpunt (in combinatie met US 520) gesteld. Op de omgekeerde combinatie van deze prior art, die bij de toepassing van de
problem solution approach
tot een andere uitkomst zou kunnen leiden, behoefde [gedaagde] niet bedacht te zijn en daarom wordt de argumentatie op basis van die combinatie ambtshalve geweigerd wegens strijd met de goede procesorde.
4.9.
Gezien het voorgaande staat nog slechts ter beoordeling gebrek aan nieuwheid ten opzichte van KR 121 en US 520 en gebrek aan inventiviteit op basis van de combinatie KR 121/US 520. Alvorens daartoe over te gaan, zal eerst worden ingegaan op de bijdrage van EP 361 van de stand van de techniek.
claim construction
4.10.
EP 361 ziet op een botskussen dat zich ten opzichte van de stand van de techniek afzet tegen botskussens die met
‘support’ en ‘guide bars’
werken zoals het in de beschrijvingsinleiding genoemde Amerikaanse octrooi US 516 of botskussens afgebeeld in figuren 1 t/m 3 (die de prior art weergeven) van het octrooi, of zoals in US 520 welk document een botskussen openbaart volgens de aanhef van conclusie 1. Het octrooi voegt aan de stand van de techniek toe dat een botskussen kan worden voorzien van verbindingsplaten,
‘connecting plates (20)’
ter vervanging van een corresponderend aantal glijsteunen,
‘sliding supports (3)’
. Hieronder is links de (in het octrooi weergegeven) stand van de techniek afgebeeld en rechts figuur 6 van EP 361. De
‘connecting plate’
is rood ingekleurd.
Deze
‘connecting plates’
nemen een deel van de functie van de glijsteunen over. Zij zorgen ervoor dat bij een botsing de kracht axiaal, in de lengte van het botskussen, wordt doorgegeven. Zonder
‘connecting plates’
zouden de verscheidene buisvormige elementen,
‘tubular elements (4)’
kunnen ombuigen of knikken. Als dat gebeurt, worden de krachten niet goed meer doorgeleid naar het volgende
‘tubular element’
. Het botskussen functioneert dan niet meer naar behoren. De
‘connecting plates’
worden gemonteerd tussen twee elkaar opvolgende
‘tubular elements’
en wel zo - kort gezegd - dat het eerste einde (
‘first end’ (10)
) van
‘tubular element (23)’
(de linkerkant) gemonteerd zit aan de
‘fixing plate (14)’
van de
‘sliding support’
en het andere einde
(‘second end’)
(de rechterkant) aan de
‘connecting plate’
, terwijl het opvolgende
‘tubular element (24)’
met zijn eerste einde (de linkerkant) gemonteerd zit aan de
‘connecting plate’
en het tweede einde (de rechterkant) aan de opvolgende
‘support member’
(zie paragraaf [0041]). Het toepassen van
‘connecting plates’
ter vervanging van
‘sliding supports’
heeft volgens het octrooi het voordeel van een kleiner aantal componenten, lagere productieskosten (de
‘connecting plates’
zijn goedkoper dan
‘sliding supports’)
en een snellere montage (vgl. paragraaf [0016] en [0040]).
KR 121 - conclusie 1 niet nieuw / inventief ten opzichte van KR 121
4.11.
Vooropgesteld zij dat een octrooi niet nieuw is indien alle relevante kenmerken daarvan expliciet of impliciet op een directe en ondubbelzinnige wijze aan de gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, worden geopenbaard in één enkele vindplaats behorend tot de stand van de techniek.
4.12.
Dat conclusie 1 van EP 361 zou worden geanticipeerd door KR 121, zoals Zavod Prodmash stelt onder verwijzing naar de in dat document geopenbaarde
‘separate plate members’
400, wordt niet gevolgd. Bedoelde plaatdelen zijn tussen de oude banden (101) in een
‘waste tire member of framework’
110 opgenomen. Als onderdeel 110 al kan worden aangemerkt als een
‘tubular element’
zoals in het octrooi, dan geldt dat de daarin voorkomende plaatdelen 400 (zie figuren 10a en 11a in 2.12.) niet twee opeenvolgende
‘tubular elements’
scheidt en dus niet als een
‘connecting plate’
20 kan worden beschouwd in de zin van conclusiekenmerk 7.2 van het octrooi. Voor zover Zavod Prodmash heeft bedoeld te stellen dat de oude banden in onderdeel 110 als
‘tubular elements’
moeten worden aangemerkt, gaat die stelling niet op nu dat niet een zinvolle uitleg van KR 121 is. In dat verband is relevant dat Zavod Prodmash blijkens haar
claim chart
in paragraaf 57 van de dagvaarding zelf van mening was dat de
‘tubular elements’
in KR 121 bestonden in
‘
A plurality of waste tire members, supported by plate members’
[in de door Zavod Prodmash aangehaalde tekst van de machinevertaling, vzr] en daarbij kennelijk ook nog eens het oog heeft gehad op
‘plate members’
120,121 ‘
which move in the compression direction
[in opnieuw de door Zovad Prodmash aangehaalde tekst van de machinevertaling, vzr]
’
(die ter bescherming aan de buitenzijde van de reeks banden zijn aangebracht, zie bijv. Figuur 10a) en niet op
‘separate plate members’
400. Bovendien heeft [gedaagde] terecht aangevoerd dat de plaatdelen 400 ook niet worden gebruikt ter vervanging van een
‘certain corresponding number of sliding supports’
zoals het octrooi in conclusiekenmerk 7.1 vereist. In het botskussen van KR 121 zorgen de plaatdelen 400 er immers niet voor dat er minder
‘diaphragms’
130 (glijsteunen) hoeven te worden gebruikt.
4.13.
Nu conclusie 1 van het octrooi nieuw wordt geoordeeld ten opzichte van KR 121 omdat daarin geen
‘connecting plates’
worden geopenbaard, strandt ook het betoog van Zavod Prodmash dat die conclusie inventiviteit ontbeert. Dat betoog veronderstelt dat de enige verschilmaatregel bestaat in het verschil tussen onomkeerbare (plastische) en omkeerbare (elastische) drukvervorming (conclusiekenmerken 5 en 7.2 vereisen immers dat de
‘tubular elements’
zo zijn ingericht dat zij onomkeerbaar inklappen
(‘irreversable compressive deformation’)
respectievelijk dat de
‘connecting plates’
de twee opeenvolgende
‘tubular elements’
scheidt
‘for ensuring that they axially incur the plastic compressive deformation.’
) maar uit het vorenstaande volgt dat die veronderstelling onjuist is omdat de verbindingsplaten eveneens een verschilmaatregel vormen. Dat de vakman op basis van KR 121, dat een elastisch vervormbaar systeem openbaart, niettemin zonder inventieve denkarbeid op een plastisch vervormbaar systeem
zou
(en niet: kon) uitkomen en daarbij ook nog eens - door toepassing van verbindingsplaten - een aantal glijsteunen achterwege zou laten, is door Zavod Prodmash niet gemotiveerd onderbouwd. In KR 121 is daar in ieder geval geen pointer voor te vinden. De oplossing kan ook niet worden gevonden in US 520. Waarom de combinatie van KR 121 met US 520, dat anders dan KR 121 op een plastisch systeem van drukvervorming ziet, voor de vakman voor de hand ligt, heeft Zavod Prodmash niet toegelicht. Bovendien openbaart ook US 520 - zoals hierna duidelijk zal worden - geen verbindingsplaten. De stelling dat de vakman ten slotte op basis van zijn algemene vakkennis tot de uitvinding zou komen, wordt reeds verworpen omdat [gedaagde] er terecht op heeft gewezen dat Zavod Prodmash, ook nadat [gedaagde] tegen deze kale stelling bij conclusie van antwoord bezwaar had gemaakt, die vakkennis niet met stukken (bijvoorbeeld handboeken) heeft onderbouwd. In afwezigheid daarvan kan slechts worden geconcludeerd dat het gestelde gebrek aan inventiviteit van conclusie 1 voortvloeit uit kennis van de uitvinding, en dus gebaseerd is op hindsight.
US 520 - conclusie 1 niet nieuw / inventief ten opzichte van US 520
4.14.
Anders dan Zavod Prodmash betoogt, openbaart US 520 niet direct en ondubbelzinnig de
‘connecting plates’
tussen de
‘tubular elements’
volgens het octrooi. De verwijzing van Zavod Prodmash naar paragraaf [0019] van US 520 kan haar niet baten. Die paragraaf leert de vakman slechts dat het botskussen (in US 520
‘crash cushion’
of
‘energy-absorbing device’
genoemd en bestaande uit
‘a plurality of [pre-bent] crush zones 102’
)
‘may be formed from a single sheet of material or may be formed from multiple sheets of material in any suitable manner’
. De
‘crush zones’
van de
‘energy-absorbing device’
(zie figuur 1A) mogen afzonderlijk van elkaar gemaakt worden en dan gelast of op andere wijze met elkaar verbonden worden. De plaats waar die onderdelen aan elkaar gelast of anderszins verbonden zijn, kan naar voorlopig oordeel onmogelijk worden aangemerkt als een verbindingsplaat in de zin van het octrooi. Daarmee is conclusie 1 nieuw.
4.15.
Dat de vakman op basis van US 520, althans zijn algemene vakkennis (die Zavod Prodmash niet nader heeft onderbouwd, zie r.o. 4.13.), tot het botskussen volgens conclusie 1 van het octrooi zou komen, is gebaseerd op hindsight. US 520 bevat geen enkele suggestie dat een deel van de glijsteunen
(‘support posts 312’)
vervangen zou kunnen worden voor minder kostbare en complexe elementen zoals verbindingsplaten, ook niet in de eerst bij pleidooi aangehaalde paragrafen [0031] en [0032] welke immers slechts
betrekking hebben op de verschillende wijzen waarop de inklapbare elementen aan elkaar kunnen worden verbonden
(bolting, welding or other suitable joining processes)
. US 520 leert de vakman wel het gebruik van met de grond verbonden glijsteunen ter ondersteuning van de inklapbare elementen. Waarom de vakman glijsteunen in US 520 zou weglaten, wordt door Zavod Prodmash niet gemotiveerd althans voor zover zij zou menen dat dit kan volgen uit het woord
‘may’
in paragraaf [0032] van US 520, wordt die zienswijze verworpen nu dat woord nu juist betrekking heeft op het
toevoegen
van glijsteunen. Het is ook niet duidelijk geworden waarom de vakman de glijsteunen vervolgens zou vervangen door verbindingsplaten. Zavod Prodmash is op de weerlegging door [gedaagde] op dit punt bij pleidooi ook niet meer teruggekomen.
4.16.
Een en ander leidt tot het voorlopig oordeel dat conclusie 1 in het licht van US 520 ook inventief is.
4.17.
Dit betekent dat het octrooi voorshands geldig is.
inbreuk
4.18.
Tot slot voert Zavod Prodmash als grond voor herziening aan dat zij geen inbreuk maakt op het octrooi. Zavod Prodmash brengt daartoe naar voren dat haar botskussen niet voldoet aan conclusiekenmerken 4, 6, 7 en 8, 8.1 en 8.2.
4.19.
Zavod Prodmash heeft ter gelegenheid van de mondelinge behandeling conclusiekenmerk 4 onbesproken gelaten onder erkenning dat het achterste deel van haar botskussen kokervormige elementen heeft. Het voorgaande is al voldoende voor het oordeel dat het botskussen van Zavod Prodmash leest op conclusiekenmerk 4. Dit betekent ook dat niet relevant is dat de voorkant van het botskussen een zigzagvorm heeft.
4.20.
Zavod Prodmash beroept zich er in het kader van conclusiekenmerk 6 op dat haar onderstel niet aan een
fixing plate
(bevestigingsplaat) is bevestigd maar aan een balk tussen het onderstel en de bevestigingsplaat in. De voorzieningenrechter volgt dit betoog niet. Conclusiekenmerk 6 vereist slechts dat iedere sliding support (glijsteun) (3) een fixing plate (bevestigingsplaat) (14) omvat en een onderstel (15)
‘which is connected to the fixing plate (14) and which engages with the guide rail (2)’
. Het botskussen van Zavod Prodmash voldoet daaraan. Dat het onderstel is verbonden aan een rechthoekige balk/frame waarin de bevestigingsplaat is vervat (vgl. de vijfde afbeelding in 2.2.), is dus voor de beoordeling niet relevant. Immers, het octrooi sluit niet uit dat de bevestigingsplaat door een balk wordt bevestigd aan het onderstel. Dat de frames en de geleidingsbalken van het botskussen van Zavod Prodmash (zij wijst op de golvende metalen platen aan de buitenkant)
‘support and guide bars’
(zoals in US 516) zouden zijn, is door [gedaagde] weersproken. [gedaagde] heeft aangevoerd dat die delen net als in het octrooi afdekplaten van de inklapbare elementen (‘
covers
(17)’ van de
‘tubular members
(4)’) zijn en dat het betoog van Zavod Prodmash ook technisch onjuist is omdat er van enige geleiding van axiale krachten door deze platen geen sprake is. Zavod Prodmash is op haar andersluidende standpunt ter zitting niet meer ingegaan zodat haar betoog op dit punt als onvoldoende onderbouwd wordt verworpen en van de juistheid van [gedaagde] ’s betoog wordt uitgegaan.
4.21.
Zavod Prodmash betoogt verder dat in haar botskussen van een verbindingsplaat geen sprake is. De door [gedaagde] bedoelde ‘verbindingsplaat’ zou ‘slechts het uiteinde van de koker’ betreffen waarmee deze aan de volgende koker kan worden vastgemaakt. Zavod Prodmash bedoelt aldus te betogen dat de ‘verbindingsplaat’ aan het kokervormige element is vast gelast, met als gevolg dat van een
separate
verbindingsplaat geen sprake is. Als dat anders zou zijn, heeft het botskussen van Zavod Prodmash steeds twee verbindingsplaten die met elkaar verbonden zijn. Bij twee ‘verbindingsplaten’ kan van (vervanging van) een ‘corresponderend aantal’ glijsteunen geen sprake zijn, aldus nog steeds Zavod Prodmash, omdat voor iedere ontbrekende glijsteun er niet één verbindingsplaat, maar twee zijn. Dit betoog faalt. De verbindingsplaten zijn te onderscheiden van de
‘tubular elements’
en vormen een afscheiding daartussen. De vakman zou begrijpen dat hoe die verbindingsplaten aan de
‘tubular elements’
zijn bevestigd voor het octrooi niet relevant is. Bedoelde bevestiging mag, zoals bij het botskussen van Zavod Prodmash, een lasverbinding zijn of een andere wijze van bevestiging, bijvoorbeeld met moeren. Het octrooi vereist slechts dat er tussen de
‘tubular elements’
een verbindingsplaat is aangebracht. In het botskussen van Zavod Prodmash is dat het geval. Het standpunt dat het octrooi zou vereisen dat telkens één glijsteun door één verbindingsplaat wordt vervangen, kan dan ook niet worden gevolgd althans als daarmee zou worden betoogd dat een verbindingsplaat om die reden niet uit twee plaatdelen kan bestaan, wordt die lezing verworpen omdat die is gebaseerd op een
‘mind unwilling to understand’
.
4.22.
Ten slotte zouden bij het botskussen van Zavod Prodmash de uiteinden van de kokervormige elementen niet zijn bevestigd aan verbindingsplaten of bevestigingsplaten zoals bedoeld in het octrooi omdat - zo begrijpt de voorzieningenrechter - het eerste uiteinde is bevestigd aan een ander kokervormig element en het tweede uiteinde is bevestigd aan een frame dat als
‘guide and support bar’
moet worden aangemerkt. Dit betoog is gebaseerd op de hiervoor verworpen argumenten dat het botskussen van Zavod Prodmash geen verbindingsplaten zou hebben omdat die aan het kokervormig element zijn gelast en dat het onderstel niet verbonden zou zijn met de bevestigingsplaat (14), maar aan het rechthoekige frame (zie r.o. 4.20. en 4.21.). Gelet daarop strandt ook dit betoog van Zavod Prodmash. Zavod Prodmash heeft voor het eerst bij pleidooi gesteld dat ook anderszins niet aan conclusiekenmerk 8 is voldaan. Volgens haar is het kokervormige element in het botskussen van Zavod Prodmash bevestigd aan - in de termen van het octrooi - de eerste verbindingsplaat (21), terwijl volgens conclusiekenmerk 8.2 het kokervormige element optioneel aan de tweede verbindingsplaat (22) zou moeten zijn bevestigd. De voorzieningenrechter gaat aan dit betoog voorbij voor zover het (opnieuw) is gebaseerd op de redenering dat twee plaatdelen niet samen één verbindingsplaat kunnen vormen (zie 4.21.). Voor zover Zavod Prodmash heeft bedoeld aan haar betoog een andere redenering ten grondslag te leggen, heeft Zavod Prodmash die redenering onvoldoende onderbouwd, zodat het betoog ook in zoverre wordt gepasseerd.
4.23.
Zavod Prodmash heeft nog opgeworpen dat haar botskussen buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt en niets anders doet dat het toepassen van de stand van de techniek althans een niet-inventieve variant daarvan (Gillette-verweer). Zavod Prodmash legt aan dat betoog ten grondslag dat haar botskussen
‘support and guide bars’
heeft net als in de stand van de techniek. Omdat het botskussen van Zavod Prodmash zoals hiervoor is geoordeeld geen
‘support and guide bars’
heeft, gaat haar Gillette-verweer niet op.
4.24.
Dit betekent dat naar voorlopig oordeel het botskussen van Zavod Prodmash inbreuk maakt op het octrooi.
slotsom
4.25.
Uit het vorenstaande volgt dat de door Zavod Prodmash gevoerde argumenten niet maken dat de stellingen die [gedaagde] in het kader van de ex parte procedure heeft betrokken, niet meer aannemelijk zijn. De vordering tot herziening van de beschikking (vordering A) wordt dan ook afgewezen. Dit betekent dat ook de gevraagde schadevergoeding (vordering B) en rectificatie (vordering C) niet voor toewijzing in aanmerking komen. De slotsom is dat de vorderingen worden afgewezen.
proceskosten
4.26.
Zavod Prodmash zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [gedaagde] vordert vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Partijen hebben hun op 26 juli 2018 aan de rechtbank gezonden e-mailberichten over een proceskostenafspraak ter zitting mondeling toegelicht. Relevant is dat de afspraak inhoudt dat beide partijen de proceskosten begroten op € 75.000,-. De voorzieningenrechter begroot de proceskosten van [gedaagde] dan ook op voornoemd bedrag. De proceskostenveroordeling zal, zoals onweersproken verzocht, worden vermeerderd met de wettelijke rente en uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vorderingen af,
5.2.
veroordeelt Zavod Prodmash in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 75.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek indien dit bedrag niet binnen veertien dagen na heden is voldaan,
5.3.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 31 augustus 2018.
Deze vertaling is door Zavod Prodmash als aanvullende productie EP42 overgelegd nadat [gedaagde] - terecht - bezwaar had gemaakt tegen de belabberde kwaliteit van de door het EOB gepubliceerde machinevertaling en is door de voorzieningenrechter gebruikt om de inhoud van het Koreaanse gebruiksmodel te kunnen begrijpen.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering