ECLI:NL:RBDHA:2018:9148
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel - voorzieningenrechter
zaaknummer / rolnummer: C/09/553420 / KG ZA 18-506
Vonnis in kort geding van 30 juli 2018
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CHATEAU DE LA GARDE BV
,
gevestigd te Huizen,
eiseres,
advocaat: mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CLUSIUS HERITAGE BV
,
statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Katwijk,
gedaagde,
advocaat: mrs. T. Berendsen en P. van Boxtel te 's-Hertogenbosch.
Partijen zullen hierna respectievelijk ‘Chateau de la Garde’ en ‘Clusius’ genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 29 mei 2018;
de akte houdende wijziging van eis en vermindering van eis van de zijde van Chateau de la Garde;
de door Chateau de la Garde overgelegde producties 1-8;
de door Clusius overgelegde producties 1-15;
de op 16 juli 2018 gehouden mondelinge behandeling, waarbij door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd.
1.2.
Ter zitting is vonnis bepaald op heden.
2
De feiten
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.
2.1.
Chateau de la Garde produceert en verkoopt wijn, onder meer onder de naam La Tulipe. Eén van de oprichters van Chateau de la Garde is de heer [A] (hierna: [A]), een Nederlandse wijnboer, schrijver en tv-presentator.
2.2.
Chateau de la Garde is houdster van de navolgende merkregistraties (hierna: de La Tulipe-merken):
het Benelux woordmerk ‘La Tulipe’, ingeschreven op 27 mei 1998, met registratienummer 631838 voor waren en diensten in klasse 21 (o.a. drinkglazen) en 33 (wijnen); en
het Internationale woordmerk ‘La Tulipe’, ingeschreven op 11 juni 2002, met registratienummer 783255 voor waren en diensten in klasse 21 (drinking glasses) en 33 (wines) met gelding voor onder meer de Europese Unie.
2.3.
Een voorbeeld van een fles La Tulipe wijn wordt hieronder afgebeeld.
2.4.
Clusius is een Nederlandse distilleerderij die handelt onder de naam Clusius Craft Distillers. Zij verkoopt vodka die (volledig, althans deels) is gemaakt van tulpenbollen (hierna: de vodka). De vodka wordt door Clusius aangeduid als ‘Dutch Tulip Vodka’ (hierna: het teken). Er worden twee varianten geproduceerd: een pure variant, waarvan 100% van de alcohol is gemaakt van tulpenbollen, en een “premium blend”, waarvan ongeveer 10% van de alcohol is gemaakt van tulpenbollen. De vodka wordt verkocht in flessen, die zijn voorzien van etiketten en een verpakking. De voorzijde van de flessen vodka wordt hieronder afgebeeld.
2.5.
Onder meer op de etiketten en de verpakking van de vodka gebruikt Clusius het volgende beeldmerk (hierna: het Clusius-beeldmerk):
2.6.
Op de verpakking van de vodka is voorts onder meer de volgende tekst afgedrukt:
“
TULIPS
Each bottle of Dutch Tulip Vodka PURE is made from at least 350 tulip bulbs. We use only 100% Dutch tulips. The tulips are grown on the low lying sandy day soil behind the Dutch coastal dunes (…)
PRODUCTION PROCESS
Clusius Craft Distillers has developed a unique distilling process (patent pending) that produces a premium vodka of unprecedented purity and beauty from organic Dutch tulip bulbs. (…)
”
2.7.
Op 16 oktober 2017 heeft Clusius het woordmerk ‘DUTCH TULIP VODKA’ geregistreerd. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft op 6 juni 2018 besloten de inschrijving van dit merk te weigeren op grond van artikel 2.11 lid 1 sub b en c BVIE
, omdat het merk beschrijvend is, nu het kan dienen tot aanduiding van soort of hoedanigheid van de in de klasse 33 genoemde waren (vodka). Voorts heeft Clusius op dezelfde datum nog een internationale en Beneluxinschrijving voor het beeldmerk ‘DUTCH TULIP VODKA’ ingediend eveneens voor klasse 33 (vodka), dat er als volgt uitziet:
3
Het geschil
3.1.
Chateau de la Garde vordert na wijziging van eis  samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Clusius beveelt:
ieder inbreukmakend gebruik van de La Tulipe-merken te staken en gestaakt te houden;
de afbeeldingen van de inbreukmakende producten (de voorzieningenrechter begrijpt: de flessen vodka en de verpakking daarvan) te (laten) verwijderen van de website www.dutchtulipvodka.com of enige andere website van Clusius waarop die producten staan afgebeeld, alsmede al het voorhanden zijnde promotiemateriaal waarop de inbreukmakende producten staan afgebeeld, af te geven ter vernietiging;
haar merken 'Dutch Tulip Vodka' door te (laten) halen;
haar professionele afnemers bij brief en e-mail te verzoeken de reeds geleverde inbreukmakende producten terug te sturen;
opgave te doen van de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die Clusius heeft geproduceerd, heeft besteld, in voorraad heeft en/of heeft verkocht in de Benelux, de namen en adressen van alle bij de verhandeling en productie van de inbreukmakende producten betrokken (rechts)personen, de inkoop-, kost- en verkoopprijs van de inbreukmakende producten die Clusius heeft betaald en/of gerekend, en het totaalbedrag aan bruto- en nettowinst die Clusius heeft behaald met de verkoop van de inbreukmakende producten, vergezeld van een verklaring van een registeraccountant en de relevante documenten;
de resterende voorraad inbreukmakende producten te (doen) vernietigen in aanwezigheid van een deurwaarder;
een rectificatie te plaatsen op haar websites waarop de inbreukmakende producten worden c.q. zijn verkocht;
een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Clusius in de volledige kosten van dit geding op grond van artikel 1019h Rv
.
3.2.
Chateau de la Garde legt hieraan - zakelijk weergegeven - ten grondslag dat het gebruik van het teken ‘Dutch Tulip Vodka’, op de wijze zoals thans geschied op de flessen vodka en de verpakkingen, een inbreuk vormt op de merkenrechten van Chateau de la Garde in de zin van de artikel 2.20 lid 1 sub b en sub c BVIE. Het teken ‘Dutch Tulip Vodka’ wordt door Clusius gebruikt als merk en stemt zodanig overeen met de La Tulipe-merken dat daardoor sprake is van verwarringsgevaar. Het teken wordt immers gebruikt voor soortgelijke waren als de La Tulipe-merken en het heeft grote auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming met die merken. La Tulipe is bovendien een bekend merk, nu al sinds 1995 wijnen onder die naam op de markt zijn en de La Tulipe wijnen sinds 1998 worden verkocht in supermarkt Albert Heijn, zowel in Nederland als in België. De La Tulipe wijnen worden prominent bij het publiek onder de aandacht gebracht, onder meer via het tijdschrift Allerhande en de AH Bonusfolders, alsmede online. Door het gebruik van ‘Dutch Tulip Vodka’ bestaat het gevaar dat het publiek een verband legt met de La Tulipe-merken, dan wel met [eiser], waardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de La Tulipe-merken.
3.3.
Clusius voert gemotiveerd verweer dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat hij bevoegd is kennis te nemen van het geschil. Chateau de la Garde heeft aan haar vordering inbreuk op haar Beneluxmerk ten grondslag gelegd, zodat deze bevoegdheid volgt uit artikel 4.6 lid 1 BVIE, aangezien Clusius haar woonplaats heeft in Nederland, in dit arrondissement. Voor zover Chateau de la Garde aan haar vordering tevens inbreuk op haar internationale merkinschrijving met werking in de Europese Unie ten grondslag heeft gelegd, volgt deze bevoegdheid uit artikel 182 in verbinding met artikel 123 lid 1, artikel 124 onder a, 125 lid 1 en 131 lid 1 van de UMVo
in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De bevoegdheid is overigens tussen partijen niet in geschil.
Beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen
4.2.
Chateau de la Garde betoogt dat het gebruik van het teken ‘Dutch Tulip Vodka’ een inbreuk vormt op haar merkrechten. Clusius heeft zich hiertegen primair verweerd door een beroep te doen op de beperking als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE (en artikel 14 lid 1 sub b UMVo, voor zover de vorderingen van Chateau de la Garde zijn gebaseerd op het internationale woordmerk). Hierover overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
4.3.
Op grond van voormelde bepalingen kan een merkhouder een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake onder meer soort, kwaliteit, hoeveelheid en bestemming van de waren of diensten of andere kenmerken van de waren of diensten, mits sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het aan deze bepalingen ten grondslag liggende algemeen belang is dat dergelijke tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven.
4.4.
Naar voorlopig oordeel is ‘Dutch Tulip Vodka’, meer in het bijzonder het element ‘Tulip’, een verwijzing naar de soort of kwaliteit van de waar, danwel het kenmerk van welke plant gemaakt is, aangezien Nederlandse tulpen(bollen) in het productieproces van de vodka worden gebruikt. Het woord “Tulip” verwijst immers naar het belangrijkste, althans het onderscheidende ingrediënt van de door Clusius geproduceerde vodka. Het gebruik hiervan dient vrij te blijven voor de hier aan de orde zijnde waren. Op zich beseft ook Chateau de la Garde dat op de fles vermeld mag worden dat de vodka wordt gemaakt van tulpen(bollen) (pleitnota 7.3). Dit gebruik is evenwel niet toegestaan indien het teken gebruikt wordt in strijd met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel. Daarvan is sprake indien de gebruiker deloyaal handelt jegens de merkhouder. Bij de beoordeling of sprake is van een deloyaal gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren van de derde en de houder van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. In dat kader moet de rechter de opmaak van flessen en etiketten als relevante omstandigheden laten meewegen
.
4.5.
Chateau de la Garde heeft betoogd dat het gebruik van het teken ‘Dutch Tulip Vodka’ door Clusius in strijd is met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel. Daartoe heeft Chateau de la Garde onder meer bepleit dat Clusius het teken gebruikt als merk, nu zij het teken als merk heeft geregistreerd en zij houdster is van verschillende domeinnamen waarin het teken voorkomt. Ook benadrukt Chateau de la Garde dat Clusius het woord “Tulip” op de verpakkingen van de vodka gestileerd heeft afgedrukt, en daarbij bovendien een groter lettertype heeft gebruikt dan bij de woorden “Dutch” en “Vodka”. Het teken is bovendien (veel) groter op de verpakkingen afgedrukt dan het Clusius-beeldmerk.
4.6.
In dit geval is de voorzieningenrechter van oordeel dat Clusius zich niet deloyaal jegens Chateau de la Garde gedraagt door het teken op het etiket en de verpakkingen van de vodka te plaatsen, ook niet nu dit prominent gebeurt. Daartoe is het volgende redengevend.
4.7.
Niet is gebleken dat door Clusius met het gebruik van het teken ‘Dutch Tulip Vodka’ de suggestie wordt gewekt dat een commerciële band bestaat met Chateau de la Garde en/of [eiser], of dat producten onder het teken ‘Dutch Tulip Vodka’ in enig verband staan tot de La Tulipe wijnen. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat Clusius voldoende heeft toegelicht dat het teken ‘Dutch Tulip Vodka’, met de nadruk op het woord “Tulip”, groot op de verpakkingen van de vodka is afgedrukt, omdat het gebruik van dit ingrediënt de vodka onderscheidt van andere vodka’s, die doorgaans worden geproduceerd uit graan of aardappelen. Een en ander is tevens uitgebreid toegelicht op de verpakking van de vodka, zodat kan worden aangenomen dat het publiek de vermelding van het teken ook als beschrijving van het belangrijkste/onderscheidende ingrediënt en de bereidingswijze van de vodka zal percipiëren. Het publiek zal de aanduiding te meer voor beschrijvend houden omdat het in de branche, meer in het bijzonder voor vodka’s gemeengoed is om op de fles prominent, vaak even prominent als het betreffende merk of prominenter zelfs, een toegevoegde smaak (bijvoorbeeld lemon) of de organische grondstof te vermelden. De beschrijvendheid van het woord ‘Tulip’ wordt voorts onderstreept doordat het is omgeven door andere beschrijvende woorden ‘Dutch’ en ‘Vodka’, die niet veel onderdoen qua prominentheid. Het feit dat de vodka’s zijn geproduceerd uit tulpenbollen verklaart bovendien de relatief hoge prijs van de vodka (met name de pure variant), hetgeen temeer reden is voor Clusius om het woord “Tulip” nadruk te geven op de verpakkingen. De omstandigheid dat de “premium blend” variant van de vodka niet volledig is gemaakt van tulpenbollen, doet hier niet aan af, nu Clusius heeft toegelicht dat ook de alcohol in deze variant voor (ongeveer) 10% is gemaakt van tulpenbollen.
4.8.
Ook heeft Clusius terecht erop gewezen dat er toch wel een onderscheid is te maken tussen de licht alcoholische dranken, zoals wijn, en de zwaar alcoholische dranken, zoals vodka. Een verband leggen met de wijn van het merk La Tulipe ligt ook daarom niet onmiddellijk voor de hand.
4.9.
Voorts heeft Clusius terecht aangevoerd dat de manier waarop het woord “Tulip” op de verpakkingen is weergegeven, te weten gestileerd en cursief, (juist) in grote mate afwijkt van de wijze waarop de La Tulipe-merken op verpakkingen van de La Tulipe wijnen zijn aangebracht. Van een deloyaal ‘dicht aanschurken’ tegen het merk zoals dat gebruikt wordt is daarom geen sprake. Bovendien zijn de flessen vodka en verpakkingen consequent voorzien van het Clusius‑beeldmerk. Hieruit kan derhalve evenmin een aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de vodka en Chateau de la Garde, dan wel [eiser] worden afgeleid. Chateau de la Garde heeft terecht opgemerkt dat het Clusius-beeldmerk kleiner is afgedrukt dat het teken ‘Dutch Tulip Vodka’. Desondanks wordt het Clusius-beeldmerk prominent onder de aandacht van het publiek gebracht, nu het Clusius-beeldmerk (inclusief tekening van het hoofd van de botanicus Carolus Clusius) op de voorzijde van iedere fles is afgedrukt, midden op de fles en direct onder de hals van de fles. Dat (bewust) geen aandacht wordt gevestigd op het Clusius-beeldmerk, zodat de aandacht van het publiek uitsluitend en op deloyale wijze naar het teken ‘Dutch Tulip Vodka’ wordt getrokken en bij het publiek de indruk zal ontstaan dat een verband bestaat met de La Tulipe wijnen, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter daarom onvoldoende aannemelijk geworden.
4.10.
Weliswaar gebruikt Clusius domeinnamen waarin het teken ‘Dutch Tulip Vodka’ voorkomt, en heeft Clusius het teken als merk geregistreerd, maar dit is - gezien het voorgaande - op zichzelf beschouwd onvoldoende om aan te nemen dat Clusius het teken deloyaal jegens Chateau de la Garde gebruikt. Daarbij is tevens relevant dat de registratie van het teken door de BBIE is geweigerd, vanwege de beschrijvende aard van het teken. Die weigering bevestigt de bevindingen in dit vonnis.
4.11.
Het gegeven dat zowel op de La Tulipe wijnen, als op de flessen vodka tevens een afbeelding van een tulp is opgenomen, maakt het voorgaande niet anders. Het staat Clusius in beginsel (behoudens een eventueel auteursrecht of merkrecht van Chateau de la Garde, waarop evenwel geen beroep is gedaan) vrij om een afbeelding van een tulp te gebruiken, andermaal teneinde dit kenmerk van de vodka te benadrukken. Dat Clusius dezelfde of een in grote mate vergelijkbare afbeelding van een tulp gebruikt als op de flessen La Tulipe wijn, is gesteld noch gebleken.
4.12.
Op zichzelf kan aan Chateau de la Garde worden toegegeven dat Clusius haar vodka’s ‘Dutch Tulipbulbs Vodka’ had kunnen noemen, hetgeen verder verwijderd is van de La Tulipe-merken (en wellicht ook een preciezere beschrijving is van de productiewijze van de vodka uit tulpenbollen), maar daartoe was Clusius gelet op het voorgaande niet verplicht. Clusius heeft bovendien gesteld dat zij met de gekozen benaming ‘Dutch Tulip Vodka’ onder meer heeft willen benadrukken dat de smaak en aroma van de tulpen
bloem
(en derhalve niet uitsluitend de smaak en aroma van een tulpen
bol
) terugkomt in de vodka.
4.13.
Het voorgaande leidt tot het voorlopig oordeel dat het onvoldoende aannemelijk is geworden dat gebruik van het beschrijvende teken ‘Dutch Tulip Vodka’ in strijd komt met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel, dan wel deloyaal gebruik van het teken jegens Chateau de la Garde vormt.
Slotsom
4.14.
Slotsom van het voorgaande is dat Chateau de la Garde naar voorlopig oordeel Clusius niet kan verbieden om gebruik te maken van het teken ‘Dutch Tulip Vodka’. Aan de beoordeling van de vraag of sprake is van een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b, dan wel sub c BVIE - zoals Chateau de la Garde heeft betoogd - komt de voorzieningenrechter niet toe, omdat zelfs indien sprake is van een dergelijke inbreuk, Clusius een beroep toekomt op de beperking van het merkenrecht van artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE.
Proceskosten
4.15.
Gelet op het voorgaande moeten de vorderingen van Chateau de la Garde worden afgewezen. Zij zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.
4.16.
Clusius maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten ten bedrage van (€ 5.057,38 + € 13.654,27 = ) € 18.711,66 (inclusief BTW) overgelegd, zodat het totaal exclusief BTW uitkomt op € 15.464,18. Chateau de la Garde heeft tegen deze kosten geen bezwaar gemaakt. De voorzieningenrechter zoekt bij de ambtshalve beoordeling hiervan aansluiting bij de indicatietarieven die voor intellectuele eigendomsrechten zijn vastgesteld. Gelet op alle omstandigheden, is deze zaak als een normaal kort geding te beschouwen in de zin van die regeling. De voorzieningenrechter acht de door Clusius opgegeven kosten daarom onredelijk en onevenredig voor zover zij het bedrag van € 15.000,-- overschrijden. De voorzieningenrechter zal de proceskosten daarom tot laatstgenoemd bedrag toewijzen, vermeerderd met het griffierecht van € 626,--, derhalve in totaal € 15.626,--.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vorderingen af;
5.2.
veroordeelt Chateau de la Garde in de proceskosten, aan de zijde van Clusius tot op heden begroot op € 15.626,--;
5.3.
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 30 juli 2018.
hb
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.
HvJ EG 7 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:11, IER 2004/150 (Gerolsteiner Brunnen/Putsch) en HvJ EG 17 maart 2005, C-228/03, IEPT20050317 (Gillette/LA).