ECLI:NL:RBDHA:2018:8955
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/552476 / KG ZA 18-442
Vonnis in kort geding van 24 juli 2018
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEXX INTERNATIONAL B.V.
,
gevestigd te Drunen,
eiseres,
advocaat [NAAM]. J.G.A. Linssen te Tilburg,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GLOBA SLEEP B.V. tevens h.o.d.n. MEXX BEDDING
,
gevestigd te Roden,
gedaagde,
verschenen in persoon,
Partijen zullen hierna Mexx International en Globa Sleep genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 8 mei 2018 met producties 1 tot en met 32;
de op 9 mei 2018 ter griffie ingekomen kostenspecificatie van de zijde van Mexx International;
de op 6 juni 2018 ter griffie ingekomen kostenspecificatie en producties 1 tot en met 13 van de zijde van Globa Sleep;
de op 15 juni 2018 ter griffie ingekomen aanvullende producties 14 en 15 van de zijde van Globa Sleep;
de op 18 juni 2018 ter griffie ingekomen aanvulling van de kostenspecificatie van de zijde van Mexx International;
de mondelinge behandeling van 20 juni 2018 en het tijdens die behandeling tegen Globa Sleep verleende verstek;
de e-mail van 23 juni 2018 van de heer [naam] (hierna: [naam]) met het verzoek het verstek te zuiveren;
de van de zijde van Mexx International op 2 en 3 juli 2018 ter griffie ingekomen producties 33 tot en met 44 en producties 45 en 46;
de voortzetting van de mondelinge behandeling op 5 juli 2018, waarbij Globa Sleep in persoon is verschenen door verschijning van haar statutair bestuurder de heer [bestuurder 1], bijgestaan door [naam] , waarmee het verstek is gezuiverd;
de tijdens de zitting overgelegde pleitnotities van partijen.
1.2.
Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Mexx International heeft op of omstreeks 12 juli 2017 alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het in 1986 opgerichte kleding- en lifestylemerk Mexx gekocht. Mexx International is daardoor houder van onder meer de volgende merken (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Mexx-merken’, de Beneluxmerkregistraties gezamenlijk als ‘de Mexx-Beneluxmerken’, de Uniemerkregistraties gezamenlijk als ‘de Mexx-Uniemerken’, de Uniewoordmerkregistratie als ‘het Mexx-Uniewoordmerk’ en de Uniebeeldmerkregistratie als ‘het Mexx-Uniebeeldmerk’):
2.1.1.
het Benelux-woordmerk MEXX met registratienummer 0412693, op 1 juni 1986 ingeschreven voor onder meer kledingstukken, schoeisel en sportartikelen in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 25 en 28;
2.1.2.
het hieronder afgebeelde Benelux-beeldmerk met registratienummer 0502301, op 1 mei 1992 ingeschreven voor bed- en badlinnen in klasse 24:
2.1.3.
het Benelux-woordmerk MEXX met registratienummer 0499999, op 1 maart 1993 ingeschreven voor bed- en badlinnen in klasse 24;
2.1.4.
het Uniewoordmerk MEXX met registratienummer 004316964, op 18 april 2005 ingeschreven voor onder meer dekbedden en kledingstukken in klassen 24 en 25;
2.1.5.
het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk met registratienummer 010493071, op 29 juni 2012 ingeschreven voor onder meer dekbedden en kledingstukken in klassen 24 en 25:
2.2.
In juni 2011 heeft een rechtsvoorganger van Mexx International een vierjarige licentieovereenkomst gesloten met Erbelle Spirit GmbH (hierna: Erbelle) voor het gebruik van de Mexx-merken voor het ontwerp, de productie en distributie van onder meer beddengoed en badstofproducten. Op basis van die licentie heeft Erbelle onder meer beddengoed verhandeld in de Benelux en Duitsland.
2.3.
Op 29 augustus 2014 is de vennootschap Mexx Bedding B.V. opgericht. Statutair bestuurder is de heer [bestuurder 2]. Deze vennootschap is op 7 april 2017 gefailleerd.
2.4.
Globa Sleep is op 29 december 2016 opgericht. Haar statutaire naam was op dat moment Mexx Trading B.V. Indirect statutair bestuurder is de heer [bestuurder 1], vader van [bestuurder 2].
2.5.
Op 25 januari 2017 verkoopt en levert Mexx Bedding B.V. aan Mexx Trading B.V. (thans Globa Sleep) de handelsnaam Mexx Bedding en andere activa, waaronder goodwill bestaande uit de website www.mexxbedding.nl, e-mailadressen en promotieartikelen.
2.6.
Mexx International heeft in september 2017 geconstateerd dat Mexx Trading B.V. (thans Globa Sleep) de handelsnaam Mexx Bedding voert, boxspringbedden en matrassen via de website www.mexxbedding.nl aanbiedt en distribueert in Nederland, België en Duitsland en dat het teken Mexx op de website wwww.mexxbedding.nl en de Facebook- en LinkedIn-accounts van Mexx Trading B.V. wordt gebruikt voor de promotie van deze waren.
2.7.
Naar aanleiding van bovenstaande constateringen heeft Mexx International Mexx Trading B.V. gesommeerd, kort gezegd, de inbreuk op de Mexx-merken te staken. Op 10 januari 2018 heeft [naam] namens Globa Sleep telefonisch contact met een gemachtigde van merkenbureau Novagraaf namens Mexx International. [naam] bevestigt naar aanleiding daarvan:
“
In aansluiting op het telefoongesprek van heden deel ik u namens mijn opdrachtgeefster, Mexx Trading B.V., het volgende mee. Mexx Trading B.V. heeft heden haar Benelux registratieverzoek van de naam (het merk) Mexxbedding met nummer 1018959 ingetrokken. In het verlengde hiervan is heden de notaris opdracht gegeven de statutaire naam Mexx Trading B.V. te wijzigen. De handelsnaam Mexx Bedding zal de komende dagen/weken worden gewijzigd evenals de domeinnaam.”
2.8.
Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft Globa Sleep haar statutaire naam op 30 januari 2018 gewijzigd van Mexx Trading B.V. in Globa Sleep B.V. en haar handelsnaamgebruik per dezelfde datum gewijzigd van Mexx Trading B.V. en Mexx Bedding in Globa Sleep.
2.9.
Op 26 maart 2018 is op de website www.mexxbedding.saleonline.nl onder andere het volgende zichtbaar:
2.10.
Op 27 maart 2018 heeft de website www.mexxbedding.nl onder meer de volgende inhoud:
2.11.
In een proces-verbaal van constatering van 29 maart 2018 van deurwaarder Jonkers te Tilburg staat, kort gezegd, dat de deurwaarder zich op sociale media heeft begeven en op LinkedIn, Facebook en Instagram het volgende heeft geconstateerd:
2.12.
Het intypen van “mexx bedding” op de website www.google.nl leidde op 29 juni 2018 tot onder andere het volgende zoekresultaat:
2.13.
Op 29 juni 2018 waren de in 2.11 getoonde profielen van Mexx Bedding op Facebook en Instagram nog actief en werd bij het intypen van www.mexxbedding.nl de volgende melding zichtbaar:
3
Het geschil
3.1.
Mexx International vordert, samengevat en na eisvermindering ter zitting, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
(i) een inbreukverbod ten aanzien van de Mexx-merken en de handelsnaam Mexx (vordering I);
(ii) verwijdering en vernietiging van de gevelborden (vordering III);
(iii) verwijdering van de inbreukmakende tekens op de websites www.mexxbedding.nl en www.mexxbedding.saleonline.nl en indiening van een verzoek aan SIDN tot doorhaling van deze domeinnamen (vordering IV);
(iv) schriftelijke opgave over de door Globa Sleep gepleegde inbreuken (vordering V);
(v) een rectificatie (vordering VI);
een en ander onder oplegging van een dwangsom (vordering VII);
(vi) een voorschot van € 5.000,- op de schadevergoeding (vordering VIII); en
(vii) veroordeling in de werkelijke kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv
en de nakosten, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente (vordering IX).
3.2.
Mexx International legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Globa Sleep inbreuk maakt op de Mexx-merken (op basis van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo
, dan wel artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE
) en de handelsnaam Mexx (op grond van artikel 5a of artikel 5 Hnw
). Globa Sleep gebruikt de Mexx-merken in het economisch verkeer voor soortgelijke waren als de waren waarvoor Mexx International haar merken heeft ingeschreven en als handelsnaam. Beide tekens vertonen, globaal beoordeeld en naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief en begripsmatig een zodanige gelijkenis dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek (de consument) verwarring wordt gewekt , dan wel de indruk wordt gewekt dat er enig verband bestaat tussen de door beide partijen gedreven ondernemingen. Mexx International heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen.
3.3.
Globa Sleep voert gemotiveerd verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
De beoordeling
bevoegdheid
3.5.
De voorzieningenrechter is, nu Globa Sleep in Nederland is gevestigd, bevoegd tot kennisname van het geschil voor zover Mexx International haar vordering heeft gebaseerd op inbreuk op Uniemerken op de voet van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124, aanhef en onder a, 125 lid 1 en 131 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De bevoegdheid strekt zich uit over de gehele Europese Unie. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op de Beneluxmerken is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat de gestelde inbreuk mede plaatsvindt door gebruik van het teken Mexx in promotie van Globa Sleep op internet en dus mede in dit arrondissement. Ten aanzien van de handelsnaaminbreuk is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd, al omdat de bevoegdheid niet is bestreden.
spoedeisend belang
3.6.
Globa Sleep voert als meest verstrekkend verweer dat het spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen van Mexx International ontbreekt. Globa Sleep legt aan dat verweer ten grondslag dat (i) Globa Sleep op dit moment geen inbreuk meer pleegt, (ii)  Mexx International bij de aankoop van de Mexx-merken haar onderzoekplicht heeft verzuimd, en (iii) Mexx International geen beddengoed produceert en ook in de toekomst niet van plan is dat te doen.
3.7.
De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening wordt beantwoord aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij is het uitgangspunt dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt.
3.8.
De voorzieningenrechter acht spoedeisend belang aanwezig. Het gebruik van het teken Mexx door Globa Sleep is, gezien de in 2.12 en 2.13 getoonde screenshots uit juni 2018, niet volledig gestaakt. Onduidelijk is welke webpagina zichtbaar wordt als iemand met een gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgt tot de website, terwijl niet uit te sluiten is dat Globa Sleep al haar relaties heeft geïnformeerd welke gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de website geven. Daarnaast heeft Globa Sleep haar in januari 2018 gedane toezegging om, kort gezegd, het gebruik van de handels- en domeinnaam Mexx Bedding te staken, niet gestand gedaan. Uit de in 2.10 getoonde screenshots volgt immers dat de website www.mexxbedding.nl in maart 2018 weer online was, terwijl Mexx International onweersproken heeft gesteld dat die website na de toezegging in januari aanvankelijk niet meer bereikbaar was. Blijkens de in
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
en 2.11 opgenomen schermafbeeldingen maakte Globa Sleep in maart 2018 ook nog promotie voor haar bedden en matrassen onder het teken Mexx via www.mexxbedding.saleonline.nl en via social media. Om deze redenen acht de voorzieningenrechter een reële dreiging aanwezig dat Globa Sleep in de toekomst het teken Mexx Bedding zal blijven gebruiken of opnieuw zal gebruiken.
3.9.
Globa Sleep wordt niet gevolgd in haar betoog dat Mexx International geen spoedeisend belang heeft omdat zij zelf geen beddengoed produceert en daarvoor ook geen concrete plannen heeft. Mexx International heeft immers onbetwist gesteld dat zij vorig jaar de Mexx-merken heeft gekocht om het merk weer te gaan exploiteren, onder meer middels licentie-verlening, en dat zij in maart 2018 een herlancering van het merk Mexx heeft gedaan. Mexx International heeft ook verklaard dat zij op dit moment in onderhandeling is over verlening van licenties voor de Mexx-merken. Gelet op dit een en ander heeft zij een spoedeisend belang bij het staken van inbreuken op die merken.
3.10.
Het betoog van Globa Sleep dat op Mexx International, op het moment waarop zij de Mexx-merken kocht, een onderzoeksplicht rustte, wordt gepasseerd. Mexx International had geen onderzoeksplicht jegens Globa Sleep. De Mexx-merken zijn in openbare merkenregisters ingeschreven voordat de tekens Mexx en Mexx Bedding werden gebruikt door Globa Sleep (en Mexx Bedding B.V.). Door de verkrijging van de Mexx-merken kan Mexx International die (oudere) rechten handhaven, ook al was zij zelf nog niet de rechthebbende op het moment dat Globa Sleep begon met haar gebruik van het teken Mexx.
merkinbreuk
3.11.
De voorzieningenrechter zal de door Mexx International gestelde inbreuk op haar Mexx-Uniemerken op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo als eerste beoordelen nu dit de meest omvattende grondslag is. Eerst zal worden beoordeeld of Globa Sleep inbreuk maakt op het Mexx-Uniewoordmerk.
3.12.
Een merkhouder kan op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo een derde verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan. Van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo is sprake als het teken (in dit geval de door Globa Sleep gebruikte tekens Mexx en Mexx Bedding) en het merk (in dit geval het Mexx-Uniewoordmerk) zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Het relevante publiek wordt bepaald door de warencategorie van het ingeroepen merk en niet door het voorgenomen of gerealiseerde gebruik van het merk.
3.13.
Het relevante publiek van de betreffende waar (dekbedden) is de gewone consument met een gemiddelde oplettendheid. Van een deskundig of specialistisch publiek is bij beddengoed geen sprake.
3.14.
Globa Sleep bestrijdt niet dat de waren die zij aanbiedt (boxspringbedden en matrassen) soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het Mexx-Uniewoordmerk is ingeschreven (onder andere dekbedden).
3.15.
Het gebruik van het teken ‘Mexx Bedding’ is naar voorlopig oordeel sterk overeenstemmend met het Mexx-Uniewoordmerk, omdat het meest onderscheidende deel van dat teken het woord ‘Mexx’ is, dat een fantasiewoord is en identiek is aan het Mexx-Uniewoordmerk. Globa Sleep heeft niet betwist dat dat merk een groot onderscheidend vermogen heeft. Het onderdeel ‘Bedding’, dat zich vanuit het Engels in het Nederlands laat vertalen als beddengoed, is beschrijvend voor de betreffende waren (boxspringbedden en matrassen). Het relevante publiek zal het woord ‘bedding’ bij gebruik van het teken voor de betreffende waren niet opvatten als ‘bodem voor een stroom of rivier’ maar als een beschrijving van de waar. Bij consumenten zal van het gebruikte teken het element Mexx blijven hangen, omdat dat het meest kenmerkend is.
Uit de screenprints van de website van (zie 2.10 tot en met 2.11) blijkt daarnaast dat Globa Sleep het teken ‘Mexx’ ook zonder de toevoeging ‘Bedding’ gebruikt. Globa Sleep betwist niet dat dat teken identiek is aan het Mexx-Uniewoordmerk.
3.16.
Gelet op de grote mate van soortgelijkheid van de waren en de grote mate van overeenstemming van het Mexx-Uniewoordmerk en de tekens ‘Mexx’ en ‘Mexx Bedding’, is er naar voorlopig oordeel gevaar voor verwarring tussen merk en tekens bij het in aanmerking te nemen publiek te duchten. Op zijn minst zal het in aanmerking te nemen, niet-deskundige, publiek kunnen menen dat de ondernemingen van Mexx International en Globa Sleep economisch verbonden zijn of dat Globa Sleep over een licentie beschikt om producten van Mexx International op de markt te brengen. Anders dan Globa Sleep heeft betoogd, kan er voorshands niet van worden uitgegaan dat er geen verwarring kan ontstaan omdat Globa Sleep een groothandel exploiteert en geen consumenten bedient. Dat gegeven doet er niet aan af dat ook consumenten met het gebruik van de tekens ‘Mexx’ en ‘Mexx Bedding’ in aanraking kunnen komen. Globa Sleep biedt haar assortiment immers mede aan via haar website www.mexxbedding.nl en die website was tot voor kort ook gericht op consumenten. Ook haar afnemers kunnen de waren van Globa Sleep onder dezelfde tekens verder verkopen en/of hun klanten naar de website van Globa Sleep verwijzen.
3.17.
Globa Sleep betoogt dat Mexx een vrij te gebruiken jongensnaam is. Globa Sleep verliest daarbij uit het oog dat zij de naam Mexx niet gebruikt ter aanduiding van een natuurlijk persoon, maar voor de door haar aangeboden waren. De uitzonderingsbepaling van artikel 14 lid 1 aanhef en onder a UMVo kan haar in dit geval derhalve niet baten.
3.18.
De voorzieningenrechter gaat ook voorbij aan het betoog dat Globa Sleep niet met opzet inbreuk heeft gepleegd. Bij de beoordeling van de inbreukvraag is niet relevant of al dan niet met opzet inbreuk wordt gemaakt.
3.19.
Ten slotte beroept Globa Sleep zich er nog op dat de aan Erbelle verstrekte licentie is geëindigd en dat Mexx International het merk niet gebruikt voor beddengoed, zodat er geen gevaar voor verwarring is. Anders dan Globa Sleep kennelijk betoogt, staat het einde van een licentieovereenkomst niet aan de geldigheid van het Mexx-Uniewoordmerk in de weg. Voor zover Globa Sleep een beroep beoogde te doen op verval van het Mexx-Uniewoordmerk wegens non-usus faalt dat. De aan Erbelle verstrekte licentie is geëindigd in juni 2015, zodat de voor het kunnen aannemen van non-usus vereiste termijn van vijf jaar nog niet is verstreken (vgl. artikel 18 UMVo). Ook als Mexx International het Mexx-Uniewoordmerk op dit moment niet feitelijk gebruikt voor beddengoed, kan gevaar voor verwarring ontstaan.
3.20.
De slotsom is dat naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake is van inbreuk op het Mexx-Uniewoordmerk op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo door gebruik van de tekens Mexx en Mexx Bedding door Globa Sleep.
3.21.
Globa Sleep heeft nog aangevoerd dat, voor zover het gaat om inbreukmakende handelingen die op sociale media hebben plaatsgevonden, zij daarop geen invloed kan uitoefenen. In de eerste plaats staat vast dat er inbreukmakende handelingen zijn verricht door Globa Sleep (gebruik van de tekens Mexx en Mexx Bedding in de domeinnaam en op de website www.mexxbedding.nl). Deze inbreuken zijn in ieder geval aan Globa Sleep toerekenbaar. Bovendien heeft Globa Sleep het betoog dat de profielen van Mexx Bedding op sociale media zijn ‘gekaapt’ door oud-medewerkers, voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt. Van correspondentie hierover met de betreffende medewerker(s) of sociale media blijkt niets, terwijl Mexx International er op heeft gewezen dat Globa Sleep blijkens de koopovereenkomst uit januari 2017 met Mexx Bedding B.V. niet alleen de handelsnaam heeft verkregen maar ook alle andere activa van de onderneming, waaronder de werknemers, goodwill en e-mailadressen. De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat Globa Sleep de betreffende profielen kan opeisen bij voormalig werknemers en/of de betreffende sociale media.
3.22.
Nu een verbod op inbreuk op het Mexx-Uniewoordmerk toewijsbaar is, heeft Mexx International naar voorlopig oordeel geen belang meer bij een beoordeling van een eventuele inbreuk op het Mexx-Uniebeeldmerk en de Mexx-Beneluxmerken.
inbreuk op handelsnaamrecht
3.23.
De handelsnaam die Globa Sleep voert, althans dreigt te voeren, Mexx Bedding, is ook verboden. Deze handelsnaam wijkt, zoals hiervoor in 3.15 overwogen, in geringe mate af van het Mexx-Uniewoordmerk en wordt gebruikt voor een onderneming die waren verhandelt die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het Mexx-Uniewoordmerk is ingeschreven. Mede omdat Mexx International haar merkenportefeuille exploiteert door het verstrekken van licenties voor producten zoals woonartikelen en beddengoed, zal bij het publiek verwarring kunnen ontstaan in de zin dat het publiek denkt dat partijen economisch verbonden ondernemingen zijn. Om die reden is voorshands aannemelijk dat er sprake is van verwarring bij het publiek in de zin van artikel 5a Hnw.
3.24.
Globa Sleep heeft onder verwijzing naar rechtspraak van de Hoge Raad
nog betoogd dat Mexx International geen bijkomende omstandigheden heeft aangevoerd die het handelsnaamgebruik van Globa Sleep onrechtmatig maken. Globa Sleep miskent dat de bedoelde leer van de Hoge Raad is beperkt tot het geval dat een (handels- of domein-)naam wordt gebruikt die zuiver beschrijvend is voor de diensten of waren van de onderneming. De handelsnaam Mexx Bedding is echter niet zuiver beschrijvend voor de onderneming of de waren van Globa Sleep. Bijkomende omstandigheden die het gebruik van de handelsnaam Mexx Bedding onrechtmatig maken, behoeven dan ook niet te worden gesteld.
vorderingen
3.25.
Gezien dat wat in 3.20 en 3.23 is overwogen, komt vordering I voor toewijzing in aanmerking. Het verbod strekt zich ook uit tot sociale media op de gronden vermeld in 3.21. Voor het merkinbreukverbod zal worden bepaald dat het voor de gehele Europese Unie geldt en voor het verbod om inbreuk te maken op de handelsnaam dat het is beperkt tot Nederland. Ter voorkoming van executieproblemen (met name ten aanzien van de sociale media) wordt de ingangsdatum van het verbod in het dictum ruimer gesteld dan gevorderd.
3.26.
Gelet op de vastgestelde inbreuken heeft Mexx International recht op en belang bij toewijzing van de vorderingen III, IV, V en VI.
3.27.
Vordering III wordt toegewezen voor zover het ziet op de vernietiging van het gevelbord. Globa Sleep heeft aangevoerd dat zij niet aan vordering III kan voldoen, omdat zij het gevelbord al heeft verwijderd. Mexx International heeft een foto van het bedrijfspand van Globa Sleep in het geding gebracht. Die foto toont links van de bedrijfsauto’s op de grond een wit bord. Globa Sleep erkent dat dat het bedoelde gevelbord is. De foto geeft de situatie op 29 juni 2017 weer. Globa Sleep betwist echter niet dat het gevelbord zich nog steeds op dezelfde plek bevindt. Er is derhalve nog steeds grond voor het bevel tot vernietiging van gevelborden. Ter voorkoming van executieproblemen wordt de termijn voor voldoening aan het bevel verruimd.
3.28.
Vordering IV wordt voor wat betreft het verzoek tot doorhaling van de domeinnaam www.mexxbedding.saleonline.nl toegewezen op een andere wijze dan gevorderd. Globa Sleep is niet de houdster van de bij de SIDN geregistreerde domeinnaam saleonline.nl. Die domeinnaam wordt gehouden door een derde. Globa Sleep zal doorhaling van de registratie van de domeinnaam saleonline.nl bij SIDN dan ook niet kunnen verzoeken en de voorshands aannemelijk geachte merkinbreuk vormt daarvoor ook onvoldoende grond. In het dictum zal worden bepaald dat Globa Sleep de houder van de domeinnaam saleonline.nl moet verzoeken het
sublevel
domein  <mexxbedding.saleonline.nl> te verwijderen uit zijn systemen. De vordering tot overlegging van een bevestiging van de SIDN of de houder van de domeinnaam saleonline.nl is niet toewijsbaar, omdat de verkrijging daarvan binnen de gestelde termijn niet in de macht van Globa Sleep ligt en derhalve tot executieproblemen kan leiden. Ter voorkoming van executieproblemen wordt de termijn voor voldoening verruimd.
3.29.
Vorderingen V en VI worden toegewezen als in het dictum bepaald. Het verweer van Globa Sleep dat vordering V moet worden afgewezen omdat Globa Sleep nooit producten voorzien van het Mexx-Uniewoordmerk heeft verkocht, faalt. Immers, het teken Mexx is gebruikt om reclame te maken voor waren van Globa Sleep en de waren zijn ook onder die naam verkocht. Wederverkopers zullen daarom mogelijk ook dit teken gebruiken. Mexx International heeft daarom spoedeisend belang bij de gevorderde opgave. Dat de omzet die Globa Sleep dit jaar heeft behaald niet zo groot is, doet daaraan niet af. Ter voorkoming van executieproblemen wordt de termijn voor voldoening verruimd.
3.30.
Mexx International heeft bij de mondelinge behandeling haar vordering tot versterking van de vorderingen I, III, IV, V en VI met een dwangsom (vordering VII) verminderd in de zin dat het oorspronkelijk gevorderde bedrag is verlaagd tot € 1.000,-. Deze vordering is toewijsbaar. De dwangsom zal wel worden gemaximeerd.
3.31.
Vordering VIII tot betaling van een voorschot op een schadevergoeding wordt niet toegewezen. Nadat Globa Sleep ter zitting heeft bestreden dat Mexx International een spoedeisend belang bij deze vordering heeft, heeft Mexx International het spoedeisend belang niet nader toegelicht. Derhalve is onvoldoende aannemelijk geworden dat Mexx International een spoedeisend belang heeft bij het gevorderde voorschot.
proceskosten
3.32.
Globa Sleep zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Mexx International vordert een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv (vordering IX). De kostenopgaven van Mexx International sluiten op € 13.382,50 exclusief BTW. Globa Sleep heeft ter zitting aangevoerd dat deze kosten niet redelijk en evenredig zijn.
3.33.
Het bezwaar treft geen doel. Deze procedure moet worden aangemerkt als een normaal kort geding in de zin van de Indicatietarieven in IE-zaken. Dit betekent dat in beginsel € 15.000,- exclusief verschotten en griffierecht redelijk en evenredig is. De kosten die Mexx International heeft opgegeven, vallen binnen dat bedrag. In dit geval lijkt het opgegeven bedrag ook niet onredelijk of onevenredig, mede gezien het feit dat er twee zittingen hebben plaatsgevonden. Voor salaris advocaat [NAAM]€ 13.382,50 in aanmerking worden genomen. Dit bedrag wordt verhoogd met € 626,- aan griffierecht en € 85,44 aan deurwaarderskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 14.093,94.
3.34.
De nakosten kunnen worden begroot conform de opgave op € 131,- zonder betekening, te vermeerderen met € 68,- in geval van betekening. De gevorderde wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis is eveneens toewijsbaar.
3.35.
De termijn voor het instellen van een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na heden.
4
De beslissing
De voorzieningenrechter
4.1.
beveelt Globa Sleep om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Europese Unie op het Mexx-Uniewoordmerk (met registratienummer 004316964) te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het aanbieden, afbeelden, verhandelen, verkopen, leveren, importeren en exporteren van boxspringbedden en/of matrassen onder de naam Mexx of Mexx Bedding, alsmede de registratie en/of het gebruik van enige domeinnaam en/of de exploitatie van enige website en/of vorm van sociale media, waarbij (op onrechtmatige wijze) gebruik wordt gemaakt van het Mexx-Uniewoordmerk,
4.2.
beveelt Globa Sleep om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis in Nederland het voeren van de handelsnaam Mexx Bedding te staken en gestaakt te houden,
4.3.
beveelt Globa Sleep om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de door Globa Sleep ontwikkelde gevelborden waarop het teken “MEXX (BEDDING)” is vermeld onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te vernietigen,
4.4.
beveelt Globa Sleep om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de inbreukmakende tekens op de websites met de domeinnamen www.mexxbedding.nl en www.mexxbedding.saleonline.nl te verwijderen en bij de stichting SIDN een verzoek in te dienen, in overeenstemming met de bij de SIDN geldende regels, tot doorhaling van de domeinnaam www.mexxbedding.nl en bij de houder van de domeinnaam saleonline.nl een verzoek in te dienen om onmiddellijk het subdomein www.mexxbedding.saleonline.nl uit zijn systemen te verwijderen, met gelijktijdige afgifte van een afschrift aan Mexx International van deze verzoeken van Globa Sleep,
4.5.
beveelt Globa Sleep om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke opgave te doen van de naam of namen en het adres of adressen van de (rechts)personen aan wie Globa Sleep (vanaf haar oprichting) producten met ongeoorloofde gebruikmaking van de inbreukmakende tekens heeft verkocht en/of geleverd, inclusief geleverde aantallen en data van de uitlevering,
4.6.
beveelt Globa Sleep om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een aangetekende brief te zenden, met afgifte van een verzendbewijs aan Mexx International, aan alle personen of rechtspersonen aan wie Globa Sleep (vanaf haar oprichting) producten met ongeoorloofde gebruikmaking van de inbreukmakende tekens heeft verkocht en/of geleverd met in ieder geval de volgende inhoud:
“
Geachte ….,
Handelend onder de naam Mexx Bedding hebben wij u één of meerdere producten verkocht en/of geleverd. Bij vonnis van 24 juli 2018 in een kort geding aangespannen door Mexx International B.V. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag als haar voorlopig oordeel gegeven dat wij inbreuk hebben gepleegd op de merkenrechten toebehorend aan Mexx International B.V. Ook middels het voeren van de handelsnaam ‘Mexx Bedding’ hebben wij in strijd gehandeld met de merkenrechten van Mexx International B.V.
Via deze weg willen wij u dan ook laten weten dat wij iedere inbreuk op zowel de ‘MEXX’-merken als de handelsnaam dienen te staken en gestaakt dienen te houden. Dit heeft tot gevolg dat wij niet langer kunnen opereren onder de handelsnaam ‘MEXX BEDDING’, dat de websites achter de domeinnamen www.mexxbedding.nl en www.mexxbedding.saleonline.nl niet langer toegankelijk zijn en voornoemde domeinnamen niet langer in gebruik zullen zijn.”
4.7.
veroordeelt Globa Sleep om aan Mexx International een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het bepaalde onder 4.1 tot en met 4.6, tot een maximum van € 200.000,-,
4.8.
veroordeelt Globa Sleep in de proceskosten, aan de zijde van Mexx International begroot op € 14.093,94 tot nu toe, € 131,- nakosten zonder betekening en € 68,- in geval van betekening, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening,
4.9.
bepaalt de termijn voor het instellen van een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden,
4.10.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
4.11.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 24 juli 2018.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).
Handelsnaamwet.
HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79.