ECLI:NL:RBDHA:2018:4591
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/508183 / HA ZA 16-362
Vonnis van 11 april 2018
in de zaak van
de vennootschap naar vreemd recht
ACTEON GERMANY GMBH
,
gevestigd te Mettmann (Duitsland),
eiseres in de hoofdzaak en het in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening,
verweerster in het bevoegdheidsincident,
advocaat [NAAM]. J.A. Dullaart te Naaldwijk,
tegen
de vennootschap naar vreemd recht
DÜRR DENTAL AG
,
gevestigd te Bietigheim-Bissingen (Duitsland),
gedaagde in de hoofdzaak, tevens verweerster in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening,
eiseres in het bevoegdheidsincident,
advocaat [NAAM]. J.P. Heering te Den Haag.
Partijen zullen hierna Acteon en Dürr Dental genoemd worden.
Voor Acteon is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman en mr. D.B. van Dam, advocaten te Amsterdam. Voor Dürr Dental is dit gedaan door mr. M.G.R. van Gardingen en mr. H.W.J. Lambers, beiden eveneens advocaat [NAAM].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit het procesdossier. Hierin bevinden zich de volgende stukken:
de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 19 februari 2016 waarbij Acteon verlof is verleend om te procederen volgens het Versneld Regime in Octrooizaken (VRO);
de dagvaarding van 23 februari 2016, tevens houdende voorwaardelijke incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening, met producties EP 1 tot en met EP 29;
de conclusie van antwoord, tevens voorwaardelijke incidentele conclusie tot onbevoegdheid, met productie GP1;
de conclusie van antwoord in het voorwaardelijke incident houdende exceptie van onbevoegdheid, met producties EP30 tot en met EP32;
de akte houdende overlegging nadere producties zijdens Dürr Dental, met producties GP2 en GP3;
de (aanvullende) proceskostenoverzichten van Acteon en Dürr Dental;
het pleidooi gehouden op 11 november 2016;
de tijdens het op 11 november 2016 gehouden pleidooi voorgedragen pleitnota’s van mrs. Berghuis van Woortman en Van Dam en van mrs. Van Gardingen en Lambers.
1.2.
Op 1 november 2016 heeft de rechtbank aan partijen meegedeeld dat de resterende aard van het geschil de bijzondere inzet van middelen die voortvloeit uit toepassing van het VRO niet langer rechtvaardigt en dat de zaak is verwezen naar de enkelvoudige kamer.
1.3.
Vonnis in de hoofdzaak en de beide incidenten is nader bepaald op heden.
2
Feiten
2.1.
Acteon houdt zich bezig met de verhandeling van onder meer diagnostische apparatuur voor de tandheelkundige markt. Tot haar assortiment behoort de PSPIX-scanner voor het uitlezen van opslagfolies voor röntgenfoto’s. Kenmerkend voor de PSPIX-scanner is dat de folies kunnen worden uitgelezen en vervolgens gewist, zodat deze opnieuw kunnen worden gebruikt.
2.2.
Dürr Dental biedt eveneens producten voor tandheelkundige toepassingen aan. Zij is houdster van het Europees octrooi EP 1 9292 371 B1 (hierna: EP 371 of het octrooi) getiteld ‘device for reading exposed phosphor sheets’ (‘Gerät zum Auslesen belichteter Speicherfolien’), verleend op 11 april 2014. Dit octrooi is van kracht in 31 landen, waaronder Duitsland en Nederland.
2.3.
Bij brief van 30 oktober 2015 heeft de Duitse advocaat [NAAM]onder meer het volgende geschreven:
“
Unsere Mandantin hat festgestellt, dass Ihre Mandantin ein Gerät unter der Bezeichnung
PSPIX im Geltungsbereich des deutschen Teils ihres Patentes anbietet
und vertreibt, das vom Gegenstand des Anspruchs 1 wortsinngemaβ Gebrauch macht.
”
Na een uitgebreide onderbouwing van dit standpunt sluit de brief vervolgens af met een sommatie aan het adres van Acteon om ieder gebruik van deze scanner te staken en gestaakt te houden.
2.4.
Als bijlage bij deze brief heeft de advocaat [NAAM]te ondertekenen onthoudingsverklaring (‘Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung’) meegezonden, waarmee Acteon zich onder meer zou verplichten zich verder te onthouden van het aanbieden van inbreukmakende apparaten “
im Geltungsbereich des Europäischen Patents EP (…) 371
” en over te gaan tot vernietiging van “
die in Deutschland (...) befindlichen (…) Vorrichtungen
”
2.5.
Bij brief van 30 november 2015 heeft de advocaat [NAAM]EP 371. In dat kader heeft hij onder meer aangevoerd dat EP 371 ongeldig is, kort gezegd omdat (1) de examiner bij de verlening belangrijke nieuwheidsschadelijke ‘prior art’ over het hoofd heeft gezien en omdat (2) het octrooi niet inventief is. De brief van de advocaat [NAAM]te verklaren dat zij EP 371 niet jegens Acteon zal handhaven, bij gebreke waarvan hij Acteon zal adviseren vernietiging van dit octrooi te vorderen (‘
widerrufen zu lassen
’).
2.6.
Hierop heeft Dürr Dental in januari 2016 bij het Landgericht Mannheim tegen Acteon een inbreukprocedure (‘Verletzungsklage’) aanhangig gemaakt, waarin zij, kort samengevat, ‘
wegen Verletzung des deutschen Teils ihres Patents EP (…) 371
’ een inbreukverbod met een aantal nevenvoorziening vordert. De stand van zaken in deze procedure (hierna: de Duitse inbreukprocedure) is onbekend.
3
Het geschil
3.1.
In de hoofdzaak vordert Acteon, na precisering van eis, zakelijk weergegeven:
- 	(4 	(4a)
primair
: vernietiging van het Nederlandse deel van EP 371,
- 	(4b)
subsidiar
: een verklaring voor recht dat Dürr Dental niet-ontvankelijk is bij handhaven van (enige conclusie van) EP 371,
-	(5) een bevel tot verschaffen van een lijst van alle partijen waaraan Dürr Dental 	mededelingen heeft gedaan met de strekking dat Acteon EP 371 heeft geschonden, 	zulks op straffe van een dwangsom,
-	(6) schadevergoeding, nader op te maken bij staat, van alle schade die Acteon als 	gevolg van enig mededelen heeft geleden,
Een en ander voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van Dürr Dental in de proceskosten op de voet van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
3.2.
Daarnaast heeft Acteon een voorwaardelijke incidentele vordering ingesteld. Onder de voorwaarde dat de procedure in de hoofdzaak vertraging oploopt vordert zij bij wege van provisionele voorziening, zakelijk weergegeven:
-	(1) een bevel aan Dürr Dental te gehengen en gedogen dat Acteon de PSPIX-scanner en andere scanners voor opslagfolies (in Nederland) op de markt brengt;
-	(2) een bevel aan Dürr Dental zich te onthouden van het op basis van EP 371 leggen van conservatoir beslag en aan derden mededelingen te doen dat Acteon octrooirechten schendt;
Ook dit alles zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van Dürr Dental in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.
3.3.
Aan deze vorderingen legt Acteon – zakelijk weergegeven – het volgende ten grondslag:
3.3.1.
EP 371 is over de volle breedte nietig omdat (i) Dürr Dental tijdens de verleningsfase materie heeft toegevoegd die niet aanwezig was in de oorspronkelijke aanvrage, (ii) omdat de daarin onder bescherming gestelde materie niet nieuw en niet inventief is en omdat (iii) het octrooi niet nawerkbaar is;
3.3.2.
Tijdens de verleningsfase is door de examiner geconcludeerd dat de oorspronkelijke aanvrage voor EP 371 meerdere uitvindingen bevatte. Als gevolg hiervan is voor een deel van de conclusies geen onderzoek naar de stand van de techniek gedaan. Conclusies die niet zijn onderzocht, kunnen uiteraard niet worden gehandhaafd.
3.3.3.
Ondanks deze onmiskenbare gebreken heeft Dürr Dental aangekondigd EP 371 jegens Acteon te zullen handhaven en is zij in Duitsland ook al daadwerkelijk tot handhaving overgegaan. Daarmee is er tevens een serieuze dreiging dat Dürr Dental (ook in Nederland), derden, zoals klanten en leveranciers van Acteon, onjuist zal informeren. Dit is onrechtmatig jegens Acteon. Acteon heeft er dan ook recht op en belang bij dat Dürr Dental een lijst verschaft van partijen die door haar zijn benaderd. Aan de hand van deze lijst kan Acteon tevens haar schade als gevolg van dit onrechtmatig handelen bepalen. Dürr Dental is voor die schade aansprakelijk.
3.3.4.
Acteon is de onderhavige nietigheidsprocedure begonnen in reactie op de handhaving van EP 371 door Dürr Dental. Daarnaast hebben een aantal vorderingen rechtstreeks betrekking op handhaving van dit octrooi. Daarmee is op de proceskosten het regime van artikel 1019h Rv van toepassing.
3.4.
Dürr Dental voert verweer dat zich als volgt laat samenvatten. Dürr Dental verdedigt het Nederlandse deel van EP 371 niet omdat zij geen interesse heeft in de Nederlandse markt. Zij was en is bereid dit Nederlandse deel in te trekken. Acteon had dit kunnen weten als zij daar naar had geïnformeerd, maar zij heeft – kennelijk in verband met de Duitse procedure – ervoor gekozen Dürr Dental rauwelijks te dagvaarden. Aangezien Acteon de dagvaarding ook meteen heeft ingeschreven in het octrooiregister, was intrekking alleen nog maar mogelijk met toestemming van Acteon en die toestemming heeft zij niet willen geven. Ondanks het aanbod van Dürr Dental om tot intrekking van het octrooi(deel) over te gaan, heeft Acteon ervoor gekozen deze procedure voort te zetten. Dit betekent dat de kosten van deze procedure nodeloos zijn gemaakt. Acteon dient daarom te worden veroordeeld in de proceskosten, waarbij Dürr Dental primair aanspraak maakt op vergoeding van de werkelijk door haar gemaakte proceskosten en subsidiair op een vergoeding conform het liquidatietarief. Anders dan Acteon meent, is toepassing van artikel 1019h Rv in deze zaak niet aan de orde, aldus nog steeds Dürr Dental.
3.5.
In het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft Dürr Dental van haar kant een (voorwaardelijk) incident opgeworpen, waarin zij vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de vorderingen onder 1 en 2, indien en voor zover deze niet beperkt zijn tot het Nederlandse deel van EP 371 en/of deze een grensoverschrijdend karakter hebben.
3.6.
Op hetgeen partijen in deze procedure over en weer naar voren hebben gebracht, zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.
4
De beoordeling
in de hoofdzaak en in het incident:
bevoegdheid
4.1.
De vorderingen onder (4a) en (4b) in de hoofdzaak strekken ertoe dat een oordeel over de geldigheid van het Nederlandse deel van EP 371 wordt gegeven. Met betrekking tot deze vorderingen is de rechtbank op grond van artikel 24 lid 4 Brussel I bis-Verordening
, in verbinding met artikel 80 lid 1 onder a ROW
bevoegd.
4.2.
Met betrekking tot de vorderingen onder (5) en (6), die beide zijn gegrond op onrechtmatig handelen, is de rechtbank reeds bevoegd omdat daartegen geen verweer is gevoerd.
4.3.
Nu bevoegdheid bestaat in de hoofdzaak, bestaat tevens bevoegdheid tot kennisname van de (voorwaardelijke) vordering tot het treffen van een provisionele voorziening. Aangezien Acteon heeft bevestigd dat haar incidentele vorderingen uitsluitend betrekking hebben op Nederland – en derhalve geen grensoverschrijdend karakter hebben – is niet voldaan aan de voorwaarde waaronder Dürr Dental haar bevoegdheidsincident heeft opgeworpen. Op deze incidentele vordering behoeft derhalve niet te worden beslist.
In de hoofdzaak voorts:
Vernietiging Nederlandse deel EP 371
4.4.
Zoals hier hiervoor reeds werd vermeld, heeft Dürr Dental in haar conclusie van antwoord aangegeven dat zij het Nederlandse deel van EP 371 niet wenst te verdedigen. Zij heeft daarom geen verweer gevoerd tegen de door Acteon ontwikkelde nietigheidsargumenten. Daarmee ligt de onder (4a) primair gevorderde vernietiging van dit deel van het octrooi als niet weersproken voor toewijzing gereed. De onder (4b) subsidiair gevorderde verklaring voor recht behoeft daarmee geen bespreking.
Opgave van benaderde afnemers en schadevergoeding
4.5.
De vorderingen onder (5) en (6) kunnen uitsluitend worden toegewezen indien de door Acteon gestelde reële dreiging dat Dürr Dental afnemers en leveranciers van Acteon zal benaderen met de mededeling dat Acteon inbreuk maakt op EP 371 zich in Nederland inmiddels ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Dürr Dental heeft gemotiveerd uiteengezet dat en waarom hiervan geen sprake is geweest. Hoewel dat vervolgens wél op haar weg lag, heeft Acteon tegenover deze betwisting geen concrete feiten of omstandigheden naar voren weten te brengen waaruit blijkt dat dergelijke mededelingen wel degelijk zijn gedaan. De gevorderde opgave alsmede de daarop gebaseerde schadevergoeding moeten daarom  worden afgewezen.
In het incident voorts:
4.6.
Het voorgaande brengt mee dat ook de onder (1) en (2) van het petitum gevorderde voorlopige voorzieningen dienen te worden afgewezen. Deze voorzieningen komen immers neer op een handhavingsverbod voor de duur van deze procedure. Omdat thans uitspraak in de hoofdzaak wordt gedaan en het Nederlandse deel van EP 371 wordt vernietigd, heeft Acteon geen belang meer bij deze vorderingen.
4.7.
Acteon zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van dit incident. Nu Dürr Dental geen afzonderlijke kosten heeft gemaakt voor dit incident, zal de rechtbank deze kosten begroten op nihil.
In de hoofdzaak voorts:
Proceskosten
-
Dürr Dental is de in het ongelijk gestelde partij
4.8.
Nu de gevorderde nietigverklaring zal worden toegewezen, dient Dürr Dental in de hoofdzaak te worden aangemerkt als de in de overwegende mate in het ongelijk gestelde partij. Het zwaartepunt van deze procedure ligt immers bij de vraag naar de geldigheid van het Nederlandse deel van EP 371. Conform de hoofdregel van artikel 237 Rv zal Dürr Dental daarom worden veroordeeld in de proceskosten.
4.9.
De rechtbank gaat daarmee voorbij aan het betoog van Dürr Dental dat Acteon deze kosten, door rauwelijks te dagvaarden en vervolgens te weigeren mee te werken aan intrekking van het Nederlandse deel van het octrooi, nodeloos heeft veroorzaakt, zodat er aanleiding is deze in afwijking van de hoofdregel (geheel) voor haar rekening te brengen.
4.10.
Ten aanzien van het verwijt dat Acteon rauwelijks – dat wil zeggen: zonder voorafgaande sommatie - heeft gedagvaard wordt daartoe overwogen dat Acteon er in de omstandigheden van dit concrete geval niet vanuit hoefde te gaan dat van een dergelijke sommatie enig nut kon worden verwacht. In Duitsland had Dürr Dental op de door Acteon geformuleerde geldigheidsbezwaren tegen EP 371 immers al meteen gereageerd met een inbreukprocedure. Dürr Dental stelt nu weliswaar dat dit voor Nederland anders zou hebben gelegen omdat zij geen interesse had in Nederland en bijgevolg zij geen belang stelde in het Nederlandse deel van EP 371, maar dit laat zich niet rijmen met de omstandigheid dat zij dit octrooideel ondertussen wel al jaren in stand hield door betaling van de jaarlijkse taksen. Daarnaast is uit het verhandelde ter zitting naar voren gekomen dat Dürr Dental wel degelijk zakelijke activiteiten in Nederland ontplooit.
4.11.
Het verwijt dat Acteon na het uitbrengen van de dagvaarding niet heeft willen meewerken aan intrekking van het Nederlandse deel van EP 371 kan Dürr Dental in dit verband evenmin baten, nu vaststaat dat Dürr Dental niet bereid was de tot dat moment door Acteon gemaakte proceskosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Zoals hierna nader uiteen zal worden gezet, kan Acteon voor die kosten aanspraak maken op een vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv. Daarmee behield Acteon een belang bij een beslissing over die kosten.
-
Worden de proceskosten geregeerd door artikel 1019h Rv?
4.12.
In het kader van de proceskostenveroordeling hebben partijen voorts uitvoerig gedebatteerd over de vraag of artikel 1019h Rv op deze procedure van toepassing is. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.
4.13.
Op grond van vaste jurisprudentie geldt dat artikel 1019h Rv niet van toepassing is op een nietigheidsprocedure, tenzij deze procedure te beschouwen is als een verweer tegen een inbreukactie of tegen een dreigende inbreukactie. In het laatste geval wordt ook wel gesproken over een vooruitgeschoven niet-inbreukverweer.
Om een nietigheidsactie als een dergelijk verweer te kunnen aanmerken (en daarmee onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv te brengen), is de enkele mogelijkheid dat de octrooihouder tot handhaving zal overgaan niet voldoende. Een zuivere nietigheidsvordering zal voor wat betreft de toepassing van artikel 1019h Rv eerst van kleur kunnen verschieten indien sprake is van een (voldoende) concrete dreiging van handhaving in Nederland. Of deze drempel wordt gehaald, zal daarbij steeds moeten worden beoordeeld aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij geldt dat dit in de regel het geval zal zijn indien sprake is van een gerichte sommatie door de octrooihouder.
4.14.
Tegen deze achtergrond betoogt Acteon terecht dat de gang van zaken in Duitsland (zie 2.3 tot en met 2.6) en in het bijzonder de brief van 30 oktober 2015 de conclusie rechtvaardigt dat er een voldoende concrete dreiging was dat Dürr Dental ook in Nederland tot handhaving van EP 371 zou overgaan. Dit volgt uit de ter ondertekening voorgelegde onthoudingsverklaring die inhoudt dat Acteon het aanbieden van de (vermeend) inbreukmakende PSPIX-scanner
“im Geltungsbereich des Europäischen Patents EP371”
dient te staken en dat Acteon daarnaast opgave dient te doen van, kort gezegd, verkoopgegevens met betrekking tot alle landen waar dit octrooi van kracht is. Met het voorleggen van deze verklaring heeft Dürr Dental dan ook duidelijk te kennen gegeven dat zij haar uitsluitende rechten onder het octrooi in alle gedesigneerde landen wenst te handhaven. Dat in de voorgelegde onthoudingsverklaring vooralsnog alleen vernietiging van
“die in Deutschland befindlichen Vorrichtungen”
wordt geëist en dat Dürr Dental hierna alleen in Duitsland daadwerkelijk tot handhaving is overgegaan wegens inbreuk op het Duitse deel van EP 371 doet daaraan niet af. Onder deze omstandigheden kan de onderhavige nietigheidsprocedure dan ook worden aangemerkt als een vooruitgeschoven niet-inbreukverweer in de hiervoor bedoelde zin.
4.15.
Anders dan Acteon meent, betekent het voorgaande ondertussen niet dat de gehele procedure wordt geregeerd door artikel 1019h Rv. Waar Dürr Dental in haar conclusie van antwoord meteen te kennen heeft gegeven het Nederlandse deel van EP 371 niet (meer) te willen verdedigen, is de zaak immers van kleur verschoten, in die zin dat de verdere debat alleen nog maar gericht is geweest op het verkrijgen van een proceskostenveroordeling. De daarmee gemoeide kosten vallen buiten het bereik van artikel 1019h Rv (vgl. HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087, r.o. 3.6). Gelet hierop zullen uitsluitend de kosten die Acteon tot en met de dagvaarding heeft gemaakt, worden afgedaan met toepassing van artikel 1019h Rv. Voor de kosten die daarna zijn gemaakt geldt het liquidatietarief.
4.16.
De dagvaarding in deze zaak is uitgebracht op 23 februari 2016. Blijkens de door Acteon overgelegde urenspecificaties is er tot en met die datum voor een bedrag van € 55.284,- aan werkzaamheden verricht, te vermeerderen met een bedrag van € 4.144,03 aan doorbelaste verschotten (deurwaarder, vertalingen e.d). Dürr Dental heeft tegen de opgevoerde uren, tarieven en kosten geen concrete bezwaren ingebracht. Nu uit de overgelegde specificaties ook genoegzaam blijkt dat de werkzaamheden ook alle specifiek zijn verricht met betrekking tot het Nederlandse deel van EP 371 en de daarmee gemoeide tijd en kosten de rechtbank ook ambtshalve redelijk en evenredig voorkomen kunnen deze bedragen worden toegewezen. De na de dagvaarding gemaakte kosten worden met toepassing van het liquidatietarief begroot op € 904,- voor salaris advocaat [NAAM]. In totaal zal derhalve worden toegewezen een bedrag van € 55.284,- + € 4.144,03 + € 904,- = € 60.332,03.
5
De beslissing
De rechtbank:
in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening
5.1.
wijst het gevorderde af;
5.2.
veroordeelt Acteon in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van Dürr Dental begroot op nihil;
in de hoofdzaak
5.3.
vernietigt het Nederlandse deel van EP 371;
5.4.
veroordeelt Dürr Dental in de kosten van de procedure, welke kosten aan de zijde van Acteon tot aan deze uitspraak worden begroot op € 60.332,03;
5.5.
verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
5.6.
wijst al het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 11 april 2018.
Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
Rijksoctrooiwet 1995.
Vgl. HvJ EG 15 november 2012, ECLI:EU:C:2012:707 (Béricap/Plastinova) en Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902 (Danisco/Novozymes)