ECLI:NL:RBDHA:2018:6108
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/525371 / HA ZA 17-76
Vonnis van 25 april 2018
in de zaak van
de stichting
STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN
, tevens handelend onder de naam
NEDERLANDSE FILMACADEMIE
,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres in conventie,
verweerster in voorwaardelijke reconventie,
advocaat [NAAM]. M.C.S. de Boer te Amsterdam,
tegen
de stichting
STICHTING DE NEDERLANDSE FOTOVAKSCHOOL-OPLEIDINGEN
, tevens handelend onder de naam
DUTCH FILMERS ACADEMY
,
gevestigd te Apeldoorn,
gedaagde in conventie,
eiseres in voorwaardelijke reconventie,
advocaat [NAAM]. R. Klöters te Amsterdam.
Partijen zullen hierna AHK en NFo genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 5 januari 2017, met producties 1 tot en met 18;
de conclusie van antwoord in conventie tevens voorwaardelijke eis in reconventie, met producties 1 tot en met 17;
het tussenvonnis van 29 maart 2017 waarin een comparitie van partijen is bepaald;
de akte overlegging producties, tevens conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie, met producties 19 tot en met 22;
de akte overlegging aanvullende producties van de zijde van NFo, met producties 18 en 19;
het aanvullend kostenoverzicht van de zijde van NFo, met productie 20;
het proces-verbaal van comparitie van 21 september 2017.
1.2.
Het proces-verbaal van de comparitie is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden betreft. AHK heeft van deze gelegenheid gebruikgemaakt bij brief van 17 oktober 2017. De brief is aan het proces-verbaal gehecht en maakt onderdeel uit van het procesdossier.
1.3.
Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
AHK is in 1958 opgericht en is een door de overheid gefinancierde, publieke instelling voor hoger beroepsonderwijs die opleidingen op zowel HBO-Bachelor- als Masterniveau aanbiedt. AHK bestaat uit de Breitner Academie (beeldende kunst), de Academie voor Bouwkunst (architectuur), de Reinwardt Academie (cultureel erfgoed), de Academie voor Theater en Dans, het Conservatorium en de Nederlandse Filmacademie.
2.2.
AHK hanteert voor de Nederlandse Filmacademie de volgende logo’s (wat betreft het logo dat AHK hanteert in internationale context, maakt de grijze achtergrond daar geen deel van uit):
2.3.
Op de website www.ahk.nl was op 23 februari 2017 onder het kopje ‘de academie’ onder meer de volgende tekst opgenomen:
2.4.
NFo is opgericht in 1940 en is een particulier opleidingsinstituut voor beroepsfotografie. In 2015 is zij begonnen met het opzetten van een nieuwe faculteit waarin zij MBO- en HBO-opleidingen aanbiedt op het gebied van ‘audiovisuele storytelling en nieuwe media’. Voor deze faculteit is de naam
Dutch Filmers Academy
gekozen, welke naam NFo in april 2015 in gebruik heeft genomen en als handelsnaam heeft ingeschreven.
2.5.
In september 2015 zijn de opleidingen van de faculteit
Dutch Filmers Academy
van start gegaan in Amsterdam en Rotterdam. Vanaf het studiejaar 2016/2017 is de HBO-opleiding ondergebracht in de ‘media valley’ in Hilversum en is de MBO-opleiding gevestigd in Rotterdam en Hilversum.
2.6.
Het logo dat NFo gebruikt voor de faculteit ziet er als volgt uit:
2.7.
AHK is houdster van de hieronder genoemde Uniemerkregistraties (hierna: het 1e   AHK-Uniemerk, het 2e AHK-Uniemerk respectievelijk het 3e AHK-Uniemerk en gezamenlijk aangeduid met ‘de AHK-Uniemerken’):
- het Uniewoordmerk “NEDERLANDSE FILMACADEMIE” met registratienummer 14788004, op 12 november 2015 aangevraagd en op 23 september 2016 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 39, 41 en 43
;
- het Uniewoordmerk “DE FILMACADEMIE” met registratienummer 14789771, op 12 november 2015 aangevraagd en op 23 september 2016 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 39, 41 en 43;
- het Uniewoordmerk “NETHERLANDS FILM ACADEMY” met registratienummer 14789631, op 12 november 2015 aangevraagd en op 23 september 2016 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 39, 41 en 43.
2.8.
De AHK-Uniemerken zijn ingeschreven voor onder meer waren en diensten in klasse 41 die als volgt is omschreven:
41 Education; Providing of training; Entertainment; Sporting and cultural activities; Tuition; Management trainingservices; Remedial tuition in speech; Education provided by teaching experts; Preparation and providing of training, courses and workshops in the field of teaching and education; Arranging and conducting of conferences, seminars, congresses, symposiums, lectures and other such educational events; Publishing, lending and dissemination of newsletters, books, newspapers, magazines, brochures, leaflets, printed matter, instructional material, teaching material and other texts and publications; Organization of trade fairs and exhibitions for educational purposes; Editing video and audio for others; Compiling, producing, performing, directing, presenting and rental of television, music, dance, theatre and other entertainment programmes, events and shows; Scriptwriting; Audio-visual display presentations; Art gallery services; Presentation of live performances; Musical entertainment; Welcoming of guests; Information and consultancy relating to the aforesaid services; All the aforesaid services whether or not provided via electronic channels, including the Internet.
2.9.
Op 12 november 2015 heeft AHK “DUTCH FILM ACADEMY” als Uniewoordmerk aangevraagd voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 39, 41 en 43. Het EUIPO
heeft de inschrijving aanvankelijk geweigerd, maar na gemotiveerd bezwaar van AHK de aanvraag alsnog gepubliceerd. Tegen deze merkinschrijving heeft NFo oppositie ingesteld waarop (nog) niet is beslist.
2.10.
Daarnaast heeft AHK “DUTCH FILM ACADEMY” als Beneluxwoordmerk gedeponeerd voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 39, 41 en 43. Het merk is per 19 oktober 2016 via een spoedinschrijving ingeschreven onder nummer 1341347, welke inschrijving door het BBIE
vervolgens is geweigerd vanwege het beschrijvende karakter van het woordmerk.
3
Het geschil
in conventie
3.1.
AHK vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,
I. NFo zal veroordelen om binnen twee weken na betekening van het vonnis ieder gebruik in het economisch verkeer van de naam Dutch Filmers Academy, en andere met de merken van AHK overeenstemmende namen, ter onderscheiding van diensten op het gebied van een filmopleiding en daarmee overeenstemmende waren en diensten, in de Europese Unie c.q. in de Benelux, te staken en gestaakt te houden;
II. NFo zal verbieden om binnen twee weken na betekening van het vonnis de naam Dutch Filmers Academy, en iedere andere met de handelsnaam van AHK overeenstemmende naam, te gebruiken als handelsnaam voor haar onderneming en de inschrijving van deze handelsnaam in het handelsregister door te halen;
III. NFo zal veroordelen tot betaling aan AHK van een dwangsom van € 5.000,- per overtreding en van € 500,- per dag dat een overtreding voortduurt, van de onder I en II gevorderde veroordeling c.q. het verbod;
IV. NFo zal veroordelen in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.
3.2.
Ter onderbouwing van haar vordering in 3.1 onder I stelt AHK - samengevat - dat zij de AHK-Uniemerken reeds gebruikte ruimschoots voordat NFo het teken
Dutch Filmers Academy
voor het eerst is gaan gebruiken. In het kader van de registratie van de AHK-Uniemerken, gedaan nadat NFo het teken
Dutch Filmers Academy
is gaan gebruiken, moet AHK derhalve als ‘voor-voorgebruiker’ te goeder trouw worden gekwalificeerd, zodat zij zich met succes jegens NFo op haar merkrechten kan beroepen. Het gebruik door NFo van het teken
Dutch Filmers Academy
is jegens AHK in strijd met artikel 9 lid 2 onder b en c UMVo
(thans artikel 9 lid 2 onder b en c UMVo 2017
).
3.3.
Aan haar vordering in 3.1 onder II legt AHK - verkort weergegeven - ten grondslag dat de namen
Nederlandse Filmacademie
,
Netherlands Film Academy
en
Dutch Film Academy
handelsnamen van haar zijn, waaronder zij deelneemt aan het economisch verkeer. Het gebruik door NFo in Nederland van de handelsnaam
Dutch Filmers Academy
is in strijd met haar rechten als bedoeld in artikel 5 Hnw
.
3.4.
NFo voert verweer.
3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in voorwaardelijke reconventie
3.6.
NFo vordert, onder de voorwaarde dat de rechtbank in conventie oordeelt dat AHK ontvankelijk is in haar vorderingen en NFo inbreuk maakt op één of meer van de AHK-Uniemerken, dat de rechtbank bij vonnis de/het Uniemerk(en) waarop NFo inbreuk maakt primair volledig nietig zal verklaren, dan wel subsidiair nietig zal verklaren voor de waren en/of diensten waarvoor de/het Uniemerk(en) in de klassen 16, 35 en 41 is/zijn ingeschreven, met primair en subsidiair veroordeling, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, van AHK in de volledige (na)kosten ex artikel 1019h Rv.
3.7.
NFo stelt ter onderbouwing van haar primaire (voorwaardelijke) vordering dat - zakelijk weergegeven - er drie gronden zijn op basis waarvan de AHK-Uniemerken nietig moeten worden verklaard. Ten eerste artikel 52 lid 1 aanhef en onder a) UMVo (thans artikel 59 lid 1 aanhef en onder a) UMVo 2017) jo artikel 7 lid 1 aanhef en onder b) UMVo (thans artikel 7 lid 1 aanhef en onder b) UMVo 2017), nu de AHK-Uniemerken ieder onderscheidend vermogen missen. Daarnaast dient nietigheid te worden aangenomen op grond van artikel 52 lid 1 aanhef en onder a) UMVo (thans artikel 59 lid 1 aanhef en onder a) UMVo 2017) jo artikel 7 lid 1 aanhef en onder c) UMVo (thans artikel 7 lid 1 aanhef en onder c) UMVo 2017). De AHK-Uniemerken bestaan uit tekens/benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten en dergelijke tekens moeten door eenieder ongestoord gebruikt kunnen worden. Ten slotte zijn de AHK-Uniemerken nietig op basis van artikel 52 lid 1 aanhef en onder b) UMVo (thans artikel 59 lid 1 aanhef en onder b) UMVo 2017), nu AHK de merken te kwader trouw heeft aangevraagd.
3.8.
Aan haar subsidiaire (voorwaardelijke) reconventionele vordering legt NFo ten grondslag dat het beschrijvende karakter van de AHK-Uniemerken voornamelijk geldt voor de waren en diensten ingeschreven in de klassen 16, 35 en 41.
3.9.
AHK voert verweer.
3.10.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.	De beoordeling
in conventie en in voorwaardelijke reconventie
4.1.
NFo heeft de geldigheid van de AHK-Uniemerken bestreden door middel van de voorwaardelijk ingestelde reconventionele vordering. De rechtbank begrijpt de voorwaarde zo, dat de eis in reconventie wordt ingesteld als de rechtbank in conventie tot het oordeel zou komen dat - uitgaande van geldige merken - sprake is van merkinbreuk. In dat geval geldt de eis in reconventie als ingesteld en komt de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 127 UMVo 2017 ook in conventie toe aan beoordeling van de gevoerde geldigheidsverweren. Dit betekent dat de rechtbank bij de beoordeling in het kader van de AHK-Uniemerken eerst de vordering in conventie zal beoordelen uitgaande van de geldigheid van deze merken.
in conventie voorts
Inbreuk op de AHK-Uniemerken op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo 2017?
Inbreuk op het 3e AHK-Uniemerk (Netherlands Film Academy)?
4.2.
Als eerste wordt beoordeeld of sprake is van inbreuk van het teken ‘
Dutch Filmers Academy
op het 3e AHK-Uniemerk.
4.3.
Van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo 2017 is sprake als teken en merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk en teken.
4.4.
Wat betreft de vraag naar de overeenstemming tussen merk en teken, is de rechtbank van oordeel dat het grootste punt van overeenstemming de begripsmatige is. Zowel merk als teken verwijst in het Engels naar een Nederlandse (hogere) opleiding op het gebied van film. Hoewel - zoals NFo opmerkt -  ‘
Dutch
’ in deze context taalkundig geen correcte vertaling is van ‘Nederlands’ (zoals ‘
Netherlands
’ wel is), gaat de rechtbank ervan uit dat het relevante publiek begrijpt dat beide zien op iets dat uit Nederland afkomstig is. Met betrekking tot het verschil tussen ‘
Film
’ en ‘Filmers’ is het de vraag of het publiek  bij het zien van het gehele teken (de totaalindruk) het verschil daartussen op zal merken. Ook hier geldt dat NFo op zich terecht opmerkt dat ‘Filmers’ een Nederlands en geen Engels woord is met bovendien een andere betekenis (een correcte Engelse vertaling van ‘Filmers’ zou ‘
movie makers
’ zijn). Dit woordgrapje is naar het oordeel van de rechtbank echter dermate subtiel, dat het de vraag is of dat onmiddellijk wordt gezien en begrepen. Dat zal in ieder geval niet zo zijn bij het niet-Nederlandstalige deel van het relevante publiek dat het woord ‘Filmer’ niet zal kunnen plaatsen.
4.5.
Auditief is sprake van een lichte mate van overeenstemming. Zowel het merk als het teken bestaat uit drie woorden. Het laatste woord van het merk en het teken is exact hetzelfde. ‘Filmers’ en ‘
Film
’ klinken nagenoeg hetzelfde, nu de klemtoon bij ‘Filmers’ op de eerste lettergreep ligt. Tussen ‘
Netherlands
’ en ‘
Dutch
’ bestaat echter geen enkele auditieve overeenstemming.
4.6.
In visueel opzicht stemmen het 3e AHK-Uniemerk en het teken slechts zeer beperkt overeen. Weliswaar bestaan het merk en het teken  beide uit drie woorden en is het laatste woord van merk en teken hetzelfde, maar ‘
Netherlands
’ en ‘
Dutch
’ zien er heel verschillend uit en ook tussen ‘
Film
’ en ‘Filmers’ bestaat visueel verschil. Daarbij bestaat het merk uit een lang, een kort en een lang woord, en het teken juist uit een kort, een lang en nog een lang woord, waardoor een ander totaalbeeld ontstaat.
4.7.
De diensten die NFo aanbiedt onder haar teken zijn soortgelijk aan de diensten waarvoor het 3e AHK-Uniemerk is ingeschreven. Het 3e AHK-Uniemerk is immers in klasse 41 ingeschreven voor ‘education’ (onderwijs) en zowel AHK als NFo richten zich op het aanbieden van opleidingen op het gebied van film. Dat de diensten van partijen verschillen omdat ze zich op een verschillende doelgroep richten en AHK een kunstopleiding is en NFo vakonderwijs aanbiedt, zoals NFo betoogt, is in dit kader niet van belang. Het gaat om de vraag waarvoor het Uniemerk is ingeschreven en dat is ‘education’ in de brede zin van het woord.
4.8.
Het merk en teken worden derhalve gebruikt voor soortgelijke diensten en er is sprake van een redelijke mate van overeenstemming. Die overeenstemming is met name ingegeven door de betekenis van merk en teken. Daarmee hangt in dit geval samen dat het merk zeer beschrijvend is, wat vervolgens tot het oordeel leidt dat de onderscheidende kracht ervan zeer beperkt is. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.
4.9.
Om de onderscheidingskracht en daarmee de beschermingsomvang van een merk te bepalen, moet globaal worden beoordeeld in hoeverre het merk geschikt is om de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren zoals de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, en de eventuele bekendheid bij het publiek/inburgering.
4.10.
Het merk
Netherlands Film Academy
is naar het oordeel van de rechtbank grotendeels beschrijvend voor de in deze zaak relevante diensten in klasse 41. Het merk draagt met haar naam immers uit dat het gaat om een Nederlandse instelling voor onderwijs op het gebied van film. Voorts zijn er andere organisaties in Nederland actief die vergelijkbare namen gebruiken, zoals de ‘
Dutch Academy for Film
’, de ‘
Amsterdam Film School
’ en de ‘
New York Film Academy
’. Ten opzichte van deze namen is het 3e AHK-Uniemerk nauwelijks onderscheidend.
4.11.
Dat onderscheidend vermogen wordt slechts zeer beperkt vergroot door gebruik van het merk. AHK heeft de enkele stelling geponeerd dat
Nederlandse Filmacademie
(het 1e AHK-Uniemerk) en de Engelse vertaling daarvan (het 3de AHK-Uniemerk
Netherlands Film Academy
) een lange historie kennen en nationaal en internationaal grote bekendheid genieten, maar NFo heeft dit betwist en in dit kader terecht opgemerkt dat de naamgeving van het 1e AHK-Uniemerk pas sinds 2013 (weer) wordt gevoerd door AHK. Tussen 1975 en 2013 had de onderhavige opleiding van AHK de naam ‘Nederlandse Film en Televisie Academie’ (zie hiervoor sub 2.3). Bovendien heeft AHK zelf ter zitting naar voren gebracht dat in het dagelijks spraakgebruik niet zozeer
Nederlandse Filmacademie
maar ‘De Filmacademie’ wordt gehanteerd en dat AHK zelf feitelijk altijd de naam ‘De Filmacademie’ heeft gebruikt. Dat het Engelstalige merk
Netherlands Film Academy
is ingeburgerd, is niet nader onderbouwd. Tegen deze achtergrond gaat de rechtbank dan ook voorbij aan de stelling dat dit 3e AHK-Uniemerk een zodanige bekendheid zou genieten dat die leidt tot een groter onderscheidend vermogen.
4.12.
Gezien de zeer geringe beschermingsomvang van het 3e AHK-Uniemerk is de rechtbank van oordeel dat ondanks de met name begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, NFo met haar teken voldoende afstand heeft genomen van het 3e AHK-Uniemerk en dat er geen sprake is van direct- of indirect verwarringsgevaar. Daarbij wordt ook betrokken dat AHK zelf het relevante publiek beperkt tot de aankomende studenten van de betreffende opleidingen. Van deze groep mag een zeer hoge mate van oplettendheid worden verwacht, nu het gaat om overwegend meerjarige opleidingstrajecten waarbij het in de rede ligt dat het volgen van een dergelijk traject een weloverwogen beslissing is die wordt genomen nadat men zich heeft geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden. Voorts wordt meegewogen de omstandigheid dat het logo dat NFo gebruikt zeer verschillend is ten opzichte van het logo dat AHK hanteert.
4.13.
Uit het vorengaande vloeit voort dat de rechtbank van oordeel is dat met gebruik van het teken van NFo geen gevaar voor verwarring met het 3e AHK-Uniemerk ontstaat zodat geen sprake is van inbreuk op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo 2017.
Inbreuk op het 1e AHK-Uniemerk (Nederlandse Filmacademie)?
4.14.
Ten aanzien van dit merk en het teken geldt dat er begripsmatig een zelfde vrij grote mate van overeenstemming is als tussen het teken en het hiervoor besproken 3e AHK-Uniemerk (
Netherlands Film Academy
). De auditieve- en visuele overeenstemming is echter (nog) minder dan tussen het (Engelstalige) teken en het 3e AHK-Uniemerk. Immers, het 1e AHK-Uniemerk is in de Nederlandse taal gesteld waardoor het ten opzichte van het teken zeer afwijkend klinkt. Visueel is het teken anders omdat het uit slechts twee in plaats van drie woorden is opgebouwd. De woorden ‘Film’ en ‘academie’ zijn in het 1e AHK-Uniemerk immers aan elkaar geschreven.
4.15.
Wat betreft de beschermingsomvang van het 1e AHK-Uniemerk overweegt de rechtbank dat sprake is van een iets grotere mate van inburgering dan het 3e AHK-Uniemerk door constant gebruik sinds 2013. Voorts geldt echter hetzelfde als hiervoor reeds is overwogen: het merk is in grote mate beschrijvend.
4.16.
Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar komt de rechtbank dan tot het oordeel dat gebruik van het teken geen gevaar voor verwarring met het 1e AHK-Uniemerk doet ontstaan, zodat geen sprake is van inbreuk op de onderhavige grondslag.
Inbreuk op het 2e AHK-Uniemerk (De Filmacademie)?
4.17.
Het 2e AHK-Uniemerk heeft van de drie merken de minste overeenstemming met het teken ‘Dutch Filmers Academy’. Begripsmatig is er nog slechts een beperkte mate van overeenstemming tussen merk en teken, nu in het merk de verwijzing naar Nederland ontbreekt die het teken wel heeft. In aanvulling op wat daaromtrent al is overwogen met betrekking tot het 1e AHK-Uniemerk (
Nederlandse Filmacademie
), geldt dat het merk korter klinkt en korter oogt. Auditieve en visuele overeenstemming is er daarom nauwelijks.
4.18.
Net als de overige merken heeft ook het 2de AHK-Uniemerk een zeer beschrijvend karakter.
4.19.
AHK heeft aangevoerd dat in de praktijk haar opleiding altijd is aangeduid geweest met
De Filmacademie
. Het enkele frequente gebruik leidt echter niet automatisch tot het verkrijgen van bekendheid bij het publiek en die bekendheid is bestreden. Nu AHK verder niet heeft onderbouwd dat sprake is van een hoge mate van inburgering en gelet op het sterk beschrijvende karakter, dicht de rechtbank het merk geen grotere mate van onderscheidend vermogen toe enkel op de grond dat het merk frequent is gebruikt.
4.20.
Gelet op de beperkte beschermingsomvang die ook het 2de AHK-Uniemerk heeft en de zeer beperkte mate van overeenstemming, is de rechtbank ook met betrekking tot dit merk van oordeel dat gebruik van het teken geen gevaar op verwarring daarmee doet ontstaan. Van inbreuk op de hier besproken grondslag is dan ook geen sprake.
Inbreuk op de AHK-Uniemerken op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder c UMVo 2017?
4.21.
Artikel 9 lid 2 aanhef en onder c UMVo 2017 biedt - verkort weergegeven - aanvullende bescherming aan bekende merken. Het merk wordt geacht een in de Unie bekend merk te zijn in de zin van dit artikellid wanneer het een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek geniet. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het Uniemerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek of aan deze voorwaarde wordt voldaan, moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.
4.22.
AHK heeft aangevoerd dat de drie AHK-Uniemerken bekende merken zijn als bedoeld in het genoemde artikel, maar nagelaten om de concrete feiten en omstandigheden te stellen die daartoe zouden moeten leiden. Het gestelde enkele gebruik, dat tot een zekere mate van inburgering kan leiden, is daarvoor onvoldoende. Nog afgezien van het feit dat NFo heeft betwist dat sprake is van een bekend merk, betekent dit dat AHK de extra bescherming van dit artikellid niet kan inroepen en er ook op die grond geen sprake is van merkinbreuk door NFo.
Tussenconclusie met betrekking tot de gestelde merkinbreuk
4.23.
Het voorgaande betekent dat de vorderingen in conventie sub 3.1 onder I en III en voor zover gegrond op artikel 9 lid 2 aanhef en onder b dan wel c UMVo 2017 worden afgewezen.
Inbreuk op Beneluxwoordmerk ?
4.24.
AHK heeft in haar petitum sub 3.1 onder I opgenomen dat NFo - zakelijk weergegeven - haar inbreukmakende handelingen (ook) in de Benelux dient te staken. Dit onderdeel van de vordering lijkt bij dagvaarding gegrond te zijn op het geweigerde Beneluxmerk DUTCH FILM ACADEMY. Ter zitting heeft AHK verklaard dat er geen Beneluxmerk (meer) is en dat zij daarop ook geen beroep meer doet. Dat betekent dat de vordering genoemd in 3.1 onder I ook op de grondslag van een Beneluxmerk voor afwijzing gereed ligt.
Inbreuk op handelsnamen van AHK?
4.25.
AHK baseert haar vorderingen mede op de stelling dat zij de namen
Nederlandse Filmacademie
,
Netherlands Film Academy
en
Dutch Film Academy
als handelsnamen gebruikt
. NFo maakt feitelijk gebruik van de handelsnaam
Dutch Filmers Academy
.
4.26.
Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, indien dientengevolge, gelet op de aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
4.27.
De rechtbank kan in het midden laten of AHK dan wel Nederlandse Filmacademie, als onderdeel van AHK, kwalificeert als onderneming in de zin van de Hnw, nu de vorderingen voor afwijzing gereed liggen ook als de door AHK gevoerde namen handelsnamen betreffen.
4.28.
Volgens AHK gebruikt zij de namen
Nederlandse Filmacademie
,
Netherlands Film Academy
en
Dutch Film Academy
als handelsnamen. Met betrekking tot
Dutch Film Academy
heeft NFo aangevoerd dat AHK deze naam niet zelf gebruikt, maar dat buitenlanders deze naam vaak aanhalen als (foutieve) verbastering van
Netherlands Film Academy
. Ter zitting heeft AHK dit bevestigd. Dat betekent dat
Dutch Film Academy
geen handelsnaam van AHK is. Ten aanzien van
Nederlandse Filmacademie
en
Netherlands Film Academy
gaat de rechtbank er vanuit dat dit handelsnamen van AHK betreffen en wordt als volgt geoordeeld met betrekking tot de vraag of gebruik van
Dutch Filmers Academy
in strijd is met artikel 5 Hnw.
4.29.
Zoals hiervoor reeds is overwogen met betrekking tot het 1e en 3e AHK-Uniemerk, is sprake van een beperkte mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van AHK en
Dutch Filmers Academy
, welke overeenstemming met name begripsmatig is. Met die begripsmatige overeenstemming hangt samen, zoals eveneens hiervoor reeds is overwogen in het kader van de AHK-Uniemerken, dat de handelsnamen
Nederlandse Filmacademie
en
Netherlands Film Academy
in belangrijke mate beschrijvend zijn, wat een beperkte beschermingsomvang tot gevolg heeft.
4.30.
Gelet op die beperkte beschermingsomvang in combinatie met de beperkte overeenstemming, is de rechtbank van oordeel dat NFo met haar handelsnaam voldoende afstand heeft genomen van de handelsnamen van AHK om verwarring te voorkomen. Daarbij betrekt de rechtbank voorts dat, zoals tussen partijen niet in geschil is, de aard van de opleidingen en daarmee de doelgroep heel verschillend is: AHK biedt kunstonderwijs aan, terwijl de opleidingen aan NFo vakonderwijs betreffen, gericht op toegepaste film. De doelgroep van beide partijen, en daarmee het relevante publiek, is dan ook verschillend en doet daarmee af aan het verwarringsgevaar voor zover dat al aanwezig zou zijn.
4.31.
Het voorgaande betekent dat van inbreuk door NFo op handelsnamen van AHK geen sprake is, waarmee ook de vorderingen van AHK sub 3.1 onder II en III op deze grondslag worden afgewezen.
Proceskosten
4.32.
AHK zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld.
4.33.
De hoogte van de proceskosten wordt in beginsel gemaximeerd door de Indicatietarieven in IE-zaken
. Deze zaak moet worden aangemerkt als een daarin bedoelde normale bodemprocedure, zodat in beginsel een bedrag van
maximaal
€ 17.500,- exclusief verschotten en griffierecht als redelijk en evenredig moet worden beschouwd. De rechtbank volgt derhalve niet het standpunt van NFo – van wie de kostenopgaaf hoger uitkomt dan voormeld bedrag – dat de zaak moet worden aangemerkt als een complexe zaak, omdat de dagvaarding niet duidelijk was waardoor zij uitgebreid diende te reageren. Voor het totaalbedrag aan toe te wijzen proceskosten dient het griffierecht van € 618,- bij het salaris advocaat [NAAM]€ 17.500,- te worden opgeteld, waarmee het bedrag sluit op € 18.118.
4.34.
Voor veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert.
in voorwaardelijke reconventie
4.35.
De rechtbank stelt vast dat de voorwaarde niet in vervulling is gegaan, zodat aan beoordeling van de reconventionele vordering niet wordt toegekomen. Voor een proceskostenveroordeling is derhalve geen grond.
5
De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1.
wijst de vorderingen van AHK af;
5.2.
veroordeelt AHK in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van NFo begroot op € 18.118;
5.3.
verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
in voorwaardelijke reconventie
5.4.
verstaat dat aan de voorwaarde voor beoordeling niet is toegekomen.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op
25 april 2018.
AHK stelt in de dagvaarding in randnummer 24 dat deze registratie het woordmerk ‘Nederlandse Film Academie’ (dus geschreven met drie losse woorden) betreft. Dat is blijkens de registratie onjuist.
European Union Intellectual Property Office
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015
Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie), zoals van kracht vanaf 1 oktober 2017
Handelsnaamwet
Ten behoeve van de leesbaarheid noemt de rechtbank hierna nog slechts de artikelnummers uit de thans geldende UMVo 2017
AHK voert niet aan dat het als uniemerk geregistreerde
De Filmacademie
een handelsnaam is van AHK.
Versie 1 april 2017
HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116