ECLI:NL:GHAMS:2017:448
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht
zaaknummer 	: 200.169.940/01
zaaknummer rechtbank 	: C/15/211097/HA ZA 14-68
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 14 februari 2017
inzake
de vennootschap naar Belgisch recht
ESSEGÉ S.A.
,
gevestigd te Brussel, België,
appellante,
advocaat: mr. A.J. Gieske, te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
RUBY DÉCOR B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Broek op Langedijk,
geïntimeerde,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam.
1
Het geding in hoger beroep
Partijen worden hierna Essegé en Ruby Décor genoemd.
Essegé is bij dagvaarding van 8 mei 2015 in hoger beroep gekomen van het vonnis van 11 februari 2015 (hierna: het vonnis) van rechtbank Noord-Holland, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen Essegé als eiseres en Ruby Décor als gedaagde.
Bij arrest van 23 juni 2015 is een comparitie na aanbrengen bepaald. Deze heeft op 3 december 2015 plaatsgevonden. Een minnelijke regeling is tussen partijen tijdens de comparitie niet tot stand gekomen. Het proces-verbaal van de comparitie bevindt zich bij de stukken.
Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven, tevens houdende voorwaardelijk incident tot afschrift van bepaalde bescheiden (art. 843a Rv), met producties;
- memorie van antwoord, tevens houdende incidenteel appel;
- memorie van antwoord in incidenteel appel.
Partijen hebben de zaak ter zitting van 6 december 2016 doen bepleiten, Essegé door mr. [NAAM]. E.B. Schnepper, advocaat [NAAM]mr. L. Kroon en mr. C.S. Mastenbroek, advocaten te Amsterdam, ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Bij die gelegenheid hebben partijen nog producties in het geding gebracht.
Ten slotte is arrest gevraagd.
Essegé heeft geconcludeerd dat het hof het vonnis, waarvan beroep, zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad - haar vordering alsnog zal toewijzen, met beslissing over de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, vermeerderd met rente.
Ruby Décor heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis met -  uitvoerbaar bij voorraad - beslissing over de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.
Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.
.
2
Feiten
2.1
De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen.
2.2
Grief 1
van Essegé is gericht tegen 2.1 van het vonnis, waarin de rechtbank de waren opsomt die behoren bij het aangevallen depot van Ruby Décor in plaats van de waren die behoren bij het depot van Essegé van het merk RUBY: “verwarmingsinstallaties”. Met deze grief, die terecht is voorgedragen (maar overigens niet tot vernietiging van het vonnis leidt), zal het hof in het navolgende rekening houden.
2.3
Met
grief 2
komt Essegé op tegen een tweetal feitelijke vaststellingen in rov 2.6 en (zoals blijkt uit haar toelichting) 4.8. Hoewel deze grief niet tot vernietiging van het vonnis kan leiden, zal het hof hiermee in het navolgende zo nodig rekening houden.
2.4
Voor het overige zijn deze feiten in hoger beroep niet in geschil, zodat het hof deze ook als uitgangspunt zal nemen.
.
3
Beoordeling
3.1
Het gaat in deze zaak - voor zover in hoger beroep van belang - om het volgende.
3.1.1
Op 17 januari 1994 heeft Essegé het merk RUBY voor waren in klasse 11 (verwarmingsinstallaties) in het Benelux merkenregister gedeponeerd.
3.1.2
Op 1 november 1994 is de eenmanszaak Ruby Decoratie op naam van Ruby Stam in het handelsregister ingeschreven met als activiteiten onder meer de detailhandel in sfeerhaarden en gipsdecoratie.
3.1.3
Op 1 mei 1998 is de domeinnaam ruby-decoratie.nl geregistreerd op naam van Ruby Decoratie. Op 26 maart 2000 is de domeinnaam rubydecor.com geregistreerd. Op 3 september 2002 is de domeinnaam rubydecor.nl geregistreerd op naam van Ruby Decoratie.
3.1.4
Op 29 september 2003 is Ruby Décor opgericht. Ruby Décor is vervolgens
ingeschreven in het handelsregister met als handelsnamen Ruby Decor B.V. en Ruby Fires. Bestuurder en enig aandeelhouder van Ruby Décor is Wilfred Kos Beheer B.V.
3.1.5
Op 22 augustus 2007 zijn vervolgens de domeinnaam rubyfires.nl en rubyfires.com geregistreerd op naam van Ruby Fires.
3.1.6
Ruby Décor gebruikt het merk Ruby Fires sinds 2000 voor sfeerhaarden zonder luchtkanaal.
3.1.7
Op 14 maart 2008 heeft Ruby Décor het merk RUBY FIRES gedeponeerd in het
Benelux merkenregister onder nummer 0842040 voor waren in klassen 6, 11 en 19, waarna het merk op 7 juli 2008 is ingeschreven. Op 20 januari 2014 is hierop een beperking aangebracht, inhoudende dat de waren waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 11 slechts ziet op inbouw-, voorzet en vrijhangende (open) haarden; rookkanalen voor schoorstenen; rookkanalen, gasbranders, keramische branders o.a. werkend op bio-ethanol; rookgas- afvoerkanalen; asladen; gasblokken en schijnvuren.
3.1.8
Essegé gebruikt haar merk Ruby voor radiatoren, ontvochtigingsapparaten, terrasverwarmers, petroleumkachels, elektrische kachels en bio-ethanol haarden.
3.2
Essegé heeft gevorderd, samengevat en uitvoerbaar bij voorraad, Ruby Décor te
veroordelen tot staken van het merk, althans de benaming RUBY, RUBY FIRES en/of RUBY DÉCOR, dan wel de domeinnaam www. rubyfires.nl dan wel enig ander merk, handels- of domeinnaam, althans enig hiermee verwarringwekkend overeenstemmend teken voor verwarmingsinstallaties, haarden althans aanverwante producten, te staken en gestaakt te houden, met een aantal nevenvorderingen waaronder rekening en verantwoording, schadevergoeding en de nietigverklaring en doorhaling van het merk in het Benelux merkenregister.
3.3
De rechtbank heeft voornoemde vordering van Essegé afgewezen en haar veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.
3.4
Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag liggende motivering komt Essegé op met zes grieven, waarvan de eerste twee reeds hiervoor onder “Feiten” zijn behandeld.
3.5
Alvorens over te gaan tot de behandeling van de
grieven 3 en 4
(die betrekking hebben op het oordeel van de rechtbank over de soortgelijkheid van de betrokken waren) zal het hof het verweer van Ruby Décor beoordelen dat Essegé gedurende een periode van vijf jaar in het geheel geen (normaal) gebruik heeft gemaakt van het merk RUBY voor verwarmingsapparaten, voorafgaand aan het depot op 14 maart 2008 van het merk RUBY FIRES door Ruby Décor. Indien dit verweer slaagt, kan - naar Ruby Décor terecht betoogt - Essegé zich niet verzetten tegen het gebruik van het merk RUBY FIRES door Ruby Décor en kan zij evenmin de nietigheid van het merk RUBY FIRES inroepen, omdat het depot van voornoemd merk is verricht in de periode waarin het door Essegé ingeroepen merk RUBY vervalrijp was (art. 2.27 lid 3 resp. lid 4 BVIE).
3.6
Aangezien Essegé aan haar onder 3.2 omschreven vordering ten grondslag legt dat zij als houdster van het oudste depot rechthebbende is op het merk RUBY voor verwarmingsinstallaties en Ruby Décor gebruik van dit merk door Essegé betwist, rust de bewijslast onder deze omstandigheden op Essegé. Het is aan Essegé om te bewijzen dat zij het merk RUBY in de periode 14 maart 2003 tot 14 maart 2008 binnen de Benelux normaal heeft gebruikt.
3.7
Ter onderbouwing van voornoemd gebruik heeft Essegé een tweetal producties in het geding gebracht: productie 13 (bij akte van 12 februari 2014) en productie 21 (bij akte van 18 november 2014). Productie 13 bevat slechts een viertal facturen uit de relevante periode van 2007, waarvan twee bestemd voor een afnemer in Frankrijk, terwijl de overige twee facturen zien op verkoop van - slechts - vijf RUBY PATIO terrasverwarmers en twee RUBY HEAT kacheltjes. Hieruit kan geen rechtens relevant gebruik in de Benelux in voornoemde periode worden afgeleid.
Productie 21 bestaat uit (i) “een greep uit nog aangetroffen verkoopfacturen met betrekking tot producten onder het merk RUBY uit de periode 2003-2008”, (ii) een “verkoopoverzicht van onder het merk RUBY in de Benelux geleverde producten per land van de periode 2007-2013” en (iii) “overzicht aantallen onder het merk RUBY verkochte producten.”  Aan deze ongeordende facturen (i) en de niet gespecificeerde op een Excel sheet gepresenteerde overzichten (ii) en (iii), waarover de directeur van Essegé ter zitting heeft verklaard dat dit een intern stuk betreft, kan het hof zonder nadere toelichting - die is uitgebleven - geen bewijs van gebruik ontlenen. Derhalve heeft Essegé met de door haar overgelegde stukken niet bewezen dat zij het merk RUBY in de periode 14 maart 2003 tot 14 maart 2008 binnen de Benelux normaal heeft gebruikt.
3.8
Essegé heeft evenwel nader bewijs aangeboden door middel van het horen van [M.] (commercieel directeur van Essegé) en [E.] (hoofd after sales bij Essegé) als getuigen. Het hof zal Essegé derhalve toelaten tot bewijslevering als onder 3.6 omschreven en daartoe een datum voor getuigenverhoor bepalen. Met het oog daarop wordt partijen verzocht hun verhinderdata op te geven voor de komende maanden. Het hof merkt thans reeds op dat [M.] als directeur van Essegé een partijgetuige is aan wiens verklaring op grond van artikel 164 lid 2 Rv slechts beperkte bewijskracht toekomt.
3.9
Gelet op het te leveren bewijs met het daaraan verbonden procesrisico en ter vermijding van verdere kosten geeft het hof partijen in overweging te bezien of zij na dit tussenarrest de zaak alsnog in der minne kunnen regelen.
3.10
Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.
4
Beslissing
Het hof:
laat Essegé toe tot het leveren van bewijs als vermeld onder 3.6;
beveelt dat, indien Essegé  getuigen wil doen horen, een getuigenverhoor zal plaatshebben voor mr. E.M. Polak, daartoe tot raadsheer‑commissaris benoemd, in het Paleis van Justitie, IJdok 20 te Amsterdam op een nader te bepalen dag en uur;
bepaalt dat de advocaat [NAAM]28 februari 2017 schriftelijk en onder opgave van de verhinderdata van partijen, hun advocaten en de door Essegé voor te brengen getuigen in de periode maart 2017 tot en met juni 2017 aan het (enquêtebureau van het) hof dient te verzoeken een datum te bepalen
;
houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.M. Polak en G.J. Heevel en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 14 februari 2017.