ECLI:NL:RBDHA:2017:13386
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/494942 / HA ZA 15-968
Vonnis van 15 november 2017
in de zaak van
[eiseres]
,
handelend onder de naam ELLIE CASHMAN DESIGN ,
wonende te [woonplaats] ,
eiseres,
advocaat [NAAM]. N.A.D. Plasmans-Noesen te Eindhoven,
tegen
de vennootschap naar buitenlands recht
MARC CAIN GMBH
,
gevestigd te Stuttgart en kantoorhoudende te Bodelshausen, Duitsland,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. L. Kröger, thans mr. A.J. Spiegeler, te Den Haag.
Partijen zullen hierna [eiseres] en Marc Cain genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 11 augustus 2015, met producties 1 tot en met 17;
de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 9;
het tussenvonnis van 16 december 2015, waarin een comparitie van partijen is gelast;
de akte overlegging aanvullende producties van [eiseres] , met producties 18 tot en met 24;
de akte houdende aanvullende producties van Marc Cain, met producties 10a tot en met 10c;
de akte houdende aanvullende productie (kostenopgave) van Marc Cain, met productie 11;
het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 12 april 2016, met daaraan gehecht de door beide partijen overgelegde pleitaantekeningen, waarbij in de pleitaantekeningen van Marc Cain de randnummers 44, 45 en 55 tot en met 62 zijn doorgehaald omdat deze niet zijn gepleit;
de brief van Marc Cain van 21 april 2016 waarin zij opmerkingen plaatst bij het met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen, met daarbij nogmaals productie 11.
1.2.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2.	De feiten
[eiseres] en het behangdessin
2.1.
[eiseres] drijft in Nederland een eenmanszaak onder de naam Ellie Cashman Design . Zij ontwerpt bloemendessins voor de papier- en kledingindustrie en verhandelt via haar website www.elliecashmandesign.com (hierna: de website van [eiseres] ) huisartikelen, waaronder behang, met daarop door haar ontworpen dessins.
2.2.
De dessins van [eiseres] komen tot stand door een ontwerpproces dat zes tot twaalf maanden duurt. [eiseres] maakt eerst met de hand schetsen in verschillende composities. Vervolgens digitaliseert, bewerkt en kleurt zij die schetsen tot een definitief ontwerp met behulp van computer, tablet en een zogeheten stylus pen.
2.3.
[eiseres] heeft in de periode van augustus 2013 tot in mei 2014 het dessin genaamd Dark Floral II voor behang ontworpen, in verschillende tinten. In deze procedure staat dit dessin in de zwarte tint centraal, genaamd Dark Floral II Black Saturated (hierna: het dessin of het behangdessin), welk dessin hieronder is afgebeeld.
2.4.
[eiseres] heeft het dessin op 27 mei 2014 vastgelegd in de database van het Britse  Anti Copying In Design (ACID). In dezelfde maand heeft ze het behangdessin op de markt gebracht via haar webshop en via haar blog en (andere) social media.
Marc Cain en de reclamecampagne ‘In Bloom’
2.5.
Marc Cain is een internationaal opererend modebedrijf dat onder de merknaam Marc Cain luxe kleding op de markt brengt. Marc Cain heeft 207 winkels in 34 landen, waarvan 11 winkels zich in Nederland bevinden.
2.6.
De heer [A] (hierna: [A] ) is de fotograaf geweest van de foto’s die Marc Cain heeft gebruikt voor de reclamecampagne ‘In Bloom’ ter promotie van haar lente/zomer collectie voor 2015 (hierna: de reclamecampagne). Die reclamecampagne is gestart in november 2014 en heeft geduurd tot mei 2015, toen een nieuwe reclamecampagne (voor het nieuwe seizoen) een aanvang nam.
2.7.
[A] heeft in juli 2014 via de webshop van [eiseres] behang met het dessin gekocht en op 25 augustus 2014 heeft hij vanuit het e-mailadres van zijn atelier gevraagd om een factuur. [A] heeft [eiseres] als volgt bericht:
“Dear [eiseres] ,
Could you be so kind and sent the invoice, (cause we do not get one till today), for our order (…) from July 24.2014 to this email address.
Thanks a lot, best regards
[A]
Ps we love your wallpaper”
2.8.
[eiseres] heeft de in dit bericht vermelde website van [A] bezocht en kwam zo tot de ontdekking dat [A] fotograaf is. Op het bericht van [A] heeft zij als volgt gereageerd:
“
Hi [A] ,
Thank you so much! That’s wonderful to hear! I love your photographs! I would love to see what you do with the wallpaper, if you use it in any of your work.
I will make sure you receive an invoice ASAP.
Thank you again :)
Kindest,
[eiseres]
”
2.9.
Het behang(dessin) staat afgebeeld op en in de catalogus behorend bij de reclamecampagne van Marc Cain (hierna: de catalogus). De kaft en de schutbladen van die catalogus zijn bedekt met het dessin. Verder hebben het behang en het dessin gediend als achtergrond en als bekleding van meubilair op foto’s in de catalogus. Een aantal afbeeldingen van en uit de catalogus is hieronder weergegeven.
2.10.
Verder is het behang(dessin) gebruikt in een tv-commercial van Marc Cain behorend bij de reclamecampagne (hierna: de commercial), die is uitgezonden in diverse landen, waaronder in Nederland, en is het te zien in een ‘making off’-filmpje over de reclamecampagne (hierna: het making off-filmpje). Ook op de landingspagina van de website van Marc Cain (hierna: de website van Marc Cain) en op de facebookpagina van Marc Cain (hierna: de facebookpagina) is een foto met als achtergrond het behang(dessin) geplaatst, zoals hieronder afgebeeld.
Aanloop naar de onderhavige procedure
2.11.
Nadat [eiseres] van het gebruik van het dessin door Marc Cain op de hoogte is geraakt heeft haar toenmalige advocaat [NAAM]5 december 2014 aangeschreven. In deze brief staat onder meer:
“
The use of the Dark Floral II Dessin without our client’s permission must be considered as an infringement of our clients exclusive copyright. (…)
Our client has therefore instructed us to contact you with the aim of reaching a commercial solution to this infringement. Our client suggests, in addition to a financial compensation for the use already made of her design, the following:
A copyright notice on all (printed) marketing materials and on your website visible worldwide mentioning that the design is by [eiseres]  , with a link to her website www.elliecashmandesign.com;
Display of her products (wallpaper, cushions, scarves with the Dark Floral II Dessin) in all Marc Cain stores, along with a marketing piece (folded card) with information about her brand.
”
2.12.
Eveneens op 5 december 2014 heeft [eiseres] op haar website het volgende bericht geplaatst:
“
Press
If you’d like to help get the word out about [eiseres]  wallpapers, we’d be ever grateful! Please contact us at info@elliecashmandesign.com.
Thank you to all the publications – online and in print – that have featured the wallpapers so far, including:
(…)
Marc Cain Catalog ‘In Bloom’
- Spring|Summer 2015
”
2.13.
Tussen partijen is vervolgens begin 2015 gesproken over de mogelijkheden voor een oplossing. Dit heeft ertoe geleid dat Marc Cain op haar website bij elke afbeelding van het dessin (onder meer in de online catalogus) een link heeft geplaatst naar de website van [eiseres] , op een wijze zoals hieronder afgebeeld (met uitvergroting van het relevante deel).
2.14.
Ook zijn reclameborden met een verwijzing naar (de website van) [eiseres] geplaatst in winkels waar de artikelen van Marc Cain werden tentoongesteld en verkocht. Marc Cain heeft verder personen die vragen stelden over de herkomst van het dessin naar [eiseres] verwezen.
2.15.
[eiseres] heeft op haar website en via twitter in de periode december 2014-maart 2015 diverse malen verwezen naar het gebruik dat Marc Cain van haar dessin maakte. Zo plaatste zij op 9 februari 2015 een bericht op Twitter met daarin een link naar de campagne van Marc Cain, zoals hieronder afgebeeld:
2.16.
Partijen waren gedurende die periode nog in gesprek over het betalen door Marc Cain aan [eiseres] van een financiële vergoeding wegens het gebruik van het dessin door Marc Cain. [eiseres] heeft op 6 april 2015 een schikkingsvoorstel gedaan, dat zij op 20 juli 2015 weer heeft ingetrokken. Ook nadien hebben partijen geen overeenstemming over een vergoeding kunnen bereiken.
Schilderwerken uit de Gouden Eeuw
2.17.
Door Marc Cain zijn afbeeldingen van schilderijen uit de Gouden Eeuw in het geding gebracht die hieronder zijn weergegeven.
De Tarievenlijst
2.18.
De Tarievenlijst Stichting FotoAnoniem uit 2013 (hierna: de Tarievenlijst) omvat onder meer de volgende tarieven voor het gebruik van een foto van een fotograaf:
3
Het geschil
3.1.
[eiseres] vordert dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
l.     voor recht wordt verklaard dat Marc Cain inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht
en/of niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrecht van [eiseres] met betrekking tot het dessin;
2. Marc Cain wordt bevolen ieder inbreukmakend handelen jegens [eiseres] met
onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het gebruik van het dessin voor de reclamecampagne danwel toekomstige reclamecampagnes wereldwijd, althans in de Europese Unie, althans in Nederland, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding dan wel niet-nakoming van dit bevel, te vermeerderen met € 5.000,- voor iedere dag - een gedeelte van een dag tot een gehele gerekend - dat de overtreding dan wel niet-nakoming voortduurt, met een maximum van € 75.000,-;
3. Marc Cain wordt veroordeeld om aan [eiseres] te vergoeden de schade die zij heeft
geleden, welke wordt begroot op € 79.500,- althans een ander bedrag door de rechtbank in goede justitie te bepalen; en
4. Marc Cain wordt veroordeeld in de volledige proceskosten die [eiseres] heeft moeten
maken in deze procedure op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), tot op het moment van het betekenen van de dagvaarding begroot op € 7.312,41.
3.2.
Aan deze vorderingen legt [eiseres] het volgende ten grondslag.
3.2.1.
Het dessin is een werk in de zin van de Auteurswet (hierna: Aw), omdat het een eigen oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijk stempel van de maker draagt. Ook komt het behangdessin in aanmerking voor bescherming als niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel, omdat het een andere algemene indruk wekt dan de modellen die al voor mei 2014 aan het publiek beschikbaar waren gesteld.
3.2.2.
Door het dessin zonder toestemming van [eiseres] te publiceren, maakt Marc Cain inbreuk op de hiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten van [eiseres] . Omdat de inbreukmakende publicaties nog steeds (online) raadpleegbaar zijn heeft [eiseres] belang bij een verbod.
3.2.3.
[eiseres] heeft door voormelde inbreuk schade geleden, welke schade wordt gevorderd in de vorm van drie schadeposten, te weten (a) gederfde licentievergoeding, (b) schade door het ontbreken van naamsvermelding en (c) verlies van exclusiviteit. Voor het bepalen van de hoogte van de gederfde licentievergoeding heeft [eiseres] aansluiting gezocht bij de Tarievenlijst. Omdat geen sprake is van ‘alle gebruik’ volgens de Tarievenlijst maar wel van meer dan het gebruik van een enkele foto, gaat [eiseres] uit van een basisvergoeding van € 5.000,-. Nu sprake is van vijf vormen van publicatie (kaft catalogus, achtergrondfoto’s in catalogus, website, facebookpagina en tv-commercial) leidt dit tot een bedrag aan gederfde licentievergoeding van € 25.000,-. Gelet op de aanzienlijke oplage van de catalogus en de reikwijdte van de publicatie op internet, facebook en televisie, bestaat reden het basisbedrag met factor twee te vermenigvuldigen. Dit resulteert in een bedrag van € 50.000,- als schadevergoeding wegens gederfde licentievergoeding. Voor het ontbreken van de vermelding van de naam van [eiseres] in de catalogus, de tv-commercial, op de website en op de facebookpagina vordert [eiseres] een bedrag van € 6.500,- per ontbrekende vermelding, waarbij het bedrag ter zake de website en de facebookpagina wordt gehalveerd omdat daarop, nadat [eiseres] Marc Cain had aangeschreven, alsnog naamsvermelding heeft plaatsgevonden. Het totaalbedag voor schade wegens het ontbreken van naamsvermelding komt derhalve neer op € 19.500,-. Tot slot vordert [eiseres] een bedrag van € 10.000,- wegens verlies aan exclusiviteit. Het totaalbedrag dat als schadevergoeding wordt gevorderd bedraagt derhalve € 79.500,-.
3.3.
Marc Cain heeft tegen de vorderingen van [eiseres] ingebracht dat het behangdessin niet voor auteursrechtelijke bescherming of modelrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen nu het geen oorspronkelijk karakter heeft. Verder voert Marc Cain aan dat [eiseres] heeft ingestemd met het gebruik van het dessin. Ook vecht Marc Cain de hoogte van de door [eiseres] gevorderde schadevergoeding aan, daartoe onder meer stellende dat de rechtbank enkel bevoegd is ter zake de in Nederland geleden schade.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Marc Cain heeft niet betwist dat de rechtbank bevoegd is van dit geschil kennis te nemen maar heeft – ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding – wel bestreden dat die bevoegdheid zich ook uitstrekt buiten Nederland. [eiseres] meent dat de Nederlandse rechter bevoegd is van dit geschil kennis te nemen en uitspraak kan doen over alle door [eiseres] als gevolg van de reclamecampagne geleden schade, nu Nederland het land van oorsprong is van het behangdessin.
4.2.
Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op een aan [eiseres] toebehorend niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel is de rechtbank internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 80 lid 1 jo. artikel 81 aanhef en onder a jo. artikel 82 lid 5 GModVo
omdat Marc Cain is gevestigd in een andere lidstaat dan Nederland (Duitsland) maar de gestelde inbreuk wel (mede) in Nederland heeft plaatsgevonden. Deze bevoegdheid is ingevolge artikel 83 lid 2 GModVo dan beperkt tot Nederland. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op een aan [eiseres] toekomend auteursrecht is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 7 lid 2 EEX-Vo
omdat het gestelde schadebrengende feit zich (mede) in Nederland heeft voorgedaan. Ook deze bevoegdheid is beperkt tot Nederland.
4.3.
De hiervoor vermelde beperking van de bevoegdheid tot Nederland heeft tot gevolg dat de gevorderde verklaring voor recht en het gevorderde verbod, voor zover toewijsbaar, niet verder kunnen strekken dan Nederland, maar ook dat de bevoegdheid om kennis te nemen van de vordering tot vergoeding van schade is beperkt tot Nederland. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap heeft in haar arrest van 3 oktober 2013
ten aanzien van schadevergoeding gebaseerd op schending van het auteursrecht immers bepaald dat ingeval de bevoegdheid van de rechter is beperkt tot het grondgebied van de lidstaat waar de betreffende rechter is gevestigd, die rechter ook slechts uitspraak mag doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat. Dit heeft om gelijke redenen te gelden voor vorderingen ter zake schadevergoeding wegens inbreuk op een modelrecht waarvoor de bevoegdheid van de rechtbank beperkt is tot Nederland.
4.4.
Dat Nederland als land van oorsprong van het behangdessin moet worden aangemerkt, maakt het voorgaande niet anders. Welk land het land van oorsprong is, speelt slechts een rol bij de vraag of in andere landen dan dat land auteursrechtelijke bescherming aan een werk moet worden toegekend. Nu in deze zaak in Nederland bescherming wordt ingeroepen voor het behangdessin, dient naar Nederlands recht te worden beantwoord of het dessin hier auteursrechtelijke bescherming toekomt.
Auteursrecht
4.5.
Bij de beoordeling of het dessin is aan te merken als werk in de zin van de Aw stelt de rechtbank voorop dat een dessin een auteursrechtelijk beschermd werk kan zijn in de zin van artikel 10 van de Aw indien het oorspronkelijk is, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk.
Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Aw.
Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.
4.6.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft het dessin een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het het persoonlijk stempel van [eiseres] , zodat het in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Feit is immers dat [eiseres] tot haar dessins komt door het ter zitting door haar beschreven creatieve ontwerpproces (zie 2.2). In dat ontwerpproces kiest zij uit een veelheid van mogelijke afbeeldingen, kleurstellingen en onderlinge positioneringen een specifieke combinatie van elementen. [eiseres] heeft onbestreden aangevoerd dat dat proces in het geval van het dessin heeft geleid tot de volgende specifieke en oorspronkelijke elementen:
het gebruik van de bijzonder opvallende reusachtige, weelderige, handgeschilderde  bloemen (chrysanten, rozen, tulpen en hortensia's) variërend van wit, lichtroze tot donkerroze die grotendeels in volle bloei zijn;
welke vrijwel uitsluitend vanaf de bovenkant in beeld zijn gebracht;
en welke bloemen zijn ingebed in nadrukkelijk aanwezig handgeschilderd gebladerte;
een enkele handgeschilderde vlinder die door de zorgvuldige detaillering levensecht lijkt; en
het gebruik van donkere schaduwen die worden afgewisseld door heldere spotlights  die zorgen voor een koninklijk en dramatisch driedimensionaal effect, waardoor de bloemen lijken te verrijzen uit de zwarte achtergrond.
4.7.
Het feit dat het behangdessin aansluit bij een klassiek motief dat reeds door schilders in de Gouden Eeuw werd gebruikt, zoals Marc Cain aanvoert, leidt niet tot een ander oordeel. Gebruikmaking van een bekende stijl beperkt weliswaar de ruimte van de maker om zijn persoonlijk stempel op een dessin te drukken, maar sluit niet uit dat de ontwerper binnen die beperkte ruimte creatieve keuzes maakt door een specifieke variatie op het bekende thema te scheppen. Dat hiervan sprake is blijkt uit de voorbeelden van schilderwerken die Marc Cain in het geding heeft gebracht (zie 2.17). Geen daarvan bevat de specifieke combinatie van afbeeldingen, kleurstellingen en onderlinge positioneringen
die [eiseres] voor het dessin heeft gekozen. Van ontlening is dan ook geen sprake.
Modelrecht
4.8.
Bij de beoordeling van de vraag of het dessin in aanmerking komt voor bescherming als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel stelt de rechtbank voorop dat op grond van artikel 4 lid 1 GModVo een Gemeenschapsmodel wordt beschermd indien en voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Een model wordt gelet op artikel 5 lid 1 onder b GModVo als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of van voorrang. Ingevolge artikel 6 GModVo wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (het vormgevingserfgoed). Daarbij moet het eigen karakter van het model niet worden beoordeeld aan de hand van een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen, maar aan de hand van één of meer individueel beschouwde oudere modellen
. De geïnformeerde gebruiker is in hoge mate aandachtig en zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken
.
4.9.
Uit hetgeen hiervoor ten aanzien van het auteursrecht is overwogen, volgt dat ook voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van modelrechtelijke bescherming voor het dessin in Nederland. Het dessin is immers nieuw nu het niet identiek is aan een model uit het door Marc Cain ingebrachte vormgevingserfgoed (zie 2.17 en vergelijk 4.7). Het dessin heeft ook een eigen karakter. Dat het dessin past in een bepaalde, reeds gebruikte stijl, zoals Marc Cain onder verwijzing naar de schilderwerken uit de Gouden Eeuw heeft aangevoerd, is als zodanig onvoldoende om het dessin een eigen karakter te ontzeggen. Maatstaf is de geïnformeerde gebruiker, die in hoge mate aandachtig is en het dessin zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken met de eerder bedoelde schilderwerken. Gelet op de reeds eerdergenoemde verschillen (zie wederom 4.7) tussen het dessin en de schilderwerken concludeert de rechtbank dat het dessin bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt.
Toestemming
4.10.
Het feit dat het dessin in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming en met het dessin ook voldaan is aan de voorwaarden voor het ontstaan van modelrechtelijke bescherming, betekent dat Marc Cain het dessin niet zonder toestemming van [eiseres] in haar reclamecampagne gericht op Nederland heeft mogen gebruiken. Anders dan Marc Cain voorstaat, blijkt uit niets dat [eiseres] die toestemming voorafgaande aan de reclamecampagne of na aanvang daarvan alsnog heeft gegeven.
4.11.
Dat [eiseres] met haar e-mail van 25 augustus 2014 (zie 2.8) er blijk van heeft gegeven op de hoogte te zijn van, althans geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van het dessin in een foto-project ten behoeve van een modemerk, zoals Marc Cain aanvoert, volgt de rechtbank niet. Uit haar e-mail blijkt enkel dat [eiseres] ervan op de hoogte was dat [A] een professioneel fotograaf is en dat zij geïnteresseerd was in het door hem in die hoedanigheid te maken gebruik van het dessin. Hieruit valt af te leiden dat [eiseres] rekening hield met gebruik van het dessin voor professionele doeleinden, maar niet wat de aard en omvang van dat gebruik zou zijn, laat staan dat zij daar zonder meer mee in zou stemmen en daarmee afstand deed van enig door haar in te roepen recht. Op basis van de reactie van [eiseres] kan aldus niet worden geconcludeerd dat [A] er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat [eiseres] toestemming had gegeven voor ieder commercieel gebruik ten behoeve van opdrachtgevers van [A] .
4.12.
Nadat [eiseres] ermee bekend was geworden dat door [A] gemaakte foto’s met het dessin door Marc Cain in de reclamecampagne werden gebruikt, zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan over samenwerking. Partijen zijn het er over eens dat zij op onderdelen overeenstemming hebben bereikt over door Marc Cain te treffen maatregelen (zoals weergegeven onder 2.13 en 2.14) maar over betaling van een vergoeding door Marc Cain aan [eiseres] is geen akkoord bereikt. Nu geen volledige overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen de door Marc Cain getroffen maatregelen hooguit als schade beperkend worden aangemerkt en kan niet worden gezegd dat [eiseres] achteraf alsnog toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het dessin door Marc Cain. Dat [eiseres] zich kort voor en in de periode van de onderhandelingen positief heeft uitgelaten over dat gebruik (zie 2.12 en 2.15), zoals Marc Cain nog als argument aanvoert, maakt dat niet anders. [eiseres] stelt met recht dat zij door Marc Cain voor een voldongen feit was gesteld en deze uitlatingen passen bij haar pogingen ‘om er nog het beste van te maken’.
4.13.
Als het al zo is dat het ontbreken van overeenstemming over de hoogte van de vergoeding te wijten is aan gebrekkige communicatie aan de zijde van [eiseres] en het vervolgens door [eiseres] beëindigen van de onderhandelingen, zoals Marc Cain aanvoert, kan dit er ook niet toe leiden dat [eiseres] het gebrek aan toestemming niet meer aan Marc Cain kan tegenwerpen. Een houder van een intellectueel eigendomsrecht is immers niet verplicht medewerking te verlenen aan totstandkoming van overeenstemming ter zake gebruik door een derde. Daarbij komt dat het beroep van Marc Cain op schending van de precontractuele goede trouw onvoldoende is onderbouwd. Dat het afbreken van de onderhandelingen plaatsvond op een moment dat Marc Cain uit mocht gaan van het tot stand komen van een overeenkomst over de hoogte van de schadevergoeding kan niet uit het gestelde verloop van de onderhandelingen worden afgeleid. Daaruit blijkt veeleer dat partijen nog niet tot het noemen van concrete of (voor de wederpartij) acceptabele bedragen waren gekomen. Dat het afbreken van de onderhandelingen in verband met andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar was, is door Marc Cain niet inzichtelijk gemaakt.
Verklaring voor recht en verbod
4.14.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Marc Cain zonder toestemming gebruik heeft gemaakt van het auteursrechtelijk en modelrechtelijk beschermde dessin van [eiseres] . Niet aannemelijk is echter dat [eiseres] nog belang heeft bij het gevorderde verbod, nu het gaat om eenmalig gebruik van het dessin voor een inmiddels beëindigde reclamecampagne en geen grond is om aan te nemen dat Marc Cain het dessin nogmaals zal gebruiken. Daarbij komt dat een verbod niet zou kunnen worden gegrond op het modelrecht op het dessin, nu het gaat om een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel waarvan de duur inmiddels is verstreken. De rechtbank zal het dan ook houden bij het toewijzen van de gevorderde verklaring voor recht, met dien verstande dat die gelet op de bevoegdheid van de rechtbank is beperkt tot Nederland.
Schadevergoeding
4.15.
Nu is vastgesteld dat Marc Cain inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten en modelrechten van [eiseres] op het dessin in Nederland, is zij voor de door die inbreuk bij [eiseres] ontstane schade aansprakelijk. Ook staat vast dat Marc Cain in elk geval deels heeft nagelaten de naam van [eiseres] bij het dessin te vermelden, zodat Marc Cain ook aansprakelijk is voor de schade die [eiseres] daardoor heeft geleden. De stelling van [eiseres] dat zij schade heeft geleden, is door Marc Cain niet betwist, zodat het bestaan van schade als vaststaand wordt aangenomen. Marc Cain heeft echter aangevoerd dat de gevorderde schadevergoeding te hoog is, mede omdat de rechtbank slechts bevoegd is voor de in Nederland geleden schade.
4.16.
[eiseres] vordert de volgens haar als gevolg van de reclamecampagne totaal geleden schade, dus niet beperkt tot en gespecificeerd voor de in Nederland geleden schade. Gelet op de beperkte bevoegdheid van de rechtbank (zie 4.2 en 4.3) zal een toe te wijzen schadevergoeding echter moeten worden beperkt tot de in Nederland veroorzaakte schade. [eiseres] heeft zelf geen berekening voorgesteld om te bepalen welk deel van de door haar gevorderde schade als in Nederland veroorzaakte schade is aan te merken. Marc Cain heeft zich op het standpunt gesteld dat daartoe moet worden uitgegaan van de hoeveelheid mensen in Nederland ten opzichte van de rest van de wereld die door de reclamecampagne is bereikt. Volgens Marc Cain kan dat deel worden bepaald op 11 (winkels in Nederland) ten opzichte van 207 winkels wereldwijd, oftewel 5,3%, welk percentage op zich niet door [eiseres] is betwist. Nu [eiseres] heeft gesteld dat haar dessin een overweldigend succes was en zij vanuit de hele wereld berichten ontving met de vraag waar het behang te koop was, kan niet gezegd worden dat de in Nederland veroorzaakte schade groter is dan in andere landen waarop de reclamecampagne zich heeft gericht. De rechtbank zal het percentage van 5,3% dan ook tot uitgangspunt nemen. De rechtbank zal eerst de totale hoogte van de door [eiseres] voor de schadeposten (a) en (c) (zie 3.2.3) opgevoerde schade beoordelen, om deze vervolgens met behulp van het percentage van 5,3% terug te brengen tot het deel dat ziet op Nederland. Voor de schadepost (b) (zie 3.2.3) geldt een andere leidraad (zie 4.22).
4.17.
Op grond van artikel 6:97 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) moet de rechter
de schade begroten op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is Volgens artikel 27 lid 2 van de Aw kan de rechter in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen op een forfaitair bedrag. Uit de wetsgeschiedenis van de Auteurswet blijkt dat dit bedrag vastgesteld kan worden op basis van de licentievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien de auteursrechthebbende toestemming zou hebben verleend voor de (inbreukmakende) handeling. Artikel 3.17 lid 2 sub b van het BVIE
bevat een overeenkomstige bepaling, waarin het bedrag aan royalty’s dat verschuldigd zou zijn geweest indien de rechthebbende toestemming zou hebben gegeven als element voor de bepaling van dat bedrag wordt genoemd. Schadevergoeding op basis van gederfde licentievergoeding is derhalve mogelijk.
4.18.
Marc Cain heeft betwist dat aannemelijk is dat zij een bedrag van € 50.000,-, het door [eiseres] gevorderde bedrag aan gederfde licentievergoeding voor de gehele reclamecampagne, aan [eiseres] verschuldigd zou zijn geweest ingeval Marc Cain voorafgaand aan het gebruik van het dessin toestemming aan [eiseres] zou hebben gevraagd, maar niet dat voor het bepalen van de hoogte van die gederfde vergoeding aansluiting kan worden gezocht bij de Tarievenlijst. De rechtbank zal dan ook aanknopen bij de tarieven in de Tarievenlijst.
4.19.
Marc Cain heeft aangevoerd dat indien als basistarief wordt uitgegaan van de tarieven in de Tarievenlijst onder de noemer ‘vrije licenties voor één jaar’ het gebruik van het dessin voor de reclamecampagne moet worden gezien als één geheel en dan geen reden bestaat dat tarief te vermenigvuldigen met het aantal vormen van publicatie waarvoor het dessin is gebruikt. De rechtbank gaat daar aan voorbij nu de tarieven voor ‘vrije licenties voor één jaar’ zien op het (onbeperkte) gebruik van één foto, terwijl het in deze zaak gaat om een dessin dat door Marc Cain op verschillende manieren is vastgelegd en ook op verschillende manieren in de reclamecampagne is gebruikt. Als de door [eiseres] voorgestelde berekening wordt vertaald naar de onder ‘vrije licenties voor één jaar’ genoemde tarieven, heeft zij het gebruik van haar behangdessin in verschillende publicaties (op verschillende manieren op en in de catalogus, op de website van Marc Cain, in de commercial en op de facebookpagina) feitelijk gelijkgesteld aan het – min of meer – vrije gebruik van vijf verschillende foto’s. Dat komt de rechtbank niet onbillijk voor.
4.20.
De rechtbank ziet in de Tarievenlijst echter geen aanleiding om het basisbedrag te verdubbelen wegens de aanzienlijke oplage van de catalogus en de reikwijdte van de publicatie op internet, facebook en televisie, omdat de onder ‘vrije licenties voor één jaar’ genoemde tarieven al zijn bepaald voor (nagenoeg) alle, oftewel omvangrijk, gebruik.
4.21.
Nu het door [eiseres] voorgestelde basistarief van € 5.000,- op zich niet door Marc Cain is bestreden, begroot de rechtbank de gederfde licentievergoeding voor de reclamecampagne op een bedrag van € 25.000,- (5 maal € 5.000,-). Bij dat bedrag zal het gevorderde bedrag van € 10.000,- wegens verlies van exclusiviteit worden opgeteld. Volgens de Tarievenlijst is een toeslag op het basistarief onder ‘vrije licenties voor één jaar’ immers mogelijk indien de exclusiviteit wordt prijs gegeven. Dit brengt mee dat ervan kan worden uitgegaan dat [eiseres] een licentievergoeding van € 35.000,- zou hebben gevraagd voor de gehele reclamecampagne. Teruggebracht tot enkel Nederland met behulp van voornoemd percentage van 5,3%, resulteert dat in een in deze procedure toe te wijzen bedrag aan gederfde licentievergoeding van (afgerond) € 1.860,- (5,3% x € 35.000,-).
4.22.
[eiseres] vordert daarnaast schadevergoeding wegens het ontbreken van naamsvermelding, welke zij onder verwijzing naar een eerdere uitspraak van deze rechtbank
stelt op € 6.500,- voor iedere uitingsvorm (de catalogus, de tv-commercial, de website van Marc Cain en de facebookpagina), waarbij op de vergoeding voor de website van Marc Cain en de facebookpagina een korting van 50% wordt toegepast omdat daar na sommatie alsnog naamsvermelding heeft plaatsgevonden. Nu Marc Cain enkel aanvoert dat de gevorderde schadevergoeding moet worden gematigd maar op zich niet bestrijdt dat voornoemde eerdere uitspraak van deze rechtbank tot uitgangspunt kan worden genomen, zal de rechtbank de schade in Nederland als gevolg van het ontbreken van naamsvermelding begroten met die uitspraak als leidraad.
4.23.
Nu het in die uitspraak ging om gebruik van foto’s in enkel op Nederland gerichte folders, kan er vanuit worden gegaan dat de in die zaak bepaalde schade al is beperkt tot in Nederland veroorzaakte schade. In die zaak ging het echter wel om het gebruik van veertig foto’s, terwijl de vertaling van de vorderingen van [eiseres] en de onderbouwing daarvan in de onderhavige zaak feitelijk neerkomt op gelijkstelling van het gebruik van het dessin aan het gebruik van vijf foto’s (zie 4.19). Ten aanzien van twee van de vijf publicatievormen (te weten de website en de facebookpagina) zal de door [eiseres] voorgestane korting van 50% nog dienen te worden toegepast. De rechtbank zal de schade wegens het ontbreken van naamsvermelding in Nederland dan ook begroten op een bedrag van € 650,- (3 x 1/40 van € 6.500,- en ½ x 2 x 1/40 van € 6.500,-).
4.24.
Het totaalbedrag aan in deze procedure aan [eiseres] toe te wijzen schade bedraagt derhalve € 2.510,- (€ 1.860,- + € 650,-).
Proceskosten
4.25.
Marc Cain zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [eiseres] maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft een specificatie van haar kosten ten bedrage van in totaal € 16.398,82 (productie 24 van de zijde van [eiseres] ) overgelegd. Tussen partijen is niet in geschil dat de procedure ziet op handhaving van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in de Handhavingsrichtlijn.
4.26.
Marc Cain heeft de redelijkheid en evenredigheid van de door [eiseres] gevorderde kosten niet bestreden. De rechtbank ziet in de aard en omvang van de zaak ook geen reden de door [eiseres] gevorderde kosten als niet redelijk en onevenredig aan te merken. De rechtbank zal het gevorderde bedrag dan ook toewijzen.
5
De beslissing
De rechtbank
5.1.
verklaart voor recht dat Marc Cain in Nederland inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht en het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrecht van [eiseres] met betrekking tot het dessin;
5.2.
veroordeelt Marc Cain tot betaling van een bedrag van € 2.510,- aan [eiseres] ten titel van schadevergoeding;
5.3.
veroordeelt Marc Cain tot vergoeding van de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 16.398,82;
5.4.
verklaart de voorgaande veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
5.5.
wijst af het anders of meer gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 15 november 2017.
Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.
Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
HvJ EU 3 oktober 2013, ECLI:EU:C:2013:635 (Pinckney)
HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011, 288 (Infopaq) en HvJ EU 1 december 2011, NJ 2013, 66 (Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.).
HR 22 februari 2013, LJN: BY1529 (Stokke / H3 Products).
HR 30 mei 2008, LJN: BC2153 (Endstra-tapes).
HvJEU 19 juni 2014, C‑345/13 (Karen Millen), r.o. 23 t/m 25 en 35
HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 53 en 55
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
Rechtbank Den Haag 13 juli 2011, IEPT 20110713, r.o. 4.28
Richtlijn nr. 2004/48 EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEU 2004, L 195).