ECLI:NL:GHDHA:2017:4155
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer	: 200.180.309/01
Zaaknummer rechtbank	: C/09/492224 / KG ZA 15-1018
arrest van 23 mei 2017
inzake
AEBI Schmidt Nederland B.V.
,
gevestigd te Holten,
appellante,
hierna te noemen: Aebi,
advocaat: mr. J.C.S. Pinckaers te Amsterdam,
tegen
1
[X B.V.] ,
gevestigd te Sneek,
2. RASCO D.O.O.,
gevestigd te Kalinovac, Kroatië,
geïntimeerden,
hierna te noemen: respectievelijk [X B.V.] en Rasco en gezamenlijk [geïntimeerden] ,
advocaat: mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk.
1
Het geding
Bij exploot van 30 oktober 2015 is Aebi in hoger beroep gekomen van een door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 2 oktober 2015. Bij memorie van grieven (MvG) heeft Aebi één grief aangevoerd. Bij memorie van antwoord (MvA) heeft [geïntimeerden] de grief bestreden. Bij akte overlegging nadere productie heeft Aebi het vonnis van Rechtbank Den Haag van 4 januari 2017 in de tussen partijen gevoerde bodemprocedure overgelegd. [geïntimeerden] heeft de dagvaarding waarmee ze tegen dat vonnis in hoger beroep komt overgelegd. Vervolgens hebben partijen op 2 februari 2017 de zaak doen bepleiten, Aebi door haar advocaat [NAAM][geïntimeerden] door mr. P.E. Mazel en J. de Koning, advocaten te Groningen, aan beide zijden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.
2
Feiten
Het gaat in deze zaak om het volgende:
2.1
Aebi is houdster van het Nederlandse deel van het op 1 juli 1999 aangevraagde en
op 28 mei 2003 verleende Europees octrooi 0 995 838 (hierna: EP 838 of het octrooi) voor
een ‘
Lastfahrzeug mit einem darauf abnehmbar aufgebauten Aufsatzgerät’
, in de
Nederlandse vertaling: ‘Vrachtwagen met een daarop afneembaar opgebouwd opzetwerktuig’.
2.2
Rasco is een in Kroatië gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met de productie en
verhandeling van wegbeheermaterieel, waaronder wintermachines. Rasco richt zich vanaf
2013 ook op de Nederlandse markt.
2.3
[X B.V.] is een gespecialiseerde fabrikant van transportmiddelen, hydraulische
laad- en lossystemen en wegbeheermaterieel. Daarnaast verricht [X B.V.] periodieke
keuringen, onderhoud en reparaties. [X B.V.] is importeur van de producten van Rasco.
2.4
Na de aanbieding door [X B.V.] van een opzetstrooiwerktuig aan de Gemeente Dantumadeel en daarover op 5 september 2013 gehouden telefonisch overleg, heeft Aebi
bij brief van 20 september 2013 [X B.V.] verzocht te bevestigen dat zij geen inbreuk meer zal maken op EP 838 en het aanbod tot levering aan de gemeente Dantumadeel in zal trekken. Op deze brief heeft [X B.V.] niet gereageerd. [X B.V.] heeft aan de gemeente Dantumadeel een ander, dan wel aangepast, niet onder de beschermingsomvang van EP 838 vallend, opzetstrooiwerktuig geleverd.
2.5
Op 17 maart 2014 heeft Rasco ingeschreven op een aanbesteding voor
strooimachines uitgeschreven door de provincies Flevoland en Noord-Holland. Op 17 april 2014 ontvingen de inschrijvers (waaronder Aebi) op deze aanbesteding van de provincies Flevoland en Noord-Holland een ‘voorlopige rating’.
2.6
Op 30 juni 2014 heeft een schouw plaatsgevonden van het door Rasco aangeboden opzetstrooiwerktuig op het terrein van de Provincie Flevoland in Emmeloord. De uitkomst van de schouw was dat het product van Rasco, naar de mening van de provincies, op bepaalde punten onvoldoende scoorde.
2.7
Op 6 augustus 2014 hebben de provincies Flevoland en Noord-Holland de
aanbesteding ingetrokken. Tegen de intrekking en de (onvoldoende) beoordeling van de schouw is Rasco in kort geding voor de rechtbank Midden-Nederland opgekomen.
2.8
Bij brief van 12 augustus 2014 heeft de Duitse octrooigemachtigde van Aebi [geïntimeerden] gesommeerd om het aanbieden van haar opzetstrooiwerktuig te staken en gestaakt te houden omdat zij daarmee inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 838. In de brief is onder meer de volgende passage opgenomen:
We urge you to immediately stop all and every commercial activities in connection with spreaders in
dispute and immediately revoke towards the Dutch provinces Flevoland and Noord-Holland your
respective offer in dispute, Moreover, you are to sign the attached cease and desist declaration in
order to make superfluous a law suit.
In order to avoid commencement of an action, you must forward to us not later than August 20, 2014
both, proof that did revoke towards the Dutch provinces Flevoland and Noord-Holland your
respective offer in dispute as well as the signed cease and desist declaration.
Please take note that in absence of your complying with the above request, our client shall file a law
suit without hesitation, the action being already under preparation.
2.9
Bij brief van 27 augustus 2014 heeft de octrooigemachtigde van [geïntimeerden] een opinie met betrekking tot inbreuk op en geldigheid van EP 838 aan de advocaat [NAAM][geïntimeerden] gestuurd. Dit advies, waarvan de conclusie luidt dat de conclusies van EP 838 nietig zijn vanwege gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit en [geïntimeerden] om die reden geen inbreuk kan maken, is door de advocaat [NAAM][geïntimeerden] doorgestuurd aan de advocaat [NAAM].
2.10
Op 20 oktober 2014 heeft de advocaat [NAAM][geïntimeerden] schriftelijk laten weten dat de opinie van de octrooigemachtigde van [geïntimeerden] Aebi niet heeft kunnen overtuigen en dat Aebi ervan uitgaat dat [geïntimeerden] haar inbreukmakende opzetstrooiwerktuig niet in Nederland op de markt zal brengen.
2.11
Bij vonnis van 24 oktober 2014 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van
Rasco in het kort geding tegen de provincies Flevoland en Noord-Holland afgewezen. Rasco is daarvan niet in hoger beroep gekomen.
2.12
Omstreeks 10 april 2015 heeft de advocaat [NAAM]advocaat [NAAM][geïntimeerden] De advocaat [NAAM][geïntimeerden] heeft toen laten weten dat [geïntimeerden] haar octrooigemachtigde heeft gevraagd een nadere studie te verrichten naar de geldigheid van EP 838 en dat de uitkomst daarvan bepalend zou zijn voor de vraag of zij in de toekomst nog onder de beschermingsomvang van EP 838 vallende opzetstrooiwerktuigen in Nederland op de markt zou willen brengen en bereid zou zijn de kosten van een – dan onvermijdelijke – juridische procedure te maken. Nadien heeft de advocaat [NAAM]24 april 2015 aan de advocaat [NAAM][geïntimeerden] nog daarnaar geïnformeerd.
2.13
Op 12 mei 2015 heeft [geïntimeerden] bij Octrooicentrum Nederland een verzoek
ingediend om advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 met betrekking tot de geldigheid
van EP 838.
2.14
Op 3 en 4 juni 2015 heeft [geïntimeerden] op de Reinigingsdemodagen in Lelystad
een vrachtwagen met een onder de beschermingsomvang van EP 838 vallend opzetstrooiwerktuig getoond. Op 4 juni 2015 heeft de advocaat [NAAM][geïntimeerden] via haar advocaat [NAAM]te zeggen dat zij iedere directe en indirecte inbreuk op conclusies 1 t/m 9 van EP 838 in Nederland zal staken en gestaakt zal houden. [geïntimeerden] heeft daarop op 9 juni 2015 laten weten niet aan de sommatie te zullen voldoen omdat [geïntimeerden] opzetstrooiwerktuigen volgens EP 838 in Nederland gaat verhandelen.
2.15
Op 8 juli 2015 heeft [geïntimeerden] Aebi gedagvaard in een bodemprocedure volgens
het versneld regime in octrooizaken en vernietiging van het Nederlandse deel van EP 838 en een verklaring van niet-inbreuk gevorderd.
2.16
Op 16 juli 2015 heeft Aebi de dagvaarding in onderhavig kort geding uitgebracht.
2.17
Bij vonnis van 4 januari 2017 heeft de rechtbank de vorderingen van [geïntimeerden] in voornoemde bodemprocedure afgewezen. De door Aebi ingestelde reconventionele vorderingen (kort gezegd een inbreukverbod met nevenvorderingen) zijn toegewezen.
3
Het geschil in eerste aanleg en in hoger beroep
3.1
In eerste aanleg vorderde Aebi – kort samengevat – op de grondslag dat [geïntimeerden] inbreuk zou maken op EP 838 – een aan [geïntimeerden] op te leggen inbreukverbod, versterkt met een dwangsom en met veroordeling van [geïntimeerden] in de kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv. [geïntimeerden] heeft een nietigheidsverweer gevoerd en voorts gesteld dat Aebi geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Op de laatste grond heeft de voorzieningenrechter de vorderingen afgewezen en Aebi in de proceskosten (ter hoogte van EUR 45.000,-) veroordeeld.
3.2
Met haar grief komt Aebi op tegen dat oordeel van de voorzieningenrechter en de veroordeling in de proceskosten. Zij heeft gevorderd dat dit hof het bestreden vonnis geheel vernietigt en opnieuw rechtdoende [geïntimeerden] veroordeelt in de proceskosten in beide instanties, zulks uitvoerbaar bij voorraad. Hierin ligt besloten dat zij haar verbodsvorderingen intrekt.
3.3
[geïntimeerden] heeft primair aangevoerd dat Aebi niet ontvankelijk dient worden verklaard in haar beroep, omdat zij niet heeft gegriefd tegen de afwijzing van haar vorderingen. Subsidiair stelt [geïntimeerden] zich op het standpunt dat het vonnis dient te worden bekrachtigd. In beide gevallen vordert [geïntimeerden] veroordeling van Aebi in de proceskosten berekend op de voet van artikel 1019h Rv.
4
Beoordeling
4.1
Het primaire standpunt van [geïntimeerden] is dat Aebi niet-ontvankelijk verklaard moet worden in haar vorderingen wegens gebrek aan belang bij het door haar ingestelde beroep, omdat Aebi niet zou hebben gegriefd tegen de afwijzing van de verbodsvordering. Bij gebreke daarvan kan de door Aebi ingestelde grief betreffende de afwezigheid van spoedeisend belang niet leiden tot vernietiging van het vonnis, aldus [geïntimeerden] Dat standpunt wordt verworpen.
4.2
De grief van Aebi luidt dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat Aebi geen spoedeisend belang heeft en daarom haar vorderingen heeft afgewezen en haar in de proceskosten heeft veroordeeld. In paragraaf 18 van de MvG heeft Aebi nadrukkelijk aangevoerd dat de voorzieningenrechter de verbodsvordering in kort geding had moeten toewijzen omdat voldoende aannemelijk is dat de vordering in een bodemprocedure zal worden toegewezen. In de gevorderde vernietiging van het vonnis in zijn geheel en de gevorderde proceskostenveroordeling ligt voorts besloten dat Aebi zich op het standpunt stelt dat spoedeisend belang bij haar vorderingen had moeten worden aangenomen én dat de verbodsvordering had moeten worden toegewezen. Naar het oordeel van het hof heeft Aebi derhalve wel degelijk ook tegen de afwijzing van de verbodsvordering gegriefd.
4.3
Voor zover [geïntimeerden] heeft beoogd aan te voeren dat Aebi in appel haar verbodsvordering onvoldoende zou hebben onderbouwd (zie punt 1.5 laatste zin MvA), wordt dat verweer verworpen. Gelet op het feit dat de voorzieningenrechter de verbodsvordering niet inhoudelijk heeft beoordeeld maar reeds wegens gebrek aan spoedeisend belang heeft afgewezen, volstond voor de onderbouwing van het op het afwijzen van de verbodsvordering gerichte onderdeel van de grief de verwijzing naar het door haar gestelde in eerste aanleg, zoals Aebi in punt 3 MvG heeft gedaan.
4.4
Dat Aebi, naast de vordering dat het hof het bestreden vonnis geheel zal vernietigen, verder alleen veroordeling van [geïntimeerden] in de proceskosten in beide instanties heeft gevorderd – en niet alsnog toewijzing van haar verbodsvordering – maakt dat niet anders. Gelet op het verwachte (en inmiddels uitgesproken) vonnis van de rechtbank in de lopende bodemprocedure en de afstemmingsregel, had Aebi daarbij immers geen afzonderlijk belang meer.
4.5
Aldus komt het hof toe aan de beoordeling van de door Aebi tegen het bestreden vonnis geformuleerde grief, waarbij het hof eerst de door de voorzieningenrechter aangenomen afwezigheid van spoedeisend belang zal beoordelen.
4.6
Het hof deelt de mening van Aebi dat er voor haar, tot juni 2015, bij gebreke van een constante dreiging van inbreuk op EP 838, onvoldoende aanleiding bestond een (bovendien kostbare) procedure tegen [geïntimeerden] te beginnen.
4.7
Zoals blijkt uit de hiervoor weergegeven feiten zijn er, behoudens de door [geïntimeerden] in september 2013 en in het voorjaar van 2014 gedane aanbiedingen, tot begin juni 2015 geen aanbiedingen van inbreukmakende werktuigen geweest.
4.8
De aanbieding in september 2013 betrof een eenmalige specifieke aanbieding aan de gemeente Dantumadeel. Hoewel [geïntimeerden] niet expliciet richting Aebi heeft gereageerd op de sommatiebrief van 20 september 2013, heeft zij daar feitelijk wel gehoor aan gegeven door een aangepast dan wel ander werktuig aan de Gemeente Dantumadeel te leveren en door daarna geen verdere aanbiedingen of leveringen van de inbreukmakende opzetzoutstrooier meer te doen.
4.9
De daaropvolgende aanbieding van een inbreukmakend opzetstrooiwerktuig vond plaats in het voorjaar van 2014 en betrof de inschrijving op een aanbesteding van de provincies Flevoland en Noord-Holland. Op 17 april 2014, na toezending van de ‘voorlopige rating’ was het voor Aebi duidelijk dat [geïntimeerden] ook meedeed aan die aanbesteding. Naar Aebi evenwel onweersproken heeft aangevoerd zijn in de voorlopige rating geen gegevens verstrekt met betrekking tot de werktuigen waarmee door de diverse partijen was ingeschreven. Na ontvangst van de voorlopige rating op 17 april 2014 was het voor Aebi derhalve niet duidelijk of het werktuig waarmee [geïntimeerden] had ingeschreven inbreuk maakte op het octrooi. Zij hield er rekening mee dat [geïntimeerden] , die op de hoogte was van het octrooi van Aebi, met een ‘work around’ had ingescheven.
4.10
Eerst na de schouw op 30 juni 2014 vernam Aebi dat het door [geïntimeerden] aangeboden werktuig onder de beschermingsomvang van EP 838 viel. Dit werktuig werd echter door de aanbestedende dienst niet voldoende bevonden, terwijl bovendien korte tijd later, begin augustus, de aanbesteding door de provincies werd ingetrokken. Daarmee werd duidelijk dat dit werktuig door [geïntimeerden] niet geleverd zou worden en kwam de concrete dreiging van inbreuk door [geïntimeerden] te vervallen. Dat toch een sommatiebrief werd gestuurd op 12 augustus 2014 kwam doordat Aebi toen nog niet op de hoogte was van de intrekking van de aanbesteding door de provincies. De sommatiebrief heeft de intrekking van de aanbesteding als het ware gekruist. Het enkele niet ondertekenen van de in die sommatiebrief gevraagde onthoudingsverklaring door [geïntimeerden] kan naar het oordeel van hof er niet aan afdoen dat niet langer sprake was van een concrete inbreukdreiging. De aanbesteding was immers ingetrokken en daarna zijn er, naar Aebi onbestreden heeft gesteld, geen verdere aanbiedingen, laat staan daadwerkelijke leveringen, van een inbreukmakend opzetstrooiwerktuig door [geïntimeerden] gevolgd, hoewel er in de markt wel vraag naar dergelijke werktuigen bleef.
4.11
Ook het feit dat [geïntimeerden] , zich baserend op de opinie van haar octrooigemachtigde van 27 augustus 2014, zich op het standpunt stelde dat EP 838 vernietigd diende te worden, leverde naar het oordeel van het hof geen concrete dreiging van een inbreuk op EP 838 op. Onder de gegeven omstandigheden hoefde Aebi daaruit niet af te leiden dat [geïntimeerden] vooruitlopend op een rechterlijk oordeel over de geldigheid van EP 838 op de markt zou komen met haar inbreukmakende werktuigen. Aanwijzingen dat [geïntimeerden] dat voornemen had ontbraken. Op de mededeling op 20 oktober 2014, dat Aebi niet was overtuigd door voornoemde opinie en ervan uitging dat [geïntimeerden] zou afzien van inbreukmakende handelingen, heeft [geïntimeerden] niet gereageerd. Het feit dat [geïntimeerden] een kort geding heeft gevoerd tegen de provincies in verband met genoemde aanbesteding kan ook niet als zo’n aanwijzing worden aangemerkt. Aebi was daarbij geen partij en [geïntimeerden] heeft niets gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat Aebi van die procedure op de hoogte was.
4.12
Het ontbreken van een concrete dreiging van inbreuk op EP 838 werd in april 2015 bevestigd toen [geïntimeerden] aan Aebi liet weten dat zij nog in overweging had of zij de inbreukmakende opzetstrooiwerktuigen in Nederland wilde gaan verhandelen en dat liet afhangen van een aan haar octrooigemachtigde gevraagd nader advies. Ook uit het feit dat [geïntimeerden] op 12 mei 2015 een adviesprocedure uit hoofde van artikel 84 ROW aanhangig maakte kon Aebi afleiden dat [geïntimeerden] kennelijk eerst meer duidelijkheid wenste aangaande de geldigheid van EP 838, alvorens verdere stappen te ondernemen.
4.13
Een concrete dreiging van voortdurende inbreuk ontstond eerst toen [geïntimeerden] , kennelijk op basis van op het door haar octrooigemachtigde inmiddels uitgevoerde nadere onderzoek, te kennen gaf niet aan de sommatie van 4 juni 2015 te zullen voldoen en, integendeel, het voornemen uitte opzetstrooiwerktuigen die onder de beschermingsomvang van EP 838 vallen, in Nederland op de markt te gaan brengen. Daarop heeft Aebi onverwijld een kort geding procedure aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 16 juli 2015.
4.14
Naar het oordeel van het hof kan Aebi onder de hiervoor weergegeven omstandigheden, waarbij slechts twee eerdere aanbiedingen en geen leveringen hebben plaatsgevonden en [geïntimeerden] na sommatie steeds feitelijk ieder inbreukmakend handelen heeft gestaakt, niet het verwijt worden gemaakt dat zij onvoldoende voortvarend heeft opgetreden in de periode tot medio 2015. Zij behield daarom spoedeisend belang bij een voorlopige maatregel toen medio 2015 duidelijk werd dat [geïntimeerden] daadwerkelijk en niettegenstaande EP 838 met inbreukmakende werktuigen in Nederland op de markt zou gaan komen.
4.15
Anders dan de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat bij gebreke van een constante dreiging van inbreuk evenmin van Aebi mocht worden verwacht dat zij – op straffe van verval van een spoedeisend belang – reeds medio 2014 een bodemprocedure tegen [geïntimeerden] aanhangig zou hebben gemaakt, nog daargelaten dat zij dan gelet op de duur van de later gevolgde bodemprocedure niet tijdig een vonnis zou hebben gehad, zoals wel door de voorzieningenrechter verondersteld. Dat de voorzieningenrechter in een procedure tussen Aebi en een andere partij van oordeel was dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans was dat EP 838 in een bodemprocedure nietig gevonden zou worden, acht het hof, anders dan de voorzieningenrechter, daarbij niet relevant. Dat geldt temeer omdat het oordeel van de voorzieningenrechter in die procedure mede daarop was gebaseerd dat Aebi in die procedure de niet-inventiviteitsverweren van de andere partij onweersproken had gelaten, terwijl deze (gelijke) verweren in de discussie met en latere procedure tegen [geïntimeerden] wel door Aebi zijn weersproken, zodat het eerdere oordeel van de voorzieningenrechter in die andere procedure niet noodzakelijkerwijs maatgevend is te achten.
4.16
Ten slotte kan aan de omstandigheid dat [geïntimeerden] op de Nederlandse markt actief bleef met het aanbieden van niet onder de beschermingsomvang van EP 838 vallende strooimachines, waarop [geïntimeerden] heeft gewezen, geen dreiging van inbreuk op dat octrooi worden afgeleid.
4.17
Nu het hof van oordeel is dat Aebi wel een voldoende spoedeisend belang had bij haar verbodsvordering, komt het hof toe aan de vraag of de verbodsvordering in eerste aanleg had moeten worden toegewezen en [geïntimeerden] in de proceskosten veroordeeld had moeten worden. Die vragen worden bevestigend beantwoord. Op grond van de afstemmingsregel dient in hoger beroep in onderhavige kort geding procedure uitgegaan te worden van het oordeel van de rechtbank Den Haag in de tussen partijen over de geldigheid van en inbreuk op EP 838 gevoerde bodemprocedure, inhoudende dat EP 838 nieuw en inventief is en dat het door [geïntimeerden] aangeboden opzetstrooiwerktuig inbreuk maakt op dat octrooi. Dat is door [geïntimeerden] in deze appelprocedure ook niet bestreden.
4.18
De slotsom is dat het bestreden vonnis niet in stand kan blijven en dat de door Aebi gevorderde proceskostenveroordeling in beide instanties toewijsbaar is. Partijen zijn overeengekomen dat de proceskosten van dit hoger beroep op EUR 6.000,- dienen te worden begroot, welk bedrag het hof niet onredelijk of onevenredig voorkomt, zodat dit bedrag zal worden toegewezen.
5
Beslissing
Het hof:
- vernietigt het bestreden vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 2 oktober 2015 en, opnieuw recht doende,
- veroordeelt [geïntimeerden] tot terugbetaling van hetgeen Aebi uit hoofde van dat vonnis inmiddels aan [geïntimeerden] heeft betaald;
- veroordeelt [geïntimeerden] tot vergoeding van de proceskosten van Aebi van deze procedure in beide instanties, in totaal begroot op een bedrag van EUR 51.000,-;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, M.Y. Bonneur en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 mei 2017 in aanwezigheid van de griffier.