ECLI:NL:GHDHA:2016:2617
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling civiel recht
zaaknummer			: 200.173.666/01
zaak-/rolnummer rechtbank	: C/10/442671 / HA ZA 14-97
(voorheen 194668 / HA ZA 03-896)
Arrest van 14 juni 2016
SPIRITS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Luxemburg, Luxemburg,
appellante in het principaal beroep,
geïntimeerde in het incidenteel beroep,
verzoekster in het incident,
hierna te noemen: Spirits,
advocaat: mr. R.P.J. Ribbert te Amsterdam,
tegen
de rechtspersoon naar het recht van de Russische Federatie
RUSSISCHE STAATSONDERNEMING FKP SOJUZPLODOIMPORT,
gevestigd te Moskou, Russische Federatie,
geïntimeerde in het principaal beroep,
appellante in het incidenteel beroep,
verweerster in het incident,
hierna te noemen: FKP,
advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag.
Het verloop van het geding
Bij exploot van 23 juni 2015 is Spirits in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen (eind)vonnis van de rechtbank Rotterdam, sector civiel recht, van 25 maart 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:2044). Spirits heeft in de appeldagvaarding twintig grieven tegen voormeld vonnis aangevoerd. Vervolgens heeft FKP bij memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel, tevens wijziging en vermeerdering van eis, met producties – hierna: MvA/MvG-inc –, de grieven bestreden, vijf (waarbij twee grieven als grief IV zijn aangeduid) incidentele grieven tegen het vonnis gericht en haar vorderingen “verduidelijkt, gewijzigd en vermeerderd”. Bij akte houdende uitlating wijziging en vermeerdering van eis heeft Spirits bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging, op welke akte FKP bij antwoordakte heeft gereageerd. Vervolgens is arrest in het incident gevraagd.
Beoordeling
De feiten
1. Zoals ook al in het eerdere arrest van dit hof in deze zaak van 24 juli 2012 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515) aangegeven, gaat het  in deze zaak allereerst om de vraag aan wie de volgende  Benelux-merkrechten, die in de jaren zeventig door een staatsonderneming van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (hierna: USSR of Sovjet-Unie), genaamd ‘VO Sojuzplodoimport’ – hierna: VO – voor waren in klasse 33 (wodka) zijn gedeponeerd, toekomt, te weten:
(a) het beeldmerk ‘Moskovskaya (Osobaya Vodka)’, gedeponeerd op 18 april 1973, registratienummer 318390;
(b) het beeldmerk ‘Stolichnaya’, gedeponeerd op 18 april 1973, registratie-nummer 318391;
(c) het woordmerk ‘Na Zdorovye’, gedeponeerd op 8 juni 1976, registratie-nummer 340220;
(d) het woordmerk ‘Na Zdorovye’, gedeponeerd op 15 juli 1976, registratie-nummer 340232.
Deze merkrechten worden hierna tezamen aangeduid als de ‘VO-merkrechten’(al dan niet gevolgd door a, b, c en/of d).
2. In 1990 is de rechtsvorm van VO gewijzigd in de rechtsvorm VVO. De staatsonderneming heette toen ‘VVO Sojuzplodoimport’- hierna:VVO. Partijen zijn het er over eens dat VO/VVO de oorspronkelijk rechthebbende was ten aanzien van de VO-merkrechten.
3. Spirits stelt dat zij thans de rechthebbende ten aanzien van de VO-merkrechten is, omdat deze ten gevolge van transformatie/privatisering van VVO, onder algemene titel zijn overgegaan op een private onderneming, genaamd ‘VAO Sojuzplodoimport’ – hierna: VAO – (later ‘VZAO Sojuzplodoimport’ geheten), die in 1997 onder meer de VO-merkrechten heeft overgedragen aan ‘ZAO Sojuzplodimport’ – hierna: ZAO –, die in 1999 de merkrechten aan Spirits heeft overgedragen.
4. FKP heeft betwist dat VVO rechtsgeldig geprivatiseerd of getransformeerd is in een private onderneming en dat VAO rechtsgeldig rechtsopvolger van VVO is geworden; zij stelt dat de VO-merkrechten (en andere wodka-merkrechten) steeds staatseigendom zijn gebleven, eerst van de USSR, vervolgens van diens opvolger de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek, thans de Russische Federatie en dat het beheer van deze staatseigendom (thans) toekomt aan FKP. Er zijn in Rusland en in verschillende andere landen procedures geëntameerd om de merkrechten revindiceren.
5. Vanaf 1991 is een reeks Benelux-merken voor (onder meer) wodka gedeponeerd waarin de tekens ‘Stolichnaya’ of ‘Moskovskaya’ of  ‘Stoli’ zijn opgenomen en die ten tijde van de inleidende dagvaarding op naam van Spirits waren geregistreerd; deze merken zijn ofwel door Spirits gedeponeerd ofwel door anderen gedeponeerd en later op naam van Spirits gezet.
6. Op 15 januari 2003 heeft FKP vier Benelux-merken gedeponeerd waarin de tekens ‘Stolichnaya’ of ‘Moskovskaya’ zijn opgenomen.
De conventionele vorderingen en de beslissingen in deze zaak
7. Bij inleidende dagvaarding van 21 februari 2003 heeft FKP Spirits gedagvaard voor de rechtbank Rotterdam en gevorderd voor recht te verklaren dat Spirits niet de eigenaresse is van voormelde Stolichnaya en Moskovskaya merken en Spirits te verbieden de invoer door FKP of haar afnemers van producten onder de merken Stolichnaya en Moskovskaya te bemoeilijken of daartegen op te treden.
8. Na (een eerste) eiswijziging in eerste aanleg vorderde FKP – kort gezegd en voor zover voor in dit incident van belang
– Spirits te bevelen de VO-merkrechten (a) en (b), alsmede 30 andere Benelux-merkregistraties op naam van FKP te doen stellen. Subsidiair vorderde zij de nietigheid van laatstbedoelde merkregistraties. Voorts vorderde zij Spirits te verbieden inbreuk te maken op voormelde merkrechten en veroordeling van Spirits tot betaling van schade nader op te maken bij staat.
9. Bij tussenvonnis van 14 juni 2006 (ECLI:NL:RBROT:2006:AX8566) heeft de rechtbank Rotterdam, voor zover thans nog relevant voor de conventionele merkenrechtelijke vorderingen, beslist
dat VVO niet rechtsgeldig is geprivatiseerd/getransformeerd in een private onderneming en de VO-merkrechten na de oprichting van VAO zijn blijven toebehoren aan VVO;
dat Spirits ten tijde van de overdracht van de merkrechten aan haar niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO;
dat Spirits niet rechthebbende is van de VO-merkrechten;
dat de VO-merken bij de Russische staat berusten;
dat er geen grond is voor het oordeel dat de overige (niet door VO of VVO gedeponeerde) merken aan de rechtsopvolger van VVO en/of aan FKP toebehoren en/of op naam van FKP moeten worden gezet;
dat, behoudens de merken Stoli (665812) en SPI (705059) waaraan FKP (toen nog) geen vordering had verbonden, de overige merken van Spirits identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de VO-merken, zodat de vorderingen tot nietigverklaring en de inbreukvorderingen voor toewijzing in aanmerking komen (als FKP vorderingsgerechtigd is, waaromtrent de rechtbank nadere inlichtingen behoefde);
dat het beroep op artikel 14bis BMW (rechtsverwerking wegens gedogen) niet slaagt.
De zaak is vervolgens naar de rol verwezen voor nadere inlichtingen over, voor zover hier relevant, de vorderingsgerechtigheid van FKP. De rechtbank heeft verlof gegeven voor het tussentijds instellen van hoger beroep.
10. Van dit tussenarrest is Spirits bij exploot van 28 juni 2006  in hoger beroep gekomen bij dit hof. FKP heeft incidenteel beroep ingesteld.
11. Na (een tweede) eiswijziging in dit (eerste) hoger beroep vorderde FKP, voor zover hier van belang (op grond van haar merkrechten):
Spirits te bevelen alle noodzakelijke handelingen te verrichten om de (Benelux) registraties van alle vier VO-merken op naam te doen stellen van FKP en te bepalen dat het te dezen te wijzen arrest onder toepassing van artikel 3:300 BW (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom;
de nietigheid uit te spreken en de doorhaling te gelasten van alle Benelux merkregistraties op naam van Spirits, die zijn verricht voor tekens die identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de merken Stolichnaya, SPI, Moskovskaya en Na Zdorovye en die zijn verricht na de datum van de onder a. genoemde merkregistraties – hierna ook kortweg aan te duiden als nietigverklaring wegens rangorde –, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot de (volgende 35) merkregistraties met registratienummers 499706, 624121, 657489, 657490, 657491, 657492, 657493, 662014, 662015, 662501, 662853, 664159, 665812, 666853, 666584, 666855, 666856, 667666, 685088, 685089, 685090, 705059, 705064, 705485, 709358, 709611, 711014, 715546, 715547, 717459, 717463, 730402, 808581, 805852 en 875420;
Spirits te bevelen iedere inbreuk op de merkrechten van FKP ten aanzien van de onder a. en b. genoemde merken te staken en gestaakt te houden;
(…)
(…)
Spirits te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding aan FKP, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, voor de schade die FKP als gevolg van de inbreuk op haar (merk)rechten en door bovengenoemd onrechtmatig handelen heeft geleden, waaronder de (bruto)winst die Spirits sinds 20 oktober 1999 heeft gemaakt door de verkoop van wodka in de Benelux onder gebruikmaking van de onder a en b  genoemde Benelux-merken.
Het hof heeft overwogen ervan uit te gaan dat de rechtbank, na terugverwijzing, bij voortzetting van de procedure in eerste aanleg over de aldus gewijzigde eis van FKP zal hebben te oordelen.
12. Het hof heeft in zijn arrest van 24 juli 2012 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515) met betrekking tot de conventionele merkenrechtelijke vorderingen, kort gezegd, onder meer beslist
dat FKP moet worden aangemerkt als formele en materiële procespartij en vorderingsgerechtigd was;
dat er geen geldige transformatie of privatisering van VVO heeft plaatsgevonden en de VO-merkrechten niet ten gevolge van transformatie/privatisering van VVO, onder algemene titel of anderszins zijn overgegaan naar VAO;
dat Spirits ten tijde van de overdracht niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO, en dat haar als zodanig geen derdenbescherming toekomt;
Spirits’ beroep op rechtsverwerking faalt.
Het hof heeft het tussenvonnis vernietigd voor zover in conventie de zaak naar de rol is verwezen opdat FKP zich kan uitlaten over de vorderingsgerechtigdheid van FPK en voor het overige bekrachtigd.
13. De Hoge Raad heeft bij zijn arrest van 20 december 2013, hersteld bij herstelarrest van 17 januari 2014 (ECLI:NL:HR:2013:2071 en ECLI:NL:HR:2014:94), het cassatieberoep van Spirits tegen het arrest van het hof verworpen.
14. Vervolgens is doorgeprocedeerd bij de rechtbank Rotterdam. FKP heeft haar eis wederom (voor een derde keer) vermeerderd met vorderingen tot nietigheidverklaring wegens rangorde van een aantal ‘nieuwe’, niet in het hiervoor in rechtsoverweging 11 vermelde petitum sub b opgenomen merkregistraties, tot de nietigverklaring van de Benelux- merkregistratie met nummer 705059 (SPI-merk) wegens depot te kwader trouw en een inbreukverbod op de merkrechten van FKP, al dan niet door middel van alle nietig te verklaren merken. Daarnaast heeft zij haar eis verminderd door een aantal merken uit de onder b vermelde lijst te schrappen. Door deze vermindering en vermeerdering van eis hadden de vorderingen sub b (nietigverklaring) en c (inbreukverbod) betrekking op 44 met name genoemde merken/tekens. De onder b vermelde vordering luidde vervolgens als volgt:
“b. de nietigheid uitspreekt en de doorhaling gelast van (i) alle merkregistraties met gelding in de Benelux op naam van Spirits, die zijn verricht voor tekens die identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de (beeld)merken Stolichnaya, Moskovskaya en Na Zdorovye en die zijn verricht na de datum van de onder a. genoemde merkregistraties, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot de merkregistraties met registratienummers (Benelux) 499706, 624121, 657490, 657491, 657492, 657493, 662014, 662015, 662501, 662853, 664159, 665812, 666853, 666584, 666855, 666856, 667666, 685090, 705485, 709358, 711014, 715546, 715547, 717459, 717463, 805851, 805852, 875420, 932690 en 954565 en de merkregistraties met registratienummers (internationaal met gelding in de Benelux) 576101B, 583801B, 584758B, 604725, 604726, 632734C, 644547, 644745, 1046433, 1096274, 1109469, 1183172 en 1186103, en (ii) de Benelux merkregistratie met nummer 705059 die te kwader trouw is gedeponeerd;”
De rechtbank heeft de bezwaren van Spirits tegen de eiswijziging verworpen en de eisvermeerdering toegestaan.
15. De rechtbank heeft vervolgens in het thans bestreden eindvonnis het in conventie gevorderde grotendeels toegewezen. Zij heeft onder meer
(4.1) Spirits bevolen alle noodzakelijke handelingen te verrichten om VO-merken op naam te doen stellen van FKP;
(4.2) de nietigheid uitgesproken van de volgende (40) merken
a. 	met de registratienummers (Benelux) 499706, 624121, 657490, 657491, 657492, 657493, 662014, 662015, 662501, 662853, 664159, 666853, 666584, 666855, 666856, 667666, 685090, 705485, 705059, 709358, 711014, 715547, 717459, 717463, 805851, 805852, 932690 en
met registratienummers (internationaal met gelding in de Benelux) 576101B, 583801B, 584758B, 604725, 604726, 632734C, 644547, 644745, 1046433, 1096274, 1109469, 1183172 en 1186103;
(4.3) Spirits bevolen de onder 4.2 genoemde nietige merken als teken waardoor inbreuk wordt gemaakt op de onder 4.1 genoemde merkrechten van FKP te staken en gestaakt te houden; (…)
(4.6) Spirits veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding op te maken bij staat voor de schade die FKP als gevolg van de inbreuk op haar (merk)rechten heeft geleden (…).
De vorderingen zijn afgewezen ten aanzien van de woordmerken met registratienummers 665812, 715546 en 875420 (rechtsoverweging 3.18.3) en het beeldmerk 954565 (rechtsoverweging 3.19.4), die (onder meer) het woord Stoli bevatten, maar niet tevens een van de woorden die in de VO-merken voorkomen – hierna: de STOLI-merken.
De onderhavige wijzigingen van (de grondslag van) de eis
16. Tegen dit eindvonnis richt zich het onderhavige principale en incidentele hoger beroep. In dit (tweede) hoger beroep heeft FKP haar vordering wederom (voor een vierde keer) gewijzigd, waardoor haar vorderingen thans als volgt luiden, waarbij de
vermeerderingen
die meer inhouden dan een verduidelijking of een taalkundige verbetering door het hof vet zijn gemaakt.
a. Spirits te bevelen alle noodzakelijke handelingen te verrichten om de (Benelux) merkregistraties met registratienummers 318390 (Moskovskaya), 318391(Stolichnaya), 340220 en 340232 (Na Zdorovye) binnen veertien dagen na betekening op naam te doen stellen van FKP;
b. de nietigheid uit te spreken en de doorhaling te gelasten van (i) alle merkregistraties met gelding in de Benelux op naam van Spirits, die zijn verricht voor tekens die identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de (beeld)merken Stolichnaya, Moskovskaya en Na Zdorovye en die zijn verricht na de datum van de onder a. genoemde merkregistraties, waaronder de merkregistraties met registratienummers (Benelux) 499706, 624121, 657490, 657491, 657492, 657493, 662014, 662015, 662501, 662853, 664159, 665812 (STOLI), 666853, 666854, 666855, 666856, 667666, 685090, 705485, 709358, 711014, 715546 (STOLI CITRONA), 715547, 717459, 717463, 805851, 805852, 875420 (STOLI GALA APPLIK), 932690 en 954565 (STOLI STOLI GROUP) en de merkregistraties met registratienummers (internationaal met gelding in de Benelux) 576101B, 583801B, 584758B, 604725, 604726, 632734C, 644547, 644745, 1046433, 1096274, 1109469, 1183172 en 1186103, en (ii) de Benelux merkregistratie met nummer 705059 die te kwader trouw is gedeponeerd
en vervallen is vanwege non-usus
;
Subsidiair: de nietigheid uit te spreken van de Benelux merkregistraties met registratienummers 665812 (STOLI), 715546 (STOLI CITRONA), 875420 (STOLI GALA APPLIK) en 954565 (STOLI STOLI GROUP) op grond van overeenstemming met het (bekende) merk STOLICHNAYA;
Meer subsidiair: te verklaren dat de rechten van Spirits uit hoofde van Beneluxmerkregistratie met registratienummer 665812 (STOLI) is vervallen wegens non-usus voor alle waren en diensten in klassen 32 en 35 waarvoor dit merk is ingeschreven, en de merkregistraties met registratienummers 715546 (STOLI CITRONA) en 875420 (STOLI GALA APPLIK) voor alle waren en diensten
waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en de doorhaling van deze merken te gelasten;
c. Spirits te bevelen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de rechten van FKP
c.q. het hierboven beschreven onrechtmatig handelen jegens FKP
ten aanzien van de merken Stolichnaya, Moskovskaya en NaZdrovye, althans de hierboven sub a. bedoelde merken, in de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder ook begrepen is het gebruik van de merken bedoeld onder b.
en het gebruik van het teken Stoli, in verband met het aanbieden, verhandelen, distribueren en in voorraad hebben van drank in de Benelux, en het depot of de registratie van het teken Stoli of andere tekens waarvan Stoli deel uitmaakt, in de Benelux;
d. Spirits te bevelen met onmiddellijke ingang ieder onrechtmatig gebruik, waaronder verhandeling, import, export of ander gebruik, van (wodka)flessen en andere verpakkingsmaterialen,
en het deponeren van merken
met misleidende geografische (herkomst) aanduiding(en), in het bijzonder “Russian” en Russian vodka” of  vergelijkbare aanduidingen (al dan niet in andere talen), te staken en gestaakt te houden;
e. Spirits te veroordelen een dwangsom van EUR 100.000 per overtreding van (één van de) onder a -  d gegeven bevelen, te vermeerderen met een dwangsom van EUR 50.000 per dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat de overtreding voortduurt, aan FKP te betalen;
f. Spirits te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding aan FKP, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, voor de schade die FKP als gevolg van de inbreuk op haar (merk)rechten en door bovengenoemd onrechtmatig handelen heeft geleden,
alsmede tot afdracht van
de (bruto) winst die Spirits sinds 20 oktober 1999 heeft gemaakt door de verkoop van wodka in de Benelux onder gebruikmaking van de onder a. en b. genoemde merken met gelding in de Benelux;
g. Spirits te bevelen om binnen drie weken na betekening van dit vonnis
bedoeld zal zijn arrest, hof)
aan de advocaten van eiseressen een door een onafhankelijke registeraccountant, die geen eerdere zakelijke relatie heeft gehad met Spirits, opgestelde en goedgekeurde verklaring te verstrekken, ten aanzien van de Benelux, voorzien van alle relevante ondersteunende documenten en vergezeld van een verklaring van de registeraccountant betreffende de wijze waarop deze te werk is gegaan en de rekenmethodes die daarbij zijn gebruikt, ten aanzien van het volgende:
een nauwkeurig overzicht van alle door of vanwege het Spirits concern aan derden verschafte sterke drank, waaronder wodka, onder (één van) de merken Stolichnaya, Moskovskaya, NaZdrovye en Stoli, hierna de “Litgieuze Wodka” inclusief opgave van de data waarop de Litigieuze Wodka aan welke afnemers verstrekt is en de bedragen die daarmee gemoeid zijn;
een nauwkeurig overzicht van alle door het Spirits concern van derden ontvangen Litigieuze Wodka, inclusief opgave van de data waarop de Litigieuze Wodka van welke derden ontvangen is en de daarmee gemoeide bedragen;
de totale hoeveelheid Litigieuze Wodka die gedaagde
(bedoeld zal zijn geïntimeerde in incidenteel beroep, hof)
in voorraad heeft en heeft verspreid in de Benelux en de daarmee gemoeide bedragen
e inkoop- en verkoopprijs van de Litigieuze Wodka die gedaagde
(bedoeld zal zijn geïntimeerde in incidenteel beroep, hof)
heeft gerekend en/of betaald;
de bedragen aan totale winst die gedaagde
(bedoeld zal zijn geïntimeerde in incidenteel beroep, hof)
heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de Litigieuze Wodka in de Benelux;
op straffe van een dwangsom van EUR 10.000 per dag (een gedeelte van een dag voor
een gehele gerekend), dat Spirits daaraan niet volledig en tijdig heeft voldaan;
Voorts heeft zij gevorderd Spirits te veroordelen in de volledige proceskosten in dit appel en incidenteel appel ex art. 1019h Rv.
17. Spirits heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging en vermeerdering van eis, in het bijzonder tegen:
De subsidiaire vordering sub b tot nietigverklaring diverse STOLI-merken wegens overeenstemming met het (bekende) merk STOLICHNAYA en de meer subsidiaire vordering sub b tot (gedeeltelijk) doorhaling van STOLI-merken wegens verval;
De vordering  sub c voor zover daarin een inbreukverbod door het gebruik van de STOLI-merken wordt gevorderd, alsmede de vermeerdering van de grondslag met onrechtmatige daad;
De sub g gevorderde opgaveverplichting.
18. Het hof is van oordeel dat in het tussenvonnis van 14 juni 2006 geen beslissingen zijn genomen die in de weg staan aan toelaatbaarheid van deze eiswijziging, nu daarin niet is geoordeeld over de vorderingen waarmee de eis is vermeerderd.
19. De wijzigingen/vermeerderingen zijn niet toelaatbaar als zij in strijd zijn met de eisen van een goede procesorde waarvan sprake is als Spirits daardoor onredelijk in haar verdediging wordt geschaad dan wel het geding daardoor onredelijk wordt vertraagd.
Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de wijzigingen/vermeerderingen dient in aanmerking genomen te worden dat de inleidende dagvaarding dateert van  21 februari 2003, dat het gaat om een complexe procedure over vele merken, die heeft geleid tot twee (omvangrijke) vonnissen van de rechtbank en (omvangrijke) arresten van het hof en de Hoge Raad, waarin over een groot aantal punten inmiddels definitief is beslist. De grootste vertraging in de procedure is veroorzaakt in het eerste hoger beroep doordat de memorie van antwoord, tevens (voorwaardelijk) incidenteel appel en aanvulling eis door FKP pas ruim vier jaar na de  memorie van grieven is genomen. Voorts acht het hof van belang dat de nietigheid is uitgesproken van 40 merken van Spirits en haar ieder gebruik is verboden van deze nietige merken als teken, welke verbod uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, zodat Spirits belang heeft bij een uitspraak op een redelijke termijn.
Over voormelde bezwaren oordeelt het hof als volgt.
20. Ad 1 (bezwaar tegen de subsidiaire vordering sub b). Bij de subsidiaire vordering sub b vordert FKP de STOLI-merken nietig te verklaren op grond van overeenstemming met het (bekende) merk STOLICHNAYA. Voor zover FKP daarmee een beroep beoogt te doen op nietigheid op de grond dat de (voor (soort)gelijke waren ingeschreven) STOLI-merken zodanig overeenstemmen met het merk STOLICHNAYA, dat daardoor verwarring kan ontstaan (de sub b grond van artikel 2.3 BVIE) is er geen sprake van een wijziging. Voor zover zij daarmee een beroep wil doen op de sub c grond van artikel 3.2 BVIE, dat de merken overeenstemmen met het bekende merk STOLICHNAYA en door het gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, hetgeen gelet op incidentele grief II kennelijk haar bedoeling is, is wel sprake van een wijziging. Spirits onderbouwt haar bezwaar met name met de stelling dat doorgaans langdurige marktonderzoeken vereist zijn om de bekendheid van een merk in rechte te kunnen vaststellen, waardoor het geding onredelijk wordt vertraagd. FKP heeft in punt 299 van haar MvA/MvG-inc en in punt 10 van haar antwoordakte gesteld dat de rechtbank in (rechtsoverwegingen 3.19.1 en 3.20 van) haar eindvonnis heeft overwogen dat STOLICHNAYA een bekend merk is en dat Spirits daar geen grief tegen heeft gericht. Dat is door Spirits niet bestreden. In de appeldagvaarding van het onderhavige hoger beroep stelt Spirits zelf dat STOLICHNAYA een wereldbekend merk is (punt 3). De overeenstemmingsvraag komt zowel bij de sub b- als de sub c-grond aan de orde. Hoewel ook nog andere vragen aan de orde komen bij de beoordeling van de sub c-grond is deze wijziging (van de grondslag) van de eis niet zodanig dat daardoor Spirits onredelijk in haar verdediging wordt geschaad dan wel het geding  onredelijk wordt vertraagd. Het hof acht deze wijziging dan ook toelaatbaar.
21. Ad 1 (bezwaar tegen de meer subsidiaire vordering sub b/ de vorderingen tot vervallenverklaring). Voorts heeft FKP haar onder b vermelde vordering aldus gewijzigd dat zij (meer subsidiair) de vervallenverklaring vordert van drie STOLI-merken en het SPI-merk wegens non-usus. Voor toewijzing van een vordering tot vervallenverklaring wegens non-usus gelden geheel andere eisen dan voor toewijzing van de reeds eerder ingestelde vorderingen tot nietigverklaring en het gevorderde inbreukverbod. Met het gevorderde inbreukverbod (voor toewijzing waarvan gebruik juist vereist is) staat de vordering tot vervallenverklaring zelfs op gespannen voet. Voor de beoordeling van de vorderingen tot vervallenverklaring kan nadere instructie nodig zijn, hetgeen zou kunnen leiden tot aanhouding van de gehele procedure over alle in het geding zijnde merken, waardoor, de in rechtsoverweging 19 vermelde omstandigheden in aanmerking nemende, de procedure onredelijk zou worden vertraagd. Deze eiswijzigingen zullen dan ook worden geweigerd. Dat het gaat om een meer subsidiaire vordering doet aan het bovenstaande (onvoldoende) af.  Dat het bezwaar tegen deze eiswijziging met betrekking tot het SPI-merk door Spirits niet nader is onderbouwd evenmin: het hof kan een eiswijziging ook ambtshalve buiten beschouwing laten.
22. Ad 2 (bezwaren tegen de vordering sub c). Het hiervoor overwogene geldt ook voor de wijziging van de grondslag van de onder c vermelde verbodsvordering wat betreft de nieuwe grondslag onrechtmatige daad. Voor de beoordeling daarvan zijn andere, wellicht nog niet onderzochte, omstandigheden van belang dan voor de beoordeling van de reeds aanhangige vorderingen. Het risico dat het geschil door de beoordeling van deze grondslag onredelijk wordt vertraagd geldt temeer nu dit geschil zijn oorsprong vindt in gebeurtenissen die ongeveer 25 jaar geleden in de USSR/Rusland een aanvang hebben genomen.
23. Het bezwaar tegen de uitbreiding van het sub c gevorderde inbreukverbod met een expliciete uitwerking van dit verbod ten aanzien van het gebruik van het teken STOLI verwerpt het hof. Een algemeen inbreukverbod en een verbod om inbreuk te maken door gebruik van de STOLI-merken (als teken) was al gevorderd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is er geen reden om aan te nemen dat door deze wijziging Spirits onredelijk in haar verdediging wordt geschaad dan wel het geding daardoor onredelijk wordt vertraagd.
24. Ad 3 (bezwaar tegen de vordering sub g). De vermeerdering van de eis met de onder g, sub c, d en e, gevorderde opgaveverplichting acht het hof toelaatbaar nu deze vordering tot het doen van opgaven teneinde de te betalen schadevergoeding en/of winstafdracht te berekenen een, met het gevorderde inbreukverbod en de vordering tot schadevergoeding en/of winstafdracht samenhangende, niet ongebruikelijke nevenvordering is, terwijl niet gesteld is dat voor beoordeling van deze vordering nadere instructie nodig is of de behandeling daarvan anderszins zal leiden tot onredelijke vertraging van het geding. Dat ligt ook niet voor de hand. Het bezwaar van Spirits tegen de vordering sub g richt zich met name tegen de, onder a en b, gevorderde opgave door, althans vanwege het gehele Spirits-concern. Spirits stelt daartoe dat slechts Spirits partij is in deze procedure, dat het concern met een opgaveverplichting geen rekening heeft gehouden en dat het (daardoor) mogelijk niet meer over deze informatie beschikt. Hoewel het Spirits-concern hierdoor niet als nieuwe procespartij in het geding wordt betrokken en het blijft gaan om een vordering tegen Spirits, gaat het wel om een verstrekkende vordering, waarbij de belangen van derden zijn betrokken en die tot uitvoerig en nieuw debat (over bijvoorbeeld de gerechtvaardigdheid en redelijkheid van de maatregel) kan leiden, waardoor de procedure, gelet op de in rechtsoverweging 19 genoemde omstandigheden, onredelijk zou worden vertraagd. In zoverre zal deze eiswijziging dan ook worden geweigerd.
25. De overige wijzigingen, waartegen Spirits geen onderbouwd bezwaar heeft gemaakt, acht het hof niet in strijd met de eisen van een goede procesorde. Het gaat daarbij om taalkundige verbeteringen, verduidelijkingen, verminderingen of ondergeschikte wijzigingen, althans wijzigingen waarvan zonder nadere toelichting, die ontbreekt niet is aan te nemen dat daardoor Spirits onredelijk in haar verdediging wordt geschaad dan wel het geding onredelijk wordt vertraagd. Deze wijzigingen acht het hof derhalve toelaatbaar.
26. Het hof zal derhalve de volgende wijzigingen (van de grondslag) van de eis, vermeld in het petitum van de MvA/MvG-inc
onder b (primair), voor zover daarbij is gevorderd de Benelux merkregistratie met nummer 705059 vervallen te verklaren wegens non-usus;
onder b meer subsidiair;
onder c, voor zover daarbij is gevorderd Spirits te bevelen het beschreven onrechtmatig handelen jegens FKP te staken en gestaakt te houden;
onder g, sub a en b;
weigeren en buiten beschouwing laten. De overige eiswijzigingen acht het hof toelaatbaar.
27. Daar partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten van dit incident compenseren.
Beslissing
Het gerechtshof
weigert de volgende wijzigingen (van de grondslag) van de eis, vermeld in het petitum van de memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel, tevens wijziging en vermeerdering van eis
onder b (primair), voor zover daarbij is gevorderd de Benelux merkregistratie met nummer 705059 vervallen te verklaren wegens non-usus
onder b meer subsidiair;
onder c, voor zover daarbij is gevorderd Spirits te bevelen het beschreven onrechtmatig handelen jegens FKP te staken en gestaakt te houden;
onder g, sub a en b;
en laat deze buiten beschouwing;
laat de overige wijzigingen (van de grondslag) van de eis toe;
compenseert de kosten van dit incident, des partijen ieder hun eigen kosten dragen;
verwijst de zaak naar de rol van 26 juli 2016 voor memorie van antwoord in incidenteel appel, te nemen door Spirits.
Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 juni 2016 in aanwezigheid van de griffier.
De vorderingen Spirits te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten op de etiketten/labels van Stolichnaya, Moskovskaya en andere wodkamerken, alsmede Spirits te verbieden misleidende geografische herkomstaanduidingen te gebruiken, laat het hof in dit incident buiten beschouwing.