ECLI:NL:RBDHA:2017:8947
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/533701/ KG ZA 17-723
Vonnis in kort geding van 3 augustus 2017
in de zaak van
1. de rechtspersoon naar Amerikaans recht
STANLEY BLACK & DECKER, INC.
,
gevestigd te New Britain, Connecticut, Verenigde Staten van Amerika,
2. de rechtspersoon naar Amerikaans recht
THE BLACK & DECKER CORPORATION
,
gevestigd te Towson, Maryland, Verenigde Staten van Amerika,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
STANLEY BLACK & DECKER NETHERLANDS B.V.
,
gevestigd te Born,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie
advocaten mrs. R.M. Kleemans en J.J.A. Koningsveld te Amsterdam
tegen
1
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HBL ONLINE B.V.
handelend onder de naam
GEREEDSCHAPCENTRUM.NL
,
gevestigd te Tilburg,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LBH INVESTMENTS B.V.,
gevestigd te Tilburg,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BMH B.V.
gevestigd te Tilburg,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LSH B.V.
gevestigd te Tilburg,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaten mrs. J. Becker en J. Lubbers te Arnhem.
Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie zullen hierna gezamenlijk Stanley Black & Decker c.s. (in vrouwelijk enkelvoud) worden genoemd. Afzonderlijk van elkaar zullen zij Stanley Black & Decker Inc., The Black & Decker Corporation en Stanley Black & Decker Netherlands worden genoemd. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie zullen hierna gezamenlijk HBL Online c.s. (in vrouwelijk enkelvoud) worden genoemd. Afzonderlijk van elkaar zullen zij HBL, LBH, BMH en LSH worden genoemd.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding met producties 1 t/m 19
de conclusie van antwoord in kort geding, tevens conclusie van eis in reconventie in kort geding, tevens akte overlegging producties, met producties 1 t/m 22
de akte houdende indienen aanvullende producties van de zijde van Stanley Black & Decker c.s., met producties 20 t/m 38
de akte overlegging aanvullende producties 23 tot en met 38 van HBL Online c.s.
de brief van mr. [NAAM]19 juli 2017 met daarbij een aanvullende gespecificeerde kostenopgave
de mondelinge behandeling
de pleitaantekeningen van de zijde van Stanley Black & Decker c.s.
de pleitaantekeningen van de zijde van HBL Online c.s.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Stanley Black & Decker Inc. en The Black & Decker Corporation zijn houders van onder andere de merken ‘STANLEY’, ‘BLACK&DECKER’ en ‘DEWALT’. Voor wat betreft DEWALT is sprake van de volgende merkregistraties (hierna samen aangeduid als de DEWALT-merken):
Unie woordmerk DEWALT met registratienummer 002585495, ingeschreven voor waren in klassen: 8, 18, 20 en 25 (merkhouder: The Black & Decker Corporation);
Unie woord/beeldmerk DEWALT met registratienummer 006424097, ingeschreven voor waren in klassen: 8, 18, 21 (merkhouder: The Black & Decker Corporation);
Unie woordmerk DEWALT met registratienummer 003485893, ingeschreven voor waren in klassen: 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 37, 41 en 42 (merkhouder: The Black & Decker Corporation).
2.2.
Stanley Black & Decker Netherlands is de (indirecte) Nederlandse dochtermaatschappij van The Black & Decker Corporation en de distributeur van de producten onder de DEWALT-merken in Nederland. Stanley Black & Decker c.s. verkoopt producten niet rechtstreeks aan haar eindafnemers. Er wordt gewerkt met distributieovereenkomsten. In de overeenkomst tot verkoop die Stanley Black & Decker Netherlands met haar Nederlandse dealers sluit is in de algemene leveringsvoorwaarden in artikel 6.10 bepaald:
Koper is gehouden de Producten in de originele verpakking en inclusief de bijbehorende gebruikshandleiding en garantievoorwaarden door te verkopen.”
Daarnaast hanteert Stanley Black & Decker c.s. wereldwijde standaarden:
“DEWALT BRAND STANDARDS”
en
“PACKAGING GUIDELINES”
.
2.3.
HBL is een vennootschap die zich toelegt op het verkopen van gereedschappen en aanverwante artikelen via internet. Daartoe koopt HBL gereedschap met de merken van onder andere Stanley Black & Decker Inc. en The Black & Decker Corporation in binnen- en buitenland in. Producten die door HBL uit Groot-Brittannië worden betrokken en zijn voorzien van een voor de Engelse markt geschikte stekker (hierna ook te noemen: Engelse stekker), worden door HBL inhouse voorzien van een voor de continentaal Europese markt bedoeld snoer met stekker (hierna ook te noemen: Nederlandse stekker): het zogenaamde ‘omsnoeren’. HBL voert haar activiteiten (mede) uit onder de naam en via de website ‘www.gereedschapscentrum.nl’. HBL is beheerder van de website www.gereedschapscentrum.nl alsmede van de websites www.fixame.be voor de Belgische markt, www.fixame.fr voor de Franse markt en www.fixami.es voor de Spaanse markt. Enig aandeelhouder van HBL is LBH. Bestuurders van LBH zijn BMH en LSH.
2.4.
Medio 2015 is er tussen partijen gesproken over een mogelijk dealerschap van HBL voor de distributie van DEWALT- producten. In dat kader heeft onder andere [A] , VP & General Manager van Stanley Black & Decker Benelux (hierna: [A] ), een bezoek gebracht aan het bedrijf van HBL en een rondleiding door het bedrijf gekregen. Daarbij en heeft hij (onder meer) gezien, zo is ter zitting door hem verklaard, dat uitgepakte DEWALT- producten in het magazijn van HBL in plastic bakken lagen.
2.5.
Stanley Black & Decker c.s. heeft op 1 november 2016 via de website www.gereedschapscentrum.nl meerdere elektrische gereedschappen van het merk DEWALT gekocht, waaronder de DEWALT D25052KT SDS+ boorhamer 650W en een DEWALT DWE 550 cirkelzaag – 1200W – 165 mm. Uit onderzoek van de bestelde producten is gebleken dat deze oorspronkelijk bestemd waren voor de markt in Groot- Brittannië, door HBL zijn geïmporteerd naar Nederland en zijn voorzien van een Nederlandse stekker. Daarbij heeft Stanley Black & Decker c.s. onder meer geconstateerd dat het snoer met de Nederlandse stekker korter is dan het snoer met de Engelse stekker, dat in plaats van de originele koperen kabelschoen gebruik is gemaakt van een plastic kabelschoen of dat een kabelschoen ontbreekt, en dat de bedrading niet op de originele wijze is teruggebracht, danwel dat de omhulling daarvan beschadigd is.
Stanley Black & Decker c.s. heeft de volgende afbeeldingen overgelegd van de door haar gekochte DEWALT DWE 550 cirkelzaag – 1200W – 165 mm (omcirkeling Stanley Black & Decker c.s):
Stanley Black & Decker c.s. heeft de volgende afbeeldingen overgelegd van de door haar gekochte DEWALT D25052KT SDS+ boorhamer 650W:
2.6.
Bij brief van 3 februari 2017 heeft Stanley Black & Decker c.s. HBL op basis van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten gesommeerd om met onmiddellijke ingang het manipuleren en ompakken van originele producten van Stanley Black & Decker c.s.
te staken en gestaakt te houden en HBL verzocht om alle gemanipuleerde en/of omgepakte producten van Stanley Black & Decker c.s. binnen 7 dagen na dagtekening over te dragen aan haar advocaten, vergezeld van een door een accountant gecontroleerd en goedgekeurd overzicht.
2.7.
HBL heeft bij brief van 10 februari 2017 gereageerd op de sommatie en toegegeven dat zij gemanipuleerde (omgesnoerde) producten van Stanley Black & Decker c.s. heeft verhandeld en op voorraad heeft gehad. Zij heeft daarbij evenwel toegezegd de manipulatie van oorspronkelijk in Groot-Brittannië op de markt gebrachte producten van Stanley Black & Decker c.s. te zullen staken. Aan het verzoek om resterende gemanipuleerde producten over te dragen kon HBL naar eigen zeggen niet voldoen omdat zij deze niet meer op voorraad zou hebben. Ten aanzien van het gestelde ‘ompakken’ van de producten heeft HBL zich op het standpunt gesteld dat dit geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Stanley Black & Decker c.s. opleverde.
2.8.
Naar aanleiding van de reactie van HBL heeft Stanley Black & Decker c.s. op 1 maart 2017 opnieuw proefaankopen gedaan van DEWALT producten via de website www.gereedschapscentrum.nl, te weten de DEWALT DCN 790N accuboor, de DEWALT DCS391N accucirkelzaag en de DEWALT DCB182 accu. Uit onderzoek van deze producten is gebleken dat deze niet alleen waren gewijzigd maar dat deze tevens waren ontdaan van hun oorspronkelijke verpakking en waren verpakt ten behoeve van de verzending daarvan.
Stanley Black & Decker c.s. heeft de volgende afbeeldingen van originele verpakkingen overgelegd
Stanley Black & Decker c.s. heeft de volgende afbeeldingen overgelegd van de wijze waarop de apparaten door HBL zijn verpakt:
2.9.
Op 8 maart 2017 heeft Stanley Black & Decker c.s. een tweede sommatiebrief gestuurd, waarbij HBL wederom is gesommeerd om met onmiddellijke ingang het manipuleren en ‘ompakken’ van originele producten van Stanley Black & Decker c.s. te staken en gestaakt te houden. Op deze brief is niet inhoudelijk gereageerd door HBL.
2.10.
De raadslieden van Stanley Black & Decker c.s. hebben op 3 april 2017 nog een bestelling gedaan bij HBL via de website www.gereedschapscentrum.nl, waarbij wederom de DEWALT DCN 790N accuboor en de DEWALT DCS391N accucirkelzaag zijn besteld. Ook deze producten werden niet geleverd in een originele verpakking maar in plastic zakken en in een doos zonder markering van DEWALT of Stanley Black & Decker c.s.
Stanley Black & Decker c.s. heeft de volgende afbeeldingen overgelegd van het verpakkingsmateriaal van de bij HBL bestelde gereedschappen:
2.11.
HBL bevestigt op de door haar verzonden dozen een sticker met de mededeling:
“
Een beter milieu begint bij gereedschapscentrum!
Gereedschapscentrum.nl staat voor een duurzame manier van werken. Daarom hebben wij er voor gekozen om al het verpakkingsmateriaal waarin fabrikanten goederen leveren te hergebruiken. Het kan dus voorkomen dat u bijvoorbeeld een Makita boormachine in een Bosch doos ontvangt. Onze visie is dat het gaat om de inhoud van het pakket en niet om de verpakking. Op deze manier proberen wij een steentje bij te dragen aan een beter milieu!”
Hieronder is een afbeelding van de melding op de doos van de door Stanley Black & Decker c.s. gedane bestelling van 3 april 2017 opgenomen:
2.12.
Op 7 april 2016 heeft Stanley Black & Decker c.s. een verzoek tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag ingediend bij deze rechtbank. Het verzoek zag op:
“(beschrijvingen van) inbreukmakende roerende zaken - DEWALT producten die gemanipuleerd zijn en/of omgepakt of DEWALT producten die bestemd zijn om te worden gemanipuleerd en/of omgepakt -, bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en op de inbreuk betrekking hebbende documenten.”
De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft dit verzoek bij beschikking van 12 april 2017 volledig toegewezen. Het beslag is op 18 april 2017 gelegd ten kantore van HBL te Tilburg.
2.13.
Op 21 april 2017 heeft Stanley Black & Decker c.s. opnieuw een proefaankoop gedaan bij HBL via de website www.gereedschapscentrum.nl. Hierbij ging het om de DEWALT DCD730N, de DEWALT DCD 790N en de DEWALTDCF886N. Ook bij ontvangst deze bestelling bleek sprake te zijn van producten die niet in hun originele verpakking werden geleverd.
2.14.
Uit een proces-verbaal van constatering, opgesteld op verzoek van HBL, blijkt dat de toegevoegd deurwaarder [Y] , op 25 april 2017 heeft geconstateerd dat bestellingen van verschillende DEWALT producten, gedaan door HBL bij (onder meer) Mastertools te Groningen, Toolmax te Groningen, Catapult 24 te Enschede, Folkstone Fixings Ltd te Folkstone, UK Planet, te Milton Keynes, allemaal volgens hun websites erkende DEWALT-dealers/verkooppunten, werden geleverd in kartonnen dozen, niet zijnde de originele verpakkingsdozen. Bij opening van de dozen bleken hierin de bestelde DEWALT producten in merkloze doorzichtige plastic zakken te zitten, tezamen met veelal opvulmateriaal, handleidingboekjes en magazijn- dan wel pakbonnen. In een aantal gevallen waren bestelde producten licht beschadigd.
2.15.
Op 12 mei 2017 heeft Stanley Black & Decker c.s. een proefaankoop gedaan bij HBL via de website www.fixame.be. Ook deze vijfde proefaankoop werd niet geleverd in de originele DEWALT-verpakking maar als volgt:
In de kartonnen doos zat het product, verpakt in een merkloze plastic zak. Zie hieronder links de manier waarop het product door HBL is geleverd, rechts de originele verpakking waarin Stanley Black & Decker c.s. het product op de markt brengt:
2.16.
HBL Online c.s. heeft de verwijten die haar door Stanley Black & Decker c.s. werden gemaakt ten aanzien van het omsnoeren ter beoordeling voorgelegd aan elektrotechnisch ingenieur en hoogleraar elektrotechniek bij de TU Eindhoven, prof. dr. ir. [X] , die hierover – voor zover van belang - op 18 juni 2017 als volgt heeft gerapporteerd:
“
DeWalt DWE550
Pagina 5, foto kabel
Of er normaliter een andere (beter geïsoleerde) kabel aan bevestigd is, is voor mij niet te beoordelen op basis van de stukken. Ik zal mij dan ook beperken tot de vraag of het gebruik van een kabel type H05W-F 2xlmm² voor gevaarzetting zorgt. Het type H05VV-F 2x1 mm² (aderisolatie PVC) is voor normaal gereedschap en normaal gebruik geschikt. Het is juist dat er in de markt beter geïsoleerde kabels voor bijzondere toepassingen beschikbaar zijn. Voor het genoemde apparaat met een relatief kortstondig maximaal afgenomen vermogen van 1200W is deze kabel, die geschikt is voor een maximaal continue afgenomen vermogen van 2300W, bij normaal gebruik van de machine nooit brandgevaarlijk. De genoemde machine - cirkelzaagmachine - wordt door de aard van de machine nooit continue gebruikt wat het risico op eventuele overmatige verwarming van de kabel en daarmee risico voor brandgevaar nog veel verder verkleint. De betere kabels die in de markt beschikbaar zijn hebben met name betere eigenschappen ten aanzien van gespecificeerd toegelaten temperatuurbereik en mogelijk slijtage bij extreme mechanische belasting. Voor deze machine zijn de elektrische en mechanische kabelspecificaties van kabel type H05VV-F 2xlmm² echter ruimschoots toereikend.
Pagina 5, foto beschadigingen
Stanley stelt dat de kabels niet juist geplaatst zijn. Dit is onjuist. De kabels zijn juist geplaatst, maar vertonen “schaafwondjes”. Een dergelijk schaafwondje levert echter geen extra (brand)gevaar op. Er is pas risico op kortsluiting als de koperader zichtbaar is (door de mantel / aderisolatie). Dat is hier niet het geval.
Pagina 5, foto kabelschoen
Stanley stelt dat de blauwe kabel niet op de juiste wijze is verbonden. Bij de manipulatie is volgens Stanley gebruik gemaakt van een plastic kabelschoen, welke inferieur zou zijn aan de originele koperen kabelschoen die op de gele kabel is geplaatst, en derhalve ook onveilig. Dit is niet correct. De toegepaste met plastic materiaal geïsoleerde kabelschoenen zijn veilig mits deze op juiste wijze gemonteerd zijn. Naar mijn mening duidt niets op een onjuiste montage van de kabelschoen. Veiligheid is daarmee geborgd. De plastic isolatie van de kabelschoenen levert extra elektrische isolatie en daarmee aanvullende veiligheid hoewel dat in deze situatie niet wordt gevraagd. De stellingen dienen verder genuanceerd te worden.
Ten eerste is de blauwe kabel wel op de juiste wijze verbonden. Er is, zoals hiervoor is beschreven, alleen gebruik gemaakt van een ander type maar minstens even veilige kabelschoen.
Ten tweede is de kabelschoen die gebruikt wordt door HBL Online ook een koperen schoen (vertind koper), die in tegenstelling tot de kabelschoen van DeWalt met plastic is omhuld. De door HBL gebruikte kabelschoen is met betrekking tot de elektrische eigenschappen minstens gelijkwaardig aan de originele kabelschoen van DeWalt.
Ten derde zou ik niet tot de conclusie willen komen dat de gebruikte kabelschoen ‘onveilig’ is of (brand)gevaarlijk. Het is juist dat de veiligheid samenhangt met een juiste montage van de kabelschoen met het hiervoor vereiste juiste gereedschap. De juiste montage wordt door de monteur gecontroleerd voor montage van de kabel in het apparaat. Niets duidt op eventueel gemaakte fouten in dit proces. Hoewel de plastic isolatie van de kabelschoen het directe zicht ontneemt op de wijze waarop de stroom geleidende kern van de kabel stevig
mechanisch is verbonden met het stroom geleidende deel van de kabelschoen resulterend in een lage contactweerstand, is het daaraan verbonden risico met betrekking tot een slecht elektrisch contact en daarmee risico voor brandgevaar ten opzichte van de andere kabelschoen verwaarloosbaar klein.
Tot slot heeft Stanley voor het verkrijgen van CE goedkeuring gekozen voor de door Stanley toegepaste, niet-geïsoleerde kabelschoen. Daarmee is de CE type goedkeuring verkregen. De door HBL gebruikte kabelschoen is ook ontwikkeld en goedgekeurd mede voor toepassingen als deze.
Pagina 6, foto adereindhuls:
Stanley stelt dat op de bruine kabel een kabelschoen mist en dat deze kabel daardoor op inferieure en gevaarlijke wijze is verbonden aan de kroonsteen.
Het is slordig dat een adereindhuls ontbreekt bij de bruine kabel. Het hiermee samenhangende gevaar moet alleen weer worden genuanceerd. Simpel gezegd, wordt het risico op een slechte elektrische verbinding met een te hoge contactweerstand door losraken van de kabel in de kroonsteen met een adereindhuls iets verkleind. Ook in dit geval geldt echter dat het risico op losraken van een kabel zonder adereindhuls ten opzichte van een kabel met adereindhuls mits de montage in de kroonsteen goed is uitgevoerd heel erg klein is. Niets duidt er op dat deze montage niet correct is uitgevoerd. De conclusie dat de bruine kabel dus op gevaarlijke wijze is verbonden aan de kroonsteen is onjuist.
Voor de duidelijkheid: het risico op kortsluiting en vonkvorming bestaat bij onjuiste montage in de kroonsteen ook als er wel gebruik wordt gemaakt van een adereindhuls.
DeWalt D25052KT
Pagina 6, foto’s gedraaide kabels:
De kabels zijn gedraaid teruggeplaatst; dat is niet conform het trainingsdocument. Het gedraaid terugplaatsen van de kabels zorgt echter niet voor extra gevaarzetting. Het verwisselen van de aansluitingen is elektrisch gelijkwaardig aan het 180 graden draaien van de stekker in het stopcontact. Ook mechanisch levert het verwisselen van de kabels geen aanvullend risico. Dit wordt ook niet gesteld in het verzoekschrift.
Pagina 7, foto’s aansluiting schakelaar:
Hierbij geldt hetzelfde als bij “
Pagina 5, foto kabelschoen”
.
Mijn conclusie is dat het beeld van gevaarzetting, dat door Stanley in het verzoekschrift wordt geschetst, ten onrechte sterk wordt overdreven. Natuurlijk is het omsnoeren van deze producten niet overal conform ‘trainingsdocument’ uitgevoerd, maar in mijn ogen heeft dit niet tot gevolg dat er na het omsnoeren sprake is van een gevaarlijk / inferieur product vanuit elektrotechnisch oogpunt.”
3
Het geschil
In conventie
3.1.
Stanley Black & Decker c.s. vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. Gedaagden te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis, inbreuk te maken op, dan wel op enigerlei wijze betrokken te zijn bij en/of te profiteren van inbreukmakende handelingen met betrekking tot de DEWALT Uniemerken met registratienummers 002585495, en/of 003485893, en/of 006424097 waaronder begrepen het aanbieden, verkopen, opslaan, het leveren en/of verhandelen van gemanipuleerde en/of aangepaste en/of veranderde originele DEWALT producten, zulks ten aanzien van het
grondgebied van alle lidstaten van de Europese Gemeenschap;
2. Gedaagden te gebieden uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle afnemers van gemanipuleerde en/of aangepaste en/of veranderde originele DEWALT producten als in 1 bedoeld een duidelijk leesbare brief te sturen in de taal van de ontvanger met uitsluitend de navolgende inhoud, met aanvulling van de informatie tussen vierkante haken, voorts zonder enig(e) commentaar of toevoeging(en) in welke vorm dan ook, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de advocaat [NAAM]& Decker:
"BELANGRIJK
Geachte heer/mevrouw,
In het verleden hebben wij u de volgende DEWALT producten aangeboden, geleverd en/of verkocht: [specificatie van de geleverde gemanipuleerde DEWALT producten]
De Rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van [datum vonnis] geoordeeld dat deze producten inbreuk maken op de exclusieve merkrechten van Stanley Black
&
Decker nu deze producten niet zijn bestemd voor de [land] markt en door HBL Online op onrechtmatige wijze zijn aangepast.
Wij verzoeken u dringend de door ons geleverde DEWALT producten binnen twee weken aan ons te retourneren. Wij zullen alle door u in verband met de retournering te maken kosten geheel voor onze rekening nemen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Hoogachtend, namens HBL Online B. V
[naam en ondertekening]"
Of een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen tekst van gelijke strekking.
3. Gedaagden te gebieden uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van dit vonnis voor de tijdsduur van 4 aangesloten weken na plaatsing, centraal op de openingspagina van de websites
www.gereedschapcentrum.nl
,
www.fixame.be
,
www.fixami.fr
, en
www.fixami.es
een duidelijk zichtbare, omkaderde passende tekst in de taal van de respectievelijke domeinnaamextensies (i.e. Nederlands, Nederlands en Frans, Frans, en Spaans) te plaatsen, met uitsluitend de navolgende inhoud, met aanvulling van de informatie tussen vierkante haken, voorts zonder enig(e) commentaar of toevoeging(en) in welke vorm dan ook:
"BELANGRIJK
De Rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van [datum vonnis] geoordeeld dat wij in het verleden DEWALT producten hebben verkocht die inbreuk maken op de exclusieve merkrechten van Stanley Black
&
Decker omdat deze producten door HBL Online op onrechtmatige wijze zijn aangepast.
Indien u het vermoeden heeft dat u een aangepast DEWALT product van ons heeft ontvangen, verzoeken wij u dringend met ons contact op te nemen. U kunt de door ons geleverde DEWALT product binnen twee weken aan ons te retourneren. Wij zullen alle door u in verband met de retournering te maken kosten geheel voor onze rekening nemen. "
Of een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen tekst van gelijke strekking;
4. Gedaagden te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis, inbreuk te maken op, dan wel op enigerlei wijze betrokken te zijn bij en/of te profiteren van inbreukmakende handelingen met betrekking tot de DEWALT Uniemerken met registratienummers 002585495, en/of 003485893, en/of 006424097 waaronder begrepen het aanbieden, verkopen, opslaan, het leveren en/of verhandelen van omgepakte en/of aangepaste en/of aangetaste (verpakkingen van) originele DEWALT producten, zulks ten aanzien van het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Gemeenschap;
5. Gedaagde te bevelen de advocaten van Stanley Black & Decker binnen 2 weken na betekening van het te wijzen vonnis inzage te verschaffen in alle (digitale) bestanden en zaken van Gedaagden die zijn beslagen met het bewijsbeslag van 7 april 2017;
6. Gedaagden te gebieden aan eiseres een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van € 10.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom voor iedere overtreding van het gevorderde onder 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 en/of 5, of Gedaagden te gebieden een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van € 10.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Gedaagden met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die
bevelen in gebreke blijft, zulks ter keuze van Stanley Black & Decker;
7. Gedaagden te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten conform artikel 1019h te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131 zonder betekening, dan wel € 199 in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;
8. op basis van artikel 1019i Rv de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt te bepalen op zes (6) maanden, te rekenen vanaf de datum van het vonnis.
3.2.
Stanley Black & Decker c.s. legt – kort samengevat en voor zover van belang – het volgende aan haar vorderingen ten grondslag:
HBL Online c.s., althans HBL, maakt inbreuk op de merkrechten van Stanley Black & Decker c.s. in de zin van artikel 13 jo. artikel 9 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (hierna: UMVo) en/of artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), door het op onrechtmatige wijze omsnoeren en ompakken van originele DEWALT producten. Bovengenoemde praktijken vinden niet alleen plaats op de Nederlandse markt maar tevens op de Belgische markt en vermoedelijk ook op andere Europese markten, als gevolg waarvan Stanley Black & Decker c.s. belang heeft bij een inbreukverbod met Europese reikwijdte. Gezien de omvang van de voortdurende inbreuk door HBL Online c.s. vordert Stanley Black & Decker c.s. ex artikel 843a jo. 1019a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) dat haar raadslieden inzage krijgen in de zaken die zijn beslagen bij het bewijsbeslag van 18 april jl. alsmede volledige, redelijke en evenredige vergoeding van gemaakte kosten ex artikel 1019h Rv.
3.3.
HBL Online c.s. voert verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
In reconventie
3.5.
HBL Online c.s. vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
de ex parte beschikking van de Rechtbank Den Haag van 12 april 2017 (rekestnummer 17-611) volledig te herzien dan wel te herroepen dan wel op te heffen; en
het op 18 april 2017 gelegde conservatoire bewijsbeslag op te heffen; en
SBD [Stanley Black & Decker c.s., Vzr.] te bevelen om binnen drie uur na betekening van dit vonnis de beslagleggend deurwaarder en de (in nr. 39 van het verzoekschrift en nr.3.12 van het beslagverlof/de beschikking) genoemde gerechtelijk bewaarder, DigiJuris B.V. te Amersfoort, te instrueren om tot teruggave over te gaan aan HBL van alle ten gevolge van de beslaglegging in gerechtelijke bewaring genomen voorwerpen, zaken, bescheiden, digitale bestanden en andere documenten, waaronder de gemaakte beschrijving, alsmede tot teruggave over te gaan van alle kopieën van en alle gegevensdragers waarop deze voorwerpen, zaken, bescheiden, digitale bestanden en andere documenten, waaronder de gemaakte beschrijving, zich bevinden of hebben bevonden, en tevens om SBD ook overigens te bevelen om alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de opheffing van de ongedaanmaking van het gelegde (bewijs)beslag, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor ieder uur dat SBD in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 250.000,-;
SBD te verbieden om onder of ten laste van HBL enige beslagmaatregel te (doen) leggen in verband met het in de kort geding dagvaarding van SBD en deze conclusie van HBL omschreven geschil, een en ander op verbeurte van een dwangsom van € 50.000,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat niet aan het vonnis wordt voldaan, alsmede een dwangsom van € 5000,- per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, zulks met een maximum van € 250.000,-;
SBD te veroordelen in de kosten van de procedure in reconventie in de zin van artikel 1019h Rv alsmede in de nakosten ten belope van € 131 zonder betekening, dan wel € 199 in het geval van betekening, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.
3.6.
HBL Online c.s. legt, samengevat en voor zover van belang, aan haar vorderingen ten grondslag dat het beslag ten onrechte is gelegd, omdat er geen sprake is van schending van enige merkrechten van Stanley Black & Decker c.s.
3.7.
Stanley Black & Decker c.s. voert verweer.
3.8.
Op de stellingen van partijen zal in het navolgende, voor zover van belang, nader worden ingegaan.
4
De beoordeling
In conventie
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover de vorderingen zijn ingesteld op grond van gestelde inbreuk op Uniemerken, is de voorzieningenrechter internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a, en 97 lid 1 jo. 98 lid 1 aanhef en onder a UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Ten aanzien van de grondslag onrechtmatig handelen is de voorzieningenrechter bevoegd, reeds omdat die bevoegdheid niet is bestreden.
Spoedeisend belang
4.2.
HBL Online c.s. bestrijdt dat Stanley Black & Decker c.s. een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Daartoe voert HBL Online c.s. aan dat Stanley Black & Decker c.s. al sinds 2015 wist van de handelwijze van HBL, nu destijds vertegenwoordigers van Stanley Black & Decker c.s. meerdere keren bij HBL op bezoek zijn geweest en met eigen ogen hebben kunnen zien dat een deel van de door HBL elders ingekochte producten van het merk DEWALT in plastic zakjes in plastic bakken in het magazijn lagen om op die manier verder te worden verhandeld. Zij voert aan dat Stanley Black & Decker c.s. toen ook getuige was van het omsnoeren van DEWALT producten, dat Stanley Black & Decker c.s. hierover is ingelicht en dat Stanley Black & Decker c.s. hier toen geen bezwaar tegen heeft gemaakt. Daarbij komt dat HBL op 10 februari 2017 heeft toegezegd te zullen stoppen met het omsnoeren van oorspronkelijk in Groot-Brittannië op de markt gebrachte producten van Stanley Black & Decker c.s., er niet is verzocht onthoudingsverklaring (versterkt met boete) af te geven en na de eerste sommatie in februari 2017 drie maanden is gewacht met het starten van onderhavige procedure, aldus HBL Online c.s.
4.3.
Bij de beoordeling van het spoedeisend belang staat voorop dat een vordering die beoogt een einde te maken aan een (gestelde) voortdurende inbreuk op merkenrechten in beginsel als spoedeisend kan worden aangemerkt. De omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat spoedeisendheid ontbreekt. De vraag of een eisende partij in kort geding een voldoende spoedeisend belang heeft bij het gevraagde verbod dient te worden beantwoord aan de hand van een afweging van alle betrokken belangen, beoordeeld naar het moment van de uitspraak. Volgens rechtspraak van deze rechtbank in kort geding in IE-zaken kan stilzitten van de eisende partij ertoe leiden dat het spoedeisend belang aan haar verbodsvordering komt te ontvallen (bijvoorbeeld Rechtbank Den Haag 17 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6803 – B. Braun/Becton). Dit zal het geval zijn indien dit stilzitten langere tijd heeft aangehouden en er geen (nieuwe) feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan moet worden aangenomen dat na dat tijdsverloop oplegging van de gevraagde voorziening (alsnog) gerechtvaardigd is.
4.4.
Stanley Black & Decker c.s. erkent dat haar vertegenwoordigers bij hun bezoeken aan HBL in 2015 losse producten in bakken hebben zien liggen, maar ontkent dat zij bekend was met de aard en omvang van de handelwijze van HBL. Ter zitting is hieromtrent van de zijde van Stanley Black & Decker c.s. gesteld dat zij er indertijd op basis van de uitleg van HBL van uitging dat HBL voordeelverpakkingen bestaande uit meerdere origineel verpakte artikelen “uit elkaar trok”, in die zin dat er weer sprake was van losse artikelen in hun originele verpakking, die vervolgens apart (maar wel in hun originele verpakking), verkocht werden. Stanley Black & Decker c.s. heeft ter zitting voorts gesteld dat haar vertegenwoordigers nooit hebben gezien hoe de producten werden verzonden en nooit hebben gezien dat de producten (onveilig) werden omgesnoerd. [A] heeft ter zitting verklaard dat hij weliswaar losse overpakte producten in bakken heeft zien liggen, maar dat die producten niet in de bakken lagen op de manier waarop ze door HBL verzonden worden. Daarnaast heeft hij verklaard dat hij niet wist waarom de producten er zo bij lagen, en opgemerkt dat dat ook voor onderhoud kon zijn. Hij heeft voorts verklaard dat hij niet heeft onderzocht om welke producten het ging (hij heeft hierbij opgemerkt dat HBL vele merken verkoopt), en wat het doel van de opslag van de uitgepakte artikelen was, omdat hij niet op onderzoek uit was, maar aanwezig was voor een gesprek over een mogelijk dealerschap. Gelet op deze gemotiveerde betwisting is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk geworden dat Stanley Black & Decker c.s. ten tijde van haar bezoeken aan HBL op de hoogte was van de aard en de omvang van het handelen van HBL. Voorts is van belang dat de vertegenwoordigers van Stanley Black & Decker c.s. die hebben gezien dat HBL bakken met uitgepakte artikelen in haar bedrijfspand had, dit hebben gezien ten tijde van onderhandelingen tussen partijen over een mogelijk dealerschap van HBL. Tussen partijen heeft daarna in ieder geval tot 24 september 2015 (een begin van) samenwerking plaatsgevonden, waarna een geschil is ontstaan over de voortzetting daarvan, welk geschil is beslecht door de door Stanley Black & Decker c.s. overgelegde uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 5 juli 2017 (C/02.321201/ HA ZA 16-685). Naar de onweersproken stelling van Stanley Black & Decker c.s. hebben partijen nog tot juli 2016 door onderhandeld over een mogelijk dealerschap van HBL. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er in die periode en in de context van de onderhandelingen voor Stanley Black & Decker c.s. geen noodzaak bestond om op nader onderzoek uit te gaan en/of HBL Online c.s. (in rechte) aan te spreken op eventuele merkinbreuken dan wel onrechtmatige daden, nu Stanley Black & Decker c.s. indien de onderhandelingen tussen partijen zouden hebben geleid tot een dealerschap van HBL, aan HBL als dealer verplichtingen zou kunnen opleggen omtrent onder meer verpakking en het handhaven van de oorspronkelijke toestand van de producten.
Het is voorshands aannemelijk dat Stanley Black & Decker c.s., na het stranden van de onderhandelingen over een dealerschap, in november 2016 bekend is geworden met de aard en omvang van het gestelde inbreukmakende handelen, toen zij voor het eerst proefaankopen heeft gedaan (naar eigen stelling (mede) vanwege mogelijke prijsconcurrentie in verband met de koersdalingen na het Brexit-besluit). De voorzieningenrechter is van oordeel dat Stanley Black & Decker c.s. daarna voldoende voortvarend is opgetreden tegen de handelwijze van HBL, door vanaf 3 februari 2017 diverse sommaties te versturen, conservatoir bewijsbeslag te doen leggen en voorts de onderhavige procedure in te stellen.
4.5.
Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat Stanley Black & Decker c.s. niet zodanig heeft stilgezeten dat een spoedeisend belang haar daardoor is komen te ontvallen.
4.6.
De toezegging van HBL Online c.s. te zullen stoppen met het omsnoeren van producten brengt niet met zich dat ten aanzien van het omsnoeren geen spoedeisend belang meer bestaat. Niet alleen sluit de toezegging van HBL Online c.s. niet uit dat reeds omgesnoerde producten nog verhandeld zullen worden, ook heeft HBL Online c.s. ter zitting erkend dat zij ondanks deze toezegging nog steeds producten omsnoert.
4.7.
Met betrekking tot de gevorderde exhibitie geldt dat Stanley Black & Decker c.s. de exhibitie nodig heeft om haar bewijspositie te versterken voor een (bodem)procedure waarin zij (onder andere) staking van de gestelde merkinbreuken en onrechtmatige daden van HBL Online c.s. wil vorderen. Daarmee is het spoedeisend belang bij deze vordering ook gegeven.
Vorderingen Stanley Black & Decker Inc. en Stanley Black & Decker Netherlands
4.8.
HBL Online c.s. voert tegen de door Stanley Black & Decker Inc. en Stanley Black & Decker Netherlands ingestelde vorderingen aan dat gesteld nog gebleken is dat Stanley Black & Decker Inc. en Stanley Black & Decker Netherlands zich op enig merkrecht kunnen beroepen, zodat de vorderingen jegens hen dienen te worden afgewezen, althans zij niet ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vorderingen.
4.9.
De voorzieningenrechter stelt vast dat slechts The Black & Decker Corporation merkhouder van de DEWALT-merken is, zodat Stanley Black & Decker Inc. en Stanley Black & Decker Netherlands de vorderingen voor zover deze door hen zijn ingesteld, niet kunnen gronden op de stelling dat zij merkhouder zijn. Nu Stanley Black & Decker c.s. aan de door Stanley Black & Decker Inc. ingestelde vorderingen slechts ten grondslag legt dat zij (naast The Black & Decker Corporation) merkhouder is zullen de vorderingen, voor zover ingesteld door Stanley Black & Decker Inc., dan ook worden afgewezen. Ter onderbouwing van de vorderingen van Stanley Black & Decker Netherlands stelt Stanley Black & Decker c.s. slechts dat Stanley Black & Decker Netherlands”, als dochtermaatschappij van Stanley Black & Decker Inc. en The Black & Decker Corporation en distributeur van de producten onder de DEWALT-merken, rechtstreeks door het onrechtmatig handelen van HBL Online c.s. wordt geraakt en daarmee belanghebbende is in deze procedure. Deze enkele stelling is echter onvoldoende om de conclusie te kunnen dragen dat HBL Online c.s. onrechtmatig jegens Stanley Black & Decker Netherlands handelen. Ter zitting heeft Stanley Black & Decker c.s. ook niets ingebracht tegen het verweer van HBL Online c.s. De vorderingen van Stanley Black & Decker Netherlands, zullen daarom eveneens, als onvoldoende onderbouwd, worden afgewezen.
Verschillende gedaagden
4.10.
Stanley Black & Decker c.s. stelt dat zij het vermoeden heeft dat niet alleen HBL inbreukmakend handelt, maar dat ook de moedermaatschappijen van HBL betrokken zijn bij de gestelde inbreukmakende/onrechtmatige handelingen. HBL Online c.s. betwist betrokkenheid van LBH, BMH en LSH bij en/of het profiteren van de vermeende merkinbreuk/onrechtmatige daad en wijst er op dat Stanley Black & Decker c.s. haar stelling niet heeft onderbouwd. Dit verweer slaagt. Het enkele feit dat gedaagden tot elkaar in een concernverband staan, is onvoldoende om aannemelijk te achten of te vermoeden dat ook de moedermaatschappijen betrokken zijn bij (de gestelde) inbreukmakende/ onrechtmatige handelingen. Ter zitting heeft Stanley Black & Decker c.s. nog gesteld dat het onwaarschijnlijk is dat HBL haar voorraad zou aanhouden in de werkmaatschappij en dat een andere werkmaatschappij op de facturen staat. Zij heeft dit echter niet nader gepreciseerd en ook niet onderbouwd, zodat de rechtbank daar aan voorbij gaat. De gevraagde voorlopige voorzieningen zullen dan ook worden afgewezen voor zover deze betrekking hebben op LBH, BMH en LSH.
Grondslag: onrechtmatige daad
4.11.
Voor zover aan de vorderingen van Stanley Black & Decker c.s. ter zake de aan HBL verweten handelingen mede onrechtmatige daad ten grondslag is gelegd, heeft Stanley Black & Decker c.s. onvoldoende gesteld waarom, wanneer geen inbreuk op de merkrechten van The Black & Decker Corporation wordt aangenomen, toch zou moeten worden geoordeeld dat sprake is van onrechtmatig handelen. De voorzieningenrechter gaat aan die grondslag in het navolgende daarom voorbij.
Grondslag: merkregistraties 002585495 en 006424097
4.12.
HBL Online c.s. betwist dat de vorderingen ten aanzien van de Uniemerken 002585495 en 006424097 kunnen slagen, omdat deze merken enkel zijn ingeschreven voor de waren ‘tool belts’ (klasse 8), ‘knee belts’ (klasse 9), ‘tool pouches’ (klasse 18), ‘(work) benches’ (klasse 20), ‘bucket organisers’ (klasse 21) en ‘kleding’ (klasse 25). HBL Online c.s. stelt dat zij geen gebruik maakt van de DEWALT-merken voor deze waren, zodat van inbreukmakend handelen ook geen sprake kan zijn. In zoverre dient The Black & Decker Corporation dan ook niet ontvankelijk te worden verklaard, althans dienen haar vorderingen te worden afgewezen, aldus HBL Online c.s.
4.13.
Ter zitting heeft Stanley Black & Decker c.s. uitgelegd dat de Uniemerken 002585495 en 006424097 onder andere zijn ingeschreven voor respectievelijk klasse 20 ‘tool boxes’ en 21 ‘bucket organisors’ en dat HBL Online c.s. door het onrechtmatig verwijderen van de originele verpakking van deze producten inbreuk maakt op de merken en waren waarvoor deze zijn ingeschreven. De voorzieningenrechter volgt Stanley Black & Decker c.s. hierin, wanneer zij stelt dat het deze producten zijn waarop de gestelde inbreuken door ‘ompakken’ zien. Voorshands wordt daarom aangenomen dat, voor zover in het navolgende een inbreuk door ‘ompakken’ wordt aangenomen, het gevraagde verbod ook betrekking zal dienen te hebben op de DEWALT-merken met registratienummers 002585495 en 006424097. Nu de “tool boxes” en “bucket organisors” geen producten met snoeren zijn, zal, indien in het navolgende een inbreuk door omsnoeren wordt aangenomen, het gevraagde verbod alleen betrekking hebben op het DEWALT-merk met registratienummer 003485893.
Ompakken/uitpakken ten behoeve van de verzending
4.14.
Stanley Black & Decker c.s. stelt dat HBL Online c.s. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van The Black & Decker Corporation door originele DEWALT producten uit de originele verpakkingen te halen en deze verder te verhandelen in inferieure, niet originele verpakkingen.
4.15.
HBL Online c.s. betwist dat HBL inbreuk maakt op de merkrechten van Stanley Black & Decker Corporation. Zij stelt dat sprake is van uitputting van die merkrechten nu de door HBL verkochte DEWALT producten door The Black & Decker Corporation of met haar toestemming in de Europese Unie in de handel zijn gebracht en The Black & Decker Corporationgeen geen gegronde reden heeft om zich tegen wederverkoop te verzetten. HBL Online c.s. betwist in dit kader dat HBL merkrechtelijk gezien producten ‘ompakt’, nu zij geen nieuwe verpakking met daarop een merk om de merken doet. Zij wijst er op dat zij de plastic zakjes waarin de apparaten bij haar worden geleverd door haar toeleveranciers (veelal DEWALT dealers) zonder de oorspronkelijke buitenverpakking (of kitbox) doorverkoopt. Daarnaast gebruikt HBL merkloze kartonnen dozen voor het transport, welke dozen niet dienen als presentatiemiddel of als herkomstaanduiding. Eindafnemers, zoals (professionele) klussers hechten volgens HBL Online c.s. bovendien geen waarde aan de buitenverpakking, nu gereedschap louter een gebruiksproduct betreft. De herkomstfunctie van het merk wordt volgens HBL Online c.s. niet geschonden, nu over de herkomst van het product geen verwarring kan bestaan. Dat Stanley Black & Decker c.s. schade zou lijden omdat HBL slordige verpakkingen zou gebruiken acht HBL Online c.s. niet aannemelijk. Ten slotte is het te minder aannemelijk dat sprake is van aantasting van de merkfunctie, nu ook erkende dealers van Stanley Black & Decker c.s.-producten op exact dezelfde manier handelen. Ook zij verkopen losse apparaten zonder de oorspronkelijke buitenverpakking of kitbox in merkloze kartonnen dozen en merkloze plastic zakjes, aldus nog steeds HBL Online c.s.
4.16.
De voorzieningenrechter is met HBL Online c.s. van oordeel dat in het onderhavige geval geen sprake is van ompakken in de zin van de (Europese) jurisprudentie omtrent het ompakken van onder meer medicijnen, maar van uitpakken van producten, waarna deze voor verzending worden verpakt. Dat de nieuwe verpakking niet kan worden beschouwd als productverpakking, maar slechts dient ter verzending, blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter uit de wijze van verpakking en uit de sticker met de “beter milieu” mededeling die HBL op de doos plakt, zodat het voor de afnemers van de producten duidelijk is dat het om verzendmateriaal gaat.
4.17.
Een derde kan evenwel ook inbreuk maken op de rechten van een merkhouder door enkel de buitenverpakking van een product te verwijderen, zonder het product vervolgens om te pakken. Dit blijkt uit de uitspraak van het Hof van Justitie in het L’Oreal-eBay-arrest (HvJEG 12 juli 2011, C-324/09). Dat kan het geval zijn wanneer daardoor (i) wezenlijke informatie (zoals omtrent de identiteit van de fabrikant of van de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de waar), ontbreekt of (ii) de merkhouder kan bewijzen dat de verwijdering van de verpakking afbreuk doet aan het imago van het product en dus aan de reputatie van het merk. Van een dergelijke afbreuk kan sprake zijn wanneer de buitenverpakking bijdraagt tot de wijze waarop het door de merkhouder en zijn erkende distributeurs gecreëerde imago wordt getoond. Het is de merkhouder die de afbreuk aan het imago (ofwel de reputatie) van het merk dient te bewijzen.
4.18.
HBL haalt de los door haar verkochte DEWALT producten uit onder meer grotere toolkits. Dit gaat om luxe kunststof verpakkingen, waarvan naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk is dat de verpakking bijdraagt aan de uitstraling van het product en daarmee aan het imago en de reputatie van het DEWALT merk. Ook heeft Stanley Black & Decker c.s. onder verwijzing naar haar producties 25 tot en met 27 naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat zij investeert in haar merken door onder meer te investeren in herkenbare en uniforme verpakkingen waarin de producten op de markt worden gezet en dat het in aanmerking komend publiek de onder de merken gevoerde producten als kwaliteitsproducten beschouwt. Voorts heeft Stanley Black & Decker c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat de verpakkingen van haar producten zodanig zijn ontwikkeld dat bij het vervoer en de opslag daarvan geen schade aan de producten kan optreden, onder meer door het ter zitting tonen van een kartonnen verpakking met daarin een vouwconstructie om het product te beschermen. Op grond hiervan acht de voorzieningenrechter de stelling van Stanley Black & Decker c.s. dat de verpakking van de producten bijdraagt aan het imago van de DEWALT producten en daarmee aan het imago van het merk voorshands voldoende aannemelijk. In zoverre is de functie van de verpakking van deze producten naar het oordeel van de voorzieningenrechter vergelijkbaar met de functie van de verpakking van de luxeartikelen (parfums en cosmetische producten) waarop het L’Oreal eBay arrest zag, zodat de voorzieningenrechter de criteria uit dit arrest zal toepassen voor de beantwoording van de vraag of Stanley Black & Decker c.s. zich kan verzetten tegen het uitgepakt verzenden van de DEWALT producten door HBL.
4.19.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Stanley Black & Decker c.s. onvoldoende gesteld om in het onderhavige geval te kunnen aannemen dat door het uitpakken van de producten wezenlijke informatie ontbreekt. Het is voor afnemers – gezien het DEWALT-merk op de producten zelf – duidelijk wie de fabrikant is. Daarbij komt dat bepaalde informatie op het product zelf te lezen is en dat HBL onbetwist heeft aangevoerd dat zij gebruiksaanwijzingen bijsluit. Stanley Black & Decker c.s. heeft ook niet gesteld dat enige wezenlijke informatie ontbreekt.
4.20.
Ten aanzien van de vraag of de verwijdering van de verpakking afbreuk doet aan het imago van de DEWALT producten en dus aan de reputatie van het merk DEWALT, geldt het volgende. In r.o. 4.18 is reeds geconcludeerd dat de stelling van Stanley Black & Decker c.s. dat de verpakking van de producten bijdraagt aan het imago van de DEWALT producten en daarmee aan het imago van het merk voorshands voldoende aannemelijk is. Daar staat echter tegenover dat HBL Online c.s. gemotiveerd en onder overlegging van bewijsstukken (proefaankopen bij dealers) heeft aangevoerd dat ook erkende dealers van Stanley Black & Decker c.s. DEWALT producten uitpakken en los, in plastic zakjes, verder verkopen. Gelet op de door HBL Online c.s. gegeven onderbouwing, en bij gebreke van een gemotiveerde betwisting van de zijde van Stanley Black & Decker c.s. gaat de voorzieningenrechter er van uit dat deze stelling juist is. HBL Online c.s. betoogt voorts dat The Black & Decker Corporation op de hoogte is van dit handelen van de dealers en dit toelaat. De vraag of dit betoog juist is, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter relevant, omdat volgens het in r.o. 4.17 weergeven criterium niet alleen van belang is hoe de merkhouder het merk presenteert, maar óók hoe zijn distributeurs dit doen. Als erkende DEWALT dealers met wetenschap van The Black & Decker Corporation dezelfde handelwijze hanteren als HBL, valt moeilijk vol te houden dat het handelen van HBL afbreuk doet aan de reputatie van het merk DEWALT.
Stanley Black & Decker c.s. heeft tegen het betoog van HBL Online c.s. ingebracht dat zij niet op de hoogte was van het handelen van de erkende dealers en dat zij daar – na eigen onderzoek – handhavend tegen zal optreden. Zij heeft echter (nog) geen brieven overgelegd waaruit blijkt dat zij na het bekend raken met dit feit de betreffende dealers heeft aangeschreven. Daarbij komt dat ook in de door HBL Online c.s. overgelegde verklaringen van haar (indirect) directeuren, [B] en [C] , wordt verklaard dat Stanley Black & Decker c.s. er reeds lange tijd mee bekend is dat onlineverkopers, waaronder ook de erkende dealers, sets inkopen, deze uit elkaar trekken en los aanbieden op hun website. Daarbij noemen zij met name een dealer die zou hebben verklaard dat Stanley Black & Decker c.s. van zijn handelen op de hoogte was en citeren zij [A] die tegen hen zou hebben gezegd van de handelwijze van de dealers op de hoogte te zijn. [C] heeft dit ter zitting herhaald. [A] heeft dit op zijn beurt ter zitting ontkend. Aldus blijft onduidelijk of The Black & Decker Corporation als merkhouder van het handelen van de dealers op de hoogte is. Nu in onderhavige kort geding procedure geen ruimte bestaat voor verdere bewijslevering, kan dit in onderhavige procedure dan ook niet worden vastgesteld.
4.21.
Gelet op de onduidelijkheid die in het onderhavige geding bestaat over de vraag of erkende DEWALT dealers met wetenschap van Stanley Black & Decker c.s. dezelfde handelwijze hanteren als HBL en de relevantie van die vraag, kan niet worden vastgesteld dat is voldaan aan het in r.o. 4.17 weergegeven criterium. Dat betekent dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat sprake is van inbreuk in de daar bedoelde zin. Hieruit volgt dat de vordering van Stanley Black & Decker c.s., voor zover deze ziet op het ompakken en/of aanpassen van (originele) verpakkingen van DEWALT producten (het gevorderde in 3.1 onder 4), zal worden afgewezen.
Omsnoeren
4.22.
Stanley Black & Decker c.s. stelt dat HBL Online c.s. inbreuk maakt op haar merkrecht doordat zij – kort gezegd – ten behoeve van wederverkoop van in Engeland rechtmatig op de markt gebrachte producten het originele snoer met Engelse stekker van deze producten verwijdert en vervangt door een inferieure Nederlandse stekker. Dit omsnoeren heeft volgens Stanley Black & Decker c.s. als gevolg dat de gemanipuleerde DEWALT producten bijzonder gevaarlijk (kunnen) zijn, zelfs bij normaal gebruik.
4.23.
De voorzieningenrechter stelt voorop dat de merkhouder zich op grond van artikel 13 lid 2 UMVo kan verzetten tegen verdere verhandeling van door hem of met zijn toestemming in de Europese Unie in de handel gebrachte waren, indien haar daartoe gegronde redenen heeft, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.
4.24.
Op basis van de overgelegde stukken is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat de DEWALT producten na het omsnoeren een mindere kwaliteit hebben gekregen dan zij daarvoor hadden, voor wat (onder meer) betreft de veiligheid en de lengte van de gebruikte snoeren. In dit kader is van belang dat de originele kabels onbetwist dikker en beter geïsoleerd zijn, waardoor deze lagere werktemperaturen aankunnen, alsmede dat de vervangende kabels in voorkomende gevallen korter zijn dan het origineel. Hieraan doet het oordeel van de deskundige prof. dr. ir. [X] (vgl. r.o. 2.16) niet af, nu hij weliswaar concludeert dat na het omsnoeren geen sprake is van een gevaarlijk/inferieur product vanuit elektrotechnisch oogpunt, maar uit zijn bevindingen niet blijkt dat de omgesnoerde producten niet van mindere kwaliteit zijn dan de originele producten. Daarbij komt dat hij op één punt constateert dat een adereindhuls ontbreekt, hetgeen hij “slordig” noemt, en dat hij constateert dat het omsnoeren niet overal ‘conform trainingsdocument’ is uitgevoerd. Dat op die punten sprake zou zijn van een incident, hetgeen HBL Online c.s. ter zitting heeft aangevoerd, maakt dit niet anders. Kennelijk wordt door HBL immers onvoldoende waarborg geboden om dit soort incidenten te voorkomen.
4.25.
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat voorshands aannemelijk is geworden dat de toestand van de DEWALT producten na het omsnoeren is verslechterd. The Black & Decker Corporation heeft gelet hierop gegronde reden om zich tegen de verhandeling van omgesnoerde producten te verzetten. Een en ander geldt temeer nu het voor de consument/afnemers van de omgesnoerde DEWALT producten niet duidelijk is dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gewijzigde producten. De vordering in 3.1 onder 1 zal dan ook worden toegewezen ten aanzien van HBL, zoals hierna in het dictum nader bepaald. Daarbij zal het verbod worden toegespitst op de verweten handelingen, zodat het verweer dat het verbod te ruim is geformuleerd wordt ondervangen. Ook voor zover het gevraagde verbod grensoverschrijdend is, acht de voorzieningenrechter dit toewijsbaar nu HBL Online c.s. tegen het grensoverschrijdende karakter van het gevraagde verbod geen verweer heeft gevoerd.
4.26.
Ook de gevorderde rectificaties in 3.1 onder 2 en 3 acht de voorzieningenrechter toewijsbaar. Daarbij zal de formulering
‘nu deze producten niet zijn bestemd voor de [land]markt’
worden geschrapt, aangezien dit niet de grondslag is voor het (gevorderde) verbod. Daarnaast zal aan de formulering worden toegevoegd dat het gaat om een vonnis van de voorzieningenrechter in kort geding.
4.27.
De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum te vermelden.
Vordering tot inzage
4.28.
Een vordering op grond van artikel 843a Rv, al dan niet in verbinding met artikel 1019a Rv, kan worden toegewezen indien:
(a) degene die inzage, afschrift, uittreksel van bescheiden of overlegging van ander bewijsmateriaal vordert, daarbij een
rechtmatig belang
heeft,
(b) het
bepaalde bescheiden
en/of bepaald ander bewijsmateriaal betreft als bedoeld in voormelde bepalingen, en
(c) deze bescheiden en/of dit bewijsmateriaal een
rechtsbetrekking betreffen
waarin degene die deze vordering heeft ingesteld of zijn rechtsvoorgangers, partij zijn.
4.28.1.
In het kader van vereiste (c) bepaalt artikel 1019a Rv dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Deze inbreuk moet voorshands voldoende aannemelijk zijn gemaakt (Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 18-19).
4.28.2.
In HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB/Novisem), r.o. 4.1.5., heeft de Hoge Raad ten aanzien van het geval dat de inbreuk wordt betwist, overwogen:
“(…)
Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt dient dan zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt.
De vraag wat in het kader van een vordering uit hoofde van art.1019a Rv als een ‘voldoende’ mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Daarbij komt het immers aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Wel is uitgangspunt dat niet behoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering.
De in de feitenrechtspraak veelal gehanteerde formulering dat uit de door de eiser gestelde (en zo mogelijk met bewijsmateriaal gestaafde) feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk moet kunnen worden afgeleid geeft geen blijk van miskenning van het voorgaande.
(…)”
Er dient dus sprake te zijn van een ‘voldoende’ mate van aannemelijkheid van de rechtsbetrekking, waarbij het aankomt op een waardering van de stellingen en verweren van partijen. Het criterium gaat niet zo ver dat de vordering voldoende aannemelijk moet zijn om in kort geding toegewezen te kunnen worden.
4.29.
Nu de voorzieningenrechter tot de slotsom is gekomen dat HBL voor wat betreft het omsnoeren van DEWALT producten inbreuk maakt op de merkrechten van The Black & Decker Corporation en de gevraagde verbodsvordering ter zake toewijsbaar acht, is in zoverre voor de gevorderde inzage in het bewijsbeslag voldaan aan de vereisten onder a) en c). Voor wat betreft de vraag of door het uitgepakt verzenden van de DEWALT producten ook inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van The Black & Decker Corporation is nadere bewijslevering vereist, waarvoor in onderhavige kort geding procedure geen ruimte bestaat. Dat neemt echter niet weg dat The Black & Decker Corporation haar stellingen voldoende heeft gestaafd om daaruit een redelijk vermoeden van inbreuk in de zin van artikel 843a Rv af te leiden. The Black & Decker Corporation heeft een rechtmatig belang bij de bescheiden waarmee zij haar vorderingen in de bodemprocedure nader kan onderbouwen. Ook in zoverre wordt derhalve voldaan aan het vereiste onder a) en c). Van de zijde van HBL Online c.s. is niet als verweer gevoerd dat de bescheiden waarvan inzage wordt verzocht onvoldoende bepaald zouden zijn en gezien de beslagbeschikking en het verzoekschrift waarnaar daarin wordt verwezen, is daarvan ook geen sprake. Daarmee is ook voldaan aan het vereiste onder b), zodat de vordering in beginsel zal kunnen worden toegewezen zoals in het dictum bepaald. Hierbij zal de voorzieningenrechter rekening houden met het door HBL Online c.s. gevoerde verweer, te weten i) dat de vordering te ruim zou zijn geformuleerd omdat wordt gevorderd ‘inzage te verschaffen’ maar niet wordt uitgelegd hoe, zodat HBL onnodig blootstaat aan het verbeuren van dwangsommen, ii) dat HBL zelf geen inzage kan verschaffen in de beslagen stukken, nu deze bij de gerechtelijk bewaarder liggen en niet bij haar en 3) dat de reikwijdte van de vordering onduidelijk is, omdat ten laste van een niet nader genoemde gedaagde een bevel wordt gevorderd, terwijl van alle gedaagden voor deze vordering een dwangsom wordt gevorderd. De voorzieningenrechter zal dit doen door de modaliteiten van het bevel, voor zover naar haar oordeel nodig, nader te specificeren.
Termijn 1019i Rv
4.30.
De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op zes maanden te reken vanaf de datum van dit vonnis.
Proceskosten
4.31.
Voor zover de vorderingen zijn ingesteld door Stanley Black & Decker Inc. en Stanley Black & Decker Netherlands tegen HBL Online c.s., zijn deze eiseressen te beschouwen als de in het ongelijk gestelde partij. Deze eiseressen zullen dan ook worden veroordeeld in de door HBL Online c.s. gemaakte kosten. Nu de grondslag van de vordering van deze eiseressen uitermate summier is en het daartegen gevoerde verweer (derhalve) eveneens summier is, begroot de voorzieningenrechter de kosten van HBL Online c.s. op dit punt op nihil.
4.32.
Ten opzichte van LBH, BMH en LSH is Stanley Black & Decker c.s. de in het ongelijk gestelde partij. Ook hier geldt dat de grondslag van de vordering tegen deze gedaagden uitermate summier is, en dat het daartegen gevoerde verweer (derhalve) eveneens beperkt is. De kosten van deze gedaagden begroot de voorzieningenrechter dan ook eveneens op nihil.
4.33.
Aangezien in de procedure in conventie tussen The Black & Decker Corporation en HBL deze partijen over en weer gedeeltelijk in het (on)gelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten in conventie tussen hen worden gecompenseerd als na te melden.
In reconventie
4.34.
Hetgeen hiervoor in conventie is overwogen en de (gedeeltelijke) toewijzing van de vordering in conventie, brengen mee dat de vordering van HBL Online c.s. in reconventie moet worden afgewezen, nog daargelaten dat niet valt in te zien dat LBH, BMH, LSH – onder wie geen beslag is gelegd - tot die vordering gerechtigd zouden zijn. De voorzieningenrechter is immers voorshands tot het oordeel gekomen dat HBL inbreuk maakt op de merkrechten van The Black & Decker Corporation, in ieder geval voor wat betreft het omsnoeren. Om te kunnen vaststellen of voor wat betreft het uitgepakt verzenden van de DEWALT-producten eveneens sprake is van een inbreuk op de merkrechten van The Black & Decker Corporation is voorshands geoordeeld dat nadere bewijslevering nodig is, waarvoor in onderhavige kort geding-procedure geen ruimte bestaat. Dat geen sprake is van inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht kan dan ook (nog) niet worden vastgesteld, zodat voorshands (ook voor wat betreft het uitgepakt verzenden door HBL) niet kan worden aangenomen dat het beslag op ondeugdelijke gronden is gelegd.
Proceskosten
4.35.
HBL Online c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten in reconventie. Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en de vorderingen in reconventie, wordt Stanley Black & Decker c.s. geacht (nagenoeg) geen extra kosten te hebben gemaakt ten aanzien van de vordering in reconventie. De kosten worden dan ook begroot op nihil.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
in conventie
5.1.
wijst de vorderingen van Stanley Black & Decker Inc. en Stanley Black & Decker Netherlands af;
5.2.
beveelt HBL om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het DEWALT Uniemerk met registratienummer 003485893, te weten door het aanbieden, verkopen, leveren, verhandelen en/of ter verhandeling in voorraad hebben van gemanipuleerde en/of aangepaste en/of veranderde originele DEWALT producten, te staken en gestaakt te houden, zulks ten aanzien van het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie;
5.3.
beveelt HBL uiterlijk binnen 5 (vijf)werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle afnemers van gemanipuleerde en/of aangepaste en/of veranderde originele DEWALT producten als in 5.2 bedoeld een duidelijk leesbare brief te sturen in de taal van de ontvanger met uitsluitend de navolgende inhoud, met aanvulling van de informatie tussen vierkante haken, voorts zonder enig(e) commentaar of toevoeging(en) in welke vorm dan ook, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de advocaat [NAAM]& Decker:
"BELANGRIJK
Geachte heer/mevrouw,
In het verleden hebben wij u de volgende DEWALT producten aangeboden, geleverd en/of verkocht: [specificatie van de geleverde gemanipuleerde DEWALT producten]
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft bij vonnis in kort geding van 3 augustus 2017 geoordeeld dat deze producten inbreuk maken op de exclusieve merkrechten van Stanley Black
&
Decker nu deze producten door HBL Online op onrechtmatige wijze zijn aangepast.
Wij verzoeken u dringend de door ons geleverde DEWALT producten binnen twee weken aan ons te retourneren. Wij zullen alle door u in verband met de retournering te maken kosten geheel voor onze rekening nemen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Hoogachtend, namens HBL Online B.V.
[naam en ondertekening]"
5.4.
beveelt HBL uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van dit vonnis voor de tijdsduur van 4 aangesloten weken na plaatsing, centraal op de openingspagina van de websites www.gereedschapcentrum.nl, www.fixame.be, www.fixami.fr, en www.fixami.es een duidelijk zichtbare, omkaderde passende tekst in de taal van de respectievelijke domeinnaamextensies (i.e. Nederlands, Nederlands en Frans, Frans, en Spaans) te plaatsen, met uitsluitend de navolgende inhoud, met aanvulling van de informatie tussen vierkante haken, voorts zonder enig(e) commentaar of toevoeging(en) in welke vorm dan ook:
"BELANGRIJK
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft bij vonnis in kort geding van 3 augustus 2017 geoordeeld dat wij in het verleden DEWALT producten hebben verkocht die inbreuk maken op de exclusieve merkrechten van Stanley Black
&
Decker omdat deze producten door HBL Online op onrechtmatige wijze zijn aangepast.
Indien u het vermoeden heeft dat u een aangepast DEWALT product van ons heeft ontvangen, verzoeken wij u dringend met ons contact op te nemen. U kunt de door ons geleverde DEWALT product binnen twee weken aan ons te retourneren. Wij zullen alle door u in verband met de retournering te maken kosten geheel voor onze rekening nemen. "
5.5.
beveelt HBL binnen twee weken na betekening van dit vonnis om medewerking te verlenen aan het verschaffen van inzage aan de advocaten van The Black & Decker Corporation in alle (digitale) bestanden en zaken van HBL die zijn beslagen met het bewijsbeslag van 18 april 2017;
5.6.
veroordeelt HBL tot het betalen aan The Black & Decker Corporation van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat HBL met de gehele of gedeeltelijke nakoming van een of meer van de bevelen in r.o. 5.2, 5.3, 5.4, en 5.5 in gebreke blijft, met een algeheel maximum van € 250.000,-;
5.7.
bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden te rekenen vanaf de datum van dit vonnis;
5.8.
verklaart voormelde bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
5.9.
veroordeelt Stanley Black & Decker c.s. in de kosten van de procedure in conventie tussen Stanley Black & Decker c.s. en LBH, BMH en LSH, aan de zijde van LBH, BMH en LSH begroot op nihil;
5.10.
veroordeelt Stanley Black & Decker Inc. en Stanley Black & Decker Netherlands  in de kosten van de procedure in conventie tussen hen en HBL Online c.s., aan de zijde van HBL Online c.s. begroot op nihil;
5.11.
compenseert de kosten van de procedure in conventie tussen The Black & Decker Corporation en HBL, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
5.12.
wijst af het meer of anders gevorderde;
in reconventie
5.13.
wijst de vorderingen af;
5.14.
veroordeelt HBL Online c.s. in de kosten van deze procedure in reconventie, aan de zijde van Stanley Black & Decker c.s. begroot op nihil.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.I. de Vreese-Rood en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. H.A.H. Stam op 3 augustus 2017.