ECLI:NL:GHDHA:2017:2446
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer: 200.205.771/01
beschikking d.d. 29 augustus 2017
inzake
CHIEVER B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
verzoekster,
hierna te noemen: Chiever,
advocaat: mr. J.A. Dullaart te Den Haag,
tegen
de BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
(MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)
en haar orgaan
het
BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM,
gevestigd te Den Haag,
verweerder,
hierna te noemen: het Bureau,
vertegenwoordigers ex art. 2.12 lid 2 BVIE: mrs. C.J.P. Janssen en P. Veeze.
De procedure
Bij op 19 december 2016 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Chiever het hof verzocht het Bureau te bevelen het depot van het hierna afgebeelde beeldmerk in te schrijven, met veroordeling van het Bureau in de kosten van de procedure.
Bij verweerschrift, met producties, heeft het Bureau het verzoek bestreden.
De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 18 mei 2017, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten, Chiever door zijn advocaat [NAAM]. Janssen voornoemd. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling heeft het hof van Chiever producties 10, 11 en 12 ontvangen. Tegen het in het geding brengen van deze producties is geen bezwaar gemaakt. Deze zijn toegelaten.
Beoordeling van het verzoek
1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
1.1.
Op 9 november 2015 heeft Chiever een Benelux-depot (nr. 1320813) verricht van het hieronder afgebeelde beeldmerk – hierna ook: het teken –:
voor de waar strontium in klasse 01 (onder meer chemische producten voor industriële doeleinden).
1.2.
Bij brief van 26 november 2015 heeft het Bureau aan Chiever medegedeeld voornemens te zijn de inschrijving te weigeren omdat het teken - een weergave van het beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn – te ingewikkeld van aard is om als teken in de zin van artikel 2.1 lid 1 BVIE te gelden en het teken (zo het dat zou zijn) bovendien niet als merk ter onderscheiding van de herkomst van waren uit een bepaalde onderneming zal worden opgevat en derhalve ieder onderscheidend vermogen mist, waarbij is verwezen naar de artikelen 2.11, lid 1, sub a en b BVIE.
1.3.
Bij brief van 15 februari 2016 heeft Chiever bezwaar gemaakt tegen de voorlopige weigering.
1.4.
Het Bureau heeft bij brief van 22 juli 2016 Chiever geïnformeerd dat de weigering gehandhaafd blijft. Op 20 oktober 2016 heeft hij zijn definitieve beslissing tot weigering aan Chiever medegedeeld. Ter onderbouwing van de weigering heeft het Bureau overwogen dat het gaat om één van de beroemdste schilderijen ter wereld dat door (vrijwel) iedereen als zodanig zal worden herkend en dat het teken om die reden door het publiek niet als onderscheidingsteken zal worden opgevat. Hierbij heeft het Bureau een vergelijking getrokken met andere tekens die traditioneel niet, althans niet in de eerste plaats een onderscheidings- of merkfunctie vervullen, zoals kleuren, met dien verstande dat kleuren niet als onderscheidingsteken maar als neutraal kenmerk daarvan worden opgevat, terwijl De Nachtwacht als iets volkomen anders dan als onderscheidingsteken wordt herkend en opgevat, namelijk als één van de beroemdste schilderijen ter wereld. Tijdens de mondelinge behandeling heeft het Bureau naar aanleiding van een beslissing van het EFTA-court van 6 april 2017 als grondslag aan haar weigering toegevoegd dat het depot van het teken in strijd is met de openbare orde als bedoeld in artikel 2.4, sub a BVIE, zodat inschrijving ook op grond van artikel 2.11, lid 1, sub e geweigerd moet worden. Gelet op de arresten van het Benelux-Gerechtshof van 1 december 2004, A 99/1, ECLI:NL:XX:2004:AT6849 inzake Postkantoor 2/V en van 29 juni 2006, A 2005/2/11, ECLI:NL:XX:2006:AZ0879 inzake Shop & Service dienen het Bureau en het hof een depot in elke fase van de procedure te toetsen aan alle in artikel 2.11 BVIE bedoelde weigeringsgronden teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven.
2. Chiever heeft de aangevoerde weigeringsgronden betwist, onder meer stellende dat de aard van het teken niet aan de geschiktheid van het teken als merk in de weg staat en dat het teken onderscheidend vermogen heeft.
Gerechtvaardigd belang; artikel 3:303 BW
3. Het hof is van oordeel dat Chiever geen (voldoende) gerechtvaardigd belang heeft bij haar verzoek. Bij de beantwoording van de vraag of voldoende belang bij een rechtsvordering of verzoek bestaat moeten niet alleen de belangen van de betrokken partijen tegen elkaar worden afgewogen, maar moeten ook de eisen van een behoorlijke procesvoering en het belang van de rechtspleging, waarop de rechter ambtshalve heeft te letten, betrokken worden.
4. Bij pleidooi heeft Chiever met betrekking tot haar vermeende belang bij deze procedure gesteld dat het depot aanvankelijk werd verricht in het kader van de
canvasactie
van het Bureau, waarbij een merkregistrant een foto op canvas toegezonden zou krijgen van zijn merkregistratie als hij het depot daarvoor verrichtte voor een bepaalde datum. Na de weigering van inschrijving door het Bureau heeft Chiever – een bedrijf dat zich bezig houdt met brand protection (een commercieel merkenbureau) – hierover gepubliceerd in haar nieuwsbrief en in het NRC handelsblad, waarna klanten van Chiever en andere ondernemingen (al dan niet potentiële klanten, begrijpt het hof) – aangaven geïnteresseerd te zijn in het antwoord op de vraag of zij kunstwerken als merk kunnen claimen en, omgekeerd, vrijelijk iconische afbeeldingen kunnen gebruiken. Dit zijn voor de registratiepraktijk zeer belangrijke vragen. De procedure werd voortgezet op verzoek van (potentiële) clienten en ook vanwege het formele belang van de betaling van de taxen. Een en ander aldus Chiever. Voorts heeft Chiever eenzelfde depot verricht bij het EUIPO dat inmiddels is gepubliceerd na vooronderzoek op absolute gronden.
5. Het hof stelt voorop dat de enkele omstandigheid dat een gedeponeerd merk niet wordt gebruikt en/of er geen concrete plannen bestaan om het merk te gebruiken geen redenen zijn om aan te nemen dat er geen gerechtvaardigd belang bij een procedure als de onderhavige bestaat. In dit geval doet zich echter iets anders voor. Het gaat om een depot, dat kennelijk is verricht (als grap) om een foto van De Nachtwacht op canvas van het Bureau te krijgen. Na weigering en publiciteit is besloten op verzoek van geïnteresseerde (potentiële) klanten beroep tegen de weigering in te stellen. Het hof is, ook gelet op de overbelasting van de rechterlijke macht en de beperkte financiële middelen die haar ter beschikking staan, van oordeel dat de door Chiever aangevoerde redenen voor het ingestelde beroep, te weten de interesse van (potentiële) klanten en de omstandigheid dat beantwoording van de onderhavige vraag voor de praktijk van belang zou kunnen zijn geen gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 3:303 BW opleveren. De gestelde interesse is ook niet zodanig geconcretiseerd dat daaruit kan worden afgeleid dat een uitspraak in de onderhavige zaak relevant zou zijn voor in de praktijk bestaande onduidelijkheid of onzekerheid. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat Chiever met het depot van De Nachtwacht voor één chemisch element, strontium, gekozen heeft voor een extreme casus, waarvan niet gesteld of gebleken is dat die zich in de praktijk (van haar (potentiële) klanten) voordoet en daarvoor daadwerkelijk van belang is en waarmee zij een voor zichzelf, kort gezegd, zo gunstig mogelijke, van de praktijk losstaande, casus heeft gecreëerd. Immers geldt voor tekens waarvan in het algemeen wordt aangenomen dat zij van huis uit geen onderscheidend vermogen hebben, zoals kleuren, dat in uitzonderlijke gevallen denkbaar is dat dat anders is wanneer het aantal waren waarvoor het merk wordt aangevraagd zeer beperkt is, de relevante markt zeer specifiek is en het desbetreffende teken (kleur) daarvoor zeer ongebruikelijk is (vergelijk HvJEG,6 mei 2003, ECLI:EU:C:2003:244 inzake Libertel). Chiever wijst er ook zelf (in o.a. punten 17, 19 en 20 van haar verzoekschrift en 34 tot en met 39 van haar pleitnotities) op dat juist de bijzondere aard van het product strontium, alsmede de bijzondere marktomstandigheden en verkoopmodaliteiten daarvan maken dat het Bureau inschrijving niet had mogen weigeren. Zij stelt, althans lijkt te stellen dat dit niet zou gelden als het merk zou zijn gedeponeerd voor bepaalde kleding of (verpakkingen van) etenswaren.
Ook de omstandigheid dat Chiever een taxe heeft betaald is onvoldoende om anders te oordelen. Zij heeft deze, overigens relatief geringe, taxe in eerste instantie immers betaald om een foto op canvas van De Nachtwacht te krijgen, welke canvas zij, blijkens de brief van Chiever aan het Bureau van 15 februari 2016 (productie 3 bij het verzoekschrift), ondanks de weigering het teken in te schrijven, heeft ontvangen. Ten slotte heeft het hof meegewogen dat het door Chiever geregistreerde Unie-Nachtwacht-merk inmiddels is gepubliceerd, welk merk ook gelding heeft in de Benelux en Chiever niet heeft aangegeven welk gerechtvaardigd belang zij en/of haar (potentiële) klanten daarnaast nog hebben bij een oordeel over de mogelijkheid het onderhavige Benelux-merk in te schrijven.
6. Al op grond van het bovenstaande zal het verzoek worden afgewezen.
7. Overigens is het hof van oordeel dat De Nachtwacht in de Benelux, in ieder geval van huis uit, geen onderscheidend vermogen bezit. Daartoe overweegt het hof als volgt.
8. In artikel 2.11 BVIE is bepaald:
“1. Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;
b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
(…);
e. het een merk betreft als bedoeld in artikel 2.4, sub a, b of g.”
In artikel 2.1, lid 1 BVIE is bepaald:
“Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.”
In artikel 2.4, aanhef en sub a BVIE is bepaald:
“Er wordt geen recht op een merk verkregen door:
a.
de inschrijving van een merk dat, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-landen (…)”.
9. Het hof is, met het Bureau, van oordeel dat op grond van artikel 2.11, lid 1, sub a BVIE inschrijving van een teken ook geweigerd kan worden wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen, wanneer het als zodanig nimmer geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen, ook los van de waren of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd (vergelijk Hof van Justitie EG 6 mei 2003, ECLI:EU:C:2003:244 inzake Libertel, rov. 39 tot en met 42). Of dat geldt voor De Nachtwacht kan hier in het midden blijven nu het hof van oordeel is dat geen sprake is van onderscheidend vermogen in de zin artikel 2.11, lid 1, sub b BVIE en niet gesteld of gebleken is dat in casu sprake is van inburgering.
10. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie EG/EU over artikel 3 van de Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (voorheen de eerste Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans 2015/2436 van 16 december 2015) valt, voor zover hier relevant, af te leiden
- dat de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt;
- dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van diverse tekens, zoals beschrijvende tekens en kleuren, rekening moet worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid daarvan niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers/ het algemeen belang bij vrijhouding van bepaalde tekens;
- dat de mogelijkheid om een merk in te schrijven, kan worden beperkt om redenen van openbaar belang;
- dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument of de eindgebruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren van andere herkomst en (dus) dat een merk de betrokken waren moet identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming, in welk verband rekening moet worden gehouden met het normale gebruik van merken als herkomstaanduiding in de betrokken sectoren, de waren waarvoor de inschrijving wordt verzocht en de perceptie door het relevante publiek, bestaande uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de desbetreffende waren;
- dat de perceptie door het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor verschillende soorten tekens en van belang is of de consument al dan niet gewend is om de herkomst van waren af te leiden uit een bepaald (soort) teken, waarbij de wijze waarop het teken normaliter in het hedendaags handelsgebruik wordt gebruikt van belang is.
Vergelijk HvJEU 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, inzake Chiemsee, 6 mei 2003, ECLI:EU:C:2003:244, inzake Libertel, en 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86, inzake Postkantoor.
11. Chiever heeft zich beroepen op rechtspraak van het Gerecht van eerste aanleg (GEA) uit 2001 en 2002, onder meer stellende dat inschrijving van een merk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen alleen geweigerd kan worden als het
uitgesloten
lijkt dat het teken geschikt is om de betrokken waren in de ogen van het relevante publiek te onderscheiden. Het hof gaat hieraan voorbij nu deze rechtspraak (deels) is achterhaald door latere rechtspraak van het HvJEU, zoals voormelde uitspraken in de zaken Postkantoor en Libertel, en het hof bovendien niet gebonden is aan beslissingen van andere gerechten en elk depot toetst op zijn eigen merites. Dit laatste geldt ook ten aanzien van andere ingeroepen rechterlijke uitspraken en beslissingen van het Bureau over andere depots (die voor een groot deel dateren van voor 1996, toen depots nog niet door het Bureau werden getoetst op absolute weigeringsgronden) en van het EUIPO en andere nationale Bureaus.
11. In aanmerking nemende de hiervoor in rechtsoverweging 10 vermelde uitgangspunten en voorts
- dat in confesso is dat De Nachtwacht een van de beroemdste schilderijen ter wereld is en behoort tot het (wereldwijde) cultureel erfgoed en als zodanig in het collectieve geheugen van de inwoners van de Benelux gebeiteld staat, waardoor de gemiddelde consument in de Benelux van alle mogelijke waren – waaronder ook de gemiddelde strontium-consument –  het ook als zodanig zal herkennen;
- dat het Bureau onbetwist heeft gesteld dat afbeeldingen van De Nachtwacht in de Benelux op een groot aantal verschillende waren voorkomen als versiering;
- dat in de strontium-markt op (verpakkingen van) strontium geen gebruik wordt gemaakt van merken (aldus stelt het Bureau, hetgeen Chiever betwist onder verwijzing naar het gebruik van strontium als, in warenklasse 5 vallend, voedingssupplement, maar daarvoor is het onderhavige depot niet verricht), althans afbeeldingen;
is het hof van oordeel dat de gemiddelde strontium-consument een afbeelding van De Nachtwacht op (de verpakking van) strontium door de zeer specifieke betekenis van dit schilderij direct zal herkennen als één van de beroemdste schilderijen ter wereld en niet zal opvatten als merk ter onderscheiding naar herkomst van de desbetreffende strontium, maar (louter) als versiering. Herkennen is niet hetzelfde als onderscheiden naar herkomst.
13. Het bovenstaande leidt ertoe dat het Bureau terecht de inschrijving van De Nachtwacht als merk heeft geweigerd en het verzoek van Chiever zal worden afgewezen, met veroordeling van Chiever als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure.
Beslissing
Het hof:
wijst het verzoek af;
veroordeelt Chiever in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Het Bureau begroot op  € 718,--  aan verschotten en € 1.788,-- aan salaris voor de vertegenwoordiger van het Bureau.
Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, R. Kalden en M.P.J. Ruijpers; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 augustus 2017, in aanwezigheid van de griffier.