ECLI:NL:GHDHA:2017:1533
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer	:  200.195.059/01
Zaaknummer rechtbank	: C/09/507063/KG ZA 16-313
arrest van 30 mei 2017
inzake
SPARTAN RACE, INC.
,
gevestigd te Boston, Verenigde Staten van Amerika,
appellante,
hierna te noemen: Spartan Race,
advocaat: G.S.P. Vos te Amsterdam,
tegen
TV ENTERTAINMENT REALITY NETWORK B.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerde,
hierna te noemen: TERN,
advocaat: J.A. Dullaart te Naaldwijk.
1
Het geding
1.1.
Bij exploot van 28 juni 2016 is Spartan Race in hoger beroep gekomen van een door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 1 juni 2016. Bij appeldagvaarding heeft Spartan Race vijf grieven aangevoerd (waarbij de vijfde grief ook is aangeduid als grief 4). Bij akte houdende overlegging producties heeft Spartan Race producties 40 en 41 overgelegd. Bij memorie van antwoord met producties heeft TERN de grieven bestreden. Bij akte houdende overlegging nadere producties heeft Spartan Race producties 42-60 overgelegd. Bij akte overlegging aanvullende producties heeft TERN producties 60-64 overgelegd.
1.2.
Vervolgens hebben partijen op 27 maart 2017 de zaak doen bepleiten, Spartan Race door haar hiervoor genoemde advocaat, en TERN door J.C.H. van Manen en mr. L.E. Dijkman, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.
2
De feiten
2.1.
De feiten die de voorzieningenrechter als voorshands vaststaand heeft aangenomen zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan.
2.2.
Sinds 2010 organiseert Spartan Race zogenoemde ‘obstacle races’. Bij deze evenementen moeten de deelnemers hardlopen over moeilijk terrein en daarbij diverse obstakels nemen, zoals het klimmen over muren, het dragen van zware objecten, het oversteken van diverse waterpartijen, het kruipen onder prikkeldraad, over vuur springen, speerwerpen en touwspringen. Deze races (hierna aangeduid als: obstacle races) zijn bedoeld om uithoudingsvermogen, kracht, snelheid en behendigheid van de deelnemers te testen.
2.3.
In 2015 heeft Spartan Race meer dan 50 races georganiseerd in de Verenigde Staten (VS). Daarnaast heeft zij haar merk in 2015 gelicentieerd voor meer dan 24 landen om nog eens 50 races te organiseren, waaronder races in de EU. In 2016 heeft Spartan Race races georganiseerd in (voor wat betreft de EU) onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Italië en Slowakije. In Nederland en de rest van de Benelux heeft Spartan Race (vooralsnog) geen evenementen georganiseerd.
2.4.
Spartan Race maakt gebruik van onder meer de volgende websites: www.spartan.com, www.spartanrace.uk, www.spartanrace.de, www.spartanrace.fr, www.spartanrace.it en www.spartanrace.es. Deze websites worden bezocht door internetgebruikers wereldwijd, onder meer uit Nederland en uit andere lidstaten van de EU.
2.5.
Sinds 2013 is de sportschoenen- en kledingproducent Reebok als titelsponsor verbonden aan de obstacle races van Spartan Race, die sindsdien ook wel onder de naam “Reebok Spartan Race (Series)” gehouden worden.
2.6.
In 2014 is Spartan Race een samenwerking aangegaan met NBC Sports, onderdeel van de National Broadcasting Company (hierna: de NBC). Sinds augustus 2014 zendt NBC Sports onder de naam ‘Spartan Race TV Show’ een reality show uit waarbij (bijvoorbeeld) deelnemers aan een obstacle race voor, tijdens en na de race worden gevolgd. Deze shows zijn beschikbaar voor het publiek en wereldwijd (en onder meer in de EU) te bekijken via internet. Thans is Spartan Race voornemens om tezamen met de NBC een reality show te maken onder de titel ‘Spartan’.
2.7.
Vanaf najaar 2015 heeft Spartan Race op haar website een educatief programma gepresenteerd onder de naam SPARTAN X. Volgens de mededelingen op de website van Spartan Race kunnen deelnemers aan de hand van dit programma, dat bestaat uit tien (Romeinse cijfer X) modules, ‘de ware Spartaan’ in zichzelf ontdekken.
2.8.
Spartan Race is houdster van de volgende inschrijvingen van Uniemerken (hierna ook wel: de Uniemerken):
2.8.1.
het op 16 mei 2012 aangevraagde en op 12 oktober 2012 onder nummer 10890002 ingeschreven Uniewoordmerk SPARTAN RACE voor:
Klasse 25: Clothing, footwear, headgear, coats, hats, jackets, trousers, shirts, shorts, socks, sweatshirts, tops (clothing).
Klasse 41: Entertainment in the nature of obstacle and endurance races; organizing community festivals featuring a variety of activities, namely, sporting events, art exhibitions, flea markets and ethnic dances; organizing entertainment events and festivals for cultural, recreational or entertainment purposes.
Tegen dit merk heeft TERN op 16 mei 2016 een gemotiveerd verzoek tot nietigverklaring bij het EUIPO ingediend.
2.8.2.
het op 13 november 2014 aangevraagde en op 14 april 2015 onder nummer 13455837 ingeschreven Uniewoordmerk SPARTAN UP voor:
Klasse 9:  Sound recordings; video recordings; downloadable podcasts in the field of exercise, personal training, health and self-improvement; electronic publications; e-books; downloadable e-books in the field of exercise, personal training, health and self-improvement.
Klasse 16: Publications; books; publications, namely, books in the fields of exercise, personal training, health and self-improvement.
Klasse 25: Clothing, footwear, headgear; coats; hats; jackets; pants; trousers; shirts; shorts; socks; sweat shirts; tops.
Klasse 28: Exercise equipment; sporting articles.
Klasse 41: Educational and entertainment services; educational and entertainment services, namely, providing motivational and educational speakers; entertainment services, namely, providing podcasts in the field of exercise, personal training, health and self-improvement; entertainment services, namely, providing video podcasts in the field of exercise, personal training, health and self-improvement.
2.8.3.
het hierna weergegeven op 27 februari 2015 aangevraagde en op 10 september 2015 onder nummer 13780028 ingeschreven Uniewoord-/beeldmerk:
voor:
Klasse 25: Tops; tank tops; top coats; sports bras; bras; halter tops; sleeveless tops; athletic bottoms for exercise and obstacle course racing; shorts; coats; jackets; vests; fleece tops; fleece bottoms; sweatshirts; socks; compression garments for athletic or other non-medical use, namely, tops, bottoms, sleeves, shorts; underwear; thermal underwear; swimwear; t-shirts; headgear; hats; caps; sun visors; headbands; knit hats; skull caps.
Klasse 28: Workout gloves; weightlifting gloves; grappling gloves; kick pads; arm guards; wrist guards; forearm guards; head guards; calf guards; shin and instep guards; spears and spear tips [sporting articles]; exercise equipment, namely plyometric boxes, muscle rollers, chin-up bars, weighted bags, jump ropes, weighted jump ropes, exercise ropes.
2.9.
Daarnaast heeft Spartan Race op 2 december 2015 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) spoedregistraties gedaan voor de woordmerken SPARTAN en SPARTAN RACE voor de klassen 38 (onder meer tv-informatie) en 41 (onder meer opvoeding, opleiding, ontspanning en organisatie van wedstrijden). Deze Benelux-merken zijn ingeschreven onder de nummers 0988355 en 0988356 op 11 januari 2016.
2.10.
Voorts heeft Spartan Race op 4 december 2015 een spoedregistratie gedaan voor het hierna weergegeven Benelux-woord/beeldmerk voor klasse 41 (onder meer opvoeding, opleiding, ontspanning en organisatie van wedstrijden):
Dit Benelux-merk is op 4 januari 2016 ingeschreven onder nummer 0988003.
2.11.
Tegen de drie laatst vermelde inschrijvingen heeft TERN oppositie ingesteld. De oppositieprocedures zijn aangehouden in afwachting van de uitkomst van deze procedure.
2.12.
TERN exploiteert sinds oktober 2015 een televisiestation dat wereldwijd uitzendt via high-definition television (hdtv). In juli/augustus 2015 (via social media) en in oktober 2015 (via een persbericht) heeft TERN de eerste aankondigingen gedaan voor een (adventure) realityshow onder de naam SPARTAN X. De opzet van het programma is dat deelnemers uit verschillende landen worden opgesloten in een ‘Spartaans Kasteel’, waarbij zij ‘Spartaanse opdrachten’ dienen uit te voeren om hun uitdaging, kracht, snelheid en behendigheid te testen. De winnaar wordt uitgeroepen tot ‘Spartan X’. Het programma dat bestaat uit tien afleveringen, is vanaf januari 2016 uitgezonden op de online zender INSIGHT.
2.13.
TERN heeft op 2 respectievelijk 5 oktober 2015 een aanvrage gedaan voor het hierna weergegeven Benelux-woord-/beeldmerk, respectievelijk Uniewoord-/beeldmerk:
Deze merken (hierna: de SPARTAN X-merken) zijn gedeponeerd onder de nummers 1318145 respectievelijk 014641609 voor de klasse 9 (onder meer software) en bepaalde waren en diensten in de hiervoor vermelde klassen 25, 28 en 41.
2.14.
Bij brief van 7 december 2015 heeft de advocaat [NAAM]N gesommeerd het gebruik van de naam SPARTAN X te staken. In deze brief heeft de advocaat [NAAM]N tevens verzocht over te gaan tot ondertekening van een onthoudingsverklaring en tot betaling van een schadevergoeding van € 15.000,-.
2.15.
In antwoord op voormelde sommatie heeft TERN bij brief van 21 december 2015 Spartan Race verzocht met haar in onderhandeling te treden. In deze brief heeft TERN zich op het standpunt gesteld dat het teken SPARTAN beschrijvend is en dat uit niets blijkt dat het (door inburgering) onderscheidend vermogen heeft verkregen.
3
Het geschil
3.1.
In eerste aanleg heeft Spartan Race gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
Primair:
1. gedaagde te gebieden, onmiddellijk na betekening van het vonnis, om elk gebruik van de merken van Spartan Race in alle Lidstaten van de EU te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, elk gebruik van het teken SPARTAN X, al dan niet in verband of combinatie met TV-programma´s, video´s of goederen/diensten van welke aard dan ook in elk medium, alsmede elk gebruik van tekens bestaande uit de gestileerde weergave van een Spartaanse helm, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de afbeelding van de helm zoals gebruikt in het inbreukmakende SPARTAN X teken van gedaagde, al dan niet in verband of combinatie met TV-programma´s, video´s en/of goederen/diensten van welke aard dan ook in elk medium, en elk gebruik van enig ander teken dat het woordbestanddeel SPARTAN bevat en/of een helmontwerp dat overeenstemt met dat van de merken van Spartan Race, en elk gebruik van enig ander teken dat overeenstemt met de merken van Spartan Race; zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,- (zegge: “vijfduizend Euro”) voor elke inbreuk op dit verbod, of – zulks ter keuze van eiseres – voor elke dag of deel van een dag dat de inbreuk voortduurt;
Subsidiair:
2. gedaagde te gebieden, onmiddellijk na betekening van het vonnis, om al het gebruik van de  merken van Spartan Race in de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, elk gebruik van het teken SPARTAN X, al dan niet in verband of combinatie met TV-programma´s, video´s of goederen/diensten van welke aard dan ook in elk medium, alsmede elk gebruik van tekens bestaande uit de gestileerde weergave van een Spartaanse helm, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de afbeelding van de helm zoals gebruikt in het inbreukmakende SPARTAN X teken van gedaagde, al dan niet in verband of combinatie met TV-programma´s, video´s en/of goederen/diensten van welke aard dan ook in elk medium, en elk gebruik van enig ander teken dat het woordbestand-deel SPARTAN bevat en/of een helmontwerp dat overeenstemt met dat van de merken van Spartan Race, en elk gebruik van enig ander teken dat overeenstemt met de merken van Spartan Race; zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,- (zegge: “vijfduizend Euro”) voor elke inbreuk op dit verbod, of – zulks ter keuze van eiseres – voor elke dag of deel van een dag dat de inbreuk voortduurt;
Primair en subsidiair:
3. gedaagde te veroordelen tot volledige betaling van de kosten gemaakt door eiseres in deze procedure inclusief advocatenkosten (die later in de procedure zullen worden gespecificeerd) of een som die onder behoorlijke rechtspleging door de voorzieningenrechter bepaald wordt ter vergoeding van de eerlijke en evenredige juridische kosten gemaakt door eiseres zoals vermeld in artikel 1019h Rv;
4. de termijn voor het beginnen van een bodemprocedure in de zin van artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (hierna: Rv) te zetten op 6 maanden.
3.2.
Aan haar vorderingen heeft Spartan Race ten grondslag gelegd dat TERN inbreuk maakt op de merkrechten van Spartan Race in de zin van artikel 9, tweede lid, onder b en c van de Uniemerkenverordening (Verordening (EG) nr. 207/2009 zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424, hierna: UMVo) alsmede artikel 2.20, eerste lid, onder b en c van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE), aangezien zowel het woordbestanddeel SPARTAN X als de afbeelding van de (Spartaanse) helm grote gelijkenis vertonen met de merken van Spartan Race. Deze gelijkenis is auditief, visueel en begripsmatig zeer groot. De diensten waarvoor TERN haar SPARTAN X-teken gebruikt zijn identiek en/of soortgelijk aan de diensten waarvoor Spartan Race haar merken heeft ingeschreven. De hindernissen die de deelnemers in de realityshow van TERN moeten uitvoeren zijn identiek aan of stemmen in hoge mate overeen met de hindernissen in de obstacle races van Spartan Race. Het verwarringsgevaar tussen de merken van Spartan Race en de tekens van TERN is dan ook groot. Daarnaast is het gelet op de merkaanvragen van TERN niet uitgesloten dat zij de SPARTAN X-tekens in de toekomst ook zal gebruiken voor merchandising. Ook zal er met de bekende merken van Spartan Race een verband worden gelegd, waarmee TERN ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en reputatie van de merken van Spartan Race, althans afbreuk doet aan dat onderscheidend vermogen.
3.3.
Bij het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Spartan Race afgewezen, met veroordeling van Spartan Race in de proceskosten. Naar zijn oordeel moet het ervoor worden gehouden dat de in de beoordeling betrokken, voor oktober 2015 gedeponeerde merken van Spartan Race beschrijvend zijn voor (de organisatie van) obstacle races.
3.4.
In hoger beroep vordert Spartan Race dat het hof het bestreden vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende haar vorderingen alsnog toewijst met veroordeling van TERN in de kosten van beide instanties, zoveel mogelijk op voet van artikel 1019h Rv. Zij heeft vijf grieven naar voren gebracht. Samengevat komen die erop neer dat de voorzieningenrechter een onjuist criterium heeft toegepast bij de beantwoording van de vraag of haar merken beschrijvend zijn (grief 1), dat hij ten onrechte heeft geoordeeld dat haar merken beschrijvend zijn (grief 2), dat hij ten onrechte heeft overwogen dat de beeldelementen van haar merken en het SPARTAN X-teken onvoldoende overeenstemmen (grief 3) en dat hij daarom ook ten onrechte heeft geconcludeerd dat er een gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure niet tot merkinbreuk zal worden geconcludeerd (grief 4). Daarnaast heeft Spartan Race een ‘algemene grief’ naar voren gebracht, inhoudende dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld zoals hij heeft gedaan (grief 5, per abuis genummerd grief 4). Blijkens de toelichting daarop beoogt Spartan Race met deze grief het geschil in volle omvang voor te leggen aan het hof.
3.5.
TERN heeft de grieven gemotiveerd bestreden.
4
De beoordeling
Beneluxmerken
4.1.
In eerste aanleg heeft TERN aangevoerd dat de drie Beneluxmerken waarop Spartan Race zich in deze zaak beroept nietig moeten worden verklaard omdat die merken jonger zijn dan de merken van TERN en omdat ze te kwader trouw zijn gedeponeerd (pleitnota in eerste aanleg, paragrafen 159-178). Spartan Race heeft in eerste aanleg en in hoger beroep niet op dat nietigheidsverweer gereageerd, ook niet nadat TERN het verweer in haar memorie van antwoord uitdrukkelijk had herhaald (memorie van antwoord, paragraaf 16). Gelet daarop gaat het hof ervan uit dat een gerede kans bestaat dat de Beneluxmerken in een bodem- of oppositieprocedure nietig zullen worden verklaard en dat, zoals ook de voorzieningenrechter heeft overwogen, de beoordeling in deze zaak dus kan worden beperkt tot de merken die ouder zijn dan het door Spartan Race aangevallen gebruik door TERN, te weten de Uniemerken.
Uniemerken niet bekend
4.2.
Het beroep van Spartan Race op artikel 9, tweede lid, sub c UMVo voor haar Uniemerken moet worden verworpen.
4.3.
Een Uniemerk geniet slechts de door artikel 9, tweede lid, sub c UMVo geboden bescherming wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie. Bij de beantwoording van de vraag of aan deze voorwaarde is voldaan moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.
4.4.
Spartan Race heeft voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat haar Uniemerken bekend zijn in de hiervoor bedoelde zin. Zij stelt dat zij wereldwijd ‘één van de grote spelers in deze sport’ is, maar heeft niet concreet aangegeven wat haar marktaandeel in de EU is. Uit het enkele feit dat zij wereldwijd een grote speler is, volgt ook niet zonder meer dat zij een relevant marktaandeel heeft in de EU. TERN heeft namelijk – onder verwijzing naar de door Spartan Race zelf overgelegde stukken en als zodanig onweersproken – opgemerkt dat Spartan Race vooral actief is in de Verenigde Staten en dat Spartan Race bijvoorbeeld in de Benelux nog geen enkele race heeft georganiseerd. Spartan Race stelt wel dat zij, via licentienemers, obstacle races heeft georganiseerd in de EU, maar precieze aantallen races en aantallen deelnemers in de EU heeft zij niet genoemd, afgezien van enkele voorbeelden (producties 11 en 54 tot en met 56 van Spartan Race). Over de verhouding van die activiteiten tot de activiteiten door concurrenten in de EU heeft Spartan Race helemaal niets aangevoerd. Op haar beurt heeft TERN erop gewezen dat er op een uitgebreide kalender met races in de EU in 2016 en 2017 nauwelijks races van Spartan Race voorkomen (productie 43 van TERN). Dat duidt niet op een groot marktaandeel van Spartan Race. Bovendien staat vast dat Spartan Race pas vrij kort op de Europese markt actief is. De eerste obstacle races in de EU die Spartan Race heeft aangevoerd vonden plaats in 2013 en 2014.
4.5.
Dat reclame-inspanningen van Spartan Race hebben geleid tot bekendheid van het merk is voorshands ook niet aannemelijk. Spartan Race heeft geen concreet inzicht gegeven in de door haar gedane investeringen om het merk bekendheid te geven in de EU. Ter onderbouwing van gestelde promotieactiviteiten verwijst Spartan Race vooral naar haar website www.spartan.com en daarop gepubliceerd materiaal. TERN heeft echter onbestreden en onder verwijzing naar door Spartan Race zelf overgelegde cijfers (productie 20 van Spartan Race) opgemerkt dat die website voornamelijk op de Verenigde Staten is gericht en dat slechts 3% van de bezoekers uit Europa komt. Spartan Race heeft ook websites die zich wel richten op lidstaten van de EU, zoals www.spartanrace.de en www.spartanraceu.uk, maar die websites zijn, zoals TERN onder verwijzing naar haar productie 44, heeft aangevoerd pas vrij recent in gebruik genomen (Duitsland in januari 2015, VK in november 2014). Daar komt bij dat de bekendheid van het merk niet zonder meer kan worden afgemeten aan bezoekersaantallen van deze websites, zeker niet zonder gegevens over bezoekersaantallen van websites van concurrenten.
4.6.
Ten slotte heeft Spartan Race verwezen naar publiciteit over haar races in de media. Zoals TERN terecht en onbestreden heeft opgemerkt bevatten de producties die Spartan Race heeft overgelegd ter onderbouwing van die stelling (productie 27 van Spartan Race) echter voornamelijk nieuwsberichten die zijn verschenen op Amerikaanse websites, zoals die van de Wall Street Journal en Forbes. Daaruit kan niet zonder meer worden afgeleid dat haar merken bekend zijn bij het relevante publiek in de EU.
geen soortgelijkheid
4.7.
Gegeven het feit dat de Uniemerken van Spartan Race niet bekend zijn, kan Spartan Race zich uitsluitend verzetten tegen het gebruik van het teken SPARTAN X voor zover de waren of diensten waarvoor het teken wordt gebruikt en de waren of diensten waarvoor de Uniemerken van Spartan Race zijn ingeschreven gelijk zijn of overeenstemmen in de zin van artikel 9, tweede lid, sub b UMVo (hierna ook aangeduid als: soortgelijkheid). Dat brengt om de volgende redenen mee dat een groot deel van de inschrijvingen van de Uniemerken buiten beschouwing kan blijven.
4.8.
Voorop staat dat de beoordeling van de soortgelijkheid beperkt kan blijven tot het gebruik van het teken SPARTAN X voor het televisieprogramma van TERN. Gebruik van dat teken voor andere waren of diensten of een reële dreiging daarvan is voorshands onvoldoende aannemelijk, mede gelet op de uitdrukkelijke toezegging van TERN het teken niet te zullen gebruiken voor kleding en sportartikelen (pleitnota in eerste aanleg, paragrafen 93-96 en 122 en pleitnota hoger beroep, paragraaf 65). Desgevraagd heeft Spartan Race tijdens de zitting in hoger beroep ook bevestigd dat de beoordeling kan worden beperkt tot het gebruik van het teken SPARTAN X voor het tv-programma van TERN.
4.9.
Bij de beantwoording van de vraag of het tv-programma van TERN overeenstemt met de waren en diensten waarvoor de Uniemerken zijn ingeschreven moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken, waaronder hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.
4.10.
Toetsend aan het hiervoor genoemde criterium moet het beroep van Spartan Race op het onder 2.8.3 beschreven woord-/beeldmerk SPARTAN worden verworpen. Dat Uniemerk is namelijk uitsluitend ingeschreven voor – samengevat – kleding in klasse 25 en sportartikelen in klasse 28. TERN heeft terecht aangevoerd dat die waren qua aard, gebruik en bestemming niet overeenstemmen met de tv-programma’s waarvoor TERN het teken gebruikt. Het tegendeel heeft Spartan Race ook niet, althans onvoldoende gemotiveerd bepleit.
4.11.
Naar voorlopig oordeel is ook geen sprake van soortgelijkheid tussen de tv-programma’s van TERN en de waren en diensten waarvoor het Uniewoordmerk SPARTAN RACE is ingeschreven. Dit merk is ingeschreven voor – samengevat – kleding in klasse 25 en de (organisatie) van evenementen in het algemeen en obstacle races in het bijzonder in klasse 41. Voor de inschrijving van dit merk voor kleding geldt hetzelfde als hiervoor is overwogen over het woord-/beeldmerk SPARTAN. Ook evenementen zijn niet soortgelijk aan tv-programma’s. Een tv-programma is naar zijn aard iets wezenlijk anders dan een evenement, want een tv-programma heeft niet dezelfde kenmerken als een evenement, laat staan als de dienst van het organiseren van een evenement. Een tv-programma wordt ook op een wezenlijk andere manier ‘gebruikt’ dan een evenement. Anders dan tv-programma’s die veelal vanuit de luie stoel worden bekeken, vergen evenementen, en zeker evenementen zoals obstacle races, immers participatie en fysieke inspanning van het publiek. Dat brengt ook mee dat tv-programma’s niet voor hetzelfde publiek bestemd zijn als evenementen in het algemeen en obstacle races in het bijzonder.
4.12.
Het enige argument dat Spartan Race heeft aangevoerd ter motivering van de gestelde soortgelijkheid tussen de tv-programma’s van TERN en de obstacle races waarvoor het merk SPARTAN RACE onder meer is ingeschreven, is dat in de wedstrijd die wordt getoond in het tv-programma van TERN een aantal challenges (zoals bijvoorbeeld speerwerpen, zware objecten slepen en touwklimmen) overeenstemt met de challenges van obstacle runs waarvoor het merk is ingeschreven en wordt gebruikt. Daargelaten dat TERN die overeenstemming bestrijdt (volgens haar is het format van haar programma wezenlijk anders dan de obstacle races van Spartan Race), is dat verband naar voorlopig oordeel te indirect om soortgelijkheid aan te nemen.
geen verwarringsgevaar met SPARTAN RACE
4.13.
Voor zover, in afwijking van het bovenstaande, zou moeten worden geoordeeld dat het verband tussen enerzijds de specifieke inhoud van tv-programma van TERN en anderzijds de inschrijving van het merk voor specifiek obstacle races meebrengt dat sprake is van enige soortgelijkheid, kan dat niet leiden tot een andere conclusie. Feit blijft dan dat, gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden, de soortgelijkheid hooguit beperkt is. Daarvan uitgaande moet, gelet op de hierna te noemen overige omstandigheden van het geval, worden aangenomen dat het gewraakte gebruik van het teken SPARTAN X door TERN niet leidt tot verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, tweede lid, sub b UMVo.
4.14.
Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de overeenstemming van de waren of diensten waarop het merk en het teken betrekking hebben, en het onderscheidend vermogen van het merk.
4.15.
Om de mate van overeenstemming tussen merk en teken te beoordelen, moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan worden beoordeeld. De beoordeling van de gelijkenis dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.
4.16.
Toetsend aan het hiervoor genoemde criterium is er naar voorlopig oordeel sprake van een beperkte mate van overeenstemming tussen het merk en het teken. Er bestaat enige overeenstemming. Het teken SPARTAN X bevat immers het bestanddeel SPARTAN, dat identiek is aan het eerste bestanddeel van het merk. Bovendien staat dit identieke element voorop in zowel het merk als teken. Niettemin is de overeenstemming beperkt. Het teken bevat namelijk ook het bestanddeel X, dat in visueel, auditief en begripsmatig opzicht duidelijk verschilt van het element RACE waarmee het merk eindigt. Dat afwijkende bestanddeel X is bovendien het meest onderscheidende bestanddeel van het teken omdat, zoals hierna zal worden vastgesteld, dat element SPARTAN hooguit beperkt onderscheidend vermogen heeft.
4.17.
Om het onderscheidend vermogen van het merk SPARTAN RACE te bepalen moet globaal worden beoordeeld in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld enerzijds met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek.  Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen dient onder meer rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, en met de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk. Gelet op wat is overwogen onder 4.13 kan de beoordeling van het onderscheidend vermogen beperkt blijven tot het onderscheidend vermogen voor obstacle races. Voor andere waren en diensten strandt het beroep artikel 9, tweede lid, sub b immers in ieder geval op het gebrek aan soortgelijkheid.
4.18.
Toetsend aan het hiervoor genoemde criterium moet worden geoordeeld dat het merk SPARTAN RACE op zijn best een zeer beperkt onderscheidend vermogen heeft voor obstacle races. Niet in geschil is dat het bestanddeel RACE volledig beschrijvend is voor obstacle races. Evenmin staat ter discussie dat het Engelse woord SPARTAN kan verwijzen naar de eigenschappen ‘
disciplined, courageous, showing great endurance
’ en dat het woord die betekenis heeft in alle lidstaten van de EU. De samenstelling van SPARTAN en RACE kan dus duiden op een race van of voor personen met discipline, moed en uithoudingsvermogen, terwijl tussen partijen ook vast staat dat juist deze eigenschappen vereist zijn voor, of getest worden door deelname aan obstakellopen. Voor zover het verband dat daarmee wordt gelegd tussen het merk en de obstakellopen niet voldoende rechtstreeks en concreet is om het merk nietig te achten op grond van artikel 7, eerste lid, sub c of b UMVo, brengt het in ieder geval mee dat het inherent onderscheidend vermogen van het merk zeer beperkt is.
4.19.
Voorshands kan, anders dan Spartan Race in de dagvaarding in eerste aanleg heeft betoogd, ook niet worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het merk in relevante mate is toegenomen door gebruik ervan, laat staan in zo sterke mate dat het een bekend merk is geworden. Voor de motivering van dit oordeel kan worden verwezen naar hetgeen het hof heeft overwogen over de bekendheid van het merk in het kader van het beroep van Spartan Race op artikel 9, tweede lid, sub c UMVo (zie hiervoor r.o. 4.4 en verder). Daaruit volgt dat moet worden aangenomen dat het merk vrij beperkt is gebruikt in de EU. Daar komt bij dat het beroep op door gebruik verkregen onderscheidend vermogen moeilijk verenigbaar is met het feit dat Spartan Race in het kader van de verdediging van de geldigheid van het merk uitdrukkelijk heeft verklaard
geen
beroep te doen op inburgering.
4.20.
Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat gegeven de hooguit beperkte soortgelijkheid van de waren en diensten en het beperkte onderscheidend vermogen van het merk SPARTAN RACE, de (beperkte) overeenstemming tussen het merk en het teken SPARTAN X onvoldoende is om te kunnen leiden tot verwarringsgevaar bij het publiek.
geen verwarringsgevaar SPARTAN UP
4.21.
Voor zover het beroep op het merk SPARTAN UP onderdeel uitmaakt van het door de grieven ontsloten gebied (TERN heeft – onbestreden – opgemerkt dat Spartan Race geen grieven heeft gericht tegen de specifieke overwegingen van de voorzieningenrechter over dit merk), kan ook dat niet leiden tot toewijzing van de vorderingen.
4.22.
Wat betreft de inschrijving van het merk SPARTAN UP voor – samengevat – kleding in klasse 25 en sportartikelen in klasse 28 strandt het beroep op de bescherming van artikel 9, tweede lid, sub b UMVo al op het feit dat kleding en sportartikelen niet overeenstemmen met het tv-programma van TERN. Voor het overige is er om de volgende redenen geen sprake van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling.
4.23.
Het beroep op de bescherming van artikel 9, tweede lid, sub b UMVo voor het merk SPARTAN UP moet op vergelijkbare gronden worden verworpen als het beroep op het merk SPARTAN RACE. Daarbij staat voorop dat het merk is ingeschreven voor onder meer publicaties op het gebied van lichaamsoefening, waaronder video-opnamen. Gelet op hetgeen hiervoor is vastgesteld over de betekenis van SPARTAN en het feit dat, zoals TERN onweersproken heeft aangevoerd, het relevante publiek zal begrijpen dat de samenstelling SPARTAN UP  een verbastering is van de in het kader van fitness publicaties gebruikelijk uitdrukking ‘shape up’, moet worden geoordeeld dat het merk hooguit een beperkt inherent onderscheidend vermogen heeft voor de bedoelde publicaties op het gebied van lichaamsoefening. Dat het onderscheidend vermogen van het merk in relevante mate is gegroeid door het gebruik ervan is voorshands niet aannemelijk.
4.24.
Ook de overeenstemming tussen het merk SPARTAN UP en het teken SPARTAN X is beperkt. Voor de motivering kan worden verwezen naar de overwegingen over de overeenstemming van het teken met het merk SPARTAN RACE, die mutatis mutandis van toepassing zijn op het merk SPARTAN UP.
4.25.
Gegeven die beperkte overeenstemming en het beperkte onderscheidend vermogen is de soortgelijkheid van de tv-programma’s van TERN met de video-opnamen op het gebied van lichaamsoefening onvoldoende om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen.
4.26.
Voor zover Spartan Race ook een beroep heeft willen doen op de inschrijving van het merk voor andere waren en diensten, kan dat niet leiden tot een andere conclusie. Mogelijk heeft het merk voor die waren en diensten een groter onderscheidend vermogen. Daar staat tegenover dat die waren en diensten navenant minder soortgelijk zijn aan het tv-programma van TERN en dat het gebruik van het merk voor die andere waren en diensten gesteld noch gebleken is, zodat niet kan worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen door gebruik is toegenomen.
conclusie
4.27.
Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de voorzieningenrechter de vorderingen van Spartan Race terecht heeft afgewezen, ook als zijn oordeel over de geldigheid van de merken van Spartan Race onjuist zou zijn. De grieven van Spartan Race kunnen dus niet leiden tot vernietiging. Het vonnis zal worden bekrachtigd.
4.28.
Spartan Race zal als in hoger beroep ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Die kosten moeten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv.
4.29.
Uit de rechtspraak volgt dat de rechter de taak heeft ambtshalve te beslissen over de hoogte van de proceskosten (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, r.o. 6.2.1). Het enkele feit dat Spartan Race de redelijkheid en evenredigheid van het door TERN gevorderde bedrag van € 42.696,40 niet heeft bestreden, impliceert dus niet dat dat bedrag in aanmerking komt voor volledige toewijzing.
4.30.
Bij de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de door TERN gevorderde advocaatkosten hanteert het hof de indicatietarieven, die tot stand gekomen zijn na consultatie van de Orde van Advocaten. Op deze zaak is de op 1 april 2017 in werking getreden herziene versie van die tarieven van toepassing. Het hof heeft partijen daarop geattendeerd bij aanvang van de zitting.
4.31.
Deze zaak moet worden gekwalificeerd als een normale zaak in de zin van de indicatietarieven, gelet op het feit dat er niet meer dan het gebruikelijke aantal proceshandelingen is verricht en omdat het debat in hoger beroep vooral ging over één onderwerp (de gestelde beschrijvendheid van de merken van Spartan Race) en voor het overige grotendeels een herhaling was van het debat in eerste aanleg. Op basis van de in de procedure gebrachte gegevens kan het hof ook niet vaststellen dat het financiële belang van de zaak een meer dan normale vergoeding rechtvaardigt. Dat brengt mee dat in beginsel ten hoogste een bedrag van € 15.000,- kan worden aangemerkt als redelijk en evenredig. Feiten of omstandigheden waarom, in afwijking van dit uitgangspunt, in deze zaak hogere kosten toch redelijk en evenredig zijn, zijn gesteld noch gebleken. Spartan Race zal daarom worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 15.000,- aan advocaatkosten, vermeerderd met het griffierecht (€ 718,-).
5
De beslissing
Het hof
5.1.
bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 1 juni 2016;
5.2.
veroordeelt Spartan Race in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van TERN begroot op € 15.718,-;
5.3.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. A.D. Kiers-Becking en mr. M.P.J. Ruijpers en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 mei 2017 in aanwezigheid van de griffier.