ECLI:NL:GHDHA:2017:2023
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling civiel recht
Zaaknummer			: 200.191.756/01
Zaak/rolnummer rechtbank	: C/09/506629 / KG ZA 16-285
arrest van 24 januari 2017
inzake
ITT Controls B.V.,
gevestigd te Barneveld,
hierna te noemen: ITT,
appellante,
advocaat: mr. F.J. van Eeckhoutte te Amersfoort,
tegen
de vennootschap naar vreemd recht KARL DUNGS GmbH & Co. KG,
gevestigd te Urbach, Duitsland,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Karl Dungs,
advocaat: mr. M.A. van den Hazenkamp te Mariaheide (gemeente Veghel).
Het geding
Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen tussenarrest van 14 juni 2016, waarbij een comparitie van partijen is gelast. De comparitie heeft plaatsgevonden op 18 augustus 2016, op welke zitting Karl Dungs haar memorie van antwoord  heeft genomen. Vervolgens is arrest gevraagd.
Beoordeling van het hoger beroep
1.  De door de rechtbank in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.13 van het bestreden (kort geding) vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof  daarvan uitgaat. Met inachtneming van hetgeen overigens tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het hof voorshands uit van het volgende.
1.1.
Karl Dungs is een in Duitsland gevestigde producent van brandersystemen en brander
managementsystemen, die zij internationaal verhandelt. De verkoop in Nederland vindt plaats via Karl Dungs B.V. Karl Dungs B.V. maakt net als Karl Dungs gebruik van het internetadres www.dungs.com. Diverse andere door Karl Dungs beheerde webpagina’s met landgebonden toplevel-domeinnamen als dungs.at en dungs.ru worden doorgelinkt naar het internetadres www.dungs.com.
1.2.
Karl Dungs is houder van het Uniewoordmerk DUNGS, geregistreerd op 2
september 2011 onder nummer 009424061 voor waren in klasse 9 en 42, waaronder meet- en regelapparatuur voor industriële faciliteiten (hierna: het Merk).
1.3.
[houder], in 2012 en/of 2013 handelend onder de naam ITT Controls (hierna: [houder]
) is sinds 20 maart 2012 houder van de domeinnaam ‘dungs.nl’ (hierna: de domeinnaam). In of omstreeks februari 2014 heeft Van Eck zijn eenmanszaak ingebracht in ITT en de domeinnaam verkocht aan ITT Holding B.V. (hierna: ITT Holding), die de domeinnaam op haar beurt heeft verhuurd aan ITT. Beide ondernemingen zijn gerelateerd aan Van Eck. ITT is actief op het gebied van de groothandel in meet- en regelapparatuur voor de olie- en gasindustrie en richt zich op de verkoop van merkproducten voor de ontwikkeling, het onderhoud en de reparatie van systemen en processen in de olie- en gasindustrie.
1.4.
Onder het domein www.dungs.nl is op het internet een webpagina (hierna: de
webpagina) toegankelijk die onderdeel uitmaakt van de website van ITT (hierna: de website). Op de webpagina worden artikelen van het merk DUNGS aangeboden. Op de webpagina zijn ook logo’s afgebeeld van andere leveranciers van producten in de olie- en gasindustrie. Bij het aanklikken daarvan wordt de bezoeker doorgeleid naar een webpagina op de website waarop de producten van het betreffende merk worden aangeprezen. Ook kunnen via het menu bovenaan de webpagina andere pagina’s met andere door ITT aangeboden producten worden bereikt.
1.5.
De gemachtigde van Karl Dungs heeft per brief van 5 november 2013, gericht aan [houder]
, bericht dat Karl Dungs houder is van het Merk en dat onder meer het gebruik van de domeinnaam door haar als inbreuk op het Merk wordt beschouwd. Van Eck is gesommeerd om de domeinnaam over te dragen aan Karl Dungs.
1.6.
Bij mail van  12 november 2013 heeft de advocaat [NAAM]weten dat hij zijn cliënt niet kan adviseren om te voldoen aan de sommatie omdat deze gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken omdat hij (toentertijd) daadwerkelijk producten van DUNGS verkoopt en de webpagina uitsluitend gebruikt voor het aanbieden van die producten.
1.7.
Karl Dungs heeft op 9 december 2013 op grond van de geschillenregeling voor
.nl-domeinnamen (hierna: de Geschillenregeling) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) een vordering ingediend bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) tot in de plaats stelling als houder van de domeinnaam. Hiertegen heeft Van Eck gemotiveerd verweer gevoerd.
1.8.
Op 6 mei 2014 is uitspraak gedaan in de WIPO-procedure. Geoordeeld is dat de
domeinnaam dient te worden overgedragen aan Karl Dungs. Daartoe is overwogen, kort gezegd, dat de domeinnaam zodanig met het Merk overeenstemt dat hierdoor verwarring kan ontstaan, zodat is voldaan aan het in artikel 2.1 onder a van de  Geschillenregeling genoemde criterium en dat ook is voldaan aan de criteria genoemd in artikel 2.1 onder b en c van de Geschillenregeling, inhoudende dat de domeinnaamhouder geen recht heeft op of een legitiem belang heeft bij de domeinnaam respectievelijk de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
1.9.
Conform artikel 6 van de Geschillenregeling heeft de gestarte procedure bij WIPO tot
gevolg gehad dat de registratie van de domeinnaam is bevroren. De onder 1.3 vermelde overdracht van de domeinnaam is daarom tot nu toe niet door de SIDN in het register verwerkt.
1.10.
ITT en ITT Holding tezamen en Van Eck apart hebben bij dagvaardingen van 9 juli
2014 bij de rechtbank Den Haag bodemzaken tegen Karl Dungs aanhangig gemaakt, waarin zij, kort gezegd, hebben gevorderd een verklaring voor recht dat uitsluitend ITT Holding, althans Van Eck, de rechthebbende en domeinnaamhouder is van de domeinnaam, zo nodig onder vernietiging van de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter.  De procedures zijn door de rechtbank gevoegd behandeld (hierna: de bodemprocedure).
1.11.
ITT, ITT Holding en Van Eck (hierna ook: ITT c.s.) stelden in de bodemprocedure
dat de uitspraak in de WIPO-procedure onjuist was en dat Karl Dungs onrechtmatig jegens hen handelde dan wel ongerechtvaardigd verrijkt werd als zij zich op grond van die uitspraak de domeinnaam liet overdragen. ITT c.s. stelde zich in de dagvaardingen voorts op het standpunt dat zij geen inbreuk op het Merk maakte.
1.12.
De rechtbank heeft in de bodemprocedure vonnis gewezen op 16 december 2015,
ECLI:NL:RBDHA:2015:14357. In dit vonnis (hierna ook: het bodemvonnis) is het gevorderde afgewezen. Daartoe heeft de rechtbank geoordeeld dat Karl Dungs niet onrechtmatig zou handelen als zij de SIDN zou verzoeken over te gaan tot wijziging van de tenaamstelling van de registratie en dat er ook geen sprake zou zijn van ongerechtvaardigde verrijking. Ten aanzien van het merkenrecht is in het bodemvonnis het volgende overwogen:
“Merkenrecht
5.11.
Voor zover Van Eck c.s.
(ITT, ITT Holding en Van Eck tezamen, hof)
toch bedoeld hebben aan hun vordering ten grondslag te leggen dat zij geen inbreuk maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs en een legitiem belang hebben bij het gebruik van het Merk in de domeinnaam omdat zij uitgeputte Dungs-producten verhandelen, geldt het volgende.
5.12.
Tussen partijen is niet in geschil dat Van Eck c.s. met het gebruik van de domeinnaam gebruik maken van het Merk in de zin van artikel 9 lid 1 aanhef en sub a of sub b GMVo. Van Eck c.s. betogen echter dat zij bij hun verhandeling van uitgeputte Dungs-producten gebruik mogen maken van het Merk in de domeinnaam, omdat zij daarmee niet de indruk wekken dat zij een commerciële band hebben met Karl Dungs.
5.13.
Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er een reële kans dat het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ bij het publiek de indruk wekt dat de onderneming van Van Eck c.s. een officiële wederverkoper van Karl Dungs is of anderszins een commerciële band heeft met Karl Dungs. Daarvoor is het volgende redengevend. De domeinnaam bestaat uitsluitend uit het Merk gevolgd door ‘.nl’. Het publiek is er aan gewend dat een website met een dergelijke domeinnaam wordt beheerd door of met toestemming van de merkhouder. Het feit dat Van Eck c.s. de handelsnaam ITT Controls gebruiken, die geen verband met Karl Dungs suggereert, neemt die indruk niet weg. Ook zelfstandige ondernemingen met afwijkende handelsnamen kunnen immers een commerciële band hebben met de merkhouder, bijvoorbeeld als distributeur. Dat de professionele consumenten van brandersystemen en brandermanagementapparatuur zouden weten dat daarvan in dit geval geen sprake is, hebben Van Eck c.s. onvoldoende onderbouwd. Ook het feit dat Van Eck c.s. een andere look and feel voor hun website gebruiken dan Karl Dungs doet, kan die indruk niet wegnemen. Van Eck c.s. hebben niet aannemelijk gemaakt dat de gemiddelde consument van de betreffende producten de look and feel van de website van Karl Dungs zo goed kent, dat die bij het bezoek van de website van Van Eck c.s. zal opmerken dat deze een andere look and feel heeft. Bovendien kunnen ook ondernemingen die een ander ontwerp voor hun website gebruiken, een commerciële band hebben met de merkhouder. Die andere look and feel kan de indruk van een commerciële band dus niet wegnemen.
5.14.
Die indruk kan wel worden weggenomen als het relevante publiek in alle gevallen de disclaimer op de website van Van Eck c.s. zou lezen. Een niet te verwaarlozen deel van de bezoekers zal de betreffende disclaimer echter niet lezen, omdat die onderaan een lang stuk tekst is vermeld en daardoor niet onmiddellijk in het oog springt. De bezoeker die het wel leest is bovendien al op de website van Van Eck c.s. aangekomen, waardoor zij al een commercieel voordeel behalen met de aanvankelijk gewekte onjuiste indruk. Gelet op het voorgaande dient het gebruik van de domeinnaam te worden aangemerkt als deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs.”
1.13.
Tegen dit vonnis heeft ITT c.s. hoger beroep ingesteld bij dagvaarding van 3 februari
2016. Het hoger beroep is aanhangig bij dit hof (zaaknummer 200.188.743/01).
1.14.
Daar de SIDN niet meewerkt aan wijziging van een registratie waarover bij de WIPO
dan wel de Nederlandse rechter een procedure met betrekking tot het houderschap van een domeinnaam aanhangig is, kan Karl Dungs de uitspraak van de WIPO op dit moment niet effectueren.
2.  Karl Dungs heeft in dit kort geding, kort gezegd en voor zover thans nog relevant,
gevorderd ITT te bevelen iedere inbreuk op het Merk te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen.
3.   De voorzieningenrechter heeft  ITT bevolen voor de duur van de bevriezing van de
domeinnaam op grond van de Geschillenregeling iedere inbreuk in de Europese Unie op het Merk te staken en gestaakt te houden en niet te gebruiken voor de webpagina en/of de website, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met bepaling van een termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld en veroordeling van ITT in de kosten. De overige vorderingen, waaronder vorderingen tegen de (mede)gedaagden Van Eck en ITT Holding, heeft de voorzieningenrechter afgewezen.
4.  De grieven richten zich tegen de toewijzing van (een aantal van) de vorderingen en de
daarvoor gegeven motivering. De grieven I tot en met III richten zich (onder meer) tegen de verwerping door de voorzieningenrechter van het onbevoegdheidsverweer. Grief IV richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Karl Dungs voldoende spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft. Met de grieven I tot en met III (voor het overige) en V tot en met VIII verwijt ITT de voorzieningenrechter haar vonnis in dit kort geding ten onrechte te hebben afgestemd op het bodemvonnis en te hebben aangenomen dat ITT door het gebruik van de domeinnaam merkinbreuk maakt.
Bevoegdheid
5.   Het hof deelt het oordeel van de voorzieningenrechter dat zij bevoegd was van de
onderhavige vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 95, lid 1, 96, onder a, 97, lid 1 en 103, lid 1 en 2 van de Uniemerkenverordening (UMVo)
en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk en dat het betoog van ITT dat de voorzieningenrechter onbevoegd was omdat dezelfde rechter in de bodemprocedure over de in het kort geding voorliggende rechtsvraag heeft geoordeeld geen wettelijke grond is voor onbevoegdheid. Ook het beroep op de artikelen 6 EVRM, 14 IVBPR en 112 e.v. Grondwet en hetgeen overigens door ITT is aangevoerd kan niet tot het oordeel leiden dat de voorzieningenrechter onbevoegd was. In zoverre falen de grieven I tot en met III.
Spoedeisend belang
6.   Het hof is van oordeel dat Karl Dungs zolang heeft gewacht met het optreden tegen de
gestelde inbreuk nadat haar (op 9 juli 2014) was gebleken dat de uitspraak in de WIPO-procedure niet kon worden geeffectueerd, dat geen spoedeisend belang bij het gevorderde inbreukverbod kan worden aangenomen. Weliswaar vraagt zij in dit kort geding een voorziening die ertoe strekt een einde te maken aan een door haar als stelselmatige inbreuk op haar merkrechten aangemerkte handeling waarvan zij doorlopende schade stelt te ondervinden, maar die situatie was haar al bekend in het najaar van 2013. Ook wenste zij toen al staking van het gebruik de domeinnaam. Dat zij toen geen inbreukverbod (in kort geding) heeft gevorderd, maar ervoor heeft gekozen staking van het gebruik van de domeinnaam te bewerkstelligen door een vordering tot in de plaats stelling als houder van de domeinnaam in te dienen bij de WIPO op grond van de Geschillenregeling, rechtvaardigt niet het verwijt dat zij niet voortvarend is opgetreden. Dat zij echter vervolgens, toen op 9 juli 2014 duidelijk was dat het effectueren van die in de plaats stelling werd gefrustreerd door de door ITT c.s. uitgebrachte dagvaardingen in de bodemprocedure, geen enkele actie heeft ondernomen om staking van de voortdurende inbreuk te bewerkstelligen, leidt ertoe dat niet kan worden aangenomen dat zij bij de onderhavige inbreukvordering in dit kort geding, ingesteld bij dagvaarding van 8 maart 2016, nog spoedeisend belang heeft. Dit geldt te meer nu Karl Dungs zelf stelt dat de sterke indruk ontstond dat ITT c.s. er alles aan deed om nog zo lang mogelijk met het inbreukmakend gebruik van het Merk commercieel voordeel te behalen. Aan het bovenstaande kan niet afdoen dat ITT in de inleidende dagvaarding in de bodemprocedure zelf de inbreukvraag aan de orde stelde en in het verlengde daarvan ook veroordeling van Karl Dungs in de redelijke en evenredige kosten op de voet van artikel 1019h Rv vorderde, nu daarmee niet de door Karl Dungs gewenste staking van de inbreuk bereikt kon worden. Het bovenstaande brengt mee dat grief IV slaagt, het gevorderde zal worden afgewezen en de grieven I tot en met III (voor het overige ) en V tot en met VIII geen behandeling behoeven.
7.  Het hof verwerpt, gelet op hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 4 is overwogen, de
stelling van Karl Dungs dat ITT haar grieven zodanig onduidelijk en onbegrijpelijk heeft geformuleerd dat zij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vorderingen in hoger beroep, althans haar grieven al wegens een motiveringsgebrek niet kunnen slagen. Dat geldt in ieder geval niet voor grief IV, die Karl Dungs blijkens haar verweer daartegen ook heeft begrepen zoals deze is bedoeld.
8.   Het bestreden vonnis zal derhalve worden vernietigd met veroordeling van Karl Dungs
in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv. ITT heeft een gespecificeerde opgave van de kosten van haar advocaat [NAAM]€ 6.743,90 in eerste aanleg (productie 9) en € 13.001.81 in hoger beroep (productie 10) overgelegd. Nu ITT in eerste aanleg (in punt 51 van haar pleitnota) stelt dat een bedrag dat hoger is dan het maximale indicatietarief voor een eenvoudig kort geding ten bedrage van € 6000,-- niet redelijk is en in hoger beroep stelt dat zij niet kan worden geacht enige stelling te hebben prijsgegeven, zal het hof, dat ook van oordeel is dat sprake is van een eenvoudig kort geding en dat in dit geval een hogere vergoeding dan € 6.000,-- niet redelijk en evenredig is, voor de eerste aanleg en het hoger beroep telkens uitgaan van een bedrag van € 6000,-- aan salaris voor de advocaat, te vermeerderen met de verschotten. Hierbij heeft het hof meegewogen dat niet is in te zien dat met de behandeling van het hoger beroep in redelijkheid meer werk was gemoeid dan met de behandeling van de eerste aanleg, in aanmerking nemende dat de advocaat [NAAM]heeft behandeld. In eerste aanleg zal slechts 1/3 van dit bedrag aan salaris worden toegewezen daar ITT slechts één van de drie gedaagden was en Karl Dungs al is veroordeeld in de (salaris)kosten van de andere gedaagden. ITT heeft voorts gevorderd Karl Dungs te veroordelen tot betaling van hetgeen ITT uit hoofde van het bestreden vonnis heeft betaald en van nakosten en rente. Deze zullen worden toegewezen als in het in het dictum geformuleerd.
Beslissing
Het gerechtshof:
vernietigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 22 april 2016,
en opnieuw rechtdoende,
wijst het gevorderde af;
veroordeelt Karl Dungs in de proceskosten van de eerste aanleg, aan de zijde van ITT tot op heden begroot op € 2000,-- aan salaris voor de advocaat [NAAM]€ 1.929 aan griffierecht, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na de dag van dit arrest;
veroordeelt Karl Dungs in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de
zijde van ITT begroot op € 6.000,-- aan salaris voor de advocaat, € 781,-- aan griffierecht en 77,75 aan kosten van de dagvaarding, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na de dag van dit arrest, alsmede tot betaling van € 131,-- aan nakosten, nog te verhogen met € 68,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden;
veroordeelt Karl Dungs tot terugbetaling aan ITT van hetgeen ITT uit hoofde van het vernietigde vonnis van 22 april 2016 aan Karl Dungs heeft betaald, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag waarop ITT heeft betaald tot de dag der algehele voldoening;
verklaart voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking M.Y Bonneur en M.P.J. Ruijpers; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 januari 2017, in aanwezigheid van de griffier.
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.