ECLI:NL:RBDHA:2017:11361
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/535843 / KG ZA 17-981
Vonnis in kort geding van 6 oktober 2017
in de zaak van
1. de vennootschap naar vreemd recht
MULTIVAC SEPP HAGGENMÜLLER SE & CO KG
,
gevestigd te Wolfertschwenden, Duitsland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MULTIVAC B.V.
,
gevestigd te Woerden,
eiseressen,
advocaat [NAAM]. P.A. Josephus Jitta te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MK GILZE B.V.
,
gevestigd te Gilze en Rijen,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. P.W.H. Stassen te Eindhoven.
Eiseressen worden hierna aangeduid als Multivac SH en Multivac Nederland en gezamenlijk als Multivac (enkelvoud). Gedaagde wordt hierna MK Gilze genoemd.
Voor Multivac is de zaak inhoudelijk mede behandeld door mr. L.E. Cappelle, advocaat [NAAM], naast mr. [NAAM]. Voor MK Gilze is de zaak inhoudelijk mede behandeld door mr. M.A.J. Kemps, advocaat [NAAM], naast mr. [NAAM].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 13 juli 2017, met producties 1 tot en met 18;
de akte in het geding brengen producties van MK Gilze, met producties 1 en 2;
het (aanvullend) proceskostenoverzicht van Multivac (productie 18);
de mondelinge behandeling van 31 augustus 2017, ter gelegenheid waarvan partijen pleitnotities hebben overgelegd.
1.2.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Multivac SH is een wereldwijd opererende fabrikant van verpakkingsoplossingen voor allerlei soorten producten, waaronder levensmiddelen.
2.2.
Tot het assortiment van Multivac SH behoren verpakkingsmachines, waaronder de zogenoemde dieptrekautomaten, door MK Gilze aangeduid als “
Thermoforming filling sealing cutting machines
”, die gebruikt worden voor bijvoorbeeld de plastic verpakkingen van kaas en vleeswaren. Met deze machines (hierna: Multivac-machines) worden (doorgaans) een of meer doorzichtige bakjes van kunststof folie in een verwarmde mal tot het gewenste formaat gevormd, waarna deze handmatig op de machine worden gevuld. Vervolgens worden deze bakjes gevacumeerd en/of begast en wordt het (dunnere) bovenfolie op het (dikkere) onderfolie geseald, waarna de bakjes in een lossnijinrichting van elkaar worden losgesneden. De Multivac-machines zijn uitgerust met onder meer beschermkappen en (veiligheids)sensoren, welke sensoren zijn aangesloten op printplaten. Die printplaten geven signalen door aan het besturingssysteem van de machine.
2.3.
De Multivac-machines worden aangestuurd door
Windows based industrial PC’s
(hierna: IPC), computers met daarop een speciaal door Microsoft voor dit soort machines ontwikkeld besturingssysteem. Multivac SH koopt die computers in en installeert daarop eigen software (hierna: Multivac-software). De Multivac-software bevindt zich op een zogenaamde “
Compact Flash Card
” (te vergelijken met een SD-kaart in een digitale camera) (hierna: CFC). De bediening vindt plaats door middel van een touchscreen die de grafische gebruikersomgeving (hierna: GUI) van Multivac met bedieningsmogelijkheden weergeeft zodra de Multivac-software is opgestart. In de GUI wordt de naam van Multivac getoond.
2.4.
De Multivac-machines worden in de regel naar de wens van de klant afgesteld voor wat betreft onder meer het aantal bakjes en de afmetingen daarvan. De Multivac-machines, waaronder ook de printplaten, en de Multivac-software hebben daartoe een modulaire opbouw. In de Multivac-software kan (enkel) Multivac afhankelijk van de gewenste opties en functionaliteiten van de machine meer of minder modules activeren.
2.5.
De machines van Multivac SH zijn voorzien van een CE-markering als bedoeld in Richtlijn 2006/42/EG (hierna: de Machinerichtlijn).
2.6.
De Multivac-machines worden afgeleverd met handleidingen, waaronder de handleiding “basistraining dieptrekautomaat”.
2.7.
Multivac SH is houdster van onder meer de volgende merkrechten (hierna: de Multivac-merken):
 de internationale registratie met gelding in onder meer de Benelux voor het hierna afgebeelde gecombineerde woord-/beeldmerk Multivac op 12 september 1969 onder nummer 361819 geregistreerd voor vacuümverpakkingsmachines (klasse 7):
de internationale registratie met gelding in onder meer de Benelux voor het woordmerk MULTIVAC onder nummer 440541 geregistreerd op 25 september 1978 voor verschillende soorten verpakkings- en doseermachines (klassen 7 en 9),
het Uniewoordmerk MULTIVAC aangevraagd op 20 februari 1998 en onder nummer 753392 ingeschreven op 29 september 1999, voor onder meer verschillende soorten machines en werktuigmachines, met name verpakkingsmachines en verschillende machinebesturingen en computerprogramma's (klassen 6, 7 en 9).
2.8.
Multivac Nederland, een dochtervennootschap van Multivac SH en licentienemer voor het gebruik van de Multivac-merken, houdt zich bezig met verkoop, onderhoud en reparatie van Multivac-machines. Naast nieuwe machines verkoopt Multivac ook tweedehands Multivac-machines, zowel in Nederland als daarbuiten. Ook deze tweedehands machines worden volgens de wensen van de klant afgesteld. De tweedehands machines worden door Multivac Nederland gereviseerd zodanig dat zij voldoen aan de actueel geldende door Multivac gehanteerde veiligheidseisen. Deze tweedehands machines worden door Multivac in de handel gebracht met de aanduiding “Pro Selection”.
2.9.
MK Gilze houdt zich bezig met het aankopen, reviseren en verkopen van gebruikte Multivac-machines en het plegen van onderhoud daaraan. De tweedehands Multivac-machines worden door MK Gilze ontmanteld, schoongemaakt en opnieuw opgebouwd, waarbij slijtonderdelen zo nodig worden vervangen. Daarnaast stemt MK Gilze de tweedehands Multivac-machines af op de specifieke wensen van haar klant. Hiertoe doet zij afhankelijk van die wensen aanpassingen aan onder meer de mallen waarin de bakjes worden gevormd, de lossnijinrichting en/of de lengte van de machine (zodat een andere hoeveelheid bakjes en/of bakjes met andere afmetingen kunnen worden gemaakt en gevuld), waarbij de passende modules in de Multivac-software dienen te zijn geactiveerd. Na revisie wordt in het opstartscherm van de IPC, tijdens het opstarten van Microsoft en voordat de Multivac-software is opgestart, de naam MK Gilze getoond. MK Gilze voorziet de door haar gereviseerde machines van een sticker met haar naam en de revisiedatum.
2.10.
Multivac heeft in het verleden slijtonderdelen geleverd aan MK Gilze maar is daar een aantal jaren geleden mee gestopt. MK Gilze vervaardigt thans zelf de te vervangen onderdelen van de tweedehands Multivac-machines. Voor het ontwikkelen van die onderdelen is dit jaar MK Tooling B.V. (hierna: MK Tooling) opgericht.
2.11.
Bij brief van 14 juli 2014 heeft Multivac aan MK Gilze geschreven dat zij heeft geconstateerd dat MK Gilze door mededelingen op haar website de onjuiste indruk wekt dat er een commerciële band bestaat tussen Multivac en MK Gilze. In deze brief heeft Multivac MK Gilze gesommeerd om die mededelingen te verwijderen en bij het aanbieden van Multivac-machines duidelijk en schriftelijk te vermelden dat MK Gilze geen officiële dealer is van Multivac. Ook heeft Multivac MK Gilze gesommeerd bij het aanbieden van gereviseerde Multivac-machines duidelijk en schriftelijk te vermelden dat deze producten niet door Multivac zijn gereviseerd. MK Gilze heeft hieraan gehoor gegeven.
2.12.
Vanaf november 2016 heeft Multivac in de markt door MK Gilze gereviseerde Multivac-machines aangetroffen die niet aan de door Multivac gehanteerde veiligheidseisen voldoen. Ook heeft zij gereviseerde Multivac-machines aangetroffen die oorspronkelijk door Multivac buiten de EER in het verkeer waren gebracht. Verder is zij tot de ontdekking gekomen dat MK Gilze de domeinnamen gebruiktemultivac.nl, gebruiktemultivac.be, usedmultivac.eu en gebruiktemultivac.de had geregistreerd en de domeinnaam gebruiktemultivac.nl op haar bedrijfswagens had staan.
2.13.
Op 17 maart 2017 heeft MK Gilze aan een klant een offerte uitgebracht voor een gereviseerde Multivac-machine. In de offerte staat onder meer het volgende vermeld:
“
Specificatie
Multivac R230 320mm
MULTIVAC R230 MACHINE MET MC96 (2) BESTURING
GELIJKE WERKTUIG ALS WAT ER NU OP ZIT
MACHINE IS GEHEEL GEREVISEERD
MACHINE IS VOORZIEN VAN NIEUWE RVS KAPPEN BOVENOP DE MACHINE
MACHINE IS ELEKTRISCH GEHEEL HERZIEN
MACHINE IS PNEUMATISCH GEHEEL HERZIEN
MACHINE WORDT GELEVERD MET 1 STUKS ZACHTFOLIE MES
MACHINE IS VOORZIEN VAN DE SCHETS DIE MET U BESPROKEN IS
BIJ DE MACHINE ZULLEN DE VOLGENDE OPDELINGEN WORDEN GELEVERD 1.1
MAXIMALE DIEPTE VAN VORMSTATION IS 80MM
”
2.14.
Bij brief van 7 april 2017 heeft Multivac MK Gilze gesommeerd om inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten alsmede onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden.
2.15.
Naar aanleiding van voormelde sommatie is tussen partijen overleg gevoerd. Vervolgens heeft MK Gilze de naam Multivac van haar auto’s verwijderd en de domeinnamen met daarin het bestanddeel Multivac overgedragen aan Multivac.
Daarnaast heeft MK Gilze aan Multivac opgave gedaan van door haar van buiten de EER geïmporteerde Multivac-machines. Op deze lijst staan tien machines die door MK Gilze tussen 2014 en 2017 van buiten de EER zijn geïmporteerd.
2.16.
Op 25 juli 2017 stond op  de Facebookpagina van MK Gilze het volgende bericht:
“
Weer een prachtige MK Pro Selection R230 gereed gemaakt voor het inpakken van vlees producten. Deze originele Multivac R230 machine is geheel gereviseerd en weer in top conditie.
”
2.17.
Op de website van MK Gilze stond in of omstreeks september 2017 onder meer het volgende vermeld:
“
MK Gilze is de specialist in tweedehands Multivac machines, revisies en omzettingen op de Europese markt. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring in het reviseren en onderhouden van uw verpakkingsmachines.”
“In 2017 is de nieuwbouw opgeleverd en is MK Tooling opgericht. Dit onderdeel van Machines Kennes zal zich bezig gaan houden met het ontwikkelen en Multivac gerelateerde onderdelen. Denk hierbij aan slijtdelen of vorm en sealdelen van een Multivac verpakkingsmachine.
”
3
Het geschil
3.1.
Multivac vordert, samengevat:
I. MK Gilze te bevelen om het gebruik van Multivac-merken in de Europese Unie dan wel de Benelux te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door:
a. het aanbieden, in de handel brengen, daartoe in voorraad hebben en het in­ en/of uitvoeren van waren voorzien van de Multivac-merken wanneer die waren niet door of met toestemming van Multivac in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht;
b. het aanbieden, in de handel brengen, daartoe in voorraad hebben en het in­ en/of uitvoeren van waren voorzien van de Multivac-merken, wanneer die waren zijn gemodificeerd of anderszins zijn gewijzigd;
c. het op waren, voorzien van de Multivac-merken, aanbrengen van de naam MK Gilze, dan wel deze onder de naam MK Gilze aan te bieden;
d. enig gebruik van de Multivac-merken waardoor de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band zou bestaan tussen MK Gilze en Multivac;
e. het gebruik van de Multivac-merken op de website www.mkgilze.nl althans op enig ander (online) medium dat wordt beheerd door of voor MK Gilze;
f. het gebruik van de Multivac-merken of een daarmee overeenstemmend teken in of als deel van een door gedaagde te gebruiken of te registreren domeinnaam;
II.	MK Gilze te bevelen iedere inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van Multivac te staken en gestaakt te houden, meer in het 	bijzonder door het staken en gestaakt houden van:
a. het verveelvoudigen en/of openbaar maken van (delen) van handleidingen voor Multivac-machines;
b. het plaatsen van de naam MK Gilze op handleidingen van Multivac;
c. het verveelvoudigen van de software van Multivac in andere machines; en
d. het aanpassen van de software van de Multivac-machines;
III. 	MK Gilze te bevelen haar (overige) onrechtmatig handelen, meer in het 	bijzonder zoals uiteengezet in de dagvaarding in randnummers 38, 41, 42, 	43, 44 en 45, ten opzichte van Multivac te staken en gestaakt te houden;
IV. 	MK Gilze te bevelen een door Multivac achter de pleitnota gevoegde rectificatietekst te ondertekenen en deze, met een afschrift naar Multivac, aan al haar afnemers die gereviseerde Multivac-machines van haar hebben afgenomen te zenden;
V.	MK Gilze te bevelen om de advocaat [NAAM], door een onafhankelijke registeraccountant opgestelde verklaring 	waaruit blijkt hoeveel inbreukmakende producten MK Gilze in voorraad houdt en 	heeft verkocht, de inkoop- en verkoopprijs en het totaalbedrag 	aan winst dat zij 	heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de inbreukmakende producten 	samen met de bijbehorende volledige naam/namen en adres/adressen van de 	producent(en) en/of leverancier(s) en de eventuele tussenpersonen;
een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van MK Gilze in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv.
3.2.
Aan deze vorderingen legt Multivac – zakelijk weergegeven – het volgende ten grondslag.
3.2.1.
Uit het door MK Gilze opgestelde overzicht blijkt dat zij van buiten de EER afkomstige Multivac-machines zonder toestemming van Multivac binnen de EER in het verkeer heeft gebracht. Multivac kan er niet op vertrouwen dat de door MK Gilze opgestelde lijst compleet is. Zij weet van een in augustus 2014 door MK Gilze vanuit Canada geïmporteerde Multivac-machine die niet op de lijst staat. Nu van uitputting ten aanzien van deze geïmporteerde machines geen sprake is, kan Multivac zich verzetten tegen het gebruik door MK Gilze van de Multivac-merken voor deze machines op grond van artikel 2.20 lid 1, aanhef en sub a, BVIE
en artikel 9 lid 2, aanhef en sub a, UMVo
.
3.2.2.
Multivac heeft daarnaast in de markt door MK Gilze gereviseerde Multivac-machines aangetroffen met wijzigingen die tot direct gevaar leiden, hetgeen blijkt uit de in EP08 tot en met EP12 beschreven machines. Daaronder bevinden zich machines waarin beveiligingssensoren zijn overbrugd en/of doorverbonden en er bestaan onveilige openingen bij de snijinrichting of bij draaiende tandwielen met gevaar voor beknelling en snijden. Uit de in EP08 tot en met EP12 beschreven machines alsook uit een offerte van 17 maart 2017 van MK Gilze voor het reviseren van een Multivac-machine volgt dat MK Gilze de te reviseren machines ingrijpend wijzigt. Machines worden ingekort, snijders worden toegevoegd en ook de Multivac-software van de Multivac-machines wordt door MK Gilze gewijzigd. Hierdoor voldoen de machines niet meer aan de door Multivac gehanteerde veiligheidseisen en zijn de Multivac-machines niet meer te servicen door monteurs van Multivac. Van uitputting van het recht van Multivac zich tegen het gebruik van haar merken voor de aldus gereviseerde Multivac-machines te verzetten is geen sprake, nu de toestand van de machines door MK Gilze is gewijzigd of verslechterd en zij dus gegronde reden heeft zich te verzetten tegen verdere verhandeling op grond van artikel 2.23 lid 3 BVIE en artikel 13 lid 2 UMVo.
3.2.3.
Ook wekt MK Gilze ten onrechte de indruk dat er een commerciële band bestaat tussen haar en Multivac, waartegen Multivac zich op grond van artikel 2.20 lid 1, aanhef en sub a en sub d, BVIE en artikel 9 lid 2, aanhef en sub a, en lid 3, aanhef en sub e, UMVo kan verzetten. MK Gilze wekt die indruk door haar naam naast de naam Multivac op de gereviseerde Multivac-machines en de bijgeleverde handleiding te plaatsen. De aldus naast elkaar geplaatste namen op de Multivac-machine en de GUI laat zij ook zien in verschillende via social media verspreide YouTube-video’s. Verder heeft zij domeinnamen met de naam Multivac geregistreerd en die (tot voor kort) gebruikt op haar bedrijfswagens. Ook met de teksten op haar website (zie 2.17) en Facebookpagina (2.16), doet MK Gilze het voorkomen alsof een commerciële band bestaat. Uit de tekst op de Facebookpagina blijkt dat MK Gilze een Multivac typenaam gebruikt voor een door MK Gilze gereviseerde machine.
3.2.4.
Met alle voormelde handelingen trekt MK Gilze ongerechtvaardigd voordeel uit de Multivac-merken en doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van daarvan.
3.2.5.
Met de verveelvoudiging van de handleidingen en het toevoegen daarop van haar eigen naam maakt MK Gilze bovendien inbreuk op de auteursrechten van Multivac met betrekking tot die handleidingen. Ook het aanpassen van de software (bron- en doelcode) van de Multivac-machines en het kopiëren van de GUI leveren auteursrechtinbreuken op.
3.2.6.
Door substantieel gewijzigde (nieuwe) Multivac-machines op de markt te brengen, handelt MK Gilze voorts in strijd met haar uit de Machinerichtlijn voortvloeiende verplichtingen, hetgeen een gevaar oplevert voor de gebruikers en (ook) jegens Multivac onrechtmatig is.
3.2.7.
Ondanks het gevoerde overleg, is het partijen niet gelukt een minnelijke regeling te treffen. Mede daarom heeft Multivac een spoedeisend belang bij toewijzing van in ieder geval het door haar gevorderde merkinbreukverbod en de rectificatie.
3.3.
MK Gilze voert gemotiveerd verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat zij bevoegd is tot kennisname van dit geschil, en wel op de volgende gronden.
4.1.1.
Voor zover de vorderingen gegrond zijn op inbreuk op het Uniemerk volgt deze bevoegdheid uit artikel 95 lid 1 in verbinding met artikel 96 onder a, 97 lid 1 en 103 lid 1 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien MK Gilze haar woonplaats in Nederland heeft. Deze bevoegdheid is grensoverschrijdend.
4.1.2.
Voor zover de vorderingen zijn gegrond op inbreuk in Nederland op de internationale merkregistraties met gelding in de Benelux is aan te nemen dat de voorzieningenrechter in elk geval bevoegd is wegens verknochtheid met de gestelde inbreuk op het aan deze merken identieke en voor dezelfde waren ingeschreven Uniemerk. Hierbij neemt de voorzieningenrechter mede in aanmerking dat MK Gilze de relatieve bevoegdheid niet heeft bestreden.
4.1.3.
Met betrekking tot de overige grondslagen (auteursrechtinbreuk en overig onrechtmatig handelen) is de voorzieningenrechter bevoegd reeds omdat MK Gilze de bevoegdheid niet heeft bestreden. Ook deze bevoegdheid is grensoverschrijdend.
Spoedeisend belang
4.2.
Bij de beoordeling van het spoedeisend belang staat voorop dat een vordering die beoogt een einde te maken aan een (gestelde) voortdurende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in beginsel als spoedeisend kan worden aangemerkt. De omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat spoedeisendheid ontbreekt. De vraag of een eisende partij in kort geding een voldoende spoedeisend belang heeft bij het gevraagde verbod dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van alle betrokken belangen, beoordeeld naar het moment van de uitspraak. Volgens rechtspraak van deze rechtbank in kort geding in IE-zaken kan stilzitten van de eisende partij ertoe leiden dat het spoedeisend belang aan haar verbodsvordering komt te ontvallen. Dit zal het geval zijn indien dit stilzitten langere tijd heeft aangehouden en er geen (nieuwe) feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan moet worden aangenomen dat na dat tijdsverloop oplegging van de gevraagde voorziening (alsnog) gerechtvaardigd is.
4.3.
MK Gilze heeft het spoedeisend belang betwist en voorts heeft zij gesteld dat Multivac haar rechten heeft verwerkt om tegen het vermeend inbreukmakend handelen op te komen. MK Gilze heeft daartoe aangevoerd dat Multivac er ten minste sinds 2014 (hetgeen ook blijkt uit de in 2.11 vermelde sommatiebrief) van op de hoogte is dat MK Gilze in gereviseerde Multivac-machines handelt. Volgens MK Gilze werden deze machines toen al, zoals in de praktijk te doen gebruikelijk en zoals ook Multivac dit doet, klantspecifiek gemaakt en had Multivac ook al in 2014 (en daarvoor) op die wijze aangepaste machines kunnen aantreffen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze omstandigheden slechts ten dele in de weg staan aan het bestaan van spoedeisend belang en niet maken dat Multivac haar rechten heeft verwerkt. Redengevend daartoe is het volgende.
4.4.
Tussen partijen staat weliswaar vast dat Multivac al lange tijd op de hoogte is van het feit dat MK Gilze gebruikte Multivac-machines inkoopt, reviseert en verkoopt maar uit niets blijkt dat Multivac al eerder in de markt door MK Gilze gereviseerde Multivac-machines heeft aangetroffen in een toestand die gevaar met zich brengt. Evenmin is gesteld of gebleken dat Multivac in een eerder stadium op de hoogte was van de parallelimport die volgens de opgave van MK Gilze tussen 2014 en 2017 heeft plaatsgevonden. Ook heeft Multivac recent een eigen handleiding Basistraining Dieptrekautomaat met daarop de naam van MK Gilze in de markt aangetroffen en heeft Multivac gewezen op – onder meer – een recent bericht op de Facebookpagina van MK Gilze. Nu uit de sommatie van 14 juli 2014 en het opvolgen daarvan door MK Gilze niet volgt dat Multivac al het handelen van MK Gilze (blijvend) toelaatbaar heeft geacht, kan ten aanzien van dit gebruik van de Multivac-merken niet worden gezegd dat Multivac heeft stilgezeten. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op deze stellingen, is dan ook in ieder geval sprake van een spoedeisend belang. Multivac kan dienaangaande evenmin het vertrouwen gewekt hebben dat zij haar intellectuele eigendomsrechten niet (in kort geding) tegen MK Gilze zou inroepen.
4.5.
Het spoedeisend belang bestaat echter niet voor dat gebruik waarvan Multivac al in 2014 op de hoogte was of had kunnen zijn en waartegen zij tot nu niet heeft geageerd. In hoeverre Multivac in 2014 geacht moet worden bekend te zijn geweest met de mate waarin MK Gilze destijds al wijzigingen in de Multivac-machines aanbracht, komt bij de bespreking van de gestelde merkinbreuk door revisie aan de orde.
Inhoudelijke beoordeling
4.6.
De grondslagen van de door Multivac ingestelde vorderingen (merkinbreuk, auteursrechtinbreuk en overig onrechtmatig handelen) zullen hierna achtereenvolgens en voor zover nodig worden besproken.
Merkinbreuk – parallelimport
4.7.
MK Gilze heeft erkend dat zij in de periode vanaf 2014 tot de sommatie in april van dit jaar heeft gehandeld in Multivac-machines die niet met toestemming van Multivac in de EER in de handel waren gebracht. Zij heeft hiervan de in 2.15 vermelde opgave gedaan aan Multivac. Deze parallelimport levert een inbreuk op in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Dit wordt door MK Gilze ook erkend, toegelicht en zij heeft al voor dagvaarding toegezegd deze import gestaakt te houden, waaraan zij zich thans houdt. Gelet hierop en in aanmerking nemend de aard van de waar, heeft Multivac naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende belang bij oplegging van een verbod. De omstandigheid dat Multivac kennelijk is gestuit op een niet op de lijst van MK Gilze vermelde machine die in 2014 uit Canada zou zijn geïmporteerd, maakt dat niet anders. Deze import dateert immers van ruim vóór de toezegging. Ook in deze stelling ziet de voorzieningenrechter daarom geen aanleiding om, vooruitlopend op een bodemprocedure, voor die inbreuk een verbod op te leggen.
Merkinbreuk – revisie Multivac-machines
4.8.
Bij de beoordeling of Multivac zich kan verzetten tegen verhandeling van door MK Gilze gereviseerde Multivac-machines, die oorspronkelijk door Multivac in de EER in de handel zijn gebracht, stelt de voorzieningenrechter het volgende voorop.
4.9.
Volgens vaste jurisprudentie geldt dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (hetgeen in beginsel leidt tot uitputting), het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten te verkopen, maar ook het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen.
4.10.
Het verhandelen van gereviseerde waren is evenwel een handeling waartegen de merkhouder zich op grond van artikel 13 lid 2 UMVo zou kunnen verzetten in de situatie dat de toestand van de waren daardoor gewijzigd of verslechterd is. In 1992 heeft het Benelux-Gerechtshof ten aanzien van het overeenkomstige (toenmalige) artikel 13A lid 3 Benelux Merkenwet in de zaak AP/Valeo betreffende revisie van auto-onderdelen bepaald dat iedere ‘teweeggebrachte’ (dus niet door enkel tijdsverloop of slijtage ontstane) verandering van de toestand van de waren die niet van ondergeschikte betekenis is, niet leidt tot uitputting, en de merkhouder dus gegronde reden geeft zich tegen verdere verhandeling te verzetten.
Met verwijzing naar eerdere uitspraken van deze rechtbank, is de voorzieningenrechter van oordeel dat deze rechtspraak maatgevend is (gebleven) voor de uitleg van de Europese uitzondering op de uitputtingsregel in geval van revisie.
4.11.
Gelet hierop zal beoordeeld moeten worden wat de betekenis is van de wijzigingen die MK Gilze bij revisie van de Multivac-machines doorvoert. In die beoordeling zal de voorzieningenrechter onderscheid maken tussen drie verschillende soorten wijzigingen die in het tussen partijen gevoerde debat aan de orde zijn gekomen:
( i) wijzigingen als gevolg van het ontmantelen, schoon maken en opnieuw opbouwen
van de Multivac-machines waarbij slijtonderdelen zo nodig worden vervangen;
( ii) wijzigingen in de door Multivac in de markt aangetroffen machines
(EP08 tot en met EP12) die leiden tot direct gevaar;
( iii) wijzigingen als gevolg van het aanpassen van de Multivac-machines aan de
specifieke wensen van de klant.
ad (i)
4.12.
De voorzieningenrechter neemt tot uitgangspunt dat voor zover de handelingen van MK Gilze beperkt blijven tot het ontmantelen, schoon maken, opnieuw opbouwen en vervangen van slijtonderdelen, ook als dit geen oorspronkelijke Multivac-onderdelen zijn, daaruit volgende wijzigingen aan de Multivac-machines – op de voet van het eerder vermelde arrest AP/Valeo – in elk geval niet aan uitputting in de weg staan. Partijen zijn het daar over eens en deze werkwijze heeft Multivac volgens haar eigen stellingen en volgens de sommatie uit 2014 in het verleden ook toelaatbaar geacht.
ad (ii)
4.13.
Partijen lijken het er ook – terecht – over eens dat door wijzigingen aan de Multivac-machines die gevaar voor het verwonden van mensen met zich brengen de toestand van de waar verslechtert, zodat zodanige wijzigingen maken dat de rechten van de merkhouder niet zijn uitgeput en hij zich hier tegen kan verzetten.
4.14.
MK Gilze heeft echter betwist dat zij dergelijke aanpassingen aan gereviseerde Multivac-machines doet of heeft gedaan. Zij heeft aangevoerd dat zij de door haar gereviseerde Multivac-machines altijd aflevert met inachtneming van de veiligheidsnormen die golden toen deze voor het eerst in het verkeer werden gebracht. Zij heeft ook een mogelijke en niet op voorhand als onaannemelijk te verwerpen verklaring gegeven voor het aantreffen van door haar gereviseerde Multivac-machines met gevaarlijke openingen en overbruggingen van veiligheidssensoren, namelijk dat eigen monteurs van die bedrijven die aanpassingen aanbrengen om de beveiliging van de Multivac-machine te ontwijken. Ook kiezen bedrijven er volgens haar voor om werkzaamheden aan de machines door eigen monteurs te laten verrichten om kosten (van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden door MK Gilze) te besparen. De door Multivac overgelegde stukken (EP08 tot en met EP12) laten de mogelijkheid open dat door anderen dan MK Gilze wijzigingen aan de Multivac-machines zijn aangebracht. Uit die (ongedateerde) producties is bijvoorbeeld niet af te leiden wanneer deze machines door MK Gilze zijn gereviseerd en op welke datum ze door Multivac in de gestelde toestand zijn aangetroffen. Multivac heeft in dat licht onvoldoende onderbouwd gesteld dat de in de markt aangetroffen Multivac-machines door MK Gilze in die (onveilige) toestand zijn gebracht. Uit de enkele stelling van Multivac dat zij inmiddels in het bezit is van een nog veel langere lijst van in de markt aangetroffen door MK Gilze gereviseerde machines met dit resultaat kan op dit moment evenmin worden afgeleid dat de wijzigingen die MK Gilze aan de gebruikte Multivac-machines aanbrengt tot gevaar leiden. Voor nu moet het er dan ook voor worden gehouden dat dit soort wijzigingen niet door MK Gilze aan de Multivac-machines worden aangebracht.
ad (iii)
4.15.
Daarmee resteren ter beoordeling de aanpassingen als gevolg van het ‘klantspecifiek’ maken van de Multivac-machines door MK Gilze, welke nodig zijn om met de tweedehands Multivac-machine de juiste hoeveelheid bakjes met de juiste omvang te kunnen maken, vullen en sealen. Welke aanpassingen MK Gilze in dat kader precies verricht, kan ook niet worden afgeleid uit de door Multivac overgelegde producties EP08 tot en met EP12. In dat opzicht kennen die producties dezelfde beperking als onder ad (ii), namelijk dat uit de wijze waarop de machines in de markt worden aangetroffen, niet volgt welke wijzigingen door MK Gilze zijn aangebracht bij revisie. Dat neemt niet weg dat partijen het goeddeels eens zijn over welke wijzigingen passen bij het aanpassen van de Multivac-machine aan specifieke wensen van een klant en ook dat MK Gilze – afhankelijk van die wensen – die aanpassingen in meer of mindere mate doet.
4.16.
Tussen partijen is immers niet in geschil dat MK Gilze om een gebruikte Multivac-machine geschikt te maken voor een andere hoeveelheid en/of andere vorm bakjes, de mal voor het vormen van de bakjes aanpast en afhankelijk van de aanpassing van de mal ook andere aanpassingen doet, zoals het verwijderen of toevoegen van snijders in de snijinrichting, het aanpassen of uitbreiden van de hoeveelheid veiligheidssensoren en/of het inkorten of verlengen van de Multivac-machine (alsook, zie onder 2.13 de offerte van 17 maart 2017, de nodige aanpassingen doet aan het pneumatisch en elektrisch systeem).
4.17.
Multivac heeft gesteld dat MK Gilze bij revisie van de Multivac-machines ook de Multivac-software wijzigt. Ten aanzien van de gestelde auteursrechtinbreuk heeft Multivac aangevoerd dat MK Gilze bron- en doelcode van de software aanpast en de GUI kopieert. MK Gilze heeft dit betwist. Zij heeft onbestreden verklaard dat zij niet in staat is aanpassingen aan de software te doen omdat alleen Multivac modules kan (de)activeren maar dat zij (zo nodig) de CFC van de te reviseren Multivac-machine vervangt door de CFC met de bij de wensen van de klant (en het aantal bakjes) passende modules uit een andere Multivac-machine. De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat MK Gilze de software niet wijzigt maar wel zo nodig een andere CFC in de gereviseerde machine plaatst.
4.18.
De voorzieningenrechter neemt aan dat Multivac aanpassingen in deze categorie sinds 2014 heeft toegelaten. Dat volgt uit de onbetwiste stelling van MK Gilze dat ze ook in 2014 – toen Multivac haar onder meer sommeerde om bij het aanbieden van gereviseerde Multivac-machines te vermelden dat deze producten niet door Multivac zijn gereviseerd – en voordien dit soort klantspecifieke aanpassingen al verrichte. MK Gilze heeft onbestreden aangevoerd dat dit soort aanpassingen in de markt gebruikelijk zijn (vanwege de modulaire opbouw van de Multivac-machines) en dat Multivac ook zelf (tweedehands) Multivac-machines aanpast naar de wensen van een nieuwe gebruiker. Aangenomen moet daarom worden dat Multivac destijds ook wist of ten minste had kunnen weten dat MK Gilze bij de revisie van tweedehands Multivac-machine in elk geval enige aanpassing van dien aard deed. Kennelijk heeft Multivac hierin op zich geen reden gezien voor nadere actie.
4.19.
Kennelijk ziet Multivac drie jaar nadien toch reden om zich tegen de klantspecifieke aanpassingen van de Multivac-machines door MK Gilze te verzetten.
4.20.
Voor zover Multivac zich nu verzet tegen het feit dat MK Gilze de Multivac machines, zoals zij stelt ‘geheel reviseert’, dus tegen de omvang of het aantal van de wijzigingen, heeft zij daar naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen spoedeisend belang bij. Zoals hiervoor overwogen (zie 4.16) zijn immers naast het aanpassen van de mal, ook als de maatvoering van de mal niet wijzigt maar enkel het aantal en omvang van de te vormen bakjes, altijd verdere aanpassingen (aan bijvoorbeeld lossnijinrichting) en de juiste modules op de CFC nodig. Dit hangt samen met de modulaire opbouw van de machine, waaronder volgens MK Gilze ook valt de mogelijkheid om de Multivac-machines in lengte aan te passen, welke opbouw Multivac bij uitstek kent. Voorlopig oordelend moet er dan ook vanuit worden gegaan dat inherent is aan het aanpassen van de Multivac-machines aan de specifieke wensen van de klant dat meerdere wijzigingen aan die machines worden aangebracht. Nu Multivac in 2014 niet (verder) is opgetreden tegen een bepaalde mate van wijzigen, heeft zij toen ook niet (verder) opgetreden tegen de daaraan inherente verdergaande wijzigingen. Het spoedeisend belang is dan – drie jaar later – aan een verbod komen te ontvallen. Dat het om veel machines zou gaan en Multivac daar eerst nu zicht op krijgt, maakt het voorgaande niet anders.
4.21.
De rechtbank begrijpt dat Multivac nu ook problematisch vindt dat de Multivac-machines na bepaalde klantspecifieke aanpassingen door MK Gilze niet meer voldoen aan de door Multivac gehanteerde veiligheidseisen bij het verrichten van diezelfde aanpassingen. Ter zitting is duidelijk geworden wanneer zij vindt dat dat zo is, namelijk als MK Gilze de maatvoering van de mal zelf wijzigt (en niet enkel het aantal of de omvang van de te maken bakjes met dezelfde maat mal). In het geval de maatvoering van de mal wordt gewijzigd, dient namelijk ook de machine te worden ingekort of verlengd. Indien Multivac een tweedehands Multivac-machine op die manier wijzigt, worden nieuwe beschermkappen geplaatst die voldoen aan de actuele veiligheidseisen en krijgen de machines de aanduiding “Pro Selection”. Bij MK Gilze worden bij het veranderen van de maatvoering van de mal echter beschermkappen (terug)geplaatst volgens de veiligheidsnormen die golden toen de betreffende Multivac-machine voor het eerst in het verkeer werd gebracht.
4.22.
Deze omstandigheid kan voorlopig oordelend evenmin leiden tot toewijzing van de gevraagd voorziening. Dat een machine blijft voldoen aan de voor die machine al geldende veiligheidseisen brengt immers op zich geen wijziging of verslechtering van de waar met zich. Daarbij komt dat, als MK Gilze al gehouden zou zijn om (bepaal)de gereviseerde Multivac-machines af te leveren conform de actuele veiligheidsnormen, Multivac thans onvoldoende heeft onderbouwd waarom dat voor haar tot schade zou kunnen leiden. Zo lang MK Gilze immers duidelijk maakt dat zij en niet Multivac de Multivac-machines heeft gereviseerd (waarover hierna meer), ziet de voorzieningenrechter niet in waarom dit schadelijk zou zijn voor de reputatie van Multivac. Iets anders is of MK Gilze in dat geval net als Multivac de typeaanduiding “Pro Selection” zou mogen gebruiken, waarover hierna meer.
4.23.
Multivac voert als reden ook nog aan dat de monteurs van Multivac regelmatig problemen ondervinden bij het servicen van de door MK Gilze gereviseerde machines, vanwege de wijzigingen in de Multivac-software. Nu de voorzieningenrechter er vanuit gaat dat MK Gilze de software zelf niet wijzigt maar hooguit vervangt door een andere CFC van Multivac met meer of minder geactiveerde modules, gaat zij ook aan dit gestelde probleem voorbij. Zonder nadere toelichting van Multivac, die ontbreekt, valt voorlopig niet in te zien waarom het op deze wijze vervangen in een Multivac-machine van de CFC zou leiden tot service problemen voor Multivac.
Merkinbreuk – suggestie economische band
4.24.
Een gegronde reden voor verzet van de merkhouder tegen verdere verhandeling van de waren kan volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie onder meer ook bestaan wanneer er van dat teken gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die wederverkoper, meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen die twee personen bestaat.
4.25.
Multivac stelt dat MK Gilze op meerdere manieren die indruk wekt, in de eerste plaats door haar naam naast de naam Multivac op de gereviseerde Multivac-machines en de bijgeleverde handleiding te plaatsen. Zoals hiervoor is overwogen, kan Multivac zich echter niet tegen alle wijzigingen van de Multivac-machines door MK Gilze verzetten, althans moet het er voorlopig voor worden gehouden dat zij zich daar niet tegen kan verzetten. MK Gilze is dan ook gerechtigd de Multivac-merken te gebruiken of moet daartoe voorlopig geacht worden gerechtigd te zijn. De toevoeging van de eigen naam van MK Gilze is vervolgens nodig om duidelijk te maken dat de machine door haar (en juist niet door Multivac) is gereviseerd. Een en ander is conform de sommatie van maart 2014 (zie 2.11) en oplegging van een voorziening dienaangaande is dan ook niet op zijn plaats.
4.26.
Ook het gebruik van de Multivac-merken op de website (zie 2.17) acht de voorzieningenrechter naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig. Hoewel dat wel op haar weg lag, heeft Multivac niet aannemelijk gemaakt op welke manier deze tekst de suggestie wekt dat de revisie door MK Gilze met goedkeuring van Multivac plaatsvindt of waaruit anderszins blijkt dat sprake is van een commerciële band tussen beiden.
4.27.
Voor zover Multivac het oog heeft op het gebruik van domeinnamen en de belettering van de bedrijfswagens van MK Gilze, bestaat geen grond voor oplegging van een voorziening. Tussen partijen staat immers vast dat MK Gilze dit gebruik na sommatie heeft beëindigd en uit niets blijkt dat er gegronde vrees voor herhaling bestaat.
4.28.
Tussen partijen staat vast (zie eerder) dat als Multivac gebruikte Multivac-machines van haar klanten terugneemt en reviseert om deze weer te verkopen, zij de aanpassingen verricht conform de actueel geldende veiligheidseisen. Deze machines krijgen dan een nieuw kwaliteitskeurmerk en worden verhandeld onder het label “Pro Selection”, waarmee Multivac uitdrukt dat deze machines voldoen aan die actuele veiligheidseisen. MK Gilze duidt haar machines ook aan met “Pro Selection” (zie ook het Facebookbericht in 2.16), maar hanteert niet net als Multivac de actuele veiligheidseisen. Alhoewel deze aanduiding ten onrechte en onnodig de suggestie kan wekken dat MK Gilze net als Multivac actuele veiligheidseisen hanteert, zodat de vraag is of het gebruik van die aanduiding in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, legt de voorzieningenrechter dienaangaande evenmin een voorziening op als gevorderd, omdat het hier niet gaat om gebruik van de Multivac-merken.
Auteursrecht
4.29.
Zoals eerder aan de orde is gekomen, heeft MK Gilze onbestreden tegen de stellingen van Multivac ingebracht dat zij de software van Multivac (op de CFC) niet wijzigt of verveelvoudigt, omdat zij daartoe niet in staat is. In het verlengde daarvan heeft MK Gilze toegelicht dat zij wel een aanpassing doet in het besturingssysteem van Windows (door toevoeging van haar naam MK Gilze) maar daarop is Multivac geen auteursrechthebbende. Het terzake gevorderde verbod moet daarom worden afgewezen.
4.30.
MK Gilze heeft erkend dat zij eenmaal (volgens haar verklaring bij vergissing) haar naam heeft aangebracht op een handleiding Basistraining Dieptrekautomaat van Multivac. Overigens heeft MK Gilze zich op het standpunt gesteld dat zij alleen de originele handleidingen meelevert, hetgeen in beginsel geen auteursrechtinbreuk oplevert. Multivac heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit volgt dat MK Gilze meer dan eens haar naam heeft aangebracht op handleidingen waarop Multivac auteursrecht heeft of dat zij handleidingen verveelvoudigt. Ook dit verbod zal daarom, bij gebrek aan belang, worden afgewezen.
Overig onrechtmatig handelen
4.31.
Voor het gestelde onrechtmatig handelen geldt hetgeen hiervoor onder merkinbreuk is overwogen evenzeer, namelijk dat – voorlopig oordelend – geen sprake is van substantiële wijzigingen, althans niet door MK Gilze toegebrachte wijzigingen, en dat (verder) – mede vanwege het ontbreken van spoedeisend belang – oplegging van de gevraagde voorziening thans niet gerechtvaardigd is. Dit deel van de vorderingen zal daarom om gelijke redenen worden afgewezen.
Proceskosten
4.32.
Multivac zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. MK Gilze heeft haar proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv volgens specificatie en toelichting ter zitting begroot op € 20.769, - (exclusief BTW). Multivac heeft tegen deze kosten geen (gemotiveerd) verweer gevoerd. De voorzieningenrechter heeft echter tot taak om ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan.
4.33.
Voor het gedeelte van de procedure dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het IE-deel) is artikel 1019h Rv van toepassing en op het  overige deel dient het liquidatietarief te worden toegepast. Conform de door Multivac voorgestane en door MK Gilze niet bestreden verdeling, zal de voorzieningenrechter ervan uitgaan dat 80% van de kosten zijn gemaakt voor het IE-deel en 20% voor het overige deel. MK Gilze heeft niet gesteld die opdeling al te hebben gemaakt in haar opgave en dat volgt ook niet uit die opgave. Gelet hierop zal ervan uit worden gegaan dat 80% van haar opgegeven kosten ziet op het IE-deel, oftewel een bedrag van € 16.615,20. Gelet op de geldende Indicatietarieven in IE-zaken
en het daarin bij een gewoon tot complex kort geding behorende maximumtarief, acht de voorzieningenrechter dit bedrag redelijk en evenredig.
4.34.
De advocaatkosten voor het overige deel zullen worden begroot op 20% van het liquidatietarief van € 816,-, derhalve op € 163,20. Deze advocaatkosten zullen worden vermeerderd met € 618,- aan griffierecht.
4.35.
In totaal zullen de proceskosten aan de zijde van MK Gilze dan ook worden begroot op € 17.396,40.
4.36.
Nu MK Gilze dat niet heeft verzocht, zal deze veroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1.
wijst de vorderingen af;
5.2.
veroordeelt Multivac in de proceskosten, aan de zijde van MK Gilze tot dusver begroot op € 17.396,40.
Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 6 oktober 2017.
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE).
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.
Vgl. bijvoorbeeld Vzr. Rechtbank Den Haag 17 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6803 (B. Braun/Becton).
Zie HvJEG 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, NJ 2001/132; HvJEG 23 februari 1999, ECLI:EU:C:1999:82 (BMW/Deenik).
Vergelijk BenGH 6 november 1992, ECLI:NL:XX:1992:AB9577, AP/Valeo, r.o. 21.
Vergelijk Rechtbank Den Haag, 12 oktober 2011, IEPT20111012, Epal/Capa, en Rechtbank Den Haag 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10248.
HvJEU 8 juli 2010, zaak C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416 – Portakabin / Primakabin; HvJEU 14 juli 2011, zaak C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485 - Viking Gas / Kosan Gas.
HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), rov. 6.2.1.
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/indicatietarieven-in-ie-zaken-rechtbanken-04-2017.pdf.