ECLI:NL:RBDHA:2017:7605
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/530708 / KG ZA 17-476
Vonnis in kort geding van 11 juli 2017
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AUTOMOTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT HOLDING B.V.
,
gevestigd te Utrecht,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DE GRAAF HOLDING B.V.
,
gevestigd te Barneveld,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PPC INVESTMENTS HOLDING B.V.
,
gevestigd te Amersfoort,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat [NAAM]. M. van Eldik te Utrecht,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HEUVELHOF BEHEER B.V.
,
gevestigd te Tiel,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AUTOMOTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT B.V.
,
gevestigd te Houten,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat [NAAM]. A.J.T.J. Meuwissen te Maasbracht.
Partijen zullen hierna ASD Holding c.s. en Heuvelhof c.s. genoemd worden. Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, zullen afzonderlijk ASD Holding, De Graaf en PPC genoemd worden. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, zullen afzonderlijk als Heuvelhof en ASD BV worden aangeduid.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 21 april 2017, met producties 1 tot en met 13;
de op 19 mei 2017 bij de rechtbank ingekomen producties 1 tot en met 43 van de zijde van Heuvelhof c.s.;
de bij brief van 22 mei 2017, ingekomen bij de rechtbank op 23 mei 2017, van de zijde van ASD Holding c.s. overgelegde producties 14 en 15;
de akte voor eis in reconventie, ingekomen bij de rechtbank op 30 mei 2017;
de op 31 mei 2017 bij de rechtbank ingekomen producties 44 en 45 van de zijde van Heuvelhof c.s.;
de bij e-mail van 31 mei 2017 als productie 16 overgelegde proceskostenopgave ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) van de zijde van ASD Holding B.V.;
de bij brief van 31 mei 2017 overgelegde kostenopgave van de zijde van Heuvelhof c.s.;
de mondelinge behandeling van 1 juni 2017, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van partijen pleitnotities hebben overgelegd en waarbij delen van de pleitnotities van de zijde van Heuvelhof c.s. zijn doorgehaald omdat zij niet zijn gepleit.
1.2.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
PPC en De Graaf zijn opgericht in 2007 respectievelijk 2008 en zijn de moedervennootschappen van ASD Holding (opgericht in 2013) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASA B.V. (hierna: ASA). Tot dit concern behoorden voorheen ook ASD BV (als dochtervennootschap van PPC, ook opgericht in 2007) en de Belgische vennootschap ASD B.V.B.A. (hierna: ASD BVBA) (als dochtervennootschap van PPC en De Graaf tezamen).
2.2.
Binnen voornoemd concern wordt vanaf het begin onder de naam Ziptuning (ook wel geschreven als ZIPtuning) maatwerksoftware voor voertuigen ontwikkeld en geproduceerd en die software wordt geïmplementeerd in het motormanagement van voertuigen (hetgeen ook wel ‘
tuning
’ wordt genoemd). Door die software worden de prestaties van voertuigen op het gebied van vermogen en verbruik verbeterd. ASA is de leverancier van de software (ook wel: de ‘
files
’). De feitelijke tuningwerkzaamheden werden voorheen binnen het concern verricht in de werkplaatsen van ASD BV in Houten en van ASD BVBA in Gent. De heer [A] (hierna: [A]) was in dienst van ASD BV en daarna van ASD Holding, waar hij betrokken was bij de werkzaamheden binnen ASD BV en ASD BVBA. Thans worden de tuningwerkzaamheden op basis van licenties uitgevoerd door franchisenemers onder de naam Ziptuning.
2.3.
Op 11 september 2013 hebben ASD BV en ASD Holding een document getekend met als opschrift “Akte van overdracht merkrecht ZIPtuning”, waarin staat:
“ASD draagt hierbij over aan ASD Holding het merk ZIPtuning als mede alle IE rechten die daarmee samenhangen (waaronder maar niet beperkt tot handelsnaamrechten, auteursrechten, merkrechten en domeinnamen)”
2.4.
Vanaf de datum van voornoemde “Akte van overdracht merkrecht ZIPtuning” is ASD Holding houdster van het Uniewoordmerk Ziptuning met registratienummer 008548729, op 17 mei 2010 geregistreerd voor diensten in de klasse 42 (s
cientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software
) (hierna: het Uniemerk).
2.5.
Voor de exploitatie van de activiteiten onder de naam Ziptuning maakt ASD Holding c.s. gebruik van de websites www.ziptuning.nl en www.ziptuning.be en (in elk geval tot voor kort) een aantal social media accounts (hierna: de social media accounts). De onderliggende domeinnamen ziptuning.nl en ziptuning.be zijn in 2003 respectievelijk 2006 geregistreerd in het (Nederlandse en Belgische) domeinnamenregister. In die registers staat dat ASD Holding houdster is van de domeinnaam ziptuning.nl (datum laatste wijziging 25 juni 2015).
2.6.
ASD Holding c.s. maakt gebruik van het volgende logo (met tekst) (hierna: het Ziptuning-logo):
Als via de website archive.org naar de visuele historie van de website www.ziptuning.nl wordt gezocht, is dit logo (met tekst) onder meer op 2 maart 2013 op die website zichtbaar.
2.7.
In mei 2015 is [A] uit dienst getreden van ASD Holding en heeft hij Heuvelhof opgericht.
2.8.
Bij overeenkomst van 5 mei 2015 heeft PPC haar aandelen in ASD BV verkocht en naar aanleiding van die overeenkomst overgedragen aan Heuvelhof en hebben PPC en Heuvelhof afgesproken dat Heuvelhof de bestuurder van ASD BV zal worden, met de bedoeling dat ASD BV als franchisenemer voor Nederland (met uitzondering van Groningen en Friesland) van de Ziptuning-formule verder zou gaan. Bij en naar aanleiding van een overeenkomst van diezelfde datum hebben PPC en De Graaf met diezelfde bedoeling hun aandelen in ASD BVBA voor 51% verkocht en overgedragen aan Heuvelhof. De andere 49% van de aandelen in ASD BVBA is overgedragen aan de Belgische vennootschap Proformance B.V.B.A. Partijen bij deze overeenkomsten (hierna: de koopovereenkomsten) zijn een koopprijs voor de aandelen overeen gekomen en hebben afgesproken dat betaling van die koopprijs zal geschieden door omzetting in een geldlening die in termijnen zal worden afgelost en waarover rente zal worden betaald.
2.9.
Na deze overdracht is ASD BV onder leiding van [A] en met toestemming van ASD Holding c.s. voortgegaan met de tuningwerkzaamheden onder de naam Ziptuning, daarbij gebruik makend van de website www.ziptuning.nl (hierna: de Ziptuning-website) en de social media accounts. Klanten die hun voertuig in Nederland (met uitzondering van Groningen en Friesland)
getuned
wilden hebben, werden via de Ziptuning-website automatisch doorgeleid naar ASD BV.
2.10.
Bij e-mail van 1 mei 2015 heeft ASD Holding c.s. een prijslijst voor levering van
files
door ASA aan ASD BV gezonden.
2.11.
ASD Holding c.s. en Heuvelhof c.s. hebben gesproken over de totstandkoming van een franchiseovereenkomst tussen ASD Holding als franchisegever en ASD BV als franchisenemer, en ASD Holding c.s. heeft op enig moment in september 2015 een concept voor een schriftelijke franchiseovereenkomst aan Heuvelhof c.s. doen toekomen. Partijen hebben over dat concept onder meer via e-mail gecorrespondeerd. Tot ondertekening van het concept van de schriftelijke franchiseovereenkomst is het niet gekomen.
2.12.
Onderdeel van het door ASD Holding c.s. opgestelde concept voor de schriftelijke franchiseovereenkomst zijn onder meer de volgende bepalingen, waarbij [A] bij e-mail van 30 september 2015 – voor zover relevant – de hieronder schuingedrukte opmerkingen heeft geplaatst.
CONSIDERANS
Partijen nemen bij het sluiten van de hierna vast te leggen overeenkomst het volgende in aanmerking:
(A) ASD Holding heeft een franchiseformule ontwikkeld (hierna: ‘de Ziptuning-formule’) voor het ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware en de ontwikkeling van software voor de auto-industrie en autosport;
In het kader van een overeenkomst zouden we ons hierin kunnen vinden maar dan dient de term “franchise” in de overeenkomst ook duidelijk te worden bepaald. Wij zien hier graag de volgende definitie:
Franchise is een business model waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam en ondernemingsconcept (de franchisegever) om het recht te krijgen tegen betaling een zaak met die handelsnaam en dat ondernemingsconcept te exploiteren.
De merk- en handelsnaam behoort toe aan ASD Holding BV.
Het ondernemingsconcept is geheel door ASD BV ontwikkelt en daarvoor is ook betaalt in de koopovereenkomst bij de aandelenoverdracht.
Om het ondernemingsconcept evenwel te kunnen uitoefenen is de hulp van ASA BV onmisbaar aangezien deze de tuningfiles dient te leveren. Zonder tuningfiles namelijk geen uitvoerbaar ondernemingsconcept in de praktijk.
(Dit betreft ook de door alle partijen bedoelde win-win-situatie).
Partijen wensen de ZIPTUNING-formule, waarvan zij gezamenlijk afzonderlijke eigendomsrechten bezitten zoals hiervoor omschreven, verder uit te bouwen.
(B) ASD Holding is rechthebbende t.a.v. de woordmerken, beeldmerken en handelsnamen waaronder begrepen: Automotive Software Development, Ziptuning, ZIP, ZIP Nederland, Eco Performance, Ecoperformance, alsook van alle websites met de (domein)naam ziptuning, inclusief front en backoffice, waaronder begrepen: ziptuning.nl, ziptuning.be (…);
ASD Holding is enkel rechthebbende van de handelsnaam Automotive Software Development Holding, ziptuning.be, ziptuning.nl en het merknaam ziptuning. (Er wordt ook gesproken dat ASD Holding rechthebbende is van de front-office en backoffice; hiertoe behoort het CRM en er bestaat gevaar indien dit in de overeenkomst op deze plaats blijft staan).
(…)
PARTIJEN VERKLAREN DAARTOE HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
(…)
Artikel 4 –
Franchiseverlening en vergoeding
4.1
ASD Holding geeft hierbij aan Franchisenemer toestemming de Ziptuning-formule toe te passen, waarbij Franchisenemer gebruik kan maken van ZIPtuning.nl en CRM, voor de duur van de overeengekomen looptijd en onder strikte naleving van de verplichtingen zoals die voortvloeien uit de franchiseovereenkomst.
Onjuist. Franchisenemer heeft ongelimiteerde gebruiksrecht voor ziptuning.nl / ziptuning.be (…).
4.2
Franchisenemer is in het eerste jaar 1-1-2015 t/m datum 1-1-2016 niet gehouden een franchisevergoeding te voldoen aan ASD Holding voor (a.) gebruik van het merkrecht, (b.) de website en (c.) het gebruik van de backoffice (een en ander bij partijen genoegzaam bekend).
Merkrecht akkoord, gebruik website niet akkoord, gebruik backoffice niet akkoord, tenzij zoals in de considerans omschreven hiernaar wordt verwezen. Het eigendoms- en gebruiksrecht ligt als bij ASD B.V.
(…)
Artikel 5 –
Looptijd
5.1
De franchiseovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met de mogelijkheid aan de zijde van ASD Holding om de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn (…). Bij grove schendingen van hetgeen is bepaald in de onderhavige overeenkomst, is ASD Holding niet gehouden Franchisnemer voorafgaand aan de opzegging te waarschuwen en kan ASD Holding de franchiseovereenkomst per direct beëindigen.
(…)
Totaal geen probleem mee.
(…)
Artikel 10 –
Afnameverplichting en overige verplichtingen
10.1
Franchisenemer verbindt zich (o.a. ter waarborging van de kwaliteit en uniformiteit van de producten) alle tuningproducten af te nemen bij de besloten vennootschap ASA BV (…). Partijen hanteren een vaste prijslijst die als
Bijlage II
aan deze overeenkomst zal worden gehecht.
10.2
het is franchisenemer niet toegestaan tuningsproducten – waaronder (niet limitatief) files, software of tuningsonderdelen – elders te bestellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASD Holding. (…)
Waarschijnlijk bedoelen jullie ASA i.p.v. ASD Holding aangezien ASD Holding zelf geen files produceert en software levert. (…)
Wij hebben al eerder aangegeven dat als ASA niet binnen een bepaalde tijdsduur kan leveren wij de mogelijkheid moeten hebben elders de file vandaan te halen.
(…)
Artikel 11 –
Beëindiging van de overeenkomst
11.1
De franchiseovereenkomst kan met onmiddellijke ingang worden ontbonden door middel van een schriftelijke verklaring (…) indien (…):
(…)
- Bij schending van de bepalingen uit deze franchiseovereenkomst;
Akkoord
(…)
2.13.
Op 1 februari 2016 heeft ASD Holding c.s. door toezending van een nieuwe prijslijst aan Heuvelhof c.s. bericht dat de prijs voor de van ASA af te nemen
files
€ 75,- in plaats van € 50,- per
file
zal gaan bedragen.
2.14.
Uit een brief van mr. [NAAM]20 januari 2017 aan ASD Holding c.s. volgt dat Heuvelhof op 13 mei 2016 aan PPC en De Graaf heeft laten weten de betalingsverplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomsten “
’on hold te zetten’ totdat door u duidelijkheid is geschapen c.q. diverse aspecten of worden teruggedraaid (de file prijs) danwel worden betaald met betrekking tot de diverse in uw opdracht verrichte extra werkzaamheden (c.q. naheffingen en kosten)
”
.
2.15.
Sinds juni 2016 neemt ASD BV de
files
niet meer (alleen) af van ASA maar (ook) van derden.
2.16.
Eind 2016 heeft ASD Holding aan Heuvelhof c.s. bericht dat zij niet langer  toestemming geeft voor het gebruik van de naam Ziptuning en de Ziptuning-website door ASD BV. In januari 2017 heeft ASD Holding c.s. Heuvelhof c.s. afgesloten van toegang tot de Ziptuning-website en sindsdien worden klanten die hun voertuig in Nederland
getuned
willen hebben ook niet meer automatisch doorgeleid naar ASD BV.
2.17.
Enkele dagen daarna heeft Heuvelhof c.s. de websites zipperformance.nl (hierna: de Zipperformance-website) en zipperformance.be gelanceerd voor het voortzetten van de tuningwerkzaamheden onder de naam Zipperformance. Op de website zipperformance.nl en ook op de social media accounts is vervolgens het volgende bericht geplaatst:
2.18.
De Facebookpagina in gebruik bij ASD BV (hierna: de Facebookpagina) (EP07) liet op 14 februari 2017 het volgende beeld zien:
2.19.
Bij brief van 2 februari 2017 heeft ASD Holding Heuvelhof c.s. gesommeerd het gebruik van de tekens Ziptuning, Zipperformance en ZIP te staken en gestaakt te houden, waar Heuvelhof c.s. geen gehoor aan heeft gegeven.
2.20.
Op 22 mei 2017 heeft ASD Holding c.s. de volgende print screens gemaakt van de Facebookpagina:
3
Het geschil in conventie
3.1.
ASD Holding vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Heuvelhof c.s. beveelt de inbreuk op het Uniemerk en (al dan niet subsidiair) het onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, een in de dagvaarding opgenomen tekst over dit vonnis te plaatsen op haar websites en te verzenden aan alle e-mailadressen waaraan zij eerder de mededeling ‘Ziptuning wordt Zipperformance’ heeft gestuurd, de tenaamstelling van de domeinnamen zipperformance.nl en zipperformance.be te wijzigen op naam van ASD Holding, de social media accounts en de e-mailadressen van ASD Holding (onvoorwaardelijk) op naam te stellen althans over te dragen aan ASD Holding, en door een registeraccountant gecontroleerde en goedgekeurde opgave te doen van gegevens, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, en met veroordeling van Heuvelhof c.s. in de proceskosten van ASD Holding in de zin van artikel 1019h Rv alsmede het griffierecht en de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente, waarbij ASD Holding vraagt de termijn ex artikel 1019i Rv te stellen op 6 maanden na de datum van dit vonnis.
3.2.
De Graaf en PPC vorderen – samengevat – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van Heuvelhof tot betaling aan PPC van bedragen in verband met de overname van de aandelen in ASD BV (primair een bedrag van € 45.777,20 en subsidiair een bedrag van € 11.861,20) en ASD BVBA (primair een bedrag van € 48.333,33 en subsidiair een bedrag van € 6.666,68) en van een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten, en tot betaling aan De Graaf van een bedrag van € 48.333,33, althans een bedrag van € 6.666,68 in verband met de overname van aandelen in ASD BVBA, met veroordeling van Heuvelhof in de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente.
3.3.
ASD Holding legt aan haar vorderingen, zoals op vragen van de voorzieningenrechter nader toegelicht bij de mondelinge behandeling, het volgende ten grondslag.
3.3.1.
Heuvelhof c.s. maakt, in elk geval op de social media accounts zoals volgt uit EP07 (zie 2.18), in het economisch verkeer gebruik van het teken Ziptuning, welk teken gelijk is aan het Uniemerk, voor het aanbieden van dezelfde waren en diensten als die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven. Door de vermelding van het teken ‘ZIPtuning (Houten)’ worden klanten getrokken en doorgeleid naar Zipperformance. Heuvelhof c.s. is niet (langer) gerechtigd tot het gebruik van het teken Ziptuning nu geen franchiseovereenkomst tot stand is gekomen of nog zal komen en ASD Holding eind 2016 Heuvelhof c.s. heeft bericht dat het gebruik van het teken Ziptuning niet meer aan Heuvelhof c.s. is toegestaan. Door evenwel gebruik te blijven maken van het teken Ziptuning, maakt Heuvelhof c.s. inbreuk op het Uniemerk van ASD Holding in de zin van artikel 9 lid 2, aanhef en onder a UMVo
.
3.3.2.
Heuvelhof c.s. maakt verder gebruik van het teken Zipperformance, welk teken overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt voor het aanbieden van dezelfde waren en diensten als die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, waardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Door de (inter)nationale bekendheid en (de omvang van de) activiteiten onder de naam Ziptuning sinds 2002, heeft het Uniemerk een groot onderscheidend vermogen. Het onderdeel ‘Zip’ neemt een zelfstandige plaats in en domineert – anders dan de louter beschrijvende onderdelen ‘tuning’ en ‘performance’ – de totaalindruk van zowel het Uniemerk Ziptuning als het teken Zipperformance. Bovendien relateren ‘tuning’ en ‘performance’ aan dezelfde concepten, namelijk het optimaliseren van de prestaties van auto’s, waardoor zelfs deze beschrijvende toevoegingen aan het onderdeel ‘Zip’ begripsmatig overeenstemmen. Daarnaast stemmen de Zipperformance-website en het door Heuvelhof c.s. gebruikte logo zodanig met de Ziptuning-website en het Ziptuning-logo overeen dat het relevante publiek direct een verband zal leggen tussen de ondernemingen. Door dit gebruik van een overeenstemmend teken maakt Heuvelhof c.s. dan ook inbreuk op het Uniemerk van ASD Holding als bedoeld in artikel 9 lid 2, aanhef en onder b UMVo.
3.3.3.
Ook heeft Heuvelhof c.s. op de Zipperformance-website en de social media accounts vermeld: “Ziptuning wordt Zipperformance”, welke mededeling nog steeds op de Facebookpagina is te vinden. Met deze mededeling heeft Heuvelhof c.s. de onjuiste indruk gewekt dat Ziptuning ophoudt te bestaan en dat de door Heuvelhof c.s. aangeboden waren en diensten daarvoor in de plaats komen. Deze mededeling is dan ook misleidend waardoor Heuvelhof c.s. onrechtmatig handelt jegens ASD Holding. De vorderingen van ASD Holding moeten dan ook zo worden begrepen dat subsidiair, voor zover geen sprake is van merkinbreuk, Heuvelhof c.s. moet worden bevolen het onrechtmatig handelen bestaande in deze mededeling te staken en gestaakt te houden.
3.4.
De Graaf en PPC leggen aan hun geldvorderingen ten grondslag dat zij uit hoofde van de koopovereenkomsten een opeisbare vordering hebben op Heuvelhof, nu Heuvelhof op grond van de koopovereenkomsten gehouden is in termijnen aflossing en rente te betalen, Heuvelhof na de eerste twee termijnbetalingen is gestopt met betalen en inmiddels meerdere termijnen zijn verstreken, zodat thans de subsidiair gevorderde bedragen open staan. De gevolgen van niet-nakoming treden ook voor de nog open te vallen termijnen en rentebetalingen direct in, nu Heuvelhof bij brief van 1 november 2017 kenbaar heeft gemaakt dat hij vorenbedoelde betalingsverplichtingen niet langer zal nakomen. PPC en De Graaf hebben vervolgens bij dagvaarding aan Heuvelhof de mededeling in de zin van artikel 6:87 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gedaan dat de resterende aflossings- en rentebetalingsverplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomsten zullen worden omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding. Primair vorderen De Graaf en PPC dan ook vervangende schadevergoeding ter hoogte van de totale koopsom minus de al door Heuvelhof betaalde aflossingen en rente. Heuvelhof komt geen beroep toe op opschorting omdat De Graaf en PPC volledig aan de op hen uit hoofde van de koopovereenkomsten rustende verplichting tot levering van de aandelen hebben voldaan.
3.5.
Heuvelhof c.s. voert verweer. Heuvelhof c.s. heeft daarbij voorop gesteld dat de vorderingen van ASD Holding c.s. te complex zijn om in een kort geding te worden beoordeeld en daarbij voor ASD Holding c.s. bovendien geen spoedeisend belang bestaat.
3.6.
Tegen de vorderingen van ASD Holding heeft Heuvelhof c.s. onder meer het volgende ingebracht:
3.6.1.
ASD BV heeft de naam Ziptuning als eerste in het economische verkeer gebruikt en het ondernemingsconcept is geheel door ASD BV (mede door [A]) ontwikkeld. Ook na de overdracht van het merkrecht van ASD BV aan ASD Holding (zie 2.3) is ASD BV gebruik blijven maken van de handelsnamen Ziptuning en ZIP. Met de koopovereenkomst van de aandelen is deze handelsnaam mee overgedragen en daarvoor is ook betaald.
3.6.2.
Tussen ASD Holding en ASD BV is een mondelinge franchiseovereenkomst tot stand gekomen, waarin is afgesproken dat (i) ASD BV ongelimiteerd gebruik zou mogen blijven maken van de Ziptuning-website, ii) ASD BV de
files
exclusief zou blijven afnemen van ASA, tenzij ASA niet kan leveren c.q. niet binnen een bepaalde tijd (van maximaal 4 uren tijdens kantoortijd) een deugdelijke
file
kan aanleveren, (iii) gedurende de looptijd van de geldlening een vaste
file
prijs zou worden aangehouden en (iv) ASD BV de content van de Ziptuning-website tegen een vergoeding zou blijven verzorgen. ASD Holding BV kan deze mondelinge afspraken niet eenzijdig binnen zo korte termijn beëindigen of wijzigen. Dat kan al helemaal niet omdat ASD Holding zelf de afspraken niet na is gekomen. Zo heeft ASD Holding c.s. de prijs van de
files
met 50% verhoogd en heeft ASA ondeugdelijke
files
geleverd, waardoor ASD BV werd gedwongen elders
files
af te nemen. Daarna heeft ASD Holding c.s. ASD BV van het gebruik van de Ziptuning-website afgesloten, terwijl ASD BV de daarmee samenhangende front- en back-office heeft ontwikkeld en de Ziptuning-website (ook na de koopovereenkomsten) voor rekening van ASD BV is gekomen, en ASD BV afhankelijk is van die website. Heuvelhof c.s. kon dan ook niet anders dan onder een andere naam verder gaan.
3.6.3.
De woorden Zip, Tuning en Performance hebben als zodanig geen onderscheidend vermogen en ook een combinatie van die woorden, zoals het Uniemerk alsook het teken Zipperformance (als woord, zonder beeld), is louter beschrijvend en mist onderscheidend vermogen. Daarbij staat Zip voor
open source software
. Tuning is een associatie voor een technische verbetering, en betekent het gebruik van optimale materialen en afstellingen om de prestaties van een motor te verhogen. Performance heeft daarentegen een geheel andere betekenis, namelijk ‘het maximale resultaat eruit halen’ en ziet in de regel dus op prestatievermogen. Anders dan ASD Holding c.s. ontwikkelt Heuvelhof c.s. geen software maar implementeert zij enkel de door haar ingekochte software. Daarnaast legt Heuvelhof c.s. zich toe op het restylen van auto’s. Gelet hierop is geen sprake van verwarring in de zin van artikel 9 lid 2, aanhef en onder b UMVo
3.7.
Tegen de vorderingen van De Graaf en PPC heeft Heuvelhof aangevoerd dat zij de koopovereenkomst ten aanzien van ASD BVBA heeft vernietigd wegens dwaling, misbruik van omstandigheden en misleiding en uit dien hoofde recht heeft op teruggave van de al door haar betaalde aflossingen en niet langer gehouden is aflossingen aan De Graaf en PPC te betalen. Als het gaat om de koopovereenkomst ten aanzien van ASD BV, is PPC zelf tekort geschoten in de nakoming van die overeenkomst. De koopprijs van de aandelen was immers afgestemd op de prijs voor de
files
conform de prijslijst van 1 mei 2015 en afgesproken was om gedurende de looptijd van de aflossingen die prijs te hanteren, welke afspraak is geschonden. Heuvelhof heeft hierdoor schade geleden. Die schade is inmiddels vele malen hoger dan het nog aan PPC verschuldigde bedrag voor de aandelen. Gelet hierop heeft Heuvelhof een beroep gedaan op verrekening dan wel opschorting.
3.8.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
Het geschil in reconventie
4.1.
Heuvelhof c.s. vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter ASD Holding c.s. op straffe van een dwangsom hoofdelijk veroordeelt om Heuvelhof c.s. toegang te (blijven) verschaffen tot de aan de Ziptuning-website gekoppelde database en achterliggende front- en back-office en ASD Holding c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van een voorschot aan schadevergoeding van € 20.000,-, met veroordeling van ASD Holding c.s. in de proceskosten van Heuvelhof c.s. in de zin van artikel 1019h Rv.
4.2.
Heuvelhof c.s. heeft aan die vorderingen ten grondslag gelegd dat bij de koopovereenkomsten is afgesproken dat Heuvelhof c.s. ongelimiteerd gebruik zou mogen blijven maken van de Ziptuning-website, inclusief de front- en back-office. Omdat ASD BV altijd de inhoud van de Ziptuning-website heeft verzorgd en zelfs tot en met mei 2016 de kosten van de website voor haar rekening heeft genomen (waarover partijen nog nadere afspraken zouden maken), komt de content van de Ziptuning-website haar toe. Het kan niet zo zijn dat ASD BV de content om niet aan ASD Holding c.s. heeft overgedragen. ASD Holding c.s. had ASD BV dan ook niet mogen afsluiten van toegang tot de Ziptuning-website.
4.3.
ASD Holding c.s. voert verweer.
4.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5
De beoordeling
in conventie en in reconventie
Bevoegdheid
5.1.
Voor zover de vorderingen in conventie gebaseerd zijn op de gestelde inbreuk op het Uniemerk, volgt de bevoegdheid van de voorzieningenrechter uit de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 (jo 103) UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu Heuvelhof c.s. gevestigd is in Nederland. Voor zover de vorderingen van ASD Holding c.s. gebaseerd zijn op overig onrechtmatig handelen in Nederland, volgt de bevoegdheid reeds uit het feit dat Heuvelhof c.s. die bevoegdheid niet heeft bestreden.
5.2.
Nu de voorzieningenrechter bevoegd is met betrekking tot de vorderingen in conventie, bestaat eveneens bevoegdheid met betrekking tot de vorderingen in reconventie van Heuvelhof c.s.
verder in conventie
Spoedeisend belang en geschiktheid kort geding
5.3.
Gelet op de gestelde voortdurende inbreuk op het Uniemerk, is de voor een in kort geding te treffen voorlopige voorziening noodzakelijke spoedeisendheid in beginsel gegeven. Heuvelhof c.s. heeft niets aangevoerd op basis waarvan van dat beginsel zou moeten worden afgeweken. De door Heuvelhof c.s. gestelde complexiteit van de vorderingen kan leiden tot behoedzaamheid bij toewijzing van de gevraagde voorzieningen, maar leidt op zichzelf niet tot afwijzing daarvan. De vragen die de voorzieningenrechter in deze procedure heeft te beantwoorden, zijn ook niet dermate ingewikkeld dat deze niet in het kader van een kort geding beoordeeld kunnen worden.
Gebruik van het teken Ziptuning
5.4.
Na het bericht van ASD Holding aan Heuvelhof c.s. van eind 2016 dat niet langer toestemming wordt gegeven voor gebruik van de naam Ziptuning, heeft Heuvelhof c.s. de naam Ziptuning nog op twee manieren gebruikt, namelijk in de tenaamstelling van de Facebookpagina (ZIPtuning Houten, zie 2.18) en in de mededeling ‘ZIPtuning wordt ZIPperformance’ op de Zipperformance-website en op social media accounts.
5.5.
De tenaamstelling van de Facebookpagina heeft Heuvelhof c.s. blijkens de meest recente print screen van die pagina van 22 mei 2017 (zie 2.20) inmiddels gewijzigd in ‘ZIP Performance’. Heuvelhof c.s. heeft daarmee uitvoering gegeven aan de strekking van haar mededeling ‘ZIPtuning wordt ZIPperformance’, oftewel aan de beslissing om verder te gaan onder de naam Zipperformance in plaats van Ziptuning. Nu ASD Holding c.s. niet heeft aangevoerd en ook anderszins geen reden bestaat te veronderstellen dat Heuvelhof c.s. alsnog gebruik zal gaan maken van de naam Ziptuning voor haar waren of diensten, bestaat in die inmiddels gewijzigde tenaamstelling voor ASD Holding geen belang bij het gevorderde verbod.
5.6.
De mededeling ‘ZIPtuning wordt ZIPperformance’ is (als mededeling van 14 februari 2017) nog wel zichtbaar op – in elk geval – de Facebookpagina. ASD Holding c.s. heeft ter zitting aangegeven dat die mededeling vooral kwalificeert als misleidend, nu Heuvelhof c.s. daarmee de onjuiste indruk wekt dat Ziptuning ophoudt te bestaan en dat de door Heuvelhof c.s. aangeboden waren en diensten daarvoor in de plaats komen. Voor zover Heuvelhof c.s. met haar stelling als weergegeven onder 3.6.1 heeft bedoeld te betwisten dat deze mededeling onrechtmatig is, omdat ASD BV de handelsnaam Ziptuning toekomt, gaat de voorzieningenrechter aan die betwisting voorbij. Daartoe overweegt hij als volgt.
5.7.
Vlak na oprichting van ASD Holding hebben ASD BV en ASD Holding het document met als opschrift ‘Akte van overdracht merkrecht ZIPtuning’ ondertekend (2.3). Heuvelhof c.s. heeft bij dit document weliswaar vraagtekens geplaatst, maar tussen partijen staat vast dat ASD Holding middels deze akte het Uniemerk van ASD BV overgedragen heeft gekregen. De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat ASD BV middels deze akte ook de handelsnaam Ziptuning aan ASD Holding heeft overgedragen, omdat – zoals de bepaling in de akte voorschrijft – dat (handelsnaam)recht onmiskenbaar samenhangt met het Uniemerk.
5.8.
[A] heeft dat eigenlijk ook erkend in zijn opmerkingen bij het concept voor de franchiseovereenkomst en door in deze procedure te stellen dat een mondelinge franchiseovereenkomst tot stand is gekomen. Aan een franchiseovereenkomst is immers eigen (zo volgt ook uit de door hemzelf gegeven definitie in zijn opmerkingen onder (A) van de Considerans) dat de eigenaar van een handelsnaam (en ondernemingsconcept), oftewel voorlopig oordelend: ASD Holding, aan een ondernemer, hier ASD BV, het recht geeft om tegen betaling een zaak onder die handelsnaam en met dat ondernemingsconcept te exploiteren. [A] merkt dan ook op: “De merk- en handelsnaam behoort toe aan ASD Holding BV”. Daarbij komt dat de stelling van Heuvelhof c.s. dat zij met de koopovereenkomst tussen PPC en Heuvelhof de handelsnaam overgedragen heeft gekregen, niet gevolgd kan worden, alleen al omdat gesteld noch gebleken is dat PPC op enig moment over die handelsnaam heeft beschikt en heeft kunnen overdragen.
5.9.
Het moet er dan ook voorlopig voor worden gehouden dat ASD Holding zowel houdster is van het Uniemerk als van de handelsnaam Ziptuning. Door verder niet te betwisten dat de mededeling ‘ZIPtuning wordt ZIPperformance’ de onjuiste indruk wekt dat Ziptuning van ASD Holding ophoudt te bestaan en dat de door Heuvelhof c.s. aangeboden waren en diensten daarvoor in de plaats komen, waarmee de mededeling voor nu als misleidend en dus onrechtmatig kan worden aangemerkt, komt het gevorderde verbod op die grond wel voor toewijzing in aanmerking.
Gebruik van het teken Zipperformance
5.10.
Heuvelhof c.s. betwist dat sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken Zipperformnce en het Uniemerk. In dit kader heeft Heuvelhof c.s. aangevoerd dat het Uniemerk Ziptuning (een woordmerk) – net als het teken Zipperformance (enkel als woord) – louter beschrijvend is en daardoor onderscheidend vermogen mist, hetgeen door ASD Holding c.s. is betwist. Ondanks dat dit verweer van Heuvelhof c.s. erop neer komt dat de geldigheid van het Uniemerk wordt bestreden, heeft Heuvelhof c.s. zich niet op het standpunt gesteld dat het Uniemerk nietig is. In dit kader is van belang dat artikel  99 lid 1 UMVo bepaalt dat de rechtbanken voor het Uniemerk het Uniemerk als geldig beschouwen, tenzij dit door een gedaagde bij reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring wordt bestreden. Deze bepaling ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Niettemin is het vermoeden van geldigheid ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen nu Heuvelhof c.s. zich niet op het standpunt heeft gesteld dat het Uniemerk nietig is of dat het voornemen bestaat (in een bodemprocedure of bij het
European Union Intellectual Property Office
) een vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk in te dienen. Daarom kan voorshands niet worden aanvaard dat het Uniemerk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel lid 1 aanhef onder b UMVo.
5.11.
De voorzieningenrechter stelt vervolgens vast dat Heuvelhof c.s. niet betwist dat zij thans het teken Zipperformance – zoals ASD Holding c.s. heeft gesteld – gebruikt als productnaam, in productomschrijvingen, op websites, via social media en in de omschrijving van Google zoekresultaten, ter onderscheiding van aan het publiek aangeboden
files
en daarbij horende tuningwerkzaamheden en dat dus sprake is van merkgebruik. Voorshands oordelend maakt Heuvelhof c.s. door voornoemd gebruik van het teken Zipperformance inbreuk op het Uniemerk, zoals de voorzieningenrechter hierna zal toelichten.
5.12.
In de eerste plaats stemt het teken overeen met het Uniemerk. Het teken vangt immers net als het Uniemerk aan met het element Zip en dit is in het merk en in het teken het eerste deel van een woord bestaande uit twee delen. Door de plaatsing vooraan en de korte, krachtige klank ten opzichte van het daarop volgende element, is het element Zip zowel in het Uniemerk als in het gewraakte teken dominant. Dit wordt versterkt doordat in het teken – net zoals in het daadwerkelijke gebruik van het Uniemerk – het element Zip ook wel geheel met hoofdletters wordt geschreven. Bovendien is dat element zowel in Uniemerk als in teken het meest onderscheidend. Tussen partijen is immers niet in geschil dat de toevoeging ‘tuning’ als ook de toevoeging ‘performance’ beschrijvende elementen zijn, zodat het onderscheidend vermogen van Uniemerk en teken aan het element Zip moet worden toegedicht. De toevoeging aan het element Zip in het gewraakte teken wijkt in visuele en auditieve zin af van de toevoeging in het Uniemerk, maar Heuvelhof c.s. heeft in deze procedure onvoldoende bestreden de stelling van ASD Holding c.s. dat het element performance begripsmatig met het element tuning overeenstemming vertoont. Zowel het verhogen van prestaties van een motor (volgens Heuvelhof c.s. de betekenis van tuning) als ‘het maximale eruit halen’ in de zin van prestatievermogen (volgens Heuvelhof c.s. de betekenis van performance) relateert immers – zoals ASD Holding c.s. terecht stelt – aan hetzelfde concept (prestatievermogen).
5.13.
Heuvelhof c.s. heeft zich voor wat betreft de soortgelijkheid van de waren en diensten op het standpunt gesteld dat zij anders dan ASD Holding geen software ontwikkelt maar enkel implementeert. Heuvelhof c.s. doelt er met die stelling kennelijk op dat het Uniemerk is ingeschreven voor diensten in warenklasse 42, kort gezegd het ontwikkelen van software, en dat het teken door Heuvelhof c.s. niet voor die diensten wordt gebruikt. Daarmee miskent Heuvelhof c.s. echter dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van soortgelijke waren of diensten in de zin van artikel 9 lid 2, aanhef en sub b UMVo rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken, waarbij onder meer van belang kan zijn hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.
5.14.
Bezien naar het gebruik dat van het Uniemerk wordt gemaakt en (daarmee samenhangend) de bestemming van de diensten en van de waren waarop die diensten betrekking hebben, is sprake van (in ieder geval gedeeltelijk) gelijke diensten ten aanzien van gelijke waren. ASD Holding c.s. gebruikt het Uniemerk immers niet alleen voor het ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware voor voertuigen, maar ook voor het – middels franchisenemers – implementeren van die software. Het is precies die dienst ten aanzien van dezelfde soort software waarvoor Heuvelhof c.s. (eerst met toestemming van ASD Holding onder het Uniemerk maar nu) het teken Zipperformance gebruikt. Zij willen daarmee ook exact hetzelfde publiek bedienen, namelijk die mensen die hun voertuig willen laten
tunen
. Dat maakt de diensten met betrekking tot die software ook concurrerend. Dat Heuvelhof c.s. het teken Zipperformance ook gebruikt voor het restylen van auto’s maakt dit niet anders.
5.15.
Gelet op de wezenlijke mate van overeenstemming tussen het teken Zipperformance en het Uniemerk Ziptuning en het feit dat het teken wordt gebruikt voor in elk geval gedeeltelijk identieke diensten, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het teken Zipperformance bij het publiek verwarring kan ontstaan. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat de diensten verricht onder het teken Zipperformance afkomstig zijn van ASD Holding c.s. (directe verwarring). Ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat Heuvelhof c.s. op de een of andere manier, vanwege een economische band met ASD Holding c.s. iets te maken heeft met de onder het Uniemerk aangeboden diensten.
5.16.
Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter versterkt doordat Heuvelhof c.s. het teken ook in de vorm van een logo gebruikt (zie 2.17 en 2.18, hierna: het Zipperformance-logo), welk logo grote overeenkomsten vertoont met het Ziptuning-logo (zie 2.6). De voorzieningenrechter gaat daarbij voorbij aan de stelling van Heuvelhof c.s. dat het Zipperformance-logo geheel door ASD BV is ontwikkeld (waarmee zij kennelijk vindt dat haar daarom alle rechten ten aanzien van dat logo toekomen) en behoorlijk afwijkt van het tot 2015 door ASD Holding c.s. gebruikte logo, welk logo wezenlijk anders is dan het Ziptuning-logo. Uit de door ASD Holding c.s. overgelegde visuele historie van de website www.ziptuning.nl via de website archive.org (zie 2.6), volgt immers dat het Ziptuning-logo in elk geval al op 2 maart 2013 op de Ziptuning-website zichtbaar was. Daarbij komt dat Heuvelhof c.s. niet heeft bestreden de stelling van ASD Holding c.s. dat de Zipperformance-website en de Ziptuning-website in belangrijke mate overeenkomsten vertonen. Ook het plaatsen en voor het publiek zichtbaar houden van de mededeling ‘Ziptuning wordt Zipperformance’ versterkt het verwarringsgevaar.
5.17.
Het voorgaande brengt mee dat ook vanwege het gebruik van het teken Zipperformance door Heuvelhof c.s. het door ASD Holding gevorderde verbod voor toewijzing in aanmerking komt.
De vorderingen van ASD Holding
5.18.
Het gevorderde verbod zal worden toegewezen, met dien verstande dat vanwege het gebruik van het teken Zipperformance als hiervoor omschreven, Heuvelhof c.s. zal worden veroordeeld tot het in de Europese Unie staken en gestaakt houden van inbreuk op het Uniemerk, en dat vanwege de mededeling ‘Ziptuning wordt Zipperformance’, Heuvelhof c.s. zal worden veroordeeld tot het verwijderen en verwijderd houden van die onrechtmatige mededeling.
5.19.
Om executieproblemen te voorkomen zal de termijn voor het ingaan van het verbod worden gesteld op drie weken na betekening van dit vonnis.
5.20.
Ten aanzien van de gevorderde rectificatie geldt dat die onder omstandigheden kan dienen ter versterking van een inbreukverbod of kan voorkomen dat schade toeneemt, maar niet automatisch spoedeisend wordt geacht. Nu ASD Holding c.s. niet heeft gesteld, laat staan heeft toegelicht, waarom bij de door ASD Holding gevorderde rectificatie een spoedeisend belang bestaat, zal die vordering worden afgewezen.
5.21.
De vordering om Heuvelhof c.s. te veroordelen de tenaamstelling van de aan de Zipperformance-websites onderliggende domeinnamen te (doen) stellen op naam van ASD Holding heeft kennelijk tot doel dat Heuvelhof c.s. niet langer met gebruik van die domeinnamen inbreuk kan maken op het Uniemerk. Niet valt in te zien welk belang daarbij bestaat naast het op te leggen verbod, zodat ook die vordering zal worden afgewezen.
5.22.
Hetzelfde geldt voor de vordering tot het op naam stellen van de social media accounts en e-mailadressen die Heuvelhof c.s. gebruikt ten behoeve van de tuningwerkzaamheden. ASD Holding c.s. heeft daarbij ook aangevoerd dat die accounts en e-mailadressen aan ASD Holding toebehoren en ASD Holding om die reden recht heeft op en belang heeft bij die vordering. Door Heuvelhof c.s. is betwist dat zij gebruik maakt van aan ASD Holding c.s. toebehorende accounts en e-mailadressen. Gelet op die betwisting en nu het voor ASD Holding mogelijk moet zijn nieuwe social media accounts aan te maken ten behoeve van Ziptuning, bestaat thans geen reden die vordering toe te wijzen.
5.23.
Nu de gevorderde opgave er niet toe strekt verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen maar de opgave is gevorderd om de door Heuvelhof c.s. genoten winst te kunnen bepalen, is deze bij gebreke van spoedeisend belang evenmin toewijsbaar.
5.24.
De gevorderde dwangsom alsmede de gevorderde maximering daarvan zal worden gematigd als in het dictum bepaald.
5.25.
De termijn van 1019i Rv zal als gevorderd worden bepaald op zes maanden na de datum van dit vonnis.
5.26.
Heuvelhof c.s. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij ten opzichte van ASD Holding in de proceskosten worden veroordeeld. ASD Holding maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. ASD Holding heeft daartoe een specificatie in het geding gebracht die naar haar zeggen betrekking heeft op de op IE-grondslag gebaseerde vorderingen in conventie van ASD Holding en die optelt tot € 17.711,25. Kennelijk schuift ASD Holding ook de op onrechtmatige daad gegronde vorderingen ten aanzien van de mededeling ‘Ziptuning wordt Zipperformance’ onder dat bedrag, waarvoor artikel 1019h Rv niet geldt. Nu de voorzieningenrechter het deel dat kan worden toegeschreven aan die niet IE-grondslag klein acht, en het dan in de uiteindelijke berekening in het nadeel van Heuvelhof c.s. zou zijn als dat deel zou worden afgetrokken van de gevorderde proceskosten en uiteindelijk middels het liquidatietarief weer bij het op de IE-grondslag toe te wijzen bedrag (zie 5.27) zou worden opgeteld, gaat de voorzieningenrechter voor de berekening van de proceskosten van ASD Holding voor al haar vorderingen in conventie uit van het bedrag van € 17.711,25.
5.27.
Heuvelhof c.s. heeft ter terechtzitting opmerkingen geplaatst bij de specificatie, die zullen worden aangemerkt als opmerkingen ten aanzien van de redelijkheid en evenredigheid van die kosten, en heeft gewezen op de indicatietarieven in IE-zaken. Gelet op deze opmerkingen zal de voorzieningenrechter de kosten aan de zijde van ASD Holding in conventie met toepassing van de indicatietarieven voor IE-zaken begroten. Deze zaak moet worden aangemerkt als een normaal kort geding, zodat in beginsel een bedrag van
€ 15.000,- exclusief verschotten en griffierecht als redelijk en evenredig moet worden beschouwd.. Nu ASD Holding c.s. niet heeft toegelicht waarom een hoger bedrag op zijn plaats is, zal de voorzieningenrechter de proceskosten vaststellen conform dit tarief. Voor het totaalbedrag aan toe te wijzen proceskosten dienen de dagvaardingskosten van € 85,21 en het griffierecht van € 1.924,-, maar dan voor wat betreft de dagvaardingskosten voor de helft (nu die kosten eveneens zien op de vorderingen van De Graaf en PPC tezamen) en voor wat betreft het griffierecht tot een bedrag van € 618,- (nu dat het griffierecht is dat zonder de door De Graaf en PPC ingestelde vorderingen zou zijn geheven), bij het salaris advocaat [NAAM]€ 15.000,- te worden opgeteld. Het bedrag sluit daarmee in totaal op
€ 15.660,60, voor welk bedrag de door ASD Holding gevorderde proceskosten zal worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente hierover zal worden toegewezen op de in het dictum vermelde wijze.
5.28.
De kostenveroordeling heeft betrekking op zowel de voor als de na de uitspraak
gemaakte kosten, en levert daarom voor alle kosten, ook voor eventuele nakosten, een executoriale titel op (zie HR 19 maart 2010, NJ 2011, 237 en nog eens herhaald in HR 14 februari 2014, NJB 2014, 421). Een aparte veroordeling in de nakosten als gevorderd naast de kostenveroordeling blijft dan ook achterwege.
5.29.
Nu het hier gaat om een proceskostenveroordeling op basis van 1019h Rv verstaat de voorzieningenrechter de vordering van ASD Holding tot veroordeling van Heuvelhof c.s. in de nakosten, gelet op de daarbij door ASD Holding c.s. genoemde forfaitaire tarieven, als een verzoek om de nakosten reeds nu te begroten. Omdat genoemde tarieven door Heuvelhof c.s. niet zijn betwist, begroot de rechtbank de nakosten op € 131,- indien geen betekening van dit vonnis plaatsvindt, welk bedrag wordt verhoogd met € 68,- indien betekening van het vonnis wel plaatsvindt en Heuvelhof c.s. niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente als in het dictum bepaald.
De vorderingen van De Graaf en PPC
5.30.
Volgens vaste jurisprudentie is ten aanzien van geldvorderingen in kort geding terughoudendheid geboden. Zo zal niet alleen moeten worden onderzocht of het bestaan van de vordering in kwestie voldoende aannemelijk is – hetgeen betekent dat met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten moet zijn dat de bodemrechter haar zal toewijzen – maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl in de afweging van de belangen van partijen het restitutierisico betrokken dient te worden.
5.31.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden gezegd dat met een hoge mate van waarschijnlijkheid te verwachten is dat de bodemrechter de vorderingen van De Graaf en PPC tot betaling van de genoemde bedragen zal toewijzen en voor welk deel. Dit alleen al vanwege het gevoerde verweer van Heuvelhof c.s. (zie 3.7). De vraag of sprake is geweest van dwaling, misbruik van omstandigheden of misleiding, dan wel of sprake is geweest van wanprestatie aan de zijde van PPC, is door Heuvelhof c.s. door haar verweer tegen de geldvorderingen opgeworpen maar partijen hebben daar in het kader van dit kort geding geen inhoudelijk debat over gevoerd. De standpunten te dien aanzien zullen in een eventuele bodemprocedure nader kunnen worden ingevuld, zodat de bodemrechter daar een afgewogen oordeel over kan geven. Heuvelhof stelt in dat kader ook tegenvorderingen op De Graaf en PPC te hebben die voor verrekening in aanmerking komen.
5.32.
Bij de huidige stand van zaken bestaat daarom onduidelijkheid over hetgeen partijen over en weer exact van elkaar menen te vorderen te hebben. Daarom kan de voorzieningenrechter niet vaststellen of en ten aanzien van welk bedrag met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten is dat de bodemrechter dat  aan De Graaf en PPC zal toewijzen. Daarnaast hebben De Graaf en PPC niet inzichtelijk gemaakt dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening ten aanzien van betaling van (een deel van) hun vorderingen is vereist. Deze vorderingen zijn daarom in kort geding niet toewijsbaar.
5.33.
De Graaf en PPC zullen voor deze geldvorderingen als de in het ongelijk gestelde partijen hoofdelijk in de proceskosten van Heuvelhof worden veroordeeld. Deze proceskosten zullen worden berekend conform het liquidatietarief. Daarbij zal voor het begroten van het salaris advocaat [NAAM]andere helft daarvan ziet op de vorderingen van ASD Holding in conventie. Van het griffiegeld van € 1.924,- zal een bedrag van € 1.306,- aan de geldvorderingen van De Graaf en PPC op Heuvelhof worden toegerekend, aangezien een bedrag van € 618,- zou zijn geheven als die vorderingen niet naast de vorderingen van ASD Holding zouden zijn ingesteld. De kosten aan de zijde van Heuvelhof worden daarom begroot op € 710,50 aan salaris advocaat (1/2 punt x € 1.421,- conform de tarieven voor eerste aanleg, tarief V) en op € 1.306,- aan griffierecht, in totaal derhalve € 2.016,50. De wettelijke rente zal worden toegewezen zoals gevorderd.
5.34.
Voor veroordeling in de nakosten bestaat om dezelfde reden als genoemd in 5.28 geen grond. Nu Heuvelhof c.s. dat niet heeft verzocht, zal deze veroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
verder in reconventie
5.35.
De vorderingen in reconventie zullen worden afgewezen omdat een duidelijke grondslag ontbreekt, althans de opgevoerde stellingen die vorderingen niet kunnen dragen. Daarvoor is het volgende redengevend.
5.36.
Feit is dat ASD Holding houdster is van het Uniemerk Ziptuning en zoals in conventie al overwogen (zie 5.7) is de voorzieningenrechter voorlopig van oordeel dat ASD Holding en niet ASD BV de handelsnaam Ziptuning toekomt. Ook is niet in geschil dat ASD Holding houdster is van de domeinnaam ziptuning.nl, ten aanzien waarvan [A] in zijn commentaar op het concept voor de franchiseovereenkomst (onder Considerans (B)) ook erkent:  “
ASD Holding is (…) rechthebbende van (…) ziptuning.nl
”. Door aan te voeren dat is afgesproken dat ASD BV ongelimiteerd gebruik zou mogen maken van de Ziptuning-website bevestigt Heuvelhof c.s. dat de rechten te dien aanzien bij ASD Holding liggen. Dat ASD BV altijd de inhoud van die website zou hebben verzorgd en zelfs tot en met mei 2016 de kosten van de website voor haar rekening heeft genomen, maakt ASD BV nog geen rechthebbende op (content van) de Ziptuning-website maar geeft haar mogelijk recht op een vergoeding.
5.37.
Voor zover Heuvelhof c.s. heeft bedoeld te betogen dat ASD Holding c.s. ASD BV het ongelimiteerde gebruik van de Ziptuning-website heeft toegestaan, in die zin dat ASD Holding c.s. onder geen beding die toestemming zou mogen intrekken, wijst de voorzieningenrechter op de door ASD Holding c.s. in het concept van de franchiseovereenkomst voorgestelde artikelen 5 en 11, waarin ASD Holding c.s. met goedvinden van [A] voorstelde in mogelijkheden tot het beëindigen van de afspraken te voorzien. Dat goedvinden van [A] is niet te rijmen met een uitleg van toegestaan ongelimiteerd gebruik als ‘niet meer op terug te komen’. In het hiervoor in conventie omschreven gebruik van het teken Zipperformance, waarmee Heuvelhof c.s. voorshands oordelend inbreuk maakt op het Uniemerk, is – zo is de voorzieningenrechter voorlopig van oordeel – een gegronde reden voor het beëindigen van het aanvankelijk toegestane gebruik gelegen.
5.38.
Heuvelhof c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van ASD Holding c.s. Ook deze proceskosten zullen worden berekend conform het liquidatietarief. Nu de reconventionele vorderingen van Heuvelhof c.s. niet direct voortvloeien uit het verweer in conventie, zullen bij de begroting hele punten worden gehanteerd. De kosten aan de zijde van ASD Holding c.s. worden dan  begroot op € 527,- (1 punt x € 527,-, het minimale salaris in kort geding), tot betaling van welk bedrag Heuvelhof c.s. in reconventie zal worden veroordeeld. Nu ASD Holding c.s. dat niet heeft verzocht, zal deze veroordeling  niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
6
De beslissing
De voorzieningenrechter
in conventie
voor wat betreft de vorderingen van ASD Holding op Heuvelhof c.s.
6.1.
beveelt Heuvelhof c.s. binnen drie weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Uniemerk Ziptuning (nummer 008548729) in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door staking van ieder gebruik van het teken Zipperformance, alsmede de mededeling ‘Ziptuning wordt Zipperformance’ te verwijderen en verwijderd te houden;
.
6.2.
veroordeelt Heuvelhof c.s. tot betaling aan ASD Holding van een dwangsom van
€ 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij het onder 6.1. bevolene overtreedt, dan wel – zulks ter keuze van ASD Holding – voor iedere overtreding van het onder 6.1. bevolene, met een maximum van € 250.000,-;
6.3.
veroordeelt Heuvelhof c.s. in de kosten van het geding van ASD Holding, tot op heden begroot op € 15.660,60, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van algehele voldoening indien en voor zover Heuvelhof c.s. deze kosten niet binnen die termijn heeft voldaan;
6.4.
verstaat dat de hoogte van de door ASD Holding te maken nakosten € 131- bedraagt indien geen betekening van dit vonnis plaatsvindt, verhoogd met € 68,- indien wel betekening plaatsvindt en Heuvelhof c.s. niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan;
6.5.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
6.6.
bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;
6.7.
wijst af het anders of meer gevorderde;
voor wat betreft de vorderingen van De Graaf en PPC op Heuvelhof
6.8.
wijst de vorderingen af;
6.9.
veroordeelt De Graaf en PPC hoofdelijk – des, dat de één betalende, de ander zal zijn bevrijd – in de kosten van dit deel van het geding, tot op heden aan de zijde van Heuvelhof begroot op € 2.016,50, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van algehele voldoening, indien en voor zover De Graaf en PPC deze kosten niet binnen die termijn hebben voldaan;
in reconventie
6.10.
wijst de vorderingen af;
6.11.
veroordeelt Heuvelhof c.s. in de kosten van het geding van ASD Holding c.s. in reconventie, tot op heden begroot op € 527,-.
Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2017.
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.
HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97, NJ 1999, 393 (Canon v Cannon).