ECLI:NL:RBAMS:2017:7285
Rechtbank AMS — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel
zaaknummer / rolnummer: C/13/633966 / KG ZA 17-933 CB/MB
Vonnis in kort geding van 5 oktober 2017
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DE PIZZABAKKERS MERK B.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DE PIZZABAKKERS GROUP B.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen bij dagvaarding van 5 september 2017,
advocaat [NAAM]. A.E. van Zoest te Bussum,
tegen
1. de vennootschap onder firma
[gedaagde sub 1]
,
gevestigd te [plaats] , en haar vennoten
2.
[gedaagde sub 2]
,
3.
[gedaagde sub 3]
,
beiden wonende te [woonplaats] ,
gedaagden,
advocaat [NAAM]. V.C. Hartkamp te Almere.
1
De procedure
Ter terechtzitting van 21 september 2017 hebben eiseressen, gezamenlijk ook Pizzabakkers, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, hierna ook: [gedaagden] , hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.
Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.
Ter zitting waren aanwezig:
aan de zijde van Pizzabakkers: [naam 1] , bestuurder en [naam 2] , controller, met mr. [NAAM];
aan de zijde van gedaagden: [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] , met mr. [NAAM].
2.	De feiten
2.1.
Eiseres sub 2 (althans haar rechtsvoorgangster) exploiteert sinds 2009 pizzarestaurants onder de naam De Pizzabakkers. Inmiddels is sprake van een franchiseketen met vestigingen in Amsterdam, Haarlem, Nijmegen, Utrecht en Rotterdam. In Amsterdam zijn vijf restaurants gevestigd.
2.2.
Op 25 mei 2009 heeft eiseres sub 1 het hierna volgende beeldmerk gedeponeerd voor onder meer de klassen 30 en 43 (Pizza’s, deeg en Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken).
2.3.
Pizzabakkers gebruikt het beeldmerk als logo, zowel in de verticale als in de horizontale stand.
2.4.
Gedaagden exploiteren een pizza-restaurant aan de [adres 1] te [plaats] , genaamd “ [naam restaurant] ”. Zij hebben ook een zaak aan het [adres 2] te [plaats] . Via hun website [website] kunnen pizza’s worden besteld. Op de website staat als logo een [logo] met daarin de tekst “ [tekst] ”, zoals hierna afgebeeld.
“LOGO GEDAAGDE”
Dit logo is ook te zien door de etalageruit van de zaak aan het [adres 2] , namelijk afgebeeld op de muur (ter grootte van een flink raam).
2.5.
Bij brief van 5 juli 2017 heeft de raadsvrouw van de Pizzabakkers [gedaagden] gesommeerd het gebruik van het logo met [tekst] te staken en gestaakt te houden, op straffe van een boete van € 5.000,- per overtreding.
2.6.
[gedaagden] hebben aan deze sommatie niet voldaan.
3
Het geschil
3.1.
Pizzabakkers vorderen – samengevat – om gedaagden te gebieden:
- iedere inbreuk op de merkrechten en auteursrechten van Pizzabakkers binnen 48 uur na de betekening van het te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van het logo met [tekst] te staken;
- binnen 48 uur na het te wijzen vonnis schriftelijk opgave toe doen van alle uitingen, reclame- en promotiemateriaal en producten waarop het logo met [tekst] staat afgebeeld en de fysieke dragers die het betreft (uitgezonderd de etalageruit) aan de Pizzabakkers af te geven en in te stemmen met de vernietiging daarvan;
- het logo met [tekst] binnen 48 uur permanent van de gevel c.q. etalageruit van hun vestiging te verwijderen.
Dit alles op straffe van verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van [gedaagden] in de (werkelijke) proceskosten, begroot op € 5.357,12.
Tot slot vorderen Pizzabakkers de termijn waarbinnen zij een bodemprocedure aanhangig dienen te maken te stellen op zes maanden.
3.2.
Ter toelichting op hun vorderingen hebben Pizzabakkers, samengevat, het volgende gesteld. “De Pizzabakkers” is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk franchise horeca-conceptvoor restaurants, waarbij in Italiaanse houtovens op ambachtelijke wijze pizza’s worden gebakken, met een deegbereidingsproces volgens authentiek Romeins recept, en met speciaal geselecteerde dagverse ingrediënten, veelal direct betrokken van Italiaanse familiebedrijven. Het als merk gedeponeerde logo wordt in alle restaurants en op alle verpakkingen, menukaarten en andere artikelen afgebeeld. [gedaagden] gebruiken een logo dat sterk op dat van Pizzabakkers lijkt. Zij maken daarmee inbreuk op de merkrechten en het auteursrecht van Pizzabakkers en handelen onrechtmatig jegens hen. Het hanteren van het logo met [tekst] kan verwarring wekken bij de consument en afbreuk doen aan de reputatie en de goede naam van Pizzabakkers, omdat de pizza’s van [gedaagden] van mindere kwaliteit zijn en niet op dezelfde ambachtelijke wijze bereid. Het gebruik van het logo dient dan ook onmiddellijk te worden gestaakt.
3.3.
[gedaagden] voeren verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
De voorzieningenrechter acht zich bevoegd ten aanzien van de vorderingen van Pizzabakkers, op grond van het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 van het BVIE (Beneluxverdrag voor de Intellectuele Eigendom) en artikel 99 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, aangezien [gedaagden] in Amsterdam wonen daar hun onderneming drijven.
4.2.
Pizzabakkers hebben een voldoende spoedeisend belang bij hun vorderingen. Weliswaar hebben zij niet betwist dat [gedaagden] het logo van [tekst] al sinds 2014 gebruiken, maar Pizzabakkers stellen dat zij dit gebruik pas in juni 2017 hebben opgemerkt, waarna zij direct actie hebben ondernomen. Als sprake zou zijn van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten, hebben Pizzabakkers er, ook als dat gebruik al langer voortduurt, belang bij dat daaraan op zo kort mogelijke termijn een einde komt. Het spoedeisend belang is daarmee gegeven. Anders dan [gedaagden] hebben bepleit wordt dat niet anders door de omstandigheid dat Pizzabakkers het gebruik van het logo eerder hadden kunnen opmerken en daartegen in dat geval eerder hadden kunnen optreden.
4.3.
Pizzabakkers hebben zich in de eerste plaats beroepen op artikel 2.20 b tot en met d van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Hierin is bepaald dat de merkhouder het gebruik van een aanduiding (teken) kan verbieden:
b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
4.4.
Voorop staat dat beide partijen hun logo gebruiken onder meer ter onderscheiding van hun waren en hun ondernemingen, waarin pizza’s worden bereid en verkocht. Aldus is sprake van dezelfde, althans soortgelijke, waren of diensten.
4.5.
De volgende vraag is of het logo van Pizzabakkers en dat van [gedaagden] met elkaar overeenstemmen. Daarover verschillen partijen van mening. Overeenstemming kan bestaan uit visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, waarbij het gaat om de totaalindruk die het merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaat.
Uitgangspunt voor de beoordeling van de merkinbreuk is het merk zoals dat is ingeschreven. In het huidige geval is dat het beeldmerk (in zwartwit) zoals weergegeven bij 2.2. Van belang is dat “Pizzabakkers” niet als woordmerk is ingeschreven, wat ook niet in de rede zou liggen, aangezien dat een beschrijvende term is. Dat geldt ook voor het woord “ [tekst] ”. Niet in geschil is dat Pizzabakkers dergelijke bewoordingen op zichzelf niet kunnen monopoliseren. Voorkomen dient te worden voorkomen dat door registratie van een beeldmerk via de achterdeur een woord wordt beschermd. Pizzabakkers hebben in dit verband verklaard dat hun bezwaren zich ook niet richten tegen het gebruik van het woord [tekst] als zodanig, maar alleen tegen het gebruik van het logo, dat wil zeggen het woord [tekst] , afgebeeld in een [logo] , zoals weergegeven bij 2.4.
4.6.
De visuele overeenstemming tussen beide logo’s bestaat eruit dat ze beide zijn vormgegeven als een [logo] , in zwart-wit, met
in
de schep de tekst. Begripsmatig stemmen de merken overeen in die zin dat het in beide gevallen gaat om een pizza-schep met daarin vermeld een naam voor degene die de pizza maakt. De wijze waarop de vormgeving gestalte heeft gekregen verschilt echter ook: de schep van Pizzabakkers (het gedeponeerde beeldmerk) staat rechtop (verticaal), is maar half omlijnd en heeft woorden in de omlijning verwerkt, terwijl die van [gedaagden] horizontaal is afgebeeld, geheel omlijnd is en geen woorden in de omlijning heeft verwerkt. Van auditieve overeenstemming (voor zover bij een beeldmerk aan de orde) is, behoudens het (niet beschermde) woord “Pizza” geen sprake. In het logo van Pizzabakkers staat immers: ‘De Pizzabakkers’, met als bijschrift: ‘Pizza & Prosecco’ en in dat van [gedaagden] : ‘De [tekst] ’, met als bijschrift: ‘ [bijschrift] ’. Ook de vormgeving van de letters is verschillend, zij het dat in beide gevallen robuuste letters worden gehanteerd, die met name de laatste tijd nogal in de mode lijken te zijn en daarom een hoge mate van onderscheidend vermogen ontberen. Kortom er is wel een zekere mate van overeenstemming, maar deze is beperkt van aard. De stelling van Pizzabakkers dat de logo’s bij de consument dezelfde totaalindruk zou achterlaten is dan ook discutabel.
4.7.
Gezien de verschillen tussen beide logo’s ligt verwarringsgevaar op het eerste gezicht niet voor de hand. Bij de verdere beoordeling daarvan dienen alle overige relevante omstandigheden te worden betrokken.
Van belang is dat  [gedaagden] het logo alleen gebruiken voor hun bezorgservice  en niet voor het restaurant aan de [adres 1] . Anders dan Pizzabakkers aanvankelijk veronderstelden is de zaak aan het [adres 2] , waar het logo van [tekst] door de etalage te zien is, niet als restaurant in bedrijf. Het logo staat wel op de eigen website van [gedaagden] en is (ook) te zien als pizza’s van [gedaagden] worden besteld via de website Thuisbezorgd.nl. Pizzabakkers hebben daarentegen alleen restaurants, weliswaar met afhaalmogelijkheid, maar geen bezorgservice.
Verder is niet in geschil dat [gedaagden] hun logo al gebruiken sinds 2014 en dat Pizzabakkers geen bescheiden heeft overgelegd dat er sindsdien bij consumenten verwarring over de producten zelf, of over de herkomst van de producten van beide ondernemingen is opgetreden. Weliswaar is voor verwarringsgevaar niet vereist dat daadwerkelijke verwarring al is opgetreden, maar de omstandigheid dat daarvan nog in het geheel niet is gebleken, terwijl beide logo’s al drie jaar naast elkaar worden gehanteerd, is wel een indicatie voor het ontbreken van dergelijk gevaar.
Alles afwegende wordt voorshands geoordeeld dat, mede gezien de beperkte overeenstemming tussen beide logo’s, direct of indirect verwarringsgevaar in de gegeven omstandigheden niet aan de orde is. Hierop strandt de vordering van Pizzabakkers voor zover gebaseerd op artikel 2:20 lid 1 onder b BVIE.
4.8.
Met betrekking tot de vordering gestoeld op artikel 2:20 lid 1 onder c BVIE wordt overwogen, anders dan [gedaagden] heeft bepleit, dat dit, hoewel de tekst anders zou doen vermoeden, ook ziet op merkinbreuk bij soortgelijke waren. (HvJ EG 9 januari 2003, ECLI:EU:2003:9, Davidoff/Godfkid). Deze vordering stuit echter af op de omstandigheid dat Pizzabakkers tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door [gedaagden] , onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar logo binnen het Beneluxgebied als een bekend merk moet worden gekwalificeerd. Daarnaast heeft Pizzabakkers wel gesteld, maar niet met nadere gegevens onderbouwd dat [gedaagden] door gebruikmaking van hun logo ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Ook het beroep op artikel 2:20 lid 1 d BVIE slaagt daarom niet.
4.9.
Pizzabakkers hebben behalve op het merkenrecht hun vorderingen gebaseerd op hun auteursrecht op het logo. Niet in geschil is dat het logo op zich als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Voorshands wordt echter geoordeeld dat [tekst] door gebruikmaking van haar eigen logo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Pizzabakkers, aangezien slechts beperkte elementen van beide logo’s op elkaar lijken en de ‘totaalindruk’, in auteursrechtelijke zin, van beide logo’s daartoe te verschillend is, ook als daarbij wordt betrokken dat Pizzabakkers hun logo ook in horizontale vorm gebruiken. De visuele verschillen tussen beide logo’s, zoals beschreven bij 4.6, zijn daarvoor redengevend.
4.10.
Dat om andere redenen dan de hiervoor reeds besprokene sprake zou zijn van enig onrechtmatig handelen of van ongeoorloofde mededinging van [gedaagden] jegens Pizzabakkers heeft Pizzabakkers onvoldoende aannemelijk gemaakt en niet nader onderbouwd.
4.11.
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Pizzabakkers worden afgewezen, met veroordeling van Pizzabakkers, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding. Aangezien het hier gaat om een zaak betreffende intellectuele eigendomsrechten zullen, met toepassing van artikel 1019h Rv, de proceskosten worden toegewezen overeenkomstig het door [gedaagden] (als productie 12) in het geding gebrachte overzicht, nu deze kosten redelijk en evenredig voorkomen.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
weigert de gevraagde voorzieningen;
5.2.
veroordeelt Pizzabakkers in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van [gedaagden] begroot op:
– € 618,-  aan griffierecht en
–  € 2.145,14 aan salaris advocaat,
vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien [tekst] deze niet binnen acht dagen na heden heeft voldaan;
5.3.
veroordeelt Pizzabakkers in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op
€ 131,- voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 68,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt;
5.4.
verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 oktober 2017.
type: MB
coll: EB