ECLI:NL:GHDHA:2017:1815
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer	: 200.178.364/01
Zaaknummer rechtbank	: C/09/415861/HA ZA 12-401
arrest van 27 juni 2017
inzake
1
[appellant] ,
wonende te [woonplaats] ,
2. [appellante] ,
wonende te [woonplaats] ,
3. Wishful Business B.V.,
gevestigd te Beverwijk,
4. [Beheer] en Management Beheer B.V.,
gevestigd te Beverwijk,
5. Fashion Gate Group B.V.,
gevestigd te Hillegom,
6. Dreamer B.V.
gevestigd te  Beverwijk,
appellanten in principaal appel,
geïntimeerden in incidenteel appel,
hierna te noemen: gezamenlijk appellanten en ieder afzonderlijk [appellant] , [appellante] , WB, [Beheer] , Fashion Gate Group en Dreamer,
advocaat: mr. G.P. Poiesz te Velsen-Noord,
tegen
1
Tommy Hilfiger Licensing LLC.,
gevestigd te New York (Verenigde Staten van Amerika),
2. Tommy Hilfiger Europe B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
3. Tommy Hilfiger Licensing B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerden in principaal appel,
appellanten in incidenteel appel,
hierna te noemen: gezamenlijk TH en ieder afzonderlijk THL en THE en THL B.V.,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.
Het verdere verloop van het geding
Bij tussenarrest van 13 december 2016 (hierna: het tussenarrest) heeft het hof TH toegelaten tot bewijslevering en [appellant 1 t/m 3] toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. Partijen hebben het hof bericht af te zien van bewijslevering en hebben vervolgens arrest gevraagd.
De verdere beoordeling van het hoger beroep
1. In r.o. 11 en 17 van het tussenarrest heeft het hof overwogen dat onvoldoende is komen vast te staan dat [appellante] betrokken was bij het faciliteren van merkinbreuk met betrekking tot de in beslag genomen kleding in Lelystad respectievelijk in Heemskerk en dat TH tot bewijslevering daarvan zal worden toegelaten. Nu TH van bewijslevering heeft afgezien, moet worden geconcludeerd dat voornoemde betrokkenheid van [appellante] bij de in beslag genomen kleding in Lelystad en Heemskerk niet is komen vast te staan. De grieven 12 tot en met 15 en 26(1), voor zover zij zien op [appellante] , slagen derhalve.
2. Voorts heeft het hof in r.o. 16 van het tussenarrest overwogen dat het proces-verbaal van 19 oktober 2011 van de deurwaarders dwingend bewijs oplevert. Het hof heeft [appellant] toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. Omdat ook [appellant] van bewijslevering heeft afgezien, moet worden uitgegaan van de juistheid van de inhoud van dit proces-verbaal. Op grond van dit proces-verbaal is aannemelijk geworden dat de op 19 oktober 2011 in een loods aan [adres] aangetroffen 348 dozen met inbreukmakende TH-kleding toebehoorden aan [appellant] . Daarbij komt dat als onweersproken vast staat dat de inbreukmakende kleding uit de loods in Heemskerk identiek is aan de kleding in de loods in Lelystad. Het hof passeert daarom het verweer van [appellant] dat de ruimte zou zijn verhuurd aan [X] . De grieven 10 tot en met 15 (voor zover zij zien op [appellant] ) falen. De grieven 1 en 2 in incidenteel appel slagen.
Bestuurdersaansprakelijkheid/persoonlijke aansprakelijkheid/groepsaansprakelijkheid
3. De grieven 33 tot en met 41 zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid van [appellant] en [appellante] . [appellant 1 t/m 3] betwist allereerst dat sprake is van merkinbreuk nu de merkrechten waren uitgeput. In dat verband voert [appellant 1 t/m 3] aan dat de kleding van de  facturen (bijvoorbeeld factuur V7 van [naam v.o.f.] en facturen V14, V31, V32, V38,V39, V40, V41, V50 en V51 van Fashion Gate B.V.) met toestemming van TH voor de eerste verhandeling in Europa zijn verkocht; het gaat derhalve om legale parallelhandel. [appellant] betwist voorts dat de inkoopfacturen I2 tot en met I10 (bijlage 2 bij het rapport) vervalst zijn. [appellant 1 t/m 3] stelt voorts dat op een bestuurder eerst aansprakelijkheid rust indien hem een persoonlijk ernstig verwijt valt te maken. Op basis van de omstandigheden van het geval moet volgens [appellant 1 t/m 3] sprake zijn van feitelijke handelingen die persoonlijk door de bestuurder moeten zijn verricht waarbij hem ook zelf een ernstig verwijt moet worden gemaakt. [appellant] betwist dat hij zelf heeft gehandeld. Uit de e-mails van [naam 1] , [naam 2] en [naam 3] (die hij niet zelf heeft geschreven) mag dat niet worden afgeleid. Ter gelegenheid van het pleidooi is voorts nog aangevoerd dat [appellante] niet zelf een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt nu zij ontkent op de hoogte te zijn geweest van merkinbreuk en zij er zo goed als mogelijk toezicht op heeft gehouden dat merkinbreuk werd voorkomen.
4. Aan de orde is de vraag of [appellant] en [appellante] persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gehouden voor hun handelen namens de vennootschappen.
Met betrekking tot [appellant] heeft de rechtbank (in r.o. 2.33) overwogen dat sprake is van merkinbreuk door Fashion Gate B.V., [Trading] B.V. en Fashion Logistics omdat de facturen van deze vennootschappen zien op kleding voorzien van TH-tekens die niet met toestemming van THL in Europa op de markt zijn gebracht.
Ter onderbouwing van haar standpunt dat er geen toestemming van THL was, heeft TH gewezen op de volgende feiten en omstandigheden:
i) de kleding werd verkocht voor prijzen die vele malen lager waren dan de whole sale prijzen die TH hanteert;
ii) de e-mailberichten van [naam 1] , [naam 2] en [naam 3] , waarin wordt gesproken over “buy cheap”, “back door” en “achterdeurs”;
iii) in tegenstelling tot deze informatie die [appellant] had, liet hij op facturen verklaren dat de goederen origineel zouden zijn;
iv) na 2006 heeft TH geen zaken meer gedaan met [appellant 1 t/m 3] of aan haar gelieerde vennootschappen;
v) de inkoopfacturen I2 t/m I10 (bijlage 2 bij het rapport) zijn vervalst omdat deze niet in de administratie van TH zijn teruggevonden.
De betwisting van deze door TH ingenomen stellingen is volgens de rechtbank door [appellant 1 t/m 3] onvoldoende gemotiveerd. Ook in hoger beroep heeft [appellant 1 t/m 3] geen enkele onderbouwing gegeven van haar stelling dat de kleding (genoemd in factuur V7 van [naam v.o.f.] en facturen V14, V31, V32, V38,V39, V40, V41, V50 en V51 van Fashion Gate B.V.) wel met toestemming van TH op de markt is gebracht. Aan het bewijsaanbod van [appellant] komt het hof  bij deze stand van zaken niet toe.
5. Voorts heeft [appellant] onvoldoende gemotiveerd betwist dat de facturen I2 t/m I10 zijn vervalst. TH had ter onderbouwing van haar stelling bij akte van 27 november 2013 onder meer aangevoerd dat geen van de facturen in de administratie van TH is teruggevonden en dat de nummers (zoals factuurnummers, accountnummers, delivery nummers, sales order nummers en customer VAT nummer) en afnemers niet bij TH bekend zijn. Voorts heeft TH er op gewezen dat de facturen afwijken van de originele facturen nu er vlakken ongebruikt zijn gelaten, er geen consistentie is met hoofdletters en kleine letters, de kleuromschrijving niet consistent is en de style numbers willekeurig en niet volgens het systeem van TH zijn ingevuld. Naar het oordeel van het hof heeft TH daarmee voldoende aannemelijk gemaakt dat de facturen I2 t/m I10 vervalst zijn en het had op de weg van [appellant] , op wie de bewijslast rust ten aanzien van de gestelde uitputting, gelegen om nadere feiten en omstandigheden aan te voeren die dat anders zouden kunnen maken. Nu [appellant] dit heeft nagelaten, gaat het hof ervan uit dat het geen originele facturen betreft.
6. [appellant] heeft voorts met betrekking tot de hiervoor onder (ii) genoemde e-mails aangevoerd dat hij geen invloed heeft op derden die hem TH-kleding aanbieden en dat het (in het geval van [naam 2] en [naam 3] ) gaat om een niet aanvaard aanbod. In ieder geval volgt uit de e-mails niet dat [appellant] zelf heeft gehandeld.
7. De mail van [naam 1] aan [appellant] bevat de volgende tekst:
“Hello [appellant] , (…) Please let me know what is left on the Tommy Hilfiger stock. I have a customer from Korea. (…) He prefer to buy “cheap” (I know everybody wants this – but you know what I mean).”
In de mail van [naam 2] aan “ [[naam medewerker] Fashiongate] ” staat:
“I showed [appellant] representative samples in Warsaw of the Tommy stock and made it clear to him at the time that the labels were slightly snipped as per the samples he saw. It’s not my nature to hide any aspect of the garment condition and I made it perfectly clear to [appellant] that the stock was ‘back door’ from a licensed Tommy Hilfiger factory and that the labels were treated in this way to prevent illegal store returns. (…)”
[naam 3] heeft bij mail van 8 maart 2010 geschreven:
“Beste [appellant] ,
Toen ik bij je was had jij mij gevraagd of ik achterdeurs Tommy kon verkopen. (…)”
Op dezelfde dag heeft [appellant] als volgt gereageerd:
“(…) [[naam medewerker] Fashiongate] gaat jouw volgende week een mail versturen met de foto’s van de spullen die geleverd zouden kunnen worden.(achterdeur) (…)”
8. Met TH is het hof van oordeel dat indien de inhoud van de e-mails van [naam 1] , [naam 2] en [naam 3] in onderlinge samenhang wordt beschouwd, niet geloofwaardig is dat ‘zomaar’ van verschillende kanten inbreukmakende TH-kleding aan [appellant] werd aangeboden. Ook [appellant] zelf spreekt in zijn mail over ‘achterdeur’ hetgeen impliceert dat het gaat om kleding die via de achterdeur van de fabriek en derhalve zonder toestemming van TH op de markt wordt gebracht. [appellant] heeft nog aangevoerd dat onder “backdoor” moet worden verstaan “parallel handel” maar [appellant] heeft onvoldoende onderbouwd dat daarvan sprake was.
9. Uit de voorgaande feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang bezien volgt dat [appellant] wist althans moet hebben begrepen dat hij heeft gehandeld in TH-kleding die zonder toestemming van TH op de markt is gebracht. [appellant] heeft bij het verhandelen van de inbreukmakende TH-kleding weliswaar gebruik gemaakt van verschillende vennootschappen maar uit hetgeen het hof reeds in het tussenarrest onder 9. en 16. en in dit arrest onder 2. heeft overwogen omtrent de betrokkenheid van [appellant] bij de aangetroffen kleding in Lelystad en Heemskerk volgt dat hij zich steeds persoonlijk heeft bezig gehouden met het verhandelen van kleding voorzien van TH-tekens, die niet met toestemming van TH op de markt is gebracht. Het gebruik van de wisselende vennootschappen vond daarbij – zo is niet weersproken – vrij willekeurig plaats. Aldus heeft [appellant] naar het oordeel van het hof met zijn handelen zelfstandig inbreuk gepleegd op de merkrechten van TH en kan hij voor de daaruit voortvloeiende schade van TH persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Bij beoordeling van de vraag of [appellant] op grond van art. 6:166 BW hoofdelijk aansprakelijk kan worden gehouden, heeft TH gelet op voornoemd oordeel geen belang meer nu dit geen ander dictum tot gevolg kan hebben.
10. Vervolgens moet worden beoordeeld of [appellante] in persoon, als bestuurder of op grond van art. 6:166 BW aansprakelijk kan worden gehouden. De incidentele grief 4 richt zich tegen afwijzing van de op art. 6:166 BW gebaseerde vorderingen. Het betreft dan (gelet op het overwogene onder 1 van dit arrest) uitsluitend nog de (persoonlijke) betrokkenheid van [appellante] bij het handelen van WB en de vraag of zij heeft geweten of heeft moeten begrijpen dat WB inbreuk maakte op de merkrechten van TH alsmede de vraag of zij heeft gehandeld in een ‘groep’. TH heeft in dit verband aangevoerd dat als gevolg van eerdere procedures tegen haar echtgenoot [appellante] op de hoogte had moeten zijn van het inbreukmakend karakter van dergelijk handelen. Voorts heeft TH er op gewezen dat de facturen V23 tot en met V37 in Beverwijk zijn aangetroffen, in de computer onder het tabblad “ [appellante] ”. TH stelt dat de facturen dus door [appellante] moeten zijn opgemaakt en vervolgens zijn opgeslagen onder haar eigen tabblad. Tot slot heeft TH, onder verwijzing naar de bij pleidooi ingebrachte producties 14 en 15, aangevoerd dat vele betalingen en verrekeningen plaatsvonden tussen (de vennootschappen van) [appellant] en [appellante] zodat daaruit moet worden geconcludeerd dat [appellante] op de hoogte is geweest van het inbreukmakende handelen. [appellante] heeft betwist dat zij op de hoogte was van de merkinbreuk en heeft aangevoerd dat bij haar verschillende medewerkers werkten, waaronder de heer [naam 4] . Zij heeft niet toegestaan dat bewust inbreuk werd gemaakt op het merk van TH en handelde voornamelijk in kleding van het merk Diesel.
11. Het hof acht de door TH aangevoerde omstandigheden onvoldoende om tot aansprakelijkheid van [appellante] te concluderen. Met name blijkt uit deze omstandigheden onvoldoende de eigen betrokkenheid (het feitelijk handelen of nalaten) van [appellante] bij het faciliteren van merkinbreuk door WB en evenmin kan daaruit worden afgeleid dat haar als (indirect) bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Daarbij komt dat [appellante] noch bij de proefaankoop noch bij de in beslag genomen kleding in Alkmaar aanwezig was. Ook voor een bewust gezamenlijk optreden van [appellant] en [appellante] als bedoeld in art. 6:166 BW acht het hof de geschetste omstandigheden niet toereikend. Gesteld noch gebleken is welke bijdrage [appellante] persoonlijk heeft geleverd. Overigens lijkt het onwaarschijnlijk dat [appellante] op het in de computer aangetroffen tabblad haar eigen voornaam verkeerd zou schrijven.
12. De grieven 38 tot en met 41 slagen. Grief 4 in incidenteel appel die was gericht tegen de afwijzing van de hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van art. 6:166 BW faalt.
13. De grieven 42 tot en met 47 van [appellant 1 t/m 3] bouwen op de voorgaande grieven voort en falen voor zover zij [appellant] betreffen. In de enkele stelling van [appellant] in nummer 116 van de memorie van grieven dat hij de administratie van hemzelf en zijn vennootschappen niet meer in zijn bezit heeft, ziet het hof geen reden de verplichting tot het geven van inzage, die beperkt is tot het verlenen (toestaan) van inzage in beslagen (dus aanwezige) bescheiden en bestanden, op te heffen. Voor wat betreft [appellante] slagen voornoemde grieven.
Het bewijsaanbod van [appellant 1 t/m 3] dient als niet terzake dienende – nu geen feiten zijn gesteld die, indien bewezen, tot andere oordelen aanleiding geven - te worden gepasseerd.
14. Uit het voorgaande volgt dat de grieven 12 tot en met 15 en de grieven 38 tot en 47 van [appellant 1 t/m 3] in het principaal appel, voor zover zij zien op [appellante] , slagen en dat de grieven van [appellant 1 t/m 3] voor het overige falen. De grieven 1 en 2 van TH in het incidenteel appel slagen en zoals het hof reeds in r.o. 22 van het tussenarrest had overwogen, slaagt ook de vijfde grief in het incidenteel appel. Grief 4 in incidenteel appel faalt. Bij bespreking van grief 3 in het incidenteel appel heeft TH geen belang. Het bestreden eindvonnis zal, voor zover de bevelen, geboden en veroordelingen betrekking hebben op [appellante] worden vernietigd. Opnieuw rechtdoende zal het hof deze vorderingen voor zover gericht tegen [appellante] afwijzen. Ook de veroordeling in de proceskosten van [appellante] in eerste aanleg kan niet in stand blijven. De vermeerderde eis van TH zal (met uitzondering van de verhoging van het maximum van de dwangsom) worden afgewezen. De vordering tot hoofdelijke veroordeling tot betaling van schadevergoeding zal eveneens worden afgewezen. Voor het overige zal het vonnis worden bekrachtigd.
15. [appellant] en WB zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten van het hoger beroep (in zowel het principaal als het incidenteel appel) worden veroordeeld. TH heeft de proceskosten in hoger beroep op de voet van art. 1019h Rv begroot op € 34.682,40. De hoogte van de kosten is door [appellant 1 t/m 3] gemotiveerd betwist. Het hof zal de kosten in hoger beroep van zowel het principaal als het incidenteel appel, ook gelet op de door het hof gehanteerde en sinds 1 april 2017 geldende indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven, inclusief griffierecht en kosten, begroten op een bedrag van € 25.000,-, het maximale indicatietarief voor een niet eenvoudige bodemzaak, waarbij het hof in aanmerking neemt dat 85% van de kosten kan worden toegerekend aan de procedure tegen [appellant] en WB en voorts dat TH heeft aangeven dat 4/5 van de kosten betrekking heeft op het intellectuele eigendomsdeel. Voor het deel dat betrekking heeft op onrechtmatige daad (1/5) geldt het liquidatietarief. Deze kosten worden begroot op € 142,20 (1/5 x € 711) aan griffierecht en op € 536,40 (1/5 x 3 punten (maximum tarief II) x € 894) aan advocaatkosten. De totale kosten aan de zijde van TH worden derhalve begroot op € 17.000 (4/5 x 25.000 x 85 %) +  € 576,81 (678,60 x 85%) = € 17.576,81.
16. De kosten van [appellante] in hoger beroep, die door TH zullen moeten worden gedragen, zullen ook volgens voornoemde maatstaven worden berekend. Dat betekent dat de kosten in hoger beroep worden begroot op € 3.000 (4/5 van € 25.000,- x 15%) voor het IE-deel en op € 101,79 ( (142,20 + 536,40) x 15%) voor het deel dat betrekking heeft op onrechtmatige daad. De kosten in eerste aanleg van [appellante] worden, aangezien tegen de omvang en de wijze van berekenen in r.o. 2.59 van het eindvonnis geen grief is gericht, begroot op 1/3 van € 33.128,84 = € 11.042,95.
17. Het voorgaande betekent ook dat de proceskostenveroordeling in eerste aanleg ten aanzien van [appellant] en WB niet in stand kan blijven. Opnieuw rechtdoende zal het hof de kosten in eerste aanleg aan de zijde van TH begroten op 2/3 van € 33.128,84 = € 22.085,89.
18. Gesteld noch gebleken is dat TH ten aanzien van [Beheer] , Fashion Gate Group en Dreamer extra kosten heeft moeten maken zodat deze zullen worden begroot op nihil.
Beslissing
In principaal en incidenteel appel
Het hof:
- verklaart [Beheer] , Fashion Gate Group en Dreamer niet-ontvankelijk in het ingestelde hoger beroep van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 4 februari 2015;
- veroordeelt [Beheer] , Fashion Gate Group en Dreamer in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van TH begroot op nihil;
- vernietigt het tussen [appellant 1 t/m 3] en TH gewezen vonnis van 4 februari 2015 voor zover de bevelen, geboden en veroordelingen (inclusief de proceskostenveroordeling) betrekking hebben op [appellante] , en voor zover daarin een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 50.000,- is bepaald;
- vernietigt de proceskostenveroordeling ten aanzien van [appellant] en WB;
en
in zoverre opnieuw rechtdoende
:
- wijst af de vorderingen van TH voor zover zij betrekking hebben op [appellante] ;
- veroordeelt TH in de kosten van het geding in eerste aanleg van [appellante] tot op 4 februari 2015 aan de zijde van [appellante] begroot op € 11.042,95;
- veroordeelt [appellant] en WB, hoofdelijk, in de kosten van het geding in eerste aanleg van TH tot op 4 februari 2015 aan de zijde van TH begroot op € 22.085,89;
- bepaalt dat na de betekening van dit arrest een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 250.000,- voor [appellant] en WB, ieder afzonderlijk, (inclusief de voor de betekening van dit arrest reeds verbeurde dwangsommen) zal gelden;
- bekrachtigt de bestreden vonnissen voor het overige;
- veroordeelt [appellant] en WB hoofdelijk in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van TH tot op heden begroot op € 17.576,81;
- veroordeelt TH in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van [appellante] tot op heden begroot op € 3.101,79;
- verklaart dit arrest voor wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. M.P.J. Ruijpers, A.D. Kiers-Becking en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 juni 2017 in aanwezigheid van de griffier.