ECLI:NL:GHAMS:2017:2036
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team I IE
zaaknummer: 200.155.934/01
zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam: C/13/545108/ HA ZA 13-727
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 30 mei 2017
inzake
1
[appellante] ,
wonend te [woonplaats] ,
2.
[appellant]
,
wonend te [woonplaats] ,
appellanten,
advocaat: mr. J.N. Heeringa te Amsterdam
tegen
de rechtspersoon naar vreemd recht
STUDIO 100 N.V.
,
gevestigd te Schelle, België,
geïntimeerde,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam
1
Het geding in hoger beroep
Partijen worden hierna [appellanten] en Studio 100 genoemd.
[appellanten] zijn bij dagvaarding van 3 september 2014 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 4 juni 2014 (zoals aangevuld bij vonnis van 23 juli 2014) onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen Studio 100 als eiseres en [appellanten] als gedaagden.
Partijen hebben daarnaast de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven, met producties;
- memorie van antwoord, met producties.
Partijen hebben hun zaak ter zitting van het hof van 8 oktober 2015 doen bepleiten, [appellanten] door mr. [NAAM]100 door mr. N.W. Mulder, advocaat [NAAM], ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Van beide zijden zijn bij die gelegenheid nadere producties in het geding gebracht.
Ten slotte is arrest gevraagd.
[appellanten] hebben geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en de vordering van Studio 100 alsnog geheel zal afwijzen, met - uitvoerbaar bij voorraad - beslissing over de proceskosten.
Studio 100 heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met - uitvoerbaar bij voorraad - beslissing over de proceskosten.
Partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.
2
Feiten
De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 de vaststaande feiten vermeld die zij bij de beoordeling van de onderhavige zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. Deze worden in rechtsoverweging 3.1 weergegeven, echter zonder het in het vonnis opgenomen fotomateriaal.
3
Beoordeling
3.1. (
i) Studio 100 is een onderneming die actief is in de televisie-, film- en theaterindustrie. Zij exploiteert onder meer de
characters
(verder ook: personages) Kabouter Plop en zijn vrienden en Piet Piraat en zijn vrienden. Een televisieprogramma met Kabouter Plop wordt uitgezonden sinds 1998, een televisieprogramma met Piet Piraat sinds december 2001. In het televisieprogramma Kabouter Plop staan de kabouters Plop, Kwebbel, Lui en Klus centraal. Deze kabouters hebben de navolgende kenmerken:
- zij dragen in de verschillende afleveringen steeds dezelfde kleding,
- de kleding kenmerkt zich door het gebruik van primaire kleuren,
- zij dragen een muts met hangoren, bellen en een afbeelding,
- zij hebben een lange neus met een rood puntje,
- de mannelijke kabouters hebben een ringbaard in verschillende kleuren,
- twee mannelijke kabouters dragen een rond brilletje,
- de vrouwelijke kabouter draagt een schort, heeft twee vlechten met strikken en een
wijde rok.
In het televisieprogramma Piet Piraat staan Piet Piraat, Berend Brokkenpap, Steven Stil en een vrouwelijke piraat, Stien Struis, centraal. Zij hebben de navolgende kenmerken:
- Piet Piraat draagt een rode lange jas met gouden accenten, een gouden bef, een
zwarte hoed met daarop de letter “P” en zwarte laarzen met grote kappen,
- Stien Struis heeft een gezet figuur, blonde krullen, een rood kapje, een gele blouse met een bruin vestje, een broek die onderaan poft en zwarte schoenen met een gesp.
(ii) [appellanten] organiseren kindershows. Bij die shows voeren zij onder meer de Vrolijke Kabouters op, alsmede Pret Piraat met een vriendin. In de shows met de Vrolijke Kabouters worden twee of vier kabouters opgevoerd. In de shows waarin vier Vrolijke Kabouters optreden, worden twee van die kabouters vertolkt door andere personen dan [appellante] en [appellant] .
De kabouters hebben de navolgende kenmerken:
- zij dragen kleding die zich kenmerkt door het gebruik van primaire kleuren,
- zij dragen een muts met hangoren en een afbeelding, soms met bellen,
- zij hebben een lange neus met een rood puntje,
- de mannelijke kabouters hebben een ringbaard en een rond brilletje,
- de vrouwelijke kabouter draagt een schort, heeft twee vlechten met strikken en een
wijde rok,
Pret Piraat en diens vriendin hebben de navolgende kenmerken:
- Pret Piraat draagt een rode lange jas met gouden accenten, en witte bef, een zwarte
hoed met daarop de letter “P” en zwarte laarzen,
- de vrouwelijke piraat heeft blonde krullen, een rood kapje, een gele blouse met een
bruin vestje, een broek die onderaan poft en zwarte schoenen.
(iii) De gewone commanditaire vennootschap [A] te [vestigingsplaats] , België, en de gewone commanditaire vennootschap [B] te [vestigingsplaats] , België zijn merkhouders van het woordmerk KABOUTER PLOP, dat op 14 augustus 1997 onder nummer 0615285 is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, thans genaamd en in dit vonnis verder te noemen Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het depot is gedaan voor onder meer klassen 35, 38 en 41 (waaronder publiciteit en promotie, organisatie en uitvoering van voorstellingen, organiseren van sportieve evenementen en verhuur van toneeldecors).
Studio 100 is exclusief licentieneemster van dit woordmerk en op grond van een procesvolmacht bevoegd de rechten op dit woordmerk te handhaven.
(iv) Studio 100 is merkhouder van het woordmerk PIET PIRAAT dat op 23 november 2001 onder nummer 0708746 is gedeponeerd bij het BBIE, voor onder meer klasse 35, 38 en 41.
( v) Op 23 maart 2005 hebben [appellanten] het woordmerk PRET PIRAAT gedeponeerd bij het BBIE, onder nummer 774219, voor de klassen 35, 38 en 41.
(vi) Bij brief van 8 april 2005 heeft Studio 100 [appellanten] aangeschreven. Zij schrijft daarin onder meer:
Uw organisatie maakt inbreuk op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van de makers van Piet Piraat en bovendien levert deze organisatie ook een aanzienlijke schade op voor Studio 100.(…)Studio 100 stelt u dan ook verantwoordelijk voor de al veroorzaakte en nog te veroorzaken schade. Daarom verzoekt Studio 100 u – en indien nodig sommeert zij u – om vóór donderdag 14 april 2005 schriftelijk en per fax (…) te bevestigen dat u met onmiddellijke ingang:• het optreden van look-a-likes van Piet Piraat of andere gelinkte figuren in de toekomst zult (doen) afgelasten;
(…)
Indien u aan de hierboven vermelde sommaties niet, niet tijdig of niet volledig gehoor mocht geven, behoudt Studio 100 zich het recht voor om zonder bijkomende aankondiging juridische maatregelen te treffen.
[appellanten] hebben bij brief van 12 april 2005 gereageerd. Zij laten in die brief kort gezegd weten van mening te zijn dat van een inbreuk geen sprake is en dat zij het verzoek van Studio 100 niet zullen inwilligen.                                                               (vii) Op 27 april 2012 en 13 augustus 2012 heeft Studio 100 [appellanten] nogmaals aangeschreven. Ook in deze brieven beroept Studio 100 zich op haar auteursrechten en merkenrechten ten aanzien van PIET PIRAAT en – nu ook – KABOUTER PLOP. Studio 100 verzoekt [appellanten] in deze brieven hun optredens aan te passen. Studio 100 laat daarbij weten gerechtelijke stappen te zullen nemen als aan het verzoek niet voldaan wordt. Op 11 juni 2013 zijn [appellanten] door Studio 100 gedagvaard.                                                                                                                (viii) Op 29 juli 2013 hebben [appellanten] op eigen initiatief een onthoudingsverklaring getekend waarin zij verklaren het gebruik te staken van de tot op dat moment door hen gebruikte kaboutermuts, piratenhoed met de letter “P” en naam PRET PIRAAT. Bij optredens nadien hebben [appellanten] voor de kabouters een muts gebruikt die naar één zijkant hangt en voor de piraat een piratenhoed met een vogelembleem gebruikt.
3.2.
Studio 100 vordert in dit geding, kort samengevat, een verbod aan [appellanten] om inbreuk te maken op auteursrechten met betrekking tot Kabouter Plop en zijn vrienden en Piet Piraat en zijn vrienden en om inbreuk te maken op de merkrechten op de woordmerken KABOUTER PLOP en PIET PIRAAT en heeft daarnaast nog een aantal (neven) vorderingen ingesteld.
De rechtbank heeft de vorderingen van Studio 100 voor het merendeel toegewezen. Zij heeft daartoe, zakelijk samengevat, overwogen dat bedoelde personages auteursrechtelijke bescherming genieten, dat [appellanten] op de desbetreffende auteursrechten van Studio 100 inbreuk hebben gemaakt en voorts dat het merk PRET PIRAAT te kwader trouw is gedeponeerd en [appellanten] door het gebruik daarvan inbreuk maken op het merkrecht PIET PIRAAT van Studio !00.
Tegen de aldus gemotiveerde beslissing komen [appellanten] in hoger beroep met acht grieven op.
3.3.
Het hof verwerpt het betoog van [appellanten] dat Studio 100 haar rechten om tegen de inbreuk op litigieuze auteursrechten en merkenrechten op te treden heeft verwerkt. De omstandigheid dat Studio 100 - nadat zij in 2001 met [appellanten] had gecorrespondeerd omtrent (merk) inbreuk, zich in 2002 had gewend tot de samenwerkingspartner van [appellanten] met een sommatie om inbreuk op het auteursrecht op het personage Kabouter Plop te staken, in 2005 had gecorrespondeerd met [appellanten] over inbreuk op het auteursrecht op het personage Piet Piraat en het woordmerk op die naam - [appellanten] eerst op 27 april 2012 (wederom) heeft aangeschreven met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht op de door haar geëxploiteerde personages en daarna rechtsmaatregelen ter zake van de diverse inbreuken is gaan nemen, rechtvaardigt, ook in het licht van de inhoud van de in de periode 2001-2005 gevoerde correspondentie, niet het honoreren van een zodanig beroep. In dit verband is van betekenis dat in de inhoud van de brieven die [appellanten] in reactie op brieven van Studio 100 hebben geschreven geen enkele indicatie is gelegen dat [appellanten] er op grond van mededelingen van Studio 100 vanuit gingen dat deze laatste geen verdere juridische stappen zou ondernemen. Aangenomen moet worden dat het tijdsverloop het gevolg is geweest van het feit dat voor Studio 100 niet duidelijk was of zij de door haar als inbreuk makend ervaren gedragingen van [appellanten] met succes in rechte zou kunnen bestrijden. Dat hierdoor bij [appellante] het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat Studio 100 geen nadere actie zou ondernemen dan wel [appellanten] daardoor in hun positie onredelijk zijn benadeeld is door [appellanten] onvoldoende feitelijk toegelicht.  De eerste grief van [appellanten] faalt derhalve.
3.4.1.
De tweede grief van [appellanten] is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de personages Kabouter Plop en vrienden en Piet Piraat en vrienden voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Het hof zal deze vraag beantwoorden voor zover het de hoofdpersonages betreft die door [appellanten] (door hun vertolking van soortgelijke personages) zouden zijn nagebootst, te weten Kabouter Plop en Kwebbel en Piet Piraat en Stien Struis. Voor de overige personages geldt, dat zij als entourage van de hoofdpersonages worden gebruikt zodat zij voor de in dit geding te beantwoorden vragen geen zelfstandige betekenis hebben.
3.4.2.
Met betrekking tot het eerste koppel (kabouter Plop en Kwebbel) moet deze vraag in positieve zin worden beantwoord. In dit verband is van belang dat de schepping die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt met name de uiterlijke verschijningsvorm van het personage betreft. Deze is wat de door Studio 100 bedachte kabouter en zijn vrouwelijke metgezel betreft inderdaad zo afwijkend van de (indertijd) gebruikelijke verschijningsvorm van dergelijke figuren dat deze als eigen intellectuele schepping van de bedenker kan worden aangemerkt. Het hof wijst in dit verband naar de atypische elementen van het uiterlijk van het desbetreffende kabouterpaar: met betrekking tot Kabouter Plop onder meer de ringbaard en afwezigheid van een snor, de vorm van de muts (hangoren met belletjes in plaats van de klassieke puntmuts), de lange neus met een rood puntje en het ronde metalen ‘ziekenfonds’ brilletje en met betrekking tot Kwebbel de twee blonde vlechten met strikken, dit alles in combinatie met de karakteristieke contrasterende primaire kleuren van de kleding van beide kabouters (zie ook hierboven onder 3.1 sub i).
3.4.3.
Het voorgaande geldt niet voor het tweede koppel.
Het uiterlijk van Piet Piraat is daarvoor niet uitzonderlijk genoeg, de verschijningsvorm is in het licht van eerdere beeltenissen/verschijningsvormen van piraten (en aanverwante personages) te banaal om aan de werktoets te voldoen. Het is (en was vóór de introductie van bedoeld personage) immers niet ongebruikelijk dat piraten een kostuum dragen dat gebaseerd is op een klassiek 17e -eeuws kapiteinsuniform. Daarbij horen een grote hoed, hoge zwarte laarzen en een lange jas. Rood is in dat verband een gebruikelijke kleur, net als gouden accenten. De enkele P maakt een en ander niet voldoende anders en eigen.
De uitmonstering van Stien komt overeen met de gebruikelijke wijze van portrettering van een jonge herbergierster uit ongeveer dezelfde periode. Dat geldt zowel voor de haardracht als voor de kleding. De enkele pofbroek maakt het geheel niet zodanig ongewoon dat dit als eigen, creatieve schepping kan worden aangemerkt.
Dit is niet anders als het uiterlijk van de personages Piet Piraat en Stien Struis tezamen wordt beschouwd; ook hun gezamenlijke verschijning  is niet zodanig creatief en oorspronkelijk dat daaraan auteursrechtelijke bescherming kan worden toegekend..
3.5.
Grief 3 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat [appellanten] inbreuk maken op auteursrechten van Studio 100. Waar het betreft de hiervoor aangenomen auteursrechten op de personages Kabouter Plop en Kwebbel komt ook het hof tot de slotsom dat [appellanten] met hun Vrolijke Kabouters daarop inbreuk maken. Hoewel er in de details verschillen zijn is de totaalindruk (ook indien de gewijzigde muts in aanmerking wordt genomen), zodanig gelijkend dat de Vrolijke Kabouters qua uiterlijke verschijningsvorm als nabootsing van Kabouter Plop en Kwebbel moeten worden aangemerkt.
3.6.
Met betrekking tot Piet Piraat en Stien is het hof, anders dan de rechtbank, tot de slotsom gekomen dat op de verschijningsvorm van die personages geen auteursrecht rust. Het stond [appellanten] derhalve vrij een piraat te exploiteren met een verschijningsvorm gelijkend op die van Piet Piraat mits daarbij niet onnodig werd aangeleund tegen en verwarring werd gesticht met het desbetreffende personage van Studio 100. Het hof is van oordeel dat van een relevant verwarringsgevaar als louter (het uiterlijk van) de mannelijke piraten in ogenschouw wordt genomen niet kan worden gesproken; het uiterlijk van Piet Piraat is daarvoor, zoals hiervoor toegelicht, te weinig onderscheidend.
Dit ligt echter anders waar het de (niet gangbare) combinatie van een mannelijke piraat en zijn blonde met rode muts getooide vriendin betreft. Tezamen beschouwd vertonen ‘Pret Piraat’ en zijn vriendin een zodanige gelijkenis met Piet Piraat en Stien Struis dat voor de hand ligt dat eerstbedoelden door het publiek worden aangezien voor de door Studio 100 gecreëerde personages (en dat [appellanten] zich dat ook bewust waren, zodat sprake is van aanleunen), althans dat hun uiterlijk bij het relevante publiek verwarring veroorzaakt, zonder dat de combinatie van elementen die die gelijkenis bepalen voor het uitbeelden van een piraat en zijn vriendin nodig zijn. Het hof wijst in dit verband met name naar de hierboven (3.1 sub i en ii) opgesomde uiterlijke kenmerken van Stien Struis en de vriendin van ‘Pret Piraat’ (waaraan het ruitenpatroon van de broek nog kan worden toegevoegd) bezien in samenhang met het uiterlijk van beide mannelijke piraten (lange rode jas en zwarte hoed met een hoofdletter of embleem).
3.7.
De vierde en vijfde grief hebben betrekking, kort gezegd, op de door Studio 100 ingeroepen en door de rechtbank gehonoreerde bescherming van haar merkrecht PIET PIRAAT. [appellanten] voeren in dit verband aan dat zij het teken PRET PIRAAT sinds 2001 gebruiken en dat het personage met die naam reeds bestond voordat Studio 100 het personage Piet Piraat introduceerde en vervolgens het merk PIET PIRAAT deponeerde. Volgens [appellanten] is er gelet hierop noch sprake van inbreuk door gebruik van het teken PRET PIRAAT noch van een depot te kwader trouw van het woordmerk PRET PIRAAT. Daar komt bij dat [appellanten] een onthoudingsverklaring hebben ondertekend betreffende het gebruik van het teken PRET PIRAAT, zodat Studio 100 geen belang heeft bij haar vordering die er toe strekt hen dit gebruik te verbieden.
Deze grieven falen. Het hof sluit zich wat de motivering met betrekking tot het inbreuk makend karakter van het gebruik door [appellanten] van het teken PRET PIRAAT en de nietigheid van het desbetreffende door [appellanten] gedeponeerde merk aan bij hetgeen de rechtbank te dien aanzien heeft overwogen (vgl. rov. 4.8 tot en met 4.12 van het bestreden vonnis). [appellanten] betwisten niet dat het televisieprogramma rond Piet Piraat al sinds december 2001 ook in Nederland wordt uitgezonden en voeren ook in hoger beroep geen feitelijke stellingen aan die hun standpunt dat sprake zou zijn van (voor)voorgebruik van het teken PRET PIRAAT op enigerlei wijze onderbouwen.
Met betrekking tot de door [appellanten] ondertekende onthoudingsverklaring geldt dat deze eerst hangende het geding (in het kader van de gevorderde provisionele voorziening in eerste aanleg) is afgegeven en dat deze het belang van Studio 100 c.s. bij de vaststelling dat het gebruik van PRET PIRAAT inbreuk makend is onverlet laat, temeer nu deze blijkens de bewoordingen daarvan slechts geldt “tot het moment dat hierover (het inbreuk makend karakter van het teken PRET PIRAAT: hof) een onherroepelijk rechterlijk oordeel is gegeven”.
3.8.
Grief 6 is gericht tegen onderdeel 5.4 van het dictum (de veroordeling tot het verstrekken van een door een onafhankelijke accountant gecontroleerd en gewaarmerkt overzicht betreffende, kort gezegd, het aantal gepleegde inbreuken en de daarmee behaalde winst) en strekt blijkens de toelichting daarvan ten betoge dat dit onderdeel van de vordering van Studio 100 ten onrechte is toegewezen, nu dergelijke inbreuken zich niet hebben voorgedaan. Uit het voorgaande volgt dat deze (aldus toegelichte) grief faalt.
3.9.
Grieven 7 en 8 hebben betrekking op de in eerste aanleg uitgesproken kostenveroordeling. Ook deze grieven falen. Gelet op de uitkomst van het geding zijn [appellanten] terecht in de kosten van de hoofdzaak veroordeeld en is de beslissing van de rechtbank die ertoe strekt dat de kosten in het incident worden gecompenseerd in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt passend te achten, zeker indien de motivering van het aanvullend vonnis van 23 juli 2014 (die op zichzelf niet wordt bestreden) daarbij wordt betrokken.
3.10.
Nu het bewijsaanbod van [appellanten] geen betrekking heeft op voldoende concrete feitelijke stellingen die tot het andere uitkomst van het geding kunnen leiden zal het bewijsaanbod worden gepasseerd.
Slotsom
3.11.
Grieven 2 en 3 treffen in zoverre doel dat het dictum onder 5.1 van het bestreden vonnis van 4 juni 2014 niet in stand kan blijven voor zover het verbod de inbreuk op auteursrechten van Studio 100 ten aanzien van de personages Piet Piraat en zijn vrienden betreft. [appellanten] zullen in plaats daarvan worden veroordeeld om verwarring wekkende nabootsing van het koppel Piet Piraat en Stien te staken en gestaakt te houden. Voor het overige zullen de bestreden vonnissen worden bekrachtigd. De dwangsom met betrekking tot het in stand  te laten deel van het dictum van het bestreden vonnis onder 5.1 en het hierna met betrekking tot de exploitatie van de nabootsing van de combinatie Piet Piraat en Stien Struis te  formuleren gebod zal worden gemaximeerd in dier voege dat voor de overtredingen van deze geboden tezamen niet meer dan in totaal € 25.000,- kan worden verbeurd.
[appellanten] zullen als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep waarbij 2/3 van het salaris zal worden begroot op basis van het indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak en 1/3 van het salaris op basis van het liquidatietarief.
4
Beslissing
Het hof:
bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep, behoudens voor zover [appellanten] daarbij (onder 5.1) zijn veroordeeld om elke inbreuk op de auteursrechten van Studio 100 ten aanzien van de
characters
Piet Piraat en zijn vrienden te staken en gestaakt te houden;
vernietigt het vonnis van de rechtbank van 4 juni 2014 in zoverre, en (in zoverre) op nieuw rechtdoende:
veroordeelt [appellanten] om binnen twee werkdagen na betekening van dit arrest de exploitatie van een zodanige combinatie van personages dat deze het koppel Piet Piraat en Stien Struis op verwarring wekkende wijze nabootst te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag waarop aan deze veroordeling geen gevolg is gegeven, met dien verstande dat de op basis van deze veroordeling alsmede op basis van het in stand gelaten deel van dictum van het vonnis van 4 juni 2014 onder 5.1 te verbeuren dwangsommen tezamen maximaal € 25.000,- zullen belopen;
veroordeelt [appellanten] in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Studio 100 begroot op € 704,- aan verschotten en op € 6.227,- voor salaris;
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en G.J. Heevel en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 30 mei 2017.