ECLI:NL:RBAMS:2017:2911
Rechtbank AMS — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht
zaaknummer / rolnummer: C/13/592461 / HA ZA 15-755
Vonnis van 8 februari 2017
in de zaak van
de vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika
SHM INTERNATIONAL CORPORATION
,
gevestigd te Georgia (Verenigde Staten van Amerika),
eiseres in conventie bij dagvaarding van 23 juli 2015,
verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,
verweerster in het incident in conventie,
eiseres in het incident in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: mr. A.A.H.J. Huizing te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BORETTI B.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,
eiseres in het incident in conventie,
verweerster in het incident in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: mr. M. Straus te Amsterdam,
in welke zaak, op de voet van artikel 118 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, als derde is opgeroepen:
de vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika
SURE HEAT MANUFACTURING, INC.
,
gevestigd te Georgia (Verenigde Staten van Amerika),
advocaat: mr. D.B. Le Poole te Amsterdam.
Partijen zullen hierna SHM, Sure Heat en Boretti worden genoemd.
1.	De procedure in de hoofdzaak en in de incidenten in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie
1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 23 juli 2015, met producties;
de conclusie van antwoord, tevens houdende incidentele vordering tot opheffing van beslagen tevens houdende (voorwaardelijke) eis in reconventie tevens houdende akte overlegging producties, met producties;
de akte overlegging producties van 20 januari 2016 aan de zijde van Boretti, met één productie;
de conclusie van antwoord in de incidentele vordering ex artikel 223 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), met producties;
het exploot van oproeping ex artikel 118 Rv van 22 februari 2016, waarbij Sure Heat als derde in de procedure is opgeroepen;
de conclusie van antwoord tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie aan de zijde van Sure Heat, met producties;
het tussenvonnis van 11 mei 2016, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
het proces-verbaal van de comparitie gehouden op 17 oktober 2016, met de daarin vermelde (geding)stukken, waaronder het incident in reconventie tot verklaring van onbevoegdheid subsidiair niet-ontvankelijkheid wegens verjaring aan de zijde van SHM en Sure Heat en de conclusie van antwoord in dit incident.
1.2.	Ten slotte is vonnis bepaald.
2.	De feiten tot aan de datum van dit vonnis in de hoofdzaak en in de incidenten in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie
2.1.	Sure Heat drijft een onderneming die zich tot 2010 bezig hield met de verkoop van in de Verenigde Staten van Amerika (hierna: V.S.) geproduceerde (gas)verwarmings-producten en de verkoop van buiten de V.S. geproduceerde barbecue- en grillapparatuur. Deze laatste activiteiten zijn sinds 2010 ondergebracht in het daartoe opgerichte SHM. De verkoop van in de V.S. geproduceerde (gas)verwarmingsproducten vindt nog steeds plaats door Sure Heat.
2.2.	Boretti drijft een onderneming die zich bezig houdt met de ontwikkeling, marketing, distributie en verhandeling van losstaande fornuizen en keukenapparatuur. Boretti is zich vanaf 2004/2005 tevens toe gaan leggen op het op de markt brengen van een productlijn voor buiten het huis, bestaande uit buitenkeukens, barbecue- en grillproducten.
2.3.	Boretti heeft vanaf 2005 de volgende barbecue- en grillproducten op de markt gebracht:
Boretti Grosso	Boretti Mezzo
Boretti Piccolo Boretti Majestuoso
Deze producten werden door een derde vervaardigd en aan Boretti geleverd.
2.4.	Sure Heat heeft in 2006 het model Sonoma SGR30MLP (hierna: de Sonoma) op de Amerikaanse markt gebracht. Het model ziet er als volgt uit:
2.5.	Sure Heat heeft in 2007 het model BJ60ISLP Island Grill (hierna: de Island Grill) op de Amerikaanse markt gebracht. Het model ziet er als volgt uit:
2.6.	Sure Heat en Boretti zijn in 2007 met elkaar in contact gekomen. Sure Heat heeft vanaf 2007 ten behoeve van Boretti barbecue- en grillapparatuur vervaardigd in de volgende series: Da Vinci Outdoor Kitchen (Freestanding Cart) (hierna: SHM Da Vinci), Bernini Outdoor Kitchen (Freestanding Cart) (hierna: SHM Bernini), Da Vinci Top (Built-in) (hierna: SHM Da Vinci Top) en Marciano Modular Island Grill (hierna: SHM Marciano). De hiervoor genoemde series zullen hierna ook gezamenlijk worden aangeduid als de buitenkeukens. De modellen SHM Da Vinci, SHM Bernini, SHM DaVinci Top en SHM, Marciano zien er als volgt uit:
SHM Da Vinci
SHM Bernini
SHM Da Vinci Top
SHM Marciano
(De rode pijlen op de afbeelding van de SHM Bernini en de SHM Da Vinci Top komen uit de productie van SHM, waaraan die afbeeldingen zijn ontleend)
2.7.	De buitenkeukens zijn vanaf Boretti’s eerste order in 2009 vervaardigd in Sure Heats fabriek te China.
2.8.	Sure Heat heeft in 2010 de vervaardiging van de buitenkeukens vanuit haar eigen fabriek in China ondergebracht bij het Chinese Chant Heat Energy Science & Technology (Zongshan) Co., Ltd. (hierna: Chant). Sure Heat en Chant hebben in dit verband op 16 juli 2010 een Confidentiality Agreement (hierna: geheimhoudingsovereenkomst) gesloten. De geheimhoudingsovereenkomst vermeldt, voor zover hier van belang:
“A. 	SHM International Corporation and its Affiliates intend to disclose to Company [rechtbank: Chant] certain oral and written information and material concerning its business, including, but not limited to any information such a
new products/or new products under development, product specifications, drawings, blueprints, tapes, formulas, manufacturing techniques, samples, photographs, tests, test results, financial and marketing data, or any other kind of data concerning the business activities of SHM International Corporation whether it be of a technical, marketing, financial nature, or otherwise
to, and/or its customers. (…).
B.	Because SHM International Corporation desires to preserve the confidentiality of Confidential Information to be provided to Company, SHM International Corporation is willing to have such Confidential Information disclosed to Company only on and subject to restrictions set forth in this Agreement as to the use and disclosure of such Confidential Information.
(…)
1.
Nondisclosure/Nonuse.
Company does hereby agree to treat all Confidential Information presented, disclosed, or revealed to Company in connection with its business association with SHM International Corporation as confidential and no Confidential Information shall be released, published, revealed, or disclosed directly or indirectly to any other person without first obtaining the written consent of SHM International Corporation. Company hereby covenants that the Confidential Information shall only be used for the purposes set forth herein and shall not be embodied in any of the products of the Company or exploited by Company in any other manner. SHM International Corporation retains complete ownership and rights to any and all products developed with Company. Company in no way further develop, manufacture, market, or sell any product resulting from Confidential Information in connection with SHM International or its business affiliates.”
2.9.	Sure Heat heeft op 7 oktober 2010 ontwerptekeningen aan Chant gezonden voor onder meer de modellen SHM Bernini en SHM Da Vinci. In de periode van september tot en met december 2010 heeft Sure Heat aan Chant vertrouwelijke documentatie ter beschikking gesteld met betrekking tot de buitenkeukens, zoals productspecificaties, gebruikshandleidingen, testdata en monsters van de producten.
2.10.	Sure Heat heeft op 12 en 19 november 2010 de eerste orders aan Chant gezonden voor productie van de buitenkeukens. De producten dienden in januari, maart en april 2011 door Chant te worden geleverd.
2.11.	Chant heeft de eerste buitenkeukens in april 2011 geleverd. De laatste van de buitenkeukens van de orders van 12 en 19 november 2010 zijn door Chant in september 2011 geleverd.
2.12.	Tussen Sure Heat en Boretti is discussie ontstaan over de leveringsproblemen betreffende de buitenkeukens. [naam 1] , bestuurder van SHM en Sure Heat (hierna: [naam 1] ), heeft [naam 2] , toenmalig bestuurder van Boretti (hierna: [naam 2] ), bij e-mail van 9 augustus 2011 – voor zover hier van belang – geschreven:
“Our final discussion centered around the compensation to your company for the losses and delays you were troubled with this season. The figure of $290,000USD was agreed upon and our distribution of these funds would be as follows:
1. Sure Heat has a remaining balance of $71,485USD for grills shipped throughout the season. $40.000 of these funds were offered as a good faith payment to you on our last visit in July.
2. Sure Heat has shipped you in spare parts recently $7,310USD that has not been paid.
3. Sure Heat also has an order for 600 Rotis Kits that we should ship the 23rd of August at cost is $36,000USD.
4. Additionally Sure Heat will send you a check for $30,205USD on or before October 1 st.
The amounts in the above (1-4 notes) totals $145,000USD this is one half of the total $290,000USD we agreed upon. The balance ($145,000) will be reduced as you purchase grills for 2012 season, Sure Heat will add 10% in additional product to offset the $145,000. When this is paid through purchases the billing will go back to the 2011 pricing.
I appreciate your going forward with SHM into 2012, with the tooling and the bugs worked out we should have a very strong 2012. We are very excited about your introduction into the balance of Europe with our designed grills.”
2.13.	Sure Heat en Boretti hebben na de onder 2.12 vermelde e-mail met elkaar gesproken over omvang en vergoeding van beweerdelijk door Boretti geleden schade. Sure Heat en Boretti hebben daarover geen overeenstemming bereikt.
2.14.	Boretti heeft haar relatie met Sure Heat per 2012 beëindigd.
2.15.	[naam 1] heeft in 2014 op een beurs ontdekt dat Boretti buitenkeukens verkocht die sterk leken op de buitenkeukens die Sure Heat gedurende haar relatie met Boretti ten behoeve van Boretti produceerde.
2.16.	SHM heeft op 20 april 2015 bij een Boretti-dealer te Alkmaar twee buitenkeukens gekocht voorzien van het merk Boretti, model Da Vinci (hierna: Boretti Da Vinci) en Luciano (hierna: Boretti Luciano). De modellen zien er als volgt uit:
Boretti Luciano	Boretti Da Vinci
Verder heeft SHM ontdekt dat Boretti een model Bernini (hierna: Boretti Bernini) verkoopt. Het model ziet er als volgt uit:
De Boretti Da Vinci, Boretti Luciano en Boretti Bernini zullen hierna worden aangeduid als Boretti buitenkeukens.
2.17.	SHMs advocaat [NAAM]3 februari 2015 gesommeerd tot het – kort gezegd – staken van het inbreuk maken op Sure Heats auteursrecht en tot het vergoeden van haar schade. Boretti heeft aan de sommatie geen gevolg gegeven.
2.18.	SHM heeft, na daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank verkregen verlof, op 24 november 2015 ten laste van Boretti conservatoir beslag gelegd onder ING Bank N.V. te Amsterdam, ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam, Coöperatieve Rabobank Waterland en Omstreken U.A. te Purmerend en Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. te Amsterdam.
3
Het geschil
in de hoofdzaak in conventie
3.1.
SHM vordert dat de rechtbank bij vonnis, zoveel als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. Boretti beveelt, met ingang van de datum van betekening van het te dezen te wijzen vonnis, iedere handeling waardoor inbreuk wordt gemaakt op de aan SHM toekomende auteursrechten, en/of welke anderszins onrechtmatige handelingen jegens SHM zijn, waaronder (maar niet beperkt tot) het importeren, te koop aanbieden, in de handel brengen en daartoe in voorraad houden van (slaafs nagebootste) inbreukmakende producten en inbreukmakende handleidingen, te staken en gestaakt te houden;
2. Boretti beveelt om binnen dertig dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, althans binnen een door deze rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, aan de raadsman van SHM door een registeraccount gecertificeerde opgave te doen van:
a.	de volledige namen en adressen van de personen en/of bedrijven van wie Boretti inbreukmakende producten heeft afgenomen, een en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;
b.	het totale aantal door Boretti ingekochte, bestelde, ontvangen en in voorraad gehouden inbreukmakende producten, met opgave van inkoopprijzen en inkoopdata, zulks gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere inkoopbescheiden;
c.	het totale aantal door Boretti reeds verkochte en geleverde en retour gegeven inbreukmakende producten, alsmede de door haar gehanteerde verkoopprijzen en leverdata, zulks gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen, correspondentie en andere verkoopbescheiden;
d.	het totale bedrag van de door Boretti als gevolg van de verhandeling van inbreukmakende producten genoten nettowinst, inclusief de berekeningswijze daarvan, alsmede Boretti te bevelen deze winst binnen dezelfde termijn af te dragen aan de raadsman van SHM;
3. Boretti beveelt binnen zeven dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de inbreukmakende producten en inbreukmakende handleidingen, die door of ten behoeve van haar op voorraad worden gehouden, op eigen kosten, onder toezicht van een deurwaarder, die daarvan (telkens) proces-verbaal zal opmaken, te (laten) vernietigen en schriftelijk bewijs (of bewijzen) van de vernietiging(en) binnen dezelfde termijn toe te zenden aan de raadsman van SHM;
4. Boretti veroordeelt om aan SHM ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 25.000,00, althans een door deze rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, per overtreding van één van de hiervoor onder sub 1 tot en met sub 3 genoemde bevelen, dan wel, naar keuze van SHM, voor iedere dag – een gedeelte van de dag daaronder begrepen – dat Boretti in strijd met enig bovengenoemd bevel handelt, dan wel, eveneens naar keuze van SHM, voor ieder inbreukmakend product ten aanzien waarvan Boretti in strijd met het onder sub 1 bedoelde bevel handelt;
5. Boretti veroordeelt om aan SHM alle schade te vergoeden die zij heeft geleden, lijdt en nog zal lijden als gevolg van het in het lichaam van de dagvaarding omschreven onrechtmatig handelen van Boretti, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met wettelijke rente over het toe te wijzen bedrag en te verminderen met de eventueel afgedragen winst;
6. Boretti veroordeelt tot betaling aan SHM van een bedrag van USD 115.325,00 in verband met onbetaald gelaten facturen, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (hierna: BW);
7. Boretti veroordeelt in de volledige proceskosten van dit geding conform het bepaalde in artikel 1019h Rv.
3.2.
SHM legt – onder verwijzing naar de door haar gestelde feiten en in het geding gebrachte stukken – aan haar vordering
primair
ten grondslag dat Boretti onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Boretti en Chant hebben, op instigatie van Boretti, willens en wetens SHM uit de businessrelatie van buitenkeukens in Nederland en Europa gedrukt, terwijl zij zelf zijn doorgegaan met de productie en verkoop van buitenkeukens die SHM heeft ontworpen. Daarbij maken zij gebruik van vertrouwelijke informatie die Chant van Sure Heat heeft ontvangen, zoals ontwerpen, producttekeningen en specificaties. Boretti maakt aldus op ongeoorloofde wijze gebruik van geheime bedrijfsinformatie van SHM en profiteert van de toerekenbare tekortkoming die Chant levert door schending van de geheimhoudingsovereenkomst. Boretti parasiteert daarnaast op de (financiële) inspanningen die SHM heeft geleverd, doordat zij gebruik maakt van SHMs intellectuele eigendomsrechten en knowhow. De door Boretti op de markt gebrachte buitenkeukens vormen ook slaafs nagebootste producten. Tot slot is Boretti’s handelwijze oneerlijk en misleidend in de zin van artikel 6:193c lid 2 sub b BW. In de door Boretti uitgegeven handleidingen wordt vermeld dat SHM als fabrikant garantie verleent op Boretti buitenkeukens. Deze buitenkeukens worden echter niet door SHM geproduceerd. De consument wordt volgens SHM daarmee onjuist geïnformeerd over de herkomst en de fabrikant van Boretti’s buitenkeukens en de garantie daarop.
Subsidiair
stelt SHM dat zij auteursrechthebbende is op de buitenkeukens die zij voor Boretti produceerde. Tevens is zij auteursrechthebbende op de gebruikshandleidingen die behoren bij de door haar geproduceerde buitenkeukens. Volgens SHM heeft Boretti een gebruiksrecht verkregen om deze buitenkeukens exclusief en onder haar eigen naam te verhandelen. Met de beëindiging van de relatie is dat gebruiksrecht vervallen. Boretti heeft buitenkeukens gekopieerd en verhandelt deze. Tevens heeft Boretti de gebruikshandleidingen voor de buitenkeukens gekopieerd en zijn deze raadpleegbaar via de website van Boretti. SHM heeft voor dit alles geen toestemming verleend. Boretti maakt dus inbreuk op het auteursrecht van SHM. Tot slot heeft Boretti facturen tot een bedrag van USD 115.325,00 onbetaald gelaten, die zij alsnog dient te voldoen. Aldus steeds SHM.
3.3.
Boretti voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, nader ingegaan.
in het incident in conventie
3.4.
Boretti vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. alle beslagen gelegd op 24 november 2015 onvoorwaardelijk opheft;
2. SHM veroordeelt in de kosten van de procedure, op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met wettelijke handelsrente, voor zover SHM deze kosten niet binnen acht dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis zal hebben voldaan tot aan de dag der algehele betaling;
3. SHM veroordeelt in de nakosten van deze procedure.
3.5.
Boretti legt – onder verwijzing naar de door haar gestelde feiten en in het geding gebrachte stukken – aan haar vordering ten grondslag dat de vordering van SHM – gelet op de betwisting daarvan in de hoofdzaak, die in het incident als herhaald en ingelast moet worden beschouwd –  summierlijk ondeugdelijk is. Boretti heeft recht en belang bij opheffing van het beslag, omdat het haar ernstig hindert en de bedrijfsvoering en haar vermogen ernstig belast. De vordering heeft een spoedeisend karakter, omdat de normale gang van zaken binnen Boretti door het beslag onevenredig wordt gehinderd. Daarnaast lijdt Boretti reputatieschade tegenover haar banken. Het beslag is verder op buitenproportionele wijze gebruikt. SHM heeft vier jaar niets van zich laten horen en beroept zich op stukken die Boretti niet kent en nooit heeft ontvangen, aldus steeds Boretti.
3.6.
SHM voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, nader ingegaan.
in de hoofdzaak in (voorwaardelijke) reconventie
3.7.
Boretti vordert (enigszins samengevat weergegeven) – onder voorwaarde dat de rechtbank in conventie SHM in haar vordering ontvankelijk acht – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1.
primair
SHM veroordeelt tot betaling aan Boretti van USD 300.000,00, te
vermeerderen met wettelijke handelsrente;
2.
subsidiair
voor recht verklaart dat al hetgeen Boretti verschuldigd is of na nadere vaststelling verschuldigd is aan SHM, is verrekend met het bedrag van USD 300.000,00;
3. SHM veroordeelt in de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met wettelijke handelsrente, voor zover SHM deze kosten niet binnen acht dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis zal hebben voldaan tot aan de dag der algehele betaling;
4. SHM veroordeelt in de nakosten van deze procedure.
3.8.
Boretti legt – onder verwijzing naar de door haar gestelde feiten en in het geding gebrachte stukken – aan haar vordering ten grondslag dat Sure Heat jegens haar is tekortgeschoten in de nakoming van de overeengekomen verplichting tot betaling van schadevergoeding van € 300.000,00. Het niet nakomen van deze overeengekomen verplichting is naast een toerekenbare tekortkoming, tevens een onrechtmatige daad jegens Boretti. Boretti maakt naast de hoofdsom aanspraak op vergoeding van wettelijke handelsrente.
3.9.
SHM voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, nader ingegaan.
in het incident in (voorwaardelijke) reconventie
3.10.
SHM en Sure Heat vorderen dat de rechtbank zich bij vonnis onbevoegd zal verklaren om kennis te nemen van het geschil in reconventie, subsidiair Boretti niet-ontvankelijk verklaart in haar eis in reconventie, althans Boretti haar vordering ontzegt, een en ander met veroordeling uitvoerbaar bij voorraad van Boretti in de proceskosten van het incident, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor het doen betekenen van het te wijzen vonnis aan Boretti.
3.11.
SHM en Sure Heat leggen – onder verwijzing naar de door hen gestelde feiten en in het geding gebrachte stukken – aan hun vordering ten grondslag dat SHM gevestigd is te Georgia (V.S.) en dat SHM op grond van het internationaal privaatrecht daar moet worden gedagvaard. Volgens SHM en Sure Heat komt de Nederlandse rechter met betrekking tot de vordering in reconventie geen rechtsmacht toe, ook niet op grond van alternatieve bevoegdheidsgronden. Daarnaast leggen SHM en Sure Heat aan hun vordering ten grondslag, dat de door Boretti gestelde overeenkomst wordt beheerst door het recht van de staat Georgia. Boretti’s vordering is naar het recht van de staat Georgia verjaard, aldus SHM en Sure Heat.
3.12.
Boretti voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, nader ingegaan.
de (voorwaardelijke) vordering van Sure Heat in de hoofdzaak
3.13.
Sure Heat vordert dat de rechtbank haar
primair
zal toestaan zich als mede-eiser aan de zijde van SHM te voegen in de rechtsvorderingen die SHM in conventie tegen Boretti heeft ingesteld en daartoe voor zover nodig een wijziging van de tenaamstelling van deze procedure gelast.
Subsidiair
, onder voorwaarde dat haar niet wordt vergund zich als mede-eiser aan de zijde van SHM te voegen, stelt Sure Heat dezelfde vorderingen in als SHM (hiervoor weergegeven onder 3.1). Met dien verstande dat voor SHM steeds Sure Heat dient te worden gelezen.
3.14.
Sure Heat legt aan haar primaire vordering ten grondslag dat de handelsrelatie, die in de hoofdzaak onderwerp van de procedure is, tussen Sure Heat en Boretti is aangegaan. Om die reden wil Sure Heat zich als mede-eiser aansluiten bij de vorderingen van SHM in conventie. Voor zover de rechtbank van oordeel is dat voeging als mede-eiser aan de zijde van SHM niet kan worden toegewezen, stelt Sure Heat zich op het standpunt dat zij desalniettemin zich aan de zijde van SHM wil voegen, omdat haar betrokkenheid onverminderd zinvol is. Zij is feitelijk nauw betrokken bij het voorliggende geschil. Subsidiair stelt Sure Heat dat zij een zelfstandige vordering op Boretti heeft. Om die reden heeft zij tevens voorwaardelijk een subsidiaire vordering ingesteld. Naar de rechtbank begrijpt legt Sure Heat aan haar subsidiaire vordering ten grondslag al hetgeen SHM bij dagvaarding heeft gesteld.
3.15.
Boretti voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
in conventie
in het incident
4.1.
Boretti heeft gevorderd dat de ten laste van haar gelegde conservatoire beslagen worden opgeheven. Op grond van artikel 705 Rv dient een gelegd conservatoir beslag – onder meer – te worden opgeheven indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht.
4.2.
Zoals hierna zal blijken zal in conventie bewijsvoering moeten plaatsvinden. Uit deze omstandigheid volgt dat de vordering niet summierlijk ondeugdelijk is. De incidentele vordering zal daarom worden afgewezen. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel. Een concrete onderbouwing van haar stelling dat het beslag haar ernstig hindert in de bedrijfsvoering en haar vermogen ernstig belast, heeft Boretti niet gegeven. Het beslag is ook niet buitenproportioneel. Het leggen van een conservatoir beslag is een bij wet aan de schuldeiser verleende mogelijkheid om zijn verhaalsmogelijkheden zeker te stellen. Niet gebleken is dat het beslag voor meer of andere doeleinden dan voormeld doel is gebruikt. Daar doet niet aan af dat volgens Boretti SHM lang heeft stilgezeten.
4.3.
SHM heeft gevorderd dat Boretti op de voet van artikel 1019h Rv wordt veroordeeld in de kosten van de procedure in het incident. Nu in de hoofdzaak (in ieder geval deels) aan het gevorderde de in artikel 1019h Rv genoemde regelgeving ten grondslag is gelegd, komt deze vordering in beginsel voor toewijzing in aanmerking. De beslissing omtrent de proceskosten zal worden aangehouden tot aan het eindvonnis.
in de hoofdzaak
ontvankelijkheid SHM als eisende partij
4.4.
Boretti heeft tegen de vordering van SHM aangevoerd, dat tussen hen geen relatie bestaat of heeft bestaan. Boretti heeft om die reden verzocht SHM in haar vorderingen niet- ontvankelijk te verklaren. SHM heeft vervolgens op de voet van artikel 118 Rv Sure Heat in het geding geroepen. Uit de stellingen van Boretti en Sure Heat en de hiervoor opgenomen feiten blijkt dat tussen die partijen de relatie bestaat waarop SHM haar vorderingen baseert. Sure Heat heeft in haar conclusie van antwoord gesteld dat zij (zekerheidshalve) alle aan haar toekomende vorderingen op Boretti, van welke aard dan ook, aan SHM heeft gecedeerd. Boretti heeft betwist dat de akte van cessie aan het bepaalbaarheidsvereiste voldoet. Zij heeft dit verweer echter niet concreet onderbouwd, zodat het faalt. De rechtbank houdt het er derhalve voor dat SHM thans vorderingsgerechtigd is met betrekking tot eventuele vorderingen die Sure Heat op Boretti heeft. Boretti heeft nog aangevoerd dat de cessie geen terugwerkende kracht heeft. De wet stelt die eis niet om als cessionaris (SHM) een vordering in te stellen tegen de debitor cessus (Boretti). SHM kan, gelet op het vorenstaande, in haar vordering worden ontvangen.
4.5.
De omstandigheid dat de relatie waarop SHM bij dagvaarding een beroep heeft gedaan feitelijk tussen Sure Heat en Boretti heeft bestaan, maakt dat de rechtbank de processtukken van partijen aldus zal lezen dat voor SHM steeds Sure Heat wordt gelezen, tenzij anders vermeld.
processuele positie Sure Heat
4.6.
Sure Heat heeft primair gevorderd dat zij zich als mede-eiser mag aansluiten bij de vorderingen die door SHM in conventie zijn ingesteld. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Sure Heat echter geen belang bij deze vordering. Sure Heat heeft immers gesteld dat zij alle aan haar toekomende vorderingen op Boretti, van welke aard dan ook, aan SHM heeft overgedragen. Sure Heat heeft niet gesteld dat na de cessie nog vorderingen aan haar toebehoren die door SHM in conventie zijn ingesteld en die zij dus zou moeten instellen.
Er zijn voor Sure Heat dus geen vorderingen meer tegen Boretti in te stellen, althans, Sure Heat heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat dit wel het geval is. De rechtbank begrijpt de vordering echter – gelet op hetgeen Sure Heat onder randnummer 26 van haar conclusie van antwoord heeft vermeld – tevens zo dat zij zich als voegende partij aan de zijde van SHM wil voegen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft een cedent voldoende belang zich in de procedure aan de zijde van de cessionaris te voegen om toewijzing van de vordering te verzekeren (vgl.: Hoge Raad 14 maart 2008, (ECLI:NL:HR:2008:BC6692, JBPR 2006/26) en te voorkomen dat er discrepantie ontstaat in de verhouding tussen cessionaris, cedent en schuldenaar.
rechtsverwerking
4.7.
Boretti heeft aangevoerd dat SHM haar rechten heeft verwerkt, doordat zij sinds 2011 (het jaar waarin de handelsrelatie werd verbroken) Boretti niet heeft aangesproken ter zake van vermeende inbreukmakende activiteiten of tot betaling van de thans gevorderde factuur. Boretti heeft in dit verband echter slechts gewezen op het tijdsverloop tussen het einde van de handelsrelatie en het moment waarop zij werd aangesproken. Enkel tijdsverloop is onvoldoende om te oordelen dat Sure Heat haar rechten heeft verwerkt. Daarom faalt het verweer.
onrechtmatige daad (profiteren van wanprestatie Chant)
4.8.
SHM heeft gesteld dat Boretti en Chant, op instigatie van Boretti, willens en wetens Sure Heat uit de businessrelatie van buitenkeukens in Nederland en Europa hebben gedrukt, terwijl zij zelf zijn doorgegaan met de productie en verkoop van de buitenkeukens die Sure Heat heeft ontworpen. Daarbij maken zij volgens SHM gebruik van vertrouwelijke informatie die Chant van Sure Heat heeft ontvangen, zoals ontwerpen, producttekeningen en specificaties. Boretti maakt aldus, volgens SHM, op ongeoorloofde wijze gebruik van geheime bedrijfsinformatie van Sure Heat en profiteert van het toerekenbaar tekort schieten door Chant die de geheimhoudingsovereenkomst schendt. Boretti betwist dat zij onrechtmatig tegenover Sure Heat heeft gehandeld. In dit verband betwist zij in ieder geval dat zij van het bestaan en de inhoud van de geheimhoudingsovereenkomst op de hoogte was.
4.8.1.
Partijen gaan er blijkens hun stellingen vanuit dat op de vordering uit onrechtmatige daad de bepalingen uit het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. De rechtbank zal partijen hierin volgen.
4.8.2.
Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat het handelen met iemand terwijl men weet dat die (rechts)persoon door dat handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, op zichzelf tegenover die derde niet onrechtmatig is. Van onrechtmatigheid is pas sprake als de aangesproken partij weet of behoort te weten dat zijn wederpartij, door het sluiten van de desbetreffende overeenkomst, toerekenbaar tekortschiet tegenover een derde en bovendien sprake is van bijkomende omstandigheden.
4.8.3.
Tussen partijen staat als onbetwist vast dat Sure Heat, in het kader van de producties van de buitenkeukens, documenten aan Chant ter beschikking heeft gesteld, waaronder ontwerptekeningen, productietekeningen en specificaties. Boretti heeft niet betwist dat zij hiervan op de hoogte was. Boretti heeft evenmin betwist dat de productie van haar huidige buitenkeukens aan de hand van deze documenten plaatsvindt. De rechtbank zal daarvan dan ook uitgaan. Wel heeft Boretti betwist dat zij op de hoogte was van het bestaan en de inhoud van de tussen Sure Heat en Chant gesloten geheimhoudingsovereenkomst. SHM heeft aangeboden te bewijzen dat Boretti wel degelijk van de geheimhoudingsovereenkomst op de hoogte was. Zij zal tot het bewijs van deze stelling worden toegelaten. De zaak zal hiertoe naar de rol worden verwezen.
4.8.4.
Als SHM slaagt in het van haar gevraagde bewijs, dan staat vast dat Boretti onrechtmatig tegenover Sure Heat heeft gehandeld. Anders dan Boretti naar voren heeft gebracht, heeft SHM afdoende bijkomende omstandigheden gesteld om tot dat oordeel te komen. SHM heeft, zoals hiervoor is vastgesteld, onbetwist gesteld dat Sure Heat de documenten in het kader van de productie aan Chant ter beschikking heeft gesteld en dat Boretti hiervan op de hoogte was. Boretti heeft ook niet betwist dat deze documenten voor Sure Heat als bedrijfsgeheimen hadden te gelden. Daarbij komt dat Sure Heat met Chant een geheimhoudingsovereenkomst had gesloten. De rechtbank gaat voorbij aan het verweer van Boretti dat deze geheimhoudingsovereenkomst niet met het oog op de voor haar geproduceerde buitenkeukens is gesloten. Daarmee gaat Boretti er namelijk ten onrechte aan voorbij dat de geheimhoudingsovereenkomst (relatief) aan het begin van de relatie tussen Sure Heat en Chant is gesloten en dat de tekst van de geheimhoudingsovereenkomst ruim is opgesteld, zodat – zoals uit de stellingen van SHM volgt – ook de buitenkeukens hierdoor worden bestreken. Naar het oordeel van de rechtbank geldt dat, indien SHM slaagt in het haar gevraagde bewijs, voormelde omstandigheden grond voor Boretti hadden moeten zijn om niet verder met Chant in zee te gaan. Door dit wel te doen heeft zij gehandeld in strijd met hetgeen haar jegens Sure Heat in het maatschappelijk verkeer betaamt en heeft zij aldus onrechtmatig gehandeld.
onrechtmatige daad (gebruik maken van (financiële) inspanningen)
4.9.
Het verwijt dat Boretti onrechtmatig handelt doordat zij parasiteert op de (financiële) inspanningen die Sure Heat heeft geleverd, doordat zij gebruik maakt van Sure Heats intellectuele eigendomsrechten en knowhow, treft geen doel. Sure Heat heeft, zo volgt uit SHMs stellingen, de financiële investeringen verricht om de productie van de buitenkeukens te faciliteren. Niet valt in te zien, ook als SHM slaagt in haar bewijslevering, dat het voortborduren op die investering door Boretti – doordat zij haar buitenkeukens door Chant laat vervaardigen – op zichzelf bezien als onrechtmatig is aan te merken.
Deze grondslag leidt dus niet tot toewijzing van enige vordering.
onrechtmatige daad (slaafse nabootsing)
4.10.
De stelling dat de door Boretti op de markt gebrachte buitenkeukens slaafs nagebootste producten zijn, treft evenmin doel. Voor een slaafse nabootsing is immers in ieder geval nodig dat er sprake is van twee op de Nederlandse markt bestaande producten waarover verwarringsgevaar kan ontstaan. Boretti heeft gemotiveerd gesteld dat SHM geen eigen producten en – naar de rechtbank begrijpt – onder haar eigen naam op de Nederlandse markt brengt. SHM heeft dit onvoldoende weersproken.
onrechtmatige daad (misleidende handelspraktijk, artikel 6:193c BW)
4.11.
Volgens SHM is Boretti’s handelwijze ook oneerlijk en misleidend in de zin van artikel 6:193c lid 2 sub b BW. SHM heeft daartoe aangevoerd dat de door Boretti gehanteerde handleidingen verwijzen naar SHM als fabrikant die de garantie zou verlenen. Artikel 6:193c lid 2 sub b BW bepaalt dat een handelspraktijk misleidend is indien de handelaar een verplichting die is opgenomen in een gedragscode niet nakomt, voor zover de verplichting concreet en kenbaar is en de handelaar aangeeft dat hij aan die gedragscode gebonden is. SHM heeft niet gesteld dat sprake is van een situatie waarbij aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan. Reeds om die reden kan niet worden geoordeeld dat Boretti in strijd met artikel 6:193c lid 2 sub b BW handelt. Mogelijk heeft  SHM beoogd een beroep te doen op artikel 6:193c lid 1 sub b BW en berust de verwijzing naar lid 2 op een vergissing. Boretti is in haar verweer kennelijk daar ook van uitgegaan. Zij bestrijdt immers de vordering van SHM op dit punt door te betwisten dat zij de in de handleidingen die door SHM als productie 33 zijn overgelegd naar SHM verwijst als producent. Strikt genomen is dat juist, maar in de handleidingen van de Da Vinci Top, (productie 33-2) en de Marciano (productie 33-14) is in de Nederlandse tekst wel als garantieverklaring opgenomen:
“
[…]
”
Daarin wordt derhalve verwezen naar het product als een: “Barbecue van Sure Heat Manufacturing” en wordt Sure Heat opgevoerd als de partij die de garantie verleent.
Die mededelingen zijn, met betrekking tot de door Chant voor Boretti gefabriceerde Borreti Da Vinci Top onwaar en daarmee feitelijk onjuist als bedoeld in artikel 6:193c lid 1 aanhef BW en betreffende klantenservice en klachtbehandeling als bedoeld onder sub b van die bepaling.
Daarmee is het jegens de consumenten een misleidende en daarmee oneerlijke handelspraktijk, zodat Boretti ingevolge artikel 6:193b BW onrechtmatig jegens de consument handelt. Daarmee staat echter nog niet vast dat Boretti ook onrechtmatig jegens Sure Heat handelt. De bepalingen van artikel 6:193a en volgende BW zien immers op de bescherming van consumenten en niet op de bescherming van concurrenten. Weliswaar kan een oneerlijke handelspraktijk ook tegenover een concurrent onrechtmatig zijn, maar daartoe dient onder meer vast te staan dat de betreffende handeling aan Sure Heat schade berokkent. Daaromtrent is door SHM echter niets gesteld. Deze grond kan de vordering van SHM daarom niet dragen.
auteursrechtinbreuk (buitenkeukens)
4.12.
Wanneer SHM niet slaagt in het van haar gevraagde bewijs, dan wordt toegekomen aan de door SHM gestelde inbreuk op auteursrechten. Reeds thans wordt hierover het navolgende overwogen.
4.12.1.
SHM heeft ter bescherming van de gepretendeerde auteursrechten een beroep gedaan op de Auteurswet (hierna ook: Aw). In het arrest Hauck/Stokke van 12 april 2014 (ECLI:NL:HR:2013:BY1533) overwoog de Hoge Raad in rechtsoverweging 4.2 onder meer:
“[…]
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 ([E])). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)).
Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet.”
4.12.2.
Met betrekking tot de modellen SHM Bernini en SHM Da Vinci Top staat, als onvoldoende gemotiveerd door Boretti betwist vast, dat zij alleen op de Nederlandse markt zijn gebracht. Boretti heeft onbetwist gesteld dat zij de Da Vinci Top niet meer verkoopt, terwijl SHM onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat de Da Vinci Top na het einde van de handelsrelatie met Sure Heat door Chant voor SHM is vervaardigd en door Boretti is verkocht. Dit betekent dat SHM slechts ten aanzien van de SHM Bernini bescherming onder de Auteurswet kan inroepen, indien het model als werk in de zin van de Auteurswet is aan te merken. Boretti heeft gemotiveerd betwist dat de SHM Bernini is aan te merken als werk in de zin van de Auteurswet. Zij heeft er in dit verband op gewezen dat het ontwerp een voor de hand liggend ontwerp is. Er zal volgens Boretti een rooster zijn, een standaard om het rooster op gebruikershoogte te plaatsen, een deksel en ruimte om voedsel en/of attributen neer te leggen. Volgens Boretti is de vorm ingegeven door een technisch en functioneel gebruik van het product. Verder heeft zij erop gewezen dat de door SHM bij dagvaarding (producties 29 tot en met 31) benoemde elementen niet oorspronkelijk of origineel zijn. Boretti betwist dat sprake is van een eigen oorspronkelijk karakter en wijst erop dat op de markt bestaande modellen, het zogenaamde “Umfeld”, eveneens de door SHM als oorspronkelijk aangemerkte elementen hebben. SHM heeft hier onvoldoende tegenovergesteld. Weliswaar heeft zij erop gewezen dat verschillende elementen een oorspronkelijk karakter hebben en dat daarin creatieve keuzes zijn gemaakt. Zij heeft deze stelling echter onvoldoende concreet onderbouwd. De enkele verwijzing naar haar producties 29 tot en met 31, waarin de heer [naam 1] vermeldt uit welke elementen het model bestaat, is daartoe onvoldoende. Uit die verklaring valt niet op de maken waarom sprake is van een oorspronkelijk element en dat sprake is geweest van een creatieve keuze. De conclusie is dan ook dat de SHM Bernini, waarop Boretti beweerdelijk inbreuk maakt, niet als werk in de zin van de Auteurswet kan worden aangemerkt. SHM kan haar aanspraken ten aanzien van dit model dan ook niet op de Auteurswet baseren.
4.12.3.
Met betrekking tot de modellen SHM Marciano en SHM Da Vinci heeft Boretti aangevoerd dat SHM evenmin auteursrechtelijke bescherming kan inroepen. Zij heeft er in dit verband op gewezen dat SHM bij conclusie van antwoord in het incident heeft gesteld dat het model SHM Marciano is gebaseerd op het in 2007 door Sure Heat in de V.S. op de markt gebrachte Island Grill. Verder heeft zij erop gewezen dat SHM in dezelfde conclusie heeft gesteld dat de SHM Da Vinci een kopie is van het moedermodel Sonoma, dat Sure Heat in 2006 in de V.S. op de markt heeft gebracht. Boretti heeft gemotiveerd, onder verwijzing naar een door haar in het geding gebrachte legal opinion, betoogd dat de Island Grill en Sonoma naar Amerikaans recht geen auteursrechtelijke bescherming genieten. Boretti heeft aan het vorenstaande de conclusie verbonden dat, omdat de door Boretti van Sure Heat afgenomen producten gebaseerd zijn op de modellen Island Grill en Sonoma en deze modellen voor het eerst op de Amerikaanse markt zijn gebracht, de Auteurswet niet van toepassing is op de modellen SHM Marciano en SHM Da Vinci. De Berner Conventie is volgens Boretti echter onverkort van toepassing. Op grond van de Berner Conventie geldt voor werken, die in het land van oorsprong (V.S.) alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, dat zij in een ander land van de Unie (Nederland) slechts de bijzondere bescherming kunnen inroepen die in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend; indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst. Boretti heeft, onder verwijzing naar voornoemde door haar in het geding gebrachte legal opinion, betoogd dat aan de modellen Island Grill en Sonoma onder Amerikaans recht geen auteursrechtelijke bescherming wordt geboden en dus ook niet aan de SHM Marciano en SHM Da Vinci. Omdat in de V.S. geen auteursrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen kan SHM dat in Nederland ook niet, aldus nog steeds Boretti.
4.12.4.
Tussen partijen staat vast dat de SHM Marciano is gebaseerd op de Island Grill en dat de SHM Da Vinci is gebaseerd op de Sonoma. Tussen partijen staat verder vast, SHM heeft dit zelf gesteld, dat de Island Grill en de Sonoma als eerste op de Amerikaanse markt zijn uitgebracht. SHM heeft naar voren gebracht dat de SHM Da Vinci onder de Berner Conventie als een ander werk heeft te gelden dan de Sonoma. De door haar genoemde verschillen tussen de twee modellen rechtvaardigen dat oordeel echter niet. Er kan niet worden gezegd, SHM heeft dat ook onvoldoende onderbouwd, dat de door haar genoemde verschillen tussen de SHM Da Vinci en de Sonoma het gevolg zijn van een creatieve keuze. De rechtbank houdt het er dus voor dat voor de beoordeling de Sonoma en de Da Vinci hebben te gelden als hetzelfde werk. Dit brengt met zich dat de V.S. als het land van oorsprong moeten worden aangemerkt. Anders dan SHM naar voren heeft gebracht, lag het op haar weg om – als de partij die aanspraak maakt op auteursrechtelijke bescherming – de feiten te stellen en zonodig te bewijzen waaruit blijkt dat auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong (V.S.) niet alleen niet is uitgesloten, maar ook met betrekking tot haar buitenkeukens wordt geboden. Immers, alleen als dit voldoende komt vast te staan, kan aan SHM die auteursrechtelijke bescherming in Nederland worden toegekend (zie Hoge Raad 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059).
4.12.5.
Het vorenstaande brengt met zich, dat nu niet vaststaat dat aan de Island Grill en Sonoma, en daarmee aan de SHM Marciano en SHM Da Vinci, in de V.S. auteursrechtelijke bescherming wordt geboden, SHM deze bescherming met betrekking tot de SHM Marciano en SHM Da Vinci ook niet in Nederland kan inroepen. Boretti’s verweer op dit punt slaagt.
auteursrechtinbreuk (handleidingen)
4.13.
SHM heeft gesteld dat Boretti de handleidingen die Sure Heat voor Boretti had vervaardigd één op één heeft overgenomen. Zij gebruikt de tekst van de gekopieerde handleidingen voor de buitenkeukens die zij thans verkoopt. SHM stelt dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van Sure Heat. De vraag of – zoals Boretti onder meer naar voren heeft gebracht – de handleidingen zijn aan te merken als werken in de zin van artikel 10 Aw kan in het midden blijven. Boretti heeft aangevoerd dat zij op grond van artikel 8 Aw moet worden aangemerkt als maker van de handleidingen. Het verweer op dit punt slaagt. Artikel 8 Aw bepaalt immers dat indien een vennootschap, een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als maker ervan te vermelden, zij als de maker van het werk wordt aangemerkt, tenzij bewezen wordt dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was. Boretti heeft onbetwist gesteld dat op de handleiding haar naam wordt vermeld, zonder vermelding van de naam van een natuurlijk persoon. Tussen partijen staat verder vast dat de oorspronkelijke handleidingen door Boretti openbaar zijn gemaakt, eveneens zonder vermelding van de naam van een natuurlijk persoon. SHM heeft niet gesteld dat tussen Sure Heat en Boretti afspraken zijn gemaakt die aan artikel 8 Aw derogeren. Evenmin heeft zij voldoende concrete omstandigheden gesteld die tot het oordeel leiden dat het openbaar maken van de handleiding onrechtmatig was.
betaling factuur
4.14.
SHM heeft verder aanspraak gemaakt op betaling door Boretti van facturen tot een bedrag van USD 115.325,00. Deze vordering zal bij het eindvonnis worden afgewezen. Boretti heeft het bestaan van de beweerde vordering gemotiveerd betwist. SHM heeft de vordering daarna niet nader onderbouwd.
tot slot in conventie
4.15.
Boretti heeft aangevoerd dat SHM geen belang heeft bij haar vorderingen. Zij heeft in dit verband aangevoerd dat SHM de buitenkeukens niet zelf kan of mag verhandelen, omdat SHM slechts een producent is voor merkleveranciers. Zodra Boretti de buitenkeukens niet meer door SHM liet leveren, kon SHM de buitenkeukens niet zelf verhandelen. Het verweer faalt. Met haar stelling gaat Boretti ten onrechte eraan voorbij dat ook in het geval dat SHM niet zelf de buitenkeukens kan of mag verhandelen, SHM er belang bij heeft dat Boretti – indien vast komt te staan dat Boretti onrechtmatig heeft gehandeld – haar onrechtmatig handelen staakt.
4.16.
Boretti wordt evenmin gevolgd in haar verweer dat SHM niet heeft bewezen dat Boretti na de breuk met Sure Heat buitenkeukens door Chant heeft laten maken. Ten aanzien van de Luciano volgt dit reeds uit de omstandigheid dat, gedurende de relatie tussen Sure Heat en Boretti, slechts de Marciano werd verkocht en niet de Luciano. Boretti heeft niet betwist dat dit model buitenkeuken door Chant wordt vervaardigd. Ten aanzien van de Da Vinci heeft de raadsman van Boretti, desgevraagd, ter comparitie bevestigd dat het aldaar getoonde model een nieuw door Boretti op de markt gebracht exemplaar betrof. Die buitenkeuken was door Boretti rechtstreeks bij Chant besteld. Daarmee heeft SHM voldoende aannemelijk gemaakt dat Boretti na de breuk met Sure Heat rechtstreeks buitenkeukens bij Chant heeft besteld.
4.17.
Boretti heeft gesteld dat SHM in strijd heeft gehandeld met artikel 21 Rv en artikel 111 lid 2 sub d en lid 3 Rv. In de kern komt haar bezwaar erop neer dat SHM ten onrechte bij dagvaarding geen melding heeft gemaakt van Boretti’s verweer en dat zij niet de volledige gang van zaken in het buitengerechtelijke traject in de dagvaarding heeft vermeld. Verder heeft SHM, volgens Boretti, feiten en stellingen in de dagvaarding en beslagstukken onvermeld gelaten om op oneigenlijke gronden gebruik te maken van de mogelijkheden die de Auteurswet biedt. Naar de rechtbank begrijpt dient dit alles ertoe te leiden dat de vorderingen worden afgewezen, althans dienen alle vorderingen die betrekking hebben op de betaling van geldbedragen op nihil te worden gesteld, althans tot € 100,00 te worden gematigd.
Artikel 21 Rv schrijft voor dat de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid worden aangevoerd. Artikel 111 lid 2 sub d en lid 3 Rv schrijven voor – kort gezegd – dat de dagvaarding de eis en de gronden dient te vermelden respectievelijk dat de verweren dienen te worden vermeld. De rechtbank ziet in hetgeen SHM tot nu toe in de procedure naar voren heeft gebracht geen aanknopingspunten voor het oordeel dat zij niet aan haar verplichtingen heeft voldaan. SHM heeft bij dagvaarding vermeld dat Boretti op haar sommatiebrief van 3 februari 2015 heeft gereageerd, maar dat de reactie een algemene betwisting inhield. Dat is door Boretti niet weersproken. Voor zover Boretti meent dat SHM reeds bij dagvaarding c.q. bij het verzoekschrift tot beslaglegging had moeten vermelden dat de ontwerpen voor de Marciano en Da Vinci zijn ontleend aan ontwerpen aan buitenkeukens die SHM reeds in 2006 en 2007 op de Amerikaanse markt heeft gebracht, ziet Boretti ten onrechte eraan voorbij dat deze stellingen pas actueel werden met het verweer van Boretti dat [naam 2] dan wel Boretti auteursrechthebbende op het ontwerp van de buitenkeukens is.  Voor het overige geldt dat in de dagvaarding de eis en de gronden zijn geformuleerd. Gelet op het vorenstaande is de conclusie dat de bezwaren geen doel treffen.
4.18.
Iedere verdere beslissing in conventie zal worden aangehouden.
in (voorwaardelijke) reconventie
4.19.
Hiervoor is geoordeeld dat SHM ontvankelijk is in haar vordering in conventie (4.4). Daarmee is de voorwaarde vervuld, waaronder Boretti haar reconventionele vordering heeft ingesteld.
in het incident
4.20.
SHM en Sure Heat hebben bij incident aangevoerd dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toekomt ten aanzien van de vordering in reconventie. Zij hebben in dit verband aangevoerd dat SHM in de staat Georgia (V.S.) is gevestigd en dus aldaar moet worden opgeroepen. Sure Heat kan als gevoegde partij geen vorderingen instellen. De conclusie van eis in het incident zal daarom zo worden gelezen dat SHM de vordering in het incident heeft ingesteld en Sure Heat als gevoegde partij de door SHM aangevoerde argumenten heeft willen ondersteunen.
4.21.
Naar het oordeel van de rechtbank komt de Nederlandse rechter op de voet van artikel 7 lid 2 Rv in reconventie rechtsmacht toe. Er bestaat voldoende samenhang tussen de vordering in conventie en de vordering in reconventie. Anders dan SHM naar voren heeft gebracht, houdt zowel de zaak in conventie als de zaak in reconventie verband met de zakelijke relatie die tussen partijen heeft bestaan. SHM verwijt Boretti immers dat zij onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij, hoewel zij gedurende het bestaan van de relatie wist van de geheimhoudingsovereenkomst tussen Sure Heat en Chant, met Chant in zee is gegaan om de buitenkeukens te vervaardigen. Boretti verwijt SHM dat zij de overeenkomst tot vergoeding van haar schade, die partijen volgens Boretti gedurende hun relatie hebben gesloten, niet is nagekomen. Voor het oordeel dat samenhang tussen de vordering in conventie en de vordering in reconventie bestaat, bestaat te meer aanleiding nu Boretti – naar de rechtbank begrijpt – haar vordering in reconventie in conventie wenst te verrekenen. Partijen verschillen niet van mening over de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam, zodat daarvan wordt uitgegaan.
4.22.
SHM heeft verder, bij wege van incident, een beroep gedaan op verjaring van Boretti’s beweerde vordering. SHM heeft zich hierbij – kort gezegd – op het standpunt gesteld dat naar het recht van de staat Georgia Boretti’s vordering inmiddels is verjaard. Overwogen wordt dat als uitgangspunt geldt dat het Nederlands rechtsstelsel geen gesloten systeem kent met betrekking tot incidentele vorderingen. Toch kent naar het oordeel van de rechtbank het indienen van een vordering in het incident zijn beperkingen. Naar het oordeel van de rechtbank dient de kwestie die in het incident aan de rechter wordt voorgelegd van procedurele aard te zijn en kan die niet een enkele materiële (voor)vraag behelzen, zoals bijvoorbeeld een beroep op verjaring. Die materiële kwestie dient in de hoofdzaak aan de orde te komen. Hoewel op dit uitgangspunt – door onder meer deze rechtbank – wel eens een uitzondering is gemaakt ziet de rechtbank in het onderhavige geval geen aanleiding om bij wijze van incident de verjaringskwestie te beoordelen. Tussen partijen is immers in ieder geval in geschil of het recht van de staat Georgia op de onderhavige zaak van toepassing is. Daarbij komt dat Boretti betwist dat het recht van de staat Georgia afwijkt van het Nederlands recht, waar het gaat om het verval van een rechtsvordering na verjaring. Deze punten dienen in de hoofdzaak beoordeeld te worden en lenen zich niet voor behandeling bij wijze van incident. De vordering tot niet-ontvankelijkverklaring van Boretti wegens verjaring zal dan ook worden afgewezen.
4.23.
SHM en Sure Heat zullen, als de in het incident in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het incident aan de zijde van Boretti. Deze kosten worden begroot op € 904,00 (2 punten ˟ tarief € 452,00). SHM en Sure Heat zullen tevens worden veroordeeld in de nakosten, zoals hierna onder de beslissing vermeld.
in de hoofdzaak in reconventie
4.24.
De zaak zal naar de rol worden verwezen voor conclusie van antwoord in reconventie.
4.25.
Iedere verdere beslissing in reconventie zal worden aangehouden.
5
De beslissing
De rechtbank
in conventie
in het incident
5.1.
wijst de vordering af;
5.2.
houdt de beslissing ten aanzien van de proceskosten in het incident aan tot aan het eindvonnis in de hoofdzaak;
in de hoofdzaak
5.3.
laat SHM toe tot het leveren van het bewijs van haar stelling dat Boretti op de hoogte was van het bestaan en de inhoud van de tussen Sure Heat en Chant gesloten geheimhoudingsovereenkomst;
5.4.
verwijst de zaak naar de rol van
woensdag 8 maart 2017
opdat:
i)	SHM, indien zij van de gelegenheid tot bewijslevering door getuigen gebruik wil maken, melding maakt van het aantal getuigen alsmede een opgave doet van de verhinderdata van alle betrokkenen in de maanden mei en juni 2017, waarna een dag voor getuigenverhoor zal worden bepaald, en bepaalt reeds nu voor alsdan dat partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,
ii)	SHM, indien zij het bewijs niet door getuigen wenst te leveren maar door overlegging van bewijsstukken en/of door een ander bewijsmiddel, het desbetreffende bewijs in het geding brengt;
in reconventie
in het incident
5.5.
wijst de vordering af;
5.6.
veroordeelt SHM en Sure Heat hoofdelijk in de kosten van het incident, begroot op € 904,00 aan salaris advocaat [NAAM];
5.7.
veroordeelt SHM en Sure Heat hoofdelijk in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat SHM en Sure Heat niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat [NAAM];
5.8.
verklaart dit vonnis ten aanzien van de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
in de hoofzaak
5.9.
verwijst de zaak naar de rol van
22 maart 2017
voor conclusie van antwoord;
in de hoofdzaak in conventie en in reconventie
5.10.
staat Sure Heat toe dat zij zich voegt aan de zijde van SHM;
5.11.
houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus, rechter, bijgestaan door mr. E.R. Mac-Donald, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 8 februari 2017.
type: ERM
coll: