ECLI:NL:RBOBR:2017:4856
Rechtbank OBR — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK OOST-BRABANT
Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch
zaaknummer / rolnummer: C/01/323845 / KG ZA 17-473
Vonnis in kort geding van 13 september 2017
in de zaak van
de stichting
STICHTING CONNEKT
,
gevestigd te Delft,
eiseres,
advocaat [NAAM]. H.D.J. van Roest te Utrecht,
tegen
[gedaagde]
,
wonende te [woonplaats] ,
gedaagde,
verschenen in persoon.
Partijen zullen hierna Connekt en [gedaagde] genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding d.d. 18 augustus 2017 met 12 producties
de brief van mr. [NAAM]d.d. 30 augustus 2017 met productie 13
de door [gedaagde] ter zitting overgelegde productie 14
de door [gedaagde] ter zitting overgelegde kopieën van foto’s
de mondelinge behandeling
de pleitnota van mr. [NAAM].
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Connekt is een stichting die zich bezighoudt met het stimuleren van duurzaamheid. In dat kader biedt Connekt onder de naam “Lean and Green” een programma aan voor bedrijven en overheid waarmee zij hun duurzaamheid kunnen vergroten.
2.2.
In het kader van het Lean and Green-programma heeft Connekt het hieronder afgebeelde logo ontwikkeld. Op 2 augustus 2011 heeft Connekt het logo als Europees beeldmerk geregistreerd voor de klassen 35, 39 en 42.
2.3.
Connekt heeft daarnaast de naam “Lean and Green” geregistreerd als Europees woordmerk.
2.4.
Deelnemers aan het Lean and Green programma sluiten vooraf een inschrijvingsovereenkomst met Connekt en zijn gebonden aan het Lean and Green Logistics Reglement. Zij beginnen als Aspirant-Member en betalen aan Connekt een vergoeding voor de deelname.
2.5.
Deelnemers dienen onder meer een plan van aanpak op te stellen en pas na goedkeuring daarvan door TNO en Connekt ontvangen zij de Lean and Green-award en mogen zijn het Lean and Green-logo voeren.
2.6.
[gedaagde] drijft in de vorm van een eenmanszaak een transportonderneming onder de naam Ebby Road. [gedaagde] is geen deelnemer aan het Lean en Green-programma en is dat ook nimmer geweest.
2.7.
Eind 2016 heeft Connekt geconstateerd dat op één van de vrachtwagens van [gedaagde] het Lean and Green-logo was afgebeeld in de vorm van een sticker op de achterzijde.
2.8.
Bij brief van haar advocaat d.d. 30 januari 2017 heeft Connekt [gedaagde] gesommeerd om uiterlijk op 2 februari 2017 te bevestigen dat hij het gebruik van het logo volledig zal staken en gestaakt zal houden, ervoor te zorgen dat uiterlijk op 9 februari 2017 het logo is verwijderd en foto’s te sturen van de voertuigen waaruit blijkt dat de logo’s zijn verwijderd.
2.9.
Bij e-mail van 14 februari 2017 heeft [gedaagde] aan Connekt bericht dat hij het gebruik van het logo zal staken en dat het logo is verwijderd van het transportmiddel. Bij de e-mail heeft [gedaagde] foto’s van de transportmiddelen gevoegd.
2.10.
Op 15 februari 2017, één dag na de e-mail van [gedaagde] , heeft een medewerker van Connekt een voertuig van [gedaagde] aangetroffen met daarop het Lean and Green-logo. Connekt heeft [gedaagde] daar vervolgens op aangesproken.
2.11.
Bij e-mail van 1 maart 2017 heeft [gedaagde] aan de advocaat [NAAM]’s nu wel zijn verwijderd en dat hij er door omstandigheden daar een week eerder niet aan kon voldoen.
2.12.
Bij e-mail van 7 maart 2017 heeft de advocaat [NAAM][gedaagde] bericht dat Connekt slechts bereid is af te zien van een kort geding indien [gedaagde] een bedrag van € 2.3000,-- als schadevergoeding aan Connekt betaalt.
2.13.
Bij e-mail van 8 maart 2017 heeft [gedaagde] aangegeven daartoe niet bereid te zijn. Hij stelt dat Connekt juist een bedrag aan hem verschuldigd is. In de e-mail geeft [gedaagde] aan dat hij het logo sinds januari 2013 heeft gebruikt en er in 2015 door Connekt op is gewezen dat het gebruik niet was toegestaan.
3
Het geschil
3.1.
Connekt vordert, samengevat:
1. [gedaagde] te veroordelen om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis:
a) het gebruik van het Lean and Green-logo op zijn voertuigen te staken;
b) aan Connekt een overzocht met de kentekens van de aan [gedaagde] toebehorende voertuigen te verstrekken en aan te tonen dat het logo volledig van al zijn voertuigen verwijderd is;
2. [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 1.000,-- per dag per voertuig dat [gedaagde] niet aan de onder 1 bedoelde veroordeling voldoet.
3. [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een (voorschot op) schadevergoeding en winstafdracht van € 20.000,--, te vermeerderen met wettelijke rente;
4. [gedaagde] te veroordelen in de p[proceskosten en de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente.
3.2.
Connekt legt daaraan, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag.
[gedaagde] maakt inbreuk op het merkenrecht van Connekt met betrekking tot het Lean and Green-logo door dit zonder toestemming van Connekt te gebruiken. Als merkhouder kan Connekt op grond van artikel 2:20 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) een verbod door [gedaagde] vorderen. Connekt heeft daar ook belang bij omdat [gedaagde] eerdere toezeggingen niet is nagekomen.
Aannemelijk is dat [gedaagde] het gebruik van het logo nog niet gestaakt heeft. Een prikkel in de vorm van een dwangsom is nodig.
Op grond van artikel 2:21 BVIE vordert Connekt vergoeding van schade die zij lijdt door het gebruik van het logo door [gedaagde] . Connekt vordert thans een voorschot op schadevergoeding van € 20.000,--, waarvan een bedrag van € 4.400,-- aan misgelopen abonnementskosten, een bedrag van € 3.600,-- exclusief BTW aan advocaatkosten en een voorschot op de winstafdracht van € 12.000,--.
Van belang is dat het gebruik van het logo door [gedaagde] afbreuk doet aan het imago van het logo als merkteken.
3.3.
[gedaagde] voert daartegen, zakelijk weergegeven, het volgende verweer.
Dit kort geding is onnodig en enkel opgestart door Connekt uit oogpunt van winstbejag . [gedaagde] heeft alle Lean and Green-stickers van zijn voertuigen verwijderd en het logo wordt door hem niet meer gebruikt. Door omstandigheden was het aanvankelijk niet gelukt om alle stickers binnen de afgesproken termijn te verwijderen. Dat is een week later alsnog gebeurd.
Toen [gedaagde] het logo ging gebruiken wist hij niet dat Connekt erachter zat. Hij had het logo op internet gevonden en vond het gewoon een leuk logo.
Connekt zou blij moeten zijn dat [gedaagde] haar logo heeft gebruikt. De onderneming van [gedaagde] loopt namelijk voorop als het gaat om duurzaamheid en gaat daarin zelfs verder dan het Lean and Green-programma.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
Het eerste onderdeel van de vordering strekt tot een verbod voor [gedaagde] om het Lean and Green-logo op zijn voertuigen te gebruiken. Dat onderdeel van de vordering zal worden toegewezen. Vast staat dat Connekt houder is van het Europese Lean and Green- beeldmerk zoals hierboven onder 2.2. is afgebeeld. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE kan Connekt als merkhouder het gebruik van het beeldmerk (logo) door derden zonder haar toestemming verbieden. Connekt heeft ook voldoende (spoedeisend) belang bij een dergelijk verbod. Vast staat namelijk dat [gedaagde] het logo zonder toestemming van Connekt jarenlang – naar eigen zeggen al vanaf januari 2013 - heeft gebruikt in de vorm van stickers op zijn bedrijfsvoertuigen. [gedaagde] stelt weliswaar dat hij inmiddels alle stickers heeft verwijderd, maar met die enkele verklaring hoeft Connekt onder de gegeven omstandigheden geen genoegen te nemen. Nog daargelaten dat aan de hand van de door [gedaagde] overgelegde kopieën van foto’s niet kan worden vastgesteld of de stickers daadwerkelijk zijn verwijderd, staat vast dat [gedaagde] in een eerder stadium, namelijk in een e-mail van 14 februari 2017 die is overgelegd als productie 10 bij dagvaarding, in strijd met de waarheid heeft verklaard dat de stickers op dat moment waren verwijderd. [gedaagde] heeft erkend dat de stickers op dat moment nog niet waren verwijderd. Dat zou een week later alsnog zijn gebeurd. Bovendien staat vast dat [gedaagde] in elk geval vanaf 2015 wist dat hij het beeldmerk niet zonder toestemming van Connekt mocht gebruiken. [gedaagde] schrijft in zijn e-mail van 8 maart 2017 immers zelf dat hij in 2015 telefonisch is benaderd door een medewerker van Connekt met de mededeling dat hij het logo niet zomaar mocht gebruiken. Dat was voor [gedaagde] kennelijk geen reden om het gebruik van het beeldmerk te staken. Hij is het beeldmerk in elk geval tot maart 2017 blijven gebruiken. De handelwijze van [gedaagde] geeft voldoende aanleiding om te veronderstellen dat [gedaagde] het beeldmerk mogelijk nog gebruikt of in de toekomst zal gebruiken. Dat rechtvaardigt het opleggen van het door Connekt gevorderde verbod. Het eerste onderdeel van de vordering zal daarom worden toegewezen als na te melden.
4.2.
Het tweede onderdeel van de vordering strekt tot het vertrekken van een overzicht door [gedaagde] aan Connekt van de kentekens van de voertuigen van [gedaagde] . Dat onderdeel zal worden afgewezen wegens gebrek aan belang. [gedaagde] heeft ter zitting fotokopieën overgelegd van een zestal voertuigen. Op de foto’s zijn de kentekens van de voertuigen duidelijk zichtbaar. [gedaagde] heeft onweersproken gesteld op de foto’s al zijn voertuigen staan afgebeeld. De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat Connekt met de door [gedaagde] overgelegde kopieën beschikt over alle kentekens zoals door haar gevorderd.
4.3.
Connekt heeft belang bij het opleggen van een dwangsom om [gedaagde] ertoe te bewegen het verbod om het logo te gebruiken na te komen. Zoals gezegd is [gedaagde] vanaf 2015 welbewust doorgegaan met het onrechtmatige gebruik van het Lean and Green-logo en is hij eerder toezeggingen dat hij daarmee zou stoppen niet (tijdig) nagekomen. De dwangsom zal worden beperkt als na te melden.
4.4.
Resteert de vordering die strekt tot betaling van een (voorschot) op schadevergoeding door [gedaagde] . Het betreft een vordering tot betaling van een geldsom in kort geding. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.
4.5.
Van het bestaan van enig spoedeisend belang aan de zijde van Connekt bij betaling van het gevorderde voorschot is niet gebleken. Connekt heeft in dat kader ook niets gesteld. Het bestaan en de hoogte van de door Connekt gestelde vordering uit hoofde van schadevergoeding zijn daarnaast onvoldoende aannemelijk geworden. Connekt begroot de schade op € 20.000,--. Daarvan is € 12.000,-- een voorschot op afdracht van winst die [gedaagde] zou hebben gemaakt. Een deugdelijke onderbouwing van dat bedrag ontbreekt. Connekt stelt in dat kader slechts dat een gemiddelde transportonderneming een winst van € 6.000,-- per wagen per jaar maakt. Wat de winst van [gedaagde] daadwerkelijk is geweest is volstrekt onduidelijk, laat staan welk gedeelte daarvan is behaald in verband met het onrechtmatige gebruik van het Lean and Green-logo door [gedaagde] zoals bedoeld in artikel 2:21 lid 2 sub a. BVIE. Alleen daarop zou Connekt immers aanspraak kunnen maken. Het komt de voorzieningenrechter bovendien voor dat indien het logo al van invloed is geweest op de door [gedaagde] behaalde winst, die invloed uiterst gering is geweest.
4.6.
Van het gevorderde voorschot van € 20.000,-- betreft een bedrag € 3.600,-- advocaatkosten die zijn gemaakt in het kader van (de voorbereiding van) dit kort geding. Die kosten zijn geen schade in de zin van artikel 2:21 BVIE, maar zijn onderdeel van de proceskosten en de toewijsbaarheid dient zal daarom in dat kader worden beoordeeld.
4.7.
Resteert nog een bedrag van € 4.400,-- aan misgelopen licentie- en lidmaatschapsinkomsten. Of Connekt die inkomsten daadwerkelijk is misgelopen is nog maar de vraag. Deelnemers aan het Lean and Green-programma dienen immers aan strikte voorwaarden te voldoen, zoals het opstellen van een plan van aanpak dat door TNO en Connekt dient te worden goedgekeurd. In hoeverre [gedaagde] destijds voldeed aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot het Lean and Green-programma kan thans niet worden vastgesteld. Connekt heeft in dat kader ook niets gesteld. Dat [gedaagde] de licentie- en lidmaatschapskosten verschuldigd zou zijn geweest indien hij toestemming had gevraagd aan Connekt om het beeldmerk te mogen gebruiken (lees: een inschrijvingsovereenkomst met Connekt had gesloten), zoals bedoeld in artikel 2.21. lid 2 sub b. BVIE, is daarmee onvoldoende  aannemelijk geworden.
4.8.
Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding zal worden afgewezen.
4.9.
Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt. op de hierna te vermelden wijze.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
veroordeelt [gedaagde] om het gebruik van het Lean and Green-logo, zoals hieronder afgebeeld, op zijn voertuigen te staken,
5.2.
veroordeelt [gedaagde] om aan Connekt een dwangsom te betalen van € 1.000,-- voor iedere dag dat hij niet (volledig) aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 50.000,-- is bereikt,
5.3.
bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,
5.4.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.5.
compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
5.6.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 13 september 2017.