ECLI:NL:RBAMS:2017:1259
Rechtbank AMS — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht
zaaknummer / rolnummer: C/13/589826 / HA ZA 15-600
Vonnis van 8 maart 2017
in de zaak van
[eiser]
,
wonende te [woonplaats] ,
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
advocaat [NAAM]. M. Dorgelo te Amsterdam,
tegen
1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
OTAZU LICENSE LTD.
,
gevestigd te Heywood House, South Hill, Anguilla,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaten mr. L. Oosting en mr. M.R.A. Poulie te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OTZ B.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. A.J. Gieske te Amsterdam,
3.
[gedaagde sub 3]
,
wonende te [woonplaats] ,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
advocaten mr. L. Oosting en mr. M.R.A. Poulie te Amsterdam,
4.
[gedaagde sub 4]
,
wonende te [woonplaats] ,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. A.J. Gieske te Amsterdam.
Eiser zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk [gedaagden gezamenlijk] en ieder afzonderlijk [eiser] , OTZ, [gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 4] worden genoemd.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de gelijkluidende dagvaardingen van 10 maart 2015, met incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv,
de akte houdende nadere producties van Otazu van 8 juli 2015,
de dagvaarding van 12 augustus 2015, waarbij de aan Otazu License gerichte dagvaarding, bij gebreke van een bekend kantoor- of vestigingsadres in Nederland, aan het parket van het Openbaar Ministerie is betekend,
de rolbeslissing van 23 december 2015, waarbij aan gedaagden wegens klemmende redenen uitstel is verleend voor het indienen van een akte van antwoord,
de conclusie van antwoord van gedaagden in de hoofdzaak en antwoord in het incident, tevens eis in reconventie met incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening, van 3 februari 2016,
de conclusie van antwoord in het incident in reconventie van 16 maart 2016,
de rolbeslissing van 20 april 2016, waarbij een comparitie van partijen is bepaald,
het proces-verbaal van comparitie van 8 september 2016, met de daarin genoemde processtukken,
de brieven van partijen naar aanleiding van het proces-verbaal,
de akte van Otazu License Ltd. c.s. van 5 oktober 2016.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
[eiser] was enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap Roca Holding B.V. (hierna: Roca Holding). Via Roca Holding was [eiser] onder meer bestuurder van de vennootschappen Otazu B.V. (opgericht in 1993), Dreamland Pvt en Otazu International B.V. (hierna: Otazu International). Otazu International was de houder van de woordmerken OTAZU en [merk 1] . Via deze vennootschap dreef [eiser] een onderneming gericht op onder meer de verkoop van sieraden.
2.2.
Eind 2008 is de onderneming van [eiser] in financiële problemen geraakt. [eiser] heeft toen [gedaagde sub 3] benaderd met de vraag om hem te helpen de onderneming er weer bovenop te helpen.
2.3.
[gedaagde sub 3] was indirect bestuurder van de vennootschap RO3 B.V. (hierna: RO3). Bestuurder en enig aandeelhouder van RO3 was Timore Trade B.V. (hierna: Timore Trade). Bestuurder en enig aandeelhouder van Timore Trade is Timore B.V. (hierna: Timore). Bestuurder en enig aandeelhouder van Timore is Krabeh B.V., waarvan [gedaagde sub 3] bestuurder en enig aandeelhouder is. [gedaagde sub 3] is de natuurlijke persoon achter alle voornoemde vennootschappen.
2.4.
Bij overeenkomst van 14 januari 2009 zijn [eiser] (in de overeenkomst aangeduid als: [eiser] ), Dreamland Pvt en RO3 het volgende, voor zover hier van belang, overeengekomen:
[eiser] will sell his existing companies to a third party;
[eiser] agrees to enter into a worldwide agreement with RO3 regarding everything he designs (e.g. bijoux, bags, shoes, interior design) with immediate effect;
[eiser] will transfer all the brand names, all the trademarks, the rights to the name/brand ‘ [eiser] ”, the name/brand ‘ [merk 2] ’, the name/brand ‘Otazu’, (…) and the intellectual property for everything he will design from the start of this agreement to RO3;
The production, management and distribution of [eiser] ’s designs will be organized by RO3;
[eiser] will sell 100% of the shares of Dreamland Pvt to RO3 for € 1,-:
All government will be done by RO3; [merk 4] will not be be authorized to decide on behalf of RO3;
(…)
12. [eiser] will have the right to buy 60% of the shares of RO3 after 2 years; all voting rights of the 60% shares that [eiser] might buy stay with RO3 as long as RO3 still owns 40% of the shares;
13. After 2 years [eiser] will have the right to buy the other 40% of the shares of RO3;
14. [eiser] will be employed by RO3;
15. RO3 will pay [eiser] a license fee of 20% over te next annual profit as shown in the annual statements: the payment of license fee will start in 2010;
16. If and when [eiser] buys a percentage of the shares of RO3 the payment of license fee will end on that date;
(…)
The agreement shall be governed by and construed in acceptance with the laws of The Netherlands.
2.5.
In januari 2009 is de activa van Otazu B.V. overgedragen aan RO3 en per
22 januari 2009 is [eiser] in het handelsregister uitgeschreven als houder van de aandelen in Roca Holding. Pashy Holding B.V. (hierna: Pashy Holding) is daarna gaan handelen als eigenaar van de aandelen in de vennootschappen Roca Holding, Otazu B.V. en Otazu International. In een brief van 27 februari 2009 heeft Pashy Holding, namens Otazu International en Otazu B.V., aan RO3 en Timore bevestigd dat op 1 februari 2009 is overeengekomen dat de merken en handelsnamen verwijzend naar OTAZU, [merk 2] en [merk 3] aan Timore worden verkocht. Timore heeft vervolgens aan RO3 een licentie voor het gebruik van deze merken en handelsnamen verleend.
2.6.
Omtrent 1 februari 2009 is [eiser] in dienst van RO3 getreden. [eiser] was bij RO3 onder andere verantwoordelijk voor het ontwerpen van producten en voor de promotie daarvan wereldwijd.
2.7.
Op 9 april 2009 is de naam van Otazu B.V. gewijzigd in Silas II en is de naam van Otazu International gewijzigd in Silas III. Op 30 juni 2009 is Silas II failliet verklaard, gevolgd door het faillissement van Silas III op 14 juli 2009. Met ingang van 14 juli 2009 is ook Roca Holding failliet verklaard.
2.8.
In september 2009 heeft RO3 onder het teken ‘ [merk 2] ’ sieraden op de markt gebracht.
2.9.
De curator in het faillissement van Silas I en Silas II heeft de op 1 februari 2009 door Pashy Holding met Timore gesloten overeenkomst (zie 2.5) niet erkend. Bij overeenkomst van 11 maart 2011 heeft de curator alsnog de rechten op de merken OTAZU en [merk 1] voor een bedrag van € 70.000,-- aan Timore verkocht. Het betreft de volgende merkrechten:
- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij het United States Patent and Trademark
Office (USPTO) voor de klasse 14, onder inschrijvingsnummer 2728594;
- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij het Canadian Intellectual Property Office voor de klassen 14, 18 en 25 onder inschrijvingsnummer TMA656702;
- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij het Instituto Mexicano de la Propriedad
Industrial voor de klassen 14, onder inschrijvingsnummer 817217;
- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij het Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (Argentinië) voor de klassen 14 onder inschrijvingsnummer 2060849;
- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij het Harmonisatiebureau voor de interne
markt voor de klassen 14, 18 en 25 onder inschrijvingsnummer 2973667;
- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de klassen 14, 18 en 25 onder inschrijvingsnummer 0673316;
- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij de Wereld Organisatie voor de
Intellectuele Eigendom voor de klassen 14, 18 en 25 onder inschrijvingsnummer 795584 en in ieder geval geformaliseerd en omgezet in een nationale registratie in de volgende landen:
Australië, China, Cyprus, Dominicaanse Republiek, Georgië, Japan, Noorwegen, De Russische Federatie; Singapore, Turkije en Zwitserland;
- Het woordmerk “ [merk 1] ” zoals geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de klassen 9, 14, 18 en 20 onder inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] ;
2.10.
Op 21 juni 2011 heeft Timore bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Benelux-merkenbureau) het woordmerk [merk 2] geregistreerd, in de klassen 14,18 en 25.
2.11.
In september 2011 heeft RO3 aan [eiser] een aangepast voorstel tot samenwerking gedaan. [eiser] is daar niet op ingegaan. Het dienstverband van [eiser] bij RO3 is eind 2011 geëindigd.
2.12.
Op 14 oktober 2011 heeft Timore het Benelux-woordmerk [merk 2] overgedragen aan Otazu License. [gedaagde sub 3] is aandeelhouder van Otazu License. Op 14 oktober 2011 is ook het Benelux-woordmerk OTAZU, met de inschrijvingsnummers 0673316, 0717766 en 0805435, en het Benelux woordmerk [merk 1] met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] aan Otazu License overgedragen. Aan RO3 is een licentie voor het gebruik van die merken verleend.
2.13.
Op 25 november 2011 heeft Otazu License bij het Benelux-merkenbureau het woordmerk “ [merk 4] ” geregistreerd, in de klasse 14.
2.14.
Op 22 december 2011 is OTZ opgericht (destijds onder de naam RO2 B.V.). Sinds 21 februari 2013 is [gedaagde sub 4] indirect (via de vennootschap VRB Group B.V.) enig bestuurder en aandeelhouder van OTZ. [gedaagde sub 4] is de levenspartner van [gedaagde sub 3] .
2.15.
Op 20 november 2012 is de naam van RO3 gewijzigd in Dens B.V.
2.16.
Met ingang van 1 maart 2013 heeft Otazu License aan OTZ een licentie verleend voor het gebruik van de merken OTAZU, [merk 1] , [merk 4] , [merk 2] , op het EU-beeldmerk OTAZU en op een aantal internetadressen waarin de naam Otazu voorkomt. Door OTZ wordt een onderneming gedreven die sieraden en accessoires op de markt brengt.
2.17.
Medio 2013 heeft Dens zelf haar faillissement aangevraagd. Op 11 juni 2013 is het faillissement van Dens uitgesproken.
2.18.
[eiser] brengt thans onder de namen [merk 5] en [merk 5] BY [merk 2] sieraden en tassen op de markt. De tassen zijn voorzien van het logo:
2.19.
Bij brief van 28 november 2013 is [eiser] door Otazu Lisence gesommeerd om het gebruik van de naam “ [merk 4] ” of “ [merk 2] ” te staken en gestaakt te houden en is meegedeeld dat dit tevens geldt voor het gebruik van die namen in combinatie met extensies als NY, NYC of New York, alsmede voor ieder verwijzing naar bedoelde namen en combinaties in de vorm van afkortingen als “RO” of L.R.C.O.
2.20.
[gedaagde sub 4] heeft op 11 december 2014, mede namens OTZ, bij de politie aangifte gedaan van belediging en smaad door [eiser] , vanwege door [eiser] in de periode van 15 november 2012 tot 11 december 2014 op internet geplaatste foto’s en mededelingen waarin beschuldigingen aan het adres van [gedaagde sub 4] en OTZ zijn gedaan.
2.21.
[eiser] heeft getracht het woord [merk 5] als Europees gemeenschapsmerk en als nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk in te schrijven. Na oppositie daartegen door Otazu License zijn die aanvragen door de Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) en het United Kingdom Intellectual Property Office (UK IPO) geweigerd vanwege verwarringsgevaar met de door Otazu License gehouden merken [merk 2] en [merk 4] .
3
Het geschil
in conventie
in het incident:
3.1.
Otazu vordert, samengevat, als provisionele voorziening, en voor zover mogelijk bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. [gedaagden gezamenlijk] te verbieden om direct of indirect, de tekens [merk 4] , [merk 2] of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende tekens (opnieuw) als merk, domeinnaam en/of (Google)adword of anderszins te registreren,
2. [gedaagden gezamenlijk] te veroordelen om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de auteursrechten en portretrechten van [eiser] waar ook ter wereld te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 50.000,00 voor iedere dag, dan wel € 5.000,00 voor ieder product dan wel drager waarmee – zulks ter keuze van eiser – dat door [gedaagden gezamenlijk] na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
3. [gedaagden gezamenlijk] te veroordelen om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de rechten van [eiser]  waar ook ter wereld, dan wel elk overig onrechtmatig handelen jegens [eiser] te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het exploiteren en laten vervaardigen van slaafse kopieën van de sieraden van eiser, door het doen van onrechtmatige, waaronder onjuiste en misleidende, uitlatingen zoals omschreven in de dagvaarding, op straffe van een dwangsom van € 50.000,00 voor iedere dag, dan wel € 5.000,00 voor ieder product dan wel drager waarmee – zulks ter keuze van eiser – dat door gedaagden na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
4. [gedaagden gezamenlijk] te veroordelen om binnen 14 dagen een rectificatie op de website [website 4] te plaatsen met de in de dagvaarding vermelde tekst,
5. [gedaagden gezamenlijk] te veroordelen om binnen tien dagen aan de advocaat [NAAM][eiser] een door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte kopie te verstrekken waaruit de bron en bestemming van de inbreukmakende producten blijkt, op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag of deel daarvan dat door gedaagden aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
6. te bepalen dat [gedaagden gezamenlijk] de inbreukmakende producten en gegevensdragers binnen 14 dagen terughaalt bij alle afnemers, niet zijnde consumenten, waar ook ter wereld, dat [gedaagden gezamenlijk] deze afnemers een brief stuurt met de in de dagvaaarding vermelde tekst en nadat de hiervoor bedoelde producten aan [gedaagden gezamenlijk] zijn geretourneerd, deze te vernietigen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,00 voor iedere dag of deel daarvan dat door gedaagden aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
7. [gedaagden gezamenlijk] op de voet van artikel 1019h Rv in de proceskosten te veroordelen.
3.2.
[gedaagden gezamenlijk] voert verweer.
3.3.
De stellingen van partijen worden hierna, voor zover van belang, nader weergegeven.
In de hoofdzaak:
3.4.
[eiser] vordert, samengevat, voor zover mogelijk bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. een verklaring voor recht dat de Benelux-woordmerken [merk 4] , met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] , en [merk 2] , met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] , te kwader trouw zijn geregistreerd, en derhalve nietig zijn en dienen te worden doorgehaald uit het register van het Benelux merkenbureau,
2. een verklaring voor recht dat de Benelux-woordmerken [merk 1] , met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] , en OTAZU, met inschrijvingsnummer 805435, meer dan vijf jaar achtereenvolgens niet normaal zijn gebruikt, en derhalve vervalrijp zijn, en dienen te worden doorgehaald uit het register van het Benelux merkenbureau,
3. een verklaring voor recht dat de Benelux woordmerken OTAZU, met inschrijvingsnummer 673316, en OTAZU, met inschrijvingsnummer 717766, voor de waren “tijdinstrumenten, kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels” respectievelijk öptische toestellen en instrumenten, inclusief zonnebrillen, brillen, monturen, brillenetuis, brillenkokers, beschermende brillen, sportbrillen, leder- en kunstlederwaren voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder riemen (niet voor kleding), portemonnees, portefeuilles, beautycases, paraplu’s; koffers en reistassen, meubelen, waaronder tafels en stoelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; voornoemde producten voor toepassing binnens- en buitenshuis” meer dan vijf jaar achtereenvolgens niet normaal zijn gebruikt voor deze waren, en derhalve vervalrijp zijn, en voor deze waren dienen te worden doorgehaald uit het register van het Benelux-merkenbureau.
4. Otazu License en [gedaagde sub 3] te bevelen binnen 14 dagen zorg te dragen voor de doorhaling van deze merken uit het register van het Benelux merkenbureau, en te bepalen dat indien gedaagden Otazu License en [gedaagde sub 3] hiermee in gebreke blijven, dit vonnis voor hun wilsverklaring in de plaats gesteld kan worden,
5. OTZ en [gedaagde sub 4] te bevelen binnen 14 dagen zorg te dragen voor de overdracht van de domeinnaam [website 4] en elke andere domeinnaam die op naam van gedaagden is geregistreerd van de naam [website 1] dan wel [website 2] dan wel [website 3] , en te bepalen dat indien gedaagden OTZ  en [gedaagde sub 4] hiermee in gebreke blijven, dit vonnis voor hun wilsverklaring in de plaats gesteld kan worden,
6. [gedaagden gezamenlijk] te verbieden om direct of indirect, de tekens [merk 4] , [merk 2] of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende tekens (opnieuw) als merk, domeinnaam en/of (Google)adword of anderszins te registreren,
7. een verklaring voor recht dat [gedaagden gezamenlijk] misbruik van recht maakt door de tekens [merk 4] , [merk 2] , [merk 1] en OTAZU te handhaven, dan wel trachten te handhaven, dan wel zich te beroepen of te suggeren dat er een commerciële band met [eiser] is,
8. [gedaagden gezamenlijk] te veroordelen om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de auteursrechten en portretrechten van [eiser] waar ook ter wereld te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 50.000,00 voor iedere dag, dan wel € 5.000,00 voor ieder product dan wel drager waarmee – zulks ter keuze van eiser – dat door [gedaagden gezamenlijk] na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
9. [gedaagden gezamenlijk] te veroordelen om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de rechten van [eiser] waar ook ter wereld, dan wel elk overig onrechtmatig handelen jegens [eiser] te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het exploiteren en laten vervaardigen van slaafse kopieën van de sieraden van eiser, door het doen van onrechtmatige, waaronder onjuiste en misleidende, uitlatingen zoals omschreven in de dagvaarding, op straffe van een dwangsom van € 50.000,00 voor iedere dag, dan wel € 5.000,00 voor ieder product dan wel drager waarmee – zulks ter keuze van eiser – dat door gedaagden na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
10. [gedaagden gezamenlijk] te veroordelen om binnen 14 dagen een rectificatie op de website [website 4] te plaatsen met de in de dagvaarding vermelde tekst,
11. voor recht te verklaren dat [eiser] niet onrechtmatig jegens [gedaagden gezamenlijk] handelt door een sieradenlijn op de markt te brengen met gebruikmaking van het teken [merk 5] .
12. [gedaagden gezamenlijk] hoofdelijk te veroordelen om aan [eiser] een schadevergoeding te betalen van € 500,00 per inbreukmakend product dan wel gegevensdrager zoals omschreven in de dagvaarding, die gedaagden hebben ingekocht dan wel verkocht, alsmede tot vergoeding van alle als gevolg van de inbreuk, dan wel onrechtmatig handelen door [gedaagden gezamenlijk] gedaagden door [eiser] geleden schade, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;
13. [gedaagden gezamenlijk] hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan [eiser] van de door [gedaagden gezamenlijk] daarmee genoten winst of een door de rechtbank in goede justitie te bepalen ander bedrag;
14. [gedaagden gezamenlijk] te veroordelen om binnen tien dagen aan de advocaat [NAAM][eiser] een door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte kopie te verstrekken waaruit de bron en bestemming van de inbreukmakende producten blijkt, op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag of deel daarvan dat door gedaagden aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
15. [gedaagden gezamenlijk] te veroordelen om binnen dertig dagen aan de advocaat [NAAM][eiser] een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen (a) van de leveranciers van inbreukmakende producten, (b) het aantal aan [gedaagden gezamenlijk] geleverde inbreukmakende producten, (c) de door [gedaagden gezamenlijk] vanaf 1 juni 2009 aan afnemers verkochte en geleverde inbreukmakende producten en wie die afnemers zijn, een en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000,00 voor iedere dag of deel daarvan dat door [gedaagden gezamenlijk] aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
16. te bepalen dat [gedaagden gezamenlijk] de inbreukmakende producten en gegevensdragers binnen 14 dagen terughaalt bij alle afnemers, niet zijnde consumenten, waar ook ter wereld, dat [gedaagden gezamenlijk] deze afnemers een brief stuurt met de in de dagvaarding vermelde tekst en nadat de hiervoor bedoelde producten aan [gedaagden gezamenlijk] zijn geretourneerd, deze te vernietigen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,00 voor iedere dag of deel daarvan dat door gedaagden aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven,
17. [gedaagden gezamenlijk] op de voet van artikel 1019h Rv in de proceskosten te veroordelen.
3.5.
[gedaagden gezamenlijk] voert verweer.
3.6.
De stellingen van partijen worden hierna, voor zover van belang, nader weergegeven.
in reconventie
In het incident:
3.7.
Na wijziging van eis vordert Otazu License, samengevat, als provisionele voorziening, en voor zover mogelijk bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. [eiser] te veroordelen om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de Benelux merkrechten [merk 4] met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] , OTAZU met de inschrijvingsnummers 673316, 717766, 805435, [merk 2] , met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] en/of [merk 1] met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] , te staken en gestaakt houden, een en ander op straffe van een dwangsom van
€ 50.000,00 voor iedere dag, dan € 5.000,00 voor ieder product waarmee – zulks ter keuze van Otazu License Ltd. en OTZ B.V. – dat door [eiser] na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
2. een veroordeling van [eiser] in de volledige kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en rente.
3.8.
[eiser] voert verweer.
3.9.
De stellingen van partijen worden hierna, voor zover van belang, nader weergegeven.
In de hoofdzaak:
3.10.
[gedaagden gezamenlijk] , dan wel alleen Otazu License, vordert, samengevat en na wijziging van eis, voor zover mogelijk bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. [eiser] te veroordelen om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de door License Ltd gehouden Benelux-merken [merk 4] met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] , OTAZU met de inschrijvingsnummers 673316, 717766, 805435, [merk 2] , met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] en/of [merk 1] met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] , te staken en gestaakt houden, een en ander op straffe van een dwangsom van
€ 50.000,00 voor iedere dag, dan € 5.000,00 voor ieder product waarmee – zulks ter keuze van Otazu License Ltd. en OTZ B.V. – dat door [eiser] na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
2. [eiser] te gebieden om zich te onthouden van bedreiging van, dan wel van lasterlijkse en/of diskwalificerende uitlatingen over één of meer van gedaagden, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,00 per overtreding van dit gebod;
3. [eiser] te veroordelen om aan [gedaagden gezamenlijk] een schadevergoeding te betalen van alle als gevolg van het onrechtmatig handelen van [eiser] door hen geleden schade, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente,
4. [eiser] te veroordelen om aan de advocaten van [gedaagden gezamenlijk] Otazu License Ltd. en [gedaagde sub 3] en die van OTZ B.V. en [gedaagde sub 4] binnen 21 dagen een door een in Nederland gevestigde onafhankelijke registeraccountant opgestelde opgave te doen van alle op de datum van het vonnis door [eiser] gehouden activa, hoe ook genaamd en in welk land ter wereld ook gehouden, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag of deel daarvan dat door [eiser] aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
5. een veroordeling van [eiser] in de volledige kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en rente.
3.11.
[eiser] voert verweer.
3.12.
De stellingen van partijen worden hierna, voor zover van belang, weergegeven.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Tussen partijen is niet in geschil is dat de rechtbank Amsterdam bevoegd is van de vorderingen van partijen in conventie en reconventie kennis te nemen. De rechtbank ziet ambtshalve geen gronden voor een ander oordeel nu de gestelde schadebrengende feiten zich mede voordoen, dan wel zich dreigen te voordoen, in het arrondissement Amsterdam.
4.2.
Eerst zullen de vorderingen in de hoofdzaak worden beoordeeld. Daarna zal worden beoordeeld of er nog belang is bij het treffen van de gevorderde provisionele voorzieningen.
in de hoofdzaak:
in conventie
4.3.
De kern van het geschil tussen partijen is de stelling van [eiser] dat zonder zijn toestemming zijn naam door [gedaagden gezamenlijk] als merk is geregistreerd, dat door [gedaagden gezamenlijk] zijn werk is gekopieerd en dat zijn prestaties ten onrechte aan [gedaagden gezamenlijk] worden toegeschreven.
Benelux-woordmerken [merk 4] en [merk 2]
4.4.
[eiser] stelt dat de Benelux-woordmerken [merk 4] , met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] , en [merk 2] , met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] , te kwader trouw zijn geregistreerd omdat die merken bestaan uit zijn voornaam “ [merk 4] ”, dan wel een combinatie van deze voornaam en zijn achternaam “ [eiser] ”, dat hij onder naam “ [merk 2] ” bekendheid heeft verkregen en dat met de registratie van de merken is getracht te voorkomen dat [eiser] die naam als merk zou kunnen gaan exploiteren. Met een beroep op artikelen 2.4, aanhef en onder f, en 2.28, eerste lid, sub e, en derde lid, sub b, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) stelt [eiser] daarom dat met de registratie van die merken geen recht daarop door [gedaagden gezamenlijk] is verkregen en roept hij de nietigheid daarvan in.
4.5.
Artikel 2.4, aanhef en onder f, BVIE maakt het mogelijk een ingeschreven merk nietig te laten verklaren, wanneer het te kwader trouw is gedeponeerd. Het artikel noemt twee voorbeelden van een depot te kwader trouw in de periode van drie jaar voorafgaande aan het depot. Beide voorbeelden vinden hun grond in misbruik van wetenschap (‘wist of behoorde te weten’) bij de deposant van het gebruik van een overeenstemmend merk door een derde voor soortgelijke waren of diensten binnen het Benelux-gebied. De voorbeelden zijn niet limitatief. In het arrest Lindt Goldhase (HvJEU 11 juni 2009, zaak C-529/07, B9 7962) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) op prejudiciële vragen geantwoord dat bij de beoordeling of sprake is van een depot te kwader trouw rekening dient te worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het teken, zoals onder andere het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar. De omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een dergelijk teken gebruikt, volstaat op zich echter niet als bewijs van de kwade trouw van deze aanvrager. Bovendien moet rekening gehouden worden met de bedoeling van deze aanvrager op het tijdstip waarop hij de merkaanvraag indient, een subjectief gegeven dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval.
4.6.
Uit het voorgaande blijkt dat voor de vraag of de depots van de merken [merk 4]  en [merk 2] door Otazu License en Timore te kwader trouw zijn verricht allereerst van belang is of er ten tijde van de depots voorgebruik was door [eiser] van het teken “ [merk 2] ”, dan wel “ [merk 4] ,” voor soortgelijke waren of diensten binnen het Benelux-gebied. Een dergelijk voorgebruik voor waren en diensten heeft [eiser] niet gesteld. [eiser] beroept zich immers alleen op de populariteit die hij met de naam ‘ [merk 2] ’ stelt te hebben verworven en stelt dat hij die naam daarom zelf als merk moet kunnen gebruiken. Bekendheid als persoon onder een bepaalde naam is echter nog geen gebruik van die naam voor waren of diensten. Stukken waaruit blijkt dat [eiser] naast het merk OTAZU ook de tekens ‘ [merk 2] ’ of ‘ [merk 4] ’ daadwerkelijk als merk voor waren of diensten heeft gebruik in de periode van drie jaar voorafgaande aan het depot door Timore en Otazu License van deze tekens als merken, heeft [eiser] ook niet overgelegd.
4.7.
Voor zover uit de overeenkomst van 14 januari 2009 moet worden begrepen dat Timore en Otazu License wist of behoorde te weten dat [eiser] aanspraak maakte op de tekens ‘ [merk 4] ’ en ‘ [merk 2] ’ voor gebruik voor waren en diensten nu die tekens in artikel 3 van die overeenkomst worden genoemd, wordt allereerst overwogen dat [eiser] het recht op het gebruik van die tekens voor waren en diensten in de overeenkomst van 14 januari 2009 heeft afgestaan aan RO3. Hij is er toen dus mee akkoord gegaan dat een ander, in dit geval RO3, dan hijzelf die tekens als merk zou gaan gebruiken. Anders dan door [eiser] aangevoerd, is de rechtbank van oordeel dat uit de overgelegde stukken voldoende blijkt dat de partijen bij de overeenkomst van 14 januari 2009 ook daadwerkelijk uitvoering aan die overeenkomst hebben gegeven. Zo heeft [eiser] , zoals in artikel 1 van de overeenkomst van 14 januari 2009 is bepaald, zijn vennootschappen aan een derde partij (Pashy Holding) verkocht en is [eiser] , zoals in de artikel 14 van de overeenkomst van 14 januari 2009 overeengekomen, bij RO3 in dienst getreden. RO3 is het teken “ [merk 2] ” in september 2009 ook daadwerkelijk voor de verkoop van sieraden gaan gebruiken. [eiser] heeft op zich terecht aangevoerd dat Timore en Otazu License geen partij zijn bij de overeenkomst die hij met RO3 heeft gesloten. Dat maakt het registeren van voormelde merken door Timore en Otazu License naar het oordeel van de rechtbank nog niet te kwader trouw. Allereerst is daarvoor van belang dat, anders dan [eiser] kennelijk meent, de enkele bekendheid onder een bepaalde naam aan die persoon nog niet een absoluut en uitsluitend recht geeft om die naam als merk te voeren. Voorts is van belang dat ten tijde van de registratie van het teken ‘ [merk 2] ’ door Timore, RO3 de laatste rechtmatige voorgebruiker van die naam/teken voor waren en diensten was en niet [eiser] . [gedaagden gezamenlijk] heeft in dat verband als reden voor de depots aangevoerd dat pas na het faillissement van Silas II en Silas III was gebleken dat de tekens ‘ [merk 2] ’ en ‘ [merk 4] ’ niet als merk waren geregistreerd en dat de in het teken ‘ [merk 2] ” verrichte investeringen en de opbouw van de onderneming RO3 daarmee gevaar liepen, hetgeen door [eiser] niet wezenlijk is betwist. [gedaagden gezamenlijk] heeft daarmee voldoende onderbouwd dat Timore, als moedermaatschappij van RO3, er belang bij had dat het teken “ [merk 2] ’ als merk werd geregistreerd. Daar komt bij dat Timore ten tijde van het depot van het teken ‘ [merk 2] ’ als Benelux-woordmerk, zelf inmiddels de houdster was van de Benelux-woordmerken OTAZU en [merk 1] . Dat Timore deze merken rechtsgeldig had verworven heeft [eiser] evenmin betwist. Timore was ten tijde van het depot dus zelf al houdster van Benelux-merken waarin het teken ‘ [merk 2] ’ geheel of gedeeltelijk voorkwam. Dat in dat verband bij Timore de wens bestond om zelf ook het teken ‘ [merk 2] ’ als merk vast te leggen komt onder die omstandigheden niet onbegrijpelijk of te kwader trouw voor. Voorts is niet in geschil dat Timore vervolgens aan RO3 een licentie heeft verleend voor het gebruik van die merken. [gedaagden gezamenlijk] heeft naar het oordeel van de rechtbank dan ook voldoende onderbouwd dat Timore het depot van het teken “ [merk 2] ’ niet te kwader trouw heeft verricht, maar ten behoeve en in het belang van RO3, de onderneming waarbij [eiser] op dat moment was betrokken. Hetzelfde wordt geoordeeld ten aanzien van het depot van het merk ‘ [merk 4] ’ door Otazu License, nu Otazu License ten tijde van het depot van het teken ‘ [merk 4] ’ houder was van de Benelux-woordmerken OTAZU, [merk 1] en [merk 2] , waarvoor wederom aan RO3 een licentie voor het gebruik daarvan was verleend. [gedaagden gezamenlijk] wordt  gevolgd in haar stelling dat het teken ‘ [merk 4] ’ aansloot bij de rest van de merkenportefeuille van Otazu License en dat er, in het belang van de op dat moment door RO3 gevoerde onderneming en de daarin verrichte investeringen, voor Otazu License als indirect aan RO3 gelieerde vennootschap een gegronde reden bestond om ook het teken ‘ [merk 4] ’ als merk te deponeren.
4.8.
De omstandigheid dat RO3 thans failliet is en dat [eiser] niet verbonden is aan OTZ, de huidige licentiehouder van de Benelux-merken [merk 2] en [merk 4] , maakt het voorgaande niet anders. Voor artikel 2.4, aanhef en onder f, BVIE is immers van belang het moment van depot het merk. Hetzelfde geldt voor de vraag of er door de inschrijving van het merk misleiding bij het publiek kan ontstaan als bedoeld in artikel 2.4, aanhef en onder b, BVIE. Ten tijde van de inschrijving van voormelde merken was [eiser] immers werkzaam voor RO3, de dochteronderneming van Timore, en was RO3 ook de feitelijke gebruiker van het teken ‘ [merk 2] ’. Het publiek werd door die inschrijving dus niet misleid. Daarbij komt dat wanneer het gebruik van een merk zijn oorsprong vindt in de betrokkenheid van een specifieke persoon met die geslachtsnaam bij de onderneming, dat het merk op zichzelf nog niet misleidend wordt wanneer deze persoon de onderneming verlaat of het merk aan een derde wordt overgedragen. De betrokken persoon kan zich dan niet verzetten tegen verder gebruik van die naam als merk, op de grond dat al daarom sprake zou zijn van een misleidend merk in de zin van 2.4 sub b en 2.28 eerste lid, sub b, BVIE (HvJEG 30 maart 2006, Florence Emanuel/Continental Shelf).
4.9.
Uit het voorgaande volgt dat de in conventie onder 1 gevorderde verklaring voor recht, dient te worden afgewezen.
Benelux-woordmerken OTAZU en [merk 1]
4.10.
[eiser] stelt dat het Benelux-woordmerken [merk 1] , met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] , en OTAZU, met het inschrijvingsnummer 805435, langer dan vijf jaar zonder geldige reden niet normaal zijn gebruikt en daarom op grond van artikel 2.26, tweede lid, sub a, BVIE geheel vervalrijp zijn en dienen te worden doorgehaald. Ten aanzien van het Benelux-woordmerken OTAZU met de inschrijvingsnummers 673316 en 717766 stelt [eiser] dat deze vanwege het ontbreken van normaal gebruik gedeeltelijk vervalrijp zijn en gedeeltelijk dienen te worden doorgehaald.
4.11.
Artikel 2.26, tweede lid, aanhef en onder a, BVIE bepaalt dat het recht op een merk vervallen wordt verklaard voor zover na de inschrijving gedurende een tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
4.12.
De voor de beoordeling relevante periode van vijf jaren is hier die van 10 maart 2010 tot 10 maart 2015 (datum dagvaarding). Bij de beoordeling of in die periode van voormelde merken een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax)). Zelfs minimaal gebruik van een merk kan normaal gebruik opleveren (HvJ EG 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50, NJ 2007/280 (La Mer/Goemar));
4.13.
Het Benelux-woordmerk [merk 1] met het inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] is ingeschreven in de klassen 9, 14, 18 en 20. [gedaagden gezamenlijk] heeft als productie 23 foto’s overgelegd als bewijs dat in de relevantie periode het merk [merk 1] in ieder geval is gebruikt voor de commerciële exploitatie van sieraden (klasse 14). Daarnaast is ook een verklaring van de online sales manager van OTZ overgelegd waarin wordt gesteld dat in 2014 voor de verkopen van sieraden gebruik is gemaakt van merk [merk 1] . Naar het oordeel van de rechtbank heeft [gedaagden gezamenlijk] daarmee voldoende onderbouwd dat in de hier relevante periode het merk [merk 1] voor normale en reële commerciële exploitatie is gebruikt. De in conventie onder 2 gevorderde verklaring voor recht dat het merk [merk 1] geheel vervalrijp is en dient te worden doorgehaald, is daarmee niet toewijsbaar
4.14.
Het Benelux-woordmerk OTAZU met het inschrijvingsnummer 805435 is ingeschreven in de klassen 3, 4 en 11. [gedaagden gezamenlijk] heeft geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat het merk OTAZU in de hier relevante periode voor de commerciële exploitatie van de waren en diensten vermeld in de klassen 3,4 en 11 is gebruikt en verzet zich niet tegen doorhaling van het merk OTAZU voor deze klassen, maar refereert zich aan het oordeel van de rechtbank. Gelet hierop zal de door [eiser] gevorderde verklaring voor recht dat het Benelux-woordmerk OTAZU met inschrijvingsnummer 805435 geheel vervalrijp is en dient te worden doorgehaald, daarom worden toegewezen.
4.15.
Het Benelux-woordmerk OTAZU met het inschrijvingsnummer 673316 is ingeschreven in de klassen 14 (bijouterieën; edelmetalen; juwelen; tijdinstrumenten), 24 (weefsels, textielproducten voor tassen) en 25 (kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels). [eiser] stelt dat dit woordmerk vervalrijp is voor de onderdelen ‘tijdsinstrumenten, kledingstukken, schoeisel en hoofddeksel”. Ten aanzien daarvan heeft [gedaagden gezamenlijk] gesteld, en ook voldoende onderbouwd aangetoond, dat het merk OTAZU in de relevantie periode is gebruikt voor normaal commerciële exploitatie van kledingstukken (shawls). Voor de overige onderdelen, zo begrijpt de rechtbank het verweer, verzet [gedaagden gezamenlijk] zich niet tegen doorhaling. De in conventie gevorderde verklaring voor recht dat het Benenlux-woordmerk OTAZU met inschrijvingsnummer 673316 gedeeltelijk is vervallen zal daarom worden toegewezen voor de onderdelen ‘tijdsinstrumenten, schoeisel en hoofddeksel”.
4.16.
Het Benelux-woordmerk OTAZU met het inschrijvingsnummer 717766 is ingeschreven in de klassen 9 (optische toestellen en instrumenten, inclusief zonnebrillen, brillen, monturen, brillenetuis, brillenkokers, beschermende brillen en sportbrillen), 18 (leder- en kunstlederwaren voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder riemen (niet voor kleding), tassen, portemonnees, portefeuilles, beautycases, paraplu's; koffers en reistassen) en 20 (meubelen, waaronder tafels en stoelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; voornoemde producten voor toepassing binnen- en buitenshuis). De stelling van [eiser] komt er op neer dat dit woordmerk voor al deze onderdelen is komen te vervallen. Ten aanzien daarvan heeft [gedaagden gezamenlijk] alleen gesteld, en ook onderbouwd aangetoond, dat het merk OTAZU in de relevantie periode is gebruikt voor normaal commerciële exploitatie van leder- en kunstlederwaren (tassen). Voor de overige onderdelen, zo begrijpt de rechtbank het verweer, verzet [gedaagden gezamenlijk] zich niet tegen doorhaling. De in conventie gevorderde verklaring voor recht dat het Benenlux-woordmerk OTAZU met inschrijvingsnummer 717766 gedeeltelijk is vervallen zal daarom alleen worden geweigerd voor klasse 18 en voor het overige worden toegewezen.
misbruik van recht
4.17.
[eiser] stelt dat [gedaagden gezamenlijk] met de handhaving van de merken [merk 4] , [merk 2] , [merk 1] en OTAZU misbruik van recht maakt omdat die merkrechten verhinderen dat [eiser] onder zijn eigen naam economische activiteiten kan ontplooien. [eiser] wordt daarin niet gevolgd. Otazu License heeft deze merkrechten rechtmatig verkregen en ze worden ook voor commerciële exploitatie gebruikt. Dat [eiser] in het verleden met gebruikmaking van het merk OTAZU een onderneming dreef en hij na zijn vertrek bij RO3 weer zelf een onderneming wil voeren waarin die naam geheel of gedeeltelijk voorkomt, maakt nog niet dat de Otazu License met de handhaving van voormelde merkrechten daarom thans misbruik van bevoegdheid maakt. De verklaring voor recht dat [gedaagden gezamenlijk] met de handhaving van die merken misbruik van recht maakt, zal daarom worden afgewezen. Voor een verbod aan [gedaagden gezamenlijk] om tekens ‘ [merk 4] ’ en ‘ [merk 2] ’ opnieuw als merk te registeren is dan ook geen plaats en wordt daarom ook afgewezen.
Domeinnamen
4.18.
Uit het voorgaande volgt dat, anders dan door [eiser] gesteld, OTZ en [gedaagde sub 4] niet onrechtmatig handelen met het handhaven van de domeinnamen waarin het teken ‘ [merk 2] ’ geheel of gedeeltelijk voorkomt. Ook die vordering dient daarom te worden afgewezen.
Auteursrechtinbreuken
4.19.
[eiser] stelt dat [gedaagden gezamenlijk] inbreuk maakt op het aan hem toekomende auteursrecht op foto’s, op sieraadontwerpen, op een logo en op een handtekening. Hierna zullen deze onderdelen afzonderlijk worden beoordeeld. In het kader van die beoordeling stelt de rechtbank voorop dat om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)). Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)).
4.20.
Bij het voorgaande komt dat [eiser] , op grond van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de feiten en omstandigheden moet stellen, toelichten en zo nodig bewijzen waaruit blijkt dat [gedaagden gezamenlijk] inderdaad een inbreuk op het aan [eiser] toekomende auteursrecht maakt. In dat kader is van belang dat, zoals door [gedaagden gezamenlijk] aangevoerd, [eiser] van begin 2009 tot eind 2011 in dienst was van RO3, zodat op grond van artikel 7 van de Auteurswet RO3 het auteursrecht op door [eiser] in die periode gemaakte werken bij RO3 ligt, tenzij tussen [eiser] en RO3 anders is overeengekomen. Van het laatste is niet gebleken. Integendeel, in artikel 3 van de overeenkomst van 14 januari 2009 zijn [eiser] en RO3 expliciet overeengekomen dat de intellectuele eigendom van hetgeen [eiser] voor RO3 zou maken bij RO3 zou liggen. [eiser] dient dus in ieder geval te onderbouwen dat de werken waarvan hij stelt dat het auteursrecht daarop bij hem rust, vóór dan wel na de samenwerking met RO3 door hem persoonlijk zijn gemaakt. Daarbij geldt ten aanzien van de periode vóór 2009 dat [eiser] in de dagvaarding zelf heeft aangevoerd dat hij op enig moment als ontwerper in dienst is getreden van zijn ondernemingen en dat heeft te gelden dat het auteursrecht op de in die periode vervaardigde werken nog steeds bij die inmiddels failliete ondernemingen rust. Daaruit volgt, zoals door [gedaagden gezamenlijk] aangevoerd, dat ook het auteursrecht op die in die periode vervaardigde werken dus niet bij [eiser] in persoon rust. [eiser] zal dus dienen te bewijzen dat de werken waarop hij stelt het auteursrecht te hebben en waarop hij stelt dat daarop inbreuk wordt gemaakt door [gedaagden gezamenlijk] dan wel OTZ, zijn vervaardigd voordat hij in dienst van zijn onderneming trad of nadat het dienstverband met RO3 werd verbroken.
Foto’s
4.21.
Als producties 34 en 38 heeft [eiser] foto’s afkomstig van de thans bij OTZ in gebruik zijnde website [website 4] overgelegd, waarvan [eiser] stelt dat het auteursrecht op die foto’s bij hem persoonlijk rust. [gedaagden gezamenlijk] heeft als verweer aangevoerd dat [eiser] niet eerder over het gebruik van deze foto’s heeft geklaagd en dat niet is onderbouwd dat het auteursrecht op die foto’s bij [eiser] in persoon ligt, maar dat OTZ na ontvangst van de dagvaarding is overgegaan tot verwijdering van die foto’s. [eiser] heeft dat niet betwist. Bij gebrek aan belang zal de stelling van [eiser] dat met de publicatie van die foto’s inbreuk wordt gemaakt op het aan [eiser] toekomende auteursrecht, daarom onbesproken worden gelaten.
Sieraden
4.22.
[eiser] heeft als productie 45 voorbeelden van sieraden overgelegd waarvan hij stelt dat het auteursrecht op die sieraden bij hem ligt en dat die door OTZ , onder meer via de websites [website 4] , Telegraaf en Bol.com, worden verkocht. [gedaagden gezamenlijk] heeft betwist dat OTZ oude ontwerpen van [eiser] in productie heeft genomen en stelt dat OTZ van aanvang af nieuwe collecties heeft ontwikkeld met sieraden naar eigen ontwerp. Verder heeft [gedaagden gezamenlijk] aangevoerd dat de verkopen waar [eiser] bezwaar tegen maakt nagenoeg allemaal producten en ontwerpen betreffen uit de tijd dat [eiser] in dienst was van RO3 en dat het dus niet om sieraden gaat waarop het auteursrecht bij [eiser] ligt. Daarnaast heeft [gedaagden gezamenlijk] betwist, zoals door [eiser] aangevoerd, dat [eiser] in de periode dat hij voor RO3 werkzaam, met instemming van RO3 sieraden buiten het dienstverband met RO3 sieraden heeft ontworpen. Ten slotte heeft [gedaagden gezamenlijk] aangevoerd dat voor zover al sprake is van het verhandelen van ooit door [eiser] vervaardigde ontwerpen dat dan sprake is geweest van verkopen van overgenomen sieraden uit oude voorraden dan wel retourgenomen producten van RO3, waarop het auteursrecht is uitgeput. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [eiser] het verweer van [gedaagden gezamenlijk] onvoldoende, door middel van bewijs van makerschap en datering van het ontwerp, weerlegd. [eiser] heeft daarmee tegenover de gemotiveerde betwisting door [gedaagde sub 3] onvoldoende concreet onderbouwd dat het auteursrecht op de afgebeelde sieraden bij hem in persoon rust en dat hij zich tegen het verveelvoudigen en verkopen daarvan door OTZ kan verzetten.
Logo
4.23.
[eiser] stelt het logo Otazu in 1992 als zelfstandige te hebben ontworpen, dat dit logo al meer dan 20 jaar meegaat en dat het auteursrecht op dit logo bij hem in persoon rust. [gedaagden gezamenlijk] heeft als daartegen als verweer aangevoerd dat [eiser] op geen enkele wijze heeft onderbouwd dat hij het logo zelf heeft ontworpen en ook geen bewijs van het gebruik van het logo van vóór 2009 heeft ingebracht. Verder heeft [gedaagden gezamenlijk] aangevoerd dat het logo banaal is, bestaande uit uitgerekte letters, dat het gebruik van het logo inherent is aan het gebruik van de Otazu-merken waarvan [eiser] in 2009 aan RO3 afstand heeft gedaan en dat het na de overdracht van de Otazu-merken voor [eiser] ook niet meer mogelijk is om het auteursrecht op het logo uit te oefenen tegen de verkrijger van het merk en diens rechtsopvolgers. De rechtbank overweegt dat [eiser] tegenover de betwisting door [gedaagden gezamenlijk] geen stukken heeft overgelegd die onderbouwen dat hij het logo heeft ontworpen en dat de datum van het ontwerp daarvan in 1992 ligt. Enig bewijs van het persoonlijk makerschap door [eiser] van het logo en datering van het ontwerp ontbreken. Wel tonen de stukken die door [eiser] als productie 2 zijn overgelegd aan, anders dan door [gedaagden gezamenlijk] aangevoerd, dat het voormelde logo vóór 2009 werd gebruikt, namelijk in 2005. Deze datum ligt echter ruim na de oprichting van de vennootschappen Roca Holding, Otazu B.V. en Otazu International (respectievelijk november 2001 en oktober 1993). Nu [eiser] in de dagvaarding zelf heeft aangevoerd dat hij na oprichting van die vennootschappen in dienst daarvan is getreden, volgt daaruit dat [eiser] in 2005 geen zelfstandige meer was, althans [eiser] heeft geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat dit in 2005 nog wel het geval was. Uitgaande van 2005 als jaar waarin het logo is ontworpen en indien moet worden aangenomen dat [eiser] als de persoonlijk ontwerper van het logo heeft te gelden, rustte het auteursrecht op het logo op grond van artikel 7 van de auteurswet dus bij een van voormelde vennootschappen. Dat met die vennootschap(pen) was overeengekomen dat het auteursrecht op het logo aan [eiser] persoonlijk zou toekomen, is gesteld noch gebleken. [eiser] heeft daarmee onvoldoende onderbouwd dat met het gebruik van het logo door OTZ een inbreuk wordt gemaakt op een aan hem persoonlijk toekomend auteursrecht op het logo.
Handtekening
4.24.
Hoewel [gedaagden gezamenlijk] ook betwist dat [eiser] de genoemde handtekening zelf heeft ontworpen, stelt [gedaagden gezamenlijk] het gebruik van die handtekening naar aanleiding van de dagvaarding te hebben gestaakt. [eiser] heeft dat niet betwist. Gelet hierop zal bij gebrek aan belang deze vordering onbesproken worden gelaten.
Inbreuk op persoonlijkheidsrechten
4.25.
[eiser] stelt dat de sieraadontwerpen die door [gedaagden gezamenlijk] worden gekopieerd van inferieure kwaliteit zijn en dat daardoor zijn reputatie zeer ernstig aangetast kan worden.   Geoordeeld wordt dat [eiser] tegenover de gemotiveerde betwisting door [gedaagden gezamenlijk]  onvoldoende heeft onderbouwd dat de door OTZ verkochte sieraden van inferieure kwaliteit zijn, dan wel dat daarmee een inbreuk wordt gemaakt op een aan hem toekomend persoonlijkheidsrecht.
Inbreuk op portretrechten
4.26.
[eiser] heeft aangevoerd dat door [gedaagden gezamenlijk] promotiefilmpjes voor hun onderneming worden gebruikt waarbij ook beelden van [eiser] worden geplaatst. [eiser] stelt dat door [gedaagden gezamenlijk] daarmee een inbreuk op zijn portretrecht wordt gemaakt. [gedaagden gezamenlijk] heeft als verweer aangevoerd dat het door [eiser] als productie 49 overgelegde voorbeeld niet afkomstig is van een website die in beheer is bij [gedaagden gezamenlijk] en dat voor zover er gebruik is gemaakt van het portret van [eiser] , dat dit gebruik inmiddels is gestaakt. [eiser] heeft dat niet weerlegd. Ook deze vordering zal daarom bij gebrek aan belang verder onbesproken worden gelaten.
Slaafse nabootsing, onrechtmatige daad
4.27.
[eiser] stelt dat zijn sieraden een eigen positie op de markt en grote bekendheid hebben, dat de ontwerpen die [gedaagden gezamenlijk] op de markt brengt zijn ontwerpen slaafs nabootsen, dat daarmee nodeloos verwarring onder het publiek wordt gesticht en onrechtmatig jegens hem wordt gehandeld. [eiser] heeft als overwegende kernmerken van de door hem ontworpen sieraden het veelvuldig gebruik van kristallen, gebruik van edelmetalen en sierlijke vormgeving genoemd. Hij maakt daarom bezwaar tegen alle nieuwe ontwerpen van sieraden die door [gedaagden gezamenlijk] , dan wel OTZ, te koop worden aangeboden. De rechtbank overweegt dat het bezwaar van [eiser] er in de kern op neer komt dat hij bezwaar heeft tegen het kopiëren van zijn stijl door [gedaagden gezamenlijk] Ten aanzien daarvan wordt overwogen dat volgens vaste jurisprudentie het auteursrecht geen bescherming toekent aan degene die volgens een hem kenmerkende stijl werkt. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen. Om dezelfde reden is er ook geen ruimte voor bescherming van een stijl op grond van onrechtmatige daad, tenzij er sprake zou zijn van ‘bijkomende omstandigheden’. Daartoe is niet toereikend dat die stijlnabootsing nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt (HR 29 maart 2013, LJN:BY8661). In hetgeen [eiser] heeft aangevoerd ziet de rechtbank onvoldoende grond voor het oordeel dat hier sprake is van zodanige bijkomende omstandigheden die maken dat [gedaagden gezamenlijk] , met de verkoop van sieraden in dezelfde stijl als [eiser] , onrechtmatig jegens [eiser] handelt.
Overig onrechtmatig handelen
4.28.
[eiser] stelt dat [gedaagden gezamenlijk] onrechtmatig jegens hem handelt door in zijn computer en telefoon in te breken, door oneerlijke concurrentie jegens hem te bedrijven en door misleidende mededelingen over hem te verspreiden.
4.29.
Overwogen wordt dat [eiser] tegenover de betwisting door [gedaagden gezamenlijk] op geen enkele wijze heeft aangetoond dat [gedaagden gezamenlijk] op zijn computer of telefoon heeft ingebroken. Voor zover [eiser] die inbraak afleidt uit de omstandigheid dat [gedaagde sub 3] c.s, ervan op de hoogte was dat [eiser] in juli 2014 een afspraak had bij de De Bijenkorf, blijkt uit de door [gedaagden gezamenlijk] overgelegde stukken dat [gedaagde sub 4] daarover op 25 juli 2014 door De Bijenkorf is geïnformeerd. [gedaagde sub 3] heeft daarmee voldoende weerlegd dat door inbraak op de computer of telefoon van [eiser] aan die informatie is gekomen.
4.30.
Ten aanzien van de door [eiser] gestelde oneerlijke concurrentie door [gedaagden gezamenlijk] begrijpt de rechtbank uit het betoog van [eiser] dat die oneerlijke concurrentie er in de kern uit bestaat dat door de omstandigheid dat [gedaagden gezamenlijk] stelt te beschikken over de Benelux-woordmerken [merk 4] en [merk 2] en die merken ook als domeinnamen en Google adwords registreert, wordt verhinderd dat [eiser] de naam [merk 2] commercieel kan exploiteren. [eiser] stelt dat daardoor alleen [gedaagden gezamenlijk] verdient aan de goodwill die aan de persoon [merk 2] vasthangt en dat daarvoor geen rechtvaardig belang bestaat. Overwogen wordt dat hiervoor reeds is geoordeeld dat de merken [merk 4] en [merk 2] niet te kwader trouw door Timore en Otazu License zijn geregistreerd. Dat [gedaagden gezamenlijk] aan derden meedeelt de rechthebbende op die merknamen te zijn is dan ook niet onrechtmatig. Daarnaast geldt, zoals ook hiervoor reeds overwogen, dat wanneer iemand bekend is geworden onder een bepaalde naam, dit aan die persoon nog niet een absoluut recht geeft om die naam als merk te voeren. Dat neemt niet weg dat het onder omstandigheden toch onrechtmatig kan zijn om de naam van een ander als merk te deponeren. Bijvoorbeeld indien door het deponeren van die naam misbruik van recht wordt gemaakt of indien het deponeren van de naam onrechtmatig is in verband met de rechtsverhouding die bestaat tussen de deposant en degene wiens naam hij als merk deponeert. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [eiser] onvoldoende onderbouwd dat daarvan hier sprake is. Van belang daarvoor is dat de [eiser] zelf in 2008 [gedaagde sub 3] heeft benaderd toen het slecht ging met de door hem via Roca Holding, Otazu B.V. en Otazu International gedreven onderneming. Dit heeft geleid tot het sluiten van de overeenkomst van 14 januari 2009. [eiser] heeft daarna voormelde vennootschappen afgestoten en is overeenkomstig de overeenkomst van 14 januari 2009 in dienst van RO3 getreden. In feite was RO3 een doorstart van de onderneming die [eiser] daarvoor zelf had gevoerd, maar nu lag het ondernemingsrisico van die onderneming niet bij [eiser] maar bij RO3, de (indirect) door [gedaagde sub 3] gedreven vennootschap. [gedaagden gezamenlijk] heeft onbetwist aangevoerd dat om die doorstart te kunnen realiseren er door RO3 en [gedaagde sub 3] schulden van de oude bedrijven van [eiser] zijn betaald en forse investeringen in de nieuwe onderneming zijn verricht. In het licht daarvan acht de rechtbank het niet onrechtmatig dat [gedaagde sub 3] , althans de aan hem gelieerde vennootschappen Timore en Otazu License, ter behoud van die investeringen tot registratie van voormelde merken zijn overgegaan toen bleek dat die tekens nog niet als merk waren geregistreerd. [eiser] was bovendien op dat moment niet onder eigen naam als zelfstandige werkzaam, maar in dienst van RO3. Dat RO3 thans failliet is maakt dat niet anders. Gesteld noch gebleken is dat ten tijde van de registratie van voormelde merken een faillissement van RO3 reeds aan de orde was. Daar komt bij dat [gedaagde sub 3] ter terechtzitting onbetwist heeft gesteld dat hij, zoals ook in de overeenkomst van 14 januari 2009 door RO3 met [eiser] was overeengekomen, deze merken onlangs aan [eiser] te koop heeft aangeboden, maar dat [eiser] daarvan heeft afgezien.
Gebruik van het teken [merk 5]
4.31.
[eiser] vordert een verklaring voor recht dat hij niet onrechtmatig handelt door een sieraadlijn op de markt te brengen onder het teken ‘ [merk 5] ’. Die vordering wordt afgewezen. Van belang daarvoor is dat [gedaagden gezamenlijk] voldoende heeft onderbouwd dat, zoals ook reeds is geoordeeld in de oppositieprocedures die door Otazu License zijn gevoerd tegen de inschrijving van het teken ‘ [merk 5] ’ door [eiser] als Europees Gemeenschapsmerk en als merk in het Verenigd Koninkrijk, er door het gebruik van het teken ‘ [merk 5] ’ kans op verwarring bestaat met de merken [merk 4] en [merk 2] waarop Otazu License rechthebbende is.
4.32.
Uit het voorgaande volgt dat alleen de vervallenverklaring van het Benelux-woordmerk OTAZU, met inschrijvingsnummer 805435, en de gedeeltelijk vervallen verklaringen van de Benelux-woordmerken OTAZU, met de inschrijvingsnummers 673316 en 717766, toewijsbaar zijn en dat alle overige vorderingen van [eiser] , die als grondslag hebben dat [gedaagden gezamenlijk] jegens [eiser] onrechtmatig handelt en waarin [eiser] niet wordt gevolgd, zoals onder meer de door [eiser] gevorderde rectificatie, betaling van schadevergoeding en afdracht van winst door [gedaagden gezamenlijk] , dienen te worden afgewezen.
4.33.
Nu partijen aldus over en weer op enig punt in het (on)gelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank daarin aanleiding om de proceskosten in conventie te compenseren, in die zin dat iedere partij in conventie de eigen proceskosten draagt.
In reconventie
Staken gebruik merk en logo
4.34.
Otazu License vordert, op grond van artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder b en c, BVIE, [eiser] te veroordelen om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de door Otazu License gehouden Benelux-merken [merk 4] met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] , OTAZU met de inschrijvingsnummers 673316, 717766, 805435, [merk 2] , met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] en/of [merk 1] met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] , te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het uitvoeren van sieraden en accessoires onder het teken ‘ [merk 5] ’.
4.35.
Artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder b, BVIE geeft de merkhouder een uitsluitend recht om een derde het gebruik van een teken te verbieden, wanneer het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
4.36.
Het teken waar deze vordering van [gedaagden gezamenlijk] , althans Otazu License, zich met name tegen richt is het teken ‘ [merk 5] ’ dat [eiser] gebruikt voor de verkoop van sieraden en accessoires en waaronder hij zich, zoals onbetwist door [gedaagden gezamenlijk] gesteld, zich op de Fashion Match in januari 2016 in Amsterdam heeft gepresenteerd. Tevens richt deze vordering zich tegen het logo dat [eiser] daarbij hanteert en dat onder meer op door [eiser] op de markt gebrachte tassen is aangebracht.
4.37.
[gedaagden gezamenlijk] , althans Otazu License, stelt dat het teken ‘ [merk 5] ’ overeenstemt met de Benelux-merken [merk 4] , [merk 2] en [merk 1] , dat het teken ‘ [merk 5] ’ voor dezelfde waren of diensten wordt gebruikt waarvoor voormelde merken zijn ingeschreven en dat er daarom sprake is van (kans op) verwarringsgevaar door het gebruik van het teken ‘ [merk 5] ’ door [eiser] . [gedaagde sub 3] , althans Otazu License wordt daarin gevolgd. In navolging van het OHIM en het UK IPO is de rechtbank van oordeel dat [gedaagden gezamenlijk] voldoende heeft onderbouwd dat door het gebruik van het teken ‘ [merk 5] ’ door [eiser] verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan, nu het eerste woord van dat teken volledig overeenstemt met het merk [merk 4] en met het eerste woord van het merk [merk 2] en daarom door het relevantie publiek met deze merken kan worden geassocieerd. Dat de gemiddeld, omzichtige en oplettende gewone consument het teken ‘ [merk 5] ’ daardoor kan beschouwen als een aan de merken [merk 4] en [merk 2] en [merk 1] verbonden onderneming, met als vestigingsplaats New York, is daarmee voldoende aannemelijk. De vordering om het gebruik van het teken ‘ [merk 5] ’ te staken zal daarom worden toegewezen.
4.38.
Ook de vordering ten aanzien van het gebruik van het logo
door [eiser] zal worden toegewezen. Van belang daarvoor is dat [gedaagde sub 3] , althans Otazu License, heeft gesteld dat in dit logo, dat [eiser] gebruikt in e-mails, op Facebook en op tassen, de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren. Ter terechtzitting is dat als volgt toegelicht:
. [gedaagden gezamenlijk] heeft daarmee voldoende onderbouwd dat het logo overeenstemt met het Benelux-merk OTAZU en dat het relevante publiek dit logo daardoor kan associëren met de Benelux-merken OTAZU en [merk 2] en dat daardoor verwarringsgevaar bestaat, in die zin dat er kan worden gedacht dat er een commerciële band bestaat tussen [eiser] en OTZ, de huidige licentiehouder van de Benelux-merken OTAZU en [merk 2] . Ook het gebruik van het voormelde logo kan Otazu License daarom naar het oordeel van de rechtbank op grond van artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder b, BVIE aan [eiser] verbieden.
4.39.
Het door Otazu License gevorderde verbod zal daarom worden toegewezen, met dien verstande dat nu door Otazu License alleen een inbreuk door het voormelde teken “ [merk 5] ’ en het voormelde logo zijn gesteld, ter voorkoming van executiegeschillen het verbod daartoe zal worden beperkt. Indien Otazu License van mening is dat er door [eiser] opnieuw een inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten, kan zij dat alsdan opnieuw ter toetsing aan de rechter voorleggen. De in dit verband gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd.
Onthouden bedreigingen en lasterlijke uitlatingen
4.40.
[gedaagden gezamenlijk] stelt [eiser] zich zich in het openbaar en op sociale media herhaaldelijk op lasterlijke, bedreigende en schadelijke wijze jegens [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ heeft geuit en vordert [eiser] te gebieden zich daarvan te onthouden. [gedaagden gezamenlijk] heeft in dat verband gewezen op onder meer de volgende uitingen:
op een op Linkedin aangemaakt account waarop staat vermeld: “ [gedaagde sub 3] Steeling People at Professionals at steeling (…) Director Specialize in fraud November 2008- Present (4 years 9 months) to many to mention”,
op een e-mail waarvan [gedaagden gezamenlijk] stelt dat die valselijk namens [gedaagde sub 3] over het faillissement van Dens B.V. is verzonden, met daarin onder meer de tekst “NO GOOD NEWS FOR MR [gedaagde sub 3] ”,
op negatieve uitlatingen van [eiser] in een interview in het blad ‘Privé’ waarin hij ten aanzien van de sieraden die door [gedaagde sub 3] onder de naam Otuzu werden verkocht heeft gezegd: “Het is troep. Alles komt uit China”,
op uitingen van [eiser] op Hyves waarin onder meer staat: “Make sure dutch people dont buy any fake OTAZU desings a gentelman call [gedaagde sub 3] is hiding behind the shocking trash be aware!”,
op een door [eiser] in 2013 op Facebook en Instagram geplaatste foto met daaronder de tekst: “Rodrigootazu Hopping To Shoot those fuckers from #astwrdam #who #copy #my #work [gedaagde sub 4] and [gedaagde sub 3] are just big piece of Shit #otazu”,
op door [eiser] op Flickr geplaatste foto’s waarbij een door OTZ ontworpen sieraad is voorzien van de tekst “BAD COPY [gedaagde sub 4] ”,
op door [eiser] op Flickr geplaatste foto waarop [gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 4] zijn afgebeeld en die is voorzien van de tekst: “MAFIA 1” en waaronder de namen van [gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 4] staan vermeld,
op een tweetal door [eiser] op Flickr geplaatste foto’s van sieraden met daarop de tekst “FAKE FAKE FAKE AMSTERDAM” en daaronder de tekst: “ [gedaagde sub 3] doing Fake again”,
een e-mail van 20 augustus 2015 van [eiser] aan het bedrijf Swarovski, een zakenrelatie van [gedaagden gezamenlijk] , waarin door [eiser] het volgende is meegedeeld: “Again, I don’t want to step into that tone, but this is something that the Brand OTAZU is braking the law and you are in they putting you in this situation. For your information OTAZU brand [gedaagde sub 4] and Mr [gedaagde sub 3] who are holding this lies are fugitives of the law now we place a article in the news paper to announce that they are not to be found as the address is nog register in the Netherlands (…)”.
4.41.
Uitgangspunt is dat de toewijzing van de vorderingen van [gedaagden gezamenlijk] in beginsel een beperking inhouden van het in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) neergelegde grondrecht van [eiser] op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake, wanneer de uitlatingen van [eiser] onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Voor het antwoord op de vraag welk recht – het recht op vrije meningsuiting of het recht ter bescherming van eer of goede naam – in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen.
4.42.
Het belang van [eiser] is dat hij zich in het openbaar kritisch, informerend, waarschuwend moet kunnen uitlaten. Het belang van [gedaagden gezamenlijk] , althans van [gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 4] , is gelegen in de bescherming van hun eer en goede naam. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven, hangt af van de omstandigheden van het geval.
4.43.
Ten aanzien van de uitingen op Linkedin en de gestelde valselijk namens [gedaagde sub 3] verzonden e-mail wordt overwogen dat [gedaagden gezamenlijk] tegenover de betwisting door [eiser] onvoldoende heeft onderbouwd dat die afkomstig zijn van [eiser] . Ten aanzien van de overige voormelde door [gedaagden gezamenlijk] genoemde uitingen heeft [eiser] niet betwist dat die van zijn hand zijn. [gedaagde sub 3] c.s heeft voldoende onderbouwd dat die uitlatingen op de websites, die er in de kern op neerkomen dat [gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 4] tot de maffia behoren en voortvluchtig zijn en dat de producten die thans door OTZ onder het merk OTAZU worden verkocht namaak zijn, schadelijk zijn voor (de goede naam van) [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ. Zij worden daarin immers neergezet als criminelen en bedriegers. Dat die uitingen juist zijn, heeft [eiser] op geen enkele wijze onderbouwd. Bij gebreke daarvan moeten de uitingen van [eiser] als onjuist worden gekwalificeerd. Daarnaast is niet gebleken dat er een rechtvaardigingsgrond bestaat voor het doen van die schadelijke en onjuiste mededelingen. Naar het oordeel van de rechtbank handelt [eiser] daarom met die uitingen onrechtmatig jegens [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ, zodat, bij de afweging van de betrokken belangen, het gevorderde verbod zal worden toegewezen, met dien verstande dat het ter voorkoming van executiegeschillen met betrekking tot de vraag welke uitingen onder het verbod vallen het verbod zal worden beperkt tot uitingen die hier aan de orde zijn geweest, dus uitingen door [eiser] dat [gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 4] betrokken zijn bij maffiapraktijken, dat zij voortvluchtig zijn en dat [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ namaakproducten verkopen. Indien [gedaagden gezamenlijk] van mening is dat [eiser] zich op andere wijze opnieuw schuldig maakt aan onrechtmatige uitlatingen, kan [gedaagden gezamenlijk] dat opnieuw ter toetsing aan de rechter voorleggen. Alsdan zal worden beoordeeld of die andere uitingen ook onrechtmatig zijn. De in dit verband gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.
4.44.
Het voorgaande brengt met zich dat [eiser] op grond van het bepaalde in artikel 6:162 BW aansprakelijk is voor de schade die [gedaagden gezamenlijk] door zijn onrechtmatig mededelingen heeft geleden. De vordering [eiser] te veroordelen tot vergoeding van die schade, nader op te maken bij staat, is daarmee toewijsbaar. Nu daarmee niet vaststaat dat er ook daadwerkelijk schade is geleden heeft [gedaagden gezamenlijk] momenteel geen belang bij toewijzing van de vordering dat [eiser] opgave dient te doen van zijn activa. Deze vordering wordt daarom afgewezen.
4.45.
[eiser] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. [gedaagden gezamenlijk] vordert in dat verband een veroordeling op grond van artikel 1019h Rv. In dat kader wordt overwogen dat alleen ten aanzien van de in reconventie ingediende vordering tot handhaving van de merkrechten aanspraak gemaakt kan worden op een vergoeding ex artikel 1019h Rv en niet ten aanzien van de in reconventie tevens ingestelde vordering met als grondslag onrechtmatige daad. In het licht daarvan wordt allereerst overwogen dat ter terechtzitting is toegelicht dat de vordering tot handhaving van de merkrechten alleen is ingesteld door Otuza License, aangezien zij alleen de houdster is van die merkrechten. Verder is toegelicht dat 80% van de verrichte werkzaamheden betrekking heeft op de vordering met betrekking tot het merkenrecht en het auteursrecht en 20% op de vordering met als grondslag onrechtmatige daad en dat dit ook geldt voor de vordering in reconventie. Een verdere onderverdeling tussen de tijd die daarbij is besteed aan de conventie en de reconventie en aan de hoofdzaak en aan de vordering in de provisionele eis heeft Otazu License niet gemaakt, maar op grond van stukken komt de rechtbank een verhouding 80/20 tussen zowel conventie versus reconventie als hoofdzaak versus provisionele eisredelijk voor. Een en ander brengt de rechtbank tot de conclusie dat 12,8 % van de door Otazu License opgeven proceskosten op grond van artikel 1019h Rv in de hoofdzaak in reconventie voor vergoeding in aanmerking komt (12,8% = 20% tijd aan reconventie x 0,8 tijd met als grondslag een intellectuele eigendomsrecht x 0,8 tijd die is besteed aan hoofdzaak). Door Otazu License is in totaal een bedrag van € 81.551,- aan proceskosten gesteld (€ 67.551,00 + € 14.000,-). 12,8% daarvan zal aan Otazu License op grond van artikel 1019h Rv als proceskosten in de hoofdzaak in reconventie worden toegewezen, hetgeen neerkomt op een bedrag van €  10.438,53. Voor de overige kosten wordt een evenredig deel van het liquidatietarief toegepast. Dit komt ten aanzien van Otazu License en [gedaagde sub 3] neer op een bedrag van € 180,80 (2 punten x tarief € 452,00 x 0,2 tijd met als grondslag onrechtmatige daad) en voor OTZ en [gedaagde sub 4] op een bedrag van
€ 904,00 (2 punten x  tarief € 452,00), waarbij geldt dat de vorderingen van OTZ en [gedaagde sub 4] in reconventie alleen onrechtmatige daad als grondslag hebben.
In de incidenten
In conventie en reconventie
Nu zowel in conventie als reconventie een eindbeslissing wordt gegeven in de hoofdzaak, bestaat er naar het oordeel van de rechtbank geen belang meer bij het treffen van de in conventie en reconventie voor de duur van het geding gevorderde provisionele vorderingen. Deze vorderingen zullen daarom onbesproken worden gelaten.
5
De beslissing
De rechtbank
In de hoofdzaak
in conventie
5.1.
verklaart voor recht dat het Benelux-woordmerken OTAZU, met inschrijvingsnummer 805435, meer dan vijf jaar achtereenvolgens niet normaal is gebruikt, en derhalve vervalrijp is, en dient te worden doorgehaald in het register van het Benelux-merkenbureau,
5.2.
verklaart voor recht dat het Benenlux-woordmerk OTAZU, met inschrijvingsnummer 673316, voor de onderdelen ‘tijdsinstrumenten, schoeisel en hoofddeksel” is vervallen en voor die onderdelen dient te worden doorgehaald in het register van het Benelux-merkenbureau,
5.3.
verklaart voor recht dat het Benelux-woordmerk OTAZU met inschrijvingsnummer 717766 voor de klassen 9 (optische toestellen en instrumenten, inclusief zonnebrillen, brillen, monturen, brillenetuis, brillenkokers, beschermende brillen en sportbrillen) en 20 (optische toestellen en instrumenten, inclusief zonnebrillen, brillen, monturen, brillenetuis, brillenkokers, beschermende brillen en sportbrillen) is vervallen, en voor die klassen dient te worden doorgehaald in het register van het Benelux-merkenbureau,
5.4.
veroordeelt Otazu License om binnen 14 dagen zorg te dragen voor de doorhaling in het register van het Benelux-merkenbureau van het Benelux-woordmerk OTAZU met inschrijvingsnummer 805435, en voor de gedeeltelijke doorhaling van de Benelux-woordmerken OTAZU met de inschrijvingsnummers 673316 en 717766, voor de onderdelen zoals hiervoor onder 5.2. en 5.3 is vermeld, en bepaalt dat indien Otazu License hiermee in gebreke blijft, dat dit vonnis dan in de plaats treedt van de wilsverklaring van Otazu License tot de, gehele dan wel slechts gedeeltelijke, doorhaling van die Benelux-woordmerken,
5.5.
verklaart dit vonnis in conventie wat de veroordeling hiervoor in 5.4 betreft, uitvoerbaar bij voorraad,
5.6.
compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
5.7.
wijst het meer of anders gevorderde af,
in reconventie
5.8.
veroordeelt [eiser] om na de betekening van dit vonnis het gebruik van het teken ‘ [merk 5] ’ en het logo
voor het aanbieden en verhandelen van sieraden en accesoires te staken en gestaakt te houden, dan wel een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken voor het aanbieden en verhandelen van sieraden en accesoires,
5.9.
veroordeelt [eiser] om aan Otazu License een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag, dan wel € 100,00 voor ieder product waarmee hij niet aan de in 5.8. uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 500.000,00 is bereikt,
5.10.
veroordeelt [eiser] om zich te onthouden van uitlatingen over [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ, waarin wordt gesteld of de suggestie wordt gewekt dat zij betrokken zijn bij de maffia, of dat zij voortvluchtig zijn of dat [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ namaakproducten verkopen,
5.11.
veroordeelt [eiser] om aan [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere voor iedere keer dat hij niet aan de in 5.10. uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,
5.12.
veroordeelt [eiser] om aan [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ een schadevergoeding te betalen van alle als gevolg van het onrechtmatig handelen van [eiser] door hen geleden schade, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente,
5.13.
veroordeelt [eiser] in de proceskosten van Otazu License en [gedaagde sub 3] , tot op heden begroot op in totaal € 10.619,33, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
5.14.
veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van OTZ en [gedaagde sub 4] , tot op heden begroot op in totaal € 904,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
5.15.
veroordeelt [eiser] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [eiser] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat [NAAM], en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,
5.16.
verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.17.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. B.T. Beuving, rechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 8 maart 2017.
type:
coll: