ECLI:NL:GHSHE:2017:1572
Gerechtshof SHE — Uitspraak 


GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH
Afdeling civiel recht
zaaknummer 200.100.036/01
arrest van 11 april 2017
in de zaak van
1
Converse Inc.,
gevestigd te [vestigingsplaats 1] , Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
2.
Kesbo Sport B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats 2] ,
appellanten in principaal hoger beroep,
geïntimeerden in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,
tegen
Aspo [vestigingsplaats 3] B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
geïntimeerde in principaal hoger beroep,
appellante in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. L.Y. Pawlikowski
en
Dieseel A.G.
gevestigd te [vestigingsplaats 4] , Zwitserland
interveniënt aan de zijde van Aspo [vestigingsplaats 3] B.V.
incidenteel appellante,
advocaat: geen, (voorheen mr. G.S.C.M. van Roeyen; gedesisteerd op 20 oktober en 3 november 2015)
als vervolg op de door het hof gewezen tussenarresten van 22 oktober 2013, 24 juni 2014 en 22 september 2015 in het hoger beroep van de door de rechtbank Breda onder zaaknummer 199300/HA ZA 09-169 gewezen vonnissen van 19 oktober 2011, 22 oktober 2013 en 24 juni 2014.
14
Het verloop van de procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
het tussenarrest van 22 september 2015;
het herstelarrest van 8 december 2015;
het proces-verbaal van de enquête van 21 januari 2016;
de akte van Converse van 22 maart 2016, houdende overlegging van twee producties;
de memorie na enquête van Aspo met producties 50 tot en met 70;
de antwoordmemorie na enquête van Converse met een productie.
Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald.
15
De verdere beoordeling
in principaal hoger beroep
15.1.
Tenzij anders aangegeven - r.o. 15.6.2, weergave van de vordering - wordt hierna met “Converse” ook gedoeld op Kesbo.
15.2.
Het hof verwijst in de eerste plaats naar de inleidende dagvaarding sub 22 tot en met 26. Blijkens deze passages zou Converse in de zomer van 2008 signalen hebben ontvangen omtrent valse, althans niet door haar in het verkeer gebrachte schoenen, zijn in 2008 waarnemingen gedaan bij Stockpoint met betrekking tot een partij aan Eegim toebehorende schoenen, en zijn op 19 december 2008 12.818 paar schoenen onder Ebrex in beslag genomen.
15.3.
Het hof herhaalt dat in eerste aanleg Converse stelde dat het ging om namaak en niet om illegale parallelimport, terwijl in hoger beroep de nadruk erop is komen te liggen dat het bij deze schoenen volgens Converse in elk geval ging om niet met haar toestemming (in de zin van art. 2.20 BVIE) in het geding gebrachte schoenen. De vraag of het ging om namaak of niet staat daarbij niet (meer) voorop, maar kan daarbij wel een rol spelen.
15.4.
Aspo beriep zich op de bescherming van art. 2.23 BVIE en stelde dat zij die schoenen, via Dieseel, had verworven, en dat deze met toestemming van Converse of haar licentiehoudster in de EU in het verkeer waren gebracht hetgeen Converse betwistte.
15.5.
Bij arrest van 22 september 2015 is Aspo tot het bewijs van die stelling toegelaten.
15.5.1.
Aspo heeft doen horen de voormalige directeur/eigenaar van Dieseel, [voormalige directeur/eigenaar Dieseel] - die onder verwijzing naar de ook hierna te noemen factuur 542/2008 van 29 april 2008 gericht aan Odlicen Sport d.o.o. uit Slovenië - verklaarde dat zijn bedrijf (Dieseel dus; ten processe staat vast dat de in beslag genomen goederen door Dieseel aan Aspo zijn geleverd) die schoenen van Odlicen had betrokken. Het gaat om een factuur verzonden door Triple Jump Limited te Cyprus; de getuige verklaarde niet te weten waarom een bedrijf in Cyprus als importeur voor Slovenië op zou treden.
15.5.2.
Bij memorie na enquête heeft Aspo onder meer overgelegd:
een factuur van Triple Jump Limited te Cyprus d.d. 29 april 2008, nummer 542/2008, betreffende 12.840 paar schoenen Chuck Taylor AS (All Star, naar het hof aanneemt), betreffende goederen bestemd voor Odlicen Sports d.o.o. te Slovenië;
een factuur 08-569 van 12 mei 2008 van Odlicen Sport d.o.o. gericht aan Dieseel, voor 12.840 paar schoenen.
15.5.3.
Prod. 8 bij inleidende dagvaarding (en prod. 2 bij conclusie van antwoord in conventie van Aspo) betreft een factuur 3464 van 14 mei 2008 van Dieseel aan Aspo voor 12.840 paar schoenen CONVERSE Chuck Taylor All Star Hi Shoes.
15.5.4.
Prod. 3 bij conclusie van antwoord in conventie van Aspo betreft een packing list van Dieseel van 15 mei 2008 betreffende 12.840 paar CONVERSE Chuck Taylor schoenen, betreffende de verkoop van die schoenen aan Aspo, af te leveren bij Ebrex.
15.5.5.
Als prod. 45 bij memorie na enquête van 6 januari 2015 heeft Aspo overgelegd een uitdraai van een pagina van een website van Triple Jump Grupa te [vestigingsplaats 5] , Servië, waarop dat bedrijf zich presenteert als exclusieve distributeur voor (kort gezegd) de landen welke voorheen deel uitmaakten van Joegoslavië (dus ook Slovenië), alsmede Albanië; Cyprus wordt nergens genoemd.
15.5.6.
Het lijkt allemaal op elkaar aan te sluiten: Triple Jump Grupa is de alleenvertegenwoordiger van Converse voor (onder meer) Slovenië; Triple Jump Limited in Cyprus factureert op 29 april 2008 12.840 sportschoenen (Chuck Taylor All Star) aan Odlicen in Slovenië, op 12 mei 2008 factureert Odlicen 12.840 paar sportschoenen (niet nader aangeduid) aan Dieseel, op 14 mei 2008 factureert Dieseel 12.840 paar schoenen aan Aspo, en op 15 mei 2008 maakt Dieseel een paklijst op met betrekking tot deze schoenen ten behoeve van Aspo.
15.5.7.
Doch bij nadere beschouwing blijken er hiaten te zitten in de hele keten, alsmede onduidelijkheden te bestaan waaromtrent geen uitsluitsel is verkregen.
15.5.7.1. Het gaat om te beginnen bij de voornoemde stukken enkel om een administratieve verantwoording, maar er is geen enkele duidelijkheid gegeven over de feitelijke route van de schoenen. Slechts over het laatste stukje is iets bekend: de schoenen zouden worden afgeleverd bij Ebrex in [vestigingsplaats 3] . Maar waar die schoenen - feitelijk - vandaan kwamen is onbekend. Aannemende dat deze zijn vervaardigd in Vietnam (in officiële Converse--fabrieken), dan is onduidelijk hoe deze hebben gereisd. De facturen zijn te dien aanzien zo nietszeggend (“Delivery DDP ex warehouse Europe, EU customs cleared”) dat daaraan geen enkele duidelijkheid kan worden ontleend.
15.5.7.1. Voorts moet worden opgemerkt dat het bij alle producties in deze zaak gaat om fotokopieën, vaak van faxberichten, meestal van matige kwaliteit. Papier is geduldig, en buitenlandse bedrijven kunnen met betrekkelijk weinig risico’s uitspraken doen welke zich vanuit Nederland bezwaarlijk laten verifiëren; dat geldt overigens net zo goed voor diverse verklaringen waarop Converse zich beroept, maar het gaat thans primair om de door Aspo aangedragen bewijzen.
Bij dit alles komt dat het in zaken als de onderhavige vrijwel per definitie gaat om zaken welke de betrokkenen bij voorkeur zoveel mogelijk verborgen houden. Namaak is verboden en strafbaar; parallelimport van buiten de EU is weliswaar als regel niet strafbaar maar zal enerzijds Converse aanleiding geven tot het ondernemen van actie terwijl anderzijds de ontvanger dan geen bescherming geniet van art. 2.23 BVIE; parallelimport binnen de EU is volkomen legaal maar het is bekend dat de merkrechthouders daar niet om staan te juichen. Dit alles betekent dat rekening moet worden gehouden met de niet geringe kans dat schriftelijke stukken gefingeerd zijn.
15.5.7.1. Verder is nog steeds niet duidelijk wat de positie is van Triple Jump Limited Cyprus. Als gezegd wordt Cyprus niet genoemd op de overgelegde uitdraai van de website van Triple Jump Grupa. Van enige onderlinge band blijkt niet en daaromtrent is ook niets gesteld, zulks ofschoon het hof [voormalige directeur/eigenaar Dieseel] daarover uitdrukkelijk heeft bevraagd; ook [voormalige directeur/eigenaar Dieseel] kon niet verklaren waarom een bedrijf in Cyprus als importeur voor Slovenië zou optreden. En gegeven het feit dat er een vertegenwoordiger voor (onder meer) Slovenië, waar Odlicen is gevestigd, bestond, valt bij gebreke van enige uitleg ook niet in te zien waarom een Cypriotisch bedrijf voor Slovenië als importeur zou optreden.
15.5.7.1. Ook is de echtheid van de factuur van Triple Jump Cyprus gemotiveerd door Converse betwist, aan de hand van een als prod. 53 overgelegde verklaring van [getuige] te Cyprus (wiens bedrijf is gevestigd in hetzelfde gebouw als Triple Jump Limited, Cyprus). Aspo betwist de onafhankelijkheid van [getuige] , doch zij miskent daarbij dat in dit stadium slechts aan de orde is dat geconstateerd moet worden dat de echtheid van die factuur gemotiveerd wordt betwist, en niet aan de orde is of al dan niet zou vaststaan dat die factuur vals is.
15.5.7.1. Converse heeft er ten slotte op gewezen dat de factuur vermeldt “EXW Ljubljana” (ex warehouse Ljubljana) terwijl de advocaat [NAAM]2 februari 2009 heeft verklaard dat Ebrex (namens of ten behoeve van Aspo) de schoenen heeft ingeklaard (hetgeen echter niet meer nodig zou zijn bij ex warehouse levering in Slovenië).
15.5.8.
Bij deze stand van zaken is naar ’s hofs oordeel Aspo niet geslaagd in het door haar te leveren bewijs dat de schoenen zoals die in 2008 in beslag zijn genomen met toestemming van Converse of haar licentiehoudster in de EU in het verkeer waren gebracht. Aan Aspo komt de bescherming van art. 2.23 lid 3 BVIE dus niet toe en het hof had reeds geoordeeld, zie r.o. 9.5.7 van het arrest van 24 juni 2014, dat van toestemming als bedoeld in art. 2.20 lid 1 aanhef BVIE geen sprake was. In dat arrest had het hof voorts reeds geoordeeld, r.o. 9.5.2, dat vast stond dat de in beslag genomen schoenen waren voorzien van het merk van Converse en ofwel “authentiek” - als in dat arrest gedefinieerd in r.o. r.o. 9.4.5 - en daarmee identiek, ofwel niet authentiek maar desondanks identiek of vrijwel identiek (dat wil zeggen: identiek aan schoenen van Converse) waren. Mitsdien staat de inbreuk vast.
15.5.9.
De vraag of er sprake was van namaak, counterfeit, behoeft dan geen bespreking meer.
15.6.
Wat de grieven in het principaal appel betreft:
15.6.1.
Grieven 3 en 4 hielden in dat de rechtbank van een onjuiste interpretatie van de grondslagen van de vordering van Converse zou zijn uitgegaan en een onjuist toetsingskader zou hebben gehanteerd. Die grieven zijn op zichzelf niet terecht voorgedragen, aangezien de rechtbank, uitgaande van het verwijt zoals in eerste aanleg gepresenteerd, het juiste toetsingskader had gehanteerd. Converse had echter in hoger beroep de grondslag van haar eis gewijzigd; zie het arrest van 22 oktober 2013 onder r.o. 6.17 e.v. en het arrest van 24 juni 2014 onder r.o. 9.4.8, en het stond Converse vrij een andere koers te gaan varen. Op basis van haar gewijzigde koers zijn de vorderingen grotendeels toewijsbaar. Grieven 1, 3 en 4 zijn daarmee in grote lijnen besproken; deze leiden tot vernietiging van het vonnis. Grieven 5 tot en met 8 (waaronder de subgrieven 8a t/m 8e) en 10 kunnen onbesproken blijven. Grief 9 is al besproken in het tussenarrest van 24 juni 2014 (r.o. 9.3.5); die grief faalde. Grief 11 is niet meer relevant. Grieven 12 en 13 zijn verzamelgrieven en behoeven geen zelfstandige bespreking, zoals het hof reeds overwoog in het tussenarrest van 24 juni 2014 (r.o. 9.3.6). Voor zover grief 12 terecht opmerkt dat de rechtbank ten onrechte zou hebben Grief 2 had betrekking op de ontvankelijkheid van Kesbo en in het tussenarrest van 22 oktober 2013 besliste het hof reeds onder r.o. 6.14 e.v. dat deze grief slaagt; Kesbo is wel ontvankelijk.
15.6.2.
Het hof verwijst nog naar r.o. 9.1.15 van het arrest van 24 juni 2014 waarin het hof overwoog dat niettegenstaande de overdracht door Converse Inc. van haar merkrechten op de litigieuze schoenen Converse Inc. voldoende had aangetoond bevoegd te zijn om in eigen naam in rechte tegen Aspo op te treden.
in incidenteel hoger beroep:
15.7.
In r.o. 6.16 van het arrest van 22 oktober 2013 is reeds overwogen dat Dieseel in haar incidenteel appel niet ontvankelijk was. Overigens had dit enkel betrekking op de te haren gunste in eerste aanleg afgegeven proceskostenveroordeling, doch door de integrale vernietiging van het vonnis is die proceskostenveroordeling hoe dan ook niet meer aan de orde.
15.7.1.
Het incidenteel appel van Aspo had eveneens betrekking op de beslissing omtrent de proceskosten alsmede op de afwijzing van haar reconventionele vordering. Nu echter het principaal appel slaagt, de inbreuk vast staat en de vorderingen zoals door Converse ingesteld in grote lijnen toewijsbaar zijn, komt toewijzing van de reconventionele vordering of enige andere beslissing omtrent de proceskosten ten gunste van Aspo niet meer aan de orde; het incidenteel beroep van Aspo faalt derhalve.
Positie van Dieseel
15.8.
Het hof verwijst naar r.o. 12.2 e.v. van het tussenarrest van 22 september 2015.
Het hof acht het niet opportuun om aan Dieseel nadere informatie te vragen omtrent het bestaan van “ondernemingsrechtelijke gebreken”. Dieseel is immers, hooguit, gevoegde partij en er worden geen veroordelingen ten gunste of ten laste van haar uitgesproken.
de vorderingen
15.9.
Bij memorie van grieven formuleerde Converse haar vorderingen als volgt:
verbod
I. gedaagde te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Converse Inc. te staken en gestaakt te houden, één en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,- (vijftienduizend euro) voor iedere dag dat, dan wel van € 2.000,- (tweeduizend euro) voor ieder product waarmee - ter keuze van Converse Inc. - gedaagde na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
opgave
II. gedaagde te veroordelen om binnen 10 (tien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de advocaat [NAAM]c., mr. L. Kroon, een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen die door Converse Inc. op kosten van gedaagde door een onafhankelijke register-/forensische accountant kan worden gecontroleerd - ter staving daarvan vergezeld van kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken en/of andere bewijsstukken) - van:
a. de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreukmakende (namaak) Converse-schoenen die op 19 december 2008 in conservatoir beslag zijn genomen, alsmede van enige andere door gedaagde bestelde partij inbreukmakende (namaak) Converse-schoenen, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);
b. de aan gedaagde geleverde aantallen, prijzen en leverdata van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreukmakende (namaak) Converse schoenen die op 19 december 2008 in conservatoir beslag zijn genomen, alsmede van enige andere door gedaagde bestelde inbreukmakende (namaak) Converse-schoenen, zulks gerangschikt per type/soort/kleur product en per leverancier, producent of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren en facturen;
c. de door gedaagde aan afnemers verkochte aantallen, verkoopprijzen en leverdata van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreukmakende (namaak) Converse-schoenen, zulks gerangschikt per partij/type/soort/kleur product en per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie en facturen en onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres (sen/ telefoon- en faxnummer(s);
één en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,- (vijftienduizend euro) voor iedere dag dat door gedaagde na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de bovenstaande veroordelingen in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven,
terugname van afnemers
III. gedaagde te bevelen om uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan alle afnemers (als bedoeld onder II c. hiervoor) aan wie gedaagden de in het lichaam van deze dagvaarding bedoelde inbreukmakende (namaak) Converse-schoenen hebben aangeboden of geleverd, een duidelijk leesbare brief te sturen, op briefpapier van de betrokken entiteit(en), met uitsluitend de navolgende inhoud, zonder enig(e) commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de raadsman van Converse Inc., mr. L. Kroon (onder aanbieding van terugbetaling c. q. creditering van koopprijzen, vergoeding van transportkosten voor retournering en eventuele andere kosten of schade van die afnemers);
“BELANGRIJK
[DATUM INVULLEN]
Geachte heer/mevrouw
[NAAM CONTACTPERSOON INVULLEN]
,
Recentelijk hebben wij u de volgende partij schoenen aangeboden, geleverd en/of verkocht:
[INVULLEN GELEVERDE AANTALLEN, TYPEN/KLEUREN,
FACTUUR-NUMMER(S)]
Het Hof ‘s-Hertogenbosch heeft bij arrest van
[DATUM INVULLEN]
geoordeeld dat wij met de verhandeling van deze schoenen inbreuk maken op de exclusieve merkrechten van Converse Inc.
Wij verzoeken u dringend de door ons geleverde schoenen onmiddellijk (uiterlijk binnen 3 dagen na heden) aan ons te retourneren. Wij zullen alle door u in verband met de retournering te maken kosten geheel voor onze rekening nemen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Hoogachtend,
[NAAM BETROKKEN ENTITEIT INVULLEN]
”
althans een door het Hof in goede justitie aan te geven anders luidende brief;
één en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,- (vijftienduizend euro) voor iedere dag dat door gedaagde na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
afgifte
IV. gedaagde te gebieden om binnen 14 (veertien) dagen na betekening van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreukmakende (namaak) Converse schoenen, waaronder begrepen de verpakkingen, alsmede alle op grond van onder III hiervoor aan gedaagden gestuurde retouren, aan Converse op een door Converse te bepalen plaats om niet over te dragen ter vernietiging op kosten van gedaagde, één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- (tienduizend euro) voor iedere dag dat door gedaagde aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
kosten
V. gedaagde te veroordelen tot afdracht van de met het op de merkrechten van Converse Inc. inbreukmakende gebruik genoten winst, dan wel gedaagde te veroordelen tot het vergoeden van de schade van Converse ten gevolge van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreuk, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
VI. gedaagde te veroordelen tot betaling aan Converse binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis van de door Converse gemaakte proceskosten ex. artikel 1019h Rv, inclusief alle kosten gemaakt in het kader van het in het lichaam van de dagvaarding vermelde beslag, althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede Justitie zal bepalen,
schadevergoeding
VII. gedaagde te veroordelen om aan Converse een schadevergoeding te betalen van € 50,-- per paar van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreukmakende (namaak) Converse-schoenen dat verkocht is en/of voorhanden was tijde van de conservatoire beslaglegging onder gedaagde, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding, althans een door het Hof in goede Justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening, althans een schadevergoeding te betalen van een door het Hof in goede justitie te bepalen omvang, althans een schadevergoeding te betalen nader op te maken bij staat.
Het hof verstaat dat in het slot van de vordering sub VI. in plaats van “de rechtbank” gelezen dient te worden: “het hof”, en dat in de vorderingen I tot en met III in plaats van het te betekenen “vonnis” wordt gelezen: het te betekenen “arrest”. In de vordering sub IV. ontbreekt kennelijk een stukje: het hof neemt aan dat de passage “gedaagde te gebieden om binnen 14 (veertien) dagen na betekening van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreukmakende (namaak) Converse schoenen” dient te luiden: “gedaagde te gebieden om binnen 14 (veertien) dagen na betekening van
het ten deze te wijzen vonnis
[arrest] de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreukmakende (namaak) Converse schoenen”.
15.9.1.
Converse vordert in appel tevens terugbetaling door Aspo en Dieseel van de in eerste aanleg toegewezen proceskosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van betaling.
15.10.
Aspo heeft in haar memorie van antwoord onder nummers 52. en 109. verweer gevoerd. In laatstbedoeld randnummer stelt zij dat voor terugbetaling van de proceskosten geen plaats is, nu Converse die proceskosten niet heeft betaald. Dat is door Converse niet weersproken; deze vordering is dus niet toewijsbaar.
15.11.
In randnummer 52 stelt Aspo dat alle door haar van Dieseel gekochte Converse- schoenen in beslag zijn genomen en dat zij geen andere dan deze schoenen van Dieseel had betrokken. Mitsdien, aldus Aspo, dienen - naar het hof begrijpt: ook als de inbreuk vast zou komen te staan - alle vorderingen te worden afgewezen behoudens de vordering tot vernietiging. Een daartoe strekkende veroordeling zou echter niet uitvoerbaar bij voorraad dienen te worden verklaard aangezien cassatie open zou staan en de schoenen voorhanden zouden moeten blijven als bewijsmiddel.
15.11.1.
Converse heeft dit gemotiveerd betwist, onder meer bij het pleidooi van 4 juli 2013; het hof verwijst onder meer naar randnummer 10 van de pleitnota. Een en ander zal duidelijk moeten worden na gedetailleerde opgave en controle daarvan door een accountant. Het verweer van Aspo geldt in elk geval niet als onweersproken.
15.12.
Aspo heeft in haar memorie van antwoord na enquête van 25 oktober 2016 sub 21 nog opgemerkt dat zij er belang bij heeft dat - in elk geval zo lang deze uitspraak nog niet onherroepelijk is - de schoenen behouden zullen blijven.
15.13.
In verband daarmee zal het hof de veroordeling als omschreven sub IV weliswaar toewijzen, doch deze niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Converse heeft ook bij zodanige uitvoerbaarverklaring bij voorraad geen belang, nu de schoenen - althans het grootste deel daarvan - onder beslag liggen zodat voor het op de markt brengen daarvan niet behoeft te worden gevreesd.
15.14.
Voor het overige zijn geen verweren gevoerd tegen de diverse vorderingen. Op enkele onderdelen heeft het hof desondanks enkele opmerkingen te maken.
15.15.
De formulering van de te verzenden brief als omschreven in vordering sub III dient te worden aangepast nu deze nog is geënt op de situatie dat ook de oorspronkelijke partijen 2. tot en met 12. nog partij zouden zijn bij deze procedure.
15.16.
Vorderingen sub V en VII zijn dubbelop, althans kunnen dit zijn. Andere schade dan winstderving is niet gesteld. Voor verkochte schoenen geldt dat er ofwel winstafdracht, ofwel schadevergoeding in de vorm van winstderving toewijsbaar is. Daarnaast is eventueel schadevergoeding wegens reputatieschade (inleidende dagvaarding sub 32) toewijsbaar. Voor niet verkochte schoenen geldt dat winstafdracht noch schadevergoeding aan de orde is. Bij deze stand van zaken zal het hof vordering sub VII slechts gedeeltelijk toewijzen, namelijk tot een hierna te noemen bedrag voor elk verkocht paar schoenen, onder aantekening dat dit uitdrukkelijk strekt tot vergoeding van andere schade dan winstderving. Schade wegens winstderving wordt geacht te vallen onder vordering sub V die toewijsbaar is.
15.17.
De begroting van de schade, anders dan die welke in winstderving zou bestaan, is per definitie arbitrair. Converse vordert € 50,-- per paar.
Aspo had blijkens de factuur van Dieseel € 19,-- per paar aan Dieseel betaald. Volgens [voormalige directeur/eigenaar Dieseel] , getuigenverklaring van 16 september 2014, lagen de inkoopprijzen in Oost Azië op $ 7,-- tot $ 11,--, de inkoopprijzen van de handelaar op € 28,-- tot € 33,--, en de verkoopprijzen aan de consument op € 69,-- of daaromtrent. [directeur Kesbo] , directeur van Kesbo, noemde bij gelegenheid van het pleidooi op 4 juli 2013 inkoopprijzen in Oost Azië van omstreeks € 12,--.
Tegen de achtergrond van deze inkoop- en verkoopprijzen is de door Converse gevorderde schadevergoeding, voor zover niet bestaande in winstderving, aanmerkelijk te hoog. Zij heeft ook niet uitgelegd - anders dan in algemene bewoordingen, zie conclusie van repliek in eerste aanleg onder randnummer 80 tot en met 89 - waarop het door haar gevorderde bedrag is gebaseerd. Tegen die achtergrond kan het hof niet anders dan schattenderwijze een bedrag vaststellen. Het hof stelt dat bedrag vast op € 10,--.
15.18.
De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt en gemaximeerd. Het hof zal ruimere termijnen bepalen dan gevorderd, om executiegeschillen te vermijden. Converse heeft geen belang bij zeer korte termijnen; ofwel de schoenen liggen onder beslag, ofwel de schoenen zullen - naar ervaringsregels - reeds lang zijn verkocht, nu er inmiddels acht jaren zijn verstreken.
15.19.
Vordering sub VI betreft de kostenveroordeling.
15.19.1.
Converse heeft niet alleen op grond van art. 1019h Rv., maar ook op grond van een door haar gestelde ontoelaatbare proceshouding van Aspo de veroordeling van deze in alle proceskosten gevorderd (mvg hoofdstuk 8). Zij vordert vergoeding van de kosten van de eerste aanleg en van het hoger beroep.
Zij heeft drie specificaties van de kosten van het hoger beroep in het geding gebracht:
prod. 44 bij akte van 4 juli 2013;
deze loopt van januari 2012 (het vonnis waarvan beroep dateert van 19 oktober 2011) tot juni 2013; totaal € 36.318,54 inclusief opslag en verschotten (salaris € 33.118,50);
prod. 52 bij memorie van antwoord na enquête van 3 maart 2015;
deze loopt van oktober 2013 tot februari 2015; totaal € 26.691,42 inclusief opslag en verschotten (salaris € 25.039,50);
prod. 55 bij memorie van antwoord na enquête van 22 november 2016;
deze loopt van juli 2013 tot november 2016; totaal € 53.245,86 (salaris € 51.388,--).
15.19.2.
Prod. 44 en prod. 52 sluiten op elkaar aan; prod. 44 en 55 eveneens; prod. 52 en 55 bevatten overlappingen. Daar zitten in elk geval doublures tussen. Bijvoorbeeld 4 nov 2013, Kroon, € 54,--; 5 nov 2013, Mulder, € 76--; 4 dec 2013, Kroon, € 189,--; 5 feb 2014, Mulder, € 152,--; 27 feb 2015, Kroon € 324,-- en Mulder € 190,--. Doch soms zijn er ook geen doublures, in prod. 52 wordt ook Voerman opgevoerd maar in prod. 55 niet.
15.19.3.
Uit de memorie van Converse van 22 november 2016 volgt dat zij enkel aanspraak maakt op specificaties conform prod. 44 en 55. Deze zijn echter niet geheel identiek en daarmee vergelijkbaar opgebouwd. In prod. 44 worden verschotten genoemd tot een bedrag van € 1.324,74 (welk bedrag overigens niet is gespecificeerd) en in prod. 55 tot een bedrag van € 1.907,86, samen € 3.232,16. Hoe Converse dan bij € 3.783,16 aan verschotten komt is niet duidelijk. In prod. 44 wordt 4 % aan kantoorkosten opgevoerd, in prod. 55 niet.
Het totaal aan honorarium volgens prod. 44 komt op € 33.118,50 en volgens prod. 55 op € 51.338,--; samen € 84.456,50, en hoe Converse dan op € 89.450,40 komt is niet duidelijk. De btw kan dat verschil niet verklaren. Evenmin kan het verschil worden verklaard door voornoemde verschotten.
15.19.4.
Wat hier ook van zij, sinds 2015 gelden de Indicatietarieven, welke - na aanpassing per 1 april 2017 - voorzien in een maximum van € 40.000,--. Het hof acht een salaris van € 40.000,-- voor het hoger beroep redelijk. Daarbij heeft het hof rekening gehouden met de aard van het geschil, dat in hoger beroep als “complex” kan worden gekwalificeerd, en met het aantal proceshandelingen dat verricht is moeten worden.
15.19.5.
De processuele opstelling van Converse heeft tot enkele complicaties geleid. Ten eerste had zij niet eigener beweging vermeld dat haar merkrechten waren overgedragen, noch had zij zich tijdig voorzien van een procesvolmacht. Mede daardoor is er een extra conclusiewisseling nodig geweest. Ook is zij, tegen kennelijk beter weten in, vol blijven houden dat de juridische grondslag van haar vorderingen in hoger beroep gelijk was aan die in eerste aanleg (r.o. 6.17.2 arrest 22 oktober 2013). Dat heeft echter niet tot extra proceshandelingen geleid. Alles bijeengenomen ziet het hof hierin geen aanleiding voor een verdere beperking van het salaris ten behoeve van de advocaat.
15.19.6.
Als gezegd zijn de verschotten zoals vermeld in prod. 44 niet gespecificeerd. Die bij prod. 55 wel, en uit de specificatie blijkt dat het daarbij niet gaat om griffierecht of dagvaardingskosten. Dit bedrag groot € 1.907,86 dient bij het bedrag van € 40.000,-- te worden opgeteld.
15.19.7.
Nu het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd is de proceskostenveroordeling ten gunste van de gevoegde partij Dieseel niet aan de orde. Er is geen reden voor enige aanvullende kostenveroordeling ten gunste van Converse in verband met de deelname van Dieseel aan het proces. Het hof ziet anderzijds evenmin reden voor een veroordeling van Dieseel in de in beginsel voor rekening van Aspo komende proceskosten.
15.19.8.
Voor de kosten in eerste aanleg geldt het volgende. Bij conclusie van dupliek in reconventie had Converse een specificatie in het geding gebracht (prod. 14) betreffende de periode van september 2008 tot oktober 2010; het aantal uren zou leiden tot een salaris van € 26.490,50, maar daar is maar € 23.378,87 van gefactureerd. Alles exclusief opslagen, verschotten en btw.
Bij akte ten behoeve van het pleidooi op 11 maart 2011 heeft Converse een aanvullende specificatie overgelegd als prod. 31. Deze maakte geen onderscheid tussen “worked value” en “billed value” en kwam op een salaris van € 9.112,50, exclusief opslagen, verschotten en btw.
15.19.9.
Daarnaast wordt een bedrag van € 10.625,-- begroot voor, kort gezegd, de kosten van het pleidooi in eerste aanleg
15.19.10.
Samen gaat het dus om € 43.116,37, exclusief opslagen, verschotten en btw.
15.19.11.
Ook bij de rechtbank gelden en golden indicatietarieven. Op het moment waarop het vonnis werd gewezen gingen deze - bij zaken als de onderhavige, waarin repliek en dupliek waren genomen alsmede een pleidooi werd gehouden - uit van maxima van € 10.000,-- bij eenvoudige zaken en € 25.000,-- bij “gewone” zaken. In eerste aanleg ging het om een betrekkelijk rechtlijnige inbreukzaak waarbij de nadruk lag op counterfeit. Desondanks kon dit niet als een “eenvoudige” zaak worden gekenschetst. Voorts zijn conclusies van repliek en dupliek genomen. Bij deze stand van zaken acht het hof een vergoeding tot het maximum van de destijds geldende indicatietarieven, dus € 25.000,--, redelijk. Bij de specificatie welke als prod. 31 was overgelegd zijn geen verschotten gespecificeerd. Bij prod. 14 zijn verschotten gespecificeerd welke gewoonlijk afzonderlijk in de kostenveroordeling tot uiting worden gebracht.
15.19.12.
Het hof verwijst naar r.o. 15.19.1. Het standpunt van Converse zou ertoe leiden dat in alle inbreukzaken de inbreukmaker onrechtmatig handelen in de vorm van misbruik van procesrecht zou kunnen worden verweten. Dat gaat niet op. Dit vormt geen zelfstandige grond voor het toekennen van een volledige proceskostenveroordeling.
16
De uitspraak
Het hof:
op het principaal en incidenteel hoger beroep
vernietigt het vonnis van 19 oktober 2011, waarvan beroep, en opnieuw rechtdoende:
veroordeelt Aspo om met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen arrest elke inbreuk op de merkrechten van Converse Inc. te staken en gestaakt te houden, één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat door Aspo na betekening van dit arrest aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
veroordeelt Aspo om binnen 30 dagen na betekening van het ten deze te wijzen arrest aan de advocaat [NAAM]c., mr. L. Kroon, een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen die door Converse Inc. op kosten van Aspo door een onafhankelijke register-/forensische accountant kan worden gecontroleerd - ter staving daarvan vergezeld van kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken en/of andere bewijsstukken) - van:
de leveranciers, makers, producenten, distributeurs, verkopers, vervoerders en afnemers van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreukmakende Converse-schoenen die op 19 december 2008 in conservatoir beslag zijn genomen, alsmede van enige andere door Aspo bestelde partij inbreukmakende Converse-schoenen, onder mededeling van de volledige namen, adressen, telefoon- en faxnummers;
de aan Aspo geleverde aantallen, prijzen en leverdata van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreukmakende Converse schoenen die op 19 december 2008 in conservatoir beslag zijn genomen, alsmede van enige andere door Aspo bestelde inbreukmakende Converse-schoenen, zulks gerangschikt per type/soort/kleur product en per leverancier, producent of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren en facturen;
de door Aspo aan afnemers verkochte aantallen, verkoopprijzen en leverdata van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreukmakende Converse-schoenen, zulks gerangschikt per partij/type/soort/kleur product en per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie en facturen en onder mededeling van de volledige namen, adressen, telefoon- en faxnummers;
één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat door Aspo na verloop van de bepaalde termijn van 30 dagen aan de bovenstaande veroordelingen in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven,
beveelt Aspo om uiterlijk binnen 14 werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen arrest aan alle afnemers (als bedoeld onder B. 3 hiervoor) aan wie Aspo de in het lichaam van deze dagvaarding bedoelde inbreukmakende Converse-schoenen heeft aangeboden of geleverd, een duidelijk leesbare brief te sturen, met uitsluitend de navolgende inhoud, zonder enig(e) commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de raadsman van Converse Inc., mr. L. Kroon (onder aanbieding van terugbetaling c. q. creditering van koopprijzen, vergoeding van transportkosten voor retournering en eventuele andere kosten of schade van die afnemers);
“BELANGRIJK
[DATUM INVULLEN]
Geachte heer/mevrouw
[NAAM CONTACTPERSOON INVULLEN]
,
Recentelijk hebben wij u de volgende partij schoenen aangeboden, geleverd en/of verkocht:
[INVULLEN GELEVERDE AANTALLEN, TYPEN/KLEUREN,
FACTUUR-NUMMER(S)]
Het Hof ‘s-Hertogenbosch heeft bij arrest van
[DATUM INVULLEN]
geoordeeld dat wij met de verhandeling van deze schoenen inbreuk maken op de exclusieve merkrechten van Converse Inc.
Wij verzoeken u dringend de door ons geleverde schoenen onmiddellijk (uiterlijk binnen 3 dagen na heden) aan ons te retourneren. Wij zullen alle door u in verband met de retournering te maken kosten geheel voor onze rekening nemen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Hoogachtend,
Aspo [vestigingsplaats 3] B.V.”
één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat door haar na verloop van de bepaalde termijn van 14 dagen aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
gebiedt Aspo om binnen 14 dagen na betekening van dit arrest de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreukmakende Converse schoenen, waaronder begrepen de verpakkingen, alsmede alle op grond van onder C hiervoor aan Aspo gestuurde retouren, aan Converse op een door Converse te bepalen plaats om niet over te dragen ter vernietiging op kosten van Aspo, één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat door haar na verloop van de bepaalde termijn van 14 dagen aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
veroordeelt Aspo tot afdracht van de met het op de merkrechten van Converse Inc. inbreukmakende gebruik genoten winst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
veroordeelt Aspo om aan Converse ter zake van reputatieschade een schadevergoeding te betalen van € 10,-- per paar van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde inbreukmakende Converse-schoenen dat is verkocht is, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf heden tot aan de dag der algehele voldoening;
verstaat dat voor elk van de onder A. tot en met D. omschreven veroordelingen geen hogere dwangsom zal worden verbeurd dan € 50.000,-- en voor alle veroordelingen tezamen niet meer dan € 100.000,--;
veroordeelt Aspo in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Converse en Kesbo begroot op € 20.000,-- voor salaris advocaat, € 254,-- ,-- voor griffierecht, en € 72,25 voor kosten dagvaarding;
veroordeelt Aspo in de kosten van het geding in hoger beroep aan de zijde van Converse en Kesbo tot heden begroot op € 41.907,86 voor salaris advocaat, € 666,-- voor griffierecht, en € 76,31 voor kosten dagvaarding;
verklaart bovenstaande veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad, met uitzondering van veroordeling sub D;
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit arrest is gewezen door mrs. J.M. Brandenburg, M.A. Wabeke en Y.L.L.A.M. Delfos-Roy en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 11 april 2017.
griffier					rolraadsheer