ECLI:NL:RBAMS:2017:611
Rechtbank AMS — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht
zaaknummer / rolnummer: C/13/601861 / HA ZA 16-141
Vonnis van 1 februari 2017
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PAUW B.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat [NAAM]. A. van Hees te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PURDEY MODE B.V.
,
gevestigd te Schijndel,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. E.M. Matser te Oosterbeek.
Partijen zullen hierna Pauw en Purdey genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 22 januari 2016, met producties,
de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties,
het tussenvonnis van 25 mei 2016, waarbij een comparitie van partijen is gelast,
het proces-verbaal van comparitie van 11 november 2016 en de daarin genoemde stukken,
de reactie van Pauw op het proces-verbaal.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Pauw is een Nederlands modehuis. Naar eigen zeggen kent de collectie van Pauw vernieuwende ontwerpen met een stijlvolle en exclusieve uitstraling, uitgevoerd in hoge kwaliteit.
2.2.
Purdey is eveneens een Nederlands modehuis. Purdey en haar collectie is, naar eigen zeggen, wat prijs betreft toegankelijker dan Pauw.
2.3.
Partijen hebben eerder een juridisch geschil gehad over beweerdelijk op de intellectuele eigendomsrechten van Pauw inbreukmakende rokken van Purdey. Na het uitbrengen van een kort geding dagvaarding in oktober 2010 heeft Purdey een onthoudingsverklaring getekend. Vervolgens is dit kort geding ingetrokken.
2.4.
Op 30 september 2011 heeft Pauw een bodemdagvaarding uitgebracht ten aanzien van door haar gestelde inbreukmakende producten waaronder rokken, een shawl, bovenkleding, schoenen en een riem. Partijen hebben vervolgens uitvoerige onderhandelingen gevoerd die in februari 2013 hebben geresulteerd in een vaststellingsovereenkomst (‘Overeenkomst’). In de Overeenkomst erkent Purdey dat zij inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Pauw ten aanzien van de ontwerpen van twee rokken en drie shawls. Artikel 7 van de Overeenkomst luidt:
“
Inspiratiebron
Purdey zegt toe dat producten en ontwerpen uit de collectie van Pauw niet als inspiratiebron zullen dienen voor de ontwerpen van Purdey en dat zij zich zal inspannen om te voorkomen dat producten en/of ontwerpen uit de collectie van Pauw, op welke wijze dan ook, worden gebruikt of als voorbeeld zullen dienen bij het ontwerp- en productieproces van door Purdey ontwikkelde producten. Ook zal zij zich inspannen om te voorkomen dat producten bij derden worden ingekocht voor wederverkoop door Purdey, terwijl Purdey wist of had moeten weten dat deze zijn gebaseerd op producten of ontwerpen uit de collectie van Pauw. Purdey zal daartoe de als
Bijlage 9
bij deze Overeenkomst gevoegde verklaringen c.q. beroepscodes laten ondertekenen door alle inkopers en alle ontwerpers en stylisten die op dit moment of tot drie jaar na heden in dienst dan wel in opdracht van Purdey betrokken zijn bij de eigen productie van kleding en aanverwante producten. Ook zal Purdey haar huidige leveranciers bij brief verzoeken geen producten aan te bieden of te leveren welke inbreuk maken op ontwerpen of producten waarop Pauw meent rechten te hebben.”
2.5.
Pauw is exclusief rechthebbende op het ontwerp van het hierna onder 2.7 links afgebeelde jasje. Dit jasje is in diverse uitvoeringen op de markt gebracht, maar onderhavige procedure beperkt zich tot het hieronder weergegeven jasje in de kleuren rood en blauw (hierna: het Pauw jasje). Dit jasje is ontworpen in het voorjaar van 2009 en in juli 2009 voor de groothandelverkoop op de markt gebracht. In december 2009 is het jasje voor het eerst verkocht in de Pauw winkels. Het Pauw jasje is een terugkerend artikel in de collectie van Pauw en is door de seizoenen heen in verschillende kleuren en materialen uitgevoerd.
2.6.
Purdey verkoopt ook dames jasjes. Het hierna onder 2.7 rechts afgebeelde jasje is door Purdey ontworpen en uitgevoerd in het rood en blauw en is afkomstig uit de herfst/winter collectie 2015 van Purdey (hierna: het Purdey jasje).
2.7.
Het Pauw jasje is op onderstaande, door Pauw overgelegde, foto’s links afgebeeld. Het Purdey jasje is het rechts afgebeelde jasje.
Pauw ↓			              Purdey ↓
2.8.
Op de hieronder opgenomen, door Purdey overgelegde, foto’s is het rechterjasje het Pauw jasje en is links het Purdey jasje afgebeeld. De ingetekende kringen en pijlen zijn door Purdey hierop aangebracht.
2.9.
In verband met het onderhavig geschil heeft Pauw op 18 december 2015 een datum voor een kort geding gevraagd bij de voorzieningenrechter te Amsterdam. Op 21 december 2015 is Purdey van deze datum, 18 januari 2016, op de hoogte gesteld en is de concept-kortgedingdagvaarding haar toegestuurd. Vervolgens is Pauw geïnformeerd door Purdey dat de voorraad Purdey jasjes tegen de zittingsdatum (vrijwel) was geëindigd. Op 8 januari 2016 heeft Pauw vervolgens de aanvraag voor een kortgedingdatum ingetrokken.
3
Het geschil
in conventie
3.1.
Pauw vordert  samengevat -, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van Purdey tot:
I. nakoming van de Overeenkomst,
II. staking van iedere inbreuk op de auteursrechten van Pauw, waaronder het Pauw jasje,
III. staking van ieder onrechtmatig handelen, waaronder begrepen slaafse nabootsing,
IV. vergoeding van de schade ten gevolge van de niet-nakoming, inbreuk, en/of onrechtmatig handelen,
V. vergoeding van de schade wegens afbreuk aan exclusiviteit en waardevermindering van auteursrechten, afbreuk aan de goede naam en reputatie van eiseres,
VI. mededelingen te doen over de herkomst en distributiekanalen van het  Purdey jasje,
VII. afgifte van een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en geaccordeerde verklaring over onder meer de hoeveelheden en prijzen van de verkochte Purdey jasjes,
VIII. verzending van een brief naar hun afnemers waarin afnemers worden gesommmeerd het Purdey jasje te retourneren,
IX. vernietiging van de voorraad Purdey jasjes,
X. betaling van een dwangsom,
XI. vergoeding van de werkelijk door Pauw gemaakte proceskosten (artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (‘Rv’)).
3.2.
Purdey voert verweer en vordert eveneens vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten (artikel 1019h Rv). Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in reconventie
3.3.
Purdey vordert, na vermindering van eis,  samengevat -, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van Pauw tot
I. betaling van € 5.527,50, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 oktober 2015,
II. vergoeding van de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv.
3.4.
Pauw voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
in conventie
auteursrecht
4.1.
Pauw stelt dat het Purdey jasje inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde Pauw jasje. Door Purdey wordt als meest verstrekkende verweer opgeworpen dat het Pauw jasje niet auteursrechtelijk beschermd is. Voor zover wel sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, voert Purdey aan dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt.
4.2.
Ten aanzien van de te beantwoorden auteursrechtelijke vragen stelt de rechtbank het volgende voorop. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)). Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)).
4.3.
De rechtbank stelt vast dat het Pauw jasje een minimalistische, korte openvallende blazer is met een opvallende rechtopstaande, hoge kraag en een driekwart mouw. De vorm van de revers is vloeiend en niet omgeslagen. Verder is het jasje gemaakt in een zijdeglans two-tone stof waarbij de voeringstof dezelfde kleur heeft in een licht afwijkende tint.
4.4.
Door Purdey is aangevoerd dat alle kenmerken van het Pauw jasje al vele jaren, al dan niet gecombineerd, worden toegepast. Dit standpunt kan niet de stelling van Purdey dragen dat het Pauw jasje niet auteursrechtelijk is beschermd. Uit de in r.o. 4.2. aangehaalde norm volgt immers dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit persoonlijke stempel is door Purdey betwist door te verwijzen naar een reeks afbeeldingen van, met name, zogenoemde ‘Chinese jasjes’. Deze jasjes, voor zover al aangenomen kan worden dat deze jasjes van voor 2009 dateren, geven echter een andere totaalindruk dan de in r.o. 4.3 weergegeven totaalindruk van het Pauw jasje. Zo hebben deze jasjes, anders dan het Pauw jasje, veelal een opvallende, Aziatische print en zijn ze voorzien van lange mouwen. Verder zijn deze jasjes voor het merendeel lang en hooggesloten. Door Pauw is verder gemotiveerd onderbouwd welke ontwerpkeuzes bestonden en op welke wijze persoonlijke creatieve keuzes zijn gemaakt. Geconcludeerd wordt dan ook dat het Pauw jasje een auteursrechtelijk beschermd werk is.
4.5.
De volgende vraag die beantwoord moet worden is of het Purdey jasje inbreuk maakt op het Pauw jasje. Aan Pauw kan worden toegegeven dat de jasjes veel van elkaar weg hebben. Verschillen zijn er echter ook. Voor zover relevant voor de door de rechtbank te beoordelen totaalindruk worden de volgende verschillen benoemd. De mouwen bij de Purdey jasjes kennen een standaard lengte, in plaats van de driekwart mouw zoals bij Pauw. Verder heeft het Purdey jasje een ronde afwerking aan de onderzijde van het voorpand in plaats van het Pauw jasje dat een strakke rechte hoek kent. Daarbij is de lengte van het Purdey jasje langer en heeft het een paspelzak. Daarnaast heeft het Purdey jasje aan de voorkant een andere sluiting. Hierdoor ontstaat een ander, minder minimalistisch en minder strak, uiterlijk dan het Pauw jasje kent. Van een overeenstemmende totaalindruk, en daarmee een auteursrechtinbreuk, is dan ook geen sprake.
slaafse nabootsing
4.6.
Evenmin kan worden aangenomen dat sprake is van slaafse nabootsing. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing is in de eerste plaats vereist dat er door navolging van een product nodeloos verwarring bij het publiek wordt gesticht. Als de vormgeving van een product wordt nagevolgd, is voor onrechtmatige slaafse nabootsing verder vereist dat het nagevolgde product een eigen plaats in de markt (onderscheidend vermogen) heeft. Door Purdey is betwist dat aan deze eisen is voldaan.
4.7.
De rechtbank concludeert dat door Pauw onvoldoende nadere invulling is gegeven aan de duiding van het relevante publiek en de relevante markt. Evenmin is voldoende aangedragen om vast te kunnen stellen dat het Pauw jasje een eigen plaats in de (onvoldoende gespecificeerde) markt heeft en dat met het Purdey jasje verwarring wordt gesticht. Het beroep van Pauw op de slaafse nabootsing wordt dan ook verworpen.
vaststellingsovereenkomst
4.8.
Pauw stelt zich op het standpunt dat Purdey met het ontwerp en het in de handel brengen van het Purdey jasje in strijd handelt met artikel 7 van de Overeenkomst (naar de rechtbank begrijpt, de eerste zin van dit artikel). Pauw stelt zich hierbij op het standpunt dat artikel 7 van de Overeenkomst aldus moet worden uitgelegd dat Purdey bij het ontwerpen van producten niet mag ontlenen aan de ontwerpen van Pauw. Door Purdey wordt in essentie dit deel van de overeenkomst niet anders uitgelegd.
4.9.
De rechtbank overweegt dat uit dit artikel dus niet volgt dat  op Purdey de resultaatsverplichting rust om elke gelijkenis met een Pauw ontwerp uit haar ontwerpen te filteren: dit is simpelweg niet uit de tekst van de overeenkomst af te leiden. Maar evenmin kan dit artikel worden uitgelegd als enkel een inspanningsverplichting voor Purdey om Pauw ontwerpen te vermijden als inspiratiebron. De Overeenkomst is tussen partijen opgesteld naar aanleiding van een geschil tussen partijen waarin Purdey uiteindelijk inbreuken op het auteursrecht van Pauw heeft erkend. Partijen hebben kennelijk een regeling willen treffen om vergelijkbare geschillen in de toekomst te voorkomen. Door Purdey is toen de expliciete toezegging gedaan om de Pauw collectie niet als inspiratiebron te gebruiken (“Purdey zegt toe dat producten en ontwerpen uit de collectie van Pauw niet als inspiratiebron zullen dienen voor de ontwerpen van Purdey”). In dat licht bezien begrijpt de rechtbank de eerste zin van artikel 7 van de Overeenkomst aldus dat er een verplichting bestaat voor Purdey om op geen enkele wijze gebruik te maken van Pauw producten/ontwerpen in het ontwerpproces.
4.10.
De rechtbank heeft de totaalindruk van het Pauw jasje op de in r.o. 4.3. genoemde wijze vastgesteld. Het Purdey jasje is eveneens een blazer met een rechtopstaande, hoge kraag, waarbij de revers van het jasje eveneens vloeiende vorm kent en niet is omgeslagen. Verder is het Purdey jasje eveneens gemaakt in een glanzende two-tone stof waarbij de voeringstof dezelfde kleur heeft in een licht afwijkende tint. Dit maakt dat, ondanks het feit dat de jasjes door de auteursrechtelijke bril bezien een andere totaalindruk kennen, de jasjes veel van elkaar weg hebben. Verder heeft Purdey erkend (zie r.o. 2.4) eerder diverse malen auteursrechtinbreuk te hebben gemaakt op ontwerpen van Pauw. Hieruit valt af te leiden dat Purdey oog heeft voor de ontwerpen van Pauw. Het verweer van Purdey dat haar jasje een eigen, onafhankelijke schepping betreft waarbij op geen enkele wijze kennis is genomen van het Pauw Jasje, heeft Purdey met name onderbouwd door te wijzen op de ter terechtzitting getoonde eerdere jasjes van Purdey en hierbij aangegeven dat het Purdey jasje op deze ontwerpen van Purdey zijn gebaseerd. Dit overtuigt niet nu Purdey heeft erkend dat deze jasjes afkomstig zijn uit de periode 2010-2015 en dus zijn geproduceerd nadat het ontwerp van het Pauw jasje openbaar is geworden. Purdey heeft daarom met het tonen van die jasjes onvoldoende weerlegd dat het Purdey jasje (al dan niet indirect) is geïnspireerd op het Pauw jasje.
4.11.
De vraag of Purdey in strijd met deze afspraak heeft gehandeld wordt op grond van het voorgaande door de rechtbank daarom voorshands bevestigend beantwoord. Purdey heeft tegenbewijs aangeboden. Zij zal hiertoe worden toegelaten. Van een door partijen bediscussieerde omkering van de bewijslast is hierbij dus geen sprake.
in reconventie
4.12.
Purdey stelt in reconventie dat Pauw korte tijd voor de geplande mondelinge behandeling een kortgedingprocedure heeft ingetrokken. Hier ligt geen afspraak tussen partijen aan ten grondslag. De kosten van Purdey in verband met dit kort geding bedragen het gevorderde bedrag. Pauw is verplicht deze werkelijke proceskosten te vergoeden, aldus Purdey.
4.13.
Een kort geding in eerste aanleg is, anders dan door Pauw is aangevoerd en in afwijking van artikel 125 lid 1 Rv, ook aanhangig vanaf het moment dat gedaagde mededeling wordt gedaan van het voorgenomen kort geding, de datum en het tijdstip van behandeling daarvan en gedaagde op de hoogte van de inhoud van de conceptdagvaarding is gesteld (vgl. Hoge Raad, 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087 r.o. 3.3.5).
4.14.
In voornoemd arrest heeft de Hoge Raad regels geformuleerd hoe vervolgens omgegaan dient te worden met de situatie waarin de gedaagde na de ontvangst van een mededeling strekkende tot intrekking van het kort geding een beslissing wenst van de voorzieningenrechter over de proceskosten. Deze regels gelden ook in het geval artikel 1019h Rv van toepassing is.
4.15.
Het beroep van Pauw op artikel 9 Procesreglement kort gedingen rechtbanken, waarin stond dat de voorzieningenrechter geen proceskostenveroordeling zal uitspreken in het geval van intrekking, kan evenmin slagen nu de Hoge Raad dit artikel onverbindend heeft verklaard (r.o. 3.8.2 van voornoemd arrest). Inmiddels is dit artikel 9 naar aanleiding van voornoemd arrest van 3 juni 2016 aangepast.
4.16.
Het verweer dat deze kosten niet in een afzonderlijke procedure gevorderd kunnen worden, zoals Pauw onder verwijzing naar Hoge Raad 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:147 aanvoert, kan in onderhavige zaak evenmin slagen. De Hoge Raad heeft in het arrest van 3 juni 2016 een uitzondering hierop aanvaard als overgangsmaatregel voor vorderingen in reeds aanhangige afzonderlijke procedures en voor vorderingen in afzonderlijke procedures die aanhangig worden gemaakt binnen een termijn van drie maanden na 3 juni 2016. Purdey heeft haar vordering in reconventie op 11 mei 2016 aanhangig gemaakt en deze vordering valt dus binnen de genoemde uitzondering.
4.17.
Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank dus inhoudelijk zal moeten beoordelen of de gevorderde proceskosten voor toewijzing in aanmerking komen. Anders dan Purdey kennelijk stelt is het enkele feit dat een kort geding wordt ingetrokken onvoldoende om over te gaan tot een proceskostenveroordeling ten behoeve van de gedaagde partij. Een dergelijke veroordeling is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Over deze omstandigheden is de rechtbank zeer summier voorgelicht. Naar de rechtbank begrijpt lag aan dit kort geding hetzelfde geschil ten grondslag als in onderhavige bodemzaak. Niet kan worden vastgesteld wat de reden is waarom (zie r.o. 2.9) de verkoop van de Purdey jasjes in de aanloop naar het kort geding is gestaakt. De rechtbank ziet in het voorgaande aanleiding om de proceskosten van het kort geding bij eindvonnis af te doen op een wijze die vergelijkbaar zal zijn met de beslissing over de proceskosten in conventie.
5
De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1.
laat Purdey toe tot tegenbewijs tegen het voorshandse oordeel van de rechtbank dat Purdey in strijd met de Overeenkomst producten en ontwerpen uit de collectie van Pauw als inspiratiebron heeft gebruikt bij het ontwerp van het Purdey jasje;
5.2.
bepaalt dat, indien Purdey het tegenbewijs wil leveren door overlegging van bewijsstukken zij daartoe een akte kan nemen op de rolzitting van 1 maart 2017,
5.3.
bepaalt dat Purdey, indien zij het bewijs niet (uitsluitend) door overlegging van bewijsstukken wil leveren maar (tevens) door het horen van getuigen en/of door een ander bewijsmiddel, dit gelijktijdig met de in r.o. 5.2 bedoelde akte aan de rechtbank dient te verzoeken met opgave van de namen van de te horen getuigen en opgave van verhinderdata van deze getuigen en beide partijen voor de drie daarop volgende maanden;
5.4.
bepaalt dat Pauw in de gelegenheid zal worden gesteld een antwoordakte te nemen indien Purdey uitsluitend bewijs levert door overlegging van stukken;
5.5.
houdt iedere verdere beslissing aan.
in reconventie
5.6.
houdt iedere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. B.T. Beuving en in het openbaar uitgesproken op 1 februari 2017.