ECLI:NL:RBDHA:2017:1659
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/523913 / KG ZA 16-1549
Vonnis in kort geding van 23 februari 2017
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PET SUPPLIES BEHEER B.V.
,
gevestigd te Waalwijk,
eiseres,
advocaat [NAAM]. L. Bakers te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MASCOT EUROPE B.V.
,
gevestigd te Blokker,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. A.E. van Zoest te Bussum.
Partijen zullen hierna Pet Supplies en Mascot genoemd worden.
Voor Pet Supplies wordt de zaak mede behandeld door mr. A.M.C. Sitsen, advocaat [NAAM].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 6 januari 2017, met producties 1 tot en met 19;
de op 1 februari 2017 ingekomen producties 1 tot en met 10 van Mascot;
de op 7 februari 2017 ingekomen akte overlegging en specificatie proceskosten van Mascot;
het eveneens op 7 februari 2017 ingekomen (aanvullend) proceskostenoverzicht van Pet Supplies;
de mondelinge behandeling gehouden op 9 februari 2017;
de pleitnota van Pet Supplies;
de pleitnota van Mascot;
de e-mail van 9 februari 2017 van Pet Supplies;
de e-mail van 10 februari 2017 van Mascot.
1.2.
Aan het slot van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over een bij het EUIPO aanhangige oppositieprocedure. Partijen hebben dit bij e-mails van 9 en 10 februari 2017 gedaan. Vonnis is bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Pet Supplies drijft, tezamen met twee dochtervennootschappen, een onderneming die zich bezig houdt met de handel in producten voor huisdieren en hun eigenaren. Tot het assortiment behoren onder meer dierenmanden, -speelgoed, -voeding, -voeder- en drinkbakken, -riemen en -kleding (hierna: (huis)dierenproducten).
2.2.
Pet Supplies is houdster van de volgende merkinschrijvingen (hierna: BEEZTEES of het (BEEZTEES-)merk):
het Benelux-woordmerk BEEZTEES, aangevraagd op 5 juli 2013 en ingeschreven op 11 oktober 2013 onder nummer 0940513 ingeschreven voor de klassen 3, 18, 20, 21, 28, en 31, waaronder diverse producten voor (huis)dieren;
de internationale merkregistratie met gelding in onder meer de Europese Unie voor het gelijkluidende woordmerk BEEZTEES, ingeschreven op 5 december 2013 onder nummer 1195237 voor de klassen 3, 18, 20, 21, 28, en 31, waaronder eveneens diverse producten voor (huis)dieren.
2.3.
Afbeeldingen van een door Pet Supplies verkocht product en het voor haar producten gebruikte logo zijn hierna weergegeven:
2.4.
Mascot drijft een groothandel in huishoudelijke en overige producten. Zij levert onder meer aan winkelketens als Action, die vestigingen heeft in (onder meer) Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. De producten voor Action worden aangeboden onder speciaal daartoe aangevraagde merken die uitsluitend ten behoeve van Action worden gebruikt. Voor 2016 handelde Mascot niet in dierenproducten.
2.5.
In 2015, laatstelijk in november van dat jaar, hebben partijen gesproken over een samenwerking op het gebied van dierenproducten, waarbij mogelijk ook Mascot Online B.V., een zustervennootschap van Mascot, betrokken zou zijn. Deze samenwerking heeft geen doorgang gevonden.
2.6.
Op 15 april 2016 heeft Mascot een aanvrage gedaan voor inschrijving van het hierna weergegeven teken als Uniewoord/beeldmerk voor klassen 3, 8, 18, 21, 28 en 31 (waaronder dierenproducten):
2.7.
Bij email van 15 augustus 2016 heeft Pet Supplies aan Mascot verzocht de naam van haar teken (hierna: BEASTY, dan wel het (BEASTY-)teken) te veranderen, omdat de klank van dit merk te veel zou lijken op BEEZTEES. Mascot heeft aan dit verzoek geen gehoor gegeven.
2.8.
Op 14 september 2016 heeft Pet Supplies oppositie ingesteld tegen de inschrijving van de Uniemerkaanvraag van Mascot.
2.9.
Bij brief van 29 september 2016 heeft de advocaat [NAAM]positie in te trekken. In deze brief schrijft de advocaat [NAAM]en BEASTY geen sprake is.
2.10.
Bij brief van 14 oktober 2016 heeft de merkgemachtigde van Pet Supplies Mascot nogmaals gesommeerd af te zien van het (voorgenomen) gebruik van BEASTY.
2.11.
Mascot heeft aan voormelde sommatie geen gehoor gegeven. Sinds enige tijd worden (huis)dierenproducten onder de naam BEASTY verkocht in de Actionwinkels in Nederland. Het gaat hierbij onder meer om speeltouw voor honden.
2.12.
Inmiddels heeft Pet Supplies de termijn voor het indienen van gronden in de oppositieprocedure ongebruikt laten verstrijken. Op 6 februari 2017 heeft het EUIPO aan partijen een kennisgeving verzonden waarin staat dat de oppositie is afgewezen.
3
Het geschil
3.1.
Pet Supplies vordert – samengevat – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Mascot te veroordelen iedere inbreuk op de merkrechten van Pet Supplies te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen ieder gebruik van het BEASTY-teken voor producten en/of diensten die verband houden met huisdieren en hun eigenaren, zulks op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Mascot in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv
.
3.2.
Aan deze vordering heeft Pet Supplies het volgend ten grondslag gelegd.
3.2.1.
De (voorgenomen) verhandeling van dierenproducten onder het teken BEASTY door Mascot vormt een (dreigende) inbreuk op de merkrechten van Pet Supplies in de zin van de artikelen 9 lid 2 sub b en sub c UMVo
en artikel 2.20 lid 1 sub b en sub c BVIE
.
3.2.2.
Het teken BEASTY en het merk BEEZTEES stemmen zodanig overeen dat daardoor sprake is van verwarringsgevaar. Het wordt immers gebruikt voor soortgelijke waren als het merk BEEZTEES en het heeft grote auditieve, visuele en conceptuele overeenstemming met dat merk.
3.2.3.
Pet Supplies handelt al 45 jaar in dierenproducten. Sinds 2013 verkoopt zij deze producten in onder meer België en Nederland bij de meeste dierenspeciaalzaken en tuincentra onder de naam BEEZTEES en het merk heeft daardoor sinds zijn introductie een grote exposure gekregen. BEEZTEES is daarom een bekend merk. BEEZTEES wordt verkocht in het hogere marktsegment, terwijl Mascot juist het lagere marktsegement bedient. Het gebruik van BEASTY brengt het publiek in verband met dit bekende merk en daardoor wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit dan wel afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van BEEZTEES .
3.2.4.
Aangezien Pet Supplies schade dreigt te lijden, heeft zij een spoedeisend belang bij toewijzing van het gevorderde inbreukverbod. Dit klemt temeer, nu Pet Supplies ter zitting ermee bekend is geworden dat de BEASTY-producten reeds op de markt zijn. Een verbod is gerechtvaardigd, aangezien Mascot wist van het BEEZTEES-merk van Pet Supplies en zij er bewust voor heeft gekozen om tegen dat merk aan te schuren.
3.2.5.
Pet Supplies heeft oppositie ingesteld tegen de merkinschrijving van BEASTY. Zij heeft de termijn voor het indienen van gronden evenwel onbedoeld laten verlopen. Pet Supplies zal onmiddellijk na inschrijving van het merk een nietigheidsprocedure aanhangig maken.
3.3.
Mascot voert gemotiveerd verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat hij bevoegd is kennis te nemen van het geschil. Voor zover Pet Supplies aan haar vordering inbreuk op haar internationale merkinschrijving met werking in de Europese Unie ten grondslag heeft gelegd, volgt deze bevoegdheid uit artikel 145 in verbinding met artikel 95 lid 1, artikel 96 onder a, 97 lid 1 en 103 lid 1 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien Mascot haar woonplaats in Nederland heeft. Voor zover Pet Supplies aan haar vordering inbreuk op haar Beneluxmerk ten grondslag heeft gelegd volgt deze bevoegdheid uit artikel 4.6 lid 1 BVIE aangezien de (dreigende) inbreuk in heel Nederland plaatsvindt en daarmee mede in dit arrondissement. De bevoegdheid is overigens tussen partijen niet in geschil.
Geldigheid
4.2.
Mascot heeft de geldigheid van de merken van Pet Supplies niet betwist, zodat in deze procedure van de geldigheid van die merken zal worden uitgegaan.
Inbreuk en beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen?
4.3.
Indien al zou worden aangenomen dat het gebruik van het teken BEASTY voor dierenproducten een inbreuk vormt op de merkrechten van Pet Supplies, dient beoordeeld te worden of aan Mascot – zoals zij, zij het subsidiair, ter zitting heeft bepleit – een beroep toekomt op de beperking als bedoeld in de artikelen 12 sub b UMVo en 2.23 lid 1 sub b BVIE. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan sprake en daartoe wordt als volgt overwogen.
4.3.1.
Op grond van voormelde bepalingen kan een merkhouder een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake onder meer soort, kwaliteit, hoeveelheid en bestemming van de waren of diensten of andere kenmerken van de waren of diensten, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het aan deze bepalingen ten grondslag liggende algemeen belang is dat dergelijke tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven.
4.3.2.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is BEASTY een verwijzing naar de bestemming van de waar, te weten (huis)dieren. BEASTY is immers afgeleid van ‘beast’,  dat de betekenis ‘dier’ of ‘beest’ heeft. Ook Pet Supplies erkent dat BEASTY (overigens net als BEEZTEES) een speelse verwijzing inhoudt naar dieren in het algemeen. De toevoeging van ‘y’ aan ‘beast’ doet aan voormeld beschrijvend karakter niet af, aangezien BEASTY begrepen kan worden als een verkleinwoord van ‘beast’ of anders als een bijvoeglijk naamwoord verwant aan beastly (beestachtig) of als alternatief voor ‘beastie’, dat in het Engelse (meer informele) taalgebruik equivalent is aan ‘beast’. Relevant is ook de kennelijk literaire betekenis van ‘beastie’, namelijk ‘small animal, especially one towards affection is felt’. Juist die betekenis zal bij uitstek op een huisdier van toepassing zijn. Niet bestreden is dat de gemiddelde en oplettende consument in de Benelux de Engelse taal voldoende machtig is om die betekenis aan het woord ‘beastie’ al dan niet geschreven als ‘beasty’, te kunnen geven, of in elk geval onmiddellijk de link zal leggen met ‘beast’. Overigens heeft Mascot aannemelijk gemaakt dat ook ‘beasty’ in het Engels wordt gebruikt. BEAST(Y/IE) moet dus worden beschouwd als een teken dat betrekking heeft op de bestemming van de waren zodat het gebruik ervan vrij behoort te blijven voor de hier aan de orde zijnde waren, zolang dit gebruik maar eerlijk is in nijverheid en handel (artikel 12 lid 2 EUMVo). Dit laatste is niet het geval indien de gebruiker van het teken deloyaal handelt jegens de merkhouder.
4.3.3.
Niet is gesteld of gebleken dat het gebruik van BEASTY moet worden opgevat als deloyaal merkgebruik in de zin van de arresten Gerolsteiner Brunnen/Putch
of Gillette/LA
.
Zo blijkt uit niets dat door Mascot de suggestie wordt gewekt dat tussen partijen een commerciële band bestaat of dat producten onder het teken BEASTY een imitatie zijn van de BEEZTEES-producten. Evenmin is aannemelijk geworden dat gebruik van het BEASTY-teken leidt tot ongerechtvaardigd voordeel voor Mascot of tot afbreuk aan het merkrecht of de goede naam of reputatie van Pet Supplies. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat de producten van Pet Supplies steeds zijn voorzien van het in 2.3 afgebeelde logo, waarvan de afbeelding en de schrijfwijze aanzienlijk afwijken van het door Mascot gebruikte teken (zie 2.6). De stelling van Pet Supplies dat Mascot een lager marktsegment bedient, is – mede gelet op de hiervoor vermelde verschillen in de gebruikte logo’s – in dit verband voorshands onvoldoende. Tot slot leidt ook het feit dat partijen eerder over samenwerking hebben gesproken en dat Mascot derhalve goed bekend was met het merk van Pet Supplies niet zonder meer tot de conclusie dat sprake is van deloyaal merkgebruik. Op zich zelf is juist dat Mascot had kunnen kiezen voor een teken dat verder verwijderd is van BEEZTEES, maar gelet op hetgeen hiervoor is overwogen was zij daartoe niet gehouden.
4.4.
Slotsom van het voorgaande is dat Pet Supplies naar voorlopig oordeel Mascot niet kan verbieden om gebruik te maken van het BEASTY-teken.
4.5.
Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter dat, zo het voorgaande beroep op geldige reden al niet zou slagen, er een gerede kans is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het gebruik van het BEASTY-teken geen inbreuk vormt op de merkrechten van Pet Supplies omdat de enige overeenstemming het beschrijvende bestanddeel is.
Slotsom, proceskosten en termijn 1019h Rv
4.6.
Gelet op het voorgaande moeten de vorderingen van Pet Supplies worden afgewezen. Zij zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Mascot maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten ten bedrage van
€ 9.922,00 (exclusief BTW), € 2.087,25 en 1.058,75 (inclusief BTW) overgelegd, zodat het totaal exclusief BTW uitkomt op (9.922,00+1.725,00+875,00=) € 12.522,-. Pet Supplies heeft tegen deze kosten geen bezwaar gemaakt en daarom zal de voorzieningenrechter deze toewijzen, vermeerderd met het griffierecht van € 618,-, derhalve € 13.140,-. Nu Mascot dat niet heeft verzocht, zal de proceskostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1.
wijst het gevorderde af;
5.2.
veroordeelt Pet Supplies in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van Mascot begroot op € 13.140,-.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2017.
Partijen gaan blijkens hun emails van definitieve afwijzing uit. In de notificatie staat echter enigszins verwarrend dat op basis van het voorliggende bewijs (nog) zal worden beslist.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).
HvJ EG 7 januari 2004, C-100/02, IEPT20040107 (Gerolsteiner Bronnen/Putsch).
HvJ EG 17 maart 2005, C-228/03, IEPT20050317 (Gillette/LA).