ECLI:NL:RBDHA:2017:3668
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/524947 / KG ZA 17-39
Vonnis in kort geding van 10 april 2017
in de zaak van
1. de vennootschap naar Frans recht
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE MHCS
,
gevestigd te Epernay (Frankrijk),
2. de vennootschap naar Frans recht
SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO.
,
gevestigd te Cognac (Frankrijk),
3. de vennootschap naar pools recht
POLMOS ZYRARDOW SP. ZO. O.
,
gevestigd te Zyrardow (Polen),
4. de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk
MACDONALD & MUIR LIMITED
,
gevestigd te Edinburgh (Verenigd Koninkrijk),
eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOP LOGISTICS B.V.
,
gevestigd te Spijkenisse,
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Delft,
2. de vennootschap naar vreemd recht
SIMIZY S.A.R.L.
,
gevestigd te Bordeaux (Frankrijk),
gedaagde in conventie,
advocaat: mr. L. Kröger te Den Haag
3. de vennootschap naar vreemd recht
CASTILLON INTERNATIONAL LIMITED
,
gevestigd te Manchester (Verenigd Koninkrijk),
gedaagde in conventie,
advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Delft.
Eiseressen zullen hierna ook worden aangeduid als MHCS, Hennessy, Polmos en MacDonald en gezamenlijk als Hennessy c.s. (vrouwelijk enkelvoud). Gedaagden zullen hierna ook worden aangeduid als Top Logistics, Simizy en Castillon en gezamenlijk als Top Logistics c.s. Voor Hennessy c.s. wordt deze zaak mede behandeld door mr. S.D. Brommersma, advocaat [NAAM]. Voor Top Logistics en Castillon wordt deze zaak mede behandeld door mr. P. Wezelenburg, advocaat [NAAM].
1.	De procedure
1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 12 januari 2017, met producties (EP)1
tot en met 51;
de op 10 februari 2017 ingekomen conclusie van antwoord, tevens houdende eis in reconventie van Top Logistics, met producties (G1P)1 tot en met 3;
de op 10 februari 2017 ingekomen conclusie van antwoord van Simizy, met producties (G2P)1 tot en met 5;
de eveneens op 10 februari 2017 ingekomen conclusie van antwoord van Castillon, met 2 producties (G3P)1 en (G3P)5;
de op 13 februari 2017 ingekomen brief van Castillon, met producties (G3P)2 tot en met 4;
de brief van 13 februari 2017 van Hennessy c.s., houdende wijziging van eis, met producties (EP)52 tot en met 62;
de brief van 14 februari 2017 van Hennessy c.s., houdende wijziging van eis, met producties (EP)63 tot en met 65;
de brief van 15 februari 2017 van Top Logistics, met productie (G1P)4 (een aanvullende kostenopgave);
de brief van 16 februari 2017 van Castillon, met productie (G3P)7;
de brief van 16 februari 2017 van Hennessy c.s., met productie 66 (een aanvullende kostenopgave);
de brief van 16 februari 2017 van Simizy, met productie (G2P)6 (een aanvullende kostenopgave);
de mondelinge behandeling gehouden op 17 februari 2017, waarbij Castillon (de papieren versie van) haar producties (G3P)6 tot en met 11 heeft overgelegd;
de pleitnota’s van Hennessy c.s., tevens houdende een tweetal wijzigingen van eis (op p. 24 en 29), met uitzondering van de niet-voorgedragen randnummers 16, 17, 23, 59, voetnoot 20 (van de pleitaantekeningen), almede p.11, p.13 (onderaan), p.15 (onderaan), 16-18, 22 tot en met 33, 38, 40-46 (bewijsmiddelen);
de pleitnota van Top Logistics, Castillon en Simizy, met uitzondering van de niet-voorgedragen randnummers 22, 33-35 (Top Logistics), 39 tot en met 41 (Simizy) en 30, 31, 35, 37 tot en met 40 en 43 tot en met 45 (Castillon).
1.2.	Vonnis is nader bepaald op heden.
2
De feiten
eiseressen
2.1.
Eiseressen maken deel uit van het concern Luis Vuitton Moët Hennessy dat zich onder andere bezig houdt met de handel in (alcoholhoudende) dranken, waaronder producten voorzien van de merken
Moët
&
Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Dom Perignon, Belvedere (Vodka), Hennessy, Ardbeg
en
Glenmorangie
(hierna gezamenlijk: ‘Hennessy-producten’ en per merk aangeduid als ‘[MERKNAAM]-producten’).
2.2.
Eiseressen zijn houdsters van de hierna te vermelden merken (hierna gezamenlijk: de Hennessy-merken
) voor (onder meer) alcoholhoudende draken in de klassen 32 en/of 33.
MHCS: 		- 	het Uniewoordmerk MOËT & CHANDON, aangevraagd op 				17 april 1997 en geregistreerd op 26 januari 1999 onder nummer 			515338 voor waren in de klassen 32, 33 en 42; 				- 	het internationale woordmerk met gelding in de Europese Unie 			VEUVE CLICQUOT, aangevraagd op 15 april 2011 en 				geregistreerd op 14 april 2011 onder nummer 1077566 voor 				waren in de klassen 21, 32 en 33;
- 	het Uniewoordmerk RUINART, aangevraagd op 17 april 1999 				en geregistreerd op 26 januari 1999 onder nummer 000514638 				voor waren in de klassen 32, 33 en 42;
-	het Uniewoordmerk DOM PERIGNON, aangevraagd op 17 april 				1997 en geregistreerd op 15 oktober 1999 onder nummer 					000515494 voor waren in de klassen 32, 33 en 42;
- 	de internationale merkregistratie met gelding in onder meer de 					Benelux voor het woordmerk DOM PERIGNON, geregistreerd
op 6 januari 1970 onder nummer 363847 voor waren in de klasse
33;
Hennessy:	- 	de internationale merkregistratie met gelding in onder meer de 					Benelux voor het woordmerk HENNESSY, aangevraagd op 					12 januari 1990 en geregistreerd op 10 mei 1990 onder nummer 				554084 voor waren in de klassen 32 en 33;
- 	het Uniewoordmerk HENNESSY, aangevraagd op 25 juli 2005 				en geregistreerd op 7 augustus 2006 onder nummer 004559241 				voor waren in de klassen 32, 33 en 43;
Polmos:		- 	de internationale merkregistratie met gelding in onder meer de 					Benelux voor het woordmerk BELVEDERE, geregistreerd 					op 10 oktober 1968 onder nummer 0348878A voor waren in de 				klasse 33;
- 	het Benelux-woordmerk BELVEDERE VODKA, aangevraagd 				op 12 februari 1997 en geregistreerd op 1 december 1997 onder 				nummer 0608684 voor waren in de klasse 33;
MacDonald	- 	het Uniewoordmerk ARDBEG, aangevraagd op 17 december 					1997 en geregistreerd op 7 juni 1999 onder nummer 000704429 				voor waren in de klasse 33;
- 	het Uniewoordmerk GLENMORANGIE, aangevraagd op 1 april 				1996 en geregistreerd op 4 augustus 1998 onder nummer 					000085316 voor waren in de klasse 33.
Top Logistics
2.3.
Top Logistics (voorheen handelende onder verschillende handelsnamen met het bestanddeel ‘Mevi’) is een in Spijkenisse gevestigde expediteur die in opdracht van derden logistieke diensten verricht, waaronder de op- en overslag van accijnsgoederen. Zij vervult ook douaneformaliteiten inzake de invoer van goederen. Zij heeft een vergunning voor het beheer van een douane-entrepot en het beheer van een belastingentrepot (hierna: AGP).
Bij Top Logistics bevinden zich goederen die onder een douaneschorsingsregeling vallen (met een zogenoemde T1-status, hierna ook wel: T1-goederen) en goederen die (douanerechtelijk) zijn ingevoerd (communautaire goederen, ook wel aangeduid als T2-goederen). De communautaire goederen zijn weer onder te verdelen in goederen die onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst (goederen met een zogenoemde AGD-status, hierna ook wel: AGD-goederen, voorheen AAD-goederen) en goederen waarvoor accijns is afgedragen. De AGD-goederen gaan vergezeld van een Elektronisch administratief document (hierna: E-AD). Na ontvangst van goederen stelt Top Logistics aan de hand van een door haar uitgevoerde steekproef een zogenoemde
arrival notice
op. Hiertoe neemt zij een steekproef van de ontvangen goederen, waarna zij kenmerken van de betreffende goederen noteert, waaronder het soort product, het merk, de inhoudsmaat en de douanestatus. Na afgifte van de betreffende goederen stelt Top Logistics een zogenoemde
release notice
op, waarop eveneens productkenmerken staan vermeld, alsmede de douanestatus. Voorts biedt Top Logistics aan haar klanten escrow-diensten aan.
2.4.
Op prijslijsten van Redstowne Enterprises (hierna: Redstowne) van 1 november 2004, 28 maart 2005 en 23 augustus 2013 staan Hennessy-producten vermeld met de vermelding “ex whs Mevi”. Op deze lijsten staan onder meer Glenmorangie-producten met de vermelding “decoded” en “AAD” (EP25, EP26 en EP46 II).
2.5.
In een e-mail van 18 augustus 2011 is een op dezelfde datum gedateerde inkooporder van Van Caem International (hierna: Van Caem) met betrekking tot Hennessy-producten met vermelding ‘Mag TOPLOG’ weergegeven. Als onderwerp van de e-mail staat vermeld “Need to be cleaned at Top Log” (EP42).
2.6.
Op een e-mail van 25 januari 2012 met daarin een ‘parcel offer’ inzake Hennessy-producten staat vermeld: Price exw TOP, Price excl decoding costs Top L (EP43).
2.7.
Op diverse inkooporders van Van Caem in 2010, 2011 en 2012 met betrekking tot Hennessy-producten met vermelding ‘TOPLOG’ staat vermeld dat het om gedecodeerde producten gaat. In een aantal van deze inkooporders is een opslag berekend ter zake van ‘Opslag labeling/stickering’ (EP44).
2.8.
In een e-mail van een medewerker van Van Caem van 16 februari 2012 is geschreven (markering toegevoegd door Hennessy c.s.):
2.9.
Een e-mail van 8 juni 2016 van Flashbird met daarin een prijslijst bevat onder meer een aanbieding van “502 cs Belvedere 70 NREF” met de vermelding ‘ex top logistics holland, coded t2’ (EP20).
2.10.
Op een prijslijst (EP23) met als opschrift “Food world beverages Mar, 19, 2016” staan onder de vermelding “Available immediately at Top Logistics, NL” onder meer de volgende aanbiedingen opgenomen:
500 cs Belvedere Vodka 6/70/40 NRF DECODED on T2 at 100.00 EUR/cs
84 cs Glenmorangie Lasanta Sherry Cask 6/70/46 GBX REF DECODED on T2 at
142.50 EUR/cs
124 cs Glenmorangie 10 Yrs Old, The Original 6/70/40 GBX REF DECODED at
105.00 EUR/cs
5 Hennessy Paradis 3/70/40 GBX REF DECODED on T2 at 1752.00 EUR/cs
161 cs Hennessy VS 12/70/40 GBX REF DECODED on T2 at 179.00 EUR/cs
168 cs Hennessy VS 12/100/40 GBX REF DECODED on T2 at 255.00 EUR/cs
53 cs Hennessy VSOP 12/70/40 GBX REF DECODED on T2' at 356.00 EUR/cs
40 cs Hennessy.X0 12/70/40 GBX REF DECODED on T2 at 1286.00 EUR/cs
2.11.
Op een prijslijst van Ecstasy Alcohol uit week 31 van 2016 is onder andere vermeld “Available immediately Ex Top Logistics NL” en:
500 cs Belvedere Vodka (…) NRF DECODED on T2 (…)
84 cs Glenmorangie Lasanta Sherry Cask (…) DECODED on T2 (…)
168 cs Hennessy VS (…) DECODED on T2 (…)
Simizy
2.12.
Simizy, die gevestigd is in Frankrijk, houdt zich onder de (handels)naam The Spirits Company bezig met de verhandeling van alcoholhoudende dranken.
2.13.
In een e-mail van 22 oktober 2014 is vanaf het e-mailadres [e-mailadres 1] een bericht verzonden met zover hier relevant de volgende inhoud:
2.14.
In een e-mail van 2 oktober 2015 is vanaf het e-mailadres [e-mailadres 2] een e-mail verzonden met – voor zover hier van belang – de volgende tekst (EP5):
“
As you know, we are very active in the trade of premium brands of champagne (as well as liquor and beer).
We are selling large quantities of Moet, Veuve, Dom Perignon, Perrier Jouet, Laurent Perrier, Ruinart, Bollinger, Belle Epoque,Taittinger, Ruinart, Deutz... well, all major brands.
”
Later die dag is vanaf hetzelfde e-mail adres onder meer het volgende verzonden:
Als afzender van deze e-mails staat vermeld [manager Simizy] (hierna: [manager Simizy] ), managing director van The Spirits Company. Deze e-mails, waarbij in de door Hennessy c.s. overgelegde versie de geadresseerde is geanonimiseerd, zijn gericht aan de Nederlandse onderneming Royal Bubbels B.V.
2.15.
In een e-mail van 16 september 2015 is vanaf voormeld e-mailadres een e-mail verzonden met – voor zover hier relevant – de volgende inhoud (EP6):
In twee e-mails van diezelfde datum is vanaf hetzelfde e-mailadres een aanbod gedaan voor “CHAMPAGNE MOËT & CHANDON ICE IMPERIAL 75 cl (…) DDU Top Logistics”.
In de door Hennessy c.s. overgelegde e-mails zijn de geadresseerden geanonimiseerd.
2.16.
In een e-mail van mei 2016 is eveneens vanaf voormeld e-mailadres een bericht gestuurd met voor zover hier van belang de volgende inhoud:
“
Dear
I confirm that the following is available at TOP LOGISTICS:
Please confirm you want to book them
[onleesbaar, Vzr]
away
We also have 230x12 without GB at same price
Best
[manager Simizy]
”
In deze door Hennessy c.s. overgelegde e-mail is de exacte datum en de geadresseerde weggelakt. De markeringen zijn aangebracht door Hennessy c.s. (EP62).
Castillon
2.17.
Castillon, gevestigd in Manchester, Verenigd Koninkrijk, exploiteert een groothandel die zich bezig houdt met de inkoop en verkoop van alcoholhoudende dranken.
2.18.
Op een prijslijst met als opschrift “Castillon International – Stock List – 16 MARCH 2016” staat voor zover hier van belang het volgende vermeld (EP39):
“
All prices are ex warehouse Rotterdam. (…)
IN STOCK EURO
53 x  6	Ardberg 10YO GB 70 cl 46.0 			145,00*
(…)
74   x 6 Glenmorangie Lasanta Sherry Cask GB 70cl 46.0 	137.50*
350 x  6 Glenmorangie 10YO GB 75cl 40.0		 	89.25
124 x  6 Glenmorangie 10YO The Original GB 70cl 40.0	101.00*
(…)
33 x  6  Glenmorangie 12Y0 Quinta Ruban Port Cask
GB 70c1 46.0 						137.50*
(…)
161 x 12 Hennessy VS GB 70cl 40.0 			172.50*
”
2.19.
Uit in 2014 onder de drankengroothandel Horst Lehmann Getranke GmbH (hierna: Lehmann) in Potsdam (Duitsland) door de politie in beslag genomen stukken is een factuur van Castillon d.d. 20 januari 2014 naar voren gekomen waarop staat vermeld dat Castillon 500 dozen MOËT & CHANDON 6x75cl(x12%) voor € 127,50 per unit, “ex” Top Logistics geleverd heeft aan Lehmann. Op diezelfde factuur staat een levering van een partij HENNESSY-producten vermeld. Met de hand is op de factuur bijgeschreven “Belvedere BE (…) 06.01.14”. Uit een E-AD-document d.d. 15 januari 2014 volgt dat Top Logistics 500 MOËT & CHANDON Brut Imperial 6/ 75/12 op AGD heeft afgeleverd aan Lehmann. In een brief van 14 mei 2014 heeft een medewerker van Lehmann aan de advocaat [NAAM]22 januari 2014 de 500 dozen heeft verkregen van Castillon (EP35).
2.20.
Uit datzelfde beslag is naar voren gekomen een prijslijst met als opschrift “Castillion oktober 2013”, waarop staat vermeld “1200 Moët & Chandon Brut Imperial decoded” in eenheden van zes flessen van 0,75 voor een prijs van € 127,00. Daarnaast staan op voormelde prijslijst producten vermeld voorzien van de merken
Glenmorangie, Veuve Clicquot
, ARDBEG, en
Hennessy
.
2.21.
Uit voormeld beslag zijn ook andere prijslijsten naar voren gekomen met als opschrift Castillon über [X] . Op een ongedateerde prijslijst staan vermeld:
“700 Moet & Chandon Brut Imperial bottle cleaned” in eenheden van zes flessen van 0,75 voor een prijs van € 127,50. Op een prijslijst van 19 februari 2014 worden vier producten voorzien van het merk Hennessy aangeboden waarbij staat vermeld “Bottle cleaned”.
2.22.
Op een prijslijst met als opschrift “Castillon International Stock List 28th april 2012” wordt onder de mededelingen “All prices are ex warehouse Rotterdam” en “We have many more items upon request” onder meer het volgende product aangeboden:
“100 x 6 MOËT & CHANDON Brut Imperial 75 cl 12,0 decoded”
Daarnaast worden aangeboden producten met de merken
Ardberg, Dom Perignon
, en
Veuve Clicquot
(EP36).
2.23.
Op een met voormelde prijslijst vergelijkbare lijst met datum 11 mei 2012 worden 1000 x 6 MOËT & CHANDON Brut Imperial 75 cl 12,0 decoded aangeboden onder vermelding “ex warehouse Rotterdam” (EP37).
beslagen
2.24.
Bij beschikkingen (met blijkens het proces-verbaal van de deurwaarder rekestnummers 16-1154 en 16-1214) van 23 juni 2016 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam MHCS, Hennessy en MacDonald respectievelijk Hennessy verlof verleend om ten laste van Castillon respectievelijk Simizy onder Top Logistics conservatoir derdenbeslag tot afgifte te leggen op inbreukmakende Hennessy-producten van de betreffende merkhouders (EP33).
Bij beschikking (met rekestnummer 16-1465) van 2 augustus 2016 heeft de voorzieningenrechter van diezelfde rechtbank Hennessy c.s. verlof verleend voor het leggen van conservatoir beslag tot afgifte van inbreukmakende (merk)producten, meer precies merkproducten waarvan Top Logistics (in opdracht van haar klanten) de omzetting van de douanestatus van T1 naar AGD heeft verzorgd. Het gevraagde verlof voor beslag op werktuigen en materialen ten aanzien waarvan het reële vermoeden bestaat dat die door of namens Top Logistics worden gebruikt om merkproducten te decoderen (hierna: beslagobjecten van de tweede categorie) is door de voorzieningenrechter geweigerd. Op 30 augustus 2016 is Hennessy c.s. tot beslaglegging op grond van voormelde beschikkingen overgegaan. De beslagen hebben geen doel getroffen. In het proces-verbaal van 30 augustus 2016 inzake het verlof met rekestnummer 16-1465 heeft de deurwaarder opgenomen dat hij met toestemming van Top Logistics heeft rondgekeken op de aanwezigheid van beslagobjecten van de tweede categorie, maar dat hem (en de getuige) niet is gebleken van de aanwezigheid van dergelijke werktuigen en materialen (G1P1).
2.25.
Nadat MHCS bij de supermarkt Lidl in Frankrijk producten voorzien van het merk Dom Perignon had aangetroffen die niet met haar toestemming in de EER
in het verkeer waren gebracht, heeft zij op 28 oktober 2016 in Frankrijk ten laste van Lidl (bewijs)beslag doen leggen. Uit dat bewijsbeslag is naar voren gekomen dat de Dom Perignon-producten aan Lidl geleverd waren door het Franse bedrijf A.L.B. Wine. Uit het vervolgens op 4 november 2016 door MHCS onder A.L.B. Wine gelegd bewijsbeslag is gebleken dat de Dom Perignon-producten afkomstig waren van Simizy. Vervolgens heeft MHCS op 1 en 16 november 2016 in Frankrijk bewijsbeslag gelegd ten laste van Simizy.
2.26.
Blijkens het van de beslaglegging onder Simizy opgemaakte procès-verbal de saisie contrefaçon van 22 november 2016 zijn bij de beslaglegging de volgende documenten naar voren gekomen (EP34):
Een factuur van Castillon van 14 april 2016 ter zake van de verkoop door Castillon aan Simizy van 350 kisten Dom Perignon 2004 voor € 185.000,00 met de vermelding “
sold Ex Top Logistics
” (EP18);
Een final loading report met nummer 139174 van 26 mei 2016 van Top Logistics ter zake van de levering in Brugge (België) op AGD-status door Top Logistics ten behoeve van Simizy van 210+40 kisten Dom Perignon Brut met de vermelding
“outer cartons cleaned” (EP19);
Een E-AD document van 26 mei 2016 ter zake van de levering in Brugge op AGD status door Top Logistics van 250 kisten Dom Perignon Brut (EP34);
Een factuur van 27 mei 2016 ter zake van de verkoop door Simizy van 1500 flessen Dom Perignon Brut aan ALB Wine International voor € 146.250,00 (ex BTW).
MHCS heeft inzage verkregen in deze stukken.
2.27.
In voormeld proces-verbaal is voorts een verklaring opgenomen van [manager Simizy] jegens de deurwaarder.
Deze verklaring luidt – voor zover hier van belang – als volgt:
"
Au sujet de l'achat chez CASTILLON, nous avions initialement réservé 350 caisses, mais l'affaire finale a porté sur 250 caisses uniquement. Je reste dans l'attente d'un avoir pour ces 100 caisses.
Ces 250 caisses de DOM PERIGNON 2004 ont été acheté à la société CASTILLON INTERNATIONAL, sise au Royaume Uni, sous l’incoterm départ entrepôt TOP LOGISTICS et ont voyagé vers l’entrepôt GR Valade Bruges (33), chez qui notre client ALB INTERNATIONAL est sous-dépositaire.
Ces marchandises ont voyagé sous le statut communautaire puisqu’un DAE (AGD) a été remis par l’entrepôt TOP LOGISTICS dont je vous remets une copie.
”
In de door Hennessy c.s. overgelegde (onbestreden) vertaling luidt deze passage als volgt:
“
Terzake van de aankoop bij CASTILLON, hebben wij aanvankelijk 350 kisten gereserveerd, maar de uiteindelijke transactie betrof uitsluitend 250 kisten. Ik ben nog in afwachting van een creditnota voor deze 100 kisten.
Deze 250 kisten DOM PERIGNON 2004 zijn gekocht bij de vennootschap CASTILLON INTERNATIONAL, gezeteld in het Verenigd Koninkrijk, onder de Incoterm Af Magazijn TOP LOGISTICS in Nederland, en zijn gezonden naar de opslagloods GR VALADE in Brugge (33), bij wie onze cliënt ALB INTERNATIONAL een onder-entrepothouder is.
Deze goederen zijn verscheept onder communautaire status, omdat een EAD (AGD) is uitgegeven door het entrepot TOP LOGISTICS, waarvan ik u een kopie overhandig.
”
2.28.
Op 25 november 2016 heeft MHCS Simizy gedagvaard en een procedure aanhangig gemaakt in Frankrijk met betrekking tot de inbreuk op het Uniemerk DOM PERIGNON. In deze procedure (hierna: de Franse procedure) vordert MHCS met betrekking tot Dom Perignon-producten onder meer een verbod op verhandeling in Frankrijk en export naar andere landen in de EU (G2P3).
2.29.
Na daartoe bij beschikking (met rekestnummer 16-1973) van 26 oktober 2016 verlof te hebben verkregen van opnieuw de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft (uitsluitend) Hennessy op 6 december 2016 ten laste van Top Logistics en Simizy conservatoir bewijsbeslag doen leggen onder Top Logistics. Met betrekking tot dit beslag heeft de beslagleggende deurwaarder in een e-mail van 13 februari 2017 aan Hennessy c.s. meegedeeld dat hij ter duiding van de data in afwachting is van overhandiging van een integrale kopie door de softwareleverancier van Top Logistics, maar dat er reeds overeenkomstig het beslag data zijn geduid en dat deze in bewijsbeslag zijn genomen (EP64).
2.30.
Hennessy c.s. heeft Top Logistics en Simizy verzocht haar vrijwillig inzage te geven in de in beslag genomen bescheiden. Top Logistics en Simizy hebben aan dit verzoek geen gehoor gegeven.
verklaringen
2.31.
In een verklaring van 3 februari 2017 heeft mevrouw [accountant Simizy] (hierna: [accountant Simizy] ), volgens haar verklaring
expert-comptable
van Simizy, verklaard dat noch uit facturen noch uit andere boekhoudkundige documenten blijkt van de in- of verkoop van producten voorzien van het merk Hennessy in 2016 (G2P4).
2.32.
In een brief van 15 februari 2017 heeft [manager Simizy] namens Simizy het volgende verklaard:
2.33.
In brieven van 13 en 15 februari 2017 heeft de heer [accountant Castillon] ( [accountant Castillon] ), extern accountant van Castillon, met betrekking tot de in 2.26 (eerste bullet) vermelde factuur (EP18) en de in 2.18 vermelde prijslijst van 16 maart 2016 (EP39) het volgende meegedeeld aan Castillon:
Daarnaast heeft [accountant Castillon] met betrekking tot de prijslijsten uit 2012 (zie 2.22 en 2.23) verklaringen afgelegd met de strekking dat de daarop vermelde Hennessy-producten T1 zijn ingekocht en verkocht ofwel dat het uitgeputte producten betrof.
3
Het geschil in conventie en reconventie
3.1.
In conventie vordert Hennessy c.s. na wijziging van eis in haar brieven van 13 en 14 februari 2017 alsmede in haar pleitnota op p. 24 en p. 29 en verder, samengevat, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
I. Top Logistics te bevelen elke inbreuk op de in 2.2 vermelde Hennessy-merken in Nederland te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, meer in het bijzonder het (doen) invoeren en het in voorraad (doen) houden van producten voorzien van de merken MOËT & CHANDON, ARDBEG, DOM PERIGNON, VEUVE CLICQUOT, GLENMORANGIE, HENNESSY, RUINART en BELVEDERE, waarvan door Top Logistics niet is aangetoond dat deze door of met toestemming van Hennessy c.s. in de EER in de handel zijn gebracht, alsmede het (doen) decoderen en het (doen) aanbrengen en of (doen) verwijderen van tekens die gelijk zijn aan de in het lichaam van de dagvaarding vermelde merken van Hennessy c.s. op waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven;
II. Simizy en Castillon te bevelen elke inbreuk in Nederland op de in 2.2 vermelde Hennessy-merken te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, meer in het bijzonder het in Nederland (doen) aanbieden, (doen) invoeren, verhandelen en ter verhandeling in voorraad (doen) hebben van producten voorzien van de merken
 Voor Simizy: HENNESSY, DOM PERIGNON, RUINART, VEUVE CLICQUOT en MOËT & CHANDON;
 Voor Castillon: MOËT & CHANDON, ARDBEG, DOM PERIGNON, VEUVE CLICQUOT, GLENMORANGIE,  HENNESSY, RUINART en BELVEDERE;
waarvan door de betreffende gedaagde niet is aangetoond dat deze door of met toestemming van Hennessy c.s. in de EER in de handel zijn gebracht en/of waarvan de productcodes zijn verwijderd;
III. Top Logistics te bevelen te staken en gestaakt te houden het zonder toestemming van de betrokken merkhouder zoals vermeld in 2.2
 faciliteren van de invoer en daaropvolgende opslag, vervoer en/of verhandeling van producten voorzien van de merken MOËT & CHANDON ARDBEG, DOM PERIGNON, VEUVE CLICQUOT, GLENMORANGIE, HENNESSY, RUINART en/of BELVEDERE;
 faciliteren van de opslag, vervoer en/of verhandeling van communautaire producten voorzien van de merken MOËT & CHANDON, ARDBEG, DOM PERIGNON, VEUVE CLICQUOT, GLENMORANGIE, HENNESSY, RUINART en/of BELVEDERE waarvan de identificatiecodes zijn verwijderd;
IV. Top Logistics, Simizy en Castillon te bevelen om aan de advocaat [NAAM]c.s. een afschrift te verstrekken van de hierna te vermelden bescheiden, waarbij zij de bescheiden kunnen ontdoen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens die geen verband houden met de door Hennessy c.s. gestelde merkinbreuk en/of het gestelde onrechtmatige handelen door deze informatie zwart te maken alvorens het gevraagde afschrift te verstrekken en hen te veroordelen om te gedogen dat een door Hennessy c.s. aan te wijzen onafhankelijke derde de juistheid en volledigheid van de door hen verstrekte afschriften nagaat in de op 6 december 2016 ten laste van Top Logistics dan wel Simizy in conservatoir bewijsbeslag genomen informatie:
Voor Top Logistics:
 documenten van gedaagden die verband houden met de invoer in de Gemeenschap van (gedecodeerde) Hennessy-producten door Top Logistics in opdracht van derden, waaronder Simizy en Castillon;
 E-AD documenten en facturen van Top Logistics die verband houden
met de opslag en het vervoer van de door Top Logistics in de
Gemeenschap in opdracht van derden, waaronder Simizy en Castillon, ingevoerde (gedecodeerde) Hennessy-producten;
 in- en verkoopfacturen, waaronder van Castillon en Simizy, die verband houden met de in- en verkoop van (gedecodeerde) Hennessy- producten die door Top Logistics zijn ingevoerd;
 in- en verkoopfacturen, waaronder van Castillon en Simizy, alsmede
arrival notices, release notices en laadlijsten van Top Logistics die
verband houden met de in- en verkoop van gedecodeerde Hennessy-
producten die opgeslagen stonden in het belastingentrepot van Top
Logistics, maar door Top Logistics niet zijn ingevoerd;
 opdracht- en orderbevestigingen en facturen die verband houden met het (doen) decoderen van Hennessy-producten;
 prijslijsten en stocklijsten die verband houden met het aanbieden van gedecodeerde Hennessy-producten en Hennessy-producten met een inhoudsmaat die niet is toegestaan in de Europese Unie;
over de periode vanaf 29 september 2005 tot de dag van betekening van dit vonnis;
Voor Simizy en Castillon:
 documenten die verband houden met de invoer in de Gemeenschap van (gedecodeerde) Hennessy-producten door Top Logistics in opdracht van Simizy respectievelijk Castillon;
 E-AD documenten en facturen van Top Logistics die verband houden
met de opslag en het vervoer van de door Top Logistics in de Gemeenschap in opdracht van Simizy respectievelijk Castillon ingevoerde (gedecodeerde) Hennessy-producten;
 in- en verkoopfacturen van Simizy respectievelijk Castillon die verband houden met de in- en verkoop van (gedecodeerde) Hennessy-Producten die door Top Logistics zijn ingevoerd;
 in- en verkoopfacturen van Simizy respectievelijk Castillon, alsmede arrival notices, release notices en laadlijsten van Top Logistics die verband houden met de in- en verkoop van gedecodeerde Hennessy-producten die opgeslagen stonden in het belastingentrepot van Top Logistics, maar door Top Logistics niet zijn ingevoerd;
 opdracht- en orderbevestigingen en facturen die verband houden met het (doen) decoderen van Hennessy-producten in Nederland;
 prijslijsten en stocklijsten die verband houden met het door Simizy respectievelijk Castillon zonder enig voorbehoud aanbieden van gedecodeerde Hennessy-producten en Hennessy-producten met een inhoudsmaat die niet is toegestaan in de Europese Unie en die opgeslagen staan bij Top Logistics;
voor Simizy met betrekking tot de in 2.2 vermelde merken van (uitsluitend) MHCS en Hennessy over de periode vanaf september, althans 22 oktober 2014, althans latere data per merk, tot de dag van betekening van dit vonnis en voor Castillon over de periode vanaf 1 april 2012, althans latere data per merk, tot de dag van betekening van dit vonnis;
V. 		althans in goede justitie op te leggen voorzieningen, een en ander steeds op straffe van een dwangsom en met veroordeling van ieder van gedaagden in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv
, te vermeerderen met de wettelijke rente.
3.2.
Aan deze vorderingen legt Hennessy c.s. – samengevat – het volgende ten grondslag.
3.2.1.
Aan de hand van de door Hennessy c.s. op haar producten aangebrachte productcodes kan zij nagaan waar en wanneer haar producten door haar in de handel zijn gebracht. Voedselveiligheidsvoorschriften in vele landen, waaronder de EU, verplichten haar ook tot het toepassen van een coderingssysteem. Het verwijderen van productcodes alsmede de handel in gedecodeerde Hennessy-producten vormt een inbreuk op de betreffende Hennessy-merken en is tevens onrechtmatig. Hennessy c.s. produceert en distribueert ook producten voor markten buiten de EER. Deze producten kunnen inhoudsmaten hebben die niet zijn toegelaten in de EER en/of specifieke etiketten. Zo wordt de vermelding NREF (non-refillable) door Hennessy c.s. uitsluitend gebruikt voor producten die buiten de EER op de markt worden gebracht. Indien dergelijke niet-Europese producten binnen de EER worden verhandeld, is duidelijk dat deze niet met toestemming van Hennessy c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht.
3.2.2.
Simizy maakt zonder toestemming van de betreffende merkhouders gebruik van de Hennessy-merken MOËT & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, DOM PERIGNON, RUINART en HENNESSY, hetgeen een inbreuk vormt op de betreffende merkrechten in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo (en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE). Aangezien het steeds voorbehouden handelingen betreft met betrekking tot producten die zij bij Top Logistics in Nederland in voorraad houdt, vinden deze inbreuken mede in Nederland plaats, met name door de volgende handelingen:
Simizy biedt stelselmatig en op grote schaal producten aan voorzien van de merken MOËT & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, DOM PERIGNON en RUINART die zij in voorraad houdt bij Top Logistics. Dit volgt uit de producties 5 en 6 (zie 2.14 en 2.15 van dit vonnis). Dit gebruik is tevens te beschouwen als gebruik in zakelijke stukken. Aangezien Simizy deze handelingen ongeclausuleerd (zonder vermelding van de douanestatus) en zonder toestemming van de betreffende merkhouders doet, vormt dit een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo.
In mei 2016 heeft Simizy een ongeclausuleerd aanbod gedaan met betrekking tot tweeduizend gedecodeerde producten voorzien van het merk HENNESSY die zij in Nederland in voorraad had bij Top Logistics (zie 2.16). Uit de omstandigheid dat deze producten bij het op 30 augustus 2016 ten laste van Simizy onder Top Logistics gelegde beslag niet zijn aangetroffen, leidt Hennessy c.s. af dat Simizy deze producten daadwerkelijk in Nederland heeft verhandeld.
Simizy heeft in mei 2016 producten voorzien van het merk DOM PERIGNON met AGD-status verhandeld aan ALB Wine. Deze producten waren door MHCS in Turkije in het verkeer gebracht en zijn nooit met toestemming van MHCS in de EER in het verkeer gebracht. Deze producten werden voorafgaand en tijdens de transactie van Simizy ter verdere verhandeling in voorraad gehouden door Top Logistics. Een en ander volgt uit de factuur en de overige documenten die zijn aangetroffen bij de beslaglegging ten laste van Simizy in Frankrijk.
In oktober 2014 heeft Simizy 100 dozen gedecodeerde producten voorzien van het merk DOM PERIGNON aangeboden, zonder vermelding van de douanestatus. Deze waren bij Top Logistics opgeslagen. Dit volgt uit productie 63 (zie 2.13).
3.2.3.
Castillon heeft inbreuk gemaakt op de merken MOËT & CHANDON, ARDBERG, DOM PERIGNON, VEUVE CLICQUOT, GLENMORANGIE, HENNESSY, RUINART en BELVEDERE. Aangezien het steeds voorbehouden handelingen betreft met betrekking tot producten die bij Top Logistics of elders in Nederland (Rotterdam) in voorraad werden gehouden, vinden deze inbreuken (mede) plaats in Nederland.
In mei 2016 heeft Castillon producten voorzien van het merk DOM PERIGNON verhandeld aan Simizy. Deze producten waren voordien door MHCS in Turkije in het verkeer gebracht en zijn nooit met toestemming van MHCS in de EER in het verkeer gebracht. Deze producten werden voorafgaand en tijdens de transactie van Castillon ter verdere verhandeling in voorraad gehouden door Top Logistics. Een en ander volgt uit de producties EP18, 19 en 34.
Op een prijslijst van maart 2016 (zie 2.18) heeft Castillon gedecodeerde producten aangeboden met de merken ARDBEG, GLENMORANGIE en HENNESSY. Daarnaast heeft zij op die lijst producten met het merk GLENMORANGIE aangeboden met een niet voor de Europese Unie bestemde inhoudsmaat. Tot slot heeft zij op die lijst producten met de merken MOËT & CHANDON, DOM PERIGNON en VEUVE CLICQUOT aangeboden zonder dat een douanestatus onderdeel is van het aanbod. De betreffende producten worden aangeboden ex warehouse Rotterdam.
In 2014 heeft Castillon op AGD-status gedecodeerde producten voorzien van het merk MOËT & CHANDON, HENNESSY en BELVEDERE geleverd aan Lehmann. Dit volgt uit de door de Duitse federale politie in beslag genomen factuur, prijslijsten en uit de verklaring van Lehmann (zie 2.19). Deze levering vond plaats uit een voorraad bij Top Logistics.
In 2012 en 2013 heeft Castillon op haar prijslijsten (zie 2.20 tot en met 2.23) gedecodeerde producten aangeboden met het merk MOËT & CHANDON en daarnaast producten met de merken GLENMORANGIE, VEUVE CLICQUOT, DOM PERIGNON, ARDBEG, en HENNESSY, zonder dat een douanestatus onderdeel was van het aanbod. Deze producten werden op voorraad gehouden bij Top Logistics.
3.2.4.
Top Logistics heeft inbreuk gemaakt op alle Hennessy-merken aangezien zij voor haar klanten – onder wie Simizy en Castillon – op eigen naam inbreukmakende van deze merken voorziene producten invoert en op voorraad houdt. Ook de inbreukmakende producten aageboden in de e-mail van Flashbird (zie 2.9) en de producten op de prijslijst van Food world beverage (zie 2.10) worden aangeboden
ex Top Logistics
, zodat aannemelijk is dat Top Logistics ook met betrekking tot deze producten inbreukmakende handelingen heeft verricht
.
Daarnaast houdt Top Logistics zich vermoedelijk bezig met het (doen) decoderen van Hennessy-producten.
3.2.5.
Met voormelde handelingen faciliteert Top Logistics voorts het inbreukmakende handelen van Simizy, Castillon en haar overige klanten. Top Logistics is bij die inbreuken in haar rol van entrepothouder noodzakelijkerwijs betrokken. Aangezien Top Logistics gelet op haar uitvoerige administratie van het inbreukmakende karakter van de producten op de hoogte is, handelt zij zelf onrechtmatig jegens de betreffende merkhouder. Daarnaast kan zij aangemerkt worden als tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 3 en lid 5 BVIE, zodat de vorderingen ook op die grond jegens Top Logistics toewijsbaar zijn.
3.2.6.
Gelet op het stelselmatige en grootschalige karakter van de inbreuken van gedaagden en het onrechtmatig handelen van Top Logistics, heeft Hennessy c.s. een spoedeisend belang bij oplegging van de gevorderde verboden. Aangezien de bewijsmiddelen waarover Hennessy c.s. thans beschikt nog geen goed en volledig beeld geven van de aard en omvang van het inbreukmakend merkgebruik en het onrechtmatig handelen, heeft Hennessy c.s. met het oog op de in te stellen bodemprocedure ook een spoedeisend belang bij toewijzing van de gevorderde exhibitie. De inzage zal Hennessy c.s. in staat stellen de gestelde inbreuken en het onrechtmatig handelen te kunnen bewijzen en om zicht te krijgen op de keten van de bij de verhandeling van inbreukmakende producten betrokken partijen. Op grond van artikel 2.22 lid 4 BVIE komt haar dat toe.
3.3.
Top Logistics, Simizy en Castillon voeren ieder voor zich gemotiveerd verweer.
3.4.
In reconventie vordert Top Logistics – zakelijk weergegeven – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: Hennessy c.s. te verbieden om kennis te nemen van de bij Top Logistics in conservatoir bewijsbeslag genomen informatie en om haar te gebieden de ten laste van Top Logistics en Simizy gelegde beslagen op te heffen en de gemaakte kopieën te (doen) vernietigen, een en ander steeds op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Hennessy c.s. in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten.
3.5.
Aan deze vordering heeft Top Logistics het volgende ten grondslag gelegd.
3.5.1.
De beslaglegging is onrechtmatig jegens Top Logistics. Zij is expediteur en zij staat buiten het krachtenveld van handelaren, distributeurs en merkhouders. Van haar kan niet worden gevergd dat zij steeds nagaat of en onder welke voorwaarden een partij toestemming heeft om (merk)goederen in de EER in het verkeer te brengen. Het verrichten van logistieke diensten en douaneformaliteiten levert geen merkgebruik op en vormt derhalve geen inbreuk. Dit volgt uit het arrest Bacardi/Top Logistics
en het arrest van het Hof Den Haag van 27 december 2016
.
3.5.2.
Ook in haar rol van tussenpersoon handelt Top Logistics niet onrechtmatig. Zij
is niet gehouden tot het verstrekken van meer informatie dan de NAW-gegevens van de (vermeend) inbreukmakende partijen. Hennessy c.s. beschikt reeds over die gegevens. Van Top Logistics kan niet worden gevergd dat zij inzage biedt in haar gehele administratie. De beslaglegging onder Top Logistics vormde een grote belasting.
3.5.3.
Op Top Logistics rust geen verplichting tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot Simizy en Castillon, zeker niet voordat Hennessy c.s. heeft geprobeerd de gegevens van die partijen zelf te verkrijgen.
3.5.4.
Aangezien Hennessy c.s. geen recht heeft op inzage moet het haar worden verboden kennis te nemen van de in bewijsbeslag genomen bescheiden. Teneinde te voorkomen dat Hennessy c.s. op enig moment toch inzage krijgt in die bescheiden, heeft Top Logistics belang bij opheffing van de beslagen en vernietiging van de gemaakte kopieën.
3.6.
Hennessy c.s. voert gemotiveerd verweer.
3.7.
Op de stellingen van partijen in conventie en in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling in conventie en in reconventie
Bevoegdheid in conventie en reconventie
4.1.
Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat zij bevoegd is tot kennisname van het geschil in conventie en in reconventie, op de volgende gronden.
4.1.1.
Voor zover de vorderingen van Hennessy c.s. gebaseerd zijn op gestelde inbreuk op de in 2.2 vermelde Uniemerken en internationale merken met gelding in de EU, volgt deze bevoegdheid uit de artikelen 95 lid 1, 96 onder a, 97 lid 5, 103 lid 1 en (voor de internationale merkregistraties) 145 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu deze vorderingen zich richten op inbreuk in Nederland. Gelet op het bepaalde in artikel 103 lid 1 UMVo, is de bevoegdheid in de procedures jegens Simizy en Castillon beperkt tot het treffen van voorlopige voorzieningen voor Nederland. Nu de onderhavige procedure een voorlopige voorziening betreft, staat op grond van artikel 109 lid 4 UMVo de Franse procedure tegen Simizy met betrekking tot de (gestelde) inbreuk op het Uniemerk
Dom Perignon
(zie 2.28) niet aan deze bevoegdheid van de voorzieningenrechter in de weg. Simizy heeft haar bevoegdheidsverweer met betrekking tot het Uniemerk
Dom Perignon
ter zitting overigens niet langer gehandhaafd.
4.1.2.
Voor zover de vorderingen van Hennessy c.s. zijn gegrond op inbreuk in Nederland op Beneluxmerken of internationale merken met gelding in de Benelux, is aan te nemen dat de voorzieningenrechter bevoegd is wegens verknochtheid met de gestelde inbreuk op de aan deze merken identieke Uniemerken, of (met betrekking tot de BELVEDERE merken) sprake is van een zodanige samenhang feitelijk en rechtens dat dat een gezamenlijke beoordeling in kort geding vraagt. Ten aanzien van de BELVEDERE merken neemt de voorzieningenrechter daarbij nog in aanmerking dat gedaagden de relatieve bevoegdheid niet hebben bestreden.
4.1.3.
Voor zover de vorderingen van Hennessy c.s. gebaseerd zijn op overig onrechtmatig handelen in Nederland, volgt de bevoegdheid van de voorzieningenrechter reeds uit het feit dat gedaagden die bevoegdheid niet hebben betwist.
4.1.4.
Nu de voorzieningenrechter bevoegd is met betrekking tot de vorderingen in conventie, bestaat eveneens bevoegdheid met betrekking tot de vorderingen in reconventie van Top Logistics.
De beoordeling in conventie
Spoedeisend belang
4.2.
Als meest verstrekkende verweer hebben gedaagden het spoedeisend belang aan de zijde van Hennessy c.s. betwist. Zij hebben daartoe ieder voor zich gewezen op het tijdsverloop tussen de door Hennessy c.s. gestelde inbreukmakende en/of onrechtmatige handelingen en het aanhangig maken van dit kort geding.
4.2.1.
Bij de beoordeling van het spoedeisend belang staat voorop dat een vordering die beoogt een einde te maken aan een (gestelde) voortdurende inbreuk op IE-rechten in beginsel als spoedeisend kan worden aangemerkt. De omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat spoedeisendheid ontbreekt. De vraag of een eisende partij in kort geding een voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van alle betrokken belangen, beoordeeld naar het moment van de uitspraak. Volgens rechtspraak van deze rechtbank in kort geding in IE-zaken kan stilzitten van de eisende partij ertoe leiden dat het spoedeisend belang aan haar vordering komt te ontvallen
. Dit zal het geval zijn indien dit stilzitten langere tijd heeft aangehouden en er geen (nieuwe) feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan moet worden aangenomen dat na dat tijdsverloop oplegging van de gevraagde voorziening (alsnog) gerechtvaardigd is.
4.2.2.
Voor zover Hennessy c.s. haar verbodsvorderingen gebaseerd heeft op de transactie in mei 2016 inzake Dom Perignon (zie 2.25 en volgende), de e-mail van mei 2016 (zie 2.16) en de prijslijsten van maart 2016 (zie 2.10 en 2.18) is het spoedeisend belang aanwezig. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat Hennessy c.s. onweersproken heeft gesteld dat zij van een en ander in het najaar van 2016 op de hoogte is geraakt. Hetzelfde geldt voor de e-mails die zijn verzonden in september en oktober 2015 (zie 2.14 en 2.15). Voor zover de stakingsvorderingen zien op andere handelingen die vóór 2016 hebben plaatsgevonden, ontbreekt het spoedeisend belang in de zin dat die handelingen niet meer zelfstandig een verbod rechtvaardigen. Zij kunnen wel worden betrokken bij de beoordeling met betrekking tot bijvoorbeeld de duur of de omvang van een recentere inbreuk.
4.2.3.
Met betrekking tot de gevorderde exhibitie geldt dat Hennessy c.s. stelt dat de exhibitie nodig is om haar bewijspositie te versterken voor een procedure waarin zij (onder andere) staking van de gestelde merkinbreuken en onrechtmatige daden van Top Logistics c.s. wil vorderen. Daarmee is het spoedeisend belang bij deze vordering in beginsel gegeven. Nu de feitelijke stellingen die Hennessy c.s. aan haar vorderingen ten grondslag legt deels pas in 2016 bij haar bekend zijn geworden, betekent het feit dat Hennessy c.s. ook oudere feiten aan haar stellingen ten grondslag heeft gelegd in dit geval niet dat zij te lang heeft stilgezeten om nog een spoedeisend belang te hebben.
4.2.4.
Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat Hennessy c.s., in ieder geval voor een deel van haar vorderingen, voldoende spoedeisend belang heeft.
Beoordelingskader
4.3.
In deze zaak dient de voorzieningenrechter te beoordelen of de door Hennessy c.s. gestelde inbreuken en/of onrechtmatige handelingen met betrekking tot de verschillende Hennessy-merken zodanig aannemelijk zijn, dat oplegging van de gevorderde verboden met betrekking tot die merken alsmede de door Hennessy c.s. verlangde exhibitie gerechtvaardigd is. Hierbij geldt dat de voor oplegging van een verbod vereiste mate van aannemelijkheid hoger ligt dan die voor inzage die bedoeld is om een inbreukmakende en/of onrechtmatige handeling vast te stellen. Voor exhibitie volstaat een redelijk vermoeden van inbreuk
. Dit betekent dat indien oplegging van een inbreukverbod gerechtvaardigd is, de voor exhibitie vereiste mate van aannemelijkheid van de betreffende inbreuk ook is gegeven. Dezelfde maatstaf geldt ten aanzien van degene die partij is bij de rechtsbetrekking ook indien de exhibitie tot doel heeft de omvang van de inbreuk te bewijzen
.
4.4.
Bij de beoordeling van de vraag of gedaagden inbreuk hebben gemaakt op merken van Hennessy c.s. staat voorop dat een merkhouder op grond van artikel 9 lid 3 sub a UMVo en artikel 20 lid 1 sub a BVIE een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, kan verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan het merk te gebruiken voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Op grond van het zogenoemde Class-arrest
kan een merkhouder zich in beginsel niet verzetten tegen het op het grondgebied van de EU opslaan, verhandelen of te koop aanbieden van niet-uitgeputte goederen met een T1-status, tenzij die goederen daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht. Uit het arrest in de zaak Bacardi/Top Logistics
volgt dat een merkhouder zich wel kan verzetten tegen het opslaan en verhandelen van AGD-goederen die zonder toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht (niet zijn uitgeput).
4.5.
Voorts stelt de voorzieningenrechter voorop dat naar vaste rechtspraak communautaire goederen die zijn gedecodeerd, in beginsel merkinbreuk maken
. Dat geldt niet voor gedecodeerde T1-goederen, tenzij zij noodzakelijkerwijs in de EER in het verkeer zullen worden gebracht (Class-criterium). De voorzieningenrechter gaat er voorshands ook van uit, dat het in voorraad houden van gedecodeerde T1-goederen alleen dan een (commune) onrechtmatige daad is, als de merkhouder voldoende aannemelijk maakt dat het in de handel brengen van die goederen in het land waar zij op de markt dreigen te worden gebracht, onrechtmatig is
.
4.6.
In het hierna volgende zal de voorzieningenrechter onderscheid maken tussen de vraag of Top Logistics c.s. de Hennessy-merken heeft gebruikt in stukken voor zakelijk gebruik en advertenties (gebruik in de zin van artikel 9 lid 3
sub e
UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE, hierna ook: gebruik ‘sub e’), of voor het aanbieden, in de handel brengen, daartoe in voorraad hebben of invoeren van waren onder die merken (gebruik in de zin van artikel 9 lid 3
sub b en c
UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b en c BVIE, hierna ook: gebruik ‘sub b/c’). De voorzieningenrechter merkt het gebruik in prijslijsten van Hennessy-merken aan als gebruik ‘sub e’ van het merk. Dat gebruik kan een aanwijzing vormen voor gebruik ‘sub b/c’ van het merk, maar is niet hetzelfde. Aannemelijkheid van inbreuk door gebruik in eerstgenoemde zin, betekent derhalve niet dat ook aannemelijk is dat Top Logistics c.s. goederen voorzien van de merken heeft verhandeld, heeft opgeslagen ter verhandeling of heeft ingevoerd in de EER. Naar voorlopig oordeel heeft de door Hennessy c.s. aangehaalde beschikking van het Hof van Justitie in de zaak UDV/Brandtraders
betrekking op gebruik ‘sub e’. Uit die beslissing kan derhalve niet worden afgeleid dat verhandeling van een fysieke partij producten op T1 een inbreuk vormt, enkel omdat er reclame voor die goederen wordt gemaakt in prijslijsten die (mede) zijn gericht op de EER.
4.7.
Hierna zullen eerst de grondslagen van de vorderingen tegen Simizy en Castillon aan de orde komen en vervolgens die van de vorderingen tegen Top Logistics. Daarbij zullen telkens eerst de gevorderde stakingsbevelen worden beoordeeld en daarna de exhibitievorderingen.
Simizy
4.8.
Alhoewel de dagvaarding dat niet heel duidelijk vermeldt, begrijpt de voorzieningenrechter uit de verwijzing in de vorderingen jegens Simizy naar (uitsluitend) de merken van MHCS en Hennessy en de beperking van de jegens Simizy gevorderde proceskostenveroordeling tot kosten gemaakt door deze twee eiseressen, dat alleen deze twee eiseressen vorderingen jegens Simizy hebben ingesteld. De weren van Simizy hebben ook slechts betrekking op die twee eiseressen, zodat zij dat kennelijk ook zo heeft begrepen.
Simizy – stakingsbevel?
4.9.
Simizy wordt verweten dat zij sinds medio 2015 inbreuk heeft gemaakt op de merken:
MOËT & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, DOM PERIGNON en RUINART door het aanbieden en ter aanbieding in Nederland op voorraad houden van producten met deze merken en gebruikmaking van deze merken in zakelijke stukken door middel van de (mede aan een Nederlandse partij gerichte) e-mails van september en oktober 2015 vermeld in 2.14 en 2.15;
HENNESSY door het in mei 2016 per e-mail aanbieden en in Nederland op voorraad houden van gedecodeerde producten voorzien van dat merk (zie 2.16);
DOM PERIGNON door de verhandeling
ex Top Logistics
van de bij Lidl aangetroffen producten (zie 2.25 en volgende).
Simizy heeft tot haar verweer onder meer aangevoerd dat de e-mails waarop de stellingen onder A. en B. zien, algemene en vrijblijvende informatie bevatten en daarom op zich niet inbreukmakend zijn. Ten aanzien van de handeling onder C. wijst zij er op dat die al in de Franse procedure aan de orde is.
4.10.
Het merkgebruik in de e-mails onder A. is aan te merken als merkgebruik in de zin van artikel 9 lid 3 sub b, c en e UMVo en 2.20 lid 2 sub b, c en d BVIE. Deze e-mails betreffen immers uitnodigingen aan een Nederlandse handelaar tot het doen van een aankoop van producten van de betreffende merken, die volgens de e-mails wekelijks op voorraad worden gebracht. Simizy heeft niet bestreden dat dat ook werkelijk het geval was, noch betoogd dat het daarbij niet om communautaire goederen ging. Daarmee is er sprake van een aanbod in merkenrechtelijke zin alsmede merkgebruik in zakelijke stukken. Anders dan Simizy kennelijk meent, is voor het inbreukmakend karakter van dit gebruik niet vereist dat deze aanbiedingen hebben geleid tot een daadwerkelijke transactie met Royal Bubbels B.V., of dat sprake is van een aanbod in de zin van artikel 6:217 BW. Het feit dat er geen prijs wordt genoemd, is dan ook niet van belang.
4.11.
Het verweer van Simizy dat Hennessy c.s. niet heeft aangetoond dat de aangeboden waren niet zijn uitgeput gaat er aan voorbij dat het aan Simizy is om aannemelijk te maken dat haar aanbod betrekking had op uitgeputte waren. Dat heeft Simizy echter niet gesteld. Bij deze stand van zaken komt de voorzieningenrechter ook niet toe aan het verweer dat Hennessy c.s. niet heeft aangetoond dat de goederen zijn gedecodeerd. Dat verweer wordt immers pas van belang indien een beroep op uitputting door Simizy zou slagen. Het gebruik van de merken
Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Perignon
en
Ruinart
in deze aanbiedingen is voorshands dan ook te beschouwen als een inbreuk in de zin van de artikelen 9 lid 2 sub a UMVo en/of 20 lid 1 sub a BVIE op de betreffende Hennessy-merken.
4.12.
Ten aanzien van het onder B. bedoelde gebruik van het merk HENNESSY geldt het volgende. Simizy trekt de ‘validiteit’ van die e-mail uit mei 2016 in twijfel. Desgevraagd heeft zij verklaard dat zij daarmee bedoelt dat zij de e-mail niet herkent, maar ook niet met zekerheid kan zeggen dat die niet van haar afkomstig is omdat zij dat niet is nagegaan. Gelet op het feit dat de afzender, inhoud en datum van de e-mail uit de productie van Hennessy c.s. blijkt, had het op de weg van Simizy gelegen om na te gaan of haar manager [manager Simizy] op de betreffende datum een e-mail met de in 2.16 weergegeven inhoud heeft verstuurd. Nu zij dat niet heeft gedaan, gaat de voorzieningenrechter er voorshands van uit dat die e-mail, zoals Hennessy c.s. stelt, door Simizy aan een potentiële afnemer in de EU is verstuurd.
4.13.
De bewuste e-mail maakt ook voldoende aannemelijk dat Simizy een partij gedecodeerde HENNESSY-producten in Nederland op voorraad had ter verhandeling. Simizy betwist dat zij in 2016 in HENNESSY-producten heeft gehandeld, onder verwijzing naar de in 2.31 beschreven verklaring van haar accountant, maar dat verweer slaagt niet. Zonder nadere uitleg, die ontbreekt, valt namelijk niet in te zien waarom Simizy dan toch zou bevestigen dat zij 161 dozen gedecodeerde HENNESSY-producten op voorraad zou hebben. De accountant heeft in haar korte verklaring ook niet duidelijk gemaakt hoe zij haar onderzoek heeft verricht en waarom zij de door haar onderzochte administratie betrouwbaar acht. De accountantsverklaring vormt daarmee een onvoldoende weerlegging van het aanbod in de e-mail van [manager Simizy] . Zoals hiervoor in 4.9 overwogen, is daarmee sprake van merkgebruik in de zin van artikel 9 lid 3 sub b UMVo en 2.20 lid 2 BVIE sub b. Zoals hiervoor al overwogen, kan het argument dat Hennessy c.s. niet heeft aangetoond dat het aanbod gedecodeerde of niet-uitgeputte goederen betrof Simizy niet baten. Het gebruik van het merk
Hennessy
in deze aanbieding is voorshands dan ook te beschouwen als een inbreuk in de zin van de artikel 9 lid 2 sub a UMVo en/of 20 lid 1 sub a BVIE op de merkrechten van Hennessy.
4.14.
Simizy heeft voorts niet betwist dat zij in 2016 zonder toestemming van MHCS in Nederland communautaire goederen voorzien van het merk DOM PERIGNON in voorraad heeft gehouden ter verhandeling (handeling C.). Deze handeling vormt eveneens een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en 20 lid 1 sub a BVIE op de merkrechten van MHCS.
4.15.
Aangezien het gebruik in reclame (handeling A.) op Nederland was gericht, en de producten met betrekking tot de handelingen A., B. en C. in Nederland op voorraad werden gehouden, is oplegging van een inbreukverbod met werking in Nederland met betrekking tot de merken MOËT & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, DOM PERIGNON, RUINART en HENNESSY aangewezen.
Simizy – exhibitie
4.16.
Voor de van Simizy gevorderde exhibitie zijn niet alleen de hiervoor in 4.9 opgesomde gestelde inbreuken relevant, maar daarnaast ook de stelling dat Simizy gedecodeerde communautaire DOM PERIGNON-producten heeft aangeboden ter verhandeling en daartoe op voorraad had bij Top Logistics in oktober 2014 (zie 2.13, handeling D.). Simizy heeft daarop verklaard (zie 2.32) dat zij in de periode tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015 geen Dom Perignon 2003 heeft ingekocht. Die verklaring vormt geen voldoende betwisting, omdat het zeer wel mogelijk is dat Simizy de partij waarvoor op 22 oktober 2014 een aanbod is gedaan, reeds voor 1 oktober van dat jaar had ingekocht. Voorshands is derhalve aannemelijk dat Simizy met het aanbod in de e-mail van 22 oktober 2014 en het daartoe op voorraad hebben van DOM PERIGNON-producten, ook inbreuk heeft gemaakt in Nederland op de merkrechten van MHCS op het DOM PERIGNON merk.
4.17.
Uit het voorgaande volgt dat er een redelijk vermoeden is dat er sprake is van merkinbreuken, en derhalve van rechtsbetrekkingen in de zin van artikel 843a Rv, ten aanzien van de merken MOËT & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, DOM PERIGNON, RUINART en HENNESSY door de handelingen A. tot en met D. Gelet op de aard daarvan en in onderling verband bezien, rechtvaardigen deze rechtsbetrekkingen ook een redelijk vermoeden dat het geen losstaande incidenten betreft, maar dat Simizy vaker inbreuk op dezelfde merken maakt in Nederland. De e-mail van [manager Simizy] waarin hij schrijft “
we have 500 cases of each more or less coming every week at TOP
” vormt daarvoor een duidelijke aanwijzing. Het feit dat de voorzieningenrechter twee inbreuken op het merk DOM PERIGNON aannemelijk acht, ondersteunt dat vermoeden ook. De ‘rechtsbetrekking’ waarop de gevorderde exhibitie van toepassing is, is derhalve niet beperkt tot de specifieke transacties beschreven onder A. tot en met D., maar omvat ook andere inbreukmakende transacties na die datum met de betreffende merken door Simizy in Nederland.
4.18.
Simizy betwist de inbreuken, zodat die niet op voorhand vaststaan. Om die reden heeft Hennessy c.s. een rechtmatig belang bij de gevorderde exhibitie, omdat het op haar weg ligt de gestelde inbreuken op die merken in een bodemprocedure zodanig te onderbouwen dat de rechtbank die vast kan stellen. Daarvoor geldt een zwaardere toets dan de aannemelijkheidstoets in kort geding.
4.19.
De voorzieningenrechter gaat voorbij aan het beroep van Simizy op toepassing van de Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan door middel van richtlijnconforme interpretatie. Volgens Simizy zou de omvang van de door Hennessy c.s. gevraagde exhibitie in strijd komen met die Richtlijn en de richtlijnconforme interpretatie van 843a en 1019a Rv. Zij betoogt dat de exhibitie zich niet mag uitstrekken tot gegevens over de omvang van haar inkoop en  verkoop van producten die rechtmatig op de markt worden gebracht. Dit verweer treft geen doel omdat de exhibitie wordt beperkt tot bescheiden die betrekking hebben op inbreukmakende transacties, óf omdat ze gedecodeerde communautaire goederen betreffen, óf omdat ze de invoer van T1-goederen betreffen (zonder toestemming van de merkhouder).
Daarbij zij opgemerkt dat, zoals hierna aan de orde zal komen, Simizy in de over te leggen bescheiden de prijzen onleesbaar mag maken, nu het doel van de exhibitie is bewijslevering van inbreuk, niet begroting van schade en/of winst.
4.20.
Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de door Hennessy c.s. gevorderde bescheiden ook voldoende bepaald. De exhibitie zal temporeel worden beperkt per merk, telkens vanaf 1 januari van het jaar van de eerste aannemelijk gemaakte inbreukmakende handeling, opdat ook inzage kan worden verkregen in bescheiden aangaande de aannemelijk gemaakte inbreuken, die zijn gedateerd voor de datum van het reeds overgelegde bewijs. Voor de exhibitie ten aanzien van de merken MOËT & CHANDON, VEUVE CLICQUOT en RUINART is dat vanaf 1 januari 2015 (handeling A.) en voor het merk HENNESSY (handeling B.) vanaf 1 januari 2016. Gelet op hetgeen is overwogen in 4.16, geldt voor het merk DOM PERIGNON (handelingen C. en D.) dat exhibitie vanaf 1 januari 2014 toewijsbaar is. Gelet op hetgeen is overwogen in 4.17, vallen ook bescheiden die betrekking hebben op de omvang van de gemaakte inbreuken onder de exhibitie en is die niet beperkt tot bescheiden over specifieke partijen waarop de handelingen A. tot en met D. zien.
4.21.
De exhibitie wordt in omvang beperkt in de zin dat het bevel alleen geldt voor bescheiden zoals beschreven in paragraaf 12.14 van de dagvaarding die betrekking hebben op de inkoop, opslag, verkoop, import en/of export van de hieronder nader gespecificeerde Hennessy-producten vanaf de daarbij genoemde datum, voorzover de betreffende producten bij één van die handelingen communautaire goederen waren of werden:
- MOËT & CHANDON-, VEUVE CLICQUOT- en RUINART-producten vanaf 1 januari  2015;
- HENNESSY-producten vanaf 1 januari 2016;
- DOM PERIGNON-producten vanaf 1 januari 2014.
Simizy - vorderingen
4.22.
Het stakingsbevel en de exhibitievordering zullen worden toegewezen voor de merken en op de wijze als hiervoor beschreven.
4.23.
Het recht om de over te leggen bescheiden te controleren aan de hand van de op 6 december 2016 in bewijsbeslag genomen bescheiden (zie 2.29) komt slechts toe aan Hennessy, omdat dat beslag niet ten behoeve van MHCS is gelegd.
4.24.
Simizy zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten jegens MHCS en Hennessy. Hennessy c.s. heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft (na correctie ter zitting) opgegeven dat de kosten van MHCS en Hennessy in verband met de procedure jegens Simizy € 15.494,38 bedragen. Gelet op de grondslagen van de vorderingen jegens Simizy vallen alle jegens Simizy gemaakte kosten onder het bereik van artikel 1019 Rv. Simizy heeft de redelijkheid en evenredigheid daarvan niet bestreden, zodat dit bedrag zal worden toegewezen, vermeerderd met 1/3e van de griffierechten ter hoogte van € 206,- (1/3e x € 618,-), derhalve in totaal € 15.700,38. De daarover gevorderde wettelijke rente vanaf zeven dagen na de datum van dit vonnis is eveneens toewijsbaar.
4.25.
De vordering tot veroordeling van Simizy tot vergoeding van de beslagkosten wordt van de hand gewezen omdat Hennessy c.s. niet heeft gemotiveerd welk spoedeisend belang zij daarbij heeft.
Castillon
Castillon – stakingsbevel?
4.26.
Castillon wordt verweten dat zij recent inbreuk heeft gemaakt op de merken:
DOM PERIGNON door de verhandeling
ex Top Logistics
aan Simizy van de bij Lidl in Frankrijk aangetroffen producten (zie 2.26);
ARDBERG, GLENMORANGIE en HENNESSY door het aanbieden van (van deze merken voorziene) gedecodeerde producten alsmede Glenmorangie-producten met een niet voor de Europese Unie bestemde inhoudsmaat
ex Top Logistics,
door middel van een
Stock List
van 16 maart 2016 (zie 2.18), althans vermelding van deze producten in een zakelijk stuk, alsmede de verhandeling van deze producten. Ter zitting heeft Hennessy c.s. tevens gesteld dat met die prijslijst ook inbreuken op de merken MOËT & CHANDON, DOM PERIGNON en VEUVE CLICQUOT wordt aangetoond. De voorzieningenrechter betrekt die stelling niet bij de beoordeling, omdat die niet bij dagvaarding of eiswijziging voorafgaand aan de zitting bij Castillon bekend is gemaakt. Van Castillon kon niet gevergd worden dat zij daar onaangekondigd ter zitting verweer op zou voeren.
4.27.
Castillon heeft betwist dat zij de handeling onder A. heeft verricht. In haar conclusie van antwoord heeft zij betwist dat de onder Simizy aangetroffen aankoopfactuur (zie 2.26 eerste bullet) van haar afkomstig is. Volgens de verklaring van [accountant Castillon] is deze factuur niet opgenomen in de (BTW)administratie en heeft Castillon het op de factuur vermelde bedrag ook nooit ontvangen. Daarnaast heeft Castillon erop gewezen dat het final loading report (zie 2.26 tweede bullet) geen betrekking heeft op haar. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.
4.28.
De factuur vermeld onder 2.26 (eerste bullet) maakt voldoende aannemelijk dat de partij Dom Perignon die uiteindelijk bij Lidl in Frankrijk is aangetroffen door Simizy is verkregen van Castillon. Het feit dat deze factuur bij de beslaglegging in Frankrijk is aangetroffen onder Simizy, ondersteunt deze aanname. Het ligt immers niet voor de hand dat Simizy voorafgaand aan een onaangekondigd beslag een valse factuur heeft gecreëerd. Daar komt bij dat [manager Simizy] heeft bevestigd dat de betreffende partij Dom Perignon van Castillon afkomstig is.
4.29.
[manager Simizy] heeft volgens het proces-verbaal van beslaglegging ook verklaard dat Simizy maar 250 van de op de factuur vermelde 350 dozen geleverd heeft gekregen en dat zij ten tijde van de beslaglegging nog in afwachting was van een creditnota voor de overige 100 dozen. Het door [accountant Castillon] geconstateerde ontbreken van de factuur en het (exacte) factuurbedrag in de administratie, lijkt dan ook zeer wel te verklaren door de omstandigheid dat de levering maar deels heeft plaatsgevonden. Bovendien blijkt uit de verklaring van [accountant Castillon] niet op welke wijze hij onderzoek heeft gedaan.
4.30.
Bij dupliek ter zitting heeft Castillon betoogd dat zij de betreffende partij van 350 dozen Dom Perignon op T1 heeft geleverd aan een derde, waarna deze (mogelijk) alsnog bij Simizy terecht zou zijn gekomen. De voorzieningenrechter gaat aan dit verweer voorbij. Hoewel dat wel op haar weg lag, heeft Castillon ten aanzien van dit verweer geen (al dan niet geanonimiseerde) onderliggende stukken in het geding gebracht en dit verweer niet eerder (bijvoorbeeld in haar conclusie van antwoord) gevoerd.
4.31.
Gezien het voorgaand acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat Castillon zonder toestemming van MHCS 250 dozen Dom Perignon heeft verkocht en geleverd aan Simizy en dat zij daarmee inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van MHCS. Nu Castillon ter zitting niet langer heeft betwist dat de betreffende partij door MHCS in Turkije op de markt was gebracht en Hennessy c.s. onweersproken heeft gesteld dat de partij Dom Perignon ten tijde van de verhandeling bij Top Logistics in Nederland op voorraad werd gehouden, is ook ten aanzien van Castillon de merkinbreuk in Nederland voorshands aannemelijk. Oplegging van een verbod met werking in Nederland voor dit merk is derhalve op zijn plaats.
4.32.
Ten aanzien van handeling B., de
Stock List
van 16 maart 2016 (zie 2.18, hierna ook: Stock List Castillon 2016), heeft Castillon betwist dat dat een merkinbreuk vormt, aangezien de op grond van die lijst uitgevoerde transacties inzake Hennessy-producten T1-T1 transacties betroffen. Castillon heeft haar stelling dat al deze goederen op T1-status zijn ingekocht en verkocht onderbouwd met een per partij gespecificeerde verklaring van haar accountant [accountant Castillon] (GP7). Dat het aanbod betrekking heeft op communautaire goederen en/of dat die goederen noodzakelijkerwijs in de EER in het verkeer zouden worden gebracht, heeft Hennessy c.s. daarop niet nader onderbouwd. Gelet hierop is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Castillon inbreuk heeft gemaakt op deze merken door het daadwerkelijk in de handel brengen in de EER of (noodzakelijkerwijs) voor dat doel aanbieden en/of in voorraad hebben van producten voorzien van Hennessy-merken. Daarmee is naar voorlopig oordeel ook geen sprake van gebruik van de Hennessy-merken in reclame in Nederland.
4.33.
Op grond van het voorgaande acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat Castillon inbreuk heeft gemaakt in Nederland op het merk DOM PERIGNON. Voor de overige Hennessy-merken is een verbod niet toewijsbaar omdat Hennessy c.s. onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat daarop – recent – inbreuk is gemaakt door Castillon.
Castillon – exhibitie
Voor de van Castillon gevorderde exhibitie zijn niet alleen de hiervoor in 4.26 opgesomde gestelde inbreuken relevant, maar daarnaast ook de volgende:
De verkoop in januari 2014 van gedecodeerde MOËT & CHANDON, HENNESSY en BELVEDERE-producten aan Lehmann (zie 2.19);
Het aanbieden van producten voorzien van het merk MOËT & CHANDON in prijslijsten in 2012 tot en met 2014 (zie 2.20 en 2.21). Ter zitting heeft Hennessy c.s. tevens gesteld dat uit die prijslijsten inbreuken op een aantal andere Hennessy-merken volgt. De voorzieningenrechter betrekt die stelling niet bij de beoordeling, omdat die niet bij dagvaarding of eiswijziging voorafgaand aan de zitting bij Castillon bekend is gemaakt. Van Castillon kon niet gevergd worden dat zij daar onaangekondigd ter zitting verweer op zou voeren.
4.34.
Onder verwijzing naar het oordeel in 4.28 is ook voor exhibitie de inbreuk op het merk DOM PERIGNON in april 2016 (handeling A.) voldoende aannemelijk.
4.35.
Ten aanzien van de onder C. beschreven handelingen (de Lehmann transactie) overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Uit de door Hennessy c.s. overgelegde productie EP35-I, afkomstig uit het beslag door de Duitse politie, blijkt voorshands dat bij Lehmann gedecodeerde MOËT & CHANDON-producten zijn aangetroffen, die aan Lehmann waren verkocht en geleverd door Castillon in januari 2014. Daarnaast blijkt uit de factuur van 20 januari 2014 voorshands dat Castillon HENNESSY-producten en BELVEDERE-producten aan Lehmann heeft verkocht en geleverd. Castillon heeft die feiten op zich ook niet betwist. Het grootste gedeelte van de als EP35-I overgelegde stukken zijn (deels Engelstalige) facturen en prijslijsten van Castillon. De informatie in die stukken is ook inzichtelijk zonder talenkennis. Van de bij deze productie overgelegde Duitstalige correspondentie heeft Hennessy c.s. vervolgens nog een vertaling overgelegd. Ten aanzien van deze productie gaat het verweer dat een vertaling ontbreekt, zodat daartegen geen verweer gevoerd kan worden, daarom niet op. Het argument dat Castillon nog niet bekend was met het feit dat de verkoop van AGD goederen merkinbreuk vormde, omdat het arrest Bacardi/Top Logistics nog niet was gewezen door het Europese Hof van Justitie, mist juridische grond. Het Hof van Justitie geeft uitleg aan het geldende Europese recht, zodat ook handelingen die voor dat arrest hebben plaatsgevonden inbreuk vormen op basis van de in dat arrest gegeven uitleg.
4.36.
Bij de in beslag genomen stukken bevinden zich E-AD documenten van de MOËT & CHANDON partij, zodat dat een partij communautaire goederen betreft. Castillon heeft niet betwist dat deze goederen waren gedecodeerd. Onder verwijzing naar 4.5 is de gestelde inbreuk op het merk MOËT & CHANDON door Castillon daarmee voldoende aannemelijk. Ten aanzien van de merken HENNESSY en BELVEDERE heeft Castillon niet betwist dat de op de factuur van 20 januari 2014 vermeldde transacties hebben plaatsgevonden, noch een beroep gedaan op uitputting of verhandeling als T1-goederen. Ook voor deze merken geldt derhalve naar voorlopig oordeel dat er sprake is van merkinbreuk.
4.37.
Ten aanzien van de onder B. en D. bedoelde prijslijsten geldt het volgende. Hennessy c.s. voert deze prijslijsten met name aan ter onderbouwing van merkinbreuken door Castillon bestaande uit het als communautaire goederen verhandelen, daartoe in voorraad houden, invoeren of uitvoeren van concrete partijen Hennessy-producten. De betreffende prijslijsten tonen aanbod van specifieke partijen producten, met vermelding van het aantal flessen, type product, inhoudsmaat, plaats van de voorraad (Top Logistics in Nederland) en eventuele decodering. Dat maakt in redelijke mate aannemelijk dat Castillon concrete partijen Hennessy-producten op voorraad heeft gehad die corresponderen met het in de prijslijsten vermelde aanbod. Het terzake door Castillon gevoerde verweer dat deze goederen (deels) T1-goederen betrof, slaagt (anders dan voor de beoordeling van het gevorderde stakingsbevel) niet bij de beoordeling of er grond is voor exhibitie. Voor toewijzing van de exhibitievordering is immers voldoende dat er een redelijk vermoeden van inbreuk is (zie 4.3). Castillon onderbouwt dit verweer met een verklaring van haar accountant [accountant Castillon] . Daarbij zijn echter niet de onderliggende stukken overgelegd en niet kan worden nagegaan op welke wijze [accountant Castillon] zijn onderzoek heeft verricht. Onduidelijk is waarom de stukken waarop [accountant Castillon] zijn conclusies heeft gebaseerd, niet in het geding zijn gebracht. Daarnaast leveren ook de uit het onder Lehmann gelegde beslag naar voren gekomen factuur en prijslijsten (zie 2.19 en 2.20) minst genomen een redelijk vermoeden van inbreuk op ten aanzien van de merken ARDBEG, GLENMORANGIE, HENNESY en MOËT & CHANDON. Aangezien de aanbiedingen voor de drie eerstgenoemde merken in 2016 zijn gedaan en voor het laatstgenoemde merk vanaf 2012, rechtvaardigen deze feiten toewijzing van de gevorderde exhibitie vanaf 1 januari 2016, respectievelijk 1 januari 2012.
4.38.
Gelet op de aard van de hiervoor aannemelijk geachte inbreuken en in onderling verband bezien, rechtvaardigen deze rechtsbetrekkingen ook een redelijk vermoeden dat het geen losstaande incidenten betreft, maar dat Castillon vaker inbreuk op dezelfde merken maakt in Nederland. De hoeveelheid prijslijsten waarop gedecodeerde partijen van de betreffende merken worden aangeboden, ondersteunen dat vermoeden. De ‘rechtsbetrekking’ waarop de gevorderde exhibitie van toepassing is, is derhalve niet beperkt tot de specifieke transacties beschreven onder A tot en met D, maar omvat ook andere inbreukmakende transacties na die datum met de betreffende merken door Castillon in Nederland.
4.39.
Gelet op de betwisting van de gestelde inbreuken door Castillon heeft Hennessy c.s. een voldoende en rechtmatig belang bij de gevorderde exhibitie ter vergaring van nader bewijs van inbreuk. Hennessy c.s. is gerechtigd deze exhibitie in kort geding te vorderen en behoeft daarvoor niet een bodemprocedure aan te spannen. Castillon is gerechtigd vermelding van in- en verkoopprijzen in de bescheiden, welke gegevens niet relevant zijn voor vaststelling van de gestelde inbreuk, onleesbaar te maken. Voor exhibitie van die gegevens bestaat geen spoedeisend belang. Ook gegevens die betrekking hebben op andere merken dan waarvoor de exhibitie wordt toegelaten, mogen onleesbaar worden gemaakt.
4.40.
De exhibitie wordt in omvang beperkt in de zin dat het bevel alleen geldt voor bescheiden zoals beschreven in paragraaf 12.14 van de dagvaarding die betrekking hebben op de inkoop, opslag, verkoop, import en/of export van de hieronder nader gespecificeerde Hennessy-producten vanaf de daarbij genoemde datum, voorzover de betreffende producten bij één van die handelingen communautaire goederen (dus met AGD status) waren of werden:
- DOM PERIGNON-producten vanaf 1 januari 2016;
- HENNESSY en BELVEDERE-producten vanaf 1 januari 2014;
- MOËT & CHANDON-producten vanaf 1 januari 2012;
- ARDBEG en GLENMORANGIE-producten vanaf 1 januari 2016.
Castillon – vorderingen
4.41.
Het stakingsbevel en de exhibitievordering zal worden toegewezen voor de merken en op de wijze als hiervoor beschreven.
4.42.
Het recht om de over te leggen bescheiden te controleren aan de hand van de op 6 december 2016 in bewijsbeslag genomen bescheiden zal worden afgewezen, omdat dat beslag niet ten laste van Castillon is gelegd.
4.43.
Castillon zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten jegens Hennessy c.s. Hennessy c.s. heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft (na correctie ter zitting) opgegeven dat haar kosten in verband met de procedure jegens Castillon € 15.394,87 bedragen. Gelet op de grondslagen van de vorderingen jegens Castillon vallen alle jegens Castillon gemaakte kosten onder het bereik van 1019h Rv. Castillon heeft de redelijkheid en evenredigheid daarvan niet bestreden, zodat dit bedrag zal worden toegewezen, vermeerderd met 1/3e van de griffierechten ter hoogte van € 206,- (1/3e x € 618,-), derhalve in totaal € 15.600,87. De daarover gevorderde wettelijke rente vanaf zeven dagen na de datum van dit vonnis is eveneens toewijsbaar.
Top Logistics
4.44.
Aan Top Logistics wordt verweten dat zij (zelfstandig) inbreuk heeft gemaakt op alle in 2.2 vermelde merken, door invoer en opslag ter verhandeling van producten voorzien van deze merken. Hennessy c.s. heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat Top Logistics door het willens en wetens verrichten van deze handelingen de inbreuken van Simizy, Castillon en haar andere klanten faciliteert, hetgeen jegens Hennessy c.s. een onrechtmatig daad oplevert.
Merkinbreuk Top Logistics?
4.45.
Tussen Hennessy c.s. en Top Logistics is niet in geschil dat Top Logistics diensten verricht als expediteur en dat zij zich bezig houdt met de opslag- en overslag van producten die mogelijk inbreukmakend zijn. Bij de beoordeling van de vraag of Top Logistics zelf inbreuk maakt of heeft gemaakt op de merkrechten van Hennessy c.s. merkt de voorzieningenrechter op dat het Hof van Justitie in het arrest Bacardi/Top Logistics
expliciet heeft overwogen dat bij de dienst die een expediteur verricht ter zake van
opslag
van (inbreukmakende) merkproducten geen sprake is van – kort gezegd – merkgebruik. Hetzelfde geldt naar voorlopig oordeel voor de dienst die een expediteur als Top Logistics ten behoeve van haar klanten verricht ter zake van
invoer
van merkproducten. Dit kan anders zijn, indien komt vast te staan dat de expediteur de handelingen voor eigen rekening en risico verricht.
4.46.
Met verwijzing naar diverse prijslijsten en andere zakelijke stukken van onder meer Simizy en Castillon, heeft Hennessy c.s. zich op het standpunt gesteld dat Top Logistics op grote schaal voorbehouden handelingen (heeft) verricht. Zo heeft Top Logistics volgens Hennessy c.s. onder meer voor Simizy en Castillon inbreukmakende Hennessy-producten ingevoerd en opgeslagen ter verhandeling. Daarnaast vermoedt Hennessy c.s. dat Top Logistics de Belvedere-producten vermeld in 2.9 heeft ingevoerd. Hetzelfde geldt voor de producten voorzien van de merken Belvedere, Glenmorangie en Hennessy vermeld op de in 2.10 vermelde prijslijst van Food world beverages.
4.47.
Naar voorlopig oordeel kan uit voormelde bescheiden niet worden afgeleid dat Top Logistics met betrekking tot de in die stukken vermelde producten voorbehouden handelingen heeft verricht. Voor zover deze producten al zijn ingevoerd en/of verhandeld in de EER, is voorshands aannemelijk dat Top Logistics de door Hennessy c.s. bedoelde handelingen heeft verricht als vertegenwoordiger van haar klanten en voor rekening en risico van die klanten. Zo staat het in 2.26 vermelde E-AD document op naam van Top Logistics, maar uit het bijbehorende final loading report (zie eveneens 2.26) volgt dat deze levering is geschied als vertegenwoordiger van Simizy, die deze producten had ingekocht bij Castillon. Uit niets blijkt dat Top Logistics bij deze transactie voor zich zelf heeft gehandeld. Uit de door Hennessy c.s. overgelegde prijslijsten van Castillon en andere aanbieders kan ook niet worden afgeleid dat Top Logistics zelf inbreukmakende handelingen heeft verricht. Deze prijslijsten zijn van andere partijen dan Top Logistics en uit niets blijkt dat Top Logistics de daarop vermelde producten te koop aanbood. Dat Top Logistics met betrekking tot de Hennessy-merken wel voor zichzelf handelt of heeft gehandeld, kan ook niet worden gebaseerd op de als EP 51 overgelegde formulieren inzake Bacardi-merken. Die stukken hebben immers geen betrekking op merken waarop in deze procedure een beroep wordt gedaan.
4.48.
Ter zitting heeft Hennessy c.s. nog verwezen naar r.o. 41 van het op 27 december 2016 door het Gerechtshof Den Haag (hierna: het Hof) gewezen arrest in de zaak Bacardi/Top Logistics.
In dat arrest heeft het Hof het volgende overwogen:
“
Het hof stelt, gelet op hetgeen enerzijds is gesteld en anderzijds is erkend of niet gemotiveerd is betwist, het volgende vast omtrent de positie van Mevi en de handelingen van Mevi als expediteur, opslag- en overslagbedrijf. Mevi is een ondernemer die zich bezig houdt met de opslag en overslag van goederen. Zij is douane-expediteur en houder van een douane-entrepot (…) en van een accijnsgoederenplaats/belastingentrepot (…).
Mevi vervult douane formaliteiten en stelt op eigen naam en voor eigen risico voor haar opdrachtgevers T1-documenten uit en verzorgt het vervoer naar het entrepot. Voorts voert zij op eigen naam en voor eigen risico in. (…)
”
Dat arrest heeft geen gezag van gewijsde in de onderhavige procedure, zodat een vaststelling van feiten in die zaak, die in deze procedure worden betwist, niet tot gevolg heeft dat die feiten voldoende aannemelijk zijn gemaakt in deze procedure.
4.49.
Hennessy c.s. heeft bij herhaling gesteld dat zij een sterk vermoeden heeft dat Top Logistics Hennessy-producten decodeert of doet decoderen en zodoende inbreuk maakt op de Hennessy-merken. Zij heeft dit vermoeden evenwel onvoldoende onderbouwd. De e-mails vermeld in 2.5 tot en met 2.7 zijn in dit verband onvoldoende, aangezien onduidelijk is of de betreffende producten communautaire goederen waren (of noodzakelijkerwijs zouden worden). Zoals in 4.5 overwogen, vormt dat een voorwaarde om merkinbreuk vast te kunnen stellen. Bovendien heeft Top Logistics c.s. onweersproken gesteld dat bij het in 2.24 beschreven beslag onder Top Logistics door de deurwaarder geen decodeerwerktuigen en materialen zijn aangetroffen.
4.50.
Gelet op hetgeen is overwogen in 4.45 tot en met 4.49 acht de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk dat Top Logistics zelf inbreuk heeft gemaakt op Hennessy-merken. De stellingen van Hennessy c.s. leveren ook geen concreet vermoeden van inbreuk op. Het merkinbreukverbod en de gevorderde exhibitie met betrekking tot die gestelde inbreuk zullen daarom worden afgewezen.
Top Logistics – stakingsbevel onrechtmatig handelen?
4.51.
Ter beoordeling ligt vervolgens voor of de door Hennessy c.s. aan Top Logistics verweten handelingen onrechtmatig zijn. Tussen Hennessy c.s. en Top Logistics is niet in geschil dat Top Logistics diensten verricht als expediteur en dat zij zich bezig houdt met de opslag- en overslag van producten die mogelijk inbreukmakend zijn. Daarmee is Top Logistics naar voorlopig oordeel een tussenpersoon in de zin van artikel 9 lid 1 van de Handhavingsrichtlijn
en artikel 2.22 lid 3, 5 en 6 BVIE. Naar voorlopig oordeel is deze dienstverlening met betrekking tot inbreukmakende producten onrechtmatig indien Top Logistics kennis had van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de merkinbreuk had moeten vaststellen en niet prompt heeft gehandeld om die merkinbreuk te beëindigen of te voorkomen
.
4.52.
Ook ten aanzien van Top Logistics geldt dat slechts recente onrechtmatige daden grond kunnen vormen voor toewijzing van het gevorderde verbod, omdat voor oudere onrechtmatige daden een spoedeisend belang bij de vorderingen ontbreekt.
4.53.
Van onrechtmatig handelen van Top Logistics als tussenpersoon kan alleen sprake zijn als voldoende aannemelijk is dat Top Logistics diensten verleende met betrekking tot inbreukmakende waren. Hiervoor is voorlopig geoordeeld dat de partij DOM PERIGNON-producten die door Simizy is verhandeld merkinbreuk maakte omdat deze niet met toestemming van MHCS in de EER in het verkeer is gebracht. Ook als er voorshands vanuit wordt gegaan dat Top Logistics deze partij goederen voor Castillon of Simizy heeft ingevoerd in de EER en/of heeft opgeslagen, heeft zij daarmee echter nog niet onrechtmatig gehandeld. Hennessy c.s. heeft in deze procedure gesteld dat zij als merkhouder nooit aan derden toestemming geeft om Hennessy-producten in het verkeer te brengen in de EER, zodat Top Logistics behoorde te weten dat zij de invoer verzorgde van waren waarvoor geen toestemming van de merkhouder was. Hennessy c.s. heeft echter niet nader gemotiveerd waarom Top Logistics als expediteur reeds voor de zitting in deze procedure wist dat Hennessy c.s. nooit een dergelijke toestemming aan een derde geeft, of waarom Top Logistics dit behoorde te weten ten tijde van de invoer van de betreffende partij. Hennessy c.s. heeft ook niet uitgelegd waarom van een expediteur in het algemeen gevergd zou kunnen worden (a) te weten wie de merkhouder is van de merken die op waren zijn aangebracht, (b) bij iedere partij goederen waarvoor zij de invoer verzorgt na te gaan of er sprake is van invoer door die merkhouder en (c) telkens als dat niet zo is te onderzoeken of er toestemming is van de merkhouder. Naar voorlopig oordeel kan dat in zijn algemeenheid, bij afwezigheid van bijzondere aanwijzingen dat er sprake is van merkinbreuk zoals decodering of niet in de EU gebruikte inhoudsmaten, niet gevergd worden van een expediteur. Dat er sprake was van dergelijke bijzondere omstandigheden bij de bewuste partij DOM PERIGNON is gesteld noch gebleken. Naar voorlopig oordeel heeft Top Logistics dan ook niet onrechtmatig gehandeld als zij de partij DOM PERIGNON die zij voor Castillon en Simizy heeft opgeslagen, ook heeft ingevoerd.
4.54.
Ten aanzien van de overige (recente) voorshands aannemelijk geachte inbreuken van Simizy en Castillon, ziet de voorzieningenrechter niet in dat Top Logistics daarmee bekend was of die had behoren te kennen. Het gaat in die gevallen in de eerste plaats om prijslijsten of aanbiedingen waarbij duidelijk is dat het om gedecodeerde producten gaat die bij Top Logistics zijn opgeslagen, maar waarvan voorshands onvoldoende aannemelijk is dat die goederen op enig moment tijdens de dienstverlening door Top Logistics de AGD status hebben gehad. Zoals hiervoor in 4.5 overwogen gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat alleen gedecodeerde
communautaire
goederen een merkinbreuk vormen. In de tweede plaats gaat het om aanbiedingen waarvan niet aannemelijk is gemaakt dat het om gedecodeerde goederen gaat.
4.55.
De aan de inbreuken door Simizy en Castillon ten grondslag gelegde feiten kunnen derhalve niet tot het voorlopig oordeel leiden dat Top Logistics onrechtmatig heeft gehandeld.
4.56.
Dat is anders voor een aantal partijen Hennessy-producten die blijkens de stock list van Food world beverages (zie 2.10) en de prijslijst van Ecstasy Alcohol (zie 2.11) bij Top Logistics in opslag stonden. Op die lijsten staan partijen vermeld met de kenmerken ‘decoded’ en ‘T2’ van de merken BELVEDERE, GLENMORANGIE en HENNESSY. Die partijen maken inbreuk op de merkrechten van Polmos, MacDonald respectievelijk Hennessy, zoals hiervoor in 4.5 overwogen. Gelet op de op Top Logistics rustende administratieverplichtingen was zij bekend met de douanerechtelijke status van deze Hennessy-producten. Gelet op de kenmerken die Top Logistics – ook volgens haar eigen verklaring – na binnenkomst van goederen aan de hand van een steekproef noteert op de
notice of arrival
(zie 2.3), was Top Logistics naar voorlopig oordeel ook op de hoogte van de omstandigheid dat deze producten gedecodeerd waren. Een behoedzame marktdeelnemer had op basis van die gegevens de merkinbreuk moeten vaststellen en maatregelen moeten nemen om die inbreuk te beëindigen. Naar voorlopig oordeel heeft Top Logistics voldoende mogelijkheden om aan die plicht te voldoen binnen de contractuele relatie met haar opdrachtgevers. Zo heeft Hennessy c.s. er onweersproken op gewezen dat de door Top Logistics gehanteerde voorwaarden haar opdrachtgevers verplichten geen producten in opslag te geven die merkinbreuk maken. Als Top Logistics niet-nakoming daarvan vreest kan zij waarborgen vragen voor de kosten die zij moet maken als zij goederen moet terugsturen of vernietigen.
4.57.
Voor de dienstverlening van Top Logistics voor de in 4.9 onder B. beschreven gedecodeerde partij HENNESSY-producten geldt op dezelfde gronden naar voorlopig oordeel dat sprake is van een onrechtmatige daad. Voorts heeft Top Logistics naar voorlopig oordeel onrechtmatig gehandeld in verband met de partij BELVEDERE-producten die is aangeboden in de in 2.9 vermelde de e-mail van Flashbird onder vermelding van ‘NREF’, welke aanduiding eveneens wordt gebruikt bij gedecodeerde producten.
4.58.
Het voorgaande betekent dat Top Logistics naar voorlopig oordeel onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij diensten heeft verricht inzake de invoer en/of de opslag en verhandeling van de gedecodeerde communautaire BELVEDERE, GLENMORANGIE en HENNESSY-producten op deze lijst.
4.59.
De door Hennessy c.s. nog gestelde onrechtmatige dienstverlening door het leveren van escrow-diensten, kan in zijn algemeenheid naar voorlopig oordeel ook niet als een onrechtmatige daad worden aangemerkt, enkel omdat daarbij mogelijkerwijs inbreukmakende producten zijn betrokken.
4.60.
De slotsom is dat aan Top Logistics een bevel opgelegd zal worden om haar dienstverlening te staken voor BELVEDERE, GLENMORANGIE en HENNESSY producten die communautaire goederen zijn of gedurende haar dienstverlening worden en waarvan zij weet of behoort te weten dat die zijn gedecodeerd. Voor de overige merken is er onvoldoende grond voor toewijzing van het gevorderde stakingsbevel.
Top Logistics – exhibitie op grond van onrechtmatig handelen?
4.61.
Uit hetgeen is overwogen in 4.56 en 4.57 volgt dat de voor exhibitie vereiste rechtsbetrekking bestaat met betrekking tot een partij producten van het merk BELVEDERE in 2016 zoals beschreven in 2.10 en 2.11.
4.62.
Uit 4.56 en 4.57 volgt daarnaast dat er een redelijk vermoeden is van inbreuk in 2016 ten aanzien van HENNESSY en GLENMORANGIE-producten. De stellingen en bewijsstukken van Hennessy c.s. geven echter ook een redelijk vermoeden dat Top Logistics al in eerdere jaren gedecodeerde HENNESSY en GLENMORANGIE-producten als communautaire goederen heeft opgeslagen. Het gaat daarbij voor GLENMORANGIE om de partijen genoemd in de in 2.4 beschreven prijslijsten van Redstowne van 1 november 2004, 18 maart 2005 en 23 augustus 2013. Daarmee is sprake van een rechtsbetrekking tussen MacDonald en Top Logistics vanaf 1 november 2004 ten aanzien van het merk GLENMORANGIE. Voor HENNESSY geeft de in 2.8 beschreven e-mail van 16 februari 2012 een redelijk vermoeden dat er vanaf die datum een rechtsbetrekking bestond. De betreffende e-mail beschrijft immers dat met een ‘*’ gemarkeerde HENNESSY-producten met communautaire status zijn overgebracht van Top Logistics naar een andere expediteur. Hennessy c.s. heeft onweersproken gesteld dat de ‘*’ markering staat voor gedecodeerde producten.
4.63.
Top Logistics heeft ook onweersproken gelaten dat zij in of omstreeks januari 2014 diensten heeft verricht met betrekking tot de partij MOËT & CHANDON die aan Lehmann is geleverd. Zoals hiervoor in 4.36 overwogen, betreft die partij gedecodeerde communautaire producten. Uit hetgeen is overwogen in 4.56 volgt dat Top Logistics naar voorlopig oordeel onrechtmatig heeft gehandeld jegens MHCS door haar dienstverlening ten aanzien van deze partij. Hetzelfde geldt ten aanzien van de partijen MOËT & CHANDON genoemd in de prijslijsten beschreven in 2.20 tot en met 2.23. Er bestaat een redelijk vermoeden dat de betreffende partijen waren gedecodeerd en bij Top Logistics waren opgeslagen, omdat dat op die prijslijsten is vermeld. Daarmee is er sprake van een rechtsbetrekking tussen Top Logistics en MHCS in de zin van artikel 843a Rv, die is aangevangen in april 2012 (de maand van de oudste prijslijst).
4.64.
De hiervoor vastgestelde rechtsbetrekkingen rechtvaardigen ook een redelijk vermoeden dat het geen losstaande incidenten betreft, maar dat Top Logistics vaker onrechtmatig handelt jegens de betreffende merkhouders door gedecodeerde communautaire goederen in te slaan, op te slaan, of daarvoor anderszins diensten te verrichten. De ‘rechtsbetrekking’ waarop de gevorderde exhibitie van toepassing is, is derhalve niet beperkt tot de specifieke transacties beschreven onder 4.56, 4.57, 4.62 en 4.63, maar omvat ook andere inbreukmakende transacties na die datum met de betreffende merken door Top Logistics in Nederland.
4.65.
Voor de door Castillon aan Lehmann blijkens de factuur van 20 januari 2014 geleverde partijen van andere merken (HENNESSY en BELVEDERE) is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat die partijen gedecodeerde producten betroffen. Er is derhalve geen redelijk vermoeden dat er reeds op een eerdere datum dan hiervoor in 4.61 bepaald een rechtsbetrekking is ontstaan.
4.66.
Voor alle overige bewijsstukken die Hennessy c.s. hebben overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van opslag van gedecodeerde goederen of goederen met een inhoudsmaat die niet is toegelaten in de EU, zijn er onvoldoende aanwijzingen dat het communautaire goederen betrof op enig moment gedurende de dienstverlening van Top Logistics. Ook rechtvaardigen die niet een redelijk vermoeden dat Top Logistics wist of behoorde te weten dat zij diensten verleende ten aanzien niet-uitgeputte communautaire goederen. De voorzieningenrechter verwijst naar hetgeen daarover is overwogen in 4.53.
4.67.
Hennessy c.s. heeft zich subsidiair nog beroepen op een exhibitieplicht van Top Logistics ten aanzien van bescheiden aangaande de (voldoende aannemelijke) inbreuken door Simizy en Castillon. Top Logistics betoogt in dat verband dat Hennessy c.s. die bescheiden rechtstreeks van de andere twee gedaagden kan verkrijgen, zodat zij ten onrechte op kosten wordt gejaagd als zij daartoe ook wordt gedwongen. Zij wijst daarbij op de prejudiciële vragen die de Hoge Raad heeft gesteld aan het Europese Hof van Justitie
in de zaak Synthon/Astellas over de vraag of er voor een exhibitieplicht door een derde een andere toets aangelegd moet worden dan van toepassing bij degene die bij de rechtsbetrekking betrokken zou zijn.
4.68.
De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt. Uit het Alphens Schietincident-arrest van de Hoge Raad
volgt dat de voor exhibitie vereiste rechtsbetrekking ook een rechtsbetrekking met een derde kan zijn. Noch uit dat arrest, noch uit de wetsgeschiedenis van artikel 843a Rv volgt dat die exhibitieplicht alleen bestaat als de bescheiden niet worden verstrekt door de vermoede inbreukmaker zelf. Dat wordt impliciet onderschreven door de Hoge Raad in het Synthon/Astellas (tussen-)arrest, omdat hij daarin overweegt dat buiten het terrein van 1019 Rv geen andere toets geldt voor de exhibitieplicht van derden. De conclusie van de A-G bij het arrest waarin prejudiciële vragen zijn gesteld, geeft geen richting voor een voorlopig oordeel hierover (in zijn conclusie is deze kwestie niet aan de orde gesteld). Voorts is van belang dat de Handhavingsrichtlijn lidstaten uitdrukkelijk verplicht om merkhouders een recht op informatie te verlenen jegens tussenpersonen (artikel 8 lid 1 Handhavingsrichtlijn) en de lidstaten daarbij toestaat de rechthebbende ruimere rechten op informatie te verstrekken dan die Richtlijn vergt (artikel 8 lid 3 Handhavingsrichtlijn). Voorshands ziet de voorzieningenrechter daarom niet in dat er een andere (zwaardere) toets zou gelden bij toepassing van artikel 843a Rv jegens een derde ten aanzien van de relevante rechtsbetrekking, naast het vereiste van een rechtmatig belang.
4.69.
Voorts geldt dat de kosten voor exhibitie vooralsnog voor rekening van Hennessy c.s. komen, zodat het door Top Logistics aangevoerde argument dat dit veel kosten voor haar meebrengt, niet op gaat.
4.70.
Daarnaast is van belang dat het executeren van een exhibitiebevel jegens Top Logistics mogelijk minder gecompliceerd is dan executie jegens de andere twee gedaagden, omdat die in het buitenland zijn gevestigd. Bovendien is er onder Top Logistics bewijsbeslag gelegd door Hennessy, wat de betrouwbaarheid van het met de exhibitie te verkrijgen bewijs voor deze eiseres kan vergroten. Tot slot bestaat de dienstverlening van Top Logistics voor haar klanten deels uit het uitvoeren van administratieve en douane-technische handelingen, waardoor zij geacht mag worden een administratie daarvan voor haar opdrachtgevers bij te houden. De belangen van partijen afwegend, komt de voorzieningenrechter daarom tot het voorlopig oordeel dat Hennessy c.s. een rechtmatig belang heeft bij de gevorderde exhibitie voor bescheiden van Simizy en Castillon, dat zwaarder weegt dan het belang van Top Logistics om gevrijwaard te blijven daarvan.
4.71.
Ten aanzien van het rechtmatig beland bij de exhibitie van gegevens over de rechtsbetrekkingen waarbij Top Logistics zelf partij is, verwijst de voorzieningenrechter naar hetgeen is overwogen in 4.39.
4.72.
Top Logistics betoogt voorts dat zij, gelet op de duur van haar bewaarplicht, niet meer beschikt over gegevens die ouder zijn dan zeven jaar. Top Logistics kan niet verplicht worden om inzage te geven in bescheiden waarover zij niet meer beschikt. Hennessy c.s. heeft dit verweer ter zitting onbesproken gelaten. Gelet op dit een en ander zal de exhibitieplicht van Top Logistics voor zover die gebaseerd is op rechtsbetrekkingen van voor 2010, worden beperkt tot exhibitie vanaf 1 januari 2010.
4.73.
Top Logistics heeft zich nog beroepen op gewichtige redenen in de zin van artikel 843a lid 4 Rv. Dit verweer wordt gepasseerd, omdat Top Logistics het daarvoor aangevoerde belang van geheimhouding van haar bedrijfsgegevens en die van haar klanten niet nader heeft gemotiveerd en een geheimhoudingsplicht op zich niet in de weg staat aan een exhibitieplicht
.
4.74.
Het verweer van Top Logistics dat een bodemprocedure de geëigende weg is voor de exhibitievordering, wordt gepasseerd op de gronden genoemd in 4.39.
4.75.
De slotsom van het voorgaande is dat Top Logistics een exhibitieplicht heeft jegens de betreffende merkhouder volgens het volgende schema:
MHCS
Hennessy
Polmos
MacDonald
Rechtsbetrekkingen tussen Hennessy c.s. en Top Logistics
MOËT & CHANDON vanaf 1 januari 2012
HENNESSY
vanaf 1 januari 2012
BELVEDERE
vanaf 1 januari 2016
GLENMORANGIE vanaf 1 januari 2010
Rechtsbetrekkingen tussen Hennessy c.s. en Simizy
MOËT & CHANDON en VEUVE CLICQUOT producten vanaf 1 januari 2015
HENNESSY producten vanaf 1 januari 2016
RUINART producten vanaf 1 januari 2015
DOM PERIGNON producten vanaf 1 januari  2014
Rechtsbetrekkingen tussen Hennessy c.s. en Castillon
DOM PERIGNON producten vanaf 1 januari 2016
HENNESSY vanaf 1 januari 2014
BELVEDERE vanaf 1 januari 2014
ARDBEG vanaf 1 januari 2016
Deze exhibitieplicht is beperkt tot bescheiden betreffende producten die communautaire goederen (dus met AGD status) waren of zijn geworden tijdens de dienstverlening door Top Logistics. De exhibitieplicht van Top Logistics voor de rechtsbetrekking waarbij zij zelf betrokken is, is voorts beperkt tot partijen waarin identificatiecodes van Hennessy-producten zijn verwijderd (gedecodeerde producten). Daarnaast is de exhibitieplicht van Top Logistics voor de rechtsbetrekkingen van Simizy en Castillon met Hennessy c.s. beperkt tot gegevens die betrekking hebben op Hennessy-producten waarbij Top Logistics voor de betreffende gedaagde diensten heeft verricht. De exhibitie is voorts in omvang beperkt in de zin dat het bevel alleen geldt voor bescheiden zoals beschreven in paragraaf 12.14 van de dagvaarding die betrekking hebben op de inkoop, opslag, verkoop, import en/of export van de hierboven nader gespecificeerde Hennessy-producten vanaf de daarbij genoemde datum.
Top Logistics – vorderingen
4.76.
De slotsom is dat het gevorderde bevel tot staking van merkinbreuk door Top Logistics zal worden afgewezen en de daarmee verband houdende exhibitievordering eveneens.
4.77.
Het bevel tot staking van het verlenen van diensten in Nederland ten aanzien van gedecodeerde communautaire producten (daaronder begrepen producten die door die dienstverlening communautair worden) zal worden toegewezen voor de merken BELVEDERE, GLENMORANGIE en HENNESSY en voor het overige worden afgewezen.
4.78.
De exhibitievordering zal worden toegewezen voor de merken en op de wijze als hiervoor beschreven. Daaraan zal, zoals Top Logistics heeft verzocht, de verplichting voor Hennessy c.s. worden verbonden om alle redelijke interne en externe kosten van Top Logistics die gepaard gaan met het uitvoeren van de exhibitieplicht, tot een bedrag van € 100.000,-, voorlopig te dragen (totdat in de hoofdzaak wordt beslist over die kosten). De kosten van in te schakelen onafhankelijke deskundigen kan Hennessy c.s. zelf dragen. Voorzover de kosten in eerste instantie echter door Top Logistics zouden worden voldaan, dient Hennessy c.s. daartoe een bankgarantie te stellen, op de wijze als vermeld in het dictum.
4.79.
Aan het exhibitiebevel zal een dwangsom worden verbonden als hierna te bepalen. Ten aanzien van Top Logistics geldt die pas nadat Hennessy c.s. de hiervoor beschreven bankgarantie heeft gesteld.
4.80.
Het recht om de over te leggen bescheiden te controleren aan de hand van de op 6 december 2016 in bewijsbeslag genomen bescheiden komt slechts toe aan Hennessy, omdat dat beslag niet ten behoeve van de overige eiseressen is gelegd.
4.81.
De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om de veroordelingen niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, gegeven het hiervoor reeds vastgestelde spoedeisend belang van Hennessy c.s. Voor de in dat verband subsidiair gevorderde bankgarantie voor mogelijk te lijden schade ziet de voorzieningenrechter ook geen aanleiding.
4.82.
Top Logistics zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten jegens alle vier de eiseressen. Hennessy c.s. heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Nu de grondslagen voor de toe te wijzen vorderingen niet onder het bereik van artikel 1019 Rv vallen, zal de voorzieningenrechter de kosten echter begroten aan de hand van het liquidatietarief ter hoogte van € 816,-, te vermeerderen met 1/3e deel van het toepasselijke griffierecht, te weten € 206 (1/3 x € 618,-), derhalve in totaal € 1.022,-. De daarover gevorderde wettelijke rente vanaf zeven dagen na de datum van dit vonnis is eveneens toewijsbaar.
4.83.
De vordering tot veroordeling van Top Logistics tot vergoeding van de beslagkosten wordt van de hand gewezen omdat Hennessy c.s. niet heeft gemotiveerd welk spoedeisend belang zij daarbij heeft.
en voorts ten aanzien van alle gedaagden:
4.84.
Ter voorkoming van executiegeschillen zullen de stakingsbevelen ingaan op een termijn van twee dagen na betekening van het vonnis. Aan de stakingsbevelen zal een dwangsom worden verbonden ter hoogte van € 50.000,- per dag, met een maximum van € 500.000,-.
4.85.
De termijn voor het doen van exhibitie zal voor alle gedaagden worden bepaald op drie maanden, nu een kortere termijn tot executieproblemen kan leiden.
4.86.
Aan de exhibitiebevelen zal een dwangsom worden verbonden van € 5.000,- voor iedere dag dat de betreffende gedaagde niet voldoet aan het bevel, nadat het vonnis is betekend. Aan deze dwangsommen zal een maximum van € 500.000,- worden verbonden.
4.87.
Ambtshalve zal de redelijke termijn van artikel 1019i Rv worden bepaald op zes maanden na heden, voor zover er voor de vorderingen in deze procedure nog geen hoofdzaak is ingesteld.
De beoordeling in reconventie
4.88.
Top Logistics heeft haar reconventionele vordering tot opheffing van het bewijsbeslag dat op 6 december 2016 is gelegd, ingesteld tegen MHCS, Hennessy, Polmos en MacDonald. Het bewuste beslag is echter alleen door Hennessy gelegd, zodat de reconventionele vordering jegens de overige gedaagden in reconventie reeds daarom afgewezen zal worden.
4.89.
Uit de (gedeeltelijke) toewijzing van de vorderingen van Hennessy in conventie en hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de vorderingen in reconventie ook jegens Hennessy moeten worden afgewezen. Ook voor het afgewezen deel van de vorderingen van Hennessy geldt dat in het kader van de te maken belangenafweging geldt dat het belang van Hennessy bij handhaving van het beslag groter is dan het belang van Top Logistics bij opheffing van het beslag.
4.90.
Top Logistics zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie worden veroordeeld in de proceskosten van Hennessy c.s. Zij heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat haar kosten in reconventie 10% van haar totale kosten bedragen. De voorzieningenrechter zal, gelet op de grondslagen van de vorderingen van Hennessy c.s. jegens Top Logistics in conventie de helft van de voor de reconventie opgegeven kosten begroten op de voet van artikel 1019h en de andere helft op de voet van het liquidatietarief. De totale kosten van Hennessy c.s. bedroegen € 56.476,93, zodat aan de reconventie € 5.647,70 toegerekend kan worden. De helft daarvan bedraagt € 2.823,85. De helft van het in reconventie toepasselijke liquidatietarief bedraagt € 204,-, zodat de totale proceskostenveroordeling in reconventie € 3.027,85.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter:
in conventie
5.1.
beveelt Simizy jegens MHCS respectievelijk Hennessy binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in Nederland op de in 2.2 vermelde merken HENNESSY, DOM PERIGNON, RUINART, VEUVE CLICQUOT en MOËT & CHANDON te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het in Nederland aanbieden, invoeren, verhandelen en ter verhandeling in voorraad hebben van van deze merken voorziene producten;
5.2.
beveelt Castillon jegens MHCS binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in Nederland op de in 2.2 vermelde DOM PERIGNON merken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het in Nederland aanbieden, invoeren, verhandelen en ter verhandeling in voorraad hebben van van deze merken voorziene producten;
5.3.
beveelt Top Logistics jegens MacDonald, Hennessy, respectievelijk Polmos, binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden, het faciliteren van de opslag, vervoer en/of verhandeling van communautaire producten voorzien van de merken GLENMORANGIE, HENNESSYen/of BELVEDERE waarvan de identificatiecodes zijn verwijderd;
5.4.
bepaalt dat bij overtreding van de onder 5.1 tot en met 5.3 gegeven bevelen de betreffende gedaagde een dwangsom verbeurt aan de betreffende merkhouder van € 50.000,- per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, met een maximum van € 500.000,- per gedaagde;
5.5.
beveelt Top Logistics, Simizy en Castillon om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat [NAAM]c.s. een afschrift te verstrekken van de hierna te vermelden bescheiden, waarbij zij de bescheiden kunnen ontdoen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens die geen verband houden met de door Hennessy c.s. gestelde merkinbreuken en/of het gestelde onrechtmatige handelen en van prijsgegevens door deze informatie zwart te maken alvorens het gevraagde afschrift te verstrekken:
Voor Simizy: de in 4.21 beschreven bescheiden;
Voor Castillon: de in 4.40 beschreven bescheiden;
Voor Top Logistics: de in 4.75 beschreven bescheiden;
Telkens over de periode vanaf de vermelde ingangsdatum tot de dag van betekening van dit vonnis;
5.6.
beveelt Top Logistics en Simizy om te gedogen dat een door Hennessy aan te wijzen onafhankelijke derde de juistheid en volledigheid van de door hen verstrekte afschriften nagaat in de op 6 december 2016 ten laste van hen in conservatoir bewijsbeslag genomen informatie, voor zover die informatie betrekking heeft op producten van het merk HENNESSY;
5.7.
bepaalt dat Hennessy c.s. voorlopig, totdat daarover in de hoofdzaak nader wordt beslist, alle redelijke kosten voor de exhibitie draagt tot een bedrag van € 100.000,-;
5.8.
bepaalt dat, voor zover de exhibitie kosten voor Top Logistics meebrengt,  Hennessy c.s. voorafgaande zekerheid dient te stellen voor de kosten verbonden aan de uitvoering van de exhibitieplicht ter hoogte van € 100.000,-, in de vorm van een bankgarantie bij een Nederlandse systeembank die op vertoon van een onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde uitspraak in de aanhangig te maken hoofdzaak kan worden getrokken, bijvoorbeeld op basis van het zogenoemde NVB-formulier (1999);
5.9.
bepaalt dat bij overtreding van de in 5.5 en 5.6 vermelde bevelen de betreffende gedaagde een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, met een maximum van € 500.000,-;
5.10.
veroordeelt Simizy in de kosten van de procedure tussen MHCS en Hennessy enerzijds en Simizy anderzijds, tot op heden begroot op € 15.700,38, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf zeven dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige voldoening;
5.11.
veroordeelt Castillon in de kosten van de procedure tussen Hennessy c.s. enerzijds en Castillon anderzijds, tot op heden begroot op € 15.600,87, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf zeven dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige voldoening;
5.12.
veroordeelt Top Logistics in de kosten van de procedure tussen Hennessy c.s. en Top Logistics, tot op heden begroot op € 1.022,-, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf zeven dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige voldoening;
5.13.
bepaalt de termijn voor het instellen van een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv (voor zover nodig) op zes maanden na heden;
5.14.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.15.
wijst af het meer of anders gevorderde;
in reconventie
5.16.
wijst het gevorderde af;
5.17.
veroordeelt Top Logistics in de proceskosten aan de zijde van Hennessy c.s. tot dusver begroot op € 3.027,85;
5.18.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in haar afwezigheid getekend door mr. M. Knijff op 10 april 2017.
Hierna zal in het vonnis aan de producties van partijen worden gerefereerd met gebruikmaking van de afkortingen EP, G1P, G2P en G3P + productienummer voor de producties van respectievelijk Hennessy c.s., Top Logistics, Simizy en Castillon.
Deze definitie is ten opzichte van de definitie in de dagvaarding uitgebreid met de internationale merkregistratie voor het woordmerk DOM PERIGNON.
De Europese Economische Ruimte
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
HvJ EU 16 juli 2015, ECLI:NL:EU:C:2015:497.
IEF16512 (Bacardi/Top Logistics).
Vgl. bijvoorbeeld Vzr. Rechtbank Den Haag 17 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6803 (B. Braun/Becton).
HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB/Novisem).
HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834 (Synthon/Astellas).
HvJ EG 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616.
HvJ EU 16 juli 2015, ECLI:EU:C:2015:497 (Bacardi/Top Logistics).
HvJ EG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:530 (Loendersloot/Ballantine).
Vergelijk Hof Den Haag 27 december 2016, IEF 16512, r.o. 19.
HvJ EU 19 februari 2009, ECLI:EU:C:2009:111.
Zie noot 11.
Hof Den Haag 27 december 2016, IEF16512 (Bacardi/Top Logistics)
Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.
HvJ EU 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474 (l’Oréal/eBay), r.o. 120.
Zie noot 9.
HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1834.
HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC8421.