ECLI:NL:RBDHA:2017:3987
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/513607 / HA ZA 16-765
Vonnis van 19 april 2017
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NXP B.V.
,
gevestigd te Eindhoven,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaten: mrs. T. Cohen Jehoram en S.L.H. Bergsma te Amsterdam,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V.
,
gevestigd te Rotterdam,
2. de vennootschap naar vreemd recht
INFINEON TECHNOLOGIES AG
,
gevestigd te Neubiberg,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaten: mrs. G.S.P. Vos en R. Broekstra te Amsterdam.
Eiseres in conventie zal hierna “NXP” genoemd worden, gedaagde in conventie sub 1 “Infineon Holding”, gedaagde in conventie sub 2 “Infineon AG” en gedaagden in conventie gezamenlijk “Infineon”.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 3 mei 2016;
de akte van NXP van 29 juni 2016 met producties 1-17a en b;
de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie van 14 september 2016, met producties 1-21;
het tussenvonnis van 12 oktober 2016;
de beschikking van 26 oktober 2016 waarbij de comparitie van partijen nader is bepaald op 19 december 2016;
de akte houdende overlegging producties van Infineon van 5 december 2016, met producties 22-34;
de conclusie van antwoord in reconventie tevens houdende vermeerdering van eis van 19 december 2016, met producties 17-44;
de akte houdende producties van NXP van 19 december 2016, met producties 45-47;
de (aanvullende) overzichten proceskosten van beide zijden, beide ingekomen op 16 december 2016;
het proces-verbaal van comparitie van 19 december 2016 en de daaraan gehechte pleitnotities van beide partijen.
1.2.
Het proces-verbaal van de comparitie van partijen is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt en aan partijen toegezonden met de mogelijkheid binnen drie weken na ontvangst eventuele onjuistheden aan de rechtbank kenbaar te maken. Op 17 januari 2017 heeft de rechtbank van de zijde van NXP een brief ontvangen met daarin opmerkingen naar aanleiding van het proces-verbaal. Zijdens Infineon is bij brief van 18 januari 2017 bezwaar gemaakt tegen aanhechting van die brief aan het proces-verbaal, omdat de brief te laat zou zijn ingestuurd, langer is dan de in het proces-verbaal genoemde twee pagina’s en aanvullende stellingen en toelichting bevat. NXP heeft bij brief van 18 januari 2017 op de brief zijdens Infineon gereageerd, onder meer met de stelling dat het proces-verbaal haar eerst op 27 december 2016 heeft bereikt zodat haar brief met opmerkingen op het proces-verbaal tijdig is verzonden.
1.3.
Het proces-verbaal is aan partijen verzonden met een begeleidende brief van de rechtbank die is gedateerd op 22 december 2016. Daaruit kan echter niet zonder meer worden afgeleid dat het proces-verbaal ook feitelijk op 22 december 2016 ter verzending is aangeboden en NXP de dag erna heeft bereikt. Nu zijdens Infineon ook niet wordt gesteld dat het proces-verbaal haar wel op 23 december 2016 heeft bereikt, moet het er voor worden gehouden dat het proces-verbaal pas op 23 december 2016 is verzonden zodat dit partijen – gelet op de tussenliggende feestdagen – op 27 december 2016 moet hebben bereikt. Daarmee is de brief zijdens NXP van 17 januari 2017 binnen de in het proces-verbaal gezonden termijn aan de rechtbank toegezonden.
1.4.
Het proces-verbaal is een verkorte en zakelijke weergave van hetgeen ter zitting is besproken en niet reeds in de overige processtukken is opgenomen. Infineon merkt terecht op dat de brief zijdens NXP van 17 januari 2017 de toegestane maximale lengte overschrijdt en dat daarin nieuwe stellingen worden betrokken. Ook worden in de brief stellingen  herhaald die reeds blijken uit de overige processtukken. Desalniettemin voegt de rechtbank de brief in het dossier, nu Infineon daarmee niet in haar belang wordt geschaad. Uit het navolgende zal namelijk blijken dat geen van de passages die volgens Infineon buiten beschouwing moeten blijven, invloed heeft op de hierna te geven beslissingen van de rechtbank. Ook de brieven van beide partijen van 18 januari 2017 worden in het dossier gevoegd.
1.5.
Ten slotte is de datum voor vonnis nader bepaald op heden.
2
De feiten
Samenwerking tussen Mikron en Siemens
2.1.
Begin jaren ‘90 heeft de Oostenrijkse vennootschap Mikron een contactloze communicatiemethode ontwikkeld die gebruik maakt van identificatie door radiogolven, ook wel aangeduid met radio-frequency identification (RFID)-systeem. Door gebruik te maken van RFID kan contactloos gecommuniceerd worden tussen een chipkaart en een chipreader. In Nederland is deze technologie onder meer bekend van de OV-chipkaart.
2.2.
Op 16 februari 1994 zijn Mikron en Siemens een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met betrekking tot het RFID-systeem “MIFARE R”
(hierna: de samenwerkingsovereenkomst 1994).
2.3.
In de samenwerkingsovereenkomst 1994 is onder meer het volgende opgenomen:
“1. Definitionen
Für die Zwecke dieses Vertrages gelten folgende Definitionen.
1.1 “
MIFARE Tag-IC” ist die von Mikron für den Einsatz für kontaktlose Anwendungen, primär für Automatic Fare Collection entwickelte Integrierte Schaltung und deren Weiterentwicklungen durch Mikron. Der von Mikron entwickelte MIFARE Tag-IC besteht aus einem Datenverarbeitungs- und Speicherteil und einem HF-Logikteil und ist in der Anlage 1 a zu diesem Vertrag näher spezifiziert.
1.3 “
MIFARE”-Technologie” ist das von Mikron insbesondere für den Einsatz zur Automatic Fare Collection entwickelte RF-Ident-System basierend auf Tags und Lesegeräten mit einer Architektur, die gekennzeichnet ist durch:
- sehr kurze Übertragungszeiten,
- Anti Collision
- Hohe Sicherheit
- Schreib/Lese Speicher
- Standard Chip Karten Format
Die RF-Übertragung zwischen Tag und Lesegerät erfolgt kontaktlos mittels eines Sicherheitsalgorithmus. Die MIFARE-Technologie ist in Anlage 1 b spezifiziert.
(…)
5. Lizenzen
(…)
5.4
Siemens und ihre Verbundenen Gesellschaften sind verpflichtet, die Vertragsgegenstände, sofern sie den HF-Logikteil enthalten, unter dem Warenzeichen MIFARE R im Rahmen eines Warenzeichen-Lizenzvertrages, der diesem Vertrag als Anlage 7 beizufügen ist, zu vertreiben, wobei Siemens berechtigt ist, zusätzlich zum Warenzeichen “MIFARE” auch die Firmenmarke Siemens oder andere Kennzeichnungen, die auf Siemens hinweisen, zu verwenden.
(…)
12. Vertragsdauer
Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Partner in Kraft. Er hat eine Laufzeit von 7 (sieben) Jahren. Rechtzeitig, mindestens jedoch 3 Monate vor Ablauf werden die Partner beschlieβen, ob und gegebenenfalls unter welchen Konditionen dieser Vertrag verlängert werden soll.
(…)
14. Auslaufregelungen
14.1
Im Falle einer Beendigung dieses Vertrages gemäβ Ziffer 11, 12 oder 13 durch Siemens sind Siemens und deren Verbundene Gesellschaften berechtigt, die im Rahmen dieses Vertrages bis zu diesem Zeitpunkt überlassenen Informationen und ggf. nach Ziffer 10.2 noch zu überlassenden Informationen und die eingeräumten Lizenzen an Schutzrechten unentgeltlich und af nicht ausschlieβlicher Basis zu benutzen. (…)”
2.4.
In 1995 is Mikron overgenomen door Philips. In 1999 heeft Siemens haar chipsdivisie verzelfstandigd, hetgeen heeft geleid tot het ontstaan van Infineon. Op 16 februari 2001 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Philips als rechtsopvolgster van Mikron en Infineon als rechtsopvolgster van Siemens, geëindigd conform de contractuele termijn.
NXP
2.5.
In 2006 is NXP ontstaan door een afsplitsing van Philips. De chipsactiviteiten van Philips zijn ondergebracht in NXP.
2.6.
Op 24 november 2008 heeft NXP een eerste versie van de zogenaamde “MIFARE Trademark Usage Guidelines” gepubliceerd.
2.7.
NXP produceert onder meer kaart- en readerchips, software en bijbehorende producten die geschikt zijn voor toepassing in RFID-systemen. Zij verkoopt deze thans onder verschillende merken, waarvan zij houdster is en die zijn ingeschreven voor in ieder geval waren en diensten in klasse 9.
2.7.1.
Op 14 maart 1994 is het woordmerk “MIFARE” ingeschreven als internationaal merk met aanwijzing van de Benelux (registratienummer 615458). Het merk is ingeschreven voor de volgende waren en diensten:
“Data processing apparatus, data memories, data media, writing and reading stations for dataprocessing apparatus, microprocessors, recorded computer programs, electronic payment cards, data processing apparatus for the purposes of determining the price to be paid by the customer on her/his payment card, particularly electronic travel cards and data processing apparatus for the purpose of determining the journey price to be paid by the traveller using her/his electronic travel card.”
2.7.2.
Op 25 oktober 2012 is het woordmerk “MIFARE” tevens ingeschreven als Uniemerk (registratienummer 010920007). Het merk is ingeschreven voor de volgende waren en diensten:
“Electronic, electrotechnical and electromagnetic modules; data processing equipment, data storage apparatus;
microprocessors; interfaces for computers; integrated circuits (Ics), chips (integrated circuits); semiconductors; smart cards; smart card integrated circuits; RFID chips and tags; computer hardware and software for creating, programming, controlling, encoding, scanning, reading and interpreting RFID chips and tags; smart card integrated circuits; contactless smart cards; dual interface smart cards; dual interface integrated circuits (‘Ics') that provide a link between contactless cards and contact cards; writers and readers for wireless transmission to and from transponder chips; computer programs for controlling transmission of data to and reading of data from transponder chips; data processing machines for fare determination using transponder chips; all of the aforementioned products to be used for electronic ticketing in public transport, road tolling, electronic airline ticketing and access control to buildings.”
2.7.3.
Voorts houdt NXP in ieder geval de volgende merken, waarvan de registraties in deze procedure zijn overgelegd:
- het Unie woordmerk “MIFARE Plus®” van 23 december 2009 (registratienummer 007541824);
- het Unie woordmerk “MIFARE Classic®” van 3 juli 2013 (registratienummer 011563806);
het Benelux woordmerk “MIFARE Plus®” van 10 november 2008 (registratienummer 0849324);
het Benelux woordmerk “MIFARE Ultralight®” van 4 juni 2009 (registratienummer 0864060);
het Benelux woordmerk “MIFARE Classic®” van 10 mei 2013 (registratienummer 0933566);
het Benelux woord/beeldmerk van 12 augustus 2013 		 (registratienummer 0938433);
het internationale woordmerk met aanwijzing van de Europese Unie “MIFARE Ultralight®” van 4 juni 2009 (registratienummer 1010430);
het internationale woordmerk met aanwijzing van de Europese Unie “MIFARE FleX®” van 27 mei 2011 (registratienummer 1081712);
-
het internationale woord/beeldmerk met aanwijzing van de Europese Unie van 8 november 2013 	    (registratienummer 1191506).
2.7.4.
Aan de hiervoor sub 2.7.1 en 2.7.2 genoemde merken zal hierna worden gerefereerd als “de MIFARE-merken” en aan de sub 2.7.3 genoemde merken als “de overige Mifare-merken”. Aan al deze merken gezamenlijk zal worden gerefereerd met “de Merken”.
2.8.
De producten die NXP verhandelt, hebben per merk verschillende technische functionaliteiten en specificaties.
2.8.1.
Het merk “MIFARE Classic®” wordt gebruikt voor de eerst – in 1994 – ontwikkelde chip. Het merk “MIFARE Plus®” wordt gevoerd voor chips waarin, kort gezegd, bepaalde beveiligingsverbeteringen ten opzichte van de “MIFARE Classic®” chips zijn aangebracht. “MIFARE Classic®” en “MIFARE Plus®” chips worden onder meer gebruikt voor OV-kaarten. Het merk “MIFARE Ultralight®” wordt gevoerd voor chips met maar een beperkt geheugen en zonder een cryptografisch beveiligingsprotocol. “MIFARE Ultralight®”-chips worden, door hun lage kostprijs, met name gebruikt voor wegwerpkaarten. De meest geavanceerde chips van NXP zijn op dit moment de “MIFARE DESFire®”-chips, die voorzien zijn van een zogenoemde 3DES beveiliging.
2.8.2.
Van de verschillende soorten chips bestaan vaak verschillende generaties. Die worden aangeduid met een toevoeging aan het merk. Een voorbeeld is de in 2014 ontwikkelde chip die wordt aangeduid als de “MIFARE Classic® EV1”.
2.8.3.
Naast chips biedt NXP producten aan onder weer andere merken. Zo is “MIFARE Flex®” het merk waaronder NXP software verhandelt die bedoeld is om chips te configureren en is “MIFARE4Mobile®” het merk waaronder NXP een interface aanbiedt voor mobiele telefoons.
2.9.
NXP heeft aan derden licenties verstrekt voor het gebruik van één of meer van de Merken.
Infineon
2.10.
Infineon produceert net als NXP chips die geschikt zijn voor toepassing in RFID-systemen. Het betreft zowel kaart- als readerchips. Infineon produceert ook software voor op de chips.
2.11.
Infineon maakt bij de verhandeling van een deel van haar chips gebruik van het Mifare-teken. De chips waarvoor Infineon het Mifare-teken gebruikt, zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in kaarten (en betreffen dus kaartchips).
2.12.
Infineon publiceert haar productspecificaties onder meer op haar website maar ook in aparte brochures. Bij die productspecificaties is met betrekking tot sommige (kaart)chips onder het kopje “interface” vermeld:
“Mifare compatible interface”
of
“(Mifare compatible)”
. Dit ziet er als volgt uit, met dien verstande dat de gele arcering is aangebracht door NXP:
2.13.
In de in 2013 gepubliceerde
Product Brief
met betrekking tot de chip aangeduid als “SLS32TLC100” is onder meer de volgende tabel opgenomen, met dien verstande dat de gele arcering is aangebracht door NXP:
2.14.
In de sub 2.13 genoemde
Product Brief
staat voorts vermeld:
“The SLS 32TLC100 is a dedicated security controller for transport & ticketing applications featuring CIPURSE functionality and Mifare compatibility. It is therefore the ideal product to upgrade existing Mifare compatible systems towards more advanced CIPURSE security bases on AES 128. (…)
Additionally, the Mifare compatible data area supports existing applications while the CIPURSE functionality allows migration toward state of the art security based on AES128. Having Mifare compatibility and CIPURSE funcionality in one device further allows transport and local authorities to stay with existing legacy systems where needed while still being able to migrate demanding applications towards CIPURSE security.
(…)
Mifare is only used as an indicator of product compatibility to the respective technology.”
2.15.
In een ongedateerde brochure van Infineon met als titel
“Transport & Ticketing, Future-proof security for any transportation system”
, staat onder meer het volgende vermeld:
“The best product for your application
Infineon offers a comprehensive product portfolio that fulfills all requirements for transport- and ticketing applications. Based on globally agreed standards, the portfolio has demonstrated its merit in countless applications in the field. Proven and reliable, Infineon products deliver the performance you expect at prices you can afford.
Infineon’s portfolio is unrivaled: ISO/IEC 14443 based ICs offer outstanding performance for transport & ticketing applications. Infineon’s unique offering of microcontrollers enables ISO 14443 Type A/B, ISO 18092 passive mode and Mifare compatibility, CIPURSE™ and NFC compliance on the same silicon. Last but not least, the portfolio is completed by ICs based on ISO 18000-3 that allow higher reading and a portfolio of Secure Application Module for ease of integration into readers and terminals. This not only allows interoperability with almost any 13.56MHz infrastructure worldwide, but also supports a simple migration of existing transport ticketing solutions to more advanced security based on AES.
The most comprehensive product range comprises the my-d move product family for limited use tickets and Mifare compatible products for mid-range segments, and is completed by contactless microcontroller products for extended use, particularly in multiapplication cards combining applications such as micropayments and loyalty.
The high-end ticket market requires smart card controller performance and security (e.g. open payment banking cards accepted for ticketing application). Infineon supports this segment with an excellent choice of Common Criteria certified contactless and dual interface security controllers.
Reflecting its commitment toward open standards, Infineon is a founding member of the OSPT (Open Standard for Public Transportation) Alliance that has chosen CIPURSE™ as the standard to enable the transit community to move toward the next generation of secure, cost-effective, and flexible fare collection solutions through a global, multi-provider community.”
2.16.
In een ongedateerde brochure van Infineon met als titel
“Infineon Chip Card & Security ICs Portfolio, Security for the connected world”
, staan op pagina 4 en 5 de volgende overzichten, met dien verstande dat de gele arcering is aangebracht door NXP:
2.17.
In een
Product Brief
van Infineon uit 2015 met de titel
“Boosted NFC Secure Element, Security solution for mobile payment”
is onder meer het volgende opgenomen, met dien verstande dat de gele arcering is aangebracht door NXP:
2.18.
In een
Product Brief
van Infineon uit 2016 met de titel
“CIPURSETM Security Controller, CIPURSETMT Profile compliant security controller supporting migration”
staat onder meer het volgende vermeld:
"The CIPURSE™Security Controller is the ideal product to support migration from existing non secure or systems using Mifare compatible technology towards a more advanced, state-of-the-art and future proven security architecture such as the Open Standard CIPURSE™".
2.19.
In een
Product Brief
van Infineon uit 2016 met de titel
“CIPURSETM4move-SLS32TLC00xS(M), CIPURSETMS Profile compliant security controller supporting migration”
staat onder meer het volgende vermeld:
"The CIPURSE™4move is the ideal product to support migration from existing non secure or systems using Mifare compatible technology towards a more advanced, state-of-the-art and future proven security architecture such as the Open Standard CIPURSE™".
2.20.
In een
Product Brief
van Infineon uit 2016 met de titel
“CIPURSETMmove-SLM10TLC002L, CIPURSETML Profile compliant security product”
staat onder meer het volgende vermeld:
"The CIPURSE™move is the ideal product to support migration from existing non secure or systems using Mifare compatible technology towards a more advanced, state-of-the-art and future proven security architecture such as the Open Standard CIPURSE™".
Publicaties
2.21.
In het
RFID Handbook, Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification, 2nd edition
van Klaus Finkenzeller (Engelse vertaling: R. Waddington), Wiley 2003, staat onder meer vermeld:
“10.1.3.5 MIFARE® application directory
The memory of a MIFARE®
transponder
is divided into 16 independent segments, known as sectors. Each sector is protected against unauthorised access by two different keys (…)
To get around this problem, the author, in conjunction with Philips Semiconductors Gratkorn (was Mikron), has developed an
application directory
for the MIFARE® smart card. Figures 10.18 and 10.19 illustrate the data structure of this directory, the MAD (MIFARE® application directory).
(…)
Each application is allocated a unique identification number, made up of the function cluster code and application code. It is possible to request an identification number from the developer of MIFARE® technology, Philips Semiconductors Gratkorn (Mikron) at Graz”.
2.22.
In dit boek staat voorts vermeld:
“10.2.1.1 MIFARE® plus
The block diagram in Figure 10.28 shows a very early approach to the dual interface card. This chip was developed jointly by Philips Semiconductors Gratkorn and Siemens HL (now Infineon AG) as early as 1997. Since it was not possible using the semiconductor technologies available at the time to reliably operate a microprocessor with the power available via the contactless interface, an unconventional solution was selected.
At the heart of this chip is an 8 Kbyte EEPROM memory, the Common EEPROM, in which the application data was stored. In a similar manner to a dual port RAM, this common EEPROM can be accessed via two interfaces that are completely separate from each other from the point of view of circuitry. The inactive interface at any time is completely separated from the power supply of the chip, so that the power available in contactless operation is used optimally.
The contactless interface is based upon a state machine, which forms a contactless MIFARE®  memory card. From the point of view of a contactless reader this dual interface card thus behaves like a memory card with a segmented EEPROM memory,”
2.23.
Op het door Arsenal Research aan Austria Card GmbH afgegeven certificaat met betrekking tot een zogenaamde
“High embossed contactless payment card”
, gedateerd op 20 februari 2007, staat onder meer vermeld
“MIFARE® certification institute”
en:
“The product named under the product designation meets the requirements of MIFARE® specification and is thus regarded as MIFARE® compatible.”
2.24.
In het
Product data sheet Public
van NXP met betrekking tot de MF1ICS50-chip d.d. 29 januari 2008 staat vermeld:
“
The MIFARE MF1ICS50 IC is used in applications like public transport ticketing where major cities have adopted MIFARE as their e-ticketing solution of choice.”
2.25.
In een op 28 juni 2011 verleend octrooi op naam van een derde met nummer US 7,967,215 staat onder meer vermeld:
“
As used herein, the term "application" refers to a program, function, routine, applet, or similar entity that is hosted by (i.e., exists on and performs its operations on) a wireless smart device. An application may be implemented in hardware, software, firmware, or any combination thereof. One type of application that may exist on a wireless smart device is a contactless application based on MIFARE® specifications. MIFARE® is a standard that defines protocols and memory storage format for applications on wireless smart devices. MIFARE® is a leading industry  standard for contactless smart card transactions, with a very large installed base worldwide. The MIFARE®  standard can support a wide range of applications such as contactless payment, loyalty, public transportation, ticketing, coupon, access control, and gaming. Successful deployments of MIFARE® technology include the Oyster® card used in London, Touch 'n Go used in Malaysia, and the Breeze card used in Atlanta. However, these deployments are localized and are not interoperable with each other.
As used herein, the term "MIFARE®  application" refers to an application that complies with MIFARE® specifications. The MIFARE® wireless smart card standard is a proprietary technology based on the ISO 14443 Type A specification. A first category of MIFARE® products includes MIFARE® Classic and MIFARE® UltraLight which support ISO 14443-1, 14443-2, and 14443-3, but replace ISO 14443-4 with MIFARE® proprietary protocol. Additionally, MIFARE® Classic products support a proprietary security protocol for authentication. A second category of MIFARE®  products includes MIFARE®ProX and MIFARE® SmartMX wireless smart devices and readers that supports all four parts of ISO 14443 and can also support MIFARE® proprietary protocol. MIFARE®  applications may include, for example, electronic coupons or customer loyalty cards.
”
2.26.
In een op 10 mei 2012 gepubliceerde Amerikaanse octrooiaanvraag op naam van een derde met nummer US 2012/0111950 staat onder meer vermeld:
“The embodiment illustrated in FIG. 1 comprises an RFID assembly 100 having an HF RFID chip 112 such as a MIFARE technology implementation offered by NXP Semiconductors.”
2.27.
In het
“Master Test Plan Introduction New OV-Chipkaart”
van Trans Link Systems, versie 1.1. gedateerd 21 december 2012, staat onder meer het volgende vermeld:
2.28.
In een op 23 januari 2014 ingediende octrooi-aanvraag op naam van een derde met nummer US 2014/0022060 staat onder meer vermeld:
“[0001] The invention relates to the communication between elements, in particular between a NFC contactless tag reader, for example located within a wireless apparatus, such as a mobile phone and a tag, especially when such communication is encrypted according to a proprietary  protocol like MIFAREtm FeliCatm. (…)
[0002] MIFARE is a registered trademark of NXP B.V. in the U.S. and other jurisdictions, and is used under license. Further to its conventional telephone function, a mobile phone may be used for exchanging information with a contactless device by using a contactless communication protocol. This permits the exchange of information between the contactless device and elements located within the mobile phone. (…)
[0005] In NFC technology, information is generally transmitted within frames as it is the case, for example, for protocol typeA of standard ISO/IEC 14443. However, some communication protocols, for example MIFAREtm and FeliCatm  protocols, also use transmission frames including encrypted bits according to a proprietary encryption algorithm.
[0006] Despite the use of such encrypted frames, those protocols remain compatible with existing standards, especially concerning the transmission frames structure. This is, for example, the case for the communication protocol MIFAREtm, which remains compatible with standard ISO/IEC 14443. Information about this protocol is disclosed in particular in the document entitled “AN 10 833, MIFAREtm Type Identifcation Procedure” rev 3. 2, Aug. 29, 2011, 018432 available from of NXP Semiconductors. Other details about this protocol can be found, for example, in the document entitled “Security Analysis of Contactless Payment Systel
[moet zijn: m, rechtbank]
s in practice”, Nov. 2, 2009, Ruhr-Universitat Bochum by of Michael Zilbermann.
[0007] With respect to the FeliCatm protocol, it conforms to Radio Frequency (RF) technology type F as defined in ISO/IEC 18092. The framing and protocol of this type F technology are also described in Japanese industrial standard JIS X 6319-4. More information regarding the FeliCatm protocol can be found in technical documents located on the website of the Sony Corporation of Japan.”
2.29.
In het op 13 mei 2014 verleende octrooi op naam van een derde met nummer US 8,725,211 staat onder meer vermeld:
“The MIFARE® classic family, developed by NXP Semiconductors is the pioneer and front runner in contactless smart card ICs operating in the 13.56 MHz frequency range with read/write capability. MIFARE® is a trademark of NXP Semiconductors. MIFARE complies with ISO14443 A, whick is used in more than 80% of all contactless smart cards today. The technology is embodied in both cards and card reader devices. MIFARE cards are being used in an increasingly broad range of applications (including transport ticketing, access control, e-payment, road tolling, and loyalty applications). MIFARE Standard (or Classic) cards employ a proprietary high-level protocol with a proprietary security protocol for authentication and ciphering. MIFARE® technology has become a standard for memory devices with key protected memory sectors. One example for a published product specification of MIFARE® technology is the data sheet “MIFARE® Standard Card IC MF1 IC S50-Functional Specification” (1998). MIFARE® technology is also discussed in: Klaus Finkenzeller, “RFID Handbuch”, HANSER, 3rd edition (2002).”
2.30.
In een op 7 januari 2015 verleend octrooi op naam van een derde met nummer EP 2 700 188 staat onder meer vermeld:
“The invention concerns the contact-less technology MIFARE used within public transportation networks for ticketing and access management applications. (…)
The main cryptographic building block of MIFARE is a stream cipher called CRYPTO-1. The general structure of CRYPTO-1 can be sketched as follows: (…)”
2.31.
In een op 25 maart 2015 verleend octrooi met nummer EP 2 183 728, dat op naam staat van NXP, staat onder meer vermeld:
“[0006] The MIFARE® classic family, developed by NXP Semiconductors is the pioneer and front runner in contactless smart card ICs operating in the 13.56 MHz frequency range with read/write capability. MIFARE® is a trademark of NXP Semiconductors. MIFARE complies with ISO14443 A, which is used in more than 80% of all contactless smart cards today. The technology is embodied in both cards and card reader devices. MIFARE cards are being used in an increasingly broad range of applications (including transport ticketing, access control, e-payment, road tolling, and loyalty applications). MIFARE Standard (or Classic) cards employ a proprietary high-level protocol with a proprietary security protocol for authentication and ciphering. MIFARE® technology has become a standard for memory devices with key-protected memory sectors. One example for a published product specification of MIFARE® technology is the data sheet "MIFARE® Standard Card IC MF1 IC S50 - Functional Specification" (1998). MIFARE® technology is also discussed in: Klaus Finkenzeller, "RFID Handbuch", HANSER, 3rd edition (2002).”
2.32.
In een op 8 september 2015 verleend octrooi op naam van een derde met nummer US 9,128,829 staat hetzelfde vermeld als in het hiervoor sub 2.31 genoemde octrooi, met dien verstande dat de één na laatste zin is aangevuld zodat die luidt:
“One example for a published product specification of MIFARE® technology is the data sheet “MIFARE® Standard Card IC MF1 IC S50-Functional Specification” (1998) which is herein incorporated by reference. MIFARE® technology is also discussed in: Klaus Finkenzeller, “RFID Handbuch”, HANSER, 3rd edition (2002). (…)”
2.33.
In het op 27 januari 2016 verleende octrooi met nummer EP 2 279 502, dat op naam staat van NXP, staat exact hetzelfde vermeld als in het hiervoor sub 2.31 genoemde octrooi
.
2.34.
In het op 28 juni 2016 verleende octrooi op naam van een derde met nummer US 9,378,496, staat onder meer vermeld:
“In an exemplary embodiment, the attachment may be capable of utilizing standardized transmission protocols, for example but not by way of limitation, ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, MiFare, FeliCa, tag/smartcard emulation, and the like.”
2.35.
In de op 3 augustus 2016 gepubliceerde octrooiaanvraag EP 3 051 780, staat onder meer vermeld:
“[0003] MIFARE (trademark) is an example of contactless smartcard technology. MIFARE can be implemented into mobile devices by using a secure element. For that purpose, a set of technical specifications called MIFARE4Mobile describes how to manage MIFARE-based applications in the secure element of mobile NFC devices.”
3
Het geschil
in conventie
3.1.
NXP vordert dat de rechtbank:
( a)	voor recht verklaart dat Infineon door haar gebruik van het Mifare-teken als in de dagvaarding omschreven inbreuk maakt op de merkrechten van NXP met betrekking tot de Merken;
( b)	voor recht verklaart dat het gebruik van Infineon van het Mifare-teken als in de dagvaarding omschreven kwalificeert als misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame en dat Infineon uit dien hoofde onrechtmatig jegens NXP handelt;
( c)	Infineon verbiedt, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, inbreuk te maken op de Merken, in het bijzonder door Infineon met onmiddellijke ingang te verbieden het Mifare-teken te gebruiken als soortnaam voor een bepaalde technologie of (de facto) standaard, of op andere inbreukmakende wijze te refereren aan de Merken bij de aanprijzing van haar chips en bijbehorende producten, bijvoorbeeld door te stellen dat die "Mifare compatible" zijn, welk verbod zich uitstrekt tot de gehele Benelux voor zover het de Beneluxmerken betreft, en tot alle lidstaten van de Europese Unie voor zover het verbod de Gemeenschapsmerken betreft;
( d)	Infineon verbiedt, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, onrechtmatig jegens NXP te handelen door in haar reclame-uitingen (i) ten onrechte de suggestie te wekken dat haar chips of bijbehorende producten compatibel zouden zijn met (alle) MIFARE-productcategorieën en dat deze aan dezelfde specificaties of kwaliteitseisen zouden voldoen, (ii) ten onrechte de suggestie te wekken dat er een commerciële band met NXP zou bestaan of dat de producten van Infineon met goedkeuring of onder licentie van NXP op de markt zouden zijn gebracht en (iii) oneerlijk voordeel te trekken uit de bekendheid van de Merken, al het voorgaande in het bijzonder door Infineon met onmiddellijke ingang te verbieden het Mifare-teken te gebruiken als soortnaam voor een bepaalde technologie of (de facto) standaard, of te stellen dat haar producten "Mifare compatible" zijn, welk verbod zich uitstrekt tot alle lidstaten van de Europese Unie;
( e)	Infineon gebiedt ervoor zorg te dragen dat alle inbreukmakende en onrechtmatige uitingen als bedoeld onder (c) en (d) die voor de datum van het vonnis zijn gedaan op de website www.infineon.com of enige andere (gedeeltelijk) op de Europese Unie gerichte website van Infineon of van een aan Infineon verbonden (rechts)persoon, of enige materialen die via die website(s) toegankelijk of verkrijgbaar zijn, binnen 20 werkdagen na betekening van het vonnis van die website(s) en uit via die website(s) toegankelijke of verkrijgbare materialen zijn verwijderd;
( f)	Infineon Holding en Infineon AG hoofdelijk veroordeelt tot betaling aan NXP van een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van € 75.000 voor iedere dag – een gedeelte van een dag daaronder begrepen – dat Infineon niet aan de onder (c) en (d) genoemde verboden en het onder (e) genoemde gebod voldoet, of, zulks ter keuze van NXP, voor iedere individuele overtreding daarvan;
( g)	Infineon Holding en Infineon AG hoofdelijk veroordeelt in de kosten van het geding, voor zover relevant op de voet van artikel 1019h Rv
, alsmede in de gebruikelijke nakosten (zowel zonder als met betekening), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW
vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis; en
( h)	het in dezen te wijzen vonnis, voor zover als mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad verklaart.
3.2.
Na vermeerdering van eis heeft NXP nog gevorderd:
( a) dat het gebruik van het Mifare-teken door Infineon als beschreven in hoofdstuk 4 van de conclusie van 19 december 2016 onderdeel zal uitmaken van NXP's vorderingen sub (a) en (b) als in het petitum van de dagvaarding van NXP omschreven en dat Infineon op grond van haar vorderingen sub (c) en (d) als in het petitum de dagvaarding omschreven ook zal worden verboden ten onrechte te suggereren dat Mifare-producten onveilig zouden zijn, althans te stellen dat deze onveiliger en minder geavanceerd zouden zijn dan CIPURSE-producten; en
( b) dat voor zover de inbreukmakende en onrechtmatige uitingen van Infineon als bedoeld in NXP's vorderingen sub (a) en (b) als in het petitum van de dagvaarding omschreven worden gedaan via andere kanalen dan de websites van Infineon, bijvoorbeeld doordat deze zijn overgenomen op de websites of in offline-materialen van resellers, Infineon tevens zal worden bevolen de derde partijen die feitelijke controle hebben over zulke kanalen binnen 20 werkdagen na betekening van het vonnis aan te schrijven om te bewerkstelligen dat de uitingen ook via die kanalen niet langer worden verspreid en dat Infineon tevens zal worden bevolen de advocaat [NAAM]sturen.
3.3.
NXP beroept zich op artikel 9 lid 1 sub a, b en c UMVo
en artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE
. Zij voert daartoe aan dat Infineon een identiek dan wel overeenstemmend teken gebruikt waarvoor verwarringsgevaar te duchten is omdat de consument het teken zal associeren met de Merken. Voorts stelt NXP dat Infineon uit commerciële overwegingen tracht om doelbewust ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de bekendheid en reputatie van de Merken van NXP. Door de bekende Merken nadrukkelijk en zonder noodzaak generiek te gebruiken voor haar contactloze chips doet Infineon – eveneens doelbewust – afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de Merken. Infineon doet voorts afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de bekende Merken door die merken te gebruiken voor chips met andere technische functionaliteiten dan de verschillende MIFARE-chips van NXP. Infineon suggereert bovendien ten onrechte dat zij commercieel verbonden zou zijn aan NXP en de Merken en dat haar chips over dezelfde specificaties beschikken en aan dezelfde kwaliteiten zouden voldoen als de verschillende MIFARE-chips, hetgeen niet zo is. Tenslotte wekt Infineon ten minste de suggestie dat de onder het merk “MIFARE” verkochte producten onveiliger en minder geavanceerd zouden zijn dan Infineon’s CIPURSE-producten. Infineon maakt zich derhalve ook schuldig aan misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame als bedoeld in de artikelen 6:194 en 194a BW.
3.4.
Infineon voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van NXP tot betaling van 90% van haar kosten ter zake van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv, en overigens conform het liquidatietarief, een en ander te voldoen binnen vijf werkdagen na de datum van het in dezen te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan voormelde bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de zesde werkdag na de datum van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling.
3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in reconventie voorwaardelijk
3.6.
Infineon vordert voor het geval de conventionele vordering geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
( a)	nietig verklaart het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving voor het woordmerk MIFARE (615458) en NXP beveelt tot doorhaling van het Benelux-deel van die internationale merkinschrijving;
( b)	nietig verklaart het Uniemerk voor het woordmerk MIFARE (010920007);
( c)	NXP veroordeelt in de kosten van de procedure in reconventie op de voet van artikel 1019h Rv, een en ander te voldoen binnen vijf werkdagen na de datum van het in dezen te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de zesde werkdag na de datum van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling.
3.7.
Infineon beroept zich op artikel 52 lid 1 sub a jo artikel 7 lid 1 sub b, c, d en e UMVo en artikel 2.28 lid 1 sub b, c, d BVIE althans artikel 2.28 lid 1 sub a jo artikel 2.1 lid 2 BVIE. Zij voert daartoe aan dat de MIFARE-merken (ab initio) nietig zijn omdat “Mifare” de naam is van een specifieke technologie en daarmee voor chips elk onderscheidend vermogen mist, beschrijvend is omdat het Mifare-teken niets anders is dan een samentrekking van “my fare”, het Mifare-teken gebruikt wordt als aanduiding van kenmerken van de waren, gebruikelijk is geworden in het bona fide handelsverkeer, dan wel een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
3.8.
NXP voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, met veroordeling van Infineon in de volledige kosten van het geding overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het in deze te wijzen vonnis.
3.9.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
in conventie en in reconventie
bevoegdheid
4.1.
Voor zover de vorderingen van NXP zijn gebaseerd op haar Uniemerken, is de rechtbank ten aanzien van Infineon Holding bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 en 103 lid 1 en lid 2 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: Uitvoeringswet), omdat Infineon Holding in Nederland gevestigd is. Ten aanzien van Infineon AG is de bevoegdheid gebaseerd op de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 5 en artikel 3 van de Uitvoeringswet, nu NXP stelt dat de verweten handelingen hebben plaatsgevonden in Nederland. De bevoegdheid strekt zich met betrekking tot Infineon Holding uit tot de gehele Europese Unie en met betrekking tot Infineon AG tot Nederland.
Voor zover de vorderingen van NXP zijn gebaseerd op haar Beneluxmerken is de rechtbank op basis van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd nu NXP stelt dat de verweten handelingen hebben plaatsgevonden in heel Nederland en dus ook in het arrondissement Den Haag.
4.2.
Voor zover de vorderingen van NXP zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, is de rechtbank ten aanzien van Infineon Holding op grond van artikel 4 EEX II-Vo
internationaal bevoegd nu Infineon Holding in Nederland gevestigd is en ten aanzien van Infineon AG op grond van artikel 7 EEX II-Vo nu de verweten handelingen hebben plaatsgevonden in Nederland.
De rechtbank Den Haag is relatief bevoegd nu de gestelde onrechtmatige daad in heel Nederland en dus ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt.
Overigens is de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen over en weer niet in geschil.
4.3.
Voor zover de reconventionele vorderingen een Uniemerk betreffen is de rechtbank internationaal en relatief bevoegd op grond van artikel 96 sub d en artikel 100 UMVo. Voor zover deze vorderingen een Beneluxmerk betreffen is de rechtbank internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE.
geldigheid MIFARE-merken
4.4.
Infineon heeft de geldigheid van de MIFARE-merken bestreden middels de voorwaardelijk ingestelde reconventionele vordering. 	De rechtbank begrijpt de voorwaarde zo, dat de eis in reconventie wordt ingesteld als de rechtbank in conventie tot het oordeel zou komen dat (uitgaande van geldige merken) sprake is van merkinbreuk of ander onrechtmatig handelen. In dat geval geldt de eis in reconventie als ingesteld en komt de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 99 UMVo ook in conventie toe aan beoordeling van de gevoerde geldigheidsverweren. Dit betekent dat de rechtbank eerst de vordering in conventie zal beoordelen uitgaande van de geldigheid van de MIFARE-merken.
in conventie voorts
inbreuk
4.5.
Het gebruik van het Mifare-teken waartegen NXP ageert en dat hiervoor sub 2.10 tot en met 2.20 is weergegeven, betreft mededelingen van Infineon met betrekking tot een aantal producten van Infineon, inhoudende dat deze producten “Mifare compatible” zijn of dat sprake is van “Mifare compatibility”.  Daarmee maakt Infineon, aldus NXP, inbreuk op haar merkrechten.
4.6.
Daargelaten dat Infineon allereerst heeft betoogd dat zij op grond van de samenwerkingsovereenkomst 1994 dan wel op grond van latere afspraken het recht heeft gekregen om de MIFARE-merken te gebruiken, voert zij ook het verweer dat zij het Mifare-teken niet als merk voor haar chips gebruikt, maar als verwijzing naar de daarin toegepaste technologie en de systemen waarin haar chips kunnen worden toegepast. Zodoende maakt zij eerlijk gebruik van de MIFARE-merken als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE en artikel 12 lid 1 sub c UMVo. Dat verweer slaagt, zoals de rechtbank hierna toelicht.
4.7.
De rechtbank stelt voorop dat het uitsluitend recht van de merkhouder niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar aan te duiden, voor zover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel (artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE en artikel 12 lid 1 sub c UMVo). Met betrekking tot de vraag of sprake is van een aanduiding van de bestemming van de waar, wordt in de genoemde bepalingen specifiek genoemd het gebruik als accessoire of als onderdeel. De toepassing ervan is echter niet beperkt tot die situaties
.
4.8.
NXP stelt zelf met zoveel woorden dat de Merken zijn ingeschreven met aanduiding van
“onder meer chips, smart cards, schrijvers en lezers voor draadloze transmissie naar en van transponder chips en computerprogramma’s voor de controle van gegevenstransmissie naar en lezing van gegevens van transponder chips”
.
Uit hetgeen is opgenomen onder 2.7.1 en 2.7.2 blijkt ook dat de MIFARE-merken zijn ingeschreven voor een groot aantal waren en diensten, waaronder naast gegevensdragers en kaarten voor elektronisch betaalverkeer, een grote variëteit aan zowel hardware als software. Zo is het Uniewoordmerk “MIFARE” onder meer geregistreerd voor “
computer hardware and software for creating, programming, controlling, encoding, scanning, reading and interpreting RFID chips and tags”.
De MIFARE-merken zijn dan ook ingeschreven voor een brede groep van waren en diensten rond bepaalde toepassingen van RFID-technologie, waaronder software en verschillende vormen van hardware die dankzij die software met elkaar kunnen communiceren. Daarmee zijn de MIFARE-merken de facto geregistreerd voor – samengevat – een bepaalde technologie die werkt in RFID-systemen (hierna: de MIFARE-technologie). Dat NXP dan wel haar licentienemers de MIFARE-merken voornamelijk gebruiken voor een beperkt deel van de ingeschreven waren en diensten, namelijk voor electronic ticketing-producten die werken met deze technologie en meer in het bijzonder voor kaart- en readerchips, doet daar niet aan af.
4.9.
Tussen partijen is niet in geschil dat het Infineon is toegestaan om gebruik te maken van de technologie die ten grondslag ligt aan het hiervoor sub 2.2 genoemde RFID-systeem
. Als onvoldoende gemotiveerd betwist, neemt de rechtbank voor vaststaand aan dat Infineon chips maakt die werken met de MIFARE-technologie, in die zin dat deze chips gebruikt kunnen worden in de plaats van de chips die door NXP (of haar licentienemers) onder de MIFARE-merken worden of werden verhandeld. Zoals door NXP is erkend, zijn dat in ieder geval de eerste generatie chips (in de zin als hiervoor sub 2.8.2 bedoeld) die NXP thans verhandelt onder het in 2013 geregistreerde merk “MIFARE Classic®”.
4.10.
Dat de chips mogelijk niet werken in de plaats van (een deel van de) chips die door NXP (of haar licentienemers) worden verkocht onder de overige Mifare-merken, zoals NXP heeft aangevoerd met een verwijzing naar onder meer de Amerikaanse publicatie
“Practical Intrusion Analysis”
van Ryan Trost, doet daar niet aan af. Het overigens ook met andere argumenten bestreden betoog van NXP gaat er namelijk ten onrechte vanuit dat het gebruik van het Mifare-teken tot uitdrukking brengt dat de betreffende chips werken met alle producten van NXP die worden verkocht onder een merk waarin het Mifare-teken voorkomt, terwijl het erom gaat dat de chips van Infineon werken met producten die zijn gebaseerd op de technologie waarvoor de MIFARE-merken zijn geregistreerd. Naar het oordeel van de rechtbank gebruikt Infineon het teken Mifare in haar uitingen sub 2.10 tot en met 2.20 aldus ter aanduiding van de bestemming van de waar.
4.11.
De rechtbank verwerpt de stelling van NXP dat van een aanduiding van bestemming van de waar geen sprake kan zijn omdat de kaartchips van Infineon niet
compatible
zijn met de kaartchips van NXP. Zoals NXP zelf ook erkent, zijn kaartchips onderling nooit compatibel omdat deze niet met elkaar communiceren. De aanduiding “Mifare-compatible” of “Mifare compatibility” kan dan ook niet in die zin worden begrepen.
4.12.
Vervolgens dient getoetst te worden of gebruik van het Mifare-teken door Infineon nodig is. De rechtbank dient derhalve de vraag te beantwoorden of het gebruik van de aanduiding “Mifare compatible” of “Mifare compatibility” noodzakelijk is, in die zin dat het gebruik van deze aanduiding in de praktijk het enige middel is om de informatie mee te delen. In haar arrest Gilette/LA heeft het Hof van Justitie overwogen dat bij het onderzoek daarnaar onder meer rekening moet worden gehouden met het eventuele bestaan van technische standaarden of van normen die gewoonlijk worden gebruikt voor het type  product dat door de derde in de handel wordt gebracht, en bekend zijn bij het publiek waarvoor dit type van product is bestemd:
“Deze normen of andere kenmerken moeten dit publiek begrijpelijke en volledige informatie kunnen verstrekken over de bestemming van het door deze derde in de handel gebrachte product teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.”
4.13.
NXP heeft in dit verband betwist dat gebruik van het merk nodig is omdat Infineon naar de aanduiding “ISO/IEC 14443 type A compliant memory IC with Crypto 1 encryption”
zou kunnen verwijzen om de compatibiliteit met de MIFARE-technologie aan te geven. Dat betoog wordt verworpen.
4.14.
Ter zitting heeft NXP desgevraagd erkend dat bij gebruik van de door haar voorgestane aanduiding in ieder geval relevante informatie over de gebruikte programmeertaal ontbreekt. De stelling van NXP dat dit in de praktijk geen problemen zal geven, omdat feitelijk de afnemers van de producten begrijpen dat “deze riedel” ziet op de taal die “MIFARE Classic” gebruikt omdat dit het enige systeem is dat als beveiligingsprotocol Crypto 1 gebruikt, doet niet af aan het feit dat de enkele vermelding van de door haar voorgestane aanduiding de lading niet volledig dekt. Deze vormt derhalve geen alternatief voor gebruik van “Mifare compatible” of “Mifare compatibility”. Het betoog van Infineon dat de door NXP voorgestane aanduiding voor de afnemers van haar producten ook overigens onvoldoende informatie geeft omdat – kort weergegeven – bij deze afnemers de daarvoor benodigde specifieke technische kennis ontbreekt, kan daarmee onbesproken blijven.
4.15.
Voorts blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit door beide partijen overgelegde publicaties van zowel derden als van NXP zelf, dat in de markt gebruik van het Mifare-teken beschouwd en gebruikt wordt als een aanduiding van de MIFARE-technologie van NXP en dat deze ook daar zonder nadere technische specificatie gebruikt wordt.
4.16.
In de hiervoor sub 2.21-2.35 aangehaalde passages, die een brede spreiding hebben wat jaar van publicatie betreft en de gehele periode tussen 2003 en 2016 omvatten, wordt het Mifare-teken gebruikt, al dan niet voorzien van een aanduiding dat het een geregistreerd merk betreft. In een deel van de publicaties wordt het Mifare-teken gebruikt zonder enige nadere aanduiding. In andere publicaties wordt wel verwezen naar bepaalde technische specificaties zoals de ISO-standaard 14443 –  al dan niet gevolgd door de toevoeging A – en het Crypto-1 beveiligingsprotocol, maar niet in noodzakelijke combinatie met elkaar. Als voorbeeld wijst de rechtbank op de sub 2.25 aangehaalde publicatie waarin geprobeerd wordt een definitie te geven:
“As used herein, the term "MIFARE®  application" refers to an application that complies with MIFARE® specifications.”
Vervolgens word aangegeven dat hiermee de ISO-standaarden 14443-1, 14443-2 en 14443-3 worden ondersteund en dat gebruikt wordt gemaakt van een “
MIFARE® proprietary protocol
”. Wat dat is, blijft verder onbesproken en van een nadere technische omschrijving is geen sprake.
4.17.
Nu nadere technische specificaties kennelijk niet nodig zijn, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat met gebruik van het Mifare-teken gedoeld wordt op de MIFARE-technologie van NXP. Het betoog van NXP dat uit deze en andere publicaties waarin wordt vermeld dat het Mifare-teken een geregistreerd merk van NXP is, blijkt dat het Mifare-teken in de markt als zodanig wordt herkend, bevestigt juist dat het teken door het publiek herkend wordt voor een technologie van NXP. De rechtbank laat dan ook in het midden of dit inderdaad uit die publicaties blijkt.
4.18.
Tot slot is gebruik van de aanduiding “Mifare compatible” of “Mifare compatibility” alleen geoorloofd indien dit in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het Hof van Justitie heeft in voormeld arrest Gilette/LA overwogen dat het gebruik van het merk met name dan niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:
“- het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;
- dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;
- de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan;
- of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.
Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het hoofdgeding.
Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”
4.19.
De rechtbank is van oordeel dat het gebruik van de uitingen “Mifare compatible” en “Mifare compatibilty” niet in strijd is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
4.20.
Door de toevoeging van het woord “compatible” of “compatibility” wekt Infineon niet de indruk dat sprake is van een commerciële band met NXP. Voor zover de stellingen van NXP zo begrepen moeten worden dat als Infineon al gebruik zou mogen maken van het teken, zij dat alleen zou mogen mits zij daarbij met aanduiding van het ®-teken vermeldt dat sprake is van een geregistreerd merk, ontbreekt daarvoor een juridische grondslag. Dat zelfde geldt voor de schrijfwijze bij gebruik van het Mifare-teken. De MIFARE-merken zijn immers woordmerken, zodat de wijze waarop het Mifare-teken in dit verband door Infineon wordt geschreven – met hoofletters of met kleine letters – niet van belang is. De schrijfwijze die Infineon gebruikt, wijkt in ieder geval duidelijk af van de sub 2.7.3 genoemde ingeschreven beeldmerken.
4.21.
Met de aanduidingen “Mifare compatible” en “Mifare compatibility” zoals gebruikt in de onder 2.12, 2.13, 2.16 en 2.17 opgenomen uitingen verwijst Infineon niet naar producten van NXP, maar geeft Infineon uitsluitend aan dat haar producten werken in systemen die gebaseerd zijn op de MIFARE-technologie van NXP. De aanduiding zegt daarmee niets over de vraag of de chips van Infineon een betere dan wel slechtere kwaliteit hebben dan de chips van NXP die in dezelfde systemen werken en onder de Merken worden verhandeld.
4.22.
Wat betreft de onder 2.14, 2.15 en 2.18-2.20 genoemde uitlatingen van Infineon, volgt de rechtbank NXP evenmin in haar stelling dat Infineon in algemene zin stelt of de suggestie wekt dat de onder de MIFARE-merken verkochte producten onveiliger en minder geavanceerd zouden zijn dan Infineon’s “Cipurse”-producten. Niet in geschil is immers dat de met het Mifare-teken aangeduide technologie op zichzelf in de huidige tijd niet erg veilig is en dat de systemen die ermee werken gebaat zijn bij extra veiligheidsmaatregelen. Infineon biedt in dat verband producten aan die zijn voorzien van “Cipurse”, zoals ook NXP zelf verschillende producten met verbeterde veiligheidsvoorzieningen aanbiedt.
4.23.
Dat anderszins sprake is van onder 4.18 bedoelde feiten of omstandigheden zoals door het HvJEU relevant geacht, heeft NXP niet onderbouwd aangevoerd. Dat het gebruik van het Mifare-teken Infineon voordeel oplevert zal zo zijn, maar gelet op het vorengaande is dat naar het oordeel van de rechtbank niet ongerechtvaardigd. De enkele omstandigheid dat NXP mogelijk minder kaartchips verkoopt dan zij zou doen in de situatie dat Infineon geen gebruik zou maken van het Mifare-teken, betekent niet dat sprake is van gebruik in strijd met eerlijk gebruik in nijverheid en handel.
4.24.
De conclusie is dan ook dat het beroep van Infineon op gebruik als noodzakelijke aanduiding van bestemming van de waar in overeenstemming met eerlijk gebruik in nijverheid en handel, slaagt. Aan de overige verweren in conventie tegen de stelling dat sprake is van merkinbreuk komt de rechtbank zodoende niet meer toe.
misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame
4.25.
Vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW is onder bepaalde in dat artikel genoemde omstandigheden geoorloofd. Volgens NXP voldoen de uitingen van Infineon echter niet aan de in die bepaling genoemde voorwaarden, omdat sprake is van misleiding, Infineon met haar gebruik van het Mifare-teken verwarring wekt en dit gebruik Infineon oneerlijk voordeel oplevert. Omdat het gebruik misleidend is, is tevens sprake van misleidende reclame in de zin van artikel 6:194a BW.
4.26.
In de onder 2.14, 2.15 en 2.18-2.20 genoemde uitingen van Infineon worden door het gebruik van het Mifare-teken de MIFARE-merken expliciet genoemd. Echter,
zoals hiervoor overwogen, verwijst Infineon met het gebruik van het Mifare-teken niet naar specifieke producten van NXP, maar naar de technologie waarvoor NXP de MIFARE-merken heeft ingeschreven. Zoals uit het voorgaande blijkt, is dit gebruik eerlijk en met een geldige reden. Dat in het kader van het beroep op misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame wel sprake is van misleidend of verwarringwekkend gebruik dan wel van het met dat gebruik behalen van oneerlijk voordeel, is door NXP niet nader onderbouwd, zodat de rechtbank het beroep daarop verwerpt.
conclusie en proceskosten
4.27.
Gelet op het voorgaande worden de vorderingen van NXP in conventie afgewezen.
4.28.
NXP wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten in conventie. Infineon heeft onbetwist gesteld dat 80% van haar totale kosten, begroot op € 172.559,61 exclusief verschotten, moet worden toegerekend aan de vordering in conventie, hetgeen neerkomt op een bedrag ad € 138.047,69.
4.29.
Infineon heeft onweersproken gesteld dat 90% van haar kosten in conventie zijn gemaakt ter verdediging tegen de vorderingen met een IE-grondslag en op grond van artikel 1019h Rv voor volledige vergoeding in aanmerking komen, en dat 10% van haar kosten is gemaakt ter verdediging tegen de overige vorderingen.
4.30.
NXP betwist dat de door Infineon gemaakte en gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn, omdat niet valt te verdedigen dat Infineon 60% meer tijd en 40% meer kosten aan de zaak heeft besteed dan NXP en de kosten voorts te ver verwijderd zijn van de IE-indicatietarieven.
4.31.
De rechtbank is van oordeel dat NXP onvoldoende heeft beargumenteerd waarom de door Infineon gemaakte en gevorderde kosten niet redelijk en evenredig zijn. NXP erkent dat het een grote en bewerkelijke zaak betreft en dat ook zij kosten heeft gemaakt die aanzienlijk boven het indicatietarief liggen. De enkele omstandigheid dat Infineon meer kosten heeft gemaakt dan NXP, is onvoldoende om tot het oordeel te komen dat de kosten van Infineon niet redelijk en evenredig zijn.
4.32.
De rechtbank begroot de kosten van Infineon in conventie voor het IE-deel derhalve op € 124.242,92, exclusief verschotten.
4.33.
Wat betreft de proceskosten voor het niet IE-deel, gaat de rechtbank uit van 2  punten en een tarief van € 452,- per punt, derhalve 10% van € 904,-, zijnde € 90,40.
4.34.
De proceskostenveroordeling komt derhalve uit op een bedrag van € 124.333,32 te vermeerderen met een bedrag ad € 861,67 aan verschotten en € 619,- aan griffierecht, derhalve in totaal € 125.813,99.
4.35.
Nu NXP daartegen geen verweer heeft gevoerd, wordt de wettelijke rente over de proceskosten toegewezen, met dien verstande dat de rechtbank naar redelijkheid ambtshalve een latere ingangsdatum dan gevorderd bepaalt.
in reconventie voorts
4.36.
Gegeven de uitkomst van de procedure in conventie moet in reconventie worden vastgesteld dat de voorwaarde waaronder Infineon haar vorderingen heeft ingesteld niet is ingetreden. De beoordeling van deze vorderingen kan dus achterwege blijven.
4.37.
Naar het oordeel van de rechtbank kan in deze zaak het instellen van de voorwaardelijke vordering in reconventie worden aangemerkt als een redelijke vorm van verdediging tegen de vorderingen in conventie. Daarom komen ook de door Infineon in reconventie gemaakte kosten in aanmerking voor vergoeding.
4.38.
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, begroot de rechtbank de kosten die Infineon in reconventie heeft moeten maken op 20% van € 172.559,61, derhalve op een bedrag ad € 34.511,92. Met een verwijzing naar hetgeen zij hiervoor sub 4.31 heeft overwogen, gaat de rechtbank voorbij aan de stelling van NXP dat deze kosten niet redelijk en evenredig zijn
4.39.
Nu NXP daartegen geen verweer heeft gevoerd, wordt de wettelijke rente over de proceskosten toegewezen, met dien verstande dat de rechtbank naar redelijkheid ambtshalve een latere ingangsdatum dan gevorderd bepaalt.
5
De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1.
wijst de vorderingen af;
5.2.
veroordeelt NXP in de proceskosten aan de zijde van Infineon begroot op € 125.813,99 te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
5.3.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
in reconventie
5.4.
stelt vast dat de voorwaarde waaronder de vorderingen zijn ingesteld, niet is
ingetreden;
5.5.
veroordeelt NXP in de proceskosten aan de zijde van Infineon begroot op € 34.511,92  te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
5.6.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 19 april 2017
Aldus aangeduid in de préambule, alinea 2
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Burgerlijk Wetboek
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2007, 1
Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, inwerkingtreding: 9-1-2013, PB EU 2012, L 351/1 (de herschikte EEX-Vo)
HvJ EG 17 maart 2005, ECLI:EU:C:2005:177 (Gilette/LA), rov. 32
Dagvaarding sub 8
Zie bijvoorbeeld pleitnota NXP p. 5, eerste alinea
HvJ Gilette/LA, rov. 36
Brief zijdens NXP van 17 januari 2017.