ECLI:NL:RBDHA:2016:12214
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/493475 / HA ZA 15-866
Vonnis van 12 oktober 2016
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
L’ORÉAL NEDERLAND B.V.
,
gevestigd te Hoofddorp,
eiseres,
advocaat [NAAM]. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ANS TRADING B.V.
,
gevestigd te Purmerend,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. T.F.W. Overdijk te Amsterdam.
Partijen zullen hierna L’Oréal en ANS genoemd worden. De zaak is voor L’Oréal behandeld door mr. H.J. Koenraad en mr. P.L. Tjiam, advocaten te Amsterdam. De zaak is voor ANS behandeld door de advocaat [NAAM]. N. Wiersma, advocaat [NAAM].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 14 juni 2015 met producties 1 tot en met 7, inclusief een proceskostenspecificatie op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv);
de rolvoeging op verzoek van partijen met de zaken met zaaknummers /rolnummers 491189 / HA ZA 15-734 en 493476 / HA ZA 15-867;
de conclusie van antwoord van 23 september 2015, met producties 1 tot en met 4;
het tussenvonnis van 28 oktober 2015 waarin een comparitie van partijen is bevolen;
de op 5 januari 2016 ingekomen akte overlegging producties, tevens houdende wijziging eis van L’Oréal, met producties 8 tot en met 10 (waaronder een aanvullend proceskostenoverzicht);
de op 18 januari 2016 ingekomen akte overlegging producties van L’Oréal, met producties 11 en 12 (inclusief een nadere proceskostenspecificatie);
de op 18 januari 2016 ingekomen nadere proceskostenspecificatie van ANS;
het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 19 januari 2016, met daaraan
gehecht de pleitnotities van partijen, waarbij in de pleitnotities van L’Oréal de randnummers 4.5, 4.6, 4.8 en 4.11 zijn doorgehaald omdat zij niet zijn gepleit, alsmede door L’Oréal overgelegde procesvolmachten van de houders van de merken DIESEL, GUY LAROCHE, LANCÔME, RALPH LAUREN, VIKTOR & ROLF en YVES SAINT LAURENT;
de brief van 3 februari 2016 van mr. [NAAM]4 februari 2016 van
mr. [NAAM];
de brief van 4 februari 2016 van mr. [NAAM]houder van het merk GIORGIO ARMANI;
de zowel door L’Oréal als door ANS bij brieven van 22 februari respectievelijk 23 februari 2016 geplaatste opmerkingen bij het met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen.
1.2.
De comparitie van partijen van 19 januari 2016 is aanvankelijk aangehouden in verband met schikkingsonderhandelingen tussen partijen. Afgesproken werd dat partijen zich uiterlijk op 29 januari 2016 zouden uitlaten over de resultaten van de onderhandelingen en dat alsdan om doorhaling of om vonnis kon worden verzocht. Ook is met instemming van ANS aan L’Oréal toegestaan om de procesvolmacht van de houder van het merk
GIORGIO ARMANI na te zenden. Nadat bij brief van 28 januari 2016 van mr. [NAAM], hebben partijen bij brieven van 3 februari en 4 februari 2016 aan de rechtbank bericht dat geen akkoord is bereikt en is om vonnis gevraagd. Eveneens bij brief van 4 februari 2016 heeft L’Oréal de procesvolmacht van de houder van het merk GIORGIO ARMANI nagezonden. Daarna heeft nog een briefwisseling tussen partijen plaatsgevonden over door mr. [NAAM]3 februari 2016 gevoegde onthoudingsverklaringen en over de (nagezonden) procesvolmacht(en). Bij brief van 9 februari 2016 heeft de rechtbank partijen bericht dat voor zover na de comparitie van partijen nieuwe, niet ter zitting besproken stukken (onthoudingsverklaringen) zijn overgelegd en een nader inhoudelijk debat is gevoerd, dit niet in lijn is met de ter zitting gemaakte afspraken en dat die onthoudingsverklaringen alsmede de correspondentie in zoverre buiten beschouwing zullen worden gelaten. Daarbij heeft de rechtbank de comparitie van partijen gesloten en de zaak verwezen naar de rol van 13 april 2016 voor vonnis.
1.3.
Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
L’Oréal maakt onderdeel uit van L’Oréal S.A., een Frans beursgenoteerd bedrijf dat actief is op het gebied van cosmetica en schoonheidsverzorging. L’Oréal is houdster of gevolmachtigde van verschillende merken die zijn ingeschreven en worden gebruikt voor parfums en aanverwante schoonheidsproducten. In deze procedure beroept L’Oréal zich als procesgevolmachtigde op de volgende merkregistraties die alle zijn ingeschreven voor onder meer parfums (klasse 3) (hierna gezamenlijk ook: de L’Oréal-merken):
het Uniewoordmerk CACHAREL met nummer 005636824, ingeschreven op 6 februari 2009;
het internationale woordmerk met gelding in de Benelux CACHAREL met nummer 434926, ingeschreven op 16 december 1977;
het Uniewoordmerk DIESEL met nummer 004848289, aangevraagd op 12 januari 2006;
het internationale woordmerk met gelding in de Benelux DIESEL met nummer 608499, ingeschreven op 4 oktober 1993;
het Uniewoordmerk
GIORGIO ARMANI
met nummer 000504258, ingeschreven op 8 maart 1999;
het internationale woordmerk met gelding in de Benelux
GIORGIO ARMANI
met nummer 437479, ingeschreven op 20 april 1978;
het internationale woordmerk met gelding in de Benelux GUY LAROCHE met nummer 261330, ingeschreven op 26 oktober 1962;
het internationale woordmerk met gelding in de Benelux LANCÔME met nummer 157412, ingeschreven op 12 november 1951;
het Uniewoordmerk RALPH LAUREN met nummer 004393013, ingeschreven op 18 mei 2006;
het Uniebeeldmerk
met nummer 009177411, ingeschreven op 5 januari 2011;
11. het Uniewoordmerk YVES SAINT LAURENT met nummer 006036289, ingeschreven op 22 mei 2008.
2.2.
ANS houdt zich bezig met de (online) verhandeling van parfums van - onder meer - de L’Oréal-merken (hierna: de L’Oréal-parfums). ANS verhandelt haar producten via een website gekoppeld aan de domeinnaam parfumswebwinkel.nl. ANS is geen (door L’Oréal of de betrokken merkhouders) erkend wederverkoper van de L’Oréal-merken.
2.3.
L’Oréal heeft de anti-piraterijorganisatie REACT verzocht proefaankopen te doen bij parfumswebwinkel.nl. REACT heeft de volgende parfums aangeschaft: ‘SPICEBOMB’ van het merk VIKTOR & ROLF,  ‘LA NUIT DE L’HOMME’ van het merk YVES SAINT LAURENT, ‘CODE HOMME’ van het merk GIORGIO ARMANI en ‘HYPNOSE’ van het merk LANCÔME. REACT heeft de verpakkingen van deze parfums op 17 april 2015
geanalyseerd en van de analyse een rapport opgesteld. REACT heeft gerapporteerd dat alle verpakkingen, behalve het parfum van het merk YVES SAINT LAURENT, waren aangetast en/of beschadigd. Bij de drie aangetaste verpakkingen was het cellofaan geopend geweest en duidelijk zichtbaar (slordig) weer dicht geplakt en was het kartonnen deel van de verpakking losgesneden en weer dicht geplakt. Bij de verpakkingen van de parfums van de merken VIKTOR & ROLF en GIORGIO ARMANI waren aan de binnenzijde van het karton
stroken uitgesneden, waarbij onder meer de volgende afbeeldingen werden gevoegd:
2.4.
L’Oréal heeft ANS op 4 mei 2015 en 1 juni 2015 gesommeerd de door haar
gestelde merkinbreuken en het door haar gestelde onrechtmatig handelen te staken en
gestaakt te houden.
2.5.
Op 18 juni 2015 heeft een gerechtsdeurwaarder in opdracht van L’Oréal twee
parfums via de website parfumswebwinkel.nl aangeschaft en op 20 juni 2015 geleverd
gekregen, te weten: ‘SPICEBOMB’ van het merk VIKTOR & ROLF en ‘HYPNOSE HOMME’ van het merk LANCÔME. Van de verpakking van het parfum van het merk
VIKTOR & ROLF was de originele code verwijderd en afgeplakt met een sticker met een streepjescode. Van die verpakking zijn onder meer de volgende foto’s genomen:
2.6.
L’Oréal heeft (blijkens screenshots van de website van 7 juli 2015) meerdere spellingsfouten bij en onjuiste beschrijvingen van L’Oréal-parfums (zoals ‘FLOWEBOMB’ in plaats van ‘FLOWERBOMB’) op de website van ANS aangetroffen.
2.7.
Op 20 september 2015 heeft ANS een onthoudingsverklaring ondertekend. Op straffe van – voor zover thans van belang – een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- per overtreding, heeft ANS zich aan het volgende verbonden:
“1. Zij zal zich met onmiddellijke ingang na ondertekening van deze verklaring
onthouden van inbreuk op de merkrechten van L’Oréal, voor zover die inbreuk
bestaat in het binnen de Europese Economische Ruimte (doen) importeren, exporteren, distribueren, (online) aanbieden, promoten, (weder)verkopen, en/of leveren van producen waarop de L’Oréal Merken zijn aangebracht en waarvan:
- de oorspronkelijke codering en /of identificatienummers op voor haar onherkenbare wijze zijn verwijderd, onleesbaar gemaakt en/of vervangen, en / of
- waarvan de verpakking zodanig is beschadigd dat deze in het licht van de
uitputtingsdoctrine niet zonder toestemming van de merkhouder kunnen
worden doorverkocht.
Zij zal met onmiddellijk ingang na ondertekening van deze verklaring de spelling en omschrijving van de l’Oréal Merken op haar website <parfumswebwinkel.nl> aanpassen zodanig dat de daarop nog voorkomende spelfouten zullen zijn gecorrigeerd.”
2.8.
Eind september 2015 heeft REACT andermaal in opdracht van L’Oréal via parfumswebwinkel.nl een proefaankoop van een parfum van een L’Oréal-merk gedaan, ditmaal van ‘CODE FEMME’ van het merk GIORGIO ARMANI. Uit de betreffende rapportage volgt dat het cellofaan was verwijderd en slordig weer was dicht geplakt, dat de kartonverpakking was gescheurd, dat witte stroken aan de binnenzijde van de verpakking zichtbaar waren en dat oorspronkelijke barcodes uit het karton waren weggesneden en met een fantasiecode overplakt. Daarbij werden onder meer de volgende afbeeldingen gevoegd:
2.9.
In november 2015 heeft L’Oréal ANS verzocht de boete van € 1.000,- wegens overtreding van de onthoudingsverklaring te betalen. Daags voor de comparitie (van 19 januari 2016) heeft ANS deze boete betaald.
2.10.
L’Oréal heeft blijkens screenshots van de website van 17 december 2015 op die
datum nog meerdere spellingsfouten bij beschrijvingen van L’Oréal-parfums op de website van ANS aangetroffen.
3
Het geschil
3.1.
L’Oréal vordert - na eiswijziging - dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
I. voor recht verklaart dat ANS
inbreuk heeft gemaakt op de L'Oréal-merken;
inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van L'Oréal;
onrechtmatig heeft gehandeld jegens L'Oréal;
deswege tegenover L’Oréal schadeplichtig is geworden;
II. ANS beveelt binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de L’Oréal-merken te staken en gestaakt te houden;
III. ANS binnen 24 uur na betekening van dit vonnis verbiedt van de verpakkingen van de producten van de L’Oréal-merken (in de vorderingen door L’Oréal verder
genoemd: de “Parfumerieproducten”) de kartonnen verpakking en/of het cellofaan en/of de codering en/of identificatienummers te verwijderen en/of te beschadigen en/of daartoe aan derden opdracht te verlenen;
IV. ANS verbiedt Parfumerieproducten te verkopen, dan wel te koop aan te bieden of in voorraad te hebben waarvan de verpakking is beschadigd en/of gewijzigd door
verwijdering van de codering en/of identificatienummers en/of waarop deze nummers onleesbaar zijn gemaakt en/of waarvan de originele cellofaanverpakking is verwijderd, beschadigd, of vervangen en/of waarvan de originele kartonverpakking is
beschadigd (in de vorderingen door L’Oréal verder genoemd: de “Inbreukmakende Producten”);
V. ANS beveelt binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten een
verklaring te verstrekken aan de advocaat [NAAM]L’Oréal, goedgekeurd door een registeraccountant (RA), op grond van een onderzoek van de boeken van ANS gecontroleerde en van een goedkeurende accountantsverklaring voorziene, schriftelijke opgave te doen toekomen (met aangehecht relevante kopieën van facturen, (bank)afschriften en andere documenten) waaruit, voor zo ver mogelijk, het volgende blijkt:
de aantallen Inbreukmakende Producten die ANS van haar toeleveranciers heeft gekocht en/of geleverd gekregen, dan wel voor derden onder zich heeft
(uitgesplitst per merk en per toeleverancier);
de aantallen Inbreukmakende Producten die ANS aan consumenten heeft
verkocht en/of geleverd (uitgesplitst per merk);
de aantallen Inbreukmakende Producten die ANS aan professionele afnemers (niet zijnde consumenten) heeft verkocht en/of geleverd (uitgesplitst per merk en per handelaar, webwinkel en importeur);
e namen, adressen en alle contactgegevens van de leveranciers en wederverkopers van wie ANS in de afgelopen 36 maanden Parfumerieproducten heeft
gekocht en/of geleverd gekregen inclusief alle bijbehorende facturen en documenten ten aanzien van deze leveranciers en wederverkopers met betrekking tot de aankoop, betaling en levering van alle Parfumerieproducten in deze periode;
de namen, adressen en alle contactgegevens van de professionele afnemers (niet zijnde consumenten) aan wie ANS Inbreukmakende Producten heeft verkocht en/of heeft geleverd;
de periode waarin ANS de Inbreukmakende Producten heeft gekocht, verkocht en geleverd (gekregen);
de aantallen de Inbreukmakende Producten die ANS op de datum van deze
opgave nog in voorraad heeft;
de in- en verkoopprijs van de Inbreukmakende Producten uitgesplitst per merk
alsmede een gedetailleerde opgave van de door ANS als gevolg van de inbreukmakende en onrechtmatige handelingen genoten winst, uitgesplitst per merk;
VI. ANS beveelt binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis al haar professionele
afnemers te benaderen en hen te verzoeken de Inbreukmakende Producten terug te sturen aan ANS, onder verzending van kopieën van de relevante correspondentie aan de advocaat [NAAM]L’Oréal;
VII. ANS beveelt om op haar website gekoppeld aan de domeinnaam <parfumswebwinkel.nl>, centraal bovenaan op de homepage in lettertype Arial, twaalf punts, in zwarte letters op een witte achtergrond, ter grootte van ¼ van de homepage, met als titel “BELANGRIJKE MEDEDELING”, en daaronder uitsluitend de navolgende tekst,
althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen tekst, op te nemen en deze daar 3 maanden geplaatst te houden, alsmede deze tekst op de tijdlijn van de Facebookpagina van Parfumswebwinkel te plaatsen en daar 1 maand bovenaan en direct zichtbaar op de tijdlijn houden:
‘Parfumswebwinkel maakt inbreuk op rechten L’Oréal
Bij vonnis d.d. [datum] heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij inbreuk
hebben gemaakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van L’Oréal, doordat wij
diverse gedecodeerde en/of beschadigde parfumproducten van merken van L’Oréal hebben verhandeld. De rechtbank Den Haag heeft ons bevolen niet langer gedecodeerde en/of beschadigde parfumproducten aan u te verkopen.
Mocht u na 20 september 2015 een parfumproduct van één van de volgende merken: Cacharel, Diesel, Giorgio Armani, Guy Laroche, Lancôme, Ralph Lauren, Viktor & Rolf en Yves Saint Laurent bij ons hebben gekocht dan verzoeken wij u
direct
de binnenkant en buitenkant van de verpakking nauwkeurig na te kijken. Indien de originele streepjescodes aan de binnen- of buitenzijde van de verpakking zijn weggesneden of zijn overgeplakt met een streepjescodesticker, dan zal er sprake zijn van een gedecodeerd product. U kunt dit parfum met verpakking en aankoopbewijs aan ons retourneren. Wij vergoeden vanzelfsprekend het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten.
Onze excuses voor het eventuele ongemak. Wij zullen vanaf heden geen gedecodeerde en beschadigde parfumproducten van L’Oréal verkopen.
De directie.’
VIII. ANS beveelt de Inbreukmakende Producten die zij nog op voorraad heeft, alsmede de Inbreukmakende Producten die zij heeft ontvangen als gevolg van de
recall
zoals bedoeld onder VI en VII hierboven, binnen 30 dagen en daarna nogmaals binnen 3 maanden dagen na betekening van dit vonnis onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te laten vernietigen en van beide vernietigingen een proces-verbaal van
constatering (met foto’s) te laten opstellen dat binnen 3 dagen aan de advocaten van L’Oréal zal worden gestuurd;
IX. ANS veroordeelt tot het betalen van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van
€ 5.000,- per overtreding van het hiervoor onder I t/m VIII bepaalde, waarbij de verkoop van één Inbreukmakend Product heeft te gelden als één overtreding, alsmede
€ 1.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat deze overtreding voortduurt;
X. ANS beveelt binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis de boete van € 1.000,- met wettelijke rente aan L’Oréal te betalen op grond van schending van het bepaalde onder 1. van de door ANS afgegeven onthoudingsverklaring d.d. 20 september 2015;
XI. voor recht verklaart dat ANS onrechtmatig jegens L'Oréal handelt door in strijd met eigen toezeggingen en in strijd met een onthoudingsverklaring opnieuw taalfouten te maken met betrekking tot de namen en beschrijvingen van de Parfumerieproducten op de website <parfumswebwinkel.nl>;
XII. ANS beveelt binnen 24 uur na betekening van dit vonnis alle taalfouten ten aanzien van de namen en beschrijvingen van de Parfumerieproducten op haar website <www.parfumswebwinkel.nl> te verwijderen en verwijderd te houden; en ANS veroordeelt tot het betalen van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,- per twee taalfouten alsmede, nadat L'Oréal ANS daar per e-mail (info@parfumswebwinkel.nl) op heeft gewezen, € 250,- voor iedere dag dat één taalfout op de website zichtbaar blijft, te rekenen vanaf 48 uur na het sturen van de e-mail;
XIII. ANS veroordeelt aan L’Oréal de schade te vergoeden die zij geleden heeft en nog zal lijden als gevolg van de merk- en auteursrechtinbreuken door ANS en het onrechtmatige handelen, dit alles op te maken bij staat en te betalen overeenkomstig de wet, verhoogd met wettelijke rente vanaf de dag van betekening van deze dagvaarding tot de dag van volledige betaling en/of, naar keuze van L’Oréal, afdracht van de winst die ANS gemaakt heeft als gevolg van de betreffende handelingen, eveneens verhoogd met wettelijke rente vanaf de dag van betekening van deze dagvaarding, in ieder geval vanaf een nader door uw rechtbank te bepalen datum, tot aan de dag van volledige betaling;
XIV. ANS beveelt binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis de kosten ad € 900,- te vergoeden die L’Oréal heeft moeten maken in verband met het inschakelen van externe partijen (zijnde twee onderzoeksrapporten van REACT en één proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder) voor het uitvoeren en onderzoeken van de testaankopen om de door ANS gepleegde inbreuken vast te stellen;
XV. ANS op grond van artikel 1019h Rv veroordeelt de daadwerkelijk gemaakte proceskosten van L’Oréal te vergoeden, conform de overgelegde specificatie.
3.2.
Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft L’Oréal uitdrukkelijk de in de dagvaarding ingenomen stelling dat ANS onrechtmatig heeft gehandeld door te
profiteren en bewust gebruik te maken van wanprestatie van (sub)afnemers uit het selectieve distributiestelsel van L’Oréal als grondslag voor de vorderingen laten vallen. L’Oréal voert thans nog het volgende aan.
3.3.
Voor zover ANS L’Oréal-parfums verkoopt, te koop aanbiedt, daartoe in
voorraad heeft of vervoert of laat vervoeren die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht, maakt zij inbreuk op de L’Oréal-merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder a, b en c BVIE
en artikel 9 lid 1 sub a, b en c GMVo
, nu zij daartoe geen toestemming heeft verkregen van L’Oréal. Voor zover de door ANS verhandelde L’Oréal-parfums door of met toestemming van L’Oréal in de EER in het verkeer zijn
gebracht, heeft L’Oréal op grond van artikel 2.23 lid 3 BVIE en 13 lid 2 GMVo gegronde reden zich daartegen te verzetten, nu de verpakkingen van de L’Oréal-parfums (vervolgens) ontdaan zijn van hun productcodes en daardoor zijn beschadigd, zodat de toestand van die luxueuze waren is gewijzigd of verslechterd nadat zij in het verkeer zijn gebracht, waardoor de kwaliteit van de producten is verslechterd en het sterke, luxueuze imago van de L’Oréal-merken wordt aangetast. Door de decodering en beschadiging van de L’Oréal-parfums wordt aldus afbreuk gedaan aan de herkomstgarantiefunctie en aan de kwaliteitsgarantiefunctie van de L’Oréal-merken. Daarnaast is het decoderen, althans het verkopen van
gedecodeerde producten onrechtmatig. ANS maakt door het aanbieden van aangetaste en gedecodeerde L’Oréal-producten ook inbreuk op persoonlijkheidsrechten van L’Oréal op de (verpakking van de) L’Oréal-parfums in de zin van artikel 25 lid 1 sub c en d van de
Auteurswet. Door de inbreuk en het onrechtmatig handelen lijdt L’Oréal schade, bestaande uit omzet- en winstderving, alsook reputatieschade, waarvoor ANS aansprakelijk is.
3.4.
Bij de akte houdende wijziging eis heeft L’Oréal ter onderbouwing van de (nieuwe) vorderingen XI en XII aangevoerd dat ANS haar in de onthoudingsverklaring
gedane toezegging dat zij de spelfouten op haar website zou corrigeren, niet is nagekomen.
3.5.
ANS voert gemotiveerd verweer.
3.5.1.
Zij heeft tegen de gestelde merkinbreuk aangevoerd dat zij al haar producten
betrekt bij Europese leveranciers en alleen die producten koopt die voor de Europese markt bestemd zijn, zodat zij er vanuit gaat dat de L’Oréal-parfums met toestemming van L’Oréal in de EER in het verkeer zijn gebracht. ANS heeft voorts niet zodanig zwaar beschadigde L’Oréal-parfums verhandeld dat L’Oréal een gegronde reden heeft zich daartegen te
verzetten. Bij de door REACT onderzochte verpakkingen gaat het om lichte beschadigingen en om punten die geen beschadiging als zodanig opleveren, waardoor geen afbreuk wordt gedaan aan het imago of de reputatie van de L’Oréal-merken. Het is bovendien maar de vraag of de hoge maatstaf die voor luxeartikelen geldt nog steeds zou moeten gelden voor parfums, omdat inmiddels voor elke prijsklasse een parfum beschikbaar is. ANS had als klein onderneming geen idee dat zij geen gedecodeerde producten mocht verkopen en
bovendien was het voor haar niet duidelijk welke en hoeveel van de door haar aangekochte L’Oréal-parfums gedecodeerd waren. Om alle discussie kort te sluiten, heeft ANS een
eenzijdige onthoudingsverklaring opgesteld, zodat L’Oréal geen zorgen meer behoefde te hebben over de verkoop door haar van gedecodeerde en/of beschadigde producten. Deze verklaring brengt mee dat L’Oréal geen belang meer heeft bij haar op dit punt ingestelde vorderingen, althans ontbreekt het haar aan een geldige reden zich te verzetten tegen de
verhandeling van de L’Oréal-parfums door ANS. Het enkele en ondanks de door
ANS gedane inspanningen (om de gedecodeerde L’Oréal-parfums uit haar voorraad te
verwijderen en te mijden) daags na de getekende onthoudingsverklaring bij ANS
aangetroffen gedecodeerde L’Oréal-parfum rechtvaardigt toewijzing van de vorderingen niet.
3.5.2.
Verder heeft ANS betwist dat sprake is van auteursrechtinbreuk en heeft zij
verweer gevoerd tegen een aantal specifieke vorderingen.
3.5.3.
Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft ANS zich op het standpunt gesteld dat L’Oréal niet de houdster of (proces)gevolmachtigde is van de door haar
ingeroepen merken, zodat haar de vorderingen die op de L’Oréal-merken zijn gebaseerd
dienen te worden ontzegd.
3.6.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover de vorderingen zijn ingesteld ter zake van gestelde inbreuk op Gemeenschapsmerken (thans: Uniemerken), is de rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 jo. 98 lid 1 aanhef en onder a van de Uniemerkenverordening (UMVo)
in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn ingesteld ter zake van gestelde inbreuk op Internationale merken met gelding in de Benelux is deze rechtbank internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE. De rechtbank is op grond van laatstgenoemd artikel ook relatief bevoegd omdat de gestelde inbreuk (ook) in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere gronden is deze rechtbank bevoegd reeds omdat de bevoegdheid niet is bestreden.
Procesvolmachten
4.2.
In reactie op het voor het eerst ter comparitie van partijen door ANS gevoerde verweer dat L’Oréal geen houdster is van de door haar ingeroepen merken en ten aanzien van die merken ook geen (proces)volmacht heeft, heeft L’Oréal onder de stelling dat zij van alle merkhouders van de L’Oréal-merken een procesvolmacht heeft gekregen, van wie de houders van de merken CACHAREL, DIESEL, GUY LAROCHE, LANCÔME, RALPH LAUREN, VIKTOR & ROLF en YVES SAINT LAURENT dat ten aanzien van deze
procedure reeds schriftelijk zouden hebben bevestigd, een bundeltje op schrift gezette en door de betreffende merkhouders ondertekende procesvolmachten overgelegd. Daarbij
geven de merkhouders L’Oréal de bevoegdheid voor eigen rekening en risico al hetgeen te doen wat nodig is om in Nederland de L’Oréal-merken te handhaven onder meer jegens ANS. Met uitzondering van het merk CACHAREL is van alle gestelde procesvolmachten een schriftelijk exemplaar in het door L’Oréal overgelegde bundeltje aangetroffen.
Volgens afspraak is ter bevestiging van het bestaan van de procesvolmacht voor het merk GIORGIO ARMANI na de zitting een ondertekende procesvolmacht van die merkhouder overgelegd. L’Oréal heeft aldus het bestaan van de gestelde procesvolmachten voor nagenoeg alle L’Oréal-merken onderbouwd met een schriftelijke volmacht.
4.3.
Na de beslissing van de rechtbank van 9 februari 2016 (zie 1.2) om na de comparitie van partijen overgelegde stukken en een nadien in brieven gevoerd debat buiten beschouwing te laten voor zover die stukken en dat debat niet in lijn zijn met de ter comparitie van partijen gemaakte afspraken, hebben beide partijen nog schriftelijk gereageerd op het buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de zitting. ANS heeft bij die gelegenheid aandacht gevraagd voor haar na de comparitie van partijen geleverde commentaar op de door L’Oréal overgelegde schriftelijke procesvolmachten, inhoudende dat deze schriftelijke volmachten vanwege de datum van ondertekening (na dagvaarding) en de inhoud daarvan geen onderbouwing vormen voor de stelling van L’Oréal dat zij reeds op de datum van
dagvaarding gevolmachtigd was. Met die schriftelijke procesvolmachten zou volgens
ANS voor het eerst en dus te laat door de betreffende merkhouders aan L’Oréal een
procesvolmacht worden verleend. ANS wijst er daarbij ook op dat de Hoge Raad
herhaaldelijk heeft geoordeeld dat de hoedanigheid van een procespartij niet hangende de procedure kan worden gewijzigd. De rechtbank gaat aan dit betoog van ANS voorbij en wel om de volgende redenen.
4.4.
Al bij dagvaarding heeft L’Oréal gesteld dat zij als (houdster of) gevolmachtigde van de verschillende merkhouders optreedt, zodat niet gezegd kan worden dat met de na de datum van dagvaarding ondertekende volmachten haar hoedanigheid gedurende de procedure van kleur is verschoten. Het feit dat die schriftelijke procesvolmachten zo zijn
verwoord dat een letterlijke uitleg van de tekst daarvan zou kunnen zijn dat per datum van ondertekening van het betreffende stuk, dus na de datum van dagvaarding, of zelfs na de
datum van de comparitie van partijen, een volmacht aan L’Oréal wordt verstrekt, doet er niet aan af dat die als bevestiging kunnen dienen voor de al van meet af aan door L’Oréal ingenomen stelling dat zij voor de merkhouders als procesgevolmachtigde optreedt. Uit die ondertekende volmachten blijkt immers de wil van de merkhouders om de bevoegdheid voor het handhaven van de L’Oréal-merken in Nederland aan L’Oréal te laten, terwijl voor het bestaan van een procesvolmacht geen voorwaarde is dat die op schrift is gesteld. ANS is ook zelf van het bestaan van die bevoegdheid van L’Oréal uitgegaan, nu zij jegens haar een onthoudingsverklaring heeft ondertekend en zonder voorbehoud daags voor de comparitie van partijen aan haar de boete van € 1.000,- wegens overtreding van de onthoudingsverklaring heeft betaald.
4.5.
Hoewel geen schriftelijke bevestiging van de gestelde (mondelinge) procesvolmacht ten aanzien van het merk CACHAREL in het ter zitting door L’Oréal overgelegde bundeltje is aangetroffen, is het bestaan van die procesvolmacht door ANS in hetgeen zij na de comparitie van partijen over de procesvolmachten heeft aangevoerd niet afzonderlijk bestreden. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat het schriftelijke exemplaar daarvan per abuis niet is overgelegd of bij de rechtbank zoek is geraakt en dat L’Oréal op dezelfde wijze als bij de andere L’Oréal-merken ook door CACHAREL is gevolmachtigd.
4.6.
Nu de rechtbank in zoverre nog acht heeft geslagen op de na de comparitie van
partijen tussen partijen gevoerde correspondentie, in elk geval wat het de standpunten van ANS over de procesvolmachten betreft, komt zij niet toe aan het verzoek van ANS (bij brief van 23 februari 2016) tot het nemen van een nadere akte op dit punt.
Merkinbreuk
4.7.
L’Oréal heeft bij dagvaarding mede aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat ANS inbreuk maakt op haar merkrechten door de parallelimport van L’Oréal-parfums die buiten de EER in het verkeer zijn gebracht zonder toestemming van L’Oréal, dus los van het decoderen of beschadigen van die producten. Na betwisting hiervan door ANS, heeft L’Oréal zich daar echter niet meer op beroepen. Ter comparitie van partijen heeft L’Oréal alleen nog gesproken over gedecodeerde en beschadigde producten. Of hieruit moet worden geconcludeerd dat L’Oréal eerstgenoemde grondslag heeft prijsgegeven, kan in het midden blijven, nu L’Oréal – als er met ANS en volgens het alternatieve standpunt van L’Oréal vanuit wordt gegaan dat de merkrechten van L’Oréal ten aanzien van de betreffende originele L’Oréal-parfums (aanvankelijk) zijn uitgeput – op grond van artikel 2.23 lid 3 BVIE en 13 lid 2 GMVo een gegronde reden heeft zich tegen verdere verhandeling te verzetten, om de navolgende redenen.
4.8.
Vast staat dat de in opdracht van L’Oréal bij ANS verrichte proefaankopen
hebben aangetoond dat ANS verpakkingen met L’Oréal-parfums heeft verkocht en
geleverd waarvan de productcodes zijn verwijderd, gewijzigd, vervangen of onzichtbaar
gemaakt (dat verwijderen, wijzigen, vervangen of onzichtbaar maken van die productcodes hierna ook: ‘decoderen’ genoemd), waardoor die verpakkingen in meer of mindere mate zijn beschadigd.
4.9.
De rechtbank verwerpt de stelling van L’Oréal voor zover die inhoudt dat het
enkele ontbreken van de productcodes op de verpakking de herkomstgarantiefunctie van de L’Oréal-merken aantast en daarom reeds een gegronde reden voor verzet tegen verdere
verhandeling oplevert in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE en artikel 13 lid 2 UMVo.
Volgens vaste rechtspraak kan een merkhouder zich immers niet zonder meer met een
beroep op zijn merkrecht ertegen verzetten dat producten die door hem binnen de EER in het verkeer zijn gebracht en waarop door hemzelf zijn merk is aangebracht, door een derde worden gedecodeerd, nu daarmee niet in alle gevallen afbreuk wordt gedaan aan de functie van een merk dat aan de consument of eindverbruiker de identiteit van oorsprong van het merkproduct wordt gewaarborgd.
L’Oréal heeft niet gemotiveerd gesteld dat in het
onderhavige geval het decoderen niet aan de door de rechtspraak ontwikkelde vereisten voor ompakking voldoet.
4.10.
Dat ligt anders voor de door het decoderen veroorzaakte beschadigingen aan de (verpakking – doosjes en cellofaanomhulsel – van de) L’Oréal-parfums. L’Oréal heeft te dien aanzien onder verwijzing naar de rapporten van REACT en de aankoop door de
gerechtsdeurwaarder gemotiveerd gesteld dat die beschadigingen van dien aard zijn dat sprake is van wijzigingen die de kwaliteit van de luxueuze L’Oréal-parfums in negatieve zin beïnvloeden en waardoor het luxe/prestigieuze imago van de L’Oréal-merken wordt aangetast. De rechtbank verwerpt het daartegen gerichte betoog van ANS.
4.11.
In de door ANS opgeworpen vraag of de hoge maatstaf die voor luxeartikelen geldt (ANS wijst daarbij op een overweging van het Hof van Justitie EG in het arrest van 4 november 1997 in de zaak Dior v Evora) nog steeds zou moeten gelden voor parfums,
omdat inmiddels voor elke prijsklasse een parfum beschikbaar is, leest de rechtbank geen betwisting van de stelling van L’Oréal dat de L’Oréal-parfums luxe producten zijn en de L’Oréal-merken in het bezit zijn van een luxe/prestigieus imago, zodat daarvan zal worden uitgegaan.
4.12.
De foto’s bij de rapporten van REACT tonen onder meer als beschadigingen van en wijzigingen aan de verpakking van L’Oréal-parfums uit de binnenzijde gesneden repen karton waardoor witte stroken overblijven, gescheurd karton, alsook geopend, daardoor
beschadigd en vervolgens slordig dichtgeplakt cellofaanomhulsel. Voorts is bij sommige producten zichtbaar dat de oorspronkelijke codes zijn verwijderd en overplakt met stickers voorzien van een andere code.
4.13.
Naar het oordeel van de rechtbank zal de consument met name beschadigingen en wijzigingen als uitsnijdingen, alsmede beschadigd of slordig aangebracht cellofaan reeds bij ontvangst, en anders gelijk na aankoop (na het openen van de verpakking) kunnen waarnemen. De rechtbank acht met name die beschadigingen en wijzigingen van dien aard dat daarmee de toestand van de betreffende L’Oréal-parfums is gewijzigd en/of verslechterd
zodanig dat voor de consument het luxe/prestigieus imago en daarmee de kwaliteitsgarantiefunctie van de L’Oréal-merken wordt aangetast.
4.14.
Nu ANS verder niet heeft weersproken dat het ontstaan van (één of meer van) dergelijke wijzigingen en/of beschadigingen inherent is aan het decoderen van dit soort
parfumverpakkingen (door de methode daarvan), zoals L’Oréal heeft gesteld, kan er in deze procedure vanuit worden gegaan dat L’Oréal een gegronde reden heeft zich te verzetten
tegen verhandeling van de gedecodeerde L’Oréal-parfums. Dat niet bij elke
verpakking die beschadigingen/wijzigingen zonder (opnieuw) openen van het cellofaanomhulsel en/of het karton voor een handelaar als ANS (makkelijk) zichtbaar zouden zijn, maakt dat niet anders.
4.15.
Dat de beschadigingen niet aan ANS kunnen worden toegerekend nu ANS de
producten in (niet altijd direct/gemakkelijk zichtbaar) gedecodeerde toestand van haar
leveranciers zou ontvangen, zoals zij heeft gesteld, is – voor zover al juist – mogelijk van belang in verhouding tot haar leveranciers, maar kan niet worden tegengeworpen aan L’Oréal nu toerekenbaarheid geen vereiste is voor merkinbreuk. Voor zover ANS
genoemd gebrek aan toerekenbaarheid als verweer voert in het kader van de vordering tot schadevergoeding zal dat verweer in een eventuele schadestaatprocedure aan de orde
kunnen komen. Overigens geldt dat de handeling van ANS die volgens L’Oréal onrechtmatig is (en schade veroorzaakt) niet het decoderen of beschadigen als zodanig is, maar het verder verhandelen van door decodering beschadigde producten. ANS heeft niet betwist dat die verdere verhandeling aan haar moet worden toegerekend.
4.16.
Het voorgaande brengt mee dat ANS zich ten aanzien van de door haar verhandelde gedecodeerde L’Oréal-parfums niet op uitputting kan beroepen, en dat zij daarom
inbreuk heeft gemaakt op de L’Oréal-merken. De vorderingen die daarop zijn gebaseerd zijn dus in beginsel toewijsbaar.
4.17.
Alle vorderingen van L’Oréal, met uitzondering van XI en XII (spellingsfouten), zijn gebaseerd op verhandeling van L’Oréal-parfums met een beschadigde/gewijzigde
verpakking. Een dergelijke verhandeling levert volgens L’Oréal naast merkinbreuk ook
auteursrechtinbreuk en een onrechtmatige daad op. De gevorderde verboden, alsmede de
nevenvorderingen V – IX kunnen echter alle worden gebaseerd op de geconstateerde merkinbreuk. Wat betreft vordering XIII (schadevergoeding/winstafdracht) geldt dat niet is
gesteld of gebleken dat de geleden schade of gederfde winst in verband met de gestelde
auteursrechtinbreuk meer of anders behelst dan de schade of winstafdracht in verband met de merkinbreuk. Hetzelfde geldt voor de schade als gevolg van de gestelde onrechtmatige daad bestaande uit het verhandelen van gedecodeerde L’Oréal-parfums. Gelet hierop valt niet in te zien welk separaat belang L’Oréal nog heeft bij onderzoek van de auteursrechtelijke grondslag en de onrechtmatige daad.
Spellingsfouten website
4.18.
Wat betreft de spellingsfouten op de website www.parfumswebwinkel.nl van ANS geldt het volgende. Bij dagvaarding heeft L’Oréal deze fouten gesignaleerd, maar zij heeft daar geen vorderingen op gebaseerd, althans daarvoor geen grondslag genoemd. Nadat ANS de onthoudingsverklaring had getekend en ANS de fouten niet bleek te hebben hersteld, heeft L’Oréal bij akte haar eis – onder meer – in die zin gewijzigd dat zij de vorderingen XI en XII heeft ingesteld.
4.19.
ANS heeft niet bestreden dat op 17 december 2015 (zie 2.10) ten tijde van de comparitie nog steeds spellingsfouten (bij omschrijvingen van L’Oréal-parfums) op haar website stonden, zodat vast staat dat ANS haar toezegging volgens de onthoudingsverklaring – in elk geval de eerste maanden na het afgeven van de onthoudingsverklaring – niet (afdoende) is nagekomen. ANS heeft bij gelegenheid van de comparitie van partijen weliswaar gesteld dat de fouten van de website verwijderd zijn, maar die stelling niet onderbouwd met – bijvoorbeeld – screenshots van haar website, zodat ook de op deze grondslag gebaseerde vorderingen in beginsel toewijsbaar zijn.
Onthoudingsverklaring
4.20.
Het verweer van ANS dat (een deel van) de vorderingen van L’Oréal al niet voor toewijzing in aanmerking kunnen komen omdat ANS een onthoudingsverklaring heeft
ondertekend en L’Oréal daarom geen belang meer heeft bij die vorderingen, wordt verworpen. Vast staat dat na het ondertekenen van de onthoudingsverklaring door REACT bij ANS een L’Oréal-parfum is besteld dat net als de eerder aangekochte L’Oréal-parfums
gedecodeerd was en waarvan de verpakking beschadigd bleek te zijn (zie 2.8). Dat het
daarbij zou gaan om een incident, zoals ANS heeft gesteld, blijkt nergens uit en doet er voorts niet aan af dat de onthoudingsverklaring niet is nageleefd. Nu ANS zich niet heeft gehouden aan haar eigen onthoudingsverklaring, in combinatie met de stelling van ANS dat wijzigingen en/of beschadigingen voor haar zonder heropenen van de verpakking moeilijk zichtbaar kunnen zijn, blijft een reële dreiging bestaan van herhaling van het inbreukmakende handelen, en behoudt L’Oréal dus in beginsel belang bij haar op die grond ingestelde vorderingen. ANS heeft voorts niet weersproken dat de onthoudingsverklaring met boetebeding in elk geval tot 17 december 2015 kennelijk onvoldoende is geweest om haar ertoe te bewegen de spellingsfouten van de website te verwijderen. L’Oréal heeft daarom ook
belang bij een bevel tot nakoming. In hoeverre de vorderingen toewijsbaar zijn, komt in het navolgende (verder) aan de orde.
Vorderingen
4.21.
Nu er vanuit is te gaan (zie hiervoor) dat bij alle L’Oréal-parfums waarvan de
verpakking is gedecodeerd, die verpakking (het karton en/of cellofaanomhulsel) in vorenbedoelde zin is beschadigd en/of gewijzigd, zal als “Inbreukmakend Product” volgens de
vorderingen worden beschouwd een L’Oréal-parfum in gedecodeerde verpakking, oftewel een “gedecodeerd L’Oréal-parfum”.
4.22.
L’Oréal heeft niet gesteld welk separaat belang zij heeft bij de gevorderde verklaringen voor recht (vorderingen I en XI) naast toewijzing van de overige vorderingen. De
gevorderde verklaringen zullen dus worden afgewezen.
4.23.
Gelet op r.o. 4.16 zal het onder II en IV gevorderde worden toegewezen als hierna te melden, met uitzondering van het in voorraad houden van gedecodeerde L’Oréal-parfums nu de artikelen 2.23 lid 3 BVIE /13 lid 2 UMVo slechts zien op het verder verhandelen van gewijzigde waren, en met dien verstande dat die vorderingen zullen worden samengevoegd tot één verbod. Dat ANS niet aan het verbod zou kunnen voldoen omdat zonder het
(opnieuw) verwijderen van het cellofaanomhulsel en/of de kartonnen verpakking niet of nauwelijks te zien (of te voelen) zou zijn of een product gedecodeerd is, zoals ANS
suggereert, wordt gelet op de aard en omvang van de bij de gedane aankopen geconstateerde wijzigingen/beschadigingen, alsook de stelling van ANS bij de comparitie van partijen,
verworpen. Tijdens de zitting is van de zijde van ANS immers verklaard dat in elk geval aan een verdikking in de barcodesticker is vast te stellen dat een parfumverpakking gedecodeerd is.
4.24.
Verbodsvordering III wordt afgewezen nu het verweer van ANS dat zij die
handelingen niet verricht niet door L’Oréal is bestreden. Vordering XII wordt gelet op het in r.o. 4.19 overwogene toegewezen, met dien verstande dat omwille van de praktische uitvoerbaarheid een wat ruimere termijn voor nakoming zal worden bepaald.
4.25.
ANS heeft vordering V (opgave) bestreden met het argument dat een afweging van het belang van ANS om de namen van haar leveranciers niet te verstrekken (onderdelen a. en d.) zwaarder moet wegen dan het belang van L’Oréal bij toewijzing hiervan nu L’Oréal over deze informatie al op andere wijze beschikt of kan beschikken. Ook verzet ANS zich tegen het bevel om de aantallen door haar verkochte gedecodeerde L’Oréal-parfums te
verstrekken (onderdelen b. en c.) omdat in haar administratie niet is aangegeven welke
producten zijn gedecodeerd. Zij zou niet tot het onmogelijke kunnen worden veroordeeld.
4.26.
L’Oréal heeft ten aanzien van de namen van de leveranciers onweersproken gesteld dat zij van gedecodeerde producten niet zelf de leverancier kan achterhalen omdat daar nu juist de (verwijderde) productcodes op de verpakking voor nodig zijn. Nu ANS haar
belang bij het niet verstrekken van genoemde informatie niet (nader) heeft onderbouwd, oordeelt de rechtbank dat het belang van L’Oréal aanleiding geeft tot toewijzing van de
vordering voor wat betreft dat onderdeel. L’Oréal heeft verder met argumenten weersproken dat het onmogelijk voor ANS zou zijn om gegevens betreffende gedecodeerde
producten uit haar administratie te halen. ANS zou bijvoorbeeld op het woord ‘
decoded
’ (of vergelijkbare woorden) op facturen kunnen zoeken, zij zou haar leveranciers om deze
informatie kunnen vragen, of via batch-nummers gedecodeerde partijen kunnen achterhalen. Nu dit door ANS niet is betwist, gaat de rechtbank ervan uit dat deze mogelijkheden door ANS kunnen worden benut om ook aan vordering V voor wat betreft die onderdelen te voldoen. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid wordt de termijn voor opgave bepaald op twee maanden.
4.27.
De door L’Oréal gevorderde certificatie van de opgave door een registeraccountant vormt een opdracht voor het geven van een vorm van
assurance
door een registeraccountant. De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat een registeraccountant, zeker als die
accountant niet de huisaccountant is, die
assurance
niet kan geven. Toewijzing van het
gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen (vergelijk arresten van het
gerechtshof ’s-Hertogenbosch in de zaak Stichting Pictoright / Art & Allposters International B.V.: onder meer ECLI:NL:GHSHE:2012:BX8701, ECLI:NL:GHSHE:2013:3019 en met name ECLI:NL:GHSHE:2014:809). Een minder ver strekkende opdracht tot het maken van een “rapport van feitelijke bevindingen”, zoals door gerechtshof ’s-Hertogenbosch voorgestaan (vergelijk ECLI:NL:GHSHE:2014:809 onder r.o. 13.10.5), biedt naar het
oordeel van de rechtbank de merkhouder geen extra zekerheid ten aanzien van de juistheid van de opgave, omdat de accountant daarin kennelijk volgens zijn gedragsregels geen
conclusies mag trekken. De accountant kan niet verklaren dat de opgave een getrouwe
weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave
onjuist of onvolledig is. Gelet op de beperkte zekerheid die een rapport van feitelijke bevindingen de merkhouder zal bieden naast de op te leggen dwangsom, rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die daarmee gemoeid zijn, althans heeft L’Oréal zulks niet inzichtelijk gemaakt. Om die reden zal de rechtbank de gevorderde accountantsverklaring niet toewijzen (vergelijk rechtbank Den Haag 2 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293, inzake Fleurop / Topbloemen).
4.28.
Het gevorderde terugroepbevel, de rectificatie en vernietiging (vorderingen VI, VII en VIII) worden toegewezen als hierna te bepalen. Ondanks dat de artikelen 2.23 lid 3 BVIE /13 lid 2 UMVo slechts zien op het verder verhandelen van gewijzigde waren, zal ANS de bij haar in voorraad zijnde gedecodeerde L’Oréal-parfums dienen te vernietigen, nu
aangenomen moet worden dat deze parfums bestemd zijn voor die verhandeling. De stelling van ANS dat deze maatregelen te ver gaan voor een eenmalige schending van de
onthoudingsverklaring miskent dat deze vorderingen gebaseerd zijn op de (voorafgaand aan de onthoudingsverklaring) geconstateerde inbreuken. Haar stelling dat zij niet weet wie haar professionele en particuliere afnemers zijn, heeft ANS op geen enkele manier concreet gemaakt. Daarbij ligt in de rede dat wanneer wordt gezocht op bedrijfsnamen, of afkortingen zoals “V.O.F.” of  “B.V.” of op een KVK-inschrijvingsnummer wel degelijk een
selectie op professionele afnemers kan worden gemaakt.
4.29.
De dwangsommen (vordering IX en deel van vordering XII) zullen mede in het licht van de bezwaren van ANS en gelet op mogelijke executieproblemen, worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum te bepalen.
4.30.
Nu daaraan reeds is voldaan zal vordering X tot betaling van de boete van € 1.000,- wegens schending van de onthoudingsverklaring worden afgewezen.
4.31.
Dat L’Oréal door het inbreukmakend handelen van ANS mogelijk enige schade heeft geleden, is door ANS niet gemotiveerd bestreden. Dat de eenmalig verbeurde boete van € 1.000,- (wegens een enkele inbreuk) de schade als gevolg van alle inbreuken zou dekken, zoals ANS stelt, wordt verworpen nu is geoordeeld dat het aantal inbreuken groter is. De vordering tot het vergoeden van de schade op te maken bij staat zal daarom worden
toegewezen. ANS heeft de vordering tot afdracht van de met de inbreuk genoten winst niet afzonderlijk bestreden, zodat deze zal worden toegewezen. Winstafdracht en schadevergoeding kunnen slechts cumuleren voor zover de schadevergoeding geen betrekking heeft op de door L’Oréal gederfde winst (vordering XIII). Nu L’Oréal de aanvankelijke vorderingen niet heeft gebaseerd op de spellingsfouten op de website www.parfumswebwinkel.nl, althans daar geen grondslag voor heeft gegeven, en na wijziging van eis niet heeft gesteld dat de (ongewijzigde) vordering tot vergoeding van schade ook – mede – ziet op die fouten, zal ANS slechts worden veroordeeld tot vergoeding van de schade van L’Oréal als gevolg van de merkinbreuk.
Onderzoekskosten (vordering XIV) en proceskosten (vordering XV)
4.32.
L’Oréal heeft bij eiswijziging na conclusie van antwoord ervoor gekozen een
separate vordering in te stellen tot vergoeding van de kosten van opsporing van de inbreuk. Nu L’Oréal heeft verzuimd aan te geven wat de grondslag voor die (door ANS betwiste) vordering is, zal die vordering worden afgewezen.
4.33.
Als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij zal ANS worden veroordeeld in de kosten van het geding. L’Oréal vordert ter zake een bedrag van € 15.451,54 (inclusief verschotten) waarvan € 14.755,20 honorarium (€ 7.085,- + € 6.835,- plus 6% kantoorkosten). ANS bestrijdt de hoogte van dit bedrag. Volgens ANS kunnen alleen de kosten
gemaakt na de conclusie van antwoord voor vergoeding in aanmerking komen nu L’Oréal haar grondslag voor de eis daarna drastisch heeft gewijzigd zodat de kosten die vóór dat
moment gemaakt zijn niet (langer) redelijk en evenredig zijn in de zin van artikel 1019h Rv. ANS heeft gesteld dat sprake is van een eenvoudige zaak in de zin van de Indicatietarieven. De rechtbank oordeelt daarover als volgt.
4.34.
L’Oréal heeft niet aangegeven welk deel van haar proceskosten is toe te schrijven aan de IE-grondslagen (merkinbreuk en auteursrechtinbreuk) en welk deel aan de onrechtmatige daad, waarvoor artikel 1019h Rv niet geldt. Afgaand op de dagvaarding schat de rechtbank het deel dat kan worden toegeschreven aan de IE-grondslagen in op 75%, terwijl 25% volgens het liquidatietarief zal worden begroot, waardoor van de gevorderde proceskosten een bedrag van € 11.588,66 (0,75 x € 15.451,54) zou resteren voor het IE-gedeelte van de zaak.
4.35.
Nu ANS bezwaar heeft gemaakt tegen de hoogte van de door L’Oréal opgevoerde kosten, zal de rechtbank de kosten aan de zijde van L’Oréal voor het IE-gedeelte van deze zaak met toepassing van de indicatietarieven voor IE-zaken begroten. Nu de zaak in wezen gaat om gedecodeerde en (daardoor) beschadigde parfums van een aantal L’Oréal-merken is de rechtbank met ANS van oordeel dat de voorliggende zaak (uiteindelijk) eenvoudig is in de zin van de IE-Indicatietarieven. De rechtbank zal het honorarium van het IE-gedeelte derhalve matigen tot een bedrag - conform de IE-Indicatietarieven - van € 8.000,-. Het salaris voor het deel van de proceskosten dat is gebaseerd op onrechtmatige daad wordt begroot op 0,25 x 2 punten à € 452,00 = € 226,00.
4.36.
Een en ander brengt mee dat een bedrag van € 8.000,- + € 226,00 + € 613,00
(griffierecht) en € 83,34 (dagvaardingskosten), oftewel in totaal een bedrag van € 8.922,34, zal worden toegewezen aan proceskosten.
5
De beslissing
De rechtbank
5.1.
beveelt ANS binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de L’Oréal-merken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het verhandelen van gedecodeerde L’Oréal-parfums;
5.2.
beveelt ANS binnen twee (2) maanden na betekening van dit vonnis op eigen kosten aan de advocaat [NAAM]L’Oréal een schriftelijke opgave te doen toekomen (met aangehecht relevante kopieën van facturen, (bank)afschriften en andere documenten) waaruit, voor zo ver mogelijk, het volgende blijkt:
het aantal gedecodeerde L’Oréal-parfums dat ANS van haar toeleveranciers heeft
gekocht en/of geleverd gekregen, dan wel voor derden onder zich heeft (uitgesplitst per merk en per toeleverancier);
het aantal gedecodeerde L’Oréal-parfums dat ANS aan consumenten heeft verkocht en/of geleverd (uitgesplitst per L’Oréal-merk);
het aantal gedecodeerde L’Oréal-parfums dat ANS aan professionele afnemers (niet zijnde consumenten) heeft verkocht en/of geleverd (uitgesplitst per L’Oréal-merk en per handelaar, webwinkel en importeur);
e namen, adressen en alle contactgegevens van de leveranciers en wederverkopers van wie ANS in de afgelopen 36 maanden gedecodeerde L’Oréal-parfums heeft gekocht en/of geleverd gekregen inclusief alle bijbehorende facturen en documenten ten aanzien van deze leveranciers en wederverkopers met betrekking tot de aankoop, betaling en levering van die L’Oréal-parfums in deze periode;
de namen, adressen en alle contactgegevens van de professionele afnemers (niet zijnde consumenten) aan wie ANS gedecodeerde L’Oréal-parfums heeft verkocht en/of heeft geleverd;
de periode waarin ANS gedecodeerde L’Oréal-parfums heeft gekocht, verkocht en
geleverd (gekregen);
het aantal gedecodeerde L’Oréal-parfums die ANS op de datum van deze opgave nog in voorraad heeft;
de in- en verkoopprijs van de gedecodeerde L’Oréal-parfums uitgesplitst per L’Oréal-merk alsmede een gedetailleerde opgave van de door ANS als gevolg van de inbreukmakende handelingen genoten winst, uitgesplitst per L’Oréal-merk;
5.3.
beveelt ANS binnen zeven (7) dagen na betekening van dit vonnis haar professionele afnemers te benaderen en hen te verzoeken de gedecodeerde L’Oréal-parfums terug te sturen aan ANS, onder verzending van kopieën van de relevante correspondentie aan de
advocaat [NAAM]L’Oréal;
5.4.
beveelt ANS om op haar website gekoppeld aan de domeinnaam parfumswebwinkel.nl, centraal bovenaan op de homepage in lettertype Arial, twaalf punts, in zwarte letters op een witte achtergrond, ter grootte van ¼ van de homepage, met als titel “BELANGRIJKE MEDEDELING”, en daaronder uitsluitend de navolgende tekst op te nemen en deze daar drie (3) maanden geplaatst te houden, alsmede deze tekst op de tijdlijn van de Facebookpagina van Parfumswebwinkel te plaatsen en daar één (1) maand bovenaan en direct zichtbaar op de tijdlijn houden:
‘Parfumswebwinkel maakt inbreuk op rechten L’Oréal
Bij vonnis d.d. 12 oktober 2016 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij inbreuk hebben gemaakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van L’Oréal, doordat wij diverse door decodering beschadigde en/of gewijzigde parfumverpakkingen van een aantal merken van L’Oréal hebben verhandeld. De rechtbank Den Haag heeft ons bevolen niet langer parfums van die merken waarvan de verpakking (karton en/of cellofaanomhulsel) door decodering beschadigd en/of gewijzigd is geraakt aan u te verkopen.
Mocht u na 20 september 2015 een parfumproduct van één van de volgende merken: Cacharel, Diesel, Giorgio Armani, Guy Laroche, Lancôme, Ralph Lauren, Viktor & Rolf en Yves Saint Laurent, bij ons hebben gekocht dan verzoeken wij u
direct
de binnenkant en buitenkant van de verpakking nauwkeurig na te kijken. Indien de originele streepjescodes aan de binnen- of buitenzijde van de verpakking zijn weggesneden dan zal er sprake zijn van een beschadigd product. U kunt dit parfum met verpakking en aankoopbewijs aan ons retourneren. Wij vergoeden vanzelfsprekend het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten.
Onze excuses voor het eventuele ongemak.
De directie.’
5.5.
beveelt ANS de gedecodeerde L’Oréal-parfums die zij nog op voorraad heeft, alsmede die zij heeft ontvangen als gevolg van de
recall
zoals bedoeld onder 5.3. en 5.4. hierboven, binnen 30 dagen en daarna nogmaals binnen drie (3) maanden na betekening van dit vonnis onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te laten vernietigen en van beide vernietigingen een proces-verbaal van constatering (met foto’s) te laten opstellen dat binnen drie (3) dagen aan de advocaten van L’Oréal zal worden gestuurd;
5.6.
veroordeelt ANS tot het betalen van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van     € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per overtreding van enig hiervoor gegeven bevel, waarbij de verkoop van één gedecodeerd L’Oréal-parfum heeft te gelden als één overtreding, alsmede € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat deze overtreding voortduurt, met een algeheel maximum van € 50.000,-;
5.7.
beveelt ANS binnen zeven (7) dagen na betekening van dit vonnis alle spellingsfouten ten aanzien van de namen en beschrijvingen van de L’Oréal-parfums op haar website www.parfumswebwinkel.nl te verwijderen en verwijderd te houden, op straffe van een dwangsom van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per twee taalfouten alsmede, nadat L'Oréal ANS daar per e-mail (info@parfumswebwinkel.nl) op heeft gewezen, € 250,- (zegge: tweehonderdenvijftig euro) voor iedere dag dat één taalfout op de website zichtbaar blijft, te rekenen vanaf 48 uur na het sturen van de e-mail, met een algeheel maximum van € 25.000,-;
5.8.
veroordeelt ANS aan L’Oréal de schade te vergoeden die zij geleden heeft en nog zal lijden als gevolg van de merkinbreuk door ANS, op te maken bij staat en te betalen overeenkomstig de wet, verhoogd met wettelijke rente vanaf de dag van betekening van de dagvaarding tot de dag van volledige betaling en/of, naar keuze van L’Oréal, afdracht van de winst die ANS gemaakt heeft als gevolg van de betreffende handelingen, eveneens verhoogd met wettelijke rente vanaf de dag van betekening van de dagvaarding tot aan de dag van volledige betaling;
5.9.
veroordeelt ANS tot vergoeding van de proceskosten, aan de zijde van L’Oréal tot op heden begroot op € 8.922,34;
5.10.
verklaart de voorgaande bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
5.11.
wijst af het anders of meer gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2016.
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De inhoudelijke beoordeling van de gestelde inbreuk op de merken, die per datum dagvaarding nog Gemeenschapsmerken heetten en inmiddels Uniemerken heten, vindt
ex nunc
plaats op basis van de gewijzigde verordening.
Zie onder meer HvJ 11 november 1997, zaak C-349/95, NJ 1999, 216 (Loendersloot) en Hof Amsterdam 14 oktober 2004, NJ 2005, 122.