ECLI:NL:RBDHA:2016:10895
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/516462 / KG ZA 16-988
Vonnis in kort geding van 9 september 2016
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
A BOOTH B.V.
,
gevestigd te Zaanstad,
eiseres,
advocaat [NAAM]. D.F. de Lange te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HESTEX SYSTEMS B.V.
,
gevestigd te Apeldoorn,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. P.L. Reeskamp te Amsterdam.
Partijen zullen hierna A Booth en Hestex genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 16 augustus 2016, met producties 1 tot en met 22 en de nadien ingekomen producties 23 tot en met 25 alsmede een (aanvullend) proceskostenoverzicht;
de op 23 augustus 2016 ingekomen akte van Hestex, met producties 1 tot en met 11, aangevuld bij e-mail van diezelfde dag en de nadien ingekomen productie 12;
de op 25 augustus 2016 ingekomen e-mail van A Booth met daarin de tussen partijen gemaakte proceskostenafspraak;
de mondelinge behandeling van 26 augustus 2016;
de pleitnota van A Booth en Hestex.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Partijen exploiteren ieder een onderneming die zich bezig houdt met transporteren en bouwen van stands op (vak)beurzen in onder meer Nederland en Duitsland. Bij dit werk wordt gebruik gemaakt van transportcontainers waarin de onderdelen (panelen met profielen) van dergelijke stands worden opgeslagen en vervoerd.
2.2.
Hestex is houdster van meerdere intellectuele eigendomsrechten, onder meer octrooirechten, Gemeenschapsmodelrechten en Gebrauchsmusters (gebruiksmodellen). Zo is zij onder meer houdster van het Europese octrooi EP 2 415 681 B1 (hierna ook: EP 681 of het octrooi). EP 681 is getiteld: ‘Lager- und Transportvorrichtung’. Het octrooi is verleend op 2 oktober 2013 op een aanvrage daartoe van 2 maart 2011, onder inroeping van prioriteit van 6 augustus 2010 op basis van het Duitse Gebrauchsmuster DE 202010011126 U (hierna: DE 126 of het Gebrauchsmuster).
2.3.
EP 681 heeft negen conclusies, waarvan alleen conclusie 1 onafhankelijk is. Conclusie 1 van EP 681 luidt in de oorspronkelijke Duitse taal als volgt:
In de onbetwiste Nederlandse vertaling luidt deze conclusie als volgt:
“
Opslag- en transportinrichting (21) voor wandelementen(7) omvattende een basiselement (22), een dakelement (23) en ten minste vier tussen basis-en dakelement gepositioneerde stijlelementen, waarbij ten minste één van de basis- of dakelementen gleuven (29) voor het inschuiven van wandbouwelementen (7) omvat, met het kenmerk, dat de gleuven (29) aan één zijde een V-vormige toevoerdelta omvatten, waarbij de toevoerdelta’s van twee naast elkaar gelegen gleuven (29) aan tegenover elkaar liggende zijden zijn gevormd.
”
2.4.
DE 126 is eveneens getiteld ‘Lager- und Transportvorrichtung’. Het Gebrauchsmuster is op 5 januari 2011 openbaar gemaakt en gebaseerd op een aanvrage van 6 augustus 2010. Conclusie 1 van DE 126 luidt in de oorspronkelijke versie als volgt:
2.5.
Deze conclusie komt overeen met conclusie 1 van de aanvrage die geleid heeft tot EP 681. Tijdens de verleningsprocedure van EP 681 heeft Hestex naar aanleiding van nieuwheidsbezwaren van de examiner conclusie 1 beperkt tot een inrichting met als kenmerk dat de gleuven aan één zijde een V-vormige toevoerdelta omvatten, waarbij de toevoerdelta’s van twee naast elkaar gelegen gleuven aan tegenover elkaar liggende zijden zijn gevormd.
2.6.
Tot het assortiment van A Booth behoren twee transportcontainers, door partijen aangeduid als Product 1 en Product 2.
2.7.
Bij brief van 10 december 2013 heeft Hestex A Booth meegedeeld dat haar transportcontainers inbreuk maken op EP 681, een tweetal Gemeenschapsmodellen en een tweetal Gebrauchsmusters. In deze brief verzoekt Hestex A Booth terzake een onthoudingsverklaring te ondertekenen. In deze sommatiebrief wordt geen melding gemaakt van DE 126.
2.8.
Naar aanleiding van voormelde sommatie en de nadien gevoerde correspondentie heeft A Booth in december 2014 bij deze rechtbank een VRO
-procedure aanhangig gemaakt tegen Hestex en daarin met betrekking tot Product 1 en 2 een verklaring van niet-inbreuk gevorderd ter zake van EP 681.
2.9.
Op 28 juni 2016 hebben partijen ter beëindiging van deze procedure een vaststellingsovereenkomst gesloten op grond waarvan partijen de zaak na betaling van € 70.000,- door Hestex aan A Booth hebben doorgehaald. In de vaststellingsovereenkomst is in de considerans onder B en C en in de artikelen 3.2, 4.1 en 4.2 – voor zover hier relevant – het volgende opgenomen:
“(…)
B)           A-Booth and Hestex are involved in litigation regarding the Patent (case 	number 2015/425), hereinafter the "Proceedings". In these Proceedings, 	A-Booth requested a declaratory judgement from the court that two of its 	transportation and storage systems (referred to in these Proceedings as  	Container/Product 1 and Container/Product 2) do not fall within the 	scope of protection of the Patent in the designated countries. This dispute 	is hereinafter referred to as the "Dispute".
C)           A-Booth and Hestex now wish to amicably settle the Dispute and 	terminate the Proceedings and settle all claims arising from or in 	connection with the Dispute and the Proceedings per the terms and 	conditions laid down in this settlement agreement (…)
(…)
3.2
Hestex will also not enforce the Patent and/or pursue any other related 	claims based on the Patent against A-Booth and its customers anywhere 	in Europe regarding Container/Product 2 regardless of whether it was 	produced before, on or after January 1, 2015.
(…)
4.1.
Subject to the provisions of this Agreement, A-Booth hereby grants 	Hestex full and final discharge ("finale kwijting") with regard to all 	claims resulting from or related to the Dispute and the Proceedings and 	conversely Hestex hereby grants A-Booth full and final discharge ("finale 	kwijting") with regard to all claims resulting from or related to the 	Dispute and the Proceedings.
4.2
For the avoidance of doubt: this Agreement does not affect Hestex' right 	to enforce any other of its intellectual property rights against 	Container/Product 1 and/or Container/Product 2.
”
2.10.
Bij brief van 4 juli 2016 heeft de (Duitse) advocaat [NAAM]A Booth meegedeeld dat zij tijdens de op 26 april 2016 in Düsseldorf (Duitsland) gehouden vakbeurs (Böhler-Werken) inbreuk heeft gemaakt op DE 126 zoals verleend of althans beperkt conform EP 681. In deze brief heeft de advocaat A Booth gesommeerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen.
2.11.
Bij brief van 29 juli 2016 heeft de advocaat [NAAM]A Booth gereageerd op voormelde sommatie. In deze brief verzoekt de advocaat [NAAM]te bevestigen:
Hestex zal geen (rechts)maatregelen tegen A Booth treffen op grond van DE 126 zoals verleend;
Hestex zal geen (rechts)maatregelen tegen A Booth treffen op grond van DE 126 voor zover DE 126 overeenkomt met EP 681. (…)
2.12.
Bij e-mail van 17 augustus 2016 heeft de advocaat [NAAM]– voor zover hier van belang – het volgende geschreven aan de advocaat [NAAM]A Booth:
“
Hestex is bereid haar toezegging om in Duitsland geen ex parte verbod te vragen op basis van DE 126 te doen onder aanvaarding van een (redelijk) boetebeding.
”
2.13.
Bij brief van 22 augustus 2016 heeft (de Duitse octrooigemachtigde van) Hestex aan het Deutsche
Patent- und Markeamt (DPMA) meegedeeld dat zij (onder meer) conclusie 1 van DE 126 beperkt. De beperkte conclusie luidt in de weergave van de advocaat [NAAM](waarbij de gewijzigde elementen in rood zijn aangegeven, rechts ontbreekt het woordje “one” na “at least”, vzr) in vergelijking met EP 681 als volgt:
2.14.
Twee dagen voor de zitting in dit kort geding heeft Hestex in Duitsland ter zake van DE 126 een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen A Booth.
3
Het geschil
3.1.
Na wijziging van eis vordert A Booth – samengevat –
primair
:	Hestex te verbieden om ten aanzien van de in de dagvaarding omschreven producten ‘Product 1’ en Product 2’ enige actie (handhavingsmaatregelen) te ondernemen op basis van EP 681 en/of DE 126 en/of daaraan gerelateerde rechten en/of op basis van een daaraan gerelateerde grondslag tegen A Booth of haar afnemers;
subsidiair
:  Hestex te verbieden DE 126 in te roepen, dan wel daarop gebaseerde vorderingen in te stellen tegen A Booth en/of haar klanten, ten aanzien van het in het lichaam van de dagvaarding omschreven product “Product 2”, anders dan in een bodemprocedure tegen alleen A Booth, en (de voorzieningenrechter begrijpt: haar te gebieden) zich te onthouden van elke andere vorm van handhaving binnen of buiten rechte tegen zowel A Booth als haar klanten;
primair en subsidiair
op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Hestex in de proceskosten overeenkomstig 1019h Rv.
3.2.
Aan deze vordering legt A Booth het volgende ten grondslag.
Het inroepen van DE 126 is in strijd met de vaststellingsovereenkomst, in het bijzonder met de bepalingen 4.1 en 3.2. Partijen beoogden met de vaststellingsovereenkomst al hun geschillen te beëindigen. De sommatie op basis van DE 126 is gerelateerd aan de VRO-procedure, aangezien het dezelfde materie betreft (EP 681 en de toenmalige versie van DE 126 zijn indentiek in beschrijving en tekeningen), het ziet op hetzelfde territoir (Duitsland) en het gaat om hezelfde product van A Booth (Product 2).
Subsidiair geldt dat Hestex A Booth had behoren te informeren over de kennelijk tijdens de onderhandelingen door haar voorbereide handhavingsmaatregelen. Hestex heeft DE 126 bij geen enkele gelegenheid aan de orde gesteld.
Hestex handelt voorts onrechtmatig omdat zij tegen beter weten in een onjuiste sommatie – namelijk op basis van de ongewijzigde versie van DE 126 – heeft gestuurd. Uit de wijziging van conclusie 1 van DE 126 volgt dat zij de nietigheid van DE 126 in ongewijzigde vorm erkent. Nu voorts Hestex niet in reconventie een inbreukverbod heeft gevorderd, moet het ervoor gehouden worden dat zij ook twijfels heeft over de geldigheid van DE 126 in gewijzigde vorm. Het Gebrauchsmuster, een niet-vooronderzocht recht, is ook in gewijzigde vorm ongeldig. Dit volgt uit de tijdens de verleningsprocedure van EP 681 door de examiner naar voren gebrachte documenten D1 tot en met D6. Dit wordt voorts bevestigd door de legal opinion van de Duitse advocaat [NAAM].
A Booth heeft er belang bij dat zij en haar klanten, zeker tijdens vakbeurzen, blijven gevrijwaard van onrechtmatige uitvoeringsmaatregelen van Hestex. Aangezien Hestex, tegen beter weten in en zelfs enkele dagen na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, haar in 2013 aangevangen informele handhaving heeft voortgezet, heeft A Booth een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen.
3.3.
Hestex voert de volgende verweren.
Nu Hestex heeft toegezegd om, op straffe van een boete, op basis van DE 126 geen ex parte maatregelen tegen A Booth te treffen in Duitsland, heeft A Booth geen spoedeisend belang (meer) bij toewijzing van haar vorderingen.
Overigens geldt dat DE 126 niet onder de vaststellingsovereenkomst valt. Mede gelet op het voorbehoud in 4.2 is die overeenkomst immers beperkt tot EP 681. A Booth is niet ingegaan op het aanbod van Hestex om een bredere schikking te treffen. DE 126 is, zeker na de wijziging van 22 augustus 2016, een ander recht dan EP 681. DE 126 is en was steeds kenbaar voor A Booth via de openbare registers en als prioriteitsdocument van EP 681. Over het voorbehoud van 4.2 is door partijen onderhandeld. Het lag op de weg van (de advocaat [NAAM]) A Booth om zich zo nodig te vergewissen van de strekking van het in 4.2 vervatte voorbehoud.
Verder geldt dat de Nederlandse rechter zoals ook overwogen in de zaak I4F/Unilin
niet bevoegd is om de door A Booth gevorderde
anti suit injunction
op te leggen. Het kan Hestex niet worden verboden de zaak omtrent het Gebrauchsmuster aan de Duitse rechter voor te leggen.
De (onverplicht) gewijzigde versie van DE 126 is geldig. De door A Booth aangehaalde referentiedocumenten D1 tot en met D6 staan daar niet aan in de weg. Achteraf bezien was er ook geen noodzaak om EP 681 te beperken tot de V-vormige toevoerdelta’s. Een en ander volgt ook uit de legal opinion van Julia Vogtmeier.
Hoe dan ook is er geen sprake van dat Hestex tegen beter weten in wappert met haar Gebrauchsmuster. Het kan haar niet worden verboden dat zij rechtmatig wappert, ook niet met betrekking tot klanten van A Booth.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
Tussen partijen is in geschil of het Hestex moet worden verboden om DE 126, EP 681 en/of daaraan gerelateerde rechten in te roepen of om op basis van die rechten vorderingen in te stellen tegen A Booth en/of haar klanten ten aanzien van Product 1 en/of Product 2.
4.2.
Nu niet is gesteld of gebleken dat Hestex na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst nog een beroep heeft gedaan of dreigt te doen op EP 681, dient dat deel van de (primaire) vordering bij gebrek aan belang te worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de niet nader concreet gemaakte aan EP 681 en/of DE 126 “gerelateerde rechten”. De beoordeling in dit kort geding is derhalve beperkt tot DE 126. Voorts dient met de voorzieningenrechter in de hiervoor genoemde zaak I4F/Unilin onder verwijzing naar HvJEG 27 april 2004, C-159/02, Turner - Grovit, ECLI:EU:C:2004:228, r.o. 27, 29 en 31) voorop te worden gesteld dat het de Nederlandse rechter niet vrijstaat om een partij te verbieden een andere EU rechter, in dit geval de Duitse, te adiëren, ook niet waar het gaat om een ex parte verzoek. In zoverre dient het gevraagde verbod dan ook te worden afgewezen. Zodoende resteert ter beoordeling of het Hestex kan worden verboden om DE 126 buiten rechte te handhaven (de voorzieningenrechter begrijpt: “wapperen”) jegens A Booth of haar afnemers. Partijen hebben niet stilgestaan bij de vraag welk recht van toepassing is op dit geschil, Duits of Nederlands recht. Op de uitleg van de vaststellingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing (artikel 6.1). De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat voor zover Duits recht voor het overige van toepassing zou zijn, dit niet tot een ander resultaat leidt, althans zo is door partijen niet bepleit.
4.3.
De voorzieningenrechter acht handhaving buiten rechte jegens de afnemers/klanten van A Booth in de bijzondere omstandigheden van dit geval inderdaad onzorgvuldig en derhalve onrechtmatig jegens A Booth. Deze bijzondere omstandigheden zijn als volgt.
De vaststellingsovereenkomst
4.4.
De vaststellingsovereenkomst (deels weergegeven in 2.9) is gesloten ter beëindiging van de procedure omtrent de gevorderde verklaring van niet-inbreuk op EP 681 met betrekking tot Product 1 en Product 2. Tegenover het standpunt van A Booth dat uit artikel 4.1 en 3.2 en de considerans onder C moet worden afgeleid dat alle aan EP 681 gerelateerde rechten – waaronder volgens A Booth in ieder geval  DE 126 – onder het bereik van deze vaststellingsovereenkomst vallen, heeft Hestex aangevoerd dat de reikwijdte op grond van 4.2 juist expliciet beperkt is tot EP 681. Volgens Hestex hadden partijen met “alle gerelateerde rechten” het oog op andere vorderingen op basis van EP 681, zoals indirecte inbreuk of het faciliteren van inbreuk.
4.5.
Bij de beoordeling van welke uitleg aan de betreffende bepalingen moet worden toegekend, meer in het bijzonder aan de passages “all related claims” en het voorbehoud in 4.2 komt het aan op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs daaraan mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat beide partijen deskundige bijstand genoten, maar anders dan Hestex heeft betoogd leidt dat niet enkel tot een taalkundige uitleg, waarbij 4.2 in de visie van Hestex zou prevaleren boven de overige bepalingen.
4.6.
Duidelijk is dat de zin die partijen mochten toekennen aan deze regeling de beëindiging was van hun (langlopende) conflict met betrekking tot EP 681. Met deze regeling hebben partijen vastgelegd dat Product 1 en 2 van A Booth geen inbreuk maken op EP 681. Het ligt dan ook bepaald niet voor de hand dat Hestex zo snel na het treffen van deze regeling A Booth met betrekking tot diezelfde producten een sommatie stuurt op basis van DE 126, een recht (het prioriteitsdocument) dat – zeker voor de wijziging – grote gelijkenissen vertoont met EP 681. Naar voorlopig oordeel is dan ook bepaald niet uitgesloten dat vorderingen op basis van DE 126 moeten worden opgevat als “
all claims resulting from or related to the Dispute and the Proceedings
”, zoals vermeld in artikel 4.1 van de vaststellingsovereenkomst, of althans dat Hestex er redelijkerwijs niet van uit mocht gaan dat A Booth zou denken dat een vordering gebaseerd op DE 126 buiten de vaststelling zou vallen. Daar staat tegenover dat DE 126 nu juist niet in de vaststellingsovereenkomst is genoemd en dat het Gebrauchsmuster ook geen onderwerp van geschil was in de VRO-procedure. Desgevraagd heeft A Booth ter zitting verklaard dat zij bij het door Hestex gemaakte voorbehoud in 4.2 het oog had op andere intellectuele eigendomsrechten (zoals genoemd in de sommatiebrief uit 2013, r.o. 2.7) van Hestex en dat zij meende dat over die rechten geen geschillen konden ontstaan.
4.7.
Voor de vaststelling van de uitleg die aan de passages “all related claims” en het voorbehoud in 4.2 moet worden toegekend zou in een eventuele bodemprocedure mogelijk bewijslevering dienen plaats te vinden, bijvoorbeeld door middel van het horen van getuigen, onder ander over het door A Booth gestelde ontkennende antwoord van mr. [NAAM]. De Lange bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst gestelde vraag dat A Booth “natuurlijk niet de week erop met een nieuwe procedure geconfronteerd wil worden”. Of dat er tijdens de onderhandelingen zou zijn gezegd dat er “nog een probleem in Duitsland is”. Het vereiste onderzoek gaat daarmee het beperkte kader van dit kort geding te buiten. Het is al met al bepaald onzeker of Hestex het gelijk aan haar zijde heeft ter zake de uitleg van de vaststellingsovereenkomst.
4.8.
Zelfs echter indien zou moeten worden geconcludeerd dat DE 126 niet (rechtstreeks) onder het bereik van de vaststellingsovereenkomst valt, is het voorshands onzorgvuldig en in strijd met de postcontractuele goede trouw dat Hestex in de gegeven omstandigheden buitengerechtelijke actie onderneemt op basis van DE 126 jegens afnemers van A Booth. Gelet op het korte tijdsverloop van enkele dagen tussen het sluiten van de vaststellingsovereenkomst en de sommatie van 4 juli 2016, kan het niet anders dan dat Hestex al bij het sluiten van de overeenkomst voornemens is geweest een beroep te doen op DE 126. Dit volgt ook uit het feit dat de sommatie betrekking heeft op een beurs die voorafgaand aan het sluiten van de vaststellingsovereenkomst heeft plaatsgevonden. Dat mr. [NAAM]sluiten van de overeenkomst niet aan DE 126 te hebben gedacht, maakt dit niet anders. Ten eerste dient, zoals mr. [NAAM], wetenschap van zijn cliënt aan hem toegeschreven te worden, althans treedt hij als gemachtigde op voor zijn cliënt en is die cliënt (met al diens wetenschap) de wederpartij. Ten tweede schetst dit eens te meer dat het verwijt dat A Booth wordt gemaakt, namelijk dat zij door octrooirechtelijke specialisten werd bijgestaan, DE 126 het prioriteitsdocument van EP 681 is en zij derhalve aan dat Gebrauchsmuster had moeten denken of daarop had moeten doorvragen, geen doel dient te treffen.
4.9.
Het is bovendien aannemelijk dat indien A Booth DE 126 (en mogelijk de aankomende sommatie) voor ogen had gehad, zij de vaststellingsovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten. Dit moet ook Hestex duidelijk zijn geweest, indachtig dat de vaststellingsovereenkomst nadrukkelijk tevens zag op Duitsland. Voor dat land zou de vaststellingsovereenkomst in wezen zinledig zijn, of althans zou A Booth van de regen in de drup verzeild zijn geraakt.
4.10.
Naar voorlopig oordeel had Hestex A Booth in de gegeven omstandigheden tijdens de onderhandelingen behoren te informeren over (haar voorgenomen sommatie op basis van) DE 126 en dat zij de bedoeling had de discussie over geldigheid van en inbreuk op dat Gebrauchsmuster buiten het bereik van de vaststellingsovereenkomst te houden.
Geldigheid DE 126
4.11.
Hierbij komt dat naar voorlopig oordeel aan gerede twijfel onderhevig is of DE 126 geldig zal worden geacht. A Booth heeft zich met verwijzing naar de verleningsprocedure van EP 681 en de daar aangehaalde prior art op het standpunt gesteld dat de originele en de gewijzigde versie van het (niet-vooronderzochte) Gebrauchsmuster op dezelfde voet als EP 681 zoals oorspronkelijk aangevraagd ongeldig moet worden geacht.
4.12.
De voorzieningenrechter stelt voorop dat gelet op het late tijdstip waarop Hestex haar Gebrauchsmuster heeft gewijzigd, namelijk na sommatie, na het uitbrengen van de dagvaarding in kort geding en slechts enkele dagen voor de zitting, het debat over de geldigheid door toedoen van Hestex niet behoorlijk gevoerd kon worden.
4.13.
Ondanks dit nogal summiere debat, kan naar voorlopig oordeel geredelijk  betwijfeld worden of DE 126, zoals gewijzigd, in een daartoe strekkende bodemprocedure geldig zal worden geacht. Hiervoor gelden in hoofdzaak drie redenen. In de eerste plaats is het Gebrauchsmuster een niet vooronderzocht recht. In de tweede plaats is het op DE 126 gebaseerde octrooi tijdens de verlening in aanzienlijke mate beperkt. Dit betekent dat de geldigheid van DE 126 vermoedelijk in belangrijke mate zal afhangen van de vraag of de laatstelijk toegevoegde wijziging, waarbij conclusie 1 is beperkt tot groeven waarbij de panelen afwisselend van de twee tegenovergelegen zijden kunnen worden ingeladen, nieuw en inventief is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dit – gelet met name op D1 (US 4,445,616 van 1 mei 1984) en D4 (DE 2243949 van 24 januari 1974) – niet het geval. Voorshands oordelend wijst A Booth er terecht op dat de gewijzigde conclusie thans zo is geformuleerd dat het kenmerk dat de panelen van beide kanten alternerend kunnen worden ingeschoven ziet op de gleuven (en niet op de inrichting als geheel). Om aan dat kenmerk te voldoen lijken gleuven die aan beide zijden open zijn voldoende, hetgeen het geval is bij D1 (links) en D4 (rechts):
[Noot: Om technische redenen is het niet mogelijk de figuren naast elkaar af te beelden zoals in het oorspronkelijke vonnis. De figuur van D1  (links) staat thans boven en die van D4 (rechts) beneden.]
Ten derde dient bij deze stand van zaken te worden aangenomen dat het op de weg van Hestex lag om de geldigheid van het gewijzigde DE 126 deugdelijk te onderbouwen. Dit heeft zij evenwel nagelaten.
4.14.
Het (onvoldoende onderbouwde) pleidooi van Hestex dat er wel degelijk sprake is van een geldig recht waarop inbreuk wordt gepleegd, verliest verder aan kracht nu zij – waar A Booth op wijst – heeft nagelaten een tegenvordering tot verbod van inbreuk in te stellen. Hestex heeft (terecht) niet gesteld dat de voorzieningenrechter daartoe niet bevoegd zou zijn geweest. Zij heeft zodoende een uitgelezen kans laten liggen om haar stellingen, indien al juist, bevestigd te zien. Zo ontstaat minst genomen de indruk dat Hestex aantijgingen doet die zij graag “boven de markt laat hangen”, zoals A Booth stelt. Die gedachte krijgt verdere voeding doordat de sommatie van juli 2016 nog zag op het oorspronkelijk verleende Gebrauchsmuster (waarvan de gemachtigde van Hestex echter reeds aangaf dat het “likely lacks novelty”, productie 7, p. 10) respectievelijk op het Gebrauchsmuster beperkt volgens EP 681 (waarvan Hestex in deze procedure niet heeft gesteld dat A Booth daarop inbreuk maakt, hetgeen gelet op de vaststellingsovereenkomst ook niet voor de hand lag).
Slotsom
4.15.
Op grond van het voorgaande zal het Hestex worden verboden DE 126 buiten rechte in te roepen tegen de klanten van A Booth ten aanzien van Product 2. Bij dit verbod bestaat spoedeisend belang aangezien Hestex nadrukkelijk niet heeft willen toezeggen de klanten van A Booth met rust te laten. Buitengerechtelijke handhaving jegens A Booth zelf komt echter niet onzorgvuldig voor nu A Booth in staat geacht moet worden deze sommaties na lezing van dit vonnis op waarde te schatten. Het verbod verliest haar werking indien een bevoegde rechter in een inter partes procedure in eerste aanleg DE 126 geldig heeft geoordeeld en tevens in een daartoe strekkende procedure is bevonden dat het Hestex vrijstaat om op DE 126 een beroep te doen jegens A Booth of haar afnemers.
4.16.
Oplegging van een dwangsom is passend en geboden. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.
4.17.
Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zal de voorzieningenrechter bepalen dat ieder van partijen de eigen proceskosten draagt. Bij dit oordeel heeft de voorzieningenrechter in aanmerking genomen dat Hestex reeds voor het kort geding heeft aangeboden om onder aanvaarding van een boetebeding toe te zeggen geen ex parte verbod (waaronder volgens de toelichting van Hestex mede mag worden begrepen beslagen en andere ex parte maatregelen) te vragen in Duitsland, maar dat zij heeft geweigerd toe te zeggen de klanten van A Booth met rust te laten.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1.
gebiedt Hestex zich te onthouden van elke vorm van handhaving van DE 126 buiten rechte tegen klanten van A Booth, zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere keer dat of (zulks ter keuze van A Booth) van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan waarop Hestex dit verbod niet naleeft, met een maximum van € 1.000.000,-;
5.2.
bepaalt dat voormelde veroordeling haar werking verliest nadat (i) de bevoegde rechter in eerste aanleg DE 126 geldig heeft geoordeeld alsmede (ii) de bevoegde rechter in eerste aanleg heeft geoordeeld dat het Hestex vrijstaat DE 126 jegens A Booth of haar afnemers in te roepen;
5.3.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.4.
bepaalt dat ieder van partijen de eigen proceskosten draagt;
5.5.
wijst af het meer of anders gevorderde;
5.6.
bepaalt voor zover nodig de termijn als bedoeld in 1019i Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering op zes maanden na heden.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 9 september 2016.
Versneld Regime Octrooizaken
Vz rb Den Haag 27 november 2015, ECLI:NL:RBDHA:ECLI:NL:RBDHA:2015:13595.