ECLI:NL:RBDHA:2016:5860
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/495014 / HA ZA 15-976
Vonnis van 1 juni 2016
in de zaak van
1. de rechtspersoon naar vreemd recht
CHANEL S.A.S.
,
gevestigd te Neuilly-sur-Seine, Frankrijk,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
COTY GERMANY GMBH
,
gevestigd te Mainz, Duitsland,
eiseressen,
advocaat [NAAM]. J.P. Heering te Den Haag,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BARGELLO DEN BOSCH B.V.
,
gevestigd te 's-Hertogenbosch,
gedaagde,
niet verschenen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BARGELLO NIJMEGEN B.V.
,
gevestigd te Nijmegen,
gedaagde,
niet verschenen,
3. de vennootschap onder firma
BARGELLO PARFUMERIE V.O.F.
,
kantoorhoudende te Eindhoven,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. A.A. Leroux te Eindhoven,
4.
[gedaagde sub 4]
,
wonende te [woonplaats 1] ,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. A.A. Leroux te Eindhoven,
5.
[gedaagde sub 5]
,
wonende te [woonplaats 1] ,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. A.A. Leroux te Eindhoven,
6.
[gedaagde sub 6]
,
h.o.d.n. [Handelsnaam gedaagde 6]
,
wonende te [woonplaats 1] ,
gedaagde,
niet verschenen,
7
.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BARGELLO GROOTHANDEL B.V.
,
gevestigd te Eindhoven,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. A.A. Leroux te Eindhoven,
8
.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BARGELLO DETAILHANDEL B.V.
,
gevestigd te Eindhoven,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. A.A. Leroux te Eindhoven,
9. de vennootschap onder firma
BARGELLO BREDA V.O.F.
,
kantoorhoudende te Tilburg,
gedaagde,
niet verschenen,
10.
[gedaagde sub 10]
,
wonende te [woonplaats 2] ,
gedaagde,
niet verschenen,
11.
[gedaagde sub 11]
,
wonende te [woonplaats 2] ,
gedaagde,
niet verschenen,
12.
[gedaagde sub 12]
,
h.o.d.n. [handelsnaam gedaagde sub 12]
wonende te [woonplaats 3] ,
gedaagde,
niet verschenen.
Eiseressen zullen hierna (in vrouwelijk enkelvoud) gezamenlijk Chanel c.s. genoemd worden en afzonderlijk Chanel en Coty. De (verschenen) gedaagden zullen hierna (in vrouwelijk enkelvoud) gezamenlijk Bargello c.s. genoemd worden. Voor Chanel c.s. is de zaak behandeld door mr. [NAAM]. R.M.I. van der Straaten en mr. D. Verdoold, advocaten te ‘s- Hertogenbosch, en voor de verschenen gedaagden (sub 3, 4, 5, 7 en 8) door de advocaat [NAAM].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 2 juni 2015 met producties 1 tot en met 32, waaronder een proceskostenspecificatie op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv);
de conclusie van antwoord van 7 oktober 2015 met producties 1 tot en met 9;
het tussenvonnis van 28 oktober 2015 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
de op 24 februari 2016 ingekomen akte overlegging producties zijdens Chanel c.s. met producties 33 tot en met 36;
de op 8 maart 2016 ingekomen akte overlegging producties zijdens Chanel c.s. met aanvullend proceskostenoverzicht (productie 37);
het proces-verbaal van comparitie van 9 maart 2016.
1.2.
Gedaagden sub 1, 2, 6 en 9 tot en met 12 zijn niet verschenen. Tegen hen is verstek verleend.
1.3.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Chanel is houdster van de volgende woordmerken in de vorm van internationale merkinschrijvingen met werking in de Benelux, ingeschreven voor onder meer parfums (klasse 3), hierna de Chanel-merken:
CHANEL 			(inschrijvingsnummer 318753);
COCO			(inschrijvingsnummer 175733);
No 5 			(inschrijvingsnummer 313314);
CHANCE 			(inschrijvingsnummer 737653);
ALLURE 			(inschrijvingsnummer 519288);
EGOÏSTE 			(inschrijvingsnummer 502260A);
EGOÏSTE PLATINUM 	(inschrijvingsnummer 609048);
BLEU DE CHANEL 		(inschrijvingsnummer 1030534).
2.2.
Coty is licentieneemster onder de volgende Uniemerken dan wel internationale inschrijvingen met werking in de EU althans de Benelux, ingeschreven voor onder meer parfums (klasse 3), hierna de Coty-merken:
DAVIDOFF 		(woordmerk; inschrijvingsnummer 467510 - Benelux);
CALVIN KLEIN 		(Uniebeeldmerk; inschrijvingsnummer 000079707);
CHLOÉ 			(Uniewoordmerk; inschrijvingsnummer 003683661);
CK 				(Uniebeeldmerk; inschrijvingsnummer 000117465);
- LOVE CHLOÉ 		(Uniebeeldmerk; inschrijvingsnummer 009021726);
- COOL WATER 		(woordmerk; inschrijvingsnummer 761286 - Benelux);
(Uniebeeldmerk; inschrijvingsnummer 001524545)
GAME 			(woordmerk; inschrijvingsnummer 866179 - EU);
DAVIDOFF ADVENTURE 	(woordmerk; inschrijvingsnummer 942330 - EU);
CK ONE SHOCK 		(woordmerk; inschrijvingsnummer 1102290 - EU);
EUPHORIA 		(Uniewoordmerk; inschrijvingsnummer 1729821);
ECHO 			(Uniewoordmerk; inschrijvingsnummer 003481389);
ESCAPE 			(Uniewoordmerk; inschrijvingsnummer 000075887);
ETERNITY 			(Uniewoordmerk; inschrijvingsnummer 000075945);
IN2U			(woordmerk; inschrijvingsnummer 919877 - EU).
2.3.
Coty is door de respectievelijke houders van voornoemde merken gemachtigd deze merken te handhaven, onder meer door het in rechte vorderen van een verbod en schadevergoeding.
2.4.
Gedaagde sub 3 exploiteert in Eindhoven een winkel waar parfums worden aangeboden. Gedaagden sub 4 en 5 zijn vennoten van gedaagde sub 3. Gedaagden sub 7 en sub 8 houden zich bezig met het importeren en distribueren van parfums onder het merk Bargello. Gedaagden sub 1, 2, 6, 9, 10, 11 en 12 zijn (vennoten van) franchisenemers van de Bargello-formule.
2.5.
In juli 2013 heeft Chanel c.s. geconstateerd dat in de winkels van Bargello c.s. op de toonbanken geplastificeerde vergelijkingslijsten (“Parfum Catalogus”) aanwezig waren met de (onder)titels “Femme” en “Homme”, zoals hieronder afgebeeld, die voor klanten te raadplegen waren.
2.6.
Op voornoemde lijsten worden de volgende koppelingen met de parfum(nummers) van Bargello c.s. gemaakt:
134 	CHANCE 			CHANEL
135 	NO 5 				CHANEL
183 	COCOMAD. 			CHANEL
700 	ALLURE HOMME 		CHANEL
701 	EGOISTE PLATINUM 		CHANEL
711 	BLEU DE CHANEL 		CHANEL
712 	ALLURE HOMME SPORT 	CHANEL
124 	CK BEAUTY 			CALVIN KLEIN
141 	LOVE CHLOE 			CHLOE
147 	IN2U 				CALVIN KLEIN
148 	COOLWATER 			DAVIDOFF
151 	CHLOE 				CHLOE
159 	SHOCK 			CALVIN KLEIN
160 	ECHO 				DAVIDOFF
161	EUPHORIA 			CALVIN KLEIN
166 	ESCAPE 			CALVIN KLEIN
168 	ETERNITY 			CALVIN KLEIN
698 	COOL GAME 			DAVIDOFF
704 	SHOCK 			CALVIN KLEIN
705	EUPHORIA 			CALVIN KLEIN
706 	EUPHORIA MEN INTENSE	CALVIN KLEIN
736 	ADVENTURE 			DAVIDOFF
2.7.
In de winkels van Bargello c.s. staan de parfums in het schap gerangschikt op de nummers die in de lijst voorkomen.
2.8.
De parfums van Bargello c.s. worden middels het volgende bord voor de winkel aangeprezen:
“400 merkparfums
Topkwaliteit, vergelijkbaar met
de geuren van de grote merken.
€16,99 / stuk
55 ml eau de parfum
u merkt geen verschil,
uw portemonnee wel”
en onder meer op de volgende wijze aangeprezen op een flyer en in (regionale) weekbladen:
2.9.
In de winkels was een flyer neergelegd met de volgende tekst
“De originele parfumnamen zijn alleen gebruikt om de geurnoot van Bargello parfums te omschrijven. Daarom kunnen we ons eigen Bargello label verkopen. De geuren die Bargello verkoopt zijn vergelijkbaar met alle geuren die we hebben in ons ruime assortiment.”
2.10.
Op 3 september 2014 en 2 oktober 2014 heeft Chanel c.s. gedaagden sub 1, 2, 3 en 6 doen sommeren de inbreuk op haar merkrechten te staken. In maart 2015 heeft Chanel c.s. door een medewerker van haar advocaat [NAAM]3, 9 en 12. Op 9 april 2015 zijn de gedaagden sub 7, 8, 9 en 12 gesommeerd de gestelde merkinbreuk te staken.
3
De vorderingen
3.1.
Chanel c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor recht zal verklaren dat Bargello c.s. inbreuk heeft gemaakt op de Chanel-merken en de Coty-merken, en op de voet van artikel 6:194a Burgerlijk Wetboek (BW) onrechtmatig jegens Chanel c.s. heeft gehandeld. Voorts vordert Chanel c.s. een verbod van merkinbreuk en onrechtmatig handelen op straffe van een dwangsom, met toewijzing van nevenvorderingen (opgaven), schadevergoeding, en veroordeling van Bargello c.s. in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.
3.2.
Chanel c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Bargello c.s. in haar winkels ter onderscheiding van parfums tekens gebruikt die identiek zijn aan de merken, zodat zij inbreuk maakt, althans dreigt te maken, op die merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)(BVIE), dan wel artikel 9 lid 2 onder a Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, als gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2015 (Uniemerkenverordening; UMVo). Voorts stelt Chanel c.s. dat Bargello c.s. ter onderscheiding van parfums tekens gebruikt die overeenstemmen met de merken, en dat zij daarmee gevaar voor verwarring creëert, zodat Bargello c.s. inbreuk maakt op deze merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Nu de merken alle bekende merken zijn in de zin van artikel 6bis van het Herzien internationaal verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (UvP), en Bargello c.s. zonder vergoeding profijt haalt uit de commerciële inspanningen van Chanel c.s., trekt zij ongerechtvaardigd voordeel uit en doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken, zodat zij ook inbreuk maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 9 lid 2 sub c UMVo. Chanel c.s. legt aan haar vorderingen voor zover gebaseerd op onrechtmatige daad ten grondslag dat de vergelijkende reclame die Bargello c.s. maakt niet voldoet aan de vereisten van artikel 6:194a BW.
3.3.
Bargello c.s. voert verweer.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Nu gedaagden zijn gevestigd in Nederland is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Chanel c.s. die zijn gebaseerd op haar Uniemerken krachtens artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op de Benelux-merken op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE omdat de gestelde inbreuk plaatsvindt mede in dit arrondissement. Voor zover moet worden aangenomen dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) prevaleert boven artikel 4.6 BVIE, bestaat internationale bevoegdheid op grond van artikel 4 EEX-Vo. De relatieve bevoegdheid volgt in dat geval uit artikel 4.6 lid 1 BVIE dan wel uit artikel 102 Rv.
Gedaagden sub 1, 2, 6 en 9 tot en met 12
4.2.
Tegen gedaagden sub 1, 2, 6 en 9 tot en met 12 is verstek verleend. De vorderingen komen de rechtbank niet onrechtmatig voor. De vorderingen zullen worden toegewezen met de beperkingen als in het dictum verwoord voor zover zij gegrond zijn, dan wel worden beperkt om executiegeschillen te voorkomen, een en ander als overwogen in r.o. 4.20 e.v.
Gedaagden sub 3, 4, 5, 7 en 8
4.3.
Coty stelt dat zij licenties heeft onder de merken CALVIN KLEIN, CK en CK ONE SHOCK, maar heeft geen afschrift van de betreffende merkinschrijvingen overgelegd. Nu Bargello c.s. de stellingen van Coty ter zake niet heeft betwist, zal de rechtbank uitgaan van de juistheid daarvan.
4.4.
Ter comparitie heeft Chanel c.s. desgevraagd aangegeven dat indien de rechtbank op enige van de gronden ‘sub a, b of c’ tot het oordeel merkinbreuk komt, de overige inbreukgronden niet meer beoordeeld hoeven worden (de rechtbank begrijpt: voor een en hetzelfde merk), en als de merkinbreukvorderingen kunnen worden toegewezen, de vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad buiten behandeling kunnen blijven.
4.5.
Partijen twisten hoofdzakelijk over de vraag of het gebruik van de in r.o. 2.5 genoemde vergelijkingslijsten in de winkels van Bargello c.s. inbreuk op de ingeroepen merken oplevert. In de dagvaarding heeft Chanel c.s. een aantal andere inbreukmakende handelingen genoemd, te weten het aanbrengen van de merken op de winkelruiten, het adverteren en verspreiden van flyers met merken van Chanel c.s. (vergelijk r.o. 2.8), en het gebruik van lijsten met ‘verbasteringen’ van de merken in de winkels en op haar website (www.bargelloparfums.nl). Bargello c.s. heeft onweersproken gesteld dat zij de merken van haar winkelruiten heeft verwijderd en de verbasterde lijsten niet meer op internet toont. Chanel c.s. heeft niet gesteld dat in dit opzicht inbreuk dreigt. De rechtbank ziet daarin aanleiding in het kader van de merkinbreuk eerst het gebruik van de in r.o. 2.5 genoemde vergelijkingslijsten te beoordelen.
4.6.
Bargello c.s. heeft bij conclusie van antwoord betwist dat de vergelijkingslijsten na 23 september 2014 nog door klanten te raadplegen waren; alleen het personeel kan die lijsten nog gebruiken om voor de klant het betreffende Bargello-nummer op te zoeken bij een - door de klant genoemde - merkgeur. Ter comparitie is Bargello c.s. hierop teruggekomen en heeft zij verklaard dat vanaf 23 september 2014 in het geheel geen vergelijkingslijsten meer worden gebruikt. Chanel c.s. heeft zowel de aanvankelijke als de ter zitting gewijzigde stellingname van Bargello c.s. gemotiveerd weersproken. Zij heeft er naar het oordeel van de rechtbank terecht op gewezen dat de stellingen van Bargello c.s. niet op enige (concrete) wijze zijn onderbouwd, zoals met een bericht aan het personeel dat de lijsten niet meer mogen worden gebruikt. Ook verwijst Chanel c.s. naar de in r.o. 2.10 genoemde testaankopen waaruit blijkt dat de lijsten na 23 september 2014 in elk geval nog door het personeel werden gebruikt, wat door Bargello c.s. onvoldoende gemotiveerd is weersproken. Ter zitting heeft Bargello c.s. nog bewijs aangeboden dat zij het winkelpersoneel telefonisch heeft geïnstrueerd de lijsten weg te halen, maar in het licht van genoemde testaankopen kan dat bewijs niet afdoen aan de voorbehouden handelingen die in de winkels zijn gepleegd. De rechtbank gaat in de beoordeling dus primair uit van de situatie dat de lijsten voor klanten te raadplegen zijn.
4.7.
De ingeroepen merken komen niet alle conform inschrijving voor op de vergelijkingslijsten. De merken COCO, CK ONE SHOCK en DAVIDOFF ADVENTURE komen niet voor, maar slechts ‘Cocomad.’, ‘Shock’ (met ‘Calvin Klein’ rechts daarvan) en ‘Adventure’ (met ‘Davidoff’ rechts daarvan). Op de vergelijkingslijsten zijn trema’s en accenten niet aangegeven. Voor het overige zijn de ingeroepen woordmerken op de lijsten in hun geheel, al dan niet als onderdeel van een langere vermelding (in geval van ALLURE, CK, EGOISTE en GAME), vermeld. De ingeroepen beeldmerken (CALVIN KLEIN, CK, COOL WATER en LOVE, CHLOE) zijn alle min of meer gestileerde schrijfwijzen van de op de lijsten vermelde tekens Calvin Klein, CK, Cool Water en Love, Chloé.
Inbreuk?
4.8.
Chanel c.s. stelt dat Bargello c.s. door het gebruik van de (met de) merken (overeenstemmende tekens) op de vergelijkingslijsten ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van haar merken en dat Bargello c.s. daarmee in het kielzog vaart van Chanel c.s., die (mede) de commerciële inspanningen heeft geleverd om de merken dit onderscheidend vermogen en deze reputatie te geven. De voorliggende zaak vertoont in dit opzicht gelijkenis met de zaak waarin destijds door de Engelse rechter prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Hof van Justitie, wat heeft geleid tot het arrest van 18 juni 2009, ECLI:EU: C:2009:378 inzake l’Oréal / Bellure. Kortheidshalve zal (tevens) naar de rechtsoverwegingen van dat arrest worden verwezen.
4.9.
Om uit te maken of door het gebruik van een teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, heeft het Hof van Justitie reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld (vergelijk l’Oréal / Bellure, r.o. 44).
4.10.
Bargello c.s. heeft niet bestreden dat de door Chanel c.s. ingeroepen merken een zeer grote naamsbekendheid genieten als gevolg van de langdurige inspanningen die Chanel c.s. en de respectievelijke merkhouders hebben geleverd ten aanzien van reclame en bescherming van hun intellectuele eigendom, en dat zij mede als gevolg daarvan bekende merken zijn in de zin van artikel 6bis UvP. De rechtbank gaat daar ook van uit. Op de vergelijkingslijsten zijn, zo is ook niet bestreden, direct naast de nummers van de Bargello-parfums tekens afgedrukt die identiek zijn aan, dan wel zeer sterk overeenstemmen met de ingeroepen merken. Op die manier kan via de merknaam een de klant bekende geur worden gezocht, en door middel van het corresponderende nummer de betreffende Bargello-geur in het schap worden gevonden.
4.11.
Bargello c.s. voert als primair verweer dat zij toelaatbare vergelijkende reclame maakt nu zij haar geuren als ‘vergelijkbaar met’ de betreffende merkgeuren aanprijst, en verwijst daarbij naar de tekst van de flyer (r.o. 2.9.). Chanel c.s. betwist dat en voert aan dat Bargello c.s. met haar activiteiten verwarring veroorzaakt, oneerlijk voordeel trekt, en de aangeboden goederen als imitatie voorstelt, een en ander in strijd met artikel 6:194a lid 2 d, g en h BW zodat de vergelijkende reclame niet geoorloofd is.
4.12.
In het arrest l’Óreal / Bellure is uitgemaakt dat het gebruik van vergelijkingslijsten als in dit geding aan de orde vergelijkende reclame oplevert, maar ook dat deze reclame slechts geoorloofd is als aan alle vereisten van Richtlijn 84/450/EEG (als gewijzigd bij Richtlijn (EG) nr. 97/55, onder meer geïmplementeerd in artikel 6:194a BW) is voldaan. Oneerlijk voordeel in de zin van de bepalingen inzake vergelijkende reclame dient in beginsel hetzelfde te worden uitgelegd als ongerechtvaardigd voordeel als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE en 9 lid 2 sub c UMVo (vergelijk l’Oréal / Bellure, r.o. 77).
4.13.
Voor zover Bargello c.s. in haar uitingen haar parfums voorstelt als vergelijkbaar met de merkparfums (en dus niet als imitatie), heeft zij op grond van artikel 6:194a BW het recht de merken (of overeenstemmende tekens) te gebruiken. In het voorliggende geval zijn haar uitingen daar echter niet toe beperkt. In dit verband is relevant dat het Hof van Justitie in genoemd arrest (r.o. 73) heeft overwogen dat imitatie in de zin van de bepalingen omtrent vergelijkende reclame iedere vorm van imitatie of replica omvat (waaronder ook een imitatie van geur – r.o. 76), en niet beperkt is tot ‘namaak’ in enge zin (waarbij niet alleen de geur maar ook de verpakking en het flesje zou zijn nagemaakt). Vooral de tekst van de advertenties en de uithangborden (vergelijk r.o. 2.8) wekt bij de gemiddelde omzichtige en oplettende consument de suggestie van imitatie of namaak (vergelijk artikel 6:194a lid 2 sub h BW). Op het uithangbord staat immers “400 merkparfums” waarbij evident wordt gedoeld op alle grote merken uit de lijst, waaronder die van Chanel c.s., gevolgd door “u merkt geen verschil”. Daarmee wordt zonder meer de suggestie gewekt dat de geur niet slechts vergelijkbaar maar hetzelfde is. Voor de advertentie (“meer dan 400 merkgeuren voor maar 16,99!”) is dat niet anders. Ook de lay-out van de vergelijkingslijsten met de nogal prominente rol voor de merken (een kaal Bargello-nummer wordt direct gevolgd door de bekende parfum- en fabrikantnamen in hoofdletters) draagt bij aan de suggestie van imitatie. De tekst van de flyer waar Bargello c.s. zich ten verwere op beroept, biedt naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende tegenwicht tegen genoemde suggestie. Ten eerste is de flyer pas zichtbaar als de klant naar binnen is gekomen, mede onder invloed van de suggestieve tekst van het uithangbord en de advertenties. Ten tweede zal niet iedere klant die binnenloopt de flyer zien liggen, laat staan lezen. De klant komt immers om een parfum te kopen en niet primair om voorgelicht te worden. Hetzelfde geldt voor de vermelding in (zeer) klein lettertype onderaan de lijsten. De merken van eiseressen spelen aldus in het verkoopmodel van Bargello c.s. een grotere rol dan noodzakelijk voor een geoorloofde vergelijking in de zin van artikel 6:194a BW. In samenhang met de grote bekendheid, het sterke onderscheidende vermogen en de goede reputatie van de merken, evenals de overige genoemde omstandigheden, leidt dat tot de conclusie dat Bargello c.s. ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken en daarmee inbreuk maakt ‘sub c’. Om dezelfde redenen handelt zij in strijd met artikel 6:194a lid 2 sub g BW.
4.14.
Het verweer van Bargello c.s. dat geen sprake is van verwarringsgevaar kan niet slagen omdat verwarringsgevaar geen vereiste is voor inbreuk ‘sub c’. Voldoende is dat het publiek een verband legt, wat – zo is niet bestreden – het geval is. Ook de stelling dat Chanel c.s. dat zij door de handelingen van Bargello c.s. geen schade heeft geleden of dreigt te lijden is daarvoor niet relevant (vergelijk l’Oréal / Bellure, r.o. 43).
4.15.
Dat slechts een minderheid van de klanten van Bargello c.s. (25%) uit is op een ‘imitatie’ van een bestaande merkgeur, zoals Bargello c.s. heeft gesteld op basis van eigen onderzoek, maakt niet dat Bargello c.s. geen inbreuk maakt. Mogelijk is de schade voor Chanel c.s. minder dan wanneer 100% van de klanten een imitatiegeur koopt, maar voor het oordeel over de inbreuk als zodanig is dat niet relevant.
4.16.
Het betoog van Bargello c.s. dat de lijsten ‘louter intern’ worden gebruikt, en daarmee – zo begrijpt de rechtbank – geen sprake is van inbreuk, is door Chanel c.s. op goede gronden weersproken. Ook als de vergelijkingslijsten alleen door het personeel worden gehanteerd vervullen de merken/tekens in het communicatieproces van Bargello c.s. met de klant nog steeds (dezelfde) sleutelrol als wanneer de klant ze zelf raadpleegt. Er is daarom geen sprake van louter ‘intern’ gebruik van de merken of overeenstemmende tekens. Ook laat dit verweer onverlet de overige in r.o. 4.5. genoemde handelingen die als inbreuk/ongeoorloofde reclame worden aangemerkt.
4.17.
Bargello c.s. beroept zich tenslotte op rechtsverwerking. Zij legt daaraan ten grondslag dat Chanel c.s. na haar laatste sommatie gedurende zes maanden geen nadere stappen heeft ondernomen jegens Bargello c.s. Het verweer van Bargello c.s. wordt verworpen omdat naar vaste rechtspraak (vergelijk HR 26 maart 1999, ECLI:NL:HR:1999: ZC3206) enkel tijdsverloop of stilzitten - meer heeft Bargello c.s. niet aan haar verweer ten grondslag gelegd - geen basis kan zijn voor het aannemen van rechtsverwerking, nog daargelaten dat het tijdsverloop relatief kort is.
4.18.
Het voorgaande leidt tot het oordeel dat Bargello c.s. met het gebruik van de vergelijkingslijsten en de overige in r.o. 4.5 genoemde handelingen inbreuk (heeft ge)maakt op alle ingeroepen merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, dan wel artikel 9 lid 2 sub c UMVo. Gelet op deze slotsom en het in r.o. 4.4 overwogene behoeven de overige inbreukgronden, alsmede de onrechtmatige daad-grondslag geen behandeling.
4.19.
Gedaagden hebben niet bestreden dat bovengenoemde handelwijze in alle Bargello-winkels plaatsvindt (Bargello c.s. stelt dat haar verkoopwerkwijze ‘uniform’ is). De in deze procedure gedaagde (rechts)personen die Bargello-winkels exploiteren hebben dus alle inbreuk gemaakt (gedaagden sub 1, 2, 3, 6, 9 en 12). In de gevallen waarin een winkel door een vennootschap onder firma wordt gedreven (gedaagden sub 3 en 9), zijn de onrechtmatige handelingen van de vennootschap mede toe te rekenen aan de vennoten (gedaagden sub 4, 5 en 10 en 11). Niet is bestreden dat Bargello Groothandel en Bargello Detailhandel de Bargello-winkelformule in Nederland aansturen. Dat is echter onvoldoende om te kunnen concluderen dat zij zelf inbreuk (dreigen te) maken. Nu Chanel c.s. niet heeft gesteld dat deze gedaagden de merkinbreuk van de andere gedaagden hebben gefaciliteerd, zullen de vorderingen tegen Bargello Groothandel en Bargello Detailhandel worden afgewezen.
Vorderingen
4.20.
Chanel c.s. heeft geen separaat belang gesteld bij de gevorderde verklaring voor recht naast een verbod en de overige vorderingen, zodat zij zal worden afgewezen.
4.21.
De inbreuk zal ten aanzien van de ingeroepen merken worden verboden. Het verbod en de nevenvorderingen zullen ten aanzien van de Uniemerken en de internationale inschrijvingen aangewezen voor de EU naar hun aard gelden voor de EU. Ten aanzien van de internationale inschrijvingen aangewezen voor de Benelux zijn zij beperkt tot dat grondgebied.
4.22.
De gevorderde dwangsommen acht de rechtbank met Bargello c.s. onnodig hoog, zodat zij worden gematigd. Tevens zullen zij worden gemaximeerd.
4.23.
De vordering tot het doen van opgave is niet bestreden. Uit de arresten van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in de zaak Stichting Pictoright / Art & Allposters International B.V. (onder meer ECLI:NL:GHSHE:2012:BX8701, ECLI:NL:GHSHE:2013:3019 en met name ECLI:NL:GHSHE:2014:809), volgt echter dat het toewijzen van een verificatie van een opgave door een registeraccountant kan leiden tot executiegeschillen. Na een deskundigenbericht in die zaak overwoog het gerechtshof dat de in IE-zaken tot op dat moment gebruikelijke wijze van toewijzen van een accountantscontrole mogelijk aanpassing behoeft omdat een (register)accountant de bevolen verklaring in de gevraagde vorm kennelijk niet (meer) kan geven. Het gerechtshof heeft vervolgens de bewoording van de betreffende vordering aangepast op een wijze zoals die volgens hem door een accountant wel kan worden uitgevoerd (vergelijk r.o. 13.10.5 van ECLI:NL:GHSHE:2014:809). De rechtbank zal, om executieproblemen te voorkomen, dit voorbeeld volgen en de vordering in gewijzigde vorm toewijzen. De opgave wordt beperkt tot de in r.o. 2.6 genoemde koppelingen tussen de merken en Bargello-nummers, aangezien van enige transactie zonder gebruik van deze koppelingen niet is gebleken. Het verweer van Bargello c.s. dat de met de betreffende parfums gemaakte winst in verhouding tot de kosten voor een accountant die de opgave moet controleren buitensporig klein is, wordt niet gehonoreerd. De opgave dient er juist voor om een getrouw beeld te krijgen van de omvang van de inbreuk. Chanel c.s. behoeft geen genoegen te nemen met de stellingen van Bargello c.s. daaromtrent. Daarbij komt dat Chanel c.s. de stelling van Bargello c.s. dat de inbreukmakende omzet/winst zeer klein is, heeft betwist.
4.24.
Chanel c.s. stelt gemotiveerd dat zij door de merkinbreuk schade heeft geleden. Bargello c.s. betwist dit slechts bij gebrek aan wetenschap. Nu aannemelijk is dat Chanel c.s. door de inbreuk enige schade heeft geleden zal de schadevergoedingsvordering worden toegewezen, op te maken bij staat, zoals gevorderd.
4.25.
Als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij in de procedure tegen de verschenen gedaagden zullen gedaagden worden veroordeeld in de kosten van het geding. Chanel c.s. vordert ex artikel 1019h Rv een bedrag van € 25.231,64 aan totale proceskosten (inclusief verschotten). Bargello c.s. heeft de redelijkheid en evenredigheid van dit bedrag bestreden onder verwijzing naar de IE-Indicatietarieven voor een eenvoudige bodemzaak zonder repliek of dupliek (€ 8.000,-). Dit is door Chanel c.s. terecht weersproken. De voorliggende zaak is naar het oordeel van de rechtbank geen eenvoudige zaak. Chanel c.s. heeft in alle betreffende winkels meermalen onderzoek gedaan en deurwaarders ingeschakeld, de inbreuk berust op meerdere feitenconstellaties, en er zijn meerdere gronden voor inbreuk gesteld. De rechtbank zal daarom uitgaan van het maximale bedrag van honorarium volgens het relevante IE-Indicatietarief, zijnde € 20.000,-.  Daarvan is 3/12 toe te rekenen aan de procedure tegen de gedaagden 3, 4 en 5, zijnde € 5.000,-. Nu in casu de argumenten van Chanel c.s. ten aanzien van de merkinbreuk inhoudelijk gelijk zijn aan de argumenten ten aanzien van de ongeoorloofde vergelijkende reclame, zal de zaak als 100% IE worden aangemerkt. Samen met 3/12 van het griffierecht en dagvaardingskosten (zijnde € 173,91) zal daarom € 5.173,91 worden toegewezen.
4.26.
Wat betreft de zaak tussen Chanel c.s. en de niet-verschenen gedaagden geldt dat vergoeding van proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv alleen toewijsbaar is als de gedaagden zich ter zake naar behoren hebben kunnen verweren. Nu de kosten niet in de dagvaarding zijn gespecificeerd, en niet is gesteld of gebleken dat de proceskostenspecificatie(s) ter kennis is/zijn gekomen van de niet-verschenen gedaagden (bij exploot of aangetekende brief), zullen de kosten conform het liquidatietarief worden begroot. Die kosten bedragen 7/12 x (€ 904,00 salaris + € 613,00 griffierecht + € 82,63 dagvaardingskosten) =       € 933,12.
4.27.
In de zaak tussen Chanel c.s. en gedaagden sub 7 en 8 zal Chanel c.s. in de proceskosten worden veroordeeld. Bargello c.s. heeft geen proceskosten op grond van artikel 1019h Rv gevorderd. Conform het liquidatietarief zal daarom aan gedaagden sub 7 en 8 een bedrag van 2/12 x € 904,00 (2 punten à € 452,00) worden toegewezen, zijnde € 150,67.
5
De beslissing
In de zaak tussen Chanel c.s. en gedaagden sub 1 tot en met 6 en gedaagden sub 9 tot en met 12
5.1.
beveelt gedaagden om met onmiddellijke ingang de inbreuk op de in de r.o. 2.1. en 2.2. van dit vonnis genoemde merken te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door de in r.o. 4.5. genoemde handelingen te verrichten;
5.2.
beveelt gedaagden om binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis de advocaten van eiseressen te voorzien van een schriftelijke opgave, met aanhechting van kopie van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden, van:
de exacte datum waarop gedaagden de vergelijkingslijsten voor het eerst hebben ingekocht en/of geleverd gekregen en/of geproduceerd;
de volledige bij gedaagden bekende namen en adressen van de leverancier(s) van de vergelijkingslijsten, inclusief e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), en bankrekeningnummer(s);
de exacte aantallen van de door gedaagden ingekochte en/of bestelde en/of bij hen in
voorraad zijnde vergelijkingslijsten;
vergezeld van een verslag van een onafhankelijke registeraccountant waaruit blijkt dat deze de opgave van Bargello c.s. heeft geverifieerd aan de hand van de administratie van Bargello c.s., en dat, voor zover verifieerbaar, de opgave van Bargello c.s. strookte met de gegevens uit de administratie van Bargello c.s. en dat, voor zover afdoende verificatie om door de accountant te noemen redenen niet meer mogelijk was, de accountant geen aanwijzingen heeft aangetroffen welke de verdenking doen rijzen dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens zou inhouden;
5.3.
beveelt gedaagden om binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis de advocaten van eiseressen te voorzien van een schriftelijke opgave, met aanhechting van kopie van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden, van:
de exacte datum waarop gedaagden parfums, gebruikmakend van de op de vergelijkingslijsten voorkomende nummers 134, 135, 183, 700, 701, 711, 712, 124, 141, 147, 148, 151, 159, 160, 161, 166, 168, 698, 704, 705, 706, 736 voor het eerst hebben ingekocht en/of geleverd gekregen en/of geproduceerd en/of hebben verkocht;
de volledige bij gedaagden bekende namen en adressen van de leverancier(s) van de onder a. bedoelde parfums, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), en bankrekeningnummer(s);
de exacte aantallen van de door gedaagden ingekochte en/of bestelde en/of bij hen
in voorraad zijnde parfums zoals bedoeld onder a., met nauwkeurige opgave van de daarvoor geldende inkoopprijzen per exemplaar;
de volledige bij gedaagden bekende namen en adressen van alle ondernemingen aan wie gedaagden de onder a. bedoelde parfums hebben geleverd of verkocht of van wie gedaagden bestellingen hebben genoteerd, onder vermelding van het exacte aantal exemplaren van die parfums per afnemer en de bijbehorende verkoopprijzen per exemplaar, inclusief e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), en bankrekeningnummer(s);
a. de brutowinst per parfum zoals bedoeld onder a., of indien er verschillende prijzen zijn gehanteerd, de brutowinst per exemplaar van de onder a. bedoelde parfums, zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs;
vergezeld van een verslag van een onafhankelijke registeraccountant waaruit blijkt dat deze de opgave van Bargello c.s. heeft geverifieerd aan de hand van de administratie van Bargello c.s., en dat, voor zover verifieerbaar, de opgave van Bargello c.s. strookte met de gegevens uit de administratie van Bargello c.s. en dat, voor zover afdoende verificatie om door de accountant te noemen redenen niet meer mogelijk was, de accountant geen aanwijzingen heeft aangetroffen welke de verdenking doen rijzen dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens zou inhouden.
5.4.
veroordeelt gedaagden tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- voor
iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, van gehele of gedeeltelijke niet
nakoming van de hiervoor bedoelde bevelen, met een maximum van € 50.000,-;
5.5.
veroordeelt gedaagden tot vergoeding van de door Chanel c.s. als gevolg van de inbreuk geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
In de zaak tussen Chanel c.s. en gedaagden sub 3, 4 en 5
5.6.
veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Chanel c.s. begroot op € 5.173,91, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis;
In de zaak tussen Chanel c.s. en gedaagden sub 1, 2, 6, 9, 10, 11 en 12
5.7.
veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Chanel c.s. begroot op € 933,12, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis;
In de zaak tussen Chanel c.s. en gedaagden sub 7 en 8
5.8.
wijst de vorderingen af;
5.9.
veroordeelt Chanel c.s. in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van gedaagden sub 7 en 8 begroot op € 150,67;
In de zaak tussen Chanel c.s. en alle gedaagden
5.10.
verklaart dit vonnis wat betreft de bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
5.11.
wijst af het anders of meer gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2016.