ECLI:NL:RBAMS:2016:4830
Rechtbank AMS — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel
zaaknummer / rolnummer: C/13/609740 / KG ZA 16-679 MvW/MB
Vonnis in kort geding van 22 juli 2016
in de zaak van
[eiseres]
,
handelend onder de naam
LABEL 88
,
wonende te [woonplaats] ,
eiseres bij dagvaarding van 27 juni 2016,
advocaat [NAAM]. M.C. Coops te Amsterdam,
tegen
1. de vennootschap onder firma
V.O.F. FASHION PARTS
,
gevestigd te ’s-Hertogenbosch,
alsmede haar vennoten:
2.
[gedaagde sub 2]
,
3.
[gedaagde sub 3]
,
beiden wonende te [woonplaats] ,
gedaagden,
advocaat [NAAM]. N. Ruyters te Breda.
1
De procedure
Ter terechtzitting van 6 juli 2016 heeft eiseres, hierna: [eiseres] , gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, hierna gezamenlijk Fashion Parts en afzonderlijk de VOF, [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] , hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Partijen hebben producties in het geding gebracht (waaronder een aantal tassen en accessoires die onderwerp vormen van het geschil tussen partijen) en hun standpunten doen toelichten aan de hand van een pleitnota. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.
Ter zitting waren aanwezig:
aan de zijde van [eiseres] : [eiseres] met mr. [NAAM];
aan de zijde van Fashion Parts: [gedaagde sub 2] , [gedaagde sub 3] en mrs. Ruyters en haar kantoorgenoot G.J.M. Buynsters.
2.	De feiten
2.1.
Het merk LABEL 88 is bij het EUIPO (European Union Intellectual Property Office, voorheen OHIM) op 24 januari 2012 als (thans) Uniewoordmerk en op 18 oktober 2011 als (thans) Uniebeeldmerk geregistreerd voor onder meer de klassen 18 (lederwaren) en 25 (kleding). Daarnaast is LABEL 88 als Benelux beeldmerk geregistreerd.
De grafische weergave van het beeldmerk (kleuren: zwart, wit en rood) is als volgt:
Als ‘owners’ van de merken zijn in het register vermeld [eiseres] en [naam 1] (hierna: [naam 1] ).
2.2.
Na enige jaren in Shanghai te hebben gewoond is [eiseres] eind 2011 teruggekeerd naar haar oorspronkelijke woonplaats Nederland.
2.3.
Onder de gedingstukken (productie 2 van [eiseres] ) bevinden zich een aantal van [eiseres] afkomstige tekeningen van tassen, te weten van de Moscow (Shopper Flat) (met een googlemap printje ernaast van 30 september 2013), de ‘Dublin’ (met printje van 19 maart 2014), de ‘New York Pocket bag’ (gedateerd April ’13), de ‘Beijing XL’(Keycord bag en Zipper XL, gedateerd 8-11-11) en van een ‘tassel’ (soort kwast).
2.4.
Op 20 januari 2012 heeft [eiseres] een kort geding aanhangig gemaakt tegen de vennootschap onder firma Ro enSo, omdat deze inbreuk zou maken op haar auteursrechten. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 23 februari 2012 zijn de vorderingen van [eiseres] (grotendeels) toegewezen.
In het vonnis is onder meer overwogen:
“
2.2.
De Beijng Bag kan worden beschreven aan de hand van de volgende details:
a.een combinatie van een keycord met een tasje;
b.het keycord van gevlochten leer, in plaats van ‘plat’ leer;
c.de wijze van vlechten van het keycord, waardoor dit een ronde vorm krijgt in plaats van een platte vorm;
d.het keycord wordt onderaan ingewikkeld door een aantal gelaagd omwonden slagen leer;
(…)
j.de lengte van het keycord varieert tussen de 45 en 55 centimeter, het formaat van het tasje is circa 19x12 centimeter;
(…)
5.3.
[eiseres] stelt dat zij haar tas in 2008, tijdens haar verblijf in Shanghai, China, heeft ontworpen. In juni 2008 zijn de eerste exemplaren ervan geproduceerd en kort daarna verkocht. Het ontwerp sloeg aan en is daarna ook in andere landen, waaronder Nederland, verkocht.
5.6.
De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. (…)
Dat er in de loop van de geschiedenis velerlei (dames)tassen zijn gemaakt die in meerdere of mindere mate een bepaalde overeenstemming hadden met de Beijing Bag, zoals de door Ro enSo genoemde Gucci-tas, staat niet in de weg aan het oordeel dat de vorm en uitwerking die thans door [eiseres] is gekozen een zodanige uniciteit bevat dat deze als een nieuw werk dient te worden beschouwd. Daarmee is het ontwerp vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming.
5.7.
Ro enSo betwist in de tweede plaats dat [eiseres] de Beijing Bag al had ontworpen voordat zij de Keycordtas op de markt bracht. [eiseres] stelt dat zij in 2008, toen zij nog in China verbleef, is begonnen met het produceren en verhandelen van de Beijing Bag. [eiseres] verwijst in dit verband naar een in het geding gebrachte verklaring van de producent en een verklaring van een derde die destijds reeds een Beijing Bag heeft aangeschaft. Verder is in 2010 door een Chinees fashionblog een artikel geschreven waarin de Beijing Bag wordt genoemd. Voorts heeft [eiseres] handgeschreven staffellijsten en facturen in het geding gebracht die dateren uit begin 2009, waaruit volgens haar blijkt dat zij reeds in 2008 met het verhandelen van de Beijing Bag actief was
.”
2.5.
[eiseres] is in 2012 met Fashion Parts een distributieovereenkomst aangegaan voor de verkoop in Nederland van lederen tassen van het merk Label 88. Aan de zijkant van de tassen is een label met het merkje ‘Label 88’ bevestigd. De tassen werden gemaakt in een fabriek in China, waarover [naam 1] de leiding heeft.
2.6.
In een e-mail van 22 juni 2012 heeft [gedaagde sub 3] aan [eiseres] onder meer geschreven:
“
Het ziet er super uit. Leuk ook de nieuwe modellen
.”
2.7.
[naam 1] werkt samen met [naam 2] en biedt onder de naam ‘ [bedrijf] ’ tassen te koop aan onder meer via de website www.canddaccessory.com. In productie 10 van Fashion Parts zijn afbeeldingen van (de op) die website (aangeboden tassen) te zien (waaronder de Leather Being New York Crossbody handbag).
2.8.
In een e-mail van 26 april 2013 van [eiseres] aan [naam 1] staat onder meer:
“
I did made some drawings for our winter (inbetween) collection. Can you please look at them? Below I will write in which leather. There are also some items we did discuss can you please also make them??
List items/leather:
Walletbag 2 zippers (…).
”
Achter deze e-mail bevinden zich twee tekeningen gedateerd april 2013 van de ‘New York Pocket’ en de ‘Hamburg Pocket’.
2.9.
Over een tas van Label 88 staat in een flyer van Fashion Parts onder meer het volgende vermeld:
“
Nieuw: Stylish handgemaakte stoere leren keyboard bag
Designer en oprichtster [eiseres] woonde downtown in de bruisende wereldstad Shanghai. In haar zoektocht naar de perfecte tas, waarin geld, sleutels en mobiel makkelijk terug te vinden zouden zijn kwam ze erachter dat deze tas niet bestond
.
Dit was het begin van Label 88! [eiseres] bedacht die geweldige keykoord bag; wat de oplossing bleek te zijn. Deze keykoord bag werd meteen een fashion hit.”
2.10.
Bij vonnis van deze rechtbank van 6 november 2013 in een bodemprocedure van [eiseres] tegen Ro enSo heeft de kantonrechter voor recht verklaard dat inbreuk werd gemaakt op de auteursrechten van [eiseres] . Dit vonnis bevat onder meer de volgende overwegingen:
“
18.
De kantonrechter is (…) van oordeel dat de afzonderlijke elementen waaruit de Beijing Bag bestaat niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Het tasje (inclusief de (afwerking van de) rits), de gevlochten keycord met karabijnhaak en het hartje zijn dermate banaal, triviaal en bepaald door reeds bekende mode-, trend- of stijlelementen dat daarachter geen creatieve arbeid valt aan te wijzen. Hetzelfde heeft te gelden voor de door [eiseres] gekozen materialen, kleurstellingen en patronen. De afzonderlijke elementen waaruit de Beijing Bag bestaat, kunnen naar het oordeel van de kantonrechter niet worden aangemerkt als intellectuele scheppingen van de maker die zijn persoonlijkheid weerspiegelen en tot uiting komen in creatieve keuzes, zodat deze afzonderlijke elementen niet auteursrechtelijk zijn beschermd.
19.
De kantonrechter is evenwel van oordeel dat de keuze voor de specifieke combinatie van deze elementen wel het resultaat is van de subjectieve, creatieve keuzes van [eiseres] , zodat deze combinatie van elementen in de Beijing Bag (…) wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De kantonrechter overweegt in dat kader dat de aan auteursrechtelijke bescherming gestelde vereisten laag zijn. De (…) maatstaf dient niet zodanig absoluut te worden uitgelegd dat het werk geheel nieuw moet zijn. Het werk dient iets eigens te bevatten dat aan de maker ervan kan worden toegeschreven en dat oorspronkelijk is in die zin dat het nog niet eerder in diezelfde vorm is vertoond. De kantonrechter overweegt dat niet is gebleken dat de Beijing Bag, bestaande uit het tasje, de keycord met karabijnhaak en het hartje, in de specifieke vorm zoals die hiervoor onder rechtsoverweging 1.1 is afgebeeld, al eerder (dat wil zeggen vóór eind 2008/begin 2009 (…) bestond. Evenmin is gebleken dat [eiseres] het ontwerp van haar Beijing Bag (…)  aan reeds bestaande tasjes heeft ontleend. (…) De kantonrechter is aldus van oordeel dat de elementen die afzonderlijk beschouwd niet auteursrechtelijk beschermd zijn, door de keuze, schikking en combinatie daarvan door [eiseres] in de Beijing Bag, gezamenlijk wel als auteursrechtelijk beschermd werk kunnen worden gekwalificeerd. De omstandigheid dat [eiseres] geen ontwerptekeningen of modellen van de Beijing Bag heeft overgelegd, doet hier niet aan af.
”
2.11.
Op 9 juli 2014 heeft [eiseres] aan Fashion Parts meegedeeld de distributieovereenkomst te willen opzeggen. Eind 2015 is de samenwerking tussen partijen geëindigd.
2.12.
Onder de gedingstukken (productie 12 van Fashion Parts) bevindt zich een e-mail van [naam 1] , verzonden in 2015 (de dag en maand zijn onleesbaar gemaakt)  waarin staat:
“
I am owner of Label88. My parterner do the business in Europe. Half of Labell88 styles were designed by myself. There are more styles in China than Europe because some styles price is high and difficult to sell in Europe. That’s fine if we change some detail to sell in Europe
.”
2.13.
Op 19 oktober 2015 heeft Fashion Parts bij het EUIPO een Europees beeldmerk laten registreren dat bestaat uit de letters LBLS, daaronder een liggende streep en daaronder de letters Labelsz. Fashion Parts verkoopt inmiddels een tassencollectie onder dat merk, waarbij op het labeltje aan de zijkant van de tassen LBLS is vermeld.
2.14.
Als productie 11 heeft [eiseres] enige afschriften van (whattsapp/sms)berichten in het geding gebracht
Volgens een ongedateerd bericht heeft een zekere [naam 3] aan [eiseres] onder meer het volgende geschreven:
“
Ik heb begrepen via de beurs dat u stopt met Label88 omdat het te veel werd, en u het niet meer aan kon? Maar op FB zie ik u toch nog steeds? Ik begrijp er even niks van…Vriendelijke groet [naam 3]
.”
Het antwoord luidt:
“
bedankt voor je berichtje. Ik werkte voorheen met de distributeur fashion parts. Zomer 2014 heb ik de samenwerking met hen opgezegd omdat ik graag weer mijn eigen koers wil varen! (…) sinds 2016 sta ik op eigen benen. Ik ben zeker niet gestopt. (…)
”
Daarop is weer gereageerd met het volgende bericht, voor zover hier van belang:
“
Ik verbaasde me enorm! Want ze vertelde dit aan mij, maar ze vertelde niet dat je doorging.. Ergens logisch, want nu begrijp ik waarom ze haar eigen nieuwe LABEL daardoor doorzet! Wat giga op die van jou lijkt…Ik miste jou inslag.. Maar ik had bijna toch bij haar besteld. Omdat het er zo op lijkt. Maar nu ik dit weet, blijf ik liever bij jou
…”
2.15.
Bij brief (fax en e-mail) van 7 maart 2016 heeft (de raadsman van) [eiseres] Fashion Parts gesommeerd (onder meer om) het gebruik van het teken LBLS/Labelsz of enig daarmee overeenstemmend teken en het vervaardigen/op de markt brengen van de LBLS/Labelsz collectie te staken. Fashion Parts heeft aan deze sommatie niet voldaan.
2.16.
Onder de gedingstukken (productie 17 van [eiseres] ) bevindt zich een verklaring van [naam 1] d.d. 3 april 2016 waarin het volgende staat:
“
Hereyby I confirm to whom it may concern that on all Label88 leather bags and other leather Label 88 accessories that are produced in my factory for Label 88 Europe, the shop in Shanghai the copy right belongs to Label 88. Leather bags that are produced under the name of [bedrijf] are based on designs of Label 88
.”
2.17.
In een bericht van 2 juni 2016 aan [eiseres] van één van haar afnemers staat onder meer het volgende:
“
Hoi [eiseres] , ik was gister bij [bedrijf 2] . Zij weten niet beter dan dat Label 88 failliet is wat ze heel jammer vinden. Inmiddels hangt daar LBLZ, maar zijn allang niet tevreden zoals over Label 88. Ik heb ze verteld dat het echt nog wel bestaat
.”
2.18.
In een e-mailbericht van 13 juni 2016 van een andere afnemer aan [eiseres] staat onder meer:
“
Labelsz
kwam bij ons in de winkel en liet haar collectie aan ons zien. We vonden het al heel erg op
Label 88
lijken. We vroegen ons af of
Label88
nog wel bestond, ze heeft ons uitgelegd dat
Label88
er mee ging stoppen en er helemaal uit ging. Zo kwamen zij op het idee om
Labelsz
te starten. We hebben daar een hele grote orde besteld, want het leek precies op
Label88
als het aan het model lag maar als het om de kwaliteit gaat van de tasjes is het een totaal ander materiaal. Tot dat u ( [eiseres] ) bij ons in de winkel kwam en we er achter kwamen dat
Label88
helemaal niet is gestopt! We hebben
Labelsz
uit de winkel gehaald en zijn weer gestart met een mooie nieuwe collectie van
Label88
! (…) [bedrijf 3]
”
2.19.
In een bericht van 27 juni 2016 van [naam 4] , zakenrelatie en klant van Label88, staat onder meer:
“
Hierbij verklaar ik (…) dat ik in de periode van Augustus 2011 tot Augustus 2015 met grote regelmaat de Label collectie in Shanghai China heb gezien mede in de winkel aldaar (minstens een keer per maand). In die tijd kocht ik vaak Label 88 tassen voor eigen gebruik, maar ook als cadeau voor familie en vrienden in Nederland. Daar ik geen cadeaus wilde meenemen die in Nederland verkrijgbaar waren, vertelde de verkoopster mij in de winkel ter plaatse exact welke tassen niet waren ontworpen door [eiseres] en welke tassen niet in het assortiment in Nederland te koop waren. Het is algemeen bekend (…) dat Label 88 tassen (…) op verzoek maakt(…) variabel in design, materiaal en kleur. Mijn echtgenoot (…) heeft in die periode een zwarte leren tas laten maken, naar eigen ontwerp (…). Later zag ik het identieke model tas ontworpen door mijn ega, onder de naam Label88, voor de verkoop in de winkel in Shanghai hangen.
Voorts heb ik mevrouw [eiseres] ontmoet in prive entourage in Shanghai en kunnen observeren dat de inspiratie voor Label88 tassen mede afkomstig is uit internationale glossy magazines inclusief aantekeningen van bestaande tas modellen om na te maken in de lokale fabriek van de heer [naam 1] .
Gebaseerd op het bovenstaande en mijn bezoeken in de Label88 winkel van de heer [naam 1] in Shanghai, ben ik de mening toegedaan dat mevrouw [eiseres] niet de gehele collectie van Label88 ontwerpt en ontwikkeld, noch dat een aanzienlijk percentage van het Label88 assortiment exclusief ontwerpen behelst.
Mijn wetens heeft de heer [naam 1] een overeenstemming met mevrouw [eiseres] voor de verkoop in Europa van Label88 producten.
Met betrekking tot het assortiment samenstelling en ontwikkeling, ben ik de mening toegedaan dat dit grotendeels door de heer [naam 1] en zijn lokale medewerkers o.a. een patroontekenaar tot stand komt, gebaseerd op Chinese ondernemers ethos en zeer gelimiteerde in achtneming van intellectuele eigendomsrechten in zijn algemeen.
”
2.20.
In een e-mail van 28 juni 2016 heeft [naam 5] (ontwerpster en stylist) aan [gedaagde sub 2] onder meer het volgende geschreven:
“
Wij hebben ongeveer anderhalf jaar geleden contact gezocht met [naam 1] , en hem benaderd voor een project (…). (…) [naam 1] vertelde mij dat hij 90% van de designs voor Label88 maakt en [eiseres] sommige stijlen niet geschikt vindt voor NL of met name de grotere ontwerpen te duur voor de Nederlandse markt en die daarom ook niet geschikt vindt voor NL (uit niets bleek mij dat zij de ontwerper is/was van Label88). [naam 1] maakt de designs en verkoopt/test deze in zijn winkel in Shanghai
.”
2.21.
In een e-mail van 4 juli 2016 van [naam 6] aan [gedaagde sub 2] staat onder meer:
“
Hier onder een reactie op de gevraagde punten:
. Wie is nu de eigenaar van 88 en wat is jullie verteld hierover >>> [naam 1] claimt hierover de rechten te hebben
. Communicatie/verklaringen van [naam 1] en [naam 6] richting jullie met betrekking tot de designs welke voor het merendeel in China worden gemaakt en zeker niet door [eiseres] en in welke mate dit gebeurt >>> [naam 1] maakt alle ontwerpen, [eiseres] doet de verkoop distributie
”
2.22.
Fashion Parts heeft als productie 9 foto’s in het geding gebracht van lederen tassen van anderen dan partijen die thans op de markt zijn, onder meer van tassen (shoppers) van de merken Shabbies en Fred de la Bretonière die sinds respectievelijk 2004 en 2012 op de markt zouden zijn.
3
Het geschil
3.1.
[eiseres] vordert, samengevat, om gedaagden hoofdelijk te gelasten:
I. onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis ieder gebruik van het Europese woordmerk en beeldmerk, alsmede het Benelux beeldmerk Label 88 (10587087, 10002103 en 932101) en/of enig hiermee overeenstemmende tekens, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;
II. onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis iedere auteursrechtinbreuk, althans (subsidiair) slaafse nabootsing van werken uit de Label 88-collectie, zoals neergelegd in productie 7, te staken en gestaakt te houden;
III. onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis iedere jegens Label 88 onrechtmatige uitlating te staken en gestaakt te houden;
IV. binnen zeven dagen na betekening van het te wijzen vonnis afschriften van bescheiden ter beschikking te stellen, door een registeraccountant gecertificeerd, aan de advocaat [NAAM][eiseres] met een opgave van (onder meer) geleverde inbreukmakende producten en daarvoor betaalde vergoeding, namen en adressen van (rechts)personen aan wie deze zijn geleverd, gemaakte winst, reclame-uitingen met betrekking tot de producten, de nog in voorraad zijnde producten een en ander nader gespecificeerd bij punt IV in het petitum van de dagvaarding;
V. een voorschot aan [eiseres] te voldoen bestaande uit gederfde winst, binnen vijf dagen na de onder IV bedoelde opgave;
VI. de nog niet verkochte Labelsz-collectie af te geven, binnen vijf dagen na de onder IV genoemde opgave;
VII. binnen 24 uur na betekening van het te wijzen vonnis al haar afnemers een
e-mail te zenden met afschriften daarvan aan [eiseres] binnen 48 uur na betekening, met de inhoud als vermeld bij VII in het petitum van de dagvaarding.
[eiseres] vordert verder om aan de vorderingen I tot en met IV, VI en VII dwangsommen te verbinden en om Fashion Parts hoofdelijk te veroordelen in de werkelijke proceskosten overeenkomstig artikel 1019 h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), waaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten, alsmede in de nakosten, vermeerderd met de kosten van de zitting, reistijd en correspondentie na de zitting, met bepaling dat over (vanaf, vzr.) de achtste dag wettelijke rente verschuldigd is indien deze kosten niet tijdig betaald zouden zijn.
Tenslotte vordert [eiseres] iedere andere voorziening te treffen die in verband met het in het lichaam van de dagvaarding geraden voorkomt en om de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te stellen op zes maanden vanaf de vonnisdatum.
3.2.
Fashion Parts voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.	De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
De voorzieningenrechter acht zich bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen, ook – anders dan door Fashion Parts bepleit – ten aanzien van de Uniemerken waarop [eiseres] zich heeft beroepen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter brengt de tekst van artikel 103 van de Uniemerkenverordening, bevoegdheid mee voor (de voorzieningenrechter van) deze rechtbank, nu het hier gaat om (vorderingen tot het treffen van) voorlopige en bewarende maatregelen en de gestelde inbreuken mede in Amsterdam zijn gepleegd, aangezien ook daar de desbetreffende producten (via internet) te koop worden aangeboden.  De exclusieve bevoegdheid van de rechtbank ’s-Gravenhage om kennis te nemen over geschillen Uniemerken betreffende in een bodemprocedure, doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter aan haar bevoegdheid tot het treffen van zodanige maatregelen niet af.
Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk van [eiseres] is de rechtbank (internationaal en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen nu Fashion Parts in Nederland woonplaats heeft en gesteld is dat de inbreuk via internet en daarmee (mede) in het arrondissement Amsterdam plaatsvindt (artikel 4.6 BVIE). De bevoegdheid strekt zich uit tot de Benelux. Voor zover moet worden aangenomen dat de Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) prevaleert boven artikel 4.6 BVIE2 is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 4 EEX-Vo en relatief bevoegd op grond van artikel 102 Rv.
Achtergrond
4.2.
Partijen hebben enige jaren met elkaar samengewerkt, waarbij Fashion Parts de distributie verzorgde van de Labels88 collectie. Over de aard en intensiteit van de samenwerking en de reden van de beëindiging daarvan (door [eiseres] ) verschillen partijen van mening. Zo heeft Fashion Parts gesteld dat zij enorm veel heeft geïnvesteerd in het merk, het als het ware ‘in de markt heeft gezet’ en het aantal afnemers van de collectie aanzienlijk heeft vergroot, terwijl de bijdrage van Fashion Parts aan de populariteit van de collectie volgens [eiseres] verwaarloosbaar was. Daarnaast was volgens [eiseres] het slechte betalingsgedrag van Fashion Parts grond voor haar opzegging, terwijl dat volgens Fashion Parts helemaal niet (meer) aan de orde was, de opzegging volledig uit de lucht kwam vallen en vooral ingegeven leek door de wens van [eiseres] om een andere (voor Fashion Parts onbekende) koers te gaan varen. Hoe dit ook zij, partijen zijn het erover eens dat de samenwerking is beëindigd en de (overigens niet in schriftelijke vorm in het geding gebrachte) distributieovereenkomst is opgezegd, zodat [eiseres] thans het exclusieve recht heeft op de exploitatie van de bij haar rustende intellectuele eigendomsrechten en Fashion Parts zich van eventuele inbreuken daarop zal dienen te onthouden.
Merkenrechten
4.3.
Ten aanzien van haar op merkinbreuken gebaseerde vorderingen beroept [eiseres] zich op het woordmerk Labels 88 en het onder 2.1 weergegeven beeldmerk.
Voor de beoordeling van de gestelde inbreuk is uitgangspunt het merk zoals dat is gedeponeerd, dat in casu bestaat uit twee onderdelen, te weten het woord Labels en het getal 88 (en ten aanzien van de beeldmerken, uit de grafische weergave daarvan, zoals hiervoor afgebeeld). Fashion Parts heeft terecht aangevoerd dat het onderdeel (het woord) ‘Labels’ van de merken Labels88 beschrijvend is en zonder de toevoeging 88 voor tassen en kleding onderscheidend vermogen mist. |Het merk wordt met name gebruikt als opschrift van een aan de tassen bevestigd label. Fashion Parts heeft in dit verband verder gewezen op tal van tassenmerken (nader gespecificeerd in productie 6 van Fashion Parts) die het woord label in hun naam hebben. Anders dan [eiseres] heeft betoogd kan daarom het woord Labels niet als het dominerende bestanddeel van het merk ten aanzien van het onderscheidend vermogen worden aangemerkt. Fashion Parts heeft terecht aangevoerd dat de registratie van het merk Labels88 niet meebrengt dat [eiseres] het woord Labels kan monopoliseren. Daarnaast mag de toevoeging van andere elementen (beeldelementen en/of de toevoeging van het getal 88) er niet toe leiden dat alsnog merkenrechtelijke bescherming wordt geboden voor de beschrijvende aanduiding die als woordmerk zou worden geweigerd. Dit betekent dat de beschermingsomvang van het merk Labels88 beperkt is.
4.4.
Ingevolge artikel 2:20 1 lid 1 onder a van het BVIE (en artikel 9 lid 2 onder a van de Uniemerkenverordening) kan de merkhouder zich verzetten tegen ieder gebruik van een teken (het later ingeschreven merk) dat gelijk is aan haar merk, indien dat wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het (eerste) merk is ingeschreven. Ingevolge artikel 2:20 lid 1 onder b van het BVIE (en artikel 9 lid 2 onder b van de Uniemerkenverordening) is dat het geval indien het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek
verwarring
kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
4.5.
Anders dan [eiseres] heeft gesteld is het merk van Fashion Parts (LBLS Labelsz) niet identiek aan Labels88. Het ontbreken van het getal 88 kan immers, gezien het hiervoor overwogene, niet worden aangemerkt als een verschil dat dermate onbeduidend is dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument zou kunnen ontsnappen, met name niet nu het woord ‘labels’ beschrijvend is. Daarom is hooguit sprake van een ‘teken dat overeenstemt met’ als bedoeld in artikel 2:20 lid 1 onder b) van het BVIE (respectievelijk artikel 9 lid 2 b van de Uniemerkenverordening), tegen het gebruik waarvan de merkhouder zich kan verzetten, indien het wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten en verwarringsgevaar is te duchten.
4.6.
Aan het vereiste van soortgelijke waren is voldaan, nu beide partijen zich bezighouden met de handel in tassen.
De gelijkenis tussen beide merken beperkt zich tot het woord ‘Labels’.
Het onderdeel van het merk van Fashion Parts dat bestaat uit de letters LBLS verschilt visueel van de geregistreerde merken van [eiseres] . Ook auditief en
begripsmatig is niet zonder meer sprake van overeenstemming nu [eiseres] tegenover de betwisting van Fashion Parts onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het publiek LBLS uitspreekt als Labels (en niet als ELBEE (of  ELBIE) EL ES).
Dit ligt anders voor het onderdeel Labelsz, maar deze benaming wordt slechts beperkt (als logo) gebruikt. Al met al wordt geoordeeld dat de totaalindruk die door beide merken wordt opgeroepen, uitgaande van de merken zoals deze zijn gedeponeerd en de beperkte beschermingsomvang van het woord “Labels”, te zeer van elkaar verschillen om te kunnen uitgaan van ‘overeenstemmende’ tekens. Voor zover verwarring te duchten zou zijn, zal dat met name worden veroorzaakt door het woord ‘labels’ terwijl dat nu juist het onderdeel van het merk is dat, als gangbare aanduiding van wat het zijn, niet onderscheidend is en dus niet bepalend kan zijn als basis voor de gestelde merkinbreuk. De voorlopige conclusie luidt daarom dat door het gebruik van de aanduiding LBLS, ook als dat in combinatie is met de term Labelsz, geen sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2:20 lid 1 onder b van het BVIE.
4.7.
Het beroep van [eiseres] op artikel 2:20 lid 1 onder c van het BVIE (respectievelijk artikel 9 lid 2 onder c van de Uniemerkenverordening) stuit, afgezien van het voorgaande, ook af op de grond dat zij tegenover de betwisting daarvan door Fashion Parts, onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat Label 88 een
bekend
merk is, wat voor toepassing van dit (deel van dit) artikellid nodig is. Dat Label 88 al acht jaar actief is en sinds 2011 als merk is geregistreerd, is daartoe onvoldoende. Fashion Parts heeft terecht aangevoerd dat [eiseres] niets heeft gesteld over haar marktaandeel, bekendheid bij een aanmerkelijk deel van het publiek, investeringen of marktonderzoeken.
4.8.
Ook  artikel 2:20 lid 1 onder d van het BVIE is niet aan de orde, reeds omdat het merk van Fashion Parts niet wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.
Auteursrechten
4.9.
Behalve op haar merkenrechten heeft [eiseres] een beroep gedaan op het auteursrecht. Zij heeft daartoe gesteld dat Fashion Parts haar auteursrechten schendt voor acht concreet in de dagvaarding genoemde tassen, te weten de Moscow, de Dublin, de New NY Pocket, de New NY tas (bag), de Being XS, de Being XL Zipper, de Beijing Zipper en de Black Snake. Daarnaast zou inbreuk worden gemaakt op een aantal accessoires.
4.10.
Allereerst ligt ter beoordeling voor of [eiseres] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij als ‘maker’ van de in het geding zijnde tassen kan worden aangemerkt, aangezien Fashion Parts dat gemotiveerd heeft betwist.
4.11.
Aan Fashion Parts kan enerzijds worden toegegeven dat vooralsnog onvoldoende vaststaat dat [eiseres] de ontwerpster is van de
gehele
tassencollectie van Label 88. [eiseres] is (of was in het geval tot voor kort, nu zij ter zitting heeft meegedeeld dat de samenwerking met [naam 1] inmiddels is beëindigd) samen met [naam 1] houdster van het merk Label 88 en zij betrok haar producten van de fabriek van [naam 1] te Shanghai. Gelet op de door Fashion Parts in het geding gebracht verklaringen (weergegeven bij 2.12, 2.19, 2.20 en 2.21, onder meer afkomstig van [naam 1] zelf) is niet onaannemelijk dat ook [naam 1] een bijdrage heeft geleverd aan de ontwerpen. Weliswaar staat in een nadere verklaring van [naam 1] (van 3 april 2016, aangehaald bij 2.1)6 dat alle ontwerpen van Label 88 zijn, maar daaruit valt niet zonder meer op te maken dat [eiseres] de maakster is (dat zou ook [naam 1] kunnen zijn, of een combinatie van hen beiden). Daarnaast heeft Fashion Parts erop gewezen dat opmerkelijk is dat [eiseres] in eerdere procedures heeft betoogd dat zij de Beijing Bag in 2008 zou hebben ontworpen, terwijl de ontwerptekeningen daarvan, die zij eerst in dit kort geding als productie heeft overgelegd zijn gedateerd op 2011. Anderzijds heeft [eiseres] verwezen naar haar e-mail aan [naam 1] (2.8), de flyer van Fashion Parts (2.9) en de e-mail van [gedaagde sub 3] (2.6), op grond waarvan op zijn minst aannemelijk is dat zij zelf een concreet aantal ontwerpen voor tassen heeft gemaakt en ter productie aan [naam 1] heeft aangeleverd. Dat zij zich alleen met distributie en verkoop zou hebben bezig gehouden, zoals in aan van de mailtjes staat en Fashion Parts nu ook min of meer betoogt, is dus niet aannemelijk geworden. Vooralsnog wordt geoordeeld dat [eiseres] op grond van het voorgaande in combinatie met de door haar thans (als productie 2 en naderhand nog productie 19) in het geding gebrachte tekeningen als ontwerpster en dus als maker in auteursrechtelijke zin, van de daarop afgebeelde tassen en accessoires kan worden aangemerkt. Dit betreft de tassen:
- Moscow shopper
- Dublin Pocket
- ( New) New York Pocket Bag
- Beijing XL
- Beijng NY bag;
Alsmede een aantal keycords.
Dat de tekeningen globaal zijn en daarom niet als ontwerptekeningen zouden kunnen worden aangemerkt, zoals Fashion Parts heeft gesteld, is onvoldoende overtuigend.
Het voorgaande brengt mee dat [eiseres] voorshands niet als maker wordt aangemerkt van de New NY bag, en de Black Snake, nu daarvan ontwerptekeningen ontbreken. Ten aanzien van ‘black snake’ of ‘snake black’ heeft Fashion Parts bovendien aangevoerd dat het hier niet gaat om een bepaalde tas, maar om een bepaald soort leer, met de uitstraling van slangenleer (dat niet als ‘werk’ kan worden beschouwd), hetgeen [eiseres] onvoldoende weersproken heeft en ook aannemelijk is gelet op de als ‘black snake’ in het geding gebrachte producten.
4.12.
De volgende vraag die voorligt is of voornoemde tassen en accessoires auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Volgens Fashion Parts is dat niet het geval - behoudens eventueel de hier niet in het geschil zijnde Beijing Bag met keycord - omdat zij onvoldoende origineel zouden zijn. Fashion Parts heeft in dat verband verwezen naar de reeds in omloop zijnde tassen van andere merken (waaronder Shabbie bags, Fred de la Bretonière) waarop Label 88 met haar tassen slechts zou hebben voortgeborduurd.
4.13.
Een werk is auteursrechtelijk beschermd indien sprake is van een uiting die een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel draagt van de maker. Oftewel de uiting moet het resultaat zijn van scheppende menselijke arbeid, waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Fashion Parts heeft betwist dat dit ten aanzien van de in het geding zijnde tassen het geval is. Dit punt zal in het navolgende ten aanzien van de afzonderlijke tassen waarop volgens Fashion Parts inbreuk is gemaakt worden beoordeeld. (Het navolgen van) een bepaalde stijl, zoals in dit geval het combineren van een tas met accessoires zoals keycords met karabijnhaken, hartjes of tassels, is immers als zodanig niet beschermd.
4.14.
Ten aanzien van de accessoires wordt voorshands geoordeeld dat deze afzonderlijk niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. De gevlochten keykoorden met karabijnhaak of hartje en de zogenoemde ‘tassels’ zijn onvoldoende oorspronkelijk en bepaald door reeds bekende mode- trend- of stijlelementen. Deze worden daarom niet als auteursrechtelijk beschermde werken aangemerkt.
4.15.
Met betrekking tot de Moscow Shopper en de Beijing XL wordt op grond van de door Fashion Parts (als productie 9) in het geding gebrachte foto’s geoordeeld dat niet kan worden uitgesloten dat soortgelijke tassen, met een overeenstemmende totaalindruk als de tassen waarop [eiseres] zich beroept, ook al voor de door [eiseres] gestelde ontwerpdatum op de markt waren. Ten aanzien van de Moscow shopper geldt dat met name voor vergelijkbare tassen van Shabbies en van Fred de La Bretonière die volgens deze producties al in 2006 respectievelijk 2012 op de markt zouden zijn geweest, terwijl het gestelde ontwerp van [eiseres] dateert van 30 september 2013.
4.16.
Ten aanzien van de Dublin wordt overwogen dat de kenmerkende elementen (opgesomd in pagina 14 van de dagvaarding) en totaalindruk van de tas vooralsnog onvoldoende oorspronkelijk voorkomen, mede in het licht van het ‘umfeld’ van reeds in omloop zijnde tassen en de elementen die technisch noodzakelijk zijn (zoals het hengsel en de afsluitende rits) om als een auteursrechtelijk beschermd werk te worden beschouwd.
4.17.
Ten aanzien van de New NY Pocket ligt dit anders. De combinatie van de vorm van de tas, vierkant met schouderhengsel (maar rechthoekig indien ingeklapt) verbonden met dezelfde verbindingselementen aan de hoek van de tas en de uitklapbare bovenkant verbonden met magneten, die bij het uitklappen zichtbaar zijn in de vorm van (vier) identieke cirkels (zoals te zien is op de als productie 7 van deze tas overgelegde foto en ook aan het fysieke als productie in het geding gebrachte exemplaar) geeft de tas een bijzondere uitstraling. Aldus is sprake van een werk waaraan creatieve keuzes van de maker ten grondslag liggen. Weliswaar heeft Fashion Parts foto’s in het geding gebracht waarop soortgelijke tasjes zichtbaar zijn, maar vooralsnog heeft zij onvoldoende gesteld om aannemelijk te maken dat deze al vóór de door [eiseres] ontworpen tas op de markt waren. De totaalindruk van de door Fashion Parts op de markt gebrachte vergelijkbare tas (zichtbaar op de foto in productie 7 van [eiseres] en ook in het geding gebracht) verschilt, zowel wat betreft de afzonderlijke elementen als wat betreft de totaalindruk, zo weinig van die van de tas van [eiseres] , dat dit product als inbreukmakend moet worden aangemerkt. Vrijwel alle elementen, waaronder de kenmerkende uitklapbare bovenkant en de plaats waar de magneten zijn aangebracht (zichtbaar in de vorm van (vier) cirkels) zijn één op één gelijk. Fashion Parts heeft ook niet betwist dat de door haar op de markt gebrachte tas aan die van [eiseres] is ontleend, wat vanwege de aanvankelijke samenwerking tussen partijen ook zonder meer aannemelijk is.
4.18.
Voor zover [eiseres] heeft willen stellen dat ook op haar tas Being NY inbreuk is gemaakt, heeft zij tegenover de betwisting daarvan door Fashion Parts voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Fashion Parts een tas met eenzelfde totaal indruk op de markt heeft gebracht.
4.19.
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de op auteursrechten gebaseerde vorderingen van [eiseres] (uitsluitend) zullen worden toegewezen voor wat betreft de tas New NY Pocket. De nevenvorderingen zullen (behoudens het gevorderde voorschot op gederfde winst, waarover hierna meer), ook grotendeels worden toegewezen (uitsluitend voor dit product), aangezien [eiseres] daarbij anders dan Fashion Parts heeft aangevoerd, een voldoende spoedeisend belang heeft. Zij dient immers inzicht te kunnen krijgen in (onder meer) de aard en omvang van de verhandeling van de inbreukmakende producten, en in de afnemers daarvan, met dien verstande dat de informatie betreffende afnemers beperkt wordt tot professionele partijen. Voor het verlangen van een verklaring van een accountant is onvoldoende aanleiding, omdat dat tot executieperikelen kan leiden terwijl Fashion Parts ter zitting heeft verklaard bereid te zijn om concessies te doen. Ook de vorderingen tot het verstrekken van informatie inzake de (reclame-)uitingen met betrekking tot de New New York Pocket bag en de informatie met betrekking tot de inkoop worden afgewezen, aangezien [eiseres] daarbij voorshands onvoldoende belang heeft.
De in het dictum te noemen termijnen waarbinnen Fashion Parts aan de geboden zal moeten voldoen, worden daarbij redelijk geacht en de dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd, als na te melden.
Slaafse nabootsing
4.20.
Op grond van het hiervoor overwogene ten aanzien van de auteursrechten kan worden geconcludeerd dat, met uitzondering van de New NY Pocket, de tassen waarvan wordt aangenomen dat [eiseres] de maakster is, geen eigen plaats innemen op de markt. Toewijzing van de op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen kan alleen al daarom niet aan de orde zijn.
Voorschot op gederfde winst
4.21.
Nu de omvang van de auteursrechtinbreuk aanzienlijk beperkter is dan [eiseres] heeft gesteld en de omvang van de mogelijk gederfde winst nog in het geheel niet vast staat, is in dit kort geding voor toewijzing van een voorschot daarop geen plaats. Daar komt bij dat [eiseres] onvoldoende heeft gesteld ten aanzien van haar spoedeisend belang dienaangaande. Dit onderdeel van de vorderingen wordt daarom afgewezen.
Vergelijkende en/of misleidende reclame en overig onrechtmatig handelen
4.22.
[eiseres] heeft gesteld dat Fashion Parts zich schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofde vergelijkende reclame, door een gelijke merknaam te voeren voor dezelfde producten die worden geleverd aan dezelfde afnemers. Daarnaast zou Fashion Parts deze afnemers hebben misleid door hen te hebben meegedeeld dat Label 88 opgehouden zou zijn met de handel in tassen en accessoires, terwijl zij wist dat dat niet het geval was.
Ook hierin zal [eiseres] niet worden gevolgd.
4.23.
Fashion Parts heeft terecht aangevoerd dat reclame een wervend aanbod bevat, gericht tot een publiek. De mededelingen waar [eiseres] naar heeft verwezen (de verklaringen aangehaald bij de feiten onder 2.14, 2.17 en 2.18)
kunnen niet als zodanig worden opgevat, aangezien deze geen wervende teksten voor Fashion Parts bevatten. Bovendien zijn de mededelingen gericht aan enkele (individuele) afnemers. Deze kunnen niet kunnen worden aangemerkt als een ‘publiek’. Daarnaast is van een vergelijking tussen de waren van [eiseres] en die van Fashion Parts in de (gestelde) uitingen geen sprake.
4.24.
Ook anderszins kunnen de uitingen waarop [eiseres] doelt voorshands niet als onrechtmatig jegens [eiseres] worden aangemerkt. Van belang daarbij is in de eerste plaats dat niet vast staat wat (medewerkers van) Fashion Parts precies hebben gezegd tegen afnemers. Fashion Parts heeft ontkend mededelingen te hebben gedaan over een mogelijk faillissement van [eiseres] . Zij zou slechts naar aanleiding van vragen van afnemers mededelingen hebben gedaan in de geest van hetgeen zij van [eiseres] zelf (van haar persoonlijk dan wel via de sociale media) had gehoord, zoals dat Label 88 een andere koers wilde varen, afscheid wilde nemen van de groothandel en op de lokale markt te koop zou zijn. Gezien deze betwisting en de omstandigheid dat [eiseres] zich uitsluitend beroept op uitingen ‘van horen zeggen’ bestaat vooralsnog geen grond om aan te nemen dat Fashion Parts onrechtmatige uitlatingen jegens [eiseres] heeft gedaan. Ook de daarop gerichte vordering van [eiseres] wordt daarom afgewezen.
Overige vorderingen
4.25.
Nu alleen een veroordeling wordt uitgesproken ten aanzien van de tas New NY Pocket, zal de ook de veroordeling tot afgifte van de collectie van Fashion Parts worden beperkt tot dit product. De vordering tot het verzenden van de door [eiseres] gewenste e-mail aan alle afnemers wordt in verhouding tot de beperkte veroordeling disproportioneel geacht, te meer nu de passage over de volgens [eiseres] onrechtmatige uitlatingen op grond van het hiervoor overwogene hoe dan ook daarin niet zou kunnen worden opgenomen.
Deze vordering ligt daarom voor afwijzing gereed.
Termijn
4.26.
De in artikel 1019i Rv genoemde termijn voor het instellen van een bodemprocedure zal worden gesteld op zes maanden, aangezien daartegen geen verweer is gevoerd.
Proceskosten
4.27.
Nu beide partijen op belangrijke punten in het (on)gelijk worden gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd, zoals hierna vermeld.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
gelast Fashion Parts hoofdelijk, binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis iedere auteursrecht inbreuk op het werk uit de Label 88 collectie met de naam New NY Pocket bag (of: New New York Pocket bag) (zoals afgebeeld op pagina 3 van productie 7 van [eiseres] ) te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het (laten) verveelvoudigen of (laten) openbaar maken van inbreukmakende producten;
5.2.
bepaalt dat Fashion Parts een aan [eiseres] te betalen dwangsom verbeurt van € 250,- voor iedere dag of dagdeel dat Fashion Parts zich niet houdt aan het onder 5.1 genoemde gebod, met een maximum van € 25.000,-;
5.3.
gelast Fashion Parts hoofdelijk om binnen vier (4) weken na betekening van
dit vonnis afschriften van bescheiden ter beschikking te stellen aan de advocaat [NAAM][eiseres] , waaruit opgave van het volgende volgt, (uitsluitend) ten aanzien van de op de New NY Pocket bag van [eiseres] inbreuk makende producten:
- alle namen en adressen van de professionele partijen (natuurlijke en rechtspersonen) aan wie Fashion Parts het inbreukmakende product van de Labelsz collectie heeft aangeboden en/of verkocht en/of geleverd, onder gelijktijdige overlegging van alle op de aanbieding en/of verkoop en/of levering betrekking hebbende bescheiden te weten offertes en overeenkomsten;
- een gespecificeerd overzicht van de geleverde producten en de betaalde vergoeding;
- de plaats waar de nog niet verkochte inbreukmakende producten van de Labelsz collectie zich op dit moment bevinden;
- de op de inbreukmakende producten gemaakte winst en de wijze waarop deze winst is berekend;
- waar en door wie de inbreukmakende producten zijn vervaardigd, met vermelding van adresgegevens;
5.4.
bepaalt dat Fashion Parts een aan [eiseres] te betalen dwangsom verbeurt van € 250,- per dag of dagdeel dat Fashion Parts niet of niet volledig aan het onder 5.3 bepaalde voldoet, met een maximum van € 25.000,-;
5.5.
gelast Fashion Parts hoofdelijk om aan [eiseres] af te geven de nog niet verkochte producten inbreuk makend op de New NY Pocket bag (of: New New York Pocket bag) (gebaseerd op de opgave onder 5.3) binnen veertien dagen nadat de opgave is gedaan;
5.6.
bepaalt dat Fashion Parts een aan [eiseres] te betalen dwangsom verbeurt van € 100,- per dag of dagdeel dat Fashion Parts niet of niet volledig aan het onder 5.5 bepaalde voldoet, met een maximum van € 10.000,-;
5.7.
bepaalt de termijn ingevolge artikel 1019i Rv op zes maanden vanaf de vonnisdatum;
5.8.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.9.
wijst het meer of anders gevorderde af.
5.10.
compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt.
Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 juli 2016.
type: MB
coll: JvS