ECLI:NL:GHDHA:2015:2616
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
zaaknummer			: 200.163.516/01
beslissing BBIE	: oppositie nr. 2008888
Beschikking van 29 september 2015
inzake:
PACOGI NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Weert,
verzoekster,
hierna te noemen: Pacogi,
advocaat: mr. T. Dohmen te Valkenburg aan de Geul,
tegen
de vennootschap naar vreemd recht
BALENCIAGA S.A.,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
verweerster,
hierna te noemen: Balenciaga,
advocaat: mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam.
De procedure
1. Bij verzoekschrift (met producties), ingekomen ter griffie op 26 januari 2015, heeft Pacogi het hof (tijdig) verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) van 4 december 2014, waarbij de oppositie (nr. 2008888) van Balenciaga tegen de inschrijving van het door Pacogi verrichte Benelux-(beeld)merkdepot met nummer 1267904 is toegewezen, te vernietigen, die oppositie geheel af te wijzen en te bevelen de inschrijving van voormeld merk/depot te handhaven, met veroordeling van Balenciaga in de kosten van de oppositie en die van het beroep. Bij op 29 april 2015 ter griffie van het hof binnengekomen verweerschrift heeft Balenciaga het hof verzocht het verzoek van Pacogi af te wijzen en de beslissing van het BBIE te bekrachtigen, met veroordeling van Balenciaga in de kosten van het beroep. De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 17 augustus 2015, bij welke gelegenheid Pacogi haar standpunt heeft doen toelichten door haar advocaat, en Balenciaga door mr. N. Wiersma, advocate te Amsterdam.
Beoordeling van het verzoek
2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
2.1.
Op 13 mei 2013 heeft Pacogi een Benelux-depot (depotnummer: 1267904) van het volgende woord/beeldmerk (hierna: het bestreden teken) ingediend voor waren in de klassen 3, 14 en 25:
2.2.
Op 30 juli 2013 heeft Balenciaga oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merkinschrijvingen:
- Gemeenschapsmerkinschrijving 6257042, ingediend op 24 augustus 2007 en ingeschreven voor waren in de klassen 6, 9, 18 en 25, van het volgende woord/beeldmerk (hierna: merk 1):
- Gemeenschapsmerkinschrijving 8360802, ingediend op 26 mei 2009 en ingeschreven voor waren in de klasse 3, van het woordmerk BALENCIAGA (hierna: merk 2);
- internationale inschrijving 397506, ingediend op 13 april 1973 en ingeschreven voor waren in de klassen 3, 5, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 en 34 (onder meer voor de Benelux), van het woordmerk BALENCIAGA (hierna: merk 3).
2.3.
Bij beslissing van 4 december 2014 heeft het BBIE de oppositie van Balenciaga toegewezen en beslist dat voormeld Benelux-depot met nummer 1267904 niet wordt ingeschreven, met veroordeling van Pacogi op de voet van artikel 2.16, lid 5, Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) in de kosten, begroot op € 1.000,-.
3. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, BVIE is bepaald:
“1. De deposant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b,(. . .).”
Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:
“Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: (…)
b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan; (. . .).”
4. Het Bureau heeft de oppositie toegewezen omdat het van oordeel was dat het bestreden teken en de ingeroepen merken 2 en 3 op visueel vlak in zekere mate overeenstemmen en op auditief vlak overeenstemmen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.
5. Pacogi heeft in haar verzoekschrift vier grieven aangevoerd tegen de beslissing van het BBIE.
6. Het hof stelt voorop dat bij de beoordeling van de vraag of het bestreden teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE, in aanmerking moet worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen teken en merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk betreft, te berusten op de totaalindruk die door het teken/het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu de gemiddelde consument. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren minder overeenstemmen.
Grief I: welke elementen?
7. Met grief I klaagt Pacogi dat het BBIE bij de vergelijking van het teken en merken 2 en 3 alleen acht heeft geslagen op het bestanddeel ‘Balengianni’ in het teken en ten onrechte het figuratieve element boven ‘Balengianni’ buiten beschouwing heeft gelaten terwijl dat geen verwaarloosbaar element is. Daarnaast dient ook het beschrijvende element ‘fragrances’ betrokken te worden bij de vergelijking, aldus Pacogi.
8. Deze grief berust op een onjuiste lezing van de bestreden beslissing en treft dus geen doel. Het BBIE heeft immers in punten 31-32, en daarop voortbouwend in punt 36 van zijn beslissing wel degelijk het figuratieve element en het element ‘fragrances’ onderkend. Het heeft deze elementen niet als verwaarloosbaar buiten beschouwing gelaten bij de vergelijking, doch heeft hen ondergeschikt geacht aan het dominerende element ‘Balengianni’.
9. Dat oordeel van het BBIE is, naar het oordeel van het hof, ook juist. In het teken is het woordelement ‘Balengianni’ centraal en in grote letters weergegeven; dit springt het meest in het oog en is aan te merken als het dominerende element in het teken. Het element ‘fragrances’ is daaraan ondergeschikt en in kleine letters weergegeven; het is bovendien beschrijvend. In het figuratieve element valt een B te ontwaren. De gespiegelde G ter linkerzijde van deze B is nauwelijks als zodanig te herkennen voor de gemiddelde consument. Dat geldt ook voor de F die zich daartussenin bevindt; dit element van in elkaar gevlochten letters is daarom naar het oordeel moeilijk als lettercombinatie te herkennen, althans twee van de drie letters zijn moeilijk te ontcijferen. Dit element heeft daarom als lettercombinatie nauwelijks zeggingskracht. Naar het oordeel van het hof is het aan te merken als een ondergeschikt element. Al met al wordt de totaalindruk van het teken met name bepaald door zijn dominerende element, het woordelement ‘Balengianni’.
Grief II: overeenstemming
10. Met grief II bestrijdt Pacogi het oordeel van het BBIE dat bij de merken 2 en 3 en het teken op zowel visueel als auditief vlak sprake is van (een zekere mate van) overeenstemming.
11. Deze grief faalt. Daartoe overweegt het hof als volgt.
12. In de eerste plaats is er naar het oordeel van het hof gelijkenis in visueel opzicht tussen het bestreden teken en de merken 2 en 3.
13. De totaalindruk van het teken wordt, zoals hiervoor overwogen, met name bepaald door het woordelement ‘Balengianni’. Dit element is het dominerende element in het teken en heeft bovendien, als woordelement, een grotere impact op de consument dan een figuratief element (punt 21 van de beslissing van het BBIE); dat geldt ook voor een figuratief element zoals de onderhavige, van drie in elkaar gevlochten letters, waarbij de letters G en F moeilijk als zodanig te herkennen zijn.
14. Merken 2 en 3 bestaan uit tien letters (BALENCIAGA); het dominerende woordelement in het teken bestaat uit elf letters (BALENGIANNI). De eerste vijf letters zijn identiek (BALEN). Dit deel wordt gevolgd door een C respectievelijk een G die, als hoofdletter weergegeven, visueel overeenstemming vertonen. Zij worden beide gevolgd door een I en een A. Zoals het BBIE overwoog (punt 33 van zijn beslissing), zijn al met al zeven letters identiek en op dezelfde positie (van de tien respectievelijk elf letters). Enkel het einde is verschillend.
15. Een groot deel van BALENCIAGA en BALENGIANNI stemt dus overeen. Daar komt bij dat het eerste deel BALEN identiek is; aangenomen moet worden dat dit deel in het algemeen – en ook in dit geval – meer aandacht krijgt van het relevante publiek omdat het het eerste deel van het woordelement is (vgl. GEA 17 maart 2004, nr. T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, El Corte Inglés (‘Mundicor’)). Dat geldt hier te meer door de complexiteit van de woorden.
16. Naar het oordeel van het hof stemmen het teken en merken 2 en 3 derhalve in visueel opzicht in ruime mate overeen. De twee andere, ondergeschikte elementen in het teken doen daar niet aan af.
17. In de tweede plaats is er naar het oordeel van het hof sprake van gelijkenis in auditief opzicht.
18. Zoals het BBIE terecht heeft overwogen dient wat betreft de vergelijking op auditief vlak, eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (vgl. GEA 21 april 2010, nr. T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, Peek & Cloppenburg (‘Thai Silk’)).
19. Dit betekent dat, wat betreft het teken, het figuratieve element van in elkaar gevlochten letters bij de auditieve vergelijking buiten beschouwing dient te blijven, nu twee van de drie letters in dit element moeilijk als letters herkenbaar zijn.
20. Het beschrijvende woordelement ‘fragrances’ is, zoals hiervoor overwogen, van ondergeschikte betekenis. Dat betekent dat het voor de auditieve vergelijking voornamelijk aankomt op het woordelement BALENGIANNI, het dominerende element dat de totaalindruk van het teken met name bepaalt.
21. Bij de auditieve vergelijking tussen BALENCIAGA en BALENGIANNI komt het naar het oordeel van het hof met name aan op het eerste deel, BAA-LÈN, welke twee lettergrepen identiek zijn en identiek worden uitgesproken. Aangenomen moet immers worden dat het eerste deel meer aandacht krijgt van het relevante publiek. Daar komt bij dat de woorden BALENCIAGA en BALENGIANNI tamelijk complex zijn waarbij het relevante publiek het eerste deel BALEN zal kunnen uitspreken en onthouden, doch veelal zal afhaken bij de resterende delen CIAGA respectievelijk GIANNI, ongeacht hoe (in welke taal) die woorddelen worden uitgesproken. Tezamen genomen is er naar het oordeel van het hof derhalve (in ruime mate) gelijkenis in auditief opzicht.
22. Het teken en de merken 2 en 3 hebben geen zelfstandige betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Tegen dit oordeel van het BBIE (punt 41 van zijn beslissing) is geen grief gericht. Het is ook in confesso tussen partijen.
23. Tezamen genomen is er dus zowel in auditief als in visueel opzicht (in ruime mate) sprake van gelijkenis tussen het bestreden teken en de merken 2 en 3, terwijl begripsmatige gelijkenis niet aan de orde is. Dat betekent dat het bestreden teken en de merken 2 en 3 overeenstemmen. Grief II treft dus geen doel.
Grief III: verwarringsgevaar
24. Met grief III betoogt Pacogi dat het BBIE ten onrechte heeft geoordeeld dat sprake is van verwarring tussen het teken en de merken 2 en 3.
25. In dit verband overweegt het hof allereerst dat de betrokken waren gelijk zijn; tegen het desbetreffende oordeel van het BBIE (punt 43-46 van de bestreden beslissing) is geen grief gericht. Het is ook in confesso tussen partijen (zie verweerschrift Pacogi van 28 maart 2014 onder 2.1).
26. Balenciaga heeft gesteld dat haar merken 2 en 3 wereldwijd bekend zijn, inclusief in de Benelux, en een sterk onderscheidend vermogen hebben. Pacogi heeft dit niet betwist, zodat het hof dit als vaststaand aanneemt.
27. Gegeven de mate van overeenstemming tussen het teken en merken 2 en 3, de gelijkheid tussen de betrokken waren alsmede het onderscheidend vermogen van merken 2 en 3, is er naar het oordeel van het hof, in aanmerking nemende hetgeen onder 6 is overwogen, sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.
28. Grief III faalt derhalve eveneens.
Slotsom
29. Het hof is van oordeel is dat het bestreden teken en merken 2 en 3 zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. De oppositie door Balenciaga is dus terecht door het BBIE toegewezen. Grief IV (veeggrief) faalt dus. De vraag of het bestreden teken en merk 1 ook overeenstemmen als hiervoor bedoeld, kan gelet op het voorgaande in het midden blijven.
30. Het beroep van Pacogi zal derhalve worden verworpen, met veroordeling van Pacogi in de kosten van deze procedure.
31. Balenciaga heeft tijdens de mondelinge behandeling verzocht om uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de proceskostenveroordeling. Zij heeft ter zitting duidelijk aangegeven dat het hier een aanvulling op haar eerdere petitum betreft die nog niet eerder verzocht was. Pacogi heeft hierop niet gereageerd. Onder die omstandigheden is naar het oordeel van het hof sprake van ondubbelzinnige toestemming van Pacogi om dit verzoek alsnog in de rechtsstrijd te betrekken, zodat het hof wel acht slaat op dit verzoek.
De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zoals door Balenciaga verzocht.
Beslissing
Het hof:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Pacogi in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Balenciaga begroot op € 711,- aan griffierechten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat;
verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Deze beschikking is gegeven door mrs. S.J. Schaafsma, A.D. Kiers-Becking en A.J. van der Meer en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 september 2015 in aanwezigheid van de griffier.