ECLI:NL:RBROT:2016:5406
Rechtbank ROT — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK ROTTERDAM
Team haven en handel
zaaknummer / rolnummer: C/10/486481 / HA ZA 15-1034
Vonnis van 13 juli 2016
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eiser1]
,
gevestigd te Leerdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eiser2]
,
gevestigd te Leerdam,
3.
[eiser3]
,
wonende te [woonplaats] ,
eisers,
advocaat [NAAM]. T. Berendsen te 's-Hertogenbosch,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EAGLE B.V.
,
gevestigd te Hoogvliet Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FSP GROUP B.V.
,
gevestigd te Hoogvliet Rotterdam,
gedaagden,
advocaat [NAAM]. R. Mastenbroek te Rotterdam.
Partijen zullen hierna [eiseressen] voor eiseressen gezamenlijk dan wel [eiser1] , [eiser2] en [eiser3] voor hen afzonderlijk, respectievelijk Eagle c.s. voor gedaagden gezamenlijk dan wel Eagle B.V. en FSP voor hen afzonderlijk genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding, met 21 producties,
de conclusie van antwoord,
de brief van de rechtbank van 20 januari 2016, waarbij een comparitie van partijen is gelast,
de brief van 21 maart 2016 van [eiseressen] met producties 22 tot en met 39,
het proces-verbaal van de comparitie van partijen gehouden op 6 april 2016, waaraan gehecht de comparitieaantekeningen van mr. [NAAM].
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.	De feiten
2.1.
[eiser1] en [eiser2] vormen een internationale onderneming op het gebied van recreatie- en sportproducten, zoals schaatsen (zowel met ijzer als met wielen), watersportartikelen, kleding en schoeisel. Sinds begin jaren tachtig brengen zij producten op de markt onder het teken “EAGLE”.
2.2.
FSP is een holding en 100% aandeelhouder van Eagle B.V. Bestuurder van Eagle B.V. is de vennootschap FSP Beheer B.V., welke B.V. een persoonlijke vennootschap is van [persoon1] , schoondochter van [persoon2] (hierna: [persoon2] ) die rond 1980 is gaan experimenteren met het vervaardigen van zogenoemde roller-ski’s.
De productielijn van deze rollerski’s is opgezet onder de naam “EAGLE” (naar zoon Arend) en later op de markt gebracht onder de naam “Eagle Sport”. De bedrijfsvoering is in de loop der jaren omgezet in de huidige Eagle B.V.
De onderneming produceert en verhandelt (skate) rollerski’s, de daarvan onderdeel uitmakende wielen, scooter wielen en andere accessoires (hierna ook wel: de Producten).
2.3.
Op 26 mei 1986 is op naam van de heer [persoon3] (hierna ook wel: [persoon3] ), als toenmalig bestuurder van [eiser1] en [eiser2] , ingeschreven onder nummer 421 252 het Benelux woordmerk
“EAGLE”
in de klasse 28 voor schaatsen (hierna ook wel: het Merk).
2.4.
Sinds deze registratie heeft [persoon3] een licentie verstrekt aan [eiser1] en [eiser2] tot het gebruik van het merk.
2.5.
Op 2 juni 2005 respectievelijk 9 april 2008 heeft Anouschka Oosterveen de navolgende domeinnamen geregistreerd: www.eagle.sport-sport.nl en www.eagle-sport.com.
2.6.
Op 19 februari 2012 heeft FSP de domeinnaam www.eagle.scootersupply.com geregistreerd.
2.7.
Op 24 februari 2012 is de rechtspersoon Eagle B.V. opgericht; de gebezigde handelsnaam is - blijkens het register van de KvK – eveneens Eagle B.V.
2.8.
Op 1 maart 2012 heeft Eagle B.V. een aanvraag gedaan voor registratie van  onderstaand logo als Gemeenschaps(beeld)merk voor klasse 28:
2.9.
Na oppositie daartegen door [persoon3] (h.o.d.n. [eiser1] ) is de inschrijving als gemeenschapsmerk bij beslissing van 27 september 2013 door het BHIM geweigerd, tegen welke beslissing vervolgens door Eagle B.V. beroep is aangetekend. Op 18 juli 2014 heeft ‘the Fourth Board of Appeal' geoordeeld dat er, gelet op de visuele, auditieve en conceptuele gelijkenis tussen het Merk EAGLE en het logo, alsmede de soortgelijkheid van goederen, sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek en het beroep verworpen.
2.10.
Op 30 november 2014 heeft Eagle B.V. het navolgende beeldmerk (alsnog) ingeschreven in het BHIM EU merkenregister onder nummer 010690063 in de klassen 18 en 25.
2.11.
Op 21 april 2015 heeft Eagle B.V. voorts de navolgende gemeenschapsmerken ingeschreven in de klassen 12 en 20.
a. onder nummer 013461091 het woordmerk:
EAGLESUPPLY
onder nummer 013461173 het beeldmerk:
onder nummer 013461141 het beeldmerk:
2.12.
Eagle c.s. biedt haar producten aan via de navolgende websites:
www.eagle-sport.nl;
www.eagle-sport.com
www.eaglescootersupply.com
Op Instagram wordt de naam “Eaglesupply” gebruikt.
2.13.
In de periode november 2014 – maart 2015 hebben partijen met elkaar onderhandeld over het treffen van een minnelijke regeling. Zij zijn niet tot overeenstemming gekomen.
2.14.
Bij brief van 23 juni 2015 heeft de advocaat [NAAM][eiseressen] Eagle c.s. gesommeerd tot staking van inbreuk op de merkrechten van [eiseressen] . Eagle c.s. heeft daaraan geen gehoor gegeven.
3
Het geschil
3.1.
[eiseressen] vordert bij vonnis voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad (waarbij zij voor Eagle c.s. steeds de meervoudsvorm heeft gebruikt) :
I.  te verklaren voor recht dat Eagle c.s. inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van [eiseressen] ;
II. Eagle c.s. te bevelen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het Merk te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen ieder verveelvoudigen, openbaarmaken, (doen) produceren, aanbieden, afbeelden, verhandelen, verkopen, leveren, importeren en exporteren van Producten, alsmede de registratie en/of het gebruik van enige domeinnaam en/of de exploitatie van enige website en of vorm van social media, waarbij op onrechtmatige wijze gebruik wordt gemaakt van het Merk;
III. Eagle c.s. te bevelen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle inbreukmakende Producten die zij aan bedrijfsmatige afnemers (niet zijnde individuele consumenten) heeft geleverd, terug te nemen, althans daar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen, en de advocaat [NAAM][eiseressen] , mr. T. Berendsen, eveneens binnen deze termijn volledige informatie te verschaffen over het aantal Producten dat bij afnemers is teruggehaald, gespecificeerd per afnemer;
IV. Eagle c.s. te bevelen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle door hen in voorraad gehouden exemplaren van de inbreukmakende Producten, inclusief alle conform de hiervoor sub III teruggenomen exemplaren, op eigen kosten en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te (doen) vernietigen en daarvan binnen twee dagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering, gespecificeerd naar aantal en soort, aan de advocaat [NAAM][eiseressen] , mr. T. Berendsen, te zenden;
V. Eagle c.s. te bevelen om binnen vier weken na betekening van het in deze te wijzen vonnis de volgende domeinnamen op kosten van Eagle c.s. aan [eiseressen] over te dragen, dan wel te bewerkstelligen dat deze domeinnamen aan [eiseressen] worden overgedragen:
( i) www.eagle-sport.nl;
(ii) www.eagle-sport.com;
(iii) www.eaglescootersupply.com;
VI. Eagle c.s. te bevelen om binnen vier weken na betekening van het in deze te
wijzen vonnis een schriftelijke opgave aan de advocaat [NAAM][eiseressen] , mr. T. Berendsen, te doen toekomen met alle overige domeinnamen die door Eagle c.s. zijn geregistreerd en waarin het Merk is opgenomen;
VII. Eagle c.s. te bevelen om de onder IV.
(kennelijk bedoeld sub V, Rb)
genoemde domeinnamen op kosten van Eagle c.s. aan [eiseressen] over te dragen;
VIII. Eagle c.s. te bevelen om binnen vier weken na betekening van het in dezen
te wijzen vonnis de advocaat [NAAM][eiseressen] , mr. T. Berendsen, te voorzien van een schriftelijke, door een door de Rechtbank aan te wijzen registeraccountant voor rekening van Eagle c.s. geaccordeerde en ondertekende opgave, met aanhechting van kopie van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden, van:
a. een opgave van alle Producten die door Eagle c.s. zijn geproduceerd, waarop de inbreukmakende tekens - zoals omschreven in deze dagvaarding - zijn aangebracht;
b.de exacte data waarop Eagle c.s. de inbreukmakende Producten (inclusief de onder a genoemde Producten) voor het eerst hebben ingekocht en/of geleverd gekregen en/of geproduceerd en hebben verkocht;
c. volledige bij Eagle c.s. bekende namen en adressen van de leverancier(s) van de inbreukmakende Producten, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), bankrekeningnummer(s) alsmede het exacte aantal exemplaren dat door hen van die Producten werden geleverd en/of besteld, met nauwkeurige opgave van de daarvoor geldende inkoopprijzen per product;
d. volledige bij Eagle c.s. bekende namen en adressen van alle personen of ondernemingen in de Benelux aan wie Eagle c.s. de inbreukmakende Producten hebben geleverd of verkocht of van wie zij bestellingen hebben genoteerd, onder vermelding van het exacte aantal exemplaren per product, per afnemer en de bijbehorende verkoopprijzen per product, inclusief e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), bankrekeningnummer(s);
e. de brutowinst per product, of indien er verschillende prijzen zijn gehanteerd bij een product, de brutowinst per exemplaar van een product zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs;
f. de totale hoeveelheid bij Eagle c.s. (in de Benelux) in voorraad of onder haar controle zijnde inbreukmakende Producten;
IX. Eagle c.s. te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 2.500,- voor
iedere dag dat Eagle c.s. geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven met hun
verplichtingen voortvloeiende uit het hiervoor gevorderde onder I. tot en met VIII.;
X. Eagle c.s. te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding nader op te
maken bij staat en te vereffenen bij wet;
Xl. Eagle c.s. te veroordelen in de reële kosten van deze procedure ex artikel
1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze proceskosten vanaf de 15e dag na de dag van de uitspraak en Eagle c.s. te veroordelen in voldoening van de nakosten, begroot op € 131,- zonder betekening, te vermeerderen met € 68,- in het geval van betekening van het vonnis en daarbij te bepalen dat de proces- en nakosten binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis door Eagle c.s. dienen te zijn voldaan alsmede te bepalen dat deze proces- en nakosten met ingang van de vijftiende dag na dagtekening vonnis worden vermeerderd met de wettelijke rente.
3.2.
[eiseressen] legt aan de vorderingen ten grondslag dat Eagle c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van [eiseressen] in de zin van artikel 2:20 lid 1 sub b en d BVIE. Tevens maakt zij inbreuk op de merkrechten van [eiseressen] in de zin van artikel 5a Hnw door het bedrijfsmatig gebruik van de domeinnamen, die als handelsnamen kwalificeren, alsmede door het gebruik van de handelsnamen EAGLE SPORT en EAGLE SUPPLY.
3.3.
Eagle c.s. concludeert tot afwijzing van de vordering. Zij voert daartoe – samengevat – onder meer aan dat de productnaam “Eagle” al sinds begin jaren ’80 door de [familie] wordt gebruikt, terwijl [eiseressen] zich voor het eerst in 2012 op haar merkrecht heeft beroepen, dat is te laat. Er is bovendien geen sprake van soortgelijke waren, noch van gevaar voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waar.
4
De beoordeling
bevoegdheid
4.1.
Ter beoordeling ligt (uitsluitend) voor de vraag of Eagle c.s. inbreuk maakt op het Benelux woordmerk EAGLE. De (inschrijving van de) hiervoor onder 2 vermelde gemeenschapsmerken zijn in dit geding niet als zodanig ter beoordeling voorgelegd.
Deze rechtbank is bevoegd van het voorliggende geschil kennis te nemen op grond van artikel 4.6 BVIE, nu Eagle c.s. is gevestigd te Rotterdam.
rechtsverwerking / verval van recht
4.2.
De rechtbank zal hierna allereerst ingaan op een aantal meer algemeen geformuleerde weren van Eagle c.s.
4.3.
Het meest verstrekkende verweer van Eagle c.s. is dat [eiseressen] zich niet meer met een beroep op haar merkrechten kan verzetten tegen het gebruik van de tekens door Eagle c.s., omdat de naam ‘Eagle’ reeds in de jaren tachtig door [persoon2] is gegeven aan de door hem ontwikkelde rollerski’s (naar zoon Arend, vertaald in het Engels) en [eiseressen] eerst actie heeft ondernomen  - door de oppositie tegen de aanvraag voor een merkregistratie in 2012 door Eagle B.V. - dertig jaar nadat Eagle c.s. de naam is gaan gebruiken ter aanduiding van haar producten. [eiseressen] heeft hiertegenover gesteld dat zij niet eerder wist van het gebruik door Eagle c.s. en zodra zij daarachter kwam actie heeft ondernomen. Voorts heeft Eagle c.s.betoogd dat [eiseressen] – aan wie in die tijd ook producten werden geleverd – de naam simpelweg heeft “ingepikt” en als Beneluxmerk heeft geregistreerd, waarbij zelfs het door Eagle c.s. gebruikte lettertype is overgenomen, hetgeen door [eiseressen] is weersproken.
4.4.
Voor zover Eagle c.s. c.s. hiermee heeft willen betogen dat sprake is geweest van een bewust gedogen in de zin van artikel 2.24 lid 1 BVIE wordt dit verweer verworpen, reeds omdat Eagle c.s. de tekens als gebruikt ter aanduiding van haar producten destijds niet als merk heeft geregistreerd, zodat aan dit gebruik ingevolge het bepaalde in artikel 2.19 BVIE geen rechten kunnen worden ontleend. Eagle c.s. heeft aan het gestelde voorgebruik geen rechtsgevolgen verbonden, zodat ook aan de stelling dat de naam zou zijn “ingepikt” voorbij dient te worden gegaan. Aan de ter zake aangeboden bewijslevering wordt daarom niet toegekomen.
Voor zover Eagle c.s. heeft bedoeld zich te beroepen op rechtsverwerking op grond van het gemene recht heeft te gelden dat volgens vaste rechtspraak het enkele stilzitten en het tijdsverloop onvoldoende is om rechtsverwerking aan te nemen.
4.5.
Eagle c.s. heeft voorts aangevoerd dat een zoektocht via Google op heeft geleverd dat [eiseressen] onder de merknaam EAGLE slechts een enkele kinderschaats aanbiedt en zij deze naam feitelijk gebruikt voor leveringen van schaatsen aan supermarktconcern Aldi, die in 2012 en 2013 een enkele stuntverkoop/actie blijkt te hebben gehad.
4.6.
Voor zover Eagle c.s. hiermee heeft willen stellen dat sprake is van verval van rechten op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE wegens non-usus wordt ook dit verweer verworpen, nu Eagle c.s. de uit haar stelling sprekende suggestie dat geen sprake zou zijn van normaal gebruik – hetgeen ten stelligste en gemotiveerd is betwist door [eiseressen] onder overlegging van stukken – op geen enkele wijze nader heeft onderbouwd.
4.7.
Eagle c.s. heeft voorts nog het verweer gevoerd dat de term ‘Eagle’ zo’n algemene en veel gebruikte naam is dat geen sprake van exclusiviteit kan zijn. Ter zitting heeft zij aangegeven daarmee niet te bedoelen dat het geen merk kan zijn. Ook aan dit verweer heeft zij derhalve geen bijzondere rechtsgevolgen verbonden. Op deze stelling zal verder worden ingegaan bij de beoordeling van de vraag of sprake is van inbreuk.
gebruik tekens ter aanduiding waren versus merk
4.8.
De rechtbank komt thans toe aan de vraag of Eagle c.s. met de gebruikte tekens ter aanduiding van haar producten en het gebruik van de logo’s inbreuk maakt in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE op de aan [eiseressen] toekomende (licentie op de) merkrechten ter zake van het in 1986 door [persoon3] geregistreerde Benelux woordmerk EAGLE.
4.9.
Op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van inbreuk in deze zin is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaat, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naar mate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn.
4.10.
Ter zitting is vastgesteld dat de tekens als thans nog gebruikt door Eagle c.s. binnen de Benelux betreffen de woorden: EAGLE, EAGLE SPORT, EAGLE SUPPLY, EAGLE WHEELS en EAGLE SCOOTER SUPPLY, alsmede het logo
4.11.
De tekens en het Merk beschouwd binnen het hiervoor geschetste toetsingskader brengen de rechtbank tot het navolgende oordeel.
Aan het vereiste van soortgelijke waren is voldaan. [eiseressen] produceert onder meer schaatsen met zowel ijzers als met wielen en Eagle c.s. produceert en verhandelt (skate) rollerski’s, de daarvan onderdeel uitmakende wielen, scooter wielen en andere accessoires. Deze waren zijn alle sportartikelen en worden, zo blijkt uit de stukken, ook veelal door een en dezelfde aanbieder aan consumenten verkocht. De rechtbank sluit zich op dit punt dan ook aan bij de eerdere beslissingen van het BHIM en het Board of Appeal (zie 2.9).
Ook is sprake van een grote mate van gelijkenis tussen de tekens en het merk. Visueel, auditief en begripsmatig is het gebezigde woord EAGLE in alle door Eagle c.s. gebruikte tekens, met uitzondering van het logo, volstrekt identiek aan het woordmerk EAGLE van [eiseressen] Het verschil tussen het logo en het woordmerk is beperkt tot de visuele vormgeving van de letters, welk verschil - gelet op de ook hier bestaande auditieve en begripsmatige gelijkenis - van ondergeschikt belang wordt geacht. Het woord EAGLE, dat ziet op de merkfunctie, is ook het dominerende bestanddeel van de gecombineerde tekens; de enkele toevoeging van de beschrijvende woorden sport, sport supply of wheels kunnen daarom – anders dan Eagle c.s. betoogt – aan de grote mate van overeenstemming van de gecombineerde tekens met het merk niet afdoen. Door de mate van  overeenstemming kan gemakkelijk verwarring ontstaan over de herkomst van de waren bij het relevante publiek: de gemiddeld oplettende consument van deze waren. De consument bestaat in het onderhavige geval uit de (leveranciers van de) sportbeoefenaar. Het enkele feit dat Eagle c.s. zich richt op meer gespecialiseerde verkooppunten voor een relatief kleine groep gebruikers, een niche markt, maakt nog niet dat sprake is van een geheel andere doelgroep, te minder nu aanbieders veelal beide producten verkopen. De rechtbank acht dit in samenhang bezien met de soortgelijkheid van de waren en de mate van overeenstemming, onvoldoende om te kunnen concluderen dat om die reden geen verwarring zou zijn te duchten. De term EAGLE is als fantasienaam ook geschikt om de herkomst van de waren te duiden; als merk heeft het voor de betrokken waren in beginsel dan ook onderscheidend vermogen. De rechtbank volgt Eagle c.s. in zoverre dat EAGLE wel een veel gebruikt algemeen bekend woord is, hetgeen af zou kunnen doen aan dit onderscheidend vermogen. Daarbij heeft echter te gelden dat voor zover dat veroorzaakt wordt door het gebruik van deze tekens voor dezelfde waren door Eagle c.s., dit bij de beoordeling – anders dan Eagle c.s. kennelijk meent – geen enkele rol mag spelen, nu de stelling dat [eiseressen] niet adequaat en snel genoeg zou zijn opgetreden tegen de vermeende inbreuk, gelet op het gemotiveerde verweer van [eiseressen] , onvoldoende door Eagle c.s. is onderbouwd. Daarbij komt dat het enkele feit dat de naam ook wel gebruikt wordt als merk voor andere waren of diensten nog niet maakt dat dit afdoet aan het onderscheidend vermogen als merk voor de onderhavige betrokken waren.
4.12.
Een en ander in samenhang beschouwd leidt tot de conclusie dat de gelijkenis van de tekens en het Merk zodanig is dat daardoor verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan, zodat sprake is van inbreuk op het merkrecht van [eiseressen] in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.
gebruik handelsnaam / domeinnamen versus merk
4.13.
Vervolgens ligt voor de vraag of [eiseressen] op grond van haar merkrecht aan Eagle c.s. het gebruik van de door Eagle c.s. gevoerde handelsnamen Eagle B.V., Eagle Sport en Eaglesupply en de geregistreerde domeinnamen www.eagle-sport.nl
,
www.eagle-sport.com en www.eaglescootersupply.com kan verbieden. [eiseressen] heeft haar vordering voor zover hierop betrekking hebbende gegrond op zowel artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub d BVIE als op artikel 5a Handelsnaamwet (Hnw).
4.14.
De bepaling van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub d BVIE biedt bescherming tegen het gebruik van een merk of overeenstemmend teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Van inbreuk in de zin van sub d is sprake indien door dat gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. Volgens vaste jurisprudentie kwalificeert het registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam alsmede het gebruik van een handelsnaam die het woordmerk van een ander bevat als ‘gebruik anders dan voor waren en diensten’ in de zin van dit artikel. Een geldige reden is alleen dan aanwezig wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet gevergd kan worden dat hij zich van dat gebruik onthoudt of wanneer hij een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken, terwijl dat eigen recht niet voor het recht van de merkhouder hoeft te wijken. Van een dergelijk eigen recht is bijvoorbeeld sprake wanneer een oudere handelsnaam wordt gebruikt. Dat een eigen naam bekendheid geniet of een redelijk belang bij het gebruik van het teken bestaat, levert op zichzelf nog geen geldige reden op.
4.15.
De rechtbank overweegt ter zake als volgt. Dat sprake is van met het Merk overeenstemmende tekens is hiervoor reeds geoordeeld. Voorts staat vast dat de registratie van het Beneluxwoordmerk EAGLE van [eiseressen] dateert van 26 mei 1986. Het gebruik door Eagle c.s. van de naam Eagle als handelsnaam dateert eerst van 2012, het moment waarop de naam van de onderneming van ‘Funsport Poortugaal’ is omgedoopt tot ‘Eagle B.V.’, zo heeft Eagle c.s. ter zitting bevestigd. Dit maakt dat het merk EAGLE van [eiseressen] van oudere datum is dan de handelsnaam van Eagle c.s., zodat dit geen geldige reden voor het gebruik van de tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE op kan leveren. Ten slotte is niet betwist dat het gebruik door Eagle c.s. van de overeenstemmende tekens afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk van [eiseressen] Met de nog opgeworpen stelling dat (de producten van) Eagle c.s. thans bekender zijn dan het merk EAGLE van [eiseressen] lijkt Eagle c.s. juist te erkennen dat afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk. Deze bekendheid levert – gelet op hetgeen onder 4.14. is vooropgesteld en anders dan Eagle c.s. kennelijk meent – ook geen geldige reden op.
4.16.
De conclusie moet zijn dat tevens sprake is van inbreuk op het merkrecht van [eiseressen] in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.
4.17.
Het hiervoor overwogene maakt dat strikt genomen artikel 5a Hnw als grondslag buiten bespreking kan blijven. Ten overvloede zij overwogen dat ook op grond van artikel 5a Hnw de conclusie moet zijn dat het oudere merk EAGLE van [eiseressen] voorgaat boven de jongere handelsnamen van Eagle c.s. In dit artikel is immers bepaald dat het verboden is een handelsnaam te voeren die het merk bevat waarop een ander recht heeft, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waar is te duchten. Hiervoor onder 4.11 is reeds geoordeeld dat, gelet op de gelijkenis tussen de tekens en het merk en de soortgelijkheid van waren, verwarring omtrent de herkomst van de waren is te duchten. De toets of daarvan sprake is, is in het kader van artikel 5a Hnw niet anders. Het verweer van Eagle c.s. dat dit beroep faalt omdat geen sprake is van misleiding, had haar niet kunnen baten, nu dit vereiste niet door artikel 5a Hnw wordt gesteld.
de vorderingen
4.18.
Nu hiervoor is geoordeeld dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b en sub d BVIE liggen de vorderingen tot een verklaring voor recht en het opleggen van een verbod (onder sub I en II) in beginsel voor toewijzing gereed, althans voor zover het betreft het gebruik van het Merk binnen de Benelux.
In dit verband is nog van belang het door Eagle c.s. opgeworpen verweer dat een verbod tot het voeren van de handels- en domeinnamen verder voert dan nodig is om de belangen van [eiseressen] te behartigen, nu hetzelfde doel bereikt zou kunnen worden door aanpassing van de handelsnaam. Zij heeft zich daarbij beroepen op matiging in die zin dat zij de rechtbank heeft verzocht om te bepalen dat de handelsnaam moet worden gewijzigd. Dit beroep moet worden verworpen, omdat een verzoek als dit uitsluitend kan worden ingediend bij de kantonrechter via de bijzonder procedure als bepaald in artikel 6 Hnw.
Teneinde executieproblemen te voorkomen zal de ingang van het verbod worden gesteld op veertien dagen na betekening va dit vonnis.
4.19.
De vorderingen zijn voor het overige (met uitzondering van de proceskosten) niet betwist. Deze vorderingen zijn alle op de wet gegrond en liggen daarmee eveneens voor toewijzing gereed, met dien verstande dat toewijzing van deze vorderingen – voor zover relevant – dienen te worden beperkt tot producten binnen de Benelux. Voorts ziet de rechtbank geen reden om de registeraccountant aan te wijzen die de onder sub VIII gevorderde opgave zal doen. De gevorderde dwangsom (onder sub IX) zal worden gemaximeerd als hierna bepaald.
proceskosten
4.20.
Nu Eagle c.s. in het ongelijk is gesteld, dienen de proceskosten voor haar rekening te komen. [eiseressen] heeft veroordeling in de proceskosten gevorderd op basis van artikel 1019h Rv. Uit hoofde hiervan komen desgevorderd de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt voor vergoeding in aanmerking, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. [eiseressen] heeft deze kosten (inclusief griffierecht en explootkosten), onder overlegging van een specificatie ter zake, gesteld op € 18.333,77. Eagle c.s. heeft de omvang van deze kosten betwist, daartoe stellende dat deze erg overtrokken zijn. Dit verweer heeft zij niet nader onderbouwd. Gelet hierop alsmede gelet op de omstandigheid dat het gevorderde bedrag onder het maximumbedrag van € 20.000,00 blijft van het in de indicatietarieven in IE-zaken voor de rechtbanken vastgelegde tarief voor bodemzaken als de onderhavige, zal de vordering worden toegewezen.
4.21.
De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.
5.	De beslissing
De rechtbank
5.1.
verklaart voor recht dat Eagle c.s. inbreuk heeft gemaakt op de Benelux-merkrechten van [eiseressen] ,
5.2.
beveelt Eagle c.s. binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Merk in de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen ieder verveelvoudigen, openbaar maken, (doen) produceren, aanbieden, afbeelden, verhandelen, verkopen, leveren, importeren en exporteren van Producten, alsmede de registratie en/of het gebruik van enige domeinnaam en/of de exploitatie van enige website en of vorm van social media, waarbij op onrechtmatige wijze gebruik wordt gemaakt van het Merk,
5.3.
beveelt Eagle c.s. binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle inbreukmakende Producten die zij aan bedrijfsmatige afnemers (niet zijnde individuele consumenten) heeft geleverd, terug te nemen, althans daar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen, en de advocaat [NAAM][eiseressen] , mr. T. Berendsen, eveneens binnen deze termijn volledige informatie te verschaffen over het aantal Producten dat bij afnemers is teruggehaald, gespecificeerd per afnemer,
5.4.
beveelt Eagle c.s. binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle door haar in de Benelux in voorraad gehouden exemplaren van de inbreukmakende Producten, inclusief alle conform de hiervoor 5.3. teruggenomen exemplaren, op eigen kosten en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te (doen) vernietigen en daarvan binnen twee dagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering, gespecificeerd naar aantal en soort, aan de advocaat [NAAM][eiseressen] , mr. T. Berendsen, te zenden,
5.5.
beveelt Eagle c.s. binnen vier weken na betekening van dit vonnis de volgende domeinnamen op kosten van Eagle c.s. aan [eiseressen] over te dragen, dan wel te bewerkstelligen dat deze domeinnamen aan [eiseressen] worden overgedragen:
(i) www.eagle-sport.nl;
(ii) www.eagle-sport.com;
(iii) www.eaglescootersupply.com;
5.6.
beveelt Eagle c.s. binnen vier weken na betekening van dit vonnis een schriftelijke opgave aan de advocaat [NAAM][eiseressen] , mr. T. Berendsen, te doen toekomen met alle overige domeinnamen die door Eagle c.s. zijn geregistreerd en waarin het Merk is opgenomen,
5.7.
beveelt Eagle c.s. de onder 5.5. genoemde domeinnamen op kosten van Eagle c.s. aan [eiseressen] over te dragen,
5.8.
beveelt Eagle c.s. binnen vier weken na betekening van dit vonnis de advocaat [NAAM][eiseressen] , mr. T. Berendsen, te voorzien van een schriftelijke, door een registeraccountant voor rekening van Eagle c.s. geaccordeerde en ondertekende opgave, met aanhechting van een kopie van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden, van:
a. een opgave van alle Producten die door Eagle c.s. zijn geproduceerd, waarop de inbreukmakende tekens zijn aangebracht;
b.de exacte data waarop Eagle c.s. de inbreukmakende Producten (inclusief de onder a genoemde Producten) voor het eerst heeft ingekocht en/of geleverd gekregen en/of geproduceerd en heeft verkocht;
c. volledige bij Eagle c.s. bekende namen en adressen van de leverancier(s) van de inbreukmakende Producten, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), bankrekeningnummer(s) alsmede het exacte aantal exemplaren dat door haar van die Producten werd geleverd en/of besteld, met nauwkeurige opgave van de daarvoor geldende inkoopprijzen per product;
d. volledige bij Eagle c.s. bekende namen en adressen van alle personen of ondernemingen in de Benelux aan wie Eagle c.s. de inbreukmakende Producten heeft geleverd of verkocht of van wie zij bestellingen heeft genoteerd, onder vermelding van het exacte aantal exemplaren per product, per afnemer en de bijbehorende verkoopprijzen per product, inclusief e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), bankrekeningnummer(s);
e. de brutowinst per product, of indien er verschillende prijzen zijn gehanteerd bij een product, de brutowinst per exemplaar van een product zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs;
f. de totale hoeveelheid bij Eagle c.s. in voorraad of onder haar controle zijnde inbreukmakende Producten,
een en ander steeds voor zover betrekking hebbende op Producten te leveren, geleverd of in voorraad gehouden in de Benelux,
5.9.
veroordeelt Eagle c.s. tot betaling van een dwangsom van € 2.500,- voor
iedere dag dat Eagle c.s. geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met haar verplichtingen voortvloeiende uit de veroordelingen onder 5.2. tot en met 5.8., tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,
5.10.
veroordeelt Eagle c.s. tot betaling van een schadevergoeding nader op te
maken bij staat en te vereffenen bij wet,
5.11.
veroordeelt Eagle B.V. c.s. in de proceskosten, aan de zijde van [eiseressen] tot op heden begroot op in totaal € 18.333,77 te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
5.12.
veroordeelt Eagle c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat [NAAM], onder de voorwaarde dat Eagle c.s. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat [NAAM], en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,
5.13.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.14.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 13 juli 2016.
1515/2066