ECLI:NL:GHARL:2016:8563
Gerechtshof ARL — Uitspraak 


GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
locatie Leeuwarden
afdeling civiel recht, handel
zaaknummer gerechtshof 200.189.998/01
(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland C/16/404367 / KL ZA 15-365)
rolbeschikking van 25 oktober 2016 in de zaak van:
1
de vennootschap naar buitenlands recht Glaxo Group Limited,
gevestigd te [A] (Verenigd Koninkrijk),
hierna:
Glaxo Group
, en
2.
GlaxoSmithKline B.V.
,
gevestigd te [B] ,
hierna:
GlaxoSmithKline
,
appellanten,
in eerste aanleg: eiseressen,
hierna gezamenlijk:
Glaxo c.s.
,
advocaat: mr. A.M.E. Verschuur, kantoorhoudend te Amsterdam,
tegen
1
Sandoz B.V.,
gevestigd te [C] ,
en
2.
Sandoz N.V.
,
gevestigd te [D] (België),
geïntimeerden.
in eerste aanleg: gedaagden,
hierna gezamenlijk:
Sandoz c.s.
,
advocaat: mr. O.F.A.W. van Haperen, kantoorhoudend te Rotterdam.
1
Het geding in eerste instantie
1.1
In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis van 30 december 2015 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling civielrecht, locatie Lelystad (hierna: de voorzieningenrechter).
2
Het geding in hoger beroep
2.1
Het verloop van de procedure is als volgt:
- de dagvaarding in hoger beroep van 26 januari 2016;
- de memorie van grieven, tevens houdende wijziging van (de grondslag van) de eis, tevens houdende overlegging producties;
- de akte van depot van Glaxo c.s. van 13 juli 2016;
- de akte bezwaar wijziging van (de grondslag van) de eis, waarbij Sandoz c.s. verzet aantekent tegen de eiswijziging door Glaxo c.s.;
- de antwoordakte bezwaar wijziging van (de grondslag van) de eis van Glaxo c.s.
2.2
De conclusie van de memorie van grieven strekt ertoe dat het hof het vonnis van de voorzieningenrechter van 30 december 2015 zal vernietigen en bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad:
"1.	Sandoz B.V. en Sandoz NV veroordeelt met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen arrest (i) in de Benelux iedere inbreuk op het Benelux merk met registratienummer 0977861 alsmede (ii) in Nederland, België en Luxemburg iedere inbreuk op het Algemeen bekende merk, te staken en gestaakt te houden c.q. voor zover dit gebruik nog niet is aangevangen hen te veroordelen niet met dergelijk gebruik te beginnen, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden elk gebruik omschreven in de Dagvaarding (m.n. in randnr. 66) en deze memorie (met name in randnr. 8-9) en de bijbehorende producties;
2. Sandoz B.V. en Sandoz NV veroordeelt binnen zes weken na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan mr. [NAAM]. A.M.E. Verschuur, advocaat [NAAM]B.V., schriftelijk opgave te doen van alle informatie die Sandoz B.V. en Sandoz NV bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de AirFluSal Producten (waaronder begrepen, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, de namen en adressen van de betrokken (rechts)personen), alsmede de daarmee in de Benelux gemaakte netto winst (zijnde de omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop deze winst is berekend en de totale hoeveelheid nog bij Sandoz B.V. en Sandoz NV in voorraad zijnde AirfluSal Producten, gespecificeerd naar type product, welke opgave dient te geschieden middels een accountantsrapport, opgesteld met inachtneming van COS 4400 (Controle en Overige Standaarden) door een van partijen onafhankelijke registeraccountant van naar keuze van Sandoz B.V. en Sandoz NV KPMG, PwC, EY of Deloitte, en moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en volledigheid van die gegevens blijken;
3. Sandoz BV. en Sandoz NV te veroordelen binnen twee weken na betekening van het te dezen te wijzen vonnis [de rolraadsheer begrijpt: arrest] zonder enige (mondelinge of schriftelijke) begeleidende tekst aan al haar afnemers van de AirFluSal Producten in de Benelux, een ondertekende brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende tekst:
“
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.
Recentelijk hebben wij AirfluSal producten aangeboden met gebruikmaking van de paarse kleur. Het hof heeft geoordeeld dat de door ons aangeboden en geleverde producten inbreuk maken op de rechten van GlaxoSmithKline op de kleur paars.
Wij hebben op last van het hof de genoemde producten onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze in het vervolg niet meer leveren.
Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om alle door ons aan u geleverde AirFluSal producten onmiddellijk aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.
Een kopie van het arrest is bijgesloten.
Hoogachtend,
Sandoz
”
althans een tekst die het Gerechtshof in goede justitie zal bepalen,
welke brief telkens dient te zijn voorzien van een bijlage bestaande uit een kopie van de volledige tekst van het arrest,
onder gelijktijdige toezending per koerier aan mr. [NAAM]. A.M.E. Verschuur, advocaat [NAAM]BV., van een kopie van elke verzonden brief alsmede van de verzendingsbewijzen daarvan;
4. het sub 1 t/m 3 gevorderde toe te wijzen op straffe van een onmiddellijk opeisbare, door de betreffende geïntimeerde(n) verschuldigde, dwangsom van:
( i)	EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro) voor iedere keer dat die geïntimeerde(n) niet (volledig en/of tijdig) voldoet/voldoen aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend;
of, naar keuze van Glaxo Group Limited en GlaxoSmithKline B.V. en al dan niet in combinatie,
(ii)	EUR 500 (zegge: vijfhonderd euro) voor ieder product waarmee de betreffende geïntimeerde(n) niet (volledig en/of tijdig) voldoet/voldoen aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan;
5. de geïntimeerden in beide instanties hoofdelijk, althans voor gelijke delen, veroordeelt:
a)	voor zover het onderhavige geschil de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreft, tot voldoening aan Glaxo Group Limited en GlaxoSmithKline B.V. van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten met betrekking tot het onderhavige geschil op de voet van art. 1019h Rv;
b)	voor zover het onderhavige geschil anderszins onrechtmatig handelen betreft, tot voldoening aan GSK van de kosten vastgesteld op basis van het liquidatietarief; en
c)	in de gebruikelijke nakosten,
in alle gevallen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen, althans vanaf een door het Gerechtshof redelijk geachte termijn, na het te dezen te wijzen arrest, indien en voor zover de geïntimeerden, althans de betreffende geïntimeerde, deze kosten niet voordien hebben, althans heeft, voldaan;
6. de geïntimeerden hoofdelijk zal veroordelen tot terugbetaling aan Glaxo Group Limited en GlaxoSmithKline B.V. van al hetgeen door Glaxo Group Limited en GlaxoSmithKline B.V. op grond van het vonnis, waarvan thans beroep, is betaald of door geïntimeerden zal zijn verhaald, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door Glaxo Group Limited en GlaxoSmithKline B.V., althans vanaf de dag van het verhaal door geïntimeerden, tot aan de dag der terugbetaling; en
7. de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 1019i Rv, zal stellen op zes maanden nadat het te dezen te wijzen arrest is betekend."
3
De beoordeling
3.1
Het gaat in deze zaak in het kort om het volgende.
3.2
Glaxo c.s. en Sandoz c.s. zijn producenten van geneesmiddelen en beiden actief op de markt van ademhalingsmedicatie.
3.3
Glaxo c.s. brengen inhalatoren op de markt die het geneesmiddel Seretide bevatten. In deze Seretide-inhalatoren is de kleur paars is verwerkt. Die kleur komt ook terug in de verpakking en het promotiemateriaal van deze inhalatoren.
3.4
Sandoz c.s. hebben het geneesmiddel Airflusal ontwikkeld, dat wordt aangeboden in een inhalator die is genaamd Forspiro. Sandoz c.s. beschikken over vergunningen om Airflusal in Nederland en België op de markt te brengen. In België is de Airflusal Forspiro nog niet op de markt, maar in Nederland wel sedert 1 oktober 2015.
3.5
Glaxo c.s. hebben op 30 juni 2015 door middel van een spoeddepot een kleurmerk aangevraagd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE). Het kleurmerk is op 2 juli 2015 ingeschreven voor farmaceutische preparatoren en inhalatoren voor de behandeling van astma en/of COPD in de klasse 5 en 10 en voorzien van de vermelding CFE 29.1.5 (violet) en de PMS-codering Violet 2587 C.
3.6
Glaxo c.s. zijn tevens houder van het gemeenschapsmerk dat op 19 december 2008 is ingeschreven voor inhalatoren in klasse 10. Het betreft hier een combinatiekleurmerk, bestaande uit twee tinten, met als beschrijving: "
het handelsmerk bestaat uit de kleur donkerpaars (Pantone 2587 C) toegepast op een significant deel van een inhalator alsmede de kleur lichtpaars (Pantone 2567 C) toegepast op het overige deel van de inhalator
."
3.7
De Airflusal Forspiro van Sandoz c.s. wordt op de markt gebracht met de kleur Pantone 2573 C. Ook verpakking en promotiemateriaal voeren deze kleur gedeeltelijk.
Pantone is in dit verband een geregistreerde kleurenwaaier waarin kleuren beschreven worden.
3.8
De Airflusal Forspiro van Sandoz c.s. in de kleur "paars" is in meerdere landen onderwerp van juridische procedures tussen partijen (geweest). Over het in 3.5 omschreven kleurmerk van Glaxo c.s. lopen (onder meer) bij de rechtbanken in Brussel en 's-Gravenhage procedures waarin Sandoz c.s. nietigverklaring van het kleurmerk vorderen.
3.9
In eerste aanleg hebben Glaxo c.s. hun vorderingen gebaseerd op inbreuk op het Benelux-merk en op onrechtmatige daad (slaafse nabootsing, misleidende mededeling en oneerlijke handelspraktijk).
3.10
In het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter alle vorderingen van Glaxo c.s. afgewezen, onder veroordeling van Glaxo c.s. tot betaling van de proceskosten van Sandoz c.s.
3.11
In de toelichting op de eiswijziging hebben Glaxo c.s. aangevoerd dat zij hun vorderingen in hoger beroep tevens baseren op inbreuk op de bescherming van de kleur "Pantone 2587C" in de Benelux-landen als algemeen bekend merk zoals bedoeld in art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs (hierna: UvP). Tegelijkertijd verminderen zij hun eis door onrechtmatige daad als grondslag te laten varen, aldus Glaxo c.s.
3.12
Sandoz c.s. verzetten zich tegen de eiswijziging in hoger beroep, stellende (samengevat) dat er in hoger beroep in kort geding onvoldoende tijd is om bewijs bij te brengen tegen de stelling van Glaxo c.s. dat de kleur "Pantone 2587C" in de Benelux-landen een algemeen bekend merk is als bedoeld in art. 6bis UvP. Voor dergelijk bewijs is uitgebreid marktonderzoek nodig. Deze nieuwe, gecompliceerde grondslag past daarom ook niet in een kort geding, maar hoor thuis in een bodemprocedure. Glaxo c.s. hebben geen goede reden gegeven waarom zij nu pas met deze grondslag komen, terwijl aan het instellen van het kort geding door Glaxo c.s. maanden van voorbereiding vooraf zijn gegaan. Volgens Sandoz c.s. worden zijn hierdoor in een ongelijkwaardige procespositie gebracht, hetgeen bij hen het vermoeden doet rijzen dat Glaxo c.s. zich schuldig maken aan een poging tot misbruik van procesrecht. Door de eiswijziging wordt Sandoz c.s. een feitelijke instantie onthouden, terwijl er reeds een bodemzaak aanhangig is waarin art. 6bis UvP ook als grondslag is opgenomen. Het arrest in dit kort geding in hoger beroep zal niet veel eerder komen dan het vonnis in die bodemzaak, zodat Glaxo c.s. ook geen belang hebben bij hun eiswijziging, aldus Sandoz c.s.
3.13
In hun antwoordakte hebben Glaxo c.s. op het voorgaande gereageerd met de stellingen (onder meer en samengevat) dat Sandoz c.s. reeds sinds november/december 2015 in het bezit is van de marktonderzoeken waarop Glaxo c.s. zich beroepen, dat zij sinds 26 januari 2016 op de hoogte zijn van de eis in hoger beroep, en dat zij in de bodemprocedure (in eerste aanleg) na een eerder uitstel op 10 augustus 2016 voor antwoord staat.
3.14
De rolraadsheer overweegt dat op grond van art. 130 lid 1 Rv juncto art. 353 lid 1 Rv aan Glaxo c.s. de bevoegdheid toekomt haar eis of de gronden daarvan te wijzigen. De toelaatbaarheid van een eiswijziging moet, zo nodig ambtshalve, mede worden beoordeeld in het licht van de herstelfunctie van het hoger beroep. De grenzen van het toelaatbare worden echter overschreden indien de eiswijziging leidt tot onredelijke vertraging van het geding en/of tot onredelijke bemoeilijking van de verdediging.
3.15
De bevoegdheid om de eis of de gronden daarvan te wijzigen is in hoger beroep in die zin beperkt, dat de eiswijziging niet later dan bij memorie van grieven of antwoord dient plaats te vinden. Dit geldt ook als de vermeerdering van eis slechts betrekking heeft op de grondslag van hetgeen ter toelichting van de vordering door de oorspronkelijke eisende partij is gesteld. Op deze "in beginsel strakke regel" kunnen onder omstandigheden uitzonderingen worden aanvaard. In alle gevallen geldt dat de eisverandering of -vermeerdering niet in strijd mag komen met de eisen van een goede procesorde (zie o.a. HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959 en HR 23 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ7064).
3.16
De eiswijziging voldoet aan de in 3.15 vermelde "in beginsel strakke regel", nu Glaxo c.s. de eiswijziging in hun memorie van grieven, tevens houdende wijziging van (de grondslag van) de eis, tevens houdende overlegging producties, hebben opgenomen en toegelicht. Het geding in hoger beroep wordt in zoverre dan ook niet vertraagd door de eiswijziging/vermeerdering. En aangezien ook Sandoz c.s. er vanuit gaat dat het arrest in appel in dit kort geding eerder zal worden uitgesproken dan het vonnis in eerste aanleg in de bodemprocedure, heeft Glaxo c.s. voldoende belang bij haar vordering, ook op de nieuwe grondslag van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis UvP.
3.17
Anders dan Sandoz c.s. ingang willen doen vinden, is het niet in strijd met de goede procesorde dat Glaxo c.s. in hoger beroep komen met een aanvullende grondslag voor hun vordering, terwijl die grondslag in eerste aanleg niet is aangevoerd waar dit wel had gekund. Het hoger beroep biedt de appellerende partij immers mede de gelegenheid voor het verbeteren en aanvullen van hetgeen zij zelf bij de procesvoering in eerste aanleg heeft gedaan of nagelaten. Voor zover in de argumenten van Sandoz c.s. besloten ligt dat Glaxo c.s. ten onrechte geen goede verklaring hebben gegeven waarom zij hun vordering in eerste aanleg niet reeds hebben ingericht zoals zij dat thans in hoger beroep doen, geldt dat Glaxo c.s. daartoe niet gehouden zijn. Zelfs indien de eiswijziging zou betekenen dat Glaxo c.s. in hoger beroep een standpunt innemen dat haaks staat op hetgeen zij in eerste aanleg hebben bepleit, is dit toegestaan (HR 8 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8895).
3.18
Van een ontoelaatbare uitbreiding van het partijdebat als gevolg van de gewijzigde vordering, kan naar het oordeel van de rolraadsheer niet worden gesproken. Tegenover de nieuwe grondslag van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis UvP, staat het vervallen van de onrechtmatige daad (in verschillende verschijningsvormen) als grondslag, terwijl de kern van de zaak onveranderd blijft, namelijk het beroep van Glaxo c.s. op bescherming van haar merk(en). Bovendien kan een verandering of vermeerdering van eis (zelfs nadat van grieven of van antwoord is gediend) toelaatbaar zijn, indien de eisverandering of -vermeerdering ertoe strekt te voorkomen dat een nieuwe procedure zou moeten worden aangespannen (HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8771). Ook aan het argument van Sandoz c.s. dat de vordering van Glaxo c.s. op de grondslag van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis UvP in een nieuwe procedure (in eerste aanleg) aanhangig dient te worden gemaakt, gaat de rolraadsheer dan ook voorbij, nog daargelaten de stelling van Glaxo c.s. dat die procedure (een bodemzaak in eerste aanleg) reeds aanhangig is.
3.19
Ten aanzien van de stelling van Sandoz c.s. dat haar door de eisvermeerdering een feitelijke instantie wordt onthouden, oordeelt de rolraadsheer dat aan het wettelijk stelsel inherent is dat op de gewijzigde eis slechts door het hof als feitelijke instantie recht wordt gedaan. Het gemis van een feitelijke instantie is op zichzelf dan ook niet doorslaggevend.
3.20
De rolraadsheer gaat voorbij aan het argument van Sandoz c.s. dat de grondslag van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis UvP niet in een kort geding thuishoort, aangezien deze stelling er in essentie op neerkomt dat de vordering op de nieuwe grondslag niet toewijsbaar is. In zoverre gaat het echter om een inhoudelijke stelling die pleit tegen toewijzing van de vordering van Glaxo c.s. Voor de beoordeling hiervan is thans echter geen plaats, aangezien dat oordeel is voorbehouden aan de combinatie van het hof die de hoofdzaak inhoudelijk zal behandelen.
3.21
Dat er in een kort geding in het algemeen geen plaats is voor uitgebreide bewijslevering, is een omstandigheid die voor beide partijen gelijk is. Zelfs los van de stelling van Glaxo c.s. dat Sandoz c.s. in de parallelle bodemprocedure in eerste aanleg op 10 augustus 2016 ook ten aanzien van de grondslag van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis UvP reeds hun conclusie van antwoord hebben moeten nemen, ziet de rolraadsheer geen grond voor het oordeel dat Sandoz c.s. in een ongelijkwaardige procespositie zijn komen te verkeren door de aanvulling van de grondslag van de vordering van Glaxo c.s. Bij memorie van antwoord krijgen Sandoz c.s. immers voldoende gelegenheid om zich in het kader van dit kort geding adequaat te verweren tegen de gewijzigde vordering van Glaxo c.s. (inclusief de nieuwe grondslag).
3.22
In de bezwaren van Sandoz c.s. ziet de rolraadsheer dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat zij door de eiswijziging van Glaxo c.s. onredelijk in haar verdediging wordt bemoeilijkt en/of dat het geding er onredelijk door zal worden vertraagd. Ambtshalve ziet de rolraadsheer evenmin grond voor een dergelijk oordeel.
3.23
De conclusie luidt dat de bezwaren van Sandoz c.s. tegen de eiswijziging zullen worden verworpen. Het hof zal in hoger beroep derhalve recht doen op de gewijzigde eis van Glaxo c.s.. De (hoofd)zaak zal naar de rol worden verwezen om voort te procederen.
De beslissing
De rolraadsheer:
verwerpt de bezwaren van Sandoz c.s. tegen de eiswijziging van Glaxo c.s.;
verwijst de (hoofd)zaak naar de rol van
dinsdag 22 november 2016
voor memorie van antwoord.
Deze rolbeschikking is gegeven door mr. J.H. Kuiper, rolraadsheer, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 25 oktober 2016 in bijzijn van de griffer.