ECLI:NL:GHDHA:2014:4703
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer	: 200.134.315/01
Zaaknummer rechtbank	: C/09/441842 / KG ZA 13-461
arrest van 18 november 2014
inzake
Astellas Pharma Inc
.
,
gevestigd te Tokyo, Japan,
appellante,
hierna te noemen: Astellas,
advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove te 's-Gravenhage,
tegen
Synthon B.V.,
gevestigd te Nijmegen,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Synthon,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.
Het geding
Bij exploot van 21 augustus 2013 is Astellas in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 24 juli 2013. Bij memorie van grieven heeft Astellas 4 grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord heeft Synthon de grieven bestreden.
Vervolgens hebben partijen op 27 juni 2014 de zaak doen bepleiten, Astellas door mrs. W.A. Hoyng en F.W.E. Eijsvogels, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door dr. J.H.J. den Hartog, octrooigemachtigde, en Synthon door mrs. M.G.R. van Gardingen en N. Wiersma, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door dr. ir. H.W. Prins, octrooigemachtige, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en is arrest gevraagd.
1
De feiten
De door de rechtbank in het vonnis van 24 juli 2013 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daar van uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende:
1.1.
Astellas is houdster van Europees octrooi 0 661 045 B1 (hierna: EP 045 of het octrooi) voor een
‘sustained-release hydrogel preparation’
(in de Nederlandse vertaling:
‘Hydrogelpreparaat met aanhoudende afgifte’
), op een aanvrage van 10 september 1993 verleend op 3 juli 2002. Het octrooi doet een beroep op voorrang op basis van twee Japanse documenten, te weten JP 27497992 van 18 september 1992 en JP 16526393 van 8 juni 1993. Het octrooi was van kracht in de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal en Nederland. EP 045 is wegens het bereiken van de maximale beschermingsduur geëxpireerd op 10 september 2013.
1.2.
Op de Spaanse markt heeft Astellas onder meer de volgende producten aangetroffen:
- Tamsulosina KERN PHARMA 0,4 mg tabletten met vertraagde afgifte;
- Tamsulosina MABO 0,4 mg tabletten met vertraagde afgifte;
De respectieve bijsluiters vermelden als verantwoordelijken voor de fabricage Synthon Hispania, S.L. en Synthon (B.V.).
1.3.
Buiten de Spaanse markt heeft Astellas onder meer ook de volgende producten aangetroffen:
- Promictan 0,4 (Finland)
- Tanyz Eraz 0,4 (Polen)
- Tamsulosine EG LP 0,4 (Frankrijk)
- Tamsulosine EG 0,4 (België)
- Tamsulosine MYLAN LP 0,4 (Frankrijk)
- Tamsulosine HCL Retard Mylan 0,4 (Frankrijk, Nederland)
Ook op de bijsluiters van deze producten worden Synthon Hispania, S.L. en Synthon (B.V.) als fabrikanten vermeld.
1.4.
Op 17 mei 2012 heeft het Commerciële Gerecht nummer 10 van Barcelona op een daartoe strekkende vordering van onder meer Astellas bij wijze van voorlopige voorziening een verbod opgelegd inbreuk te maken op het Spaanse deel van EP 045 aan: Labaratorios Q Pharma, S.L., Prostrakan Farmaceutica, S.L.U., Laboratorios Cinfa, S.A., Sandoz Farmaceutica, S.A., Kern Pharma, S.L., Mabo Farma, S.A.U., Ratiopharm Espanã, S.A., Laboratorio Stada, S.L., Qualigen, S.L., Mylan Pharmaceuticals, S.L., Laboratorios Normon, S.A. en Synthon Hispania, S.L.
1.5.
Op een daartoe strekkend verzoek van Astellas van 4 september 2012, heeft de voorzieningenrechter van de (toen nog) rechtbank Arnhem op 5 september 2012 verlof verleend voor het doen leggen van een conservatoir bewijsbeslag onder Synthon op – kort gezegd – bewijs dat Synthon de in  1.2. en 1.3. genoemde producten (hierna: de Synthon-producten) heeft vervaardigd.
1.6.
Op 13 en 14 september 2012 is het in 1.5. bedoelde conservatoir bewijsbeslag gelegd. De deurwaarder heeft in totaal 4 DVD+R diskettes met ‘mogelijke relevante digitale bestanden zich bevindende op of benaderd via het in het bedrijfspand aanwezige computersysteem’ en kopieën van ‘mogelijk relevante documenten uit de administratie’ in beslag genomen.
1.7.
Bij brief van 21 september 2012 hebben de advocaten van Astellas Synthon verzocht inzage in het beslagen bewijs te verschaffen. Synthon heeft niet op dat verzoek gereageerd.
1.8.
In een bij dagvaarding van 8 oktober 2012 bij de rechtbank (toen nog) Oost-Nederland (thans: rechtbank Gelderland) aanhangig gemaakt kort geding heeft Astellas
– kort gezegd – inzage gevorderd in het in 1.6. bedoelde bewijsmateriaal. Bij vonnis van 1 februari 2013 heeft de voorzieningenrechter de vordering toegewezen. Daarbij heeft voorzieningenrechter onder meer overwogen:
4.28.
Gezien de hiervoor besproken over en weer gewisselde argumenten en grotendeels tegenstrijdige deskundigenverklaringen is er serieuze twijfel mogelijk over de vraag of de Synthon-producten onder de beschermingsomvang vallen van EP 045. Vooralsnog staat inbreuk bepaald niet vast.
1.9.
Bij beslissing van 2 mei 2013 heeft het Gerechtshof te Barcelona in hoger beroep (zaaknummer 61/2013) het voorlopige inbreukverbod dat de Spaanse kortgedingrechter (vgl. 1.4.) had opgelegd, herroepen.
1.10.
Bij beslissing van 17 mei 2013 heeft het Tribunal de Grande Instance de Paris in een procedure tussen Astellas en S.A.S. Biogaran enerzijds en Astellas en S.A.S. EG Labo - Laboratoires Eurogenerics anderzijds inbreuk niet aangenomen en bovendien geoordeeld dat er een serieuze kans bestaat dat het octrooi een nietigheidsprocedure niet zal overleven.
2
De vorderingen en beslissing in eerste aanleg
2.1.
Astellas vorderde in eerste aanleg – samengevat – dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Synthon zou verbieden om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op EP 045 in Nederland en in alle andere gedesigneerde landen waar EP 045 van kracht is, en om onrechtmatig te handelen door gelieerde of derde partijen in staat te stellen inbreuk op EP 045 te maken in de gedesigneerde landen waar het octrooi van kracht is, met nevenvorderingen, waaronder het aan de producent(en) van de Synthon-producten verzoeken de vervaardiging van die producten te staken en onverwijld alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat reeds vervaardigde producten ter beschikking worden gesteld van een derde, met opgave van de naam en adresgegevens van iedere producent van de Synthon-producten, met veroordeling van Synthon in de kosten van de procedure.
2.2.
Aan haar vorderingen heeft Astellas ten grondslag gelegd dat Synthon inbreuk heeft gemaakt op EP 045 in ieder van de gedesigneerde landen, alsmede dat Synthon onrechtmatig handelde in Nederland door – kort gezegd – de inbreuken op het octrooi in andere landen dan Nederland te coördineren, te bevorderen, te faciliteren en/of daarvan te profiteren.
2.3
De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Astellas afgewezen omdat onvoldoende aannemelijk was geworden dat met de verhandeling van de Synthon-producten inbreuk werd gemaakt op EP 045.
3
De vorderingen in hoger beroep
3.1
Astellas heeft tegen het bestreden vonnis 4 grieven geformuleerd die alle ertoe strekken dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat de door Astellas gestelde octrooi-inbreuk onvoldoende aannemelijk was geworden, dat daarom de vorderingen zijn afgewezen en Astellas in de proceskosten is veroordeeld. Astellas vordert thans – kort gezegd – vernietiging van het bestreden vonnis en dat het hof Synthon beveelt om de namen en adressen te verstrekken van de producenten van de Synthon-producten, zulks op straffe van een dwangsom, alsmede dat Synthon wordt veroordeeld in de proceskosten op de voet van 1019h Rv. in beide instanties.
4
De beoordeling van het hoger beroep
4.1
Synthon heeft bestreden dat Astellas spoedeisend belang heeft bij haar vordering tot verkrijging van informatie omtrent de identiteit van de producenten van de Synthon-producten nu het octrooi inmiddels is geëxpireerd. Astellas heeft daarop aangevoerd dat die vordering ertoe dient haar in staat te stellen tegen die producenten schadevergoedingsacties te kunnen instellen. Astellas stelt dat zij bij het verkrijgen van die informatie spoedeisend belang heeft in verband met de mogelijke verjaring van haar vorderingen tegen die producenten, indien zij eerst de uitkomst van de bodemprocedure zou moeten afwachten. Naar het oordeel van het hof kan dat standpunt niet als juist worden aanvaard. De verjaringstermijn voor het instellen van een schadevordering vangt immers niet eerder aan dan nadat de identiteit van de schadeplichtige bekend is geworden (art. 3:310 lid 1 BW). Er is vanuit te gaan dat dit in de gedesigneerde landen waar EP 045 van kracht is, waartoe de vordering van Astellas zich mede uitstrekt, eveneens het geval is. Nu Astellas geen ander spoedeisend belang bij deze vordering heeft gesteld, komt deze reeds wegens gebrek aan spoedeisend belang niet voor toewijzing in aanmerking.
4.2
Daarnaast heeft Astellas gevorderd dat Synthon wordt veroordeeld in de proceskosten in beide instanties. Niet bestreden is dat Astellas alleen al vanwege de proceskostenveroordeling in de eerste aanleg belang heeft bij haar hoger beroep en dus bij de beoordeling van het bestreden vonnis. In aanmerking nemend dat ook ten aanzien hiervan
spoedeisend
belang ontbreekt en – naar ter zitting is medegedeeld – een bodemprocedure over de inbreukvraag reeds aanhangig is, ziet het hof aanleiding de beoordeling van de grieven – waarbij Astellas uitsluitend nog belang heeft in het kader van de proceskostenveroordeling – en de beslissing ter zake van de gevorderde proceskosten aan te houden totdat in de bodemprocedure onherroepelijk is beslist, dan wel deze procedure anderszins definitief is beëindigd.
Beslissing
Het hof:
houdt iedere beslissing aan totdat in de tussen partijen aanhangige bodemprocedure ter zake van de gestelde inbreuk door Synthon op EP 045 en/of onrechtmatig handelen door Synthon wegens verhandeling van de Synthon-producten, onherroepelijk is beslist, dan wel totdat die procedure anderszins definitief is beëindigd, waarna de meest gerede partij de onderhavige zaak opnieuw op de rol kan brengen.
Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en M.W.D. van der Burg en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 november 2014 in aanwezigheid van de griffier.