ECLI:NL:RBROT:2016:6950
Rechtbank ROT — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK ROTTERDAM
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/10/506847 / KG ZA 16-865
Vonnis in kort geding van 8 september 2016
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SPORTS UNLIMITED RETAIL B.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaten mr. R.E. van Schaik en mr. T. Burgers te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RETAIL UNITY B.V.
,
gevestigd te Gouda,
gedaagde,
advocaten mr. M. Hoogenboom en mr. R.E. Schoenmakers te Rotterdam.
Partijen zullen hierna SUR en Retail Unity genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding
de overgelegde producties
de mondelinge behandeling
de pleitnota van SUR
de pleitnota van Retail Unity.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Unlimited Sports Group B.V. (hierna: USG) is op 23 februari 2016 in staat van faillissement verklaard. USG was de moedermaatschappij van de winkelketens Aktiesport en Perry Sport.
2.2.
USG had in 2014 alle aandelen verworven in de vennootschap Studio 23 B.V. (hierna: Studio 23). Studio 23 legde zich toe op ontwikkeling van software. Studio 23 is eveneens in staat van faillissement verklaard, per 1 maart 2016.
2.3.
SUR is een dochtermaatschappij van JD Sports Fashion Plc. (hierna: JD Sports). SUR heeft op 22 maart 2016 de activiteiten van Aktiesport en Perry Sport overgenomen uit de boedel van USG, waartoe op 22 maart 2016 een “Asset purchase agreement” is ondertekend en op 30 mei 2016 een “Aditional deed relating to the transfer of ip rights pertaining to the transfer Omnify it system”. Hierbij heeft SUR op enig moment ook alle intellectuele eigendomsrechten verworven op het door Studio 23 ontwikkelde computerprogramma genaamd “OmnifyIT, voor zover het Aktiesport en Perry Sport betreft.
2.4.
Het computerprogramma OmnifyIT is gericht op:
de optimalisatie van voorraadbeheer door lokale winkel- en opslagvoorraden te combineren tot één voorraad;
het kunnen aanbieden van het volledige productassortiment van een retailer op elke locatie;
het minimaliseren van distributiekosten;
e optimalisatie van voorraadbeheer; en
het leveren van business intelligence.
2.5.
Retail Unity is op 7 april 2016 opgericht. Retail Unity legt zich toe op het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software en op advisering op het gebied van informatietechnologie.
2.6.
Indirect bestuurders en indirect aandeelhouders van Retail Unity zijn [persoon1] (hierna: [persoon1] ) en [persoon2] (hierna: [persoon2] ). [persoon1] is een voormalig werknemer van USG. Ten tijde van het faillissement van USG was hij bij USG werkzaam als ICT, E-commerce en Supply Chain Director. [persoon2] was tot 5 mei 2014 bestuurder van Studio 23.
2.7.
Onder verwijzing naar de onder 2.3 bedoelde verkrijging door haar dochtervennootschap SUR, heeft JD Sports Retail Unity bij brief van 10 mei 2016 gesommeerd, samengevat, om kort gezegd te verklaren (bevestigen) dat de voorheen aan USG toebehorende intellectuele eigendomsrechten thans aan SUR toebehoren en dat Retail Unity geen inbreuk op deze rechten maakt. Retail Unity heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.
2.8.
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft bij twee beschikkingen van 10 juni 2016 verlof verleend aan SUR om conservatoir bewijsbeslag en conservatoir afgiftebeslag te doen leggen op computerprogrammatuur van Retail Unity, alsmede om de in beslag genomen bescheiden in gerechtelijke bewaring te nemen, met als bewaarder het bedrijf DigiJuris.
2.9.
SUR heeft de beslagen op 16 juni 2016 doen leggen. Bij de beslaglegging was aanwezig [persoon3] (hierna: [persoon3] ) van DigiJuris. Retail Unity heeft op dezelfde dag een kort gedingprocedure aanhangig gemaakt teneinde het conservatoire beslag tot afgifte op te heffen, met als reden dat de servers van afnemers van software van Retail Unity op de inbeslaggenomen zaken draaiden en onevenredig zwaar door het beslag werden getroffen. Hierop heeft SUR de nadere uitvoering van het conservatoir beslag tot afgifte gestaakt.
2.10.
[persoon1] heeft op 22 juni 2016 een e-mail bericht gestuurd naar [persoon3] . In dit e-mailbericht staat onder meer:
“Ik heb een kort verslag gemaakt van de gebeurtenissen van afgelopen donderdag 16 Juni 2016. Corrigeer mij aub indien u onjuistheden aantreft.
• Om 9.30 uur verscheen u op ons kantoor [adres] begeleid door 2 politie agenten en een gerechtsdeurwaarder om een kopie te maken van de Retail Unity software en het in beslag nemen (verwijderen) van deze software van onze server.
• Wij hebben u de nodige informatie versterkt om de kopie te kunnen maken wat door onze beperkte data verbinding een aantal uren in beslag heeft genomen.
• U heeft daarna een vergelijk gemaakt tussen de Aktiesport en Perrysport software die u bij u had, en de bij ons verkregen Retail Unity software, om te kunnen beoordelen of dit een kopie was.
• De eerste controle was een hash test op de bestanden om een gelijkheid van de inhoud te kunnen bepalen.
• Daarna een test naar de gelijkheid in bestandsnamen.
• Uit deze controle kwamen 200 hits uit ruim 11.000 bestanden.
• Er is via steekproeven in deze 200 hits gekeken in de bestanden en bij deze steekproeven bleek dat dit open source bestanden betreft.
Samengevat is er die dag door u buiten de open source bestanden geen enkele gelijkheid geconstateerd.
• Als additionele controle heb ik u verzocht om middels uw tools ook een vergelijk te maken tussen de Aktiesport software en de Perrysport software. Dit ter controle om een richtlijn te krijgen wat er uit de test zou komen als het wel om een kopie zou gaan. Het resultaat van dit vergelijk gaf meer dan 64.000 hits.
• Uw bevindingen zijn gedeeld met de gerechtsdeurwaarder [persoon4] van AGIN.
• [persoon4] heeft daarna contact opgenomen met het kantoor van DLA Piper. Aan de hand van bovenstaande resultaten heeft [persoon4] het advies gegeven om de software niet te verwijderen van de server. Dit aangezien er geen aanwijzing meer was om te denken dat deze software een kopie betrof van Aktiesport en Perrysport.
De conclusie: Naar aanleiding van het onderzoek van [persoon3] en [persoon4] in het geheel niet is gebleken dat de Retail Unity software gelijkenis vertoond met de Omnify-software.
Ik wil u vragen of mijn verslag juist is verwoord en zie uw eventuele op/aanmerking gaarne tegemoet. Bij het uitblijven van een reactie ga ik ervan uit dat u zich aansluit bij dit verslag.”
2.11.
De deurwaarder heeft, na verwijdering van de data waarvoor geen beslagverlof was verleend, de in beslag genomen data op een harde schijf geplaatst die op 7 juli 2016 in een verzegelde enveloppe in gerechtelijke bewaring is gegeven.
3
Het geschil
3.1.
SUR vordert, uitvoerbaar bij voorraad:
I.
Retail Unity te gebieden om met onmiddellijke ingang na het wijzen van het te
dezen wijzen vonnis toe te staan en te gedogen dat:
a. de heer [persoon5] , althans een andere door SUR aan te wijzen en te instrueren onafhankelijke derde, onbeperkt inzage verkrijgt in de in beslag genomen data teneinde de vernoemde inbreuk op de rechten van SUR nader te onderbouwen en
vast te stellen, en over zijn bevindingen met betrekking tot de vermoede inbreuk een rapport zal opstellen (“Rapport”), welk Rapport aan SUR zal worden verstrekt;
het door de heer [persoon5] , althans een andere door SUR aan te wijzen en
te instrueren onafhankelijke derde, op te stellen Rapport een afschrift zal bevatten van de betreffende (delen van overeenstemmende broncodes, datamodellen, hash-codes, objectcodes, interfaces en versiebeheer alsmede van alle andere relevante aan de computerprogrammatuur ten grondslag liggende data, al dan niet in vertaalde, bewerkte, herschikte of anderszins veranderde vorm, dan wel van die onderdelen die aan de computerprogrammatuur zijn ontleend;
een en ander met inachtneming van de volgende bepalingen:
i) de heer [persoon5] , althans een andere door SUR aan te wijzen en te
instrueren onafhankelijke derde, zal voor het overige de inhoud van de
broncodes, datamodellen, hash-codes,  objectcodes, interfaces en
versiebeheer geheim dienen te houden ten opzichte van SUR en derden;
ii) SUR zal de kosten van het onderzoek in het kader van onderhavige
procedure dragen.
II.
Retail Unity te bevelen dat deze de gerechtelijk bewaarder op eerste verzoek van de
heer [persoon5] , althans van een andere door SUR aan te wijzen en te instrueren onafhankelijke derde, zal instrueren om de in beslag genomen data aan hem/haar ter beschikking te stellen, en, voor zover sprake is van versleuteling van bestanden, alle benodigde wachtwoorden, toegangscodes, sleutels. etc, te verschaffen en deze zo nodig te assisteren bij liet ontsluiten daarvan.
één en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000 (‘vijftienduizend euro) voor iedere
dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat aan deze veroordeling in het geheel of
gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van € 2.500.000,- (twee en een half miljoen euro);
III.
Retail Unity te veroordelen in de volledige kosten met betrekking tot deze vordering
conform artikel 1019 h Rv., waarvan SUR een specificatie nog in het geding zal brengen, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van het te dezen te wijzen vonnis tot en met de dag der algehele voldoening.
SUR stelt daartoe het volgende.
3.2.
De door SUR verworven computerprogrammatuur geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze programmatuur bevat een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker. De auteursrechten rustten eerst bij Studio 23 (artikel 7 Auteurswet, hierna: Aw), als werkgever van de desbetreffende softwareontwikkelaars. Ook uit artikel 8 Aw volgt dat de auteursrechten bij Studio 23 als werkgever rustten, nu het werk openbaar is gemaakt zonder daarbij de natuurlijke persoon als maker te vermelden.
Verschillende programmeurs hebben in dienst van Studio 23 aan de code van de computerprogrammatuur gewerkt en daarbij zijn onmiskenbaar eigen creatieve keuzes gemaakt. De complexiteit van de oplossing vereist dit. Het heeft Studio 23 maar liefst één jaar gevergd voor om de computerprogrammatuur te ontwikkelen en te implementeren bij drie klanten. De functionaliteit of de programmeertaal van een computerprogramma is op zich geen onderwerp van bescherming (HvJ EU, 2 mei 2012 C-406/10 Sas Institute). De programmacode, de databasestructuur en/ of de interfaces van een computerprogramma voor zover deze tot stand zijn gekomen als gevolg van een “eigen intellectuele schepping” genieten wel auteursrechtelijke bescherming. Het belangrijkste computerprogramma van Studio 23 was een zogenaamde “cross channel module,” ook wel “clicks and bricks” genoemd. Het computerprogramma van SUR is daaruit ontsprongen.
Retail Unity maakt inbreuk op de auteursrechten van SUR. Retail Unity heeft haar programma “Omnichannel” na een evaluatieperiode van een maand geïmplementeerd bij alle vestigingen van het bedrijf Jeans Centre (100 vestigingen in Nederland en 22 elders in Europa). Dit staat sinds 22 april 2016 vermeld op de website van Retail Unity. Dat was pas twee weken na haar oprichting en 10 dagen nadat [persoon2] en [persoon1] uit dienst waren getreden bij SUR. Dit was veel te kort om zelf een nieuw programma te kunnen ontwikkelen. SUR heeft na het faillissement van USG nog gepoogd om [persoon1] en [persoon2] in dienst te houden maar de desbetreffende onderhandelingen zijn afgeketst. Pas na ingrijpen van de curatoren van USG waren [persoon1] en [persoon2] bereid om de relevante materialen met betrekking tot het computerprogramma, zoals broncodes, databases en ontwikkeldocumentatie aan SUR af te geven. SUR beroept zich voor haar inzagerecht op de artikelen 843a Rv, 6:162 BW en 1019a Rv. SUR vordert een volledig proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv.
3.3.
Retail Unity voert verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
Het spoedeisend belang volgt uit de stellingen van SUR.
4.2.
Een computerprogramma kan een werk zijn dat auteursrechtelijke bescherming geniet (art. 10 lid 1 onder 12 Aw).
4.3.
De vordering strekt met name tot het verkrijgen van recht op inzage in softwaregegevens, middels rapportage door een deskundige derde aan SUR, dit teneinde te bezien of sprake is van schending van auteursrechten van SUR.
4.4.
Artikel 843a Rv. in verbinding met art. 1019a Rv., geeft, onder voorwaarden, recht op zodanige inzage.
4.5.
Artikel 843a lid 1 Rv. bindt de toewijsbaarheid van de daar bedoelde vordering tot afgifte van bescheiden aan drie cumulatieve voorwaarden:
(i) degene die de vordering doet, dient een rechtmatig belang te hebben en
(ii) het moet gaan om bepaalde bescheiden
(iii) aangaande een rechtsbetrekking waarin de eiser of zijn rechtsvoorganger partij is. Ingevolge art 1019a Rv. wijst de rechter de vordering af voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd.
4.6.
Aan het vereiste van het bestaan van een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 1019a jo. art. 843 is - in geval van betwisting - niet reeds voldaan indien (dreigende) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom onderbouwd is gesteld. Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt, dient zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt.
De vraag wat in het kader van een vordering uit hoofde van art. 1019a als een ‘voldoende’ mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Daarbij komt het immers aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Wel is uitgangspunt dat niet behoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering. De in de feitenrechtspraak veelal gehanteerde formulering dat uit de door eiser gestelde (en zo mogelijk met bewijsmateriaal gestaafde) feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk moet kunnen worden afgeleid, geeft geen blijk van miskenning van het voorgaande (HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304).
4.7.
De voorzieningenrechter acht niet voldoende aannemelijk dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is, of dreigt te worden gemaakt. In dit oordeel wordt het volgende betrokken.
4.8.
Het is de eigen stelling van SUR dat zij niet weet dat een inbreuk wordt gemaakt. SUR heeft slechts een vermoeden dat sprake is van een dergelijke inbreuk, welk vermoeden met name is gebaseerd op de omstandigheid dat [persoon2] en [persoon1] reeds kort na hun vertrek bij USG/ Studio 23 (en kort na oprichting van hun bedrijf Retail Unity) al een nieuw softwareproduct op de markt hadden gebracht dat net als OmnifyIT ziet op voorraadbeheer. Tussen vertrek en ontwikkeling zit een tijdspanne van circa acht dagen tot twee weken. SUR gaat er zonder meer van uit dat het niet mogelijk is om binnen twee weken een nieuw softwareproduct op de markt te brengen. Waarom dit onmogelijk is stelt en onderbouwt SUR echter niet. SUR stelt met name niet dat zij zich ervan vergewist heeft, met behulp van een softwaredeskundige, dat het softwareprogramma van Retail Unity te groot en/ of complex is om te kunnen ontwikkelen binnen twee weken. Deze stellingname is te mager, bezien in het licht van het gemotiveerde verweer van Retail Unity, welk verweer erop neerkomt dat zij een weliswaar innovatief maar toch ook relatief klein en eenvoudig softwareprogramma heeft ontwikkeld. Retail Unity heeft in dit verband aangevoerd:
- OmnifyIT is een veel groter, allesomvattend softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor Perry Sport en Aktie Sport, en dat op veel meer zaken betrekking heeft dan alleen voorraadbeheer. OmnifyIT ziet op zeer veel aspecten van de bedrijfsvoering, waaronder in ieder geval ook de klantenservice en de financiën. OmnifyIT is dermate groot dat het 80.000 pagina’s vergt om de tekens van het programma op papier te zetten. Het softwareprogramma van Retail Unity is daarentegen juist klein en ziet alleen op voorraadbeheer.
- Retail Unity heeft niet voor niets een aantal softwareontwikkelaars op de loonlijst staan. Indien Retail Unity haar softwareprogramma zou hebben ontleend aan OmnifyIT dan zou Retail Unity deze softwareontwikkelaars niet nodig hebben gehad.
- Het softwareprogramma van Retail Unity is geschreven met open source bestanden.
- Het bijzondere van het softwareprogramma van Retail Unity is dat het online werkt, in tegenstelling tot OmnifyIT. Het softwareprogramma van Retail Unity kan online geopend worden in een browser en kan daardoor makkelijk worden aangesloten op de systemen en de hardware van een retailer. OmnifyIT kan dit niet. Gebruik van OmnifyIT vergt juist wél aanpassing van de systemen en de hardware van een retailer.
- Het softwareprogramma van Retail Unity betreft een simpele Ship-From-Store module, die zeer licht is en weinig capaciteit vergt van de server, dit in tegenstelling tot OmnifyIT, dat veel capaciteit vergt van de servers. Ter vergelijking: de Amazon omgeving van OmnifyIT, die slechts 5 van de 13 servers uit het OmnifyIT-cluster betreft, kost per maand € 1.195,- terwijl de server van de Retail Unity setup in zijn totaliteit slechts € 39,- per maand kost.
SUR was ter zitting niet in staat om dit gemotiveerde verweer te weerleggen. SUR was, anders dan Retail Unity, ter zitting verschenen zonder personen die kennis hebben van softwareontwikkeling.
4.9.
Voorts is van belang het (onder De Feiten aangehaalde) e-mailbericht dat [persoon1] op 22 juni 2016 heeft gestuurd naar [persoon3] . SUR heeft ter zitting aangevoerd dat dit een partijverklaring is. Op zich is dit juist, maar de voorzieningenrechter acht, gelet op de gedetailleerde en heldere inhoud van dit e-mailbericht, aannemelijk dat dit bericht een correcte weergave vormt van hetgeen is geschied op de dag van beslaglegging en met name dat toen al direct ter plekke tests zijn uitgevoerd waaruit naar voren kwam dat geen sprake is van gebruik door Retail Unity van software waarop SUR de auteursrechten bezit. SUR kon ter zitting ook niet aangeven dat de feitelijke gang van zaken op de dag van beslaglegging anders is geweest dan er in dit e-mailbericht staat. Ook in zoverre is het standpunt van SUR onvoldoende onderbouwd tegenover het gemotiveerde verweer van Retail Unity. Bovendien volgt uit de inhoud van het e-mailbericht dat Retail Unity alle medewerking verleende aan de beslaglegging en kennelijk zelfs aandrong op gedegen onderzoek.
4.10.
SUR stelt dat het softwareprogramma van Retail Unity volgens eigen berichtgeving op de website van Retail Unity al volledig operationeel is bij alle 122 vestigingen van het bedrijf Jeans Centre, waaronder 22 buitenlandse vestigingen. Ook deze stelling heeft Retail Unity voldoende gemotiveerd weersproken. Retail Unity beroept zich op haar productie 13. In deze productie is e-mailverkeer opgenomen tussen Retail Unity en Jeans Centre. Uit dit e-mailverkeer valt genoegzaam op te maken dat het softwareprogramma van Retail Unity, ondanks de andersluidende uitlatingen waar SUR op wijst, feitelijk nog in de ontwikkelingsfase verkeert. Onder meer blijkt dit uit een e-mailbericht van Jeans Centre van 15 april 2016. Daarin worden 22 opmerkingen (met name verbeterpunten) geplaatst over het nieuwe softwareprogramma. In een e-mailbericht van Jeans Centre van 21 april 2016 staat dat de volgende dag 10 met name genoemde winkels kunnen worden aangesloten op het softwareprogramma. Eén en ander wijst er op dat het softwareprogramma van Retail Unity niet vanaf aanvang probleemloos heeft gefunctioneerd en dat dit programma gefaseerd in gebruik wordt genomen, hetgeen niet rijmt niet met de stelling van SUR dat dit programma gekopieerd is van SUR.
Het is begrijpelijk dat Retail Unity om commerciële redenen in haar berichtgeving (op haar website) laat weten dat zij een fraai en gebruiksklaar softwareprogramma in de aanbieding heeft, ook al vergt dit programma in feite nog wat schaven en meten.
4.11.
De vorderingen van SUR zullen derhalve worden afgewezen. SUR zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskostenkosten van Retail Unity. Deze kosten worden begroot op € 15.000,-, overeenkomstig de “
Indicatietarieven in IE-zaken
,” onder de categorie: “
overige korte gedingen: maximaal € 15.000
.” Beide partijen hebben een gespecificeerde declaratie overgelegd die uitkomt boven de € 15.000,-  maar beide partijen hebben verklaard zich te conformeren aan de Indicatietarieven. Kennelijk achten beide partijen een vergoeding van € 15.000,- redelijk. De voorzieningenrechter zal de proceskostenveroordeling ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad verklaren.
5.	De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst het gevorderde af,
5.2.
veroordeelt SUR in de proceskosten van Retail Unity, tot op heden begroot op
€ 15.000,-,
5.3.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 8 september 2016.
2517/2009