ECLI:NL:RBDHA:2016:8304
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel - voorzieningenrechter
zaaknummer / rolnummer: C/09/510920 / KG ZA 16-587
Vonnis in kort geding van 15 juli 2016
in de zaak van
de vennootschap naar vreemd recht
FYFFES INTERNATIONAL
,
gevestigd te Dublin (Ierland),
eiseres,
advocaat: mr. K. Limperg te Amsterdam,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CHIQUITA EUROPE B.V.
,
gevestigd te Gorinchem,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GEBRS [X] B.V.
,
gevestigd te Schijndel,
gedaagden,
advocaat: mr. W.E. Pors te Den Haag.
Eiseres zal hierna Fyffes worden genoemd, gedaagden zullen afzonderlijk worden aangeduid als Chiquita en [X] en gezamenlijk als Chiquita c.s. De zaak is voor Fyffes ter zitting bepleit door mr. S.C. Brinkhuis. Voor Chiquita c.s. zijn opgetreden de advocaat [NAAM]. L. Van Huizen, advocaat [NAAM]n Haag.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding met producties 1-7;
de akte houdende overlegging producties van Chiquita c.s. met producties 1-19;
de aanvullende producties 8-10 van Fyffes;
de mondelinge behandeling op 17 juni 2016;
de pleitnota van Fyffes;
de pleitnota van Chiquita c.s.
1.2.
Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Fyffes is een in Europa en (Noord- en Zuid-)Amerika opererende onderneming, die zich toelegt op de productie en distributie van tropisch fruit, waaronder bananen.
2.2.
Fyffes is houdster van de volgende merken:
- het Benelux woordmerk HOYA (hierna ook te noemen: het woordmerk), na een depot van 21 mei 1986 op 1 mei 1987 ingeschreven onder nummer 0421812 voor waren in de klasse 31 (vers fruit en verse groenten);
- het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk (hierna ook te noemen: het ruitmerk), na een depot van 5 augustus 2004 op 21 mei 2007 ingeschreven onder nummer 003972775 voor waren in de klasse 31 (fresh fruit and vegetables; bananas; tomatoes):
- het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk (hierna ook te noemen: het Uniebeeldmerk), na een depot van 2 februari 2012 op 29 juni 2012 ingeschreven onder nummer 010612166 voor waren in de klasse 31 (pineapples; bananas; fresh fruit and vegetables):
2.3.
Chiquita is eveneens actief op de Europese markt voor productie en distributie van bananen. Chiquita verhandelt haar bananen onder de merken CHIQUITA en CONSUL. Recent is zij ook gebruik gaan maken van de tekens:
2.4.
De Amerikaanse groepsmaatschappij van Chiquita heeft op 28 oktober 2015 een depot met aanvraagnummer 014740741 gedaan voor het hierna weergegeven Uniemerk voor klasse 31 (vers fruit):
Fyffes heeft hiertegen oppositie ingesteld bij het EUIPO (European Union Intellectual Property Office).
2.5.
[X] is een groothandel in aardappelen, groente en fruit. In die hoedanigheid verhandelt [X] onder meer bananen van Chiquita.
2.6.
In het vakblad Sopisco News, week 01/16, pagina 15 is het volgende gecommuniceerd:
Chiquita has launched a second brand of bananas across Europe.
Multinational fruit company Chiquita is looking to segment its branded banana offer with the launch of a new premium banana label called Hola Banana! across Europe.
As Gebrs [X] we are looking forward to making the sale of Hola Banana! Bananas a success with Chiquita Netherlands, commented Frans [X] , the distributor’s director.
2.7.
Bij brief van 29 maart 2016 heeft Fyffes Chiquita c.s. gesommeerd het gebruik van de hiervoor afgebeelde tekens te staken.
3
Het geschil
3.1.
Fyffes vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I.	Chiquita en [X] ieder afzonderlijk met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis verbiedt direct of indirect inbreuk te maken op de merkrechten van Fyffes, in het bijzonder door op welke wijze dan ook gebruik te maken van het teken ‘Hola’ op of voor bananen, welk verbod zich uitstrekt tot alle landen van de Europese Unie;
II.	Chiquita en [X] hoofdelijk veroordeelt tot betaling aan Fyffes van een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van
€ 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Chiquita en/of [X] , dan wel enige thans of in de toekomst aan (één van) hen verbonden (rechts)personen, geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met de overeenkomstig het sub (I) op te leggen verbod dan wel – en zulks ter uitsluitende keuze van Fyffes – van € 25,- voor iedere kilo bananen, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee, Chiquita en/of [X] dan wel enige thans of in de toekomst aan (één van) hen verbonden (rechts) perso(o)n(en), in strijd handelt met de overeenkomstig het sub (I) op te leggen verbod, of enig gedeelte daarvan;
III.	Chiquita en [X] hoofdelijk veroordeelt tot betaling aan Fyffes van de volledige door Fyffes gemaakte proceskosten, waaronder de advocaatkosten, een en ander conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.
3.2.
Fyffes legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Chiquita c.s. inbreuk maakt op haar merkrechten. Zij stelt dat sprake is van het gebruik van overeenstemmende tekens voor dezelfde waren (bananen) waarvoor zij haar merken heeft geregistreerd. Bij het teken ‘Hola Banana!’ is ‘Hola’ het onderscheidende deel, de toevoeging ‘Banana’ is puur beschrijvend en het uitroepteken is een veelgebruikt leesteken zonder onderscheidend vermogen. Tussen ‘Hoya’ en ‘Hola’ is zowel visueel (slechts één letter verschil), auditief (twee lettergrepen, waarbij de eerste lettergreep en de uitgang van de tweede lettergreep overeenstemmen) als begripsmatig (het publiek herkent een Spaans woord) sprake van overeenstemming. De overeenstemmende totaalindruk leidt tot verwarring bij het publiek. Dit rechtvaardigt een verbod op het gebruik van de tekens. Omdat [X] intensief betrokken is bij de uitrol van het merk ‘Hola banana!’ richten de vorderingen zich ook tegen die partij. Fyffes stelt dat zij het merk Hoya in de Europese Unie en de Benelux normaal gebruikt, wat zij onderbouwt met overlegging van verkoopfacturen.
3.3.
Chiquita c.s. voert gemotiveerd verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
bevoegdheid
4.1.
De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de op de Uniemerkrechten gebaseerde vorderingen wordt gelet op artikel 67 van de herschikte EEX-Verordening
(hierna: EEX II-Vo) bepaald door de toepasselijke artikelen uit de UMVo.
De rechtbank is op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en sub a en 97 lid 1 in verbinding met artikel 103 UMVo en artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet bevoegd van de vorderingen gebaseerd op de Uniemerken kennis te nemen nu Chiquita c.s. in Nederland woonplaats heeft. Gelet daarop bestaat ook bevoegdheid voorlopige maatregelen te treffen. De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie.
4.2.
Voor zover de vorderingen van Fyffes zijn gebaseerd op het Beneluxmerkrecht volgt de bevoegdheid uit artikel 71 EEX II-Vo jo. artikel 4.6 lid 1 BVIE
nu Chiquita c.s. in Nederland woonplaats heeft. De voorzieningenrechter is op grond van laatstgenoemd artikel ook relatief bevoegd omdat de gestelde inbreuk ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. De bevoegdheid is overigens ook niet bestreden.
spoedeisend belang
4.3.
Het spoedeisend belang van Fyffes bij haar vorderingen vloeit voort uit de gestelde voortschrijdende inbreuk en is ook niet bestreden.
normaal gebruik
4.4.
Chiquita c.s. voert in de eerste plaats het verweer dat gedurende de laatste vijf jaar geen sprake is geweest van normaal gebruik van het woordmerk en het ruitmerk en betwist dus dat een voorlopige voorziening op deze merken zou kunnen worden gebaseerd.
4.5.
Vooropgesteld wordt dat van normaal gebruik van een merk sprake is wanneer het merk, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Het gebruik van het merk hoeft niet kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd. Gebruik van het merk dat er niet hoofdzakelijk op gericht is marktaandelen voor de beschermde producten of diensten te behouden of te verkrijgen, moet echter worden geacht in feite tot doel te hebben een mogelijke vordering tot vervallenverklaring te verijdelen. Een dergelijk gebruik kan niet als normaal gebruik worden beschouwd. Het subjectieve doel van de merkhouder is in dat geval niet bepalend.
4.6.
Volgens Chiquita c.s. blijkt uit de door Fyffes in het geding gebrachte verkoopcijfers niet dat sprake is van normaal gebruik van het woordmerk in de Benelux en het ruitmerk in de Europese Unie. De aantallen verkochte bananen zijn, zo heeft zij in haar eerste termijn betoogd, gelet op de omvang van de totale markt, ook als van de cijfers van Fyffes wordt uitgegaan (haar productie 10), zeer gering. Verkoop vindt uitsluitend plaats aan de gespecialiseerde (internationale) groothandel en aan rijperijen, zo betoogt Chiquita c.s. en van verkoop aan de detailhandel/consumenten is geen bewijs overgelegd, althans het feit dat op de facturen geen BTW wordt berekend is voor dit ontbreken een belangrijke aanwijzing. Op de facturen staat bovendien op diverse plaatsen vermeld dat het gaat om transito-goederen, wat wil zeggen dat deze zullen worden doorgevoerd naar landen buiten de Europese Unie. Al met al is het gebruik in de Europese Unie en in de Benelux, zo daarvan al sprake is, hetgeen Chiquita c.s uitdrukkelijk betwist (zij betoogt dat er geen Hoya-bananen in de Europese Unie op de markt worden gebracht), zo gering dat volgens haar niet gesproken kan worden van normaal gebruik.
4.7.
Fyffes heeft een en ander, met name in haar tweede termijn, onvoldoende weersproken. In het bijzonder heeft zij de door het verweer van Chiquita c.s. gerezen twijfel over de door Fyffes gestelde verkoop aan de detailhandel niet kunnen wegnemen, althans is die gestelde verkoop niet aannemelijk geworden. Hoewel partijen van mening verschillen over de totale omvang van de markt voor bananen is, ook als van de cijfers van Fyffes wordt uitgegaan, het aantal geleverde bananen – al aannemend dat die onder het woordmerk en het ruitmerk worden verhandeld (dat kan uit enkel facturen niet worden afgeleid, terwijl foto’s van bananendozen in Europese havens waarop (slechts) het ruitmerk is aangebracht onvoldoende zeggen over verkoop aan de detailhandel) – en in aanmerking genomen dat bananen een product zijn dat naar zijn aard in grotere volumes wordt ingevoerd, te gering te achten. De door Fyffes overgelegde facturen tonen eenzelfde beeld. Zij zijn wat Nederland betreft aan slechts drie distributeurs gericht, waarbij één daarvan slechts eenmaal een partij heeft afgenomen. Ook in andere Europese landen blijkt uit de facturen slechts van (meest eenmalige) verkoop aan één of twee afnemers per land. Er is derhalve sprake van een zeer beperkt afzetkanaal. Fyffes heeft daarbij de stelling van Chiquita c.s. dat een deel van die leveringen blijkens de vermelding ‘transito’ niet voor de Europese markt bedoeld zijn,  onvoldoende weersproken. Van enige promotionele activiteit voor het woord en ruitmerk is voorts niet gebleken. Terecht heeft Chiquita c.s. opgemerkt dat als het woordmerk en het ruitmerk inderdaad zouden worden gebruikt in de Europese Unie of in de Benelux, het voor Fyffes geen enkel probleem zou moeten zijn geweest om foto’s over te leggen van bananen verhandeld onder die merken in schappen van bijvoorbeeld een supermarkt of in de catering. Hoewel Fyffes dit verweer gelet op de door Chiquita c.s. ingediende producties had kunnen verwachten en zelfs in reactie hierop aanvullende producties heeft overgelegd, ontbreekt juist het door Chiquita c.s. bedoelde bewijs. Binnen de beperkte kaders van dit kort geding waar voor nadere bewijslevering geen plaats is, kan dan er dan ook niet van uit worden gegaan dat het woordmerk en het ruitmerk gedurende de relevante periode op de consumentenmarkt normaal zijn gebruikt. Die conclusie is niet anders als de markt voor levering aan distributeurs als een van de consumentenmarkt onderscheiden markt wordt beschouwd, nog daargelaten dat op die markt van een reëel verwarringsgevaar niet is uit te gaan nu Fyffes ter zitting heeft erkend dat distributeurs kennis van zaken hebben.
4.8.
Het vorenstaande betekent dat voorshands niet van de geldigheid van het woordmerk en het ruitmerk is uit te gaan.
merkinbreuk
4.9.
Voor de vraag naar de toewijsbaarheid van de vorderingen kan nog slechts worden gekeken naar het niet gebruiksplichtige Uniebeeldmerk waarvan de geldigheid niet is bestreden. Dit beeldmerk afgezet tegen de tekens zoals door Chiquita gebruikt, levert de volgende vergelijking op:
4.10.
De voorzieningenrechter stelt voorop dat van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo sprake is als het teken door de gedaagde in het economisch verkeer wordt gebruikt en gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, waarbij verwarring het gevaar omvat van associatie met het merk. Bij de beoordeling daarvan moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Verwarringsgevaar kan eerder worden aangenomen naar mate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.
4.11.
Tussen partijen is niet in geschil dat het merk en de tekens gebruikt worden voor identieke waren, namelijk bananen. Van overeenstemming tussen merk en tekens is naar voorlopig oordeel echter maar in beperkte mate sprake. Bij het merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, is het woord ‘Hoya’ het dominerende bestanddeel. Bij de tekens is, anders dan Fyffes meent, niet één dominerend bestanddeel aan te wijzen. Geen van beide woordbestanddelen ‘Hola’ en ‘Banana’ is dominerend binnen de tekens, in feite vormen deze woordbestanddelen gelet op de begripsmatige betekenis ervan die hierna aan de orde komt een begrippenpaar. Het uitroepteken vervult slechts een functie om de voorafgaande woorden te benadrukken.
4.12.
In auditief opzicht bestaat overeenstemming met name in de klanken van de bestanddelen Hoya (fonetisch uitgesproken als [o(t)ja]) en Hola (fonetisch uitgesproken als  [ola]).  Zoals hiervoor reeds opgemerkt, zal de gemiddelde consument echter niet alleen het bestanddeel ‘Hola’ maar ook het bestanddeel ‘bananas’ betrekken bij de indruk die de tekens bij hem achterlaten. Wanneer merk en tekens op die wijze worden vergeleken, is sprake van de lettergrepen ‘ho-la ba-na-na’ in de tekens waarbij het geheel zal worden uitgesproken als [ola banana]. De gemiddelde consument, ook vele niet-Spaanstaligen, zoals door het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) is bevestigd
, is immers bekend met de betekenis en de uitspraak van het woord ‘hola’ dat wordt uitgesproken als [ola]. Het bestanddeel ‘hoya’ bestaat daarentegen uit de twee lettergrepen ho-ya. Voorshands is bepaald niet met zekerheid te zeggen of de gemiddelde consument zal begrijpen dat dit Spaanse woord, net als <hola>, ook moet worden uitgesproken zonder de beginletter <h>. Auditief is er derhalve maar een geringe mate van overeenstemming.
4.13.
Dat geldt in nog sterkere mate voor de visuele overeenstemming. De hiervoor in r.o. 4.9. opgenomen vergelijking laat zien dat de totaalindruk die het Uniebeeldmerk en de tekens bij de gemiddelde consument achterlaat nogal van elkaar verschilt. Visueel stemt slechts het bestanddeel ‘Hoya’ uit het merk gedeeltelijk overeen met het bestanddeel ‘Hola’ in de tekens. De figuratieve elementen bij de tekens zoals gebruikt zijn bij de beoordeling van de visuele overeenstemming niet weg te denken. Zowel het merk als de eerste twee van de hiervoor opgenomen tekens vertonen een rond/ovale vorm. Door de bij het merk en de tekens gebruikte verschillende kleurstelling en het bij de tekens ontbrekende contrasterende effect van twee kleuren, oogt die rond/ovale vorm bij het merk respectievelijk genoemde tekens nogal verschillend terwijl voorts bij geen van de tekens de ruitvorm uit het merk terugkomt. Het derde teken bevat ook die rond/ovale vorm niet.
4.14.
Begripsmatig, tenslotte, bestaat geen enkele overeenstemming tussen het Uniebeeldmerk en de tekens. Anders dan Fyffes stelt, moet de begripsmatige overeenstemming niet gezocht worden in de omstandigheid dat beide woorden afkomstig zijn uit de Spaanse taal. Dit aspect wordt, zoals hiervoor overwogen, betrokken bij de mate van auditieve overeenstemming. Dat de gemiddelde consument weet dat ‘hola’ in het Nederlands ‘hallo’ betekent is niet in geschil noch dat het relevante publiek weet dat ‘banana’ in het Nederlands ‘banaan’ betekent en dat bestanddeel zal opvatten als een verwijzing naar de waar waarvoor de tekens gebruikt worden. Beide woorden, ook door het gebruik van het uitroepteken, vormen een begripsmatige eenheid: ‘Hallo banaan!’. Om die reden zal het relevante publiek het (beschrijvende) bestanddeel ‘banana’ niet snel wegdenken. Door Chiquita c.s. is ter zitting onweersproken gesteld dat de betekenissen van de Spaanse woorden ‘Hoya’ respectievelijk ‘Hola’ niet hetzelfde betekenen en de woorden zodoende begripsmatig niet overeenstemmen, zo de (niet-Spaanstalige) gemiddelde consument de betekenis van het Spaanse ‘Hoya’ al zou begrijpen. ‘Hoya’ betekent overigens in het Nederlands ‘kuil’, ‘grafkuil’. Dat begripsmatige overeenstemming ontbreekt geldt dan ook ten enenmale voor de begripsmatige vergelijking van ‘Hoya’ ten opzichte van ‘Hola Banana’.
4.15.
De hiervoor genoemde aspecten afwegend (identieke waren, normaal onderscheidend vermogen, merk en tekens stemmen slechts in geringe mate overeen), kan naar voorlopig oordeel niet worden gezegd dat er bij het in aanmerking komende publiek van de waren waarvoor het Uniebeeldmerk is ingeschreven sprake is van verwarringsgevaar. De mate van auditieve overeenstemming weegt daarvoor onvoldoende op tegen de verschillen in visueel en begripsmatig opzicht.
proceskosten
4.16.
Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen zullen worden afgewezen. Fyffes zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Chiquita c.s. vordert vergoeding van haar volledige proceskosten, door haar begroot op € 24.507,53. Nu Fyffes bezwaar heeft gemaakt tegen de redelijkheid en evenredigheid van deze kosten zal de voorzieningenrechter, nu Chiquita c.s. in reactie op het bezwaar onvoldoende gemotiveerd heeft aangegeven dat en waarom haar kosten het indicatietarief overstijgen, de proceskosten toewijzen volgens genoemd tarief voor een eenvoudig kort geding, zijnde € 6.000,-, te vermeerderen met een bedrag van € 619,- aan griffierecht, in totaal derhalve € 6.619,-. De proceskostenveroordeling zal, als gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
weigert de gevraagde voorziening;
5.2.
veroordeelt Fyffes in de proceskosten, aan de zijde van Chiquita c.s. tot op heden begroot op € 6.619,-;
5.3.
verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2016.
Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
HvJ EU 14 juli 2016, C-230/15, Brite Strike
HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul/Ajax; HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, La Mer, HvJ EG 11 mei 2006, C-416/04, Vitafruit en HvJ EU 19 december 2012, C-149/11, Onel/Omel.
EUIPO Board of Appeal 27 mei 2014, R 1071/2013-2, r.o. 28 (HOLA / Aldi).