ECLI:NL:RBDHA:2016:4263
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/505373 / KG ZA 16-186
Vonnis in kort geding van 20 april 2016
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HAPPY COCOONING B.V.
,
gevestigd te Rijen (gemeente Gilze Rijen),
eiseres,
advocaat: mr. M.J.J.F. van Raak te Oosterhout (NB),
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ARPE B.V.
,
gevestigd te Wieringerwerf (gemeente Hollands Kroon),
gedaagde,
advocaat: mr. A. Lof te Heerhugowaard.
Eiseres zal hierna worden aangeduid als HCC, dan wel Happy Cocooning. Gedaagde zal hierna Arpe genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 16 februari 2016, met producties 1 tot en met 9;
het herstelexploot van 18 februari 2016;
de op 16 maart 2016 ingekomen akte van Arpe, met producties 1 tot en met 16 en een kostenoverzicht;
de op 17 maart 2016 ingekomen akte van Arpe, met producties 17 tot en met 19;
de op 21 maart 2016 per e-mail ingekomen aanvullende kostenopgave van Arpe;
de kostenopgave van HCC
de mondelinge behandeling gehouden op 22 maart 2016, waarbij beide partijen een pleitnota hebben overgelegd.
1.2.
Nadat de advocaat [NAAM]had dat HCC zich op grond van het hierna aangeduide Model 2 verzet tegen de verhandeling van de tafelgashaard van Arpe (de Thyone) omdat die inbreuk zou maken op genoemd model, heeft hij in zijn tweede termijn het standpunt ingenomen dat de Thyone daarnaast ook inbreuk maakt op het auteursrecht ten aanzien van de vormgeving van andere tafelgashaarden van HCC. Hierop heeft de voorzieningenrechter meegedeeld dat deze verruiming van de grondslag van de vordering van HCC niet toelaatbaar is. Tegen deze beslissing heeft de advocaat [NAAM]. De voorzieningenrechter heeft hierop beslist dat HCC wordt gehouden aan de door haar in eerste termijn gestelde beperktere grondslag, nu HCC haar grondslag in eerste termijn expliciet heeft beperkt en Arpe vervolgens haar verweer tot die engere grondslag heeft beperkt.
1.3.
Vonnis is bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
HCC is een onderneming die zich bezighoudt met onder meer de verkoop van tafelgashaarden. Sinds 2009 heeft zij in haar assortiment zogeheten ‘Cocoon Tables’. Dit zijn composieten tuintafels met daarin verwerkt een gasbrander. HCC is, voor zover in dit kort geding van belang, rechthebbende op het Gemeenschapsmodel met inschrijvings-nummer 001074165-0002 voor ‘gashaarden’ (hierna: het Gemeenschapsmodel dan wel Model 2), tezamen met de Gemeenschapsmodellen met nummers 001074165-0001, -0003, -0004, -0005 en -0006 (hierna ook wel: de modellen) als meervoudige aanvrage op de voet van artikel 37 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen – hierna: GModVo – gedeponeerd op 22 januari 2009. De modellen zijn ingeschreven voor de klasse 23.03 (verwarmingsinstallaties).
De bij de modelregistratie van Model 2 behorende afbeeldingen zijn hierna weergegeven:
2.2.
Bij vonnis in kort geding van 16 april 2014
heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank op vordering van HCC geoordeeld dat een partij in het vonnis aangeduid als ‘Outdoor’ inbreuk maakte op de modelrechten van HCC en haar een verbod opgelegd.
Tegen dit vonnis heeft Outdoor hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Den Haag (hierna: het hof).
2.3.
Bij arrest van 22 juli 2014
heeft het hof het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd. In het arrest heeft het hof – voor zover hier van belang – het volgende overwogen:
14. De voorzieningenrechter heeft aangenomen dat de modellen de volgende kenmerkende 	elementen 	hebben:
a. de vierkante (modellen 1 en 2) of ronde (model 4) tafel/bak die één geheel vormt (uit één stuk 	bestaat), met een strak lijnenspel, waardoor sprake is van een strakke minimalistische vormgeving;
b. de ronde, bassin-achtige, glooiende uitsparing aan de bovenzijde van de tafel;
c. de betonlook door het gekozen materiaal en de bewerking daarvan (gezandstraald);
d. uitsparingen onderaan de tafel, waardoor deze als het ware op poten staat;
e. en chroomkleurig bedieningspaneel aan de voorzijde.
(…)
16. (…)
Wat betreft de betonlook is het hof van oordeel dat in ieder geval uit de registraties blijkt dat sprake 	is van een steenachtige matte look, zodat het hof daarvan uitgaat. De stelling van Outdoor dat de 	keuze van composiet technisch of functioneel bepaald is kan er niet aan af doen dat de steenachtige 	matte look (die, naar HCC onbetwist heeft gesteld, een gevolg is van zandstralen) als een kenmerkend 	element moet worden aangemerkt dat bij de vraag naar eigen karakter in aanmerking moet worden 	genomen. Niet het gebruik van composiet wordt beschermd, maar de steenachtige matte look.
(…)
23. Uitgaande van voormelde kenmerkende elementen en een behoorlijke beschermings-omvang is 	het hof met de voorzieningenrechter (…) van oordeel dat de Cosy Living Tables van Outdoor geen 	andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekken dan de modellen, met dien verstande 	dat daar waar de voorzieningenrechter spreekt over betonlook gelezen moet worden steenachtige 	matte look en dat aan de strakke minimalistische vormgeving moet worden toegevoegd dat bij zowel 	de modellen als de Cosy Living Tables sprake is een massieve indruk, die bij de anticiperende tafels 	ontbreekt. Dat de Cosy Living Table aan de onderkant inspringt doet daar niet aan af. Aan voormelde 	redenen voegt het hof bovendien nog toe dat bij de modellen 1 en 2 en de vierkante en rechthoekige 	Cosy living tables een opvallende gelijkenis is gelegen in de combinatie van de ronde glooiende 	bassinachtige vorm van de uitsparing met de vierkante/rechthoekige vorm van de bakken. Het 	bovenstaande brengt mee dat ook het hof van oordeel is dat sprake is van inbreuk op de modelrechten 	van HCC en ook grief 4 faalt.
2.4.
In september 2015 heeft HCC op de vakbeurs Spoga in Keulen (Duitsland) geconstateerd dat Arpe tafelgashaarden aanbood, welke naar stelling van HCC grote gelijkenis vertoonden met haar Cocoon Tables. Deze tafelgashaarden, die worden aangeboden onder de naam Thyone, behoren thans nog tot het assortiment van Arpe. De Thyone is een vierkante composieten tuintafel met daarin een gasbrander. Het composiet van de Thyone is voorzien van een zogeheten ‘houtlook’. Afbeeldingen van de Thyone zijn hierna weergegeven:
2.5.
Nog tijdens de beurs heeft HCC Arpe verzocht de verhandeling van de Thyone te staken en gestaakt te houden. Bij e-mail van 4 september 2015 heeft HCC met verwijzing naar het in 2.2 vermelde vonnis en het in 2.3 vermelde arrest aan Arpe meegedeeld dat zij gerechtelijke stappen zal ondernemen indien Arpe haar inbreukmakende modellen in de Benelux op de markt brengt.
2.6.
Op 17 september 2015 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen (de bestuurders van) HCC en de leverancier van de Thyone aan Arpe, Rint Company Ltd. (hierna: Rint) te Hongkong (Volksrepubliek China).
2.7.
Gedurende enige tijd heeft de onderneming Benegas op haar website de Thyone te koop aangeboden onder de naam van HCC.
2.8.
Op 15 maart 2016 heeft Rint bij het Bureau als bedoeld in de GModVo een verzoek tot nietigverklaring van het in 2.1 vermelde Gemeenschapsmodel 001074165-0003 (hierna: Model 3) ingediend. Deze stand van zaken van deze procedure is onbekend.
2.9.
Tot het door Arpe naar voren gebrachte vormgevingserfgoed behoren onder meer de volgende modellen:
3
Het geschil
3.1.
HCC vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
primair
a. 	Gedaagde te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het ten dezen te
wijzen vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad
hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen en/of anderszins verhandelen
van tafelgashaarden, in de Europese Unie inbreuk te maken op de Gemeenschapsmodellenrechten
met de nummers 001074165-0001, 001074165-0002, 001074165-0003,
001074165-0004,001074165-0005,001074165-0006;
b. 	Gedaagde te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het ten dezen te
wijzen vonnis op enigerlei wijze inbreuk te maken op de auteursrechten van Happy Cocooning
B.V. met betrekking tot de tafelgashaarden 'Cocoon Table' van Happy Cocooning B.V.;
c. 	Gedaagde te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het ten dezen te
wijzen vonnis op enigerlei wijze onrechtmatig jegens Happy Cocooning B.V. te handelen
door de tafelgashaarden 'Cocoon Table' van Happy Cocooning B.V. slaafs na te bootsen
en/of slaafs na te doen bootsen;
d. 	Gedaagde te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het ten dezen te
wijzen vonnis de tafelgashaarden zoals thans vallende onder het merk en/of de collectie
'Thyone', althans de (inbreukmakende) tafelgashaarden zoals in deze dagvaarding bedoeld,
te vervaardigen, in voorraad te hebben, aan te bieden, in te voeren, in het verkeer te brengen,
te verkopen en/of anderszins te verhandelen;
e. 	Gedaagde te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het ten dezen te
wijzen vonnis tafelgashaarden die overeenstemming vertonen met de tafelgashaarden van
Happy Cocooning B.V., althans de tafelgashaarden van Happy Cocooning B.v. zoals in deze
dagvaarding bedoeld, en/of slechts ondergeschikte verschillen vertonen met de tafelgashaarden
van Happy Cocooning B.V., althans de tafelgashaarden van Happy Cocooning B.V. zoals in deze dagvaarding bedoeld, te vervaardigen, in voorraad te hebben, aan te bieden, in te voeren, in het verkeer te brengen, te verkopen en/of anderszins te verhandelen;
f. 	Gedaagde te gebieden om aan de raadsman van Happy Cocooning B.V. binnen twee kalendermaanden na betekening van het ten dezen te wijzen vonnis een door een onafhankelijke
accountant gewaarmerkte en waarheidsgetrouwe, door alle relevante bescheiden (waaronder orderbonnen, facturen en voorraadadministratie) gestaafde, schriftelijke opgave te hebben verstrekt van:

de per vestiging gespecificeerde aantallen inbreukmakende gashaarden die zij hebben
geproduceerd en/of hebben laten produceren, hebben verkocht, hebben geleverd,
in bestelling hebben, dan wel in voorraad houden, onder vermelding van relevante
data;
de verkoop- en inkoop- c.q. gespecificeerde kostprijzen daarvan;
de toeleverancier(s) c.q. producent{en), inclusief hun moederonderneming(en), van de inbreukmakende gashaarden, althans de onderdelen daarvan, en hun adres-, telefoon-,
internet- en telefaxgegevens;
g. 	Gedaagde te gebieden om binnen drie kalenderdagen na betekening van het ten dezen te
wijzen vonnis alle tafelgashaarden zoals thans vallende onder het merk en/of de collectie 'Thyone', alsmede alle overige op de rechten van Happy Cocooning B.V. inbreukmakende tafelgashaarden, op eigen kosten te hebben teruggehaald bij al haar vestigingen;
h. 	Gedaagde te gebieden om binnen drie kalenderdagen na betekening van het ten dezen te
wijzen vonnis alle uitgeleverde tafelgashaarden zoals thans vallende onder het merk en/of de collectie 'Thyone', alsmede alle overige op de rechten van Happy Cocooning B.V. inbreukmakende
tafelgashaarden, door middel van een recall terug te halen bij haar afnemers, voor zover deze afnemers gevestigd zijn in de Europese Unie, althans in Nederland, door toezending van het volgende bericht naar alle afnemers, op een blanco papier met uitsluitend het bedrijfslogo, in normale grootte, zonder aanvullende tekst, onder gelijktijdige toezending van kopie van al deze brieven aan de raadsman van Happy Cocooning B.V.:
“Geachte (naam klant),
Enige tijd geleden hebben wij u één of meerdere tafelgashaarden geleverd. In het bijzonder betreft
het de tafelgashaard(en) van het merk en/of de collectie 'Thyone'.
Bij vonnis van (datum vonnis) heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag geoordeeld dat het vervaardigen, in voorraad houden, aanbieden, verkopen en/of leveren van deze producten inbreuk maakt op de rechten van Happy Cocooning B.V. te Rijen, althans dat wij anderszins onrechtmatig hebben gehandeld jegens Happy Cocooning B.V.
U wordt dringend verzocht de aan u geleverde tafelgashaarden binnen vijf dagen na dagtekening
van deze brief op onze kosten aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij u de eventueel door u
geleden schade vergoeden.
Voor de goede orde maken wij melding van het feit dat u, door het in voorraad houden, het aanbieden en/of het verkopen van de betreffende tafelgashaarden, inbreuk maakt op de intellectuele  eigendomsrechten van Happy Cocooning B.V.
Met vriendelijke groet,
(naam gedaagde)"
althans een brief met een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen inhoud;
i. 	Gedaagde te gebieden om binnen tien kalenderdagen na het ten dezen te wijzen vonnis op
eigen kosten alle tafelgashaarden zoals thans vallende onder het merk en/of de collectie 'Thyone', alsmede alle overige op de rechten van Happy Cocooning B.V. inbreukmakende tafelgashaarden die zij in voorraad hebben en/of toe- of teruggestuurd krijgen, franco huis aan het magazijn van Happy Cocooning B.V. te Rijen aan het adres Provinciënbaan 1 te hebben (doen) afgegeven;
j. 	Gedaagde te gebieden om binnen drie kalenderdagen na betekening van het ten dezen te
wijzen vonnis op al haar websites alle berichten met betrekking tot de tafelgashaarden zoals thans vallende onder het merk en/of de collectie 'Thyone', alsmede alle overige op de rechten van Happy Cocooning B.V. inbreukmakende tafelgashaarden, definitief te hebben verwijderd en hiervoor in de plaats een duidelijk leesbaar bericht te hebben gezet dat is opgesteld in het lettertype Arial, in lettergrootte 12, met gebruik van zwarte letters op een witte effen achtergrond, welk bericht tenminste 40 dagen bovenaan de betreffende website zichtbaar zal blijven, met de volgende tekst zonder enige andere toevoeging van tekst, logo, aanprijzing of vermelding:
“Geachte klant,
Bij vonnis van (datum vonnis) heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag geoordeeld dat het vervaardigen, in voorraad houden, aanbieden, verkopen enlof leveren van de tafelgashaarden van het merk en/of de collectie 'Thyone' inbreuk maakt op de rechten van Happy Cocooning B.V. te Rijen, althans dat wij anderszins onrechtmatig hebben gehandeld jegens Happy Cocooning B.V.
Wij zullen de betreffende tafelgashaarden niet meer aanbieden en/of leveren . Eventuele orders zuIlen derhalve als niet-geplaatst worden beschouwd. Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.
Met vriendelijke groet,
(naam gedaagde)
"
althans een boodschap met een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen
inhoud;
k. 	Gedaagde te gebieden om binnen drie kalenderdagen na het ten dezen te wijzen vonnis
Happy Cocooning B.V. schriftelijk te hebben gemachtigd om alle tafelgashaarden zoals thans vallende onder het merk en/of de collectie 'Thyone', alsmede alle overige op de rechten van Happy Cocooning B.V. inbreukmakende tafelgashaarden, die door gedaagde aan Happy Cocooning B.V. worden toe- en/of teruggestuurd, dan wel worden afgeleverd, onverwijld en op kosten van gedaagde te vernietigen dan wel onbruikbaar te maken, of daarover als haar eigendom te beschikken;
l.	Gedaagde te veroordelen in de proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv;
m. 	De termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet zijn ingesteld als bedoeld in art. 1019i
Rv te bepalen op zes (6) maanden na het in deze zaak te wijzen vonnis, dan wel een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn;
subsidiair:
n. zodanige beslissing(en) te nemen als u voorzieningenrechter in goede justitie meent te behoren;
zowel primair als subsidiair:
o. 	Gedaagde te gebieden aan Happy Cocooning B.V. een onmiddellijk opeisbare dwangsom
te betalen van € 10.000,00, met een maximum van € 150.000,00, althans enig bedrag door
u voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen, voor elke dag of gedeelte daarvan of,
zulks ter keuze van Happy Cocooning B.V., per inbreukmakend product, waarop de verboden
zoals opgenomen onder a. tot en met e. en/of onder n. niet geheel worden nageleefd;
p. 	Gedaagde te gebieden aan Happy Cocooning B.V. een onmiddellijk opeisbare dwangsom
te betalen van € 5.000,00, met een maximum van € 75.000,00, althans enig bedrag door u
voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen, voor elke dag of gedeelte daarvan of,
zulks ter keuze van Happy Cocooning B.V., per inbreukmakend product, waarop de geboden
zoals opgenomen onder f. tot en met k. en/of onder n. niet geheel worden nageleefd.
3.2.
Aan deze vordering legt HCC het volgende ten grondslag. Door het aanbieden van de Thyone maakt Arpe inbreuk op de modelrechten van HCC met betrekking tot Model 2. De vormgeving van de Thyone is vrijwel identiek aan die van de Cocoon Tables van HCC en HCC lijdt hierdoor aanzienlijke schade, aangezien HCC haar bestaansrecht voornamelijk ontleent aan haar tafelgashaarden. HCC heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van het door haar gevorderde inbreukverbod, aangezien in het (naderende) buitenseizoen de meeste tafelgashaarden worden verkocht.
3.3.
Arpe voert de volgende verweren. Het modelrecht van HCC is niet geldig, aangezien zij de modellen, waaronder Model 2, niet zelf heeft ontworpen. De modellen zijn bovendien niet nieuw, zij hebben geen eigen karakter en de gestelde kenmerken hebben een technische functie. Daarnaast wekt de Thyone een andere algemene indruk dan het door HCC geregistreerde model, zodat ook geen sprake is van inbreuk.
Overigens dienen de nevenvorderingen van HCC te worden afgewezen, aangezien HCC, mede gelet op de beperkte tenuitvoerlegging van het in 2.2 vermelde kortgedingvonnis,  daarbij geen spoedeisend belang heeft.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Gelet op de vestigingsplaats van Arpe (Nederland) is, voor zover HCC aan haar
vorderingen het gemeenschapsmodelrecht ten grondslag heeft gelegd, de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 80 lid 1, 81 aanhef en sub a, 82 lid 1 en 90 lid 1 GModVo en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Deze bevoegdheid strekt zich gezien artikel 83 lid 1 GModVo uit tot handelingen in de gehele Europese Unie. Voor zover de vorderingen nog zijn gebaseerd op auteursrecht en/of overig onrechtmatig handelen (slaafse nabootsing) is de bevoegdheid niet bestreden, zodat de voorzieningenrechter reeds om die reden bevoegd is.
Spoedeisend belang
4.2.
Met de stelling van HCC dat Arpe sinds het najaar van 2015 voortdurend inbreuk maakt op haar modelrechten, is het voor deze procedure vereiste spoedeisend belang in beginsel gegeven. De omstandigheden dat Arpe naar eigen zeggen al in januari 2015 de Thyone heeft getoond op een tuinbeurs in Gorinchem en dat HCC na haar sommatie vier maanden heeft gewacht met uitbrengen van de kortgedingdagvaarding maken dat niet anders. Het is niet aannemelijk geworden dat HCC voor september 2015 op de hoogte was van de (verhandeling van de) Thyone en het tijdsverloop tussen de eerste sommatie en het uitbrengen van de dagvaarding is – mede gelet op de tussen partijen gevoerde onderhandelingen – niet zodanig dat moet worden aangenomen dat het spoedeisend belang aan de vorderingen van HCC is komen te ontvallen.
Model 2
4.3.
Als verweer tegen  de stelling van HCC dat Arpe door de verhandeling van de Thyone inbreuk maakt op Model 2 heeft Arpe zich op het standpunt gesteld dat aan HCC geen Gemeenschapsmodelrechtelijke bescherming toekomt, omdat zij niet de ontwerper van de modellen zou zijn en omdat de modellen niet nieuw zijn en geen eigen karakter hebben. Op dit punt wordt als volgt overwogen.
4.4.
Gelet op het bepaalde in artikel 17 GModVo wordt HCC op wier naam Model 2 is ingeschreven vermoed de rechthebbende te zijn. De stellingen van Arpe met betrekking tot de Chinese fabrikant, de activiteiten van de eigenaren van HCC ten tijde van het ontwerp en de Engelstalige aanduidingen op de ontwerptekeningen zijn onvoldoende om dit vermoeden te weerleggen. Een en ander sluit immers niet uit dat (de eigenaren van) HCC, zoals zij stelt, de tafelgashaarden heeft (hebben) ontworpen en deze vervolgens door een Chinese fabrikant heeft (hebben) laten produceren.
4.5.
Aangezien Arpe niet aannemelijk heeft gemaakt dat voorafgaand aan de aanvrage voor Model 2 reeds een identiek model voor het publiek beschikbaar was gesteld, zal in deze procedure tot uitgangspunt worden genomen dat Model 2 voldoet aan het nieuwheidsvereiste in de zin van artikel 5 GModVo.
4.6.
Ingevolge vaste rechtspraak van het HvJEU/HvJEG
kan een model slechts geacht worden een eigen karakter te hebben indien de algemene indruk die dat model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Daarbij dient voorts elk model uit het vormgevingserfgoed individueel te worden beschouwd.
4.7.
Gelet op het in 2.2 vermelde kortgedingvonnis, het in 2.3 vermelde arrest en de stellingen van partijen in deze procedure neemt de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat Model 2 zich kenmerkt door de combinatie van de volgende elementen:
a.  een vierkante tafel/bak die één geheel vormt (uit één stuk bestaat), met een strak lijnenspel, waardoor sprake is van een strakke minimalistische vormgeving;
b. de ronde, bassin-achtige, glooiende uitsparing aan de bovenzijde van de tafel;
c. de matte look;
d. uitsparingen onderaan de tafel, waardoor deze als het ware op poten staat (het zwevend karakter);
e. en chroomkleurig bedieningspaneel aan de (rechter)voorzijde.
Hierbij merkt de voorzieningenrechter op dat kenmerk b. afwijkt van de in de eerdere procedure beschreven kenmerken. Ter zitting heeft HCC erop gewezen dat het hof in overweging 16 van het in 2.3 vermelde arrest ten aanzien van kenmerk b. heeft geoordeeld dat uit de registraties blijkt dat de modellen van HCC een steenachtige matte look hebben. Dit kan de voorzieningenrechter uit de door HCC in deze procedure overgelegde (incomplete) registratie van Model 2 evenwel niet afleiden. Tot uitgangspunt zal derhalve worden genomen dat Model 2 zich kenmerkt door een matte look, hetgeen ook terugkomt in de stellingen van Arpe. Anders dan Arpe heeft gesteld, kan uit de registratie niet worden afgeleid dat HCC de bescherming tot uitsluitend een bepaalde kleur heeft willen beperken. Voor kenmerk e. geldt dat tussen partijen vaststaat dat het bedieningspaneel – anders dan in de verkochte producten – in Model 2 op de voorzijde is aangebracht en niet daarin is verzonken.
4.8.
Ter onderbouwing van haar standpunt dat de modellen van HCC geen eigen karakter hebben, heeft Arpe gewezen op een aantal (ethanol)haarden en in het bijzonder op de in 2.9 weergegeven modellen Planica en Zuil Keramiek Klein. Daarnaast heeft zij ook nog gewezen op minimalistisch uitgevoerde vierkante plantenbakken en tafels, die zij overigens niet van datering heeft voorzien. Met betrekking tot dit vormgevingserfgoed wordt als volgt overwogen.
4.9.
Het bestaan van andere vierkante minimalistisch vormgegeven objecten (niet-zijnde haarden) staat niet in de weg aan het eigen karakter van Model 2. Bij de vergelijking dient immers ook de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is in acht te worden genomen, waarbij in dit geval grote verschillen zijn te constateren. Daar komt bij dat in deze objecten alleen de kenmerken a., c. en/of d. zijn aan te wijzen, aangezien deze objecten geen bassin-achtige uitsparing (kenmerk b.) hebben aan de bovenzijde en zij ook niet zijn voorzien van een bedieningspaneel (kenmerk e.). Nog daargelaten de datering, kunnen deze objecten dus niet afdoen aan het eigen karakter van Model 2.
4.10.
Met betrekking tot de ethanolhaarden waarop Arpe zich beroept, geldt dat het uiterlijk daarvan – anders dan HCC heeft betoogd – relevant vormgevingserfgoed kan zijn. Ten aanzien van de Zuil Keramiek Klein (waarvan uitsluitend de in 2.9 opgenomen kwaliteitsarme afbeelding in het geding is gebracht) overweegt de voorzieningenrechter, voor zover uit deze afbeelding überhaupt iets valt af te leiden, dat deze relatief hoger lijkt, waardoor deze een massievere indruk maakt dan Model 2. Door de abominabele kwaliteit van de afbeelding is onduidelijk of deze haard voldoet aan de kenmerken b., d. en e. Ten aanzien van de Planica (productie G5) overweegt de voorzieningenrechter dat hierin weliswaar kenmerk a. is aan te wijzen, maar dat de kenmerken b., c, d. en e. (in ieder geval deels) lijken te ontbreken. De Planica is aan de onderzijde voorzien van wieltjes en heeft daarmee geen zwevend karakter. Voorts is uit de afbeelding niet goed op te maken of de Planica een met Model 2 vergelijkbare bassin-achtige glooiende uitsparing heeft. Daarnaast heeft de Planica, anders dan Model 2, geen matte look maar is haar look juist glad en glanzend. Ten slotte kan de voorzieningenrechter in de Planica niet met zekerheid een bedieningspaneel ontwaren, in ieder geval niet aan de rechtervoorzijde. De totaalindrukken van de Planica en de Zuil Keramiek Klein zijn daarmee duidelijk anders dan die van Model 2 en zij kunnen daarom niet in de weg staan aan het eigen karakter van Model 2. Voor zover Arpe nog heeft aangevoerd dat de kenmerken van Model 2 technisch bepaald zijn moet daaraan worden voorbijgegaan. Hoewel aannemelijk is dat bij de keuze voor een haard van een bepaald materiaal (composiet) het noodzakelijk is om (ten behoeve van de brander) een ronde uitsparing aan de bovenzijde te hebben en op grond van toepasselijke CE-normen (ter voorkoming van oververhitting) uitsparingen aan de onderzijde, volgt daaruit nog niet dat het noodzakelijk is dit op identieke wijze als in Model 2 te doen. Daarbij heeft HCC onweersproken gesteld dat ook voor andere materialen dan composiet had kunnen worden gekozen en dat dan ook andere technische eisen gelden.
Voorlopige conclusie
4.11.
Gelet op hetgeen is overwogen in 4.5 tot en met 4.10 moet het er voorshands voor gehouden worden dat Model 2 nieuw is en – door de combinatie van de in 4.7 beschreven kenmerken – een eigen karakter heeft, zodat uitgegaan zal worden van de geldigheid van Model 2. Overigens merkt de voorzieningenrechter hierbij op dat, anders dan van Model 3, de nietigheid van Model 2 niet bij de in 2.8 bedoelde procedure is ingeroepen.
Inbreuk
4.12.
Voor beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op het modelrecht van HCC dient beoordeeld te worden of het uiterlijk van de Thyone bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk achterlaat dan dat van Model 2. Conform het door beide partijen aangehaalde arrest PepsiCo/Grupo Promer
is de gemiddelde gebruiker in hoge mate aandachtig, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. Deze gebruiker houdt het midden tussen de gemiddelde consument en de vakman met uitgebreide kennis van de betrokken sector. Tot haar verweer heeft Arpe aangevoerd dat de Thyone een andere algemene indruk wekt dan Model 2. Zij heeft daartoe gewezen op de verschillen in maatvoering, het verzonken zijn van het bedieningspaneel, de vorm van de uitsparingen aan de onderzijde, de afwezigheid van handgrepen en de vormgeving die volgens Arpe bij de Thyone ‘rommelig’ is en bij Model 2 ‘minimalistisch’. Daarnaast heeft Arpe aangevoerd dat een aantal kenmerken van Model 2 technisch bepaald is. Tot slot heeft Arpe gewezen op de houtlook van de Thyone. Met betrekking tot deze verweren overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
4.13.
De verschillen in maatvoering acht de voorzieningenrechter niet overtuigend. Dit volgt alleen al uit de in randnummer 61 van de dagvaarding opgenomen, en hierna weergegeven, afbeelding van de Thyone naast een op Model 2 gebaseerde tafelgashaard, waarvan niet is gesteld of aannemelijk is geworden dat deze qua maatvoering afwijkt van het gedeponeerde Model 2. De verschillen in maatvoering zijn zo miniem dat de Thyone daardoor naar voorlopig oordeel geen andere algemene indruk wekt dan Model 2.
Cocoon Table (l) en Thyone (rechts)
Het verweer met betrekking tot de handgrepen moet worden gepasseerd, aangezien deze handgrepen in Model 2 niet voorkomen. Met betrekking tot de respectieve (chroomkleurige) bedieningspanelen – ten aanzien waarvan tussen partijen vaststaat dat deze grote gelijkenissen vertonen – geldt dat deze in Model 2 rechtsvoor op de buitenzijde is geplaatst, terwijl deze bij de Thyone (en de op basis van Model 2 op de markt gebrachte Cocoon Tables) zich bevindt op een vergelijkbare positie maar dan verzonken in de haard (zie 2.4). Ook dit verschil acht de voorzieningenrechter niet van dien aard dat de Thyone daardoor bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan Model 2. Hetzelfde geldt met betrekking tot de vormgeving van de uitsparingen aan de onderzijde. Weliswaar zijn die uitsparingen bij de Thyone ronder van vorm dan die van Model 2, maar dat maakt voor het zwevend karakter en daarmee voor de algemene indruk van de tafelgashaard geen wezenlijk verschil. Hetzelfde geldt voor de gestelde rommelige look van de Thyone. Aan Arpe moet worden toegegeven dat de look en het lijnenspel van de Thyone minder strak ogen dan die van Model 2, maar ook deze verschillen leiden niet tot het oordeel dat de Thyone een andere algemene indruk wekt dan Model 2. Met betrekking tot de technisch bepaaldheid van de uitsparingen aan de bovenzijde (kenmerk b.) en onderzijde (kenmerk d.) verwijst de voorzieningenrechter naar hetgeen is overwogen in 4.10 (onderaan).
4.14.
Met betrekking tot de ‘houtlook’ van de Thyone overweegt de voorzieningenrechter dat deze look afwijkt van de matte maar egale look van Model 2 en dat dit op het eerste gezicht het belangrijkste verschil tussen de Thyone en Model 2 betreft. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dit verschil evenwel onvoldoende om de algemene indruk van de Thyone te beïnvloeden. Bij dit oordeel heeft de voorzieningenrechter mede in aanmerking genomen dat de houten look – net zo min als de matte look – in het outdoor-assortiment geen heel bijzondere plaats inneemt, en dat, zoals de voorzieningenrechter ter zitting heeft waargenomen, de houtlook van de Thyone bestaat uit glad composiet en daarmee niet uit grof hout, zoals door Arpe is betoogd. De wat donkere look van Model 2 is naar voorlopig oordeel in ieder geval niet in die mate wezenlijk te achten, dat afwijking daarvan een andere algemene indruk oplevert. Bovendien is niet in geschil dat in de Thyone de kenmerken b., d., e. en a. (deels: namelijk voor wat betreft de vierkante bak) zijn te ontwaren en dat deze voorts net als Model 2 is voorzien van een ronde gasbrander.
Vorderingen
4.15.
Nu naar voorlopig oordeel aannemelijk is dat de Thyone inbreuk maakt op Model 2, is oplegging van het onder a. gevorderde inbreukverbod, met werking in de Europese Unie, toewijsbaar, zij het uitsluitend met betrekking tot Model 2. Teneinde executieproblemen te voorkomen zal de termijn waarbinnen Arpe de verhandeling van inbreukmakende tafelgashaarden dient te staken worden bepaald op twee werkdagen na betekening van dit vonnis.
Overige grondslagen
4.16.
Nu HCC aan haar vorderingen niet langer ten grondslag heeft gelegd dat de tafelgashaarden van Arpe inbreuk maken op aan haar toekomende auteursrechten of dat sprake is van slaafse nabootsing terwijl voorts niet aannemelijk is gemaakt welk zelfstandig belang HCC hierbij naast een inbreukverbod in kort geding heeft, zullen de daarop gebaseerde vorderingen (b. tot en met e.) worden afgewezen.
Nevenvorderingen
4.17.
Als verweer tegen de nevenvorderingen f. tot en met k. heeft Arpe aangevoerd dat deze vorderingen spoedeisend belang missen. Zij heeft daartoe betoogd dat HCC na het vorige kort geding genoegen heeft genomen met betaling van de proceskosten door de toenmalige gedaagde(n). Wat daarvan ook zij, dat neemt niet weg dat HCC, zoals zij stelt, geacht moet worden spoedeisend belang te hebben bij oplegging van die nevenvorderingen die ertoe strekken (dreigende) inbreuken te beëindigen of te voorkomen.
4.18.
Aangezien HCC niet heeft gesteld welk spoedeisend belang zij heeft bij opgave van prijsgegevens, zal dat deel van de onder f. gevorderde opgave worden afgewezen. Toegewezen zullen worden de opgave van de per vestiging gespecificeerde aantallen inbreukmakende gashaarden en die van de toeleverancier(s) c.q. producent(en) daarvan. Niet is gesteld of gebleken dat losse onderdelen van de tafelgashaarden inbreuk maken op de modelrechten van HCC. HCC heeft ook niet onderbouwd welk belang zij heeft bij opgave van gegevens met betrekking tot de moedermaatschappijen van de betrokken partijen. Deze delen van de gevorderde opgave zullen daarom bij gebrek aan belang worden afgewezen. De vordering om de opgave te doen waarmerken door een registeraccountant zal eveneens – bij gebrek aan (spoedeisend) belang – worden afgewezen. De opgave zal immers worden versterkt met een dwangsom en, indien daartoe aanleiding is, kan de opgave in de bodemprocedure alsnog door een accountant worden gecontroleerd.
4.19.
Het onder g. gevorderde gebod aan Arpe om de inbreukmakende tafelgashaarden bij haar vestigingen terug te halen en de onder h. gevorderde recall, zullen, als onweersproken, op de in het dictum te vermelden wijze worden toegewezen. Deze geboden strekken er immers toe om dreigende, moeilijk controleerbare inbreuken te voorkomen. De recall zal evenwel worden beperkt tot de professionele afnemers van Arpe en de door HCC geformuleerde voorbeeldbrief zal worden aangepast op de in het dictum te vermelden wijze.
4.20.
De gevorderde rectificatie zal eveneens worden toegewezen, zij het op de in het dictum vermelde wijze. Het medegevorderde verbod tot het verwijderen van de websites van vermeldingen met betrekking tot de Thyone zal worden afgewezen, aangezien niet is gesteld of gebleken welk belang HCC daarbij heeft na oplegging van een met een dwangsom versterkt inbreukverbod.
4.21.
De termijnen verbonden aan de met betrekking tot het terughalen, de recall en de rectificatie op te leggen geboden zullen tot de in het dictum te vermelden periodes worden verruimd teneinde executieproblemen te voorkomen.
4.22.
Het gevorderde onder i. (afgifte van inbreukmakende tafelgashaarden aan HCC) en k. (machtiging tot vernietiging van inbreukmakende tafelgashaarden, brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal) zullen worden afgewezen, aangezien HCC niet heeft gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die dergelijke maatregelen, naast het met een dwangsom versterkte in 4.15 vermelde inbreukverbod, noodzakelijk en spoedeisend maken. De vernietiging betreft bovendien een onomkeerbare maatregel, zodat daarbij extra terughoudendheid geboden is.
Dwangsom, termijn 1019i Rv en proceskosten
4.23.
Oplegging van een dwangsom als stimulans tot nakoming van het op te leggen inbreukverbod en de geboden is aangewezen. De op te leggen dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.
4.24.
Zoals gevorderd zal de redelijke termijn van artikel 1019i Rv worden bepaald op 6 maanden na heden.
4.25.
Arpe zal, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten.
4.26.
HCC maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten ten bedrage van in totaal € 8.209,37 (exclusief BTW) overgelegd. Zij heeft hierbij gesteld dat deze kosten in hoofdzaak betrekking hebben op het modelrecht. Arpe heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt. De door HCC opgegeven kosten zullen bijgevolg schattenderwijs voor 95% worden toegedeeld aan de IE-grondslag en voor de overige 5% aan de niet-IE-grondslag. Een bedrag van 95%*€ 8.209,37, derhalve € 7.798,90 komen daarom voor vergoeding in aanmerking, vermeerderd met een bedrag van 5% van het toepasselijke liquidatietarief, derhalve € 40,80, alsmede met € 619,- aan griffierecht, en daarmee € 8.458,70 in het totaal. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1.
gebiedt Arpe binnen 48 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten van Happy Cocooning met nummer 001074165-0002, in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van de inbreukmakende producten, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben daarvan;
5.2.
gebiedt Arpe om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van HCC een waarheidsgetrouwe, door alle relevante bescheiden (waaronder orderbonnen, facturen en voorraadadministratie) gestaafde schriftelijke opgave te verstrekken van:
de per vestiging gespecificeerde aantallen inbreukmakende tafelgashaarden die zij hebben geproduceerd en/of hebben laten produceren, hebben verkocht, geleverd, in bestelling hebben, dan wel in voorraad houden, onder vermelding van relevante data;
de toeleverancier(s) c.q. producent(en) van de inbreukmakende tafelgashaarden, en hun adres-, telefoon-, internet- en telefaxgegevens;
5.3.
gebiedt Arpe om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis alle tafelgashaarden van het type 'Thyone' op eigen kosten terug te halen bij al haar vestigingen;
5.4.
gebiedt Arpe om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan haar professionele afnemers, niet zijnde particulieren, van de uitgeleverde tafelgashaarden van het type 'Thyone', voor zover deze afnemers gevestigd zijn in de Europese Unie, het navolgende bericht te sturen, op een blanco papier met uitsluitend het bedrijfslogo, in normale grootte, zonder aanvullende tekst, onder gelijktijdige toezending van kopie van al deze brieven aan de raadsman van HCC:
Geachte (naam klant),
Enige tijd geleden hebben wij u één of meerdere tafelgashaarden geleverd. In het bijzonder betreft het de tafelgashaard(en) van het type 'Thyone'. Bij vonnis van 20 april 2016 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag geoordeeld dat het vervaardigen, in voorraad houden, aanbieden, verkopen en/of leveren van deze producten inbreuk maakt op het modelrecht van Happy Cocooning B.V. te Rijen.
U wordt dringend verzocht de aan u geleverde tafelgashaarden binnen vijf dagen na dagtekening van deze brief op onze kosten aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij u de eventueel door u geleden schade vergoeden.
Voor de goede orde maken wij melding van het feit dat u, door het in voorraad houden, het aanbieden en/of het verkopen van de betreffende tafelgashaarden, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Happy Cocooning B.V.
Met vriendelijke groet,
(naam gedaagde)
5.5.
gebiedt Arpe om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis op al haar websites een duidelijk leesbaar bericht te plaatsen opgesteld in het lettertype Arial, in lettergrootte 12, met gebruik van zwarte letters op een witte effen achtergrond, welk bericht tenminste 40 dagen bovenaan de betreffende website zichtbaar zal blijven, met de volgende tekst zonder enige andere toevoeging van tekst, logo, aanprijzing of vermelding:
Geachte klant,
Bij vonnis van 20 april 2016 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag geoordeeld dat het vervaardigen, in voorraad houden, aanbieden, verkopen en/of leveren van de tafelgashaarden van het type 'Thyone' inbreuk maakt op het modelrecht van Happy Cocooning B.V. te Rijen.
Wij zullen de betreffende tafelgashaarden niet meer aanbieden en/of leveren. Eventuele orders zullen derhalve als niet-geplaatst worden beschouwd. Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.
Met vriendelijke groet,
(naam gedaagde)
5.6.
bepaalt dat Arpe bij overtreding van het in 5.1 vermelde gebod een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per overtreding of per dag, zulks ter keuze van HCC, en bij overtreding van de in 5.2 tot en met 5.5 vermelde geboden een dwangsom van € 2.500,- per dag, met een maximum van, voor beide dwangsommen in totaal, € 150.000,-;
5.7.
veroordeelt Arpe in de proceskosten, aan de zijde van HCC tot dusver begroot op € 8.458,70;
5.8.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.9.
bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van
artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;
5.10.
wijst af het meer anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 20 april 2016.
Vz rb Den Haag 16 april 2014, IEF 13371.
Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2461.
Zie onder meer HvJ EU 19 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:2013 (Karen Millen)
HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10, PepsiCo/Grupo Promer.
Vergelijk HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116.