ECLI:NL:RBMNE:2016:2695
Rechtbank MNE — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
handelskamer
locatie Utrecht
zaaknummer / rolnummer: C/16/395874 / HA ZA 15-582
Vonnis van 18 mei 2016
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eiseres] B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat [NAAM]. B. Santen te Amsterdam,
tegen
de vennootschap naar Zwitsers
[gedaagde] S.A.
,
gevestigd te [vestigingsplaats] , Zwitserland,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. M.C. Franken-Schoemaker te Houten.
Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
 de proceshandelingen die zijn verricht vóór de doorhaling in deze zaak (onder zaaknummer/rolnummer 158377/HA ZA 03-488)
o de proceshandelingen die zijn genoemd in het tussenvonnis van 30 november 2011
o de akte van [eiseres] van 8 februari 2012
o de antwoordakte van [gedaagde] van 7 maart 2012
o het depot van het nadere deskundigenrapport op 3 april 2012 (gedateerd     1 maart 2012)
o het tussenvonnis van 13 juni 2012
o de conclusie na deskundigenbericht tevens akte na tussenvonnis van [eiseres] van 11 juli 2012
o de conclusie na deskundigenbericht tevens antwoordakte van [gedaagde] van 8 augustus 2012
o de ambtshalve doorhaling van de zaak op 2 april 2014
 de proceshandelingen die na voortzetting van deze zaak zijn verricht (onder het in de kop van dit vonnis vermelde zaaknummer):
o de akte van [eiseres] van 8 juli 2015
o de antwoordakte van [gedaagde] van 26 augustus 2015.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De verdere beoordeling
in conventie
2.1.
De rechtbank blijft bij de inhoud van de in deze procedure reeds gewezen tussenvonnissen (van 30 januari 2008, 21 mei 2008, 10 februari 2010, 30 juni 2010, 30 november 2011 en 13 juni 2012) en bouwt daarop voort.
De vordering
2.2.
De vordering luidt, na eiswijziging (zie overweging 2.1 van het tussenvonnis van 30 november 2011), als volgt:
“dat [gedaagde] zal worden veroordeeld bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I. aan [eiseres] te betalen een bedrag groot € 187.155,80 als licentievergoeding over de verkoopprijs af fabriek (ex btw) van alle verkopen door [gedaagde] van de gezamenlijk geoctrooieerde producten in de periode van 1 januari 1996 tot                1 januari 2001;
II. aan [eiseres] te betalen een licentievergoeding van 5% van de verkoopwaarde af fabriek (ex btw) van alle verkopen door [gedaagde] van de gezamenlijk geoctrooieerde producten, inclusief bewerkingen van die producten, waarin (elementen van) die octrooien zijn verwerkt, te rekenen vanaf 1 januari 2001, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen licentievergoeding, vast te stellen na voldoening door [gedaagde] aan de vordering sub f. [bedoeld is vordering onder V; toevoeging rechtbank] hierna;
III. aan [eiseres] te betalen een bedrag groot € 26.933,31 terzake van octrooikosten;
IV. aan [eiseres] te betalen de wettelijke (handels)rente over de bedragen zoals hierboven onder II en III gevorderd, te rekenen vanaf 28 mei 2000 tot de dag van voldoening;
V. tot openlegging van de boeken, bescheiden en gegevensdragers en daar inzage in te geven om te komen tot de exacte berekening van de vordering als bedoeld in het petitum sub II, [eiseres] daarbij desgewenst bijgestaan door een deskundige, aanvaard door [gedaagde] , danwel benoemd door uw rechtbank, één en ander op verbeurte van een dwangsom groot € 2.500,-- per dag voor elke dag dat [gedaagde] nalatig is om mee te werken aan een haar veroordelend vonnis, te rekenen vanaf twee dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis;
VI. in de kosten van het geding.“
De licentievergoeding over de periode tot 2001 (vordering I)
2.3.
In de tussenvonnissen van 30 november 2011 en 13 juni 2012 heeft de rechtbank:
- [eiseres] in de gelegenheid gesteld een akte te nemen over de wenselijkheid van een deskundigenonderzoek naar de door [gedaagde] behaalde omzet over de periode tot 1 januari 2001, alsmede
- partijen in de gelegenheid gesteld om zich bij akte uit te laten over de (nieuw opgeworpen) vraag of de licentievergoeding moet worden berekend over de netto- of bruto-omzet van [gedaagde] .
2.4.
Uit de aktes van partijen van 8 juli 2015 en 26 augustus 2015 moet worden afgeleid dat partijen het alsnog eens zijn geworden over het feit dat uitgegaan moet worden van de netto-omzet en dat daarbij de door [eiseres] opgegeven omzet over de periode tot 2001
(€ 1.585.765,19) tot uitgangspunt moet worden genomen. Dit betekent dat geen nader deskundigenonderzoek hoeft plaats te vinden over deze kwesties. De rechtbank zal de licentievergoeding derhalve berekenen over laatstgenoemd bedrag.
2.5.
Partijen verschillen nog wel van mening over de hoogte van een redelijke licentievergoeding, dat wil zeggen het percentage van de netto-omzet dat zij als licentievergoeding zouden zijn overeengekomen, indien zij daarover bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst een afspraak zouden hebben gemaakt.
2.6.
Bij tussenvonnis van 30 juni 2010 heeft de rechtbank daartoe een deskundige benoemd die op 1 februari 2011 zijn eerste deskundigenbericht heeft gedeponeerd. Bij vonnis van 30 november 2011 heeft de rechtbank aanvullende vragen aan deze deskundige gesteld, die de deskundige in zijn aanvullend rapport van 1 maart 2012 (gedeponeerd op 3 april 2012) heeft beantwoord.
2.7.
In zijn aanvullend rapport komt de deskundige tot de conclusie dat 4% een redelijk percentage zou zijn voor een licentievergoeding voor het gebruik van de in deze zaak aan de orde zijnde octrooien.
2.8.
In haar conclusie na deskundigenbericht d.d. 11 juli 2012 heeft [eiseres] omstandigheden aangevoerd waarom de deskundige hierin niet zou moeten worden gevolgd, en uitgekomen zou moeten worden op een percentage van 5%. Deze omstandigheden heeft [eiseres] evenwel niet aan de deskundige voorgelegd, terwijl zij wel de mogelijkheid heeft gehad om dat te doen in reactie op het concept-rapport. Nu de rechtbank nu juist de deskundige heeft benoemd, omdat zij zelf geen expertise heeft om de aangevoerde omstandigheden op waarde te schatten, gaat zij aan de stelling van [eiseres] op dit punt voorbij.
2.9.
In haar conclusie na deskundigenbericht heeft [gedaagde] de rechtbank verzocht om in plaats van de 4% waartoe de deskundige is gekomen, uit te gaan van een licentiepercentage van 0,33-1%. De deskundige is op dit standpunt echter al ingegaan in zijn eerste deskundigenrapport, en de rechtbank is hem daarin gevolgd (2.14-2.16 van het tussenvonnis van 30 november 2011), zodat de rechtbank hieraan voorbij gaat. Overigens sluit [gedaagde] in haar laatste akte van 26 augustus 2015 (par. 2.3) ook aan bij het door de deskundige geadviseerde percentage van 4%.
2.10.
Zoals de rechtbank in ro. 2.24 van het tussenvonnis van 30 november 2011 heeft overwogen, zal het door de deskundige berekende percentage wel - in verband met het gezamenlijk houderschap van de octrooien en de bijdragen die beide partijen aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten hebben geleverd - worden aangepast in die zin dat dit percentage wordt gehalveerd. Uitgegaan zal derhalve worden van een licentievergoeding van 2% over de netto-omzet tot 2001 van € 1.585.765,19, zodat toewijsbaar is een bedrag van € 31.715,30.
De licentievergoeding na 2001 (vordering II) en openlegging van de administratie (vordering V)
2.11.
Ten aanzien van deze vorderingen heeft de rechtbank in het tussenvonnis van 30 november 2011 geoordeeld dat deze toewijsbaar zijn (ro. 2.40-2.44). Van deze bindende eindbeslissing kan de rechtbank alleen terugkomen, indien deze berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag waardoor op een ondeugdelijke grondslag einduitspraak zou worden gedaan (o.a. Hoge Raad 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2800). Hetgeen [gedaagde] in dit kader heeft aangevoerd in haar antwoordakte van 8 augustus 2012 (par. 1.17 e.v.) en haar antwoordakte van 26 augustus 2015 (hoofdstuk 5) noopt niet tot een dergelijke conclusie. De rechtbank blijft dan ook bij haar oordeel op dit punt.
2.12.
Gelet op het vertrouwelijke karakter van de administratie van [gedaagde] zal de vordering tot openlegging wel in die zin gewijzigd worden toegewezen dat die openlegging niet plaatsvindt aan [eiseres] , maar aan de door [eiseres] voorgestelde derde, de heer [A] van [naam accountantskantoor] in Zwitserland. [gedaagde] heeft weliswaar twijfels uitgesproken over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van deze derde, maar dat op geen enkele wijze onderbouwd. Evenmin heeft zij concrete namen van andere mogelijke derden genoemd. Bovendien betreft het in casu geen benoeming van een deskundige door de rechtbank op de voet van artikel 194 Rv, maar het gelasten van inzage in de administratie van [gedaagde] aan een onafhankelijke derde op de voet van artikel 843a lid 2 Rv. Deze derde zal - conform de vordering van [eiseres] - op basis van de administratie moeten komen tot de exacte berekening van de licentievergoeding over de periode vanaf 1 januari 2001. De vordering zal dan ook in zoverre worden toegewezen. De dwangsom wordt beperkt op de wijze als in het dictum is vermeld. De beslissing zal - anders dan [gedaagde] heeft verzocht - wel uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, aangezien, mede in het licht van het tijdsverloop, het belang van [eiseres] om deze veroordeling ten uitvoer te leggen zwaarder weegt dan het belang van [gedaagde] om te wachten totdat in hoogste instantie hierop is beslist.
2.13.
De rechtbank merkt hierbij wel op dat:
- de inzage in de administratie van [gedaagde] op grond van artikel 843a lid 1 Rv plaatsvindt op eigen kosten, dus op kosten van [eiseres] ,
- deze kosten niet middels een proceskostenveroordeling voor vergoeding in aanmerking komen, omdat het geen onderzoek door een door de rechtbank benoemde deskundige betreft.
2.14.
Na voltooiing van het door de heer [A] gemaakte rapport zal duidelijk zijn of [eiseres] over de periode vanaf 1 januari 2001 recht heeft op een licentievergoeding, en zo ja, wat de omvang daarvan is. [gedaagde] wordt - conform de vordering van [eiseres] - veroordeeld om dat bedrag alsdan aan [eiseres] te voldoen.
De octrooikosten (vordering III)
2.15.
Zoals onder 2.50 van het tussenvonnis van 30 november 2011 reeds is overwogen, is de vordering tot vergoeding van gemaakte octrooikosten toewijsbaar tot een bedrag van
€ 19.025,46.
2.16.
Bij akte van 8 juli 2015 heeft [eiseres] haar eis vermeerderd in die zin dat zij ook vergoeding vordert van (de helft van) de nadien gemaakte octrooikosten, en wel tot een bedrag van € 2.260,--.
2.17.
[gedaagde] heeft zich tegen deze eisvermeerdering verzet met de stelling dat deze tardief is. De rechtbank volgt [gedaagde] niet in dit verweer. Op grond van artikel 130 Rv kan eisvermeerdering plaatsvinden totdat eindvonnis is gewezen. Alleen op grond van de eisen van een goede procesorde kan een eisvermeerdering worden geweigerd. In het onderhavige geval is daarvan geen sprake, nu de vordering tot vergoeding van octrooikosten reeds onderdeel uitmaakte van de procedure en daarover tussen partijen al uitgebreid is gedebatteerd.
2.18.
[gedaagde] heeft in haar antwoordakte van 26 augustus 2015 voorts als verweer tegen de vermeerderde eis aangevoerd dat:
- de aanvullende octrooikosten niet zien op de octrooien die onderwerp zijn van deze procedure, en
- deze kosten onnodig zijn gemaakt, en dat [eiseres] dat ook inziet door het octrooi met ingang van 2013 te laten vervallen.
2.19.
Uit het Europees Octrooiregister met betrekking tot octrooi met nummer [...] (ter zake waarvan de aanvullende kosten zijn gemaakt) blijkt dat deze overeenkomt met het Nederlandse octrooi met nummer [...] , waar het in deze procedure mede om draait, zodat het verweer van [gedaagde] op dit punt wordt verworpen.
2.20.
Zoals onder 4.20 van het tussenvonnis van 10 februari 2010 reeds is overwogen ziet de afspraak van partijen over het delen van de octrooikosten ook op het in stand houden daarvan. Omdat die afspraak ook geldt als het gaat om kosten die zonder toestemming van [gedaagde] zijn gemaakt (ro. 2.50 van het tussenvonnis van 30 november 2011), is de enkele stelling dat [gedaagde] vindt dat de kosten onnodig zijn gemaakt, onvoldoende om de vordering op die grond af te wijzen. Gelet op de onzekerheid van [eiseres] met betrekking tot de omzet die [gedaagde] na 2000 heeft gemaakt, kunnen de instandhoudingskosten ook niet zonder meer als onnodig gemaakt worden beschouwd. De rechtbank zal derhalve een bedrag van € 2.260,- toewijzen aan aanvullende octrooikosten.
Wettelijke (handels-)rente (vordering IV)
2.21.
De rechtbank begrijpt deze vordering - mede in het licht van punt 13 van de conclusie na deskundigenbericht van [eiseres] van 30 maart 2011 - aldus dat primair de wettelijke handelsrente en subsidiair de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW wordt gevorderd, en wel over alle onder I-III gevorderde bedragen.
2.22.
Nu de overeenkomst waarop de onderhavige vorderingen zijn gebaseerd, dateert van vóór de inwerkingtreding van artikel 6:119a BW, kan de gevorderde wettelijke handelsrente niet worden toegewezen, en is alleen de gewone rente ex artikel 6:119  BW toewijsbaar, en wel - als het gaat om vordering I - vanaf 28 mei 2001 als (onweersproken) datum van verzuim. Bij vordering II zal moeten worden uitgegaan van het moment waarop de omvang van de licentievergoeding is vastgesteld en [gedaagde] ter zake ingebreke wordt gesteld.
2.23.
Ten aanzien van de octrooikosten (vordering III) kan 28 mei 2001 echter niet als datum van verzuim gelden, omdat de betreffende kosten op dat moment nog niet waren gemaakt (en ook niet in de ingebrekestelling van 28 mei 2001 (productie 3 bij dagvaarding) zijn genoemd). Niet gesteld of gebleken dat [eiseres] [gedaagde] eerder heeft gemaand tot vergoeding van die kosten dan bij dagvaarding van 16 december 2002, zodat de rente over die kosten vanaf die datum wordt toegewezen. Voor de aanvullende octrooikosten geldt de datum van eisvermeerdering (8 juli 2015) als de datum van verzuim.
Proceskosten (vordering VI)
2.24.
Uit het voorgaande volgt dat het merendeel van de vorderingen van [eiseres] zal worden toegewezen, zodat in beginsel [gedaagde] , als in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten moet worden  veroordeeld.
De omstandigheid dat de bij dagvaarding ingestelde vordering van [eiseres] veel hoger is dan uiteindelijk wordt toegewezen, doet hieraan niet af. Dat verschil wordt met name veroorzaakt doordat partijen in hun overeenkomst destijds geen afspraak hebben gemaakt over de hoogte van de licentievergoeding, zodat het [eiseres] niet kan worden verweten dat zij zekerheidshalve (zoals uiteindelijk is gebleken) een te hoog bedrag heeft gevorderd. Bovendien heeft [eiseres] - op het moment dat de deskundige tot een aanzienlijk lagere vergoeding kwam - haar vordering meteen dienovereenkomstig aangepast (zie de conclusie na deskundigenbericht van 30 maart 2011).
[gedaagde] is noch op dat moment, noch later in de procedure tot vrijwillige vergoeding van een bedrag aan licentievergoeding over de periode tot 2001 overgegaan. Integendeel, zij heeft vanaf het begin het standpunt ingenomen dat [eiseres] in het geheel geen licentievergoeding toekomt, omdat de octrooien, althans de bijdrage die [eiseres] daaraan heeft geleverd, niets waard waren.
2.25.
Gelet op het voorgaande kan niet geoordeeld worden dat [eiseres] de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij is, dan wel dat partijen over en weer in het gelijk zijn gesteld. Evenmin kunnen de deskundigenkosten als nodeloos gemaakt voor rekening van [eiseres] worden gebracht.
2.26.
Wel ligt het voor de hand dat de rechtbank bij het bepalen van het toepasselijke liquidatietarief zal uitgaan van het toewijsbare bedrag, en niet van de hoogte van de vordering. Hetzelfde geldt voor het door [eiseres] betaalde bedrag aan griffierecht, nu slechts een klein deel van de oorspronkelijke vordering (en de daarna gewijzigde eis) wordt toegewezen.
2.27.
De rechtbank zal [gedaagde] derhalve veroordelen in de door [eiseres] gemaakte proceskosten die - met inachtneming van het voorgaande - als volgt worden begroot:
- dagvaarding	€ 	72,33
- griffierecht		1.007,00
- deskundige		9.341,50
- salaris procureur
4.470,00
(5,0 punten × tarief € 894,00)
Totaal	€ 	14.890,83
in reconventie
2.28.
In overweging 4.25 van het tussenvonnis van 10 februari 2010 heeft deze rechtbank reeds bepaald dat [gedaagde] in haar reconventionele vordering niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zodat de rechtbank daar thans toe zal overgaan.
2.29.
[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:
- salaris advocaat
452,00
(1,0 punt × tarief € 452,00)
Totaal	€ 	452,00
3
De beslissing
De rechtbank
in conventie
3.1.
veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan [eiseres] van:
- een bedrag van € 31.715,30 als licentievergoeding over de netto-omzet van [gedaagde] met betrekking tot de gezamenlijk geoctrooieerde producten (raamuitzetters en scharnieren met losse veiligheidsnokken) in de periode van 1 januari 1996 tot 1 januari 2001, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 28 mei 2001 tot de dag van voldoening,
- een bedrag van € 19.025,46 aan gemaakte octrooikosten, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 16 december 2002 tot de dag van voldoening,
- een bedrag van € 2.260,- aan aanvullende octrooikosten, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 8 juli 2015 tot de dag van voldoening,
3.2.
veroordeelt [gedaagde] om inzage te geven in haar boekhouding aan:
de heer [A] ,
werkzaam bij [naam accountantskantoor] SA te [vestigingsplaats] / [vestigingsplaats] (Zwitserland),
teneinde deze in staat te stellen om een berekening te maken van de netto-omzet die [gedaagde] heeft gemaakt met betrekking tot de gezamenlijk geoctrooieerde producten (als bedoeld onder 3.1) in de periode vanaf 1 januari 2001,
3.3.
bepaalt dat [gedaagde] aan [eiseres] een dwangsom verbeurt van € 500,-- voor iedere dag dat zij nalatig is om mee te werken aan het onder 3.2 bepaalde, te rekenen vanaf 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, tot een maximum van € 15.000,-- is bereikt,
3.4.
veroordeelt [gedaagde] tot betaling van een licentievergoeding over de periode vanaf 1 januari 2001 ter hoogte van 2% van de door de heer [A] onder 3.2 berekende netto-omzet, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het moment van het aflopen van de terzake door [eiseres] aan [gedaagde] gestelde redelijke termijn tot de dag van voldoening,
3.5.
veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 14.890,83,
3.6.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
3.7.
wijst het meer of anders gevorderde af,
in reconventie
3.8.
verklaart [gedaagde] niet-ontvankelijk in haar vordering,
3.9.
veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 452,00.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen, en in het openbaar uitgesproken op 18 mei 2016.
type: WV/4208
coll: