ECLI:NL:RBROT:2016:5304
Rechtbank ROT — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK ROTTERDAM
team handel
zaaknummer / rolnummer: C/10/502485 / KG ZA 16-581
Vonnis in kort geding van 13 juli 2016
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eiser1]
,
gevestigd te Rotterdam,
2.
[eiser2]
,
wonende te [woonplaats] ,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
POLE SOCCER HOLDING B.V.
,
gevestigd te Rotterdam,
eisers,
advocaat [NAAM]. E.W. Spreij,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ERMILUSTO HOLDING B.V.
,
gevestigd te Rotterdam,
2.
[gedaagde2]
,
wonende te [woonplaats2] ,
gedaagden,
advocaat [NAAM]. R.F.D. Keuning.
Partijen zullen hierna [eisers] , Ermilusto Holding en [gedaagde2] . Genoemd worden. Afzonderlijk zullen partijen genoemd worden: [eiser1] , [eiser2] , PS Holding, Ermilusto Holding en [gedaagde2] . De in dit vonnis besproken onderneming Pole Soccer B.V. zal ook worden aangeduid als PS.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding
het schriftelijke verweer van Ermilusto Holding en [gedaagde2] (inclusief een eis in reconventie, die om na te melden reden niet is toegestaan)
de overgelegde producties
de mondelinge behandeling
de pleitnota van [eisers]
de pleitnota van Ermilusto Holding en [gedaagde2] .
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Bij het spel “paaltjesvoetbal” dienen voetballers een op de grond geplaatste paal van de tegenstander met een voetbal te raken (om te schieten). [gedaagde2] heeft dit spel uitgewerkt in het concept “Pole Soccer.” Pole Soccer heeft een verplaatsbare arena (de “Pole Soccer Arena”), waarbij het speelveld wordt afgeschermd door een “bounce boarding” met een hoogte van 1 meter. Binnen de boarding bevinden zich vier paaltjes (de “Pole Soccer Gladiators”), die naar alle kanten kunnen omvallen als er een bal tegen het paaltje wordt gespeeld, en die zijn bevestigd op een onderplaat. Voor het spel heeft [gedaagde2] specifieke spelregels bedacht.
2.2.
In 2011 is [gedaagde2] gaan samenwerken met [eiser2] / [eiser1] . [eiser1] is daarbij de financiering gaan verzorgen ten behoeve van de verdere ontwikkeling en exploitatie van het concept Pole Soccer.
2.3.
Op 6 april 2012 is een schriftelijke overeenkomst gesloten met als partijen:
- [eiser2]
- [eiser1]
- [gedaagde2]
- [persoon1]
- [bedrijf1] (waarin [eiser2] en [persoon1] participeerden).
In de overeenkomst staat onder meer:
“1. Partijen richten tezamen een tweetal besloten vennootschappen op te weten: Pole Soccer Holding B.V. en Pole Soccer B.V., beiden te vestigen te Rotterdam.
2. [gedaagde2] richt een besloten vennootschap op te weten: ERMILUSTO Holding B.V., te vestigen te Rotterdam.
3.Ter volstorting van de aandelen en ten behoeve van werkkapitaal zijn door [eiser2] tot dusver de volgende bedragen overgemaakt:
- een bedrag van EUR 18.000,00 ten behoeve van [gedaagde2] ter volstorting van de aandelen van ERMILUSTO Holding BV., welk bedrag inmiddels door [gedaagde2] aan [eiser2] volledig is gerestitueerd;
- een bedrag van EUR 18.000,00 als volstorting op de aandelen van Pole Soccer Holding B.V., terzake waarvan nog wordt verwezen naar het bepaalde onder 10 hierna;
- een bedrag van EUR 18.000,00 als volstorting op de aandelen en ten behoeve van werkkapitaal van Pole Soccer B.V., terzake waarvan nog wordt verwezen naar het bepaalde onder 10 hierna; en
- een bedrag van EUR 20.000,00 op rekening van Pole Soccer Holding B.V., welk bedrag inmiddels als aanvullend werkkapitaal is doorgestort op rekening van Pole Soccer B.V.
[eiser2] heeft derhalve tot dusver in totaal een bedrag voldaan van EUR 56.000,00, ten aanzien waarvan wordt verwezen naar het bepaalde onder 9 en 10 hierna.
4. Partijen zijn ten aanzien van de op te richten vennootschappen het volgende overeengekomen:
- [eiser2] en [persoon1] zullen tezamen middels [bedrijf1] deelnemen in Pole Soccer Holding B.V. voor 50%, derhalve in totaal 9.000 aandelen. Ten aanzien van de onderlinge aandelenverhouding in [bedrijf1] zullen tussen [eiser2] en [persoon1] nog aanvullende afspraken worden gemaakt.
- [gedaagde2] zal middels ERMILUSTO Holding B.V. deelnemen voor de resterende 50%, derhalve in totaal 9.000 aandelen.
- Pole Soccer Holding B.V. zal deelnemen in Pole Soccer B.V. voor 100%, derhalve in totaal 18.000 aandelen.
In de statuten van de vennootschappen zal een blokkeringsregeling worden opgenomen. Indien één van Partijen zijn rechten op de aandelen in Pole Soccer Holding B.V. gedurende de eerste twee jaar na oprichting wenst over te dragen aan de overige aandeelhouders, ontvangt deze niet meer dan de nominale waarde, onverminderd eventuele rechten en/of vorderingen die deze partij heeft op de vennootschap.
5. ERMILUSTO Holding B.V. zal als zelfstandig bevoegd bestuurder worden benoemd in de statuten van Pole Soccer Holding B.V. Pole Soccer Holding B.V. zal als zelfstandig bevoegd bestuurder worden benoemd in de statuten van Pole Soccer B.V.
6. [gedaagde2] is rechthebbende/bezit het intellectueel eigendom van de door hem bedachte en ontwikkelde zaken/ontwerpen, alsmede de daarop betrekking hebbende onderliggende kennis, methoden en ideeën, te weten:
- een door hem in het protocol van mr. [notaris] , notaris te Rotterdam, gedeponeerd format (auteursrecht) van “Pole Soccer”, het zogeheten ‘paaltjesvoetbal’ maar thans in een volstrekt nieuwe en innovatieve vorm middels het gebruik van het hiervoor speciaal door [gedaagde2] ontworpen Soccer Field
(auteurs- en modelrecht) met bijbehorende officiële spelregels (auteursrecht),
- een in het Europees Merkenregister gedeponeerd beeldmerk van Pole Soccer onder nummer: 010273035 en het separaat in het Europees Merkenregister te deponeren woordmerk Pole Soccer, alsmede
- de technische uitvinding van een door [gedaagde2] bedacht paaltje, genaamd: ‘Pole Soccer Gladiator’, voor 	welke technische uitvinding thans een octrooi-aanvraag is ingediend (Patent Pending) onder nummer: NL2007969, alsmede de in de daarvoor bestemde registers separaat in te dienen aanvraag voor modelbescherming,
(hierna tezamen te noemen: de “Informatie”).
7. [gedaagde2] is voornemens zijn rechten op de Informatie over te dragen en te leveren aan Pole Soccer Holding B.V. en wel op de wijze en onder de voorwaarden als hierna onder 12, 13, 14 en 15 beschreven.
8. [gedaagde2] heeft zich bereid verklaard, tot aan de datum van overdracht en levering van de Informatie, de Informatie aan Pole Soccer Holding BV. ‘om niet’ beschikbaar te stellen teneinde het onder sub A hiervoor beschreven doel te bereiken.
9. [eiser2] zal de Vennootschap (in de toekomst en naar kunnen) financieren door het verstrekken van geldlening(en), welke geldlening(en), daaronder begrepen de hiervoor onder 3 genoemde bedragen, en de daarvoor geldende voorwaarden zullen worden vastgelegd in (een) onderhandse akte(n) van geldlening.
10. De door [eiser2] ten behoeve van [gedaagde2] gestorte bedragen ter volstorting van de aandelen van [gedaagde2] in Pole Soccer Holding B.V. ad EUR 9.000,00 en in Pole Soccer B.V. ad EUR 9.000,00 als bedoeld onder 3. hiervoor worden hierbij omgezet in een geldlening door [eiser2] aan [gedaagde2] . Over de terugbetaling van deze bedragen zullen tussen [eiser2] en [gedaagde2] nog nadere afspraken worden gemaakt en vastgelegd in een onderhandse akte van geldlening.
11. Partijen zullen zich er tot het uiterste toe inzetten dat de door [eiser2] ter leen verstrekte bedragen met voorrang en alvorens tot dividend uitkering kan worden overgegaan (daaronder ook begrepen het bedrag verschuldigd aan [gedaagde2] als bedoeld onder 12 hierna) aan [eiser2] worden terugbetaald.
12. [gedaagde2] ontvangt voor de verkoop en levering van de Informatie als bedoeld onder 6 hiervoor een bedrag van EUR 200.000,00, waarop in mindering een bedrag van EUR 15.000,00, welk bedrag [gedaagde2] reeds middels een voorschot heeft ontvangen, derhalve in totaal een bedrag van EUR 185.000,00.
13. [gedaagde2] ontvangt genoemd bedrag van EUR 185.000,00 in één bedrag (of indien tussen Partijen overeen te komen in gedeelten) als preferent dividend, doch niet eerder dan na algehele inlossing van de door [eiser2] aan de vennootschappen ter leen verstrekte bedragen.
14. [gedaagde2] zal direct en zonder voorbehoud al zijn rechten op de Informatie overdragen en leveren aan Pole Soccer Holding B.V. en alle hiervoor noodzakelijke akten tekenen en wijziging tenaamstellingen in de daarvoor bestemde registers verzorgen, doch niet eerder dan dat het totaal van het bedrag als bedoeld onder 12 hiervoor aan [gedaagde2] is voldaan.
15. Alle rechten op de Informatie (ook die intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht en octrooirecht, alsmede het exclusieve beschikkingsrecht om de Informatie te gebruiken, toe te passen en/of aan derden te licentiëren die ten tijde van de samenwerking tussen Partijen verder is ontwikkeld danwel op naam van Pole
Soccer Holding BV. is gesteld) blijven bij [gedaagde2] zolang het hiervoor onder 12 genoemde totaalbedrag niet volledig aan [gedaagde2] is voldaan. Bij gebreke van voldoening van het bedrag aan [gedaagde2] zijn [eiser2] en [persoon1] danwel Pole Soccer Holding B.V. verplicht alle rechten aan [gedaagde2] (ook die rechten die ten tijde van de
samenwerking rechtstreeks op naam van Pole Soccer Holding BV. zijn gesteld) aan [gedaagde2] ter beschikking te stellen en alle hiervoor noodzakelijke acties en rechtshandelingen te verrichten. Indien voor overdracht van de rechten zoals bedoeld in dit artikel een nadere akte nodig is, dan wel ondertekening van enig geschrift, verlenen [eiser2] en [persoon1] hierdoor bij voorbaat aan [gedaagde2] een volmacht om namens hen danwel Pole Soccer Holding B.V. bedoelde akte en/of (ander) geschrift op te maken en te ondertekenen. Indien [gedaagde2] dat naar zijn oordeel nodig oordeelt, zullen [eiser2] en Den Eisen danwel Pole Soccer Holding B.V. op eerste verzoek daartoe van [gedaagde2] een akte en/of (ander) geschrift ondertekenen, op grond waarvan overdracht van de rechten zoals bedoeld in dit artikel wordt geëffectueerd.”
2.4.
Elme Holding is ontbonden per 1 oktober 2014.
2.5.
[gedaagde2] heeft namens PS Holding meerdere intellectuele eigendomsrechten ((gemeenschaps-) modellen, merken en octrooi) doen registreren ten aanzien van het spel Pole Soccer Gladiator, waarbij het woordbeeldmerk van Pole Soccer (per ongeluk) op naam is gesteld van een zoon van [gedaagde2] , genaamd Lucca [gedaagde2] . Op naam van PS Holding zijn de navolgende domeinnamen geregistreerd:
-www.Polesoccer.com
-www.Polesoccer.nl
-www.Polesoccer.net.
2.6.
De kosten van de registratie van de IE-rechten zijn door PS Holding voldaan met middelen voortvloeiend uit leningen van [eiser1] aan PS Holding.
2.7.
[eiser1] heeft in totaal een bedrag van € 354.694,- uitgeleend aan PS Holding, waarvan een bedrag van € 211.000,- door [eiser1] is kwijtgescholden.
2.8.
Begin 2013 leed PS Holding verlies, hetgeen [eiser1] niet meer wilde financieren. Toen zijn gesprekken gevoerd met de derden P. Blokland en R. Ruisendaal. Blokland en Ruisendaal waren bereid aandeelhouder te worden in PS Holding op onder meer de voorwaarde dat PS Holding eigenaar zou worden van alle IE-rechten met betrekking tot Pole Soccer en onder de voorwaarde dat de door [eiser1] verschafte leningen voor een belangrijk deel zouden worden kwijtgescholden (zie 2.7). Met [gedaagde2] zijn vervolgens gesprekken gevoerd, en is gecorrespondeerd, over overdracht van deze IE-rechten. [gedaagde2] heeft in dit verband in een e-mailbericht van 26 augustus 2013 aan [eiser2] onder meer medegedeeld:
“Ik heb afstand gedaan van de overeengekomen vergoeding van inbreng van intellectueel eigendom.”
2.9.
[gedaagde2] is op 18 november 2015 ontslagen als statutair bestuurder van PS Holding.
2.10.
[eiser2] en [eiser1] hebben Ermilusto Holding en [gedaagde2] bij brief van 9 december 2015 gesommeerd tot overdracht en levering van de IE-rechten ter zake van Pole Soccer aan PS Holding. Ook staat in de brief dat Ermilusto Holding en [gedaagde2] bij e-mail van 26 augustus 2013 hebben afgezien van de vergoeding van € 185.000,- voor deze levering.
2.11.
Ermilusto Holding en [gedaagde2] hebben aan deze sommatie geen gevolg gegeven.
2.12.
PS Holding is op verzoek van [gedaagde2] en zijn zoon Lucca bij verstekvonnis van de rechtbank Rotterdam van 2 februari 2016 in staat van faillissement verklaard. PS Holding  heeft verzet aangetekend tegen dit vonnis. De rechtbank heeft het verzet bij vonnis van 17 februari 2016 gegrond verklaard en het uitgesproken faillissement vernietigd. [gedaagde2] en zijn zoon Lucca zijn in hoger beroep gekomen van dit vonnis. Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 31 maart 2016 het vonnis van 17 februari 2016 (grotendeels) bekrachtigd.
3
Het geschil
3.1.
[eisers] vordert bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij
voorraad:
Primair
[gedaagde2] en Ermilusto Holding, gezamenlijk dan wel afzonderlijk, te veroordelen om uitvoering te geven aan al hun verplichtingen uit hoofde van de tussen [gedaagde2] en Ermilusto Holding enerzijds en [eiser2] , [eiser1] B.V. en PS Holding anderzijds gesloten overeenkomst van 6 april 2012, in die zin dat [gedaagde2] en Ermilusto Holding de IE-rechten op de Informatie, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend:
( i)	het door [gedaagde2] bij mr. [notaris] , notaris te Rotterdam, gedeponeerde format (auteursrecht) van “Pole Soccer”, het zogeheten ‘paaltjesvoetbal’ in de volstrekt nieuwe en innovatieve vorm middels het gebruik van het hiervoor speciaal door [gedaagde2] ontworpen Soccer Fields (auteurs- en modelrecht) met bijbehorende officiële spelregels;
(ii)	gemeenschapsmodel t.a.v. de Pole Soccer Gladiator, ingeschreven onder nr. 002050393-0001 d.d. 31 mei 2012;
(iii)	gemeenschapsmodel t.a.v. de Pole Soccer Gladiator, ingeschreven onder nr. 002050393-0002 d.d. 31 mei 2012;
(iv)	octrooi t.a.v. de Pole Soccer Gladiator, ingeschreven onder nummer 2007969 d.d. 17 december 2012 (inrichting en werkwijze geschikt voor het spelen van paaltjesvoetbal);
( v)	woordmerk Pole Soccer d.d. 27 april 2012, depotnummer 010844058;
(vi)	woordbeeldmerk Pole Soccer met depotnummer 010273035, dat abusievelijk door [gedaagde2] op naam van zijn zoon [persoon2] is geregistreerd;
(vii)	(aanvullende) modelbescherming t.a.v. de Pole Soccer Gladiator (2x) en de Pole Soccer Arena, ingeschreven in het Europees merkenregister, gedeponeerd onder nummer 2162529;
(viii)	modelbescherming t.a.v. de Pole Soccer Gladiator in de Verenigde Staten, d.d. 2 1-03-2013, gedeponeerd onder nummer 29450715.
aan PS Holding overdraagt, en wel binnen 5 werkdagen na betekening van het vonnis, althans binnen een in goede justitie vast te stellen termijn na betekening van het
vonnis en, voor het geval [gedaagde2] de IE-rechten op de Informatie niet binnen de door de voorzieningenrechter vastgestelde termijn aan PS Holding overdraagt, te bepalen dat de uitspraak dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte die voor deze overdracht vereist is, althans een vertegenwoordiger aan te wijzen die de benodigde rechtshandeling zal verrichten;
Subsidiair
[gedaagde2] en Ermilusto Holding, gezamenlijk dan wel afzonderlijk, te veroordelen om uitvoering te geven aan al hun verplichtingen uit hoofde van de tussen [gedaagde2] en Ermilusto Holding enerzijds en [eiser2] en [eiser1] anderzijds gesloten Overeenkomst, in die zin dat [gedaagde2] en/of Ermilusto Holding wordt veroordeeld om de in die Overeenkomst genoemde IE-rechten op de Informatie, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend:
( i) 	het door [gedaagde2] bij mr. [notaris] , notaris te Rotterdam, gedeponeerde
format (auteursrecht) van “Pole Soccer”, het zogeheten ‘paaltjesvoetbal’ in de volstrekt nieuwe en innovatieve vorm middels het gebruik van het hiervoor speciaal door [gedaagde2] ontworpen Soccer Fields (auteurs- en modelrecht) met bijbehorende officiële spelregels;
(ii) 	gemeenschapsmodel t.a.v. de Pole Soccer Gladiator, ingeschreven onder nr.
002050393-0001 d.d. 31 mei 2012;
(iii) 	gemeenschapsmodel t.a.v. de Pole Soccer Gladiator, ingeschreven onder nr.
002050393-0002 d.d. 31 mei 2012;
(iv) 	octrooi t.a.v. de Pole Soccer Gladiator, ingeschreven onder nummer 2007969 d.d. 17 december 2012 (inrichting en werkwijze geschikt voor het spelen van paaltjesvoetbal);
( v) 	woordmerk Pole Soccer d.d. 27 april 2012, depotnummer 010844058;
(vi) 	woordbeeldmerk Pole Soccer met depotnummer 010273035, dat abusievelijk door [gedaagde2] op naam van zijn zoon Lucca [gedaagde2] is geregistreerd;
(vii) 	(aanvullende) modelbescherming t.a.v. de Pole Soccer Gladiator (2x) en de Pole Soccer Arena, ingeschreven in het Europees merkenregister, gedeponeerd onder nummer 2162529;
(viii) 	modelbescherming t.a.v. de Pole Soccer Gladiator in de Verenigde Staten, d.d. 21-03-2013, gedeponeerd onder nummer 29450715
binnen 5 werkdagen na betekening van het vonnis, althans binnen een in goede justitie vast te stellen termijn na betekening van het vonnis, (exclusief) “om niet” aan PS Holding ter beschikking te stellen;
Primair en Subsidiair
[gedaagde2] en Ermilusto Holding te verbieden om inbreuk te maken op de IE-rechten ten aanzien van het concept Pole Soccer en/of domeinnamen, althans om die IE-rechten en/of domeinnamen te gebruiken, althans om zich jegens derden op het standpunt te
stellen dat die IE-rechten en domeinnamen aan hem toebehoren, waarbij onder de IE-rechten ten aanzien van het concept Pole Soccer in ieder geval worden begrepen:
( i)	het door [gedaagde2] bij mr. [notaris] , notaris te Rotterdam, gedeponeerde format (auteursrecht) van “Pole Soccer”, het zogeheten ‘paaltjesvoetbal’ in de volstrekt nieuwe en innovatieve vorm middels het gebruik van het hiervoor speciaal door [gedaagde2] ontworpen Soccer Fields (auteurs- en modelrecht) met bijbehorende officiële spelregels;
(ii)	gemeenschapsmodel t.a.v. de Pole Soccer Gladiator, ingeschreven onder nr.
002050393-0001 d.d. 31 mei 2012;
(iii) 	gemeenschapsmodel t.a.v. de Pole Soccer Gladiator, ingeschreven onder nr.
002050393-0002 d.d. 31 mei 2012;
(iv) 	octrooi t.a.v. de Pole Soccer Gladiator, ingeschreven onder nummer 2007969 d.d. 17 december 2012 (inrichting en werkwijze geschikt voor het spelen van paaltjesvoetbal);
( v) 	woordmerk Pole Soccer d.d. 27 april 2012, depotnummer 010844058;
(vi) 	woordbeeldmerk Pole Soccer met depotnummer 010273035, dat abusievelijk door
[gedaagde2] op naam van zijn zoon [persoon2] is geregistreerd;
(vii) 	(aanvullende) modelbescherming t.a.v. de Pole Soccer Gladiator (2x) en de Pole
Soccer Arena, ingeschreven in het Europees merkenregister, gedeponeerd onder nummer 2162529;
(viii) 	modelbescherming t.a.v. de Pole Soccer Gladiator in de Verenigde Staten, d.d. 21-03-2013, gedeponeerd onder nummer 29450715.
en waarbij onder domeinnamen in ieder geval maar niet uitsluitend worden begrepen:
www.polesoccer.com;
www.polesoccer.nl; en/of
www.polesoccer.net;
alles op straffe van een dwangsom van EUR 50.000,- per overtreding en van EUR 1.500,-
voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, althans op straffe van een in goede justitie
vast te stellen dwangsom;
en
Ermilusto Holding en [gedaagde2] hoofdelijk, althans ieder voor zich, althans gezamenlijk te veroordelen tot betaling van de kosten van deze procedure in kort geding aan
de zijde van [eiser2] , [eiser1] en PS Holding, daaronder begrepen alle kosten op de tenuitvoerlegging vallende, en te bepalen dat de proceskosten worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening van het vonnis tot aan de dag van volledige betaling.
[eisers] stellen daartoe het volgende.
3.2.
Ermilusto Holding en [gedaagde2] zijn gehouden de IE-rechten over te dragen aan [eisers] . Hiertoe hebben zij zich contractueel verplicht. Ten onrechte weigeren Ermilusto Holding en [gedaagde2] deze verbintenis na te komen. Daarom dienen zij daartoe veroordeeld te worden.
Ermilusto Holding en [gedaagde2] hebben ingestemd met het afzien van de overeengekomen vergoeding voor € 185.000,- voor de inbreng van de IE-rechten in PS Holding, althans zij hebben hun recht daartoe verwerkt. Daartegenover heeft [eiser1] een deelbedrag van € 211.000,- van haar lening aan PS Holding kwijtgescholden.
Ermilusto Holding (lees: [gedaagde2] ) is op 18 november 2015 ontslagen als statutair bestuurder van PS Holding omdat sprake was van een grote administratieve wanorde, [gedaagde2] zichzelf te veel salaris en pensioenbijdragen uitkeerde en hij zijn zoon Lucca in dienst had genomen zonder dit af te stemmen met de (overige) aandeelhouders.
[eisers] hebben een spoedeisend belang. Het is voor de verdere exploitatie ten aanzien van het concept Pole Soccer van groot belang dat duidelijkheid ontstaat over de vraag aan wie de IE-rechten, die de grondslag vormen voor het bestaan van de onderneming, toebehoren, mede omdat met de IE-rechten de nodige aanvullende financiering kan worden verkregen. Bovendien is gebleken dat Ermilusto Holding en [gedaagde2] het concept Pole Soccer zelf willen gaan exploiteren, wat blijkt uit het feit dat zij, onder de naam Football Development Pitch, een nieuw product in de markt gezet hebben, dat identiek is aan Pole Soccer.
Indien in de onderhavige procedure niet wordt geoordeeld dat Ermilusto Holding en [gedaagde2] afstand hebben gedaan/ hun recht hebben verwerkt ter zake van de € 185.000,-, vorderen [eisers] , subsidiair, veroordeling van Ermilusto Holding en [gedaagde2] tot het verlenen van een gebruiksrecht “om niet” van de IE-rechten.
3.3.
Ermilusto Holding en [gedaagde2] voeren verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
Ermilusto Holding en [gedaagde2] hebben een eis in reconventie willen instellen. De voorzieningenrechter heeft op de zitting de beslissing genomen dat dit niet werd toegestaan. In dit oordeel is het volgende meegewogen:
het ter zitting geuite bezwaar van [eisers] ;
een eis in reconventie en de gronden daarvan dienen in beginsel zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur vóór de terechtzitting schriftelijk te worden medegedeeld aan de wederpartij en aan de voorzieningenrechter (artikel 7.2 Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie). Aan die voorwaarde is niet voldaan. De eis in reconventie is ingestuurd aan het eind van de middag van 28 juni terwijl de zitting gepland stond en plaatsvond op 29 juni om 10.00 uur.  [eisers] hebben daarom onvoldoende tijd gehad om adequaat verweer te kunnen voeren tegen de eis in reconventie.
-de zitting vond, zoals gezegd, plaats op 29 juni. De dagvaarding dateerde (al) van 13 juni. Ermilusto Holding en [gedaagde2] waren derhalve al enige tijd bekend met de onderhavige procedure en konden dus de eis in reconventie al veel eerder instellen. Hieraan doet niet af het verweer van [gedaagde2] dat hij met vakantie is geweest. [gedaagde2] heeft desgevraagd ter zitting erkend dat hij al teruggekeerd was van vakantie op dinsdag 21 juni.
4.2.
De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat het voor de continuïteit van de onderneming van PS (Holding) van groot belang is om helderheid te krijgen over de vraag wie rechthebbende is ter zake van de in geding zijnde intellectuele eigendomsrechten. Daarmee is het spoedeisend belang in voldoende mate gegeven.
4.3.
De voorzieningenrechter acht voorshands voldoende aannemelijk dat [gedaagde2] afstand heeft gedaan van zijn bedongen recht op een bedrag van € 185.000,-. Dit blijkt genoegzaam uit de (aangehaalde) tekst van het door [gedaagde2] verstuurde e-mailbericht van 26 augustus 2013. Het verweer van [gedaagde2] dat de tekst van dit e-mailbericht geen betrekking heeft op de
€ 185.000,- maar op een licentievergoeding voor [gedaagde2] , faalt. In het e-mailbericht staat dat afstand wordt gedaan van de
overeengekomen
vergoeding. De enige overeengekomen vergoeding was de € 185.000,-. Ermilusto Holding en [gedaagde2] zijn bovendien niet tevens een licentievergoeding overeengekomen. [eisers] hebben gesteld dat wel gesproken is voor over een licentievergoeding, maar dat er voor gekozen is om in plaats daarvan aan [gedaagde2] een salaris toe te kennen voor zijn werkzaamheden in PS. Dit komt voorshands aannemelijk voor. Voorts is van belang dat de afstand van het recht op
€ 185.000,- niet uit de lucht komt vallen. In de onderneming waren reeds substantiële investeringen gedaan maar de opbrengsten vielen tegen en de onderneming had een negatief vermogen. Kennelijk moest er iets gebeuren. [eiser1] heeft toen van haar kant van haar leningen aan PS Holding een bedrag van € 211.000,- kwijtgescholden. Daarin past het beeld dat [gedaagde2] van zijn kant afstand heeft gedaan van zijn recht op het bedrag van
€ 185.000,-.
4.4.
Artikel 15 van de overeenkomst bepaalt onder meer dat de intellectuele eigendomsrechten bij [gedaagde2] blijven zolang hem het bedrag van € 185.000,- niet is betaald. Nu moet worden genomen dat [gedaagde2] geen recht meer heeft op dit bedrag kan [gedaagde2] zich niet meer op dit beding beroepen. [gedaagde2] is mitsdien gehouden tot de overeengekomen levering van de intellectuele eigendomsrechten aan PS Holding. Voor zover deze levering nog niet is geschied, kan [gedaagde2] daartoe veroordeeld worden. Aangezien Ermilusto Holding naast [gedaagde2] zelfstandig partij is bij de overeenkomst zal de veroordeling zich tot zowel [gedaagde2] als Ermilusto Holding uitstrekken.
4.5.
Een deel van de intellectuele eigendomsrechten staat, naar [eisers] desgevraagd ter zitting zelf al erkend hebben, reeds geregistreerd op naam van PS Holding. Kennelijk zijn deze rechten al geleverd aan PS Holding. Dan valt niet in te zien welke voorziening te dien aanzien nog kan worden getroffen. Hoogstens zou een verklaring voor recht kunnen worden gegeven dat deze rechten reeds in eigendom toebehoren aan PS Holding, maar een verklaring voor recht kan niet worden gegeven in een kort geding procedure.
4.6.
Wel kan een voorziening worden getroffen voor die rechten die nog niet op naam staan van PS Holding. Dit zijn het auteursrecht, alsmede het woordbeeldmerk dat per ongeluk op naam van Lucca [gedaagde2] is gesteld. Lucca [gedaagde2] , als zoon van [gedaagde2] , is (weliswaar) geen partij in de onderhavige procedure maar dit betekent niet dat Ermilusto Holding en [gedaagde2] niet veroordeeld kunnen worden tot nakoming van de contractuele verplichting om dit recht te leveren. [gedaagde2] stelt ook niet dat zijn zoon niet bereid is om medewerking te verlenen. Als [gedaagde2] dit wel zou stellen dan kan van [gedaagde2] gevergd worden dat hij zijn zoon in rechte (kort geding) betrekt ter effectuering van zijn veroordeling om dit recht aan PS Holding te leveren.
4.7.
Ook inzake de domeinnamen is de vordering toewijsbaar, nu niet weersproken is dat ook deze rechten aan PS Holding toebehoren.
4.8.
Niet toewijsbaar is de vordering voor zover deze betrekking heeft op IE-rechten die niet in de dagvaarding worden genoemd (in het petitum wordt dit als volgt verwoord: “
waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend:
”). Deze vordering is te onbepaald om een voorziening te rechtvaardigen. Als [eisers] zelf niet weten of er nog meer rechten zijn dan zij met zoveel woorden noemen in de dagvaarding dan valt niet in te zien waarom Ermilusto Holding en [gedaagde2] dit wel moeten weten. Dit oordeel heeft ook te gelden ter zake van de verbodsvordering, die verderop in dit vonnis aan de orde komt.
4.9.
De primaire vordering is derhalve deels toewijsbaar. Aan de subsidiaire vordering wordt niet meer toegekomen.
4.10.
Voorts vorderen [eisers] de oplegging van een verbod aan Ermilusto Holding en [gedaagde2] om nog langer inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten én (anders dan bij de primaire vordering) ook op de rechten van PS op de websitenamen. Ook deze vordering zal worden toegewezen, gelet op het reeds gegeven (voorlopige) oordeel dat niet Ermilusto Holding en [gedaagde2] maar PS Holding in deze de contractueel rechthebbende is. Ermilusto Holding en [gedaagde2] betwisten ook niet dat zij deze inbreuk maken, zij het dat in hun optiek geen sprake is van een inbreuk omdat zij rechthebbende zijn. Het is gerechtvaardigd om het verbod ook op te leggen voor zover [persoon2] de rechthebbende is. Ermilusto Holding en [gedaagde2] weten immers dat ook dat recht aan PS Holding toebehoort. Het is daarmee onrechtmatig jegens [eisers] als dit recht wordt geschonden. Ermilusto Holding en [gedaagde2] betwisten ook niet dat PS Holding rechthebbende is ten aanzien van de genoemde domeinnamen.
De in dit verband gevorderde dwangsom zal worden gematigd en beperkt, op na te melden wijze. Ermilusto Holding en [gedaagde2] zal enige respijt (moeten) worden gegund om te kunnen voldoen aan de veroordeling, alvorens zij dwangsommen kunnen gaan verbeuren. Omdat voor het gevorderde staken van het gebruik van de websites medewerking van derden nodig zal zijn, zal in dat verband een relatief ruime termijn worden gesteld.
4.11.
De voorzieningenrechter realiseert zich dat [gedaagde2] - in ieder geval thans - met lege handen staat. Omdat [gedaagde2] is ontslagen ontvangt hij geen salaris meer en in verband met de waarborging van de continuïteit van de onderneming heeft [gedaagde2] afstand gedaan van de overeengekomen vergoeding van € 185.000,-, dit terwijl [gedaagde2] uiteindelijk wel de bedenker was van het concept Pole Soccer. Daar staat echter tegenover dat ook [eiser1] thans nog geen rendement heeft over haar substantiële investeringen. Beide partijen zullen evenwel, als aandeelhouder, er de vruchten van gaan plukken indien PS alsnog winst mocht gaan maken. Wat hiervan verder echter ook zij, het noopt niet tot een ander oordeel.
4.12.
Ermilusto Holding en [gedaagde2] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van [eisers] Deze kosten worden begroot op € 1.512,75, zijnde € 816,- aan salaris advocaat (standaard tarief kort geding volgens de Liquidatietarieven), € 619,- aan griffierecht en € 77,75 aan explootkosten dagvaarding.
Niet duidelijk is wat bedoeld wordt met de gevorderde kosten van de tenuitvoerlegging, met name niet of hiermee bedoeld wordt executiekosten dan wel nakosten. Bij gebreke van duidelijkheid hierover zullen deze kosten niet toegewezen worden, overigens daargelaten of voor het recht om executiekosten te verhalen steeds een uitdrukkelijke beslissing nodig is.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
veroordeelt Ermilusto Holding en [gedaagde2] om uitvoering te geven aan al hun verplichtingen uit hoofde van de tussen [gedaagde2] en Ermilusto Holding enerzijds en [eiser2] , [eiser1] en PS Holding anderzijds gesloten overeenkomst van 6 april 2012, in die zin dat [gedaagde2] en Ermilusto Holding de IE-rechten op:
- het door [gedaagde2] bij mr. [notaris] , notaris te Rotterdam, gedeponeerde format (auteursrecht) van “Pole Soccer”, het zogeheten ‘paaltjesvoetbal’ in de volstrekt nieuwe en innovatieve vorm middels het gebruik van het hiervoor speciaal door [gedaagde2] ontworpen Soccer Fields (auteurs- en modelrecht) met bijbehorende officiële spelregels en
- het woordbeeldmerk Pole Soccer met depotnummer 010273035,
aan PS Holding overdraagt, en wel binnen 5 werkdagen na betekening van het
vonnis, en bepaalt, voor het geval Ermilusto Holding en [gedaagde2] de IE- rechten op de Informatie niet binnen deze termijn aan PS Holding overdraagt, dat het onderhavige vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte die voor deze overdracht door Ermilusto Holding en [gedaagde2] (maar niet Lucca [gedaagde2] ) vereist is,
5.2.
verbiedt Ermilusto Holding en [gedaagde2] om inbreuk te maken op de navolgende (IE-) rechten ten aanzien van het concept Pole Soccer en de desbetreffende domeinnamen:
( i)	het door [gedaagde2] bij mr. [notaris] , notaris te Rotterdam, gedeponeerde format (auteursrecht) van “Pole Soccer”, het zogeheten ‘paaltjesvoetbal’ in de volstrekt nieuwe en innovatieve vorm middels het gebruik van het hiervoor speciaal door [gedaagde2] ontworpen Soccer Fields (auteurs- en modelrecht) met bijbehorende officiële spelregels;
(ii)	gemeenschapsmodel t.a.v. de Pole Soccer Gladiator, ingeschreven onder nr.
002050393-0001 d.d. 31 mei 2012;
(iii) 	gemeenschapsmodel t.a.v. de Pole Soccer Gladiator, ingeschreven onder nr.
002050393-0002 d.d. 31 mei 2012
(iv) 	octrooi t.a.v. de Pole Soccer Gladiator, ingeschreven onder nummer 2007969 d.d. 17 december 2012 (inrichting en werkwijze geschikt voor het spelen van paaltjesvoetbal);
( v) 	woordmerk Pole Soccer d.d. 27 april 2012, depotnummer 010844058;
(vi) 	woordbeeldmerk Pole Soccer met depotnummer 010273035;
(vii) 	(aanvullende) modelbescherming t.a.v. de Pole Soccer Gladiator (2x) en de Pole
Soccer Arena, ingeschreven in het Europees merkenregister, gedeponeerd onder nummer 2162529;
(viii) 	modelbescherming t.a.v. de Pole Soccer Gladiator in de Verenigde Staten, d.d. 21-03-2013, gedeponeerd onder nummer 29450715;
en de navolgende domeinnamen:
www.polesoccer.com;
www.polesoccer.nl;
www.polesoccer.net;
alles op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- per iedere afzonderlijke overtreding, met een maximum van € 1.000,- per iedere afzonderlijke overtreding per dag en met een maximum van € 100.000,- in totaal voor alle overtredingen tezamen, en met dien verstande dat geen dwangsom verbeurd kan worden in de eerste 5 werkdagen na betekening van het vonnis respectievelijk, voor wat betreft de domeinnamen, de eerste 45 dagen na betekening van het vonnis;
5.3.
veroordeelt Ermilusto Holding en [gedaagde2] hoofdelijk tot betaling van de kosten van deze procedure in kort geding aan [eisers] , tot op heden begroot op € 1.512,75, en vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening van het vonnis tot aan de dag van volledige betaling.
5.4.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.5.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 13 juli 2016.
2517/2009