ECLI:NL:RBDHA:2016:8116
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/496284 / HA ZA 15-1058
Vonnis van 20 juli 2016
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TATA STEEL IJMUIDEN B.V.
,
gevestigd te Velsen-Noord,
eiseres,
advocaat [NAAM]. D. Knottenbelt te Rotterdam,
tegen
de rechtspersoon naar vreemd recht
ARCELORMITTAL FRANCE
,
gevestigd te Saint-Denis, Frankrijk,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag.
Partijen zullen hierna Tata Steel en Arcelormittal genoemd worden. De zaak is voor Tata Steel inhoudelijk behandeld door mr. R. Hermans en mr. H.J. Pot en voor Arcelormittal door mr. B.J. Berghuis van Woortman en mr. D.B. van Dam, allen advocaat [NAAM].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 22 juli 2015, waarbij is toegestaan Arcelormittal te dagvaarden in een procedure volgens het versneld regime in octrooizaken;
de dagvaarding van 31 juli 2015;
de akte houdende overlegging producties van Tata Steel van 16 september 2015 met producties 1 tot en met 6;
de conclusie van antwoord van Arcelormittal van 25 november 2015 met producties 1 tot en met 6;
de akte houdende overlegging aanvullende producties van Tata Steel, ingekomen op 2 maart 2016, met producties 7 tot en met 10;
de akte houdende overlegging nadere producties van Arcelormittal, ingekomen op 2 maart 2016, met producties 7 en 8;
de akte houdende overlegging reactieve nadere productie van Arcelormittal, ingekomen op 1 april 2016, met productie 9;
de brief van mr. [NAAM]5 april 2016, waarin hij namens Tata Steel bezwaar maakt tegen overlegging van productie 9 door Arcelormittal;
de brief van mr. [NAAM]6 april 2016 namens Arcelormittal, met een reactie op het bezwaar;
het proceskostenoverzicht van Tata Steel, ingekomen op 15 april 2016;
het proceskostenoverzicht van Arcelormittal, ingekomen op 15 april 2016;
het aanvullende proceskostenoverzicht van Tata Steel, ingekomen op 28 april 2016;
het aanvullende proceskostenoverzicht van Arcelormittal, ingekomen op 28 april 2016;
de pleidooien op 29 april 2016 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van beide partijen.
1.2.
Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Tata Steel is een onderdeel van Tata Steel Europe Ltd, één van de grootste staalproducenten van Europa. Tata Steel Europe Ltd. is op haar beurt onderdeel van Tata Steel Ltd. een wereldwijd opererende staalproducent.
2.2.
Arcelormittal is eveneens een wereldwijd opererende staalproducent.
2.3.
Arcelormittal is houder van het Europese octrooi EP 0 971 044 B1 (hierna: ‘EP 044’ of ‘het octrooi’),voor een “
Tole d’acier laminée à chaud et à froid revêtue et présentant une très haute résistance après traitement thermique
” (beklede warm- en koudgewalste staalplaat die een zeer hoge sterkte heeft na thermische behandeling). EP 044 is verleend op 14 mei 2003 op basis van een aanvraag van 7 juli 1999, met inroeping van prioriteit vanaf 9 juli 1998. Het octrooi is van kracht in Nederland (hierna ook: “EP (NL) 044”) en in andere bij het Europees Octrooiverdrag aangesloten staten.
2.4.
De oorspronkelijke Franse tekst van de conclusies luidt als volgt:
2.5.
In de onbestreden Nederlandse vertaling van het octrooi luiden de conclusies als volgt:
2.6.
In de beschrijving van het octrooi is onder meer het volgende opgenomen:
2.7.
In de Nederlandse vertaling van het octrooi luiden deze onderdelen van de beschrijving als volgt:
Paragrafen [0004] tot en met [0006]:
paragraaf [0025] en [0026]:
paragraaf [0028]:
2.8.
De Nederlandse norm NEN-EN 10083-3, uitgegeven in augustus 2006, die betrekking heeft op gelegeerd staal, bevat de volgende tabellen:
2.9.
Op 14 juli 2015 heeft Tata Steel Arcelormittal aangeschreven, met de mededeling dat zij voornemens is een staalproduct op de Europese markt te brengen en van mening is dat:
“
a steel product would not be within the scope of protection of EP 044 at least if it has the following characteristic: The steel product contains less than 0.00045% boron.
”
Verder verzoekt zij Arcelormittal om haar binnen twee weken te bevestigen dat:
“
a product having the above characteristic is indeed not within the scope of protection
of EP 044 and that you will therefore refrain from invoking EP 044 against such a product.
”
Arcelormittal heeft niet aan dat verzoek voldaan.
3
Het geschil
3.1.
Tata Steel vordert  samengevat - dat de rechtbank, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, voor recht verklaart:
a. dat een staalproduct dat minder dan 0,00045% boor bevat niet onder de beschermingsomvang van EP (NL) 044 valt;
b. dat een staalproduct dat minder dan 0,00045% boor bevat niet onder de beschermingsomvang van de overige nationale delen van EP 044 valt;
c. dat geen inbreuk gemaakt wordt op EP (NL) 044 met het in Nederland vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, dan wel met het voor een of ander aanbieden, invoeren of in voorraad hebben van een staalproduct dat minder dan 0,00045% boor bevat;
d. dat niet onrechtmatig gehandeld wordt met het in Nederland vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, dan wel met het voor een of ander aanbieden, invoeren of in voorraad hebben van een staalproduct dat minder dan 0,00045% boor bevat, ook niet voor zover
men weet of behoort te weten dat dit product bestemd is om in andere landen waar EP 044 van kracht is op de markt gebracht te worden, om aldaar verder te worden verhandeld, of om aldaar gebruikt te worden;
met veroordeling van Arcelormittal in de redelijke en evenredige kosten van deze procedure te begroten ex art. 1019h Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv).
3.2.
Tata Steel legt aan haar vorderingen (in hoofdlijnen) het volgende ten grondslag.
3.2.1.
Eén van de kenmerken van de zelfstandige conclusie 1 van het octrooi is de hoeveelheid boor die als gewichtspercentage aan de staallegering wordt toegevoegd. Volgens deze conclusie gaat het om een gewichtspercentage tussen de 0,0005% en 0,08%, ook wel aangeduid als 5 ppm tot 80 ppm
. De vakman die het octrooi leest, weet dat metingen altijd een zekere onnauwkeurigheid kennen. Hij zal aannemen dat de in het octrooi gegeven grenswaarden niet wiskundig exact zijn weergegeven. Hij is volgens Tata Steel bekend met het concept van significante cijfers en zal op basis van dat concept de ondergrens van het bereik niet lezen als precies 5 ppm, maar zo dat, indien nauwkeuriger wordt gemeten, met gebruikmaking van de gebruikelijke afrondingsregels, een waarde tussen 4,5 ppm en 5,4 ppm daaraan gelijk dient te worden gesteld. De vakman zal het octrooi daarom zo lezen dat, indien nauwkeuriger wordt gemeten, een gemeten waarde van 4,5 ppm nog binnen het in het octrooi gespecificeerde bereik voor boor kan vallen, maar iedere waarde daaronder niet. Daarom dient het octrooi volgens Tata Steel zo te worden uitgelegd, dat iedere waarde onder de 4,5 ppm boor buiten de beschermingsomvang van conclusie 1 en de volgconclusies van het octrooi valt. Hetzelfde geldt voor de buitenlandse delen van EP 044, die op dezelfde wijze uitgelegd moeten worden. Uit die beschermingsomvang volgt daarnaast dat Tata Steel geen inbreuk zou maken op EP 044 als zij een staalproduct zou maken dat minder dan 4,5 ppm boor zou bevatten en niet onrechtmatig zou handelen als zij in Nederland een zodanig product zou produceren en/of verhandelen, terwijl zij weet of behoort te weten dat dat product bestemd is om in andere landen waar EP 044 van kracht is op de markt te worden gebracht.
3.2.2.
Omdat Arcelormittal niet wil bevestigen dat Tata Steel met die handelingen geen inbreuk op EP 044 zou maken, heeft Tata Steel belang bij de door haar gevorderde verklaringen voor recht, voordat zij aanzienlijke investeringen in de productie van een zodanig product gaat doen.
3.2.3.
Deze rechtbank is bevoegd van de vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 7 lid 2 van Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX II-Vo), omdat ook negatieve verklaringen voor recht onder het bereik van die bepaling vallen.
3.3.
Arcelormittal voert (in hoofdlijnen) het volgende verweer.
3.3.1.
Zij bestrijdt in de eerste plaats dat de rechtbank internationaal bevoegd is van alle vorderingen kennis te nemen, omdat artikel 24 lid 4 EEX II-Vo daaraan in de weg staat. Voor zover dat anders zou zijn, biedt artikel 7 lid 2 EEX II-Vo geen grondslag omdat er geen sprake is van een inbreuk of een dreigende inbreuk, laat staan dat duidelijk is om welke (dreigende) inbreuk het concreet zou gaan. Ook biedt artikel 7 lid 2 EEX II-Vo geen grond voor de gevorderde grensoverschrijdende verklaringen voor recht (onderdelen b. en d. van de vordering).
3.3.2.
Ten tweede bestrijdt Arcelormittal dat Tata Steel belang heeft bij de door haar gevorderde verklaringen voor recht in de zin van artikel 3:303 Burgerlijk Wetboek (BW). Tata Steel vordert volgens Arcelormittal een verklaring voor recht voor hypothetische situaties. Van een concrete voorgenomen handeling is geen sprake. Tata Steel is daarom niet-ontvankelijk in haar vorderingen.
3.3.3.
Ten derde bestrijdt Arcelormittal dat een staalproduct dat minder dan 4,5 ppm boor bevat in geen enkel geval onder de beschermingsomvang van EP 044 kan vallen. Zij betoogt dat de vakman die het octrooi op de prioriteitsdatum leest, begrijpt dat de toe te voegen hoeveelheid boor niet essentieel is voor de uitvinding. De kern van de uitvinding is namelijk gelegen in het aanbrengen van de bekleding vóórdat de thermische behandeling plaatsvindt voor het verkrijgen van de gewenste sterkte van het staal. Ook weet die vakman dat boor vervangen kan worden door andere stoffen zoals mangaan of chroom. Voorts weet de vakman dat de werkzaamheid van het boor afhankelijk is van de toegevoegde hoeveelheid aluminium en titanium. Die elementen binden zuurstof en stikstof, zodat de toegevoegde boor dat niet doet en als ‘vrij boor’ kan bijdragen aan de hardheid van het staal. Daarom begrijpt de vakman die het octrooi leest dat de hoeveelheid boor lager kan zijn dan 5 ppm en ook lager dan 4,5 ppm, als er relatief meer aluminium en/of titanium wordt toegevoegd. De vakman weet daardoor dat 5 ppm geen absolute ondergrens is. De vakman weet bovendien dat de ondergrens voor boor een zekere onnauwkeurigheid heeft. Hij zou rekening houden met een afwijking van 3 ppm bij de ondergrens van de hoeveelheid boor in conclusie 1 en die waarde daarom opvatten als een waarde tussen de 8 ppm en 2 ppm.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bezwaar tegen productie 9
4.1.
Op het door Tata Steel opgeworpen bezwaar tegen overlegging van productie 9 van Arcelormittal, wordt als volgt beslist. Tata Steel meent dat de door Arcelormittal overgelegde productie 9, een verklaring van haar medewerker [medewerker] , geen reactie is op de door Tata Steel overgelegde nadere producties en dat deze verklaring derhalve al eerder in de procedure had kunnen worden overgelegd. Tata Steel meent dat deze gang van zaken in strijd is met de eisen van een goede procesorde en met het recht op hoor en wederhoor.
4.2.
De rechtbank wijst het bezwaar van de hand, omdat de deskundige in de verklaring die als productie 9 is overgelegd, ingaat op de geschilpunten waarop de aanvullende producties van Tata Steel (producties 7 en 8) betrekking hebben. De deskundige bespreekt daarbij ook dat zijn visie wordt bevestigd door productie 8 van Tata Steel. Productie 9 van Arcelormittal kan daarom als een reactieve nadere productie in de zin van het versneld regime in octrooizaken worden aangemerkt, zodat zij overeenkomstig het in deze zaak bepaalde tijdschema en dus tijdig is ingediend. Productie 9 maakt dan ook onderdeel uit van het procesdossier.
Bevoegdheid
4.3.
De onderhavige procedure betreft negatieve verklaringen voor recht die zijn gericht op vaststelling van de beschermingsomvang van het Nederlandse deel en de buitenlandse delen van EP 044, vaststelling van geen inbreuk door Tata Steel in Nederland en vaststelling van afwezigheid van onrechtmatig handelen door Tata Steel in Nederland door mee te werken aan een octrooi-inbreuk in een ander land.
4.4.
De rechtbank stelt voorop dat artikel 7 lid 2 EEX II-Vo ook van toepassing is op een verklaring voor recht die ertoe strekt het bestaan van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad te ontkennen
. Ook bij een negatieve verklaring voor recht is er derhalve een grondslag voor bevoegdheid als het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of kan voordoen in Nederland. De rechtbank zal derhalve nagaan of daarvan sprake is.
4.5.
Daarbij gaat de rechtbank voorbij aan het beroep van Arcelormittal op de exclusieve bevoegdheidsregeling van artikel 24 lid 4 EEX II-Vo voor geschillen over geldigheid van een octrooi. Anders dan Arcelormittal betoogt, hebben de gevorderde verklaringen voor recht geen betrekking op de geldigheid van EP 044. Tata Steel stelt de geldigheid van EP 044 ook niet ter discussie ter onderbouwing van haar stellingen. Dat aan de gevraagde uitleg van de beschermingsomvang van EP 044 argumenten ontleend kunnen worden die gebruikt kunnen worden in een nietigheidsprocedure, is onvoldoende om de vorderingen onder de werkingssfeer van artikel 24 lid 4 EEX II-Vo te brengen.
4.6.
Ook het feit dat er geen
concrete
dreiging van inbreukmakende of anderszins onrechtmatige handelingen door Tata Steel lijkt te zijn, staat niet in de weg aan toepassing van artikel 7 lid 2 EEX II-Vo. Een negatieve verklaring voor recht ten aanzien van toekomstig onrechtmatig handelen impliceert, dat de eiser de beslissing tot uitvoering van dat handelen afhankelijk maakt van verkrijging van die verklaring. Bij het instellen van zo’n vordering zal van een concrete dreiging van inbreuk daarom meestal geen sprake zijn. Uit het hiervoor al aangehaalde Folien Fisher arrest van het Europese Hof van Justitie volgt dat artikel 7 lid 2 EEX II-Vo ook bij een negatieve verklaring voor recht die ziet op een toekomstige onrechtmatige daad bevoegdheid schept, zodat een concrete dreiging van inbreuk geen vereiste is voor bevoegdheid op die grondslag.
4.7.
Het betoog van Arcelormittal dat de rechtbank geen bevoegdheid aan artikel 7 lid 2 EEX II-Vo kan ontlenen, omdat er geen concreet
product
in de vordering is omschreven, slaagt evenmin. De vordering is voldoende concreet voor de rechtbank om haar bevoegdheid te kunnen beoordelen. Voor het overige kan dit verweer slechts in de weg staan aan de ontvankelijkheid van Tata Steel of de toewijzing van de vordering en zal het bij de beoordeling daarvan nader worden besproken.
4.8.
Tata Steel heeft gesteld dat zij het voornemen heeft een product dat beantwoordt aan de kenmerken in de gevraagde verklaringen voor recht in heel Europa te gaan verhandelen. Gelet op de aard van het product (een staalproduct voor de auto-industrie) en de vestigingsplaats van Tata Steel ligt het daarbij voor de hand dat zich in dat geval ook in Nederland (vermeend) schadebrengende feiten zullen voordoen.
4.9.
Gelet op het voorgaande, acht de rechtbank zich bevoegd kennis te nemen van de in 3.1 onder a, c en d gevorderde verklaringen voor recht. Immers, die verklaringen hebben allemaal betrekking op (vermeend) schadebrengende feiten in Nederland. Artikel 7 lid 2 EEX II-Vo schept voor die verklaringen voor recht derhalve een bevoegdheidsgrondslag. Voor wat betreft het gevorderde onder d. doet daarbij niet ter zake dat de (vermeende) onrechtmatige daad in Nederland bestaat uit het faciliteren van inbreuk in andere landen. De verklaring voor recht onder d. ziet op (de afwezigheid van) een onrechtmatige daad in Nederland.
4.10.
Voor de in 3.1 onder b. gevorderde verklaring voor recht ligt dat anders. Die verklaring voor recht heeft betrekking op onrechtmatige daden in andere landen, namelijk inbreuk op de buitenlandse delen van EP 044. Dat Nederland daarbij aangemerkt kan worden als ‘de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of kan voordoen’ is niet in te zien. In dit opzicht is de onder b. gevorderde verklaring voor recht geen sequeel van de onder a. en d. gevorderde verklaringen voor recht.
4.11.
De slotsom is derhalve dat de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van alle vorderingen, met uitzondering van de in 3.1 onder b. gevorderde verklaring voor recht.
Ontvankelijkheid Tata Steel
4.12.
Ten aanzien van het verweer van Arcelormittal dat Tata Steel geen belang heeft, overweegt de rechtbank als volgt. Het feit dat een verklaring voor recht, ook een negatieve verklaring voor recht, een toekomstige situatie betreft, betekent op zich niet dat een eiser daarbij geen belang heeft. Vereist is wel dat een concreet belang bestaat, in die zin dat er een reële dreiging is dat de handelingen van Tata Steel waarop de verklaringen voor recht betrekking hebben en de handhaving van het octrooi daartegen door Arcelormittal, uitgevoerd zullen worden
.
4.13.
Ter zitting heeft Tata Steel toegelicht dat zij nu al voorbereidingen treft om de markt te betreden met een staalproduct voor de auto-industrie dat minder dan 4,5 ppm boor bevat, maar overigens aan alle kenmerken van het octrooi voldoet. Zij heeft daarbij verklaard dat zij reeds testproducten heeft vervaardigd. Voorts heeft Tata Steel betoogd dat zij, vanwege de grote investeringen die gemoeid zijn met het in productie nemen van een dergelijk staalproduct, belang heeft bij duidelijkheid in een vroeg stadium over de vraag of zij daarmee inbreuk zou maken op het octrooi. Daarmee heeft zij voldoende gemotiveerd wat haar concrete belang is bij de gevraagde verklaringen voor recht. Dat Arcelormittal Tata Steel nog niet aansprakelijk heeft gesteld voor octrooi-inbreuk, doet niet af aan dat belang. Partijen zijn elkaars directe concurrent op een markt met grote commerciële belangen, zodat er een reële dreiging is dat Arcelormittal het octrooi jegens Tata Steel zal handhaven en/of Tata Steel aansprakelijk zal stellen voor octrooi-inbreuk, indien Tata Steel met haar staalproduct de markt zou betreden.
4.14.
Tata Steel heeft in deze procedure niet duidelijk gemaakt wat het exacte boorgehalte wordt van het staalproduct dat zij wil gaan produceren, noch wat de gewichtspercentages van de overige elementen in de legering zullen zijn. De rechtbank is van oordeel dat de onder a), c) en d) gevraagde verklaringen voor recht desalniettemin voldoende concreet zijn. Deze verklaringen voor recht hebben betrekking op een verzameling staalproducten die mogelijk beantwoorden aan alle kenmerken van het octrooi, met dien verstande dat het boorgehalte lager is dan 4,5 ppm. Dat de exacte gewichtspercentages die Tata Steel voornemens is te gaan toepassen nog niet bekend zijn, maakt daarbij geen verschil. De gevorderde verklaringen voor recht moeten immers, willen zij voor toewijzing in aanmerking komen, gelden voor alle staalproducten binnen de door Tata Steel in haar vordering gedefinieerde verzameling staalproducten. De vordering is derhalve niet te vaag om voor toewijzing in aanmerking te komen. Daaraan staat ook niet in de weg dat, zoals Arcelormittal aanvoert, naar bijvoorbeeld Frans, Duits en Engels recht een negatieve verklaring voor recht in omstandigheden als de onderhavige niet mogelijk is en al op formele gronden zou worden afgewezen. De vraag of Tata voldoende belang heeft bij de onderhavige vorderingen dient namelijk, zoals zij terecht betoogt, naar Nederlands recht te worden beoordeeld.
4.15.
Tata Steel heeft derhalve een rechtens te respecteren belang bij de onder a), c) en d) gevorderde verklaringen voor recht.
Overige ontvankelijkheidsverweren
4.16.
Ter zitting heeft Arcelormittal voorts nog betoogd dat Tata Steel niet ontvankelijk is in haar vorderingen omdat niet is voldaan aan de rechtsbetrekking die artikel 3:302 BW vereist. De rechtbank passeert dat verweer. Zoals hiervoor overwogen, is er een reële dreiging van handhaving van het octrooi door Arcelormittal als Tata Steel haar, eveneens als reëel beoordeelde, voornemen uitvoert om in Nederland een staalproduct te produceren als omschreven in de vorderingen. Daarmee is voldaan aan het vereiste van een (dreigende) rechtsverhouding. Immers, zowel Tata Steel als Arcelormittal zouden partij zijn bij de rechtsbetrekking waarover Tata Steel een negatieve verklaring voor recht vordert. Dat de daarop betrekking hebbende verklaring voor recht negatief is opgesteld, maakt dat niet anders
.
4.17.
Tot slot heeft Arcelormittal ter zitting nog aangevoerd dat aan de ontvankelijkheid van Tata Steel in de weg staat dat zij misbruik maakt van recht door het instellen van de onderhavige procedure. Arcelormittal betoogt daartoe dat Tata Steel misbruik van bevoegdheid maakt, doordat zij de rechtbank gebruikt als een juridisch adviseur bij het evalueren van haar opties voor productontwikkeling.
4.18.
De rechtbank wijst dit betoog van de hand. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom het vragen van een negatieve verklaring voor recht misbruik van toegang tot de rechter vormt, in aanmerking nemend het hiervoor reeds vastgestelde belang van Tata Steel bij haar vorderingen.
Inhoudelijke beoordeling
4.19.
Om voor toewijzing in aanmerking te komen moet de onder a) van 3.1 gevorderde verklaring voor recht gelden voor
alle
staalproducten die tot de in die verklaring gedefinieerde verzameling behoren. Daartoe behoort ieder staalproduct met een gewichtspercentage boor van minder dan 4,5 ppm, waarvan alle overige kenmerken volledig voldoen aan conclusie 1 van EP 044. De rechtbank zal daarom onderzoeken of een staalproduct met een boorpercentage van minder dan 4,5 ppm, dat verder volledig beantwoordt aan de kenmerken van het octrooi, onder de beschermingsomvang van EP 044 valt.
4.20.
De rechtbank neemt daarbij artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) tot uitgangspunt, dat bepaalt dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies dienen. Daarbij dient, op grond van artikel 1 van het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOV (hierna ook: het Protocol), het midden te worden gehouden tussen een uitleg die de beschermingsomvang uitsluitend bepaalt aan de hand van de letterlijke tekst van de conclusies en een uitleg waarbij de conclusies alleen als richtlijn dienen en waarbij de bescherming zich uitstrekt tot datgene wat de octrooihouder volgens de gemiddelde vakman (hierna ook: de vakman) heeft willen beschermen. Artikel 1 van het Protocol vereist voorts dat zowel een redelijke bescherming van de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Gebrek aan duidelijkheid voor de vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, werkt in beginsel ten nadele van de octrooihouder
. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang dient op grond van artikel 2 van het Protocol ook op passende wijze rekening te worden gehouden met elementen die gelijkwaardig zijn aan de in de conclusies omschreven elementen.
4.21.
De rechtbank overweegt daarnaast dat artikel 150 Rv meebrengt dat op Tata Steel de stelplicht en de bewijslast rust dat de gevorderde negatieve verklaring voor recht rechtens juist is. Het is derhalve aan Tata Steel om aan te tonen dat een staalproduct met minder dan 4,5 ppm boor nooit onder de beschermingsomvang van EP 044 zal vallen.
4.22.
De vraag of het < 4,5 ppm staalproduct onder de beschermingsomvang van conclusie 1 valt, komt in wezen neer op de vraag of de vakman de ondergrens van het in die conclusie vermelde gewichtspercentage boor (5 ppm) zal opvatten als een absolute, wiskundig exacte, grenswaarde of als een indicatieve grenswaarde en, indien hij het opvat als een indicatieve grenswaarde, welke marge hij daarbij zal toepassen.
4.23.
Partijen zijn het erover eens dat de vakman op de prioriteitsdatum wist dat metingen van boorgehaltes in staal altijd een zekere onnauwkeurigheid hebben. Tussen partijen is dus niet in geschil dat die vakman zal begrijpen dat 5 ppm geen absolute, wiskundig exacte, grenswaarde is. Dat volgt ook al uit de stellingen van Tata Steel zelf: zij betoogt dat de vakman de algemene methode van afronding op significante getallen zal toepassen op de waarde van 5 ppm, wat neerkomt op een absolute ondergrens van 4,5 ppm.
4.24.
De vakman die het octrooi leest, zal opmerken dat er voor het boorgehalte in de conclusie en in de beschrijving een ondergrens is gegeven, in tegenstelling tot de gehaltes van andere legeringselementen. Daaruit zal hij opmaken dat er volgens het octrooi in ieder geval boor aan de legering toegevoegd dient te zijn. Dat zegt echter niets over het afwijkingspercentage dat gehanteerd kan worden.
4.25.
De vakman vindt in de beschrijving van het octrooi ook geen informatie over de afwijking die is toegestaan bij de bewuste ondergrens. In die beschrijving staat slechts vermeld in paragraaf [0025]:
“
Chroom, mangaan, boor en koolstof worden toegevoegd aan de samenstelling van het staal volgens de uitvinding vanwege hun invloed op de hardbaarheid.”
en in  paragraaf [0026]:
“
Aluminium wordt in de samenstelling gebracht om zuurstof weg te vangen en om de effectiviteit van het boor te beschermen
.”
En in paragraaf [0028]:
“
De legeringselementen Mn, Cr, B maken een hardbaarheid mogelijk die de harding in de dieptrekgereedschappen mogelijk maakt of het gebruik van weinig zware hardingsvloeistoffen waarbij de vervorming van de onderdelen tijdens de thermische behandeling wordt beperkt.
”
4.26.
De beschrijving biedt derhalve geen directe aanknopingspunten voor de uitleg van de ondergrens in conclusie 1.
4.27.
Waarom de vakman bij het inschatten van de variatie in de ondergrens op de prioriteitsdatum op basis van zijn algemene vakkennis gebruik zou maken van de rekenregel voor significante getallen, heeft Tata Steel niet nader onderbouwd. Arcelormittal betoogt dat die afrondingsmethode een algemene vuistregel is, die niet specifiek betrekking heeft op de waardering van boor in een staallegering. Een nadere onderbouwing waarom de vakman die vuistregel in dit geval zou hanteren had daarom op de weg van Tata Steel gelegen.
4.28.
Dat geldt temeer daar uit de in 2.8 beschreven NEN-norm blijkt dat volgens die norm (tabel 4) een afwijking van de grenswaarden boor in een staallegering 3 ppm mag bedragen. Voor de in deze zaak ter discussie staande ondergrens komt dat neer op een bandbreedte tussen de 2 ppm en 8 ppm. Arcelormittal heeft gesteld en Tata heeft bevestigd dat die NEN-norm is gebaseerd op een Europese norm, alsmede dat de in die norm toelaatbaar geachte afwijking reeds op de prioriteitsdatum behoorde tot de algemene vakkennis van de vakman.
4.29.
Deze NEN-norm heeft specifiek betrekking op staalproducten, waaronder verschillende staallegeringen waar boor in is verwerkt. Het ligt daarom eerder voor de hand dat de vakman op basis van zijn algemene vakkennis de conclusies aldus zou uitleggen, dat de octrooihouder heeft bedoeld te beschermen een staalproduct waarbij het minimale boorgehalte van 5 ppm niet absoluut is, maar met maximaal 3 ppm kan afwijken.
4.30.
Voor zover Tata Steel  nog bedoeld heeft te stellen
dat de ook in 2.8 beschreven tabel 3 van die NEN-norm uitgaat van een ondergrens van 8 ppm, zodat de absolute grens op 5 ppm zou neerkomen bij toepassing van de afwijkingsmarge die in tabel 4 is vermeld, slaagt dat betoog niet. Naar het oordeel van de rechtbank kan in de betreffende NEN-norm geen steun voor dit standpunt van Tata Steel worden gevonden. Integendeel, zoals hiervoor overwogen bevestigt die norm dat de vakman rekening zou houden met een afwijking van 3 ppm. Dat dat voor de waarden in tabel 3 uitkomt op een absolute ondergrens 5 ppm, wat ook de waarde is die het octrooi noemt, vormt geen bevestiging van het standpunt van Tata Steel, omdat het daarmee niet te rijmen valt. Tata Steel neemt zelf immers het standpunt in dat de vakman de ondergrens van 5 ppm in het octrooi niet als absoluut zal beschouwen, maar rekening zal houden met een afwijking die hij zou berekenen op basis van afrondingsregels. Bovendien verwijst het octrooi niet naar die NEN-norm of een vergelijkbare Europese norm en spreekt het octrooi ook niet over ‘boorstaal’.
4.31.
Gelet op het voorgaande is in deze procedure niet komen vast te staan dat de vakman conclusie 1 zo zou uitleggen dat een staalproduct met een boorgehalte van minder dan 4,5 ppm niet onder de beschermingsomvang van die conclusie valt. Een concreet, daarop gericht bewijsaanbod van Tata ontbreekt. Dat heeft tot gevolg dat de gevorderde verklaring voor recht onder a) niet toegewezen kan worden.
4.32.
Uit het voorgaande volgt ook dat niet voor recht verklaard kan worden dat een staalproduct met een lager boorgehalte dan 4,5 ppm nooit een inbreuk op EP (NL) 044 zal vormen. Voorts ontvalt daarmee de grondslag aan de onder d) gevorderde verklaring voor recht, nu Tata Steel zich (terecht) op het standpunt heeft gesteld dat de buitenlandse delen van EP 044 ingevolge artikel 69 EOV en het Protocol op dezelfde wijze uitgelegd dienen te worden als het Nederlandse deel. Ook die verklaring voor recht komt derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.
proceskosten
4.33.
Tata Steel zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Arcelormittal heeft een volledige proceskostenveroordeling gevorderd, voor zover de rechtbank van oordeel zou zijn dat er een reële dreiging is dat zij het octrooi zal handhaven
. Uit hetgeen hiervoor in 4.13 is overwogen, volgt dat aan die voorwaarde is voldaan. De onderhavige procedure heeft echter niet in zijn geheel betrekking op dreigende handhaving van intellectuele eigendomsrechten. De gevorderde verklaring voor recht onder d) betreft immers dreigende handhaving van een verbintenis uit de wet op de grond van artikel 6:162 BW. Partijen hebben niet aangegeven welk gedeelte van de proceskosten naar hun schatting zijn toe te rekenen aan vordering d. De rechtbank schat in dat de aan die grondslag toe te rekenen tijd 25% van het geheel vertegenwoordigt, nu de werkzaamheden met name betrekking zullen hebben gehad op geschilpunten, waaronder de beschermingsomvang van EP 044, die gelijkelijk aan alle vier de verklaringen voor recht ten grondslag zijn gelegd. Bij de begroting zal de rechtbank derhalve 75% van de opgegeven kosten toerekenen aan de IE grondslag. Arcelormittal heeft opgegeven dat haar volledige kosten € 162.150,40 bedragen. Tata Steel heeft bestreden dat dat redelijk en evenredig is en heeft betoogd dat een bedrag van € 80.000,- redelijk en evenredig zou zijn voor de volledige procedure. Dat betoog heeft Arcelormittal niet weersproken, zodat de rechtbank de kosten als volgt zal begroten: (75% x € 80.000,- =) € 60.000,- voor het IE-deel van de procedure en 25% x 3 punten x € 452,- = € 339,- advocaatkosten voor het deel van de procedure gebaseerd op de (afwezigheid van een) onrechtmatige daad, vermeerderd met € 613,- griffierecht. In totaal worden de kosten van Arcelormittal derhalve begroot op € 60.952,-.
5
De beslissing
De rechtbank
5.1.
verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van het gevorderde in 3.1 onder b);
5.2.
wijst af het overigens gevorderde;
5.3.
veroordeelt Tata Steel in de proceskosten, aan de zijde van Arcelormittal tot op heden begroot op € 60.952,-, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van betekening van het vonnis tot aan de dag van algehele voldoening indien de proceskosten niet binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis zijn voldaan;
5.4.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus, mr. P.G.J. de Heij en mr. [NAAM]. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 20 juli 2016.
Ter zitting heeft Tata Steel verklaard dat ‘voor zover’ hier gelezen moet worden als ‘omdat’.
In navolging van partijen zal de rechtbank de gewichtspercentages ook wel aanduiden als eenheden ppm (
parts per million
).
HvJ EU 25 oktober 2012, C-133/11 (Folien Fisher / Ritrama)
HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3693 (VJV/Staat).
In dezelfde zin N.E. Groeneveld-Tijssens, De verklaring voor recht, Deventer 2015, nr. 24.
HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391 (Ciba Geigy v. Oté Optics c.s.)
zie bladzijde 3 van haar akte aanvullende producties en onderdeel 51 van haar pleitnota.
Als bedoeld in het arrest van het Hof Den Haag van 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902 (Danisco/Novozymes).