ECLI:NL:RBDHA:2016:12658
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/515824 / KG ZA 16-956
Vonnis in kort geding van 20 oktober 2016
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VERTIDRIVE B.V.
,
gevestigd te Ridderkerk,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat [NAAM]. W.J.G. Maas te Eindhoven,
tegen
de vennootschap naar buitenlands recht
WATERJET ROBOTICS USA LLC
,
gevestigd te Palm City (Verenigde Staten),
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. M.G.R. van Gardingen te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Vertidrive en Waterjet genoemd worden.
Voor Vertidrive is de zaak mede behandeld door mr. B. Nijhof, advocaat [NAAM]. Voor Waterjet is de zaak mede behandeld door mr. [NAAM]. R. Broekstra, advocaat [NAAM].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 4 augustus 2016 met producties 1 tot en met 21;
de op 20 augustus 2016 ontvangen productie 22 van Vertidrive;
de op 24 augustus 2016 ingekomen conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties 1 tot en met 8;
de op 26 augustus 2016 ontvangen productie 23 tot en met 30 (inclusief proceskostenoverzicht) van Vertidrive;
de op 26 augustus 2016 ontvangen productie 9 (met aanvullingen op producties 1 en 6) van Waterjet;
de e-mail van 28 augustus 2016 van Waterjet met daarin een (aanvullend) proceskostenoverzicht;
de mondelinge behandeling gehouden op 30 augustus 2016;
de pleitnota van Vertidrive, met uitzondering van de niet-voorgedragen randnummers 91 (de tabel), en 95 tot en met 102;
de pleitnota van Waterjet.
1.2.
Vonnis is aanvankelijk bepaald op 20 september 2016. In verband met tussen hen gevoerde schikkingsonderhandelingen hebben partijen verzocht vonnis te wijzen op 11 oktober 2016. Vonnis is vervolgens nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Waterjet is een internationaal georiënteerde Amerikaanse onderneming die zich toelegt op het ontwikkelen en verhandelen van bestuurbare magnetische robots ten behoeve van het milieuvriendelijk verwijderen van coatings (“het strippen”) van scheepswanden en andere ferromagnetische oppervlakken. Deze robots op wielen kunnen met gebruikmaking van magnetische krachten verticaal tegen metalen oppervlakken rijden en met behulp van water onder zeer hoge druk (Ultra High Pressure, hierna: UHP) met een bereik van 240-420 MPa (2400-4200 bar) de coating van die oppervlakken verwijderen.
2.2.
Waterjet is houdster van  onder meer het Europese octrooi 1 409 330 (hierna: EP 330 of het octrooi), getiteld “
Air gap magnetic mobile robot
”. Het octrooi is verleend op 18 februari 2015 op een aanvrage daartoe met nummer WO/02/074611 van 22 februari 2002 onder inroepping van prioriteit van 16 maart 2001 op basis van US 809,800. Het octrooi is gedesigneerd voor meerdere landen, waaronder Nederland.
2.3.
Het octrooi heeft 7 conclusies, waarvan conclusie 1 en conclusie 7 (een werkwijzeconclusie) onafhankelijk zijn. Conclusies 1, 2, 5 en 7 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:
(…)
(…)
2.4.
In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt:
“1.   Mobiele  magnetische  robot (10) voor het strippen van  bekledingen van een   ferromagnetisch werkstuk  omvattende een chassis, waarbij het chassis (17) verbonden is  met een voedingsmodule (11) en met een stripeenheid (18, 19), waarbij de voedingsmodule en de stripeenheid verbonden zijn met een afstandsbediening (7), waarbij de stripeenheid is aangepast om fluïdum onder  ultrahoge druk in het bereik van 240-420 MPa te leveren aan de bekleding van het  werkstuk, waarbij een omhulsel een fluïdumafdichting heeft die is aangepast om in contact te staan met het  werkstuk en het  fluïdum in te sluiten, waarbij het  omhulsel (20, 21) een uitlaatgeleiding heeft voor het verwijderen van het fluïdum, waarbij de voedingsmodule werkzaam verbonden is met ten minste één wiel (15, 16) voor het roteren van het ten minste ene wiel en omvattende ten minste één  magneet, met het kenmerk, dat het ten minste ene wiel een band (25, 26) heeft en dat de ten minste ene magneet een staafmagneet (35) omvat die werkzaam bevestigd  is aan de voedingsmodule, waarbij de staafmagneet gevormd en geplaatst is in een vlak parallel met het oppervlak van het ferromagnetische werkstuk om de sterkste magnetische aantrekking te verkrijgen tussen de staaf en het werkstuk, voor  het magnetisch aantrekken van de robot op het ferromagnetische werkstuk met voldoende magnetische kracht om de robot in werkzaam verband met het werkstuk te behouden, waarbij de staafmagneet op afstand is geplaatst van het  ferromagnetische werkstuk om schade aan de bekleding te voorkomen.
2.  De mobiele magnetische robot volgens conclusie 1, waarbij  genoemde   bediening handmatig  is.
(…)
5.  De mobiele magnetische robot volgens conclusie 1, waarbij de richting en  beweging van de robot worden geleid door genoemde bediening.
(…)
7.   Werkwijze voor het strippen van bekledingen van een ferromagnetisch werkstuk met behulp van een mobiele magnetische robot, waarbij de robot een chassis  heeft, waarbij het chassis verbonden is met een voedingsmodule en een   stripeenheid, waarbij de voedingsmodule en de stripeenheid verbonden zijn met een afstandsbediening, waarbij de stripeenheid fluïdum onder ultrahoge druk in  het bereik van 240-420 MPa levert aan de bekleding van het werkstuk, waarbij de bekleding gestript wordt, de robot verder omvattende een omhulsel met een fluïdumafdichting die in contact staat met het werkstuk aangepast om het fluïdum  in te sluiten, waarbij het omhulsel een uitlaatgeleiding heeft waarmee het fluïdum en gestripte bekleding wordt verwijderd, waarbij de voedingsmodule werkzaam verbonden is met ten minste één wiel voor het roteren van het ten minste ene wiel, en in welke werkwijze de robot magnetisch bevestigd is aan het werkstuk door ten  minste één magneet die aan de robot is bevestigd, met het kenmerk, dat het ten minste ene wiel een band heeft en dat de ten minste ene magneet een staafmagneet omvat die gevormd en geplaatst is in een vlak parallel met het oppervlak van  het ferromagnetische werkstuk om de sterkste magnetische aantrekking te verkrijgen tussen de  staaf en het werkstuk, waarbij de robot magnetisch wordt aangetrokken tot het werkstuk met magnetische kracht, waarbij de robot in werkzaam verband  met het werkstuk wordt gehouden, waarbij de staafmagneten op afstand worden geplaatst van het ferromagnetische werkstuk, waarbij schade aan de bekleding voorkomen wordt
.”
2.5.
EP 330 omvat onder meer de volgende figuren :
2.6.
In de beschrijving van EP 330 staat onder meer het volgende:
“
DESCRIPTION OF THE PRIOR ART
[0007] U.S. Patent No. 5,628,271 and U.S. Patent No. 5,849,099 both disclose a mobile robot for striping the hulls of ships. The robots have a chassis mounted on four wheels made of magnets. The chassis carries a rotary head enclosed in a chamber which applies water to the hull at approximately 200 mPa (30,000 pounds per square inch). The chamber is subjected to a negative pressure to remove the water and residue.
[0008]  The magnetic force exerted directly upon the surface of the hull is sufficient to support the weight of the robot and overcome the force of the high pressure water impinging on the hull. The pressure created by the magnetic force is transmitted to the hull through the area of contact with the wheels. Since the wheels are made of a rigid magnetic metal, the area is confined to the tangential contact of the hull and the wheel. At any given moment, the entire magnetic force holding the hull and the robot together is transmitted by the foot print of the wheels which is, basically, four lines with a length representing the width of each wheel and a width representing the tangential contact between the circumference of the metal wheel and the plane of the metal hull.
[0009] The magnetic attraction between the wheels and the hull is of such magnitude directed through such minimal contact that the metal wheels crush and permanently damage the paint or protective coating between the wheels and the hull.
[0010] With the magnetic wheels placed at the four corners of the chassis, the high pressure rotary head could not be maneuvered to engage the entire surface of the hull, particularly the margins.
SUMMARY OF THE INVENTION
[0011] Accordingly, it is an objective of the instant invention to provide a magnetic mobile robot for traversing the surface of a work piece without damaging the protective coatings on the surface of the work piece as a result of contact between the robot and the surface”.
(…)
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
(…)
[0025] The robot 10 of the invention has bar magnets 35, as shown in Fig. 2., mounted on the power module. The bar magnets are shaped and disposed to gain the strongest magnetic attraction between the bar and the work piece. The bar magnets may extend laterally the width of the wheels. The wheels may or may not be formed of magnets (as described below) depending on the magnetic force produced by the bar magnets and the required force necessary to support the robot. The magnets may be oriented on the bar in a manner to provide the greatest amount of magnetic force.
[0026] The wheel 15, shown in Fig. 3 and 4
, is formed of magnets 34. As shown, the wheels are made of permanent magnets but electromagnets may be used. The magnetic force generated by the wheels is sufficient to support the weight of the robot and overcome the pressure generated by the high pressure cleaning fluid impinging on the work piece. As shown, the wheels are made of several magnets arranged in sequence to present a continuous magnetic attraction between the wheels and the work piece as the wheels rotate. Each wheel has a tire made of rubber or other polymer, such as polyurethane, polystyrene and nylon, that will withstand the compression forces of the magnets. The tire material may be continuous or cellular. The tire 25 may extend over the entire wheel or it may be separated into spaced apart rings, as shown in the drawings. The tire may be molded on the magnetic wheel or held in place by friction or adhesives. Also, the wheels may have structure, such as a groove, to retain the tires in a specific relationship to the wheels.
2.7.
In de (conclusies van de) oorspronkelijke octrooiaanvrage met nummer WO/02/074611 wordt onderscheid gemaakt tussen drie uitvoeringsvarianten van de in conclusie 1 geclaimde robot met magneet. In de volgconclusie 2 is een robot geclaimd waarbij ten minste één wiel een magneet bevat. In volgconclusie 5 is een robot geclaimd waarbij de magneet een staafmagneet (35) is die aan de power module (11) is bevestigd . De derde variant is terug te vinden in volgconclusie 8 van de aanvrage waarbij de magneet is bevestigd aan het omhulsel (shroud, 20 en 21).
2.8.
Op de prioriteitsdatum van EP 330 behoorden tot de stand van de techniek de Amerikaanse octrooien US 6,053,267 (hierna: US 267), verleend op 25 april 2000 en US 3,984,944 (hierna: US 944), verleend op 12 oktober 1976 en US 5,628,271 (hierna: US 271), verleend op 13 mei 1997.
2.8.1.
US 267 heeft als titel ‘
coating removal vehicle with inflatable suction ring
’. Dit octrooi heeft kort gezegd betrekking op een voertuig dat door middel van een vacuüm (zuigkracht) aan het werkoppervlak is bevestigd en waarbij door middel van een ‘
high-velocity stream of water, solvent or sand’
ongewenste coatings kunnen worden verwijderd.
In het octrooi wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om bij ijzerhoudende oppervlakken magneten te bevestigen aan de rupsbanden of het frame van het voertuig teneinde de aantrekkingskracht tussen het werkoppervlak en het voertuig te vergroten (k. 4, r. 21-25).
2.8.2.
US 944 heeft als titel
‘device for cleaning ship’s sides, tank walls and similar surfaces’
. In dit octrooi wordt een inrichting beschreven waarin een hoge druk reiniger onder meer door middel van een lift en rollers langs een ferromagnetisch oppervlak wordt bewogen en waarbij magneten worden gebruikt om de drager dichtbij het werkoppervlak te houden.
2.8.3.
US 271 heeft als titel
‘apparatus and method for removing coatings from the hulls of vessels using ultra-high pressure water’
. Dit octrooi heeft kort gezegd betrekking op een robot voorzien van magnetische wielen die door middel van UHP de coatings van scheepswanden verwijdert, bij voorkeur alle coatings tot op het metaal (k. 7, r. 1).
2.9.
Vertidrive is een in Nederland gevestigde onderneming die zich blijkens haar inschrijving in het handelsregister bezig houdt met de (groot)handel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel. Ook Vertidrive ontwikkelt en verhandelt bestuurbare magnetische robots voor het strippen en schoonmaken van scheepswanden door middel van water onder (zeer) hoge druk. Tot haar assortiment behoren robots van het type M2 Handy, M3 Hydroblasting, M3 Vacuum, M4.1 Vacuum en M4.2 Vacuum (hierna gezamenlijk ook wel aan te duiden als: de robots of de robots van Vertidrive). Al deze robots bevatten een magneet die op vergelijkbare wijze is gevormd (in een halve maan) en geplaatst.
Afbeeldingen van de magneet, die door Vertidrive zijn overgelegd en waarin zij de magneet met een rode pijl heeft aangewezen, zijn hierna weergegeven:
2.10.
In  Vertidrives verkoopbrochure van de M4.1 staat – voor zover hier van belang – het volgende:
“
The machine adheres to the wall by a magnetic drive assembly. I[t] can move independently. There is no need for crane assistance or ‘cherry pickers’. The wireless remote control ensures operators safety and continuous operation.
”
2.11.
Op 18 april 2016 heeft Vertidrive op haar website een bericht geplaatst met onder meer de volgende inhoud:
“
With the new shareholders and CEO on board VERTI-DRIVE will accelerate its growth strategy, creating a worldwide distribution network, expanding its production capacity and strenghten the organization with knowledge & expertise.
”
2.12.
Met verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft Waterjet op 15 juli 2016 ten laste van Vertidrive conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op (onderdelen van) robots en materialen die bij de voortbrenging van de robots worden gebruikt en deze zaken in gerechtelijke bewaring doen nemen. Aan het beslagrekest heeft Waterjet ten grondslag gelegd dat de robots van Vertidrive van het type M2 Handy, M3 Vacuum, M4.1 Vacuum, M4.2 Vacuum en M5 inbreuk maken op conclusie 1 van EP 330 en indirect inbreuk op conclusie 7 van EP 330. Het gestelde recht op afgifte is gebaseerd op artikel 70 lid 7 ROW
.
2.13.
In het verlof van 12 juli 2016 (hierna: het beslagverlof) is bepaald dat Waterjet het verlof in een periode van 12 maanden na beslaglegging maximaal zesmaal mag herhalen, waarbij ook onder derden beslag mag worden gelegd.
2.14.
Bij brief van 19 juli 2016 heeft Vertidrive Waterjet gesommeerd het beslag op te heffen. In deze brief schrijft Vertidrive dat de robots geen inbreuk maken op EP 330, onder meer omdat de u-vormige magneet niet in een vlak parallel staat ten opzichte van het werkoppervlak. Waterjet heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.
3
Het geschil in conventie
3.1.
Vertidrive vordert – zakelijk weergegeven –  (i) opheffing van het conservatoire beslag tot afgifte, alsmede (ii) van (eventuele) andere op basis van het beslagverlof gelegde beslagen, (iii) Waterjet te veroordelen volledige medewerking te verlenen aan die opheffing; (iv) te bepalen dat Waterjet bij een volgend verzoek tot beslaglegging het verzoek voorafgaand aan de indiening aan Vertidrive zal betekenen en in het verzoek om een mondelinge behandeling zal verzoeken, waartoe Vertidrive zal worden opgeroepen; (v) Waterjet te verbieden opnieuw conservatoir beslag te leggen op basis van EP 330, (iii) tot en met (v) op straffe van een dwangsom, en alles met veroordeling van Waterjet in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
3.2.
Aan deze vorderingen legt Vertidrive het volgende ten grondslag.
3.2.1.
De robots van Vertidrive maken geen inbreuk op EP 330. Het beslagverzoek is op dit punt ook onvoldoende gemotiveerd.
3.2.2.
Vertidrive heeft (in navolging van Waterjet) conclusie 1 van het octrooi in de volgende kenmerken uitgesplitst:
1.	A mobile magnetic robot (10)
1.1
for stripping coatings from a ferro-magnetic work piece
1.2
comprising a chassis,
1.3
said chassis (17) being connected to a power module (11)
1.4
and to a stripping unit (18, 19)
1.5
said power module and said stripping unit being connected to a remote controller 	(7),
1.6
said stripping unit being adapted to supply ultra high pressure fluid in the
range of 240-420 MPa to the coating of said work piece,
1.7
a shroud
1.7.1
having a fluid seal adapted to contact said work piece and confine said fluid,
1.7.2
said shroud (20, 21) having an exhaust guide for removing said fluid
1.8
said power module being operatively connected to at least one wheel (15, 16) for 	rotating said at least one wheel
1.9
and comprising at least one magnet characterised in that
1.8.1
said at least one wheel has a tyre (25, 26) and in that
1.9.1
the at least one magnet comprises a bar magnet (35)
1.9.1.1	operatively attached to said power module
1.9.1.2	wherein the bar magnet is shaped and disposed in a plane parallel with the surface 	of said ferro-magnetic work piece to gain the strongest magnetic attraction between 	the bar and the work piece,
1.9.1.3	for magnetically attracting said robot to said ferro-magnetic work piece with 	sufficient magnetic force to maintain said robot in operative relationship with said 	work piece,
1.10
said bar magnet being spaced from said ferro-magnetic work piece to prevent 	damage to the coating.
3.2.3.
Voor de robots van Vertidrive geldt dat zij een magneet bevatten die niet aan de kenmerken van het octrooi voldoet. Deze magneet heeft de vorm van een halve maan (zie 2.9) en deze is daarmee niet gevormd en geplaatst in vlak parallel met het metalen werkoppervlak (1.9 en 1.9.1.2). Door de plaatsing en de vorm van de magneet bestaat er tussen de magneet en het werkstuk ook niet “the strongest magnetic attraction” (1.9.1.2). Door de vormgeving en plaatsing van de magneet is er ten opzichte van de staafmagneet van het octrooi een significant verlies aan magnetische kracht, maar daar staat tegenover dat de robots door de gebogen vorm gemakkelijker over obstakels en oneffenheden in het werkstuk kunnen worden geplaatst. Voor de robots van Vertidrive is de beperktere magnetische kracht voldoende, aangezien zij zich richt op een ander marktsegment dan Waterjet. De robots van Vertidrive, waarvan het maximale streefgewicht 50 kg bedraagt, zijn beter toepasbaar op kleine schepen en scheepswerven, terwijl de robots van Waterjet door hun veel zwaardere magneten en andere materialen alleen geschikt zijn voor grotere schepen.
3.2.4.
Voor de robot M2 Handy (hierna: M2) geldt dat deze ook niet voldoet aan de volgende deelkenmerken van conclusie 1:
(i) 	M2 is niet voorzien van een afstandsbediening (kenmerk 1.5);
(ii) 	M2 bevat geen (zwenk)wiel met band dat is aangesloten op de motor 			(1.8.1);
(iv)	De magneet is niet “werkzaam” bevestigd aan de power module (1.9.1.1).
3.2.5.
Robot M3 (zowel van het de versie M3 Hydroblasting als M3 Vacuum) geldt dat deze niet voldoet aan de volgende deelkenmerken van conclusie 1.
(i)	De meeste varianten van M3 (de voorzieningenrechter begrijpt: de M3 			Hydroblasting) bevatten geen ‘
shroud
’ (1.7) en geen ‘
fluid seal
” 			(omhulsel met een fluïdumafdichting, 1.7 en 1.7.1) en hebben ook geen 			uitlaatgeleiding voor de afvoer van ‘
fluid
’ (1.7.2).
(ii) 	Robot M3 Vacuum heeft wel een ‘
shroud
’, maar bij de M3 Vacuum is de stripping unit (waarvan de
'shroud'
onderdeel uitmaakt) bevestigd op een arm die op haar beurt bevestigd is aan het chassis (1.4).
3.2.6.
Voor Robot M4.1 (hierna: M4.1) en Robot M4.2 (hierna: M4.2) geldt hetzelfde als voor beide versies van de M3, met dien verstande dat de M4.1 en M4.2 wel een
'shroud'
hebben. Voor de M4.1 geldt bovendien dat deze in operationele toestand (wanneer de hogedrukspuit aanstaat) niet onder alle omstandigheden op het werkoppervlak blijft zitten. Daarom is naast de magneet de aanvullende maatregel van het creëren van een vacuüm noodzakelijk. Daarmee is voor deze robot niet voldaan aan het kenmerk 1.9.1.3, op grond waarvan de magnetische kracht voldoende moet zijn om de robot in werkzaam verband met het werkstuk te  behouden.
3.2.7.
De M5 bestaat enkel nog op (een conceptuele) tekening en er is nog geen enkele octrooirechtelijke handeling mee verricht, zodat verlening van het beslagverlof met betrekking tot deze robot niet gerechtvaardigd was.
3.2.8.
Voorts is EP 330 nietig wegens gebrek aan nieuwheid in verband met US 267 en gebrek aan inventiviteit in verband met US 271 en opnieuw US 267. Uitgaande van ofwel US 271 ofwel US 267 zal de gemiddelde vakman aan de hand van zijn algemene vakkennis en/of US 944 komen tot de uitvinding van EP 330.
3.2.9.
EP 330 bevat voorts toegevoegde materie ten opzichte van de aanvrage WO002/074622, zodat het octrooi ook daarom ongeldig is. In conclusie 1 van EP 330 is niet opgenomen dat de band om het wiel van de robot van voldoende dikte moet zijn, terwijl dit element volgens par [011] van de ‘
summary of the invention
’ nu juist de inventieve verschilmaatregel zou moeten zijn. Het weglaten van de dikte van een band is een zogenaamde
“intermediate generalisation”
.
3.3.
Vertidrive heeft er groot belang bij dat de beslagen worden opgeheven omdat het beslag haar verhindert om een aantal orders uit te leveren aan klanten. Daarnaast heeft Vertidrive er belang bij dat wordt voorkomen dat Waterjet in de toekomst andermaal beslag legt zonder rechtmatige grondslag.
3.4.
Waterjet voert de volgende verweren.
3.4.1.
Vertidrive heeft niet aannemelijk gemaakt dat EP 330 ongeldig is en haar verweer dat haar robots geen inbreuk maken op het octrooi is onjuist. De vorderingen van Vertidrive, onder meer strekkende tot opheffing van het beslag, moeten daarom worden afgewezen.
3.4.2.
EP 330 is geldig: het octrooi is nieuw en inventief ten opzichte van US 267 en US 271. De door Vertidrive aangehaalde prior art bevat geen pointers naar EP 330. Het octrooi bevat evenmin toegevoegde materie. Zou al worden aangenomen dat de dikte van de band ten onrechte niet in conclusie 1 is opgenomen, dan kan dit in een bodemprocedure worden hersteld. Vertidrive heeft de geldigheid van de volgconclusies 2 tot en met 7 niet bestreden, zodat van de geldigheid van die conclusies moet worden uitgegaan.
3.4.3.
De magneet van Vertidrive is gevormd en geplaatst in een vlak parallel aan het werkoppervlak. Dit volgt ook uit de door Vertidrive als productie 19 overgelegde werktekeningen.
Hieruit volgt dat de magneet van Vertidrive in de dwarsrichting parallel aan het werkoppervlak ligt. De conclusie schrijft ook niet voor dat de magneet in alle richtingen parallel dient te zijn. Parallel heeft een functionele betekenis, zo begrijpt de vakman. Het werkoppervlak (een scheepswand) is niet recht, zodat de magneet van Vertidrive ook functioneel parallel is ten opzichte van het werkoppervlak. Voorts is de magneet in de robots van Vertidrive symmetrisch geplaatst, waardoor deze evenveel magnetische kracht genereert als een evenwijdig geplaatste magneet zou doen. De plaatsing van de magneet in de robots van Vertidrive is binnen de praktische beperkingen van robot en oppervlak bovendien optimaal. Door de ronde vorm kan deze dichter bij het werkoppervlak worden geplaatst. Binnen de wielkast is de ronde vorm optimaal. Als al geen sprake zou zijn van letterlijke voldoening aan dit kenmerk, dan is de plaatsing en vorm van de magneet in de robots van Vertidrive minst genomen equivalent aan een parallel geplaatste rechte magneet. De gebogen magneet heeft immers dezelfde functie als de geclaimde magneet: zorgen dat de robot contact houdt met het werkoppervlak. Ook het resultaat ervan is hetzelfde, aangezien de magneet voldoende magnetische kracht genereert. Zou een gebogen magneet niet onder de reikwijdte van conclusie 1 vallen, dan zou dat geen recht doen aan de redelijke bescherming van de octrooihouder omdat daar erg eenvoudig onder uit zou kunnen worden gekomen.
3.4.4.
Voor wat betreft de overige niet-inbreuk argumenten geldt volgens Waterjet dat de M2 wel degelijk op afstand wordt bediend en daarmee voldaan wordt aan kenmerk 1.5. De bediening van de richting en beweging van de robots van Vertidrive geschiedt door middel van knoppen en daarmee is voldaan aan de conclusies 2 en 5 van EP 330. Dit blijkt onder meer uit de  brochure van de M2. De motor van de M2 is voorts verbonden met een wiel en dat wiel is voorzien van een band. Het claimkenmerk
‘operatively attached’
(1.9.1.1) houdt niet (noodzakelijkerwijs) in dat de magneet een elektromagneet moet zijn.
3.4.5.
Voor de M3 geldt dat Waterjet het beslag heeft beperkt tot die robots die wel beschikken over een
shroud
. Ook indien de
stripping unit
door middel van een tussenliggende arm aan het chassis is bevestigd, voldoet deze aan claimkenmerk 1.4.
3.4.6.
Voor de M4 geldt dat de magneet in deze robot voldoende magnetische kracht genereert om zonder aanvullende maatregelen de robot aan het werkoppervlak vast te houden. Vertidrive verkoopt haar robots met de stelling dat zij enkel door magnetische kracht aan het werkoppervlak verbonden blijven. Dat de M4 ook zonder aanvullende maatregelen functioneert volgt ook uit het door Vertidrive als productie 9 overgelegde filmpje van een door Vertidrive gehouden demonstratie.
3.4.7.
De robots van Vertidrive vallen zodoende onder de beschermingsomvang van de conclusies 1, 2 en 5 en het gebruik ervan onder conclusie 7 van het octrooi.
3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
Het geschil in reconventie
4.1.
Waterjet vordert – samengevat – Vertidrive te verbieden inbreuk te maken op EP 330 in Nederland of enig ander land waar het octrooi van kracht is, meer in het bijzonder Vertidrive te verbieden met betrekking tot de robots alsmede elke andere robot die om dezelfde redenen onder de beschermingsomvang van het octrooi valt voorbehouden handelingen te verrichten, zulks op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Vertidrive in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, te begroten op nihil.
4.2.
Aan deze vordering heeft Waterjet – naast hetgeen zij heeft aangevoerd als verweer in conventie – het volgende ten grondslag gelegd.
4.2.1.
Gelet op de aankondiging van Vertidrive dat zij nieuwe investeerders heeft met als kennelijk doel de afzet van de inbreukmakende robots te vergroten, heeft Waterjet een spoedeisend belang bij het door haar gevorderde inbreukverbod.
4.2.2.
Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en die in reconventie begroot Waterjet de kosten voor de reconventie op nihil.
4.3.
Vertidrive voert naast hetgeen zij heeft gesteld ter onderbouwing van haar vordering in conventie de volgende verweren.
4.3.1.
De vordering van Waterjet missen spoedeisend belang, aangezien zij na verlening van het octrooi 18 maanden heeft stilgezeten. Zou er wel spoedeisend belang worden aangenomen, dan dient het grensoverschrijdende deel van de vorderingen te worden afgewezen. Uit niets blijkt dat Vertidrive in de andere landen buiten Nederland waar het octrooi gelding heeft inbreukmakende handelingen heeft verricht.
4.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5
De beoordeling in conventie
Bevoegdheid in conventie
5.1.
Aangezien Waterjet geen verweer heeft gevoerd tegen de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank is hij internationaal en relatief bevoegd tot kennisname van het onderhavige geschil.
Kader
5.2.
Ingevolge artikel 705 lid 2 Rv wordt een conservatoir beslag opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt. Het ligt op de weg van degene die opheffing van het conservatoire beslag vordert (in dit geval Vertidrive) om, met inachtneming van de beperkingen van het kort geding, aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger (Waterjet) gepretendeerde recht ondeugdelijk is of dat het voortduren van het beslag om andere redenen niet kan worden gerechtvaardigd. Deze beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen.
In het concrete geval betekent dit dat het beslag zal worden opgeheven indien voldoende aannemelijk is dat het EP 330 ongeldig is of dat de robots van Vertidrive daarop geen inbreuk maken.
Inbreuk
5.3.
De meest verstrekkende stelling dat de robots van Vertidrive niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen heeft betrekking op de vorm en plaatsing van de magneet in haar robots in een vlak parallel aan het werkoppervlak. Deze magneet is immers in alle robots van Vertidrive hetzelfde gevormd en geplaatst. De voorzieningenrechter is van oordeel dat die stelling slaagt, althans dat een gerede kans bestaat dat zij in een daartoe strekkende bodemprocedure zal slagen, waartoe als volgt wordt overwogen. De magneet van Vertidrive is gebogen in een halve maan, zoals weergegeven in 2.9 en 3.4.3. Door deze vorm is, anders dan bij een (ten opzichte van het werkoppervlak) evenwijdig geplaatste (rechthoekige) staafmagneet, gerede twijfel mogelijk over het antwoord op de vragen of (a) de magneet in een vlak parallel ligt met het werkoppervlak en (b) de magneet de grootst mogelijke aantrekkingskracht genereert tussen de magneet en het werkoppervlak.
5.4.
Naar voorlopig oordeel bevindt de magneet in de robots van Vertidrive zich niet in een vlak parallel aan het werkoppervlak. Dat dit in de dwarsrichting wel zo is, is in dit verband onvoldoende. Naar voorlopig oordeel zal een gemiddelde vakman bij een beoordeling van de vraag of er sprake is van evenwijdigheid van twee oppervlakken niet slechts in een richting (de dwarsrichting) kijken maar ook in de lengterichting, in drie dimensies derhalve. Het kenmerk 1.9.1.2 schrijft bovendien niet slechts voor dat de magneet in een vlak parallel aan het werkoppervlak moet zijn geplaatst maar ook gevormd. Anders gezegd, de magneet moet (aan de onderzijde) in essentie een platte vorm hebben die parallel loopt aan het werkoppervlak. De voorzieningenrechter volgt niet de stelling van Waterjet dat het werkoppervlak bij scheepshuiden dusdanig gebogen is dat om die reden aan het kenmerk zou zijn voldaan. Als er al van enige (globale) bolling van de scheepshuid sprake is, dan is die bolling juist de andere kant op (tenzij de binnenkant van het schip wordt gedaan). De omstandigheid dat er oneffenheden zijn in die scheepshuid, kan niet maken dat de magneet dan toch parallel zou zijn geplaatst en gevormd. Dat zal immers maar op een momentopname tijdens het gebruik dan mogelijk het geval zijn. Het is duidelijk voor een gemiddelde vakman dat dit niet de gedachte achter het kenmerk is.  Daar komt bij dat het magnetische veld – en daarmee de magnetische kracht – van een magneet in de vorm van een halve maan anders (minder groot) is dan dat van een in alle opzichten aan het werkoppervlak evenwijdige magneet zodat in zoverre ook niet de sterkste magnetisch aantrekkingskracht wordt bereikt (slot 1.9.1.2). Naar voorlopig oordeel is daarom van letterlijke inbreuk geen sprake.
5.5.
Waterjet heeft voorts een beroep gedaan op equivalentie. In eerste instantie lijkt die gedachte aantrekkelijk: waar het bij het kenmerk over de magneet om lijkt te gaan is immers dat er een magneet van voldoende sterkte wordt toegepast om de robot aan de scheepshuid vast te klampen ondanks de terugslag van de (water)straal met ultra hoge druk. Niettemin stuit dit betoog naar voorlopig oordeel op onoverkomelijke bezwaren. Ten eerste is een magneet in een vorm die de wielronding volgt al in het octrooi beschreven als uitvoeringsvoorbeeld (i), waarbij de magneten in de wielen zijn opgenomen (zie r.o. 2.7 en [0025] en [0026] van het verleende octrooi). De volgens de conclusie vereiste staafmagneet wordt evenwel afgezet tegen optioneel nog in de wielen op te nemen (gewone) magneten. De beperking in de uiteindelijk verleende conclusie dat er in ieder geval een evenwijdige staafmagneet moet zijn is kennelijk tijdens de verleningsprocedure opgenomen om aan geldigheidsbezwaren ten opzichte van US 271 tegemoet te komen (zie ook [0007] - [0009] van het octrooi).
In wezen is hier dan sprake van een situatie “
disclosed but not claimed is disclaimed
”. Hierbij speelt ook mee dat gebogen magneten op de prioriteits- of verleningsdatum zeer wel bekend waren en de octrooihouder toch voor deze tekst heeft gekozen. Ten tweede wijst Vertidrive er terecht op dat het aannemen van equivalentie in wezen zou betekenen dat het kenmerk dat de magneet parallel aan het werkoppervlak geplaatst en gevormd moet zijn, zou worden weggeïnterpreteerd. Als daarin echter een belangrijk onderscheid met de stand van de techniek is gelegen, gaat een dergelijke uitleg van de conclusie te ver en komt deze in strijd met de aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid. Ten derde ligt aan equivalentie in de weg dat het nagenoeg onmogelijk wordt aan te geven waar de grenzen van de beschermingsomvang liggen. Het is nogal onduidelijk hoe parallel een magneet moet liggen volgens Waterjet wil nog sprake zijn van inbreuk. Ook in dit opzicht dreigt de redelijke rechtszekerheid van derden te zeer in het gedrang te komen. Enige verminderde evenwijdigheid is wellicht mogelijk als het betoog van Waterjet zou worden gevolgd dat aan haar een billijke bescherming moet worden gegund. De voorzieningenrechter merkt in dit kader op dat de in octrooiconclusies vaak gebruikte woorden als “hoofdzakelijk”, “in wezen” of “voornamelijk” om enige afwijking te beschrijven ontbreken in conclusie 1. Een halve maan vorm staat bovendien zodanig ver af van parallel aan een in wezen plat oppervlak dat werkelijk niet meer kan worden gezegd dat er nog sprake is van enige evenwijdigheid.
Ten slotte heeft Vertidrive onweersproken aangevoerd dat haar magneet die de vorm van het wiel volgt als bijkomend voordeel heeft dat deze – bijvoorbeeld opgenomen in de wielkast – oneffenheden in het werkoppervlak beter kan volgen waar de rechthoekige staafmagneet volgens conclusie 1 van het octrooi (die parallel loopt aan het werkoppervlak) bij dergelijke oneffenheden de scheepshuid kan raken. Niet zozeer hetzelfde als wel een verbeterd resultaat dan de staafmagneet van octrooi wordt op die wijze bereikt.
5.6.
Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat er een gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de robots van Vertidrive geen inbreuk maken op EP 330. Nu voorts niet in geschil is dat Vertidrive met de beslagen robots een ander marktsegment bedient dan Waterjet, is de voorzieningenrechter in het kader van de te maken belangenafweging van oordeel dat de beslagen moeten worden opgeheven.
5.7.
Aangezien niet is gesteld welk concreet belang Vertidrive na opheffing van de beslagen heeft bij de mede gevorderde voorziening dat Waterjet medewerking verleent aan de teruggave van de robots, zal die nevenvordering worden afgewezen.
5.8.
Het gevorderde verbod op beslaglegging in de toekomst is toewijsbaar voor zover gebaseerd op het gegeven beslagverlof. Dat laatste verbod zal worden versterkt met een dwangsom, die zal worden gematigd en gemaximeerd. Voor zover het gevraagde verbod ziet op toekomstig beslag naar aanleiding van een nieuw gegeven verlof is het niet voor toewijzing vatbaar. Het staat Waterjet vrij om – desgewenst en onder overlegging van dit vonnis – een nieuw beslagrekest in te dienen, waarbij dat verzoek dan op de eigen merites zal worden beoordeeld en waarbij de voorzieningenrechter aan de hand van al het voorgaande zal beoordelen of het horen van Vertidrive op het rekest aangewezen is of niet.
6
De beoordeling in reconventie
6.1.
De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd op grond van het bepaalde in artikel 4 van de EEX II-Vo
en artikel 80 lid 2 onder a ROW. Ook deze bevoegdheid is niet bestreden. Ambtshalve wordt overwogen dat de omstandigheid dat een nietigheidsverweer wordt gevoerd volgens het arrest van het Europese Hof inzake Solvay/Honeywell
niet in de weg staat aan een grensoverschrijdende bevoegdheid in kort geding.
6.2.
Uit hetgeen is overwogen in conventie volgt dat er gerede twijfel is over de vraag of de robots van Vertidrive die alle dezelfde gevormde en geplaatste magneet bevatten inbreuk maken op EP 330. Het gevorderde inbreukverbod moet daarom worden afgewezen. Voor zover de vordering grensoverschrijdend is, overweegt de voorzieningenrechter dat niet is aangevoerd dat dit naar het toepasselijke buitenlandse recht anders zou moeten worden gezien.
7
In conventie en reconventie
7.1.
Slotsom van het voorgaande is dat de vorderingen in conventie op de hierna te vermelden wijze zullen worden toegewezen. De vorderingen in reconventie worden afgewezen.
7.2.
Waterjet zal als de in het overwegende mate in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie en reconventie. Vertidrive heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van haar volledige proceskosten, die zij voor de conventie en de reconventie gezamenlijk heeft begroot op € 83.737,18 (inclusief BTW). Waterjet heeft geen verweer gevoerd tegen het door Vertidrive begrote bedrag, zodat het zal worden toegewezen, zij het exclusief BTW. Nu Vertidrive niet heeft gespecificeerd welk deel van haar kosten betrekking heeft op de conventie en welk deel op de reconventie, zal de voorzieningenrechter begroten 90% voor conventie en 10% voor de reconventie. De kosten zullen daarom (exclusief BTW) worden begroot op € 62.283,85 in conventie en € 6.920,43 in reconventie.
8
De beslissing
De voorzieningenrechter:
in conventie
8.1.
heft op de door Waterjet ten laste van Vertidrive op grond van het beslagverlof van 12 juli 2016 gelegde conservatoire beslagen tot afgifte en verbiedt Waterjet uit hoofde van dit beslagverlof opnieuw beslag te leggen;
8.2.
bepaalt dat Waterjet een dwangsom verbeurt van € 50.000,- per keer indien zij handelt in strijd met het hiervoor opgelegde verbod alsmede van € 10.000,- per dag dat dit beslag voortduurt, zulks met een maximum van € 1.000.000,-;
8.3.
veroordeelt Waterjet in de proceskosten, aan de zijde van Vertidrive tot dusver begroot op € 62.283,85;
8.4.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
8.5.
wijst af het meer of anders gevorderde;
in reconventie
8.6.
wijst het gevorderde af;
8.7.
veroordeelt Waterjet in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van Vertidrive begroot op € 6.920,43;
8.8.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 20 oktober 2016.
Opmerking voorzieningenrechter: de verwijzing naar figuur 4 lijkt onjuist.
Rijksoctrooiwet 1995.
Door Waterjet is er nog op gewezen dat de uitvinding voorziet in het gebruik van een band (
“tyre”)
. Met Vertidrive vermag de voorzieningenrechter daarin echter geen inventieve gedachte te zien, ook niet in de onderkenning van het probleem van beschadiging. Dat is toch echt algemene vakkennis.
Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445 (Solvay/Honeywell)