ECLI:NL:RBAMS:2016:6163
Rechtbank AMS — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel
zaaknummer / rolnummer: C/13/613533 / KG ZA 16-983 MvW/BB
Vonnis in kort geding van 14 september 2016
in de zaak van
vennootschap onder firma
DE HOF VAN HEDEN V.O.F.
,
gevestigd te Zuidoostbeemster,
eiseres in conventie bij dagvaarding van 19 augustus 2016,
verweerster in reconventie,
advocaat [NAAM]. N.A. Winthagen te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[gedaagde]
gevestigd te [plaats 1] ,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. N.D.R. Nefkens te Amsterdam.
Partijen zullen hierna De Hof van Heden en [gedaagde] worden genoemd.
1
De procedure
Ter terechtzitting van 31 augustus 2016 heeft De Hof van Heden gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [gedaagde] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen, en vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. De Hof van Heden heeft de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.
Ter zitting waren aanwezig:
aan de zijde van De Hof van Heden: [naam 1] en [naam 2] (vennoten) met mr. [NAAM];
aan de zijde van [gedaagde] : [naam 3] (eigenaar) en [naam 4] (bedrijfsleider) met mr. [NAAM].
2
De feiten
2.1.
De Hof van Heden is een, volgens een in het geding gebracht uittreksel uit het handelsregister, op 1 januari 2015 opgerichte onderneming. De Hof van Heden is gevestigd aan de [adres] en houdt zich bezig met landschapsarchitectuur en overige hoveniersdiensten. [naam 2] en [naam 1] zijn de vennoten van De Hof van Heden. In het handelsregister staan als handelsnamen De Hof van Heden en De Hof van Heden Tuin en Landschap vermeld. De Hof van Heden heeft www.dehofvanheden.com als domeinnaam laten registreren.
Daarnaast is De Hof van Heden houdster van Benelux merkregistratie no. 950452 voor het woordmerk De Hof van Heden Nu, welk merk op 6 december 2013 voor hoveniersdiensten is gedeponeerd.
2.2.
[gedaagde] is een onderneming die zich eveneens bezighoudt met het aanleggen en onderhouden van tuinen en overige hoveniersdiensten. In het handelsregister is als startdatum van de onderneming 28 juli 2010 vermeld en als datum akte van oprichting 13 september 2010. Als handelsnamen staan in het handelsregister vermeld [gedaagde] B.V. en [bedrijf 1] .
[gedaagde] komt voort uit een reeds tientallen jaren geleden door familieleden van [naam 1] opgericht bedrijf dat een tuincentrum, modeltuinen en een hoveniersbedrijf bevatte. In 1998 is het tuincentrum verkocht. De exploitatie van de op dat moment 29 modeltuinen is toen gestaakt, maar 3 modeltuinen konden wel (kosteloos) bezichtigd blijven. In 2003 is het bedrijf failliet gegaan en heeft een tante van [naam 1] alle activa overgenomen in een nieuw opgerichte vennootschap [bedrijf 2] , met [bedrijf 3] als statutaire naam. In 2010 zijn alle activa van [bedrijf 3] overgegaan naar [gedaagde] .
2.3.
[gedaagde] heeft in het verleden ook de benaming Hof van Heden gebruikt.
In januari 2015 heeft [gedaagde] de domeinnamen [website 1] , [website 2] , [website 3] en [website 4] laten registreren.
2.4.
Nadat overleg tussen partijen over een mogelijke samenwerking op de [adres] niet tot resultaat had geleid is [gedaagde] in september 2015 van de [adres] verhuisd naar een locatie te [plaats 2] .
2.5.
Bij brief van 23 februari 2016 heeft [naam 1] (namens De Hof van Heden) [gedaagde] gesommeerd het gebruik van de benaming Hof van Heden te staken, op straffe van een boete.
Hierop heeft [gedaagde] bij brief van 4 maart 2016 afwijzend gereageerd, kort gezegd met de mededeling dat zij de benaming Hof van Heden reeds langer dan De Hof van Heden als handelsnaam gebruikt. Op haar beurt heeft [gedaagde] De Hof van Heden gesommeerd het gebruik van de benaming Hof van Heden te staken.
3
Het geschil in conventie
3.1.
De Hof van Heden vordert  samengevat - [gedaagde] op straffe van dwangsommen te bevelen:
I. binnen 48 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de handelsnaamrechten van De Hof van Heden, zowel fysiek als online, waaronder tevens begrepen (maar niet beperkt tot) elk gebruik van de handelsnaam De Hof van Heden, zowel zelfstandig als gebruik als element in de handelsnamen van [gedaagde] De Hof van Heden en/of [bedrijf 1] , waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) online gebruik en registratie van de domeinnamen [website 1] , [website 2] , [website 3] en [website 4] , inclusief gebruik op haar website(s) en sociale media zoals op Twitter en Facebook;
II. zich binnen 48 uur na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere verdere inbreuk op de exclusieve merkrechten van De Hof van Heden en/of ieder verder onrechtmatig handelen;
III. binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis voor eigen rekening al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de onder I genoemde domeinnamen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis worden doorgehaald.
Ten slotte vordert De Hof van Heden om [gedaagde] te veroordelen in de werkelijke proceskosten en de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv te bepalen op 6 maanden.
3.2.
[gedaagde] voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
Het geschil in reconventie
4.1.
[gedaagde] vordert -samengevat- De Hof van Heden op straffe van dwangsommen:
I. te veroordelen binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de naam De Hof van Heden te staken en gestaakt te houden, als (onderdeel van de) handels-, domein- en merknaam van De Hof van Heden en De Hof van Heden te verbieden de naam De Hof van Heden te gebruiken voor een onderneming op het gebied van hoveniersdiensten en overeenstemmende diensten;
II. te bevelen binnen zestig dagen na betekening van dit vonnis voor eigen rekening al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam www.dehofvanheden.com wordt overgedragen aan [gedaagde] .
Ten slotte vordert [gedaagde] om De Hof van Heden te veroordelen in de werkelijke proceskosten en de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv te bepalen op 6 maanden.
4.2.
De Hof van Heden voert verweer.
4.3.
De stellingen van partijen komen overeen met hetgeen zij in conventie naar voren hebben gebracht.
5
De beoordeling in conventie
5.1.
De vorderingen zijn in kort geding alleen toewijsbaar als voldoende aannemelijk is dat ze ook in een bodemprocedure worden toegewezen en als van De Hof van Heden niet gevergd kan worden dat zij een bodemprocedure afwacht.
5.2.
De Hof van Heden heeft een spoedeisend belang bij haar vorderingen, nu een mogelijke inbreuk op haar handelsnaam en/of merkrecht zo spoedig mogelijk moet worden gestaakt.
5.3.
Partijen claimen allebei het recht op het gebruik van de benaming Hof van Heden te hebben met onder meer een beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw). Op grond van dit artikel is het verboden om een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring te duchten is tussen die ondernemingen.
5.4.
Allereerst is dus van belang of de door partijen gebruikte benaming Hof van Heden is aan te merken als handelsnaam. Voor De Hof van Heden is dat niet in geschil, maar partijen verschillen wel van mening over de vraag of [gedaagde] de benaming Hof van Heden als handelsnaam gebruikt en met name vanaf wanneer.
Volgens De Hof van Heden heeft [gedaagde] de benaming Hof van Heden in het verleden nooit als handelsnaam gevoerd maar uitsluitend als benaming voor de locatie aan de [adres] waar zij tot voor kort was gevestigd. Hof van Heden was oorspronkelijk de benaming van de modeltuinen die op dezelfde locatie waren aangelegd door de vader van [naam 1] en waarmee de locatie bekendheid genoot. Eerst na haar vertrek in september 2015 van de locatie aan de [adres] is [gedaagde] prominenter gebruik gaan maken van de benaming Hof van Heden om, ondanks dat zij niet meer op de locatie [adres] is gevestigd, toch nog gebruik te kunnen maken van de bekendheid van de naam Hof van Heden. Daarmee is zij de naam Hof van Heden later als handelsnaam gaan voeren dan De Hof van Heden, aldus De Hof van Heden.
Volgens [gedaagde] is haar onderneming een voortzetting van de in 2003 gefailleerde onderneming, die altijd ook Hof van Heden als handelsnaam voerde. [gedaagde] betwist dat de benaming Hof van Heden uitsluitend betrekking had op de modeltuinen die vroeger op de locatie [adres] waren gevestigd.
5.5.
Overwogen wordt dat artikel 1 Hnw onder een handelsnaam verstaat de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Van het gebruiken van een naam als handelsnaam kan derhalve pas sprake zijn indien de betrokken onderneming onder die naam aan het handelsverkeer deelneemt, dus indien die naam in het handelsverkeer wordt gebruikt ter aanduiding van die onderneming, waarbij rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek.
5.6.
Gelet op de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht wordt De Hof van Heden gevolgd in haar stelling dat [gedaagde] de benaming Hof van Heden tot voor kort niet als handelsnaam heeft gebruikt. Aannemelijk is geworden dat de aanduiding Hof van Heden oorspronkelijk een benaming voor de modeltuinen betrof en geen betrekking had op het gehele bedrijf van de familie Koelemeijer. Tussen partijen is niet in geschil dat de commerciële exploitatie van de modeltuinen na de verkoop van het tuincentrum in 1998 is gestopt, waarbij 3 overgebleven modeltuinen nog wel bezichtigd konden worden. Dat na het faillissement van de onderneming van de familie Koelemeijer in 2003 de naam Hof van Heden als handelsnaam werd gevoerd is niet aannemelijk geworden. In de door De Hof van Heden in het geding gebrachte overnamestukken is Hof van Heden als handelsnaam in ieder geval niet genoemd en wordt alleen melding gemaakt van de handelsnaam [gedaagde] . De nieuwe vennootschap [bedrijf 2] heeft sinds 2003 wel gebruik gemaakt van de naam Hof van Heden, maar niet als domeinnaam en ook niet als naam naast of in plaats van [gedaagde] . Uit de stukken (onder andere prints van de website en het briefpapier uit die tijd) volgt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat de onderneming zich naar buiten toe steeds heeft gepresenteerd onder de handelsnaam [gedaagde] en dat de vermelding Hof van Heden, steeds in kleiner lettertype, daaraan ondergeschikt was. De naam duidde aldus nog steeds veeleer op de aanwezigheid van de (resterende) modeltuinen en de locatie van het hoveniersbedrijf dan op het hoveniersbedrijf zelf, dat immers steeds de naam [gedaagde] ( [plaats 2] ) droeg. Na de overname in 2010 is dat niet veel anders geworden en in de periode 2012 tot 2015 is het gebruik van de benaming Hof van Heden zelfs nog verder afgenomen. Kennelijk is [gedaagde] na haar vertrek van haar oude locatie (september 2015) de benaming Hof van Heden (weer) prominenter gaan gebruiken nadat zij begin van dat jaar ook domeinnamen met daarin Hof van Heden heeft laten registreren. Van handelsnaamgebruik tot het voorjaar van 2016 door [gedaagde] kan echter niet worden gesproken. Verder is aannemelijk geworden dat De Hof van Heden in het voorjaar van 2014 is begonnen met de aanleg van haar hoveniersbedrijf De Hof van Heden en dat zij vanaf dat moment (volgens [gedaagde] was dat niet eerder dan begin 2015) met een bord aan de snelweg daarvoor aandacht heeft gevraagd. Verder is de website van De Hof van Heden sinds december 2014 actief en staat De Hof van Heden sinds 1 januari 2015 in het handelsregister vermeld.
Daarmee was De Hof van Heden eerder met haar handelsnaamgebruik dan [gedaagde] en kan De Hof van Heden op grond van artikel 5 Hnw tegen het gebruik door [gedaagde] van de benaming Hof van Heden optreden.
5.7.
Tussen partijen is niet in geschil dat er bij het publiek verwarring te duchten is tussen hun ondernemingen.
5.8.
Gelet op het voorgaande is voorshands aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat [gedaagde] met het gebruik van de benaming Hof van Heden in strijd met artikel 5 Hnw handelt. [gedaagde] zal dan ook worden veroordeeld om het gebruik van die naam als handelsnaam te staken. Dit betekent dat [gedaagde] de naam niet als onderdeel van haar handelsnaam mag voeren en evenmin zonder context op haar website mag gebruiken, maar wel als aanduiding van de voormalige modeltuinen aan de [adres] .
5.9.
Het voorgaande brengt met zich dat [gedaagde] ervoor dient te zorgen dat de door haar gebruikte domeinnamen met de benaming Hof van Heden erin worden doorgehaald, zoals onder 3.1 III is gevorderd, met dien verstande dat, nu [gedaagde] er geen invloed op heeft wanneer de domeinnaam houdende instantie daadwerkelijk tot doorhaling overgaat, aan de daadwerkelijke doorhaling geen termijn wordt verbonden.
5.10.
[gedaagde] dient een en ander binnen twee weken na betekening van dit vonnis te bewerkstelligen. Dit wordt een redelijke termijn geacht.
5.11.
De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.
5.12.
Nu het gebruik van de benaming Hof van Heden door [gedaagde] reeds op grond van artikel 5 Hnw wordt verboden behoeft geen bespreking meer of het gebruik van de benaming Hof van Heden door [gedaagde] in strijd met het merkrecht of onrechtmatig is. De vordering onder 3.1 II wordt derhalve afgewezen wegens gebrek aan belang.
5.13.
[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De Hof van Heden heeft op grond van artikel 1019h Rv om een vergoeding van de werkelijke proceskosten gevraagd, aangezien het hier (onder meer) een intellectueel eigendomsrecht betreft. De advocaatkosten heeft zij daarbij begroot op € 6.669,42. [gedaagde] heeft de hoogte van dit bedrag bestreden. De voorzieningenrechter oordeelt hierover dat het hier een eenvoudig kort geding betreft waarvoor in het indicatietarief IE-zaken een bedrag van € 6.000,= als redelijk en evenredig is begroot. De kosten aan de zijde van De Hof van Heden worden dan ook begroot op:
- dagvaarding	€ 	 77,75
- griffierecht		619,00
- salaris advocaat
6.000,00
Totaal	€ 	6.696,75
6
De beoordeling in reconventie
6.1.
Gelet op hetgeen in conventie is overwogen zijn de vorderingen in reconventie niet toewijsbaar.
6.2.
De proceskosten worden gelet op de samenhang met de vordering in conventie op nihil gesteld.
7
De beslissing
De voorzieningenrechter
in conventie
7.1.
veroordeelt [gedaagde] binnen twee weken na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het gebruik van de handelsnaam De Hof van Heden, zowel zelfstandig als gebruik als element in de handelsnamen van [gedaagde] De Hof van Heden en/of [bedrijf 1] Hof van Heden, zoals hiervoor onder 5.8. beschreven, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) online gebruik en registratie van de domeinnamen [website 1] , [website 2] , [website 3] en [website 4] , inclusief gebruik op haar website(s) en sociale media zoals op Twitter en Facebook,
7.2.
veroordeelt [gedaagde] binnen een week na betekening van dit vonnis voor eigen rekening al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de domeinnamen [website 1] , [website 2] , [website 3] en [website 4] worden doorgehaald, een en ander in overeenstemming met de reglementen die gelden voor .nl domeinnamen bij de domeinnaam houdende instantie SIDN en/of de daarvoor geldende procedures bij de betreffende hosting provider en/of Registrar,
7.3.
veroordeelt [gedaagde] om aan De Hof van Heden een dwangsom te betalen van € 1.000,= voor iedere keer dat zij niet aan de onder 7.1 vermelde veroordeling voldoet en per dag dat zij niet aan de onder 7.2 vermelde veroordeling voldoet, tot een maximum van totaal € 50.000,= is bereikt,
7.4.
veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van De Hof van Heden tot op heden begroot op € 6.696,75,
7.5.
verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
7.6.
stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast op zes maanden,
7.7.
wijst het meer of anders gevorderde af,
in reconventie
7.8.
weigert de gevraagde voorzieningen,
7.9.
veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van De Hof van Heden tot op heden begroot op nihil.
Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. B.P.W. Busch, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 september 2016.
type: BPWB
coll: TF