ECLI:NL:GHDHA:2016:1322
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
zaaknummer			: 200.171.543/01
beslissing BBIE	: oppositie nr. 2008886
Beschikking van 26 januari 2016
inzake:
PACOGI NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Weert,
verzoekster,
hierna te noemen: Pacogi,
advocaat: mr. T. Dohmen te Valkenburg aan de Geul,
tegen
de vennootschap naar vreemd recht
CHANEL SAS,
gevestigd te Neuilly-sur-Seine, Frankrijk,
verweerster,
hierna te noemen: Chanel,
advocaat: mr. M.R. Rijks te Den Bosch.
De procedure
1. Bij verzoekschrift (met producties), ingekomen ter griffie op 12 juni 2015, heeft Pacogi het hof (tijdig) verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) van 13 april 2015, waarbij de oppositie (nr. 2008886) van Chanel tegen de inschrijving van het door Pacogi verrichte Benelux-(woord)merkdepot met nummer 1268180 is toegewezen, te vernietigen, die oppositie geheel af te wijzen en te bevelen de inschrijving van voormeld merk/depot te handhaven, met veroordeling van Chanel in de kosten van de oppositie en die van het beroep en terugbetaling van hetgeen Pacogi reeds aan Chanel mocht hebben betaald, vermeerderd met rente. Bij op 16 september 2015 ter griffie van het hof binnengekomen verweerschrift heeft Chanel het hof verzocht het verzoek van Pacogi af te wijzen en de beslissing van het BBIE te bekrachtigen, met veroordeling van Pacogi in de kosten van het beroep. Beide partijen hebben nadien nadere stukken ingediend die aan het procesdossier zijn toegevoegd. De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 10 december 2015, bij welke gelegenheid Pacogi en Chanel hun standpunt hebben doen toelichten aan hand van overgelegde pleitnotities, Pacogi door haar advocaat [NAAM]P.J.T. Austen, advocaat [NAAM]haar advocaat [NAAM]. D. Verdoold, advocaat [NAAM]n Bosch.
Beoordeling van het verzoek
2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
2.1.
Op 13 mei 2013 heeft Pacogi een Benelux-depot (depotnummer: 1268180) van het woordmerk COCO DE MER (hierna: het bestreden teken) ingediend voor waren in de klassen 3 (Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings-, en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen) en 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels).
2.2.
Op 30 juli 2013 heeft Chanel oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot voor de waren in klasse 3. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merkinschrijvingen:
- internationale inschrijving 175733, ingediend op 20 maart 1954, met aanduiding van de Benelux op 1 mei 1974 en ingeschreven voor waren in klasse 3, van het woordmerk COCO
- internationale inschrijving 363419, ingediend op 13 november 1969, met aanduiding van de Benelux op 1 februari 1970 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 1 t/m 24, 26, 27, 28, 34 en 35, van het woordmerk COCO
welke merkinschrijvingen hierna gezamenlijk worden aangeduid als ‘het merk’.
2.3.
Bij beslissing van 13 april 2015 heeft het BBIE de oppositie van Chanel toegewezen en beslist dat voormeld Benelux-depot met nummer 1268180 niet wordt ingeschreven voor de waren in klasse 3, met veroordeling van Pacogi op de voet van artikel 2.16, lid 5, Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) in de kosten, begroot op € 1.000,-.
3. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, BVIE is bepaald:
“1. De deposant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (. . .).”
Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:
“Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: (…)
b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan; (. . .).”
4. Het BBIE heeft de oppositie toegewezen omdat het van oordeel was dat het bestreden teken en het merk visueel en auditief overeenstemmend zijn terwijl er voorts op begripsmatig vlak voor een deel van het publiek sprake is van overeenstemming en voor een ander deel een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, terwijl de waren identiek of sterk soortgelijk zijn, en dat daardoor sprake is van gevaar voor verwarring tussen het bestreden teken en het merk.
5. Pacogi heeft in haar verzoekschrift twee grieven aangevoerd tegen de beslissing van het BBIE.
6. Het hof stelt voorop dat bij de beoordeling van de vraag of het bestreden teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE, in aanmerking moet worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen teken en merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk betreft, te berusten op de totaalindruk die door het teken / het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu de gemiddelde consument. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren minder overeenstemmen.
7. Met grief I komt Pacogi op tegen het oordeel van het BBIE dat bij het merk en het bestreden teken op zowel visueel, auditief als begripsmatig vlak sprake is van overeenstemming en dat sprake is van verwarringsgevaar tussen het bestreden teken en het merk. Deze grief faalt.
8. Het betoog van Pacogi is gebaseerd op de stelling dat ‘COCO’ beschrijvend is, omdat het zal worden opgevat als ‘kokos’ en aldus een geur kan aanduiden, hetgeen een kenmerk is van de waren. Chanel heeft dat gemotiveerd betwist, onder meer stellende – zo begrijpt het hof – dat het relevante publiek niet aan kokos denkt en kokos niet zal zien als een beschrijvende term voor de betrokken waren, maar aan de persoon Coco Chanel.
9. Naar het oordeel van het hof zal bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek het woord ‘COCO’ worden opgevat als een verwijzing naar de voornaam van de bij een breed publiek bekende grondlegster van het modehuis Chanel, Coco Chanel. Juist in relatie met cosmetica en parfums, waarvoor het merk en het bestreden teken (onder meer) zijn ingeschreven respectievelijk gedeponeerd, zal het in aanmerking komende publiek het woord ‘COCO’ met de persoon Coco Chanel associëren, ook omdat het door haar opgerichte modehuis Chanel naast kleding mede bekend is om zijn cosmetica en parfums. Het voorgaande geldt in elk geval voor het grootste deel van het relevante Nederlandstalige publiek dat de Franse taal minder goed machtig is en de betekenis ‘kokos’ van het woord ‘COCO’ in de Franse taal niet zal onderkennen. Het geldt ook voor een niet te verwaarlozen deel van het Franstalige publiek gelet op de grote bekendheid van de persoon Coco Chanel. Dat voor een deel van het publiek duidelijk is dat het woord ‘COCO’ in de Franse taal de betekenis heeft van of verwijst naar ‘kokos’, staat aan het bestaan van de begripsmatige overeenstemming bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek wegens de associatie met de persoon Coco Chanel niet in de weg.
10. De toevoeging van de woorden ‘DE MER’ in het bestreden teken doet aan het voorgaande niet af. Het woord ‘COCO’ neemt als eerste woord van het teken een prominente plaats in (zie ook hierna r.o. 11). Het Franstalige deel van het publiek en het deel van het Nederlandstalige publiek dat de Franse taal voldoende machtig is, zal weten dat de woorden ‘DE MER’ in de Franse taal ‘van de zee’ betekenen. Dat leidt er echter niet toe dat dat publiek het woord ‘COCO’ daardoor eerder zal begrijpen in de betekenis van ‘kokos’, in plaats van verwijzend naar Coco Chanel. De samenstelling ‘kokos van de zee’ heeft immers geen gangbare betekenis, zodat het opvatten van het woord ‘COCO’ in de betekenis van ‘kokos’ niet voor de hand ligt, althans de associatie met de persoon Coco Chanel niet voorkomt of wegneemt. Dat het relevante publiek bij ‘COCO DE MER’ respectievelijk ‘kokos van de zee’ zou denken aan een plant die groeit op de Seychellen, zoals Pacogi heeft aangevoerd, kan niet worden aangenomen. In het licht van de betwisting door Chanel, die heeft aangevoerd dat het relevante publiek in de Benelux in het algemeen niet bekend zal zijn met (de Franse naam van) een plant op de Seychellen, heeft Pacogi haar stelling onvoldoende onderbouwd.
11. Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van het hof sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen het bestreden teken en het merk.
12. Daarnaast is er naar het oordeel van het hof overeenstemming in visueel opzicht tussen het bestreden teken en het merk.
13. De totaalindruk van het bestreden teken wordt in belangrijke mate bepaald door het woordelement ‘COCO’. Aangenomen moet worden dat dit deel in het algemeen – en ook in dit geval – meer aandacht krijgt van het relevante publiek omdat dit het eerste deel van het woordelement is (vgl. GEA 17 maart 2004, nr. T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, El Corte Inglés (‘Mundicor’)). Dit dominerende element in het bestreden teken komt volledig overeen met het merk.
14. Het standpunt van Pacogi dat het woord ‘COCO’ te verwaarlozen is en niet kan worden aangemerkt als een dominerend element in het bestreden teken omdat dit geen zelfstandige onderscheidende plaats zou innemen in het teken ‘COCO DE MER’ vanwege het beschrijvende karakter van het woord ‘COCO’ – omdat ‘kokos’ een kenmerk zou kunnen zijn van waren in klasse 3 – kan niet als juist worden aanvaard, gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 8 t/m 10 is overwogen ten aanzien van de betekenis die een aanzienlijk deel van het publiek aan het woord ‘COCO’ in het bestreden teken zal toekennen.
15. De twee andere elementen in het bestreden teken, de woorden ‘DE MER’, nemen de visuele overeenstemming tussen het merk en het bestreden teken vanwege het identieke gebruik van het woord ‘COCO’ niet weg. De woorden ‘DE MER’ voegen aan het dominerende woordelement ‘COCO’ hooguit een beschrijvende kwalificatie (zonder duidelijke betekenis) toe en zijn in het bestreden teken van meer ondergeschikte aard.
16. Naar het oordeel van het hof stemmen het bestreden teken en het merk derhalve in visueel opzicht in ruime mate overeen.
17. Ten slotte is er ook in belangrijke mate sprake van auditieve overeenstemming. Ook hier geldt dat in de regel het eerste deel van het teken meer aandacht krijgt van het relevante publiek en dat op de uitspraak daarvan de meeste nadruk zal liggen. Anders dan Pacogi heeft aangevoerd is het hof dan ook van oordeel dat het bij de auditieve vergelijking tussen het merk en het bestreden teken met name aankomt op het eerste woord, dat identiek is aan het merk en ook identiek wordt uitgesproken. Ook los daarvan geldt dat het woord ‘COCO’ auditief het meest prominente onderdeel van het bestreden teken is. Het bestreden teken bestaat uit drie korte woorden die in vier lettergrepen worden uitgesproken. Het eerste woord ‘COCO’ bestaat uit twee dezelfde lettergrepen, die eindigen met een ‘o’ die lang (als oo) wordt uitgesproken. De twee daaropvolgende woorden in het bestreden teken, ‘DE’ en ‘MER’, worden allebei kort, zonder nadruk, respectievelijk met korte è-klank, uitgesproken. Bij de uitspraak van het bestreden teken ligt de nadruk derhalve op het eerste woord ‘COCO’.
18. Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van het hof er zowel in visueel, auditief als begripsmatig opzicht (in ruime mate) sprake is van gelijkenis tussen het bestreden teken en het merk. Het BBIE heeft derhalve terecht overwogen dat het merk en het bestreden teken overeenstemmen.
19. Wat het verwarringsgevaar betreft wordt voorop gesteld dat tussen partijen niet in geschil is dat de betrokken waren identiek of zeer soortgelijk zijn. Evenmin is bestreden dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is uit te gaan van de gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau. Aangezien, zoals hiervoor overwogen, een aanzienlijk deel van het relevante publiek bij het teken ‘COCO’ aan de persoon Coco Chanel denkt en niet beschrijvend opvat, kan het merk, anders dan Pacogi aanvoert, onderscheidend vermogen niet worden ontzegd. De vraag of het merk een
groot
onderscheidend vermogen heeft verworven, zoals Chanel aanvoert, vanwege de algemene dan wel grote bekendheid van het merk bij het publiek, kan in het midden blijven.
20. Gegeven de mate van overeenstemming tussen het bestreden teken en het merk, de gelijkheid tussen de betrokken waren alsmede het onderscheidend vermogen van het merk, is er naar het oordeel van het hof, in aanmerking nemende hetgeen in r.o. 6 is overwogen, sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.
21. De oppositie door Chanel is dus terecht door het BBIE toegewezen. Daaruit volgt dat ook grief II die zich richt tegen de toewijzing van de oppositie en de veroordeling van Pacogi in de proceskosten, geen doel treft.
22. Het beroep van Pacogi zal derhalve worden verworpen, met veroordeling van Pacogi in de kosten van deze procedure. De proceskosten zullen niet worden begroot aan de hand van artikel 1019h Rv, zoals door Chanel is verzocht en waartegen door Pacogi bezwaar is gemaakt. Nu het bij een oppositieprocedure ex artikel 2:17 BVIE als de onderhavige niet gaat om de geldigheid van het in een (voorgenomen) inbreukactie ingeroepen recht, is deze in beginsel niet aan te merken als een procedure die noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, zodat artikel 1019h Rv niet van toepassing is (vergelijk HvJ EU, C-180/11, 15 november 2012, inzake Bericap, ECLI:EU:C:2012:717). De proceskosten zullen daarom worden begroot aan de hand van het liquidatietarief. De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zoals door Chanel verzocht en door Pacogi niet bestreden.
Beslissing
Het hof:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Pacogi in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Chanel begroot op € 711,- aan griffierechten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat;
verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Deze beschikking is gegeven door mrs. R. Kalden, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 januari 2016 in aanwezigheid van de griffier.