ECLI:NL:RBGEL:2016:3993
Rechtbank GEL — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK GELDERLAND
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Arnhem
zaaknummer / rolnummer: C/05/302352 / KG ZA 16-219
Vonnis in kort geding van 27 juni 2016
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEGA DUMP DALEN B.V.
,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Dalen, gemeente Coevorden,
eiseres,
advocaat [NAAM]. J. Brakke te Zeewolde,
tegen
1. vennootschap onder firma
MEGADUMP NUNSPEET V.O.F.
,
gevestigd en kantoorhoudende te Nunspeet,
2.
[gedaagde 1]
,
wonende te [woonplaats 1] , gemeente [gemeente] ,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEGA DUMP NEDERLAND B.V.
,
statutair gevestigd te Dalen, gemeente Coevorden,
kantoorhoudende te Putten,
4.
[gedaagde 2]
,
wonende te [woonplaats 2] ,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DYNASOL B.V.
,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam,
gedaagden,
gemachtigde mr. G.J.A. van Dijk te Zeewolde.
Partijen zullen hierna Megadump Dalen en Megadump Nunspeet c.s. (enkelvoud) genoemd worden. Gedaagden zullen ieder afzonderlijk als Megadump Nunspeet, [gedaagde 1] , Megadump Nederland, [gedaagde 2] en Dynasol worden aangeduid.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding
de conclusie van antwoord van Megadump Nunspeet c.s.
de mondelinge behandeling op 6 juni 2016
de aanhouding ten behoeve van bestudering van te laat verstuurde stukken
de voortzetting van de mondelinge behandeling op 13 juni 2016
de pleitnota van Megadump Dalen
de pleitnota’s van Megadump Nunspeet c.s.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
1.3.
Tijdens de tweede mondelinge behandeling heeft de gemachtigde van Megadump Nunspeet c.s. verklaard dat hij niet langer als gemachtigde van [naam 1] , althans Megadump Nelderland, optreedt. Omdat dat tijdens de eerste mondelinge behandeling wel zo was, wordt de procedure tegen Megadump Nederland aangemerkt als op tegenspraak.
2
De feiten
2.1.
Op 27 november 2008 zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid genaamd Megadump Dalen B.V. en Mega Dump Nederland B.V. opgericht. [naam 1] was (indirect) enig aandeelhouder en (indirect) bestuurder van beide besloten vennootschappen. Als handelsnamen van Megadump Dalen zijn in het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld: Mega Dump Dalen B.V., 4douchegoot.nl, geberitshop.nl, 4douche.nl, 4douchecabine.nl, 4badkamermeubel.nl en 4geberit.nl. Van Megadump Nederland is alleen Mega Dump Nederland B.V. als handelsnaam ingeschreven.
2.2.
[naam 1] heeft een eenmanszaak genaamd [naam 1] Tegels-Sanitair-Wonen gehad. Volgens Megadump Dalen is deze eenmanszaak in 2008 ingebracht in Megadump Dalen. Volgens het door Megadump Dalen overgelegde uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de eenmanszaak op 1 november 2011 gevestigd en is deze opgeheven per 1 januari 2014. Als handelsnamen zijn in dat uittreksel vermeld: Mega Dump Dalen B.V., 4douchegoot.nl, geberitshop.nl, 4douche.nl, 4douchecabine.nl, 4badkamermeubel.nl en 4geberit.nl.
2.3.
Uit het overgelegde uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat op 1 januari 2010 de vennootschap onder firma Megadump Nunspeet v.o.f. is opgericht. De vennoten van Megadump Nunspeet zijn thans [gedaagde 1] , [gedaagde 2] en Megadump Nederland. Als handelsnaam is in dat uittreksel Megadump Barneveld vermeld.
2.4.
In 2014 heeft [naam 1] , althans zijn vennootschap [naam 1] Beheer B.V., een deel van zijn aandelen in Megadump Dalen verkocht aan [naam 2] Beheer B.V., de vennootschap van [naam 2] . Op 8 december 2015 heeft [naam 1] , althans zijn vennootschap, alle overige aandelen aan [naam 2] Beheer verkocht en is hij als middellijk bestuurder afgetreden. [naam 2] is thans indirect bestuurder van Megadump Dalen.
2.5.
Megadump Dalen en Megadump Nunspeet zijn discounters op het gebied van sanitair producten. Deze producten worden niet alleen in de winkels te koop aangeboden, maar ook online.
2.6.
Megadump Dalen maakt gebruik van het volgende logo:
Dit logo – met uitzondering van de tekst “de badkamer- en tegelvloerenspecialist!” – is op 24 december 2015 door [naam 2] Beheer, bestuurder en aandeelhouder van Megadump Dalen, als beeldmerk geregistreerd.
2.7.
Megadump Nunspeet maakt gebruik van het volgende logo:
2.8.
De website www.megadump.nl is sinds 22 december 2005 geregistreerd door Dynasol. De website, waarvan [gedaagde 2] sinds 2003 eigenaar is, bestaat al sinds 2001, maar is in de periode 2008-2013 niet actief geweest. In 2013 en 2014 heeft [gedaagde 2] een soort folder op de website geplaatst met daarop twee links naar www.megadumpnunspeet.nl en www.megadumpbarneveld.nl. Het betrof toen een statische website. In augustus 2015 heeft [gedaagde 2] de website gewijzigd en vanaf december 2015 is deze omgezet in een actieve webshop en worden op de site de vestigingen Megadump Nunspeet en Megadump Barneveld vermeld.
2.9.
Megadump Dalen heeft een website genaamd www.megadumpdalen.nl met een webshop. Ook is de domeinnaam www.megadump.com door [naam 2] en/of zijn vennootschap geregistreerd.
2.10.
Bij brief van 17 mei 2016 heeft de advocaat [NAAM]verzocht om het gebruik van de domeinnaam www.megadump.nl te staken en gestaakt te houden. Dynasol heeft bij brief van 19 mei 2016 hierop gereageerd en aangegeven dat zij als hostingprovider niet over de domeinnaam beschikt.
3
Het geschil
3.1.
Megadump Dalen vordert dat de voorzieningenrechter
I. Megadump Nunspeet c.s. gebiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de handelsnaam Megadump en elk onrechtmatig handelen te (doen) staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag als een gehele dag te rekenen, dat door Megadump Nunspeet c.s. na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg wordt gegeven,
II. Dynasol en voor zover daartoe gerechtigd eveneens [gedaagde 2]
primair
gebiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis de website www.megadump.nl offline te halen en mee te werken aan het overdragen van de website www.megadump.nl aan Megadump Dalen, zulks door alle benodigde rechts- en feitelijke handelingen te verrichten om Megadump Dalen als domeinnaamhouder van www.megadump.nl te laten registreren in het bijzonder het verstrekken van eventueel door de registry geëiste tokens om een domeinnaamhouderschap mogelijk te maken alsmede alle door de registry vereiste formulieren in te vullen en informatie te verstrekken die Megadump Dalen nodig heeft om deze registratie te effectueren, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag als een gehele dag te rekenen, dat door Dynasol en/of [gedaagde 2] na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg wordt gegeven,
subsidiair
gebiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis de website www.megadump.nl offline te halen op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag als een gehele dag te rekenen, dat door Dynasol en/of [gedaagde 2] na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg wordt gegeven,
III. Megadump Nunspeet c.s. gebiedt om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkenrechten van Megadump Dalen en elk onrechtmatig handelen te (doen) staken en gestaakt te houden, waaronder doch niet beperkt tot het verwijderen van de handelsnaam Megadump op al hun uitingen, winkels, websites, producten, etc., op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag als een gehele dag te rekenen, dat door Megadump Nunspeet c.s. na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg wordt gegeven,
IV. Megadump Nunspeet c.s. hoofdelijk, des de een betalend de ander zal zijn bevrijd, veroordeelt tot betaling aan Megadump Dalen binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis van de door Megadump Dalen gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv, althans een zodanig bedrag als de voorzieningenrechter in goede justitie zal bepalen,
V. dit vonnis in al haar onderdelen uitvoerbaar bij voorraad verklaart.
3.2.
Megadump Dalen legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij de rechtsopvolgster is van de eenmanszaak [naam 1] Tegels-Sanitair-Wonen, die als handelsnaam Megadump voerde, zodat Megadump Dalen gerechtigd is tot die naam. Door het gebruik van de (domein)naam (www.)megadump(.nl) maakt Megadump Nunspeet op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) inbreuk op de handelsnaam van Megadump Dalen. Tevens veroorzaakt Megadump Nunspeet verwarring bij klanten, omdat zij veronderstellen dat sprake is van één grote onderneming – partijen houden zich immers allen bezig met de verkoop van sanitaire producten – met diverse filialen. De verwarring is ontstaan op het moment dat beide partijen online hun producten gingen verkopen. Megadump Dalen investeert maandelijks veel geld in online marketing teneinde haar website op Google hoog in rangorde geplaatst te kunnen zien. Megadump Nunspeet profiteert hiervan, omdat haar website www.megadump.nl daardoor ook bovenaan komt te staan. Megadump Dalen lijdt hierdoor schade.
Verder vertoont het logo dat Megadump Nunspeet (op haar website www.megadump.nl) gebruikt zeer veel gelijkenissen (dezelfde naam, dezelfde kleurstelling, hetzelfde lettertype en een soortgelijke inhoud) met het logo van Megadump Dalen. Hiermee maakt Megadump Nunspeet inbreuk op het merkenrecht van Megadump Dalen ex artikel 2.20 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).
Tot slot stelt Megadump Dalen dat sprake is van onrechtmatig handelen nu gedaagden sub 1. tot en met 4. met de website www.megadump.nl een vergelijkbare website hebben gelanceerd, waarmee zij kunnen profiteren van de door Megadump Dalen gedane investeringen.
Ten aanzien van Dynasol geldt dat zij als registrar in het SIDN register staat geregistreerd, zodat zij als houder van de domeinnaam dient te worden aangemerkt en deze offline dient te halen en dient mee te werken aan het overdragen van de website aan Megadump Dalen.
3.3.
Megadump Nunspeet c.s. voert verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
Met de aard van het gevorderde en het daaraan ten grondslag gelegde acht de voorzieningenrechter het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen gegeven.
4.2.
Megadump Dalen beroept zich op schending van artikel 5 Hnw en legt subsidiair onrechtmatige daad aan haar vorderingen ten grondslag. Megadump Dalen stelt dat door het gebruik van de (domein)naam (www.)megadump(.nl) door Megadump Nunspeet en Megadump Nederland, mede gelet op de aard van de ondernemingen, sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek. De voorzieningenrechter zal deze kwestie dan ook eerst toetsen aan de Hnw, die niet alleen van toepassing is/kan zijn in geval van handelsnaamgeschillen, maar ook bij domeinnaamgeschillen.
4.3.
Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.
4.4.
Voornoemd artikel biedt de houder van een handelsnaam derhalve alleen bescherming tegen een (verwarringwekkende) handelsnaam van een derde.
Onder een handelsnaam wordt ingevolge artikel 1 Hnw verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit is de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming.
4.5.
In beginsel is een domeinnaam niet meer of anders dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder en is het gebruik daarvan niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Door omstandigheden kan dat evenwel anders zijn. Dat is het geval als de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming, waarbij ook de inhoud van de website achter de domeinnaam van belang is (vgl. o.a. gerechtshof Amsterdam, 19 oktober 2006, BIE 2007, 116,
Quickprint
).
4.6.
Vastgesteld kan worden dat Megadump Dalen in 2008 is opgericht en dat in ieder geval daarna, op 1 januari 2010, Megadump Nunspeet is opgericht. De stelling van Megadump Dalen dat de handelsnaam
Megadump
vanuit de eenmanszaak van [naam 1] in Megadump Dalen is ingebracht, kan niet gevolgd worden. Voor zover de eenmanszaak van [naam 1] al eerder zou zijn opgericht (uit het overgelegde uittreksel uit het handelsregister volgt dat niet) is niet aannemelijk geworden dat de eenmanszaak werd gedreven onder de naam
Megadump
. Evenmin volgt uit het overgelegde uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Megadump Dalen (waarin als handelsnamen Mega Dump Dalen B.V., 4douchegoot.nl, geberitshop.nl, 4douche.nl, 4douchecabine.nl, 4badkamermeubel.nl en 4geberit.nl zijn opgenomen) dan wel uit andere overgelegde producties dat Megadump Dalen sinds 2008 onder de handelsnaam
Megadump
(zonder spatie en zonder de toevoeging Dalen) werd gedreven.
4.7.
Bovendien geldt dat [naam 2] ten tijde van het kopen van de aandelen van Megadump Dalen (eind 2015) wist dat naast Megadump Dalen in ieder geval ook de onderneming Megadump Nunspeet werd gedreven door zijn stiefvader en/of [gedaagde 2] en/of [gedaagde 1] . Dat Megadump Dalen, althans [naam 2] , er toen vanuit mocht gaan dat de handelsnaam
Megadump
aan hem, althans zijn vennootschap zou worden overgedragen is niet aannemelijk. Dit zou immers – volgens zijn lezing – betekenen dat de andere/overige onderneming(en) zijn/hun naam, althans het eerste woord daarvan, na de overdracht van de aandelen zou(den) moeten wijzigen. Gesteld noch gebleken is dat partijen dit hebben besproken of dat dit anderszins is toegezegd bij de verkoop van de aandelen.
4.8.
Ten aanzien van de domeinnaam geldt dat gesteld noch gebleken is dat [naam 2] niet wist dat de domeinnaam www.megadump.nl op naam van [gedaagde 2] stond geregistreerd. Dat [naam 2] , althans zijn vennootschap, deze domeinnaam – die dus al langer bestond – overgedragen zou krijgen bij overdracht van de aandelen is onvoldoende aannemelijk. Nog los van de omstandigheid dat daarover geen nadere afspraken zijn gemaakt, geldt dat [naam 1] de domeinnaam niet kon overdragen/verkopen, omdat hij niet de eigenaar (en dus niet beschikkingsbevoegd ten aanzien) daarvan was. Dat Dynasol in het SIDN register als registrar van de domeinnaam staat vermeld, maakt het voorgaande niet anders. Megadump Nunspeet c.s. heeft ter zitting toegelicht dat [gedaagde 2] rechthebbende is op de domeinnaam en dat Dynasol de website slechts beheert en de server draaiende houdt en geen enkele invloed heeft op de inhoud ervan. Op de overgelegde uitdraai van het SIDN is bovendien nog vermeld dat de houder gegevens afgeschermd kunnen zijn, waarvan in dit geval dus sprake is.
4.9.
Het voorgaande betekent dus dat de vorderingen onder I. en II. voor zover zij zijn gegrond op schending van artikel 5 Hnw worden afgewezen.
4.10.
Het onder III. gevorderde is primair gegrond op artikel 2.20 BVIE. Megadump Dalen heeft dit niet nader gespecificeerd. Voor zover Megadump Dalen zich beroept op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE (verzet tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan haar merk en wordt gebruikt voor identieke waren) geldt dat het teken dat Megadump Nunspeet c.s. gebruikt niet geheel gelijk is aan het merk dat Megadump Dalen heeft ingeschreven. De druppels ontbreken bij het teken van Megadump Nunspeet; deze zijn door [naam 2] bedacht, zo heeft hij verklaard. Daarnaast zijn de woorden – die niet als zodanig als beeldmerk zijn geregistreerd – die onder
Megadump
zijn vermeld anders. Megadump Dalen gebruikt de woorden: “de badkamer- en tegelvloerenspecialist!” terwijl Megadump Nunspeet de woorden: “tegels en sanitair” vermeldt. Deze teksten zijn ook in een ander lettertype weergegeven en de letters verschillen van grootte. Van schending van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE is dus, voorshands geoordeeld, geen sprake. Voor zover Megadump Dalen zich beroept op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE (verzet tegen gebruik van een teken dat overeenstemt met haar merk en wordt gebruikt voor identieke waren, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan) geldt dat [naam 2] op de hoogte was van het gebruik van het teken en de naam
Megadump
door Megadump Nunspeet c.s., hetgeen maakt dat hij voorshands geoordeeld ten tijde van het inschrijven van het merk te kwader trouw was, zoals bedoeld in artikel 2.4 aanhef en onder f sub 1 BVIE. Voor zover de vordering onder III. is gestoeld op schending van artikel 2.20 BVIE wordt deze dan ook afgewezen.
4.11.
Meer subsidiair baseert Megadump Dalen haar vorderingen op onrechtmatige daad. Zij heeft evenwel nagelaten te onderbouwen waarom het handelen van Megadump Nunspeet c.s. onrechtmatig zou zijn, zodat de vorderingen evenmin op deze grondslag kunnen worden toegewezen.
4.12.
Geconcludeerd kan dan ook worden dat de vorderingen van Megadump Dalen worden afgewezen.
4.13.
Megadump Dalen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Megadump Nunspeet c.s. heeft een volledige vergoeding van de gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft daartoe een overzicht overgelegd van de door haar gemachtigde verrichte werkzaamheden en de daarbij behorende tijdsinvestering. In totaal heeft de gemachtigde van Megadump Nunspeet c.s. zijn kosten begroot op een bedrag van € 5.700,00. Alhoewel uit het overgelegde overzicht niet expliciet een uurtarief volgt (maar wel indien het aantal gemaakte uren wordt gedeeld door het totaal bedrag), geldt dat Megadump Dalen zich niet tegen de gemaakte kosten (die binnen het indicatietarief van maximaal € 6.000,00 voor een eenvoudig kort geding vallen) heeft verzet, zodat deze voor toewijzing in aanmerking komen.  De kosten aan de zijde van Megadump Nunspeet c.s. worden begroot op:
- griffierecht	€ 	619,00
- salaris advocaat
5.700,00
Totaal	€ 	6.319,00
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vorderingen af,
5.2.
veroordeelt Mega Dump Dalen in de proceskosten, aan de zijde van Megadump Nunspeet c.s. tot op heden begroot op € 6.319,00.
Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.J.M. Vermulst op 27 juni 2016.