ECLI:NL:RBDHA:2013:19716
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/427902 / HA ZA 12-1149
Vonnis van 24 juli 2013
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht
TOPRO AS
,
gevestigd te Gjøvik, Noorwegen,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat [NAAM]. D. Knottenbelt te Rotterdam,
tegen
1
[A] ,
wonende te [woonplaats] ,
2.	de rechtspersoon naar vreemd recht
[X]
, tevens handelend onder de naam
[…]
,
gevestigd te [vestigingsplaats] , Verenigd Koninkrijk,
kantoorhoudende te [plaats] ,
gedaagden in conventie,
voorwaardelijke eisers in reconventie,
advocaat [NAAM]. L.Ph.J. van baron Utenhove te Den Haag.
Partijen zullen hierna Topro en (gezamenlijk aangeduid in enkelvoud) [X] c.s. genoemd worden. Gedaagden zullen waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als [A] , respectievelijk [X] . De zaak is voor Topro inhoudelijk behandeld door mrs. C.S. Mastenbroek en N.W. Mulder en voor [X] c.s. door mrs. K.A.J. Bisschop en C.J.S.L. Hooper, allen advocaat [NAAM].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 13 augustus 2012;
de akte overlegging producties met producties 1 t/m 13 van 26 september 2012 van Topro;
- de conclusie van antwoord tevens houdende een voorwaardelijke eis in reconventie van 7  november 2012 met producties 1 t/m 3;
- het tussenvonnis van 21 november 2012 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 20 december 2012 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 11 maart 2013;
- de aanvullende producties 14 tot en met 21 van 21 februari 2012 van Topro;
- de aanvullende producties 4 en 5 van 22 februari 2012 en 8 maart 2012 van [X] c.s.;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 11 maart 2013;
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
in conventie en voorwaardelijke reconventie
2.1.
Topro is een Noorse onderneming die zich bezighoudt met de productie en levering van loophulpmiddelen, waaronder rollators. Topro exporteert haar producten naar diverse Europese landen, waaronder de Benelux.
2.2.
Sinds 2002 brengt Topro een rollator op de markt onder de naam TROJA. In 2005 is de rollator van Topro die zij TROJA CLASSIC noemt in de Duitse warenvergelijking ‘Stiftung Warentest Edition 9/2005’ als beste getest. Nadien heeft Topro de techniek van haar rollators doorontwikkeld en heeft zij een rollator op de markt gebracht die zij TROJA 2G heeft genoemd. Hieronder worden afbeeldingen weergegeven van de TROJA CLASSIC en de TROJA 2G.
TROJA CLASSIC:				TROJA 2G:
2.3.
Topro is houdster van de navolgende merkrechten (hierna: de merken):
het Gemeenschapswoordmerk TOPRO, onder het registratienummer 8309643 ingeschreven op 13 januari 2010 voor waren in de klassen 6,7,10,12 en 20, en
het Gemeenschapswoordmerk TROJA, onder registratienummer 8309684 ingeschreven op 9 september 2010 voor waren in de klassen 6, 7, 10, 12 en 20.
2.4.
Topro maakt voorts gebruik van het hierna afgebeelde logo (hierna: het Topro logo).
2.5.
[X] houdt zich conform het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder meer bezig met de im- en export van en de groothandel in gebruiksgoederen.
2.6.
[A] is enig bestuurder van [X] .
2.7.
In het voorjaar van 2012 heeft Topro geconstateerd dat [X] rollators
aanbood onder de naam TROJA 3G voor een prijs tussen de € 149,- en € 199,- (hierna: de 3G rollator). Op de 3G rollator stonden de tekens TOPRO en TROJA alsmede het Topro logo; die tekens en het logo stonden ook op de verpakking van de 3G rollator en in de bijbehorende gebruiksaanwijzing alsmede het adres van Topro.
2.8.
Een afbeelding van de 3G rollator wordt hierna weergegeven:
2.9.
Op de website [website] van [X] werd de rollator aangeprezen
met de navolgende tekst:
“
De innovatieve nieuwe Topro-Troja 3G staat ver voor op de concurrentie met een verhoogde veiligheid, flexibiliteit en de best mogelijke comfort. Zijn voorganger, de Topro-Troja Classic, werd geselecteerd als winnaar van de zeer gerespecteerde Duitse consument test 'Stiftung Warentest (editie 9/2005)'. Sindsdien hebben TOPRO-TROJA ingenieurs gewerkt om de rollator op basis van onderzoek en feedback van gebruikers en therapeuten te ontwikkelen. Het resultaat is de tweede generatie Topro-Troja met nog gebruiksvriendelijker functies, een hoge focus op veiligheid, flexibiliteit en comfort
”
Daarbij stond stond een link geplaatst naar de originele demonstratiefilm van Topro voor de TROJA 2G.
2.10.
[X] heeft ook op de website www.marktplaats.nl geadverteerd voor de
3G rollator met een vergelijkbare advertentietekst.
2.11.
Verder heeft [X] gebruik gemaakt van het Adword “TOPRO” zodat
bij het invoeren van de zoekterm “TOPRO rollator” in de zoekmachine van Google bovenaan in de gesponsorde advertenties een advertentie verscheen van [X] .
2.12.
Bij brief van 24 mei 2012 heeft Topro [X] gesommeerd de inbreuk op haar merkrechten te staken. Daaraan heeft [X] c.s. geen gehoor gegeven.
2.13.
Op 18 juni 2012 heeft Topro beslag doen leggen op 28 bij [X] aangetroffen 3G rollators, welke nadien met toestemming van [X] c.s. zijn vernietigd.
2.14.
Op 4 juli 2012 heeft Topro beslag doen leggen op aan [A] in eigendom
toebehorend onroerend goed gelegen in [plaats] . Ook heeft Topro conservatoir derdenbeslag doen leggen op de aan [A] toebehorende rekening bij de [de Bank]
2.15.
Op verzoek van [X] heeft haar accountant een rapport opgesteld naar aanleiding van het verhandelen van de 3G rollator door [X] . In het rapport van 18 oktober 2012 staat onder meer het volgende (hierna: het accountantsrapport):
“
Aan de hand van de boeken en bescheiden die ons ter beschikking staan hebben wij het volgende vastgesteld:
• [X] .com Limited dan wel de heer [A] heeft in China 1
container met 385 rollators besteld, waarvan volgens de “commercial invoice” er 320 stuk zijn van het type “rollator lb 9102” en 65 stuks van het type “sample rollators topro”, zie bijlage 1.
• Uit de administratie blijkt dat er in de periode van 21 mei tot en met 2 juli 2012 33 stuks rollators verkocht zijn voor prijzen variërend tussen € 125,21 en
€ 167,23 exclusief BTW per stuk, zie bijlage 2.
• Uit de dagvaarding d.d. 13 augustus 2012 is gebleken dat de deurwaarder op 18 juni 2012 op 28 inbreukmakende rollators beslag heeft gelegd.
Aan de hand van de boeken en bescheiden hebben wij uiteraard niet kunnen vaststellen waar de rollators zich fysiek bevinden vanwege het feit dat wij niet fysiek aanwezig zijn geweest bij het proces van inkoop, opslag, distributie en verkoop van de rollators.
Uitsluitend op basis van de aanname dat alle verkochte rollators van het type “sample rollators topro” zouden zijn zouden wij het volgende kunnen stellen:
• De theoretische voorraad van het type “sample rollators topro” zou dan 4 stuks moeten zijn.
• De theoretisch behaalde brutowinst minus directe kosten van dit type rollator hebben wij berekend op € 1.282,70, zie bijlage 3.
”
2.16.
[X] verkoopt thans een merkloze rollator door haar aangeduid als de Walk On rollator die qua vormgeving identiek is aan de 3G rollator maar die wordt geleverd zonder rugsteun en tasje (zie de afbeelding van de 3G rollator in 2.8).
3
Het geschil
in conventie
3.1.
Topro vordert – samengevat – dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, (sub I) [X] c.s. verbiedt inbreuk te maken op de aan Topro toekomende merk- en auteursrechten in Europa, alsmede elk onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, waaronder het doen van onware en/of misleidende mededelingen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom. Daarnaast vordert Topro (sub II) een verklaring voor recht dat het bestellen, aankopen, distribueren, aanbieden, verkopen, opslaan, leveren en/of verhandelen van en adverteren voor – kortgezegd – inbreukmakende rollators jegens Topro onrechtmatig is. Topro vordert voorts (sub III) een door een onafhankelijke accountant opgestelde opgave vanaf 1 januari 2010 van leveranciers, professionele afnemers, geleverde, verkochte en in voorraad gehouden aantallen inbreukmakende rollators, verkoopprijzen en leverdata onder overlegging van ondersteunende gecontroleerde bescheiden, (sub IV) rectificatie en een terughaalverzoek, (sub V) afgifte ter vernietiging, (sub VI) afgifte van (digitale) bestanden en documenten, (sub VII) hoofdelijke veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vermeerderen met wettelijke rente, (sub VIII) hoofdelijke veroordeling tot betaling van winstafdracht, alsmede (sub IX) opgave van vermogen; een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van [X] c.s. hoofdelijk in de werkelijk gemaakte kosten conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), inclusief opsporings- en beslagkosten.
3.2.
Topro legt aan het door haar tegen [X] gevorderde verbod ten grondslag dat [X] inbreuk maakt in de zin van artikel 9 jo. 102 Verordening (EG) nr 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) op haar rechten op de merken door de merken zonder toestemming van Topro aan te brengen op identieke waren en deze waren te verhandelen. Verder voert zij aan dat zij auteursrechthebbende is op het Topro logo en dat [X] inbreuk maakt op dit auteursrecht door een (vrijwel) identiek logo te gebruiken op rollators, verpakkingen, gebruiksaanwijzingen en in advertenties. Tot slot stelt Topro dat de hiervoor omschreven handelingen van [X] ook onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), hetgeen [X] kan worden toegerekend.
3.3.
Voorts stelt Topro zich op grond van artikel 6:194 BW te kunnen verzetten tegen de advertenties van [X] op de websites [website] , www.marktplaats.nl en op de Duitse website www.ebay.de die onware en misleidende teksten bevatten. Door deze teksten en door de gelijkende vormgeving van de rollators van Topro en de 3G rollator raken consumenten in verwarring, terwijl de 3G rollator van inferieure kwaliteit is en daardoor bovendien een veiligheidsrisico oplevert, aldus Topro.
3.4.
Topro legt aan haar vorderingen jegens [A] ten grondslag dat [A] als enig bestuurder van de aan hem verbonden vennootschap een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kan worden van het onrechtmatige handelen van [X] omdat hij wetenschap had van de inbreuk en de macht om in te grijpen en hij wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat zijn handelen of nalaten tot gevolg zou hebben dat Topro schade zou leiden. Verder stelt Topro dat [A] ook in persoon onrechtmatig heeft gehandeld jegens Topro nu hij acteert als het brein en de handen van [X] . Het ligt volgens Topro ook in zijn macht om onrechtmatig handelen van [X] voortaan te voorkomen, zodat aan hem tevens een verbod voor de toekomst kan worden opgelegd.
3.5.
[X] c.s. is aansprakelijk voor de hiervoor genoemde handelingen en derhalve gehouden de daardoor bij Topro ontstane schade te vergoeden. Die schade bedraagt € 250,- per inbreukmakende rollator en schade die Topro lijdt als gevolg van de merkinbreuk, auteursrechtinbreuk en het onrechtmatig handelen. Ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding en winstafdracht beroept Topro zich op artikel 27a Auteurswet (hierna: Aw) en artikel 101 en 102 GMVo jo. artikel 2.21 jo. 2.32 lid 4 BVIE jo. artikel 6:96 BW.Aan haar vordering tot opgave legt Topro artikel 101 en 102 GMVo jo. artikel 2.22 lid 4 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) ten grondslag. Omdat Topro niet weet vanaf wanneer [X] de inbreukmakende rollators aanbiedt, is het nodig om vanaf 1 januari 2010 informatie te verkrijgen. Aan haar vordering tot afgifte ter vernietiging legt Topro artikel 101 en 102 GMVo jo. 2.20 lid 1 sub a jo. 2.22 lid 1 jo. 2.32 lid 6 BVIE ten grondslag.
3.6.
[X] c.s. voert verweer.
3.7.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in voorwaardelijke reconventie
3.8.
[X] c.s. vordert – samengevat – voor zover de persoonlijke aansprakelijkheid van [A] niet wordt aangenomen, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, opheffing van het beslag op het onroerend goed van [A] en van het conservatoir derdenbeslag op de betaal- en spaarrekening van [A] , een verklaring voor recht dat de hiervoor genoemde beslagen onrechtmatig zijn, veroordeling van Topro tot vergoeding van de schade die [A] heeft geleden, nader op te maken bij staat en veroordeling in de werkelijke kosten van de reconventie conform artikel 1019h Rv.
3.9.
[X] c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de beslagen ondeugdelijk zijn gelegd in de zin van artikel 705 lid 2 Rv en dat [A] hierdoor schade heeft geleden, waarvoor Topro op grond van artikel 706 Rv aansprakelijk is.
3.10.
Topro voert verweer.
3.11.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
in conventie
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de merken van Topro is de rechtbank bevoegd om daarvan kennis te nemen voor wat betreft [A] op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo nu hij zijn woonplaats heeft in Nederland en voor wat betreft [X] op grond van de artikelen 94 lid 2 onder b, 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 4 sub b GMVo nu [X] is verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te bestrijden, in beide gevallen jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Gelet op het bepaalde in artikel 98 lid 1 GMVo is de rechtbank terzake de gestelde inbreuk bevoegd op het grondgebied van alle lidstaten. Ook overigens heeft [X] c.s. de bevoegdheid van de rechtbank niet bestreden.
Merkinbreuk en auteursrechtinbreuk
4.2.
Tussen partijen is niet in geschil dat [X] de 3G rollator heeft aangeboden via haar eigen website en via www.marktplaats.nl noch dat zij de 3G rollator heeft verhandeld. Vaststaat ook dat op de 3G rollator de merken staan en het Topro logo en dat [X] deze ook heeft gebruikt in haar advertenties. [X] heeft erkend dat sprake is van merkinbreuk en auteursrechtinbreuk.
4.3.
De rechtbank laat de stelling van [X] c.s. dat Topro - in aanvulling op de reeds door haar overgelegde verklaring van Dialecta Kommunikasjon waarin deze bevestigt dat Topro de auteursrechthebbende is op het Topro logo - nader bewijs van de overdracht van het auteursrecht aan Topro zou moeten overleggen buiten beschouwing. [X] heeft immers uitdrukkelijk erkend dat zij inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht op het Topro logo en zij heeft - op dit punt althans - geen verweer gevoerd tegen toewijzing van het gevorderde verbod.
Misleidende reclame
4.4.
[X] c.s. betwist dat de advertenties misleidend zijn althans onrechtmatig handelen opleveren omdat de advertenties niet veel langer dan een maand op haar website hebben gestaan en derhalve slechts een minimaal bereik hebben gehad zodat eventuele schade navenant miniem is.
4.5.
Bij beantwoording van de vraag of een mededeling misleidend is jegens consumenten, moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument (de “maatman-consument”). Van misleiding kan sprake zijn indien een mededeling onjuist of onvolledig is. De feitelijke vaststelling dat dit het geval is, brengt nog niet mee dat de mededeling ook misleidend is. Daartoe is nodig dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de maatman-consument kan beïnvloeden.
4.6.
De rechtbank verwerpt het verweer van [X] c.s. Niet in geschil is dat in de advertentie ten onrechte wordt gesuggereerd dat de 3G rollator een model van Topro is door het vermelden van de merken, het Topro logo, te verwijzen naar de testresultaten van een rollator van Topro en een link te plaatsen naar een originele demonstratiefilm van Topro voor de TROJA 2G. De onjuiste voorstelling van zaken kan het economisch gedrag van de maatman-consument beïnvloeden temeer nu de 3G rollator werd aangeboden voor een prijs van tussen de € 179,- en € 199,-  die beduidend lager is dan de prijs van een rollator afkomstig van Topro (€ 350,-). Daarmee zijn de advertenties misleidend en heeft [X] onrechtmatig gehandeld jegens Topro door deze openbaar te maken en is zij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade die Topro dientengevolge lijdt. Of de advertenties slechts korte tijd op de website van [X] hebben gestaan, zoals [X] heeft aangevoerd, is slechts relevant voor het bepalen van de omvang van de schade.
4.7.
De stelling van Topro, ten slotte, dat voorts sprake is van misleiding omdat de vormgeving van de 3G rollator overeenstemt met die van de rollators van Topro en dat de 3G rollator van inferieure kwaliteit is, is door Topro onvoldoende onderbouwd zodat de rechtbank die stelling al op die grond verwerpt.
Onrechtmatige daad [A]
4.8.
[X] c.s. betwist dat [A] persoonlijk aansprakelijk is voor de door Topro geleden schade als gevolg van het aanbieden en verhandelen van de 3G rollators door [X] . Zij stelt onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 8 december 2006 (LJN: AZ0758, NJ 2006, 659) dat een bestuurder slechts persoonlijk aansprakelijk kan zijn voor inbreukmakend handelen van de vennootschap als hem een persoonlijk ernstig verwijt te maken is, hetgeen het geval is als (i) de bestuurder wist of diende te weten dat de vennootschap inbreuk zou plegen, en (ii) de verplichtingen die dan daaruit voor de vennootschap zouden volgen niet zou kunnen nakomen, en (iii) de vennootschap ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade. [X] c.s. stelt dat het enkele feit dat [A] wist of behoorde te weten dat [X] inbreuk zou maken op de rechten van Topro, onvoldoende is om persoonlijke aansprakelijkheid van [A] aan te nemen omdat [X] in staat is om de verplichtingen die uit de inbreuk volgen na te komen en zulks ook al heeft toegezegd.
4.9.
Het verweer van [X] c.s. faalt. Anders dan [X] c.s. stelt is het voor de vaststelling van aansprakelijkheid van [A] niet noodzakelijk dat [X] niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen of geen verhaal zou bieden. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 23 november 2012 (LJN: BX5881, NJ 2013, 302) geoordeeld dat bij beantwoording van de vraag of een bestuurder aansprakelijk is voor onrechtmatig handelen van de vennootschap de maatstaf geldt dat de bestuurder slechts (naast de vennootschap) persoonlijk aansprakelijk gehouden kan worden, indien hem ter zake van het onrechtmatig handelen van de vennootschap persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt op de grond dat hij dat handelen in verband met de kenbare belangen van de benadeelde had behoren te voorkomen (zie r.o. 3.4.1). In datzelfde arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een bestuurder van een vennootschap ook onrechtmatig kan handelen omdat hij in strijd heeft gehandeld met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsnorm jegens die benadeelde. Voor een dergelijke aansprakelijkheid van een bestuurder – die niet een tekortschietende of onbehoorlijke taakuitoefening als bestuurder betreft, maar berust op een daarvan losstaande zorgvuldigheidsnorm – gelden de gewone regels van onrechtmatige daad. In het bijzonder is dan niet vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt van zijn handelen kan worden gemaakt. Dat geldt ook in een geval waarin de onrechtmatige gedragingen van de bestuurder in het maatschappelijk verkeer (tevens) als gedragingen van de vennootschap kunnen worden aangemerkt, zodat ook de vennootschap uit eigen hoofde op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk gehouden kan worden (zie r.o. 3.4.2).
4.10.
Voor zover [X] c.s. ook heeft bedoeld te betwisten dat [A] uitgaande van de hiervoor genoemde maatstaven persoonlijk aansprakelijk is, verwerpt de rechtbank dat verweer.
4.11.
[A] heeft ter gelegenheid van de comparitie van partijen verklaard dat hij op de website www.alibaba.com een advertentie zag van de Chinese producent [Y] (hierna: [Y] ) die rollators aanbood. [A] heeft naar hij heeft verklaard de rollators in China besteld en is daarbij ingegaan op het voorstel van [Y] om op een deel van de door hem bestelde rollators het teken TOPRO aan te brengen. [A] heeft tevens verklaard dat hij zelf de advertenties heeft opgesteld waaronder de Duitste tekst voor een advertentie op de Duitse website van eBay (waarvan [X] c.s. eerst nog betwiste dat zij deze zelf op die website heeft doen plaatsen). Ook beantwoordde [A] naar eigen zeggen zelf e-mailberichten die door consumenten over de 3G rollator werden gestuurd aan het e-mailadres van [X] , was hij zelf betrokken bij de levering van de 3G rollators aan afnemers en was hij zelf aanwezig in de showroom in [plaats] waar de 3G rollatos stonden opgesteld voor het publiek. Ten slotte heeft [A] verklaard dat hij de eerste sommatiebrief van Topro wel heeft ontvangen, maar deze heeft genegeerd, omdat deze afkomstig was van een Noors bedrijf.
4.12.
De hiervoor genoemde omstandigheden voeren de rechtbank tot de conclusie dat [A] wist althans moet hebben geweten dat [X] bij het aanbieden en verhandelen van de 3G rollators inbreuk maakte op de merken van Topro en haar auteursrecht op het Topro logo. Hij was zelf degene die de 3G rollator bij [Y] bestelde, inging op het aanbod het teken TOPRO op de rollators aan te brengen en deze vervolgens als zijnde afkomstig van Topro aanbood onder verwijzing naar een consumententest en een demonstratiefilm van Topro. [A] heeft niet ontkend dat hij al vóór de sommatie van Topro op de hoogte was van het feit dat de 3G rollators inbreukmakend zijn. [A] was in staat om die inbreuk te voorkomen maar heeft dit niet gedaan, hoewel dat met het oog op de belangen van Topro wel van hem gevergd kon worden. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [A] aldus in strijd gehandeld met de zorgvuldigheidsnorm waartoe hij in dit geval persoonlijk en niet slechts als bestuurder van [X] jegens Topro was gehouden en is hij aansprakelijk voor de schade die Topro dientengevolge lijdt. Overigens is de rechtbank van oordeel dat [A] gelet op voornoemde omstandigheden ook persoonlijk een ernstig verwijt te maken is dat hij de merk- en auteursrechtinbreuk en misleiding door [X] niet heeft voorkomen. Zodoende is [A] ook in hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk jegens Topro voor de onrechtmatige gedragingen van [X] en de schade die daaruit voor Topro voortvloeit.
Vorderingen
4.13.
[X] c.s. heeft verweer gevoerd tegen toewijzing van de vorderingen en heeft zich daarbij primair op het standpunt gesteld dat Topro gelet op de onvoorwaardelijke toezeggingen van [X] c.s. aan Topro geen belang meer heeft bij haar vorderingen.
4.14.
Dit verweer faalt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Topro nog belang bij haar vorderingen omdat de toezeggingen weliswaar onvoorwaardelijk zijn gedaan, maar niet volledig tegemoet komen aan het door Topro gevorderde. Zo heeft Topro onder meer een recall en rectificatie gevorderd, afgifte ter vernietiging van geretourneerde 3G rollators, opgave van vermogen van [X] , hetgeen [X] c.s. niet heeft toegezegd en is [X] slechts bereid akkoord te gaan met een beperktere opgaveverplichting, een lagere contractuele boete en een lagere tegemoetkoming in de advocaatkosten dan door Topro gevorderd in de vorm van een dwangsom en proceskosten. Dat Topro gedurende de onderhandelingen steeds meer eisen is gaan stellen, doet niet ter zake, nu [X] c.s, ook nu zij op de hoogte is van hetgeen Topro in deze procedure vordert, daaraan niet volledig tegemoet is gekomen.
4.15.
Het gevorderde verbod zal jegens [X] c.s. worden toegewezen in de vorm van een stakingsbevel. Ook als [X] c.s. zoals zij heeft aangevoerd al een toezegging heeft gedaan om gebruik van de merken en het Topro logo wereldwijd te staken, heeft Topro belang bij een stakingsbevel omdat dit wordt versterkt met een dwangsom. Het bevel is beperkt met het oog op het vermijden van onnodige executiegeschillen. De gevorderde dwangsom wordt toegewezen maar beperkt tot een lager bedrag dan gevorderd (welk bedrag overigens hoger ligt dan de door [X] c.s. toegezegde contractuele boete) en gemaximeerd. [X] c.s. stelt terecht dat Topro daarnaast geen belang meer heeft bij de gevorderde verklaring voor recht, zodat dat gedeelte van de vordering wordt afgewezen.
4.16.
[X] c.s. heeft verweer gevoerd tegen de gevorderde opgave met de stelling dat Topro geen belang heeft bij die vordering vanwege het accountantsrapport waarin volledig openheid van zaken is gegeven.
4.17.
De rechtbank verwerpt dit verweer. Topro heeft haar belang bij de opgave nader onderbouwd met de stelling dat er serieuze aanwijzingen zijn om te twijfelen aan de juistheid en volledigheid van het accountantsrapport. Topro heeft aangevoerd dat die opgave slechts is gebaseerd op de door [X] c.s. aan de accountant beschikbaar gestelde stukken zodat mogelijk andere leveringen buiten beeld zijn gebleven. Topro heeft voorts aangevoerd dat er aanwijzingen zijn dat [X] meer 3G rollators in voorraad had en heeft verkocht dan gerapporteerd in het accountantsrapport. Topro heeft stukken overgelegd waaruit blijkt dat ene mevrouw [B] op 29 mei 2012 een 3G rollator heeft besteld bij [X] en deze op 31 mei 2012 heeft afgehaald waarbij zij een handgeschreven kwitantie heeft ontvangen voor € 199,-; deze transactie staat niet in het accountantsrapport. Ook heeft [X] voor de 3G rollator geadverteerd via de Duitse website van eBay (zie hiervoor in 4.11) maar bevat het accountantsrapport (op een na) geen afnemers gevestigd in Duitsland. Op de factuur van [Y] staan naast de 65 ‘sample rollators topro’ ook 320 stuks ‘rollator lb 9102’. Topro stelt zich op het standpunt dat deze 320 andere rollators die op de factuur van [Y] staan ook 3G rollators waren en dat [X] deze thans na verwijdering van de merken, het Topro logo en zonder ruggesteun en tasje verkoopt als de merkloze Walk On rollator. Zij heeft namelijk recent via een persoon wiens identiteit zij niet wil noemen, een Walk On rollator gekocht bij [X] (die zij ter zitting heeft getoond) waarbij te zien is dat daar waar bij de 3G rollator de merken en het Topro logo waren aangebracht op het handvat en het frame deze zijn verwijderd echter met achterlating van lijmresten en krassen. Ook heeft Topro ter zitting de bij deze Walk On rollator geleverde gebruiksaanwijzing getoond die overeenstemt met de gebruiksaanwijzing van de 3G rollator maar waarbij de kaft is verwijderd en vervangen door een gefotokopieerd papier terwijl in die gebruiksaanwijzing nog staat dat het om een Topro rollator gaat. Topro merkt daarbij op dat opvallend is dat [X] tot het starten van de juridische maatregelen alleen adverteerde voor de 3G rollator en niet voor de Walk On rollator terwijl [X] naar eigen zeggen daar op hetzelfde moment 320 stuks van geleverd had gekregen. Ook dat is volgens Topro een aanwijzing dat die 320 andere rollators in eerste instantie ook waren voorzien van de merken en het Topro logo.
4.18.
Hetgeen [X] c.s. hiertegen heeft aangevoerd, overtuigt de rechtbank niet. Dat de accountant voor het rapport heeft gekeken naar de volledige administratie van [X] zoals zij heeft aangevoerd, blijkt niet uit dit rapport. Daarin staat “
Aan de hand van de boeken en bescheiden die ons ter beschikking staan”
hetgeen zowel kan betekenen dat de accountant toegang had tot de boeken maar evenzeer dat hem boeken en bescheiden ter beschikking zijn gesteld in welk geval het mogelijk is dat hij geen volledig beeld had van de boekhouding. Ook als juist is dat, zoals [X] c.s. heeft aangevoerd, de kwitantie van mevrouw [B] per abuis niet is opgenomen in het contante kasboek en zodoende niet in het accountantsrapport, betekent dit dat het rapport niet volledig is. [X] c.s. heeft ter zitting weliswaar betwist dat de Walk On rollator die Topro heeft getoond (met daarop lijmresten en krassen) van haar afkomstig is, maar zij heeft zulks onvoldoende gemotiveerd, hetgeen wel op haar weg had gelegen. Tot slot weegt de rechtbank mee dat [X] c.s. geen verklaring heeft gegeven voor het feit dat zij in de periode waarin zij adverteerde voor de 3G rollator niet adverteerde voor de Walk On rollator waarvan zij naar eigen zeggen op dat moment bijna vijf maal zoveel stuks in voorraad had.
4.19.
Gelet op het voorgaande staat vast dat [X] ten minste één 3G rollator meer heeft verkocht dan is vermeld in het accountantsrapport en kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden uitgesloten dat [X] meer 3G rollators in voorraad heeft gehad en/of heeft verkocht dan gerapporteerd; zij het omdat er meer leveringen hebben plaatsgevonden dan de ene van [Y] , zij het omdat de 320 rollators die op de factuur van [Y] staan vermeld in feite ook waren voorzien van de merken en het Topro logo. Dat partijen ook nog van mening verschillen of de in het accountantsrapport opgenomen prijzen wel stroken met de prijzen op de kwitanties, kan gelet op het voorgaande verder onbesproken blijven. De gevorderde opgave zal worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarbinnen de opgave moet worden gedaan zal worden gesteld op 30 dagen, dat het gaat om informatie vanaf 7 april 2012 (de leverdatum genoemd op de factuur van [Y] ) in plaats van zoals gevorderd 1 januari 2010 nu daar geen basis voor is, en dat de accountant niet door Topro aan te wijzen is, een en ander gelet op het verweer van [X] c.s. [X] c.s. heeft nog aangevoerd dat het gevorderde bevel te ruim is geformuleerd. De rechtbank is het in zoverre met [X] c.s. eens dat de inhoud van het bevel beperkt wordt tot informatie als bedoeld in de artikelen 101 en 102 GMVo jo. artikel 2.22 lid 4 BVIE namelijk dat het dient te gaan om informatie omtrent herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende goederen en - gelet op hetgeen de rechtbank hierna overweegt ten aanzien van de gevorderde winstafdracht - om rekening en verantwoording omtrent de door [X] genoten winst als bedoeld in artikel 2.21 lid 4 BVIE. In hoeverre het bevel voorts nog te ruim zou zijn is door [X] c.s. niet onderbouwd.
4.20.
De gevorderde rectificatie op de website van [X] en de brief aan afnemers met het verzoek de 3G rollator te retourneren zal worden toegewezen als nader in het dictum bepaald. De rechtbank verwerpt het verweer dat Topro gelet op het beperkte aantal verkochte 3G rollators geen belang zou hebben bij deze vorderingen.
4.21.
Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding overweegt de rechtbank als volgt. Uit het accountantsrapport en hetgeen hiervoor is overwogen over de ontbrekende transactie volgt dat [X] tenminste 34 3G rollators heeft verkocht. De rechtbank acht de mogelijkheid dat Topro hierdoor schade heeft geleden aannemelijk. [X] is aansprakelijk voor de door Topro ten gevolge van de inbreuken en het onrechtmatig handelen geleden schade. Topro heeft aangevoerd dat zij haar schade die bestaat uit reputatieschade, inkomstenderving en afbreuk aan de commerciële waarde van haar merken schat op € 250,- per 3G rollator die [X] heeft ingekocht, in voorraad heeft gehouden en/of heeft verkocht. Nu [X] c.s. dit bedrag heeft betwist en Topro niet nader heeft onderbouwd hoe zij tot dit bedrag is gekomen, en overigens nog opgave dient te worden gedaan, kan de rechtbank de schade thans niet begroten en dient de hoogte van die schade bij staat te worden opgemaakt. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar. Hetzelfde geldt voor de gevorderde hoofdelijkheid en de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding die niet is bestreden.
4.22.
Naast schadevergoeding vordert Topro winstafdracht. [X] c.s. heeft betwist dat die vorderingen kunnen cumuleren. Cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding is naar de stand van de rechtspraak slechts in beperkte zin mogelijk in die zin dat niet cumulatief zowel een vergoeding van schade voor winstderving als winstafdracht gevorderd kan worden. Andere vormen van schade kunnen derhalve wel samengaan met een vordering tot winstafdracht. Dit betekent dat Topro slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht heeft, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met een (in een schadestaat procedure toe te wijzen) schadevergoeding voor winstderving van Topro zelf. De winstafdracht- en schadevergoedingsvordering zijn slechts toewijsbaar in ‘en/of’ vorm onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief als hiervoor bedoeld ten uitvoer worden gelegd.
4.23.
De vordering die ziet op afgifte van 3G rollators ter vernietiging is niet bestreden en wordt deels toegewezen namelijk voor zover deze betrekking heeft op de door afnemers te retourneren 3G rollators. Topro heeft nagelaten gemotiveerd te stellen dat [X] c.s. (na het door haar gelegde beslag) nog in het bezit zou zijn van 3G rollators en zij heeft voorts ter zitting verklaard geen bezwaar te hebben tegen de thans door [X] c.s. verkochte Walk On rollator.
4.24.
[X] c.s. betwist dat Topro belang heeft bij de vordering tot afgifte van fysieke en digitale bestanden en documenten. Topro heeft haar vordering niet toegelicht noch wat haar belang nog is bij die vordering naast de hiervoor besproken opgave; die vordering wordt dan ook afgewezen. Hetzelfde heeft te gelden voor het gevorderde bevel aan [X] tot het doen van opgave van vermogen door [X] .
Kosten
4.25.
[X] c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Topro heeft onder overlegging van specificaties aangevoerd dat de door haar op basis van artikel 1019h Rv gevorderde werkelijke kosten € 35.589,43 bedragen. Beide partijen gaat uit van de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv op het gehele geschil, kennelijk dus ook ten aanzien van het gedeelte dat ziet op onrechtmatig handelen, zodat de rechtbank daar ook van uit zal gaan. [X] c.s. heeft in zijn algemeenheid de kosten betwist met de stelling dat deze onredelijk hoog zijn nu het een eenvoudige zaak betreft en voorts enorm zijn opgelopen door de houding van Topro gedurende de schikkingsonderhandelingen. Gelet op het feit dat het hier naar het oordeel van de rechtbank een eenvoudige bodemzaak betreft, zullen de toe te wijzen kosten worden beperkt tot het in de indicatietarieven in IE-zaken vermelde bedrag van € 8.000,-, te vermeerderen met het griffierecht van € 575,-, de explootkosten van € 90,64 en overige kosten (die zien op de beslagen, bewaring, transport en vernietiging van goederen en informatiekosten) van € 4672,40, derhalve tot een bedrag van in totaal € 13.338,04. De gevorderde hoofdelijke veroordeling is niet betwist en zal worden toegewezen.
in voorwaardelijke reconventie
4.26.
[X] c.s. heeft een voorwaardelijke reconventie ingesteld namelijk onder de voorwaarde dat persoonlijke aansprakelijkheid van [A] niet wordt aangenomen. Gelet op hetgeen is overwogen in conventie, stelt de rechtbank vast dat de voorwaarde niet in vervulling is gegaan, zodat de reconventionele vordering geen bespreking behoeft.
5
De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1.
beveelt [X] en [A] ieder om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merken in de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden alsmede elke inbreuk op het auteursrecht van Topro op het Topro logo, waaronder de distributie, het aanbieden, verkopen, leveren, verhandelen en het daartoe in opslag hebben van de rollators met daarop vermeld de tekens TOPRO en/of TROJA en/of het TOPRO logo;
5.2.
beveelt [X] en [A] ieder om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk onrechtmatig handelen jegens Topro, bestaande uit het doen van onjuiste en misleidende mededelingen omtrent de 3G rollator en de herkomst daarvan zoals beschreven in dit vonnis te staken en gestaakt te houden;
5.3.
beveelt [X] om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsvrouwe van Topro, mr. C.S. Mastenbroek, een op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke registeraccountant opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen - ter staving daarvan vergezeld van door die accountant gecontroleerde en gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken) - van:
a. de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) niet zijnde consumenten van alle 3G rollators die [X] vanaf 7 april 2012 tot op de dag van de betekening van dit vonnis heeft gedistribueerd, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);
de aan [X] geleverde aantallen, prijzen en leverdata van alle 3G rollators die [X] vanaf 7 april 2012 tot op de dag van de betekening van dit vonnis heeft gedistribueerd, aangeboden en/of verhandeld, zulks gerangschikt per leverancier, producent of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren en facturen;
de door [X] vanaf 7 april 2012 verkochte en/of geleverde, daartoe in voorraad gehouden, aantallen, verkoopprijzen en leverdata van alle 3G rollators, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie en facturen;
5.4.
beveelt [X] om uiterlijk binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle afnemers aan wie [X] de 3G rollator heeft geleverd een duidelijk leesbare brief te sturen afgedrukt op briefpapier van [X] , en een duidelijk leesbare kopie van die brief op de homepage van haar website [website] gedurende 5 werkdagen op te nemen, met de navolgende inhoud, waarbij informatie tussen vierkante haken dient te worden ingevuld maar verder zonder enig(e) commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de raadsvrouwe van Topro, mr. C.S. Mastenbroek:
“BELANGRIJK
[DATUM INVULLEN]
Geachte heer/mevrouw,
Recentelijk hebben wij u een of meerdere rollator(s) aangeboden, geleverd en/of verkocht waarop stond vermeld TOPRO TROJA 3G.
De Rechtbank te Den Haag heeft bij vonnis van [DATUM INVULLEN] geoordeeld dat deze rollator(s) inbreuk maakt/maken op de exclusieve rechten van Topro AS.
Wij verzoeken u de door ons geleverde rollator(s) inclusief verpakking en gebruiksaanwijzing aan ons te retourneren. Wij zullen alle door u in verband met de retournering te maken kosten (waaronder de koopprijs en transportkosten) geheel voor onze rekening nemen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Hoogachtend,
[X] .com Ltd. tevens handelend onder de naam […]
5.5.
beveelt [X] om binnen 10 dagen nadat een onder 5.4 bedoelde 3G rollator is geretourneerd deze (met de daarbij retour gezonden verpakking en gebruiksaanwijzing) aan Topro af te geven ter vernietiging op een door Topro te bepalen plaats;
5.6.
veroordeelt de partij die in strijd handelt met een van de hiervoor onder 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en/of 5.5 gegeven bevelen tot het betalen van een dwangsom van € 5.000,- per dag dat, of  € 1.000,- per product, ter keuze van Topro, waarmee die partij in strijd handelt met een aan haar/hem opgelegd bevel, met een maximum van in totaal door [X] te verbeuren dwangsommen van € 500.000,- en door [A] van € 100.000,-;
5.7.
veroordeelt [X] en [A] hoofdelijk tot:
- vergoeding van de schade van Topro die het gevolg is van de verhandeling van de 3G rollators door [X] , nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige voldoening, en/of, ter keuze van Topro,
- afdracht van de door [X] met de verhandeling van de 3G rollators genoten netto winst conform de opgave daarvan als hiervoor in 5.3 bedoeld, aan de advocaat [NAAM]te geven bankrekening;
5.8.
veroordeelt [X] en [A] hoofdelijk in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Topro begroot op € 13.338,04;
5.9.
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.10.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 24 juli 2013.