ECLI:NL:RBDHA:2016:5773
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/453519 / HA ZA 13-1214
Vonnis van 1 juni 2016
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BASIL B.V.
,
gevestigd te Ulft,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat [NAAM]. Th.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[A] LEDERWARENFABRIEK WIJCHEN B.V.
,
gevestigd te Wijchen,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. P.A.J.M. Lodestijn te Plasmolen, gemeente Mook en Middelaar.
Partijen zullen hierna Basil en [A] genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit het tussenvonnis van 16 december 2015 (hierna: het tussenvonnis) en de daarin genoemde stukken.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De verdere beoordeling
in conventie
2.1.
In het tussenvonnis is de zaak in conventie en reconventie geschorst in afwachting van een uitspraak in cassatie in een kort geding-procedure tussen partijen over -  onder meer - de terugwerkende kracht van een dwangsommenveroordeling, zoals hierna toegelicht. In de onderhavige procedure vordert Basil een verklaring voor recht met betrekking tot onder die veroordeling beweerdelijk verbeurde dwangsommen. De Hoge Raad heeft in de kort geding-procedure op 19 februari 2016 (ECLI:NL:HR: 2016:268) arrest gewezen. Vervolgens is de zaak op de rol gebracht om partijen de gelegenheid te bieden zich uit te laten over het arrest, van welke gelegenheid zij geen gebruik hebben gemaakt.
Verklaring voor recht met betrekking tot verbeurde dwangsommen
2.2.
In kort geding in eerste aanleg heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag [A] verboden inbreuk te maken op Basils auteursrecht met betrekking tot de Basil Denton fietsmand, versterkt met een dwangsom van € 5.000,- per overtreding tot een maximum van € 250.000,- (vonnis van 12 maart 2013, C/09/433647 / KG ZA 12-1438, IEF 12426, hierna: het kort geding-vonnis). Het gerechtshof Den Haag heeft in hoger beroep het kort geding-vonnis vernietigd wat betreft het verbod van auteursrechtinbreuk, opnieuw rechtdoende een verbod uitgesproken op grond van Basils niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel op de Basil Denton, en het vonnis overigens bekrachtigd, inclusief de dwangsommenveroordeling (arrest van 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA: 2014:4187). [A] heeft vervolgens in cassatie een klacht gericht tegen de terugwerkende kracht van de veroordeling in appèl: het gerechtshof had ook de dwangsommenveroordeling moeten vernietigen teneinde met het nieuwe verbod een dwangsommenveroordeling op te leggen die pas vanaf betekening van het arrest zou gelden, aldus [A] . [A] voert dit argument ook in de onderhavige procedure. De Hoge Raad overwoog met betrekking tot deze klacht (r.o. 3.3.2):
“(…)
Het staat de appelrechter vrij een in eerste aanleg uitgesproken veroordeling in hoger beroep te vervangen door eenzelfde veroordeling, berustend op een andere rechtsgrond, met handhaving van de datum van ingang waarvoor de eerste veroordeling gold, ook als daaraan een dwangsom is verbonden, mits de veroordeling op de nieuwe rechtsgrond niet meer of andere gedragingen bestrijkt dan de eerdere. Dan treft de in hoger beroep uitgesproken veroordeling immers geen andere handelingen dan die de gedaagde na de in eerste aanleg uitgesproken veroordeling ook al gehouden was te verrichten of na te laten.”
2.3.
Uit de voorgaande rechtsoverweging volgt dat het gerechtshof de dwangsommenveroordeling in het kort geding-vonnis in stand heeft mogen laten. Het gevolg daarvan is dat deze veroordeling vanaf de datum van het kort geding-vonnis onafgebroken heeft gegolden. Voor zover [A] onder dit vonnis dwangsommen heeft verbeurd zijn deze dus in beginsel verschuldigd gebleven.
2.4.
In de onderhavige procedure stelt Basil dat [A] na betekening van het kort geding-vonnis het daarin opgelegde verbod heeft overtreden, en dat die overtreding heeft voortgeduurd tot het maximum van € 250.000,- aan dwangsommen was verbeurd. [A] betwist dat zij dwangsommen heeft verbeurd. Ondanks haar goede bedoelingen was zij na betekening van het kort geding-vonnis redelijkerwijs niet in staat de afbeeldingen van de inbreukmakende mand tijdig te verwijderen uit haar digitale catalogus, aldus [A] .
2.5.
Het verweer van [A] wordt verworpen nu [A] niet heeft toegelicht waarom zij redelijkerwijs niet in staat was de afbeeldingen uit haar digitale catalogus te verwijderen. [A] heeft, in weerwil van haar aankondiging in de processtukken, geen (gemotiveerd) beroep gedaan op artikel 611d Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv) ter opheffing, opschorting of matiging van de verbeurde dwangsommen. [A] heeft ook niet bestreden dat haar beweerdelijke overtreding van het kort geding-verbod heeft voortgeduurd zodat, indien wordt geoordeeld dat van een overtreding sprake is, zij het maximum van € 250.000,- aan dwangsommen heeft verbeurd. Het bezwaar van [A] tegen de terugwerkende kracht van de veroordeling in appèl is door de Hoge Raad verworpen. Op grond van het voorgaande oordeelt de rechtbank daarom dat [A] het maximum aan dwangsommen ad        € 250.000,- heeft verbeurd. De rechtbank zal de gevorderde verklaring voor recht dan ook toewijzen.
Overige vorderingen
2.6.
Gelet op r.o. 2.43 van het tussenvonnis waarin, kort gezegd, is overwogen dat Basil tot 30 augustus 2014 een geldig niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel had, en [A] daarop inbreuk heeft gemaakt, zijn de vorderingen van Basil voor zover gebaseerd op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel toewijsbaar. Gelet op r.o. 2.48 – 2.55 van het tussenvonnis zullen de vorderingen worden toegewezen als verwoord in het dictum. [A] heeft Basils recht op en belang bij toewijzing van de nevenvorderingen niet bestreden zodat zij zullen worden toegewezen.
2.7.
Gezien het lange tijdsverloop sinds de inbreuk (september 2012), en mede om executiegeschillen te voorkomen, zal de rechtbank de termijnen voor het doen van opgave, het uitsturen van een
recall-
brief en de vernietiging ambtshalve verlengen.
2.8.
Hoewel [A] geen verweer heeft gevoerd tegen de territoriale reikwijdte van de vorderingen (de Europese Economische Ruimte), zal de rechtbank deze ambtshalve beperken tot de Europese Unie nu de toe te wijzen vorderingen enkel zijn gebaseerd op een Gemeenschapsmodel.
2.9.
De door Basil in aanvulling op de schadevergoeding gevorderde wettelijke rente zal niet worden toegewezen omdat het precieze aanvangsmoment van de inbreuk niet vaststaat (anders dan september 2012). Om executiegeschillen te voorkomen zal de rechtbank verwijzen naar de schadestaatprocedure waarin de rente als schadecomponent kan worden gevorderd en partijen zich kunnen uitlaten over deze aanvangsdatum.
2.10.
Als de in conventie in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij zal [A] worden veroordeeld in de proceskosten. Basil vordert op de voet van artikel 1019h Rv een bedrag van € 51.824,90 (exclusief BTW, inclusief verschotten) voor de conventie en de reconventie samen. Basil heeft zich niet uitgelaten over de onderverdeling van de kosten naar (i) conventie en reconventie, en (ii) IE-grondslagen en onrechtmatige daad (slaafse nabootsing) waarvoor artikel 1019h Rv niet geldt. Op basis van de inhoud van de processtukken van Basil is naar de inschatting van de rechtbank 75% van de kosten besteed aan de zaak in conventie, waarvan 90% aan IE-grondslagen en 10% aan de onrechtmatige daads-grondslag. De berekening van de proceskosten in conventie wordt daarmee als volgt:
0,9 	x 	0,75 x € 51.824,90 = 			€ 34.981,81 (IE)
0,10 	x	€ 1.582,- (3,5 punten à € 452,00)
€     575,00 (griffierecht)
€       76,71 (dagvaardingskosten)
---------------------------
€ 2.233,71				€      223,37 (OD)
Totaal proceskosten conventie				€ 35.205,18
2.11.
Dit bedrag is door [A] niet bestreden, zodat het voor toewijzing in aanmerking komt.
in reconventie
2.12.
Gelet op r.o. 2.56 - 2.58 van het tussenvonnis zal de vordering van [A] in reconventie worden toegewezen als verwoord in het dictum. Nu partijen in reconventie over en weer in het ongelijk zijn gesteld zullen de proceskosten in reconventie worden gecompenseerd.
3
De beslissing
De rechtbank
in conventie
3.1.
veroordeelt [A] om binnen twee (2) maanden na betekening van dit vonnis een opgave te verstrekken aan de advocaat [NAAM]:
het totale aantal Java New Looxs fietsmanden dat [A] en/of enige andere (rechts)persoon voor [A] heeft geproduceerd;
het totale aantal Java New Looxs fietsmanden dat [A] heeft gekocht en/of besteld maar nog niet geleverd heeft gekregen, gespecificeerd per leverancier;
het totale aantal Java New Looxs fietsmanden dat [A] in voorraad heeft;
het totale aantal Java New Looxs fietsmanden dat [A] verkocht heeft, gespecificeerd per afnemer;
de inkoop- en verkoopprijs van de Java New Looxs fietsmanden die [A] heeft betaald en heeft gerekend;
het totaalbedrag aan winst dat [A] heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de Java New Looxs fietsmanden;
de volledige namen en adressen van alle (rechts)personen die bij de verhandeling van de Java New Looxs fietsmanden zijn betrokken;
alle bovengenoemde gegevens voor zover betrekking hebbend op de EU;
de opgave is beperkt tot Java New Looxs fietsmanden die vervaardigd, aangeboden, in de handel zijn gebracht, uitgevoerd of (anderszins) zijn gebruikt vóór 30 augustus 2014;
vergezeld van alle relevante documenten ter staving van de opgave;
vergezeld van een verslag van een onafhankelijke registeraccountant waaruit blijkt dat deze de opgave van [A] heeft geverifieerd aan de hand van de administratie van [A] , en dat, voor zover verifieerbaar, de opgave van [A] strookte met de gegevens uit de administratie van [A] en dat, voor zover afdoende verificatie om door de accountant te noemen redenen niet meer mogelijk was, de accountant geen aanwijzingen heeft aangetroffen welke de verdenking doen rijzen dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens zou inhouden;
3.2.
beveelt [A] om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis aan al haar bedrijfsmatige afnemers in de EU aan wie zij Java New Looxs fietsmanden heeft verkocht of geleverd vóór 30 augustus 2014, een brief te sturen op haar normale briefpapier met uitsluitend de volgende inhoud, dat wil zeggen zonder enige toevoeging in woord of beeld, en zo nodig in vertaling:
“Geachte klant,
Op 1 juni 2016 heeft de Rechtbank Den Haag bepaald dat wij onder meer door het verkopen en/of leveren van onze Java New Looxs fietsmanden aan u vóór 30 augustus 2014, inbreuk hebben gemaakt op de modelrechten van Basil. In verband hiermee verzoeken wij u binnen tien dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad Java fietsmanden
voor zover u die heeft ontvangen of besteld vóór 30 augustus 2014
aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen exemplaren van deze fietsmanden (voor zover u die heeft ontvangen of besteld vóór 30 augustus 2014) meer in uw vestiging(en) aanwezig zijn. De door u gemaakte kosten, zoals verzendkosten, zullen door ons worden vergoed.
Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.
Hoogachtend,
[A] Lederwarenfabriek Wijchen B.V.”
onder gelijktijdige toezending aan de advocaat [NAAM], alsmede van een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens;
3.3.
beveelt [A] om binnen twee (2) maanden na betekening van dit vonnis de totale hoeveelheid bij [A] nog in voorraad zijnde Java New Looxs fietsmanden, voor zover vervaardigd, aangeboden, in de handel gebracht, uitgevoerd of (anderszins) gebruikt vóór 30 augustus 2014, alsmede de ingevolge 3.2. retour ontvangen Java New Looxs fietsmanden, te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en een kopie van het vernietigingsrapport ondertekend door de deurwaarder aan de advocaat [NAAM], waarbij de kosten voor vernietiging voor rekening van [A] komen;
3.4.
beveelt [A] om aan Basil een dwangsom te betalen van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [A] de bovengenoemde bevelen geheel of gedeeltelijk niet nakomt of — ter vrije keuze van Basil — voor iedere keer dat [A] bovengenoemde bevelen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, met een maximum van € 100.000,-;
3.5.
veroordeelt [A] tot vergoeding van de door Basil geleden schade als gevolg van de inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel met betrekking tot de Basil Denton, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
3.6.
verklaart voor recht dat de bij vonnis van 12 maart 2013 (C/09/433647 / KG ZA 12-1438) aan [A] opgelegde dwangsommen zoals omschreven onder 5.4 van het dictum van dat vonnis door [A] zijn verbeurd voor het bedrag van € 5.000,- per dag en dat de hoogte van de verbeurde dwangsommen het maximum van € 250.000,- heeft bereikt;
3.7.
veroordeelt [A] in de kosten van het geding in conventie, tot op heden aan de zijde van Basil begroot op € 35.205,18;
3.8.
wijst af het anders of meer gevorderde;
in reconventie
3.9.
veroordeelt Basil op de voet van artikel 1019g Rv tot vergoeding van de door [A] geleden schade als gevolg van de namens Basil uitgevoerde douanemaatregel en bewijsbeslag, voor zover betrekking hebbend op de Sabah-manden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
3.10.
compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt;
3.11.
wijst af het anders of meer gevorderde;
in conventie en in reconventie
3.12.
verklaart dit vonnis voor wat betreft de veroordelingen en bevelen uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. P Burgers en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2016.