ECLI:NL:RBOBR:2016:3653
Rechtbank OBR — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK OOST-BRABANT
Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch
zaaknummer / rolnummer: C/01/308062 / KG ZA 16-261
Vonnis in kort geding van 11 juli 2016
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DE VRIES SNACKS DORDRECHT B.V.
,
gevestigd te Dordrecht,
eiseres,
advocaat [NAAM]. O.R. van Hardenbroek van Ammerstol te 's-Gravenhage,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BAKX FOODS B.V.
,
gevestigd te Veldhoven,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. N. de Jongh-Ruyters te Breda.
Partijen worden De Vries en Bakx genoemd.
1
De procedure
1.1.
De procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 27 mei 2016 met producties, genummerd 1 tot en met 10;
de brief van mr. [NAAM]10 juni 2016 met producties 1 tot en met 11;
de brief van mr. [NAAM]10 juni 2016 met producties 11 tot en met 18;
de mondelinge behandeling ter zitting van 13 juni 2016, bij welke gelegenheid Bakx twee schalen met vleessnacks heeft getoond;
de pleitnota van mr. [NAAM];
de pleitnota van mr. [NAAM];
het ter zitting door mr. [NAAM].
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
De Vries is producent en leverancier in Nederland en België van frituursnackproducten, waaronder de “Mexicano”. De Vries heeft de Mexicano-vleessnack in 1984 ontwikkeld en sedertdien op de markt gebracht. Zij levert Mexicano’s hoofdzakelijk aan snackbars.
2.2.
De Vries is merkhouder van de navolgende woordmerken:
- Benelux woordmerk “MEXICANO”, registratienummer 0415437, d.d. 7 februari 1986 voor waren in klasse 29 en 30 (snacks, bestaande uit vlees, kruiden en paprika voor zover niet begrepen in andere klassen van de Nice Classificatie;
Benelux woordmerk “MINI-MEXICANO”, registratienummer 0698123, d.d. 27 september 2000, voor waren in klasse 29 (o.m. snacks voor zover niet begrepen in andere klassen) van de Nice Classificatie;
Benelux woordmerk “SUPER MEXICANO XXL”, registratienummer 0907681 d.d. 2 september 2011, voor waren in klasse 29 (o.m. snacks voor zover niet begrepen in andere klassen) en 30 (o.m. snacks, voor zover niet begrepen in andere klassen) van de Nice Classificatie.
2.3.
De Vries is merkhouder van het volgende in de Benelux geregistreerde vormmerk:
- 	Benelux vormmerk, registratienummer 0803928, d.d. 26 juli 2006 voor waren in klasse 29 (vlees en vleesextracten; snacks voor zover niet begrepen in andere klassen) en 30 (snacks, voor zover niet begrepen in andere klassen) van de Nice Classificatie. De vorm van deze vleessnack is na langdurig en intensief gebruik door De Vries door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom in 2006 als merkteken aanvaard. Het betreft snacks op rechthoekige basis met een geribbeld oppervlak.
2.4.
Bakx is een frituursnackfabrikant. Zij produceert en verkoopt snackproducten met de aanduiding Brasero. Bakx maakt veel private label producten voor Nederlandse supermarkten en discountketens. Meer dan de helft van de producten van Bakx is bestemd voor de retail. Naast de Nederlandse retail zijn de producten van Bakx ook verkrijgbaar bij diverse Belgische, Franse en Engelse supermarkten.
2.5.
Andere spelers op de markt voor snacks zijn partijen als Mora, Beckers, Van Reusel en Mekkafood.
2.6.
Bakx is de producent van vleessnacks die De Vries in april 2016 in hypermarktketen Socopal in Noord-Frankrijk heeft aangetroffen in verpakkingen met het opschrift MEXICANO ESCALERO. Deze producten zijn niet door of in opdracht van De Vries gemaakt, noch heeft De Vries krachtens een licentie of anderszins toestemming aan Bakx verleend om haar merken te gebruiken in verband met de verhandeling van de producten. Bakx verkoopt de MEXICANO ESCALERO uitsluitend in Frankrijk aan één klant die als tussenpersoon levert aan Franse supermarkten. De producten met het teken MEXICANO ESCALERO worden sinds maart 2016 in Frankrijk op de markt gebracht.
2.7.
De Vries heeft via haar advocaat [NAAM](onder meer) de verkoop van de in haar ogen inbreukmakende producten te staken. Met de Franse partij is geen overeenstemming bereikt.
2.8.
De advocaat [NAAM]15 april 2016 gesommeerd om
- een einde te maken aan de inbreuk op de merkrechten van De Vries;
- enig ander onrechtmatig handelen jegens De Vries te staken;
- een schriftelijke verklaring te doen toekomen waarin staat dat Bakx haar inbreukmakend en anderszins onrechtmatig handelen, zal staken en gestaakt zal houden;
- de voorraad van inbreukmakende producten aan De Vries over te dragen;
- opgave te doen omtrent de distributiekanalen van de inbreukmakende producten;
- opgave te doen van het aantal afgezette producten en de genoten winst;
- een verklaring van een accountant te doen toekomen waaruit blijkt dat hij de opgave heeft geverifieerd aan de hand van de administratie van Bakx en dat, voor zover verifieerbaar, de opgave strookt met de gegevens uit die administratie en dat, voorzover verificatie niet volledig mogelijk is, hij geen aanwijzingen heeft dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens inhoudt en
- de door de inbreuk genoten winst aan De Vries af te dragen.
2.9.
Bakx heeft geen gevolg gegeven aan deze sommatie.
3
Het geschil
3.1.
De Vries vordert - samengevat - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I. Bakx te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden, direct dan wel indirect, iedere inbreuk op de rechten van De Vries met betrekking tot de merkrechten op de Mexicano, of een daarmee overeenstemmend teken, waaronder:
a. te staken en gestaakt te houden het gebruik van het woordmerk “MEXICANO” of de woorden “MEXICANO ESCALERO”;
b. te staken en gestaakt te houden het gebruik van het vormmerk overeenkomstig aan het geregistreerde beeldmerk van de Mexicano van De Vries;
II. Bakx te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, direct dan wel indirect, ieder gebruik van de ribvormige vleessnack, afzonderlijk en in combinatie met de naam “MEXICANO” of “MEXICANO ESCALERO” en de producten uit alle winkels en van de websites te verwijderen;
III. Bakx te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de inbreukmakende producten en, voor zover mogelijk en aanwezig, van materialen en werktuigen die voornamelijk voor de productie zijn gebruikt, terug te roepen;
IV. Bakx te bevelen al haar afnemers en verspreiders zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één dag na betekening van dit vonnis, althans een termijn die de voorzieningenrechter redelijk acht, per e-mail en schriftelijk te instrueren:
a) de inbreukmakende producten niet in de verkoop aan te bieden, en - voor zover deze verkoop reeds mocht zijn aangevangen - deze verkoop per direct te staken;
b) alle reclame-uitingen waarin de inbreukmakende producten worden afgebeeld onmiddellijk uit hun vestigingen te verwijderen, alsmede enige andere publicatie (zoals op het internet) onmiddellijk te verwijderen,
onder gelijktijdige toezending van een kopie van deze instructie aan de advocaat [NAAM];
V. Bakx te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het benaderen van relaties van De Vries met het oogmerk om hen soortgelijke waren als die van De Vries aan te bieden;
VI. Bakx te veroordelen om binnen twee weken na heden aan De Vries de overzichten te verstrekken van de verkoopcijfers van de inbreukmakende producten sinds de start van de verkoopactiviteiten ervan;
VII. Bakx te veroordelen om binnen twee weken na heden aan De Vries een lijst te verstrekken met afnemers van de inbreukmakende producten;
VIII. Bakx te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 20.000,00 met een maximum van € 200.000,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding per dag dat Bakx met de gehele of gedeeltelijke nakoming van de onder I tot en met V verzochte bevelen in gebreke blijft;
IX. Bakx te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding tot en met de behandeling ter zitting begroot op € 8.100,00 (ex BTW), overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente  over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;
X. op basis van artikel 1019i Rv de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt te bepalen op zes maanden, te rekenen van vanaf de datum van het vonnis.
3.1.1.
De Vries stelt, samengevat, dat zij als merkhouder met uitsluiting van anderen gerechtigd is tot het gebruik van het vormmerk Mexicano en de merknaam Mexicano en beroept zich op het bepaalde in artikel 2.20, lid 1, aanhef en sub a en b, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), BVIE.
3.2.
Bakx voert verweer. Het debat van partijen heeft zich toegespitst op de verweren. Deze komen - kort weergegeven - op het volgende neer.
3.2.1.
Bakx maakt geen inbreuk op het in de Benelux geregistreerde woordmerk MEXICANO (en MINI-MEXICANO en SUPER MEXICANO XXL).
- Het teken heeft geen onderscheidend vermogen maar is beschrijvend en bevat een verwijzing naar de herkomst van de waar, kenmerkend voor de Mexicaanse keuken.
- Het teken heeft geen onderscheidend vermogen, maar is verworden tot een soortnaam voor een pittig gekruide snack, die in grote aantallen in veel snackbars over de toonbank gaat en thuishoort in het rijtje van de frikadel, bamischijf, gehaktbal en loempia en door het publiek niet meer wordt opgevat als een merk. De Vries heeft evident nagelaten om terzake op te treden tegen de snackbarbranche.
- Als MEXICANO niet beschrijvend is en niet is verworden tot een soortnaam, heeft het merk een zeer gering onderscheidend vermogen en daarmee slechts een beperkte beschermingsomvang.
De tekens MEXICANO en MEXICANO ESCALERO stemmen niet overeen; de tekens zijn niet identiek (artikel 2.10, lid 1 sub a, BVIE) en de gelijkenis van het MEXICANO merk, dat een geringe beschermingsomvang heeft, en MEXICANO ESCALERO is niet voldoende om te kunnen spreken van verwarring wekkende gelijkenis (artikel 2.10, lid 1 sub b, BVIE).
Bakx maakt zelf - in merkenrechtelijke zin - geen gebruik van het teken MEXICANO. Bakx heeft volledig in opdracht en naar instructie van haar Franse afnemer het product met het teken MEXICANO ESCALERO geproduceerd. Een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een inbreuk makend teken is aangebracht, maakt zelf geen gebruik van dit merk, zo volgt uit het arrest Winters/Red Bull, HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057.
3.2.2.
Bakx maakt geen inbreuk op het vormmerk Mexicano.
Het vormmerk is verworden tot een aanduiding van een soort product. Alle grote snackproducenten hebben op dit moment een vleessnack met een vergelijkbare vorm als de Mexicano in hun assortiment. Mora heeft de Carrero, Beckers de Chileno, Van Reusel de Belcanto, Mekkafood de ribburger en bij de Deli2go van Shell wordt de Chilliburger aangeboden. De Mexicano van De Vries (zoals gedeponeerd als vormmerk in 2006) onderscheidt zich qua vorm op geen enkele manier meer van de vergelijkbare snacks op de markt, laat staan - zoals wettelijk wel vereist - op significante wijze. Woordmerken en beeldmerken kunnen verworden tot soortnaam. Deze in de jurisprudentie, meer bepaald in het arrest van de Hoge Raad d.d. 20 januari 2012 Bach Flower (ECLI:NL:HR:2012:BU7244), ontwikkelde lijn kan doorgetrokken worden naar vormmerken.
Mocht de voorzieningenrechter menen dat het ingeroepen vormmerk van de Vries toch nog enige beschermingsomvang bezit, dan wijken de producten van Bakx voldoende af van het vormmerk van De Vries. Er zijn, zoals De Vries zelf betoogt, voldoende verschillen ten aanzien van het aantal ribben, het gewicht de maatvoering en de dikte van het product.
3.2.3.	Bakx heeft, voor het geval de voorzieningenrechter toch zou toekomen aan gehele of gedeeltelijke toekenning van de vorderingen van De Vries een aantal bezwaren tegen de vorderingen zoals De Vries deze in de dagvaarding heeft geformuleerd.
3.2.4.
Bakx heeft van haar kant veroordeling van De Vries gevorderd in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. De kosten van haar advocaat [NAAM]€ 9.804,40 (exclusief BTW).
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
De Vries stelt dat Bakx inbreuk maakt op de merkrechten van De Vries en niet bereid is gebleken die inbreuk te staken. De Vries vreest dat daardoor bij de huidige en toekomstige klanten en andere relaties van Bakx verwarring ontstaat tussen de producten van partijen. Dit levert een spoedeisend belang op dat een beoordeling in kort geding rechtvaardigt.
4.2.
De feitelijke gedragingen van Bakx die in dit kort geding aan de orde zijn gesteld hebben betrekking op:
a) het in de Benelux verhandelen van de Brasero en Brasero’s van Bakx en
b) de door Bakx geproduceerde snacks die in Noord-Frankrijk worden aangetroffen in verpakkingen met het opschrift MEXICANO ESCALERO.
4.3.
Dat voert tot de volgende, ook door Bakx onderkende, vragen:
- Mag Bakx haar Brasero en Brasero’s blijven verhandelen in de Benelux of handelt Bakx daarmee in strijd met het
vormmerk
van De Vries (de naam van het product Brasero c.q. Brasero’s is hier niet het probleem);
- Mag Bakx haar Brasero in opdracht van haar Franse klant blijven produceren en deze onder de naam MEXICANO ESCALERO aan haar Franse klant blijven leveren of maakt Bakx hiermee inbreuk op een
woordmerk
en/of het
vormmerk
van De Vries.
Inbreuk op het vormmerk
4.4.
Volgens De Vries maakt Bakx inbreuk op het vormmerk van De Vries met de door Bakx geproduceerde Brasero, Brasero’s en Mexicano Escalero.
4.5.
Ingevolge artikel 2.20, lid 1 sub a en b, BVIE heeft de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden:
wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
4.6.
Voor alle drie relevante producten van Bakx (de Brasero, Brasero’s en Mexicano Escalero), geldt dat hun vorm niet
gelijk
is aan het vormmerk (te weten de Mexicano, zoals in 2006 gedeponeerd) van De Vries. Zowel de Mexicano van De Vries enerzijds als de Brasero, Brasero’s en de Mexicano Escalero van Bakx anderzijds, hebben een rechthoekige basis met een geribbeld oppervlak, waarbij de ribben, individueel bezien, dezelfde breedte hebben als de aan die ribben grenzende uitsparingen. Daarentegen is er sprake van een verschil in het aantal ribben tussen de producten van Bakx en het vormmerk van De Vries. Tevens is verschil in de hoogte van de uiteinden van de onderscheiden producten. Zo zijn de beide uiteinden van de Mexicano van De Vries laag terwijl de Brasero/Brasero’s van Bakx aan het ene uiteinde laag en aan het andere uiteinde hoog is, en beschikt de Brasero’s van Bakx over vijf ribben en vier uitsparingen terwijl de Mexicano van De Vries vier ribben en vijf uitsparingen heeft, waardoor het hoog-laagpatroon van Bakx in vergelijking met het vormmerk van De Vries een tegenovergesteld verloop heeft. De Mexicano Escalero van Bakx heeft één rib en twee uitsparingen minder dan de Mexicano van De Vries. Verder is niet in geschil dat ook het gewicht, de maatvoering en de dikte van de producten enigszins verschillen. Gelet op deze verschillen is geen sprake van
gelijkheid
van (een van) de door Bakx gebruikte vormen met het vormmerk van De Vries. Reeds gelet hierop is van een inbreuk op het vormmerk van De Vries door Bakx in de zin van artikel 2.20, lid 1 sub a, BVIE geen sprake.
4.7.
Met De Vries is de voorzieningenrechter van oordeel dat, hoewel de Brasero, Brasero’s en Mexicano Escalero van Bakx qua vorm niet identiek zijn aan de Mexicano van De Vries, er tussen deze drie producten van Bakx en de Mexicano van De Vries een hoge mate van visuele overeenstemming bestaat. Dat het ene product een of twee ribben/ uitsparingen meer of minder bezit dan het andere en dat het ene product laag begint en hoog eindigt, terwijl het andere product laag begint en laag eindigt, maakt dit niet anders. Ook het feit dat het gewicht, de maatvoering en de dikte van de producten enigszins verschillen, doet hieraan niet af. De totaalindruk van de producten is dezelfde. Dat er in het economisch verkeer tussen deze soortgelijke waren bij het publiek verwarring kan ontstaan, lijdt wat de voorzieningenrechter betreft geen twijfel. Hij zelf heeft ter zitting de hulp van partijen nodig gehad en op de bijgevoegde briefjes moeten spieken om de hem ter zitting voorgeschotelde snacks van partijen uit elkaar te houden.
4.8.
Niettegenstaande het voorgaande is een inbreuk op het vormmerk van De Vries op grond van artikel 2.20, lid 1 sub b, BVIE die thans tot het treffen van een voorziening in kort geding noopt voorshands toch onvoldoende aannemelijk geworden. Daarvoor beschikt het vormmerk van De Vries over te weinig onderscheidend vermogen meer. Het stellige antwoord op de vraag of het vormmerk van De Vries in de loop der jaren is verworden tot een soort (en of er grond is voor vervallen verklaring op de voet van het bepaalde in artikel 2:26, lid aanhef en onder b, BVIE) blijft in dit kort geding in het midden. Dat zou een uitvoeriger feitenonderzoek vergen, waarvoor dit kort geding zich niet leent terwijl een dergelijk constitutief oordeel in dit kort geding niet kan worden gegeven.
4.9.
Wel heeft Bakx voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de als merk ingeschreven vorm van de onderhavige snack van Bakx zich niet op significante wijze onderscheidt van de vorm van snacks van andere grote aanbieders. Bakx heeft in dit verband naar voren gebracht, en daarin door De Vries onvoldoende weersproken, dat er inmiddels diverse (grote) spelers op de markt zijn die een snack op de markt brengen met een zelfde totaalindruk als het vormmerk van De Vries. Zo heeft Bakx ter zitting onder meer de Carrero van Mora, de Ribburger van Mekkafood en de Chiliburger van Shell getoond, die alle dezelfde totaalindruk afgeven. Dat het publiek bij het zien van de vorm van de Brasero, Brasero’s en/of Mexicano Escalero van Bakx direct aan de het vormmerk van De Vries denkt, is onvoldoende aannemelijk. Het publiek zou ook zeer wel kunnen denken aan de Carrero van Mora, de Ribburger van Mekkafood, de Chiliburger van Shell, enzovoort. De voorzieningenrechter veroorlooft zich zelfs een sterk vermoeden dat de exacte vorm van de betreffende snack de gemiddelde snackbarhouder dan wel de naar een op vlees gelijkende substantie hongerende consument waarschijnlijk niets zal interesseren en dat zeker laatstbedoelde zich in het algemeen geen rekenschap zal geven van de vraag wie de betreffende langwerpige, van ribben en uitsparingen voorziene, guilty pleasures heeft geproduceerd.
4.10.
De Vries heeft met de producties 11 tot en met 18 inzicht willen geven in acties die zij heeft ondernomen om haar merken te beschermen en verwatering tegen te gaan. Welbeschouwd gaat het in die stukken echter nauwelijks om bescherming van het in 2006 gedeponeerde vormmerk, terwijl het deels om oude stukken van voor de laatste eeuwwisseling gaat.
4.11.
De conclusie is dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat Bakx met haar Brasero, Brasero’s en/of Mexicano Escalero inbreuk maakt op het in 2006 geregistreerde vormmerk van De Vries. De vorderingen die ertoe strekken Bakx te dwingen het gebruik van de
vorm
van de vleessnack die Bakx Brasero, Brasero’s en/of Mexicano Escalero noemt, te staken en de gevolgen van dat gebruik tegen te gaan, worden dan ook afgewezen.
Inbreuk op het woordmerk
4.12.
De woordmerk-problematiek is in deze zaak alleen relevant ten aanzien van de MEXICANO ESCALERO die in Noord-Franse winkels verkocht wordt. Gesteld noch gebleken is immers dat de MEXICANO ESCALERO binnen de Benelux wordt verkocht. Bakx heeft zich in de eerste plaats op het standpunt gesteld dat het teken MEXICANO onderscheidend vermogen mist, louter beschrijvend is en moet worden opgevat als een verwijzing naar de herkomst van de waar, omdat het product bestaat uit pittig vlees, kenmerkend voor de Mexicaanse keuken. De aanduiding MEXICANO kan volgens Bakx niet worden beschouwd als een fantasienaam en zal bij het merendeel van het publiek een associatie oproepen met de Mexicaanse keuken.
4.13.
Anders dan Bakx is de voorzieningenrechter van oordeel dat het teken MEXICANO niet beschrijvend is voor het product. Weliswaar maakt pittig gekruid vlees onderdeel uit van de Mexicaanse keuken, maar pittig gekruid vlees komt in veel buitenlandse keukens voor en gesteld noch gebleken is dat een pittig gekruide vleessnack in de vorm waarin De Vries deze heeft ontwikkeld, typisch Mexicaans is of zelfs maar dat de wijze van kruiden van de snacks geschiedt aan de hand van een Mexicaanse receptuur. Voorshands moet worden geoordeeld dat de door De Vries geregistreerde woordmerken MEXICANO, MINI-MEXICANO en SUPER MEXICANO XXL voldoende onderscheidend zijn voor de waar waarvoor de woordmerken zijn ingeschreven.
4.14.
Bakx heeft voorts aangevoerd dat het teken MEXICANO is verworden tot een soortnaam voor de pittige vleessnack met een productvorm zoals omschreven in rechtsoverweging 4.6. Van verwording tot soortnaam is - anders dan bij het vormmerk - ten aanzien van het woordmerk evenwel geen sprake. Weliswaar zijn er meer producenten die een pittige vleessnack op de markt brengen in een productvorm die in hoge mate visueel overeenstemt met de productvorm die De Vries MEXICANO noemt, maar buiten De Vries gebruikt geen van deze producenten het teken MEXICANO voor zijn product. Zoals al is overwogen noemt Mora haar product “Carrero”, noemt Mekkafood haar product “Ribburger”, en noemt Shell haar product “Chiliburger”. Bakx zelf duidt de door haar geproduceerde hier relevante vleessnacks overwegend aan als Brasero en Brasero’s.
4.15.
Ten aanzien van het verweer van Bakx, dat het teken MEXICANO ESCALERO niet overeenstemt met de door De Vries geregistreerde woordmerken MEXICANO, MINI-MEXICANO en SUPER MEXICANO XXL, wordt als volgt overwogen.
4.16.
Aan Bakx kan worden toegegeven dat het teken MEXICANO ESCALERO niet identiek is aan een van de door De Vries geregistreerde woordmerken MEXICANO, MINI-MEXICANO en SUPER MEXICANO XXL. De toevoeging ESCALERO komt immers niet voor bij (een van) de door De Vries geregistreerde woordmerken. Het door Bakx gebruikte teken MEXICANO ESCALERO is niet identiek aan (een van) de door De Vries geregistreerde woordmerken in de zin van artikel 2.20, lid 1 sub a, BVIE.
4.17.
Ingevolge artikel 2.20, lid 1 sub b, BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Door gebruik van het teken bij het publiek moet verwarring, inhoudende het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, kunnen ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het gaat hier om de vraag of er zodanige gelijkenis bestaat tussen de woordmerken MEXICANO, MINI-MEXICANO en SUPER MEXICANO XXL enerzijds en het teken MEXICANO ESCALERO anderzijds, dat het gebruik van het teken MEXICANO ESCALERO bij het publiek gevaar voor verwarring in bovengenoemde zin met woordmerken van De Vries kan doen ontstaan.
4.18.
Het teken MEXICANO ESCALERO bestaat uit twee woordelementen. Het eerste woordelement is MEXICANO. Dit nu is exact het centrale element dat De Vries heeft gebruikt in haar geregistreerde woordmerken MEXICANO, MINI-MEXICANO en SUPER MEXICANO XXL. Ten aanzien van de merken MINI-MEXICANO en SUPER MEXICANO XXL heeft te gelden dat ook De Vries het woordelement MEXICANO heeft gebruikt in combinatie met (een) ander(e) woordelement(en), te weten MINI, SUPER en XXL. Toevoegingen als mini, super en XXL zijn bij uitstek bijkomende nadere type-omschrijvingen van het product waarom het in werkelijkheid draait: de MEXICANO. Daarbij komt dat op de verpakking van het MEXICANO-product van Bakx juist het element MEXICANO het in het oog springende woordelement is en niet het element ESCALERO. Het element MEXICANO staat immers op de verpakking steeds als eerste vermeld en is bovendien in een groter lettertype afgedrukt dan het element ESCALERO. Goed voorstelbaar is dan ook dat de consument meent dat de betrokken waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn als de onderneming die de MEXICANO, MINI-MEXICANO en SUPER MEXICANO XXL op de markt brengt.
4.19.
Dit verwarringsgevaar wordt nog versterkt door het feit dat zowel de merken van De Vries als het teken van Bakx worden aangewend voor vleessnacks, die, ook qua productvorm, een hoge mate van visuele overeenstemming vertonen: een leek ziet het verschil niet (en dat de snacks verschillend smaken, merkt men pas nadat de uitwerking van de tekens op het relevante publiek heeft plaatsgehad, namelijk nadat de producten door het publiek zijn gekocht en bereid). Dit alles terwijl de andere ondernemingen die een soortgelijke vleessnack op de markt brengen juist wel een andere naam/een ander teken gebruiken voor hun product (zoals Carrero, Ribburger en Chiliburger) en niet het teken MEXICANO.
4.20.
Bakx heeft nog aangevoerd dat de MEXICANO ESCALERO alleen in Frankrijk op de markt wordt gebracht en dat het relevante publiek dus ook alleen het Franse publiek betreft. Volgens Bakx zal er voor dit publiek geen verwarringsgevaar bestaan omdat het gaat om een merkregistratie in de Benelux en niet in Frankrijk. De Vries heeft ter zitting evenwel onbetwist naar voren gebracht dat haar MEXICANO-producten wel degelijk in Frankrijk op de markt worden gebracht. Zo wordt de MEXICANO XXL verkocht in Leclerc Intermarché.
4.21.
Gezien het voorgaande moet de vraag of sprake is van verwarringsgevaar en daarmee van overeenstemming tussen de woordmerken MEXICANO”, “MINI-MEXICANO” en “SUPER MEXICANO XXL enerzijds en het teken MEXICANO ESCALERO anderzijds, bevestigend worden beantwoord.
4.22.
Bakx heeft zich ten slotte nog op het standpunt gesteld dat zij zelf - in merkenrechtelijke zin - geen gebruik maakt van het teken MEXICANO. Bakx heeft volledig in opdracht en naar instructie van haar Franse afnemer het product met het teken MEXICANO ESCALERO geproduceerd, zo stelt zij. De vormgeving van de verpakking alsmede de teksten op de verpakking zijn volgens Bakx door de Franse afnemer bepaald. De werkzaamheden van Bakx bestonden er enkel uit om de snacks te produceren conform de wensen van de Franse afnemer en deze te verpakken op de wijze zoals aan haar geïnstrueerd werd. Het ontwerp voor de verpakking levert de Franse klant zelf aan. Bakx stelt dat uit het arrest Winters/Red Bull, HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057 volgt dat Bakx, nu zij in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die haar door een derde ter beschikking zijn gesteld, zelf geen gebruik maakt van het teken MEXICANO.
4.23.
De omstandigheden in de onderhavige kwestie verschillen echter wezenlijk van die in de zaak Winters/Red Bull. In die zaak werden lege verpakkingen (blikjes), geheel voorzien van alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten met daarbij tevens een bepaalde hoeveelheid van het extract, door Smart Drinks aangeleverd aan partij X, die de blikjes aanvulde met water en zonodig koolzuur en deze na het sluiten ervan weer aan Smart Drinks ter beschikking stelde, die de blikjes vervolgens distribueerde.
4.24.
In het onderhavige geval daarentegen levert de klant slechts het ontwerp van de verpakking aan Bakx, die vervolgens de verpakkingen, voorzien van tekens, door een derde laat vervaardigen, deze vult met eigen producten die zij volgens eigen receptuur zelf vervaardigt en vervolgens aan haar klant ter beschikking stelt. In de onderhavige kwestie kan niet op basis van het arrest Winters/Red Bull worden geconcludeerd dat Bakx geen gebruik maakt van het teken MEXICANO (ESCALERO). Voorshands moet er dan ook van worden uitgegaan dat Bakx zelf wel degelijk gebruik maakt van het teken MEXICANO (ESCALERO). Bakx verricht deze activiteiten binnen de Benelux.
4.25.
Een en ander leidt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat Bakx met het gebruik van het teken MEXICANO ESCALERO inbreuk maakt op woordmerken van De Vries. De vorderingen die zich tegen deze inbreuk richten liggen dan ook voor toewijzing gereed, in de na te melden vorm. De Vries krijgt alleen bescherming van haar woordmerken, zodat het feitelijke probleem dat tussen partijen moet worden opgelost in essentie beperkt is tot een verpakkingsprobleem met betrekking tot de door Bakx voor de Franse klant geproduceerde geribbelde vleessnacks, welke snacks zelf qua vorm niet beschermd zijn.
4.26.
Vanwege de beperkte toewijzing van de vorderingen zijn de meeste opmerkingen die Bakx heeft gemaakt over het petitum niet meer van belang, terwijl met andere opmerkingen bij de formulering van het dictum rekening wordt gehouden.
4.27.
Aangezien niet gebleken is van andere afnemers dan de Franse klant van Bakx, die de producten ten behoeve van één winkelketen heeft ingekocht, met welke klant en winkelketen de advocaat [NAAM], is het eenvoudig voor De Vries zelf mogelijk om deze betrokkenen op de hoogte te brengen van dit vonnis. Aangezien de verkoop van de inbreukmakende producten door Bakx recent, in maart 2016, is begonnen, deze verkoop ingevolge de onder 5.1. te geven veroordeling thans moet worden beëindigd vanwege de verpakking, terwijl Bakx het eigenlijke product (de vleessnack met ribbels) wel mag blijven verkopen, gaat het de voorzieningenrechter in dit geval te ver om een zogeheten “recall” te bevelen. Veroordeling van Bakx tot verstrekking van een lijst van afnemers acht de voorzieningenrechter niet nodig. Gesteld noch gebleken is immers dat er andere afnemers zijn van de MEXICANO ESCALERO dan degenen die al bekend zijn bij De Vries en met wie haar advocaat [NAAM]. Dat De Vries inzicht wil hebben in de verkoopcijfers van de inbreukmakende producten is gerechtvaardigd. Een financiële oplossing voor de gevolgen van de merkinbreuk lijkt het meest geëigend. De voorzieningenrechter verbindt geen dwangsom aan de veroordeling onder 5.3. (het petitum onder VI) omdat De Vries dit (onder VIII) niet heeft gevorderd.
4.28.
Partijen worden over en weer deels in het ongelijk gesteld. De voorzieningenrechter ziet hierin reden om de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten moet dragen. Het debat over (het ontbreken van) de onderbouwing van de gevorderde redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. behoeft daarom geen bespreking meer.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1.
veroordeelt Bakx om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de aanduiding “MEXICANO” en/ of “MEXICANO ESCALERO” te staken en gestaakt te houden;
5.2.
veroordeelt Bakx om aan De Vries een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan de veroordeling onder 5.1 te voldoen;
5.3.
bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd voorzover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,
5.4.
veroordeelt Bakx om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan De Vries overzichten te verstrekken van de verkoopcijfers van de inbreukmakende producten (de onder de naam MEXICANO ESCALERO verkochte vleessnacks) sinds de start van de verkoopactiviteiten ervan;
5.5.
bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden vanaf heden.
5.6.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.7.
compenseert de proceskosten tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
5.8.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.L. Roosmale Nepveu en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2016.