ECLI:NL:RBDHA:2016:11387
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK GELDERLAND
Team Kanton en Handelsrecht
locatie Arnhem
zaaknummer / rolnummer: C/05/304934 / KG ZA 16-296
Vonnis in kort geding van 21 september 2016
in de zaak van
de rechtspersoon naar buitenlands recht
QUEST INTEGRITY USA LLC
,
gevestigd te Kent, Washington, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,
advocaat [NAAM]. P.N.A.M. Claassen te Breda,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
A. HAK INDUSTRIAL SERVICES B.V.,
gevestigd te Geldermalsen,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. G.M. Top-Sarneel te Rotterdam.
Partijen zullen hierna Quest Integrity en Hak genoemd worden. De zaak is voor Quest Integrity inhoudelijk behandeld door mr. [NAAM]. R. Chalmers Hoynk van Papendrecht, advocaat [NAAM]mr. [NAAM]. T. Geerlof, advocaat [NAAM].
1
De procedure
1.1.
De conceptdagvaarding is ingekomen bij de rechtbank Gelderland. Deze rechtbank heeft het verzoek doorgeleid aan de rechtbank Den Haag met het verzoek het kort geding door een rechter van die rechtbank als plaatsvervangend voorzieningenrechter te laten behandelen. De zaak, waaraan door de rechtbank Den Haag het zaak-/rolnummer C/09/514593 / KG ZA 16-875 is toegekend, is daarop door de voorzieningenrechter in behandeling genomen. De mondelinge behandeling heeft met voorafgaande instemming van beide partijen plaatsgevonden in het Paleis van Justitie te Den Haag.
1.2.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 20 juli 2016, met producties 1 tot en met 12;
het productieoverzicht en de toelichting op de producties van Hak ingekomen op 23 augustus 2016, met producties 1 tot en met 14;
de akte wijziging van eis, tevens akte houdende indiening producties van Quest Integrity ingekomen op 26 augustus 2016, met producties 13 tot en met 18;
de akte houdende indiening aanvullende producties van Quest Integrity ingekomen op 29 augustus 2016, met producties 19 en 20;
het overzicht aanvullende producties van Hak ingekomen op 30 augustus 2016, met producties 15 tot en met 19;
de akte houdende indiening aanvullende producties van Quest Integrity ingekomen op 30 augustus 2016, met productie 21;
de mondelinge behandeling op 31 augustus 2016, de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotitie van Quest Integrity en de door Quest Integrity overgelegde productie 22, alsmede de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotitie van Hak, waarvan de randnummers 87 en 88 niet zijn gepleit.
1.3.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Quest Integrity ontwikkelt en levert diensten op het gebied van integriteits- en betrouwbaarheidsbeheer van bedrijfsactiva. Zij levert geïntegreerde oplossingen bestaande uit zeer geavanceerde inspectie, informatie- en evaluatiediensten en -producten voor onder andere de petrochemische industrie.
2.2.
Quest Integrity richt zich onder andere op de markt in de Verenigde Staten van Amerika (hierna: ‘de Verenigde Staten’) van ongeveer 150 fabrieken die ruwe aardolie omzetten in eindproducten zoals benzine en diesel. Deze fabrieken kenmerken zich door het gebruik van ovens (‘furnaces’) waarin een systeem van buizen loopt waar ruwe grondstoffen doorheen worden gestuwd. Deze buizen worden van buitenaf verhit op extreem hoge temperatuur om een chemische reactie te creëren waarbij de ruwe grondstof kan worden verwerkt tot het eindproduct. De buizen moeten worden onderhouden en worden bij dat onderhoud geïnspecteerd op gebreken. Het inspecteren van de binnenzijde van de buizen gebeurt door een zogenaamde ‘inspection pig’, een sonde die door de buis wordt geleid en daarbij de wanddikte van de buis meet. Voor het reinigen en inspecteren huren de fabrieken externe partijen in. Quest Integrity biedt onder meer de zogenaamde ‘intelligente pigging dienst’ voor inspectie van de buizen aan, waarbij zij haar systeem aanduidt als het Furnace Tube Inspection System (hierna: ‘FTIS systeem’).
2.3.
Quest Integrity is houdster van het Amerikaanse octrooi US 7,542,874 B2 (hierna: ‘US 874’ of ‘het octrooi’), getiteld “
2D and 3D display system and method for furnace tube inspection
”. Oorspronkelijk stond het octrooi op naam van Quest Trutec LP. Het octrooi is overgedragen en op naam gesteld van Quest Integrity. US 874 is verleend op 2 juni 2009 op basis van een aanvraag van 1 juni 2005, naar aanleiding van een
provisional application
van 1 juni 2004.
2.4.
De oorspronkelijke Engelse tekst van de conclusies luidt als volgt:
2.5.
In de ‘brief summary of the invention’ is opgenomen:
2.6.
Hak is een internationaal familiebedrijf met haar oorsprong in Nederland. Zij houdt zich bezig met het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van infrastructuur voor transport en distributie van olie, gas, water en elektriciteit. Hak richt zich onder andere op fabrieken actief in het verwerken van aardolie. Hak houdt zich bezig met reiniging en inspectie van de buizen van deze fabrieken en gebruikt voor de inspectie de “Furnace Piglet” en “A-Scan Data”.
2.7.
A. Hak Industrial Services, LLC (hierna: Hak US) is de Amerikaanse dochter van Hak. Hak houdt 100% van de aandelen in Hak US.
2.8.
Quest Integrity heeft in de Verenigde Staten op 29 december 2014 een procedure aangespannen tegen Hak US voor de District Court, Western District of Washington in Seattle onder referentienummer 14-01971 RAJ (hierna: ‘Seattle procedure’). Quest Integrity stelt zich in deze procedure op het standpunt dat de door Hak US in de Verenigde Staten aangeboden en/of toegepaste Furnace Piglet en A-Scan Data-systemen, -software producten en/of -diensten inbreuk maken op US 874.
2.9.
Daarnaast heeft Quest Integrity in de Verenigde Staten op 15 december 2014 een procedure aanhangig gemaakt jegens Clean Harbors Industrial Services, Inc. en Cokebusters USA, Inc. voor de District Court, District of Delaware onder referentienummers 14-1482-SRL en 14-1483-SRL (hierna: ‘Delaware procedure’ en tezamen met de Seattle procedure de ‘Amerikaanse procedures’). In de Delaware procedure heeft Quest Integrity aangevoerd dat voornoemde gedaagden inbreuk maken op haar octrooirecht en een voorlopig inbreukverbod gevorderd.
2.10.
In de Delaware procedure heeft de rechter op 12 juni 2015 in een Memorandum Order (hierna: ‘de Memorandum Order’) de vordering van Quest Integrity voor een voorlopig inbreukverbod (‘preliminary injunction’) afgewezen. Daarbij kwam de rechter in Delaware tot het voorlopige oordeel dat gedaagden voldoende aannemelijk hadden gemaakt dat het octrooi niet nieuw en daardoor niet geldig is. Zij overwoog daartoe - onder meer - het volgende:
“11.
Legal standard
. (…)
12. At the preliminary injunction stage of a case, the movant '"must demonstrate that ... at least one of [the] allegedly infringed claims will ... likely withstand the validity challenges presented by the accused infringer."'
Abbott Labs.,
452 F .3d at 1335 (citation omitted).
As to the burden regarding invalidity allegations, "[v]alidity challenges
during preliminary injunction proceedings can be successful, that is, they may raise substantial questions of invalidity, on evidence that would not suffice to support a judgment of invalidity at trial." ... In resisting a preliminary injunction, however, one need not make out a case of actual invalidity. Vulnerability is the issue at the preliminary injunction stage, while validity is the issue at trial. The showing of a substantial question as to invalidity thus requires less proof than the clear and convincing showing necessary to establish invalidity at
trial.
(…)
16.
Likelihood of success on the merits: lnvalidity.
In the papers, the parties address (in a not very helpful way) multiple prior art references. The court shall address one, the February 17-23, 2003 final report prepared by Quest for Orion Norco Refining located in Norco, Louisianna. (Civ. No. 14-1483, D.I. 61, ex. 12A) ("the Norco Report") Quest, in the Norco Report, provides an explanation of the process employed by its then current FTIS TM. After the inspection of the furnace by the "FTIS TM Intelligent Pig" is completed and "[o]nce the ultrasonic data is processed, it is then stored for downloading to the data station at the end of the inspection."
(Id.
at 3)
The FTIS software package allows operator control and configuration of the FTIS tool from within a fully menu driven graphical user interface. The FTIS software also provides analysis, display, and reporting capability. Displays consist of tabular, cross-sectional, and color surface plots of the data.
(Id.
at 3-4) With respect to "2D Modeling,"
QUEST has designed custom software, which allows 2-Dimensional (2-D) viewing of the "entire" piping coil (refer to Figure 3). The color bar to the right represents a range of wall thickness in inches. The piping coil data begins in the bottom left corner and moves to the right. It then moves up one row and repeats the left to right motion throughout the length of the inspection. Over a mile of piping can be presented on a single plot.
(Id.
at 4) As to the physical geometry of the furnace, Quest
utilized the furnace pipe/coil layout numbering system that the Orion Norco facility had provided for this examination. The pipe segment count progressed in a positive direction while traveling from the FTIS "Outlet" (Radiant) flange through the piping coil towards the "Inlet" (Convection) flange. All positioning references in this report use this axial positioning system (see Figure 5 ... ).
(…)
(Id.
at 6) In summarizing the project, Quest explained that "[e]ach pass was broken down into 23 sections for easy identification and tracing," e.g., sections numbered 1-9 "refer to the piping located in the Radiant portion of the pass."
(Id.
at 7) According to Quest, "[e]ach pipe section number was located between two return bends. Each Section number has its own unique identifier for ease in locating flaws detected during the inspection .... "
(Id.
at 8) Figure 3 is a 2-dimensional viewing of the inspection data, organized by "Section Number" and identifying "Return Bends."
(…)
18. Quest contends that the Norco Report is not invalidating prior art:
As is apparent, the display of the time strip charts are arranged to represent the passage of time - not the "physical geometry" of the furnace tube .... To be arranged to represent the physical geometry of the coil system, the data must be displayed in the same orientation of the tube coils so as to allow the user to easily identify a displayed problem in the actual furnace tubes and identify grouped problems across the physical geometry of the furnace .... In addition, in order to "partition at data markers" as required by the ['874 patent,] the data must be separated at data markers collected from the system. Here, in contrast, they merely display data over time.
(…)
19. lronically, there is no figure in the '874 patent that represents the data as described by Quest above, and as embodied in the latest version of Quest's FTIS™ commercial product. lnstead, figures 3 and 4 of example 1 of the patent (called "strip charts," as was figure 3 of the Norco Report) only display inspection data collected over time. In example 1 of the '874 patent, it is contemplated that a data analyst would further inspect the strip charts "in order to identify the locations of the furnace bends." (Col. 10:47-48)
While analyzing strip chart 300 and/or strip chart 400, the data analyst moves a mouse across the horizontal strips and marks the locations of the furnace bends by clicking on the appropriate positions on the strip charts. Based upon this input from the data analyst, computer 102 is programmed to generate the date markers and place a roman numeral (signifying the tube segment number) followed by an "x" above the positions marked by the data analyst.
The various readings are thus partitioned at the data markers to thereby correlate the readings to the appropriate tube segments of the furnace.
(Col. 10:58-67) (emphasis added) The above example is consistent with the explanation in the Norco Report. It is evident that the inspection data in the Norco Report has been divided into subsets of smaller size, i.e., according to data markers (return bends). The resulting display, while not as user-friendly as any of the contemporary systems, still presents the inspection data in a way that "maps" or "connects systematically" the data to the physical geometry of the furnace.
20. The court concludes that there is nothing in the specification or claims of the '874 patent that requires the inventive system to perform or look exactly like Quest's latest commercial iteration of its FTIS TM, so long as the inspection data can be displayed in a way that suggests data markers representing the physical geometry of the furnace. The Norco Report discloses all three of the "partitioning," "correlating," and "representing" limitations. Defendants have raised a substantial question of invalidity.”
2.11.
In de pre-trial fase heeft de rechter in de Seattle procedure beslist dat Quest Integrity belang heeft bij inzage in de broncode van Hak om te kunnen concluderen of Hak US al dan niet inbreuk maakt op US 874. Daarbij heeft de rechter het beroep van Hak US dat zij niet gedwongen kan worden de broncode te overleggen omdat die bij haar moedermaatschappij Hak berust, gehonoreerd. Op 5 mei 2016 heeft de rechter in de Seattle procedure op basis van het Haags Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken van 18 maart 1970 (Haags Bewijsverdrag) een verzoek gericht tot de rechtbank Den Haag - die is aangewezen als Nederlandse Centrale Autoriteit - tot het houden van een rogatoire commissie om Hak te veroordelen haar broncode te produceren zoals die bij haar in gebruik is gedurende de laatste vijf jaar, op een externe harde schijf.
2.12.
Op 23 augustus 2016 heeft Quest Integrity aan de Nederlandse Centrale Autoriteit in de zin van het Haags Bewijsverdrag verzocht de behandeling van het verzoek tot een rogatoire commissie aan te houden, in afwachting van de uitkomst van dit kort geding.
2.13.
Quest Integrity heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland verzocht om haar verlof te verlenen conservatoir beslag te leggen en bewaarneming toe te staan op de broncode van de Furnace Piglet en de A-Scan Data software. Bij beschikking van 15 juni 2016 is het verlof verleend. Op 23 juni 2016 is het beslag gelegd waarbij door de deurwaarder, met assistentie van een IT-deskundige, een kopie is gemaakt van de broncode, die vervolgens in bewaring is genomen.
2.14.
In reactie op het betoog van Hak in de onderhavige procedure dat US 874 nietig zou zijn, heeft de advocaat [NAAM], mr. [Amerikaanse advocaat [NAAM]] , een schriftelijke verklaring afgelegd, met de volgende inhoud:
3
3.	Het geschil
3.1.
Quest Integrity vordert  samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
primair
1. Hak zal gebieden om binnen 48 uur na betekening van het vonnis afschrift aan Quest Integrity te verstrekken van de digitale kopie van de broncode van de Furnace Piglet en A-Scan Data, althans Hak zal bevelen te gehengen en gedogen dat de gerechtelijk bewaarder DigiJuris B.V. van die broncode afschrift verstrekt aan Quest Integrity en zal bepalen dat DigiJuris B.V. medewerking verleent aan deze verstrekking;
subsidiair
2. Hak zal gebieden om Quest Integrity toe te staan in Nederland het afschrift, zijnde de digitale kopie van de broncode van de Furnace Piglet en A-Scan Data te onderzoeken, waarbij Quest Integrity de termijnen en voor zover mogelijk de overige voorwaarden zoals omschreven in de Protective Order van 11 september 2015 en de Supplemental Stipulated Protective Order RE Source Code van 12 augustus 2016 bij het onderzoek van het afschrift van de Furnace Piglet en A-Scan Data broncode in acht dient te nemen;
primair en subsidiair
3. Hak zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 25.000,- voor iedere dag dat zij niet geheel aan de veroordeling in 3.1 onder 1 voldoet;
4. Hak zal veroordelen tot betaling aan Quest Integrity van de kosten van het geding ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, waaronder de kosten van het door Quest Integrity ten laste van Hak gelegde conservatoire beslag op de broncode, te vermeerderen met wettelijke rente indien Hak niet tijdig betaalt.
3.2.
Aan haar vorderingen legt Quest Integrity ten grondslag dat zij op basis van artikel 843a Rv en artikel 1019a Rv recht heeft op afgifte van de broncode van Hak die de bewaarder onder zich heeft. Quest Integrity is partij bij een rechtsbetrekking waar de bescheiden op zien, waarbij de rechtsbetrekking de (door haar veronderstelde) inbreuk op US 874 van Quest Integrity door Hak US is. Volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad moet voor toewijzing van een exhibitievordering het bestaan van de rechtsbetrekking aannemelijk worden gemaakt. Uit de overgelegde producties en het feitenmateriaal volgt dat voldoende aannemelijk is dat Hak US inbreuk maakt op het octrooi, meer in het bijzonder op de onafhankelijke conclusies 1, 11, 24, 33 en 37 van het octrooi (hierna: ‘de onafhankelijke conclusies’), waarmee aan deze voorwaarde is voldaan. Vaststaat dat aan de tweede voorwaarde voor toewijzing van een exhibitievordering (bepaalde bescheiden) eveneens is voldaan, omdat de voorzieningenrechter die verlof tot beslaglegging heeft verleend deze toets reeds moest aanleggen en het verlof niet was verleend als de broncode niet voldoende bepaalbaar was in de zin van artikel 843a Rv. Ten slotte wordt ook aan de derde voorwaarde voldaan, nu het rechtmatig belang van Quest Integrity bij overlegging van de broncode van Hak ligt in het feit dat zij zonder deze broncode haar stelling dat sprake is van inbreuk op US 874 in de Seattle procedure niet goed genoeg kan onderbouwen.
In de Seattle procedure zijn partijen een Protective Order en een Supplemental Stipulated Protective Order RE Source Code overeengekomen. Daarbij heeft Hak US ruggenspraak gehouden met Hak voordat zij akkoord is gegaan. Indien de broncode door Hak overgelegd moet worden, is hiermee de vertrouwelijkheid van de broncode niet in gevaar en is geheimhouding in de Seattle procedure gewaarborgd. Indien schending van de geheimhouding, dan wel de bescherming van vertrouwelijke informatie een struikelblok zou zijn voor afgifte van de broncode in de onderhavige procedure, kan de subsidiaire vordering genoemd in 3.1 onder 2 van Quest Integrity worden toegewezen, aldus Quest Integrity.
3.3.
Hak voert gemotiveerd verweer. Zij voert onder meer het volgende aan.
3.3.1.
Volgens Hak is US 874 (kennelijk) ongeldig, althans in ieder geval de onafhankelijke conclusies waarop Quest Integrity zich in de dagvaarding en het beslagrekest heeft beroepen. Daartoe betoogt Hak dat in de Verenigde Staten op de relevante interne prioriteitsdatum van het octrooi, 1 juni 2004 (vergelijk onder 2.3), de pre-AIA-wetgeving van toepassing was. Daarin is geregeld dat een Amerikaans octrooi ongeldig is als de uitvinding meer dan een jaar voor de aanvraagdatum van het octrooi is beschreven in een gedrukte publicatie in de Verenigde Staten of in een ander land of in de Verenigde Staten te koop is aangeboden. Dat laatste is het geval en volgt volgens Hak uit het zogeheten Norco-rapport. Het Norco-rapport dateert van begin maart 2003 en betreft een door Quest Integrity opgesteld inspectierapport ten behoeve van Orion Norco Refining in Louisiana. Naar de toepasselijke pre-AIA-wetgeving behoort het Norco-rapport daarmee tot de (fictieve) stand van de techniek. Volgens Hak worden alle kenmerken van het octrooi geopenbaard in het Norco-rapport, zodat het nieuwheidsschadelijk is voor het octrooi.
3.3.2.
Volgens Hak bevat het Norco-rapport ook de conclusiekenmerken die betrekking hebben op “
partitioning
”, “
correlating
” en “
representing
” van de inspectiegegevens. Ter nadere onderbouwing verwijst Hak naar figuur 3 van het Norco-rapport (opgenomen in de beslissing van de rechter van 12 juni 2015 in de Delaware procedure, zie onder 2.10.) Daarin is sprake van een weergave van de inspectiegegevens
“arranged to represent said physical geometry”
. De bij een inspectie gemeten probleemgebieden worden in figuur 3 van het Norco-rapport met kleur in kaart gebracht, waarbij in de weergave daarvan de data zo zijn gepresenteerd dat ze correleren aan de fysieke buisdelen en bochten van de betreffende oven. In de Memorandum Order in de Delaware procedure heeft de rechter dit bevestigd en daarop het voorlopige oordeel gebaseerd dat het Norco-rapport nieuwheidsschadelijk is.
3.3.3.
Daarnaast betoogt Hak dat het octrooi van Quest Integrity naar Amerikaans recht ongeldig zal worden verklaard omdat de uitvinders hun ‘duty of candor and good faith’ hebben geschonden. Het is zeer aannemelijk dat de uitvinders ten tijde van de octrooiaanvraag bekend waren met het Norco-rapport, maar zij hebben dit niet ingediend bij het United States Patent and Trademark Office (hierna: USPTO) en daarmee frauduleus gehandeld, aldus Hak.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat zij al bevoegd is kennis te nemen van het onderhavige geschil op basis van artikel 26 lid 1 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX II-Vo), omdat Hak is verschenen zonder die bevoegdheid te bestrijden. Alhoewel van openbare orde, staat artikel 24 lid 4 EEX II-Vo daaraan niet in de weg omdat de in geschil zijnde geldigheid van het octrooi niet de geldigheid van een octrooirecht in een lidstaat van de Europese Unie betreft, maar een Amerikaans octrooi.
Spoedeisend belang
4.2.
Hak betwist dat er sprake is van een spoedeisend belang in de zin van de wet aan de zijde van Quest Integrity. Hak betoogt dat de gegevens waarvan exhibitie wordt gevraagd pas in maart 2017 in de Seattle procedure ingediend hoeven te worden en dus niet met spoed door Quest Integrity benodigd zijn. De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij. Nu geenszins zeker is dat op de rogatoire commissie wordt beslist en dat die commissie vervolgens wordt uitgevoerd binnen de tijdspanne van een half jaar, is het evenmin zeker dat de door Hak genoemde termijn zou worden gehaald via de procedure van het Haags Bewijsverdrag. Daarmee is het spoedeisend belang reeds gegeven.
Exhibitieplicht
4.3.
De voorzieningenrechter stelt het volgende voorop. Artikel 843a Rv ziet op een bijzondere exhibitieplicht in en buiten rechte. Deze exhibitieplicht dient ertoe om bepaalde bewijsstukken in de procedure als bewijsmiddel ter beschikking te doen komen. In Nederland bestaat géén algemene exhibitieplicht voor procespartijen in die zin dat zij als hoofdregel verplicht kunnen worden tot het elkaar verschaffen van alle denkbare informatie en documenten. Met het oog daarop en ter voorkoming van zogenaamde ‘
fishing expeditions
’ is de toewijsbaarheid van een op artikel 843a Rv gebaseerde vordering in dat wetsartikel ingevolge lid 1 aan voorwaarden gebonden. Ten eerste dient de eiser tot exhibitie een rechtmatig belang te stellen en te hebben. Ten tweede moet de vordering “bepaalde bescheiden” betreffen waarover ten derde de verweerder daadwerkelijk de beschikking heeft of kan krijgen. Ten vierde dient de eiser tot exhibitie partij te zijn bij de rechtsbetrekking waarop de gevorderde specifieke bescheiden zien. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, bestaat ingevolge lid 4 van artikel 843a Rv desondanks géén gehoudenheid tot overlegging indien daarvoor gewichtige redenen zijn of indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder die gegevensverschaffing is gewaarborgd.
4.4.
Quest Integrity baseert haar vordering overigens niet alleen op artikel 843a Rv, maar in verbinding daarmee ook op artikel 1019a Rv. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de onderhavige zaak niet onder het toepassingsbereik van artikel 1019 Rv valt, omdat een Amerikaans octrooirecht niet onder de in dat artikel genoemde rechten valt. Dat recht valt evenmin onder het toepassingsbereik van artikel 2 lid 1 van de Handhavingsrichtlijn
, zodat richtlijnconforme uitleg van artikel 1019 Rv tot dezelfde conclusie leidt. De voorzieningenrechter baseert haar oordeel daarom (alleen) op artikel 843a Rv.
Rechtsbetrekking
4.5.
In het kader van het in 4.3 beschreven vierde vereiste, heeft Quest Integrity terecht opgemerkt dat niet relevant is dat Hak niet de wederpartij is bij de in artikel 843a Rv bedoelde rechtsbetrekking nu de Hoge Raad in het Alphens schietincident-arrest
heeft bepaald dat de vordering ook kan worden ingesteld tegen derden.
4.6.
Een inbreuk op een Amerikaans octrooirecht kan voorshands oordelend als een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv worden aangemerkt. Aan het vereiste van het bestaan van een rechtsbetrekking is voldaan indien degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt zodanige feiten en omstandigheden stelt en met het reeds voorhanden bewijsmateriaal onderbouwt, dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt
. Voor het antwoord op de vraag wat als een “voldoende” mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, komt het aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Daarbij hanteert de voorzieningenrechter - in navolging van het gerechtshof Den Haag
- het uitgangspunt dat in ieder geval voldoende is voor toewijzing dat eiser zodanige concrete feiten en omstandigheden heeft aangevoerd dat daaruit, ook gelet op de betwisting door de wederpartij en de reactie daarop van eiser, een redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk kan volgen.
4.7.
Hak heeft als meest verstrekkende verweer aangevoerd dat het octrooi van Quest Integrity (kennelijk) ongeldig is, waardoor Quest Integrity geen rechtmatig belang heeft bij de gevorderde afgifte. Gelet op dat verweer is allereerst de vraag aan de orde welke mate van aannemelijkheid vereist is voor de geldigheid van een octrooi in het geval van een exhibitievordering in kort geding, gebaseerd op de stelling dat er (vermoedelijk) inbreuk op een octrooi wordt gemaakt. Op deze vraag is nog geen eensluidend antwoord te geven, nu met betrekking tot dit onderwerp prejudiciële vragen zijn gesteld aan de Hoge Raad door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in zijn arrest van 6 oktober 2015
. Omdat de onderhavige zaak een kort geding procedure betreft, kan de voorzieningenrechter de door de Hoge Raad te geven antwoorden niet afwachten en zal daarom, met verwijzing naar het in voetnoot 3 vermelde arrest AIB / Novisem, alle omstandigheden van het geval betrekken bij haar beoordeling.
4.8.
Dat zonder enige toetsing moet worden uitgegaan van de geldigheid van het octrooi, zoals Quest Integrity bepleit, verwerpt de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter dient de ingestelde vordering te beoordelen op basis van de voorwaarden die voor inzage zijn opgenomen in artikel 843a Rv. In dat kader dient sprake te zijn van een reële vordering, waarbij de inbreuk voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt, hetgeen meebrengt dat ook de geldigheid van het octrooi in de beoordeling moet worden betrokken, wanneer er valide argumenten voor de nietigheid van het octrooi worden ingebracht
.
4.9.
Hak baseert haar nietigheidsverweer onder andere op niet-nieuwheid van de onafhankelijke conclusies ten opzichte van het Norco-rapport. Hak beroept zich daarbij op de beslissing van de rechter in Delaware, zoals die blijkt uit de Memorandum Order. In de Amerikaanse procedures is in geschil of alle kenmerken van de onafhankelijke conclusies in het Norco-rapport voorkomen. Naar voorlopig oordeel van de rechter in de Delaware procedure moet deze vraag bevestigend worden beantwoord (vergelijk r.o. 20 onder 2.10.). In dat kader heeft zij overwogen - verkort weergegeven - dat US 874 ruim moet worden uitgelegd, nu Quest Integrity zelf in die procedure had bevestigd dat het niet uitmaakt wanneer of hoe de data worden verdeeld, zolang het eindresultaat wordt getoond op een manier waarbij de inspectiegegevens worden gerelateerd aan de fysieke geometrie van de oven. Gezien dit uitgangspunt, omvat het Norco-rapport de conclusies in US 874, waarmee de geldigheid van het octrooi in het geding is, zo oordeelt de voorzieningenrechter in Delaware.
4.10.
Tegenover het door Hak ingebrachte nietigheidsverweer op grond van het Norco-rapport, heeft Quest Integrity in de onderhavige procedure een aantal stellingen betrokken.
4.11.
Ten eerste stelt Quest Integrity dat het feit dat Hak US in de Seattle procedure geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid een verzoek te doen voor een ‘inter partes review’ bij de USPTO ten behoeve van een herbeoordeling van het octrooi, betekent dat Hak US (en daarmee Hak) niet serieus is met betrekking tot haar nietigheidsclaim. In 90% van de Amerikaanse octrooizaken wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
4.12.
Naar voorlopig oordeel is deze stelling niet relevant. Dat er - naast de door Hak US in de Seattle procedure en de andere gedaagden in de Delaware procedure gekozen weg van een beroep op vernietiging van het octrooi bij de rechter - mogelijk andere opties bestaan om hetzelfde resultaat te bereiken, zegt niets over de validiteit van de nietigheidsverweren.
4.13.
Ten tweede stelt Quest Integrity dat de rechter in de Seattle procedure zijn verzoek in het kader van het Haags Bewijsverdrag op 5 mei 2016 (zie onder 2.11) heeft uitgevaardigd terwijl hij op de hoogte was van de Memorandum Order in de Delaware procedure en de door Hak gevoerde nietigheidsverweren. Nu de rechter in Seattle desondanks heeft geoordeeld dat de broncode van Hak in het geding gebracht moest worden, gaat die rechter kennelijk uit van de geldigheid van het octrooi. Om die reden dient de voorzieningenrechter in de onderhavige procedure ook uit te gaan van de geldigheid van het octrooi, althans de voorzieningenrechter begrijpt dat Quest Integrity dat bedoelt te stellen.
4.14.
De voorzieningenrechter gaat eveneens aan deze stelling voorbij. In de eerste plaats is de onderhavige procedure niet ingesteld op grond van het Haags Bewijsverdrag maar betreft het een zelfstandige vordering op grond van artikel 843a Rv. In de tweede plaats heeft Hak - onweersproken - aangevoerd dat in het kader van
pre-trial discovery
in de Seattle procedure de geldigheid van het octrooi niet ter discussie kan worden gesteld. Dat betekent dat de beslissing om een verzoek tot een rogatoire commissie toe te laten, niets zegt over de geldigheid van het octrooi. Onder verwijzing naar r.o. 4.8 kan in de onderhavige procedure de geldigheid van het octrooi wel ter discussie worden gesteld bij de beoordeling of eiser partij is bij een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv.
4.15.
Ten derde beroept Quest Integrity zich nog op de in 2.14 weergegeven verklaring die haar Amerikaanse advocaat [Amerikaanse advocaat [NAAM]] ten behoeve van dit kort geding heeft geschreven. Hij benadrukt in zijn verklaring dat het Norco-rapport niet nieuwheidsschadelijk is voor de afhankelijke conclusies 2, 12 en 25. Over de door Hak gestelde nietigheid van de onafhankelijke conclusies zegt hij: “
Quest will accept this as true for the purposes of this proceeding, but believes this statement is not true
”. Ter zitting heeft [Amerikaanse advocaat [NAAM]] over dit citaat gezegd, dat hij bedoeld heeft dat Quest Integrity primair de onafhankelijke conclusies blijft verdedigen en subsidiair een beroep doet op de conclusies 2, 12 en 25. Een nadere motivering van de geldigheid van de onafhankelijke conclusies naar aanleiding van het nietigheidsverweer van Hak, geeft [Amerikaanse advocaat [NAAM]] echter niet in zijn verklaring. Ook heeft Quest Integrity in deze procedure geen processtukken uit de Amerikaanse procedures overgelegd waaruit haar verweer tegen de nietigheidsvorderingen in die procedures blijkt.
4.16.
Tot slot heeft Quest Integrity - bij monde van octrooigemachtigde dr. A. van Oeffelt – betoogd dat uit de Memorandum Order (zie onder 2.10) niet blijkt dat alle kenmerken van de onafhankelijke conclusies in het Norco-rapport zijn geopenbaard. Volgens Quest Integrity is duidelijk dat figuur 3 van het Norco-rapport - zoals weergegeven in de Memorandum Order (zie onder 2.10) - niet dezelfde kenmerken openbaart als de onafhankelijke conclusies. Figuur 3 van het Norco-rapport is volgens haar geen weergave die correleert met de fysieke geometrie van het buizenstelsel zoals in de conclusies is geclaimd. Om tot een dergelijke weergave te komen, zou een data-analist handmatig stappen moeten ondernemen, terwijl in het octrooi volgens Quest Integrity nu juist is opgenomen dat geautomatiseerd tot de weergave wordt gekomen die daadwerkelijk de fysieke geometrie aanduidt.
4.17.
De voorzieningenrechter begrijpt het betoog van Van Oeffelt aldus, dat Quest Integrity niet bedoelt te stellen dat de voorzieningenrechter in Delaware heeft nagelaten bepaalde kenmerken van de onafhankelijke conclusies bij de beoordeling te betrekken, maar bedoelt te stellen dat in de Memorandum Order ten onrechte is geoordeeld dat alle kenmerken van de onafhankelijke conclusies in het Norco-rapport zijn geopenbaard.
4.18.
Uit de Memorandum Order komt naar voren dat tussen de partijen in die procedure met name in geschil was de vraag of in het Norco-rapport ook het conclusiekenmerk:
“generate a display of at least a portion of said partitioned inspection data arranged to represent said physical geometry of a plurality of said tube segments and enable visual detection of a problem area comprising one or more of said tube segments”
(vergelijk onder 2.4) wordt geopenbaard. Naar voorlopig oordeel leest figuur 3 van het Norco-rapport op dit conclusiekenmerk. Immers, in dit kenmerk en de overige kenmerken van de onafhankelijke conclusies is niets opgenomen waaruit volgt dat het octrooi een meetkundig getrouwe weergave van de fysieke geometrie van de furnace moet zijn. Voor een goed begrip geeft de voorzieningenrechter figuur 3 van het Norco-rapport hieronder nogmaals weer:
In figuur 3 worden met behulp van kleuren, die indirect de locaties van de bochten duidelijk maken, vermelding van de locatie van een ‘
return bend
’ en de vermelding van de verschillende buisnummers die corresponderen met de nummering in figuur 5 van het Norco-rapport (weergegeven in 2.10), kenmerken van de fysieke geometrie van de furnace visueel voorgesteld. Het feit dat figuur 3 de inspectiegegevens weergeeft per tijdseenheid (waarmee de ‘
intelligent pig
’ door het buizenstelsel heeft bewogen), doet daar niet aan af. Daarnaast zijn de onafhankelijke conclusies naar voorlopig oordeel zo ruim opgesteld, dat daaronder ook een weergave valt waarbij nog een analyse door een data-analist nodig is. Op de in 2.11 weergegeven motivering van de beslissing in de Memorandum Order lijkt voorshands dan ook weinig aan te merken. De door Quest Integrity genoemde kenmerken (weergegeven in 4.16) zijn voorshands veeleer onderdeel van een aantal onderconclusies, niet van de onafhankelijke conclusies.
4.19.
Het voorgaande brengt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat Quest Integrity naar aanleiding van het nietigheidsverweer van Hak vrijwel alleen formele stellingen aanvoert, die niet slagen. Een nadere inhoudelijke motivering van de geldigheid van de onafhankelijke conclusies van het octrooi in reactie op het nietigheidsverweer, ontbreekt. In de Delaware procedure is al voorlopig geoordeeld dat de onafhankelijke conclusies van het octrooi niet nieuw zijn. Voorts is nog van belang dat het Norco-rapport bij de verlening van het octrooi door het USPTO niet is beoordeeld, omdat het USPTO niet over dat rapport beschikte. Onder deze omstandigheden heeft Quest Integrity de geldigheid van de onafhankelijke conclusies van het octrooi onvoldoende verdedigd om de vereiste redelijke mate van aannemelijkheid van inbreuk daarop te halen. Dat betekent dat naar voorlopig oordeel niet is voldaan aan het vereiste in artikel 843a Rv van een rechtsbetrekking bestaande uit een inbreuk op de onafhankelijke conclusies. De vordering op deze grondslag zal derhalve worden afgewezen.
Inbreuk op de onderconclusies
4.20.
In haar pleitaantekeningen stelt Quest Integrity dat de broncode eveneens afgegeven moet worden in verband met (mogelijke) inbreuken op de onderconclusies 2, 12 en 25 van US 874, althans de voorzieningenrechter begrijpt dat Quest Integrity op deze onderconclusies doelt met haar referentie aan ‘
mirror presentation displays
’.
4.21.
Hak heeft terecht bezwaar gemaakt tegen de voornoemde aanvullende grondslag. In de onderhavige procedure heeft Quest Integrity bij dagvaarding en in haar akte wijziging eis haar vordering ex artikel 843a Rv slechts gebaseerd op de onafhankelijke conclusies 1, 11, 24, 33 en 37. Quest Integrity heeft pas in producties die zij twee werkdagen voor de zitting heeft overgelegd, waaronder met name de in 2.14 weergegeven verklaring van [Amerikaanse advocaat [NAAM]] , laten doorschemeren dat zij zich ook op de onderconclusies 2, 12 en 25 zou gaan beroepen. Quest Integrity was ten tijde van het beslagrekest en de dagvaarding in de onderhavige procedure al lang op de hoogte van de door Hak gevoerde nietigheidsverweren en de Memorandum Order in de Delaware procedure. Zij had een beroep op specifieke afhankelijke conclusies dus ook al eerder kunnen doen.
4.22.
Quest Integrity wijst er op dat zij in de dagvaarding heeft gesteld dat de verzochte exhibitie ook nodig is om inbreuk op de onderconclusies aan te tonen. Zij heeft dat inderdaad gedaan, maar Quest Integrity heeft daarbij nagelaten ten aanzien van enige onderconclusie te motiveren waarom er een redelijk vermoeden is van inbreuk op die conclusie. Quest Integrity heeft met een
claim chart
van alleen de onafhankelijke conclusies de inbreuk gemotiveerd.
4.23.
Gelet op dit een en ander kan Van Hak niet verwacht worden dat zij binnen twee werkdagen inhoudelijk verweer voert op de gestelde inbreuk op die onderconclusies. De door Quest Integrity bepleite aanvulling van de grondslag wordt derhalve geweigerd.
proceskosten
4.24.
Quest Integrity zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Hak heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Uit hetgeen hiervoor in 4.4 is overwogen volgt, dat deze procedure niet onder het toepassingsbereik van artikel 1019 Rv valt. Ter zitting heeft Hak echter betoogd dat artikel 1019h Rv in deze zaak van overeenkomstige toepassing is op grond van het TRIPS-Verdrag
. De voorzieningenrechter oordeelt dat, anders dan artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn, artikel 45 lid 2 TRIPS-verdrag niet noopt tot afwijking van het systeem van kostenbegroting volgens het liquidatietarief. Daarvoor is redengevend dat de wetgever zich, anders dan bij de omzetting van de Handhavingsrichtlijn, op grond van de ondertekening van het TRIPS-verdrag niet genoodzaakt achtte een afwijkend systeem voor kostenbegroting in het leven te roepen. Gelet daarop is het niet nader gemotiveerde beroep van Hak op overeenkomstige toepassing van artikel 1019h Rv voorshands oordelend onvoldoende overtuigend en zal de voorzieningenrechter de proceskosten begroten aan de hand van het liquidatietarief.
4.25.
Quest Integrity zal daarom worden veroordeeld in de kosten, aan de zijde van Hak tot op heden begroot op € 816,- aan salaris advocaat [NAAM]€ 619,- aan griffierecht, derhalve in totaal € 1.435,-.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vorderingen af;
5.2.
veroordeelt Quest Integrity in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op € 1.435,-;
5.3.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus, rechter-plaatsvervanger, en in het openbaar uitgesproken op 21 september 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.
Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten
HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1834
HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB / Novisem)
Hof Den Haag 29 oktober 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3941
ECLI:NL:GHARL:2015:7521 (Synthon / Astellas)
vergelijk Hof Den Haag 28 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1734 (Plantlab), r.o. 15
Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights