ECLI:NL:RBDHA:2015:9074
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/489275 / KG ZA 15-728
Vonnis in kort geding van 31 juli 2015
in de zaak van
1. de vennootschap naar buitenlands recht
PLAYGRO PTY LTD,
gevestigd te Heatherton, Australië,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PLAYGRO EUROPE B.V.
,
gevestigd te Boxtel,
eiseressen,
advocaten: mr. N.W. Mulder, mr. L. Kroon en mr. M.R.A. Schonewille te Amsterdam,
tegen
1. de vennootschap naar buitenlands recht
PLAYGO ART & CRAFT MANUFACTORY LIMITED,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
PLAYGO TOYS ENTERPRISES LIMITED,
beide gevestigd te Hong Kong,
gedaagden,
advocaten: mr. S.A. Klos en mr. A. Ringnalda te Amsterdam.
Eiseressen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Playgro en afzonderlijk als Playgro Pty respectievelijk Playgro Europe. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Playgo en afzonderlijk als Playgo ACM respectievelijk Playgo Toys.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de inleidende dagvaarding van 1 juni 2015, met producties 1 tot en met 11, waaronder een kostenopgave;
- de op 2 juli 2015 bij de rechtbank bezorgde producties 1 tot en met 22, waaronder een kostenopgave, van Playgo;
- de bij brief van 9 juli 2015 bij de rechtbank bezorgde aanvullende producties 12 tot en met 21 van Playgro;
- de akte houdende voorwaardelijke eis in reconventie van Playgo, ontvangen op 14 juli 2015, met producties 23 tot en met 26;
- de van beide zijden op 14 juli 2015 ontvangen aanvullende kostenopgaven;
- de akte houdende vermeerdering voorwaardelijke eis in reconventie van Playgo, ontvangen bij faxbericht op 15 juli 2015;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 15 juli 2015, ter gelegenheid waarvan partijen pleitnota’s aan de voorzieningenrechter hebben overhandigd, Playgro haar eis heeft gewijzigd en Playgo haar akte voorwaardelijke eis in reconventie heeft genomen.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Playgro Pty is een in 2004 opgerichte vennootschap. Zij voert een onderneming gericht op de ontwikkeling en verhandeling van speelgoed voor baby’s en jonge kinderen, die zij heeft overgenomen van de vennootschap Playgro Australia Pty Ltd. Playgro Pty is actief in meer dan honderd landen. Playgro Europe is een Nederlandse dochteronderneming van Playgro Pty en houdt zich bezig met import, export en distributie van speelgoed.
2.2.
Playgro Pty is houdster van de volgende merkinschrijvingen (hierna: ‘de Playgro merken’):
de internationale inschrijving met nummer 801199 voor het woordmerk PLAYGRO met gelding in onder meer de Benelux, op 16 januari 2002 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 16 (
Instructional and teaching materials included in this class
) en 28 (
Games and playthings
);
de hieronder weergegeven internationale woord-/beeldmerkinschrijving met gelding in onder meer de Benelux met nummer 928839, op 15 december 2006 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 8, 10, 12, 20, 21, 24, 27 en 28;
- het hieronder weergegeven Gemeenschapswoord-beeldmerk met nummer 977524, op 4 oktober 2012 aangevraagd en op 19 augustus 2013 ingeschreven, voor waren en diensten in klasse 28.
2.3.
Playgo is een in Hong Kong gevestigde producent van speelgoed, actief sinds 1993. Zij verhandelt sinds 2000 haar producten ook in de Europese Unie, waaronder in Nederland. De producten van Playgo worden in Nederland onder meer aangeboden door de winkelketens Kruidvat en Intertoys. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Duitsland en Bulgarije worden producten van Playgo sinds 2000 of 2001 op de markt gebracht.
2.4.
Zowel Playgro als Playgo nemen sinds 2002 deel aan de speelgoedbeurs in Neurenberg, Duitsland. De stand van Playgo op die beurs had op enig moment voor medio 2004
het volgende uiterlijk:
2.5.
Tot medio 2004 gebruikte Playgo in de EU de hieronder weergegeven logo’s.
2.6.
In een folder van Intertoys uit 2002-2003 is het merk als volgt afgebeeld:
2.7.
Vanaf ongeveer 2004 tot in ieder geval eind 2013 heeft Playgo in de EU de hieronder weergegeven logo’s gebruikt (hierna: ‘de beertjes logo’s’):
2.8.
Hieronder zijn voorbeelden weergegeven van het gebruik van een van de hierboven getoonde logo’s in reclame-uitingen uit 2004 in de Duitstalige publicatie
Spielzeug International.
2.9.
Playgo gebruikt in ieder geval sinds 2005 een website onder het domein www.playgo.com.hk. Op 24 februari 2009 had deze website het hierna weergegeven uiterlijk:
2.10.
In 2013 is Playgo gebruik gaan maken van een nieuw logo, hieronder weergegeven, dat in verschillende landen, waaronder Australië, als merk is gedeponeerd (hierna: ‘het nieuwe logo’). Playgo heeft ook een hiermee overeenkomend Gemeenschapsmerk aangevraagd en het merk gedeponeerd in onder meer de Verenigde Staten en Canada.
2.11.
Tegen verschillende depots van Playgo is oppositie ingesteld. Playgo heeft de Australische aanvrage ingetrokken.
2.12.
Naar aanleiding van het Australische merkdepot van Playgo heeft Playgro in augustus 2014 contact gezocht met Playgo middels een brief van haar Australische raadsman. Zij gaf daarbij te kennen bezwaren te hebben tegen het nieuwe Playgo-logo. De daarop volgende gesprekken tussen partijen hebben niet tot overeenstemming geleid.
2.13.
Op 11 februari 2015 is Playgo door de Nederlandse raadsman van Playgro gesommeerd het gebruik van het nieuwe Playgo-logo in de Europese Unie te staken.
3
Het geschil
3.1.
Playgro vordert na een eiswijziging ter zitting in conventie – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Playgo beveelt de inbreuk in de Europese Unie, althans in de Benelux, althans in Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen en de Benelux, op de Playgro merken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te staken het gebruik van het in 2.10 weergegeven nieuwe logo en/of het woordteken ‘Playgo’, haar beveelt een door een accountant geaccordeerde opgave van verkoopaantallen van inbreukmakende Playgo producten en afnemers daarvan aan Playgro te verstrekken, en haar beveelt een
recall
uit te voeren, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Playgo in de proceskosten in conventie overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).
3.2.
Playgro voert hiertoe aan dat Playgo door het gebruik van het nieuwe logo en door het gebruik van het woordteken ‘Playgo’ inbreuk maakt op haar merkrechten, nu deze Playgo-tekens identiek zijn aan, althans verwarringwekkend overeenstemmen met, de Playgro merken en voor identieke waren worden gebruikt. Ook trekt Playgo ongerechtvaardigd voordeel uit de bekende Playgro merken, door gebruik van het Playgo-logo en het woordteken ‘Playgo’. Playgro beroept zich daarbij op artikel 9 lid 1 sub a, b en c van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gemeenschapsmerkenverordening) (hierna: GMVo) en artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).
3.3.
Playgo vordert in reconventie voorwaardelijk, namelijk indien de voorzieningenrechter van oordeel is dat sprake is van verwarring(sgevaar) tussen de door haar gebruikte tekens en de ingeroepen Playgro merken, na vermeerdering van eis – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Playgro beveelt het gebruik in Nederland, Polen, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, België en het Verenigd Koninkrijk van de Playgro merken, alsmede van daarmee overeenstemmende tekens, en het gebruik van de handelsnaam “Playgro” in of gericht op de genoemde landen, te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Playgro in de proceskosten in reconventie overeenkomstig artikel 1019h Rv.
3.4.
Playgo voert hiertoe aan dat, als de voorzieningenrechter voorshands zou oordelen dat het gebruik van de Playgo tekens inbreuk maakt op de Playgro merken, Playgro door het gebruik van de Playgro merken en van de handelsnaam “Playgro” onrechtmatig handelen jegens Playgo, omdat de Playgro-tekens in dat geval verwarringwekkend overeenstemmen met haar oudere handelsnaam ‘Playgo’.
3.5.
Partijen voeren over en weer, in conventie en in reconventie, gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.
4
De beoordeling
In conventie
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover de vorderingen van Playgro zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerkenverordening, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 97 lid 4 sub b jo 103 lid 2 GMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Playgo in het geding is verschenen en de bevoegdheid niet heeft bestreden.
4.2.
Voor zover de vorderingen van Playgro zijn gebaseerd op haar Benelux merkrechten, geldt dat de voorzieningenrechter bevoegd is kennis te nemen van die vorderingen, omdat
- voor het geval de bevoegdheidsregelingen van toepassing zijn van Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX II-Vo)
, de artikelen 6 EEX II-Vo en 9 aanhef en sub a Rv gelden, nu Playgo in het geding is verschenen en de bevoegdheid niet heeft bestreden; en
- voor het geval de bevoegdheidsregeling van het BVIE van toepassing is, die bevoegdheid op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE is gebaseerd, nu de gestelde merkinbreuk onder meer plaatsvindt via websites gericht op heel Nederland, derhalve ook in het arrondissement Den Haag.
4.3.
Voor zover de vorderingen van Playgro zijn gebaseerd op andere nationale merkrechten, geldt dat de voorzieningenrechter bevoegd is daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 6 EEX II-Vo en 9 aanhef en sub a Rv, nu Playgo in het geding is verschenen en de bevoegdheid niet heeft bestreden.
Spoedeisend belang
4.4.
Playgro stelt dat zij spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen nu sprake is van inbreukmakend handelen door Playgo, dat ook na een sommatie door Playgro ter zake voortduurt. De vorderingen van Playgro richten zich tegen zowel het nieuwe Playgo-logo, waarvan zij het gebruik in de EU begin 2015 zegt te hebben bemerkt, als tegen het woordteken “Playgo”. Playgro stelt dat naast het voortdurende karakter van de inbreuk de recente
rebranding
maakt dat haar vorderingen spoedeisend zijn.
4.5.
De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. De omstan-digheid dat de eisende partij lang heeft stilgezeten kan bij die afweging een rol spelen.
4.6.
Voor zover Playgro heeft willen stellen dat de in dit kort geding ingestelde vorderingen spoedeisend zijn omdat ze slechts zien op de (recente) activiteiten van Playgo ACM of Playgo Toys en eerder gebruik van de (oudere) Playgo-logo’s en het woordteken “Playgo” door andere entiteiten binnen de Playgo groep is verricht, wordt deze stelling verworpen. Naar voorlopig oordeel vond het gebruik van de bestreden tekens door verschillende rechtspersonen binnen hetzelfde concern plaats in het kader van één onderneming, die zonder onderbreking vanaf de jaren negentig actief is gevoerd. Voor een oordeel over de spoedeisendheid zijn ook de activiteiten van die eerdere gebruikers in hetzelfde concern relevant.
4.7.
Ten aanzien van het spoedeisend belang bij de vorderingen van Playgro die zich richten tegen het gebruik van het woordteken ‘Playgo’ overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Tussen partijen is niet in geschil dat Playgo, althans haar rechtsvoorgangers, tussen 2002 en 2004 in de Europese Unie de in 2.5 weergegeven logo’s gebruikte, waar het woord ‘Playgo’ onderdeel van vormde. Vanaf 2004 is gebruik gemaakt van de in 2.7 weergegeven ‘beertjeslogo’s’, waarvan het woord ‘play’ onderdeel vormde, gevolgd door de kop van een beer. Voorts is niet in geschil dat Playgo – in ieder geval – sinds 2002 in Nederland een handelsnaam heeft gevoerd waar het woord ‘Playgo’ het voornaamste onderdeel van uitmaakte. Playgo heeft betoogd dat dat handelsnaamgebruik aangemerkt moet worden als gebruik van een teken ter onderscheiding van waren in de zin van het Céline-arrest
. Zij wijst daarbij op de vermelding van de handelsnaam ‘Playgo’ in combinatie met één van de beertjes-logo’s in advertenties zoals weergegeven in 2.8. Desgevraagd heeft Playgro ter zitting verklaard dat dat in haar ogen zuiver handelsnaamgebruik is, enkel ter identificatie van de onderneming en geen gebruik als herkomstaanduiding voor waren.
4.8.
Naar voorlopig oordeel dient het gebruik van de handelsnaam Playgo in combinatie met de beertjes-logo’s in advertenties voor speelgoed van Playgo en op beurzen aangemerkt te worden als gebruik waardoor een verband ontstaat met de waren en diensten van Playgo. Dit geldt temeer omdat het gebruik van de handelsnaam Playgo direct in verband met één van de beertjes-logo’s bij het publiek de indruk zal wekken dat het logo een zeer gestileerde weergave is van het woordteken ‘Playgo’, ook al omdat Playgo voor 2004 de in 2.5 weergegeven tekens gebruikte, waarvan onweersproken is gesteld dat daar het woordbestanddeel ‘Playgo’ in voorkomt. Daardoor zal het publiek ook de beertjes-logo’s, in combinatie met de handelsnaam ‘Playgo’, hebben opgevat als voortgezet gebruik van het teken Playgo voor de waren. Met Playgo is de voorzieningenrechter dan ook voorshands van oordeel dat dit gebruik van de handelsnaam ‘Playgo’ gebruik van een teken als herkomstaanduiding voor waren vormt en niet enkel gebruik ter identificatie van een onderneming.
4.9.
Playgo heeft onweersproken gesteld dat de wijze van gebruik van haar handelsnaam zoals weergegeven in de advertenties afgebeeld in 2.8 slechts voorbeelden zijn en dat zij haar handelsnaam sinds 2002 continu in verband met haar waren heeft gebruikt in de EU. Dit wordt ook bevestigd door de wijze van gebruik voor haar beursstand op de Neurenbergse speelgoedbeurs uit de beginjaren van dit millenium (zie 2.4), waar partijen sinds 2002 allebei een stand hadden. Het blijkt ook uit een productfolder uit 2004 met het in 2.5 als onderste weergegeven logo en een productfolder met het latere beertjes-logo (productie 9 zijdens Playgo), beide in combinatie met de handelsnaam ‘Playgo’. Tot slot vormt het gebruik van de domeinnaam www.playgo.com.hk voor een website waarop in 2009 de producten van Playgo met het beertjes-logo werden aangeboden hiervan een voorbeeld. Playgro heeft zich immers op het standpunt gesteld dat deze website mede gericht is op het publiek in de EU.
4.10.
Tussen partijen is niet in geschil dat zij in de EU nooit eerder in conflict zijn geraakt over hun wederzijdse rechten op en gebruik van de tekens ‘Playgro’ en ‘Playgo’. Playgro heeft derhalve sinds 2002 stilgezeten ten opzichte van het gebruik door Playgo van het woordteken ‘Playgo’ voor haar producten. Onder deze omstandigheden en gelet op de door partijen over en weer naar voren gebrachte belangen, heeft Playgro onvoldoende spoedeisend belang bij haar vorderingen gericht op een verbod van het woordteken ‘Playgo’.
4.11.
Ten aanzien van het gebruik door Playgo van het nieuwe logo (dus inclusief de beeldbestanddelen) geldt het volgende. Playgo heeft onvoldoende onderbouwd dat zij het nieuwe logo al voor het begin van 2015 in de EU heeft gebruikt en dat Playgro dat gebruik moet hebben gekend. Met betrekking tot dit recent in gebruik genomen teken heeft Playgro daarom wel een spoedeisend belang.
Inbreuk op Playgro merken door nieuwe logo?
4.12.
Playgro beroept zich primair op haar in 2.2 weergegeven Gemeenschapswoord-/beeldmerk PLAYGRO en stelt in de eerste plaats dat het nieuwe logo van Playgo daarop inbreuk maakt op grond van de artikelen 9 lid 1 sub b GMVo, omdat het nieuwe logo verwarringwekkend overeenstemt met haar Gemeenschapswoord-/beeldmerk.
4.13.
Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie moet bij de vaststelling van het verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld of het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop het merk en het teken betrekking hebben, en het onderscheidend vermogen van het merk. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.
4.14.
Tussen partijen is niet in geschil dat het nieuwe logo wordt gebruikt voor waren die identiek zijn aan de waren waarvoor de Playgro merken zijn gedeponeerd.
4.15.
Naar voorlopig oordeel kan aan het Gemeenschapsmerk van Playgro slechts een zeer gering onderscheidend vermogen worden toegekend. Het woord ‘Play’ is zuiver beschrijvend voor speelgoed en de letters ‘gro’ zullen door het publiek worden opgevat als ‘grow’, hetgeen beschrijvend is voor het groeien van (spelende) kinderen. Naar voorlopig oordeel moet iedere aanbieder op de speelgoedmarkt deze beschrijvende woorden kunnen gebruiken bij het verhandelen van speelgoed en komt aan de samenvoeging van deze twee elementen van huis uit geen onderscheidend vermogen toe. Het Gemeenschapsmerk van Playgro moet zijn onderscheidend vermogen derhalve hebben van de toevoeging van de beeldelementen en wellicht de weglating van de letter ‘w’ uit de officiële spelling.
4.16.
Playgro heeft gesteld dat zij een bekend merk heeft zodat het onderscheidend vermogen van haar merk is toegenomen, maar die bekendheid wordt door Playgo betwist. De door Playgro in dit verband genoemde omzetcijfers en jaarlijkse marketingbudgetten zijn door Playgo bestreden en door Playgro niet met bewijsstukken onderbouwd. Voorshands is daarom onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het Gemeenschapswoord-/beeldmerk van Playgro een bekend merk is.
4.17.
Uit de producties van Playgro blijkt wel dat zij haar Gemeenschapswoord-/beeldmerk gebruikt in de Europese Unie (onder andere door verkoop via Intertoys), zodat het onderscheidend vermogen daarvan wel zal zijn toegenomen. Naar voorlopig oordeel kan echter niet worden gezegd dat het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk van Playgro substantieel is toegenomen. Daarbij is van belang dat zich in de Europese en nationale merkenregisters vele merkregistraties bevinden voor speelgoed bestaande uit een combinatie van ‘play’ en een achtervoegsel. Playgo heeft in het bijzonder gewezen op de volgende (oudere) merkinschrijvingen voor merken die feitelijk in de EU gebruikt worden: PLAYNGO, PLAYO, PLAY & CO, PLAY-DOH en THE PLAY CO GROUP. Er bestaan derhalve meer merken naast elkaar op dezelfde markt die beginnen met ‘play’ gevolgd door een kort achtervoegsel eindigend op een ‘o’-klank. Gelet daarop zal gebruik van het Gemeenschapsmerk niet snel tot een grote toename van het onderscheidend vermogen ervan leiden.
4.18.
In auditief opzicht verschillen het Gemeenschapsmerk en het teken weinig van elkaar: de letter ‘r’ vormt het verschil. In visueel opzicht zijn de verschillen groter: het Gemeenschapsmerk van Playgro heeft een ovale vorm, waarbij de letters van het woordelement meebuigen met de bolling van de ovaal. Het teken van Playgro heeft een driehoekige vorm, met afgeronde maar tweedimensionale letters, waarbij de elementen ‘play’ en ‘go’ onder elkaar zijn geplaatst. Waar Playgro haar Gemeenschapswoord-/beeldmerk feitelijk gebruikt in de kleur blauw (zodat inburgering in die kleur zal hebben plaatsgevonden), is het nieuwe logo van Playgo rood. Ook in begripsmatig opzicht verschillen merk en teken meer: beide kennen het zuiver beschrijvende deel ‘speel’ om te vervolgen met een element dat begripsmatig niet overeenstemt: ‘groei’ versus ‘ga’.
4.19.
Ondanks de soortgelijkheid van de waren en de auditief vrij grote overeenstemming tussen merk en teken, is er naar voorlopig oordeel onvoldoende gevaar voor verwarring te duchten tussen merk en teken. Daarvoor is redengevend dat het Gemeenschapsmerk van Playgro een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft en dat de overeenstemming niet schuilt in de bestanddelen die het Gemeenschapsmerk nog enige onderscheidende kracht geven, maar in de beschrijvende bestanddelen ‘play’ en ‘gro’. De afwijkende visuele en begripsmatige elementen in combinatie met het verschil tussen de letters ‘gro’ en ‘go’ zijn daarom voldoende om verwarringsgevaar te voorkomen. Daarbij is van belang dat zich op de speelgoedmarkt vrij veel merken bevinden die allemaal beginnen met ‘play’ en vervolgens maar één of een paar letters van elkaar afwijken, eindigend op een ‘o’-klank, zonder dat het publiek daarvan in verwarring lijkt te raken. Voorts is van belang dat juist ten aanzien van dit auditieve element van het nieuwe logo niet is gesteld dat zich ooit daadwerkelijke verwarring heeft voorgedaan, terwijl dit auditieve element ook al in het eerdere gebruik van Playgo voorkwam.
4.20.
Alles afwegend is de voorzieningenrechter daarom voorshands van oordeel dat het nieuwe logo van Playgo geen inbreuk maakt op het Gemeenschapswoord-/beeldmerk van Playgro op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.
4.21.
Playgro stelt voorts dat Playgo inbreuk maakt op haar Gemeenschapswoord-/beeldmerk op grond van artikel 9 lid 1 sub c GMVo. Zoals hiervoor in 4.16 al is besproken, heeft Playgro onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het Gemeenschapswoord-/beeldmerk een bekend merk is. Deze grondslag voor de vorderingen van Playgro slaagt derhalve evenmin.
4.22.
Subsidiair stelt Playgro dat het nieuwe logo van Playgo inbreuk maakt op haar Benelux woordmerk PLAYGRO en Benelux woord-/beeldmerk PLAYGRO, weergegeven in 2.2. Op grond van haar Benelux woordmerk stelt zij dat Playgo inbreuk maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, omdat Playgo een identiek teken gebruikt voor identieke waren. Uit hetgeen hiervoor ten aanzien van het spoedeisend belang is overwogen, volgt dat Playgro geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen gericht tegen het gebruik van het woordteken ‘Playgo’. Ter beoordeling ligt slechts voor het nieuwe logo van Playgo. Dat teken bevat ook beeldbestanddelen, zodat van een teken dat identiek is aan het woordmerk PLAYGRO geen sprake is.
4.23.
Uit hetgeen met betrekking tot het Gemeenschapswoord-/beeldmerk van Playgro is overwogen, volgt ook dat aan het Benelux woordmerk PLAYGRO naar voorlopig oordeel van huis uit niet of nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt en dat dat onderscheidend vermogen niet substantieel is toegenomen door het gebruik van het merk. Ook hierbij is van belang dat op de markt voor speelgoed meer merken worden gebruikt die beginnen met ‘play’ en die auditief maar weinig afwijken van het Benelux woordmerk PLAYGRO. Daartoe behoren ook merken die gebaseerd zijn op merkinschrijvingen die ouder zijn dan het Benelux woordmerk van Playgro, te weten PLAYO, PLAY & CO en PLAY-DOH.
4.24.
Ook bij het Benelux woordmerk geldt naar voorlopig oordeel dat de auditieve gelijkenis groot is. Gelet op het zeer zwak onderscheidende vermogen van het merk is het verschil tussen ‘playgro’ en het auditieve bestanddeel ‘playgo’ in het nieuwe logo echter voldoende om tot het voorlopig oordeel te komen dat merk en teken niet verwarringwekkend overeenstemmen. Daarbij geldt ook in dit geval dat juist ten aanzien van de auditieve overeenstemming niet is gebleken van daadwerkelijke verwarring sinds Playgo het woordteken ‘Playgo’ is gaan gebruiken.
4.25.
Op dezelfde gronden als overwogen ten aanzien van het Gemeenschapswoord-/beeldmerk is van een inbreuk op het Beneluxwoordmerk van Playgro op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE geen sprake.
4.26.
Op dezelfde gronden als overwogen ten aanzien van het Gemeenschapswoord-/beeldmerk maakt Playgo ook geen inbreuk op het Benelux woord-/beeldmerk van Playgro.
4.27.
Meer subsidiair heeft Playgro zich nog beroepen op haar nationale merkrechten in andere landen dan de Benelux landen. Daarbij beroept zij zich, zo begrijpt de rechtbank, op dezelfde grondslagen als zij aan haar Benelux merkrechten ten grondslag legt. Die meer subsidiaire vordering deelt daarom het lot van de subsidiaire vordering.
4.28.
Naar voorlopig oordeel maakt Playgo derhalve geen inbreuk op de merkrechten van Playgro. Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven of Playgro danwel Playgo over oudere handelsnaamrechten beschikt.
Proceskosten
4.29.
Playgro zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld. Playgo heeft ter zitting mondeling (buiten haar pleitnota om) aanspraak gemaakt op een proceskostenvergoeding en heeft – onweersproken – specificaties van haar volledige kosten overeenkomstig artikel 1019h Rv ten bedrage van in totaal € 36.905,93 overgelegd. In reconventie heeft zij een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Gelet op deze omstandigheden vat de voorzieningenrechter de in conventie gevorderde proceskostenveroordeling op als een vordering tot vergoeding van de volledige proceskosten. Playgo heeft in haar opgave geen onderscheid aangebracht in kosten toe te rekenen aan de conventie enerzijds en kosten gemaakt in het kader van de reconventie anderzijds. De voorzieningenrechter zal de kosten van Playgo die zijn gemaakt ten behoeve van de conventie schattenderwijs begroten op 95% van het totale bedrag, te weten € 35.060,63 aan salaris advocaat, zodat de volledige proceskostenveroordeling in conventie uitkomt op dit bedrag vermeerderd met € 613,- aan vast recht, in totaal derhalve op € 35.673,63.
In reconventie
4.30.
Aan de door Playgo aan het instellen van haar reconventionele vorderingen gestelde voorwaarde is niet voldaan. Derhalve komt de voorzieningenrechter aan de beoordeling daarvan niet toe.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter:
in conventie
5.1.
wijst de vorderingen af;
5.2.
veroordeelt Playgro in de proceskosten in conventie, tot op heden aan de zijde van Playgo begroot op € 35.673,63;
5.3.
verklaart de proceskostenveroordeling in conventie uitvoerbaar bij voorraad;
in reconventie
5.4.
verstaat dat de voorwaarde waaronder de vordering in reconventie is ingesteld, niet is vervuld.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 31 juli 2015.
Playgo heeft in het midden gelaten wanneer de foto’s zijn gemaakt, maar gelet op haar stelling dat zij in 2004 in de EU de beertjes-logo’s in gebruik heeft genomen, zal dat voor die tijd zijn geweest.
Op de gronden zoals overwogen in het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star), r.o. 34.
Vgl. HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2391, NJ 2001/602.
Hof van Justitie EU 11 september 2007, ECLI:EU:C:2007:497.