ECLI:NL:RBDHA:2016:2311
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/488880 / HA ZA 15-600
Vonnis van 16 maart 2016
in de zaak van
de rechtspersoonlijkheid hebbende vennootschappen naar vreemd recht
1.
PILOXING LLC
,
2.
PILOXING ACADEMY LLC
,
beide gevestigd en kantoorhoudende te Burbank (Californië), Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen in conventie,
verweersters in voorwaardelijke reconventie,
advocaat [NAAM]. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CALIFORNIAN CLASSIC CARS B.V.
,
gevestigd te Nieuwegein,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. M.A. Geuze te Utrecht.
Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Piloxing en afzonderlijk Piloxing LLC (eiseres sub 1) en Piloxing Academy (eiseres sub 2) genoemd worden. Gedaagde zal hierna CCC genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 20 februari 2015, met producties 1 tot en met 8;
de incidentele conclusie tot zekerheidstelling voor proceskosten, tevens houdende conclusie van antwoord in conventie en voorwaardelijke eis in reconventie in de hoofdzaak van de zijde van CCC, met producties 1 tot en met 8;
de conclusie van antwoord in het incident met productie 9;
het incidenteel vonnis van 23 september 2015;
het tussenvonnis van 28 oktober 2015 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
het proces-verbaal van comparitie van 20 januari 2016 en de daarin vermelde stukken.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Piloxing houdt zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van een fitnessprogramma onder de naam ‘PILOXING’. PILOXING is een fitnessprogramma dat vanaf 2000 is ontwikkeld door de Amerikaanse [oprichtster] (hierna: ‘ [oprichtster] ’). In PILOXING worden de verschillende disciplines dans, boksen en pilates gecombineerd in een workout. Het programma is in 2007 gelanceerd in de V.S. en vervolgens ook in andere landen. Na de ontwikkeling van het PILOXING fitnessprogramma, werd een systeem ontwikkeld om instructeurs op te leiden tot zogenaamde ‘Master Trainers’, die zelfstandig PILOXING workshops zouden kunnen gaan geven. Daarvoor werd in 2009 Piloxing Academy opgericht.
2.2.
Piloxing LLC is rechthebbende op het hieronder weergegeven Gemeenschapswoord-/beeldmerk PILOXING, ingeschreven op 22 september 2014 onder nummer 012818175, op basis van een aanvrage van 24 april 2014, voor onder andere kleding en sport artikelen.012818175
012818175
2.3.
[oprichtster] is rechthebbende op het Gemeenschapswoordmerk PILOXING, ingeschreven op 1 maart 2010 onder nummer 008574774, op basis van een aanvrage van 25 september 2009, voor onder andere
clothing
en
exercise equipment
. Dit merk en het in 2.2 beschreven merk van Piloxing LLC worden hierna samen ‘de Piloxing merken’ genoemd.
2.4.
[oprichtster] heeft Piloxing Academy met betrekking tot het onder 2.3 beschreven merk een verklaring verstrekt, waarin zij heeft verklaard:
2.5.
Met het oog op de introductie van PILOXING in Europa is Piloxing in maart 2013 in contact gekomen met de heren [X] (hierna: ‘ [X] ’) en [Y] (hierna: ‘ [Y] ’), om met hen een samenwerking te starten voor de exploitatie van PILOXING in Europa. In het kader daarvan hebben [X] en [Y] een besloten vennootschap opgericht onder de naam Piloxing B.V. (hierna: ‘Piloxing B.V.’). In het kader van de voorgenomen samenwerking heeft Piloxing B.V. al activiteiten verricht ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst waarover nog werd onderhandeld.
2.6.
Met medeweten van Piloxing heeft Piloxing B.V. met het oog op de (voorgenomen) samenwerking tussen maart 2013 en juni 2014 merchandise artikelen laten maken, met name kleding en sport accessoires, voorzien van de Piloxing merken.
2.7.
Piloxing en Piloxing B.V. hebben onderhandeld over een schriftelijke overeenkomst en Piloxing heeft Piloxing B.V. een concept
Letter of Intent
toegezonden. In juni 2014 heeft Piloxing de onderhandelingen afgebroken.
2.8.
Tussen Piloxing en Piloxing B.V. is vervolgens een geschil ontstaan dat heeft geleid tot een kort geding. Piloxing en Piloxing B.V. hebben tijdens de kort geding zitting op 4 juli 2014 een schikkingsovereenkomst gesloten (hierna: ‘de schikkingsovereenkomst’). Die bevat onder andere de volgende afspraken:
“1. [Piloxing B.V.] zal per heden haar Piloxing-activiteiten beëindigen.
(…)
5.	Piloxing Academy LLC zal de voorraad merchandise artikelen (inclusief kleding) overnemen. De eigendom van de voorraad gaat per vandaag over en partijen treden in overleg over de fysieke levering van de voorraad.
6. Piloxing Academy LLC zal vóór 1 oktober 2014 een openstaande rekening van januari 2014 voor kleding ad circa USD 80.000 voldoen.
7. (...)”
2.9.
Over de uitvoering van de schikkingsovereenkomst zijn wederom geschillen ontstaan tussen Piloxing en Piloxing B.V. Tot afgifte aan Piloxing van de in onderdeel 5 van de schikkingsovereenkomst bedoelde voorraad merchandise artikelen voorzien van de Piloxing merken (hierna ‘de Voorraad’) is het niet gekomen. Piloxing heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat zij vanwege niet-nakoming door Piloxing B.V. van de schikkingsovereenkomst gerechtigd was tot opschorting van haar betalingsverplichting beschreven in onderdeel 6 van die overeenkomst.
2.10.
Piloxing B.V. heeft vervolgens executoriaal beslag gelegd op de Voorraad en die bij executoriale verkoop van 14 januari 2015 verkocht aan CCC voor een bedrag van € 11.000,-.
2.11.
Krachtens verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft Piloxing op 6 februari 2015 beslag tot afgifte gelegd op de Voorraad, die zich op dat moment nog bevond op het adres van Piloxing B.V.
3
Het geschil
in conventie
3.1.
Piloxing vordert  samengevat - zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
3.1.1.
een bevel aan CCC om iedere inbreuk op de Piloxing merken te staken en gestaakt te houden;
3.1.2.
afgifte van de Voorraad door CCC aan Piloxing;
3.1.3.
opgave van de totale hoeveelheid verkochte artikelen uit de Voorraad, de afnemers daarvan, de nog in voorraad zijnde artikelen van de Voorraad en namen en adressen van de bij de verkoop betrokken derden, gecertificeerd door een accountant;
3.1.4.
al het voorgaande op straffe van een dwangsom;
3.1.5.
veroordeling van CCC tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, of, naar keuze van Piloxing, winstafdracht, alles vermeerderd met wettelijke rente;
3.1.6.
veroordeling van CCC in de volledige en evenredige proceskosten, te begroten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), vermeerderd met wettelijke rente.
3.2.
Piloxing legt aan haar vorderingen ten grondslag dat CCC inbreuk maakt op de Piloxing merken op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gemeenschapsmerkenverordening) (GMVo), door het inkopen van de Voorraad, die voorzien was van de Piloxing merken en het verkopen daarvan, althans het in voorraad hebben ter verkoop van die Voorraad. Volgens Piloxing werden er in februari 2015 artikelen uit de Voorraad aangeboden ter verkoop in het bedrijf Gold’s Gym, gevestigd in het pand naast het pand waar CCC is gevestigd. Gold’s Gym is een bedrijf van [Y] waar de directeur van CCC, de heer [Z] , ook heeft gewerkt. Daaruit blijkt volgens Piloxing dat er bij de executoriale verkoop sprake is geweest van een opzetje. Piloxing stelt door de merkinbreuk schade te hebben geleden, waarvoor CCC aansprakelijk is. Piloxing Academy is krachtens de in 2.4 weergegeven verklaring door [oprichtster] gevolmachtigd om het in 2.3 weergegeven merk in rechte te handhaven.
3.3.
CCC voert gemotiveerd verweer. Zij stelt dat de merkrechten van Piloxing zijn uitgeput. Piloxing B.V. heeft de goederen met toestemming en medeweten van Piloxing in China laten produceren, in Nederland ingevoerd en in voorraad gehad. Piloxing B.V. had daarbij ook toestemming van Piloxing om de goederen in de Gemeenschap te verhandelen. Door het verstrekken van die licentie, althans door de invoer van de goederen in Nederland met toestemming van Piloxing, althans door de schikkingsovereenkomst of de executoriale verkoop, zijn de merkrechten van Piloxing uitgeput, aldus CCC.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in reconventie
3.5.
CCC vordert voorwaardelijk, voor zover de vorderingen van Piloxing in conventie worden afgewezen veroordeling van Piloxing tot betaling van € 46.120,-, vermeerderd met rente en een veroordeling van Piloxing in de proceskosten te begroten conform artikel 1019h Rv.
3.6.
CCC legt aan deze voorwaardelijke vordering ten grondslag dat het door Piloxing gelegde beslag onrechtmatig is, zodat Piloxing aansprakelijk is voor de schade die CCC heeft geleden. Die schade bestaat onder andere uit gederfde winst en kosten die CCC moet maken, omdat zij de Voorraad daags na de aankoop daarvan heeft doorverkocht aan een derde, die de Voorraad op haar beurt weer heeft doorverkocht. Door het beslag heeft CCC haar leveringsverplichtingen uit de verkoop aan haar eigen afnemer niet kunnen nakomen, waarna die koper de koopovereenkomst heeft ontbonden en CCC aansprakelijk heeft gesteld voor zijn schade.
3.7.
Piloxing voert gemotiveerd verweer.
4
De beoordeling
in conventie
4.1.
Zoals al overwogen in het incidenteel vonnis van 23 september 2015 is de rechtbank internationaal bevoegd van deze zaak kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef sub a en 97 lid 1 GMVo juncto artikel 3 Uitvoeringswet EG verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat de vorderingen zijn gebaseerd op Gemeenschapsmerkrechten en CCC een in Nederland gevestigde vennootschap is.
4.2.
De rechtbank stelt voorop dat voor uitputting vereist is dat een van het merk voorzien product door of met toestemming van de merkhouder in de handel is gebracht. Er moet voor uitputting sprake zijn van een eerste verhandeling in de EER onder controle van de merkhouder, zodat die in staat is de economische waarde van zijn merk te realiseren.
Voorts dient uitputting van een merkrecht per exemplaar van een van het merk voorzien product beoordeeld te worden.
4.3.
Tussen partijen is niet in geschil dat Piloxing op enig moment een impliciete licentie aan Piloxing B.V. heeft verstrekt om merchandise artikelen voorzien van de Piloxing merken in China te laten vervaardigen en in Nederland in te voeren met het doel om die te gaan verhandelen. Het verstrekken van die licentie vormt op zich echter onvoldoende grond voor een beroep op uitputting ten aanzien van individuele exemplaren die op basis van die licentie zijn vervaardigd. Met het verstrekken van die licentie zijn er immers nog geen producten in de handel gebracht in de EER.
4.4.
Het betoog van CCC dat de Voorraad is uitgeput door de invoer ervan in Nederland door Piloxing B.V. met het doel deze te verkopen, faalt eveneens. In de onderhavige zaak zijn de goederen door Piloxing B.V. in Nederland geïmporteerd in de periode dat Piloxing en Piloxing B.V. nog samenwerkten en Piloxing B.V. een (impliciete) licentie had voor het gebruik van de merken. Piloxing B.V. heeft volgens CCC ook overlegd met Piloxing over de modellen en de aantallen die Piloxing B.V. zou bestellen. Er was onder deze omstandigheden derhalve sprake van een economische verbondenheid tussen Piloxing en Piloxing B.V.
. Gesteld noch gebleken is dat Piloxing B.V. over de inkoop of invoer van de Voorraad een vergoeding verschuldigd was aan Piloxing. Gelet op de economische verbondenheid tussen Piloxing en Piloxing B.V. ten tijde van de inkoop en invoer in Nederland, behield Piloxing, middels Piloxing B.V., de controle over de goederen in merkenrechtelijke zin
. Met de verkoop en levering van de merchandise door de Chinese fabrikant aan Piloxing B.V. heeft derhalve geen eerste verkoop in de EER plaatsgevonden waarmee de merkhouder de economische waarde van zijn merk realiseerde.
4.5.
Het feit dat Piloxing B.V. deze goederen vervolgens in voorraad had met het doel ze te verkopen in de EER, is op dezelfde gronden onvoldoende voor uitputting. In de omstandigheden van dit geval zijn de goederen onder de controle van Piloxing gebleven en is de economische waarde daarvan niet gerealiseerd. Daaraan staat niet in de weg dat Piloxing B.V. op dat moment de zakenrechtelijke eigendom van deze goederen had. Het door CCC aangehaalde Kipling-arrest van het Benelux Gerechtshof kan ook niet tot een ander oordeel leiden, alleen al omdat Piloxing zich op Gemeenschapsmerken beroept, waarop het Benelux-recht niet van toepassing is.
4.6.
Ook de schikkingsovereenkomst tussen Piloxing en Piloxing B.V. heeft niet tot uitputting van de merkrechten geleid. Piloxing en Piloxing B.V. hebben hun samenwerking door middel van die overeenkomst beëindigd. CCC heeft zelf gesteld dat met die schikkingsovereenkomst de impliciete licentie die was verstrekt aan Piloxing B.V. is geëindigd. Piloxing heeft de Voorraad krachtens de schikkingsovereenkomst gelijktijdig met die beëindiging in eigendom verkregen. Ook bij die transactie was derhalve geen sprake van een handeling waarmee Piloxing door een eerste ‘verkoop’ de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd. Integendeel, door de zakelijke eigendom weer te verkrijgen, bleef de Voorraad juist onder controle van Piloxing. Piloxing heeft ter zitting onbestreden gesteld dat Piloxing B.V. de Voorraad na de totstandkoming van de schikking voor haar is gaan houden, omdat de levering aan Piloxing
constitutum possessorium
heeft plaatsgevonden op de voet van de artikelen 3:90 jo. 3:115 onder a van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit is ook in overeenstemming met het feit dat Piloxing en Piloxing B.V. in onderdeel vijf van de schikkingsovereenkomst hebben bepaald dat ‘
fysieke levering
’ van de Voorraad aan Piloxing in overleg zou plaatsvinden. De rechtbank begrijpt de woorden ‘
fysieke levering
’ in die bepaling, in het licht van de gehele schikkingsovereenkomst en het feit dat de samenwerking en licentie werden beëindigd, als een afspraak dat de Voorraad, waarvan de eigendom onmiddellijk aan Piloxing was overgegaan, in overleg aan Piloxing zou worden afgegeven en niet als een levering in juridische zin. Met andere woorden: de Voorraad is aldoor onder de (indirecte) controle van de merkhouder gebleven en de economische waarde van de Piloxing merken is niet door Piloxing gerealiseerd.
4.7.
Tot slot heeft de executoriale verkoop door Piloxing B.V. aan CCC geen uitputting teweeg gebracht. Weliswaar werd de Voorraad daarmee in de handel gebracht, maar daarbij was weer geen sprake van toestemming van Piloxing of economische verbondenheid. De Voorraad was ten tijde van de executieverkoop eigendom van Piloxing, maar Piloxing B.V. heeft de Voorraad zonder toestemming van Piloxing verkocht. Piloxing B.V. had daar op dat moment ook geen licentie meer voor. Piloxing heeft daar ook geen impliciete toestemming voor gegeven door de executieverkoop te gedogen. Het enkele feit dat CCC in een sommatiebrief aan (de advocaat [NAAM]) Piloxing heeft gedreigd met een executoriale maatregelen is onvoldoende om bekendheid bij Piloxing met de daadwerkelijke executieverkoop vast te kunnen stellen. CCC heeft die bekendheid ook niet nader kunnen onderbouwen, terwijl het betoog van Piloxing dat de aanzegging van de executie vanwege betekening daarvan aan het parket (in verband met de vestigingsplaats van Piloxing in de Verenigde Staten van Amerika) pas daadwerkelijk bij haar bekend is geworden toen die al had plaatsgevonden, geenszins onaannemelijk voorkomt. De slotsom is derhalve dat de Voorraad door de executoriale verkoop niet door of met toestemming van Piloxing voor de eerste keer in de EER in de handel is gebracht.
4.8.
Uit het voorgaande volgt dat het beroep op uitputting van CCC niet slaagt. Door het ter verkoop in voorraad hebben van de Voorraad heeft CCC derhalve inbreuk gemaakt op de Piloxing merken. Het door Piloxing gevorderde verbod is derhalve toewijsbaar, in die zin dat een verbod op inbreuk op het in 2.2 beschreven merk toewijsbaar is jegens Piloxing LLC en een verbod op inbreuk op het in 2.3 beschreven merk toewijsbaar is jegens Piloxing Academy. Het betoog van CCC dat Piloxing geen belang meer heeft bij een verbod, faalt. Niet uit te sluiten is dat niet de gehele Voorraad in beslag is genomen. Ook is ter zitting gebleken dat de directeur van CCC, [Z] , en een bestuurder van Piloxing B.V., [Y] , bekenden van elkaar zijn en zakelijke contacten onderhouden. Dat CCC niet bekend was met de voorgeschiedenis en te goeder trouw heeft gehandeld, kan derhalve niet worden vastgesteld. Gelet op dit één en ander heeft Piloxing nog altijd belang bij het gevorderde verbod en is er geen sprake van ‘speciale redenen’ waardoor een verbod niet op zijn plaats zou zijn, als bedoeld in artikel 102 lid 1 GMVo.
4.9.
Piloxing heeft een bevel tot afgifte van de Voorraad aan Piloxing LLC gevorderd. Zij baseert deze vordering op de artikelen 14 en 102 GMVo jo artikel 2.22 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE). De in artikel 2.22 lid 1 BVIE bepaalde bevoegdheden van de merkhouder omvat onder meer de terugtrekking uit het handelsverkeer, naast vernietiging. Dat dit alternatieven zijn volgt uit de considerans bij de Merkenrichtlijn
. Verder acht de rechtbank de toewijzing van deze vordering niet in strijd met de evenredigheid, omdat het om een aanzienlijke partij merchandise gaat met een aanzienlijke waarde. CCC betaalde daarvoor op een executieverkoop € 11.000,- en stelt dat de partij is doorverkocht voor € 50.000,-. De vordering tot afgifte van de Voorraad is dan ook toewijsbaar op de wijze als in het dictum bepaald, waarbij als opschortende voorwaarde zal worden bepaald dat Piloxing het adres voor de afgifte dient op te geven voordat de termijn voor de verplichting tot afgifte ingaat.
4.10.
Piloxing heeft schadevergoeding op te maken bij staat gevorderd. Uit de feitelijke stellingen van Piloxing is de mogelijkheid dat zij schade heeft geleden voldoende aannemelijk geworden, zodat de veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat toewijsbaar is. Wettelijke rente is een vorm van schadevergoeding zodat de gevorderde veroordeling tot vergoeding daarvan in de schadestaatprocedure aan de orde kan komen.
4.11.
Piloxing heeft alternatief winstafdracht gevorderd (naar keuze in plaats van schadevergoeding). Op grond van artikel 2.21 lid 4 BVIE is die vordering slechts toewijsbaar indien de inbreuk te kwader trouw is gemaakt. Voor kwade trouw is enerzijds niet vereist dat er sprake is van piraterij, terwijl er anderzijds geen sprake is van kwade trouw als de inbreukmaker in redelijkheid kon menen dat zijn verweer niet bij voorbaat kansloos was
. In de onderhavige zaak heeft Piloxing wel betoogd dat er sprake was van een ‘opzetje’, maar niet gemotiveerd dat en waarom het verweer van CCC als bij voorbaat kansloos aangemerkt zou moeten worden. Gelet daarop ziet de rechtbank geen grond voor toewijzing van de gevorderde winstafdracht.
4.12.
De door Piloxing gevorderde opgave is toewijsbaar, voor zover de gegevens betrekking hebben op de gegevens van de afnemers en de verkochte en voorradige aantallen per type product, omdat met deze gegevens verdere inbreuken voorkomen kunnen worden en de schade berekend kan worden. De rechtbank passeert het betoog van CCC dat Piloxing geen belang bij opgave heeft, omdat de het proces-verbaal van het beslag alle relevante gegevens al zou bevatten. Gelet op de verklaring van de deurwaarder over de aanwezigheid van Piloxing merchandise in de winkel naast het bedrijfspand van CCC, kan voorshands niet worden uitgesloten dat CCC goederen uit de Voorraad in de periode tussen de executoriale koop en de beslaglegging door Piloxing heeft verkocht, of dat een gedeelte van de Voorraad is verplaatst en daardoor niet in beslag is genomen. Piloxing heeft derhalve een belang bij die opgave. Voor de opgave van winstgegevens bestaat geen grond gelet op hetgeen hiervoor in 4.11 is overwogen.
4.13.
De gevorderde ‘certificering’ door een registeraccountant, kan niet worden toegewezen omdat dat verder gaat dan hetgeen een registeraccountant volgens zijn beroepsregels kan verklaren. Daarom zal worden bepaald dat de opgave dient te zijn voorzien van een verklaring van een registeraccountant waaruit blijkt dat deze de opgave heeft geverifieerd aan de hand van de administratie van gedaagden en dat, voor zover verifieerbaar, de opgave strookte met de gegevens in de administratie en dat, voor zover verificatie om door de accountant te noemen redenen niet meer mogelijk was, de accountant geen aanwijzingen heeft aangetroffen die de verdenking doen rijzen dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens zou inhouden. Omdat het verkrijgen van een accountantsverklaring enige tijd zal duren, zal de termijn waarop opgave dient te worden gedaan, worden bepaald op twee maanden. Deze opgaveverplichting is niet in strijd met de proportionaliteit, gelet op de hiervoor in 4.9 overwogen omvang van de inbreuk.
4.14.
De door Piloxing gevorderde dwangsom bij niet-naleving van een van de bevelen is eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat die wordt gematigd tot € 5.000,- per dag en gemaximeerd tot € 100.000,-.
4.15.
CCC zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in conventie worden veroordeeld in de proceskosten. Piloxing heeft in de hoofdzaak in conventie een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat haar totale kosten € 18.072,91 bedragen in deze zaak. CCC heeft de redelijkheid en evenredigheid van die kosten bestreden. De onderhavige zaak dient te worden aangemerkt als een eenvoudige bodemzaak, aangezien er sprake is van één grondslag en een beperkt aantal verweren. Piloxing heeft geen conclusie van antwoord in reconventie genomen en ter zitting is slechts kort over de reconventionele vordering gesproken, waarbij ook geen volledige proceskostenvergoeding in reconventie is gevorderd. Gelet op dit een en ander past de rechtbank in dit geval het indicatietarief voor een eenvoudige bodemprocedure zonder reconventie toe. CCC zal daarom worden veroordeeld tot vergoeding van € 8.000,- aan advocaatkosten, vermeerderd met € 613,- griffierecht en € 973,66 deurwaarderskosten, derhalve in totaal € 9.586,66. Daarnaast zal CCC worden veroordeeld in de kosten in het incident. Piloxing heeft in het incident ook geen volledige en evenredige proceskostenveroordeling gevorderd, zodat de kosten in het incident zullen worden begroot op grond van het liquidatietarief, te weten (1 punt x tarief II) € 452,-. De over de proceskostenveroordelingen gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar zoals gevorderd.
in reconventie
4.16.
Gelet op hetgeen in conventie is geoordeeld, is aan de voorwaarde voor de reconventionele vordering niet voldaan, zodat die geen beoordeling behoeft.
4.17.
CCC zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie worden veroordeeld in de proceskosten. Onder verwijzing naar hetgeen in 4.15 is overwogen, begroot de rechtbank de proceskosten in reconventie conform het liquidatietarief op (0,5 punt x tarief II) € 226,-.
5
De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1.
beveelt CCC om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Gemeenschap op het in 2.2 beschreven Gemeenschapsmerk jegens Piloxing LLC en op het in 2.3 beschreven Gemeenschapsmerk jegens Piloxing Academy te staken en gestaakt te houden, waarbij onder inbreukmakend gebruik in ieder geval wordt begrepen het verhandelen en/of ter verkoop aanbieden van producten uit de Voorraad,
5.2.
beveelt CCC om binnen vijf dagen nadat (a) betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden en (b) de raadsman van Piloxing LLC een afgifte-adres heeft opgegeven, de in beslag genomen en eventuele overige Voorraad aan Piloxing LLC af te geven op het door de raadsman van Piloxing opgegeven adres in Nederland,
5.3.
beveelt CCC om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis voor eigen rekening een schriftelijke, door alle relevante bescheiden gestaafde opgave te doen aan Piloxing, van:
de totale hoeveelheid verkochte artikelen voorzien van één of beide Piloxing merken (hierna: Piloxing artikelen), onder vermelding van de afnemer, voorzover het een professionele afnemer betreft,
een specificatie welke Piloxing artikelen CCC reeds heeft verkocht per type product,
de totale hoeveelheid nog bij CCC in voorraad zijnde Piloxing artikelen,
de namen en adressen van de (rechts-)personen aan wie CCC een deel van de Voorraad heeft geleverd, voorzover het professionele afnemers betreft,
voorzien van een verklaring van een registeraccountant waaruit blijkt dat deze de opgave heeft geverifieerd aan de hand van de administratie van CCC en dat, voor zover verifieerbaar, de opgave strookte met de gegevens in de administratie en dat, voor zover verificatie om door de accountant te noemen redenen niet meer mogelijk was, de accountant geen aanwijzingen heeft aangetroffen die de verdenking doen rijzen dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens zou inhouden,
5.4.
bepaalt dat CCC een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per dag van gehele of gedeeltelijke niet-naleving van één of meer van de in 5.1, 5.2 en/of 5.3 gegeven bevelen, met een maximum van € 100.000,-,
5.5.
veroordeelt CCC tot vergoeding van de door Piloxing geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,
5.6.
veroordeelt CCC in de proceskosten in de hoofdzaak, aan de zijde van Piloxing tot op heden begroot op € 9.586,66, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige voldoening,
5.7.
veroordeelt CCC in de proceskosten in het incident, aan de zijde van Piloxing tot op heden begroot op € 452,-, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige voldoening,
5.8.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.9.
wijst het meer of anders gevorderde af,
in reconventie
5.10.
verstaat dat aan de voorwaarde voor de reconventionele vordering niet is voldaan,
5.11.
veroordeelt CCC in de proceskosten in reconventie, tot op heden begroot op € 226,-.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 16 maart 2016.
HvJ EG 30 november 2004, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding)
HvJ EG 1 juli 1999, ECLI:EU:C:1999:347 (Sebago)
in de zin van het arrest IHT/Danzinger HvJ EG 22 juni 1994, C-9/93
Zie het Peak Holding arrest, aangehaald in de eerste voetnoot.
Richtlijn 2008/95/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935, (Ondeo Nalco v Michel Company).