ECLI:NL:RBDHA:2015:2856
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/470597 / HA ZA 14 - 887
Vonnis van 18 maart 2015
in de zaak van:
de rechtspersoon naar vreemd recht
AFYON ET VE ET MAMULLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI,
gevestigd te Afyonkarahisar (Turkije),
eiseres,
advocaat: mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam,
tegen
[gedaagde],
wonende te [woonplaats],
gedaagde,
advocaat: mr. A. Das Gupta te Amsterdam.
Eiseres zal hierna Afyon worden genoemd; gedaagde zal [gedaagde] worden genoemd.
De zaak is voor Afyon behandeld door de advocaat [NAAM]. A.P.P.M. van Sliepenbeek, advocaat [NAAM], en voor [gedaagde] door de advocaat [NAAM].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 18 juli 2014, met producties 1 tot en met 6;
de conclusie van antwoord van 22 oktober 2014, met de producties 1 tot en met 8;
het tussenvonnis van 19 november 2014 waarbij een comparitie van partijen is gelast;
de brief zijdens Afyon van 14 januari 2015;
de brieven zijdens [gedaagde] van 6, 15 en 16 januari 2015, waarin onder meer nadere opgaven van proceskosten in de zin van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zijn opgenomen;
de akte houdende aanvullende producties van Afyon van 20 januari 2015, met producties 7 en 8;
het gecorrigeerde proces-verbaal van comparitie van 20 januari 2015, waarbij de echtgenoot van [gedaagde], de heer [B Holding], als gevolmachtigde voor haar is verschenen.
1.2.
Ten slotte is een nadere datum voor vonnis bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
Afyon is een onderneming die zich onder meer bezighoudt met de productie van sucuk (Turkse droge knoflookworst) en de verhandeling daarvan, via winkels in Turkije, onder het merk CUMHURIYET SUCUKLARI.
2.2.
[gedaagde] is houdster van het Benelux-woordmerk CUMHURIYET, gedeponeerd op 18 oktober 2005 en ingeschreven op 7 maart 2006 onder nummer 0794965 voor vleeswaren en worsten (klasse 25).
2.3.
[gedaagde] is bestuurder en enig aandeelhouder van [A Holding] B.V., die op haar beurt vennoot is in de vennootschap onder firma KOÇ Vleeswaren (hierna: KOÇ). De echtgenoot van [gedaagde], de heer [B Holding], is mede-oprichter van KOÇ, tevens bestuurder/enig aandeelhouder van [B Holding] B.V., die evenals [A Holding] B.V. vennoot is in KOÇ.
3
Het geschil
3.1.
Afyon vordert dat de rechtbank de registratie van het merk CUMHURIYET vervallen verklaart en de doorhaling daarvan in het Benelux Merkenregister beveelt, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.
3.2.
Afyon legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] gedurende ten minste vijf jaar binnen de Benelux geen normaal gebruik heeft gemaakt van haar Beneluxmerkregistratie voor de waren waarvoor het is in geschreven, in de zin van artikel 2.26 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE).
3.3.
[gedaagde] betwist het door Afyon gestelde en voert daartoe onder meer aan dat het merk in de afgelopen vijf jaar in de Benelux met haar toestemming door KOÇ is gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven, meer specifiek sucuk.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Het gerechtshof Den Haag heeft in 2013 geoordeeld (ECLI:NL:GHDHA: 2013:4466) dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo (oud)), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (vergelijk r.o. 3.4 van dat arrest). Uitgaande van deze opvatting is deze rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vordering op grond van artikel 2 EEX-Vo (oud) nu [gedaagde] woonplaats heeft in Nederland. Omdat [gedaagde] tevens haar woonplaats in dit arrondissement heeft is ook bij toepassing van artikel 4.6 BVIE de rechtbank te Den Haag internationaal en relatief bevoegd.
Vervallenverklaring van een Benelux-merk wegens niet-gebruik
4.2.
Een Benelux-merk wordt vervallen verklaard op vordering van een belanghebbende indien gedurende een ononderbroken periode van (meer dan) vijf jaar zonder geldige reden binnen het Benelux-gebied geen normaal gebruik is gemaakt van het merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Van normaal (dat wil zeggen rechtsinstandhoudend) merkgebruik is sprake indien het merk wordt gebruikt om een afzet te vinden of te behouden voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Het moet daarbij gaan om reële commerciële exploitatie van het merk en niet slechts om gebruik met als enige doel de rechten op het merk in stand te houden. Of aan dit vereiste is voldaan wordt bepaald door de feiten en omstandigheden omtrent het gebruik, waaronder de gebruiken in en de kenmerken van de branche, de aard van de waren of diensten en de frequentie van het gebruik (ECLI:EU:C:2003:145 (
Ajax/Ansul
)).
Bewijslast voor het (niet-)gebruik
4.3.
Uitgangspunt bij de beoordeling is dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van het niet-gebruik van een Benelux-merk rust op degene die zich op dat niet-gebruik beroept ter staving van zijn vordering tot vervallenverklaring; de rechter kan de merkhouder opdragen bewijs van (normaal) gebruik te leveren (artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE). Voor het omkeren van de bewijslast kan aanleiding bestaan wanneer een begin van bewijs van niet-gebruik is geleverd c.q. zulk niet-gebruik de rechter waarschijnlijk voorkomt.
4.4.
Afyon betoogt dat genoemde bewijslast sinds het arrest van het Hof van Justitie in de zaak
Centrotherm / BHIM
(ECLI:EU:C:2013:593) op de merkhouder rust. In het
Centrotherm-
arrest heeft het Hof bepaald dat in procedures tot vervallenverklaring van een Gemeenschapsmerk voor het BHIM het normaal gebruik in beginsel door de merkhouder moet worden bewezen, en niet (ambtshalve) door het BHIM (vergelijk r.o. 63 van het arrest). Aangezien vervallenverklaring ook in Richtlijn 2008/95/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (MRl) is geregeld (artikel 12), is genoemd arrest ook bepalend voor de uitleg van dat artikel. Aangezien de Benelux-rechter de overeenkomstige bepalingen van het BVIE richtlijnconform dient uit te leggen, zal hij gebruik moeten maken van de in artikel 2.26 BVIE voorziene mogelijkheid de merkhouder met het bewijs van het normaal gebruik te belasten, aldus Afyon.
4.5.
Dit betoog wordt niet gevolgd. In de eerste plaats bevat de MRl slechts de
gronden
voor vervallenverklaring en niet de regels omtrent de vervallenverklaringsprocedure, waar het arrest van het Hof betrekking op heeft. Het
Centrotherm
-arrest is op dit punt dus niet bepalend voor de uitleg van de MRl, en kan daarmee ook niet bepalend zijn voor de uitleg van artikel 2.26 BVIE. Daarbij komt dat de vervallenverklaringsprocedure voor het BHIM een andere procedure is dan een civiele procedure als de onderhavige, zodat de regels omtrent stelplicht en bewijslast van de BHIM-procedure niet zonder meer kunnen worden toegepast in deze procedure. Uitgangspunt blijft dus dat het niet-gebruik van een Benelux-merk door degene die de vervallenverklaring inroept, in het voorliggende geval Afyon, moet worden gesteld en zo nodig bewezen.
Aanleiding voor omkering bewijslast / begin van bewijs?
4.6.
Afyon heeft ter ondersteuning van het door haar gestelde niet-gebruik een rapport van Dennemeyer & Associates overgelegd. Het rapport concludeert dat het gebruik van het merk CUMHURIYET door de merkhouder in de Benelux voor vleeswaren en worsten niet kon worden vastgesteld.
4.7.
[gedaagde] betwist gemotiveerd (de uitgangspunten van) het onderzoek van Dennemeyer, de gebruikte methodiek, en de op basis daarvan geformuleerde conclusie. Onder meer voert [gedaagde] aan dat niet duidelijk is wat de reikwijdte van het onderzoek is, dat het rapport naar de conclusie is toegeschreven, dat bij het onderzoek willekeurige personen waarvan niets bekend is zijn bevraagd, dat onduidelijk is hoe de
internet search
is uitgevoerd, en dat is nagelaten te informeren naar de bekendheid van het merk bij Turkse supermarkten en/of groothandels.
4.8.
Afyon heeft genoemde kritiekpunten niet weersproken anders dan dat het Dennemeyer-rapport volgens haar een ‘deugdelijk’ onderzoek betreft. De rechtbank is van oordeel dat genoemde, niet (gemotiveerd) weersproken gebreken in het onderzoek en het rapport maken dat het rapport geen begin van bewijs van niet-gebruik kan vormen. Aangezien op grond van het rapport Dennemeyer het niet-gebruik de rechtbank ook niet waarschijnlijk voorkomt, zeker niet in het licht van hetgeen [gedaagde] heeft aangevoerd ter onderbouwing van het gebruik (zie hierna r.o. 4.9), is er geen aanleiding de merkhouder te belasten met het bewijs van normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE.
Normaal gebruik door KOÇ met toestemming van [gedaagde]
?
4.9.
Ter verdere betwisting van de stellingen van Afyon heeft [gedaagde] zeventien facturen overgelegd met gestileerd briefhoofd “KOÇ et mammüleri”, met daaronder “vleeswarenspecialiteiten van lams- en rundvlees”. Bij “Artikelomschrijving” is onder andere de aanduiding “Cumhuriyet Sucuk” te vinden, op dezelfde regel gevolgd door een aantal, inhoud, gewicht, prijs per kg, en een totaalbedrag. De facturen zijn gedateerd in de periode eind april 2010 tot juni 2014 en geadresseerd aan verschillende bedrijven (Turned Int. Trading B.V., Serhat Impex Velp B.V., AZIM Food & Non Food en AKIN Food). Daarbij voert [gedaagde] aan dat KOÇ in haar productiefaciliteit in Zoeterwoude de sucuk produceert waar de aanduiding Cumhuriyet Sucuk op de facturen naar verwijst. Voorts stelt [gedaagde] dat zij aan [A Holding] B.V. het recht heeft verleend het merk CUMHURIYET te gebruiken, welk gebruiksrecht met instemming van [gedaagde] is ingebracht in KOÇ, zodat KOÇ het merk met haar toestemming heeft gebruikt.
4.10.
Afyon betwist bij gebrek aan wetenschap dat KOÇ zelf sucuk produceert en (daarmee) dat KOÇ het merk gebruikt voor haar eigen worsten. Nu de sucuk van Afyon in Turkije een (zeer) bekende worst is, is het waarschijnlijk(er) dat KOÇ de worsten van Afyon verhandelt, en – zo begrijpt de rechtbank het betoog van Afyon –  dat het publiek (daarom) de aanduiding Cumhuriyet Sucuk op de facturen van KOÇ begrijpt als verwijzing naar de worsten van Afyon. In dat geval, zo stelt Afyon, vervult het merk niet zijn herkomstgarantiefunctie omdat de worsten niet afkomstig zijn van [gedaagde], en vervult het niet zijn kwaliteitsgarantiefunctie omdat [gedaagde] geen toezicht houdt op de kwaliteit (dat doet Afyon immers). Daarnaast betwist Afyon bij gebrek aan wetenschap dat [gedaagde] toestemming voor gebruik van het merk heeft verleend, althans dat het een expliciete toestemming betreft.
4.11.
Als (onvoldoende) weersproken staat vast dat de aanduiding Cumhuriyet op de facturen is gebruikt, dat deze aanduiding verwijst naar sucuk (de volledige aanduiding is “Cumhuriyet
Sucuk
”), dat sucuk een soort worst is, en dat het merk van [gedaagde] is ingeschreven voor worsten. Ook is niet in geschil dat het bij de aanduiding Cumhuriyet op de facturen van KOÇ gaat om een reëel commercieel gebruik dat niet slechts symbolisch is. Immers, Afyon heeft niet weersproken dat de facturen een substantiële hoeveelheid worsten betreffen waarmee een substantiële omzet is gemaakt. Dat de facturen betrekking zouden hebben op de sucuk van Afyon wordt reeds verworpen in het licht van de onweersproken stelling van [gedaagde] dat Turkse vleeswaren en worsten niet in Nederland mogen worden ingevoerd. Afyons betoog dat het in aanmerking komend publiek de aanduiding Cumhuriyet Sucuk zou begrijpen als verwijzing naar de sucuk van Afyon wordt verworpen als onvoldoende gemotiveerd. Immers, dat betoog is slechts relevant voor zover het publiek
in de Benelux
dit zo zal opvatten, en Afyon heeft slechts aangevoerd dat haar merk bekendheid geniet in Turkije. De conclusie van het voorgaande is dat het betoog van Afyon geen afbreuk doet aan de argumenten van [gedaagde] aangaande het normaal gebruik van het merk CUMHURIYET in de Benelux. Naar het oordeel van de rechtbank kan derhalve worden gesproken van een (rechtsinstandhoudend) gebruik van het merk CUMHURIYET voor het behouden van de afzet van worsten aan (Nederlandse) groothandels in voornoemde zin.
4.12.
Het verweer van Afyon dat [gedaagde] geen (expliciete) toestemming aan KOÇ zou hebben verleend voor gebruik van het merk is door Afyon niet nader gemotiveerd en wordt in het licht van de gemotiveerde stellingen [gedaagde] ter zake gepasseerd. Daarbij wordt opgemerkt dat de eis van expliciete toestemming in verband met artikel 2.26 lid 3 onder c BVIE door de rechtspraak is geformuleerd om merkgebruik met toestemming te onderscheiden van de situatie waarin de merkhouder het gebruik van het merk door een derde slechts tolereert. Gezien de relatie tussen [gedaagde] en KOÇ ([gedaagde] is bestuurder/enig aandeelhouder van een vennoot van KOÇ en haar echtgenoot is medeoprichter en, via zijn holding, vennoot van KOÇ) is daarvan naar het oordeel van de rechtbank in elk geval geen sprake. Een en ander brengt mee dat de door Afyon gestelde afwezigheid van genoemde toestemming niet kan worden vastgesteld.
4.13.
Samengevat: Afyon heeft het niet-gebruik van het merk CUMHURIYET gesteld  onder verwijzing naar het rapport Dennemeyer. Het niet-gebruik is door [gedaagde] betwist onder verwijzing naar facturen van KOÇ waaruit het normaal gebruik blijkt en diverse manco’s van het rapport Dennemeyer. In het licht van deze uitvoerige betwisting heeft Afyon onvoldoende gesteld, ook onvoldoende om te worden toegelaten tot bewijslevering. Om die reden zal haar vordering tot vervallenverklaring van het merk CUMHURIYET worden afgewezen. In het licht hiervan behoeft het betoog van [gedaagde] dat zij rauwelijks is gedagvaard geen behandeling, mede omdat [gedaagde] aan dat betoog geen vordering of andere consequentie heeft verbonden.
Proceskosten
4.14.
Als de in het ongelijk gestelde partij zal Afyon worden veroordeeld in de proceskosten. [gedaagde] maakt aanspraak op vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.
4.15.
Artikel 1019h Rv is niet van toepassing op nietigheidsacties (zie ECLI:EU:C: 2012:717 (
Bericap)
)
,
tenzij deze samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie van de wederpartij (Hof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011: BP9443). Niet in geschil is dat een procedure tot vervallenverklaring in dit verband gelijk kan worden gesteld aan een nietigheidsactie. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] een inbreukprocedure jegens Afyon is gestart op basis van haar merk of dat zij daartoe concrete voornemens heeft gehad. Artikel 1019h Rv mist dus toepassing. Het feit dat [gedaagde] middels deze procedure wordt gedwongen haar merkrechten ‘te handhaven’ in die zin dat zij moet voorkomen dat de vordering tot vervallenverklaring wordt toegewezen, doet daar niet aan af. Deze vorm van ‘handhaving’ (het verdedigen van het merk tegen vervallenverklaring) is niet aan te merken als handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. De proceskosten zullen daarom op basis van het liquidatietarief worden begroot, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden € 1.186,- waarvan € 282,00 griffierecht en € 904,00 (2 punten à € 452,00) aan salaris voor de advocaat.
5
De beslissing
De rechtbank:
5.1.
wijst de vordering af;
5.2.
veroordeelt Afyon in de kosten van de procedure, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 1.186,- waarvan € 904,00 aan salaris voor de advocaat;
5.3.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 18 maart 2015.