ECLI:NL:RBDHA:2015:8878
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/491236 / KG ZA 15-929
Vonnis in kort geding van 29 juli 2015
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JOHN DOE B.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat [NAAM]. R.E. van Schaik te Amsterdam,
tegen
1. de naamloze vennootschap
ASR NEDERLAND N.V.
,
gevestigd te Utrecht,
2. de naamloze vennootschap
ASR SERVICE MAATSCHAPPIJ N.V.
,
gevestigd te Utrecht,
gedaagden,
advocaat [NAAM]. W.A.J. Hoorneman te Utrecht.
Partijen zullen hierna John Doe en ASR (gezamenlijk in enkelvoud) genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding,
de producties 1-18 overgelegd door John Doe ,
de producties 1- 6 overgelegd door ASR,
de mondelinge behandeling,
de pleitnota van John Doe ,
de pleitnota van ASR.
1.2.
Partijen hebben tijdens en na afloop van de zitting gesproken over een mogelijke regeling. Op 16 juli 2015 hebben zij laten weten dat dit niet tot resultaat heeft geleid en is zodoende vonnis bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
John Doe is een onderneming die zich onder andere bezighoudt met het bedenken, ontwikkelen en commercieel exploiteren van concepten en reclamecampagnes.
2.2.
Gedaagde sub 1, ASR Nederland, is een onderneming die zich onder andere bezighoudt met financiële dienstverlening en het verlenen van diensten op het gebied van verzekeringen. ASR Nederland is houder van de domeinnaam asr.nl. Gedaagde sub 2, ASR Service is een onderneming die ondersteunende diensten verleent aan ASR Nederland, zoals het sluiten van contracten.
2.3.
John Doe is houdster van onder meer de volgende merken:
 het Benelux woordmerk “OLLI” dat is ingeschreven op 17 juli 2013 onder nummer 0941090 voor klassen 16, 25 en 28 onder andere voor speelgoederen.
 het volgende Benelux beeldmerk dat is ingeschreven op 21 juni 2013 onder nummer 0939599 voor klassen 3, 21, 33, 36, 43, onder andere voor verzekeringen:
 het volgende Benelux beeldmerk dat is ingeschreven op 12 augustus2013 onder nummer 0937670 voor klassen 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 41, onder andere voor spellen en speelgoed:
 het volgende Benelux beeldmerk dat is ingeschreven op 28 november 2014 onder nummer 0962851 voor klassen 16, 28 en 41, onder andere voor speelgoederen:
 het volgende Benelux woord/-beeldmerk “Olli” dat is ingeschreven op 9 januari 2013 onder nummer 0931223 voor klassen 16 en 28, onder andere voor speelgoederen:
 het volgende Benelux woord/-beeldmerk “Olli” dat is ingeschreven op 22 maart 2013 onder nummer 0934961, voor klassen 16, 28 en 35 onder andere voor speelgoederen:
2.4.
De 3-dimensionale variant van het karakter Olli zoals hieronder afgebeeld is (onbestreden) beschermd als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel ten name van John Doe .
2.5.
John Doe is tevens (onbestreden) auteursrechthebbende op (de verschillende varianten van) het door haar bedachte en ontworpen karakter "Olli", zowel 2-dimensionaal als 3-dimensionaal. Deze werken zijn hierna afgebeeld.
2.6.
In het voorjaar van 2013 heeft John Doe voor ASR de zogenaamde Fey-Blij-campagne bedacht. ASR was destijds shirtsponsor van voetbalclub Feyenoord. De laatste maanden van de sponsorovereenkomst wilde ASR aandacht schenken aan een goed doel. Gekozen werd voor Diergaarde Blijdorp. De naam van deze noodlijdende dierentuin stond zodoende de laatste paar wedstrijden van het voetbalseizoen 2012/2013 op de shirts van Feyenoord. John Doe had hier  een televisiecommercial bij ontworpen, waarin voormalig voetballer Giovanni van Bronckhorst de hoofdrol speelde. Olli maakte eveneens onderdeel uit van die succesvolle commercial.
2.7.
Om de dierentuin nog verder te steunen, kwam John Doe tevens op het idee om pluchen versies van Olli op de markt te brengen, waarvan de opbrengsten voor een belangrijk deel waren bestemd voor de dierentuin.
2.8.
Aangezien de productie en de verkoop van Olli-producten geen onderdeel uitmaakten van de oorspronkelijke afspraken tussen John Doe en ASR – er was aanvankelijk slechts sprake van een overeenkomst op grond waarvan John Doe reclamecampagnes zou maken voor ASR – hebben John Doe en gedaagde sub 2 hiertoe op 6 februari 2013 een separate licentieovereenkomst gesloten (hierna: “de Licentieovereenkomst”). Deze Licentieovereenkomst, die door of in opdracht van John Doe was opgesteld, bepaalde onder meer het volgende:
overwegende
a. dat John Doe een hoog aangeschreven reclamebureau is met high-end klanten en prijswinnend werk;
b. dat John Doe , in opdracht van ASR een campagne heeft ontwikkeld in het kader van de nieuwe
'mensen helpen' strategie die mede door John Doe is bedacht;
c. dat een onderdeel van deze door John Doe ontwikkelde campagne bestaat uit een knuffel-olifant "Olli", die John Doe heeft laten vervaardigen door een gespecialiseerde modelmaker;
d. dat John Doe eigenaar is van alle intellectuele eigendomsrechten op Olli;
e. dat ASR Olli wenst in te zetten voor onder meer merchandising, naast de exploitatie waarvoor Olli oorspronkelijk was bedoeld, de campagne;
f. dat John Doe bereid is om ASR een exclusieve en in tijd onbeperkte licentie daarvoor te verlenen; en
g. dat Partijen hun afspraken over deze licentie wensen vast te leggen in deze Overeenkomst.
zijn het volgende overeengekomen:
(…)
2.
Licentie
. John Doe verleent hierbij aan ASR, het exclusieve recht om Olli in te zetten ter promotie van haar diensten en producten en voorts op non-exclusieve basis te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in bijlage 2 (hierna: de ‘Licentie’), en voorts onder de voorwaarden zoals omschreven in deze Overeenkomst.
3.
Gebruik in 2-dimensionale vorm
. Voorafgaand aan iedere nieuwe vorm van gebruik van Olli in 2- dimensionale vorm, zal ASR schriftelijke goedkeuring vragen aan John Doe , teneinde John Doe in staat te stellen de kwaliteit van het beoogde gebruik te controleren. Binnen drie werkdagen na een dergelijk verzoek, zal John Doe haar reactie geven aan ASR, waarbij zij in het geval van afkeuring, tevens zal motiveren aan welke voorwaarden moet worden voldaan om alsnog goedkeuring te ontvangen.
(
…)
5.
Credits
. Bij het gebruik van Olli in 2-dimensionale vorm zal ASR daar waar mogelijk en niet ongebruikelijk, steeds de volgende tekst (laten) weergeven in een gebruikelijke lettergrootte:
Design Olli by [naam ontwerper] / John Doe BV
In geval van gebruik van Olli in 3-dimensionale vorm zal ASR altijd de hiervoor genoemde tekst (laten) weergeven in een gebruikelijke lettergrootte.
6.
Licentievergoeding
. In ruil voor de Licentie ontvangt John Doe de vergoedingen zoals omschreven in bijlage 3.
7.
Termijn
. De Licentie geldt, met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 en duurt tot en met 31 december 2013.
(…)
Bijlage 3 - Licentievergoeding ex artikel 6
Olli in 2D-formaat, promotioneel gebruik
. Voor het gebruik van Olli in 2D-vorm ter promotie van de diensten en producten, is ASR geen vergoeding verschuldigd.
Olli in 3D-formaat, doorsnede 28cm
. Voor iedere door of namens ASR geproduceerde Olli (met een doorsnede van rond de 28 cm) ontvangt John Doe een vergoeding van € 3 (drie euro).
Olli in 3D-formaat, andere doorsnedes
. Voor iedere door of namens ASR geproduceerde Olli met een ander formaat, zullen partijen in overleg treden over een door ASR aan John te betalen redelijke vergoeding.
Olli-merchandise
. Voor het gebruik van Olli in de vorm van merchandise, zullen partijen in overleg treden over een door ASR aan John te betalen marktconforme vergoeding.
Overig gebruik
. Ten aanzien van ieder ander gebruik van Olli waarover partijen na het tekenen van deze Overeenkomst overeenstemming bereiken (en welk gebruik zal worden toegevoegd aan Bijlage 2), zullen partijen in overleg treden over een door ASR aan John te betalen redelijke vergoeding.
2.9.
Het succes van de Olli-knuffel overtrof de verwachtingen van partijen. Er ontstond een ware Olli-hype rondom de knuffel. ASR bestelde in ruim een week tijd maar liefst 120.000 exemplaren (40.000 stuks op 28 maart 2013 en 80.000 stuks op 3 april 2013) en maanden later, op 7 juni 2013, nog eens 60.000 exemplaren. Dit terwijl de FEYBLIJ-campagne op dat moment al was afgelopen (mei 2013).
2.10.
Op 7 juli 2013 ondertekenden John Doe en ASR een addendum (“Addendum”) op de Licentieovereenkomst, op grond waarvan i) de Licentieovereenkomst werd verlengd van 31 december 2013 tot 15 augustus 2014, en ii) ASR ook T-shirts zou mogen produceren en in de markt zetten tegen een vooraf aan John Doe te betalen royalty van € 2,- per T-shirt. Op 11 september 2013 bestelde ASR vervolgens 40.000 T-shirts. Artikel D van het Addendum bepaalde onder meer het volgende:
D. Algemeen
(…)
Artwork, campagne- en marketingmaterialen en overige promotiematerialen zullen te allen tijde uitsluitend door John Doe worden ontworpen en uitgevoerd.
(…)
2.11.
John Doe heeft de overeengekomen licentievergoedingen aan ASR gefactureerd en deze zijn alle betaald. De Olli producten werden in China geproduceerd door XStyles B.V. te Aalsmeer (hierna “XStyles”) die voor rekening en risico van ASR ook de logistiek en het voorraadbeheer verzorgde.
2.12.
Op het moment van pleidooi resteren ASR nog 22.623 Olli knuffels en 19.306 Olli T-shirts.
3
Het geschil
3.1.
John Doe vordert voor zoveel als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
Staken inbreuk
Gedaagden ieder voor zich te bevelen om met onmiddellijke ingang, althans binnen vier uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis, elke inbreuk op de in onderdeel C van het lichaam van deze dagvaarding genoemde intellectuele eigendomsrechten van John Doe te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, waaronder begrepen ieder gebruik van deze rechten op de wijze zoals beschreven in onderdeel E van het lichaam van deze dagvaarding, alsmede het (voortdurende) gebruik van de merken en/of daarmee overeenstemmende tekens en de overige intellectuele eigendomsrechten in stukken voor zakelijk gebruik of reclame, één en ander op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 10.000,- (tienduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks naar keuze van John Doe - van EUR 2.500 (tweeduizend vijfhonderd euro) voor ieder gebruik waarmee gedaagden in strijd handelen met dit bevel, althans een door U E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom.
Gedaagden ieder voor zich te bevelen om met onmiddellijke ingang, althans binnen vier uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis, iedere toerekenbare tekortkoming ten aanzien van de Licentieovereenkomst en het daarbij behorende Addendum te staken en gestaakt te houden, waaronder mede verstaan gedaagden te bevelen om de pluchen Olli niet te gebruiken ter promotie van haar diensten en producten, geen T-shirts met daarop de afbeelding van Olli in de markt zetten en geen uitingen van Olli te doen zonder John Doe in de credits te vermelden (‘
Design Olli by [naam ontwerper] / John Doe BV
’), één en ander op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 10.000,- (tienduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks naar keuze van John Doe - van EUR 2.500 (tweeduizend vijfhonderd euro) voor ieder gebruik waarmee gedaagden in strijd handelen met dit bevel, althans een door U E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom.
Opgave
Gedaagden ieder voor zich te veroordelen om op eigen kosten binnen 10 (tien) werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat [NAAM], mr. R.E. van Schaik, een op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke accountant - door John Doe aan te wijzen - opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen - ter staving daarvan vergezeld van door die accountant gecontroleerde en gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (e-mails en/of andere bewijsstukken, kopieën van publicaties) - van:
a) alle openbaarmakingen, publicaties en communicatie van de Merken, het Model en de afbeeldingen zoals weergegeven in productie 6 van deze dagvaarding, die door of namens ASR in de periode vanaf 15 augustus 2014 tot op de dag van de betekening van het te dezen wijzen vonnis hebben plaatsgevonden – waaronder mede verstaan communicaties op de website(s) van ASR, communicatie via social media en direct marketing - zulks onder vermelding van de vindplaats (inclusief datum) en onder overlegging van kopieën daarvan;
b) de afnemers die in de periode vanaf 15 augustus 2014 tot op de dag van de betekening van het te dezen wijzen vonnis van of namens ASR Olli-producten (pluchen beesten en/of T-shirts) hebben ontvangen – al dan niet tegen betaling of als geschenk bij aanschaf van een product of dienst van (een onderdeel van) ASR – zulks onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s), e-mail adres(sen) van deze afnemers.
één en ander op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 10.000,- (tienduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks naar keuze van John Doe - van EUR 2.500 (tweeduizend vijfhonderd euro) voor ieder gebruik waarmee gedaagden in strijd handelen met dit bevel, althans een door U E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom.
Rectificatie
Gedaagden ieder voor zich te bevelen om binnen 14 (veertien) dagen na betekening van dit vonnis, alle afnemers als bedoeld in onderdeel C, onder b, van het petitum van deze dagvaarding een brief te versturen – alsmede een kopie daarvan aan de raadsman van John Doe , mr. R.E. van Schaik - op standaard briefpapier van ASR, zonder enig begeleidend schrijven, met uitsluitend de volgende tekst:
Geachte heer, mevrouw,
U heeft het afgelopen jaar een of meerdere Olli-producten van ons ontvangen. Via deze weg maken wij kenbaar dat wij hiermee inbreuk hebben gemaakt op de rechten van John Doe B.V.
Olli is een creatie uit 2004 van John Doe B.V. en er is geen enkele commerciële band tussen ASR enerzijds en John Doe B.V. en Olli anderzijds. Wij betreuren de misleiding en verwarring die wij hebben veroorzaakt.
Directie ASR Nederland N.V.
één en ander op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 10.000,- (tienduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat gedaagden in strijd handelen met dit bevel, althans een door U E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom.
Gedaagden ieder voor zich te bevelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, voor de duur van één week een rectificatie te plaatsen boven aan de homepage van www.asr.nl, met een grootte gelijk aan de voor die pagina gangbare kaders waarbinnen een nieuwsbericht geplaatst wordt, in het voor de website gebruikelijke lettertype en lettergrootte en omrand door een zwart kader van ten minste 2 mm dikte en zonder verdere toevoeging of commentaar, met de volgende tekst:
“BELANGRIJKE MEDEDELING,
Sinds 15 augustus 2014 hebben wij Olli-producten op onze website aangeboden. Via deze weg maken wij kenbaar dat wij hiermee inbreuk hebben gemaakt op de rechten van John Doe B.V. Olli is een creatie uit 2004 van John Doe B.V. en er is geen enkele commerciële band tussen ASR enerzijds en John Doe B.V. en Olli anderzijds. Wij betreuren de misleiding en verwarring die wij hebben veroorzaakt.
Directie ASR Nederland N.V.
één en ander op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 10.000,- (tienduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat gedaagden in strijd handelen met dit bevel, althans een door U E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom.
Kosten
Gedaagden hoofdelijk, aldus dat voor zover door één of meer van hen is betaald de anderen zijn gekweten, te veroordelen tot betaling aan John Doe binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis van de door John Doe gemaakte proceskosten ex. artikel 1019h Rv, waaronder begrepen de volledige advocaatkosten van John Doe , welke proceskosten thans worden geschat op een bedrag ter hoogte van EUR 6.000 en waarvoor voor de laatste proceshandeling een specificatie in geding zal worden gebracht.
1019i Rv termijn
De termijn waarbinnen eiseres een bodemprocedure dienen in te stellen tegen gedaagden als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 (zes) maanden na betekening van het in deze zaak te wijzen bevel, althans een zodanige termijn als U E.A. Voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt.
3.2.
ASR voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover de vorderingen van John Doe zijn gebaseerd op Beneluxmerken, geldt dat de bevoegdheidsregeling van de Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX II-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).
Hiervan uitgaande is de voorzieningenrechter internationaal bevoegd kennis te nemen van het verzoek op grond van artikel 4 EEX II-Vo, omdat ASR in Nederland gevestigd is. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal- of van Benelux recht. Zowel toepassing van artikel 102 Rv als toepassing van artikel 4.6 lid 1 BVIE leidt namelijk tot bevoegdheid van deze voorzieningenrechter, nu de gestelde merkinbreuk onder meer plaatsvindt op een website gericht op heel Nederland, derhalve ook in het arrondissement Den Haag. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op (niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodelrechten, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd, alsmede voor de auteursrechtelijke en contractuele aanspraken vanwege de verknochtheid van die vorderingen met de merkenrechtelijke en Gemeenschapsmodelrechtelijke vorderingen. De bevoegdheid van deze voorzieningenrechter is overigens niet bestreden noch is er een beroep gedaan op het forumkeuzebeding.
Spoedeisend belang
4.2.
Het spoedeisende belang bij de gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de gestelde (dreiging van) voortdurende inbreukmakende handelingen van ASR en is overigens niet bestreden.
Ontvankelijkheid jegens gedaagde sub 1
4.3.
ASR heeft de betrokkenheid van gedaagde sub 1 bij de vermeend inbreukmakende handelingen betwist. Dat verweer wordt gepasseerd. Desgevraagd is van de zijde van ASR ter zitting aangegeven dat gedaagde sub 1 de verzekeringen verkoopt en sluit, terwijl gedaagde sub 2 de Olli producten levert. Voor of bij het aangaan van die verzekeringen wordt evenwel al aangegeven dat een Olli t-shirt of knuffel kan worden verkregen, zodat de entiteit die de verzekeringen sluit ook geacht moet worden verantwoordelijk te zijn voor de toezending van het betreffende Olli product. Bovendien worden de promoties met Olli aangeboden op de website www.asr.nl, welke domeinnaam gehouden wordt door gedaagde sub 1.
Inbreuk/uitleg Licentieovereenkomst
4.4.
Naar de kern genomen gaat het in dit geschil om de vraag wat er met de ASR resterende 22.623 Olli knuffels en 19.306 Olli t-shirts dient te gebeuren. De voorzieningenrechter constateert dat partijen weliswaar hebben afgesproken dat de Licentieovereenkomst op 15 augustus 2014 zou eindigen maar geen duidelijke bepaling hebben opgenomen over wat er met de door ASR op dat moment nog gehouden Olli producten dient te geschieden.
4.5.
De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. Voor zover John Doe nog heeft aangevoerd dat voormelde,
Haviltex
-maatstaf, niet langer opgeld doet en naar de letterlijke tekst van overeenkomst moet worden gekeken na “het arrest van de Hoge Raad in 2007”, moet dit betoog worden gepasseerd. Kennelijk heeft John Doe het oog op HR 29 juni 2007 ECLI:NL:HR:2007:BA4909 (Derksen/Homburg). Niet alleen betrof dat arrest een overeenkomst met een zogenaamde
entire agreement
-clausule, nadien heeft de Hoge Raad verduidelijkt dat voormelde
Haviltex
-maatstaf nog immer toepasselijk is (zie bijvoorbeeld HR 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8101).
4.6.
Uit artikel 6:248 lid lid 1 BW volgt voorts dat een overeenkomst niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.
4.7.
De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat ASR, zoals zij stelt, er geredelijk van uit mocht gaan dat zij de Olli producten ook na afloop van de Licentieovereenkomst kon blijven uitleveren. Zij had immers de licentievergoeding voor die producten reeds aan John Doe voldaan en het had naar voorlopig oordeel op de weg van John Doe in zo een geval gelegen om nadrukkelijk te bepalen dat de producten na afloop van die termijn toch niet meer uitgeleverd konden worden. Hiermee strookt tevens de opmerking van (de advocaat [NAAM]) John Doe dat het ASR na afloop van de licentieovereenkomst vrijstond de resterende Olli knuffels aan een warenhuis te verkopen of bijvoorbeeld aan Diergaarde Blijdorp te schenken. In zoverre valt, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet in te zien wat tussen die kennelijk toegestane leveringsmogelijkheden nu precies het verschil zou zijn met de Olli producten weg te geven na het sluiten van een ASR-verzekering of als prijs bij een evenement. Tot slot weegt bij dit alles mee dat er op enig moment een hype ontstond en ASR terecht aanvoert dat zoiets lastig te voorspellen is, zodat een overschatting van de aantallen Olli producten die binnen de contractuele periode zouden kunnen worden verspreid begrijpelijk was. Beteuterde kinderen die tevergeefs lang in de rij voor hun knuffel hebben gestaan zijn vanzelfsprekend geen goede reclame.
4.8.
Ingevolge artikel 2 van de Licentieovereenkomst is aan de door ASR betaalde licentievergoeding het recht verbonden om Olli producten in te zetten ter promotie van haar diensten en producten. Het weggeven van Olli producten na het sluiten van een ASR-verzekering of als prijs bij een evenement, zoals ASR onweersproken is doet, strookt naar voorlopig oordeel hiermee. ASR heeft daarbij wel de overige bedingen in de Licentieovereenkomst, zoals het vragen van toestemming bij nieuwe uitingen (artikel 3) en het vermelden van de ontwerper (artikel 5) in acht te nemen. Naar voorlopig oordeel brengt de omstandigheid dat in de overeenkomst wel nadrukkelijk is bepaald dat deze een duur heeft tot 15 augustus 2014 mee dat ASR zich enigszins terughoudend heeft op te stellen in het promotionele gebruik. Het moet ASR immers duidelijk zijn geweest dat de exclusiviteit van haar gebruik op dat moment voorbij was en John Doe in beginsel Olli weer voor andere doeleinden moest kunnen inzetten. Al te opvallend promotioneel gebruik van Olli en daarmee samenhangende IE-rechten in verband met de verkoop respectievelijk levering van de resterende Olli-producten, is ASR redelijkerwijs niet toegestaan.
4.9.
De voorzieningenrechter zal thans de door John Doe concreet gestelde verwijten beoordelen.
a.	ASR zet de Olli-knuffel in bij haar promotionele acties voor haar producten en diensten. Nieuwe klanten die bij ASR een verzekering afsluiten of een spaardeposito sluiten, krijgen van ASR een Olli-knuffel cadeau. ASR maakt hier actief reclame voor onder andere via haar website, via direct marketing, via Twitter en via banners ( John Doe verwijst specifiek naar haar producties 13a, 13f, 13g, 13i, 13j, 13l en 13m).
•	De voorzieningenrechter overweegt dat uit het voorgaande blijkt dat dit handelen als zodanig geen inbreuk vormt. ASR is hiertoe gerechtigd volgens de Licentieovereenkomst. Evenmin valt in te zien dat ASR daarbij onvoldoende terughoudend is geweest na afloop van de Licentieovereenkomst op 15 augustus 2014. Gebruik als weergegeven in de producties is zodoende niet als inbreuk makend te kenschetsen.
Voor zover ASR daarbij afbeeldingen van Olli gebruikt is zulks gerechtvaardigd om duidelijk te maken over welk product het gaat.
b.	In aanvulling hierop maakt ASR voortdurend reclame voor zichzelf met gebruikmaking van het woordmerk “Olli”. Daarbij gaat het om de uitingen zoals zojuist besproken, als ook om vrijwel iedere tweet die ASR op Twitter plaatst (producties 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13h, 13j, 13l). Continue refereert ASR op haar voor het grote publiek toegankelijke Twitter-account naar Olli en gebruikt zij Olli dus ter promotie van haar producten en diensten. Daarbij gaat ASR zelfs zo ver dat zij over “onze knuffel Olli” spreekt (productie 13c).
•	De voorzieningenrechter overweegt andermaal dat uit het voorgaande blijkt dat dit handelen als zodanig geen inbreuk vormt. ASR is hiertoe gerechtigd volgens de Licentieovereenkomst. Niettemin is de voorzieningenrechter van oordeel dat ASR hierin na afloop van de Licentieovereenkomst op 15 augustus 2014 inderdaad op één moment onvoldoende terughoudendheid heeft betracht zoals hiervoor onder 4.8 weergegeven . Terecht ageert John Doe tegen het gebruik van “onze knuffel Olli” omdat daarmee wordt gesuggereerd dat ASR daarop de (exclusieve) rechten bezit. Voorshands moet dit als in strijd met het verstrijken van de exclusiviteit op 15 augustus 2014 worden gezien. Tegenover de betwisting door ASR dat het kleinschalige acties zijn geweest, heeft John Doe voorshands onvoldoende gesteld om te oordelen dat deze acties/promoties voor het overige onvoldoende terughoudend waren.
•	De voorzieningenrechter begrijpt dat de uitingen als weergegeven in productie 13 nieuw zijn. Juist is zodoende de stelling van John Doe dat deze vorm van gebruik had moeten worden voorgehouden aan of goedgekeurd door John Doe (artikel 3 Licentieovereenkomst). Teneinde dit voor de toekomst te verzekeren zal ASR worden bevolen dit te doen. Voor wat betreft de nevenvorderingen zoals rectificatie en recall overweegt de voorzieningenrechter dat uit het voorgaande volgt dat het gebruik van de 2D-afbeeldingen van Olli op zichzelf gerechtvaardigd was, zodat niet valt in te zien, zulks is ook niet toegelicht, waarom toestemming redelijkerwijs zou zijn onthouden. Overigens geldt dit beding naar voorlopig oordeel niet voor tweets vanwege de snelheid van dit medium.
c.	ASR zet Olli T-shirts in de markt. Nieuwe klanten die een verzekering afsluiten, als ook bestaande klanten die meedoen aan een spaaractie, ontvangen een Olli T-shirt of mogen die uitzoeken in de ASR web-shop die tot vorige maand nog geopend was (producties 13a, 13b en 13i).
•	De voorzieningenrechter overweegt andermaal dat uit het voorgaande blijkt dat dit handelen als zodanig geen inbreuk vormt. ASR is hiertoe gerechtigd volgens de Licentieovereenkomst, inclusief afbeeldingen van de t-shirts. De strijd met artikel 3 van de Licentieovereenkomst, is hiervoor reeds beslist.
d.	ASR heeft door John Doe ontworpen tekeningen van John Doe eigenhandig gekopieerd en gebruikt deze in begeleidende brieven die zij naar haar klanten verstuurt (productie 13k).
•	De voorzieningenrechter overweegt andermaal dat uit het voorgaande blijkt dat dit handelen als zodanig geen inbreuk vormt. ASR is hiertoe gerechtigd volgens de Licentieovereenkomst. Aangaande de strijd met artikel 3 van de Licentieovereenkomst, is hiervoor reeds beslist. Voor zover het echter de tekening van Olli betreft kan met John Doe worden aangenomen dat gebruik van deze tekening niet nodig is voor het doel van de Licentieovereenkomst noch voor de legitieme verspreiding van de restanten Olli-knuffels. Aan dit gebruik van de tekening, dat kennelijk nog niet had plaatsgevonden in de tijd dat de Licentieovereenkomst nog liep, had John Doe zodoende redelijkerwijs haar toestemming kunnen onthouden, zodat dit niet geoorloofd is te achten. Gebruik van die tekening moet dan ook als auteursrechtinbreuk worden gekwalificeerd.
e.	Geen van de door ASR gebruikte promotiematerialen is door John Doe ontworpen of uitgevoerd. Zoals hiervoor aangegeven, wordt Olli voortdurend gebruikt in promotiematerialen van ASR (producties 13a, 13g, 13i, 13k, 13m als ook de Tweets). ASR handelt in strijd met het Addendum (art. D) door niet alle promotiematerialen door John Doe te laten ontwerpen en uit te voeren.
•	De voorzieningenrechter overweegt dat waar de exclusiviteit van het gebruik van de Olli voor ASR was verlopen na ommekomst van de duur van het contract, dit voorshands evenzeer heeft te gelden voor de exclusiviteit voor John Doe om promotiematerialen te ontwerpen. Dit strookt ook met de gedachte dat na 15 augustus 2014 de samenwerking tussen partijen is beëindigd. Iets anders is dat deze promotiematerialen nog wel de (niet op onredelijke gronden te onthouden) goedkeuring van John Doe behoefden, doch daaromtrent is in het voorgaande reeds overwogen.
f.	In geen van de door ASR gebruikt promotiematerialen is John Doe als ontwerper vermeld. Wat John Doe betreft hoeft dit niet in de Tweets – al verzet Olli zich tegen gebruik van de term “onze Olli” door ASR – maar uiteraard diende dit op grond van de overeenkomst wel in de overige promotiematerialen plaats te vinden (producties 13a, 13g, 13k, 13m). Door dit na te laten wordt in strijd gehandeld met de Licentieovereenkomst (art. 5) en het Addendum (art. D).
•	De voorzieningenrechter overweegt dat dit beding, net als de hiervoor reeds besproken toestemming van John Doe voor een nieuwe uiting van een 2D weergave van Olli (artikel 3 Licentieovereenkomst), naar zijn aard waar nodig de duur van de Licentieovereenkomst ontstijgt. Het gaat er immers om dat telkens duidelijk wordt gemaakt wie de ontwerper is van Olli. ASR heeft niet inhoudelijk bestreden dat dit beding tevens geldt voor alle promotieactiviteiten, voor zover daarvoor redelijkerwijs ruimte is. Met John Doe kan worden aangenomen dat dit niet behoeft voor bijvoorbeeld tweets maar wel voor de betreffende internetpagina’s op de website van ASR of een brief, zoals producties 13g, 13k en 13m. De voorzieningenrechter vermag zonder nadere onderbouwing niet in te zien dat dit ook zou gelden voor de pagina als productie 13a overgelegd nu daarop geen Olli (in 2D of 3D) is afgebeeld.
Slotsom
4.10.
Naar voorlopig oordeel mogen de Olli knuffels en t-shirts worden verhandeld en weggegeven zoals ASR dat doet, waarbij zij echter een enkele keer niet de Licentieovereenkomst respectievelijk het Addendum in acht heeft genomen. De gevorderde bevelen zullen daarom als na te melden geclausuleerd worden toegewezen. Gelet op de relatief gering te achten aard van de overtredingen echter, die voorts te zien zijn tegen de achtergrond van een aanzienlijk verschil van mening na afloop van een samenwerking waarbij de rechthebbende zich niet altijd even redelijk lijkt te hebben opgesteld (bijvoorbeeld door wel de royalty’s daarvoor te ontvangen maar zich te verzetten tegen het gratis weggeven van T-shirts en knuffels), is de voorzieningenrechter van oordeel dat de gevraagde nevenvoorzieningen het kader van dit kort geding te buiten gaan. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als na te melden.
4.11.
De overige verweren van ASR, zoals haar beroep op uitputting omdat de Olli producten via XStyles al in de EER op de markt zouden zijn gebracht met toestemming van John Doe , behoeven – gelet op het voorgaande – geen bespreking meer. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
beveelt gedaagden ieder voor zich om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, elke inbreuk op de auteursrechten van John Doe te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, te weten de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de tekening zoals beschreven in onderdeel d van r.o. 4.9, één en ander op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 1.000,- (duizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks naar keuze van John Doe - van EUR 100,- (honderd euro) voor ieder gebruik waarmee gedaagden in strijd handelen met dit bevel, met een maximum van EUR 250.000,-,
5.2.
beveelt gedaagden ieder voor zich te bevelen om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, iedere toerekenbare tekortkoming ten aanzien van de Licentieovereenkomst en het daarbij behorende Addendum te staken en gestaakt te houden, te weten geen uitingen van Olli in 2- of 3-dimensionale vorm te doen zonder John Doe in de credits te vermelden (‘Design Olli by [naam ontwerper] / John Doe BV’) zoals bedoeld in artikel 5 van de Licentieovereenkomst, alsmede niet voorafgaand aan iedere vorm van gebruik van Olli in 2-dimensionale vorm, schriftelijke goedkeuring te vragen aan John Doe als bedoeld in artikel 3 van de Licentieovereenkomst, alsmede gebruik van aanduidingen als “onze knuffel Olli” waarmee wordt gesuggereerd dat gedaagden daarop de (exclusieve) rechten bezitten, één en ander op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 1.000,- (duizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks naar keuze van John Doe - van EUR 100,- (honderd euro) voor ieder gebruik waarmee gedaagden in strijd handelen met dit bevel, met een maximum van EUR 250.000,-,
5.3.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.4.
compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
5.5.
bepaalt de termijn in de zin van 1019i Rv op zes maanden na heden,
5.6.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 29 juli 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=eL78DQrwprM
Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star), r.o. 34. NB: ten tijde van dit arrest was de voorganger van de EEX II-Vo van kracht.