ECLI:NL:GHSHE:2014:3836
Gerechtshof SHE — Uitspraak 


GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH
Afdeling civiel recht
Uitspraak: 25 september 2014
Zaaknummer: HV 200.145.754/01
Zaaknummer eerste aanleg: 2743182/251 EJ 14-51
in de zaak in hoger beroep van:
[Advocaten 1] Advocaten,
t.h.o.d.n.
LMR Advocaten,
gevestigd te [vestigingsplaats],
appellante,
hierna te noemen: [Advocaten 1] Advocaten dan wel LMR Advocaten,
advocaat: mr. [NAAM].C.J.A. van Engelen,
tegen
[Advocaten 2] Advocaten,
gevestigd te [vestigingsplaats],
geïntimeerde,
hierna te noemen: [Advocaten 2]
,
advocaat: mr. A.A.H.M. van der Wijst.
1
Het geding in eerste aanleg
Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant, Kanton ’s-Hertogenbosch, van 14 maart 2014, waarbij de verzoeken van LMR Advocaten zijn afgewezen en LMR Advocaten zijn veroordeeld in de kosten van [Advocaten 2].
2
Het geding in hoger beroep
2.1.
Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 16 april 2014, heeft LMR Advocaten – kort weergegeven - verzocht voormelde beschikking te vernietigen en [Advocaten 2] te veroordelen de handelsnaam LR Advocaten te wijzigen, zodat in elk geval niet voorkomen ‘LR’ dan wel ‘LR Advocaten’, de domeinnaam en het gebruik van de domeinnaam [domeinnaam 1].nl te staken, deze wijzigingen binnen 24 uur door te voeren na afschrift van de beschikking, tot betaling van een dwangsom van € 1.500,- voor elke dag dat [Advocaten 2] hieraan niet voldoet, tot betaling van de kosten van dit geding tot € 17.033,50 op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten en deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
2.2.
Bij verweerschrift met producties, ingekomen ter griffie op 17 juni 2014, heeft [Advocaten 2] – kort weergegeven – verzocht het beroep af te wijzen, de beschikking van de kantonrechter te bekrachtigen, met veroordeling van LMR Advocaten in de proceskosten, waarbij een redelijke en volledige proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv wordt verzocht.
2.3.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 13 augustus 2014. Bij die gelegenheid zijn gehoord:
- mr. P. Molkenboer namens LMR Advocaten;
- mr. [NAAM], advocaat [NAAM];
- mr. [NAAM][Advocaten 2];
-
mr. [NAAM]r Wijst, advocaat [NAAM][Advocaten 2].
2.4.
Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:
- nadere producties van mr. [NAAM], ingekomen per brief van 14 juli 2014 (producties 34-36), een brief van 31 juli 2014 (producties 37A-D), een brief van 6 augustus 2014 (productie 38) en een indieningsformulier d.d. 12 augustus 2014 (productie 39; kostenoverzicht);
- een indieningsformulier d.d. 31 juli 2014 (producties 14-17), een indieningsformulier d.d. 4 augustus 2014 (productie 18), van 7 augustus 2014 (productie 19; kostenoverzicht);
- de ter zitting in hoger beroep door mr. [NAAM];
- de ter zitting in hoger beroep door mr. [NAAM]r Wijst overgelegde pleitnota.
3
De beoordeling
3.1.
Met de eerste grief (grief A) bestrijdt LMR Advocaten het oordeel van de kantonrechter dat LMR Advocaten onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij vóór medio 2013 de aanduiding LMR Advocaten als handelsnaam in de zin van de handelsnaamwet heeft gebruikt ter aanduiding van de onderneming [Advocaten 1] Advocaten. De kantonrechter heeft voorts overwogen dat thans LMR Advocaten wel de aanduiding als handelsnaam gebruikt
.
3.1.1.
LMR Advocaten heeft in aanvulling op de reeds in eerste aanleg overgelegde bescheiden nog andere ‘uitingen’ met de vermelding LMR Advocaten overgelegd dan wel nader benoemd, zoals de wijze van opnemen van de telefoon door personeel van LMR Advocaten “namens LMR Advocaten” in de periode vanaf 2003, althans in ieder geval vóór 1 september 2010 (hierna ook: de relevante periode), zijnde het moment waarop [Advocaten 2] haar kantoor in [vestigingsplaats] zijn gestart.
3.1.2.
[Advocaten 2] heeft de betekenis van eerder overgelegde bescheiden ter zake het gestelde gebruik van LMR Advocaten weersproken en eveneens de in hoger beroep overgelegde bescheiden en betrokken stellingen van LMR Advocaten weersproken. In de kern komt het verweer van [Advocaten 2] erop neer dat het gebruik van LMR Advocaten als incidenteel, althans onvoldoende duurzaam althans van een onvoldoende intensiteit moet worden geacht om in de relevante periode als gebruik als handelsnaam te kwalificeren. Het gebruik door derden van de afkorting LMR Advocaten voor [Advocaten 1] is niet relevant want het gaat om het gebruik van een handelsnaam door de onderneming zelf, aldus [Advocaten 2].
3.2.
Het hof oordeelt als volgt. De handelsnaam als bedoeld in de Handelsnaamwet (Hnw) is de naam waaronder de onderneming zich ter identificatie bij het publiek aandient, o.m. via reclames, visitekaartjes, briefpapier, nieuwsbrieven  en andere uitingen. Buiten discussie in de onderhavige procedure is dat [Advocaten 1] Advocaten als handelsnaam werd gebruikt in de relevante periode. Voor de vraag of daarnaast ook LMR Advocaten als handelsnaam is gebezigd voor de onderneming als gedreven door [Advocaten 1] Advocaten in de relevante periode geldt dat een zekere duurzaamheid van dat gebruik vereist is. Het gebruik van de aanduiding LMR Advocaten moet wel in voldoende mate doorgedrongen zijn tot het publiek, in dit geval in ieder geval tot personen in [vestigingsplaats] en de omgeving van [vestigingsplaats]. Voor een dergelijk ‘doordringen’ kan het gebruik door derden van de gebezigde  aanduiding in correspondentie met de gebruiker een aanwijzing vormen. Het één of enkele malen gebruiken van een bepaalde naam of aanduiding zal veelal onvoldoende zijn. Het hanteren van een afkorting als (tweede) handelsnaam is zonder meer mogelijk en ligt - zoals de ervaring leert -  bij lange bedrijfsaanduidingen (in de advocatuur of na fusie van bedrijven) vaak ook voor de hand.
3.3.
In de onderhavige kwestie staat vast dat LMR Advocaten in 2003 als (relevant onderdeel van een) domeinnaam is geregistreerd. Tussen partijen is in confesso dat  enkel het voeren van een domeinnaam  niet aan te merken is als het voeren van een handelsnaam. Een domeinnaam als zodanig is in feite uitsluitend een adres van de domeinnaamhouder.
Wanneer evenwel de domeinnaamhouder de domeinnaam, dan wel het relevante deel ervan (dus zonder extensie als ‘.nl’ of ‘.com’) ook gaat gebruiken als aanduiding voor zijn bedrijfsactiviteiten (of deel ervan), dan verschiet de domeinnaam van kleur en wordt tevens een handelsnaam (vergelijk Hof Amsterdam 19 oktober 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6080). Van een dergelijk gebruik is sprake indien in communicatie richting het publiek, waaronder de (potentiële) klanten de aanduiding ook wordt gebruikt, bijvoorbeeld in een disclaimer die onder alle e-mails verschijnt als door advocaten of ander personeel namens [Advocaten 1] Advocaten verstuurd. Hetzelfde geldt voor gebruik van de aanduiding LMR Advocaten op een website waar (potentiële) klanten informatie kunnen inwinnen over het kantoor of nieuwsbrieven kunnen raadplegen. Het feit dat ook een andere handelsnaam wordt gebezigd, welke mogelijk zelfs dominanter wordt gebruikt, staat aan het nevengebruik van LMR Advocaten als handelsnaam naar het oordeel van het hof niet in de weg. Dit nevengebruik blijkt uit de gebezigde visitekaartjes (productie 29 bij onderdeel A van het beroepsschrift): op de voorzijde staat de (toen) primaire handelsnaam en op de achterzijde de tweede handelsnaam.
Ook de onbetwist gestelde sponsering van de hockeyclub MHC [MHC] in de periode 2003-2008 onder de aanduiding LMR Advocaten, althans de domeinnaam met als relevant onderdeel LMR Advocaten, draagt bij aan de aannemelijkheid van het ook gebruiken van LMR Advocaten als handelsnaam, naast [Advocaten 1] Advocaten. Naar zijn aard is een dergelijke sponsoring duurzaam en kan in ieder geval – naar de ervaring leert – bij thuiswedstrijden periodiek door publiek in [vestigingsplaats] zijn waargenomen.
Tenslotte blijkt ook voldoende van het gebruik door sommige derden van de aanduiding LMR Advocaten in hun correspondentie met LMR Advocaten, hetgeen bijdraagt aan de aannemelijkheid van het doordringen van de tweede handelsnaam tot de buitenwacht.
3.4.
Het totaalbeeld is dan ook – zij het dat sommige voorbeelden als door LMR Advocaten aangehaald als zodanig inderdaad incidenteel lijken – dat in ieder geval in voldoende mate aannemelijk is dat vóór 2010 door [Advocaten 1] Advocaten de aanduiding LMR Advocaten als handelsnaam is gebruikt.
3.5.
De in de processtukken geschetste onderhandelingen, waarbij [Advocaten 2] de aanduiding LR advocaten heeft gestaakt in het kader van gebezigde mailadressen, en waarbij naar eigen zeggen [Advocaten 2] voorts het gebruik van de handelsnaam LR advocaten heeft gestaakt, lijkt derhalve gebaseerd op de juiste aanname dat LMR Advocaten - in relatie tot [Advocaten 2] - in [vestigingsplaats] en omgeving voor zover het advocatenkantoren betreft de oudste handelsnaamrechten heeft op een aanduiding waarin naast advocaten (ook) “L” en “R” voorkomen.
3.6.1.
Grief B snijdt de vraag aan of, gegeven de inmiddels aangenomen oudste handelsnaamrechten van LMR Advocaten, thans – derhalve nog immer voortdurend - door [Advocaten 2] nog als handelsnaam ‘lr advocaten’ wordt gebruikt, hetzij door gebruik van het logo van [Advocaten 2] dat tevens als woord/beeldmerk – met de aanduiding “LR [Advocaten 2] Advocaten” - is gedeponeerd, hetzij door nog steeds gebruik te maken van de domeinnaam ‘[domeinnaam 1].nl’ op internet voor haar website en/of e-mailadressen.
3.6.2.
[Advocaten 2] heeft het gebruik van ‘lradvocaten’ als handelsnaam weersproken, waarbij zij heeft aangegeven dat zij inmiddels de handelsnaam [Advocaten 2] Advocaten voert, waar mogelijk steeds in combinatie met haar logo, dat de domeinnaam www.[domeinnaam 1].nl evenmin actief wordt gebruikt en de thans in gebruik zijnde emailadressen niet meer de oude domeinnaam bevatten. [Advocaten 2] heeft voorts gewezen op de mededeling die op internet verschijnt wanneer men op ‘[domeinnaam 1]’ zoekt en de website www.[domeinnaam 1].nl vervolgens aanklikt:”
Op deze domeinnaam was voorheen de website te zien van het advocatenkantoor dat thans heet “[Advocaten 2] advocaten”. De website van [Advocaten 2] advocaten is verhuisd naar www.[domeinnaam 2].nl Indien u deze website wilt bezoeken dan kunt u daar komen door HIER te klikken
”.
3.7.1.
In het kader van het door LMR Advocaten gestelde gebruik van een met haar handelsnaam verwarrende handelsnaam heeft LMR Advocaten gewezen op het logo dat door [Advocaten 2] wordt gehanteerd. Het logo laat zich omschrijven als twee gestileerde witte hoofdletters, namelijk “L” en daarnaast “R” op een rode achtergrond, waarbij het (gebruikelijke) verticale linkerbeen van de letter ‘R’ ontbreekt dan wel versmolten lijkt met het verticale been van de letter ‘L’. Vervolgens staat onder het rode vlak in lichtgrijze letters, deels in hoofdletters “[Advocaten 2] advocaten” (hierna te noemen het onderschrift).
LMR Advocaten stelt dat het logo op het briefpapier en op de website voorkomt en dat het wordt gebruikt in het kader van de gevelbelettering van het pand van [Advocaten 2] (als te zien op de beide foto’s als opgenomen op pagina 27 van het beroepsschrift).
3.7.2.
Het hof stelt vast dat niet is aangevoerd dat het logo van [Advocaten 2]  gelijkenis heeft met het logo van LMR Advocaten. Uit de door beide partijen overgelegde producties leidt het hof af dat het logo van LMR Advocaten op de website bestaat uit een zwarte balk, daaronder drie duidelijke strakke hoofdletters ‘LMR’ in grijstint, met daaronder in – zij het iets kleinere- hoofdletters ‘ADVOCATEN’ in grijstint, daaronder een dunne grijze streep met uiteindelijk daaronder – in nog kleine hoofdletters – ‘GEDEGEN WERK  - GEDREVEN MENSEN’.
Op haar briefpapier staan “LMR” en ‘ADVOCATEN‘ naast elkaar, met vervolgens de grijze streep eronder en dan de hiervoor weergegeven tekst. De zwarte balk ontbreekt.
De beide logo’s lijken niet op elkaar en roepen – naar het hof aanneemt – geen beeld op, ook niet bij een argeloze voorbijganger of toevallige lezer, van dezelfde of aan elkaar gelieerde ondernemingen.
3.7.3.
Het voorgaande wordt niet anders wanneer de gevelbelettering van [Advocaten 2] in ogenschouw wordt genomen. Uit de foto’s blijkt dat ook steeds het onderschrift staat vermeld, namelijk op het linker raam (onder het rode vlak) en ook onder de hoofdbelettering – die zelf aan de buitengevel hangt - aan de binnenzijde, zoals Ruijs tijdens de behandeling heeft verklaard.
Het logo wordt aldus ter identificatie in totaliteit gebruikt op de gevel van het kantoorpand, net zoals op het briefpapier en op de website, zoals uit de door beide partijen overlegde producties blijkt, dus steeds met het onderschrift.
Weliswaar lijkt [Advocaten 2] ook vervolgvellen te gebruiken met het logo zonder het onderschrift – zoals blijkt uit het door LMR Advocaten overgelegde verweerschrift van [Advocaten 2] in eerste aanleg, waarbij de vervolgvellen keurig worden benut om producties te onderscheiden en aan te geven -, maar de kans dat een argeloze deelnemer aan het maatschappelijk verkeer, met de door LMR Advocaten aangevoerde ‘vage herinnering’, hiermee onverhoeds wordt geconfronteerd en in verwarring wordt gebracht acht het hof zo niet nihil, dan toch te verwaarlozen. Vervolgvellen - als naar de ervaring leert te gebruiken in processtukken of als tweede bladzijde van brieven – zullen eerst ter kennis komen van klanten nadat het contact al is gelegd.
3.7.4.
Ten overvloede merkt het hof nog op dat in het kader van de in deze te duchten verwarring ter zake de gevelbelettering, waarbij inderdaad moet worden uitgegaan van de normale en dus geen bijzondere oplettendheid bij de passant van het kantoor van [Advocaten 2], wel moet worden betrokken dat het - voor de eerste maal, zijnde dan immers het moment met de grootste kans op verwarring -  contact zoeken met een advocatenkantoor in de regel geen impulshandeling zal zijn. Derhalve zal een duidelijk onderscheidende naamsaanduiding op de deur etc. verwarring in voldoende mate voorkomen.
3.8.
Uit de door LMR Advocaten zelf in het geding gebrachte documentatie blijkt dat www.[domeinnaam 1].nl alleen nog wordt gebruikt om gebruikers van zoekmachines via een tussenscherm te leiden naar haar website onder de naam ‘www.[domeinnaam 2]’. Hierbij kan de bezoeker/gebruiker na het bereiken van het tussenscherm zelf bepalen of hij doorklikt, nadat hij of zij zich ervan vergewist heeft daadwerkelijk op zoek te zijn naar [Advocaten 2] Advocaten. Als hij of zij op zoek is naar LMR Advocaten zal hij of zij dus niet doorklikken. Het hof is van oordeel dat de door [Advocaten 2] gekozen oplossing meer recht doet aan de positie van LMR Advocaten dan door het automatisch doorgeleiden als door LMR Advocaten zelf bepleit: in het laatste geval lijkt veeleer wel een gebruik van ‘lradvocaten’ als door LMR Advocaten gewraakt aan de orde. In ieder geval acht het hof geen gebruik als handelsnaam (meer) aan de orde doch slechts gebruik als een (oud) adres, waarbij de gebruiker de mogelijkheid wordt geboden voordat de (nieuwe) website van [Advocaten 2] daadwerkelijk wordt bereikt, af te haken. Van kleurverschieten van die domeinnaam tot handelsnaam (als bedoeld in onderdeel 3.3.) is in ieder geval geen sprake (meer). Hetzelfde geldt voor het (mogelijke) gebruik van de oude emailadressen (met daarin de aanduiding ‘lradvocaten’) van [Advocaten 2] door klanten of derden die nog vóór de aanpassing over deze adressen beschikking hebben gekregen: door het nog bereikbaar zijn via die adressen is als zodanig van een gebruik als handelsnaam geen sprake.
Het door [Advocaten 2] ter zitting gedane voorstel om ten aanzien van het gehanteerde tussenscherm ook een (extra) link op te nemen naar LMR advocaten, behoeft verder geen bespreking meer.
3.9. Het voorgaande leidt ertoe dat grief A als zodanig wel slaagt, maar grief B niet, zodat voor toewijzing van het in onderdeel 5.1 van het beroepsschrift onder (i) tot en met (iv) gevorderde geen grond bestaat. Het hof zal onder verbetering van gronden de beschikking waarvan beroep voor wat betreft de afwijzing van het verzoek van LMR Advocaten bekrachtigen.
3.10.1. 	Resteert grief C ter zake de proceskostenveroordeling in eerste aanleg. Terecht voeren beide partijen aan dat op de voet van artikel 1019h Rv een proceskostenveroordeling moet worden vastgesteld, indien het hof daartoe zou overgaan. De kantonrechter heeft de rol van artikel 1019h Rv wel degelijk onderkend maar bij gebrek aan onderbouwing van de zijde van [Advocaten 2] het artikel niet kunnen toepassen in eerste aanleg.
Met betrekking tot deze grief en de door beide partijen in hoger beroep gevorderde proceskostenveroordeling van de wederpartij overweegt het hof als volgt.
3.10.2.
In ieder geval is [Advocaten 2] deels in het ongelijk gesteld en kan worden vastgesteld dat LMR Advocaten terecht in 2011 in actie lijkt te zijn gekomen en aanpassing heeft verlangd van de toen wel degelijk door [Advocaten 2] gebezigde (tweede) handelsnaam ‘LR advocaten”, zonder toevoeging van [Advocaten 2] Advocaten (zie bijvoorbeeld de toentertijd gebezigde algemene voorwaarden door [Advocaten 2] en de toenmalige presentatie op hun website).
Nu echter LMR Advocaten haar vorderingen ook in hoger beroep worden afgewezen ligt, gegeven de geschiedenis voorafgaand aan de procedure in twee instanties, gelet op de uitkomst van genoemde procedure en gezien hetgeen de billijkheid in dat kader vereist, compensatie van kosten in de gegeven omstandigheden in de rede.
3.10.3.
Hierbij overweegt het hof dat artikel 1019h Rv niet beoogt af te wijken van de regel van artikel 237 Rv -  inhoudende dat bij over en weer op enkele punten in het ongelijk gesteld worden van partijen kostencompensatie mogelijk is - maar slechts heeft beoogd te regelen dat als een kostenveroordeling zich ten gunste van de (overwegend) in het gelijk gestelde aandient, alsdan een ruime proceskostenveroordeling dient te volgen.
3.10.4.
Bovenstaand uitgangspunt botst naar het oordeel van het hof niet met artikel 14 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, als in artikel 1019 h Rv geïmplementeerd.
Genoemd artikel bepaalt:
“
Artikel 14 Aan de procedure verbonden kosten
De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet”,
en laat aldus ruimte voor een andere uitkomst indien er geen (duidelijk) in het gelijk gestelde partij is.
Uit HvJ EG 18 oktober 2011, C-406/09 inzake Realchemie, onderdelen 48- 50 blijkt dat het Europese hof met betrekking tot artikel 14 als genoemd ruimte laat voor afwijkende beslissingen ten aanzien van de regel ‘de verliezer betaalt”:
“ 48 . Wat artikel 14 van richtlijn 2004/48 betreft, deze bepaling bedoelt het niveau van de bescherming van de intellectuele eigendom te versterken door te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn rechten een gerechtelijke procedure in te stellen.
49      Een uitlegging van deze bepaling in die zin dat zij tevens van toepassing is op een exequaturprocedure en op beslissingen omtrent de daaraan verbonden kosten, is dus in overeenstemming zowel met het algemene doel van richtlijn 2004/48, te weten de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van de intellectuele eigendom in de interne markt te waarborgen, als met het specifieke doel van deze bepaling, te weten te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn intellectuele-eigendomsrechten een gerechtelijke procedure in te stellen. Overeenkomstig die doelen moet
in het algemeen
(onderstreping Hof’s-Hertogenbosch)
de pleger van de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten alle financiële gevolgen van zijn handelwijze dragen”.
3.10.4. Het voorgaande betekent dat het hof op het punt van de proceskostenveroordeling de beschikking waarvan beroep zal vernietigen en opnieuw rechtdoende de kosten in beide instanties zal compenseren als nader aan te geven.
4
De beslissing
Het hof:
bekrachtigt onder verbetering van gronden en behoudens voor zover het de proceskostenveroordeling betreft de tussen partijen gegeven beschikking van de rechtbank waarvan beroep;
vernietigt genoemde beschikking voor zover het de proceskostenveroordeling betreft;
en opnieuw rechtdoende:
compenseert de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
wijst af het meer of anders verzochte.
Deze beschikking is gegeven door mrs. R.R.M. de Moor, P.J.M. Bongaarts en A.J. Coster en in het openbaar uitgesproken op 25 september 2014.