ECLI:NL:RBOVE:2016:600
Rechtbank OVE — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK OVERIJSSEL
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Zwolle
zaaknummer / rolnummer: C/08/181318 / KG ZA 16-14
Vonnis in kort geding van 22 februari 2016
in de zaak van
[eiseres]
,
wonende te [woonplaats 1] ,
eiseres,
advocaat [NAAM]. R.J. Leijssen te Enschede,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[gedaagde]
,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,
gedaagde,
advocaten mr. [NAAM]. M.H. Elferink en mr. M.J.M. Kortier te Enschede.
Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding met producties
de producties 1 tot en met 18 van [gedaagde]
de producties 11 tot en met 17 van [eiseres]
de mondelinge behandeling
de pleitnota van [eiseres]
de pleitnota van [gedaagde] .
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
[eiseres] heeft bij het Benelux Bureau voor intellectuele eigendom (BBIE) blijkens het certificaat van registratie met registratienummer 40090-00 van 4 februari 2015 laten registreren een model inhoudende “Decorations for clog”  met als omschrijving “Decoration of shining (gem)stones forming an ornament on the surface of a clog”. Aan het certificaat is een tekening van het model gevoegd. Deze registratie is aangevraagd op 24 juli 2014. Een kennelijk eerder verzoek tot registratie aan het BBIE betreffende een - kort gezegd – blauwe klomp met steentjes is op 13 februari 2014 onder nummer 85181-00 ontvangen.
2.2.
[gedaagde] is een importeur van en groothandel in onder andere sier- en gebruiksvoorwerpen en decoratie-artikelen, mede omvattende souvenirartikelen. Productie van die artikelen vindt plaats met behulp van een eigen ontwerpafdeling in fabrieken van [gedaagde] in India.
2.3.
Door tussenkomst van een medewerkster van [eiseres] , [X] , zijnde een vriendin van schoondochter [Y] van de directeur van [gedaagde] , [A] , heeft [eiseres] de directeur benaderd met de vraag of [gedaagde] in India een klomp met decoratie, zoals door haar bedacht, zou kunnen produceren. [gedaagde] heeft in India enkele prototypes van kunststof laten maken en die ter beoordeling aan [eiseres] voorgelegd.
2.4.
De reactie van [eiseres] naar aanleiding van de prototypes is vervat in een e-mailbericht van [X] aan [Y] van 2 januari 2015 luidende:
“(…) I talked tot [B] en [C] about the sample clogs made from synthetic material fiber. We are yet not convinced this is the way we want tot proceed working, since the prefered material was wood and the paint looks very different on the fiber surface, giving the product a different look & feel (rather souvenir than artsy). But since we
do like
the way the people have decorated clogs with rhistones (handwork was good for a first sample!) as an alternative, could you please ask [A] what would be the price for
only
the handwork and handling logistics if we supplied you:
1) the mini clogs made from wood
2) acrylic markers and paint for coloring
3) the rhinestones (…)”
.
2.5.
Bij e-mailbericht van 3 januari 2015 van [A] aan [Y] , doorgezonden door [Y] op 7 januari 2015 aan [X] , heeft [A] een nadere reactie gegeven op voornoemd verzoek, kort gezegd inhoudende dat zodanige werkwijze alleen op hele grote schaal, ofwel reguliere massaproductie mogelijk zou zijn.
2.6.
De beoogde samenwerking tussen [eiseres] en [gedaagde] is niet tot stand gekomen.
2.7.
Op de website c.q. in de webshop van [gedaagde] heeft [eiseres] in november 2015 vastgesteld dat [gedaagde] het door haar ontworpen model van de klomp met decoratie dan wel de van sierstenen voorziene klomp, waarop zij stelt modelbescherming te hebben gekregen, te koop aanbiedt althans verhandelt.
2.8.
De raadsman van [eiseres] heeft [gedaagde] bij brief van 3 december 2015 medegedeeld:
“(…) Aldus maakt u inbreuk op het modelrecht alsook het auteursrecht van cliënte op deze klompen met sierstenen. Een dergelijke inbreuk is onrechtmatig. Cliënte wens dan ook, dat u onmiddellijk de gepleegde modelinbreuk/auteursrechtinbreuk staakt en gestaakt houdt.
U bent niet gerechtigd de door cliënte ontworpen klompen op uw website aan te bieden, te verkopen of anderszins in het verkeer te brengen.
Ik sommeer u dan ook tot het navolgende:
1. De inbreuk op het aan cliënte toegekende modelrecht en haar auteursrechten voor wat betreft de klomp met sierstenen te staken en gestaakt te houden. Een en ander met onmiddellijke ingang. Door onmiddellijk de inbreukmakende artikelen (de klomp met sierstenen) niet meer aan te bieden, niet meer te verkopen of te leveren.
(…)
.
Ik verzoek u de bijgaande verklaring (productie 3) (
een onthoudingsverklaring, vzr)
te tekenen uiterlijk op 7 december aan mij te retourneren.”
2.9.
Bij e-mailbericht van 8 december 2015 heeft [gedaagde] gereageerd op de brief van [eiseres] van 3 december 2015 en daarbij onder meer medegedeeld:
“(…) Our collection of shoe key chains and shoe magnets are machine made polyester
for 2016-17 and keeping in view our business relations with your client we have removed these articles from our website for the time being which does not mean that we are in any violation of intellectual property rights. (…)”.
2.10.
Bij brief van 13 januari 2016 heeft [gedaagde] aan [eiseres] medegedeeld:
“(…) Zoals ook aangegeven in mijn eerdere E-mail aan u hebben wij dit bewuste artikel (uit de collectie voor 2016) direct van onze webshop gehaald. Tevens is dit artikel niet alleen van onze webshop gehaald, maar ook verwijderd uit de complete collectie voor 2016.
Dit artikel is dus nooit geïmporteerd geweest en er is niet 1 stuk verkocht aan welke klant dan ook. In onze ogen zijn wij dan ook niet in overtreding geweest. (…)”
2.11.
Op 10, 11 en 12 januari 2016 heeft te Amsterdam “De Souvenirbeurs” plaatsgehad. [gedaagde] is op deze beurs met een stand aanwezig geweest. In deze stand heeft [gedaagde] een folder met fotowerk van de souvenircollectie van [gedaagde] beschikbaar gesteld aan beursbezoekers.
2.12.
Van deze brochure hebben twee versies bestaan, zoals ter zitting getoond en als producties overgelegd.
3
Het geschil
3.1.
[eiseres] vordert  samengevat – om [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis en onder veroordeling van [gedaagde]  in de buitengerechtelijke- en proceskosten te veroordelen :
I.  om geen inbreuk meer te maken op het modelrecht en auteursrecht van [eiseres] , bestaande uit de klomp voorzien met decoratie van glimmende stenen die een ornament vormen op de oppervlakte van de klomp, zoals omschreven in de aangehechte modelregistratie met afbeeldingen, door soortgelijke klompen aan te bieden of te verhandelen;
II   om binnen twee dagen na betekening van het vonnis de klompen met sierstenen waarop [eiseres] modelrecht heeft gekregen niet meer aan te bieden, te verkopen of in de handel te brengen middels haar website, schriftelijk of middels andere communicatiemiddelen;
III  om elke afbeelding van de klompen met sierstenen binnen twee dagen na betekening van het vonnis te verwijderen en verwijderd te houden van website, brochure of andere reclame;
VII om [eiseres] binnen zeven dagen na betekening van het vonnis een opgave te verschaffen van elk inbreuk makend artikel (klomp met glimmende sierstenen) die [gedaagde] in voorraad heeft of laat produceren.
[eiseres] vordert bij overtreding van één de sub I - III en VII vermelde veroordelingen een dwangsom, zoals met bedragen, tijdseenheid, handeling of eenheid nader aangegeven in de dagvaarding.
Voorts vordert [eiseres] [gedaagde] te gebieden om wat betreft de vorderingen sub IV en V  binnen zeven dagen en wat betreft de vordering sub VI binnen veertien dagen na betekening van het vonnis :
IV  een schriftelijke opgave (met een accountantsverklaring) aan [eiseres] te verstrekken omtrent het aantal inbreuk makende producten dat gedaagde heeft verkocht dan wel geleverd;
V    opgave te doen van degenen aan wie de brochure is toegezonden;
VI   een brief te schrijven met als inhoud:
“de klompen met sierstenen is geen product van ons en kan niet meer door ons worden aangeboden”
aan al degenen aan wie [gedaagde] een brochure heeft verzonden of ter hand heeft gesteld, met  kopie aan [eiseres] .
Ook wat betreft de laatstgenoemde drie vorderingen vordert [eiseres] bij niet-nakoming verbeurte van dwangsommen zoals met bedragen, tijdseenheid of handeling nader aangegeven in de dagvaarding.
3.2.
[gedaagde] voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Spoedeisendheid
4.1.
[eiseres] heeft aangevoerd dat sprake is van een spoedeisend belang aan haar zijde, erin gelegen dat [gedaagde] nog steeds inbreuk pleegt op haar, naar de voorzieningenrechter begrijpt, model- en auteursrecht, door het door haar ontworpen model van de klomp met decoratie te koop aan te bieden. Daarbij heeft zij betrokken het gegeven dat [gedaagde] niet de door haar gevraagde onthoudingsverklaring heeft willen afgeven en voorts gesteld dat de inbreuk makende klompen van [gedaagde] daarna, op 9 januari 2016, op de souvenirbeurs te Amsterdam bij wijze van afbeelding in een folder werden aangeboden.
4.2.
[gedaagde] heeft de spoedeisendheid van de gevraagde voorziening betwist. Volgens haar ontbreekt de spoedeisendheid evident, omdat het vermeend inbreuk makende artikel uit de webshop is verwijderd, direct na de aanschrijving op 3 december 2015 van [eiseres] , waarvan zij per e-mailbericht mededeling heeft gedaan aan [eiseres] . Vervolgens heeft [gedaagde] schriftelijk mededeling gedaan aan [eiseres] dat het bewuste artikel direct uit de webshop is gehaald en is verwijderd uit de complete collectie voor 2016. Voorts heeft [gedaagde] weersproken dat sprake is geweest van het aanbieden van het klompje op de souvenirbeurs door middel van het aanbieden in een folder voor de souvenircollectie van [gedaagde] , aangezien voor die beurs, gehouden op 10 tot en met 12 januari, 2016, gebruik is gemaakt van een op 8 januari 2016 aan haar afgeleverde herdruk van die folder, waarin het omstreden artikel geheel niet meer is opgenomen. [gedaagde] heeft verder betoogd dat zij nimmer ook maar één litigieus klompje heeft verkocht.
4.3.
De voorzieningenrechter stelt vast dat, zoals ter zitting is komen vast te staan, twee versies van de betreffende folder voorhanden zijn, één mét het omstreden artikel en één zonder. Tussen partijen is in geschil welke van de twee versies tijdens de beurs zou zijn meegenomen en/of uitgereikt en/of aangeboden in/uit de stand van [gedaagde] . Aan beide zijden zijn hieromtrent verklaringen overgelegd. Wat er zij van die verklaringen en het wel of niet op de beurs aangeboden zijn via de folder met het beweerdelijk inbreuk makende artikel, de kortgeding procedure leent zich niet voor bewijslevering hieromtrent. Vooralsnog acht de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat op de beurs de klompjes (per folder) zijn aangeboden. De voorzieningenrechter acht voorts voldoende gesteld door [eiseres] noch gebleken dat het bewuste artikel door [gedaagde] na diens
e-mailbericht van 8 december 2015 en brief van 13 januari 2016 op andere wijze ten verkoop is aangeboden.
Hoewel de door [gedaagde] aangevoerde argumenten, waarmee zij het spoedeisend belang van [eiseres] betwist, haar onder die omstandigheden geenszins onbegrijpelijk en/of misplaatst voorkomen, is de voorzieningenrechter niettemin van oordeel dat, gezien het bestaan (hebben) van een brochure mét het aangeboden klompje – niet gesteld is dat geen exemplaren meer voorhanden of in omloop zouden (kunnen) zijn – aan [eiseres] het voordeel van de twijfel wat betreft een voldoende spoedeisendheid van de gevraagde voorziening moet worden gegeven. Dit vanwege de door [eiseres] aangevoerde, voorshands niet geheel ongefundeerd te achten, dreiging van inbreuk makend handelen van [gedaagde] door het terugplaatsen van het omstreden klompje op de website. [gedaagde] heeft het verwijderen immers gerelateerd aan de collectie voor het jaar 2016 en geen onthoudingsverklaring afgegeven.
Modelrecht
4.4.
[eiseres] legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [gedaagde] inbreuk maakt op haar Benelux-modelrecht door het aanbieden en/of het opnemen in een brochure van de met sierstenen voorziene klomp waarvoor zij modelregistratie heeft gekregen, als overgelegd als productie 1 bij de dagvaarding. Zij heeft daartoe gesteld dat het door [gedaagde] aangeboden product of producten, (een) met glimmende sierstenen versierde klomp(en), dezelfde totaalindruk maken als haar klompen (hierna zal worden gesproken over de klomp(en) in enkelvoud). Daarbij heeft [eiseres] betoogd dat haar model ruim is omschreven als met glimmende sierstenen versierde klompen, welke sierstenen een ornament vormen.
4.5.
[eiseres] heeft ter zitting als haar grootste probleem naar voren gebracht het belang (bij het gevraagde verbod op het maken van inbreuk op haar modelrecht) dat er in is gelegen dat de door [gedaagde] aangeboden klomp een goedkope, souvenirachtige uitstraling heeft in plaats van een hoogwaardige, meer kunstzinnige uitstraling. Zo heeft zij aangevoerd dat de proefexemplaren van de klomp van [gedaagde] volstrekt niet beantwoorden aan hetgeen haar voor ogen stond en dat uitvoering en materialen van inferieure kwaliteit zijn. Zij meent dat dit inferieure product schade toebrengt aan haar imago als kunstenares. De voorzieningenrechter stelt vast dat een dienovereenkomstig standpunt ten aanzien van de [gedaagde] -klomp ook kan worden herleid uit haar als “afkeuring” van de [gedaagde] -klomp te beschouwen mededeling bij het e-mailbericht van 2 december 2015.
4.6.
Hoewel het in rechtsoverweging 4.4 vermelde standpunt van [eiseres] reeds niet direct lijkt te worden ondersteund door het voorgaande, staat in het licht van artikel 3.16 van het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom ter beoordeling de vraag of de klomp van [gedaagde] moet worden aangemerkt als een voortbrengsel waarin het model van [eiseres] is verwerkt of waarop dat model is toegepast, dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model, dan wel dat dit voortbrengsel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.
4.7.
[eiseres] heeft volstaan met de enkele stelling dat de klomp van [gedaagde] dezelfde totaalindruk maakt als haar model omdat het dessin van de versiering sterk op elkaar lijkt.
4.8.
[gedaagde] heeft deze stelling onderbouwd betwist en is daarbij, anders dan [eiseres] , uitgebreid ingegaan op de verschillende aspecten van en de verschillen tussen de modellen van beiden, als de kleuren, de (wijze van) versieringen en beschilderingen, positionering en de decoraties, alsmede wat betreft het materiaal waarvan en de maten waarin de klompen zijn vervaardigd. Daarbij kan volgens [gedaagde] de vorm van de klomp op zichzelf geen onderdeel zijn van het model, waarop [eiseres] bescherming kan claimen.
4.9.
Ingevolge artikel 3.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) wordt het uiterlijk van een voortbrengsel afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat voor de beoordeling in dit geschil uit moet worden gegaan van de modelregistratie en dat die registratie zich, gelet op de beschrijving en de bijgevoegde tekening, niet (mee) uitstrekt tot het voorkomen van een klomp. Gelet op de beschrijving van het product en de features en op de bijbehorende representation gaat het immers om (een geheel van) decorations voor een klomp in de daarbij vermelde kleuren. De klompvorm is slechts indicatief (met een stippellijn) en kleurloos weergegeven op de tekening.
4.10.
Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan, in aanmerking genomen hetgeen [gedaagde] hieromtrent ter zitting – door [eiseres] onvoldoende weersproken – uitvoerig heeft belicht ter zake van de nodige verschillen wat betreft het overkomen van kleuren, positionering en figuratie van de decoratie-elementen op de geïnformeerde gebruiker, redelijkerwijze niet staande worden gehouden dat het product van [gedaagde] eenzelfde algemene dan wel totaalindruk wekt als het model van [eiseres] .
Daarbij kan er zelfs nog van worden afgezien dat beide producten geen (niet in alle gevallen bij de afbeeldingen van [gedaagde] direct zichtbare) overeenkomst vertonen wat betreft textuur en materiaal van de klompen zelf, welke verschillen [eiseres] immers zelf reeds heeft bevestigd.
4.11.
Het vorenstaande brengt mee dat naar voorlopig oordeel van de voorzieningen-rechter geen sprake is van inbreuk door [gedaagde] op het modelrecht van [eiseres] .
auteursrecht
4.12.
De voorzieningenrechter stelt vast dat [eiseres] in de dagvaarding de gestelde inbreuk op haar auteursrecht, met het oog waarop zij in het petitum een verbod tot het nalaten daarvan vordert, in het geheel niet heeft onderbouwd. Zij heeft niet gesteld waarop auteursrechtelijke bescherming zou gelden.
Ter zitting heeft [eiseres] betoogd dat het door haar ontworpen siermodel nieuw is, een eigen karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maakster draagt, zodat zij auteursrecht heeft op de versierde klomp. [eiseres] heeft het door [gedaagde] afbeelden van de [gedaagde] -klomp beschouwd als diefstal van ideeën en samples. Zij heeft aangevoerd dat het gaat om het idee van een nieuwe combinatie tussen de oer-Hollandse (boeren)klomp, als symbool van ons land, en felgekleurde siersteentjes in diverse ornamenten, in de regel in de vorm van tulpjes en driehoekjes. De decoratie met de steentjes op de oer-Hollandse klomp geeft volgens [eiseres] een vervreemdend effect en heeft daarom artistieke waarde.
4.13.
De voorzieningenrechter stelt voorop dat ideeën als zodanig geen onderwerp van auteursrechtelijke bescherming kunnen zijn. Het immateriële idee moet waarneembaar worden gemaakt in een concreet werk. Ideeën, methoden, stijlen e.d. vallen buiten het auteursrecht. Daarbij moet het gaan om een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk.
Zoals gezegd, heeft [eiseres] niet gesteld op welk concreet waarneembaar werk zij auteursrecht claimt. Getuige de overgelegde stukken, waarmee haar artistieke schepping wordt benadrukt (krantenartikelen, facebook, bekende Nederlander en dergelijke), is haar idee tot uitdrukking gekomen in verschillende varianten van versierde klompen c.q. in klompen, die qua decoratie en/of beschildering bijvoorbeeld sterk afwijken van de klomp waarvan de decoratie als model is geregistreerd (en waarvan betwijfeld moet worden of die tulpen of driehoekjes weergeven) of de klomp waarvan registratie eerder is aangevraagd en overigens evenzeer van de klomp van [gedaagde] .
4.14.
In zoverre bestaat reeds aanleiding om de vorderingen ter zake van schending van auteursrecht af te wijzen.
4.15.
Voor zover [eiseres] een auteursrechtelijke bescherming beoogt van het werk c.q. de klomp(variant) dat als model is geregistreerd, overweegt de voorzieningenrechter dat ernstig betwijfeld moet worden of dit werk voldoet aan de vereisten dat dit een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, ofwel uniciteit heeft. Voor zover het gaat om de klomp als zodanig, is dat zeker niet het geval, daar die immers behoort tot het culturele Nederlandse erfgoed. Voorts valt het versieren van een klomp voldoende te rijmen met een bepaalde stijl, gelegen in het versieren van klompen en/of schoeisel en/of gelegen in het veelvuldig werken met siersteentjes bij souvenirs e.d. bij wijze van een Indiase stijl. De uniciteit zou moeten worden aangenomen in de decoratie van [eiseres] zelf, waarvan, zoals overwogen, in het kader van het auteursrecht echter geen eenduidig beeld naar voren is gekomen.
De klomp van [gedaagde] afgezet tegen de klomp volgens het geregistreerde model, brengt de voorzieningenrechter in ieder geval tot het voorlopig oordeel dat niet gesproken kan worden van een auteursrechtelijke inbreuk. In alle opzichten, materialen(soorten) van klomp en steentjes en decoratie(dessin) wijkt de klomp van [gedaagde] immers (te) veel af van het model van [eiseres] . Ook hiervoor kan een bevestiging worden gevonden in de door [eiseres] zelf gegeven beoordeling van de waarneembare uitwerking van de [[gedaagde]-klomp] in het licht van haar (artistieke) idee wat betreft de uitwerking daarvan.
In het licht van het beweerdelijke auteursrecht komen de vorderingen van [eiseres] dan ook eveneens voor afwijzing in aanmerking.
4.16.
[eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.
[gedaagde] vordert op grond van artikel 1019h Rv vergoeding van de volledige proceskosten en heeft een overzicht overgelegd van de door haar gemaakte advocaatkosten ten bedrage van
€ 20.713,55.  De voorzieningenrechter acht echter met inachtneming van het door het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) vastgestelde indicatietarief, gelet op de moeilijkheidsgraad van deze zaak, aan te merken als eenvoudig, een bedrag van € 6.000,00  redelijk en billijk.
De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden derhalve begroot op:
- griffierecht	€ 	619,00
- salaris advocaat
6.000,00
Totaal	€ 	6.619,00
4.17.
De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vorderingen af,
5.2.
veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 6.619,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
5.3.
veroordeelt [eiseres] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [eiseres] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat [NAAM], en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,
5.4.
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 22 februari 2016.