ECLI:NL:RBDHA:2015:8311
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/440658 / HA ZA 13-391
Vonnis van 15 juli 2015
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INNO NAUTIC HOLDING B.V.
,
gevestigd te Huizen (N-H),
eiseres,
advocaat [NAAM]. A.E. Heezius te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CUCKOO COMPANY B.V.
,
gevestigd te Delft,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. O.F.A.W. van Haperen te Rotterdam.
Partijen zullen hierna INH en Cuckoo genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
De onderhavige procedure ziet op de tenuitvoerlegging van de veroordeling van Cuckoo tot schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet uitgesproken door deze rechtbank bij vonnis van 9 september 2009 (hierna: het vonnis in de hoofdzaak) in de zaak met  zaak-/rolnummer 300101/HA ZA 07-3769
aangespannen door Inno Nautic B.V. (hierna Inno Nautic) tegen Cuckoo en Vetus Den Ouden B.V. (hierna: Vetus) (hierna: de hoofdzaak).
1.2.
Het verloop van deze schadestaatprocedure blijkt uit:
het exploot ex artikel 613 Rv van 5 februari 2013 houdende een staat van kosten, schaden en renten, met producties 1 tot en met 15;
de incidentele conclusie tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv van Cuckoo van 22 mei 2013;
de conclusie van antwoord in het incident van INH van 5 juni 2013;
het vonnis in het incident van 11 december 2013, waarin de gevorderde voorlopige voorziening is geweigerd en de kosten van het incident zijn aangehouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak;
de conclusie van antwoord van 19 februari 2014, met producties 1 tot en met 5;
het tussenvonnis van 19 maart 2014 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
de beschikking van 15 april 2014, waarbij een datum voor de comparitie is bepaald;
de akte houdende wijzing van (de grondslag van) eis met betrekking tot de vordering tot vereffening van schade, met producties 16 tot en met 23 van INH genomen tijdens de zitting van 18 juli 2014;
de akte overlegging producties van Cuckoo, met producties 6 tot en met 15 genomen tijdens de zitting van 18 juli 2014;
het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 18 juli 2014, met de daarin genoemde stukken, waaronder  de overgelegde pleitaantekeningen van beide zijden;
de akte houdende reactie op producties 6 tot en met 15 zijdens Cuckoo van INH, met producties 22 en 23 van 24 september 2014;
de akte na comparitie van partijen van Cuckoo van 24 september 2014.
1.3.
Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.
2
De feiten
2.1.
In het vonnis in de hoofdzaak heeft de rechtbank  – voor zover (voor het begrip) in deze schadestaatprocedure van belang – de volgende feiten vastgesteld:
“2.1. De technische materie uit deze zaak ziet op een kunststof tank die in onverharde vorm ingebracht kan worden in moeilijk toegankelijke (loze) ruimtes in een schip om deze tank vervolgens te verharden, waarbij de tank zich dan aanpast aan de beschikbare ruimte. Het gaat daarbij onder meer – en voor zover in deze zaak van belang: hoofdzakelijk – om vuilwatertanks.
2.2.
Dit principe is neergelegd in NL 1013030 (hierna ook: NL 030), een registratieoctrooi met dagtekening 13 maart 2001 betreffende een "pop-up (shape-set) tank voor vloeistof" op een aanvrage door de rechtsvoorganger van Inno Nautic van 11 september 1999 (te weten de eenmanszaak van [rechtsvoorganger van eiseres] (hierna: [rechtsvoorganger van eiseres]), thans meerderheidsaandeelhouder van Inno Nautic, welke eenmanszaak (ook) Inno Nautic was genaamd). De aanvrage is in eigen beheer opgesteld zonder tussenkomst van een octrooigemachtigde – door de advocaat [NAAM]"een product van huisvlijt". Nadat Vetus op 25 januari 2008 een nietigheidsadvies ex art. 76 ROW 1995 had aangevraagd en verkregen met betrekking tot dit octrooi, waarna een vordering tot vernietiging daarvan is ingesteld bij deze rechtbank, heeft Inno Nautic besloten geen verweer te voeren in die procedure en is het octrooi inmiddels wegens het niet betalen van de taxe geëxpireerd per 1 april 2009.
(…)
2.5.
Na deze technische haalbaarheidsstudie is Cuckoo als zakenpartner in beeld gekomen via een medeaandeelhouder van Inno Nautic, [aandeelhouder].
(…)
2.6.
Inno Nautic heeft Cuckoo op 12 februari 2006 opdracht gegeven voor productontwikkeling van een tank op basis van NL 030 voor een bedrag van € 35.000,-.
(…)
De uitvoering omvat volgens de overeenkomst 3 fasen (fase 1: "haalbaarheid", € 16.000,- ex BTW, fase 2: "materialisatie" (van een werkend prototype), € 9.000,- ex BTW, fase 3: "producttoelevering", kosteloos) en beoogd was om in juli 2006 een werkend prototype voorhanden te hebben.
(…)
In de begeleidende brief bij de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging van 12 februari 2006 schrijft Inno Nautic onder meer:
Wij hebben het genoegen u, middels de als bijlage meegestuurde getekende offerte opdracht te verlenen voor de produktontwikkeling van
onze tank
.
[aandeelhouder] ziet graag de volgende twee punten uit ons gesprek van vorige week opgenomen in deze overeenkomst:
1. Bekeken dient te worden in fase 1 en 2 in hoeverre onderdelen kunnen worden vastgelegd in een nieuw en sterker octrooi.
2. Indien er investeringen nodig zijn die de budgetten van Inno Nautic te boven gaan, zal Cuckoo Company financieel bijspringen, hetgeen later in de productie verrekend zal worden.
(onderstreping Rb.)
2.7.
Inmiddels vond Inno Nautic in 2006 in Vetus een belangstellende voor het op de markt gaan brengen van de (vuilwater)tank. Vetus is leverancier van producten voor de pleziervaart, met wie Inno Nautic heeft onderhandeld om tot een licentieovereenkomst te komen.
2.8 (…)
In november 2006 kon Inno Nautic Vetus een prototype tonen – zij het nog niet een werkend prototype in de zin van de productontwikkelingsovereenkomst.
2.9.
Inno Nautic en Vetus hebben vervolgens op 15 maart 2007 een overeenkomst gesloten (met als opschrift "Intentieverklaring", hierna ook LoI genoemd). Onder 1. daarvan wordt gerefereerd aan NL 030 van Inno Nautic en onder 2. en 3. wordt aangegeven dat Vetus voornemens is wereldwijd exclusief licentieneemster te worden voor de nautische markt voor een initiële looptijd van 10 jaar. Volgens 4. diende Vetus de kosten te dragen van fabricage van een aantal certificeerbare prototypes, alsmede opvolgende certificering van de pop-up tank door ECB. In 5. wordt overeengekomen dat Vetus € 60.000,- betaalt à fonds perdu als bijdrage in al gedane ontwikkelingskosten, vóór ondertekening van de overeenkomst te voldoen, hetgeen ook is nagekomen (op 28 februari 2007 (…)). Daarnaast komen partijen in 5. en 7. overeen dat Vetus na verkrijging van CE-certificering op basis van ISO-normering voor de betreffende tank en overdracht van het technische dossier en tevens een productierichtprijs van € 150,- per tank van 150 liter in de offerte voor productie vastgelegd zou zijn, aan haar als voorschot op te betalen licentievergoedingen gehouden is nog eens een forfaitair bedrag van € 150.000,- te voldoen. Vervolgens is nader overeengekomen (…) dat Vetus de helft van dat bedrag in twee gedeelten van € 37.500,- zou voldoen na respectievelijke CE-certificering en overdracht van het technische dossier.
2.10.
CE-goedkeuring is verkregen op 14 maart 2007; de op 15 maart 2007 door Inno Nautic verzonden factuur aan Vetus (…) groot € 37.500,- ex BTW is door Vetus onbetaald gelaten.
2.11.
Het technisch dossier is aan Vetus overgedragen (door Cuckoo) in maart 2007; de op 5 april 2007 door Inno Nautic verzonden factuur aan Vetus (…) van eveneens € 37.500,- ex BTW is door Vetus onbetaald gelaten.
2.12.
Tijdens de uitvoering van de productontwikkelingsovereenkomst Inno Nautic – Cuckoo heeft Cuckoo Inno Nautic geadviseerd een nadere octrooiaanvrage te doen (vgl. 2.6 in fine). De mondelinge opdracht om tot het doen van die aanvrage over te gaan, heeft Cuckoo vervolgens uitgevoerd door dit niet op naam van Inno Nautic, maar op eigen naam te laten doen, begin januari 2007 (aanvraagnummer E 606722, inmiddels verleend op 2 december 2008 als NL 1033185, hierna: NL 185). Cuckoo heeft de aanvrage doen opstellen door octrooibureau Vereenigde. Daartoe is niet inhoudelijk met Inno Nautic overlegd. Inno Nautic heeft meteen tegen deze tenaamstelling van NL 185 geprotesteerd toen haar dit vanaf 19 januari 2007 bekend werd en verlangd dat het octrooi tenaamgesteld zou worden van een door haar aangewezen derde, meerderheidsaandeelhoudster en bestuurder van de holding [rechtsvoorganger van eiseres]. Ook ontstond eind 2006-begin 2007 tussen partijen onenigheid omtrent betaling door Inno Nautic van de factuur voor fase 2, die in de visie van Inno Nautic nog niet was afgerond, facturen voor al dan niet geaccordeerd meerwerk en de kosten voor de octrooiaanvrage.
2.13.
Vervolgens is tussen Inno Nautic en Cuckoo blijkens een (fax)briefwisseling van 15 maart 2007, voor zover van belang, omtrent hetgeen in 2.12 is opgesomd begin maart 2007 een nadere overeenkomst gesloten. Cuckoo (directeur [X]) schrijft aan Inno Nautic ([rechtsvoorganger van eiseres]) onder meer dit:
Na een turbulente periode is de tank gisteren goedgekeurd. (…) Jij hebt met Vetus een LoI, de tank is op de Hiswa geïntroduceerd en gisteren door ECB goedgekeurd. Als laatste gaan wij nu met Vetus de laatste zaken bespreken/evalueren en worden definitieve technische tekeningen gemaakt.
(…)
Op 30 januari jl. hebben wij diverse afspraken gemaakt. (…) Deze afspraken hadden in de kern betrekking op betalingen aan Cuckoo en overdracht patent door Cuckoo. Tijdens dit gesprek hebben wij het wederzijds vertrouwen in elkaar uitgesproken en verschillende keren is door je aangegeven "een-man-een-man-een-woord-een-woord". Vanuit onze kant
hebben wij
met alle tegenslagen het project succesvol afgerond en
het patent overgedragen
. Jij hebt vanuit jouw kant een eerste aanbetaling gedaan. Met het afronden van de vuilwatertank
en het betalen door Vetus van een gedeelte van de licentiedeal
, als aanbetaling, ga ik er van uit dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Voor de duidelijkheid sommeer
(bedoeld is: som, Rb)
ik deze hierbij op. Bij betaling van Euro 37.500,- door Vetus aan Inno Nautique
(bedoeld is telkens: Inno Nautic, Rb)
, na goedkeur tank ECB, zal Inno Nautique direct alle achterstallige posten, patentkosten en meerwerkfactuur* aan Cuckoo voldoen. Dit komt neer op (…) Totaal Euro 13.982,50
Bij betaling van Euro 37.500,- door Vetus aan Inno Nautique, na inleveren van het technisch dossier, zal Inno Nautique direct de engineeringkosten (produceerbare tank), bonus*, begeleiding certificering + extra proto's aan Cuckoo voldoen. Dit komt neer op (…) Totaal Euro 23.246,65.
(…)
Zoals je weet heb ik mij in allerlei bochten moeten wringen om te zijn waar we nu zijn nl. LoI, Hiswa introductie, ECB goedkeuring en het patent. Ik ga er dus ook van uit dat een man een man is en een woord een woord.
(onderstrepingen Rb.)
In handschrift is door [rechtsvoorganger van eiseres] namens Inno Nautic daarop op 15 maart 2007 teruggefaxt:
(…) Deze afspraken kloppen helemaal. Graag ontvang ik van jou de factuur van de proto's t.h.v. € 2082,50 daar ik deze nooit ontvangen heb. Eveneens graag een voorstel voor de toekomst zoals besproken. Groet, [voornaam vd rechtsvoorganger van eiseres] (handtekening) accoord.
2.14.
De factuur voor de tweede fase, € 16.000,- ex BTW, is op grond van deze nadere afspraken door Inno Nautic betaald op 1 maart 2007.
2.15.
In tegenstelling tot de in 2.13 bedoelde mededeling van Cuckoo ("…(wij) hebben … het patent overgedragen…") is de tenaamstelling van de nadere octrooiaanvrage niet gewijzigd door Cuckoo. Een daartoe aanvankelijk gegeven opdracht van haar ene bestuurder (e-mail 2 maart 2007 van [X] aan Vereenigde (…)) is vervolgens achter de rug om van deze bestuurder door de andere bestuurder [een bestuurder] herroepen – zonder dat aan Inno Nautic mee te delen.
2.16.
Cuckoo heeft haar verplichting tot tenaamstelling van de nadere octrooiaanvrage op naam van [rechtsvoorganger van eiseres] op grond van de in 2.13 bedoelde overeenkomst bij brief van 16 mei 2007 opgeschort, totdat haar uitstaande facturen aan Inno Nautic betaald zouden zijn. Nadien heeft zij de in 2.6 bedoelde overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten op 7 juni 2007 buitengerechtelijk ontbonden wegens uitblijven van betaling.
2.17.
Toen Vetus tijdens de onderhandelingen met Inno Nautic over een licentieovereenkomst (vgl. hiervoor in 2.7 e.v.) in mei 2007 bleek dat de nadere octrooiaanvrage niet op naam van Inno Nautic (of [rechtsvoorganger van eiseres] met (productie)licentie aan Inno Nautic) stond, heeft zij haar verplichtingen uit de LoI opgeschort en op deze grond3 de onderhandelingen om tot een licentieovereenkomst te komen op 16 mei 2007 afgebroken. Vetus heeft de LoI inmiddels vernietigd wegens dwaling dan wel bedrog zijdens Inno Nautic.
(…)
2.19.
Vetus heeft Inno Nautic in oktober 2007 laten weten voornemens te zijn een opblaasbare tank te gaan verhandelen en daartoe afspraken te zullen maken met Cuckoo.
(…)
2.22.
De nadere octrooiaanvrage die heeft geleid tot NL 185 is op 6 december 2007 – nadat de onderhavige procedure door Inno Nautic was geëntameerd – door Cuckoo aan Vetus overgedragen. Op basis van dit octrooi heeft Vetus inmiddels een PCT-aanvrage gedaan op 7 januari 2008 (WO 2008/072969). Hierin wordt NL 030 als enige stand van de techniek genoemd.
(…)
2.24.
In haar catalogus uit het najaar van 2008 presenteert Vetus een flexibele pop-up tank die na inbreng in moeilijk toegankelijke ruimtes kan uitharden en de vorm van die ruimte aanneemt. Het betreft haar VETUS EASY TANK ("een gloednieuwe en uitermate spectaculaire ontwikkeling", "de mooiste uitvinding sinds de komst van de flexibele tank"), waarvoor zij in de lente van 2009 de 2009 Innovation Award Contest eerste prijs heeft ontvangen. Tot op het moment van pleidooi eind mei 2009 is er geen enkele tank door Vetus geleverd.
2.25.
Sinds 1 januari 2009 is het plezierjachten in Nederland niet meer toegestaan vuilwater op open water te lozen. Dit stimuleert de vraag naar een vuilwatertank aan boord.
3 Daarnaast is in die onderhandelingen aangevoerd dat de in licentie te nemen tank geen food approval zou hebben en is een punt gemaakt van het ontbreken van concrete afspraken over de voor uitharding benodigde UV-lampen.
2.2.
De rechtbank heeft daarop – voor zover (voor het begrip) in deze schadestaatprocedure van belang – in het vonnis in de hoofdzaak het volgende overwogen:
4.1.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft Cuckoo zich niet rechtsgeldig beroepen op opschorting van haar verplichtingen uit de in 2.6 bedoelde productontwikkelingsovereenkomst met Inno Nautic en heeft zij deze overeenkomst en de nadere overeenkomst bedoeld in 2.13 niet rechtsgeldig buitengerechtelijk kunnen ontbinden. Voorts heeft Vetus naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte haar verplichtingen uit de in 2.9 bedoelde LoI opgeschort en zich te dien aanzien niet kunnen beroepen op dwaling of bedrog door Inno Nautic. Ook ontbinding wegens wanprestatie door Inno Nautic wordt verworpen. Hierdoor is Inno Nautic in een "tang" genomen: Doordat Cuckoo de nadere octrooiaanvrage niet conform haar verplichting daartoe op naam van (een door) Inno Nautic (aangewezen derde) heeft gesteld, heeft Vetus het feit dat deze aanvraag niet op naam van Inno Nautic stond vervolgens aangegrepen om haar verplichtingen uit de LoI jegens Inno Nautic niet na te komen (en de onderhandelingen voor een definitieve licentieovereenkomst af te breken), waardoor Inno Nautic niet de overeengekomen betalingen van Vetus ontving, waarmee zij de facturen van Cuckoo conform de nadere overeenkomst kon voldoen, zoals partijen naar het oordeel van de rechtbank voor ogen stond bij het aangaan van de nadere overeenkomst uit maart 2007.
(…)
4.4. Zo bezien was het meteen al buiten de contractuele orde van Cuckoo om de aanvrage op haar naam te laten zetten in plaats van meteen op naam van Inno Nautic.
4.5. Dat geldt te meer in het licht van de nadere overeenkomst uit maart 2007. Zoals Cuckoo zelf stelt, heeft zij daarbij ingestemd (naar Cuckoo stelt uit coulance) met afhankelijkstelling van betalingsverplichtingen van Inno Nautic jegens haar uit de rechtsverhouding Inno Nautic – Cuckoo van door Vetus aan Inno Nautic te verrichten voorschotbetalingen op te verkrijgen licentievergoedingen uit de rechtsverhouding Inno Nautic – Vetus. Blijkens de tekst en strekking van die overeenkomst was het al niet eens meer een issue of de aanvrage op naam van (een door) Inno Nautic (aangewezen derde) moest worden gezet, want naar eigen zeggen van Cuckoo was dat blijkens de tekst van de (fax)briefwisseling inmiddels al gebeurd ("Vanuit onze kant hebben wij (…) het patent overgedragen"). Anders gezegd: de prestatie die beweerdelijk werd opgeschort was rechtens geen op grond van de nadere overeenkomst uit maart 2007 te verrichten prestatie meer, maar, zo is het Inno Nautic voorgespiegeld, een premisse, een uitgangspunt bij het aangaan van die overeenkomst – zulks echter in strijd met de werkelijkheid. Inno Nautic mocht bij het aangaan van de overeenkomst uit maart 2007 dan ook in de veronderstelling verkeren dat de aanvrage al op haar naam (althans die van haar door haar aangewezen aandeelhoudster) stond. Cuckoo komt in die omstandigheden geen beroep toe op opschorting van een verplichting die zij contractueel al lang eerst had moeten verrichten, voordat aan uitvoering van de nadere overeenkomst uit maart werd toegekomen. Daarbij legt de tournure van het door de ene bestuurder opdracht geven tot wijziging van de tenaamstelling, die de andere bestuurder van Cuckoo vervolgens zonder dat aan Inno Nautic kenbaar te maken weer herroept, te dezen extra gewicht in de schaal ten nadele van Cuckoo. Dat dit laatste een reactie op eerdere wanprestatie bestaande uit niet betalen door Inno Nautic zou zijn, zoals Cuckoo stelt, wordt verworpen.
4.6. Maar ook als dit zo moet worden begrepen dat tenaamstelling van de aanvrage op naam van [rechtsvoorganger van eiseres] wel een verplichting van Cuckoo was onder de nadere overeenkomst uit maart 2007, is dat niet anders.
(…)
4.25.
Aannemelijk is naar het oordeel van de rechtbank verder dat de mogelijkheid bestaat dat door het niet tijdig overdragen van de aanvrage die heeft geleid tot NL 185 en de op basis daarvan gedane meerbedoelde PCT-aanvrage aan Inno Nautic schade is berokkend door het aldus Inno Nautic feitelijk beletten om tijdig verbeteringen in de betreffende aanvragen aan te kunnen brengen. Die mogelijkheid is – zij het bepaald summier – (net) voldoende aannemelijk gemaakt, waartegen Cuckoo's betwisting naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende opweegt, zodat de schadestaatvordering jegens Cuckoo toewijsbaar wordt geoordeeld.
2.3.
De rechtbank heeft daarop – voor zover (voor het begrip) in deze schadestaatprocedure van belang – in de conventie van de hoofdzaak het volgende geoordeeld:
5.1
veroordeelt Cuckoo om binnen 3 werkdagen na betekening van dit vonnis het Nederlands octrooi 1033185 te naam te stellen van [rechtsvoorganger van eiseres] (…);
5.2.
veroordeelt Cuckoo tot vergoeding van de schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet wegens het niet overdragen in maart 2007 van de octrooiaanvrage die heeft geleid tot het in 5.1 bedoeld Nederlandse octrooi;
2.4.
In hoger beroep van het vonnis in de hoofdzaak heeft het Gerechtshof Den Haag – voor zover (voor het begrip) in deze schadestaatprocedure van belang – in zijn eindarrest van 9 oktober 2012 (zaak-/rolnummer 200.048.481/01 / 08/407) (hierna: het arrest) het volgende overwogen
:
1. Uit het arrest van 21 februari 2012 volgt dat Inno Nautic bij vonnis van 12 augustus 2011 failliet is verklaard en dat de reconventionele vordering(en) van Cuckoo Company welke strekt/strekken tot veroordeling van Inno Nautic tot voldoening van een geldsom ingevolge de artikelen 29 juncto 26 Faillissementswet van rechtswege is/zijn geschorst. Voorts is overwogen dat de curator in het faillissement van Inno Nautic de procedure in conventie niet heeft overgenomen en dat dit betekent dat de procedure wordt voortgezet buiten bezwaar van de boedel.
(…)
9. Het hof handhaaft hetgeen in rechtsoverwegingen 8 en 9 van het arrest van 26 juli 2011 is overwogen. Daaruit volgt dat de verplichting tot overdracht/tenaamstelling van de octrooiaanvrage/het octrooi geen onderdeel uitmaakt van de nadere overeenkomst en ook niet is voortgevloeid uit de productontwikkelingsovereenkomst, maar berust op een afzonderlijke afspraak tussen partijen.
Eventuele nietigheid van de nadere overeenkomst is derhalve niet van invloed op de verplichting tot overdracht/tenaamstelling van het octrooi, zodat deze vordering door de rechtbank terecht is toegewezen. (…)
10. Grief X is gericht tegen de toewijzing in conventie door de rechtbank van de gevorderde schadevergoeding (op te maken bij staat) wegens het niet tijdig overdragen/op naam stellen van octrooiaanvrage/octrooi NL 1033185. Deze grief is gebaseerd op het uitgangspunt dat Inno Nautic in maart 2007 geen rechthebbende op de octrooiaanvrage/het octrooi was. Het hof verwijst naar hetgeen dienaangaande hierboven onder 9 en in het tussenarrest van 26 juli 2011 onder 8 en 9 is overwogen waaruit volgt dat dat uitgangspunt van Cuckoo Company onjuist wordt bevonden. Derhalve faalt deze grief.
2.5.
Het hof heeft vervolgens – voor zover (voor het begrip) in deze schadestaatprocedure van belang – in die procedure het volgende geoordeeld:
- bekrachtigt het vonnis van 9 september 2009, gewezen tussen partijen in conventie (voor zover betreft voormelde veroordeling van Cuckoo Company tot vergoeding van schade op te maken bij staat wegens het niet overdragen in maart 2007 van de octrooiaanvrage (dictum vonnis 5.2));
2.6.
Het arrest van het hof is in kracht van gewijsde gegaan.
2.7.
De concept licentie-overeenkomst tussen Inno Nautic en Vetus van 16 mei 2007 bevatte te volgende artikelen:
“6.1
Vetus zal Inno Nautic als voorschot op de hieronder omschreven royalties in drie tranches een bedrag van EUR 150.000 (honderdvijftig duizend euro) betalen op de hieronder beschreven wijze:
6.1.1
een bedrag van EUR 37.500 (…) direct nadat vaststaat dat de in artikel 5.1 bedoelde certificering (…) zal worden verleend;
6.1.2
een bedrag van EUR 37.500 (…) direct nadat het Technisch Dossier aan Vetus is overgedragen conform artikel 5.2;
6.1.3
een bedrag van EUR 75.000 (…) binnen 10 dagen nadat Vetus haar eerste bestelling voor de fabricage van het Product heeft geplaats, met dien verstande dat hieronder niet de bestelling van prototypes wordt begrepen.
6.2
Vetus verplicht zich tot betaling aan Inno Nautic van een royaltybedrag ter hoogte van 12,5% (…) van de netto verkoopprijs van het Product (inclusief de op de tank aan te brengen koppelingen) die door Vetus of een verbonden partij wordt berekend aan haar afnemers. (…)
(…)
6.4
Vetus zal zich te allen tijde naar beste kunnen inspannen om zo veel mogelijk Producten te verkopen. Onderstaand is een schatting opgenomen van de te verwachten verkopen zonder dat Inno Nautic daaraan enig recht kan ontlenen:
Kalenderjaar
Schatting aantal per jaar te verkopen Producten
2007
1000
2008
1500
2009
2250
2010
3375
2011
5000
2012
7500
2013
9375
2014
11.750
2015
14.500
2016
(en volgende jaren)
18.000
2.8.
Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft op 26 juli 2011 in een procedure tussen Vetus en Inno Nautic de tussen die twee partijen gesloten LOI overeenkomst vernietigd op grond van dwaling
. Het hof overwoog onder meer:
“14. Ad a. De tenaamstelling van het NL-octrooi 030
Dat Vetus er bij het aangaan van de overeenkomst van uitging dat het NL-octrooi 030 op naam van [directeur]/Inno Nautic stond en dat haar eerst in augustus 2007 uit het rapport van de Vereenigde Octrooibureaux N.V., althans na 15 mei 2007 bleek dat het octrooi NL 030 sinds 26 maart 2001 op naam stond van Inno Nautic Holding B.V. en Entredeux B.V.”
(…)
“Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Vetus bij het aangaan van de overeenkomst ten tijde van het tekenen van de LOI, maar ook daarvoor tijdens het aangaan van de eerdere afspraken begin 2007 gedwaald heeft over de tenaamstelling van het NL-octrooi 030.”
(…)
16. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Vetus gedwaald heeft over tenaamstelling (en het houderschap) van zowel de NL 030 als de Nederlandse octrooiaanvrage (op korte termijn) en dat deze verkeerde voorstelling(en) van zaken ieder op zich en zeker tezamen voldoende reden is (zijn) voor vernietiging van de overeenkomst, neergelegd in de LOI.”
2.9.
Inno Nautic is op 12 augustus 2011 in faillissement geraakt. De curator in het faillissement heeft bij akte van 17 januari 2013 aan INH gecedeerd:
“de vordering die curanda
[Inno Nautic, toevoeging Rb]
heeft op Cuckoo Company B.V. uit hoofde van het arrest van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage d.d. 9 oktober 2012 (…) en al hetgeen daarbij behoort”
.
2.10.
In een door INH tegen Cuckoo aangespannen kort geding, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag de vordering van INH tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding ter hoogte van € 850.000,- door Cuckoo afgewezen “reeds op het niet voldoen aan het vereiste van voldoende aannemelijkheid, terwijl tevens van een restitutierisico sprake is” (vonnis van 29 maart 2013
). De in reconventie door Cuckoo gevorderde opheffing van de door Inno Nautic gelegde beslagen is afgewezen. Hoewel volgens de voorzieningenrechter kan worden betwijfeld of de becijfering van de schadevergoedingsvordering reëel is, doet dit niets af aan het feit dat Cuckoo is veroordeeld tot vergoeding van schade zodat niet kan worden gezegd dat de beslagen onrechtmatig zijn gelegd.
2.11.
In het hoger beroep van deze kort geding uitspraak heeft het Gerechtshof Den Haag de afwijzing van INH’s vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding bekrachtigd (arrest van 18 maart 2014
). Het hof heeft daarbij – voor zover hier van belang – overwogen dat INH onvoldoende had onderbouwd dat de tank een groot commercieel succes zou zijn geworden als de octrooiaanvrage in maart 2007 zou zijn overgedragen, dat causaal verband tussen schade door de vernietiging van de licentieovereenkomst en het niet overdragen van de octrooiaanvrage voorshands niet aannemelijk was en dat zonder nadere toelichting – die ontbrak – niet aannemelijk was dat er causaal verband bestond tussen het niet in maart 2007 overdragen van de octrooiaanvrage en de daarvoor aan Cuckoo betaalde bedragen op grond van de productontwikkelingsovereenkomst. Cuckoo had in haar incidentele beroep haar vordering vermeerderd met een subsidiaire vordering tot beperking van het bedrag waarvoor beslag kon worden gelegd. Het hof heeft, omdat zij voorshands van oordeel was dat slechts een klein deel van de door INH opgevoerde kosten voor vergoeding in aanmerking zou komen, het bedrag waarvoor beslag kon worden gelegd herbegroot op € 80.000,- en de beslagen opgeheven voor zover de gezamenlijke waarde van de daardoor getroffen goederen meer bedroeg dan € 80.000,-.
3
Het geschil
3.1.
INH vordert – samengevat, na wijziging van eis – veroordeling van Cuckoo tot betaling van € 4.399.932,-, vermeerderd met rente en kosten.
3.2.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd (waarbij de onder a tot en met e opgesomde posten hierna ‘schadepost a’ tot en met ‘schadepost e’ zullen worden genoemd):
a.
€
3.845.466,65
voor schade bestaande uit de gederfde positieve contractwaarde van de licentieovereenkomst
b.
€
12.728,95
aan kosten van herstelprocedures
c.
€
192.273,33
voor de schade als gevolg van het verlies van de mogelijkheid tot het verkrijgen van octrooibescherming in een aantal landen
d.
€
301.963,00
voor de schade als gevolg van het faillissement van Inno Nautic
e.
€
47.500,00
aan kosten voor de schadebegroting
€
4.399.932,00
totaal
3.3.
INH legt aan (de wijze van berekening van) de hiervoor genoemde bedragen de volgende stellingen ten grondslag. Daarbij verwijst INH ter onderbouwing – onder meer – naar een opinie van de door haar ingeschakelde octrooigemachtigde ir. A. Ferguson van 12 juni 2014 en een in haar opdracht opgesteld schaderapport van drs. I.K. Toxopeus en dr J. Joling van 3 juli 2014.
Ad schadepost a. schade bestaande uit gederfde positieve contractwaarde van de licentieovereenkomst
3.3.1.
Het niet (tijdig) overdragen van de octrooiaanvrage door Cuckoo heeft ertoe geleid dat Vetus de intentieovereenkomst met Inno Nautic op 16 mei 2007 heeft beëindigd en de onderhandelingen over de licentieovereenkomst tussen Vetus en Inno Nautic heeft afgebroken. Daaruit volgt het causaal verband tussen het niet (tijdig) overdragen van de aanvrage en de beëindiging van de samenwerking met Vetus. Zonder dit schadebrengende feit had Inno Nautic inkomsten uit de licentieovereenkomst gegenereerd. Voor de berekening van het door Inno Nautic gederfde positieve contractbelang gaat INH uit van de in de (concept) licentieovereenkomst in artikel 6.4 geschatte aantallen van te verkopen flexibele tanks voor een periode van 10 jaren omdat de licentieovereenkomst zou zijn gesloten voor tenminste die periode (oplopend van 1.000 exemplaren in 2007 tot en met 18.000 exemplaren 2016). De gemiddelde verkoopprijs per tank (van 50, 100 of 150 liter) die Vetus van haar dealers zou hebben ontvangen, begroot INH op € 365,15. De in verband met deze verkopen door Inno Nautic te ontvangen royalty’s zouden volgens de (concept)licentieovereenkomst 12,5% van de verkoopprijs zijn. 12,5% van € 365,15 is € 45,64 (alles exclusief btw). In de besprekingen is er steeds vanuit gegaan dat dit bedrag zou worden afgerond op een in de intentieovereenkomst genoemd vast bedrag per tank. Dat bedrag is uiteindelijk vastgesteld op € 50,- exclusief btw per tank. De geschatte aantallen te verkopen tanks in 10 jaar vermenigvuldigd met deze royalty van € 50,- levert gederfde royaltyinkomsten ter hoogte van € 3.712.500,- op. Inclusief de wettelijke handelsrente tot eind 2016 gaat het om een bedrag van € 3.845.466,65.
Ad schadepost b. kosten herstelprocedures
3.3.2.
Deze post ziet op de kosten van de octrooigemachtigde Ferguson om herstelprocedures te voeren en om voor de juiste tenaamstelling te zorgen. Die herstelprocedures waren noodzakelijk omdat na overdracht van de Europese aanvrage door Vetus aan Inno Nautic, de octrooigemachtigden van Vetus en Cuckoo kennelijk nog correspondentie ontvingen van het Europees Octrooibureau en zij Inno Nautic niet hebben geïnformeerd over lopende termijnen waardoor fatale termijnen ongebruikt zijn verlopen. Verder is de PCT-procedure in de Verenigde Staten door Vetus nog tot juni 2010 op eigen naam gevoerd. Pas na het voeren van juridische procedures heeft Vetus deze aanvrage overgedragen. Ook de kosten die Inno Nautic in dit verband heeft gemaakt, dienen vergoed te worden. INH begroot deze schadepost aan de hand van de door octrooigemachtigde Ferguson gezonden facturen op € 12.728,95 (exclusief btw en exclusief wettelijke rente).
Ad schadepost c. verlies van de mogelijkheid tot verkrijgen van octrooibescherming in andere landen
3.3.3.
Deze post ziet op de schade die het gevolg is van het feit dat Inno Nautic (door het niet (tijdig) overdragen van de aanvrage door Cuckoo) niet voor afloop van het prioriteitsjaar kon beschikken over het premier depot E 606722 NL 00 (het in de hoofdzaak als NL 185 gedefinieerde prioriteitsdocument) en zodoende niet met een beroep op prioriteit octrooibescherming in een aantal landen met een relevante watersportmarkt heeft kunnen aanvragen. Door de publicatie van het Nederlandse octrooi en doordat Inno Nautic geen verbeteringen kon aanbrengen in aanvragen, is die mogelijkheid onherstelbaar verloren gegaan. Het gaat volgens INH om de landen Zuid-Afrika, Brazilië, Chili, Israël, China, Japan, Rusland en Nieuw Zeeland. Op basis van de aannames, dat (a.) de landen waarin Cuckoo niet om bescherming heeft gevraagd een relevant percentage vertegenwoordigen van de totale wereldmarkt en (b.) er na afloop van de licentieovereenkomst van 10 jaar tussen Inno Nautic en Vetus voor die landen een vergelijkbare licentiedeal tot stand had kunnen komen, schat INH deze schade op ten minste 5% van de totale waarde van de licentieovereenkomst met Vetus (zoals die blijkt uit het hiervoor beschreven gederfde positieve contractbelang van € 3.845.466,65), derhalve op € 192.273,33.
Ad schadepost d. de schade als gevolg van het faillissement van Inno Nautic
3.3.4.
Het niet (tijdig) overdragen van de octrooiaanvrage door Cuckoo heeft volgens INH ook schadelijke gevolgen gehad voor de overige business van Inno Nautic. Uit een prognose van de winst- en verliesrekeningen over de jaren 2007 tot en met 2012 volgt dat Inno Nautic, buiten de verkoop van de flexibele tanks, met andere handelsactiviteiten een bescheiden positief resultaat (in totaal in deze periode € 16.348,-) zou hebben behaald, als de octrooiaanvrage tijdig zou zijn overgedragen door Cuckoo. De procedures tegen Cuckoo en Vetus en de daaraan verbonden tijd en kosten hebben Inno Nautic echter lam gelegd waardoor het niet meer in staat was een positief resultaat te behalen. INH berekent deze bedrijfsschade door uit de boekhouding van Inno Nautic de werkelijke nettoresultaten over de periode 2007 tot 12 augustus 2011 (het faillissement van Inno Nautic) te reconstrueren (wegens gebrek aan baten is er na 2008 geen jaarrekening meer opgesteld). Het aldus geschatte, werkelijk over de periode 2007 tot en met 2011 behaalde nettoresultaat bedraagt € 506.584,- negatief. Daarvan is een deel, € 220.968,-, advocaatkosten van Inno Nautic. Zonder die advocaatkosten gaat het om een werkelijk nettoresultaat van € 285.616,- negatief. Inno Nautic had – zonder het schadebrengende feit – in diezelfde periode een positief resultaat van € 16.347,- tegemoet kunnen zien. Het verschil van € 301.963 is derhalve volgens INH aan te merken als schade.
Ad schadepost e. kosten voor de schadebegroting
3.3.5.
Het gaat hier om de kosten verbandhoudende met de schadevaststelling door Joling en Toxopeus. Op het moment dat het rapport van 3 juni 2014 werd opgesteld was een voorschot van € 15.000,- voldaan. De totale kosten van schadebegroting schatten Joling en Toxopeus – en daarmee INH – op minimaal € 47.500,-.
3.4.
Cuckoo voert ten aanzien van de opgevoerde schadeposten gemotiveerd verweer.
3.5.
Cuckoo vordert in voorwaardelijke reconventie dat, indien de vorderingen van INH (deels) worden afgewezen, de beslagen die INH onder Cuckoo heeft gelegd worden opgeheven, respectievelijk in omvang worden verminderd tot een door de rechtbank te bepalen hoogte, met veroordeling van INH in de kosten van de procedure in reconventie.
3.6.
Cuckoo legt daaraan ten grondslag dat INH geen vordering heeft op Cuckoo, subsidiair dat zij die volledig kan verrekenen met een vordering op INH, meer subsidiair dat een afweging van wederzijdse belangen noopt tot opheffing.
3.7.
Op de stellingen van partijen in conventie en voorwaardelijke reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
in conventie
Uitgangspunten voor de schadebegroting
4.1.
In de hoofdzaak heeft het hof bij bindende eindbeslissing geoordeeld dat Cuckoo in maart 2007 (de octrooiaanvrage voor) NL 185 had moeten overdragen aan Inno Nautic en dat zij door dat niet te doen schadeplichtig is geworden (zie overweging 10 van het arrest hiervoor vermeld in 2.5). Voor de begroting van de schade dient derhalve te worden vergeleken de situatie waarin Cuckoo in maart 2007 NL 185 wel zou hebben overgedragen met de werkelijke situatie, waarin dat niet is gebeurd.
4.2.
De rechtbank verwerpt de stelling van Cuckoo dat slechts de mogelijke schade zoals uitgewerkt in r.o. 4.25 van het vonnis (hiervoor vermeld in 2.2) voor vergoeding in aanmerking komt, namelijk uitsluitend schade omdat Inno Nautic niet tijdig verbeteringen in de octrooiaanvrage heeft kunnen doorvoeren. Met INH is de rechtbank van oordeel dat de schadestaatprocedure niet is beperkt tot de schadeposten die in de hoofdzaak aan de orde zijn geweest, maar dat in de schadestaatprocedure alle posten aan de orde kunnen komen die door de in de hoofdzaak vastgestelde tekortkoming zijn veroorzaakt.
Inno Nautic heeft in de hoofdzaak haar vordering ook niet uitdrukkelijk beperkt tot de in r.o. 4.25 genoemde schadepost.
4.3.
Voorts geldt dat de rechtbank niet tot uitgangspunt neemt hetgeen het hof in het arrest in kort geding van 18 maart 2014 (hiervoor genoemd in 2.11) heeft overwogen ten aanzien van bepaalde schadeposten, nu dit geen bindende eindbeslissing betreft maar een voorlopig oordeel in kort geding.
4.4.
De gestelde schadeposten omvatten schade van Inno Nautic, INH en [rechtsvoorganger van eiseres]. De onderhavige schadestaat dient echter uitsluitend ter begroting van de schade van Inno Nautic waartoe Cuckoo is veroordeeld in het vonnis in de hoofdzaak, zoals bekrachtigd in het arrest van het Gerechtshof ’s-Gravenhage van 9 oktober 2012. Die veroordeling in de hoofdzaak vormt het vorderingsrecht dat bij de in 2.9 beschreven cessie is overgedragen aan INH. In deze schadestaatprocedure is derhalve geen plaats voor (de beoordeling van) schade van INH of van [rechtsvoorganger van eiseres]. Voor zover de door INH in deze procedure ingestelde vorderingen zien op (vergoeding van) schade van INH of van [rechtsvoorganger van eiseres] zullen die worden afgewezen.
Schadepost a.: schade bestaande uit gederfde positieve contractwaarde van de licentieovereenkomst
4.5.
Anders dan het hof – voorshands oordelend – in zijn arrest van 18 maart 2014 (genoemd in 2.11) gaat de rechtbank ervan uit dat in het geval de octrooiaanvrage door Cuckoo in maart 2007 zou zijn overgedragen aan Inno Nautic, de intentieovereenkomst of LoI (overgelegd bij dagvaarding als productie 7) tussen Inno Nautic en Vetus niet zou zijn beëindigd en de licentieovereenkomst die in concept voorlag (overgelegd als productie 8 bij dagvaarding) door Inno Nautic en Vetus zou zijn gesloten. Daarmee bestaat er causaal verband (in de zin van een condicio sine qua non) tussen het niet overdragen van de octrooiaanvrage in maart 2007 en het beëindigen van de contractuele relatie op 16 mei 2007 door Vetus. Dat Vetus na die beëindiging in een procedure tegen Inno Nautic ook met succes een beroep op een andere dwaling heeft gedaan, doet daaraan niet af. Uit het in 2.8 geciteerde arrest blijkt immers dat tussen de partijen in die procedure niet in geschil was dat Vetus pas in augustus 2007, althans na de beëindiging van de samenwerking, bekend is geworden met de aan die andere dwaling ten grondslag gelegde feiten omtrent de tenaamstelling van een ander octrooi, NL 030. Cuckoo heeft die chronologie in deze procedure ook niet bestreden. De later bij Vetus bekend geraakte feiten konden de nadien in rechte gevorderde vernietiging op grond van dwaling derhalve dragen, maar kunnen niet (mede) oorzaak zijn geweest voor de beëindiging op 16 mei 2007. Cuckoo heeft niet gemotiveerd gesteld dat (en in welke mate) het waarschijnlijk was dat Vetus alsnog zou zijn overgegaan tot ontbinding van de LOI en de dan mogelijk al gesloten licentieovereenkomst, als Inno Nautic en Vetus hun samenwerking in mei 2007 hadden voortgezet.
4.6.
De tijdens de onderhandelingen over de licentieovereenkomst naar voren gebrachte punten van het ontbreken van de zogenaamde ‘
food approval
’ of van afspraken over UV-lampen (hiervoor genoemd in 2.1 in voetnoot 3 bij r.o. 2.17 van het vonnis) zijn bij de beëindiging door Vetus niet als reden voor de beëindiging genoemd. Dat dat rechtsgeldige redenen voor een beëindiging zouden zijn voor Vetus, is door INH overigens bestreden en door Cuckoo niet nader onderbouwd. Om die reden komt de rechtbank ook niet toe aan het bewijsaanbod van Cuckoo.
4.7.
Het verweer van Cuckoo dat haar tekortkoming niet causaal is aan de schade door de beëindiging van de contractuele relatie met Vetus faalt derhalve. De aansprakelijkheid vloeit in dit geval voort uit een toerekenbare tekortkoming van Cuckoo. Cuckoo was op de hoogte van de onderhandelingen tussen Inno Nautic en Vetus over een licentie-overeenkomst, zodat voor haar ook voorzienbaar was dat het feit dat één van de te licentiëren octrooien niet op naam van Inno Nautic stond, deze schade tot gevolg kon hebben. In de omstandigheden van het onderhavige geval kan de schade ten gevolge van het beëindigen van de samenwerking door Vetus dan ook worden toegerekend aan Cuckoo.
4.8.
Met INH is de rechtbank van oordeel dat de schade die Inno Nautic heeft geleden doordat Vetus de contractuele relatie met haar heeft verbroken en er geen licentieovereenkomst tot stand is gekomen tussen Vetus en Inno Nautic, zich ervoor leent om te worden vastgesteld aan de hand van een begroting van het positief contractbelang van die licentieovereenkomst. Niet betwist is dat de als productie 8 bij de dagvaarding overgelegde concepttekst de door Inno Nautic en Vetus voorgenomen overeenkomst correct weergeeft zodat de rechtbank die tot uitgangspunt zal nemen voor de vraag welk positief contractbelang Inno Nautic is misgelopen.
4.9.
Volgens die licentieovereenkomst zou Inno Nautic een royaltyvergoeding ontvangen van 12,5% van de aan een afnemer te berekenen verkoopprijs van iedere door Vetus verkochte flexibele tank (artikel 6.2 van de licentieovereenkomst hiervoor opgenomen in 2.7).  De verkoopprijs wordt in de licentieovereenkomst niet genoemd maar Vetus heeft niet betwist dat kan worden uitgegaan van een bedrag van € 365,15 zoals INH stelt. De licentieovereenkomst bevat geen gegarandeerde royaltybedragen en geen (minimum)afname- of (minimum)verkoopverplichting voor Vetus. Uit de licentieovereenkomst kan dan ook – afgezien van de hierna te bespreken voorschotbetaling – niet worden opgemaakt wat Inno Nautic ten minste aan royaltyinkomsten tegemoet zou hebben kunnen zien.
4.10.
De enige aanspraak van Inno Nautic in de concept-licentieovereenkomst die niet afhankelijk was van daadwerkelijke verkoop, schuilt in artikel 6.1. waarin een voorschotbetaling van royalties in drie tranches is opgenomen (hiervoor vermeld in 2.7). Dit voorschot van in totaal € 150.000,- op de door Inno Nautic te ontvangen royalty’s, diende door Vetus aan Inno Nautic te worden betaald ongeacht het aantal daadwerkelijk verkochte flexibele tanks; dus ongeacht de verkoopprijs waarover de royalty van 12,5% diende te worden berekend en ongeacht of er tanks zouden worden verkocht. Cuckoo heeft niet weersproken dat als de licentieovereenkomst tot stand zou zijn gekomen, Inno Nautic recht zou hebben gehad op die voorschotbetalingen. Bovendien was Vetus op grond van de LOI al gehouden tot betaling van dit voorschot, zodra de CE en ABYC goedkeuring op basis van de ISO-normering was verkregen en aan Vetus overhandigd. Doordat de licentieovereenkomst niet tot stand is gekomen (ten gevolge van het niet in maart 2007 overdragen van de octrooiaanvrage door Vetus) is Inno Nautic zodoende (ten minste) dit voorschot op de royalty’s misgelopen. Daarmee kan de schade als gevolg van het derven van het positieve contractbelang uit de licentieovereenkomst in ieder geval worden vastgesteld op € 150.000,-.
4.11.
Naar het oordeel van de rechtbank zijn er geen concrete aanwijzingen om aan te nemen dat er meer dan 3.000 stuks flexibele tanks zouden zijn verkocht tot 2016 en dat Inno Nautic uitgaande van het niet weersproken royaltybedrag van € 50,- per verkochte flexibele tank zodoende een hogere royaltyvergoeding zou hebben ontvangen dan de voorschotbetaling. Dat die aanwijzingen er wel zouden zijn, heeft INH in ieder geval onvoldoende onderbouwd. De rechtbank licht dit hierna toe.
4.12.
INH heeft bij de begroting van de schade de verkoopprognose van artikel 6.4 van de licentieovereenkomst tot uitgangspunt genomen. Dit artikel behelst echter niet meer dan een inspanningsverplichting voor Vetus om zo veel mogelijk flexibele tanks te verkopen, terwijl van de geschatte aantallen uitdrukkelijk is vastgelegd dat Inno Nautic daar geen rechten aan kan ontlenen. Dat de in artikel 6.4. geschatte aantallen per jaar te verkopen flexibele tanks een uitgangspunt voor de begroting van de schade zouden kunnen zijn, waar INH bij haar schadebegroting vanuit gaat, is onvoldoende onderbouwd. Onduidelijk is op grond waarvan de aantallen geschat zijn en of die schatting reëel is. Voor Vetus bestond er geen risico in de vorm van een minimumafnameverplichting als zou blijken dat deze aantallen (veel) te hoog waren ingeschat. Er kan dan ook niet van uit worden gegaan dat Vetus de schatting kritisch heeft bekeken. Van een betrouwbare schatting is daarom geen sprake.
4.13.
Uit hetgeen INH heeft aangevoerd, blijkt dat Inno Nautic in het geheel geen flexibele tanks heeft verkocht. Vetus heeft in 2008 1.000 stuks laten produceren maar daarvan zijn er slechts 10 verkocht. Andere aanknopingspunten om de schade te begroten zijn door INH niet aangevoerd. Hoewel beide partijen in 2007 en daarna gelet op de lopende juridische procedure niet volledig vrij waren om de markt op te gaan met de flexibele tank, ook niet op het moment dat zij rechthebbende waren op het octrooi, is het feit dat er tot op heden nauwelijks tot geen flexibele tanks zijn verkocht wel een relevant gegeven om mee te wegen bij de schadebegroting.
4.14.
De feiten en omstandigheden die Vetus onweersproken naar voren heeft gebracht, dragen naar het oordeel van de rechtbank bij aan de verklaring waarom er sinds 2007 nauwelijks tot geen interesse was in de flexibele tank. Zo heeft Vetus aangevoerd dat in 2007 sprake was van het invoeren van wetgeving die bezitters van vaartuigen zou verplichten om een vuilwatertank te installeren in hun vaartuig maar dat die wetgeving uiteindelijk niet voor 2016 zal worden ingevoerd. Ook het loosverbod voor vuil water is veel later ingevoerd dan destijds werd voorzien. De reden voor bezitters van vaartuigen om een flexibele tank te laten installeren ontbrak dus volgens Vetus. Verder heeft de financiële en economische crisis van de afgelopen jaren een negatieve invloed gehad op een luxe segment als de pleziervaart en zodoende op de verkoop van flexibele tanks. En tot slot geldt dat de flexibele tank relatief duur is, zoals Vetus heeft aangevoerd.
4.15.
Met het voorgaande behoeven de overige weren van Cuckoo op dit punt geen beoordeling meer. De rechtbank begroot de schade bestaande uit gederfde positieve contractwaarde van de licentieovereenkomst gelet op het voorgaande op € 150.000,-.
Schadepost b. kosten herstelprocedures
4.16.
Cuckoo betwist de gevorderde kosten. Cuckoo wijst er op dat in de overgelegde facturen van Ferguson, die de werkzaamheden voor de herstelprocedures en tenaamstelling van de Europese aanvrage en de PCT aanvrage voor Inno Nautic heeft uitgevoerd, geen onderscheid is gemaakt tussen taxen en werkzaamheden die sowieso – los van de te late overdracht van de aanvrage – moesten worden betaald en uitgevoerd en boetes en specifieke herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn geweest van de te late overdracht.
4.17.
De rechtbank overweegt dat enkel de kosten van tenaamstelling en herstel kunnen worden toegewezen; de overige kosten en werkzaamheden rondom aanvragen en instandhouding zouden immers bij een tijdige overdracht van de aanvrage ook voor rekening van Inno Nautic zijn gekomen. Nu uit de facturen noch uit INH’s toelichting daarop kan worden opgemaakt welke kosten betrekking hebben op tenaamstelling en herstel en evenmin daarover opheldering is verschaft naar aanleiding van Cuckoo’s verweer, wijst de rechtbank deze schadepost als onvoldoende onderbouwd door INH af.
Schadepost c. verlies van de mogelijkheid tot verkrijgen van octrooibescherming in andere landen
4.18.
Cuckoo betwist deze schadepost. Met Cuckoo is de rechtbank van oordeel dat de door INH tot uitgangspunt genomen aannames (dat (a.) de landen waarin Cuckoo niet om bescherming heeft gevraagd een relevant percentage vertegenwoordigen van de totale wereldmarkt en (b.) daar na afloop van de licentieovereenkomst van 10 jaar tussen Inno Nautic en Vetus voor die landen een vergelijkbare licentiedeal tot stand had kunnen komen) nergens op blijken te zijn gebaseerd, althans daarvoor is geen concrete onderbouwing gegeven. Zo is niet onderbouwd dat Inno Nautic als zij in maart 2007 over de octrooiaanvrage had kunnen beschikken octrooibescherming zou hebben gevraagd in de landen Zuid-Afrika, Brazilië, Chili, Israël, China, Japan, Rusland en Nieuw Zeeland. De stelling van INH dat deze landen 20% van de wereldmarkt voor de nautische sector vormen, wordt als onvoldoende onderbouwd verworpen. Hetzelfde geldt voor het in 2016/2017 afsluiten van vergelijkbare deals als die met Vetus en het door INH gekozen percentage van 5% van gederfde positieve contractbelang. Bovendien heeft INH de schadeberekening gebaseerd op de verkoopaantallen genoemd in artikel 6.4 van de licentieovereenkomst met Vetus. Uit hetgeen hiervoor in 4.9 is overwogen, volgt dat ook van dat uitgangspunt niet kan worden uitgegaan. Deze schadepost zal dan ook worden afgewezen om alle hiervoor genoemde redenen.
Schadepost d. de schade als gevolg van het faillissement van Inno Nautic
4.19.
Met Cuckoo is de rechtbank van oordeel dat het faillissement van Inno Nautic niet als gevolgschade kan worden gezien van het schadebrengende feit (het niet tijdig overdragen van de aanvrage aan Inno Nautic). Noch in het rapport van Toxopeus en Joling (overgelegd als productie 17 bij akte van INH), noch in hetgeen INH over deze schadepost naar voren heeft gebracht, kan een deugdelijke onderbouwing van het causaal verband worden gevonden. Daarbij is van belang dat ook vóór het schadebrengende feit de onderneming reeds verliesgevend was. Voorts geldt dat ook de schadebegroting onvoldoende onderbouwd is. Ten eerste is het niet duidelijk op basis van welke cijfers deze schade is begroot. Volgens het rapport van Toxopeus en Joling is hun schadebegroting gebaseerd
“op cijfermateriaal dat door Inno Nautic aan ons is overgelegd”
. Cuckoo – die de deugdelijkheid van de gebruikte cijfers in twijfel trekt – wijst erop dat in het rapport is opgenomen dat er geen (accountants)controle is uitgevoerd op dit cijfermateriaal en de gebruikte informatie. De cijfers zijn ook niet overgelegd. Duidelijk is dat geen rekening is gehouden met de – onbetwiste – negatieve gevolgen die de economische crisis heeft gehad op de watersportmarkt. In het rapport worden voorts de door INH gebruikte uitgangspunten voor de schadebegroting herhaald zonder dat deze van een (nadere) onderbouwing of validatie worden voorzien. Bij de begroting van de schade als gevolg van het faillissement van Inno Nautic wordt voorts uitgegaan van een business plan van 1 oktober 2007 dat Inno Nautic heeft opgesteld ter verkrijging van financiering van Friesland Bank, terwijl het schadebrengende feit een half jaar daarvoor ligt (maart 2007). Ook gaan Toxopeus en Joling er – zonder nadere onderbouwing – van uit dat Inno Nautic zelf flexibele tanks zou gaan verkopen. Waar die aanname op berust blijft onduidelijk.
4.20.
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal de opgevoerde schade als gevolg van het faillissement van Inno Nautic worden afgewezen.
Schadepost e. kosten voor de schadebegroting
4.21.
Cuckoo heeft de gevorderde kosten van € 47.500,- betwist. Uit het voorgaande blijkt dat het rapport van Joling en Toxopeus van 3 juni 2014 niet dienstig is geweest bij de begroting van de schade. Het rapport berust op door de rechtbank als onjuist beoordeelde uitgangspunten, en de daarmee verbandhoudende kosten kunnen, naar het oordeel van de rechtbank, daarom niet worden aangemerkt als redelijke kosten ter vaststelling van schade als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub b BW. Deze schadepost is dan ook niet toewijsbaar.
Wettelijke rente
4.22.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de schade ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming van Cuckoo wordt begroot op € 150.000,-.
4.23.
INH vordert ook wettelijke (handels)rente over de door Cuckoo te betalen schadevergoeding.  Cuckoo dient INH schade te vergoeden die het gevolg is van de toerekenbare tekortkoming van Cuckoo, zoals vastgesteld in r.o. 4.1. tot en met 4.6. van het vonnis in de hoofdzaak. De daarover verschuldigde vertragingsrente is daarbij eveneens toewijsbaar. Aangezien schadevergoeding geen vordering is in de zin van artikel 6:119a BW is er geen wettelijke handelsrente verschuldigd maar wettelijke rente op de voet van artikel 6:119 BW.
4.24.
De schadevergoedingsvordering van INH is op grond van artikel 6:74 lid 1 jo. 6:83 sub b BW opeisbaar geworden op het moment dat Cuckoo in verzuim is geraakt van haar verplichting tot overdracht van NL 185 en de gevolgschade daarvan is ingetreden. Die schade is ingetreden op 16 mei 2007, toen Vetus haar samenwerking met Inno Nautic opzegde. In ieder geval op diezelfde datum is Cuckoo ook in verzuim geraakt, omdat zij op die datum aan Inno Nautic heeft medegedeeld niet over te gaan tot overdracht van NL 185. Daaruit mocht Inno Nautic afleiden dat Cuckoo tekort zou schieten in de nakoming van haar verplichting. De wettelijke rente is derhalve vanaf die datum, 16 mei 2007, verschuldigd.
Verrekening
4.25.
Nu er schadevergoeding zal worden toegewezen, dient Cuckoo’s als verweer gevoerde beroep op verrekening van haar vordering van € 37.299,- op Inno Nautic te worden beoordeeld. Deze vordering is in de hoofdzaak in reconventie toegewezen.
4.26.
Artikel 6:130 BW bepaalt dat indien een vordering onder bijzondere titel is overgegaan, de schuldenaar ondanks de overgang, bevoegd is om een tegenvordering op de oorspronkelijk schuldeiser in verrekening te brengen indien die vordering voor de overgang aan hem is opgekomen en opeisbaar is geworden. De vordering van Cuckoo op Inno Nautic is opeisbaar geworden voor de cessie door de curator aan INH, zodat daarvan in dit geval sprake is. INH heeft dat ook niet weersproken. Nu INH ten aanzien van het beroep op verrekening ook overigens geen enkel verweer heeft gevoerd, zal de vordering van Cuckoo met de hiervoor vastgestelde schadevergoeding als na te melden worden verrekend.
4.27.
Cuckoo beroept zich voorts op verrekening van de wettelijke handelsrente over haar vordering van € 37.299,-. De verrekening van haar vordering werkt echter terug tot het tijdstip waarop de bevoegdheid tot verrekening is ontstaan. Uit hetgeen is overwogen in 4.24 volgt dat de vordering van Inno Nautic op Cuckoo is ontstaan op 16 mei 2007. De rechtbank maakt uit het vonnis in de hoofdzaak op dat de vordering van Cuckoo op Inno Nautic toen al bestond. Op grond van het vonnis in de hoofdzaak in reconventie, is over laatstgenoemde vordering echter pas wettelijke handelsrente gaan lopen vanaf het moment dat Vetus een betaling zou hebben gedaan waartoe Vetus in datzelfde vonnis werd veroordeeld. Die wettelijke rente kan derhalve pas na 9 september 2009 zijn gaan lopen. Door de verrekening op een eerdere datum kan daarom geen rente verschuldigd zijn geraakt. Cuckoo heeft derhalve geen vordering uit hoofde van wettelijke (handels)rente op Inno Nautic verkregen en kan die dus ook niet verrekenen.
Tot slot
4.28.
Het voorgaande leidt ertoe dat Cuckoo zal worden veroordeeld tot betaling aan INH van (€ 150.000,- minus € 37.299,- is) € 112.701,- aan schadevergoeding, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 16 mei 2007.
4.29.
De veroordeling tot vergoeding van schade is reeds in het vonnis in de hoofdzaak uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De vordering daartoe strekt zich ook uit tot deze schadestaatprocedure. Voor zover nodig zal de rechtbank ook dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaren.
4.30.
In de omstandigheid dat partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
in voorwaardelijke reconventie
4.31.
Aan de voorwaarde voor de reconventionele vordering is voldaan.  Uit de stellingen van Cuckoo in het incident (waar Cuckoo bij conclusie van antwoord naar verwijst zonder daar verder nog een nadere motivering aan toe te voegen) blijkt niet dat er beslag is gelegd op verhaalsbestanddelen die samen een waarde vertegenwoordigen die veel hoger is dan de thans begrote vordering vermeerderd met wettelijke rente rechtvaardigt. Van een geheel of gedeeltelijk onrechtmatig beslag is reeds daarom geen sprake. De reconventionele vordering van Cuckoo komt derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.
4.32.
Cuckoo zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie, tot op heden begroot op (0,5 x 1 punt x tarief II à € 452,- =) € 226,-.
in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening
4.33.
In het incident is de beslissing omtrent de proceskosten aangehouden. Gelet op hetgeen is beslist in de voorwaardelijke reconventie, zal Cuckoo eveneens worden veroordeeld in de proceskosten in het incident, tot op heden begroot op (1 punt x tarief II =) € 452,-.
5
De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1.
veroordeelt Cuckoo om aan INH te betalen een bedrag van € 112.701,-, te vermeerderen met de wettelijke rente (ex artikel 6:119 BW) over het (nog) niet betaalde deel van dit bedrag met ingang van 16 mei 2007 tot aan de dag van volledige voldoening;
5.2.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, voor zover dat nog nodig is in aanvulling op de verklaring in r.o. 5.9. van het vonnis in de hoofdzaak;
5.3.
compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
5.4.
wijst af het meer of anders gevorderde;
in reconventie
5.5.
wijst de vorderingen af;
5.6.
veroordeelt Cuckoo in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van INH begroot op € 226,-;
in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening
5.7.
veroordeelt Cuckoo in de proceskosten tot op heden aan de zijde van INH begroot op € 452,-.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers, mr. F.M. Bus en mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2015.
IEPT20090909
In het hieronder weergegeven citaat wordt verwezen naar een tussenarrest van het Gerechtshof, welk tussenarrest de rechtbank niet bekend is nu het niet gepubliceerd is en geen van partijen het tussenarrest desgevraagd heeft kunnen overleggen.
ECLI:NL:GHSGR:2011:BR5340
zaak-/rolnummer C/09/436104/KG ZA 13-99, IEPT 20130329.
zaaknummer 200.126.944/01, ECLI:NL:GHDHA:2014:1382
Vgl. Hoge Raad 25 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1071