ECLI:NL:GHDHA:2015:3280
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer:  200.168.000/01
Beschikking d.d. 24 november 2015
inzake
Flexi-Force B.V.
gevestigd te Barneveld,
verzoekster,
hierna te noemen:  Flexi-Force,
advocaat: mr M.F.J. Haak te Amsterdam,
tegen
de vennootschap naar buitenlands recht
F.lli Facchinetti S.r.l.,
gevestigd te Lumezzane Pieve, Brescia (Italië)
verweerster,
hierna te noemen: Facchinetti,
niet verschenen.
De procedure
Bij op 10 april 2015 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Flexi-Force het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 10 februari 2015 (in oppositie nummer 2008207), waarbij de door Facchinetti tegen inschrijving van het gecombineerde woord/beeldmerk gerichte oppositie is toegewezen, te vernietigen en alsnog de inschrijving te bevelen van het Benelux depot met nummer 1256331 voor alle aangevraagde waren, met veroordeling van Facchinetti in de kosten van beide instanties.
De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 8 oktober 2015. Facchinetti is, alhoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen. De advocaat [NAAM]mondelinge toelichting. De datum van uitspraak is bepaald op heden.
Beoordeling van het verzoek
1.	Uit de processtukken is het volgende gebleken.
1.1
Op 16 oktober 2012 heeft Flexi-Force een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk
voor waren in de klassen 6, 7, 9, 19 en 20. Het depot is onder nummer 1256331 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 oktober 2012.
1.2
Op 19 december 2012 heeft Facchinetti oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot voor een deel van de waren in de klassen 6, 9 en 20, namelijk:
Klasse 6 Slotenmakerswaren; sluitwerk voor deuren, portalen en ramen; (niet-elektrische) sloten voor deuren, portalen en ramen; alle genoemde producten van metaal.
Klasse 9 Elektrische sloten; centrale deurvergrendelingsapparaten; radiografisch bestuurde bedieningen voor deursloten.
Klasse 20 Sluitwerk, niet van metaal.
1.3
De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving met nummer 3672599 van het gecombineerde woord-/beeldmerk
ingediend op 19 februari 2004 en ingeschreven op 17 juni 2005 voor waren in de klassen 6 en 9.
1.4
Het Bureau heeft de oppositie toegewezen met veroordeling van Flexi-Force in de kosten van de oppositie.
2. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3 aanhef en onder b, BVIE. In artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, BVIE is bepaald, voor zover van belang:
“1. De deposant of houder van een ouder merk kan (…) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat :
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b (…)”.
Artikel 2.3 aanhef en onder b, BVIE bepaalt, voor zover van belang:
“ Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: (…)
b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan (…).”
3. Het Bureau heeft geoordeeld a) dat Facchinetti het normaal gebruik van het ingeroepen recht in de relevante periode binnen de Europese Unie afdoende heeft aangetoond en b) dat sprake is van verwarringsgevaar omdat merk en teken visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend zijn. Het beroep van Flexi-Force is gericht tegen de wijze waarop het Bureau het gebruiksbewijs heeft gewaardeerd alsmede tegen de beoordeling van het verwarringsgevaar.
Normaal gebruik?
4. Het Bureau heeft in zijn beslissing overwogen dat het normaal gebruik van het ingeroepen recht in de relevante periode van 19 oktober 2007 tot 19 oktober 2012 binnen de Europese Unie afdoende is aangetoond voor een deel van de waren, te weten mechanische en elektrische sloten en slotenmakerswaren. Daarbij heeft het Bureau in ogenschouw genomen dat het ingeroepen recht in de stukken vaak wordt afgebeeld in een afwijkende vorm, namelijk hetzij het beeldelement alleen, dat wil zeggen de letters FF in het langwerpige oppervlak met vier holle zijden, hetzij met de toevoeging “F.lli Facchinetti” naast dit beeldelement in plaats van eronder. Het Bureau heeft geoordeeld dat het weglaten van het element  “ F.lli Facchinetti “ een wijziging inhoudt van het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven. De plaatsing van dit element naast het figuratieve element in plaats van eronder is naar het oordeel van het Bureau echter van ondergeschikt belang en valt dus aan te merken als een op onderdelen afwijkende vorm, die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt.
5. De primaire bezwaren van Flexi-Force in het verzoekschrift richten zich tegen dit oordeel van het Bureau. Aangevoerd wordt dat het Bureau de bepaling van artikel 15 GMVo zeer ruim en daarmee onjuist heeft toegepast door tekens die wezenlijk zijn gewijzigd ook onder de reikwijdte van dit artikel te laten vallen. Wat bij een juiste toetsing overblijft van het gebruiksbewijs, voldoet niet aan de vereisten, zoals opgesomd in de uitspraak van Gerecht EU 12 december 2002, zaak T-39/01 (Hiwatt), aldus Flexi-Force.
6. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo.). In dit artikel is, voor zover van belang, bepaald:
“1. Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.
Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:
a.
a) het gebruik van het Gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; (…)”
7. Door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en het ingeschreven merk, wordt aan de houder van een merk de mogelijkheid geboden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd (HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers; vgl. ook HvJ EU 13 september 2007, C-123/06, ECLI:NL:XX:2007:BC0675, Bainbridge).
8. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) met betrekking tot de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 volgt dat normaal gebruik van een nationaal merk wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (vergelijk HvJ EU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul), alsmede HvJ EU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 ( La Mer Technology).
9. Deze uitlegging kan eveneens worden toegepast op gemeenschapsmerken, zo volgt uit het arrest van het HvJ EU van 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816 (ONEL/OMEL):
“Van een gemeenschapsmerk wordt “normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”
10. Het normale gebruik van het merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangetoond, maar dient te worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (Gerecht EU 12 december 2002, T-39/01 (Hiwatt) en 6 oktober 2004, T-356/02, (Vitakraft)).
11. Het hof zal eerst ingaan op de vraag of het gebruik van het beeldelement met daarnaast de woorden F.lli Facchinetti op de facturen als gebruik van het ingeroepen merk kan worden aangemerkt. Het hof beantwoordt die vraag ontkennend gelet op het volgende. Op de facturen is steeds links bovenaan het beeldelement afgebeeld zonder dat daaronder de woorden F.lli Facchinetti zijn toegevoegd. Deze woorden zijn weliswaar ook op de facturen terug te vinden, namelijk rechts naast het beeldelement, doch naar het oordeel van het hof worden ze daar gebruikt als handelsnaamaanduiding en zullen ze niet worden opgevat als deel uitmakend van het beeldelement. Achter de woorden F.lli Facchinetti is immers de rechtsvorm van de onderneming “ s.r.l.” opgenomen en meteen daaronder is het adres van de onderneming en zijn de overige (contact)gegevens geplaatst. De handelsnaamaanduiding is bovendien (veelal) door middel van een kader afgescheiden van het beeldelement. Het beeldelement komt daarmee geheel op zichzelf te staan. Daarmee is sprake van het gebruik van het merk in een afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen wijzigt zodat dit niet als normaal gebruik in de zin van art. 15 GMVo kan worden aangemerkt. Dit betekent dat de facturen niet als gebruiksbewijs kunnen dienen.
12. Met betrekking tot de overige gebruiksbewijzen overweegt het hof als volgt. Op de voorpagina van catalogus 2 en in de advertenties in de
Annuario Guida
2010 en 2011 alsmede in de
Giornale del Serramento
zijn de woorden F.lli Facchinetti direct naast het beeldelement geplaatst en zijn enkele elementen aan het merk toegevoegd (te weten: het jaartal 1949, het teken ® en (op de voorpagina van catalogus 2:) de rechtsvorm s.r.l.). Het hof is met het Bureau van oordeel dat hier sprake is van een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt. Voorts wordt het merk in dezelfde advertenties niet alleen met de woorden F.lli Facchinetti naast het beeldelement maar ook op de ingeschreven wijze gebruikt, zij het met toevoeging van een lauwerkrans, de jaartallen 1949-2009 en het getal 60.  Ook hier is naar het oordeel van het hof geen sprake van een wijziging van het onderscheidend vermogen. Datzelfde geldt ook voor de voorpagina van catalogus 1 waar het merk is gebruikt op de ingeschreven wijze doch met toevoeging van ‘since 1949’ en het teken ®. De stukken, betrekking hebbend op de
Internationale Eisenwarenmesse
, laat het hof buiten beschouwing omdat hiermee slechts de (kennelijke) aanwezigheid van Facchinetti op de beurs wordt aangetoond maar op geen enkele wijze het gebruik van het merk wordt bewezen.
13. Flexi-Force heeft betwist dat catalogus 1 in 2008 is uitgebracht en heeft aangevoerd dat de nummers op de facturen niet corresponderen met de nummers in de brochure en evengoed zouden kunnen verwijzen naar een lijst of bestand dat al jaren eerder is verspreid.
Alhoewel juist is dat de nummers in factuur 17 niet geheel overeenstemmen (er wordt op de factuur een extra 0 toegevoegd, waarvoor verder geen verklaring wordt gegeven), is aannemelijk - gelet op de beschrijving -  dat het om dezelfde producten gaat. Bij vergelijking van de overige facturen blijkt overigens dat de genoemde productcodes exact overeenstemmen met die in de catalogus. Feit van algemene bekendheid is voorts dat afnemers van dit soort waren, gelet op de veelheid aan variaties in deze producten en de daarbij behorende technische details, bij uitstek hun producten zullen selecteren op basis van een catalogus. Een catalogus (ook de onderhavige) is immers voorzien van plaatjes, afmetingen, omschrijvingen en productcodes. Om op een juiste wijze de bestellingen te kunnen verrichten, moeten de afnemers derhalve de beschikking hebben gehad over een catalogus. Het hof gaat er dan ook vanuit dat de bestellingen uit de door Facchinetti overgelegde facturen, nu de productcodes grotendeels overeenstemmen, zijn gedaan op basis van de catalogus en dat de catalogus derhalve in de relevante periode moet zijn gebruikt. De (verder niet onderbouwde) betwisting van Flexi-Force is, in het licht van het voorgaande, onvoldoende om aan te nemen dat Facchinetti de bestellingen heeft geleverd op basis van een al jaren eerder uitgebracht(e) bestand of lijst.
14. Het hof overweegt voorts dat catalogus 1 in de Engelse taal is opgesteld en catalogus 2 zowel in de Italiaanse als de Engelse taal, zodat daaruit moet worden afgeleid dat de catalogi voor de Europese markt waren bestemd. Ook de vermelding in de
Annuario Guida
(een in diverse Europese talen opgestelde gids van Italiaanse exporterende bedrijven) toont aan dat Facchinetti zich op de Europese markt richt. Dit wordt overigens ook bevestigd door de facturen die geadresseerd zijn aan afnemers in onder andere België, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Uit de facturen volgt eveneens dat (met de bestellingen uit catalogus 1 en 2) in de relevante periode een substantiële omzet is gegenereerd zodat sprake is van een reële commerciële exploitatie. Het hof is dan ook van oordeel dat met de door Facchinetti overgelegde stukken, gelet op de daaraan te stellen eisen volgens de hiervoor aangehaalde rechtspraak, op voldoende wijze een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de Europese markt in de relevante periode is aangetoond.
Visuele en auditieve overeenstemming?
15. Het subsidiaire bezwaar van Flexi-Force is gericht tegen het oordeel van het Bureau dat merk en teken visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend zijn zodat sprake is van verwarringsgevaar. Volgens Flexi-Force is van visuele overeenstemming geen sprake. Flexi-Force heeft er daarbij op gewezen dat het ingeroepen merk bestaat uit een zwart vlak in de traditionele vorm van een schild, voorzien van een witte lijn langs de rand, waarbij de letters FF erin eveneens wit zijn omlijnd en een afgeplatte ‘kop’ en een puntig uiteinde rechts bovenaan hebben. De horizontale dwarsbalk in het midden is smaller dan de verticale stam en de bovenste dwarsbalk van de letters F. De letters F.lli Facchinetti zijn zwart en zeer vet in een gedateerd lettertype en zijn mede daardoor volgens Flexi-Force in grotere mate bepalend voor de totaalindruk dan het FF-schild. Het onderschrift springt meer in het oog dan de letters FF als onderdeel van het samengestelde teken, te meer nu de woorden F.lli Facchinetti kennelijk de betekenis van de letters FF verwoorden. Dat het een Italiaanse naam is draagt juist bij aan de onderscheidendheid, aldus nog steeds Flexi-Force. Flexi-Force beschrijft het aangevraagde merk als uitermate strak. Het rode vlak is minimalistisch vormgegeven: een rechthoek met een afgeronde hoek linksboven. Deze vorm is volgens haar zeer onderscheidend en zal aanstonds als merk worden herkend. De witte letters FF zijn zeer vet, overal even dik en zonder ronde of afgeplatte kant. Noch de letters noch het teken bevat versiering of lijnen.
16. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (HvJ EU 11 november 1997, C-251/95 Sabel).
17. Het hof is van oordeel dat sprake is van overeenstemming in visueel opzicht door de overeenstemmende letters FF, beide uitgevoerd in wit en geplaatst tegen een donkere achtergrond. Deze letters zijn meer bepalend voor het totaalbeeld daarvan dan de andere onderdelen, zoals bijvoorbeeld de vorm van de achtergrond of het lettertype waarin de letters zijn uitgevoerd. Alhoewel het woordelement wel enige rol speelt omdat het een substantieel deel van het merk vormt, is het niet in opvallende kleuren of in het oog springende vormen weergegeven. Met het Bureau ziet het hof dan ook geen aanleiding om dit deel van het merk als dominant te kwalificeren, ook niet nu het een Italiaanse naam betreft die (kennelijk) de betekenis van de letters FF verwoordt.
18. Voor wat betreft de auditieve vergelijking heeft Flexi-Force zich eveneens op het standpunt gesteld dat het (Italiaanse) woordelement het dominante deel van het merk is. Zoals hiervoor reeds overwogen, deelt het hof dat standpunt niet. Met het Bureau acht het hof het niet onwaarschijnlijk dat een groot deel van het relevante publiek de uitspraak van het gehele woordelement liever zal overslaan, temeer nu FF de kennelijke afkorting van F.lli Facchinetti is. Gelet op de identieke uitspraak van het element FF (Ef-Ef) is het hof met het Bureau van oordeel dat sprake is van een zekere auditieve overeenstemming.
19. Uit het voorgaande volgt dat de bezwaren ongegrond zijn zodat het beroep moet worden verworpen. Bij deze uitkomst past een kostenveroordeling ten laste van Flexi-Force; nu Facchinetti niet is verschenen zullen de kosten worden bepaald op nihil.
Beslissing
Het hof
- verwerpt het beroep;
- veroordeelt Flexi-Force in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Facchinetti begroot op nihil.
Deze beschikking is gegeven door mrs. M.P.J. Ruijpers, R. Kalden en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 november 2015, in aanwezigheid van de griffier.