ECLI:NL:GHDHA:2016:669
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer	: 200.160.175/01
Zaaknummer rechtbank	: C/09/408067 / HA ZA 11-2743
arrest van 22 maart 2016
inzake
1
H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. H&M HENNES & MAURITZ AB
,
gevestigd te Stockholm, Zweden,
appellanten,
hierna te noemen: respectievelijk H&M BV en H&M AB en tezamen H&M,
advocaat: mr. J.P. Heering te Den Haag,
tegen
1
G-STAR RAW C.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. FACTON LTD
,
gevestigd te Budapest, Hongarije,
geïntimeerden,
hierna te noemen: respectievelijk G-Star RAW C.V. en Facton en tezamen G-Star,
advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove te Den Haag.
1
Het geding
1.1.
Bij exploot van 12 februari 2014 is H&M in hoger beroep gekomen van vier door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnissen van 11 juli 2012, 24 oktober 2012, 16 januari 2013 en 13 november 2013. Bij memorie van grieven tevens houdende exceptie van onbevoegdheid met producties heeft H&M veertien grieven aangevoerd. Bij conclusie van antwoord in het incident heeft G-Star grief 1 bestreden. Vervolgens heeft zij bij memorie van antwoord met producties de overige grieven bestreden.
1.2.
Vervolgens hebben partijen op 28 januari 2016 de zaak doen bepleiten, H&M door mr. M.P.M. Hennekes en mr. D. Verdoold, advocaten te Den Bosch, en G-Star door mr. J.C.H. van Manen en mr. I.C. de Bruijn, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.
2
De feiten
2.1.
De navolgende feiten, die de rechtbank heeft vastgesteld in het vonnis van 13 november 2013 onder 2.1 tot en met 2.6 staan niet ter discussie, zij het dat H&M bezwaar maakt tegen de foto waarop een van haar T-shirts in gevouwen toestand is weergegeven. Het hof zal diezelfde feiten tot uitgangspunt nemen en de foto van het gevouwen T-shirt vervangen door de foto die ook is opgenomen in het arrest van het hof in het kort geding (zie hierna r.o. 2.6), waarop het T-shirt niet in opgevouwen toestand staat afgebeeld.
2.2.
Geïntimeerden behoren tot het G-Star-concern, dat wereldwijd jeansmode, andere kleding en accessoires aanbiedt en verkoopt.
2.3.
G-Star Raw C.V. is houdster van onder meer de volgende merkinschrijvingen (hierna: de RAW-merken):
2.3.1.
het Gemeenschapswoordmerk RAW, op 15 oktober 2008 ingeschreven onder nummer 4743225 voor onder meer kleding in klasse 25;
2.3.2.
het Beneluxwoordmerk RAW, op 1 oktober 2010 ingeschreven onder nummer 888208 voor onder meer kleding in klasse 25.
2.4.
Daarnaast is G-Star RAW C.V. danwel  Facton Ltd. houdster van een aantal Gemeenschapsmerken en Beneluxmerken die het bestanddeel “RAW” bevatten (hierna: de G-Star-merken).
2.5.
G-Star heeft geconstateerd dat in H&M-winkels de hieronder afgebeelde T-shirts en
hoodies
(vesten met capuchon) zijn verkocht en dat die ook via www.hm.com online te koop zijn aangeboden. Het op deze kledingstukken opgenomen teken RAW BEAT EXPERIENCE, inclusief de afbeelding van de
ghetto blaster
en de verfspatten, zal hierna, in navolging van H&M worden aangeduid als ‘het artwork’.
2.6.
Bij vonnis in kort geding van 10 december 2010 in een procedure tussen G-Star en H&M BV is aan H&M BV een voorlopig verbod opgelegd om inbreuk te maken op het in 2.3.1 genoemde Gemeenschapsmerk RAW door gebruik van dit merk op onder meer de in 2.5 afgebeelde T-shirts en
hoodies
. Dit vonnis in kort geding is bij arrest van dit hof op 5 juni 2012 bekrachtigd (ECLI:NL:GHSGR:2012:BX0979).
2.7.
De
Cancellation Division
van het Bureau voor harmonisatie in de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: het Bureau) heeft bij beslissing van 29 november 2011 een vordering van R.B. Europe GmbH tot nietigverklaring van het in 2.3.1 genoemde Gemeenschapsmerk RAW afgewezen. Het Bureau heeft daarbij overwogen:
20. In the light of the goods concerned in the present case and of the specific intended public (in particular, the English-speaking part of that public), it is considered that the term “raw” will not be understood, on its own, as having a clear descriptive meaning. As the applicant itself has argued, the adjective “raw” has a variety of meanings depending on the context, and in particular of the noun which follows it. The term “raw” on its own, used in connection with the clothing, footwear, headgear and belts, will just bring to mind its most common meanings, i.e. “uncooked, unprocessed, unfinished”, which cannot be considered to be descriptive of the goods in question, which by definition are finished products. At most, the relevant consumer could consider, after some reflection, that the term might he suggestive or allusive to the kind of fabric used to make the goods (e.g. raw denim, raw cotton) or to a “rough” style, but even then it is not clear to which of these two different meanings it refers. In other words, the contested CTM does not enable the relevant public to establish a specific and direct relationship between the sign and the goods in question immediately, and without further thought.
21. The internet printouts filed by the applicant in support of its arguments actually tend to confirm the absence of a descriptive character of this adjective on its own for the goods in question since, apart from the fact that a large part of said printouts relate to the use of the term “RAW” as a trademark (and not as a descriptive term) by the CTM proprietor or by its competitors, in the few instances in which it is used in a descriptive way it qualifies another noun (e.g. raw cut, raw colour, raw textile materials), which gives it a context and clarifies its meaning. Similarly, the decision of the Second Board of Appeal of 26/03/1999, R 43/1999-2, ‘RAW DENIM’ refers to the descriptiveness of the expression as a whole for goods in class 25, and not that of the word “raw” on its own.
3
Het geschil
in eerste aanleg
3.1.
In eerste aanleg heeft G-Star gevorderd dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
A. H&M zal verbieden om in de Gemeenschap, respectievelijk de Benelux, respectievelijk Nederland, inbreuk te maken op het merk RAW, althans de G-Star-merken, respectievelijk onrechtmatig te handelen, meer speciaal door het onder de nummers 22 tot en met 24 van de dagvaarding beschreven gebruik van het teken RAW, subsidiair ten aanzien van H&M AB: H&M AB zal verbieden om in de Benelux, respectievelijk Nederland, inbreuk te maken op het merk RAW, althans de G-Star-merken, respectievelijk onrechtmatig te handelen, meer speciaal door het in de dagvaarding onder de nummers 22 tot en met 24 beschreven gebruik van het teken RAW;
B. H&M zal bevelen binnen vier weken na betekening van het vonnis aan de advocaat [NAAM], op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:
a. het totaal aantal inbreukmakende kledingstukken dat H&M heeft geproduceerd, besteld, in voorraad heeft en/of heeft verkocht in de Europese Unie, subsidiair ten aanzien van H&M AB: het totaal aantal inbreukmakende kledingstukken dat H&M AB heeft geproduceerd, besteld, in voorraad heeft en/of heeft verkocht in de Benelux;
b. de inkoop- en verkoopprijs van de onder a. genoemde inbreukmakende kledingstukken die H&M heeft betaald en/of gerekend;
c. het totaalbedrag aan winst dat H&M heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de onder a. genoemde inbreukmakende kledingstukken;
C. H&M zal bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis, op eigen kosten, de totale hoeveelheid in vordering B. sub a. bedoelde bij haar nog in voorraad zijnde inbreukmakende kledingstukken te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en om aan de advocaat [NAAM], ondertekend door de deurwaarder, te sturen;
D. H&M zal bevelen aan G-Star per overtreding van het sub A. bedoelde verbod een dwangsom te betalen van € 20.000 per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat genoemd verbod wordt overtreden, dan wel, ter keuze van G-Star, van € 10.000 per in strijd met het sub A. bepaalde verkocht en geleverd inbreukmakend product en H&M zal bevelen aan G-Star per overtreding van (één van) de sub B. en C. bedoelde verboden een dwangsom te betalen van € 1.500 per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat (één van) de sub B. en C. bedoelde verboden worden overtreden;
E. H&M zal veroordelen aan G-Star te vergoeden alle als gevolg van het inbreukmakend, althans onrechtmatig handelen geleden schade, nader op te maken bij staat;
F. H&M zal veroordelen in de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
3.2.
G-Star heeft aan haar vorderingen – verkort weergegeven – het volgende ten grondslag gelegd. H&M biedt aan, ofwel heeft aangeboden, in de winkels en de huis-aan-huis catalogus van H&M ofwel H&M BV, en op de website (te vinden onder www.hm.com) van H&M ofwel H&M AB, kledingstukken (T-shirts en
hoodies
) met een opdruk waarin het teken RAW is gebruikt. Door dit gebruik van een teken identiek aan de RAW-merken dan wel de G-Star-merken, althans van een op de RAW-merken dan wel de G-Star-merken gelijkend teken, maakt H&M merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c, d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a, b, c van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). Daarnaast handelt H&M door dit gebruik onrechtmatig jegens G-Star door op ongerechtvaardigde wijze aan te haken bij de bekendheid van G-Star en haar “RAW”-concept. Indien met betrekking tot H&M AB geen inbreuk kan worden aangenomen, bestaat in ieder geval dreiging van inbreuk op de merkrechten van G-Star en handelt zij daarnaast onrechtmatig doordat zij H&M BV door de onlineshop (te vinden op haar website op www.hm.com) de mogelijkheid biedt inbreuk te maken.
3.3.
H&M is aanvankelijk niet in de procedure verschenen. Bij verstekvonnis van 21 september 2011 is het door G-Star primair gevorderde toegewezen met dien verstande, dat de vorderingen voor zover gebaseerd op de Gemeenschapsmerken jegens H&M AB slechts zijn toegewezen voor het grondgebied van Nederland. Voorts is H&M veroordeeld in de proceskosten. Deze zijn aan de zijde van G-Star begroot overeenkomstig het reguliere liquidatietarief tot aan de dag van de uitspraak op in totaal € 1.104,62.
3.4.
Bij exploot van 2 november 2011 is H&M in verzet gekomen tegen het verstekvonnis. In het verzet heeft zij – na wijziging van eis – gevorderd dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis H&M ontheft van de bij het verstekvonnis tegen H&M uitgesproken veroordeling en zich onbevoegd verklaart tot kennisneming van de vorderingen, met veroordeling van G-Star in de proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).
3.5.
In het verzet heeft H&M tijdig een bevoegdheidsincident opgeworpen. In de hoofdzaak heeft H&M – samengevat – aangevoerd dat G-Star de dagvaarding niet op correcte wijze heeft betekend aan H&M AB, dat H&M geen voorbehouden handelingen met betrekking tot de gewraakte T-shirts en
hoodies
verricht of zal verrichten, dat H&M reeds heeft voldaan aan de vorderingen, dat er geen sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a, b of c GMVo of artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c of d BVIE, dat de merkenrechtelijke claims van G-Star de vrijheid van beroep en artistieke expressie van H&M schenden, dat H&M niet onrechtmatig heeft aangehaakt en dat G-Star niet heeft onderbouwd dat zij schade heeft geleden.
3.6.
Bij tussenvonnissen van 11 juli 2012 en 24 oktober 2012 heeft de rechtbank geoordeeld dat zij ten aanzien van beide opposanten bevoegd was tot kennisneming van de vorderingen voor de gehele EU en zijn de incidentele vorderingen van H&M afgewezen. Bij eindvonnis van 13 november 2013 is het verstekvonnis vernietigd en zijn de vorderingen van G-Star ook tegen H&M AB voor de gehele EU toegewezen.
in hoger beroep
3.7.
In hoger beroep vordert H&M dat het hof de bestreden vonnissen vernietigt en opnieuw rechtdoende de vorderingen van G-Star volledig afwijst, met veroordeling van G-Star in de kosten van de procedure in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. Samengevat komen de grieven van H&M op het volgende neer. Ten onrechte heeft de rechtbank zich internationaal bevoegd verklaard (grief 1). Ten onrechte heeft de rechtbank een T-shirt dubbelgevouwen weergegeven (grief 2). Ten onrechte heeft de rechtbank het verweer verworpen dat RAW voor kleding een beschrijvende aanduiding is zonder inherent onderscheidend vermogen (grief 3). Ten onrechte heeft de rechtbank geoordeeld dat uit de door G-Star overgelegde producties volgt dat het merk RAW onderscheidend vermogen heeft gekregen voor het gebruik ervan (grief 4). Ten onrechte heeft de rechtbank geoordeeld dat uit door G-Star aangedragen marktonderzoeken volgt dat het merk RAW onderscheidend vermogen heeft (grief 5). De rechtbank heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de specifieke context waarin G-Star en H&M het teken ‘RAW’ gebruiken (grief 6). Ten onrechte heeft de rechtbank geoordeeld dat het door H&M gebruikte teken visueel, auditief en begripsmatig overeenstemt met het Gemeenschapsmerk RAW (grief 7). Ten onrechte heeft de rechtbank het verweer dat het publiek het artwork van H&M slechts in beschrijvende zin opvat verworpen (grief 8). Ten onrechte is de rechtbank voorbij gegaan aan onrechtmatig procesgedrag van G-Star (grief 9). Ten onrechte heeft de rechtbank vastgesteld dat H&M AB zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk (grief 10). Ten onrechte heeft de rechtbank geoordeeld dat G-Star nog belang heeft bij haar vorderingen (grief 11). Ten onrechte heeft de rechtbank geconcludeerd dat de vorderingen van G-Star toewijsbaar zijn (grief 12).Ten onrechte heeft de rechtbank het beroep op de vrijheid van meningsuiting van H&M verworpen (grief 13). Ten onrechte heeft de rechtbank de vorderingen van G-Star toegewezen (grief 14).
3.8.
G-Star heeft de grieven gemotiveerd bestreden. Samengevat is zij van mening dat de rechtbank de vorderingen terecht heeft toegewezen.
4
De beoordeling
internationale bevoegdheid
4.1.
Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank terecht geconcludeerd dat de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van het gehele geschil. De tegen die conclusie en daaraan ten grondslag liggende oordelen gerichte grief van H&M (grief 1), kan om de volgende redenen niet slagen.
vorderingen tegen H&M BV
4.2.
Ten eerste heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter met betrekking tot de tegen H&M BV gerichte vorderingen voortvloeit uit het feit dat H&M BV in Nederland is gevestigd. Voor de vorderingen die inbreuken op Gemeenschapsmerken betreffen, volgt de bevoegdheid uit de artikelen 96 aanhef en sub a en 97 lid 1 GMVo. Voor de vorderingen betreffende inbreuken op Beneluxmerken is de Nederlandse rechter, als rechter van de woonplaats van verweerder, bevoegd op grond van artikel 2 van Verordening (EG) 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: Brussel I-Verordening), welke regeling prevaleert boven de bevoegdheidsregeling in artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) (zie gerechtshof Den Haag 26 november 2013, ECLI:NL:GHSGH:2011:4282, H&M/G-Star). Mocht het Hof van Justitie oordelen dat de Brussel I-Verordening niet prevaleert – deze kwestie is aan het Hof voorgelegd, zie zaak C-230/15, Brite Strike Technology – dan is de Nederlandse rechter in de onderhavige zaak, als rechter van de woonplaats van gedaagde, bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE. Voor de vorderingen die zijn gebaseerd op ander onrechtmatig aanhaken door H&M BV dan merkinbreuken volgt de bevoegdheid van de Nederlandse rechter (eveneens) uit artikel 2 Brussel I-Verordening. Overigens begrijpt het hof dat H&M de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vorderingen tegen H&M BV ook niet bestrijdt.
vorderingen tegen H&M AB
4.3.
Ten tweede is de Nederlandse rechter ook bevoegd kennis te nemen van de tegen H&M AB gerichte vorderingen. Voor de vorderingen betreffende inbreuken op Gemeenschapsmerken volgt dat uit artikel 6 sub 1 Brussel I-Verordening in combinatie met artikel 94 lid 1 GMVo. Er bestaat namelijk een zo nauwe band tussen deze vorderingen tegen H&M AB en de vorderingen tegen H&M BV dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven. In dit geval bestaat het risico op onverenigbare beslissingen omdat er sprake is van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens, waarbij de inbreuken waarvan G-Star H&M B.V. en H&M AB beticht, inhoudelijk identiek zijn, en de H&M-entiteiten niet onafhankelijk van elkaar hebben gehandeld. In beide gevallen gaat het om inbreuken met dezelfde kleding op dezelfde unitaire rechten door vennootschappen die tot een concern behoren.
4.4.
In het Kolassa-arrest heeft het Hof van Justitie beslist dat een goede rechtsbedeling en de autonomie van de rechter vereisen dat het aangezochte gerecht zijn internationale bevoegdheid krachtens de Brussel I-Verordening kan toetsen aan alle te zijner beschikking staande gegevens, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de betwistingen van de verweerder (HvJ EU 28 januari 2015, C-375/13, ECLI:EU:C:2015:37). In dat licht lijkt het oordeel van de rechtbank dat de internationale bevoegdheid moet worden onderzocht aan de hand van de stellingen van alleen de eiser (r.o. 4.2 van het tussenvonnis van 11 juli 2012, bestreden door grief 1), onjuist. Over de precieze betekenis van het
Kolassa
-arrest is evenwel discussie mogelijk (vgl. het dictum in de procestaal: ‘
Dem angerufenen Gericht
steht jedoch frei
, seine internationale Zuständigkeit im Licht aller ihm vorliegender Informationen zu prüfen, wozu gegebenenfalls auch die Einwände des Beklagten gehören
.’), een discussie die partijen niet hebben gevoerd. Deze kwestie – die ook in een andere prejudiciële procedure aan het Hof van Justitie is voorgelegd, zie zaak C-12/15
Universal Music
– kan echter in het midden blijven. Immers ook indien, zoals H&M lijkt te bepleiten, de bevoegdheid thans moet worden getoetst aan alle voor de bevoegdheid relevante stellingen, verweren en bewijsmiddelen die tot op dit moment in de procedure naar voren zijn gebracht, leidt dat niet tot een ander oordeel over de bevoegdheid ten aanzien van H&M AB. H&M betwist wel dat H&M AB voorbehouden handelingen heeft verricht met betrekking tot de door G-Star bedoelde kleding, maar H&M heeft niet weersproken:
Dat H&M AB op de website waarop de desbetreffende kleding wordt aangeboden, wordt gepresenteerd als de eigenaar van de website;
Dat de domeinnaam waaronder de website wordt gepubliceerd, op naam staat van H&M AB;
Dat H&M AB rechthebbende is op het H&M merk dat op de betreffende kleding staat en dat H&M BV die kleding dus op de markt brengt met toestemming van H&M AB;
Dat de postcode en de website van H&M AB worden vermeld op het label in de betreffende kleding;
Dat H&M AB de moedervennootschap is van H&M B.V. en dat zij samen naar buiten treden als één concern;
Dat alle kleding die het H&M concern op de markt brengt, is ontworpen door een eigen design afdeling;
Dat H&M AB blijkens haar statuten, website en jaarrekening kleding verkoopt;
Dat drie van de directeuren van H&M AB tevens directeur zijn van H&M BV.
Gelet op deze acht omstandigheden, in samenhang beschouwd, moet worden geoordeeld dat de handel in de betreffende kleding een gezamenlijke activiteit is van H&M AB en H&M BV. Dat H&M BV en H&M AB zelfstandige rechtspersonen zijn en de transacties met de klanten worden aangegaan door H&M BV en dat H&M AB dus niet ‘direct’ omzet maakt met de verhandeling van de betreffende kledingstukken, staat daar niet aan in de weg.
4.5.
Gelet op de hiervoor genoemde samenhang tussen de vorderingen tegen H&M BV en H&M AB kan niet worden volgehouden dat G-Star in dit geval enkel een beroep doet op de regeling van artikel 6 sub 1 Brussel I-Verordening met het doel om H&M AB te onttrekken aan de gerechten van de lidstaat waar H&M AB is gevestigd (vgl. HvJ EG 11 oktober 2007, C-98/06, ECLI:EU:C:2007:595,
Freeport
). Dat zou anders kunnen zijn als G-Star de voorwaarden voor toepassing van genoemde bepaling kunstmatig had gecreëerd of gehandhaafd (HvJ EU 21 mei 2015, C-352/13, ECLI:EU:C:2015:335,
CDC/Akzo
), maar gesteld noch gebleken is dat daarvan sprake is in dit geval.
4.6.
Voor de op inbreuken op Beneluxmerken gebaseerde vorderingen tegen H&M AB is de Nederlandse rechter ook bevoegd, zulks op grond van artikel 6 sub 1 Brussel I-Verordening (voor de motivering zij verwezen naar het voorgaande) en artikel 5 sub 3 van die verordening (welke bepaling bevoegdheid schept voor het gehele grondgebied van de Benelux, zie gerechtshof Den Haag 26 november 2013, ECLI:NL:GHSGH:2011:4282, H&M/G-Star, r.o. 39), dan wel – voor zover de Brussel I-Verordening niet zou prevaleren – op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE nu het gaat om inbreuken in onder meer Den Haag.
4.7.
Ten slotte is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van de op onrechtmatig aanhaken gebaseerde vorderingen tegen H&M AB. Daarbij kan in het midden blijven of H&M die bevoegdheid in eerste aanleg heeft bestreden. Als dat niet zo is, volgt die bevoegdheid uit artikel 24 Brussel I-Verordening. Als dat wel zo is, volgt de bevoegdheid uit artikel 6 sub 1 Brussel I-Verordening. Dat in dit geval de rechtsgrondslag niet een unitair recht is, maar een rechtsgrondslag die per lidstaat verschilt, staat daar niet aan in de weg. G-Star verwijt namelijk zowel H&M BV als H&M AB op basis van dezelfde feiten in heel de Europese Unie onrechtmatig aan te haken.  Gelet op de hiervoor onder 4.4 genoemde omstandigheden was voor appellanten ook voorzienbaar dat zij konden worden opgeroepen in de lidstaat waar een van hen zijn woonplaats heeft (zie o.m. HvJ EG 11 oktober 2007, C-98/06, ECLI:EU:C:2007:595,
Freeport
).
4.8.
Het betoog van H&M dat artikel 98 GMVo de bevoegdheid van een krachtens artikel 97 lid 5 bevoegd gerecht beperkt tot het grondgebied van de lidstaat van dat gerecht kan gelet op het voorgaande worden gepasseerd. In dit geval kan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, ook voor de vorderingen tegen H&M AB, worden gebaseerd op andere grondslagen dan artikel 97 lid 5 GMVo. H&M heeft – terecht – niet bestreden dat een op die andere grondslagen gebaseerde internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter niet territoriaal beperkt is.
inbreuk Gemeenschapsmerk RAW
4.9.
De grieven 2-14 betreffen de vraag naar de merkinbreuk. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.
4.10.
Voorop staat dat H&M geen grieven heeft gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat moet worden uitgegaan van de geldigheid van de merken waarop G-Star zich beroept omdat H&M die geldigheid niet, althans onvoldoende duidelijk had bestreden (r.o. 4.4 van het vonnis van 13 november 2013). De geldigheid van de merken van G-Star, waaronder het Gemeenschapsmerk RAW, vormt daarom ook in hoger beroep het uitgangspunt voor de beoordeling van de gestelde merkinbreuk.
4.11.
Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank terecht geconcludeerd dat G-Star zich op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMVo kan verzetten tegen de verhandeling van kleding met het gewraakte artwork omdat dit artwork overeenstemt met het Gemeenschapsmerk RAW van G-Star en door dat gebruik van dat artwork op waren die identiek zijn aan de waren waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven, verwarring kan ontstaan bij het publiek. Dat zal hierna worden toegelicht.
overeenstemming Gemeenschapsmerk en artwork
4.12.
Niet in geschil is dat het artwork een woordelement RAW omvat dat in visueel en auditief oogpunt identiek is aan het Gemeenschapsmerk. Omdat juist dit woordelement een zelfstandig onderscheidende en dominerende plaats inneemt binnen het artwork, brengt die overeenstemming mee dat ook het artwork als geheel overeenstemt met het Gemeenschapsmerk. Het woordelement RAW vormt een zelfstandig onderscheidend element van het artwork omdat het van de andere woordelementen BEAT en EXPERIENCE is gescheiden door de tussenliggende afbeelding van de
ghetto blaster
. Het neemt in visueel opzicht een dominerende plaats in omdat RAW in grote letters bovenaan het artwork staat.  Daar komt nog bij dat het hengsel van de
ghetto blaster
het woord RAW onderstreept. Ook in auditief opzicht is het element RAW dominant omdat het bij de uitspraak van de woordelementen RAW, BEAT en EXPERIENCE het eerste woord is. De grief die H&M heeft geformuleerd tegen de gelijkluidende oordelen van de rechtbank op dit punt (grief 7) kan daarom geen doel treffen.
4.13.
Bij pleidooi heeft H&M nog opgemerkt dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat het artwork als geheel refereert aan muziekcultuur. Dat gegeven kan niet leiden tot een ander eindoordeel over de overeenstemming. Ten eerste kan louter visuele en auditieve overeenstemming voldoende zijn om te spreken van overeenstemming tussen merk en teken in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Ten tweede sluit het feit dat het artwork als geheel refereert aan muziekcultuur niet uit dat het woordelement RAW daarbinnen dezelfde begripsmatige betekenis heeft als de betekenis die het Gemeenschapsmerk RAW volgens H&M oproept, te weten onbewerkt (zie hierna r.o. 4.17). H&M heeft ook niet bepleit dat ‘raw’ in de context van muziek in dat opzicht iets anders betekent dan ‘raw’ in de context van kleding. Ervan uitgaande dat het element RAW dezelfde begripsmatige betekenis oproept als het Gemeenschapsmerk, ondersteunt een beoordeling van de begripsmatige overeenstemming – gelet op het onderscheidende en dominerende karakter van het element RAW binnen het artwork – dus juist de conclusie dat er sprake is van overeenstemming tussen Gemeenschapsmerk en artwork.
4.14.
Het feit dat het Gemeenschapsmerk geen positiemerk is, doet – anders dan H&M in paragraaf 52 van de memorie van grieven aanvoert – niets af aan de hiervoor geconstateerde overeenstemming tussen merk en teken. De positie van het woordelement RAW heeft bij de voorgaande beoordeling alleen een rol gespeeld bij de beantwoording van de vraag of het element een dominante positie inneemt binnen het artwork. Die vraag moet worden beantwoord op basis van de indruk die het teken wekt bij het publiek, ongeacht de plaats van het teken binnen het merk. Dat het Gemeenschapsmerk geen positiemerk is, doet in dat verband dus niet ter zake.
4.15.
Gegeven de hiervoor geconstateerde overeenstemming tussen het artwork en het Gemeenschapsmerk RAW moet, gelet op de volgende omstandigheden, worden aangenomen dat door het gebruik van het artwork op haar T-shirts en
hoodies
van H&M verwarring bij het in aanmerking komende publiek (de gemiddelde consument) kan ontstaan.
identieke waren
4.16.
Ten eerste heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de T-shirts en
hoodies
waarvoor H&M het artwork heeft gebruikt, identiek zijn aan de waren waarvoor G-Star het Gemeenschapsmerk RAW heeft ingeschreven, te weten kleding. In paragraaf 47 van de memorie van grieven stelt H&M wel dat die waren niet identiek zouden zijn, maar zij licht niet toe waarom T-shirts en
hoodies
niet zouden kunnen worden aangemerkt als kleding. Dat is evident wel het geval.
inherent onderscheidend vermogen
4.17.
Ten tweede moet worden aangenomen dat het Gemeenschapsmerk RAW inherent onderscheidend vermogen heeft voor kleding. H&M heeft hier slechts tegen ingebracht dat het begrip ‘raw’ beschrijvend is (grief 3). Ter onderbouwing merkt H&M op dat een van de betekenissen van het Engelstalige begrip ‘raw’ is: onbewerkt. Die betekenis heeft het woord, getuige ook het door H&M in dit verband aangehaalde woordenboek (productie 41:
‘(of materials) in a natural state, without been through any chemical or industrial process
’), echter vooral in relatie tot de materialen waarvan een industrieel product is gemaakt. Voor zover ook de stoffen waarvan kleding is gemaakt, kunnen worden aangeduid als ‘raw’ in die zin, maakt dat de daaruit gefabriceerde kleding nog niet ‘raw’. De kleding is immers het eindproduct en uit de aard der zaak niet onbewerkt (zie ook het gelijkluidende oordeel van het Bureau, geciteerd onder 2.7). Deze lezing wordt bevestigd door de producties waarnaar H&M in haar memorie van grieven verwijst (producties 43 en 44 van H&M). Uit die producties blijkt dat de term ‘raw’ – vooral door G-Star – wordt gebruikt voor een onbewerkt soort denim stof. Daaruit volgt niet dat de term ‘raw’ in één van zijn potentiële betekenissen een kenmerk van de - wèl bewerkte - kleding aanduidt, laat staan van kleding die niet is gemaakt van onbewerkte materialen, zoals T-shirts en
hoodies
.
onderscheidend vermogen door gebruik
4.18.
Ten derde moet, in tegenstelling tot wat H&M in haar grief 4 betoogt, worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk RAW substantieel is versterkt door het gebruik ervan. Als onvoldoende weersproken staat vast dat G-Star het merk RAW intensief heeft gebruikt voor kleding, waaronder T-shirts en
hoodies
. G-Star heeft dat onderbouwd met diverse producties (producties 1-14, 59, met uitzondering van de afbeelding van een shirt van H&M, en 60 van G-Star).
4.19.
H&M heeft daar slechts tegen ingebracht dat de aangehaalde producties tonen dat G-Star het woord RAW ‘altijd’ gebruikt in combinatie met andere merken zoals G-Star, GS of G- (memorie van grieven, paragraaf 40). Die betwisting is ten eerste feitelijk onjuist omdat de producties ook vele voorbeelden laten zien van het gebruik van het woord RAW los van andere merken, waaronder het gebruik van uitsluitend het woord RAW in grote letters op borsthoogte op T-shirts en
hoodies
(onder meer het overzicht in productie 60, onder 5). Ten tweede kan een merk ook onderscheidend vermogen verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ander ingeschreven merk (HvJ EU 7 juli 2005, C-353/03, ECLI:EU:C:2005:432,
HAVE A BREAK
). Dat daarvan in dit geval sprake is, kan onder meer worden afgeleid uit de stelling van G-Star dat juist het element RAW vaak terugkeert als serie-element in andere door G-Star gebruikte merken en logo’s en daarom op de meeste kledingstukken van G-Star meerdere keren voorkomt. De juistheid van die stelling wordt ondersteund door de al genoemde producties en is ook niet bestreden.
4.20.
Bij de beoordeling van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk RAW is verder van belang dat G-Star als zodanig onweersproken heeft aangevoerd dat het intensieve gebruik van RAW teruggaat tot 1996 en in heel Europa heeft plaatsgevonden. Ook de duur en geografische spreiding van het gebruik pleiten dus voor het aannemen van door gebruik versterkt onderscheidend vermogen.
marktonderzoeken naar onderscheidend vermogen
4.21.
Dat het merk RAW daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft, wordt bevestigd door de marktonderzoeken die G-Star in het geding heeft gebracht, in het bijzonder het als productie 61 overgelegde onderzoek. Dat marktonderzoek betreft een online survey onder 3085 respondenten door onderzoeksbureau GFK. In het onderzoek kregen de respondenten uitsluitend het woord RAW te zien. Vervolgens werd hen gevraagd waaraan zij dachten. Op die vraag antwoordde 35% van de respondenten: G-Star. Daarna kregen de respondenten de mededeling dat het onderzoek betrekking had op kleding. Gevraagd of zij nu aan iets anders dachten, noemde 15% van de respondenten die in hun antwoord op de eerste vraag G-Star nog niet hadden genoemd (= 10% van de totale respondenten), alsnog: G-Star. Die uitkomsten zijn consistent met drie marktonderzoeken van een beperktere omvang die G-Star eerder al in het geding had gebracht (producties 17, 18 en 47). Ook uit die onderzoeken blijkt dat circa 30% van de respondenten aan G-Star denkt als hen het woord RAW wordt getoond en dat dit percentage nog substantieel hoger wordt na de mededeling dat het om kleding of een bedrijf gaat.
4.22.
De bezwaren die H&M naar voren heeft gebracht tegen deze door G-Star overgelegde marktonderzoeken (grief 5) overtuigen niet. Zo heeft H&M betoogd dat de door G-Star overgelegde marktonderzoeken niet aantonen dat RAW een bekend merk is in de zin van onder meer artikel 9 lid 1 sub c GMVo (onder meer memorie van grieven, paragraaf 40 en pleitnota in hoger beroep, paragraaf 5.5). Voor het aannemen van onderscheidend vermogen is echter niet vereist dat komt vast te staan dat het merk bekend is in de zin van voornoemd artikel. Voor onderscheidend vermogen is beslissend of het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dat circa 30% van de ondervraagden bij het zien van het woord RAW direct aan G-Star denkt en dat dit percentage, na de mededeling dat het om kleding gaat, oploopt tot 45%, is een belangrijke aanwijzing dat het merk RAW inderdaad onderscheidend vermogen heeft voor kleding.
4.23.
Daarnaast heeft H&M erop gewezen dat de titel van het als productie 61 door G-Star overgelegde marktonderzoek ‘
Survey on consumers’ familiarity with G-Star
’ luidt. H&M leidt daaruit af dat het onderzoek gericht is geweest op de bekendheid van het merk ‘G-STAR’. Die gevolgtrekking kan niet worden volgehouden bij lezing van de inhoud van het rapport. De inhoud maakt duidelijk dat de respondenten niet het merk G-STAR, maar het merk RAW is voorgelegd. Anders dan H&M klaagt, is ook voldoende duidelijk welke vragen zijn voorgelegd aan de respondenten. Die vragen worden namelijk vermeld in het onderzoeksverslag. Dat de vragen daarbij in het Engels zijn weergegeven, wordt verklaard door het feit dat het onderzoeksverslag in het Engels is opgesteld. Gelet op het feit dat het onderzoek in Nederland is uitgevoerd en de respondenten, blijkens de bij het rapport gevoegde weergave van de antwoorden, in het Nederlands hebben geantwoord, is voldoende duidelijk dat de vragen ook in het Nederlands zijn gesteld, zoals G-Star heeft toegelicht.
4.24.
Ten slotte heeft H&M, onder verwijzing naar een verklaring van het onderzoeksbureau RenM Matrix (productie 61 van H&M), geklaagd over de onderzoeksopzet en representativiteit van de marktonderzoeken die G-Star in eerste aanleg heeft overgelegd als producties 17, 18 en 47 (memorie van grieven, paragraaf 42). Het hof is echter met de rechtbank van oordeel dat van H&M had mogen worden verwacht dat H&M zou onderbouwen dat een andere opzet of samenstelling van de onderzoeksgroep had geleid tot een wezenlijk ander onderzoeksresultaat. Dat geldt temeer nu G-Star er in haar memorie van antwoord op heeft gewezen dat de onderzoeken en het in hoger beroep overgelegde onderzoek een consistente uitkomst laten zien, terwijl de opzet en de samenstelling van de onderzoeksgroep per onderzoek verschilt. H&M heeft echter geen enkel onderzoek overgelegd dat aantoont dat het merk RAW
geen
onderscheidend vermogen heeft.
4.25.
H&M heeft wel een marktonderzoek naar de spontane bekendheid van RAW als jeansmerk overgelegd (productie 37 van H&M). Bij dit door TNS NIPO uitgevoerde onderzoek werd aan een panel de vraag gesteld: ‘Welke merken komen bij u op als u denkt aan jeansmerken?’ Gesteld noch gebleken is dat dit onderzoek bewijst dat het merk RAW geen onderscheidend vermogen heeft voor kleding. H&M zelf geeft aan dat het onderzoek aantoont dat het merk RAW geen ‘zelfstandige bekendheid’ heeft (conclusie van antwoord in eerste aanleg, paragraaf 41 en pleitnota in hoger beroep, paragraaf 5.3). Voor zover het onderzoek dat zou aantonen (G-Star bestrijdt dat), is daarmee niet weerlegd dat het merk onderscheidend vermogen heeft. Voor het aannemen van onderscheidend vermogen ligt de drempel namelijk lager dan voor het aannemen van bekendheid.
overige omstandigheden
4.26.
Op zich heeft H&M er terecht op gewezen dat bij de beoordeling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo rekening moet worden gehouden met de specifieke context waarin het merk en het teken worden gebruikt (grief 6). Wanneer wordt gelet op de volgende, door partijen aangevoerde omstandigheden waaronder merk en teken worden gebruikt, leidt dat echter niet tot het oordeel dat verwarringsgevaar afwezig is.
4.27.
Ten eerste heeft G-Star erop gewezen dat de wijze waarop H&M de T-shirts en
hoodies
presenteert (te weten: aan een hanger in een rek, opgevouwen, of op een foto op de website die alleen het bovenste deel van de kleding laat zien) de aandacht van het publiek richt op het deel van het artwork waarop RAW staat. Die verkooppresentatie verhoogt het gevaar voor verwarring want versterkt in de praktijk de toch al aanwezige dominantie van het element RAW binnen het artwork.
4.28.
Daarnaast hebben partijen gewezen op overeenkomsten en verschillen in de stijl van  de kleding waarvoor G-Star het Gemeenschapsmerk RAW gebruikt en de T-shirts en
hoodies
van H&M waarop het gewraakte artwork staat. Enerzijds zijn de overeenkomsten tussen die kledinglijnen naar het oordeel van het hof niet zodanig dat die het gevaar voor verwarring versterken. G-Star stelt dat haar ‘
urban style
’ zou zijn overgenomen. Die stijl zou volgens de inleidende dagvaarding worden gekenmerkt door een strakke afwerking en het gebruik van sobere kleuren,  met name zwart, wit, grijs en donkerblauw. In de door G-Star overgelegde voorbeelden van het gebruik van het merk RAW komen die kenmerken echter niet consistent terug en de T-shirts en
hoodies
van H&M onderscheiden zich ook niet duidelijk door een strakke afwerking of het gebruik van alleen sobere kleuren. Het artwork op het T-shirt gebruikt bijvoorbeeld – in woorden van H&M – ‘rommelige’ (lees: niet strakke) verfspatten in onder meer de kleuren roze, lichtblauw en zilver. Anderzijds verschillen de kledingstukken ook niet zo zeer dat het door het gebruikte artwork veroorzaakte verwarringsgevaar wordt verminderd of weggenomen. Volgens H&M geeft haar artwork de kleding een ‘geheel eigen gezicht’ dat niet past bij het specifieke RAW-gebruik van G-Star (memorie van grieven, paragraaf 45). Haar kledingstukken zouden door het artwork associaties oproepen met ‘muziek, dansen, rave, jongeren, DJ, lawaai, stoer, mooi, grappig etcetera’ (memorie van grieven, paragraaf 54). Die associaties zijn echter zo abstract en divers dat de kleding waarvoor G-Star het teken RAW heeft gebruikt, die als opgemerkt niet consistent strak en sober is, daar ook onder kan vallen. Het hof acht de stijl van de kleding daarom niet van betekenis voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.
4.29.
Verder heeft H&M erop gewezen dat haar kleding uitsluitend in H&M winkels wordt verkocht. Vanwege die context zou het de gemiddelde consument volgens H&M duidelijk zijn dat de T-shirts en
hoodies
met het gewraakte artwork afkomstig zijn van H&M. G-Star heeft er echter terecht op gewezen dat, voor zover de consument daadwerkelijk weet dat de kleding afkomstig is van H&M, dat niet uitsluit dat er sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Het begrip verwarringsgevaar omvat namelijk ook indirect verwarringsgevaar, dat wil zeggen de situatie dat de consument denkt dat een product op de markt wordt gebracht door een onderneming die economisch verbonden is met de merkhouder. Ter onderbouwing van de stelling dat de H&M-klant dat in dit geval zou kunnen denken heeft G-Star gewezen op vele voorbeelden van producten die te koop zijn in H&M-winkels waarop merken van derden staan, zoals Star Wars, Jurassic World en Minions, en de samenwerking van H&M met ontwerpers zoals Karl Lagerfeld, Viktor&Rolf en Versace (producties 54, 62 en 63 van G-Star).
marktonderzoeken verwarringsgevaar
4.30.
Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van het hof het verwarringsgevaar in deze zaak al kan worden aangenomen op basis van i) de overeenstemming tussen het Gemeenschapsmerk RAW en het artwork, ii) de overeenstemming tussen de waren waarvoor het merk is ingeschreven en het artwork wordt gebruikt en iii) het inherente en door gebruik versterkte onderscheidend vermogen van het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven en het artwork door H&M wordt gebruikt, in samenhang beschouwd.
4.31.
Ten overvloede merkt het hof op dat de door partijen overgelegde marktonderzoeken bevestigen dat er sprake is van verwarringsgevaar (marktonderzoeken van Ivomar, producties 22 en 23 van G-Star en een marktonderzoek van TNS NIPO, productie 15 van H&M). In die onderzoeken hebben respondenten een afbeelding te zien gekregen van (onder meer) een T-shirt of
hoody
van H&M met het gewraakte artwork. In antwoord op de vraag waaraan de respondenten dachten bij het zien van die afbeelding, zijn de
enige
merken die naar voren komen: G-Star en RAW (terwijl het merk H&M in het neklabel zichtbaar is op de getoonde afbeeldingen). Het percentage van de respondenten dat die merken noemt is weliswaar vrij laag als de respondenten louter wordt gevraagd om een vrije associatie (productie 23 van G-Star: 13%, productie 15 van H&M: 4%), maar als impliciet of expliciet een vraag naar de herkomst van het kledingstuk wordt gesteld, loopt het percentage op tot 43% (productie 23 van G-Star), respectievelijk 39% (productie 22 van G-Star). Omdat het juist gaat om de vaststelling van gevaar voor herkomstverwarring, is die sturing naar het oordeel van het hof niet uit den boze, maar leidt juist tot een betere meting van het verwarringsgevaar dan de vrije associatie.
4.32.
De bezwaren die H&M heeft aangevoerd tegen de opzet en representativiteit van de marktonderzoeken van G-Star moeten worden gepasseerd. Ook hiervoor geldt dat van H&M had mogen worden verwacht dat H&M zou onderbouwen dat een andere opzet of samenstelling van de onderzoeksgroep had geleid tot een wezenlijk ander onderzoeksresultaat. H&M heeft echter geen enkel onderzoek overgelegd dat aantoont dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Het onderzoek van TNS NIPO (productie 15 van H&M) voldoet daar niet aan omdat, zoals hiervoor al is geconstateerd, daarin louter vrije associaties zijn onderzocht. Bovendien heeft G-Star er terecht en onbestreden op gewezen dat ook dit onderzoek niet voldoet aan de maatstaven waaraan H&M de onderzoeken van G-Star heeft getoetst.
perceptie als merk
4.33.
Het verweer van H&M dat het publiek het artwork ziet als een verwijzing naar ‘muziek, jongeren, dansen, rave, DJ, lawaai, stoer, mooi en/of grappig’ (grief 8), moet worden gepasseerd. Het feit dat een deel van het publiek die associaties heeft bij het zien van het artwork, sluit namelijk niet uit dat een substantieel deel van het publiek het artwork (ook) ziet als aanduiding van de herkomst van de kleding en op basis daarvan kan menen dat de kleding afkomstig is van G-Star of een met G-Star verbonden onderneming. Dat een substantieel deel van het publiek het artwork zo ziet en dat er sprake is van verwarringsgevaar volgt uit al hetgeen hiervoor is vastgesteld in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar, waaronder de dominantie van het element RAW in het artwork, het onderscheidend vermogen van het merk RAW en de marktonderzoeken die laten zien dat een deel van het publiek daadwerkelijk aanneemt dat de kleding met het artwork afkomstig is van G-Star. Daar komt nog bij dat G-Star onweersproken heeft aangevoerd dat het gebruikelijk is om woordmerken met afbeeldingen te combineren op kleding (memorie van antwoord, paragraaf 67). Het publiek is er dus mee bekend dat op kleding aangebracht artwork een aanduiding van de herkomst van de waar kan omvatten.
procesgedrag G-Star
4.34.
Het hof is van oordeel dat H&M terecht betoogt dat G-Star in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende verplichting de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren (grief 9) door de volgende feiten:
4.34.1.
G-Star heeft in deze bodemprocedure in eerste aanleg bij akte van 8 juli 2013 als productie 50 een stuk in het geding gebracht dat zij heeft aangeduid als ‘Gebruik RAW op en in de kleding […] van G-Star […]’, terwijl zij wist dat in dat stuk ook afbeeldingen waren opgenomen van kleding van H&M en terwijl zij op de hoogte was van de bezwaren van H&M daartegen omdat H&M al bezwaar had gemaakt toen G-Star hetzelfde stuk naar voren had gebracht in het kort geding tussen partijen; ter zitting in eerste aanleg heeft H&M daar (opnieuw) bezwaar tegen gemaakt;
4.34.2.
G-Star heeft bij akte van 18 augustus 2015 productie 50 ingetrokken en een vervangende productie 59 overgelegd; Die productie bevat nog altijd een afbeelding van kleding van H&M;
4.34.3.
G-Star heeft tijdens de zitting van 28 januari 2016 in hoger beroep verklaard dat zij ter zitting bij de rechtbank aan de rechter had gevraagd of de rechter had gezien dat er producten van H&M waren afgebeeld in het overzicht en dat de rechter daarop ontkennend had geantwoord. Nadat het hof G-Star had voorgehouden dat die verklaring niet in overeenstemming leek met de gang van zaken zoals die blijkt uit het dossier, heeft G-Star verklaard dat het haar bedoelding was geweest om die vraag aan de rechter te stellen, maar dat zij daar niet aan toegekomen is omdat H&M al had geprotesteerd tegen de productie.
4.35.
Het hof trekt hieruit de conclusie dat de gewraakte afbeelding(en) van kleding van H&M buiten beschouwing moet(en) blijven bij de beoordeling van de zaak en in het bijzonder bij de beoordeling van het gebruik van het merk RAW door G-Star. Bij de bestudering van de producties in het kader van die beoordeling is dan ook geen acht geslagen op die afbeelding(en). Verdergaande consequenties acht het hof niet nodig, gelet op het feit dat de door G-Star gegeven onjuiste voorstelling van zaken, ook als die niet zou zijn ontdekt, geen wezenlijke bijdrage had kunnen leveren aan het oordeel van het hof in het geschil.
vorderingen
4.36.
De grief van H&M dat H&M AB niet verantwoordelijk is voor de verhandeling van de betreffende T-shirts en
hoodies
(grief 10), moet worden verworpen. In dit verband kan worden verwezen naar hetgeen het hof daarover heeft overwogen in het kader van de vaststelling van de bevoegdheid (zie r.o. 4.4 e.v.).
4.37.
Het betoog van H&M dat G-Star geen belang heeft bij haar vorderingen omdat H&M heeft voldaan aan het verstekvonnis dat de rechtbank heeft gewezen (grieven 11 en 12), kan ook niet slagen. Voor zover het gaat om het verbod, houdt G-Star daarbij op grond van de geconstateerde inbreuk belang omdat H&M niet een met een boete versterkte onthoudingsverklaring heeft afgelegd. Voor zover het gaat om de opgaveverplichting staat niet vast dat H&M daar al volledig aan heeft voldaan. H&M verwijst in dit verband uitsluitend naar een verklaring die haar accountant heeft afgegeven (productie 12 van H&M). G-Star heeft er echter onbestreden op gewezen dat die verklaring uitsluitend betrekking heeft op Nederland, terwijl de vordering de hele EU betreft, en dat onder meer de onderliggende stukken ontbreken, waardoor de opgave niet verifieerbaar is. In dat licht valt, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat G-Star geen belang meer heeft bij de opgaveverplichting. Omdat zonder een volledige opgave ook niet kan worden geverifieerd of de volledige voorraad is vernietigd, houdt G-Star, ten slotte, ook belang bij de gevorderde vernietiging.
grondrechten
4.38.
Het beroep van H&M op haar vrijheid van meningsuiting (grief 13) kan niet slagen. Op zich heeft H&M terecht aangevoerd dat ook in een merkenzaak een juist evenwicht moet worden getroffen tussen het merkenrecht en andere fundamentele rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. In dit geval is om de volgende redenen een beperking van de meningsuiting noodzakelijk ter bescherming van de merkrechten van G-Star. Enerzijds tast het gebruik van het artwork, blijkens het hiervoor vastgestelde verwarringsgevaar, de essentiële functie van het merkenrecht van G-Star aan. Anderzijds betreft het artwork geen uiting van maatschappelijk belang, maar (een herkomstaanduider en) een versiersel op kleding die H&M louter om commerciële redenen verkoopt. De stelling van H&M dat haar ontwerper niet de intentie heeft gehad om mee te liften op het onderscheidend vermogen van het merk van G-Star, is onvoldoende om de balans te laten doorslaan naar de kant van de meningsuiting.
4.39.
Het beroep van H&M op een ‘geldige reden’ voor het gebruik van het artwork moet worden verworpen. In het kader van de beoordeling van een merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid sub b GMVo hoeven de redenen van H&M om het gewraakte teken te gebruiken niet te worden onderzocht. Overigens is de enige reden die H&M in dit kader aanvoert de uitingsvrijheid. Zoals uit het voorgaande volgt, kan het beroep daarop in dit geval ook om inhoudelijke redenen niet slagen.
conclusie
4.40.
Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het betoog van H&M dat de rechtbank de vorderingen van G-Star ten onrechte heeft toegewezen (grief 14), geen doel kan treffen. Nu alle grieven van H&M ongegrond zijn of niet kunnen leiden tot vernietiging van de bestreden vonnissen, zal het hof die vonnissen bekrachtigen.
4.41.
H&M zal als de in het hoger beroep in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Met partijen is het hof van oordeel dat die moeten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. G-Star vordert een bedrag van in totaal € 38.621,63 en heeft die vordering onderbouwd met een specificatie. H&M heeft de redelijkheid en evenredigheid van dat bedrag en de onderbouwing daarvan niet bestreden en het hof ziet in dit geval ook geen aanleiding om de kosten ambtshalve te matigen.
5
De beslissing
Het hof
5.1.
bekrachtigt de bestreden vonnissen;
5.2.
veroordeelt H&M in de proceskosten in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van G-Star begroot op € 38.621,63;
5.3.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. R. Kalden en mr. S.J. Schaafsma en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.