ECLI:NL:RBDHA:2016:800
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/499144 / KG ZA 15-1674
Vonnis in kort geding van 28 januari 2016
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FUNXTION INTERNATIONAL B.V.
,
gevestigd te Den Dolder (gemeente Zeist),
eiseres,
advocaat [NAAM]. B.R. von der Assen te Amsterdam,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HEALTH CENTER MAASTRICHT B.V.
,
gevestigd te Maastricht,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HEALTH CENTER EIJSDEN B.V.
,
gevestigd te Eijsden,
3. [GEDAAGDE SUB 3]
,
wonende te Maastricht,
gedaagden,
procederend bij gedaagde sub 3, middellijk bestuurder van gedaagden sub 1 en 2.
Eiseres zal hierna ook wel worden aangeduid als FunXtion. Gedaagden worden hierna respectievelijk ook wel aangeduid als HC Maastricht, HC Eijsden en [Gedaagde sub 3] en gezamenlijk als HC c.s. (vrouwelijk enkelvoud).
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 9 november 2015, met producties 1 tot en met 26;
de op 29 december 2015 ingekomen brief van FunXtion, met producties 27 tot en met 29;
het op 5 januari 2016 per e-mail ingekomen aanvullend kostenoverzicht van FunXtion;
de mondelinge behandeling van 7 januari 2016 en de daarbij door FunXtion en HC c.s. overgelegde pleitnota’s.
1.2.
Ter zitting heeft FunXtion bezwaar gemaakt tegen het inbrengen van de productie die HC c.s. aan haar pleitnota heeft gehecht, gelet op het zeer late tijdstip van indiening ervan. De voorzieningenrechter heeft op dit punt niet ter zitting beslist. De beslissing is opgenomen bij de beoordeling hierna.
1.3.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
FunXtion is een onderneming die actief is in de fitnessbranche. Zij exploiteert een in 2011 door haar rechtsvoorgangster ontwikkeld fitnessconcept dat als doel heeft om het plezier en de motivatie van de leden van een fitnesscentrum te optimaliseren (ook wel aangeduid als de FunXtion methode). In dit kader biedt FunXtion fitnesscentra een ontwerp voor (her)inrichting van een deel van het fitnesscentrum, opleiding voor hun instructeurs, programma’s die in de vorm van een handleiding worden geleverd en promotiemateriaal.
FunXtion heeft meer dan 500 licentienemers in de Benelux, waarvan ongeveer 300 in Nederland.
2.2.
FunXtion is houdster van de volgende merkinschrijvingen (hierna ook wel: de merken):
- het op 11 april 2011 onder nummer 0894465 ingeschreven internationale woordmerk FUNXTION met gelding onder andere in de Benelux voor diensten in klassen 25 (kleding), 28 (sportapparaten), 32 ((sport)dranken), 35 (commerciële dienstverlening in sportbranche), 41 (andere trainingsdiensten, sportdiensten) en 44 (diensten op het gebied van gezondheid en voeding);
- het op 23 januari 2013 onder nummer 011142106 ingeschreven Gemeenschapswoordmerk  FUNXTION voor de klassen 25 (kleding), 28 (sportapparaten), 35 (commerciële dienstverlening in sportbranche) en 41 (andere trainingsdiensten, sportdiensten).
2.3.
Bij haar bedrijfsvoering maakt FunXtion gebruik van de volgende logo’s, die ook terugkomen in het door haar aan licentienemers te verstrekken promotiemateriaal (hierna: de logo’s).
2.4.
Tot het door FunXtion gebruikte promotiemateriaal behoort de hierna afgebeelde poster (hierna: de poster), waarop licentienemers aan de onderzijde hun eigen naam en logo kunnen aanbrengen, zoals HC c.s. in dit geval heeft gedaan:
2.5.
HC Maastricht en HC Eijsden exploiteren ieder een fitnesscentrum in respectievelijk Maastricht en Eijsden. Zij behoren tot de groep HCG Beheer B.V. (hierna: HCG Beheer), waarvan [Gedaagde sub 3] middellijk bestuurder is. Bij hun bedrijfsvoering maken zij onder meer gebruik van de websites www.healthcenter.nl, www.healthcentereijsden.nl, www.outdoorfunxtion.nl en www.hctopcoach.nl alsmede van een facebookaccount.op de naam van Health Center Group. Tot HGC Beheer behoorde voorheen ook Health Center Meerssen (hierna: HC Meerssen), een fitnesscentrum in Meerssen.
2.6.
Op 29 november 2012 heeft FunXtion met HC Maastricht, HC Eijsden en HC Meerssen licentieovereenkomsten afgesloten met betrekking tot het gebruik van het fitnessconcept, de merken en de marketingmaterialen van FunXtion met per vestiging een verschillende startdatum en een gezamenlijke looptijd tot 1 maart 2016. Op de per vestiging overeengekomen gebruiksvergoeding is een korting toegepast ten opzichte van het gebruikelijke tarief. In artikel 13.2 van de gesloten licentieovereenkomsten is de volgende bepaling opgenomen:
“
Indien de overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd, dient de FunXtion-club zich vanaf de datum van de beëindiging van de overeenkomst te onthouden van ieder gebruik van de FunXtion methode, de merken, de onderscheidingsmiddelen en know-how op het gebied van de FunXtion methode.
”
2.7.
De overeenkomsten van HC Meerssen en HC Eijsden zijn voor de startdatum reeds beëindigd. Alleen HC Maastricht is het fitnessconcept gaan gebruiken in haar vestiging.  FunXtion heeft de (kwantum)korting op het tarief voor HC Maastricht gehandhaafd.
2.8.
Bij brief van 11 februari 2015 heeft ook HC Maastricht FunXtion verzocht de licentieovereenkomst (tussentijds) te beëindigen.
2.9.
In een e-mail van 24 maart 2015 heeft de toenmalige advocaat [NAAM][Gedaagde sub 3] gesommeerd het gebruik van de benaming Outdoor FunXtion in diverse media te staken omdat dit inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van FunXtion. In bedoelde uitingen wordt onder meer het hierna afgebeelde logo (hierna: logo ‘Outdoor Funxtion’) gebruikt:
2.10.
Op grond van een tussen FunXtion en HC Maastricht gesloten beëindigingsovereenkomst is de licentieovereenkomst met ingang van 6 mei 2015 geëindigd.
2.11.
De toenmalige advocaat [NAAM][Gedaagde sub 3] op 18 september 2015 gesommeerd om uiterlijk 25 september 2015 alle verwijzingen naar “FunXtion” te verwijderen uit alle marketingmaterialen, social media en van de website www.outdoorfunxtion.nl, alsmede om de domeinnaam outdoorfunxtion.nl over te dragen aan FunXtion.
2.12.
Op 19 september 2015 heeft [Gedaagde sub 3] FunXtion het volgende bericht:
“
Het is jullie al langer bekend dat ik dit programma heb opgezet. Ik heb jullie er destijds zelf op geattendeerd. Ik vind dit dan eigenlijk ook simpelweg kinderachtig misschien zelfs een beetje pesten dat er 2 jaar na dato op terug gekomen wordt.
(…)
Momenteel wordt het logo aangepast in OUTDOOR funCTion. Een kleine ingreep. Jammer van de kosten en dat voor een pesterijtje.
”
2.13.
FunXtion heeft de volgende afbeelding van de vestiging HC Maastricht overgelegd die dateert van na het einde van de licentieovereenkomst (waarop door de advocaat [NAAM]).
2.14.
FunXtion heeft de navolgende screen shots overgelegd van websites die worden gebruikt door HC Maastricht en HC Eijsden waarop de tekens ‘Funxtion’ en ‘Outdoor Funxtion’ in ieder geval in oktober respectievelijk november 2015 nog zijn gebruikt  (waarbij de rode kaders zijn aangebracht door de advocaat [NAAM]):
www.hctopcoach.nl (20 oktober 2015)
www.healthcentereijsden.nl (oktober 2015)
www.outdoorfunxtion.nl (10 november 2015)
2.15.
Op het facebookaccount van de Health Center vestigingen wordt eveneens de term Funxtion gebruikt.
2.16.
De LinkedIn-pagina van [Gedaagde sub 3] vermeldt onder meer het volgende (waarbij de rode kaders opnieuw zijn aangebracht door de advocaat [NAAM]):
2.17.
Na het uitbrengen van de dagvaarding, kort voor de zitting, heeft HC c.s. een aantal verwijzingen naar ‘Funxtion’ en ‘Outdoor Funxtion’ van de websites verwijderd. Op de website www.outdoorfunxtion.nl staat thans de mededeling: “
Offline We zijn binnenkort terug
”.
3
Het geschil
3.1.
FunXtion vordert:
I. Gedaagden sub 1, 2, en 3 te gebieden met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het Benelux-merk ‘FunXtion’ (0894465) en het Gemeenschapsmerk ‘FunXtion’ (011142106), of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder begrepen de tekens ‘FunXtion’ en ‘Outdoor FunXtion’, en waaronder begrepen maar niet beperkt tot het in het lichaam van de dagvaarding omschreven gebruik op en middels de websites/domeinnamen www.outdoorfunxtion.nl, www.healthcenter.nl, www.healthcentereijsden.nl,  www.facebook.com en www.linkedin.com, op (digitaal of geprint) promotiemateriaal, op verpakkingsmateriaal, en in en rond de fitnesscentra, in de Benelux en de volledige Gemeenschap te staken en gestaakt te houden;
II. Gedaagden sub 1, 2 en 3 met onmiddellijke ingang te bevelen de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven of middels producties aangeduide auteursrechtelijke werken met betrekking tot het Concept en het merk FunXtion, alsook alle overige van of via eisers ontvangen auteursrechtelijke werken met betrekking tot het Concept en het merk FunXtion, waaronder alle foto’s en logo’s met betrekking tot het Concept en het merk FunXtion, alsmede iedere ongeoorloofde bewerking hiervan, te staken en gestaakt te houden;
III. Gedaagde sub 1 te gebieden met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de domeinnaam outdoorfunxtion.nl te staken en gestaakt te houden;
IV. Gedaagden sub 1, 2, en 3 te bevelen aan eisers ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro), althans een in goede justitie vast te stellen bedrag, per overtreding van de hiervoor onder I. t/m III. genoemde bevelen, dan wel, naar keuze van eisers, voor iedere dag of dagdeel dat gedaagde in strijd handelt met bovengenoemde bevelen, of enig gedeelte daarvan;
V. Gedaagde sub 1 te bevelen binnen 5 (vijf) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat [NAAM], onder overlegging van deugdelijk bewijsmateriaal, een door eisers voor rekening van gedaagde aan te wijzen registeraccountant geaccordeerde, schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van het navolgende:
a. de volledige naam- en (e-mail)adresgegevens (inclusief telefoonnummers) van personen aan wie gedaagde de in het lichaam van de dagvaarding omschreven dienst Outdoor Funxtion heeft aangeboden of geleverd;
b. de totale omzet die gedaagde daarmee heeft behaald, alsmede de bruto- en nettowinst die gedaagde te dien aanzien heeft genoten en de berekeningswijze daarvan;
VI. Gedaagden sub 1, 2 en 3 te bevelen binnen 3 (drie) werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis al haar relaties aan wie zij de in het lichaam van de dagvaarding omschreven diensten heeft aangeboden of geleverd, via e-mail de navolgende tekst met uitsluitend de navolgende inhoud, op het briefpapier van gedaagde, onder overlegging aan de advocaat [NAAM]3 (drie) werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis van de verzendlijst voor deze brief:
Geachte heer/mevrouw,
U heeft van ons bepaalde fitnessdiensten afgenomen die wij hebben aangeboden en geleverd onder de naam FunXtion of Outdoor FunXtion.
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van [datum] geoordeeld dat met de door ons aangeboden en geleverde diensten sprake is van inbreuk op de (merken en auteurs)rechten van FunXtion International B.V. De Voorzieningenrechter heeft ons veroordeeld deze onrechtmatige situatie per omgaande te beëindigen.
Hoogachtend,
De directie
Health Center Maastricht B.V.
Health Center Eijsden B.V.
VII. Gedaagden sub 1, 2, en 3 te bevelen aan eisers ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro), althans een in goede justitie vast te stellen bedrag, per overtreding van één van de hiervoor onder V en VI genoemde bevelen, dan wel, naar keuze van eisers, voor iedere dag of dagdeel dat gedaagden in strijd handelen met bovengenoemde bevelen, of enig gedeelte daarvan;
VIII. Gedaagden sub 1, 2 en 3 hoofdelijk ex artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige proceskosten, waaronder de volledige daadwerkelijk door eisers in het kader van het geding gemaakte kosten van rechtsbijstand conform de specificaties die als producties in het geding worden gebracht;
IX. Die voorzieningen te treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie aangewezen acht, al dan niet verzwaard met een dwangsom;
X. De termijn zoals bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv waarbinnen de eis in de hoofdzaak ingesteld dient te worden, te bepalen op zes (6) maanden.
3.2.
Aan haar vorderingen legt FunXtion het volgende ten grondslag. Na de beëindiging van de licentieovereenkomst maakt HC c.s. zonder toestemming van FunXtion gebruik van tekens die identiek zijn dan wel overeenstemmen met de merken voor diensten die identiek dan wel soortgelijk zijn aan die van FunXtion. Daarmee maakt HC c.s. inbreuk op de merkrechten van FunXtion. Door het voortdurend gebruik van de poster en de logo’s maakt HC c.s. voorts inbreuk op de auteursrechten van FunXtion. FunXtion heeft dan ook recht op en een spoedeisend belang bij toewijzing van het door haar gevorderde inbreukverbod en de nevenvorderingen, waaronder een vergoeding van al haar proceskosten. Dit geldt temeer nu FunXtion gedurende de looptijd van de licentieovereenkomst zeer veel coulance heeft betracht en zij steeds bereid is geweest met HC c.s. in onderhandeling te treden, terwijl HC c.s. door haar gedane toezeggingen bij herhaling niet is nagekomen.
3.3.
HC c.s. voert verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover de vorderingen van FunXtion zijn gebaseerd op haar Gemeenschapsmerk is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 onder a en 97 lid 1 en 103 van Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie. Voor zover de vorderingen van FunXtion zijn gebaseerd op haar Beneluxmerk is de voorzieningenrechter van deze rechtbank eveneens bevoegd. Hierbij kan in het midden blijven of de voorzieningenrechter de bevoegdheid moet bepalen aan de hand van de bevoegdheidsregeling van Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX II-Vo), of aan de hand van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Nu HC c.s. woonplaats heeft in Nederland, is de voorzieningenrechter immers in beide gevallen internationaal bevoegd. Eveneens kan in het midden blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Beneluxrecht, nu zowel op grond van artikel 102 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de rechtbank relatief bevoegd is omdat de gestelde inbreuk onder meer plaatsvindt door middel van een website en daarmee in alle arrondissementen, waaronder het arrondissement Den Haag. Wat betreft de door FunXtion ingeroepen auteursrechten en het door haar gestelde onrechtmatig handelen geldt dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is reeds omdat HC c.s. die bevoegdheid niet heeft bestreden.
Bezwaar productie
4.2.
De advocaat [NAAM]brengen van de productie door HC c.s. tijdens de zitting. Hij heeft daartoe gesteld dat hij gelet op het late tijdstip van indiening ervan op de inhoud van deze productie, die bestaat uit e-mailcorrespondentie tussen [Gedaagde sub 3] en een medewerker van FunXtion, niet kan reageren omdat hij geen overleg heeft kunnen voeren met de betrokken medewerker van FunXtion en deze medewerker ook niet ter zitting aanwezig is. Gelet op de voorwaarden die de voorzieningenrechter bij de dagbepaling van het kort geding heeft gesteld op grond waarvan HC c.s. haar producties uiterlijk 24 december 2015 diende in te dienen, en nu niet aannemelijk is geworden dat HC c.s. deze productie niet eerder had kunnen indienen, of minst genomen had kunnen aankondigen, zal deze, gelet op het bezwaar van FunXtion wegens strijd met een goede procesorde, buiten beschouwing worden gelaten.
Spoedeisend belang
4.3.
Als meest verstrekkende verweer heeft HC c.s. het spoedeisend belang aan de zijde van FunXtion betwist. Zij heeft daartoe aangevoerd dat FunXtion geen schade lijdt door het gebruik van de tekens ‘Funxtion’ en ‘Outdoor Funxtion’ door HC c.s. Dit verweer moet worden gepasseerd. Gelet op de stelling van FunXtion dat HC c.s. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van FunXtion en nu HC c.s. het gebruik van voornoemde tekens niet na sommatie heeft gestaakt, is het voor deze procedure vereiste spoedeisend belang gegeven.
Inbreuk op de merken
4.4.
FunXtion stelt dat HC c.s. inbreuk maakt op haar merkrechten door gebruik van zowel het teken ‘Funxtion’ als van het teken ‘Outdoor Funxtion’. Het gebruik van deze tekens zal hierna afzonderlijk worden besproken.
4.5.
HC c.s. heeft de geldigheid van de merken van FunXtion niet betwist en zij heeft ook geen procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring aanhangig gemaakt, zodat in deze procedure zal worden uitgegaan van de geldigheid van de merken.
4.6.
Bij de beoordeling staat voorop dat een merkhouder op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo dan wel artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, kan verbieden een teken in het economisch verkeer te gebruiken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren en diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Daarnaast kan een merkhouder op grond van sub b van voormelde bepalingen een derde verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.
-
gebruik van het teken ‘Funxtion’
4.7.
HC c.s. heeft niet betwist dat HC Maastricht en HC Eijsden het gebruik van het teken ‘funxtion’ in relatie tot sportdiensten na het einde van de licentieovereenkomst hebben voortgezet tot in ieder geval kort voor de zitting. Dit gebruik blijkt uit de door FunXtion als productie 17 overgelegde screenshots van de websites www.outdoorfunxtion.nl, www.hctopcoach.nl en www.healthcentereijsden.nl, waarvan voorbeelden zijn weergegeven in 2.14, en uit het gegeven dat op het facebook account van de Health Care vestigingen eveneens het teken ‘funxtion’ wordt gebruikt. HC c.s.
4.8.
Naar voorlopig oordeel hebben HC Maastricht en HC Eijsden inbreuk gemaakt op de merkrechten van FunXtion als bedoeld in de artikelen 9 lid 1 sub a GMVo en 2.20 lid 1 sub a BVIE. Zij hebben immers het teken ‘Funxtion’ dat identiek is aan de merken in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor FunXtion haar merken onder meer heeft ingeschreven, te weten sportdiensten. Niet in geschil is dat HC Maastricht en HC Eijsden gelet op artikel 13 van de respectieve licentieovereenkomsten na het einde van die overeenkomsten geen toestemming meer hadden om de merken te gebruiken. Dat HC Maastricht het fitnessconcept van FunXtion na het einde van de licentieovereenkomst feitelijk niet (meer) gebruikte en HC Eijsden het concept helemaal niet heeft gebruikt, zoals HC c.s. heeft aangevoerd, is voor de merkenrechtelijke beoordeling niet van belang. Doorslaggevend is dat in het economisch verkeer gebruik werd gemaakt van de merken voor de ingeschreven diensten.
-
gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’
4.9.
Niet in geschil is dat HC Maastricht en HC Eijsden het teken ‘Outdoor Funxtion’ in ieder geval tot kort voor de zitting hebben gebruikt voor het aanbieden van een ‘outdoor’ fitnessconcept aan hun klanten zowel in de vestiging Maastricht als op de websites www.healthcentereijsden.nl, www.outdoorfunxtion.nl en www.hctopcoach.nl, in de domeinnaam outdoorfunxtion.nl en via het facebook account. Anders dan HC c.s. stelt, is het gebruik dan ook niet beperkt tot de wijk Amby in Maastricht. Al zou dat zo zijn, dan neemt dat niet weg dat FunXtion daar met een beroep op haar merken tegen kan optreden, ook indien zij daar zelf thans niet actief is
4.10.
HC c.s. heeft zodoende het teken ‘Outdoor Funxtion’ in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde diensten als waarvoor FunXtion haar merken onder meer heeft ingeschreven, te weten sportdiensten.
4.11.
De merken hebben een normaal onderscheidend vermogen. Het onderscheidend element van de merken FUNXTION is onder meer gelegen in de letter X. Weliswaar stemt FUNXTION auditief overeen met het Engelse woord “function”, maar niet is gesteld of anderszins aannemelijk gemaakt dat het relevante publiek de merken van FunXtion als beschrijvend voor de aangeboden dienst zou opvatten. De stelling van HC c.s. dat ‘function’ of te wel ‘functie’ een algemene betekenis heeft, is in dit verband in ieder geval onvoldoende.
4.12.
De voorzieningenrechter stelt vast dat het teken ‘Outdoor Funxtion’ auditief, visueel en begripsmatig aanzienlijke gelijkenis vertoont met de merken. Het element ‘outdoor’ in het teken verwijst naar een buitenactiviteit en is zodoende beschrijvend voor buiten sporten. Dit element is dan ook minder onderscheidend in het teken. Het element ‘Funxtion’ is dan ook het dominante element in het teken en dit is identiek aan de merken.
4.13.
Gelet op de sterke mate van overeenstemming tussen de merken en het teken, het onderscheidend vermogen van de merken en het feit dat HC Maastricht en HC Eijsden het teken ‘Outdoor Funxtion’ gebruiken voor dezelfde diensten als waarvoor Funxtion haar merken heeft ingeschreven en waarvoor zij deze feitelijk gebruikt, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’ bij het publiek verwarring kan ontstaan.
4.14.
Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat diensten verricht onder het teken ‘Outdoor Funxtion’ afkomstig zijn van FunXtion (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat HC Maastricht en HC Eijsden op de ene of andere manier, vanwege een economische band met FunXtion iets te maken hebben met de onder het overeenstemmende teken aangeboden diensten (indirecte verwarring). Met name het indirecte verwarringsgevaar is zeer reëel. Partijen hebben immers een zakelijke relatie met elkaar gehad waarbij het HC Maastricht en HC Eijsden was toegestaan de merken van FunXtion te gebruiken in het kader van het verzorgen van sportdiensten. Hierdoor bestaat het gevaar dat het relevante publiek nog steeds zal denken dat HC Maastricht en HC Eijsden hun diensten aanbieden in het kader van die samenwerking en dat de diensten derhalve dezelfde herkomst hebben of in ieder geval van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.
4.15.
HC c.s. heeft zich nog op het standpunt gesteld dat het gebruik van ‘Outdoor Funxtion’ met medeweten en goedvinden van FunXtion plaatsvond. Voor zover HC c.s. met haar betoog bedoelt te stellen dat zij toestemming heeft van FunXtion voor het gebruik van ‘Outdoor Funxtion’ moet daaraan voorbij worden gegaan. Dat FunXtion een dergelijke toestemming heeft gegeven, is niet aannemelijk geworden. Indien het gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’ op grond van de licentieovereenkomst al zou zijn toegestaan, dan is aan die toestemming door de beëindiging van die overeenkomst een einde gekomen. Ook indien  FunXtion van het gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’ gedurende de licentieovereenkomst op de hoogte was - hetgeen FunXtion gemotiveerd heeft betwist - volgt daaruit nog niet dat FunXtion haar rechten om zich tegen dat gebruik te verzetten, heeft verwerkt. Voor rechtsverwerking zijn immers bijzondere omstandigheden vereist, die verder gaan dan enkel tijdsverloop en dergelijke omstandigheden zijn door HC c.s. niet aangevoerd.
4.16.
Het voorgaande leidt tot het voorlopig oordeel dat HC Eijsden en HC Maastricht inbreuk maken op de merkrechten van FunXtion. Wat betreft het gebruik van het teken ‘Funxtion’ is sprake van inbreuk als bedoeld in de artikelen 9 lid 1 GMVo en 2.20 lid 1 BVIE sub a. En wat betreft gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’ is sprake van inbreuk gelet op de sub b categorie van voornoemde bepalingen.
-
[Gedaagde sub 3]
4.17.
Met betrekking tot [Gedaagde sub 3] ligt dit anders. Ter onderbouwing van haar stelling dat [Gedaagde sub 3] inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van FunXtion heeft FunXtion gesteld dat [Gedaagde sub 3] ‘personal trainer’ is en in dat kader de tekens ‘funxtion’ en ‘outdoor funxtion’ heeft gebruikt. Daartoe heeft HC c.s. enkel verwezen naar de onder 2.16 vermelde LinkedIn-pagina van [Gedaagde sub 3]. De tekens op de overgelegde LinkedIn-pagina worden echter gepresenteerd in het kader van de dienstverlening van de verschillende ‘Health Center’ vestigingen. FunXtion heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit kan worden afgeleid dat [Gedaagde sub 3] in persoon voornoemde tekens in het economisch verkeer heeft gebruikt.
Inbreuk auteursrecht
-
logo’s en poster
4.18.
Niet in geschil is dat FunXtion auteursrechthebbende is van de onder 2.3 afgebeelde logo’s en de (afbeelding op de) onder 2.4 afgebeelde poster. Dat HC c.s. ook andere auteursrechtelijk beschermde werken van FunXtion zou openbaar maken of verveelvoudigen heeft FunXtion niet onderbouwd gesteld.
4.19.
HC c.s. heeft niet betwist dat HC Maastricht en HC Eijsden de logo’s en de poster, ook na de beëindiging van de licentieovereenkomsten, zonder toestemming van FunXtion, op hun websites hebben openbaar gemaakt. Deze openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen vormen naar voorlopig oordeel een inbreuk op de auteursrechten van FunXtion.
-
logo ‘Outdoor Funxtion’
4.20.
FunXtion heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat het hiervoor onder 2.9 afgebeelde logo ‘Outdoor Funxtion’ dat HC Maastricht gebruikt voor haar onder die naam aangeboden fitnessconcept eveneens inbreuk maakt op haar auteursrechten.
4.21.
De voorzieningenrechter verwerpt dit standpunt. HC c.s. stelt terecht dat buiten het gebruik van het woord ‘Funxtion’ het logo ‘Outdoor Funxtion’ in niets lijkt op de onder 2.3 vermelde logo’s of de onder 2.4 vermelde poster van FunXtion. Hierbij geldt overigens wel dat op grond van hetgeen hiervoor reeds is overwogen het gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’ ook zoals afgebeeld in dit logo inbreuk maakt op de merkrechten van FunXtion. De toevoeging van de kleurelementen en de tekst ‘100% green fit’ doet daaraan niet af.
-
[Gedaagde sub 3]
4.22.
Ten aanzien van [Gedaagde sub 3] overweegt de voorzieningenrechter dat niet is gesteld of gebleken dat hij, anders dan in zijn hoedanigheid van middellijk bestuurder van HC Maastricht en HC Eijsden, auteursrechtelijk beschermde werken van FunXtion openbaar heeft gemaakt of verveelvoudigd. Dat [Gedaagde sub 3] inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van FunXtion is dan ook niet aannemelijk geworden.
Onrechtmatige daad
4.23.
Voor zover FunXtion aan haar vorderingen nog ten grondslag heeft gelegd dat HC c.s. jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld, overweegt de voorzieningenrechter dat FunXtion deze grondslag niet heeft onderbouwd anders dan met de hiervoor besproken inbreuken op haar auteurs- en merkrechten.
Vorderingen
4.24.
Hetgeen hiervoor is overwogen, leidt voorshands tot de conclusie dat HC Maastricht en HC Eijsden inbreuk hebben gemaakt op de merk- en auteursrechten van FunXtion. Wat dit betekent voor de toewijzing van vorderingen zal hierna worden besproken.
4.25.
Het onder I gevorderde stakingsbevel is jegens HC Maastricht en HC Eijsden toewijsbaar. FunXtion heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij naast oplegging van een stakingsbevel met betrekking tot haar Gemeenschapsmerk met werking in de gehele Europese Unie nog belang heeft bij een bevel gebaseerd op haar Beneluxmerk. Zodoende zal de voorzieningenrechter het bevel beperken tot het Gemeenschapsmerk van FunXtion. Onder dit bevel valt het gebruik van zowel de tekens ‘funxtion’ als ‘outdoor funxtion’ als hiervoor omschreven waaronder in de vestiging Maastricht, op de websites, het facebookaccount, de linkedIn pagina en in het logo ‘Outdoor Funxtion’. Het onder III jegens HC Maastricht gevorderde bevel tot staking van het gebruik van de domeinnaam outdoorfunxtion.nl is eveneens toewijsbaar.
4.26.
Het onder II gevorderde stakingsbevel zal ook worden toegewezen, zij het dat het zal worden beperkt tot het gebruik van de logo’s en (de afbeelding van) de poster. Op grond van het op te leggen bevel dienen HC Maastricht en HC Eijsden de openbaarmaking en verveelvoudiging van deze werken te staken en gestaakt te houden.
4.27.
Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen HC Maastricht en HC Eijsden voormelde inbreuken dienen te staken, worden bepaald op twee werkdagen na betekening van dit vonnis.
4.28.
De vordering onder V om opgave te doen van klant- en omzetgegevens zal, bij gebrek aan spoedeisend belang, worden afgewezen. Deze opgave dient er immers niet toe verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Voor zover FunXtion nog heeft betoogd dat het spoedeisend belang erin gelegen is dat zij aan de hand van de klantgegevens wenst te controleren of de inbreuk daadwerkelijk gestopt is, overweegt de voorzieningenrechter dat FunXtion niet heeft gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die een dergelijke verstrekkende maatregel, naast de met een dwangsom versterkte stakingsbevelen, noodzakelijk en spoedeisend maken.
4.29.
Aangezien HC Maastricht en HC Eijsden inbreuk hebben gemaakt op de merk- en auteursrechten van FunXtion is oplegging van een rectificatie op zijn plaats. HC Maastricht en HC Eijsden hebben ter zitting verklaard dat zij in hun ledenbestand geen schifting kunnen maken tussen de leden die hebben deelgenomen aan het FunXtion fitnessprogramma en/of het Outdoor FunXtion programma en andere leden. Gelet hierop en nu de gewraakte uitingen hoofdzakelijk zijn gedaan via de websites, ziet de voorzieningenrechter aanleiding te bepalen dat de onder VI gevorderde rectificatie dient plaats te vinden door middel van de in het dictum vermelde brief op de websites van HC Maastricht en HC Eijsden www.hctopcoach.nl en www.healthcentereijsden.nl gedurende een periode van vier weken. Rectificatie op de website www.outdoorfunxtion.nl wordt niet bevolen gelet op het op te leggen stakingsbevel ten aanzien van het gebruik van de betreffende domeinnaam.
4.30.
Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen HC Maastricht en HC Eijsden deze rectificatie dienen te plaatsen, worden bepaald op drie werkdagen na betekening van dit vonnis.
4.31.
Oplegging van een dwangsom is passend en geboden. Deze dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.
4.32.
De termijn van 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na de datum van dit vonnis.
4.33.
De vorderingen tegen [Gedaagde sub 3] zullen worden afgewezen,
Slotsom en proceskosten
4.34.
Nu de vorderingen jegens [Gedaagde sub 3] worden afgewezen, zal FunXtion worden veroordeeld in de kosten van [Gedaagde sub 3]. HC c.s. heeft geen kosten overeenkomstig artikel 1019h Rv gevorderd noch een specificatie van kosten overgelegd. De kosten van [Gedaagde sub 3] zullen gelet op artikel 238 Rv worden begroot op een derde van de door HC c.s. gemaakte kosten en daarmee op € 227,64, waarvan € 204,33 aan griffierecht en 23,31 aan reis- en verblijfkosten.
4.35.
HC Maastricht en HC Eijsden zullen op hun beurt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde van FunXtion worden veroordeeld. FunXtion maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten ten bedrage van in totaal € 10.193,- (exclusief BTW) overgelegd. HC c.s. heeft hiertegen bezwaar gemaakt, onder meer stellende dat de aanzienlijke overschrijding van het in een eenvoudig kort geding als het onderhavige in beginsel als redelijk en evenredig aan te merken indicatietarief door FunXtion niet is onderbouwd. Hierbij heeft zij onder meer gewezen op de inzet van vier verschillende advocaten. Hiertegenover heeft FunXtion zich op het standpunt gesteld dat de door haar gespecificeerde verrichtingen noodzakelijk waren en dat dit kort geding, gelet op het benodigde (feitelijke) onderzoek en de proceshouding van HC c.s. geen eenvoudig kort geding betreft.
4.36.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter betreft de onderhavige procedure een eenvoudig kort geding, waarvoor in de Indicatietarieven in IE-zaken een bedrag van € 6.000,- (exclusief BTW) aan advocaatkosten is vermeld. De stelling van FunXtion dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, rechtvaardigt niet zonder meer de overschrijding van dit bedrag. Gelet hierop zal de voorzieningenrechter de toe te wijzen kosten beperken tot voornoemd indicatietarief. FunXtion heeft niet aangegeven welk deel van haar kosten is besteed aan de procedure jegens HC Maastricht en HC Eijsden en welk deel aan de procedure jegens [Gedaagde sub 3]. De voorzieningenrechter zal deze verdeling derhalve ambtshalve vaststellen op evenredige delen per gedaagde en de toe te wijzen kosten met een derde verminderen. Op grond van het voorgaande stelt de voorzieningenrechter de kosten vast op € 4.000,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 412,67 aan griffierecht en € 62,56 aan explootkosten, in totaal derhalve op € 4.475,23. De kosten voor het deel van het geschil dat geen intellectuele eigendomsrechten betreft, zijn verwaarloosbaar te achten en worden begroot op nihil.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter:
In de procedure tussen FunXtion enerzijds en HC Maastricht en HC Eijsden anderzijds:
5.1.
beveelt HC Maastricht en HC Eijsden binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmerk FUNXTION (011142106) in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;
5.2.
beveelt HC Maastricht en HC Eijsden binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de logo’s en de poster van FunXtion, alsmede iedere ongeoorloofde bewerking hiervan, te staken en gestaakt te houden;
5.3.
beveelt HC Maastricht om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam outdoorfunxtion.nl te staken en gestaakt te houden;
5.4.
beveelt HC Maastricht en HC Eijsden om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis gedurende vier weken de navolgende tekst met uitsluitend de navolgende inhoud in een eenvoudig leesbaar lettertype en tekstgrootte te vermelden op de hoofdpagina van hun respectieve websites www.hctopcoach.nl en www.healthcentereijsden.nl:
Geachte heer/mevrouw,
Tot  6 mei 2015 bood HC Maastricht met een licentie van FunXtion International B.V. bepaalde fitnessdiensten aan onder de naam ‘FunXtion’.
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 28 januari 2016 geoordeeld dat wij door het gebruik van de namen FunXtion en Outdoor FunXtion na afloop van de licentie inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van FunXtion International B.V. Ook heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat wij door het gebruik van logo’s en een afbeelding van FunXtion International B.V. inbreuk hebben gemaakt op haar auteursrechten. De Voorzieningenrechter heeft ons bevolen deze onrechtmatige situatie te beëindigen.
Hoogachtend,
De directie
Health Center Maastricht B.V.
Health Center Eijsden B.V.
5.5.
veroordeelt HC Maastricht en HC Eijsden ieder tot betaling van een dwangsom ter hoogte van € 2.500,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag als gehele gerekend, dat de betrokken gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd heeft gehandeld met een van de onder 5.1 tot en met 5.4 gegeven bevelen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 50.000,- per gedaagde;
5.6.
bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van
artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;
5.7.
veroordeelt HC Maastricht en HC Eijsden in de proceskosten aan de zijde van FunXtion, tot op heden begroot op € 4.475,23;
5.8.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.9.
wijst het meer of anders gevorderde af;
In de procedure tussen FunXtion enerzijds en [Gedaagde sub 3] anderzijds:
5.10.
wijst de vorderingen af;
5.11.
veroordeelt FunXtion in de proceskosten van [Gedaagde sub 3], tot op heden begroot op € 227,64;
Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2016.