ECLI:NL:GHAMS:2014:1331
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team 1
zaaknummer 				: 200.128.747/01
zaak/rolnummer rechtbank Amsterdam	: 516778 / HA ZA 12-574
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 15 april 2014
inzake
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ORTHODONTIC SERVICES[Appellante] B.V.
,
gevestigd te Amersfoort,
appellante,
advocaat: mr. F.J. van Eeckhoutte te Amersfoort,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INTEGRATED DENTISTRY
,
gevestigd te Lichtenvoorde, gemeente Oost Gelre,
geïntimeerde,
advocaat: mr. S. Koloc te Deventer.
1
Het geding in hoger beroep
Partijen worden hierna OSK en Integrated Dentistry genoemd.
OSK is bij dagvaarding van 18 maart 2013 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 19 december 2012, onder bovenvermeld zaak- en rolnummer gewezen tussen OSK als eiseres in conventie, tevens verweerster in reconventie en Integrated Dentistry als gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie.
Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven, met producties;
- memorie van antwoord, met producties;
- akte uitlating producties tevens overlegging productie ex 1019h Rv;
- akte met een productie;
- antwoordakte.
Ten slotte is arrest gevraagd.
OSK heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en
- uitvoerbaar bij voorraad - alsnog haar vorderingen zal toewijzen en die van Integrated Dentistry zal afwijzen, met veroordeling van Integrated Dentistry in de volledige kosten van het geding ex 1019H Rv in beide instanties.
Integrated Dentistry heeft geconcludeerd tot bekrachting van het bestreden vonnis, met - uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van OSK in de kosten van het geding in hoger beroep met nakosten en rente.
Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.
2
Feiten
De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.15 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.
Grief 1
klaagt erover dat de rechtbank met de door haar vastgestelde feiten niet volledig is geweest en selectief te werk is gegaan. Deze grief is tevergeefs opgeworpen nu het aan de rechtbank is om de door haar relevant geachte feiten vast te stellen. Niet is gebleken dat de door de rechtbank vastgestelde feiten onjuist zijn zodat die feiten ook voor het hof tot uitgangspunt dienen. Bij de verdere beoordeling zal het hof voor zover van belang rekening houden met de door OSK gestelde feiten.
3
Beoordeling
3.1
In deze zaak gaat het samengevat om het volgende.
(i)	Op 21 mei 2010 is Integrated Dentistry opgericht door bestuurder en enig aandeelhouder [A] (hierna; [A]) onder vermelding van de volgende handelsnamen: Integrated Dentistry B.V., Integrated Dentistry en Integrated Orthodontics. Daarvoor werd reeds onder de naam Integrated Dentistry een tandheelkundig cursuscentrum gedreven door de firma [A] en [B] Tandheelkundig Centrum (hierna: VWTC) dat onder andere onder de naam European Academy of Integrated Orthodontics een cursusprogramma aanbood aan tandartsen in Nederland over de toepassingen van orthodontie binnen de tandheelkunde. In dat kader had [A] ook de domeinnaam
www.integratedorhodontics.com
geregistreerd op 17 oktober 2004.
(ii)	 De heer [C] (hierna: [C]) heeft vanaf 2007 tot begin 2010 voor voormeld centrum op freelance basis seminars georganiseerd. Op 23 april 2010 heeft hij de domeinnaam integratedorthodontics.nl geregistreerd, op 28 juni 2010 het Benelux woord/beeldmerk “ IOS Integrated Orthodontic Services”  voor onder meer medische diensten en op 20 augustus de domeinnaam
www.integratedorthodonticservices.com
(iii)	Op 10 november 2010 heeft [C] een mailing verzonden aan circa 5000 tandartsen in Nederland waarin hij laat weten dat hij voor zich zelf aan de slag is gegaan en seminars gaat geven.
(iv)	Op 24 december 2010 heeft onder andere Integrated Dentistry [C] en de vennootschap waarmee hij opereerde gesommeerd het gebruik van de component “Integrated Orthodontic” in de handelsnaam van zijn onderneming te staken wegens (onder meer) handelsnaaminbreuk.
(v)	Op 27 december 2010 heeft VWTC het cursuscentrum aan Integrated Dentistry overgedragen.
(vi)	Op 18 februari 2011 is OSK opgericht met [C] als indirect aandeelhouder en bestuurder.
(vii) 	Bij vonnis van 20 juli 2011 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, kort gezegd, OSK verboden ieder gebruik van de handelsnaam Integrated Orthodontic Services (al dan niet in combinatie met IOS) en het gebruik van de domeinnaam
www.integratedorthodontics.nl
te staken en gestaakt te houden. Voorts heeft hij een aantal nevenvoorzieningen toegewezen. Van dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld. Bij brief van 24 oktober 2011 heeft OSK aan de griffie van de rechtbank Utrecht bericht dat de voorlopige voorziening haar kracht heeft verloren nu er geen eis in de hoofdzaak is ingesteld binnen de daarvoor gestelde termijn.
3.2
In eerste aanleg heeft de rechtbank in conventie de door OSK ingestelde (neven) vorderingen op de grond dat Integrated Dentistry inbreuk pleegt op haar merk en handelsnaam afgewezen. In reconventie heeft de rechtbank de vorderingen van Integrated Dentistry toegewezen hetgeen – kort gezegd – inhield dat OSK ieder gebruik van een handelsnaam, een merk en/of domeinnaam waarin zowel de term “integrated” als de term “orthodontic” voor dienstverlening op het gebied van de tandheelkunde moest staken en gestaakt houden, dat OSK met haar handelsnaam, merk en domeinnaam inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Integrated Dentistry en dat OSK ieder gebruik van haar domeinnamen moest staken en gestaakt houden, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van OSK in de kosten van het geding in conventie en in reconventie. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt OSK met haar grieven op.
3.3.
Grief 2
is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de handelsnaam (European Academy of) Integrated Orthodontics is gevoerd vóór 10 november 2010, en dus ouder is dan de handelsnaam Integrated Orthodontic Services. In de toelichting op deze grief betoogt OSK dat Integrated Dentistry niet op structurele en relevante wijze de handelsnaam (European Academy of) Integrated Orthodontics heeft gevoerd, maar andere handelsnamen.
3.4.
Deze grief slaagt niet. Anders dan door OSK betoogd is voor het beschermenswaardig voeren van een handelsnaam voldoende dat de naam duurzaam wordt gebruikt en bij het in aanmerking komende publiek bekend is. Dat laat onverlet dat een onderneming ook onder een andere handelsnaam aan het economisch verkeer deelneemt. In dit geval heeft Integrated Dentistry gesteld dat zij, althans VWTC, voor een onderdeel van haar cursuscentrum onder de naam Integrated Orthodontics en European Academy of Integrated Orthodontics naar buiten treedt en dat de naam Integrated Dentistry de overkoepelende naam is voor het cursuscentrum. Integrated Dentistry heeft haar stelling dat zij de handelsnaam (European Academy of Integrated Orthodontics al voerde voor november 2010 onderbouwd met - onder meer -
-	een registratieformulier uit 2006 waarop staat vermeld dat voor informatie over
de aangeboden cursus contact kan worden opgenomen met een medewerker bij Integrated Orthodontics,
- een e-mail uit 2006 waaruit het gebruik van de domeinnaam
www.integratedorthodontics.com
volgt voor verwijzing naar informatie over cursusdata,
- een certificaat uit 2008 dat aan cursisten werd uitgereikt,
- brochures van The European Academy of Integrated Orthodontics uit 2008 en 2009 die onder tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten werden verspreid, en
- een Klinisch training handboek uit 2009 waarin verwezen wordt naar de domeinnaam
www.integratedorthodontics.com.
3.5.
Het hof is van oordeel dat uit deze stukken, waarvan de juistheid en de inhoud onvoldoende wordt betwist, blijkt dat voor november 2010 de handelsnaam (European Academy of) Integrated Orthodontics, al dan niet in combinatie met de naam Integrated Dentistry, voldoende duurzaam is gebruikt en als zodanig ook bij het in aanmerking komende publiek bekendheid geniet. Er is derhalve sprake van een handelsnaam die eerder is gebruikt dan de handelsnaam van OSK. Grief 2 faalt derhalve.
3.6.
De
grieven 5 en 6
richten zich - naar de kern genomen - tegen het oordeel van de rechtbank dat is aangenomen dat de term “Integrated Orthodontics” niet is verworden tot een gebruikelijke aanduiding voor een onderneming die zich bezighoudt met het organiseren van cursussen op dat gebied en dat de door OSK gevoerde handelsnaam Integrated Orthodontic Services tot verwarring kan leiden met de handelsnaam van Integrated Dentistry.
3.7.
Bij de beoordeling van deze grieven gaat het hof er veronderstellenderwijs vanuit dat Integrated Dentistry bij de overname van het cursuscentrum van VWTC (zie hierboven onder 3.1 (v)) niet alleen de handelsnaam Integrated Orthodontics maar ook de handelsnaam European Academy of Integrated Orthodontics heeft overgenomen.
3.8.
Artikel 5 van de Handelsnaamwet verbiedt het voeren van een handelsnaam die van een andere handelsnaam zo weinig afwijkt dat bij het publiek verwarring tussen de onder die handelsnamen gedreven ondernemingen te duchten valt, in aanmerking genomen hun aard en plaats van vestiging.
3.9.
Het hof is van oordeel dat de door partijen gevoerde handelsnamen in voldoende mate van elkaar verschillen en dat er, gezien het in aanmerking komende publiek geen gevaar voor verwarring te duchten is. Het hof stelt voorop dat de term “integrated orthodontics” voor het aangeven van toepassing van orthodontie in de tandartspraktijk een in hoge mate beschrijvend karakter heeft, zeker voor het publiek dat met deze handelsnaam te maken krijgt. Niet in geschil is immers dat het in aanmerking komende publiek bestaat uit tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Dat brengt mee dat handelsnamen waarin de term “ integrated orthodontics”  voorkomt al gauw voldoende van elkaar verschillen wanneer de volgorde van woorden wordt gewijzigd of wanneer, zoals in dit geval, daaraan een of meer andere woorden ter onderscheiding worden toegevoegd. De beschermingsomvang van handelsnamen met een beschrijvend element is dan ook gering. Uit de overgelegde producties blijkt dat door Integrated Dentistry de handelsnaam European Academy of Integrated Orthodontics wordt gevoerd voor cursussen die door haar worden aangeboden. Die handelsnaam vergeleken met de handelsnaam van OSK “Integrated Orthodontic Services” zijn door de toevoegingen enerzijds “European Academy” en  anderzijds “Services” zodanig verschillend dat er voor de in aanmerking komende tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten geen kans op verwarring is over de identiteit van de onderneming. Vergelijkt het hof de handelsnaam “Integrated Orthodontics” met “Integrated Orthodontic Services” dan komt het hof tot dezelfde conclusie. Met de toevoeging “Services” neemt OSK, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, wel voldoende afstand van de handelsnaam van Integrated Dentistry om verwarring te voorkomen. Het hof benadrukt hierbij dat het in aanmerking komende publiek beperkt van omvang is en als deskundig kan worden beschouwd.  Het gaat in dit geval om een zeer specialistische markt waar niet snel van verwarring sprake zal zijn. Uit de stukken blijkt immers dat de doelgroep bestaat uit 7670 tandartsen, 368 kaakchirurgen en 273 orthodontisten. Door Integrated Dentistry zijn als productie 25 en 27 bij conclusie van antwoord in conventie tevens houdende eis in reconventie een aantal verklaringen overgelegd van cursisten aan [A] die daarin onder meer aangeven door de mailing van [C] in november 2010 in verwarring te zijn geraakt. Die enkele verklaringen, afgezet tegen de hiervoor weergegeven omvang van de doelgroep, leggen naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal om aan te kunnen nemen dat er verwarringsgevaar te duchten is tussen de ondernemingen van OSK en Integrated Dentistry.
3.10.
Op grond van het vorenoverwogene is het hof van oordeel dat grief 6 slaagt. De devolutieve werking van het appel brengt dan mee dat het hof zich zal thans zal buigen over de vraag in hoeverre de over en weer door partijen ingestelde vorderingen die door het slagen van deze grief worden geraakt voor toewijzing in aanmerking komen.
3.11.
Nu het hof van oordeel is dat de handelsnamen “ (European Academy of) Integrated Orthodontics” en “ Integrated Orthodontic Services” over en weer geen inbreuk op elkaar vormen en dus naast elkaar gevoerd mogen worden, komen de (neven)vorderingen van partijen die ertoe strekken de inbreuk op deze handelsnamen te staken niet voor toewijzing in aanmerking. Dat geldt ook voor de vordering van OSK die is gebaseerd op haar merkrecht daar er niet alleen geen sprake is van verwarringsgevaar, maar ook van een oudere handelsnaam van Integrated Dentistry. Wel voor toewijzing komt in aanmerking de verklaring voor recht dat Integrated Orthodontic Services een handelsnaam is van OSK. Verder  komt ook voor toewijzing in aanmerking de door Integrated Dentistry gevorderde verklaring voor recht en het gevorderde gebruiksverbod voor zover deze erop zien dat OSK met de domeinnaam www.integratedorthodontics.nl inbreuk maakt op de handelsnaam Integrated Orthodontics. Daar OSK met deze domeinnaam niet afwijkt van de handelsnaam van Integrated Dentristry anders dan met het suffix“ .nl” in plaats van “.com” en aldus onvoldoende afstand neemt en waardoor verwarringsgevaar is te duchten maakt zij inbreuk op die handelsnaam. Voor zover geoordeeld moeten worden dat zij de domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt maar enkel als een “ doorway” (een doorlink naar een andere domeinnaam) acht het hof dat gebruik onrechtmatig jegens Integrated Dentistry.
3.12.
Grief 7
ten slotte richt zich tegen de afwijzing van de vordering tot betaling van € 4.000,- omdat niet is gebleken dat de op naam van [C] staande vordering jegens Integrated Dentistry aan OSK was gecedeerd. In hoger beroep heeft OSK een akte van cessie overgelegd waaruit blijkt dat er een cessie heeft plaatsgevonden. Integrated Dentistry heeft op dat punt haar verweer laten varen.
3.13.
De vordering van € 4.000,- ziet op een vergoeding van door [C] in januari 2010 verrichte werkzaamheden (aanbrengen van cursisten en cursusbegeleiding voor een seminar) voor Integrated Dentistry. Daarvoor is een factuur van 8 december 2009 opgesteld van € 7.500,- waarop slechts € 3.500,- is betaald, aldus OSK.
3.14.
Integrated Dentistry heeft de vordering gemotiveerd betwist door aan te voeren dat partijen nooit een vergoeding voor roadshows zijn overeengekomen en dat casusbegeleiding aan cursisten altijd gratis werd aangeboden. Het bedrag van
€ 3.500,-- is betaald voor de bijdrage van [C] aan het seminar (alleen een bijdrage aan het ochtend gedeelte).
3.15.
Tegenover de betwisting van Integrated Dentistry heeft OSK haar stellingen niet nader onderbouwd. Zo heeft zij niet gesteld welke afspraken tussen partijen bestonden en waarom zij nog op het bedrag van € 4.000,- aanspraak kan maken. In dit verband wijst het hof erop dat het enkel verzenden van factuur nog geen betalingsverplichting met zich brengt. Als onvoldoende onderbouwd kan het gevorderde bedrag van € 4.000,--niet worden toegewezen. De grief faalt.
3.16.
Resumerend komt het hof tot het oordeel dat grief 6 slaagt en dat de overige grieven falen dan wel bij gebrek aan belang (
grieven 3 en 4
) geen bespreking meer behoeven. Het voorgaande brengt mee dat van de vorderingen van OSK alleen de gevorderde verklaring voor recht dat “ Integrated Orthodontic Services” een handelsnaam is voor toewijzing in aanmerking komt. Van de vorderingen van Integrated Dentistry die door het slagen van grief 6 geraakt worden, komt alleen voor toewijzing in aanmerking de verklaring voor recht dat OSK met de domeinnaam
www.integratedorthodontics.nl
jegens haar inbreuk maakt en het gevorderde gebod dat OSK het gebruik van die domeinnaam staakt en gestaakt houdt. De overige over en weer ingestelde vorderingen voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen zullen worden afgewezen. Dat betekent dat het bestreden vonnis in zoverre niet in stand kan blijven en vernietigd zal worden.
3.17.
Gelet op de uitkomt van dit geding, waarin partijen over en weer in het (on)gelijk worden gesteld zal het hof zowel in eerste aanleg als in hoger beroep de proceskosten van partijen compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
4
Beslissing
Het hof:
vernietigt het vonnis waarvan beroep met uitzondering van:
- 	beslissing 5.3. voor zover de rechtbank voor recht heeft verklaard dat OSK door
het gebruik van de domeinnaam
www.integratedorthodontics.nl
inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Integrated Dentistry;
- beslissing 5.4. voor zover de rechtbank OSK geboden heeft binnen veertien
dagen na betekening van het vonnis ieder gebruik van domeinnaam
www.integratedorthodonticservices.com
te staken en gestaakt te houden;
- beslissing 5.5. voor zover de rechtbank een dwangsom heeft verbonden aan
voormeld gebod;
en in zoverre opnieuw rechtdoende:
verklaart voor recht dat Integrated Orthodontic Services een handelsnaam van OSK is;
wijst af het door partijen meer of anders gevorderde.
bepaalt dat ieder der partijen zowel in eerste aanleg als in hoger beroep de eigen proceskosten draagt;
Dit arrest is gewezen door mrs. J.H. Huijzer, E.M. Polak en  J. Blokland en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 15 april 2014.