ECLI:NL:RBGEL:2013:6465
Rechtbank GEL — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK GELDERLAND
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Arnhem
zaaknummer / rolnummer: C/05/254288 / KG ZA 13-632
Vonnis in kort geding van 3 december 2013
in de zaak van
de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk
BIG IDEAS PRODUCT DEVELOPMENT LTD
,
gevestigd te Woodford, Cheshire, SK7 1QP, United Kingdom,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat [NAAM]. V. van Dijken te Nijkerk,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BRUNO PRODUCTIONS B.V.
,
gevestigd te Deventer,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. P. van Boxtel te ‘s-Hertogenbosch.
Partijen zullen hierna Big Ideas en Bruno genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding
de mondelinge behandeling
de pleitnota van Big Ideas
de wijziging van eis
de pleitnota van Bruno
de eis in reconventie.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Big Ideas ontwerpt en ontwikkelt kinderspeelgoed, alsmede de verpakkingen daarvan. Eén van de producten die Big Ideas heeft ontwikkeld zijn de Soft Spots. Soft Spots zijn speelfiguurtjes in de vorm van dieren (gevlekte puppy’s), geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
2.2.
Big Ideas is houdster van het woordmerk SOFT SPOTS, op 4 februari 2010 geregistreerd als gemeenschapsmerk nr. 006495071 bij het Harmonisatiebureau voor de interne markt (OHIM) te Alicante voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 28 (speelgoed) en 41. Daarnaast heeft Big Ideas in 2006 de domeinnaam www.soft-spots.com geregistreerd.
2.3.
Bruno treedt op als agent voor kinderspeelgoed. Zij brengt ontwerpers van kinderspeelgoed en speelgoedfabrikanten met elkaar in contact en bemiddelt bij het sluiten van licentieovereenkomsten.
2.4.
Op 19 september 2008 hebben Big Ideas en Bruno een ‘Agency Agreement’ gesloten (hierna: de overeenkomst) met betrekking tot de internationale promotie van de Soft Spots producten van Big Ideas (‘the Licensor’) door Bruno (‘the Agent’) bij speelgoedfabrikanten en tot het sluiten door Bruno van licentieovereenkomsten aangaande de rechten op Soft Spots producten. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, te weten vanaf 1 oktober 2008 tot 30 september 2013. In de overeenkomst is onder meer het volgende bepaald.
4. OBLIGATIONS AND CONFIRMATION
a.
a) (…)
b) Agent’s obligations:
The Agent shall in the Territory promote the Property and solicit and negotiate proposed License Agreements between Licensees and the Licensor.
The Agent shall follow the Deal Procedures as outlined in Clause 7 and observe reasonable directions from the Licensor.
The Agent shall not issue any License Agreement without the prior written approval by the Licensor (…). All License Agreements shall specify the Licensor as the owner of the rights in the Property and the Agent as the Licensor’s Agent.
The Agent shall not in any manner represent itself as the owner of any rights to the Property and shall not register or apply for the registration of the copyright, trademarks, design or other rights associated with the Property, unless directly instructed bij Licensor to do so.
(…).
Blijkens de definities in artikel 1 van de overeenkomst betekent Property: “all characters (fictional or otherwise), copyright material, logo, trademarks, scenes and locations, whether now existing and/or in the future, as specified in the Schedule”. In ‘Schedule I’ staat vervolgens: “Property: Soft Spots”.
2.5.
Bruno heeft verschillende licentieovereenkomsten gesloten. Op 17 januari 2013 is een licentieovereenkomst (hierna: de licentieovereenkomst) gesloten tussen Big Ideas als ‘Licensor’, Bruno als ‘Master Agent’ en de in Hong Kong gevestigde speelgoedfabrikant Blue Ocean Toys International Limited (hierna: Boti) als ‘Licensee’. Bruno is bij de licentieovereenkomst als partij opgenomen vanwege haar recht op commissievergoeding (royalty’s), zoals opgenomen in artikel 5 van de licentieovereenkomst ( ‘Compensation’). In het bij deze licentieovereenkomst behorende ‘Schedule A’, artikel 16, staat het volgende:
“16. ALLOCATION OF PAYMENT
A. The LICENSEE shall allocate and make all Advance, Guarantee Minimum Royalty and actual Royalty Payments in the following proportions:
(1) LICENSOR: fifty (50) percent (%)
(2) AGENT: fifty (50) percent (%).
B. Any payment due under the terms of this Agreement shall be made by electronic transfer to the nominated bank account of each of the LICENSOR and the MASTER AGENT”
2.6.
Vanaf februari 2012 hebben partijen gecorrespondeerd over de registratie van de domeinnaam www.soft-spots.com op naam van Bruno in verband met een door Bruno te bouwen website voor de Soft Spots producten.
Daarbij heeft Bruno in haar mail van 25 april 2012 onder meer het volgende geschreven:
we will register the soft-spots.com domain with our registrar using the Authorisation Code you provided.
we will become the technical and administrative contact for this domain and maintain the DNS for the domain.
we will pay the annual fee for the domain registration.
you will remain owner / registrant of the domain name (we will copy your current registrant details).
Big Ideas heeft in haar reactie hierop het volgende toegevoegd aan punt 4:
“[Noted: Big Ideas remains owner of the domain www.soft-spots.com and Bruno is technical & administrative contact.]
De domeinnaam www.soft-spots.com is vervolgens op 2 mei 2012 op naam gekomen van de heer R. Stokebrook van Bruno en later, op 30 oktober 2013, op naam van N. Bruno van Bruno Productions B.V.
2.7.
Vanaf september 2012 tot en met juli 2013 hebben partijen gecorrespondeerd over, onder meer, de ontwikkeling en inhoud van de website www.soft-spots.com en over de social media activiteiten van Bruno (Facebook en Twitter) voor de Soft Spots producten.
2.8.
Bij brief van 25 juli 2013 aan Bruno heeft Big Ideas een opsomming gegeven van werkzaamheden waarover zij niet tevreden was. Het betrof, kort samengevat, klachten over de 50/50 verdeling van de royalty’s, over het brandmanagement door Bruno op Twitter en Facebook, over de Soft Spots pagina op de website van Bruno en over de ontwikkeling door Bruno van de website www.soft-spots.com. Bij mail van 7 augustus 2012 aan Bruno heeft Big Ideas nogmaals een aantal klachten over het brand management door Bruno opgesomd, met verwijzing naar correspondentie daarover van september 2012 tot en met maart 2013.
2.9.
Bruno heeft daarop bij e-mail van 8 augustus 2013 betwist dat zij tekort is geschoten. Uit die e-mail wordt geciteerd:
“I can no longer cope with the way you are handling matters concerning our collaboration with Soft Spots. (…) To move forward we need a new 10 year contract with the standing 50% commission;
All instructions regarding workflow, website, costs management, responsibilities etc. put down in clear written instruction sheets (…) For myself I need to be able to set out a long time business plan whereby I am absolutely sure that you are not constantly putting bombs under this plan and I need a partner I can trust and I can build on. On the basis of the above I think it is necessary for you te come to Holland to take the time to straighten up all matters at hand, clear the air and make a sound plan for the future. As mentioned before, up till this is sorted and agreed upon I have frozen acquisition and maintenance activities; since otherwise I’m investing time and money into a project which is not viable for a longterm planning (…)”
2.10.
Big Ideas heeft hierop bij e-mail van 16 augustus 2013 gereageerd met een chronologisch overzicht van alle correspondentie van juli 2011 tot oktober 2012 waaruit volgens haar blijkt dat Bruno tekort is geschoten.
2.11.
Bij brief van 20 augustus 2013 heeft de advocaat [NAAM]– kort samengevat – geschreven dat Bruno tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst (“you are continuously and currently in default of your obligations under the Agreement as aforementioned”) en heeft hij Bruno gesommeerd om uiterlijk 27 augustus 2013 te bevestigen dat zij de klachten en instructies zoals door Big Ideas genoemd in haar brief van 25 juli 2013 zal herstellen en in acht zal nemen, en dat zij dit ook uiterlijk 19 september 2013 feitelijk zal hebben gedaan, bij gebreke waarvan Big Ideas de overeenkomst met onmiddellijke ingang zou beëindigen.
2.12.
Bij brief van 20 september 2013 heeft de advocaat [NAAM]Ideas beëindigd. Ook heeft hij Bruno verzocht en gesommeerd de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Big Ideas te staken, de website
www.soft-spots.com off line te halen en de registratie van de domeinnaam soft-spots.com, de bijbehorende @extensions en tokens binnen twee dagen aan Big Ideas over te dragen.
2.13.
Bij e-mail van 24 september 2013 heeft Bruno aan medewerkers van Boti het volgende geschreven:
“Wij hebben van jullie de royalty statements van juli en augustus 2013 nog niet ontvangen; kunnen jullie deze ons vandaag even toesturen?”
Daarop werd door Boti op 25 september 2013 als volgt geantwoord:
“We hebben begrepen dat de agency overeenkomst tussen Bruno Productions en Big Ideas is beëindigd, en hebben instructies ontvangen van de Licensor om alleen direct met de Licensor te communiceren”
.
2.14.
Bij brief van 26 september 2013 heeft de advocaat [NAAM]20 september 2013  – kort samengevat – geantwoord dat Big Ideas niet tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en dat de overeenkomst daarom ten onrechte is beëindigd. Bruno stelt Big Ideas aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Ook verzoekt en sommeert zij Big Ideas om uiterlijk 1 oktober 2013 te bevestigen dat zij Boti en elke andere ‘Licensee’ zal informeren dat zij verplicht zijn om de overeengekomen royalty’s aan Bruno te betalen. Ten slotte deelt de advocaat [NAAM]:
“However, in respect of the damages suffered by my client as a result of the wrongful termination of the agency agreement and the unlawful instructions to licensees, my client suspends the performance of its obligation, in so far as there is an obligation to do so, to transfer the domain name registration to Big Ideas until Big Ideas has fully compensated the damages suffered by my client.”
3
Het geschil in conventie
3.1.
Big Ideas vordert, kort samengevat, Bruno te gebieden, op straffe van een dwangsom, om de domeinnaam www.soft-spots.com en de bijbehorende @-extensions en tokens aan haar over te dragen, met veroordeling van Bruno in de kosten van deze procedure, waaronder de (advocaat)kosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.).
3.2.
Big Ideas legt zowel merkinbreuk als een toerekenbare tekortkoming ten grondslag aan haar vordering tot overdracht van de domeinnaam. Zij stelt dat Bruno inbreuk maakt op haar merkrecht SOFT SPOTS door na het einde van de overeenkomst te weigeren de domeinnaam www.soft-spots.com aan haar over te dragen. Daarnaast stelt Big Ideas dat Bruno tekortschiet in haar uit de overeenkomst en uit nadere afspraken voortvloeiende verplichting tot overdracht van de domeinnaam aan haar. Big Ideas heeft met Bruno afgesproken dat zij 100% eigenaar zou blijven van de domeinnaam en dat Bruno slechts het contactpunt was voor technische en administratieve zaken met betrekking tot de website, aldus Big Ideas.
3.3.
Bruno voert gemotiveerd verweer dat hierna aan de orde zal komen. Kort gezegd betwist zij dat zij is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Het bouwen van een website en het beheren van social media voor Big Ideas behoorde niet tot de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, maar zij deed dat vrijwillig. Zij stelt schade te hebben geleden nu Big Ideas de overeenkomst ten onrechte heeft beëindigd, en zij beroept zich op opschorting van haar verplichting tot nakoming vanwege een tegenvordering.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
Het geschil in reconventie
4.1.
Bruno vordert, kort samengevat:
Big Ideas, op straffe van een dwangsom, te bevelen om zich met onmiddellijke ingang direct of indirect jegens Blue Ocean Toys International Ltd. te onthouden van uitlatingen die ertoe strekken dat Blue Ocean Toys International Ltd. niet gehouden is of zou zijn om aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen Bruno, Big Ideas en Blue Ocean Toys International Ltd gesloten licentieovereenkomst te voldoen;
Big Ideas op straffe van een dwangsom te bevelen om zich met onmiddellijke ingang direct of indirect jegens overige licentienemers te onthouden van uitlatingen die ertoe strekken dat deze licentienemers niet gehouden zijn of zouden zijn om aan hun verplichtingen uit hoofde van de tussen Bruno, Big Ideas en de betreffende licentienemers gesloten licentieovereenkomsten te voldoen;
Big Ideas op straffe van een dwangsom te bevelen om binnen twee dagen na de datum van het vonnis Blue Ocean schriftelijk te instrueren om alle verplichtingen uit hoofde van de tussen Bruno, Big Ideas en Blue Ocean gesloten licentieovereenkomst onverminderd na te (blijven) komen, waaronder het verstrekken van maandelijkse lijsten op basis waarvan de royalty vergoedingen worden berekend en het betalen van de aan Bruno verschuldigde (royalty)vergoedingen, een en ander onder verschaffing van deugdelijk bewijs daarvan aan Bruno;
Ieder gebod of verbod te gelasten dat de voorzieningenrechter in het licht van de feiten en omstandigheden geraden acht;
Big Ideas te veroordelen tot betaling van alle kosten van deze procedure in reconventie, alsook de nakosten.
4.2.
Bruno legt aan haar vorderingen in reconventie ten grondslag dat uit de e-mail van 25 september 2013 van Boti (als onder 2.13 vermeld) blijkt dat Big Ideas Boti ten onrechte heeft geïnstrueerd niet langer royalty statements aan Bruno te verstrekken en royalty’s aan Bruno te betalen. De enkele ontbinding van de overeenkomst tast volgens haar de verplichtingen van Boti jegens Bruno uit de licentieovereenkomst niet aan. Door desondanks Boti te instrueren niet langer aan Bruno te betalen, zet Big Ideas Boti aan tot het plegen van wanprestatie jegens Bruno, en handelt Big Ideas daarmee onrechtmatig jegens Bruno, aldus Bruno. Bruno lijdt hierdoor schade omdat zij haar investeringen niet kan terugverdienen. En zelfs als Boti na de ontbinding van de overeenkomst niet langer gehouden zou zijn tot het betalen van royalty’s aan Bruno, dan zou dat pas het geval zijn vanaf de ontbindingsdatum, 20 september 2013, aldus Bruno. Zij stelt dat zij vanaf 1 juli 2013 geen royalty’s meer heeft ontvangen, en dat Big Ideas in ieder geval voor de vergoedingen vanaf die datum tot 20 september 2013, jegens Bruno schadeplichtig is.
4.3.
Big Ideas voert gemotiveerd verweer.
4.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5
De beoordeling
in conventie en in reconventie
5.1.
Partijen hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen. In conventie volgt het spoedeisend belang reeds uit de strekking van de vordering, namelijk een levering van een domeinnaam waarvan de eigendom van Big Ideas onweersproken is. In reconventie volgt dit uit de stelling van Bruno dat zij vanaf juli 2013 ten onrechte geen royalty’s meer ontvangt uit de licentieovereenkomst, terwijl haar bedrijfsvoering van deze royalty’s afhankelijk is.
Rechtsmacht
5.2.
Big Ideas is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap. Haar vordering tegen een in Nederland gevestigde gedaagde draagt een internationaal karakter. Nu Big Ideas ervoor heeft gekozen om dit kort geding bij de Nederlandse rechter aanhangig te maken en Bruno zich hiertegen niet heeft verzet, en bovendien in deze procedure een onvoorwaardelijke tegenvordering heeft ingesteld, worden partijen geacht te hebben gekozen en ingestemd met de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in deze procedure, en daarmee voor deze procedure het bepaalde in artikel 15 van de overeenkomst ten aanzien van de rechtsmacht van de rechter van het land van de eisende partij – in dit geval het Verenigd Koninkrijk  (
‘The sites of the procedures will be in the country of the plaintiff party’)
terzijde te hebben gesteld. Ingevolge artikel 2 van de EEX Verordening komt rechtsmacht bovendien toe aan de Nederlandse rechter, nu Bruno haar vestigingsplaats in Nederland heeft. De rechtbank Gelderland, is relatief bevoegd, gelet op de statutaire vestigingsplaats van Bruno te Zutphen. Ingevolge het zaaksverdelingsreglement van de rechtbank Gelderland is de zaak behandeld op de zittingslocatie Arnhem.
Toepasselijk recht
5.3.
Partijen hebben in de overeenkomst Engels recht als toepasselijk recht aangewezen in de zin van artikel 3 lid 1 van de Rome I-Verordening (EG nr. 593/2008) :
‘
15. Governing law and jurisdiction
This agreement shall be governed by the substantive laws of Great Britain.
Hoewel partijen ter zitting hebben bevestigd dat Engels recht van toepassing is op de overeenkomst, hebben beide partijen hun stellingen met betrekking tot de vraag of opschorting gerechtvaardigd is volledig onderbouwd met bepalingen uit het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Gelet op het spoedeisend belang bij de vorderingen en de aard van dit kort geding, dat geen ruimte biedt voor uitgebreid onderzoek naar het Engels recht, zal de voorzieningenrechter zijn voorlopige oordeel in dit kort geding dan ook baseren op het Nederlandse recht of, voor wat betreft het beroep op het merkenrecht, op Europees recht, zoals hierna blijkt. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat er geen aanwijzingen zijn dat, tegen de achtergrond van het geschil, het Engelse recht op wezenlijke punten afwijkt van het Nederlandse.
Merkinbreuk
5.4.
Big Ideas legt allereerst aan haar vordering ten grondslag dat Bruno inbreuk maakt op haar gemeenschapsmerk SOFT SPOTS.
5.5.
Zoals Bruno terecht heeft aangevoerd, is op basis van art. 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het gemeenschapsmerk alleen de rechtbank 's-Gravenhage bevoegd om vorderingen op basis van een gemeenschapsmerk te beoordelen, en in kort geding, de voorzieningenrechter van die rechtbank. Dit leidt ertoe dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland niet bevoegd is om te oordelen over de vraag of er sprake is van inbreuk op dit gemeenschapsmerk. De voorzieningenrechter acht zich dan ook onbevoegd  voor zover de vordering op het gemeenschapsmerk is gebaseerd.
Toerekenbare tekortkoming en opschorting
5.6.
Big Ideas legt aan haar vordering ook ten grondslag dat Bruno tekort schiet in haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting tot overdracht van de domeinnaam aan Big Ideas bij het einde van de overeenkomst. De verplichting tot overdracht van de domeinnaam vloeit volgens Big Ideas ook voort uit nadere afspraken die tussen partijen zijn gemaakt, waarbij zij onder meer verwijst naar punt 4 van de hiervoor onder 2.6 weergegeven e-mail van 25 april 2012 en het door haar gegeven commentaar daarop.
5.7.
Bruno erkent dat zij zowel op basis van de overeenkomst als op grond van de nadere afspraken verplicht is tot teruglevering van de domeinnaam aan Big Ideas. Bruno voert echter aan dat zij bevoegd is om de nakoming van deze verplichting op te schorten omdat zij een tegenvordering op Big Ideas heeft uit hoofde van schadevergoeding wegens:
het niet verlengen (of beëindigen) van de overeenkomst, in strijd met de afspraken en gewekte verwachtingen (‘wrongful termination’), waardoor Bruno vanwege gemaakte investeringen schade lijdt;
het ten onrechte instrueren van de licentienemers die aan Bruno royalty’s zijn verschuldigd om aan Bruno geen royalty statements meer te verstrekken en op grond daarvan verschuldigde royalty’s niet aan Bruno te betalen (‘unlawful instructions to Licensees’).
5.8.
Big Ideas betwist dat aan Bruno een opschortingsrecht toekomt. Zij onderbouwt dit onder meer met de stelling dat Bruno zich op 26 september 2013 niet op een bevoegdheid tot opschorting kon beroepen omdat Bruno op dat moment zelf in verzuim was.
5.9.
Als onbetwist staat vast dat Big Ideas in het kader van de registratie van de domeinnaam jegens Bruno uitdrukkelijk heeft bedongen dat zij de eigendom van de domeinnaam zou behouden. De vraag die dan moet worden beantwoord is of Bruno het recht had om haar daaruit voortvloeiende verplichting tot levering van de domeinnaam aan Big Ideas op te schorten.
5.10.
Daarover overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Bruno heeft al eerder haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opgeschort, namelijk in haar e-mail van 8 augustus 2013 aan Big Ideas. Zij schrijft daarin “(…) to move forward we need a new 10 year contract” en “as mentioned before, up till this is sorted and agreed upon I have frozen acquisition and maintenance activities”. Ingevolge artikel 6:52 BW is een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen. De klachten van Big Ideas over de door Bruno ontwikkelde website gaven Bruno nog niet de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, namelijk ‘acquisition and maintenance activities’, op te schorten tot een nieuw 10-jarig contract zou worden gesloten. Bruno had op 8 augustus 2013 géén opeisbare vordering op Big Ideas tot verlenging of vernieuwing van de overeenkomst voor tien jaar. Voortzetting van de overeenkomst was immers niet afdwingbaar. Bruno is daarmee op dat moment in verzuim geraakt met de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Voorlopig geoordeeld was er op dat moment sprake van een toerekenbare tekortkoming, een ‘default’, aan de zijde van Bruno. Nu Bruno vanaf dat moment in verzuim was en bleef met de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, ondanks de sommatie om de overeenkomst na te komen van Big Ideas van 20 augustus 2013, was zij op 26 september 2013 niet gerechtigd om haar verplichting tot levering van de domeinnaam www.soft-spots.nl aan Big Ideas op te schorten. Met het voorgaande behoeft de vraag of het bouwen van de website tot de verplichtingen van de overeenkomst behoort geen beantwoording in dit kort geding. De stelling van Bruno dat zij Big Ideas onverminderd in de gelegenheid heeft gesteld om een website te exploiteren via de (op naam van Bruno staande) domeinnaam www.soft-spots.com leidt niet tot een ander oordeel, nu hiermee immers nog niet in de levering van de domeinnaam aan Big Ideas is voorzien.
5.11.
Het voorgaande betekent dat de vordering van Big Ideas om de domeinnaam www.soft-spots.com en de bijbehorende @-extensions en tokens aan haar over te dragen zal worden toegewezen. Deze veroordeling zal, zoals gevorderd, worden versterkt met een dwangsom. Deze dwangsom zal, anders dan gevorderd, worden bepaald op € 5.000,00 per dag dat Bruno in gebreke blijft om aan de veroordeling te voldoen. Daaraan zal een maximering van € 250.000,00 worden verbonden.
5.12.
Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of Big Ideas Boti (en andere licentienemers) ten onrechte heeft geïnstrueerd niet langer royalty’s aan Bruno te betalen en, indien dit het geval is, of dit grondslag biedt voor toewijzing van de vorderingen in reconventie van Bruno. Bruno stelt namelijk in reconventie dat Bruno onrechtmatig jegens haar handelt door  Boti – en waarschijnlijk ook andere licentienemers – te instrueren aan Bruno geen royalty statements te verschaffen en geen betalingen aan Bruno te verrichten en dat zij daardoor royalty’s is misgelopen en nog steeds misloopt. Zij heeft Big Ideas bij brief van 26 september 2013 gesommeerd om alle licentienemers, waaronder Boti, te informeren dat zij onverminderd aan hun betalingsverplichtingen jegens Bruno uit de licentieovereenkomst moeten voldoen, en zij stelt dat Big Ideas dat tot op de dag van vandaag heeft geweigerd. Zij stelt dat zij in elk geval nog recht heeft op royaltyvergoedingen vanaf 1 juli 2013 tot 20 september 2013, hetgeen haar vordering in reconventie rechtvaardigt.
5.13.
Big Ideas heeft bezwaar gemaakt tegen de vorderingen van Bruno in reconventie, omdat de grondslagen van deze vordering haar tot aan de zitting niet bekend waren. Bruno heeft namelijk verzuimd om voorafgaand aan de mondelinge behandeling, ook de grondslagen voor haar reconventionele vorderingen bekend te maken. Big Ideas stelt dat zij daardoor haar verweer niet goed heeft kunnen voorbereiden. Om die reden zou Bruno in haar vorderingen niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de Bruno in haar vorderingen wél ontvankelijk is. Tegen de achtergrond van de ook bij Big Ideas bekende feiten en de eerdere correspondentie van partijen in dat verband, moeten de grondslagen van de vorderingen ook voor Big Ideas voldoende duidelijk zijn geweest. Dit blijkt overigens ook wel uit het door Big Ideas gevoerde inhoudelijk verweer ter zitting.
5.14.
Big Ideas heeft ter zitting aangevoerd dat Bruno in de verhouding Big Ideas/Bruno/Boti in de licentieovereenkomst geen rechtstreekse aanspraak heeft op royalty’s van Boti. Bruno dient als ‘Master Agent’ voor Big Ideas te administreren wat aan royalty vergoedingen verschuldigd is en int deze royalty’s vervolgens voor Big Ideas als ‘Licensor’. Dit volgt echter, naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet uit het bepaalde in artikel 16 van Schedule A bij de licentieovereenkomst, als vermeld hiervoor onder 2.5. Daaruit volgt dat Boti de helft van de royalty’s rechtstreeks dient te betalen aan Bruno
(“any payment due under the terms of the Agreement shall be made by electronic transfer to the nominated bank account of each of the LICENSOR and the MASTER AGENT”
). Hieruit volgt dat, uitgaande van een ‘default’ en een ontbinding van de overeenkomst per 20 september 2013, zoals hiervoor voorlopig geoordeeld, Bruno gerechtigd is tot rechtstreekse betaling van de helft van de licentievergoedingen door Boti tot in ieder geval 20 september 2013. Gelet hierop is het gevorderde onder 4.1. onder c toewijsbaar in zoverre de daarin bedoelde instructie betrekking heeft op de periode tot aan die genoemde datum. De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat van een eerdere instructie van Big Ideas aan Boti om niet meer aan Bruno te betalen wél is gebleken, althans dat Big Ideas de daarop gerichte stelling van Bruno niet heeft betwist. Ook neemt de voorzieningenrechter daarbij in aanmerking dat Big Ideas ter zitting naar voren heeft gebracht rechtstreekse betalingen van Boti en daarbij kennelijk ook het aan Bruno toekomende deel van de licentievergoedingen te hebben ontvangen. De veroordeling zal, zoals gevorderd, worden versterkt met een dwangsom. Deze dwangsom zal, anders dan gevorderd, worden bepaald op € 5.000,00 per dag dat Big Ideas in gebreke blijft om aan de veroordeling te voldoen. Daaraan zal een maximering van € 250.000,00 worden verbonden.
5.15.
Gelet op de toewijzing van het onder 4.1. sub c gevorderde, heeft Bruno bij het onder 4.1. sub a gevorderde – “zich onthouden van uitlatingen die ertoe strekken dat Boti niet gehouden is of zou zijn om haar verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst te voldoen.”-  geen belang meer. Hetzelfde geldt voor de vordering onder 4.1 sub  d. Het gevorderde onder 4.1. sub b wordt afgewezen reeds omdat niet is gebleken van uitlatingen van Big Ideas jegens andere licentienemers dan Boti.
Proceskosten
5.16.
Bruno zal als de in conventie in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Big Ideas in conventie. Voor toewijzing van de gevorderde (advocaat)kosten ex artikel 1019h Rv. ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding, nu de vordering wordt toegewezen op grond van het algemene verbintenissenrecht en de voorzieningenrechter bovendien niet bevoegd is om te oordelen over de gestelde merkinbreuk. De kosten van Big Ideas  in conventie worden als volgt begroot:
exploitkosten			€      76,71
griffierecht			€    589,00
salaris advocaat
€    816,00
Totaal				€ 1.481,71
5.17.
Big Ideas zal als de in reconventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Bruno in reconventie. Voor toewijzing van de gevorderde (advocaat)kosten ex artikel 1019h Rv. ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding. De kosten van Bruno in reconventie worden begroot op € 816,00 aan salaris advocaat
.
De nakosten, waarvan Bruno ook betaling vordert, zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden begroot.
6
De beslissing
De voorzieningenrechter
in conventie
6.1.
gebiedt Bruno om, binnen achtenveertig (48) uur na betekening van dit vonnis, de domeinnaam www.soft-spots.com en de daarbij behorende @-extensions en tokens over te dragen (te leveren) aan:
Big Ideas Product Development Limited
[contactgegevens]
met overlegging van bewijs daarvan aan de raadsman van Big Ideas;
6.2.
veroordeelt Bruno om, indien zij in gebreke blijft aan de veroordeling onder 6.1. te voldoen, aan Big Ideas een dwangsom te betalen van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per dag, tot aan een maximum van € 250.000,00 (tweehonderdenvijftig duizend euro);
6.3.
veroordeelt Bruno in de kosten, aan de zijde van Big Ideas begroot op € 1.481,71;
6.4.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
6.5.
wijst het meer of anders gevorderde af;
in reconventie
6.6.
gebiedt Big Ideas om, binnen twee (2) dagen na betekening van dit vonnis, Blue Ocean International Ltd. schriftelijk te instrueren om alle verplichtingen uit hoofde van de tussen Bruno, Big Ideas en Blue Ocean International Ltd. gesloten licentieovereenkomst, waaronder doch niet uitsluitend het verstrekken van maandelijkse lijsten op basis waarvan de royalty vergoedingen worden berekend en het betalen van de aan Bruno verschuldigde royalty vergoedingen, tot 20 september 2013 onverminderd na te komen, een en ander onder verschaffing van deugdelijk bewijs daarvan aan Bruno;
6.7.
veroordeelt Big Ideas om, indien zij in gebreke blijft aan de veroordeling onder 6.6. te voldoen, aan Bruno een dwangsom te betalen van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per dag, tot aan een maximum van € 250.000,00 (tweehonderdenvijftig duizend euro);
6.8.
veroordeelt Big Ideas in de kosten, aan de zijde van Bruno begroot op € 816,00;
6.9.
veroordeelt Big Ideas om aan Bruno te betalen een bedrag van € 205,00 ter zake van nakosten voor het salaris advocaat [NAAM]€ 68,00 ter zake van nakosten van betekening, voor zover die laatste kosten daadwerkelijk zullen zijn gemaakt,
6.10.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
6.11.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Veerman en in het openbaar uitgesproken op 3 december 2013.
Coll. ES