ECLI:NL:GHDHA:2014:4655
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer	: 200.133.330/01
Zaaknummer rechtbank	: C/09/445096 / KG ZA 13-693
arrest van 18 november 2014
inzake
LIVESAFE B.V.
,
gevestigd te Oostvoorne,
appellante,
hierna te noemen Livesafe,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MCAFEE INTERNATIONAL B.V.
,
gevestigd te Schiphol-Rijk,
geïntimeerde,
hierna te noemen McAfee,
advocaat: mr. J.R. Cleuver te Den Haag.
1
Het geding
Bij exploot van dagvaarding van 23 augustus 2013 tevens houdende de grieven, hersteld bij exploot van 28 augustus 2013, is Livesafe tijdig in beroep gekomen van het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag d.d. 31 juli 2013. Livesafe heeft elf grieven geformuleerd. Bij memorie van antwoord met producties heeft McAfee de grieven bestreden. Met het oog op het pleidooi heeft Livesafe producties 24 t/m 37 overgelegd en McAfee de producties 21 t/m 27. Vervolgens hebben partijen op 8 mei 2014 de zaak doen bepleiten door hun advocaten voornoemd, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.
2
De feiten
Het gaat in deze zaak om het volgende:
2.1
Livesafe is eind 2011 opgericht en drijft een onderneming die alarmeringssystemen voor de veiligheid van mensen, dieren en objecten aanbiedt, waarbij gebruik wordt gemaakt van GPS signalen. Livesafe richt zich zowel op particulieren als op ondernemingen. Livesafe biedt sinds begin 2012 een zogenoemde GPS-tracker aan, die een persoon bij zich kan dragen of die kan worden geplaatst op een waardevol object, waarbij de locatie van die persoon of het object kan worden gevolgd en een alarm in werking wordt gezet als de persoon of het object een vooraf bepaald geografisch gebied (‘GeoFence’) verlaat. Zodra de drager, een familielid of een hulpdienst dat verzoekt, kan de alarmcentrale contact zoeken met de drager en/of de locatiegegevens van de drager aan familieleden of hulpdiensten doorgeven. Verder heeft de alarmcentrale in dat geval toegang tot gegevens van de drager (bijvoorbeeld medische gegevens en persoonsgegevens) die zijn opgeslagen in een door middel van een firewall beveiligde database.
2.2
Livesafe biedt sinds medio februari 2013 een app aan die op een mobiele telefoon of tablet geïnstalleerd kan worden en dezelfde functionaliteit heeft als een GPS tracker.
2.3
De software benodigd voor de werking van de door Livesafe aangeboden alarmeringssystemen is door Livesafe ontwikkeld. De alarmeringssystemen worden aangeboden onder de naam ‘Livesafe’ en zijn verkrijgbaar via de webshop van Livesafe en in elektronica winkels. De app is verkrijgbaar in appstores.
2.4
Nadien heeft Livesafe nog een nieuw product ontwikkeld, tevens verkrijgbaar via een app, waarmee een web-portaal voor beheershandelingen, een digitale kluis voor het opslaan van waardevolle digitale (persoons-)gegevens, alsmede een anti-diefstal functionaliteit in de vorm van het op afstand blokkeren van apparaten wordt geboden en, tegen een aanvullende vergoeding, ook een alarmcentrale dienst.
2.5
Livesafe is rechthebbende op het hieronder afgebeelde Benelux woord-/beeldmerk met inschrijvingsnummer 921666, ingeschreven op 25 juni 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 42 en 45, waaronder software, telecommunicatie en veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen (hierna: het Livesafe merk):
2.6
McAfee, althans de groep van vennootschappen waartoe McAfee behoort, drijft een onderneming op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van antivirus software en andere software voor de beveiliging van digitale gegevens en computers.
2.7
McAfee, althans een aan McAfee gelieerde rechtspersoon, heeft het hierna gedeeltelijk weergegeven persbericht openbaar gemaakt:
2.8
Op de Nederlandstalige website van McAfee wordt het LiveSafe product als volgt aangeprezen:
2.9
Het McAfee LiveSafe pakket bevat beveiligingssoftware die bescherming biedt tegen virussen en is daarnaast door middel van het downloaden van aparte apps uit te breiden met andere functionaliteiten (‘add-ons’) zoals de beveiliging van digitaal opgeslagen documenten en (persoons-)gegevens doordat deze in een digitale kluis kunnen worden opgeslagen (McAfee Personal Locker) en de mogelijkheid om gegevens op een gestolen apparaat op afstand te kunnen wissen (McAfee Anti-Theft). Daarnaast kunnen met de aangeboden software apparaten die van GPS zijn voorzien (zoals mobiele telefoons en tablets) worden getraceerd (McAfee Mobile Security).
3
Het geschil
3.1
Livesafe heeft in eerste aanleg gevorderd  samengevat - dat het McAfee wordt verboden inbreuk te maken op het LiveSafe merk en de handelsnaam Livesafe en aan McAfee een gebod wordt opgelegd een rectificatie op haar websites te plaatsen, alles op straffe van een dwangsom, met veroordeling van McAfee in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
3.2
Livesafe heeft aan haar vorderingen primair ten grondslag gelegd dat McAfee inbreuk maakt op het Livesafe merk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a en sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) door het gebruik van het identieke, althans overeenstemmende teken LiveSafe voor identieke, althans soortgelijke waren. Daardoor ontstaat volgens Livesafe gevaar voor directe en indirecte verwarring. Subsidiair heeft Livesafe zich op grond van haar handelsnaamrechten erop beroepen dat McAfee onrechtmatig handelt, wegens handelen in strijd met artikel 10bis lid 3 onder 1 van het Verdrag van Parijs (VvP) door een teken te gebruiken waardoor verwarring kan ontstaan tussen de onderneming en/of producten van Livesafe en de onderneming en/of producten van McAfee. Livesafe beroept zich daarbij op het Eurotyre arrest van de Hoge Raad
.
3.3
In eerste aanleg heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Livesafe afgewezen, wegens gebrek aan gevaar voor verwarring tussen het merk respectievelijk de handelsnaam van Livesafe en het door McAfee gebruikte teken.
3.4
In hoger beroep vordert Livesafe dat de vorderingen alsnog worden toegewezen, met dien verstande dat zij in hoger beroep niet langer inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE ten grondslag legt aan haar vorderingen.
4
Beoordeling
4.1
Tegen de aan te leggen maatstaf bij de beoordeling van de op artikel 2.20 lid 1 onder b gebaseerde grondslag van haar vorderingen, zoals door de voorzieningenrechter geformuleerd in r.o. 4.4 van het bestreden vonnis, is terecht geen grief gericht. Om inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE aan te nemen is vereist dat McAfee een overeenstemmend teken gebruikt voor soortgelijke waren en dat daardoor gevaar voor verwarring te duchten is.
4.2
Naar voorlopig oordeel van het hof komen de vorderingen niet voor toewijzing op de aangevoerde merkenrechtelijke grondslag in aanmerking, reeds wegens gebrek aan overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het aangevallen teken. Daartoe is het navolgende redengevend.
4.3
Het woordelement ‘Live’ kan worden uitgesproken als ‘liv’ en heeft dan (onder meer) de betekenis van ‘leven’, maar kan ook worden uitgesproken als ‘laiv’ en heeft dan (onder meer) de betekenis van ‘levend’ (of, indien verward met ‘life’ dat hetzelfde wordt uitgesproken, de betekenis van ‘het leven’). Naar voorlopig oordeel van het hof zal de gemiddelde consument de woordcombinatie Livesafe (waarbij niet ter discussie staat dat ‘safe’ zal worden opgevat als ‘veilig’), zeker in combinatie met het beeldelement – het gestileerde reddingvest – in alle gevallen, hoe ook uitgesproken, begrijpen als ‘veilig leven / levend’. In zoverre treft de derde grief van Livesafe doel.
4.4
Het woord ‘Livesafe’ is beschrijvend voor software, telecommunicatie en veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen, waarvoor het Livesafe merk mede is gedeponeerd. De woordcombinatie ontstijgt begripsmatig, auditief of visueel niet de som van haar afzonderlijke bestanddelen. Niet aannemelijk is gemaakt dat het teken een eigen betekenis heeft (gekregen) die los staat van haar bestanddelen. Dat geldt ook indien is uit te gaan van de betekenis ‘direct’ of ‘rechtstreeks’ die het woord ‘live’ ook kan hebben zoals Livesafe nog heeft aangevoerd, nog daargelaten dat dit niet juist voorkomt omdat de gemiddelde consument het bestanddeel ‘Live” in combinatie met het beeldelement nu juist zal opvatten in de betekenis van ‘(in) leven’ (zoals ook door Livesafe onderkend: zie appeldagvaarding, par. III.4-6). Het woord ‘livesafe’ bestaat aldus uitsluitend uit bestanddelen die zowel afzonderlijk als in combinatie verwijzen naar een kenmerk van deze ingeschreven waren en diensten en ontbeert derhalve onderscheidend vermogen. Grief 4 treft daarom geen doel. Het hof merkt daarbij op dat Livesafe zich (in hoger beroep) niet heeft beroepen op andere dan de hiervoor genoemde waren en diensten waarvoor het Livesafe merk is ingeschreven.
4.5
Het standpunt van Livesafe dat het woordbestanddeel Livesafe door intensief gebruik wel onderscheidend vermogen heeft gekregen wordt gepasseerd. Niet aannemelijk is gemaakt dat de marketinginspanningen van Livesafe zodanig effect hebben gehad dat een aanmerkelijk deel van het in aanmerking te nemen publiek juist het woordbestanddeel Livesafe uit het woord/beeldbeeld niet meer als beschrijving van de aangeboden waren en diensten ziet, maar als onderscheidingsteken voor die waren en diensten is gaan opvatten. Grief 5 kan evenmin leiden tot vernietiging van het vonnis in eerste aanleg.
4.6
Vanwege de beeldelementen in het woord/beeldmerk Livesafe kan het merk niet ieder onderscheidend vermogen worden ontzegd. Daarmee ligt de vraag voor in hoeverre bij de beoordeling van de vraag naar overeenstemming tussen het merk zoals ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, al dan niet rekening gehouden moet (of mag) worden met de niet onderscheidende beschrijvende elementen uit het ingeroepen merk, in dit geval het woordbestanddeel ‘Livesafe’. Het hof is van oordeel dat bij de hiervoor bedoelde overeenstemmingsvraag, de beschrijvende elementen in de zin van artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE uit een samengesteld merk, die ieder onderscheidend vermogen ontberen, buiten beschouwing dienen te blijven, ook indien deze elementen in het samengestelde merk het dominante bestanddeel vormen. Indien met deze beschrijvende, niet onderscheidende elementen wel rekening gehouden zou worden, dan zou dat er immers toe leiden dat via de achterdeur – door de toevoeging van een enkel (juist niet dominant) beeldbestanddeel – toch bescherming voor een beschrijvend merk wordt verkregen, in weerwil van artikel 2.11 lid 1 onder c. Dit heeft bovendien het ongerijmde effect dat de beschermingsomvang van een samengesteld woord/beeldmerk met een beschrijvend woordbestanddeel juist groter is, naarmate het beeldelement minder dominant is. Ook zou de aldus verkregen bescherming van beschrijvende woordbestanddelen strijdig zijn met het doel van de absolute weigeringsgrond van artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE, te weten het algemeen belang dat beschrijvende tekens door iedereen vrijelijk moeten kunnen worden gebruikt, het zogenoemde
freihaltebedürfnis
.
Voor zover het Gerecht van Eerste Aanleg  hierover een andere opvatting zou hebben (zie de zaak ‘Micro’
overweging 60 ‘…
the word element ‘micro’ will be perceived by the relevant public as referring to the idea of something ‘small’ or to a ‘microphone’. In so far as the word element ‘micro’ is the dominant visual element of the mark applied for, it is clear that, notwithstanding the descriptiveness of the word element (…) there is a large degree of conceptual similarity between the signs at issue
.’) deelt het hof deze niet om voornoemde redenen.
4.7
Het beschrijvende en niet onderscheidende woordbestandeel Livesafe uit het samengestelde woord/beeldmerk buiten beschouwing latend, is geen sprake van overeenstemming tussen het ingeroepen merk van Livesafe en het aangevallen teken van McAfee. Bij gebreke van overeenstemming kan niet worden aangenomen dat gevaar voor verwarring bestaat zoals vereist door artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE. Daarop stranden de merkenrechtelijke vorderingen van Livesafe. Uit het voorgaande volgt dat grief 7 niet slaagt en dat Livesafe bij de grieven 1, 2 en 6 geen belang meer heeft.
4.8
Ook de aangevoerde handelsnaamrechtelijke grondslag kan niet leiden tot toewijzing van de vorderingen van Livesafe.
4.9
Naar voorlopig oordeel is de aanduiding ‘LiveSafe’ door McAfee als beschrijvend aan te merken voor het door haar onder die aanduiding aangeboden product (zie 2.9 hiervoor). Het gebruik van een beschrijvende productaanduiding, waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de oudere handelsnaam van een ander, is in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toe kan brengen. Dat kan anders zijn indien sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden.
Van dergelijke omstandigheden is in het onderhavige geval evenwel geen sprake. Gegeven de ondernemingsactiviteiten van Livesafe, te weten het aanbieden van producten gericht op de fysieke beveiliging van personen en objecten door middel van een GPS tracker dan wel een, door middel van een app, als GPS tracker functionerende mobiele telefoon of tablet, behoefde McAfee zich naar voorlopig oordeel van het hof niet te onthouden van het gebruik van de beschrijvende aanduiding LiveSafe voor haar software product, dat primair gericht is op de beveiliging van digitale (persoons-)gegevens tegen virussen en diefstal. De toegenomen overeenstemming tussen de door Livesafe enerzijds en McAfee anderzijds aangeboden producten, waar Livesafe op heeft gewezen, is niet te wijten aan McAfee, maar aan Livesafe zelf. Pas nadat McAfee met haar LiveSafe product op de markt was gekomen is Livesafe ertoe over gegaan een software product op de markt te brengen waarmee zij dezelfde functionaliteit biedt als de McAfee LiveSafe software (zie pleitnota Livesafe par. 21 en 35,36).
4.10
Ten slotte heeft Livesafe een beroep gedaan op artikel 10bis lid 3 (1) Verdrag van Parijs jo. artikel 6:162 BW. Ook dat kan haar niet baten. Dat artikel schrijft voor dat bescherming dient te worden verleend tegen oneerlijke mededinging, in het bijzonder door het verbieden van daden die verwarring kunnen wekken met de producten of diensten van een concurrent. Gegeven het hiervoor in 4.6 reeds genoemde algemene belang dat het eenieder vrij moet zijn om beschrijvende aanduidingen te gebruiken (in het Verdrag van Parijs tot uitdrukking gebracht in artikel 6quinquies onder B, 2°), is van de in artikel 10bis Verdrag van Parijs bedoelde
oneerlijke
mededinging geen sprake indien en zolang de daad van een concurrent waartegen wordt opgekomen slechts bestaat uit het gebruik van een voor diens product beschrijvende aanduiding. Van omstandigheden die de handelwijze van McAfee onrechtmatig zouden kunnen maken is niet gebleken. Ook grieven 8, 9 en 11 kunnen derhalve niet tot aantasting van het bestreden vonnis leiden.
4.11
Bij grief 10 heeft Livesafe bij deze stand van zaken geen belang meer.
Vorderingen en proceskosten
4.12
Het voorgaande leidt tot bekrachtiging van het vonnis in eerste aanleg en veroordeling van Livesafe in de kosten van het geding in hoger beroep. McAfee heeft proceskostenveroordeling op de voet van 1019h Rv gevorderd en haar kosten begroot op
€ 34.149,84. Livesafe heeft de door McAfee opgegeven kosten niet bestreden, zodat deze conform de verstrekte opgave voor toewijzing in aanmerking komen.
Beslissing
Het hof
- bekrachtigt het bestreden vonnis;
- veroordeelt Livesafe in de kosten van het geding in hoger beroep, begroot op € 34.149,84
aan advocaatkosten en € 683,- aan griffierecht.
Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en E.F. Brinkman en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 november 2014 in aanwezigheid van de griffier.
HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431
HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97 (Chiemsee), HvJEG 12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor), HvJEG 23 oktober 2003, C-191/01 (Doublemint)
Investrónica SA / OHIM, 16 januari 2014, zaak T-149/12
vergelijk Hof Den Haag 6 mei 2014 (artiestenverloning) ECLI:NL:GHDHA:2014:1583, BIE 2014,40 m nt M.F.J. Haak