ECLI:NL:GHAMS:2015:548
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, IE
zaaknummer 			     : 200.134.982/01
zaak/rolnummers rechtbank Amsterdam: 497108 (HA ZA 11-2330) en 495123 (HAZA 11-2182)
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 24 februari 2015
inzake
de vennootschap naar vreemd recht DUCK GLOBAL LICENSING A.G.
,
gevestigd te Hergiswil, Zwitserland,
appellante,
advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,
tegen
BOLTON NEDERLAND B.V.
,
gevestigd te Tiel,
geïntimeerde,
advocaat: mr. K. Limperg te Amsterdam.
1
Het geding in hoger beroep
Partijen worden hierna Duck Global en Bolton genoemd.
Duck Global is bij dagvaarding van 17 oktober 2012 (hersteld bij exploiten van 8 maart 2013 en 28 juni 2013) in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 18 juli 2012 in de gevoegde zaken onder bovenvermelde zaak-/rolnummers gewezen tussen Duck Global als eiseres (rolnr. 11-2182) respectievelijk gedaagde (rolnr. 11-2330) en Bolton als gedaagde respectievelijk eiseres.
Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven, tevens wijziging van eis, met producties;
- memorie van antwoord, met producties;
Partijen hebben de zaak ter zitting van 29 augustus 2014 doen bepleiten, Duck Global door mr. T.F.W. Overdijk, advocaat [NAAM], en Bolton door mr. [NAAM]. R.M. Sjoerdsma, advocaat [NAAM], ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Beide partijen hebben nog producties in het geding gebracht.
Ten slotte is arrest gevraagd.
Duck Global heeft, na wijziging van eis, geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en alsnog de vorderingen van Bolton zal afwijzen, één of meer (van vier) verklaringen voor recht zal uitspreken en voorts, in aanvulling daarop, primair voor recht zal verklaren dat Duck Global de licentieovereenkomsten rechtsgeldig heeft beëindigd per 29 maart 2011 dan wel 30 juni 2011, subsidiair dat de overeenkomsten als beëindigd worden beschouwd dan wel worden ontbonden met ingang van een door het hof te bepalen datum en in aanvulling daarop, dat Bolton vanaf het moment dat de overeenkomsten zijn beëindigd onrechtmatig heeft gehandeld jegens Duck Global door inbreuk te maken op de merkrechten van Duck Global; voorts, in verband met die merkinbreuk, dat het Bolton op straffe van een dwangsom wordt verboden inbreuk te maken op het merk en gebruik te maken van het merk in verband met de introductie in Nederland van huishoudelijke producten onder het merk WC Net (dan wel een ander merk) en haar wordt bevolen zich te onthouden van het introduceren van huishoudelijke producten in een verpakking die gelijk is aan de verpakking waarin Bolton WC Eend verkocht dan wel van huishoudelijke producten die verwarringwekkend overeenstemmen met de WC Eendproducten, alles met veroordeling van Bolton tot schadevergoeding in verband met merkinbreuk en tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en veroordeling in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, met rente, een en ander uitvoerbaar bij voorraad.
Duck Global heeft bij pleidooi verklaard dat haar vordering niet inhoudt dat het Bolton wordt verboden huishoudelijke producten onder het merk WC Net in Nederland te introduceren.
Bolton heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis, met - uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van Duck Global in de kosten van het geding in hoger beroep ex art. 1019h Rv met rente. Voor het geval vorderingen van Duck Global zouden worden toegewezen heeft zij bezwaar gemaakt tegen het uitvoerbaar bij voorraad-verklaren van de desbetreffende veroordelingen.
Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.
2
Feiten
De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.29 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. Weliswaar stelt Duck Global deze feiten met haar grief 1 aan de orde, maar uit de toelichting blijkt dat zij niet betwist dat de door de rechtbank genoemde feiten vast staan; zij klaagt er slechts over dat de rechtbank niet alle relevante feiten heeft genoemd en dat de rechtbank de feiten verkeerd heeft geduid. Daarmee wordt in het hierna volgende rekening gehouden, zodat deze grief geen separate behandeling behoeft. Een korte samenvatting van de relevante vaststaande feiten wordt hierna onder 3.1 gegeven.
3
Beoordeling
3.1
Het betreft hier een geschil tussen Duck Global, als houder van een woord- en een 3Dvormmerk WC Eend, en Bolton die sedert ruim 30 jaar licentienemer van dat merk voor Nederland is. Aan beide zijden hebben naamswisselingen en overdrachten (van aandelen) plaatsgevonden. Met Duck Global respectievelijk Bolton worden ook hun respectieve rechtsvoorgangers bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3.1.1
Tussen partijen gelden de volgende licentie-overeenkomsten:
a. een overeenkomst van 30 augustus 1983 (hierna ook te noemen de overeenkomst uit 1983), ten aanzien van het klassieke WC Eend-product (vloeibare wc-reiniger in een fles met een karakteristieke, gebogen (eenden)hals),
b. een overeenkomst uit 1985 ten aanzien van Kalk-eend en Fris-eend,
c. een overeenkomst uit 1988 ten aanzien van WC Eend toiletblokken van de leverancier Buck Chemie,
d. een overeenkomst uit 1994 ten aanzien van WC Eend toiletblokken van de leverancier Jeyes Grup.
De laatste drie overeenkomsten moeten worden beschouwd als uitbreidingen van de eerste.
3.1.2
De overeenkomst uit 1983 houdt voor zover thans van belang in:
“
5.0
Verwendung anderer Marken
(…) Wenn die Lizenznehmerin eine eigene Fabrikmarke verwenden möchte, darf sie dies nur in höchstens gleichgewichtiger Erscheinungsweise und –grösse wie die Marke WC-EEND. Die Verwendung eigener Marken muss vorgängig durch die Lizenzgeberin schriftlich genehmigt werden. (…)
6.1
Vertragsauflösung aus wichtigen Gründen
Aus wichtigen Gründen kann jeder Partner vorzeitig vom Vertrage zurücktreten.
Solche Gründe sind unter anderem:
a.
a) (…)
b) grobe Vertragsverletzungen;
c) andere Umstände, die einer Partei die Fortsetzung des Vertrages als unzumutbar erscheinen lassen. Die Unzumutbarkeit ist durch den zuständigen Richter in Amsterdam zu bejahen.
(…)”.
3.1.3
In het kader van de toen op handen zijnde overname van de aandelen van de rechtsvoorganger van Bolton door een ander heeft de bestuurder van [X] AG (de oorspronkelijke merkhouder en rechtsvoorganger van Duck Global) in oktober 2001 twee brieven geschreven aan Bolton.
De eerste (van 17 oktober 2001) luidt voor zover van belang als volgt:
“
addition to the license agreement dated August 30, 1983
(…)
With regard to the above mentioned matter, on behalf of [X] AG, I hereby would like to confirm our mutual understanding of the meaning and, especially, the duration of the license agreement entered by Verwet (rechtsvoorganger Bolton, opm hof) and [X] AG on August 30, 1983. This confirmation is given in consideration of the planned purchase of the shares of Verwet by the Bolton Group.
[X] AG has expressively agreed, and this is herewith confirmed, that the license agreement of August 30, 1983 will be everlasting and will not be subject to any termination, cancellation or expiration, always provided of course that Verwet will pay its royalties due under the agreement and otherwise honor the contract. In this respect [X] AG expressively acknowledges that the perpetual lifecycle of the license agreement can thus also not be broken in case of e.g. change of control of any of the parties, change of ownership in the relevant intellectual property rights
(…)”.
3.1.4
In de tweede brief, van 31 oktober 2001, is vermeld dat de gemaakte afspraken over de uitleg en vooral de duur van de eerste overeenkomst, zoals verwoord in de brief van 17 oktober 2001, ook van toepassing zijn op de overige drie licentieovereenkomsten. Verder staat in deze brief die als kop draagt “
additions to agreement
”, voor zover hier van belang:
“Furthermore, we have expressly agreed and confirmed that [X] AG knows and accepts, under the same terms and conditions as apply to the above-mentioned agreements (…) that Verwet also trades other further products under the WC-EEND trademark, manufactured by third parties
.”
De onder 3.1.3 en 3.1.4 geciteerde brieven zullen hierna ook worden aangeduid als de 2001-brieven.
3.1.5
De huidige aandeelhouder van Duck Global (de [Y] groep, een groot internationaal opererend concern) heeft na een due diligence onderzoek alle aandelen in Duck Global overgenomen. Aan alle betrokkenen waren toen zowel de overeenkomsten met Bolton als de 2001-brieven bekend. Vanaf 23 april 2009 is door Duck Global aan Bolton het voornemen kenbaar gemaakt om de Duck Global Brand Equity Standards (hierna: het BES) in Nederland uit te rollen.
3.1.6
Op 27 mei 2010 heeft Duck Global, naar aanleiding van een vergadering de maand ervoor, aan Bolton geschreven:
“(…) As promised, this letter confirms key points of our discussion and requests specific actions. The actions we agreed in the meeting along with specific dates are as follows:
1. Bolton to present a transition plan to the new Duck Global Brand Equity Standards by September 15th, 2010. We are open to a 2 year transition plan beginning by July 2011 to ensure a smooth change for the WC EEND consumer (…),
5. Bolton to review any new product utilizing the WC EEND trademark prior to finalizing commercialization plans. Each new product will require a new licensing agreement
.”
3.1.7
Bolton heeft daarop op 8 juli 2010 geantwoord: “(…)
As you are aware, the WC EEND licensed products have been marketed independently in the Netherlands since already 1983. (…) This has led to the introduction of a wide range of products under the WC EEND brand in The Netherlands over the years.(…) Furthermore, it has been expressly agreed with [X] that the same terms and conditions as apply to the [X] developed products, also apply to other products (manufactured by third parties) that Verwet/Bolton markets and marketed under the WC Eend trademark in The Netherlands. During 27 years Verwet/Bolton Nederland has been marketing dozens of products under the trademark WC EEND without any separate written agreements, but of course with knowledge of [X] and with royalty payments for all these products to [X], specified per product on a yearly basis.
This independent approach in the Netherlands has paid off very well, also for the licensor (…). We have been able to position the WC EEND products as market leaders, a result unrivalled in other countries. (…)
As indicated we do appreciate the interest of [Y] in our operation, and the points you raised during our meeting. However, we did not agree upon any of the points as described in your letter (and in fact the only contractual obligations of Bolton Group can be found in the respective brand licence agreements which are in place, supplemented by the letters of [X] of October 2001). That is not to say that we will not seriously consider the requests as described in your letter. We appreciate your desires for a uniform use of the WC EEND brand, and we will explore possibilities to accommodate these within our marketing strategy. (…)
As a separate issue, there is still an outstanding matter on the Benelux trademark registration (…). We had agreed with [X] to transfer this registration, and would like to effectuate that. We assume that this would have to be a transfer to Duck Global Licensing AG. Could you indicate who we should contact to finalise this transfer?”.
3.1.8
Bij brief van 20 september 2010 heeft Duck Global aan Bolton laten weten dat zij de verkoop en marketing van de WC Eend /Drain Care SKU afvoerontstopper beschouwt als merkinbreuk. Zij geeft Bolton tijd om die te herstellen, doch kondigt aan in de toekomst
compliance
te verwachten.
Bolton heeft daarop gereageerd bij brief van 14 oktober 2010, waarin zij onder meer meldt open te staan voor aanpassing van de bedoelde producten en voor samenwerking met Duck Global.
3.1.9
In 2010 en 2011 heeft Bolton 4 soorten WC Eend Fresh Deo Clip geïntroduceerd, twee soorten WC Eend Intense Deo alsmede WC Eend Energy Power Gel, Total Clean Spray en Energy afvoerontstopper.
De Drain Care SKU afvoerontstopper is inmiddels door Bolton van de markt gehaald.
3.1.10
Bolton heeft de domeinnaam “wceend.nl” op haar naam laten registreren. Bolton heeft voorts als eigen merken laten registreren “WC Eend Energy Power Gel” en “wij van WC Eend adviseren WC Eend”. Deze registraties zijn zonder overleg met of toestemming van Duck Global geschied. Inmiddels zijn zij overgedragen aan Duck Global.
3.1.11
Bij brief van 29 maart 2011 heeft Duck Global de overeenkomsten met onmiddellijke ingang opgezegd van wege
serious reasons, namely general breaches in the contract
. Op 27 mei 2011 heeft Duck Global zekerheidshalve de overeenkomsten opgezegd tegen 30 juni 2012.
3.1.12
De vorderingen op grond van merkinbreuk die Duck Global tegen Bolton had ingesteld zijn bij kort geding-vonnis d.d. 15 september 2011 afgewezen.
3.1.13
Bij brief van 13 oktober 2011 heeft Duck Global Bolton in gebreke gesteld in verband met ernstige tekortkomingen en heeft zij Bolton 3 maanden de tijd gegeven om die ongedaan te maken.
Daarnaast heeft Duck Global Bolton bij brief van 3 november 2011 de tijd gegeven tot 7 december 2011 om te komen met een transitieplan voor de overgang naar het BES. Op 13 december 2011 heeft Duck Global de 2012-versie van het BES aan Bolton gezonden, nadat Bolton haar erop gewezen had dat zij, Bolton, daarover nog niet beschikte.
3.1.14
Op 13 april 2012 is door Bolton een concepttransitieplan aan Duck Global gezonden. De voorstellen van Bolton zijn op 12 oktober 2012 besproken. Afgesproken is dat de transitie in twee fasen zal plaatsvinden. De eerste fase is in maart 2013 ingevoerd, daarbij heeft Duck Global een deel van de kosten betaald. De tweede fase, op kosten van Bolton, is in beginsel eind oktober 2014 voltooid. Daarna voldoen de door Bolton in Nederland op de markt gebrachte WC Eend producten geheel aan het BES.
3.1.15
Duck Global behoort zoals reeds vermeld (2.1.5) tot de [Y]-groep, een internationaal concern dat, behoudens Bolton in Nederland, geen licentiehouders voor de WC Eend producten heeft; zij gebruikt in andere landen zelf de betreffende WC Eend merken (met dien verstande dat steeds “eend” in de plaatselijke taal deel uitmaakt van het merk), en brengt onder die merken zelf (via dochterondernemingen) de producten op de markt. De producten die Duck Global zelf op de markt brengt in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland onder het zustermerk WC Ente wijken af van het BES.
3.1.16
Bolton behoort tot een internationaal concern dat in het buitenland wc-reinigingsproducten onder het merk WC Net op de markt brengt. Het uiterlijk van een aantal WC Net producten lijkt op dat van dienovereenkomstige WC Eend producten.
3.2
De rechtbank heeft vonnis gewezen in de gevoegde zaken. Voor lagen vorderingen van Duck Global tegen Bolton, strekkend tot, kort samengevat, verklaringen voor recht dat Bolton wanprestatie heeft gepleegd en dat de overeenkomsten rechtsgeldig zijn opgezegd, met de gebruikelijke nevenvorderingen op grond van merkinbreuk alsmede spiegelbeeldige vorderingen van Bolton jegens Duck Global.
De beslissing van de rechtbank houdt kort gezegd in dat voor recht wordt verklaard dat de overeenkomsten niet rechtsgeldig zijn opgezegd dan wel beëindigd; voorts heeft zij voor recht verklaard dat Bolton tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomsten voor zover Bolton de onder 3.1.10 bedoelde merkinschrijvingen heeft verricht. Uiteindelijk heeft zij, onder veroordeling van Duck Global in de kosten van beide procedures, de vorderingen voor het overige over en weer afgewezen.
Redengevend voor het oordeel van de rechtbank is dat, gelet op de bijzondere verhouding tussen partijen en de bestendige praktijk gedurende de ca. 30-jarige licentieverhouding, de door Duck Global als ernstige toerekenbare tekortkomingen aangewezen gedragingen voor zover zij zijn komen vast te staan niet als zodanig kwalificeren, behoudens de onder 3.1.10 bedoelde merken-registraties. Deze laatste tekortkoming is, gelet op de overeenkomsten en de 2001-brieven, niet ernstig genoeg om de ontbinding te rechtvaardigen. Dat sprake is van een situatie waarin van Duck Global in redelijkheid voortzetting van de licentieovereenkomsten niet gevergd kan worden is de rechtbank niet gebleken.
3.3
Tegen de aldus gemotiveerde beslissing komt Duck Global met 15 grieven op, terwijl zij voorts haar eis heeft gewijzigd. De eiswijziging ziet enerzijds op een meer fijnzinnige uitsplitsing van de gevraagde verklaringen voor recht, in het bijzonder in het kader van het beroep op art. 6:258 BW, en anderzijds op restitutie van de inmiddels betaalde proceskosten waarin Duck Global was veroordeeld.
3.4
Het hof acht de eiswijziging, waartegen geen gemotiveerd verweer is gevoerd, niet in strijd met de goede procesorde. Recht wordt gedaan op de dienovereenkomstig gewijzigde eis.
3.5
Inzet van het geding in appel is allereerst de vraag of de licentie-overeenkomsten rechtsgeldig zijn of moeten worden beëindigd door opzegging en/of ontbinding wegens wanprestatie dan wel onvoorziene omstandigheden (een neutrale opzegging is in deze procedure niet aan de orde). De beslissingen op de andere geschilpunten tussen partijen (betreffende merkinbreuk, schade, nakoming etc.) vloeien alle direct dan wel indirect voort uit het oordeel op dat punt.
De grieven stellen dan ook in de kern, vanuit verschillende invalshoeken, aan de orde dat de rechtbank de bijzondere aard van de concrete licentieverhouding heeft miskend en dat de overeenkomsten zijn/moeten worden ontbonden op grond van het samenstel van tekortkomingen dan wel op grond van onvoorziene omstandigheden (in de zin van art. 6:258 BW), althans dat zij geldig door Duck Global zijn opgezegd. Duck Global meent, daarop voortbordurend, dat de rechtbank vanwege dat onjuiste oordeel ook voor het overige niet de geëigende beslissingen heeft genomen. De grieven lenen zich aldus voor gezamenlijke bespreking.
3.6
Centraal in de positie van Duck Global staat haar stelling dat Bolton de overeenkomsten niet naar behoren (niet loyaal) is nagekomen. Het gaat dan, kort samengevat, om vijf (groepen van) volgens haar ernstige en toerekenbare tekortkomingen, te weten:
i productie en verkoop van nieuwe producten die niet onder de licentie vielen;
ii gebruik van eigen (sub)merken, met inbegrip van WC Net beeldelementen;
iii weigering informatie over de producenten van de licentie-producten te verschaffen;
iv merkinbreuk door registratie van nieuwe merken (en een domeinnaam) die WC Eend bevatten;
v sabotage van de invoering van het BES.
3.7
Vanzelfsprekend kan pas een oordeel worden gegeven over de vraag of sprake is van tekortkomingen, al dan niet toerekenbaar en/of van ernstige aard, als is vastgesteld wat de overeenkomsten inhouden. Die overeenkomsten moeten naar de Haviltexmaatstaf worden uitgelegd. Het hof stelt in dit verband voorop dat geen sprake is van enigerlei vorm van contractsovername. Weliswaar zijn er aan beide zijden wisselingen van, met name, aandeelhouders geweest, maar in rechte zijn de huidige partijen dezelfde als de partijen die de overeenkomsten hebben gesloten en tussen wie de 2001-brieven zijn gewisseld.  Mede tegen die achtergrond komt bij de uitleg naar het oordeel van het hof groot gewicht toe aan de 2001-brieven. De toenmalige DGA van Duck Global heeft, in overleg met Bolton, wetende van en met het oog op een voorgenomen aandeelhouderswisseling (overigens op dat moment aan de zijde van Bolton), aan Bolton bevestigd wat de overeenkomsten naar hun, Duck Globals en Boltons, beider overtuiging behelsden. Deze DGA, [X], heeft in een inmiddels overgelegde verklaring (prod. 23b bij Memorie van Antwoord) deze brieven nader toegelicht. Anders dan Duck Global verdedigt acht het hof die verklaring, waaromtrent beide partijen zich hebben kunnen uitlaten, van belang voor de te nemen beslissing, omdat deze meer inzicht geeft in de bedoelingen, wetenschap en algehele houding van Duck Global in 2001. Die verklaring houdt onder meer in (onder
scope of licensing relationship
):
3. (…)
As Bolton has a toilet care business in Italy and other countries, some of the new products were mere adaptions of products being launched in new design under the WC-EEND brand in NL.
4. Especially after the letter with the addition to the agreement (dated 31. October 2001) it was our understanding that Verwet/Bolton could market other products under the WC-EEND trademark as long as the general conditions were the same as agreed in our specific contracts and the license fees were being paid. Therefore there was no need for an individual contract for each new product. It was also difficult to define what product would qualify as a “’new product”’. Many were just improved or slightly changed products, variants in colour or fragrance and the like.
5. Yes, it was our understanding that such “upgrades” were in line with the contract and they are part of the normal marketing process.”
3.8
Naar uit de eerste brief (in combinatie met de onder 3.7 genoemde verklaring van [X]) blijkt, beoogden partijen in 2001 te bevestigen dat sprake was van een licentie die “
everlasting
” zou zijn en die niet zou kunnen worden beëindigd zo lang Bolton de royalties betaalde en het contract nakwam. Uit de tweede 2001-brief blijkt dat de eerste brief op alle op dat moment vigerende licentie-overeenkomsten sloeg, dat die alle tezamen als één licentie-overeenkomst werden beschouwd en bovendien, en dat is cruciaal, dat de licentie ook gold voor andere producten, gemaakt door derden, te verhandelen onder het WC Eend merk.
Met die laatste toevoeging (in combinatie met voormelde verklaring van [X]) wordt duidelijk dat er geen sprake is van een licentie voor het onder het merk op de markt brengen van een beperkt aantal specifieke producten, zoals Duck Global stelt, maar van een algemene, ruime merklicentie voor producten in de WC Eend lijn voor de Nederlandse markt. In zoverre wordt dus teruggekomen op de in de overeenkomsten vastgelegde noodzaak om voor elk product een nieuwe overeenkomst te sluiten. De wijze waarop partijen uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven wijst er ook op dat zij dit, toen, beiden zo hebben begrepen. Bolton heeft immers, naar als onweersproken vast staat, steeds ook voor de “nieuwe” producten, dat wil zeggen de producten bedoeld onder 3.6 i die niet genoemd waren in de overeenkomsten uit de 80er jaren (3.1.8), onder vermelding van het betreffende product zonder enig bezwaar royalties afgedragen. Het gaat dan om diverse wc-reinigingsproducten, in meerdere geurlijnen en uitvoeringen. Totdat de huidige aandeelhouder van Duck Global de aandelen in Duck Global overnam heeft dat kennelijk tussen partijen ook nooit tot enig dispuut geleid. Dat het voor Duck Global uit de incidentele presentatie en/of de jaarlijkse royalty-afdrachten niet duidelijk was welke producten Bolton precies voerde is enerzijds niet van belang, omdat Duck Global dat wel had kunnen en moeten weten, en onderstreept anderzijds de zeer rekkelijke houding van Duck Global in die periode.
In de eerste 2001-brief is voorts expliciet vermeld dat
change of control of any of the parties
geen reden kan zijn om de
perpetual lifecycle
van de overeenkomst te doorbreken. Bolton mocht daaruit redelijkerwijs begrijpen dat de wisseling van de wacht bij Duck Global niet tot gevolg zou hebben dat het tot dat moment geaccepteerde gedrag reden zou vormen tot beëindiging van de licentie. Het hof merkt daarbij op dat beide partijen er kennelijk wel van uitgingen dat de in de overeenkomst van 1983 voorziene beëindigingsmogelijkheden in stand bleven.
3.9
Duck Global betoogt, op zichzelf terecht, dat het haar als licentiegever vrij stond om een einde te maken aan een eerder gehanteerd gedoogbeleid. Zij miskent echter, dat Bolton ervan mocht uitgaan dat de nieuwe producten niet slechts gedoogd werden, maar onder de licentie-overeenkomst waren toegestaan. Het stond Duck Global als licentiegever niet vrij eenzijdig de overeenkomst te wijzigen, zoals zij in feite heeft gedaan met de brief van 27 mei 2010 (3.1.6). Nu Bolton die eenzijdige wijziging niet heeft geaccepteerd maakt die geen deel uit van de overeenkomst tussen partijen.
Uit het voorgaande volgt dat het op de markt brengen van de nieuwe producten (na 2001 dan wel 27 mei 2010, (i)) op zichzelf geen tekortkoming onder de licentie-overeenkomst oplevert.
3.10
Dat Bolton geen submerken mocht gebruiken (
Fabrikmarke
dan wel
eigene Marke
) als deze werden vermeld in een groter en opvallender lettertype dan het WC Eend merk (ii) vloeit uit de licentie-overeenkomst van 1983 rechtstreeks voort. Op dat punt is van een nadere, andere duiding in de 2001-brieven of elders kennelijk ook volgens Bolton geen sprake. De discussie spitst zich daar toe op de vraag of de gewraakte aanduidingen - Energy, Intense, Anti Odour system, Deo Power
en Deo Clip- wel merken zijn. Bij de laatste drie vermeldde Bolton een trademark-teken ™. Voor de Deo Clip heeft Bolton een octrooi aangevraagd en gekregen. Duck Global meent, en Bolton bestrijdt, dat dit merken in de zin van de overeenkomst van 1983 zijn.
3.11
Het hof is van oordeel dat het hier aanduidingen betreft die, naar Duck Global op zichzelf terecht stelt, in de autonome Europeesrechtelijke betekenis in voorkomend geval als eigen merk zouden kunnen worden aangemerkt. Dat het geen fabrieksmerken betreft is tussen partijen inmiddels in confesso (en ook overigens duidelijk uit de aanduidingen zelf).
Beslissend is, of Bolton deze aanduidingen ook daadwerkelijk als merk gebruikte. Het hof is van oordeel dat Duck Global daartoe, in het licht van het verweer, onvoldoende gemotiveerde stellingen heeft betrokken. De herkenbaarheid van het WC Eend product voor het relevante publiek is, naar Bolton terecht aanvoert, gelegen in het WC Eend-merk. Voormelde aanduidingen geven slechts een bijzonderheid van het betrokken product -bijvoorbeeld op het gebied van geur of bevestigingswijze- aan, die niet bedoeld is ter onderscheiding in de zin van het merkenrecht. Uit de stellingen van Duck Global blijkt niet waarom deze aanduidingen door het relevante publiek zouden zijn opgevat als een eigen (sub)merk. Uit de verklaring blijkt voorts, dat [X] dit soort aanduidingen als productnamen (en niet als andere merken) ziet. Overigens blijkt daaruit ook, dat hij ervan uit ging dat zulke aanduidingen niet in grotere letters dan het WC Eend merk zouden worden vermeld. Bolton heeft toegegeven dat
Energy
enige tijd in grotere letters vermeld was, doch heeft, onbetwist, gesteld dat dat is aangepast. Alleen dit -tijdelijk- in te grote letters vermelden van
Energy
levert wanprestatie op.
3.12
Dat Bolton heeft geweigerd informatie over haar fabrikanten te verschaffen (iii) is door Duck Global niet voldoende onderbouwd. Dat Bolton op dit punt enigszins afhoudend heeft gereageerd blijkt wel; dat is gedrag dat in de relatie tussen een licentiegever en een licentienemer slecht past, doch niet zonder meer als wanprestatie is aan te merken. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat Duck Global niet heeft gesteld dat er klachten of problemen waren omtrent de kwaliteit.
3.13
De registratie van merken waarvan het merk deel uitmaakt (iv), is, zoals de rechtbank terecht heeft geoordeeld, wanprestatie onder de overeenkomst. Inmiddels zijn, naar tussen partijen vast staat, echter deze rechten overgedragen aan Duck Global. Het registreren van de domeinnaam past binnen een normale exploitatie, maar het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat het gebruiken van de domeinnaam waarin het merk voorkomt door Bolton in beginsel wanprestatie op kan leveren. Uit de verklaring van [X] blijkt echter, dat hij dit niet als zodanig beschouwt, mits Bolton bereid was op eerste vordering de domeinnaam over te dragen; die bereidheid heeft Bolton getoond, doch niet onmiddellijk in de praktijk gebracht, omdat zij voorwaarden stelde (voortgezet gebruik) waaraan Duck Global, naar haar vrij stond, niet wilde voldoen.
3.14
Wat betreft de invoering van het BES (v) kan Duck Global worden toegegeven dat uit de correspondentie valt op te maken dat Bolton zich aanvankelijk op het standpunt stelde dat op haar, als licentienemer, geen verplichting tot medewerking rustte, een standpunt dat in de relatie licentiegever-licentienemer niet houdbaar is. Uit de latere correspondentie blijkt echter dat Bolton zich wel degelijk heeft gecommitteerd aan het BES; inmiddels is, naar vast staat, het door Bolton op de markt gezette productscala in overeenstemming met het BES. Dat de implementatie niet erg snel is gegaan is, naar uit de contacten tussen partijen blijkt, weliswaar ten dele te wijten aan die oorspronkelijke houding en het daaruit voortvloeiende met de voeten slepen van Bolton, maar voor een ander deel ook aan onvoldoende (tijdige) informatievoorziening en compensatie van de transitiekosten door Duck Global. Daarbij komt dat uit het afwijkende beleid in onder meer de BRD en Oostenrijk, wat daarvan ook de achtergrond is, valt af te leiden dat spoedige en volledige uniforme uitvoering van het BES voor Duck Global ten tijde van de beëindiging in 2011 geen essentieel vereiste was (en is).
3.15
Van de vijf gestelde tekortkomingen zijn er aldus drie (ii, iv en v) voldoende komen vast te staan, terwijl daarbij sprake is van een gedeeltelijke en/of tijdelijke tekortkoming.
Van een behoorlijke ingebrekestelling vóór de beëindigingsbrief van 29 maart 2011 is niet gebleken, terwijl geen sprake is van de situatie dat Duck Global uit mededelingen van Bolton kon opmaken dat zij toch niet zou nakomen. De houding van Bolton ten opzichte van het BES was toen al gewijzigd in die zin dat Bolton medewerking (zij het, in haar visie, onverplicht) had toegezegd. De huidige situatie, waarin alle tekortkomingen tot het verleden behoren, wijst (achteraf) ook niet in die richting. In de brief van 13 oktober 2011, na het kort geding vonnis, heeft Duck Global Bolton wel in gebreke gesteld en een termijn van drie maanden gegeven om alsnog aan haar voorwaarden te voldoen, doch toen waren de procedures die tot het bestreden vonnis hebben geleid al begonnen.
Zelfs als er echter vanuit gegaan zou worden dat Bolton in verzuim verkeerde is - in afwijking van de wet - ingevolge de tussen partijen gemaakte afspraken voor de beëindiging van de overeenkomst een ernstige wanprestatie noodzakelijk. De overeenkomst uit 1983 vergt immers een grove (“
grobe
”) schending van de overeenkomst. Gelet op hetgeen hiervoor werd overwogen kunnen de bedoelde  tekortkomingen, zowel elk voor zich als ook tezamen bezien, niet als ernstige wanprestatie die de opzegging dan wel ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt worden betiteld, een en ander in het licht van de concrete licentieverhouding. Het ging vooral om een tijdelijke situatie waarin de grenzen van de verhouding werden afgetast (na de wijziging in de zeggenschap), die door [X] niet als ernstig werd gezien en waarin Bolton verandering heeft gebracht toen Duck Global daarop aandrong. Van schade is niet gebleken.
Dat betekent, dat Duck Global niet op die grond de overeenkomst mocht opzeggen en dat evenmin grond bestond of bestaat voor ontbinding op die grond.
3.16
De overeenkomst laat echter ook beëindiging toe, als voortzetting van de overeenkomst
unzumutbar
is. Het hof begrijpt de stellingen over en weer zo, dat partijen het erover eens zijn dat daarmee wordt gedoeld op een situatie dat van Duck Global niet te vergen valt dat zij het voortduren van de overeenkomst duldt.
Nu het slot van art. 6.1 van de overeenkomst van 1983 bepaalt dat de rechter dit zal moeten bevestigen hebben partijen kennelijk het oog gehad op een objectivering, alsmede op een waardering van de situatie op het moment dat de rechter besluit.
Gegeven de zeer lange duur van de licentie, de door Duck Global niet deugdelijk weersproken stellingen van Bolton dat haar bedrijfsvoering voor een groot deel afhankelijk is van de revenuen van de WC Eend producten en de tussen partijen vast staande omstandigheid dat partijen inmiddels op de werkvloer goed met elkaar kunnen werken, terwijl Bolton het BES heeft ingevoerd (voor wat de tweede tranche betreft op eigen kosten), de ingeschreven merken heeft overgedragen en bereid is inzicht te geven in haar fabrikanten, is naar het oordeel van het hof geen sprake van een situatie waarin het voortduren van de overeenkomst van Duck Global niet gevergd kan worden. Dat haar beleidsbepalende aandeelhouder, als gevolg van de overnames aan beide zijden, nu als licentiegever verbonden is aan een concurrent (op buitenlandse markten) als licentienemer maakt dat niet anders. Dit wist de betreffende aandeelhouder immers toen zij de aandelen overnam. Ook het beroep op art. 6:258 BW moet hierop stranden. Daarbij is nog daargelaten dat Duck Global niet vereenzelvigd kan worden met haar aandeelhouder.
3.17
De slotsom is dat de grieven falen. Van relevante bewijsaanbiedingen is geen sprake. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. Duck Global zal als in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in appel. Nu partijen in het kader van art. 1019h Rv zijn overeengekomen dat de kosten moeten worden gesteld op € 50.000,= (aan salaris voor de advocaat, naar het hof begrijpt) zal het hof dat bedrag toewijzen.
4
Beslissing
Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt Duck Global in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Bolton begroot op € 683,= aan vast recht en € 50.000,= aan salaris voor de advocaat, vermeerderd met de wettelijke rente indien aan deze veroordeling niet binnen 14 dagen na dit arrest is voldaan;
verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en J. Blokland en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 24 februari 2015.