ECLI:NL:GHAMS:2014:2679
Gerechtshof AMS — Uitspraak 


GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team II
zaaknummer gerechtshof			: 200.096.014/01
zaak-/rolnummer rechtbank			: 166082 / HA ZA 10-170
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 15 juli 2014
inzake
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NEW YORK CREATIVES WORLD WIDE B.V.
,
gevestigd te Luchthaven Schiphol,
appellante in principaal beroep,
eiseres in het incident,
2. de rechtspersoon naar Zwitsers recht
MONTA STREET GMBH
,
gevestigd te Zug, Zwitserland,
appellante in principaal beroep,
geïntimeerde in incidenteel beroep,
eiseres in het incident,
advocaat:
mr. M. Ellens
te Amsterdam,
tegen:
1
[geïntimeerde sub 1],
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[geïntimeerde sub 2] B.V.
,
wonend respectievelijk gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerden in principaal beroep,
appellanten in incidenteel beroep,
advocaat:
mr. B.H.M. Schipper
te Amsterdam.
1
Het geding in hoger beroep
De partijen worden hierna NYC, Monta, [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] genoemd.
1.1
NYC en Monta zijn bij dagvaarding van 25 augustus 2011 in hoger beroep gekomen van het vonnis met bovengenoemd zaak-/rolnummer van de rechtbank Haarlem van 25 mei 2011, gewezen tussen NYC en Monta als gedaagden en [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] als eisers (hierna: het vonnis).
1.2
Bij tussenarrest van 22 november 2011 heeft het hof in deze zaak een comparitie na aanbrengen bepaald. Ter voorbereiding van die comparitie hebben zowel NYC en Monta als [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] producties overgelegd. Uit het proces-verbaal van de op 24 januari 2012 gehouden comparitie blijkt dat partijen hun geschil gedeeltelijk hebben geregeld.
1.3
[geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] hebben daarna in het incidenteel beroep tegen Monta bij memorie  negen grieven geformuleerd, producties overgelegd en bewijs aangeboden, met conclusie, kort gezegd, dat het hof zal beslissen als aan het slot van die memorie omschreven.
1.4
NYC en Monta hebben vervolgens in het incident primair gevorderd dat het hof [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] niet-ontvankelijk zal verklaren in het incidenteel beroep, en subsidiair het bezwaar van Monta tegen de wijziging eis van [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] gegrond zal verklaren en de wijziging buiten beschouwing zal laten, telkens met veroordeling van [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] in de kosten.
1.5
NYC en Monta hebben daarna geantwoord in het incidenteel beroep en producties overlegd, met als conclusie dat het hof het vonnis zal bekrachtigen en de overige vorderingen van [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] zal afwijzen, met hun veroordeling in de proceskosten op basis van het reguliere liquidatietarief.
1.6
[geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] hebben daarna geantwoord in het incident en in incidenteel beroep hun eis voorwaardelijk gewijzigd als aan het slot van die memorie weergegeven.
1.7
NYC en Monta hebben daarop een akte uitlating genomen.
1.8
[geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] hebben vervolgens voor een tweede maal geantwoord in het incident.
1.9
Partijen hebben de zaak ter zitting van 2 juni 2014 doen bepleiten door hun respectieve advocaten, ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Bij die gelegenheid zijn van beide zijden nog producties overgelegd, die het hof gedeeltelijk heeft geweigerd gelet op het tijdstip van de indiening daarvan.
1.10
Ten slotte is arrest gevraagd.
2
Beoordeling
In het principaal beroep, het incidenteel beroep en het incident:
2.1
De schikking die partijen op 24 januari 2012 hebben getroffen houdt kort en zakelijk weergegeven het volgende in:
a. NYC en Monta zullen met ingang van 7 februari 2012 ieder gebruik van de litigieuze foto’s staken.
b. Monta betaalt aan [geïntimeerde sub 1] € 11.000,--.
c. Partijen zijn door deze betaling finaal gekweten ter zake het gebruik van de litigieuze foto’s.
d. Ander gebruik van de foto’s, zoals ten behoeve van een logo, maakt geen onderdeel uit van de schikking.
e. Partijen hebben een definitieve regeling getroffen ten aanzien van het principaal beroep; dat zal niet worden ingesteld.
f. Het incidenteel beroep zal slechts betrekking hebben op het ander gebruik van de foto’s en slechts tegen Monta worden ingesteld.
g. Aan het vonnis kunnen wat betreft de veroordeling tot betaling van geldsommen geen rechten worden ontleend.
2.2
Partijen betwisten niet dat voornoemde vaststellingsovereenkomst hen bindt. Dat betekent dat thans nog alleen het incidenteel beroep aan de orde is waarbij alleen [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] enerzijds en Monta anderzijds partij zijn, zoals in de kop van dit arrest ook tot uitdrukking is gebracht.
In het incident:
2.3
NYC meent desondanks dat [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] ook tegen haar incidenteel beroep hebben ingesteld en vordert hen daarin niet-ontvankelijk te verklaren.
Juist is dat het [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] op grond van de getroffen schikking niet vrij stond incidenteel beroep tegen NYC in te stellen. Uit de kop van de memorie van grieven in het incidenteel beroep en de opmerking in de tweede alinea daarvan blijkt ook dat dit inderdaad uitsluitend tegen Monta is ingesteld, zodat de vordering van NYC in het incident moet worden afgewezen.
2.4
Monta voert aan dat [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] ondanks de getroffen schikking de procedure in de eerste aanleg in volle omvang aan het hof voorleggen. Volgens haar staat het [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] door de schikking niet langer vrij om van het vonnis te grieven en vernietiging daarvan te vorderen.
Het incidenteel beroep kan inderdaad slechts betrekking hebben op het zogenoemde ander gebruik van de foto’s dat in eerste aanleg niet aan de orde is geweest. Voor zover het daarvoor noodzakelijk is van het vonnis te grieven, staat dat [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] vrij. De getroffen schikking sluit dat niet uit. De vordering van Monta in het incident zal daarom ook worden afgewezen.
2.5
Nu NYC en Monta in het incident beiden in het ongelijk worden gesteld, dienen zij de kosten daarvan te dragen.
In incidenteel beroep:
2.6
Tussen partijen staat in deze zaak, voor zover thans nog van belang, het volgende vast.
( i) Monta exploiteert het gelijknamige straatvoetbalmerk (hierna: het merk). [geïntimeerde sub 1] is fotograaf. Hij heeft eind 2006/begin 2007 foto’s gemaakt (hierna: de foto’s) voor de promotie van het merk. [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] hebben Monta een licentie verleend voor het gebruik van de foto’s. De vergoeding daarvoor heeft Monta niet (tijdig) voldaan. De door partijen getroffen regeling ziet daar op.
(ii) Tot de foto’s behoort een foto van de straatvoetballer [W.] (hierna: [W.]) gekleed in Monta-kleding die een actie maakt met de bal aan de voet (hierna: de foto). [C.] heeft bij e-mail van 14 maart 2012 verklaard:
“(…) De instructies waren om het NBA logo na te maken met een silhouette van een straatvoetballer. Voor het silhouette heb ik een foto van [W.]  (…) overgetrokken tot vector vorm. (…)”
Aan de hand van de foto heeft [C.] een logo voor Monta ontworpen (hierna: het logo) bestaande uit een staande rechthoek, in de lengterichting rood/zwart gedeeld, met daarop in wit het hiervoor bedoelde silhouet.
(iii) Monta heeft het logo, naast haar drakenbeeldmerk en soms gecombineerd daarmee, onder meer gebruikt op kinderkleding, voetballen, schoolagenda’s en promotiemateriaal.
(iv) Bij kortgedingvonnis van 5 juni 2012 (zaak-/rolnummer 514229 / KG ZA 12-445) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam Monta veroordeeld tot betaling van een voorschot van € 10.000,-- aan [geïntimeerde sub 1]. Hij heeft daartoe overwogen (rechtsoverweging 3.2 in het midden) dat Monta door de foto te bewerken tot een logo en dat vervolgens te gebruiken op (kinder)kleding en andere artikelen, zich schuldig maakt aan verveelvoudiging en openbaarmaking van een beschermd werk. Dit hof heeft bij arrest van 18 december 2012 (zaaknummer 200.109.942/01) het kortgedingvonnis bekrachtigd.
( v) Bij kortgedingvonnis van eveneens 5 juni 2012 (zaak-/rolnummer 514231 / KG ZA 12-446) heeft de voorzieningenrechter door [W.] gevraagde voorzieningen geweigerd, overwegend (rechtsoverweging 4.7) dat [W.] op het logo onvoldoende herkenbaar is om dat als een portret van hem aan te merken.
2.7
In het onderhavige geding heeft de rechtbank op vordering van [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] onder meer voor recht verklaard dat Monta door ongeoorloofd hergebruik van de foto’s inbreukmakend heeft gehandeld jegens hen, Monta veroordeeld om die inbreuk te staken, en Monta veroordeeld tot betaling van in hoofdsom € 6.283,20 aan [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2]. Het gebruik van het logo maakte geen deel uit van de procedure in eerste aanleg.
2.8
De
grieven 1 – 3
zijn gericht tegen de door de rechtbank vastgestelde feiten. Nu het hof hiervoor de feiten opnieuw heeft vastgesteld, hebben [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] geen belang bij bespreking van die grieven. De
grieven 4 – 9
houden verband met de gewijzigde vordering van [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2]. Daaraan ligt ten grondslag dat Monta met het logo inbreuk maakt op het auteursrecht van [geïntimeerde sub 1] op de foto. Hierover heeft de rechtbank geen beslissing gegeven. Deze grieven kunnen dan ook niet tot vernietiging van het vonnis leiden.
2.9
Hierna zal het hof daarom alleen ingaan op de vorderingen van [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] voor zover die zien op het gebruik van de foto voor het logo. Te dien aanzien is nog van belang dat [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] hun vorderingen niet alleen bij hun memorie van grieven in het incidenteel beroep hebben gewijzigd, maar nadien nog tweemaal. Het hof laat de laatste twee wijzigingen buiten beschouwing omdat deze op grond van de twee-conclusie-regel in strijd zijn met de eisen van een goede procesorde, en zal derhalve rechtdoen op de, wel toegestane, eerstgenoemde wijziging. Zeer kort samengevat houdt de vordering van [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] dan in dat het hof:
voor recht zal verklaren dat Monta door middel van het gebruik van het logo inbreukmakend en/of onrechtmatig heeft gehandeld uit hoofde waarvan zij schadeplichtig is, en Monta zal:
verbieden gebruik te maken van het logo, primair binnen de Europese Unie, subsidiair binnen Nederland;
gebieden aan mr. [NAAM]logo;
veroordelen tot betaling van € 55.000,-- aan [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] als vergoeding van door hen geleden materiële schade;
veroordelen tot afdracht van onrechtmatig genoten netto winst;
veroordelen tot vergoeding van beslagkosten;
veroordelen in de proceskosten op de voet van 1019h Rv.
2.10
[geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] stellen dat zij pas in de aanloop naar de comparitie na aanbrengen hebben ontdekt dat Monta in 2008 de foto heeft laten bewerken tot het logo en dat gebruikt voor haar kledinglijn Monta Juniors. Monta noch haar licentienemer hebben daarvoor toestemming gevraagd. Het door de rechtbank uitgesproken inbreukverbod ziet op alle foto’s dus ook op de foto die in opdracht van Monta is bewerkt tot het logo.
2.11
[geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] voeren verder aan dat de foto afkomstig is uit een door [geïntimeerde sub 1] gemaakte serie van [W.] als productfotografie. Deze serie roept een karakteristiek totaalplaatje op en heeft jaren op de website van Monta gestaan waardoor een zekere bekendheid is opgebouwd.
Volgens [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] is het logo een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging van de foto. Het gaat om een één op één overname van de foto. Duidelijk is te zien dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van de foto op herkenbare wijze terugkeren in het logo. Dat betreft met name de karakteristieke weergave van de lichaamshouding van [W.], maar ook details zoals de wapperende linkerzak aan de voorzijde van het jasje van [W.], de wapperende rechterzak van de broek van [W.], zijn capuchon als ook de wapperende broek bij diens linkerkuit. Het logo kent exact dezelfde dynamiek als de foto. [geïntimeerde sub 1] heeft er voor gekozen deze compositie op contrasterende wijze tegen een lichte achtergrond weer te geven. Het logo had niet kunnen bestaan zonder directe ontlening aan de foto.
[geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] wijzen er daarbij op dat indien iets geheel of gedeeltelijk ontleend is aan een ander werk, er sprake is van een rechtens relevante reproductie waarvoor toestemming van de auteursrechthebbende nodig is.
2.12
Het hof neemt tot uitgangspunt dat van een auteursrechtelijk beschermd werk sprake is indien het gaat om een eigen intellectuele schepping van de maker die de persoonlijkheid van deze weerspiegelt en tot uiting komt door de door deze gemaakte vrije creatieve keuzen.
Niet in geschil is dat het auteursrecht van de foto berust bij [geïntimeerde sub 1] of [geïntimeerde sub 2]. De vraag is daarbij op welke creatieve keuzen van [geïntimeerde sub 1] dit is gebaseerd om aldus te bepalen welke de auteursrechtelijk beschermde trekken van de foto zijn. Dat is in ieder geval, zo is ter zitting besproken, de keus van de achtergrond, de belichting en de sluitersnelheid waarmee [geïntimeerde sub 1] heeft gefotografeerd. Dat betreft niet de keuze van de kleding en de bal, nu het gaat om productfotografie en deze door Monta aan [geïntimeerde sub 1] ter beschikking zijn gesteld. Dat betreft evenmin de actie van [W.] of zijn lichaamshouding daar uit niets blijkt dat [geïntimeerde sub 1] [W.] ter zake heeft geïnstrueerd en bovendien, een feit van algemene bekendheid, een dergelijke lichaamshouding op veel voetbalfoto’s voorkomt, omdat die houding bepaald wordt door de dribbelachtige actie.
Juist is dat [C.] de afbeelding van het lichaam van [W.] met de bal op de foto heeft omgetrokken en het aldus verkregen vector resultaat als silhouet heeft gebruikt. De trekken die zij daarmee aan de foto heeft ontleend betreffen echter niet de door [geïntimeerde sub 1] gemaakte vrije, creatieve keuzen zodat niet juist is dat Monta door het gebruik van het silhouet van [W.] voor het logo, inbreuk maakt op het auteursrecht van [geïntimeerde sub 1]. In zoverre is de door [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] gevorderde verklaring voor recht dus niet toewijsbaar.
2.13
[geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] vorderen daarnaast ook nog verklaring voor recht dat Monta onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld. Zij hebben echter geen feiten gesteld waaruit kan volgen dat Monta, ondanks dat zij door het gebruik van het logo geen inbreuk maakt op het auteursrecht van [geïntimeerde sub 1], desondanks wel onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld. Ook in zoverre is de gevorderde verklaring voor recht niet toewijsbaar.
2.14
Nu de gevorderde verklaringen voor recht als ongegrond worden afgewezen, kunnen de overige, daarop voortbouwende vorderingen van [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] evenmin slagen. [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] dienen als de in het ongelijk gestelde partij de proceskosten te dragen, die het hof, zoals door Monta gevorderd, zal toewijzen op basis van het reguliere liquidatietarief.
3
Beslissing
Het hof:
in het principaal beroep:
verstaat dat het principaal beroep niet is ingesteld;
in het incident:
wijst de vorderingen in het incident af;
veroordeelt Monta en NYC in de kosten van het incident, tot op heden aan de zijde van [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] begroot op € 894,-- voor salaris;
in het incidenteel beroep:
verstaat dat het incidenteel beroep niet is ingesteld tegen NYC;
verwerpt het beroep tegen het vonnis;
wijst de in hoger beroep gewijzigde vorderingen van [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] af;
veroordeelt [geïntimeerde sub 1] en [geïntimeerde sub 2] in de kosten van het incidenteel beroep, tot op heden aan de zijde van Monta begroot op € 2.682,--;
in het incident en in het incidenteel beroep:
verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mr. J.H. Huijzer, mr. E.M. Polak en mr. P.W.A. van Geloven, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2014.