ECLI:NL:GHSHE:2015:333
Gerechtshof SHE — Uitspraak 


GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH
Afdeling civiel recht
zaaknummer HD 200.144.487/01
arrest van 3 februari 2015
in de zaak van
1
[appellante] Systems B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats],
2.
[Ozone Solutions] Ozone Solutions B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats],
appellanten,
hierna aan te duiden als [appellante],
advocaat: mr. J.T. Stekelenburg te Holten,
tegen
[Technologies] Technologies B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats],
geïntimeerde,
hierna aan te duiden als [geïntimeerde],
advocaat: mr.drs. B.W.G.P. Meijs te Heerlen,
op het bij exploot van dagvaarding van 14 februari 2014 ingeleide hoger beroep van het vonnis van de rechtbank Limburg van 20 november 2013, gewezen tussen [EOSC] als eiseres en [geïntimeerde] als gedaagde.
1
Het geding in eerste aanleg (zaaknummer C/03/171518/HA ZA 12-205)
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.
2
Het geding in hoger beroep
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding in hoger beroep;
de memorie van grieven met producties;
de memorie van antwoord met producties;
de op 14 november 2014 door [appellante] ten behoeve van het pleidooi overgelegde producties H6 tot en met H11;
het op 4 december 2012 gehouden pleidooi, waarbij partijen pleitnotities hebben overgelegd. Voor [appellante] is gepleit door mr. J.T. Stekelenburg en voor [geïntimeerde] door mr. M.C.G. Nijssen.
Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.
3.
De beoordeling
3.1.
Het hof geeft kort, voor de leesbaarheid, aan waarom het gaat; deze weergave pretendeert geen volledigheid.
In het onderhavige geval gaat het om de vervaardiging van vezelplaten (strawboards), zijnde constructieplaatmateriaal dat kan worden vervaardigd van een goedkope grondstof (stro) dat wordt bijeengehouden met lijm.
Partijen spreken daarbij over Melamine Ureum Formaldehyde (MUF-)lijm en over poly Methaan Difenyl di-Isocyanaat (pMDI-) lijm. De laatste is veel duurder dan de eerste, zodat het commercieel interessant was om het vervaardigen van dergelijke platen met MUF lijm te beproeven.
Partijen (of hun voorgangers) hebben afspraken gemaakt om dienaangaande tot gemeenschappelijke ontwikkeling te komen. Dit heeft niet tot een blijvende samenwerking en ontwikkeling van het product geleid. EOSC (zie hierna) verwijt dat aan [geïntimeerde] en vordert vergoeding van schade, bestaande in gemaakte kosten en gederfde winst.
In dit hoger beroep zal worden uitgegaan van de volgende door de rechtbank vastgestelde en waar nodig door het hof aangevulde feiten.
3.1.1.
[EOSC] (hierna: EOSC) ontwikkelde,
produceerde en verkocht ozon-systemen en adviseerde inzake ozontechnologie. Het gaat daarbij, zo begrijpt het hof, om technologieën om met behulp van ozon en/of UV-licht bepaalde chemische processen te doen plaats vinden.
In 2005 is EOSC benaderd door DSM Melamine, fabrikant en distributeur van melamine en dochtervennootschap van Koninklijke DSM NV, om deel te nemen aan een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar en een technische installatie wordt ontwikkeld ten behoeve van de toepassing van de door DSM Melamine ontwikkelde Melasun-technologie ter verlijming van stro voor de vervaardiging van plaatmateriaal, de zogenaamde Oriented Structural Strawboards (hierna: OSSB-platen). EOSC is vervolgens gaan deelnemen aan dit project, waaraan ook werd deelgenomen door (de rechtsvoorganger van) Panel Board Holding B.V. (hierna: PBH), de beoogde afnemer van de installatie en producent van de OSSB-platen. De kosten die door EOSC in die fase van het project werden gemaakt werden voor 100% vergoed door DSM Melamine.
3.1.2.
In de versie d.d. 30 oktober 2007 van het projectplan is door DSM Melamine een
nadere, beknopte uitwerking van het project neergelegd.
Als deelnemers aan het project worden daarin genoemd:
[EOSC]
Panel Board Holding
DSM Melamine.
In dat plan worden als targets genoemd:
“Develop and prove on pilot or semi-commercial scale
1.
UV-Ozon treatment technology
2.
Amino glued OSSB panels according to OSB 2 and 3 standards
3.
Costing+design for commercial plant ready (design+investment costs and running costs for UV-Ozon equipmenmt and resin supply)
Before July 1-st, 2008 because of possible introduction in Xian OSSB plant
Enabling commercial use of the technology”
3.1.3.
Op 29 januari 2008 is tussen Stamicarbon - de rechtsvoorgangster van [geïntimeerde]
die zich tot 6 oktober 2009 binnen DSM bezig hield met het exploiteren en/of verhandelen van knowhow en IE-rechten (waaronder octrooien) die door de verschillende DSM Business Units werden ontwikkeld, en die in plaats van DSM Melamine als contractspartner zou functioneren - en EOSC een Technology License Agreement (hierna: de licentieovereenkomst) gesloten. Middels deze overeenkomst is, aldus artikel 2.2., door Stamicarbon een exclusieve licentie ten aanzien van de Melasun-technologie verstrekt aan EOSC, teneinde tot een verdere samenwerking te komen, onderlinge knowhow uit te wisselen en EOSC in staat te stellen onderzoek te doen naar en een installatie te ontwikkelen en produceren – ingevolge artikel 1.7: voor de productie van OSSB-platen met gebruik van aminoplast of andere lijmen op waterbasis – die uitsluitend verkocht en geleverd mag worden aan Stamicarbon en PBH. De exclusiviteit is echter afhankelijk van de volgende omstandigheden:
“
(i) EOSC delivering to STAMICARBON respectively to PHB EQUIPMENT meeting such standards of quality as will be agreed upon in a subsequent agreement,
(ii) EOSC delivering EQUIPMENT to STAMICARBON and PHB respectively in sufficient quantities as required within the FIELD and delivering such EQUIPMENT in accordance with agreed upon delivery schedules,
(iii) EOSC manufacturing EQUIPMENT and selling EQUIPMENT within a system of open-book accounting, enabling STAMICARBON to perform an audit on cost accounting of the manufacture of EQUIPMENT or having such audit performed by third party audit firms of its choice,
(iv) EOSC making an NET MARGIN on (each piece of) EQUIPMENT not exceeding 17,5%,
(v) That an agreement is reached by PARTIES relating to quality standards as mentioned in (i) and (ii).”
Voorts is in artikel 2.2. opgenomen
“Whenever EOSC would not meet any one of the above requirements, STAMICARBON is entitled to change the exclusivity of the license to non exclusive; STAMICARBON will notify EOSC of such decision in writing”.
Het hiervoor genoemde begrip FIELD is gedefinieerd in artikel 1.7. :
MELASUN TECHNOLOGY for use in OSSB manufacturing using aminoplast or other water borne glues.
3.1.4.
Stamicarbon heeft in december 2007 tevens een licentieovereenkomst gesloten met
PBH, op grond waarvan PHB het exclusieve recht krijgt om de Melasun-technologie te gebruiken ten behoeve van de productie, handel en verkoop van OSSB producten.
3.1.5.
Tevens hebben Stamicarbon, PBH en EOSC een Intentieverklaring opgesteld, die
door EOSC als laatste partij is ondertekend op 1 oktober 2008. In de aanhef van deze verklaring is vermeld, onder verwijzing naar de beide hiervoor bedoelde licenties:
“
Partijen wensen samen te werken aan het ontwikkelen van een pilot apparaat voor het behandelen van stro en de productie van panelen volgens de Europese OSB standaard OSB 2 en 3 ( de “Standaard”).
”
Vervolgens bevat de verklaring onder meer de volgende bepalingen:
“
1. EOSC heeft de intentie om een Melasun pilot apparaat te ontwerpen en te bouwen gericht op het voldoen aan de gewenste proces specificaties en bestaande uit de volgende componenten ( …)
Het is de planning van EOSC om het pilot apparaat uiterlijk 15 augustus 2008 gereed te hebben.
2. EOSC heeft de intentie zich in te spannen om uiterlijk 15 september 2008 met het pilot apparaat stro te behandelen. Het behandelde stro wordt na het behandelen verlijmd met amino harsen en tot panelen gemaakt welke voldoen aan de Standaard. PBH zal testen of de panelen inderdaad aan de Standaard voldoen. De overige partijen hebben de intentie hieraan ondersteuning te geven. (...)
3. Partijen hebben de intentie de kosten van het bouwen van het pilot apparaat en het behandelen van stro (“Ontwikkeling”) te delen in de verhouding:
EOSC - 20%
PBH - 40%
STAMICARBON -40%
EOSC zal de kostenbijdrage maandelijks aan de overige partijen factureren op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
De totale kosten van de Ontwikkeling worden geschat op EUR 200.000,00 (TWEE HONDERD DUIZEND EURO). Zodra blijkt dat de kosten meer dan 20% hoger dreigen te zijn dan voornoemd bedrag, zal EOSC de overige partijen informeren. EOSC zal een nauwkeurige administratie bijhouden van de kosten en hierover rapporteren aan de overige partijen.
4. PBH neemt alle kosten voor eigen rekening gerelateerd aan het maken van panelen op basis van behandeld stro, alsmede de kosten voor het testen van dergelijke panelen.
(…)
6
. Zodra de door middel van het pilot Melasun apparaat, zoals omschreven onder art. 1, geproduceerde test panelen blijken te voldoen aan de Standaard, zal PBH te goeder trouw onderhandelen met STAMICARBON of EOSC over de prijs en leveringscondities van een apparaat gebaseerd op het pilot Melasun apparaat in de commerciële uitvoering afgestemd op de gewenste productie capaciteit. PBH besluit waar dit systeem wordt geplaatst. Indien mogelijk wordt de eerste commerciële installatie gebouwd in de eerste OSSB fabriek van PBH in [vestigingsplaats], Shaanxi Province, (Volksrepubliek China). Bij gebleken geschiktheid (qua functie en kostprijs) van het eerste commerciële systeem zal PBH verder in haar eigendom nieuw te bouwen OSSB fabrieken het systeem installeren naast het PMDI systeem met inachtneming van de verplichtingen als vermeld in artikel 2.3 van de overeenkomst tussen PBH en STAMICARBON inzake de PBH-Licentie.
7
. PBH erkent dat EOSC door STAMICARBON een exclusieve licentie is toegekend voor de productie van apparaten voor de behandeling van stro onder de MELASUN Technologie en zal deze apparaten van STAMICARBON respectievelijk EOSC afnemen.
(…)
9. Deze intentieverklaring is door STAMICARBON aangegaan namens en voor DSM. Als onderdeel van de uitvoering van de Vision 2010 strategie van DSM, is het voornemen van STAMICARBON om haar rechten en plichten uit hoofde van deze intentieverklaring over te dragen aan een nieuwe Nederlandse rechtspersoon die in de nabije toekomst wordt opgericht. De andere partijen geven hun toestemming voor zulke overdracht. (…)
10. Partijen komen overeen dat de in deze intentieverklaring opgenomen bepalingen geen bindend karakter hebben, met uitzondering van artikelen 5,6, 7 en 8.
”
3.1.6.
Op 27 oktober 2008 is [geïntimeerde] opgericht door DSM Melamine. Bij brief van 16 februari 2009 heeft [geïntimeerde] aan EOSC medegedeeld dat [geïntimeerde] de tussen Stamicarbon en EOSC gesloten licentieovereenkomst en de confidentiality agreements van 19 maart 2007 en 8 maart 2008 heeft overgenomen. EOSC heeft door ondertekening van die brief ingestemd met de overname.
Per 31 december 2009 is [geïntimeerde] door DSM Melamine overgedragen aan DSM
New Business Development BV, een dochtervennootschap van DSM.
3.1.7.
Eind 2008 is gestart met het testen van de platen die met toepassing van het
door EOSC gebouwde pilot apparaat zijn gemaakt. De tests zijn uitgevoerd bij [appellante] in [vestigingsplaats], op het DSM Skill-center te [vestigingsplaats] en bij het ARC-instituut in Canada. De testen bij het ARC zijn in januari 2009 gestart. In maart en augustus 2009 zijn vervolgtests uitgevoerd bij het ARC. De ARC testen wezen uit dat de platen niet aan de standaard voldeden. Platen waarop enkel MUF lijm was toegepast gaven een IB( Internal-bond, hof) -waarde nul, platen met in de kern pMDI-lijm en aan de buitenkant UF-lijm gaven in sommige gevallen een kleine IB-waarde, maar deze voldeden ook niet aan de standaard. In augustus zijn met name platen met aan de buitenkant MF en aan de binnenkant pMDI getest. Hiervan voldeed geen enkele aan de standaard. Ook de in augustus geteste platen met enkel MF voldeden niet. Alleen platen met uitsluitend pMDI-lijm kwamen door de test. De resultaten zijn weergegeven in productie 41 bij conclusie van antwoord. MUF, UF en MF zijn alle aminoplast lijmen gebaseerd op water (productie 40 bij conclusie van antwoord).
3.1.8.
In de notulen van de vergadering van de stuurgroep ([medewerker van EOCS] van EOCS, [medewerker van PBH] van PBH en [medewerker van DSM Melamine] van DSM Melamine) van 6 juli 2009 is vermeld:
“
[medewerker van EOCS] maakt een offerte voor inbrengen van Melasun in de “babylijn” in PBH [vestigingsplaats]
”
(…)
Babylijn met Melasun kan gebruikt worden voor verdere evaluatie Melasun technologie met pDMI. Voor evaluatie MUF in OSSB dient eerst de feasibility aangetoond worden omdat voor het gebruik van de MUF lijn additionele investeringen in de lijn nodig zijn”
3.1.9.
De offerte is door EOSC bij mail van 30 juli 2009 verzonden naar PBH. Bij mail van 22 augustus 2009 aan [medewerker van EOCS] van EOSC reageert [medewerker van PBH] van PBH hierop:
“
Ik heb even gewacht met antwoord totdat ik de nieuwe testresultaten uit Canada had.
Deze zijn dermate bedroevend dat dit eerst verklaard moet worden
(…)”
Op 4 januari 2010 is de offerte zowel aan PBH als [geïntimeerde] gezonden.
3.1.10.
De notulen van de vergadering van de stuurgroep van 26 april 2010 vermelden met betrekking tot het Melasun OSSB project:
“4- Melasun OSSB: verlagen belading van pMDI in OSSB panels.
[medewerker van PBH] geeft aan dat de interesse in het gebruik van een formaldehyde houdende lijm voor OSSB nu niet meer aanwezig is gezien de positionering van het OSSB product in China en Japan en de het negatieve imago van formaldehyde. Het gekozen lijmsysteem is pMDI
[medewerker van PBH] is nog steeds geïnteresseerd in de evaluatie van de effecten van Melasun op de verlijming van stro met pMDI. Experimenten lijken aan te tonen dat de beladingsgraad van pMDI tot ca. 20% verlaagd kan worden. [medewerker van PBH] geeft aan (tot verrassing van [medewerker van EOCS] en [medewerker van DSM Melamine]) dat hij experimenten bij ARC heeft aangezet om het effect van Melasun verder te onderzoeken.
[medewerker van PBH] nodigt [medewerker van EOCS] uit om een ontwerp/offerte te maken voor de installatie van een Melasun installatie in de babyplant. PBH zal 10 k€ vergoeden aan EOSC. Op basis van de offerte zal PBH binnen 2 maanden een besluit nemen de investering om de babylijn uit te rusten met een Melasun installatie.
[medewerker van DSM Melamine] heeft aangegeven dat DSM Melamine een aanpassing van de licentieovereenkomst met PBH heeft voorgesteld waarin rekening gehouden werd met investering in babylijn; uitbreiding overeenkomst met pMDI als lijmsysteem. Het voorstel is verder niet besproken.”
3.1.11.
Tijdens diezelfde stuurgroep-vergadering is ook de voorgenomen overname van DSM Melamine door [OCI] (OCI) besproken. De notulen vermelden dienaangaande:
“1. Voorgenomen overname van DSM Melamine door [OCI] en gevolgen voor Melasun:
[medewerker van PBH] geeft aan dat hij zeer ontevreden is dat deze voorgenomen overname niet aan hem gecommuniceerd is en dat hij nadere acties zal ondernemen.
[medewerker van DSM Melamine] heeft uitgelegd dat OCI Melamine het deel van Melasun dat betrekking heeft op wood-based panels (OSSB, spaanplaat, etc) zal overnemen en dat de mogelijk andere toepassingen van Melasun (bv compost voor champignons) bij DSM blijft.”
3.1.12.
PBH heeft bij brief van 28 april 2010 aan DSM Melamine B.V. bezwaar gemaakt tegen de overdracht van de Melasun-technologie aan OCI.
3.1.13.
EOCS heeft geweigerd toestemming te geven voor de overdracht van de licentie-overeenkomst tussen [geïntimeerde] en EOCS aan OCI Melamine.
3.1.14.
Per 31 mei 2010 zijn de aandelen in DSM Melamine B.V. verkocht aan OCI. De naam DSM Melamine B.V. is in verband met de overname gewijzigd in OCI Melamine B.V.. OCI Melamine B.V. is juridisch (na overdracht van de Melasun-octrooien door DSM I.P.) en economisch eigenaar van de Melasun-octrooien geworden.
3.1.15.
In een e-mail d.d. 24 juni 2010 schrijft [medewerker van EOCS] naar [medewerker van DSM Melamine] en [medewerker van PBH]:
“In een recentelijk telefoon gesprek met [medewerker van PBH] betreffende het realiseren van een systeem voor de Babyplant heb ik de indruk geproefd dat [medewerker van PBH] om mij niet bekende reden het opzetten van de Babyplant wil afblazen.
(…)
Ik hoop dat jullie zich voor kunnen stellen dat ik erg teleurgesteld raak over deze situatie en een grote kans van slagen en aantonen van het Melasun project verloren zie gaan.
Juist in de betreffende Babyplant in China is
één op één
de werkelijke situatie te simuleren en om de proeven verder te optimaliseren.
Middels deze mail aan jullie beiden wil ik graag helderheid vragen hoe wij verder gaan met onze samenwerking om tot aantoonbare resultaten te komen (…)”
3.1.16.
Bij e- mail van d.d. 12 juli 2010 aan [medewerker van DSM Melamine] (cc aan [medewerker van PBH]) uit [medewerker van EOCS] zijn ongenoegen over de telefonische mededeling van [medewerker van DSM Melamine] “
dat de koper van Melamine fabrieken e.d. geen interesse heeft in o.a. het Melasun project en derhalve is het einde project zoals je meedeelde
”. [medewerker van EOCS] stelt voor een vergadering te beleggen om tot oplossingen te komen.
3.1.17.
[medewerker van DSM Melamine] reageert hierop in een email d.d. 23 juli 2010, gericht aan [medewerker van EOCS] en [medewerker van PBH]:
“Afgelopen woensdag heb ik [medewerker van EOCS] mondeling mijn visie op het Melasun project gegeven:
-
OSSB en MUF (melamine houdende lijmen): ontwikkelproject verloopt zeer moeizaam en met beperkt (en onvoldoende?) succes. De stuurgroep was het er over eens dat de volgende evaluatie van Melasun in de babyplant van PBH moet gebeuren. DSM heeft PBH een eerste voorstel gedaan om middels een korting op de license fee een bijdrage te leveren aan de investering van de Melasun installatie in de baby lijn. [medewerker van PBH] heeft in de laatste stuurgroep meeting aangegeven dat PBH niet geïnteresseerd is om een formaldehyde houdende lijm in OSSB te gebruiken. Het lijkt er dus op dat de interesse van de klant (en exclusieve licensee) van de Melasun technologie met MUF lijmen verdwenen is.
- OSSB en pMDI: er zijn aanwijzingen dat Melasun behandeling van het stro kan resulteren in een verlaging van het gehalte pMDI lijm in OSSB. Dit idee ligt buiten de originele scoop van het Melasun project en zou dus onder LOI tussen PBH, EOSC en DSM (nu OCI Melamine) vallen.
(…)
OCI Melamine heeft wederom aangegeven zich te beraden hoe met het Melasun project om te gaan, waarbij het terugtrekken uit het project en het beëindigen van de afspraken tussen de 3 bovengenoemde partijen zeker tot de mogelijkheden behoort.
3.1.18.
Bij e-mail van 2 november 2010 zend [medewerker van DSM Melamine] de notulen van de stuurgroep vergadering d.d. 16 september 2010 aan [medewerker van PBH] en [medewerker van EOCS].
In de notulen is vermeld:
“● Geen voortgang in de technische evaluatie sinds de laatste meeting
● Er is nog geen besluit genomen door PBH over het installeren van Melasun apparatuur
in de babylijn van PBH in China.(…)
● De interesse van PBH voor aminoharsen in OSSB is op dit moment niet aanwezig.
● [medewerker van PBH] geeft aan nog steeds geïnteresseerd te zijn om de effecten van Melasun op de belijming van stro met pMDI nader te onderzoeken. Dit zou ook de driver zijn voor het installeren van Melasun apparatuur in de babylijn. [medewerker van DSM Melamine] geeft aan dat Melasun in combinatie met pMDI verlijmd OSSB buiten scope van de samenwerking is. OCI heeft geen IP positie op dit gebied.
- Besluit OCI Melamine om uit ontwikkelingsproject Melasun OSSB en afhandeling.
Het ontwikkelingsproject “Melasun voor MUF verlijmd OSSB” heeft op acceptabele termijn geen uitzicht op een commercieel gebruik doordat technisch geen goede resultaten gehaald zijn (de platen zijn niet sterk genoeg) en de interesse van de enige mogelijke klant (PBH) om aminoharsen in OSSB te gebruiken niet meer aanwezig zijn. Er is dus geen goede basis, volgens OCI, om het project voort te zetten. OCI heeft aangeboden om, indien de andere 2 partijen wel de wens hebben om met dit ontwikkelproject door te gaan, afstand te doen van haar eigendom en de Melasun IP over te dragen aan deze partijen. In ruil wordt OCI gevrijwaard voor alle aanspraken.
[medewerker van PBH] geeft aan dat dit voorstel van OCI fair is en zal dit bestuderen
[medewerker van EOCS] geeft aan ontevreden te zijn en zegt uiteindelijk dat hij compensatie wil.
(…)
”
3.1.19.
Bij brief d.d. 3 december 2010 heeft [geïntimeerde] in een brief, gericht aan PBH,  de licentie-overeenkomst met PBH opgezegd tegen 31 december 2010.
Als reden voor de opzegging is vermeld:
“
Alle intenties ten spijt heeft de Melasun technologie (spijtig genoeg) niet gebracht wat partijen hadden verwacht en gehoopt. Naast kwaliteitsproblemen is er ook een vraagprobleem ontstaan. Er blijkt geen commerciële markt meer te zijn voor OSSB op basis van gebruik van formaldehyde houdende lijm, startpunt van de samenwerking”
OCI heeft bij de onderhavige brief aangeboden de Melasun-patenten resp. de eigendom van de gezamenlijk gefinancierde pilot installatie per 1 januari 2011 op nader overeen te komen wijze om niet aan PBH en/of aan EOSC over te dragen.
3.1.20.
EOSC heeft [geïntimeerde] naar aanleiding daarvan bij brief van 4 januari 2011 verzocht om binnen één week na dagtekening van die brief schriftelijk te bevestigen dat de op 29 januari 2008 gesloten licentieovereenkomst, alsmede de nader gemaakte afspraken door [geïntimeerde] worden nagekomen en dat zij aldus, zowel in financieel als in operationeel opzicht, zal bijdragen aan het realiseren en voltooien van de babyplant te China zodat tot de uiteindelijke ‘proof of the pudding’ kan worden gekomen, bij gebreke waarvan [appellante] genoodzaakt is om [geïntimeerde] c.q. DSM aansprakelijk te houden voor alle door [appellante] geleden en te lijden schade, waaronder de investeringen die zij reeds heeft gepleegd.
3.1.21.
Bij brief van 5 april 2012 aan [geïntimeerde] heeft EOSC op de voet van artikel 6:265 jo. 6:267 BW de tussen EOSC en (de rechtsvoorganger van) [geïntimeerde] op 29 januari 2008 aangegane licentieovereenkomst en alle op deze overeenkomst voortbouwende mondelinge en schriftelijke (intentie)overeenkomsten waarbij deze vennootschappen partij zijn, gedeeltelijk ontbonden per 1 januari 2011, zijde de datum waarop de licentieovereenkomst volgens [geïntimeerde] is geëindigd, subsidiair 12 januari 2011, zijde de datum waarop het verzuim van [geïntimeerde] is ingetreden. Daarbij is vermeld dat de ontbinding plaatsvindt op grond van de tekortkoming zijdens [geïntimeerde] bestaande uit het feit dat zij de licentieovereenkomst en de nader gemaakte afspraken niet meer nakomt.
3.2.1.
EOSC heeft in eerste aanleg gevorderd
I.    voor recht te verklaren dat als gevolg van een daartoe strekkende, op 5 april 2012 gedateerde verklaring van EOSC op voet van art. 6:267 BW gedeeltelijk ontbonden is:
a.    de tussen EOSC en (de rechtsvoorganger van ) [geïntimeerde] Technologies B.V. op 29 januari 2008 aangegane licentieovereenkomst;
alsmede
b.   alle op deze overeenkomst voortbouwende mondelinge en schriftelijke (intentie) overeenkomsten waarbij deze vennootschappen partij zijn, in die zin dat door deze gedeeltelijke ontbinding partijen over en weer vanaf 1 januari 2011, subsidiair vanaf 12 januari 2011, althans vanaf een datum welke de rechtbank in goede justitie behoort  te vernemen ex art. 6:271 BW bevrijd zijn van de door deze overeenkomsten getroffen verbintenissen.
II.    [geïntimeerde] Technologies B.V. te veroordelen tot, kort gezegd, het aan EOSC vergoeden van bij staat op te maken schade (artt. 612 e.v.) die deze vennootschap lijdt doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de licentieovereenkomst en de andere onder I. b. vermelde overeenkomsten plaatsvindt (art. 6:277 BW)
III     [geïntimeerde] te veroordelen in de rente over de proceskosten.
3.2.2.
Bij vonnis van 20 november 2013 heeft de rechtbank de vorderingen van EOSC afgewezen. De rechtbank heeft, kort gezegd, geoordeeld dat de stellingen van [appellante] niet kunnen leiden tot het oordeel dat [geïntimeerde] de licentieovereenkomst met [appellante] niet heeft mogen opzeggen en evenmin tot het oordeel dat [geïntimeerde] gehouden is de eventueel door [appellante] ten gevolge van de opzegging van die overeenkomst geleden schade te vergoeden
3.3.1.
In hoger beroep heeft [appellante] 18 grieven gericht tegen voornoemd vonnis
Met deze grieven wordt het geschil in volle omvang aan het hof voorgelegd.
[appellante] heeft geconcludeerd tot:
I  vernietiging van het vonnis waarvan beroep en
II  alsnog het in eerste aanleg geëiste
a. toe te wijzen in dier voege dat [appellante] Systems B.V. in de plaats treedt van oorspronkelijk eiser, thans geheten [Ozone Solutions] Ozone Solutions B.V., appellant sub 2, althans
b. voor het geval dat geen sprake is van een geldige overdracht, toe te wijzen aan oorspronkelijk eiser, appellant sub 2.
III veroordeling van [geïntimeerde] tot terugbetaling aan [appellante] Systems B.V. althans [Ozone Solutions] Ozone Solutions B.V. van hetgeen [appellante] Systems B.V., althans [Ozone Solutions] Ozone Solutions B.V. ter uitvoering van het bestreden vonnis aan [geïntimeerde] heeft voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling.
3.3.2.
Voordat het hof overgaat tot de beoordeling van het geschil, beoordeelt het hof eerst het standpunt van [appellante] dat eiser in eerste aanleg - van 6 juni 1995 tot 16 mei 2012 [EOSC] geheten, van 15 mei 2012 tot 21 januari 2014 [EOS] geheten en thans [Ozone Solutions] Ozone Solutions B.V geheten
-
haar vordering die zij in de onderhavige procedure op [geïntimeerde] stelt te hebben aan [appellante] Systems B.V heeft gecedeerd en deze laatste in de onderhavige procedure daarom partij is in hoger beroep.
[geïntimeerde] heeft de cessie van voornoemde vordering betwist nu de akte van cessie niet aan haar is betekend en zij ook niet over de tekst van de akte van cessie beschikt.
3.3.3.
Artikel 3:94 BW vereist dat mededeling van de akte van cessie wordt gedaan. Aan de mededeling zijn geen vormvereisten verbonden en deze kan zowel door de verkrijger als de vervreemder worden gedaan. De vereiste mededeling ziet op de akte en niet op de inhoud van de akte. Nu [appellante] in ieder geval bij memorie van grieven de mededeling heeft gedaan dat bij de schriftelijke koopovereenkomst van aandelen d.d. 2 juli 2013 [EOSC] haar vordering op [geïntimeerde] aan [appellante] Systems B.V. heeft overgedragen, is aan het vereiste van mededeling van de akte voldaan. Voornoemde akte is voorts als productie H8 overgelegd. Uit de akte blijkt dat [EOS] (voorheen genaamd [EOSC]) haar vorderingen waaronder die op [geïntimeerde] aan [appellante] Systems B.V. heeft overgedragen. Het voorgaande betekent dat, in ieder geval, op 20 mei 2014 (datum waarop de memorie van grieven is genomen) aan alle vereisten voor overdracht van de  in het onderhavige geschil gestelde vordering van EOSC op [geïntimeerde] is voldaan.
3.3.4.
Het voorgaande brengt mee dat de procedure in hoger beroep zal worden gevoerd tussen [appellante] Systems B.V. (hierna: [appellante]) en [geïntimeerde] Technologies B.V en dat [Ozone Solutions] Ozone Solutions B.V. niet-ontvankelijk zal worden verklaard.
3.4.1.
Met de grieven wordt het geschil in volle omvang aan het hof voorgelegd.
3.4.2.
Het hof zal eerst het betoog van [appellante] dat [geïntimeerde] de onder 3.1.3 genoemde licentieovereenkomst d.d. 29 januari 2008 niet mocht opzeggen, beoordelen.
[appellante] stelt zich op het standpunt dat de opzeggingsgronden limitatief zijn opgesomd in artikel 10 van de licentieovereenkomst en dat geen van deze opzeggingsgronden zich heeft voorgedaan. Voorts stelt [appellante] dat partijen er voor hebben gekozen om de omstandigheid dat geen overeenstemming zou worden bereikt over de kwaliteit en/of de levering van de installatie, niet als opzeggrond in de overeenkomst op te nemen. Het gevolg van ongeschiktheid van de Melasun-installatie is geregeld in artikel 2.2. van de overeenkomst. De licentie van EOSC zou in dat geval worden omgezet in een niet-exclusieve licentie, zodat het niet voldoen van de installatie niet kan gelden als een onvoorziene omstandigheid op grond waarvan [geïntimeerde] de overeenkomst zou kunnen opzeggen. Van een niet-voldoen van de installatie is bovendien geen sprake, aldus [appellante]. [appellante] betoogt dat de resultaten van de testen, verricht op de platen die met toepassing van het door EOSC gebouwde pilot apparaat zijn gemaakt, niet slecht waren. De resultaten waren wisselend. Testen die plaatsvonden bij [appellante] in [vestigingsplaats] en bij het Skill centum van DSM te [vestigingsplaats] waren positief. De slechte resultaten die de testen bij ARC in Canada opleverden werden mogelijk veroorzaakt door hitte behandeling van het stro in Canada, het tijdverloop tussen behandeling van het stro met de Melasun-techniek in Nederland en het persen van de platen in Canada en een te laag splitsingspercentage van het stro, aldus [appellante].
Voorts heeft [appellante] betoogd dat [geïntimeerde] door de licentie-overeenkomst op te zeggen heeft belet dat proeven in de babyplant konden worden gedaan, waarmee had kunnen komen vast te staan dat de Melasun-technologie (voldoende) succesvol was. Dat de Melasun-techologie te hoge kosten, naar het hof begrijpt elektriciteits- en energiekosten, met zich bracht, is niet komen vast te staan, aldus [appellante]. De kosten konden nog worden gereduceerd door de concentratie ozon te verhogen waardoor minder zuurstof nodig zou zijn, aldus [appellante].
[appellante] heeft voorts betoogd dat de reden voor opzegging door [geïntimeerde] is gelegen in de overdracht van het onderdeel DSM Melamine aan OCI.
3.4.3.
[geïntimeerde] heeft aangevoerd dat zij de overeenkomst heeft opgezegd en mocht opzeggen omdat van haar niet langer gevergd kon worden de overeenkomst nog langer voort te zetten. De resultaten van de testen bij het ARC in Canada waren eind augustus 2009 zeer teleurstellend, de variabele kosten van de Melasun-installatie (elektriciteit, energie) per ton stro waren zorgwekkend hoog en PBH bleek niet meer geïnteresseerd in het gebruik van MUF-lijm, en heeft zich uit het Melasun-project teruggetrokken.
3.4.4.
Tussen partijen is niet in geschil dat de licentieovereenkomst een overeenkomst voor bepaalde tijd ( 20 jaar) betreft.
3.4.5.
Het hof stelt voorop dat een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst, zo tussentijdse opzegbaarheid niet is bedongen, in beginsel niet eenzijdig tussentijds door opzegging kan worden beëindigd. Weliswaar is niet geheel uitgesloten dat op dit beginsel een uitzondering wordt aangenomen, maar een dergelijke uitzondering kan slechts haar grond vinden in onvoorziene - dat wil zeggen niet in de overeenkomst verdisconteerde - omstandigheden, die niet voor rekening van de opzeggende partij komen en die van zo ernstige aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip niet mag verwachten
(HR 21 oktober 1988, NJ 1990, 439).
3.4.6.
Tussen partijen is niet in geschil dat de in de licentieovereenkomst opgenomen gronden voor opzegging zich niet voordoen, zodat dient te worden beoordeeld of aan de hiervoor genoemde grond voor opzegging wegens onvoorziene omstandigheden is voldaan.
3.4.7.
Anders dan [appellante] betoogt doet aan voornoemde opzegmogelijkheid niet af dat partijen enkele opzeggronden in de licentieovereenkomst hebben benoemd. Juist omdat de onder 3.4.5. genoemde norm recht doet aan onvoorziene omstandigheden van ernstige aard, heeft EOCS de contractuele opzeggingsregeling in redelijkheid niet mogen opvatten als afdoende aan de mogelijkheid van opzegging op grond van onvoorziene omstandigheden van ernstige aard. (Vgl. hof Arnhem-Leeuwarden 6 maart 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:1764).
3.4.8.
[appellante] heeft voorts betoogd dat partijen voor de situatie dat de resultaten tegen zouden vallen een regeling hebben getroffen onder artikel 2.2. van het licentieovereenkomst en daarom geen sprake is van een onvoorziene omstandigheid.
3.4.9.
[geïntimeerde] heeft aan haar opzegging evenwel (mede) ten grondslag gelegd dat PBH zich uit het Melasun-project had teruggetrokken. Tussen partijen is niet in geschil dat zij voor deze situatie geen regeling hebben getroffen in de onderhavige licentieovereenkomst.
3.4.10.
Voor zover [appellante] nog heeft betoogd dat opzegging niet mogelijk is gezien de onder artikel 14.2 van de onderhavige overeenkomst opgenomen “Entire Agreement” clausule, geldt dat deze clausule op zichzelf geen uitleg bepaling is (vgl HR 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8101), maar wel van belang kan zijn bij de uitleg van de overeenkomst. De opzegging door [geïntimeerde] is evenwel ingegeven door een omstandigheid waarin bij de onderhavige overeenkomst niet is voorzien, terwijl de ‘Entire Agreement’ clausule als zodanig geen afbreuk kan doen aan de mogelijkheid tot opzegging op die grond.
3.4.11.
[appellante] heeft betwist dat PBH zich uit het Melasun-project heeft teruggetrokken. Deze betwisting heeft [appellante] evenwel slechts onderbouwd met de stelling dat PBH nooit een besluit heeft genomen om uit het Melasun-project te stappen.
In het licht van de hiervoor onder 3.1.10 weergegeven notulen van de stuurgroep vergadering d.d. 26 april 2010 waarin is opgenomen “
[medewerker van PBH] (hof: van PBH) geeft aan dat de interesse in het gebruik van een formaldehyde houdende lijm voor OSSB nu niet meer aanwezig is gezien de positionering van het OSSB product in China en Japan en het negatieve imago van formaldehyde.”
en onder 3.1.18. weergegeven notulen van de stuurgroep vergadering d.d. 16 september 2010 waarin is opgenomen “
De interesse van PBH voor aminoharsen in OSSB is op dit moment niet aanwezig
” is dit een onvoldoende betwisting.
Uit het voorgaande blijkt dat de interesse van PBH in het Melasun-project (voorlopig) niet meer aanwezig was. Aan het project lag immers naar blijkt uit (Annex 1 van ) de licentieovereenkomst d.d. 29 januari 2008 ten grondslag dat OSSB platen zouden worden gefabriceerd door verlijming van stro met aminoplast of andere lijm op waterbasis, welke lijm formaldehyde bevat. Genoemd worden MUF (melamine urea formaldehyde) en UF (urea formaldehyde) lijm. PBH heeft weliswaar bij brief van 28 april 2010 aan DSM Melamine B.V. bezwaar gemaakt tegen de overdracht van de Melasun technologie aan OCI, maar van (actieve) deelname door PBH aan het Melasun-project is niet meer gebleken.
Voor zover [appellante] heeft beoogd te stellen dat PBH nog wel geïnteresseerd was in de Melasun-installatie ten behoeve van de verlijming van stro met pMDI, geldt dat zij niet voldoende heeft onderbouwd dat bedoelde verlijming met pMDI viel onder het bereik van de tussen haar en [geïntimeerde] gesloten licentieovereenkomst. Ingevolge artikel 1.7. ziet de licentieovereenkomst op de ontwikkeling van een installatie voor de productie van OSSB-platen met gebruik van aminoplast of andere lijmen op waterbasis, terwijl deze waterbasis, naar [geïntimeerde] onbetwist heeft gesteld, nu juist de onderscheidende factor ten opzichte van de tot dan toe bekende lijmen (op basis van pMDI) was. Omstandigheden op grond waarvan moet worden aangenomen dat EOSC mocht verwachten dat ook verlijming met pMDI onder de onderhavige licentieovereenkomst viel zijn gesteld noch gebleken.
3.4.12.
Naar het oordeel van het hof betreft het wegvallen van PBH als deelnemer aan het Melasun-project en daarmee, het wegvallen van de afnemer van de Melasun-installatie, een omstandigheid van zo ernstige aard dat van [geïntimeerde] naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mocht worden verwacht dat zij de overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip in stand zou houden. Het laten voortbestaan van de overeenkomst had geen doel meer; er zou immers geen afnemer zijn van de te ontwikkelen Melasun-installatie ter verlijming van stro met lijm op waterbasis. Deze omstandigheid komt niet voor rekening van [geïntimeerde].
Feiten of omstandigheden op grond waarvan moet worden aangenomen dat [geïntimeerde] een andere afnemer voor PBH in de plaats had kunnen stellen zijn gesteld noch gebleken. De hoge productiekosten, waarvan nog niet was gebleken dat reductie door verhoging van de concentratie ozon mogelijk was, en (wisselende) testresultaten maken dit evenmin aannemelijk.
Het hof is voorts van oordeel dat de omstandigheid dat PBH zich heeft teruggetrokken, een omstandigheid is die gezien de aard van de overeenkomst voor rekening komt van EOSC. Het was EOSC die op grond van de onderhavige overeenkomst de door haar ontwikkelde installaties aan PBH zou verkopen, terwijl daarin haar financieel voordeel bij de onderhavige overeenkomst lag. Aan het voorgaande doet niet af dat ook [geïntimeerde] belang had bij verkoop van de Melasun-installaties aan PBH, nu zij van PBH, op grond van de tussen haar en PBH gesloten licentieovereenkomst (zie hiervoor onder: 3.1.4.) royalty’s zou ontvangen over de verkoop van de met de Melasun-technologie geproduceerd OBBS platen. Nog daar gelaten dat ook deze overeenkomst bij brief van op 3 december 2010 tegen 31 december 2010 door [geïntimeerde] is opgezegd.
3.4.13.
Gezien het voorgaand falen de grieven voor zover daarmee wordt betoogd dat [geïntimeerde] de overeenkomst d.d. 29 januari 2008 niet mocht opzeggen. Een verklaring voor recht als door [appellante] ten aanzien van deze overeenkomst gevorderd is niet aan de orde.
3.4.14.
[appellante] heeft voorts betoogt dat [geïntimeerde] door de overeenkomst op te zeggen aan EOSC de kans heeft ontnomen de proeven in de baby-plant uit te voeren en daarmee, naar het hof begrijpt, aan EOSC de kans heeft ontnomen om aan te tonen dat een Melasun- installatie kon worden ontwikkeld die wél aan de vereiste standaards voldeed.
3.4.15.
Onder verwijzing naar 3.4.11. overweegt het hof dat sinds de stuurgroep vergadering van 26 april 2010 is gebleken van een gebrek aan belangstelling voor het Melasun-project van de zijde van PBH. Weliswaar heeft PBH bij brief van 28 april 2010 aan DSM Melamine B.V. bezwaar gemaakt tegen de overdracht van de Melasun-technologie aan OCI, maar van enige actie van PBH om de Melasun-installatie te testen in haar (mini) fabriek in [vestigingsplaats] is niet gebleken, terwijl PBH zich op de stuurgroep vergadering van 16 september 2010 - dit ondanks dat DSM PBH een eerste voorstel had gedaan om door een korting op de license fee een bijdrage te leveren aan de investering van de Melasun-installatie in de baby lijn (zie hiervoor onder 3.1.17. ) - wederom te kennen heeft gegeven dat de interesse van PBH voor aminoharsen in OSSB niet aanwezig is. Van enige interesse nadien van de zijde van PBH om de proeven in de baby-plant in het kader van het Melasun-project alsnog uit te voeren is niet gebleken. Gezien het voorgaande kan niet worden geoordeeld dat [geïntimeerde] door opzegging van de licentieovereenkomst van 29 januari 2008 aan EOSC de kans heeft ontnomen proeven in de baby-plant uit te voeren. Dat de installatie niet in de baby plant is getest is veeleer te wijten aan een gebrek aan belangstelling van de zijde van PBH.
3.4.16.
Het voorgaande brengt mee dat de grieven ook in zoverre falen.
3.4.17.
Met grief 15 heeft [appellante] betoogd dat [geïntimeerde] schadeplichtig is wegens wanprestatie, nu zij de licentie overeenkomst heeft opgezegd.
Met grief 17 ( voorwaardelijk ingesteld voor zover grief 15 faalt) betoogt [appellante] dat [geïntimeerde] schadeplichtig is uit hoofde van redelijkheid en billijkheid dan wel uit hoofde van onrechtmatig handelen.
3.4.18.
Dienaangaande overweegt het hof dat, nu [geïntimeerde] de overeenkomst mocht op zeggen geen grond bestaat om haar dienaangaande te veroordelen tot schadevergoeding wegens wanprestatie. Grief 15 faalt.
3.4.19.
Evenmin bestaat grond [geïntimeerde] te veroordelen tot vergoeding van de door [appellante] geleden schade, nader op te maken bij staat, op grond van redelijkheid en billijkheid en/of op grond van onrechtmatige daad.
Gezien al het voorgaande is van onrechtmatig handelen van [geïntimeerde] geen sprake.
Voorts brengt de redelijkheid en de billijkheid niet mee dat [geïntimeerde] tot schadevergoeding is gehouden. Voor zover [appellante] heeft beoogd te betogen dat de redelijkheid en billijkheid meebrengen dat [geïntimeerde] de door EOSC gedane investeringen in het Melasun-project dient te vergoeden, geldt het volgende. Als overwogen onder 3.4.12. is de omstandigheid dat PBH zich heeft teruggetrokken uit het Melasun-project een omstandigheid die gezien de aard van de overeenkomst voor rekening komt van EOSC.  Het had dan ook eerder op de weg van EOCS gelegen een vervanger voor PBH te zoeken om haar investeringen rendabel te maken, dan dat het op de weg van [geïntimeerde] lig de door EOSC gedane investeringen te vergoeden. Bij het voorgaande neemt het hof in aanmerking dat EOSC, naar door [appellante] zelf is gesteld, wist dat niet gegarandeerd was dat zij haar investeringen zou terug verdienen en/of een winst marge zou kunnen genereren, terwijl naar bij pleidooi is gebleken DSM Melamine reeds het grootste deel van de kosten van het Melasun-project voor haar rekening heeft genomen. Het betoog faalt.
3.4.20.
Met grief 16 heeft [appellante] betoogd dat EOSC wanprestatie heeft gepleegd ten aanzien van afspraak om het testen van de Melasun-installatie in baby-plant in gang te zetten. Van enige tussen EOCS en [geïntimeerde] bestaande afspraak op grond waarvan [geïntimeerde] EOSC proeven in de baby-plant van PBH zou moeten laten (doen) uitvoeren is niet gebleken, zodat grief 16 reeds daarom in zoverre faalt. Een verklaring voor recht als door [appellante] gevorderd, ten aanzien van zo een overeenkomst, is gezien het voorgaande niet aan de orde.
Enige ander tekortkoming in de nakoming van op de licentieovereenkomst voortbouwende afspraken is niet onderbouwd, terwijl, afgezien van de intentieverklaring van 1 oktober 2008 (waarvan de rechten en plichten van Stamicarbon, naar tussen partijen vast staat gezien artikel 9 zijn overgedragen aan [geïntimeerde]), niet is geconcretiseerd welke afspraken het betreft. Verklaringen voor recht als gevorderd ten aanzien van voortbouwende afspraken zijn niet aan de orde, zodat de grief ook voor het overige faalt.
3.4.21.
Het bewijsaanbod van [appellante] zal, nu zij niets te bewijzen heeft aangeboden dat, indien bewezen, tot een andere uitspraak zou kunnen leiden worden afgewezen.
3.4.22.
Het hof zal de vorderingen van [appellante] afwijzen, het vonnis waarvan beroep bekrachtigen en [appellante] veroordelen in de proceskosten.
4
De uitspraak
Het hof:
verklaart [Ozone Solutions] Ozone Solutions B.V. niet-ontvankelijk in haar hoger beroep;
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt [appellante] Systems B.V
.
en [Ozone Solutions] Ozone Solutions B.V., hoofdelijk in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten tot op heden aan de zijde van [geïntimeerde] worden begroot op € 704 aan verschotten en op € 2.682 aan salaris advocaat;
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad voor wat de proceskosten veroordeling betreft.
Dit arrest is gewezen door mrs. P.M.A. de Groot-van Dijken, J.M. Brandenburg en Y.L.L.A.M. Delfos-Roy en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 3 februari 2015.