ECLI:NL:GHSHE:2014:8
Gerechtshof SHE — Uitspraak 


GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH
Afdeling civiel recht
zaaknummer HD 200.115.660/01
arrest van 7 januari 2014
in de zaak van
1
[Beheer I.] Beheer B.V,
gevestigd te[vestigingsplaats],
hierna te noemen: [Beheer I.],
2.
[Holding] Holding B.V.,
hierna te noemen: [Holding] Holding,
gevestigd te [vestigingsplaats],
appellanten,
advocaat: mr. E.J. Louwers te Eindhoven,
tegen
1
[Beheer II.] Beheer B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats],
hierna te noemen: [Beheer II.],
2.
VHI Koudtechniek B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats],
hierna te noemen: VHI,
geïntimeerden,
advocaat: mr.drs. H.J.M. Goossens te Asten,
op het bij exploot van dagvaarding van 12 september 2012 ingeleide hoger beroep van de door de rechtbank 's-Hertogenbosch gewezen vonnissen van 22 februari 2012 en 13 juni 2012 tussen [Beheer I.] en [Holding] Holding als eiseressen in conventie, verweersters in reconventie en  [Beheer II.] en VHI als gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie.
1
Het geding in eerste aanleg (zaaknr.  229727/HA ZA 11-767)
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen.
2
Het geding in hoger beroep
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding in hoger beroep
- de memorie van grieven met producties en voorwaardelijke eiswijziging;
- de memorie van antwoord met producties;
- de akte met productie van [Beheer I.] en [Holding] Holding;
- het pleidooi, waarbij partijen pleitnotities hebben overgelegd;
- de brief met bijlage van de advocaat [NAAM][Beheer I.] en [Holding] Holding aan het hof d.d. 27 augustus 2013.
Partijen hebben arrest gevraagd. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.
3
De gronden van het hoger beroep
Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.
4
De beoordeling
4.1.
Het gaat in deze zaak om het volgende.
4.1.1.
[Beheer I.] is de houdster van het Nederlandse octrooi op een spraytunnel met het nummer [octrooinummer].
[Beheer I.] was de bestuurster van [Vastgoed] Vastgoed B.V., van welke vennootschap [Holding] Holding alle aandelen bezat.
[Vastgoed] Vastgoed B.V. was de bestuurster van [Koudetechniek] Koudetechniek B.V. Door middel van een statutenwijziging is op 8 juli 2005 de naam van [Koudetechniek] Koudetechniek B.V. gewijzigd in VHI Koudetechniek B.V. (VHI). VHI exploiteert een koeltechnisch bedrijf.
4.1.2.
Op 21 september 2005 heeft [Vastgoed] Vastgoed B.V. alle aandelen in VHI verkocht aan [Beheer II.] voor een bedrag van € 800.000,-. In de koopovereenkomst is onder meer het volgende bepaald.
Artikel 1
Verkoop aandelen, levering, financiële verplichtingen
1. Verkoper verkoopt hierbij aan Koper, gelijk Koper van Verkoper koopt, 100% van het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal van de Vennootschap, welk aandelenkapitaal bestaat uit 40 gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 40, elk met een nominale waarde van € 453,78 hierna te noemen: “de Aandelen”, zulks onder de condities zoals genoemd in deze overeenkomst.
2. De Aandelen worden door Verkoper aan Koper verkocht met alle daaraan verbonden (wettelijke of contractuele) rechten en verplichtingen.
3. De koopsom voor de Aandelen bedraagt € 800.000,-, te verhogen met een Earn Outregeling (welke in lid 6 nader wordt uitgewerkt), hierna te noemen: “de Koopsom”, uitgaande van de waarde van het eigen vermogen van de Vennootschap per 1 januari 2005 (Overnamedatum), zoals deze blijkt uit de door [accountants] Accountants B.V. opgestelde balans per 31 december 2004, welke is vastgesteld op grond van bestendig gebruikelijke waarderingsgrondslagen. Het resultaat van de Vennootschap van de Overnamedatum tot de datum van de levering van de aandelen als bedoeld in de onderhavige overeenkomst is voor rekening en risico van Koper.
4. Van de Koopsom dient een gedeelte van € 600.000,- uiterlijk op de datum van notariële levering (hierna te noemen: de Leveringsdatum) als bedoeld in artikel 3 door Koper te worden voldaan.
5. Van de Koopsom zal een bedrag van € 200.000,- worden schuldig gebleven en achtergesteld worden op een lening bij de ABN AMRO-bank te [vestigingsplaats] (volgens de offertes d.d. 12 augustus 2005), welke lening is aangegaan voor de financiering van de Koopsom. (….)
Artikel 2
Spraytunnel
1. Koper verkrijgt met ingang van de Leveringsdatum voor de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Polen een licentie voor het gebruik van de spraytunnel, partijen genoegzaam bekend. [Beheer I.] Beheer B.V. is eigenaar van het patent op de spraytunnel. Tussen [Beheer I.] Beheer B.V. en Koper is een separate licentieovereenkomst overeengekomen die als bijlage 2 is aangehecht. [Beheer I.] Beheer B.V. zal de onderhavige overeenkomst voor wat betreft artikel 2 meetekenen.
2. Na ommekomst van een termijn van 5 jaar na 30 september 2005 heeft Koper een eerste en exclusief recht van koop op het patent op de spraytunnel voor een bedrag van € 700.000,-. Genoemd recht van koop is niet overdraagbaar hetgeen tevens als kettingbeding in de notariële akte van levering dient te worden opgenomen.
3. Indien met behulp van Koper in de komende vijf  jaar, met ingang van de Leveringsdatum, een spraytunnel wordt verkocht buiten de in lid 1 genoemde regio/landen, dan ontvangt Koper een nader overeen te komen commissie die in mindering zal strekken op de in artikel 1 lid 5 genoemde lening dan wel op de koopsom van de spraytunnel als bedoeld in lid 2.
4. De koopsom van de spraytunnel dient door Koper na 5 jaar, uiterlijk op 30 september 2010, te worden betaald. Uitgangspunt is dat Koper de koopsom ineens betaalt, doch partijen zullen hieromtrent nog nader overleg voeren. Uitgangspunt is voorts dat het risico van non-betaling niet slechts bij Verkoper kan liggen. Indien financiering ineens niet mogelijk blijkt te zijn, hebben partijen de intentie om de licentie genoemd in lid 1 tegen betaling van een vergoeding te verlengen.
(….)
De aandelen zijn op 13 oktober 2005 door [Vastgoed] Vastgoed B.V. aan [Beheer II.] geleverd.
4.1.3.
Op 21 september 2005 is tussen [Beheer I.] als licentiegever en [Koudetechniek] Koudetechniek B.V. als licentienemer een licentieovereenkomst gesloten met onder meer de volgende inhoud:
Artikel 1
De Licentie
1. Licentiegever verleent Licentienemer een exclusieve Licentie voor de duur van (minimaal) vijf kalenderjaren op het hem toekomend Nederlands octrooi, nummer [octrooinummer], ingaande per 1 oktober 2005 en derhalve eindigend na vijf kalenderjaren per 30 september 2010.
2. De Licentie heeft slechts betrekking op de Spraytunnel.
(….)
Artikel 5
Licentievergoeding
De licentievergoeding ter zake van de onderhavige licentieovereenkomst bedraagt nihil.
Artikel 6
Koopoptie
Na ommekomst van de termijn genoemd in artikel 12 lid 1  heeft Licentienemer c.q. een – met instemming van Licentiegever – door Licentienemer aan te wijzen rechtspersoon een eerste en exclusief recht van koop op het Octrooi voor een bedrag van € 700.000,-. Genoemd recht van koop is niet overdraagbaar behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever.
4.1.4.
Op 1 november 2010 heeft er een bespreking plaats gevonden tussen enerzijds [Beheer I.], [Holding] Holding en [Vastgoed] Vastgoed B.V en anderzijds [Beheer II.] en VHI, waarvan de afspraken zijn vastgelegd.  In die vastlegging is als considerans opgenomen:
In aanmerking nemende dat
:
- Partijen in 2005 overeenkomsten hebben gesloten o.a. omtrent de overname van aandelen
van (toen geheten) [Koudetechniek] Koudetechniek BV (Licentieovereenkomst d.d. 21-09-2005 en
Koopovereenkomst aandelen d.d. 21-9-2005), Partijen genoegzaam bekend;
- Deze overeenkomsten van toepassing blijven tenzij anders wordt genoemd;
- Partijen omtrent de afwikkeling van bovengenoemde overeenkomsten over de betaling van
700.000,- per vandaag afspraken wensen te maken;
Partijen het volgende in een bespreking op 1 november 2010 overeen zijn gekomen:
(…)
De gemaakte afspraken komen erop neer dat [Beheer II.] en VHI aan [Beheer I.] en [Holding] Holding uiterlijk 6 november 2010 een bedrag van € 10.000,- zullen betalen (artikel 1). Vervolgens dienen [Beheer II.] en VHI in december 2010, januari 2011 en maart 2011 (elke maand) een bedrag van € 30.000,- te betalen (artikel 2). Ten slotte zouden  [Beheer II.] en VHI vanaf 1 april 2011 maandelijks een bedrag van € 8.910,54 zijnde een annuïteitsbedrag voor vijf jaar betalen. Dit bedrag was berekend door van de € 700.000,- een bedrag van € 100.000,- (alsdan reeds betaald) en € 150.000,- (in zake de kwestie ‘[kwestie]’) in mindering te brengen (artikel 3). In het kader van de kwestie [kwestie] zouden [Beheer II.] en VHI een bedrag van € 150.000,- betalen (artikel 5).
Voorts erkennen de partijen dat deze intentieovereenkomst tot doel heeft de op 1 november 2010 gemaakte mondelinge afspraken vast te leggen en dat zij vóór 1 december 2010 een nadere definitieve overeenkomst zullen sluiten waarbij de grondgedachte van deze overeenkomst opgenomen zal worden en absoluut leidend is.
4.1.5.
Op 1 december 2010 is het Nederlandse octrooi op een spraytunnel met het nummer [octrooinummer] komen te vervallen.
4.1.6.
Op 8 december 2010 is er een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen tussen [Holding] Holding en [Vastgoed] Vastgoed B.V., waarin is vastgelegd dat de partijen op 31 december 2009 mondeling zijn overeengekomen dat alle vorderingen en schulden van [Vastgoed] Vastgoed B.V. op 31 december 2009 tegen boekwaarde zijn overgenomen door [Holding] Holding. Na de overdacht zou [Vastgoed] Vastgoed B.V. worden geliquideerd, hetgeen op 8 december 2010 is gebeurd.
4.1.7.
[Beheer II.] en VHI. hebben in een brief van mr. [NAAM]21 april 2011 de overeenkomsten van 21 september 2005 partieel en, voor zover nodig, de overeenkomst van 1 november 2010 geheel ontbonden, namelijk voor zover [Beheer II.] en VHI verplicht zouden zijn het bedrag van € 700.000,- te betalen als tegenprestatie voor de overdracht van het Nederlandse octrooi met het nummer [octrooinummer], nu dat octrooi niet meer kon worden overgedragen.
4.1.8.1. [Beheer I.] en [Holding] Holding hebben in eerste aanleg gevorderd dat de rechtbank [Beheer II.] en VHI hoofdelijk, althans afzonderlijk, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeelt tot
primair
a	betaling van een bedrag van € 30.000,-, vermeerderd met de contractuele rente van
5 % op jaarbasis vanaf 31 december 2010, althans de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der voldoening,
b	betaling van een bedrag van € 30.000,-, vermeerderd met de contractuele rente van
5 % op jaarbasis vanaf 31 januari 2011, althans de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der voldoening,
c	betaling van een bedrag van € 30.000,-, vermeerderd met de contractuele rente van
5 % op jaarbasis vanaf 31 maart 2011, althans de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der voldoening,
d	betaling van een bedrag van € 150.000,- met ingang van de datum van het vonnis, althans in ieder geval, vanaf 30 maart 2016, vermeerderd met de contractuele rente van 5 % op jaarbasis vanaf 1 oktober 2010, althans de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der voldoening,
e	betaling van een bedrag van € 8.910,54 op de laatste dag van iedere maand, de eerste termijn op 30 april 2011 en de laatste termijn op 30 maart 2016, vermeerderd met de contractuele rente van 5 % op jaarbasis, althans de wettelijke rente vanaf de laatste dag van iedere maand tot aan de dag der voldoening,
subsidiair
f	betaling van een bedrag van € 700.000,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der voldoening,
primair en subsidiair
g	nakoming van de contractuele verplichtingen van de overeenkomst van 1 november 2010 op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag(deel), dat [Beheer II.] en VHI in gebreke blijven met de nakoming van die verplichtingen,
h	betaling van de proceskosten en de nakosten, vermeerderd met wettelijke rente, als [Beheer II.] en VHI niet binnen 14 dagen na dagtekening van het te wijzen vonnis hebben betaald.
4.1.8.2.	In reconventie vorderden [Beheer II.] en VHI dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,
primair
a	voor recht verklaart dat de koopovereenkomst van 21 september 2005 en de licentieovereenkomst van 21 september 2005 alsmede, voor zover vereist, de overeenkomst van 1 november 2010, zijn ontbonden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming door [Beheer I.] en [Holding] Holding, dan wel deze overeenkomsten in rechte ontbindt, met veroordeling van [Beheer I.] en [Holding] Holding tot vergoeding van de schade die VHI als gevolg hiervan heeft geleden of nog zal lijden, vast te stellen in de onderhavige procedure of in een afzonderlijke schadestaatprocedure, met voorlopige begroting van die schade op ten minste
€ 3.000.000,--,
subsidiair
b	voor recht verklaart dat de koopovereenkomst van 21 september 2005 en de licentieovereenkomst van 21 september 2005 alsmede, voor zover vereist, de overeenkomst van 1 november 2010, door VHI zijn vernietigd wegens bedrog, dan wel deze overeenkomsten alsnog in rechte vernietigt, met veroordeling van [Beheer I.] en [Holding] Holding tot vergoeding van de schade die VHI als gevolg hiervan heeft geleden of nog zal lijden wegens onrechtmatige daad gepleegd door [Beheer I.] en [Holding] Holding jegens VHI, vast te stellen in de onderhavige procedure of in een afzonderlijke schadestaatprocedure, met voorlopige begroting van die schade op ten minste € 3.000.000,--,
meer subsidiair
c	voor recht verklaart dat de koopovereenkomst van 21 september 2005 en de licentieovereenkomst van 21 september 2005 alsmede, voor zover vereist, de overeenkomst van 1 november 2010, zijn vernietigd wegens dwaling in de zin van 6:228 lid 1 sub a, b en c, dan wel deze overeenkomsten alsnog in rechte uit dien hoofde vernietigt,
meer subsidiair
d	voor recht verklaart dat de koopoptie in de koopovereenkomst van 21 september 2005 en de licentieovereenkomst van 21 september 2005 alsmede, voor zover vereist, de overeenkomst van 1 november 2010, is ontbonden, dan wel deze koopoptie en de overeenkomsten van 1 november 2010 in rechte ontbindt, telkens wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming door [Beheer I.] en [Holding] Holding, met veroordeling van [Beheer I.] en [Holding] Holding tot vergoeding van de schade die VHI als gevolg hiervan heeft geleden of nog zal lijden, vast te stellen in de onderhavige procedure of in een afzonderlijke schadestaatprocedure, met voorlopige begroting van die schade op ten minste € 3.000.000,--,
meer subsidiair
e	[Beheer I.] en [Holding] Holding veroordeelt tot schadevergoeding wegens niet nakomen van de koopovereenkomst van 21 september 2005 en de licentieovereenkomst van 21 september 2005 alsmede, voor zover vereist, de overeenkomst van 1 november 2010, in het bijzonder wegens het niet meer kunnen nakomen van de hierin bedoelde koopoptie en de verplichting tot verstrekken van de overeengekomen licenties, ter vergoeding van de schade die VHI als gevolg hiervan heeft geleden of nog zal lijden, vast te stellen in de onderhavige procedure of in een afzonderlijke schadestaatprocedure, met voorlopige begroting van die schade op ten minste € 3.000.000,--
primair, subsidiair en meer subsidiair
f	[Beheer I.] en [Holding] Holding veroordeelt in de buitengerechtelijke kosten ter grootte van € 19.161,57 en de proceskosten.
4.1.9.
De rechtbank heeft in het tussenvonnis van 22 februari 2012 (onder 4.28) geoordeeld dat de vordering van [Beheer II.] en VHI tot verklaring voor recht dat de overeenkomst van 1 november 2010 is ontbonden wegens tekortkoming in de nakoming door [Beheer I.] en [Holding] Holding,  toewijsbaar is (waarbij het hof opmerkt dat de rechtbank heeft verzuimd deze beslissing in het dictum van het eindvonnis op te nemen).
In het eindvonnis van 13 juni 2012 heeft de rechtbank in conventie de vorderingen van [Beheer I.] en [Holding] Holding afgewezen, met veroordeling van [Beheer I.] en [Holding] Holding in de proceskosten; in reconventie heeft de rechtbank [Beheer I.] en [Holding] Holding veroordeeld om aan [Beheer II.] en VHI ter zake van schadevergoeding een bedrag van € 34.455,55 te betalen. De vorderingen van [Beheer II.] en VHI zijn voor het overige afgewezen. De rechtbank heeft de proceskosten in reconventie gecompenseerd.
4.1.10.
[Beheer I.] en [Holding] Holding kunnen zich met voormelde vonnissen niet verenigen en zijn in hoger beroep gekomen.
4.2.
[Beheer I.] en [Holding] Holding hebben voorwaardelijk hun eis vermeerderd, zoals op pagina 43 van hun memorie van grieven is weergegeven.
Tegen deze voorwaardelijk eiswijziging hebben [Beheer II.] en VHI geen bezwaar gemaakt. Het hof zal recht doen op de gewijzigde eis.
4.3.
De grieven van [Beheer I.] en [Holding] Holding hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
a. a) de feitenvaststelling door de rechtbank (grieven I en II);
b) de vraag of [Beheer II.] en VHI op grond van de overeenkomsten van 21 september 2005
gehouden zijn tot betaling van € 700.000,- (grieven III, IV en V);
c) de vraag of er grond is voor ontbinding van de overeenkomst van 1 november 2010
(grieven VI tot en met X);
d) de door de rechtbank toegewezen schadevergoeding (grieven XI, XII en XIV tot en met
XVII);
e) de afwijzing van de vorderingen van [Beheer I.] en [Holding] Holding (grief XVIII);
f) de proceskosten (grieven XIII en XIX).
Het hof zal de voormelde geschilpunten achtereenvolgens beoordelen.
4.4.
ad a) de feitenvaststelling door de rechtbank (grieven I en II)
4.4.1.
Grief I richt zich tegen de vaststelling van de rechtbank (onder 2.5 van het tussenvonnis) dat [Beheer II.] en VHI geen enkele betaling op grond van de earn outregeling aan [Beheer I.] en [Holding] Holding hebben kunnen voldoen. Uit de toelichting op de grief blijkt dat het [Beheer I.] en [Holding] Holding gaat om de achtergrond van het feit dat er niets betaald is. Naar het oordeel van het hof hebben [Beheer I.] en [Holding] Holding bij deze grief geen belang omdat de vraag waarom er niets is betaald op grond van de earn outregeling niet van invloed is op de beslissing op de geschillen die aan het hof zijn voorgelegd.
4.4.2.
Grief  II betreft een vergissing van de rechtbank die hiervoor onder 4.1.8 is hersteld.
4.5.
ad b) de vraag of [Beheer II.] en VHI op grond van de overeenkomsten van 21 september
2005 gehouden zijn tot betaling van € 700.000,- (grieven III, IV en V)
4.5.1.
De rechtbank heeft de stelling van [Beheer I.] en [Holding] Holding dat [Beheer II.] en VHI zich met de tussen partijen op 21 september 2005 gesloten overeenkomst(en) (onvoorwaardelijk) verbonden hebben tot betaling van 700.000,- in verband met de aankoop van het octrooi op de spraytunnel, verworpen. De rechtbank heeft deze beslissing gebaseerd op de overweging dat uit de tekst van de overeenkomsten van 21 september 2005 in het geheel niet blijkt dat het octrooirecht op de spraytunnel werd verkocht; er is slechts een exclusief recht van koop van het octrooi op de spraytunnel gevestigd.
4.5.2.
[Beheer I.] en [Holding] Holding voeren in de toelichting op hun grieven aan dat partijen met de overeenkomsten van 21 september 2005 wel degelijk bedoeld hebben dat [Beheer II.] en VHI zich (onvoorwaardelijk) hebben verbonden tot koop van het octrooi en tot betaling van de koopsom van € 700.000,- en dat slechts op grond van fiscale overwegingen is gekozen voor de constructie van een exclusieve koopoptie. [Beheer I.] en [Holding] Holding stellen voorts dat de rechtbank ten onrechte hun bewijsaanbod op dit punt heeft gepasseerd.
4.5.3.
Het hof is, net als de rechtbank, van oordeel dat de stelling van [Beheer I.] en [Holding] Holding dat partijen in hun overeenkomsten van 21 september 2005 (de koopovereenkomst aandelen en de daaraan gehechte licentieovereenkomst) bedoeld hebben dat [Beheer II.] en VHI zich (onvoorwaardelijk) hebben verbonden tot koop van het octrooi en tot betaling van de koopsom van 700.000,-, niet te verenigen is met de inhoud van deze overeenkomsten, waarin immers ten aanzien van het octrooi uitdrukkelijk is bepaald dat aan [Beheer II.], respectievelijk aan [Koudetechniek] Koudetechniek B.V. (thans VHI) een licentie wordt verstrekt voor het gebruik van de spraytunnel en waarin aan [Beheer II.] respectievelijk aan [Koudetechniek] Koudetechniek B.V. (dan wel een door haar aan te wijzen rechtspersoon) na ommekomst van vijf jaar een exclusief recht van koop van het octrooi wordt verleend.
[Beheer I.] en [Holding] Holding stellen zich, zo begrijpt het hof, op het standpunt dat partijen mondeling iets anders zijn overeengekomen, maar in artikel 12 van de koopovereenkomst aandelen is bepaald dat die overeenkomst na haar ondertekening in de plaats van alle voorafgaande mondelinge en schriftelijke afspraken tussen partijen treedt. In de pleitnota van de advocaten van [Beheer I.] en [Holding] Holding wordt er weliswaar op gewezen dat ingevolge de jurisprudentie van de Hoge Raad de betekenis die aan een ”entire agreement clause” toekomt, afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, maar die omstandigheden wijzen er naar het oordeel van het hof nu juist op dat [Beheer II.] en VHI zich op 21 september 2005 niet onvoorwaardelijk hebben verbonden tot koop en betaling van het octrooi op de spraytunnel. Van belang in dit verband is dat partijen in 2010 onderhandelingen zijn gestart over huurkoop van het octrooi (e-mail d.d. 7 juli 2010, als productie 6 gevoegd bij de inleidende dagvaarding) en dat, toen de onderhandelingen niet wilden vlotten, door de heer [heer] namens [Holding] Holding een brief d.d. 11 september 2010 aan [Beheer II.] en VHI is gezonden (eveneens als productie 6 bij inleidende dagvaarding overgelegd), in welke brief wordt aangekondigd dat de licentieovereenkomst en het eerste recht van koop van het octrooi op 30 september 2010 eindigen. In de brief wordt gerefereerd aan overleg dat tussen partijen heeft plaatsgevonden om te komen tot verkoop van het octrooi, welk overleg is mislukt.
Naar het oordeel van het hof hebben [Beheer I.] en [Holding] Holding in het licht van het voorgaande onvoldoende aangevoerd om hun stelling te onderbouwen dat [Beheer II.] en VHI zich op 21 september 2005 onvoorwaardelijk hebben verbonden tot koop van het octrooi en betaling van € 700.000,-. Het hof ziet om die reden geen aanleiding om in te gaan op het bewijsaanbod van [Beheer I.] en [Holding] Holding.
4.5.4.
In hun vijfde grief hebben [Beheer I.] en [Holding] Holding nog aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte de vordering van [Beheer II.] en VHI tot ontbinding dan wel vernietiging van de koopovereenkomst aandelen d.d. 21 september 2005 heeft beoordeeld, aangezien in die overeenkomst (in artikel 8) is bepaald dat partijen afstand doen van enig recht om ontbinding of vernietiging van de overeenkomst in te roepen of te vorderen.
Deze grief is weliswaar terecht aangevoerd, maar [Beheer I.] en [Holding] Holding hebben hierbij geen belang. De rechtbank heeft de vordering tot ontbinding dan wel vernietiging van de koopovereenkomst aandelen immers afgewezen.
4.5.5.
De conclusie is dat de grieven III, IV en V geen doel treffen.
4.6.
ad c) de vraag of er grond is voor ontbinding van de overeenkomst van 1 november
2010 (grieven VI tot en met X)
4.6.1.
Het hof is, net als de rechtbank, van oordeel dat partijen op 1 november 2010 bindende afspraken hebben gemaakt omtrent de (huur)koop door [Beheer II.] en VHI van het octrooi voor de spraytunnel en omtrent de (wijze van) betaling van de koopsom ad 700.000,-. Het hof verenigt zich met hetgeen de rechtbank hieromtrent in de rechtsoverwegingen 4.9 tot en met 4.14 van het tussenvonnis van 22 februari 2012 heeft overwogen.
Voor zover [Beheer II.] en VHI hebben bedoeld (onder punt 91 tot en met 96 van hun memorie van antwoord) grieven aan te voeren tegen dit oordeel van de rechtbank, worden deze door het hof verworpen.
4.6.2.
Kern van de grieven van [Beheer I.] en [Holding] Holding is dat van een tekortkoming van hun verplichtingen ingevolge de overeenkomst van 1 november 2010 geen sprake is omdat zij bereid en in staat zijn het Europees octrooi voor de onderhavige spraytunnel aan [Beheer II.] en VHI te leveren.
Zij betwisten dat de tussen partijen gesloten overeenkomst uitsluitend betrekking had op het Nederlandse octrooi.
4.6.3.
Naar het oordeel van het hof kan dit standpunt niet worden aanvaard. Zoals in de considerans van de overeenkomst van 1 november 2010 is vermeld, zijn de daarin vervatte afspraken gemaakt ter afwikkeling van de op 21 september 2005 gesloten overeenkomsten. Die overeenkomsten hebben, zoals expliciet is vermeld in de licentieovereenkomst, betrekking op het Nederlandse octrooi met nummer [octrooinummer], verkregen op 29 mei 2002.
Het standpunt van [Beheer I.] en [Holding] Holding is ook niet te rijmen met het feit dat het Europees octrooi nog niet bestond ten tijde van de het sluiten van de overeenkomsten op 21 september 2005 (het Europees octrooi is immers pas gevestigd op 11 maart 2009).
4.6.4.
Tussen partijen staat vast dat het Nederlandse octrooi is vervallen op 1 december 2010 omdat de jaartax niet door [Beheer I.] en [Holding] Holding is betaald. Ook staat tussen partijen vast dat een nieuwe aanvraag voor een Nederlands octrooi niet meer mogelijk is.
4.6.5.
[Beheer I.] en [Holding] Holding stellen zich op het standpunt dat het Europees octrooi met betrekking tot de spraytunnel, op één lijn kan worden gesteld met het Nederlandse octrooi.
Het hof is, net als de rechtbank, van oordeel dat dit standpunt niet kan worden aanvaard. Op grond van hetgeen partijen over en weer op dit punt hebben verklaard en op grond van het (als productie 9 bij CvA/CvE overgelegde) rapport van mr. [NAAM](waaronder de tekst van het Nederlandse en van het Europees octrooi) neemt het hof als vaststaand aan dat het Nederlandse octrooi een ruimere strekking had dan het Europees octrooi. Immers: het Nederlandse octrooi betrof de ”werkwijze voor het koelen van karkassen en karkasdelen van slachtdieren, door het op het te koelen object aanbrengen van een vloeistofnevel en het in een gasstroom brengen van het benevelde object”, waarbij geen beperkingen golden ten aanzien van de positie van de sproeiers (bovensproeiers dan wel zijsproeiers) en evenmin ten aanzien van de begintemperatuur. Het Europees octrooi bevat echter op deze beide punten beperkingen: slechts inrichtingen met zijsproeiers en met begintemperaturen tussen 15 en 35 graden Celsius vallen onder het octrooi.
4.6.6.
[Beheer I.] en [Holding] Holding stellen dat pas bij de aanvraag voor het Europees octrooi onderzoek is gedaan naar nieuwheidskenmerken van de spraytunnel, hetgeen bij de aanvraag van het Nederlandse octrooi niet is gedaan. Omdat ook voor een Nederlands octrooi geldt dat er geen bescherming is voor zover er geen sprake is van nieuwheidskenmerken, was de reikwijdte van de bescherming van het Nederlandse octrooi niet anders dan thans voor het Europees octrooi geldt.
Naar het oordeel van het hof gaat dit verweer niet op. Ook indien hetgeen [Beheer I.] en [Holding] Holding stellen omtrent de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi juist is, neemt dit niet weg dat [Beheer II.] en VHI een Nederlands octrooi hebben gekocht met een ruime omschrijving zoals in de bijlage bij de tussen partijen op 21 september 2005 gesloten overeenkomsten is vermeld.
Dat [Beheer I.] en [Holding] Holding thans niet meer in staat zijn hun verplichting tot levering van het Nederlandse octrooi na te komen, als gevolg van omstandigheden die voor hun rekening komen (namelijk: het achterwege laten van de betaling van de jaartax waartoe zij verplicht waren), levert een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van 1 november 2010 op die de ontbinding van die overeenkomst rechtvaardigt.
4.6.7.
Uitsluitend voor het geval dat het hof oordeelt dat VHI in 2005 niet al wist of had moeten weten dat zijsproeiers en een begintemperatuur van minimaal 15 graden onder de beschermingsomvang van het Nederlands octrooi vielen, voeren [Beheer I.] en [Holding] Holding het verweer, dat VHI in 2008 – toen zij geen spraytunnels met genoemde eigenschappen meer produceerden – had moeten onderzoeken of zij het Nederlands octrooi nog nodig had en dat zij pas in 2011 – dus te laat – bij [Beheer I.] en [Holding] Holding heeft geklaagd.
4.6.8.
Het hof ziet echter geen aanleiding tot het oordeel dat VHI in 2005 wist of moest weten dat slechts zijsproeiers en een begintemperatuur van 15 graden onder de bescherming van het Nederlands octrooi vielen omdat, zoals hiervoor is overwogen, dat octrooi op beide punten geen beperkingen bevatte. Aldus is aan de door [Beheer I.] en [Holding] Holding gestelde voorwaarde niet voldaan en komt het hof niet toe aan de beoordeling van het betreffende verweer, wat daarvan verder zij.
4.6.9.
In het licht van het voorgaande ziet het hof geen aanleiding om in te gaan op het bewijsaanbod van [Beheer I.] en [Holding] Holding inhoudende dat de beschermingsomvang van het Europees octrooi overeenkomt met die van het Nederlandse octrooi.
4.6.10.
De conclusie is dat de grieven VI tot en met X falen.
4.7.
ad d) de door de rechtbank toegewezen schadevergoeding (grieven XI, XII en XIV tot en
met XVII)
4.7.1.
Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het bedrag van € 10.000,- dat [Beheer II.] en VHI reeds hadden betaald ter uitvoering van de overeenkomst van 1 november 2010 door [Beheer I.] en [Holding] Holding moet worden terugbetaald.
Eveneens terecht heeft de rechtbank geoordeeld dat de kosten ad € 5.670,- die [Beheer II.] en VHI hadden gemaakt in verband met het opmaken van de overeenkomst van 1 november 2010, welke kosten achteraf nutteloos gemaakt blijken te zijn, door [Beheer I.] en [Holding] Holding moeten worden vergoed.
4.7.2.
Met betrekking tot de expertisekosten (rapport mr. [NAAM]) overweegt het hof het volgende.
Op 11 maart 2009 is het Europees octrooi verleend. Eerst op dat moment waren de beperkingen op het punt van de beschermingsomvang van het octrooi bekend. Niet gesteld of gebleken is dat [Beheer II.] en VHI hieromtrent door [Beheer I.] en [Holding] Holding zijn geïnformeerd. Dit geldt ook voor het vervallen zijn van het Nederlandse octrooi per 1 december 2010. Onder deze omstandigheden moet het alleszins redelijk worden geacht dat [Beheer II.] en VHI zich omtrent deze kwestie hebben laten voorlichten door een deskundige.
Het hof acht de omvang van de in rekening gebrachte kosten niet onredelijk.
De stelling van [Beheer I.] en [Holding] Holding dat de rechtbank met de toewijzing van het gevorderde bedrag buiten de rechtsstrijd van partijen zou zijn getreden, wordt door het hof verworpen.
4.7.3.
Het voorgaande betekent dat de grieven XI, XII, XIV en XV falen en dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat [Beheer II.] en VHI aanspraak kunnen maken op betaling van in totaal € 34.455,55.
4.7.4.
In hun grief XVI doen [Beheer I.] en [Holding] Holding een beroep op verrekening van het voormelde schadebedrag met hun vordering op [Beheer II.] en VHI ten bedrage van € 40.000,-. Deze vordering heeft betrekking op de door [Beheer II.] en VHI te betalen termijnen (d.d. 30 september 2011 en 30 september 2012) van ieder € 20.000,-, ingevolge de overeenkomst van geldlening ten bedrage van € 200.000,- (productie 14 CvA/CvE). Dat de twee termijnen van ieder € 20.000,- verschuldigd zijn, wordt door [Beheer II.] en VHI niet betwist. Dit brengt mee dat [Beheer I.] en [Holding] Holding zich met recht op verrekening kunnen beroepen en dat de schadeclaim van [Beheer II.] en VHI ad € 34.455,55 alsnog moet worden afgewezen.
De grieven XVI en XVII zijn in zoverre gegrond.
4.8.
ad e) de afwijzing van de vorderingen van [Beheer I.] en [Holding] Holding (grief XVIII)
Uit hetgeen in het voorgaande is overwogen en beslist volgt dat de rechtbank terecht de vorderingen van [Beheer I.] en [Holding] Holding heeft afgewezen.
Grief XVIII faalt dan ook.
4.9.
a
d f) de proceskosten (grieven XIII en XIX)
Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank terecht [Beheer I.] en [Holding] Holding als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten in conventie veroordeeld. Eveneens terecht heeft de rechtbank de proceskosten in reconventie gecompenseerd.
Dit betekent dat de grieven XIII en XIX falen.
4.10.
De vermeerdering van eis in hoger beroep
4.10.1.
[Beheer I.] en [Holding] Holding vorderen de veroordeling van [Beheer II.] en VHI om met hen verder te onderhandelen, dit voor het geval het hof zou oordelen dat de overeenkomst van 1 november 2010 niet bindend is tussen partijen.
Nu aan deze voorwaarde niet is voldaan hoeft het hof niet te beslissen op dit onderdeel van de vermeerderde eis.
4.10.2.
Aan de voorwaarde voor het tweede deel van de vermeerderde eis is wél voldaan, zodat het hof dit onderdeel dient te beoordelen.
[Beheer I.] en [Holding] Holding vorderen de veroordeling van [Beheer II.] en VHI om aan hen een licentievergoeding te voldoen voor het gebruik van het octrooi op de spraytunnel vanaf oktober 2005.
Die vordering is niet toewijsbaar omdat een grondslag daarvoor ontbreekt. Immers: [Beheer I.] en (de rechtsvoorganger van ) VHI hebben op 21 september 2005 een licentieovereenkomst gesloten die VHI het recht gaf om gedurende vijf jaar het octrooi op de spraytunnel om niet te gebruiken. Afspraken over een vergoeding voor de periode na het verstrijken van de termijn van vijf jaar zijn niet gemaakt. Door het vervallen van het Nederlandse octrooi per 1 december 2010 is een vergoeding vanaf die datum niet meer aan  de orde.
4.11.
De slotsom is dat het eindvonnis van de rechtbank moet worden vernietigd voor zover [Beheer I.] en [Holding] Holding zijn veroordeeld om aan [Beheer II.] en VHI een bedrag te betalen van € 34.455,55. De vonnissen waarvan beroep dienen voor het overige te worden bekrachtigd en hetgeen bij wijze van vermeerdering van eis in hoger beroep is gevorderd dient te worden afgewezen.
4.12.
[Beheer I.] en [Holding] Holding dienen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen te worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.
5
De uitspraak
Het hof:
vernietigt het eindvonnis van de rechtbank d.d. 13 juni 2012 voor zover daarin het beroep op verrekening van [Beheer I.] en [Holding] Holding is afgewezen en [Beheer I.] en [Holding] Holding zijn veroordeeld om aan [Beheer II.] en VHI een bedrag te betalen van € 34.455,55;
in zoverre opnieuw rechtdoende:
wijst de vordering tot schadevergoeding van [Beheer II.] en VHI af;
bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep voor het overige:
wijst af hetgeen in hoger beroep bij wijze van vermeerdering van eis door [Beheer I.] en [Holding] Holding is gevorderd;
veroordeelt [Beheer I.] en [Holding] Holding in de kosten van het hoger beroep en begroot die kosten aan de zijde van [Beheer II.] en VHI op € 4.836,- voor verschotten en op € 11.685,- voor salaris advocaat;
verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. N.J.M. van Etten, P.Th. Gründemann en B.E.L.J.C. Verbunt en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 7 januari 2014.