ECLI:NL:RBOVE:2014:3608
Rechtbank OVE — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK OVERIJSSEL
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Zwolle
zaaknummer / rolnummer: C/08/156663 / KG ZA 14-198
Vonnis in kort geding van 8 juli 2014
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eiseres] B.V.
,
gevestigd te Zwolle,
eiseres, verder aan te duiden als “[eiseres]”,
advocaat [NAAM]. E. Nijdam te Zwolle,
tegen
1
[A],
wonende te [adres 1], Duitsland
gedaagde, verder aan te duiden als “[A]”,
verschenen in persoon,
2.
[B]
,
wonende te [adres 2],
gedaagde, verder aan te duiden als “[B]”,
niet verschenen,
3. de rechtspersoon naar Duits recht
MASOL SERVICE-U. VERTRIEBS GMBH
,
gevestigd te Ladbergen, Duitsland,
gedaagde, verder aan te duiden als “MSV”,
vertegenwoordigd door mr. M.A.S.M. van Leent te Enschede,
4. de rechtspersoon in oprichting naar Duits recht
MASOL GMBH I.G.
,
gevestigd te Coesfeld, Duitsland,
gedaagde, verder aan te duiden als “Masol i.G.”,
niet verschenen.
[A] en [B] zullen verder tezamen worden aangeduid als [A en B]
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding en de door [eiseres] in het geding gebrachte producties, genummerd van 1 tot en met 36;
de producties van MSV, genummerd van 1 tot en met 5;
de mondelinge behandeling, alwaar van de gedaagden [A] en MSV zijn verschenen;
de pleitnota van [eiseres];
de pleitnota van MSV;
de pleitnota van [A], met daaraan vier producties gehecht.
1.2.
[B] en Masol i.G. zijn, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.
1.3.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
[eiseres] drijft een onderneming die zich bezighoudt met de productie en verkoop van doekafschermingen, zoals zonweringen.
2.2.
[A] houdt zich - deels via andere entiteiten - bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van zonweringssystemen met afwijkende vormen (zoals rechthoekige, ovale, driehoekige en trapeziumvormige zonweringssystemen). [B], de echtgenote van [A], was - onder andere - gerechtigd tot verschillende IE-rechten die samenhingen met ondernemingen waarin [A] zijn werkzaamheden verrichtte. Voorts was zij bestuurder van de rechtspersoon naar Duits recht “Masol GmbH” (niet te verwarren met gedaagde sub 4, Masol i.G.).
2.3.
Tussen [eiseres], [A en B] en Masol GmbH is op 3 maart 2008 een overeenkomst tot stand gekomen waarbij [eiseres] van [B] en Masol GmbH verschillende activa heeft gekocht (verder ook: de koopovereenkomst). In deze overeenkomst is, voor zover van belang, het navolgende overeengekomen:
Van [B] worden gekocht: de machines, de IE-rechten (gedefinieerd als “auteursrechten, octrooien, ‘Gebrauchsmuster’, rechten op tekeningen of modellen, merkenrechten, rechten op handelsnamen, rechten op domeinnamen (waaronder de domeinnaam www.masol.com) de (rechten op de) inhoud van de daaraan gekoppelde websites, databankrechten, aanvragen en rechten tot het verkrijgen van enig IE-recht, en andere rechten op voortbrengselen van de geest en soortgelijke rechten naar Duits, Nederlandse of enig ander recht, als genoemd in bijlage 2 [bij de overeenkomst -
voorzieningenrechter
]”), de administratie en het promotiemateriaal.
Van Masol GmbH worden gekocht: de voorraad en het klantenbestand.
Een verplichting van [A] om, overeenkomstig de bepalingen van een managementovereenkomst en middels Masol GmbH, voor een bepaalde duur werkzaamheden te verrichten.
Een koopprijs bestaande uit een vast deel van ruim € 71.000, en een variabel deel (verder aangeduid als “provisie”), van 7,5% van de netto-omzet van - samengevat - de verkoop en dienstverlening met betrekking tot Masol-producten in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en 2,5% van die omzet behaald in andere landen dan Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk, een en ander tot 3 maart 2013.
Een concurrentiebeding blijkens welke het Masol GmbH en [A en B] verboden is “zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koper [[eiseres] -
voorzieningenrechter
] gedurende een periode van 3 (drie) jaar na de beëindiging van deze overeenkomst in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op enigerlei wijze zakelijke contacten te onderhouden met relaties van Koper en daaraan gelieerde ondernemingen, of op enigerlei wijze deel te nemen in of betrokken te zijn bij - als adviseur of in dienstverband of anderszins - vennootschappen of andere lichamen, of natuurlijke of rechtspersonen, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Shy-producten” op straffe van verbeurte van dwangsommen.
Partijen doen afstand om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing; geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank, locatie Zwolle.
2.4.
Tussen [eiseres], Masol GmbH en [A en B] is op diezelfde datum een managementovereenkomst, eindigend op 31 december 2012, gesloten, op grond waarvan  [A] door middel van Masol GmbH verplicht was zijn werkzaamheden voort te zetten. Deze overeenkomst bevat een gelijkluidend concurrentiebeding als de koopovereenkomst.
2.5.
Ter meerdere zekerheid voor betaling van de koopprijs heeft [eiseres] aan [B] een pandrecht naar Duits recht verleend op - kort gezegd - de merkrechten op de naam “Masol”, de patentrechten en de “Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster eingetragen bei dem deutschen Patentamt.”
2.6.
Tussen [eiseres] enerzijds en Masol GmbH en [A en B] zijn meerdere keren meningsverschillen ontstaan over de hoogte van de provisie uit de koopovereenkomst. Daarbij heeft Mallmann er bij [eiseres] op aangedrongen de door [eiseres] gekochte activa aan hem terug te leveren. [eiseres] heeft met deze voorstellen niet ingestemd. Op 28 juni 2012 heeft [eiseres] voorgesteld om door middel van een accountant inzicht te krijgen in de administratie van [eiseres] teneinde zekerheid over de juistheid van de hoogte van de provisie te verkrijgen. [A en B] zijn op dit voorstel niet ingegaan. [eiseres] heeft hetgeen volgens haar aan provisie verschuldigd was, voldaan aan [A en B]
2.7.
[A en B] hebben bij brief van 4 juli 2012 aan [eiseres] bericht dat zij de koopovereenkomst “kündigen”.
2.8.
Op enig moment in de tweede helft van 2012 is tussen de heer H. Haking, bestuurder van de rechtspersoon naar Duits recht Haking Metallbau GmbH (verder: “Haking Metallbau”) en [B] een “Lizenzvertrag” overeengekomen. De overeenkomst houdt, voor zover van belang, in:
“
Lizenzgegenstand
Grundlage der Übernahme ist die Herstellung und Vertrieb des bestehenden Masol Markisensystems, Markenzeichen Masol soweit frei, IE Rechte - Urheberrechte, Systeme und Systemkomponenten, Kundenstamm, Texte, Zeichnungen und Montageanleitungen.
[…]
Die Vertragslaufzeit beginnt zum 01.10.2012 […]
[B] ist als Eigentümerin zur Zeit in einem ungeklärten Vertragsverhältnis mit der Firma [eiseres] […]. Die parteien vereinbaren, dass die Rechtsangelegenheit [A] / [eiseres] unabhängig von diesem Vertrag abgeschlossen wird.
Das Vertragsverhältnis mit [eiseres] ist per Einschreiben zum 16.07.2012 gekündigt. Die Herausgabe des Markenzeichens und die Einstellung des Masol Systemproduktion wird notfalls von de Lizenzgeberin angeklagt.
Eine weitere Zusammenarbeit [A] / [eiseres] wird ausgeschlossen.”
2.9.
Haking Metallbau heeft bij akte van 30 oktober 2012 de aandelen in MSV overgenomen. [B] is ontslagen uit haar functie van bestuurder van deze vennootschap.
2.10.
[eiseres] heeft klanten van Masol GmbH bij brief van 4 februari 2013 bericht dat zij in 2008 de bedrijfsactiviteiten van [A en B] en MSV heeft overgenomen, dat [A] vervolgens nog vijf jaar werkzaamheden heeft verricht in het kader van deze activiteiten en dat [A] inmiddels werkzaamheden voor [eiseres] heeft beëindigd. Klanten wordt vervolgens dringend aanbevolen voor Masol-producten zich slechts nog tot [eiseres] te wenden.
2.11.
Masol i.G., waarvan dhr. S. Elsbecker bestuurder is, heeft zich in 2014 onder de naam “Masol” beziggehouden met - onder andere - de verkoop van zonweringssystemen.
3
Het geschil
3.1.
De vorderingen van [eiseres] strekken ertoe dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
[A en B], MSV en Masol i.G. zal veroordelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de naam “Masol” te staken en gestaakt te houden;
[A en B], MSV en Masol i.G. zal veroordelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het maken van inbreuk op de patenten van [eiseres] of inbreuk op de patenten van [eiseres] te faciliteren, waaronder mede wordt verstaan het in het verkeer brengen van producten waarop de patenten van [eiseres] betrekking hebben;
[A en B], MSV en Masol i.G. zal veroordelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het verrichten van aan [eiseres] concurrerende handelingen en het benaderen van klanten en leveranciers van [eiseres] voor de periode tot en met 3 maart 2016;
[A en B], MSV en Masol i.G. zal gebieden om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis alle activiteiten die overigens inbreuk maken op de (intellectuele) eigendomsrechten van [eiseres] te staken en gestaakt te houden;
[A en B] en MSV zal veroordelen
a.
primair:
de websites masol.de, masol.com en masol.eu aan [eiseres] over te dragen en tot het verstrekken van opdracht aan haar registrar of andere bevoegde partij om deze overdracht uit te voeren; dan wel
b.
subsidiair:
de websites masol.de, masol.com en masol.eu aan [eiseres] over te dragen en tot het verstrekken van opdracht aan haar registrar of andere bevoegde partij om deze overdracht uit te voeren, een en ander ten titel van beheer totdat in de bodemprocedure anders zal zijn beslist;
6. [A en B] zal veroordelen binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de op 3 maart 2008 gesloten koopovereenkomst met bijlagen onverkort na te komen, daaronder begrepen dat zij zich onthouden van het verrichten van aan [eiseres] concurrerende handelingen en het benaderen van klanten en leveranciers van [eiseres] en voorts hen te gebieden binnen 48 uur na betekening van dit vonnis alle activiteiten die overigens inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van [eiseres] te staken en gestaakt te houden;
7. alles op straffe van een dwangsom van € 25.000 per dag of dagdeel dat niet aan het hiervoor onder 1 en 2
gevorderde is voldaan, zulks tot een maximum van € 500.000 dan wel een door de voorzieningenrechter vast te stellen bedrag;
8. [A en B], MSV en Masol i.G. zal veroordelen in de kosten van deze procedure.
3.2.
[A] voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
Aangezien [B] en Masol i.G., hoewel behoorlijk opgeroepen, niet zijn verschenen, zal tegen hen verstek worden verleend, evenwel met inachtneming van hetgeen in artikel 140 tweede lid Rv is bepaald.
4.2.
Van een spoedeisend belang van [eiseres] bij haar vorderingen is in voldoende mate gebleken. Voorts is, anders dan door MSV is betoogd, het onderhavige geschil niet zodanig gecompliceerd dat het zich niet leent voor behandeling in kort geding.
4.3.
Aan de vorderingen heeft [eiseres], samengevat, ten grondslag gelegd dat de termijn, genoemd in de koop- en managementovereenkomst, waarbinnen [A] al dan niet via MSV Masol-gerelateerde werkzaamheden zou verrichten, is geëindigd en dat [A en B] en MSV toerekenbaar tekort schieten c.q. onrechtmatig jegens [eiseres] handelen door - kortgezegd - door te gaan met de productie en verkoop van Masol-producten.
4.4.
Als meest verstrekkend verweer heeft MSV zich op het standpunt gesteld dat zij niet als partij is genoemd in de koop- en managementovereenkomst en dus daaraan niet is gebonden.
4.4.1.
Bij de beoordeling van dit verweer dient voorop te worden gesteld dat in de koopovereenkomst een forum- en rechtskeuze is neergelegd. Voor wat betreft de vraag of MSV partij is bij de onderhavige overeenkomst gaat de voorzieningenrechter uit van de rechtsgeldigheid van deze - in zoverre niet betwiste - forumkeuze voor de rechter te Zwolle en rechtskeuze voor Nederlands recht.
4.4.2.
In reactie op het verweer van MSV is door [eiseres] gemotiveerd gesteld dat Masol GmbH en MSV een en dezelfde rechtspersoon zijn in die zin dat MSV zich tevens bedient van de handelsnaam “Masol GmbH”. MSV is een rechtspersoon die in 2008 op verzoek van [A en B] is opgericht en waarin, kort voordat de koop- en managementovereenkomst tot stand kwam, de in de koopovereenkomst genoemde activa zijn ondergebracht. MSV heeft deze stellingen niet op een gemotiveerde wijze betwist, zodat de voorzieningenrechter in dit geding ervan uit zal gaan dat het bij MSV en Masol GmbH om dezelfde partij handelt. In het verlengde daarvan is in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk dat MSV partij is bij de koop- en managementovereenkomst.
4.5.
Het verweer van [A] komt er, zo begrijpt de voorzieningenrechter, op neer dat [eiseres] tekort is geschoten in de nakoming van haar betalingsverplichtingen met betrekking tot het variabele deel (de provisie). [A] stelt zich op het standpunt dat [A en B] de koopovereenkomst (en naar de voorzieningenrechter begrijpt tevens de managementovereenkomst, hoewel dat niet met zoveel woorden is gezegd) heeft “gekündigd” en dat ook heeft mogen doen. Van wanprestatie aan de zijde van [A en B] en MSV kan volgens [A] dan ook niet meer worden gesproken.
4.5.1.
Ook dit verweer faalt. Ten eerste is niet aannemelijk geworden dat [eiseres] ten onrechte heeft nagelaten provisie uit te betalen. Uit de door [eiseres] in het geding gebrachte stukken valt af te leiden dat, anders dan [A] heeft betoogd, [eiseres] aan [A en B] de gelegenheid heeft geboden om de relevante administratieve bescheiden waaruit de hoogte van de provisie kan worden berekend, te komen inzien. [A en B] hebben van dat aanbod geen gebruik gemaakt, zodat - zonder nadere gronden, maar die ontbreken - geen aanleiding bestaat om ervan uit te gaan dat [eiseres] de provisie op onjuiste wijze heeft berekend. Door [A en B] is niet betwist dat [eiseres] heeft uitbetaald wat volgens haarzelf ([eiseres]) verschuldigd was. Een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van [eiseres] is derhalve niet aannemelijk geworden, zodat daarin geen grond kan worden gevonden om te ‘kündigen’.
Daar komt bij dat ontbinding in de koopovereenkomst met zoveel woorden is uitgesloten, dus voor zover met ‘kündigen’ is bedoeld ‘ontbinden’, vormt deze bepaling in de koopovereenkomst een obstakel. Voor zover daarmee ‘opzegging’ wordt bedoeld, faalt het verweer van [A] eveneens. Over de wijze van opzegging hebben partijen geen nadere afspraken gemaakt, terwijl - anders dan [A] lijkt te hebben willen betogen - de onderhavige overeenkomst niet van onbepaalde duur is - in welke gevallen opzegging in beginsel mogelijk is - maar een overeenkomst van bepaalde duur. Uit de koopovereenkomst blijkt immers dat partijen na 3 maart 2016 geen verplichtingen meer hebben jegens elkaar. Het is dus geenszins aannemelijk geworden dat [A] in de gegeven omstandigheden mocht ontbinden of opzeggen.
4.5.2.
Dat brengt mee dat [A en B] en MSV kunnen worden gehouden aan de verplichtingen zoals deze zijn neergelegd in de koop- en managementovereenkomst. Het gevorderde onder 3 en het primair gevorderde onder 5, voor zover ingesteld tegen [A en B] en MSV zijn dan ook op na te melden wijze toewijsbaar. Voor zover deze vorderingen zijn ingesteld tegen Masol i.G., moeten zij worden afgewezen, aangezien gesteld noch gebleken is dat Masol i.G. als partij kan worden aangemerkt bij deze overeenkomsten.
4.6.
De voorzieningenrechter ziet aanleiding de vorderingen onder 1, 3 en 4 af te wijzen. Daartoe diene het volgende.
4.6.1.
De vordering onder 1 strekt ertoe dat gedaagden ieder gebruik van de naam “Masol” zullen staken. Daarmee is bedoeld, zo begrijpt de voorzieningenrechter de stellingen van [eiseres], het gebruik van de handelsnaam “Masol” en het gebruik van de merknaam “Masol”.
4.6.2.
Op grond van de koopovereenkomst rustte op [A en B] en MSV de verplichting tot (meewerken aan) overdracht c.q. levering van de “IE-rechten”, waaronder de handelsnamen, de merkenrechten en de patenten. Volgens [eiseres] eigen stellingen heeft levering ook daadwerkelijk plaatsgevonden.
In de overeenkomst zijn geen nadere specifieke verplichtingen opgenomen op grond waarvan [A en B] en MSV zich dienen te onthouden van inbreuken op deze rechten. Daarvoor was ook geen noodzaak omdat inbreuken hierop volgens het reguliere merken-, handelsnaam- en octrooirecht onrechtmatig zijn en [eiseres] op grond daarvan handhaving van haar rechten kan nastreven. Door [eiseres] is niet betoogd dat dergelijke verplichtingen op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Evenmin laten dergelijke verplichtingen zich, naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter, in de koopovereenkomst ‘inlezen’, reeds omdat niet aannemelijk is dat [A en B] en MSV op een dergelijke uitleg verdacht behoeften te zijn. Een inbreuk op deze rechten kwalificeert dus niet als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst.
4.6.3.
Voor zover [eiseres] (dreigend) onrechtmatig handelen aan haar vorderingen onder 1, 2 en 4 ten grondslag legt - en dus niet wanprestatie - komt [eiseres] geen beroep toe op de forum- en rechtskeuze uit de koopovereenkomst. Op grond van artikel 5, aanhef en onder 3 EEX-Vo, waaraan de rechter ambtshalve dient te toetsen, is bevoegd de rechter van de plaats waar het schadebrengende feit zich voordoet dan wel heeft voorgedaan. Uit de door [eiseres] betrokken stellingen volgt dat [A en B], MSV en Masol i.G. met name of uitsluitend op de Duitstalige markt (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) actief zijn (geweest); dat zij (ook) actief zijn (geweest) op de Nederlandse markt is gesteld noch gebleken. Bij deze stand van zaken moet worden geoordeeld dat de Nederlandse (voorzieningen)rechter dienaangaande geen rechtsmacht toekomt en zich ter zake onbevoegd moet verklaren.
4.7.
Voor zover aan de vordering onder 6 komt, gelet op de gedeeltelijke toewijzing van de vorderingen onder 3 en 5 al zelfstandige betekenis toekomt, is zij te onbepaald om te kunnen worden toegewezen.
4.8.
Vordering 7 strekt ertoe dwangsommen te verbinden aan overtreding van het gevorderde onder 1 en 2. Aangezien deze vorderingen worden afgewezen, deelt vordering 7 dat lot.
4.9.
Aangezien partijen over en weer deels in het (on)gelijk worden gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op na te melden wijze.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1.
verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen onder 1, 2 en 4;
5.2.
veroordeelt [A en B] en MSV om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het verrichten van aan [eiseres] concurrerende handelingen en het benaderen van klanten en leveranciers van [eiseres] voor de periode tot en met 3 maart 2016, een en ander zoals is omschreven in de koop- en managementovereenkomst zoals hiervoor in rechtsoverweging 2.3 onder 5;
5.3.
veroordeelt [A en B] en MSV de websites masol.de, masol.com en masol.eu aan [eiseres] over te dragen en tot het verstrekken van opdracht aan haar registrar of andere bevoegde partij om deze overdracht uit te voeren;
5.4.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.5.
compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij met haar eigen kosten belast blijft;
5.6.
wijst het meer of andere gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. T.R. Hidma en in het openbaar uitgesproken op 8 juli 2014.
In de dagvaarding zijn de vorderingen genummerd van g. tot en met o. Evenwel wordt in de vordering met betrekking tot de dwangsommen verwezen naar (niet bestaande) vorderingen a. en b. De voorzieningenrechter gaat uit van een kennelijke verschrijving en begrijpt vordering 7 aldus dat deze betrekking heeft op de vordering g. en h., in dit vonnis aangeduid als vordering 1 en 2.