ECLI:NL:RBAMS:2013:6880
Rechtbank AMS — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht
zaaknummer / rolnummer: C/13/532395 / HA ZA 12-1510
Vonnis van 24 juli 2013
in de zaak van
de vennootschap naar het recht van de staat [bedrijf 1]
,
gevestigd te [vestigingsplaats],
advocaat [NAAM]. J.C. Hulsebosch,
eiseres,
tegen
[gedaagde]
,
wonende te [woonplaats],
advocaat [NAAM]. J.W. Spanjer,
gedaagde,
Partijen zullen hierna [bedrijf 1] en [gedaagde] genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van [bedrijf 1] van 10 december 2012 met producties;
de conclusie van antwoord van [gedaagde];
het tussenvonnis van 27 februari 2013;
het proces-verbaal van de comparitie, gehouden op 10 mei 2013, alsmede de daarin genoemde stukken;
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
[bedrijf 1] is houdster van de woord- en beeldmerken UGG en UGG Australia, waaronder het Benelux woordmerk UGG, [nummer 2] van 1 augustus 1996 en beeldmerk UGG Australië [nummer 1] van 18 september 2007. Onder de merken worden diverse producten geproduceerd, waaronder laarzen (verder aan te duiden als UGGs). In opdracht van [bedrijf 1] vinden testaankopen plaats, in het kader van het monitoren van het online aanbod van merkproducten die worden nagemaakt ter bestrijding van piraterij.
2.2.
[gedaagde] heeft begin 2012 vijf paar UGGs gekocht van een particulier. Zij heeft één van die paren verkocht aan een testaankoper van [bedrijf 1], na het plaatsen van een advertentie op [site] .
2.3.
Deze testaankoper en [gedaagde] hebben elkaar in het kader van die aankoop e-mails gestuurd. [bedrijf 1] heeft bepaalde woorden uit die e-mails zwart gemaakt (voor zover nodig zal de rechtbank een dergelijk woord aanduiden als x), zodat onder meer niet te zien is van welke data de e-mails zijn. In die e-mails staat onder meer het volgende:
E-mail 1:
Hoi  x
(…)
Zou u zo vriendelijk willen zijn als u het pakje heeft ontvangen en tevreden bent over de laarzen, een berichtje achter te laten op ons onderstaande website in het gastenboek?
(…)
Met vriendelijke groet,
[naam 1]
Zie link hieronder en leest u de berichtjes in ons gastenboek van tevreden klanten
[link]
E-mail 2:
Hieronder alle gegevens van uw bestelling bij ons.
Kijkt u deze even rustig na.
Als alles klopt, mag u de betaling overmaken.
(…)
Uw bestelling
UGG model: Classic Mini 5854
UGG kleur: Black
UGG maat: 39
(…)
U mag het total bedrag van x overmaken op giro [nummer 3] t.n.v. [gedaagde].
it doen [naam 2] ALLEEN DEZE VERMELDING GEBRUIKEN
A.U.B.
(…)
Met vriendelijke groet,
[naam 1]
Zie link hieronder en leest u de berichtjes in ons gastenboek van tevreden klanten
[link]
2.4.
De European Brand Protection Manager van [bedrijf 1][naam 3] heeft op 24 april 2013 een e-mail verzonden aan de advocaat [NAAM][bedrijf 1] over de door hem onderzochte door de testaankoper aangekochte UGGs. Hij schrijft onder meer het volgende:
On 18 june 2012 I received a report form the Dutch investigation firm who acts on our behalf in the Netherlands, regarding a test purchase they made from [gedaagde]. From the photographs in the report I concluded that the test purchase was counterfeit for a number of reasons (…)
3
Het geschil
3.1.
[bedrijf 1] vordert - samengevat - dat de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad:
I	[gedaagde] zal bevelen om te staken en gestaakt houden iedere handeling waardoor inbreuk wordt gemaakt op de merk- en auteursrechten van [bedrijf 1];
II  	[gedaagde] zal bevelen om opgave te doen van:
- het aantal verhandelde counterfeitproducten, door overlegging facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;
-de namen van de personen / bedrijven van wie [gedaagde] de counterfeit producten heeft afgenomen, door overlegging facturen;
III 	[gedaagde] zal bevelen de bij [gedaagde] aanwezige counterfeit producten aan de raadsman van eiseres af te geven;
IV 	[gedaagde] zal bevelen om rekening en verantwoording af te leggen van de winst die [gedaagde] ten gevolge van de merkinbreuk heeft genoten, onder overlegging van facturen en/of  andere bewijsstukken alsmede deze winst af te dragen;
V 	[gedaagde] zal veroordelen tot het betalen van een dwangsom van € 5.000,- per overtreding van één van de in sub I tot en met sub IV genoemde bevelen, danwel voor iedere dag dat [gedaagde] in strijd met deze bevelen handelt;
VI 	[gedaagde] zal veroordelen om aan [bedrijf 1] alle schade te vergoeden die [bedrijf 1] lijdt als gevolg van het onrechtmatig handelen van [gedaagde], nader op te maken bij staat, vermeerderd met de wettelijke rente;
VII 	[gedaagde] zal veroordelen in de proceskosten conform het bepaalde in artikel 1019h Rv, welke kosten tot en met 7 december 2012 in elk geval dienen te worden begroot op
€ 4.417,62.
3.2.
[bedrijf 1] voert als grondslag van haar vordering aan dat [gedaagde] onrechtmatig handelt jegens [bedrijf 1] door inbreuk te maken op haar merkrechten. [gedaagde] heeft volgens [bedrijf 1] een paar UGGs verkocht via [site] die niet authentiek waren. Voorts stelt [bedrijf 1] zich naar aanleiding van onderzoek op het standpunt dat [gedaagde] over een langere periode en op grote schaal niet authentieke UGGs (verder te noemen namaakproducten) heeft verkocht. Deze namaakproducten zijn gelijke waren als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE). Als gevolg van het onrechtmatig handelen door [gedaagde] heeft [bedrijf 1] schade geleden, die onder meer bestaat uit de royaltyvergoedingen die [bedrijf 1] als merkhoudster zou ontvangen alsmede uit reputatieschade in verband met het niet kunnen instaan voor de kwaliteit van de namaakproducten. De schade is volgens [bedrijf 1] niet exact te begroten aangezien [bedrijf 1] niet kan nagaan hoeveel namaakproducten [gedaagde] heeft verkocht, aldus nog steeds [bedrijf 1].
3.3.
[gedaagde] voert verweer, dat voor zover van belang hierna aan bod zal komen.
4
De beoordeling
4.1.
[gedaagde] betoogt in de eerste plaats dat er geen sprake is van inbreuk omdat er geen bewijs is geleverd van de stelling van [bedrijf 1] dat de door haar verkochte UGGs namaakproducten zouden betreffen.
4.2.
Dit verweer slaagt niet. Door [bedrijf 1] zijn de bevindingen van [naam 3] in het geding gebracht (zie 2.4.). [naam 3] concludeert op grond van onderzoek van de door [gedaagde] verkochte UGGs dat deze UGGs
counterfeit
zijn. [naam 3] heeft de UGGs vergeleken met authentieke UGGs. Hij wijst in zijn rapport op een aantal afwijkingen van de onderzochte UGGs ten opzichte van authentieke UGGs, zoals met betrekking tot de doos waarin de UGGs verpakt zijn, het label dat in de laarzen is genaaid en het UGG logo op de zolen van de laarzen. Op de comparitie heeft de advocaat [NAAM][bedrijf 1], die de aangekochte UGGs alsmede een paar authentieke UGGs had meegenomen, een aantal van deze verschillen getoond aan de rechter en aan [gedaagde]. Daarnaast heeft hij nog gewezen op onder meer een verschil in de buigzaamheid van de zool van de aangekochte UGGs en de authentieke UGGs. [gedaagde] heeft op de zittting de onderzoeksbevindingen van [naam 3] noch de constateringen van de advocaat [NAAM][bedrijf 1] weersproken. [gedaagde] volstaat met de betwisting bij gebrek aan wetenschap dat de aangekochte UGGs namaakproducten zouden betreffen. Deze blote betwisting is onvoldoende tegenover de door [bedrijf 1] aangedragen onderbouwing van haar stelling dat de aangekochte UGGs namaakproducten zijn. Ook het gegeven dat de onderbouwing van [bedrijf 1] (voor een deel) stoelt op een onderzoek door een medewerker van [bedrijf 1], heeft niet tot gevolg dat daarvan niet zou kunnen worden uitgegaan. [gedaagde] draagt immers geen inhoudelijke argumenten aan om welke reden aan het onderzoek van [naam 3] zou moeten worden getwijfeld. Gezien het bovenstaande staat bij onvoldoende betwisting van de zijde van [gedaagde] vast dat de aangekochte UGGs namaakproducten zijn.
4.3.
De rechtbank komt gezien het bovenstaande tot het oordeel dat [gedaagde] zich in verband met de verkoop van deze namaakproducten aan de testaankoper schuldig heeft gemaakt aan een merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a  BVIE.
4.4.
[bedrijf 1] stelt verder dat uit onderzoek blijkt dat [gedaagde] over een langere periode op grote schaal namaakproducten heeft verkocht, zodat het inbreuk makend gebruik door [gedaagde] niet is beperkt tot de verkoop aan de testaankoper. Ook gaat Decker er van uit dat [gedaagde] wist dat zij namaakproducten verkocht, zodat de merkinbreuk is aan te merken als niet te goeder trouw. [gedaagde] betoogt anderzijds dat zij slechts vier paar UGGs heeft verkocht en dat zij zich niet realiseerde dat deze namaak waren. Aangezien [bedrijf 1] de door haar gestelde feiten mede ten grondslag legt aan haar vorderingen en deze worden betwist door [gedaagde], zullen deze stellingen van [bedrijf 1] thans worden beoordeeld.
4.5.
Ter onderbouwing van haar stellingen wijst [bedrijf 1] op onderzoek naar de User-ID die is gekoppeld aan de advertentie die [gedaagde] plaatste op [site] voorafgaand aan de verkoop van de namaakproducten aan de testaankoper. Uit dit onderzoek blijkt dat deze zelfde ‘User’, zijnde [gedaagde], 150 advertenties van UGGs op [site] heeft geplaatst in de periode van september 2009 tot en met 11 juni 2012. Verder wordt in de e-mailcorrespondentie met de testaankoper door [gedaagde] verwezen naar de website [link]. Uit een screenshot van die website blijkt dat via die site eveneens UGGs worden verkocht. Bovendien wijst [gedaagde] in de e-mailcorrespondentie met de testaankoper op een gastenboek met reviews. In dit gastenboek staan volgens [bedrijf 1] tussen december 2010 en maart 2012, 91 reviews over de aankoop van UGGs. Tenslotte wijst [bedrijf 1] op het gegeven dat [gedaagde] € 75,- heeft betaald voor de door haar gekochte UGGs, terwijl de gemiddelde prijs voor dergelijke UGGs € 170/180 is.
4.6.
[gedaagde] heeft erkend dat zij e-mailcorrespondentie heeft gevoerd met de testaankoper en dat deze testaankoper de aankoop van de UGGs heeft gedaan naar aanleiding van haar advertentie op [site]. Met betrekking tot andere advertenties op [site] met het bij [gedaagde] in gebruik zijnde User-ID, brengt [gedaagde] slechts naar voren dat zij niet weet wat haar User-ID is. Over de website [link] voert [gedaagde] aan dat die website niet van haar is. Dat in haar eigen e-mails wordt verwezen naar deze website begrijpt [gedaagde] ook niet, zoals zij op de comparitie van partijen naar voren heeft gebracht.
4.7.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft [gedaagde] daarmee onvoldoende aangevoerd tegenover de onderbouwde stelling van [bedrijf 1]. Om die reden staat in voldoende mate vast dat de advertenties op [site] met hetzelfde User-ID door [gedaagde] zijn geplaatst en dat [gedaagde] eveneens gebruik maakt van de website [link]. [gedaagde] heeft dus gedurende een langere periode – vanaf september 2009 tot en met juni 2012 - UGGs heeft verkocht via [site]. De stelling van [bedrijf 1] dat deze UGGs -  evenals de door de testaankoper gekochte UGGs - namaakproducten betreffen, staat bij gebrek aan gemotiveerde betwisting eveneens vast.
4.8.
[gedaagde] heeft in haar e-mail aan de testaankoper expliciet en in hoofdletters verzocht om alleen de vermelding [naam 2] te gebruiken bij het overmaken van het bedrag op haar rekeningnummer. Dit duidt er op dat zij wilde vermijden dat de testaankoper het woord UGGs zou vermelden, hetgeen op zichzelf normaal gesproken in de lijn van de verwachting zou liggen aangezien dát het product was dat de testaankoper had aangekocht. Dit bezien in samenhang met het feit dat [gedaagde] gedurende bijna twee jaar namaakproducten heeft verkocht heeft tot gevolg dat het verweer van [gedaagde], dat zij zich niet heeft gerealiseerd dat de door haar verkochte UGGs namaakproducten betroffen, wordt verworpen. [gedaagde] is zich naar het oordeel van de rechtbank bewust geweest van het gegeven dat zij handelde in namaakproducten. Zelfs als [gedaagde] zou worden gevolgd in haar verweer dat zij zich daarvan niet bewust was, geldt dat dit haar niet kan baten. Door het gegeven dat zij gedurende een langere periode een substantieel aantal namaakproducten heeft verkocht is immers de aanname gerechtvaardigd dat zij bekend was en/of behoorde te zijn met de inhoud van het merkenregister. De inbreuk op de merkenrechten van [bedrijf 1] door [gedaagde] is daarom moedwillig geschied.
4.9.
De rechtbank komt gezien het bovenstaande tot het volgende oordeel met betrekking tot de afzonderlijke vorderingen van [bedrijf 1].
4.10.
De vordering onder I, het staken en gestaakt houden van iedere handeling waardoor inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van [bedrijf 1], zal worden toegewezen. Een reeds gepleegde inbreuk kan immers vrees voor herhaling wettigen, zodat hieraan niet kan afdoen dat [gedaagde] heeft betoogd dat zij zich zal onthouden van verder inbreukmakende handelingen. De vordering wordt niet toegewezen voor zover deze betrekking heeft op inbreuk op auteursrechten, nu een dergelijke inbreuk niet is gesteld door [bedrijf 1].
4.11.
Ook de vordering onder II, strekkende tot het leveren van informatie over – samengevat - de achterman zal worden toegewezen. Artikel 2.22 lid 4 BVIE bepaalt dat degene die inbreuk heeft gemaakt, kan worden bevolen om al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de goederen aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt. Dit laatste is het geval nu vast staat dat [gedaagde] gedurende langere tijd heeft gehandeld in namaakproducten.
4.12.
De vordering onder III, die strekt tot afgifte ter vernietiging van bij [gedaagde] aanwezige counterfeit producten, wordt afgewezen. [bedrijf 1] heeft niet gesteld dat er thans bij [gedaagde] nog namaakproducten aanwezig zouden zijn. Bovendien heeft [bedrijf 1] niet het betoog van [gedaagde] weersproken dat zij zich nu niet meer bezig houdt met de verkoop van UGGs. Voor wat betreft dit onderdeel van de vordering heeft [bedrijf 1] dus onvoldoende gesteld.
4.13.
De vordering onder IV tot het afleggen van rekening en verantwoording betreffende de winst en afdracht van die winst, betreft een vordering tot schadevergoeding in de zin van artikel 2.21 lid 4 onder a BVIE. Dit artikel bepaalt onder meer dat de vordering wordt afgewezen als het gebruik niet te kwader trouw is of als de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven. Van kwade trouw is sprake als de inbreuk moedwillig geschiedde. Zoals al is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat dit het geval is, zodat in onderhavig geval inderdaad sprake is van kwade trouw. De rechtbank ziet in het betoog van [gedaagde] dat zij niet beschikt over financiële middelen evenmin aanleiding om de vordering af te wijzen. Deze omstandigheid neemt namelijk niet weg dat het aannemelijk is dat [gedaagde] winst heeft gemaakt bij de verkoop van namaakproducten, zodat [bedrijf 1] recht heeft op toewijzing van dit onderdeel van de vordering.
4.14.
[bedrijf 1] verzoekt de rechtbank onder V om een dwangsom op te leggen bij de door haar gevorderde bevelen. Dit zal ten aanzien van de bevelen onder I, II en IV worden toegewezen. Het enkele gegeven dat [gedaagde] thans niet zou beschikken over financiële middelen geeft de rechtbank geen aanleiding om deze vordering af te wijzen, aangezien dit niet wegneemt dat [bedrijf 1] belang heeft bij een financiële prikkel tot nakoming van genoemde bevelen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd, zoals hierna vermeld.
4.15.
[bedrijf 1] verzoekt onder VI om [gedaagde] te veroordelen tot het vergoeden van alle schade, nader op te maken bij staat. Tegen dit onderdeel van de vordering heeft [gedaagde] geen verweer gevoerd. Nu [bedrijf 1] in voldoende mate heeft gesteld dat zij schade heeft geleden als gevolg van de merkinbreuk zal deze vordering worden toegewezen.
4.16.
Tenslotte verzoekt [bedrijf 1] om [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten conform het bepaalde in artikel 1019h Rv (Wetboek van Rechtsvordering). [gedaagde] wordt grotendeels in het ongelijk gesteld, zodat zij zal worden veroordeeld in de volledige proceskosten van [bedrijf 1] op grond van artikel 1019h Rv, aangezien de vorderingen zijn gebaseerd op een merkinbreuk. [bedrijf 1] heeft de proceskosten van in totaal € 7.076,47 onder verwijzing naar de door haar overgelegde facturen onderbouwd. Deze kosten zijn niet bestreden zodat deze, evenals het door [bedrijf 1] betaalde griffierecht van  € 575,- , zullen worden toegewezen. Derhalve zal in totaal aan proceskosten worden toegewezen
€ 7.651,47. Dat de proceskosten ten tijde van de comparitie van partijen inmiddels
€ 11.891,47 bedragen is door [bedrijf 1] niet nader onderbouwd, zodat dat (meerdere) bedrag niet zal worden toegewezen.
5
De beslissing
De rechtbank
5.1.
beveelt [gedaagde] om met ingang van de datum van betekening van dit vonnis iedere handeling waardoor inbreuk wordt gemaakt op de aan [bedrijf 1] toekomende merkrechten te staken en gestaakt te houden;
5.2.
beveelt [gedaagde] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Decker opgave te doen van:
-het aantal door [gedaagde] verhandelde namaakproducten, een en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;
-de namen en adressen van personen en/of bedrijven van wie [gedaagde] deze namaakproducten heeft afgenomen, een en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;
5.3.
beveelt [gedaagde] om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van [bedrijf 1] rekening en verantwoording af te leggen van de winst die [gedaagde] ten gevolge van de merkinbreuk heeft genoten, zulks onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken, alsmede deze winst binnen dezelfde termijn af te dragen aan de raadsman van [bedrijf 1];
5.4.
bepaalt dat [gedaagde] voor iedere dag dat zij één van de onder 5.1 tot en met 5.3 genoemde bevelen overtreedt, voor wat betreft 5.3 uitsluitend met betrekking tot het afleggen van rekening en verantwoording, een dwangsom verbeurt van € 1.000,- met een maximum van € 50.000,-, ongeacht het aantal dagen dat [gedaagde] een overtreding zou begaan;
5.5.
veroordeelt [gedaagde] om aan [bedrijf 1] te vergoeden alle schade die [bedrijf 1] heeft geleden, lijdt en nog zal lijden als gevolg van de merkinbreuk, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente over het alsdan toe te wijzen bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot die der algehele voldoening en te verminderen met de eventueel afgedragen winst;
5.6.
veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [bedrijf 1] tot op heden begroot op € 7.651,47, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening;
5.7.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.8.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. S.E. Sijsma en in het openbaar uitgesproken op 24 juli 2013.
type:
coll: