ECLI:NL:RBGEL:2013:6408
Rechtbank GEL — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK GELDERLAND
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Arnhem
zaaknummer / rolnummer: C/05/248707 / KG ZA 13-451
Vonnis in kort geding van 29 oktober 2013
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RIEBERJO B.V.
,
gevestigd te Gorssel,
eiseres,
advocaten mr. W.A.J. Hoorneman en mr. E. Swart te Utrecht,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DUTCH RESEARCH & INNOVATIONS B.V.
,
gevestigd te Laren,
gedaagde,
advocaat [NAAM]. A. Bekema te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Rieberjo en DRI genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding
de mondelinge behandeling
de pleitnota van Rieberjo
de pleitnota van DRI.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Begin jaren negentig heeft de heer B.J.T. [naam] (hierna: [naam]) een systeem ontwikkeld voor het reinigen van tepelvoeringen na het melken van koeien (een zogenaamde tepelbekerreiniger). Voor dit systeem zijn diverse octrooien verleend aan [naam].
Dit geoctrooieerde systeem is op de markt gebracht onder de naam “Airwash” (hierna: het Airwash systeem).
2.2.
Op 19 februari 1992 heeft [naam] een tweetal B.V.’s opgericht: Rieberjo en DRI. Rieberjo als de holdingmaatschappij waarin de activa, zoals de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de octrooien voor het Airwash systeem, zijn ondergebracht. DRI als de werkmaatschappij waarin de ondernemingsactiviteiten zoals de productie, distributie en promotie van het Airwash systeem zijn ondergebracht.
2.3.
Sinds de oprichting van beide ondernemingen heeft Rieberjo de productie en verdere verhandeling van het Airwash systeem overgelaten aan DRI door middel van een licentie voor het gebruik van het geoctrooieerde Airwash systeem.
2.4.
Rieberjo is houder van het Benelux woordmerk “AIRWASH” voor tepelbekerreinigers in de veeteeltsector. Dit merk is per 1 december 1992 ingeschreven voor de klassen 3 (reinigingsmiddelen voor melkmachines) en 7 (geïntegreerde schoonmaakinrichting voor tepelbekers van melkmachines).
2.5.
Tot 2003 zijn beide ondernemingen in handen van de familie [naam] gebleven. Op 20 januari 2003 heeft de familie [naam] in het kader van een schuldsanering de aandelen in DRI voor € 1,- overgedragen aan [naam], de persoonlijke holding van [naam] (hierna: [naam]), destijds nog de schoonzoon van [naam]. Sindsdien is [naam] tevens de bestuurder van DRI.
2.6.
Bij deze verandering in aandeelhouder- en zeggenschap bij DRI is de licentie tussen Rieberjo en DRI schriftelijk vastgelegd in een nieuwe licentieovereenkomst van december 2003 (hierna: de licentieovereenkomst 2003), die in de plaats is gekomen van alle bestaande overeenkomsten en afspraken tussen Rieberjo en DRI.
2.7.
Artikel 1a van deze licentieovereenkomst geeft een opsomming van alle octrooien betreffende het Airwash systeem en bepaalt dat Rieberjo aan DRI tegen een vergoeding een exclusieve licentie verleent voor het produceren van het Airwash systeem onder de titel Tepelbekerreiniger “Airwash” met de opgesomde octrooien. Artikel 3 luidt:
Rieberjo verleent hierbij aan DRI een exclusieve licentie onder alle aan haar toekomende octrooirechten zoals vermeld in artikel 1a. De licentie strekt zich uit tot alle toepassingsmogelijkheden, die uit de octrooirechten voortvloeien of kunnen voortvloeien en omvat het vervaardigen, in het verkeer brengen of verder te verkopen, te verhuren, of te leveren of anderszins te verhandelen dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.
2.8.
De licentieovereenkomst 2003 is aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt overeenkomstig artikel 1b op de datum van het langstdurende octrooi zoals genoemd in artikel 1a, te weten op 19 november 2012.
2.9.
Bij e-mail van 21 december 2012 heeft Rieberjo aan DRI medegedeeld dat de looptijd van de licentieovereenkomst 2003 inmiddels is geëindigd. In deze e-mail heeft Rieberjo aan DRI een voorstel gedaan om een nieuwe licentieovereenkomst te sluiten voor het gebruik van het merk Airwash door DRI voor de exploitatie van het Airwash systeem.
2.10.
Tussen partijen is vervolgens gecorrespondeerd. Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over een nieuwe licentieovereenkomst. DRI is niet bereid om tegen vergoeding een licentieovereenkomst met Rieberjo aan te gaan voor het gebruik van het merk Airwash.
2.11.
DRI maakt in haar bedrijfsvoering nog steeds gebruik van het merk Airwash voor tepelbekerreinigers. DRI produceert en verhandelt tepelbekerreinigers onder de namen “Airwash” en “Airwash Plus+”. DRI maakt daarnaast op het internet op verschillende manieren gebruik van het teken “airwash”. Dit teken komt voor in een door DRI gebruikte domeinnaam (www.airwash.info) van een website van haar, in de door haar gebruikte e-mailadressen en daarnaast veelvuldig op de door haar beheerde websites (www.airwash.info en www.dribv.com) ter beschrijving van de door haar verhandelde producten.
2.12.
De advocaat [NAAM]20 juni 2013 DRI erop gewezen dat zij inbreuk maakt op het merk Airwash van Rieberjo en DRI gesommeerd daarmee te stoppen alsmede om een onthoudingsverklaring te ondertekenen. DRI heeft aan de sommatie geen gevolg gegeven.
3
Het geschil
3.1.
Rieberjo vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I. 	DRI te verbieden om na betekening van dit vonnis in de Benelux inbreuk te maken op de merkrechten van Rieberjo terzake van het (woord)merk “AIRWASH” (hierna: het Merk), en in het bijzonder te verbieden ieder gebruik van het teken “Airwash”, “Airwash Plus” of andere met het Merk overeenstemmende tekens, onder zulk verboden gebruik specifiek begrepen:
a. 	ieder vervaardigen, doen vervaardigen, aanbieden, promoten, verkopen, het daartoe in voorraad hebben, in-, uit- of doorvoeren, leveren, of anderszins verhandelen van schoonmaakinrichtingen voor tepelbekers van melkmachines, of andere waren die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het Merk is geregistreerd onder het Merk of een daarmee overeenstemmend teken, waaronder het gebruik van deze tekens op de websites www.airwash.info en www.dribv.com, en/of;
b. 	ieder gebruik van het Merk of een daarmee overeenstemmend teken als domein- en/of handelsnaam;
II. 	DRI te verbieden om met onmiddellijke ingang en na betekening van dit vonnis in Nederland ieder gebruik van het teken “Airwash”, of tekens die daar slechts in geringe mate van afwijken, al dan niet in combinatie met andere tekens, als handelsnaam, daaronder ook specifiek begrepen het gebruik van de domeinnaam www.airwash.info;
III. 	DRI een dwangsom op te leggen van € 5.000,00 per dag of per geval, zulks ter keuze van Rieberjo, voor overtreding van de verboden onder I. en II.;
IV. 	De termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld te bepalen op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis;
V. 	DRI op grond van artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige proceskosten van het geding ten bedrage van € 23.551,21, vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.
3.2.
Aan haar vorderingen legt Rieberjo het volgende ten grondslag. Rieberjo is houder van het Merk. Rieberjo heeft in de licentieovereenkomst 2003 aan DRI een licentie verleend voor het gebruik van het Merk. Deze licentieovereenkomst is per 19 november 2012 geëindigd. Omdat DRI niet bereid is een nieuwe licentieovereenkomst voor het gebruik van het Merk aan te gaan, heeft zij sindsdien geen toestemming meer van Rieberjo om het Merk nog verder te gebruiken. Nu DRI van het Merk op verschillende manieren nog steeds gebruikt maakt in haar bedrijfsvoering maakt zij daarmee inbreuk op de merkrechten van Rieberjo op het Merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b en d van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). DRI handelt daarnaast in strijd met artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw), doordat zij een handelsnaam voert in de door haar gebruikte domeinnaam (www.airwash.info) en e-mailadressen die het teken Airwash en dus het Merk bevat.
3.3.
DRI voert verweer. DRI betwist dat zij merk- dan wel handelsnaaminbreuk pleegt. Zij voert aan dat de licentieovereenkomst 2003 geen betrekking heeft op het gebruik van het Merk, maar beperkt is tot het gebruik van de octrooien. DRI is primair van mening dat zij voor het voortgezette gebruik van het Merk na het einde van de licentieovereenkomst 2003 geen toestemming nodig heeft van Rieberjo, omdat zij sinds haar oprichting al meer dan 20 jaar met medeweten en toestemming van Rieberjo gebruik maakt van het Merk, zonder dat zij daarvoor ooit een financiële vergoeding verschuldigd was. Hierdoor is er sprake van een onbeperkte stilzwijgende licentie voor het gebruik van het Merk, zodat zij uit dien hoofde bevoegd blijft het Merk te gebruiken, ook na de beëindiging van de licentieovereenkomst 2003. Nu Rieberjo het kosteloze merkgebruik van DRI 20 jaar lang heeft gedoogd kan Rieberjo zich niet meer verzetten tegen eventuele inbreuken op haar merkrechten door DRI, zodat Rieberjo haar rechten met betrekking tot het Merk jegens DRI heeft verwerkt. Door zich nu pas op haar merkrechten te beroepen is er ook sprake van misbruik van recht. Rieberjo heeft het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat DRI het Merk voor onbeperkte duur kosteloos zou kunnen blijven gebruiken. Subsidiair stelt DRI zich op het standpunt dat Rieberjo geen rechten kan ontlenen aan het Merk omdat het Merk zuiver beschrijvend is en daardoor onderscheidend vermogen mist en aldus nietig is ex artikel 2.28 BVIE. Daarnaast kan Rieberjo geen merkbescherming inroepen omdat het Merk zonder geldige reden nog nooit is gebruikt door Rieberjo en daardoor bloot staat aan vervallenverklaring ex artikel 2.26 BVIE.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen is door DRI niet bestreden. Voor zover de vordering is gegrond op het merkenrecht, vloeit de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om daarvan kennis te nemen voort uit artikel 4.6 lid 1 BVIE. DRI is immers gevestigd in het arrondissement van de rechtbank Gelderland.
4.2.
Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gelegen in het voortdurende karakter van de gestelde merk- en handelsnaaminbreuk, zodat Rieberjo in die zin ontvankelijk is in haar vorderingen.
4.3.
De voorzieningenrechter constateert allereerst dat het Merk niet is overgedragen door Rieberjo, zodat Rieberjo altijd merkhouder is gebleven. Artikel 2.20 lid 1 BVIE geeft een houder van een ingeschreven merk het uitsluitend recht om het gebruik door een derde – zonder diens toestemming – van een identiek of overeenstemmend teken te verbieden. Daarbij moet dan wel zijn voldaan aan de in dat artikel omschreven voorwaarden onder a, b, c of d.
4.4.
Niet in geschil is dat DRI na het einde van de licentieovereenkomst 2003 het Merk op verschillende manieren is blijven gebruiken in haar bedrijfsvoering voor de productie en verhandeling van tepelbekerreinigers onder de namen Airwash en Airwash Plus+. In geschil is of DRI daarmee merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a,b of d BVIE pleegt dan wel in strijd handelt met artikel 5a Hnw.
4.5.
In het kader van het primaire verweer van DRI, dat er kort gezegd op neerkomt dat zij het Merk gebruikt met (impliciete) toestemming (licentie) van Rieberjo zodat reeds daarom geen sprake kan zijn van merkinbreuk dan wel handelsnaaminbreuk, wordt als volgt overwogen.
4.6.
Partijen verschillen van mening over de inhoud van de licentieovereenkomst 2003. Volgens Rieberjo is naast het gebruik van de octrooien voor het Airwash systeem onderdeel van deze licentieovereenkomst een licentie tot het gebruik van het Merk. Nu tussen partijen vaststaat dat deze licentieovereenkomst inmiddels is geëindigd, is daarmee ook een einde gekomen aan het recht van DRI om gebruik te mogen maken van het Merk, aldus Rieberjo. DRI stelt daartegenover dat de licentieovereenkomst 2003 enkel betrekking heeft op een licentie voor het gebruik van de octrooien en zeker niet ziet op het gebruik van het Merk, zodat de beëindiging van deze licentieovereenkomst irrelevant is voor het recht van DRI om gebruik te mogen blijven maken van het Merk. DRI stelt dat haar gebruiksrecht van het Merk voortvloeit uit de historie en een voortzetting vormt van het steeds stilzwijgend toegestane gebruik door DRI en daarom sprake is van een door Rieberjo aan haar verleende onbeperkte stilzwijgende licentie voor het kosteloze gebruik van het Merk.
4.7.
Daarmee rijst allereest een vraag van uitleg van de licentieovereenkomst 2003.
De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
4.8.
In het onderhavige geval is allereerst van belang dat in de tekst van de licentieovereenkomst 2003 niet met zoveel woorden is opgenomen dat de licentie ook betrekking heeft op het gebruik van het Merk. Dat in artikel 1a wordt verwezen naar de productie van het Airwash systeem onder de titel Tepelbekerreiniger “Airwash” is onvoldoende om aan te nemen dat de licentie mede betrekking zou hebben op gebruik van het merk Airwash. Immers, in de rest van de tekst zijn daarvoor ook geen aanwijzingen te vinden. In de licentieovereenkomst staat niets over het merkrecht Airwash. Dat had wel voor de hand gelegen indien Rieberjo in deze licentieovereenkomst aan DRI mede een merklicentie had willen geven. Alle bepalingen in de licentieovereenkomst 2003 in onderling verband en samenhang bezien duiden erop dat de licentie in deze overeenkomst enkel betrekking heeft op het gebruik van de octrooien voor het Airwash systeem. Artikel 3 laat hier geen misverstand over bestaan. Voor het overige hebben partijen ook geen aanknopingspunten verschaft waaruit zou kunnen worden afgeleid dat partijen met deze licentieovereenkomst iets anders hebben bedoeld dan alleen een octrooilicentie en dat DRI had moeten begrijpen dat de overeengekomen licentie hierin ook zou zien op het gebruik van het Merk. Ook uit het handelen van partijen na het sluiten van deze licentieovereenkomst kan dat niet worden afgeleid.
4.9.
Voorshands moet worden geconcludeerd dat de reikwijdte van de licentieovereenkomst 2003 beperkt is tot het gebruik van de technologische aspecten van het Airwash systeem, zoals beschermd door de in de overeenkomst genoemde octrooien voor dat systeem. Er is dus geen sprake van een door Rieberjo aan DRI in de licentieovereenkomst 2003 uitdrukkelijk verleende licentie tot gebruik van het Merk tegen betaling van een licentievergoeding. Dit betekent dat het einde van de licentieovereenkomst 2003 niet van invloed kan zijn op het eventuele gebruiksrecht van DRI van het Merk. Voor de vraag of DRI dat gebruiksrecht toekomt is het volgende van belang.
4.10.
Niet in geschil is dat DRI feitelijk het Merk altijd heeft gebruikt sinds de oprichting van beide partijen in 1992. Oorspronkelijk had [naam] de zeggenschap over beide ondernemingen. DRI was de werkmaatschappij waarin de productie en handel van tepelbekerreinigers onder de merknaam Airwash plaatsvond. In die hoedanigheid heeft DRI het Merk met toestemming van Rieberjo (de holdingmaatschappij) en zonder betaling van een vergoeding aan Rieberjo feitelijk steeds gebruikt tot aan de overname van DRI in januari 2003 door [naam]. Niet gesteld of gebleken is dat voor dat gebruik door Rieberjo aan DRI een uitdrukkelijke merklicentie was verleend. Na de overname is het feitelijk gebruik van het Merk door DRI zonder betaling van een vergoeding daarvoor voortgezet. Gezien het voorgaande moet het ervoor worden gehouden dat partijen bij de overname hierover geen uitdrukkelijke afspraken hebben gemaakt. Ook zijn er geen aanknopingspunten voor de gedachte dat partijen na de overname afspraken over het merkgebruik hebben gemaakt.
Het komt er feitelijk op neer dat na de overname DRI door [naam] op dezelfde voet is voortgezet met gebruikmaking van het Merk zonder dat DRI voor dat merkgebruik een vergoeding was verschuldigd aan Rieberjo. Rieberjo heeft zich daartegen voor het einde van de licentieovereenkomst 2003 op 19 november 2012 ook nooit verzet. Daarvoor hebben partijen ook niet besproken dat het gebruiksrecht van DRI beperkt zou zijn tot deze datum. DRI hoefde dus tot dat moment er niet op bedacht te zijn dat haar gebruiksrecht van het Merk tot die datum was beperkt.
4.11.
Gelet op de bovenstaande feitelijke gang van zaken mocht DRI er gerechtvaardigd op vertrouwen dat zij bij voortduring gerechtigd was tot gebruik van het Merk zonder betaling van een vergoeding daarvoor. Hierdoor is er voor DRI stilzwijgend een naar duur onbeperkt gebruiksrecht van het Merk ontstaan zonder dat zij daarvoor een vergoeding aan Rieberjo is verschuldigd. Het verstrekken van licentie is vormvrij zodat deze stilzwijgende licentieovereenkomst voor het merkgebruik niet op schrift hoefde te worden gesteld. Dit is een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, zodat Rieberjo zich daaraan moet houden zolang deze niet rechtsgeldig is beëindigd. Er zijn geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat deze stilzwijgende licentieovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Dit betekent dat Rieberjo zich vooralsnog niet kan verzetten tegen het gebruik van het Merk door DRI.
4.12.
Daarnaast brengt een belangenafweging met zich dat Rieberjo het merkgebruik door DRI niet met onmiddellijke ingang kan beëindigen zoals haar blijkens de vorderingen voor ogen staat. Alhoewel Rieberjo de merkhouder is heeft zij al twintig jaar niets met het merkrecht als zodanig gedaan. Ter zitting heeft zij desgevraagd aangegeven ook geen concrete plannen te hebben om iets daarmee te gaan doen. Rieberjo omschrijft zich als een onderneming die onder meer intellectuele eigendomsrechten exploiteert, waaronder het merkrecht Airwash. Het belang van Rieberjo is er in gelegen dat zij eigenlijk een licentievergoeding wil van DRI voor het gebruik van het Merk. Daartegenover staat dat DRI al twintig jaar het Merk intensief gebruikt voor haar bedrijfsvoering; de eerste tien jaar voor de overname van DRI in 2003 en de laatste tien jaar na de overname. Onbetwist is dat DRI in de laatste tien jaar veel heeft geïnvesteerd in het Merk en daar waarde aan heeft toegevoegd. De bedrijfsvoering van DRI is in belangrijke mate ingesteld op het gebruik van het Merk omdat zij tepelbekerreinigers van het geoctrooieerde Airwash systeem produceert en verhandelt onder de merknamen Airwash en Airhwash Plus+. Rieberjo verzet zich niet tegen het produceren en verhandelen van deze tepelbekerreinigers door DRI. Rieberjo kan zich daartegen ook niet verzetten nu al haar octrooien voor het Airwash systeem reeds zijn afgelopen. Gelet hierop heeft DRI een groot belang bij voortzetting van het (kosteloze) gebruik van het Merk, zoals zij dat altijd heeft gedaan. Dit belang is naar het oordeel van de voorzieningenrechter zwaarwegender dan het belang van Rieberjo om zich daartegen thans, vooruitlopend op een eventuele bodemprocedure, te verzetten.
4.13.
Nu reeds uit het voorgaande volgt dat DRI gerechtigd is tot het gebruik van het Merk en er aldus geen sprake kan zijn van een merkinbreuk noch van een handelsnaaminbreuk, zullen de vorderingen van Rieberjo worden afgewezen. De overige verweren van DRI behoeven hierdoor geen bespreking.
4.14.
Rieberjo zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. DRI maakt aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv. Zij heeft aangevoerd dat haar advocaatkosten € 18.673,00 bedragen. Ter onderbouwing daarvan heeft zij een gedetailleerde kostenspecificatie in het geding gebracht. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de gevorderde proceskosten ten aanzien van het salaris van de advocaat [NAAM]€ 6.000,00, in aansluiting bij de maximale bandbreedte voor eenvoudige kort gedingen volgens de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. De voorzieningenrechter acht in casu een bedrag van € 6.000,00 aan advocaatkosten redelijk en evenredig gelet op onder meer de omvang van het feitencomplex en de juridische zwaarte van de zaak. De kosten aan de zijde van DRI worden, gezien het voorgaande, begroot op:
- griffierecht	€ 	589,00
- salaris advocaat	€
6.000,00
Totaal	€ 	6.589,00
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vorderingen af,
5.2.
veroordeelt Rieberjo in de proceskosten, aan de zijde van DRI tot op heden begroot op € 6.589,00.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 29 oktober 2013.
Coll.: HS