ECLI:NL:RBOVE:2015:1569
Rechtbank OVE — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK OVERIJSSEL
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Zwolle
zaaknummer / rolnummer: C/08/168660 / KG ZA 15-69
Vonnis in kort geding van 31 maart 2015
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EASY2.COMPANY B.V.
,
statutair gevestigd te Heemstede en kantoorhoudende te Heerhugowaard,
eiseres,
advocaat [NAAM]. K. Meijer te Alkmaar,
tegen
[gedaagde]
,
wonende te [woonplaats],
gedaagde,
verschenen in persoon.
Partijen zullen hierna Easy2 en [gedaagde] genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding met de producties 1 tot en met 19
de mondelinge behandeling
de pleitnota van Easy2
de door [gedaagde] ter zitting overgelegde stukken.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Easy2 verkoopt onder de naam “SPACE SCOOTER” een step die wordt aangedreven door beweging op twee mogelijke manieren: door de voetplank naar voren en naar achteren te bewegen of door middel van steppen.
2.2.
De verkoop van de SPACE SCOOTER vindt plaats via speelgoedwinkels en via de websites www.easy2order.nl en www.spacescooter.nl. De domeinnaam www.spacescooter
.nl
heeft Easy2 op 26 januari 2011 geregistreerd.
2.3.
Op 11 maart 2013 heeft Easy2 het beeldmerk “SPACE SCOOTER” in het Benelux Merkenregister ingeschreven onder nummer 0931846 voor de klassen 12 (vervoermiddelen) en 28 (spellen, speelgoederen).
2.4.
Op 3 april 2013 is het woord/beeldmerk “SPACE SCOOTER” onder nummer 011709342 als gemeenschapsmerk ingeschreven bij het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) voor de klassen 12 en 28.
2.5.
Easy2 heeft op 4 juni 2014 het woordmerk “SPACE SCOOTER” ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 0955475 voor de klassen 12 en 28.
2.6.
Eind januari 2015 heeft Easy2 geconstateerd dat [gedaagde] op het internet onder de naam SPACE SCOOTER steps verkoopt. Deze verkoop vond plaats via marktplaats, [website gedaagde] en de veilingsite www.bva-auctions.com.
2.7.
Op 12 februari 2015 heeft Easy2 de veilingsite www.bva-auctions.com gesommeerd de inbreuk makende advertenties blijvend van haar website te verwijderen.
2.8.
De veilingsite heeft aan deze sommatie gehoor gegeven en heeft aan Easy2 bericht dat [gedaagde] haar opdrachtgever was.
2.9.
Op 17 februari 2015 is namens Easy2 een brief aan [gedaagde] gestuurd, waarin – voor zover thans van belang – het volgende staat:
“(…)
Teneinde de schade zoveel als mogelijk te voorkomen, heeft cliënte er recht en belang bij dat u uw inbreuken met onmiddellijke ingang blijvend staakt. Dienaangaande sommeert cliënte u hierbij om mij schriftelijk te bevestigen dat u de verkoop en distributie van steps onder de naam Space Scooter en/of een afgeleide daarvan en de inbeuk op de rechten van cliënte met onmiddellijke ingang heeft gestaakt en gestaakt zult doen houden, zulks door daartoe uiterlijk vrijdag 20 februari a.s. te 11.00 uur de als Bijlage IV bij deze brief gevoegde onthoudingsverklaring te ondertekenen en aan mij te retourneren.
Namens cliënte sommeer ik u voorts om mij uiterlijk op de hiervoor genoemde datum en tijdstip (dus uiterlijk vrijdag 20 februari 2015 te 11.00 uur) een volledige en gedetailleerde schriftelijke opgave te verstrekken van de navolgende gegevens:
- aantallen bij u (nog) in voorraad zijnde inbreuk makende producten;
- het totale aantal door u ingekochte inbreuk makende producten, zulks met opgave van de door u betaalde inkoopprijs, gespecificeerd naar artikel en per order, een en ander onderbouwd met afschriften van relevante facturen;
- het totale aantal door u verkochte inbreuk makende producten, gespecificeerd naar artikel en met vermelding van de gerealiseerde verkoopprijs.
Ten slotte sommeer ik u namens cliënte om mij uiterlijk op de hiervoor genoemde datum en tijdstip (dus uiterlijk vrijdag 20 februari 2015 te 1 1.00 uur) schriftelijk te bevestigen:
dat u alle eventuele nog uitstaande inkooporders heeft geannuleerd;
dat u al uw afnemers aan wie de inbreuk makende producten zijn geleverd schriftelijk heeft
verzocht om de producten aan u te retourneren onder toezegging van creditering van het door de afnemers betaalde bedrag;
dat de bij u in voorraad aanwezige inbreuk makende producten en de retour ontvangen producten aan cliënte zult afgeven;
dat u de volledige met de verkoop van de inbreuk makende producten behaalde winst binnen vier weken na dagtekening dezes aan cliënte zult afdragen;
dat u de door cliënte gemaakte advocaatkosten zult vergoeden en in dat verband op genoemde datum en tijdstip daartoe een voorschot zult voldoen van € 2.000,-- exclusief 21% BTW, derhalve € 2.420,-- inclusief BTW, (…).”
2.10.
Op 18 februari 2015 heeft [gedaagde] telefonisch contact opgenomen met de advocaat [NAAM]2. Tijdens dit telefoongesprek heeft [gedaagde] bevestigd dat hij inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve merkrechten van Easy2.
2.11.
[gedaagde] heeft op 19 februari 2015 gebeld met Easy2. Tijdens dit gesprek heeft [gedaagde] verklaard dat hij 50 namaak Space Scooters heeft ingekocht. [gedaagde] heeft dezelfde dag de inbreuk makende advertenties op www.marktplaats.nl verwijderd en de verkoop van de steps via de webshop [website gedaagde] gestaakt.
3
Het geschil
3.1.
Easy2 vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover en indien mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I.	[gedaagde] zal veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Benelux van zowel het Benelux woordmerk SPACE SCOOTER, geregistreerd onder nummer 0955475 als van het Benelux woordbeeldmerk SPACE SCOOTER, geregistreerd onder nummer 0931846 of van daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden;
II.	[gedaagde] zal te veroordelen om uiterlijk binnen 14 dagen na betekening van dit  vonnis aan de advocaat [NAAM]2, mr. K. Meijer (verbonden aan het kantoor Castelijns Kaandorp Hoekstra, Robijnstraat 56, 1812 RB Alkmaar), te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van de volgende informatie:
a. de leverancier(s), maker(s), producent(en) en distributeur(s), van wie [gedaagde] de steps waarvoor hij het inbreuk makende teken/merk SPACE SCOOTER gebruikt c.q. heeft gebruikt (nader te noemen: de inbreuk makende zaken) heeft verkregen, zulks onder mededeling van adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s);
b. de aan [gedaagde] geleverde aantallen, nummers, prijzen en leverdata van de inbreuk makende zaken, zulks gerangschikt per leverancier, maker, producent of distributeur van de inbreuk makende zaken, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
c. de afnemers (voor zover bekend), alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreuk makende zaken, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en onder mededeling van adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s);
d. de bij [gedaagde] nog aanwezige voorraad van de inbreuk makende zaken, zulks onder vermelding van de locatie waar de inbreuk makende zaken zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van de inbreuk makende zaken;
e. de met de inbreuk makende zaken behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte direct aan de inbreuk makende zaken toerekenbare kosten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke
bewijsstukken van iedere kostenpost;
III.	[gedaagde] zal veroordelen om binnen uiterlijk 3 dagen na betekening van het vonnis aan al zijn afnemers, voor zover bekend, in een voor de geadresseerde begrijpelijke taal, een brief of e-mail te zenden met uitsluitend de volgende inhoud:
‘Geachte
Bij vonnis van . . .[datum vonnis] heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Overijssel beslist dat de aan u geleverde steps voorzien van het teken/merk Space Scooter inbreuk maken op de exclusieve merkrechten van Easy2. Company. In verband hiermee wil ik u verzoeken om binnen 7 dagen na heden de bij u nog aanwezige van mij afgenomen steps (namaak Space Scooters) te retourneren. Dit kunt u doen door de steps (namaak Space Scooters) terug te sturen naar het adres [adres] te [woonplaats]. De door u gemaakte kosten, waaronder het aankoopbedrag als de verzendkosten, zullen door mij worden vergoed.
Voor de goede orde wijs ik u erop dat het in voorraad houden en/of verhandelen van bovenbedoelde steps inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van Easy2.Company.
Hoogachtend,
[gedaagde] / [website gedaagde].
onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief of e-mail alsmede een lijst van
geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat [NAAM]2, mr. K.
Meijer (verbonden aan het kantoor Castelijns Kaandorp Hoekstra, Robijnstraat 56, 1812 RB
Alkmaar);
IV.	[gedaagde] zal veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de gehele voorraad, waaronder begrepen de door haar afnemers geretourneerde voorraad van de inbreuk makende zaken op kosten van [gedaagde] en onder toezicht van een door [gedaagde] te
betalen deurwaarder te vernietigen en binnen twee dagen na deze vernietiging een op kosten van [gedaagde] opgesteld proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de advocaat [NAAM]2, mr. K. Meijer (verbonden aan het kantoor Castelijns Kaandorp
Hoekstra Robijnstra 56, 1812 RB Alkmaar);
V.	 [gedaagde] zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding van de onder I, II, III en IV verzochte bevelen, of, naar keuze van Easy2, van € 5.000,00 voor iedere dag of deel daarvan dat gedaagde met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijft, waarbij elk aangetroffen exemplaar van de inbreuk makende zaken geldt als een afzonderlijke overtreding;
VI.	[gedaagde] zal veroordelen om binnen 14 dagen na dagtekening van dit vonnis een bedrag van € 5.000,00 te betalen aan Easy2 als voorschot op de schadevergoeding en winstafdracht, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag;
VII.	[gedaagde] zal veroordelen tot betaling van de werkelijke en evenredige kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131,00 zonder betekening, dan wel € 199,00 in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;
VIII.	op basis van artikel 1019i Rv de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt zal bepalen op 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van het vonnis.
3.2.
[gedaagde] voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
Ter onderbouwing van haar spoedeisend belang is door Easy2 betoogd dat het enkele feit dat de gewraakte advertenties van marktsplaats zijn verwijderd en de steps niet langer onder de naam SPACE SCOOTER via de webshop [website gedaagde] te koop worden aangeboden, onverlet laat dat [gedaagde] de inbreuk uit het zicht van Easy2 kan blijven voortzetten. Daarbij wijst Easy2 erop dat [gedaagde] weigert de aangeboden onthoudingsverklaring te ondertekenen. Gezien deze stellingen is de voorzieningenrechter van oordeel dat het spoedeisend belang bij het onder I. gevorderde voldoende aannemelijk is geworden.
4.2.
Beoordeeld dient te worden of [gedaagde] zich schuldig heeft gemaakt aan een merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a en/of sub b BVIE.
4.3.
In dit kader heeft [gedaagde] ter zitting erkend dat hij op de “SPACE SCOOTER” gelijkende steps heeft verkocht met gebruik van de naam SPACE SCOOTER alsmede dat hij daarvoor geen toestemming van Easy2 had verkregen. Voorts heeft hij erkend dat hij daarmee inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Easy2. Gelet op deze erkenning, de weigering de onthoudingsverklaring te ondertekenen en de onderbouwde stellingen van Easy2 ligt het onder I. gevorderde voor toewijzing gereed.
4.4.
De voorzieningenrechter ziet aanleiding een dwangsom op te leggen voor het geval [gedaagde] zich niet houdt aan zijn verplichtingen. Deze dwangsom zal uit oogpunt van proportionaliteit worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.
4.5.
Easy2 heeft daarnaast een aantal nevenvorderingen ingesteld, alsmede een voorschot op de schade. Ter zake van deze vorderingen wordt vooropgesteld dat deze in kort geding slechts kunnen worden toegewezen, indien en voor zover afzonderlijk het spoedeisend belang ervan aannemelijk is gemaakt. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat het in zaken betreffende een onrechtmatige daad wegens inbreuk op een merkrecht in de eerste plaats gaat om het toeroepen van een halt aan de onrechtmatige situatie, waartoe een verbod in de regel toereikend zal zijn.
4.6.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is door Easy2 onvoldoende gemotiveerd gesteld welk spoedeisend belang zij heeft bij opgave van de onder II. gevorderde informatie. Hiertoe is van belang dat de gevraagde informatie, gezien de stellingen van Easy2, uitsluitend is bestemd om de hoogte van de schadevergoeding dan wel de winstafdracht te berekenen en zij daarmee niet een versterking van het inbreukverbod op het merk SPACE SCOOTER beoogt. Deze vordering van Easy2 zal daarom worden afgewezen.
4.7.
De vordering onder III. komt evenmin voor toewijzing in aanmerking. Daargelaten dat Easy2 het spoedeisend belang bij deze vordering niet gemotiveerd heeft onderbouwd, wordt geoordeeld dat voor het verzenden van een dergelijke brief, gelet op de – thans aannemelijk gemaakte – omvang van de inbreuk, voorshands onvoldoende grond bestaat.
4.8.
Dit geldt ook voor de gevorderde vernietiging van de voorraad inbreuk makende steps. Het inbreukverbod en de daaraan te verbinden dwangsom zal in dit geval naar het oordeel van de voorzieningenrechter een voldoende waarborg bieden om verdere inbreuken op het merk SPACE SCOOTER te voorkomen.
4.9.
Wat betreft het door Easy2 gevorderde voorschot op de schadevergoeding wordt overwogen dat met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, terughoudendheid op haar plaats is. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.
4.10.
Easy2 stelt dat zij als gevolg van de merkinbreuk schade heeft geleden, bestaande uit gederfde winst en de aantasting van het merk SPACE SCOOTER, welke schade zij vooralsnog begroot op € 5.000,00. Naar stelling van [gedaagde] heeft Easy2 echter nauwelijks schade geleden, omdat slechts een klein aantal steps zou zijn verkocht en deze steps bovendien van goede kwaliteit en zelfs veiliger dan de door Easy2 verhandelde steps zouden zijn. Gelet op de stellingen van partijen kan in dit geding, ook niet bij benadering, de hoogte van de schadevergoeding worden vastgesteld en voldoet de vordering niet aan het hiervoor aangehaalde criterium. Easy2 heeft bovendien niets gesteld waaruit zou kunnen blijken dat zij een spoedeisend belang heeft bij betaling van het gevorderde voorschot. Deze vordering  zal dan ook worden afgewezen.
4.11.
[gedaagde] zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Ten aanzien van de hoogte van die kosten overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
4.12.
Easy2 vordert met een beroep op artikel 1019h Rv veroordeling van [gedaagde] tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, die blijkens de door Easy2 als productie 10 overgelegde facturen en specificatie € 3.986,95 (exclusief BTW) bedragen, alsmede een aanvullend bedrag van € 1.687,50 (exclusief BTW) aan geschatte resterende (na)werkzaamheden, derhalve in totaal een bedrag ad € 5.673,95 (exclusief BTW). Artikel 1019h Rv is de implementatie van artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Deze richtlijn neemt als uitgangspunt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. De termen 'redelijk en evenredig' en 'billijkheid' geven hierbij aan dat de veroordeling in de proceskosten enerzijds afhankelijk is van de complexiteit van de vordering en anderzijds van de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk. Voorts dienen de gevorderde kosten tijdig te worden opgegeven en gespecificeerd zodat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556).
4.13.
In de onderhavige zaak moet worden geoordeeld dat, mede gelet op de tijdige erkenning van het inbreuk makende handelen door [gedaagde], sprake is van een eenvoudig kort geding, waarbij de intellectuele eigendomsaspecten van (zeer) eenvoudige aard zijn, met een in omvang – zoals voorshands aannemelijk geacht – beperkte inbreuk en daarmee beperkt belang van de zaak. In dit licht komen de door de advocaat [NAAM]2 gevorderde kosten de voorzieningenrechter te hoog voor. De door Easy2 gevorderde kosten ter zake salaris advocaat [NAAM]€ 3.000,00 redelijk en evenredig geoordeeld en toegewezen. De kosten aan de zijde van Easy2 worden derhalve begroot op totaal € 3.692,47, bestaande uit:
- dagvaarding	€ 	 79,47
- berekend griffierecht		613,00
- salaris advocaat
3.000,00
Totaal	€ 	3.692,47
4.14.
De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten is toewijsbaar vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis
4.15.
De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.
4.16.
Als gevorderd en niet gemotiveerd betwist zal de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt worden bepaald op 6 maanden.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
veroordeelt [gedaagde] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Benelux van zowel het Benelux woordmerk SPACE SCOOTER, geregistreerd onder nummer 0955475 als van het Benelux woordbeeldmerk SPACE SCOOTER, geregistreerd onder nummer 0931846 of van daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden,
5.2.
veroordeelt [gedaagde] om aan Easy2 een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,
5.3.
veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Easy2 tot op heden begroot op € 3.692,47, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag, berekend vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
5.4.
veroordeelt [gedaagde] in de nakosten, aan de zijde van Easy2 begroot op € 131,00 zonder dat betekening van dit vonnis heeft plaatsgehad, vermeerderd met een bedrag van
€ 68,00 indien en voor zover [gedaagde] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan de veroordeling heeft voldaan en het vonnis om die reden is betekend, voorts vermeerderd met de wettelijke rente over de nakosten ad € 131,00 vanaf de vijftiende dag na aanschrijving van [gedaagde] alsmede ingeval van betekening van dit vonnis te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten van € 68,00 vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis, telkens tot de dag van volledige betaling,
5.5.
bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op 6 maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,
5.6.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.7.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.N. Bartels en in het openbaar uitgesproken op 31 maart 2015.