ECLI:NL:RBNNE:2014:4210
Rechtbank NNE — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
Afdeling privaatrecht
Locatie Leeuwarden
zaaknummer / rolnummer: C/17/130969 / HA ZA 13-347
Vonnis van 27 augustus 2014
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TECHNICAL SUPPORT OOSTERHOUT B.V.
,
gevestigd te Oosterhout,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
procesadvocaat [NAAM]. R.S. van der Spek, kantoorhoudende te Leeuwarden,
behandelende advocaten mr. M.H.L. Hemmer en mr. B.P. Woltering, kantoorhoudende te Breda.
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TSO TECHNIEK B.V.
,
gevestigd te Leeuwarden,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat [NAAM]. W.M. Sturms, kantoorhoudende te Leeuwarden.
Partijen zullen hierna Technical Support Oosterhout en TSO Techniek genoemd worden.
1
Het verdere verloop van de procedure
1.1.
De rechtbank heeft opnieuw kennisgenomen van de processtukken waaronder ook het tussenvonnis van 26 februari 2014. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:
- de conclusie van antwoord in reconventie;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties met korte toelichting van de zijde van Technical Support Oosterhout;
- de akte overlegging producties van de zijde van TSO Techniek;
- de akte houdende overlegging aanvullende productie van de zijde van Technical Support 	Oosterhout;
- het proces-verbaal van comparitie, gehouden op 20 mei 2014.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten in conventie en reconventie
2.1.
Technical Support Oosterhout is in 1987 opgericht. Tot 30 december 1999 voerde zij de handelsnaam A.G. Kantoorinstallaties B.V., was zij een groot- en kleinhandel in kantoormachines, kantoormeubelen en aanverwante artikelen en werd zij bestuurd door de heer [bestuurder] (hierna: [bestuurder]) wiens persoonlijke holding, [bestuurder] Holding B.V., enig aandeelhouder van haar was.
2.2.
Op 30 december 1999 is [bestuurder] afgetreden als bestuurder en is de heer
[directeur] (hierna: [directeur]) directeur van Technical Support Oosterhout geworden. Per die datum is de handelsnaam van de besloten vennootschap in het handelsregister gewijzigd in
"Technical Support Oosterhout (T.S.O.)"
en is de omschrijving van de activiteiten van de onderneming in het handelsregister gewijzigd in
"Installatie, onderhoud van productielijnen en overige technische installaties"
. Op 31 januari 2000 is de handelsnaam van de besloten vennootschap in het handelsregister gewijzigd in
"Technical Support Oosterhout B.V. (T.S.O. B.V.)".
2.3.
Op 23 oktober 2000 heeft Technical Support Oosterhout het volgende beeldmerk (registratienummer 0685428) geregistreerd (hierna: het beeldmerk TSO). Dit beeldmerk heeft als klasse-aanduiding de klassen 35 en 37.
2.4.
In 2001 zijn twee zustervennootschappen van Technical Support Oosterhout, TSO Detachering B.V. (hierna: TSO Detachering) en TSO Services B.V. (hierna: TSO Services), actief geworden.
2.5.
Op 2 april 2001 is [directeur] afgetreden als bestuurder en is zijn persoonlijke holding, [directeur] Management en Beheer B.V. (hierna: [directeur] Management en Beheer), bestuurder van Technical Support Oosterhout geworden. Ook heeft [directeur] Management en Beheer de aandelen in Technical Support Oosterhout van [bestuurder] Holding B.V. gekocht, waardoor zij met ingang van 2 december 2003 directrice/enig aandeelhouder van Technical Support Oosterhout was.
2.6.
Technical Support Oosterhout, die actief was in het zuiden van Nederland, is vervolgens ook activiteiten in het noorden van Nederland gaan ontplooien. Deze activiteiten zijn op een gegeven moment ingebracht in de zustervennootschap TSO Detachering.
2.7.
In 2005 is het beeldmerk TSO op naam gezet van [directeur] Management en Beheer.
2.8.
Per 1 januari 2006 is de naam TSO Detachering gewijzigd in TSO Noord. TSO Noord had enige tijd een nevenvestiging in Hengelo, van waaruit het oosten van Nederland werd bediend onder de handelsnaam TSO Oost.
2.9.
Bij overeenkomst van 20 mei 2008 heeft RNT Beheer B.V. (hierna: RNT Beheer) de aandelen in Technical Support Oosterhout en TSO Services gekocht van [directeur] Management en Beheer (hierna: de aandelenverkoop). TSO Noord en haar vestiging TSO Oost maakten geen onderdeel uit van deze overeenkomst en bleven in handen van [directeur] Management en Beheer.
2.10.
In deze koopovereenkomst is - voor zover van belang - het volgende bepaald:
"Artikel 5 Non-concurrentiebeding/geheimhouding
5.1
Verkoper
[[directeur] Management Beheer; toevoeging rechtbank]
, aan verkoper gelieerde ondernemingen alsmede haar (middellijk) bestuurders verbinden zich om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van koper
[RNT Beheer; toevoeging rechtbank]
gedurende twee (2) jaar na ondertekening van deze Overeenkomst/overdrachtdatum, hetzij alleen of tezamen met anderen, hetzij direct of indirect, hetzij tegen betaling of niet:
a)	binnen Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid Holland ten zuiden van Rotterdam, zoals aangegeven op aangehecht kaartje geen bedrijf te zullen uitoefenen dan wel financieel of anderszins bij een bedrijf betrokken te zullen zijn, gelijksoortig of aanverwant aan het bedrijf van de Vennootschap
[Technical Support Oosterhout en TSO Services; toevoeging rechtbank].
(…)
e)	na de datum van ondertekening dezer Overeenkomst in het algemeen te zullen onthouden van activiteiten strijdig met het bedrijfsbelang van de Vennootschap."
2.11.
In juni 2009 hebben Westmar Beheer B.V. (hierna: Westmar), TSO Noord en [directeur] Management en Beheer, alle vertegenwoordigd door [directeur], met Technical Support Oosterhout en RNT Beheer een vaststellingsovereenkomst gesloten strekkende tot het in der minne regelen van hun geschil, dat op dat moment voorlag bij de rechtbank Breda (een hoofdzaak) en de rechtbank Amsterdam (een kort geding). Dit geschil hield verband met de afwikkeling van de overeenkomst tot verkoop van de aandelen.
2.12.
Bij overeenkomst van 5 januari 2010 heeft TSO Noord per 1 januari 2010 de activa van haar onderneming en haar personeel overgedragen aan TSO Techniek in oprichting, die werd vertegenwoordigd door Parosha Holding B.V., die op haar beurt werd vertegenwoordigd door de heer [naam] (hierna: [naam]) en GNJ de Lege Wâlden Holding B.V. Tot de overgedragen activa behoorden onder meer de handelsnamen en (beeld)merken van TSO Noord, het octrooi (voor zover TSO Noord daar rechthebbende op was), de website(s) en domeinnamen van TSO Noord en de documenten, andere gegevensdragers, (computer)-programma’s en materialen die de productspecificaties en know how van TSO Noord bevatten dan wel representeerden alsmede de aan de onderneming van TSO Noord verbonden goodwill.
2.13.
Op 5 januari 2010 heeft [naam] via een contactformulier op de website van Technical Support Oosterhout het volgende aan Technical Support Oosterhout bericht:
"per heden heb ik tso harlingen gekocht, incl logo's enz naar nu blijkt gebruikt u het zelfde logo dit wordt door ons niet meer op prijs gesteld wij verzoeken u zsm een ander logo te gebruiken, bij geen gehoor geven aan mijn verzoek zullen wij u in rechte betrekken, u standpunt vernemende m.v. gr"
2.14.
Technical Support Oosterhout heeft niet aan dit verzoek voldaan. Bij brief van haar advocaat [NAAM]15 januari 2010 heeft zij op haar beurt TSO Techniek gesommeerd het gebruik van de aanduiding TSO te staken en gestaakt te houden, stellende dat Technical Support Oosterhout oudere handelsnaamrechten en een merkrecht ter zake van het beeldmerk TSO had. TSO Techniek heeft niet aan deze sommatie voldaan.
2.15.
Bij akte van oprichting van 4 februari 2010 is TSO Techniek daadwerkelijk opgericht.
2.16.
In reactie op de in r.o. 2.1.4 genoemde sommatie heeft de advocaat [NAAM]8 februari 2010 aan (de advocaat [NAAM]) Technical Support Oosterhout een afschrift van een pagina uit het merkregister toegezonden, waarop stond vermeld dat [directeur] Management en Beheer houder was van het beeldmerk TSO.
2.17.
Eind 2010 is het beeldmerk TSO op naam gezet van TSO Techniek.
2.18.
Op 25 juni 2013 heeft Technical Support Oosterhout het woordmerk
TSO
(inschrijvingsnummer 0939532) (hierna: het woordmerk TSO) geregistreerd. Dit woordmerk heeft als klasse-aanduiding de klassen 35, 37 en 42.
2.19.
Bij brief van haar advocaat [NAAM]28 juni 2013 heeft Technical Support Oosterhout TSO Techniek gesommeerd elk gebruik van de aanduiding TSO te staken en gestaakt te houden alsmede iedere inbreuk op de auteursrechten te staken en gestaakte te houden.
TSO Techniek heeft niet aan deze sommatie voldaan.
3
Het geschil
in conventie
3.1.
Technical Support Oosterhout vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut,
I. 	TSO Techniek zal bevelen binnen vier dagen na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Technical Support Oosterhout te staken en gestaakt te houden alsmede het onrechtmatig handelen door het gebruik van het merk TSO te staken en gestaakt houden, door ieder gebruik van het teken ‘TSO’ c.q.
‘TSO Techniek’, zowel online als offline, te doen staken en gestaakt te houden;
II. 	TSO Techniek zal bevelen binnen vier dagen na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Technical Support Oosterhout te staken en gestaakt te houden, meer specifiek door niet langer de in de dagvaarding omschreven teksten uit de brochure van Technical Support Oosterhout online dan wel offline te gebruiken;
III. 	TSO Techniek zal bevelen binnen zeven dagen na betekening van het vonnis er zorg voor te dragen dat de registratie van de domeinnaam www.tsotechniek.nl op naam wordt gesteld, dan wel wordt overgedragen, aan Technical Support Oosterhout;
IV.	TSO Techniek zal bevelen binnen zeven dagen na betekening van het vonnis er zorg voor te dragen dat de registratie van het beeldmerk TSO wordt overgedragen aan Technical Support Oosterhout;
VII.	TSO Techniek zal veroordelen om aan Technical Support Oosterhout te voldoen een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere overtreding van hetgeen waartoe TSO Techniek onder I-IV is gehouden danwel, naar keuze van Technical Support Oosterhout, € 2.500,- per dag of gedeelte van een dag dat de verboden gedraging voortduurt;
VIII.	TSO Techniek zal bevelen tot betaling van de volledige proceskosten aan de zijde van Technical Support Oosterhout ex art. 1019h Rv.
3.2.
Technical Support Oosterhout heeft - zakelijk weergegeven - het volgende aan haar
vorderingen ten grondslag gelegd. Technical Support Oosterhout voert de handelsnaam TSO
reeds sinds 1999 in heel Nederland, derhalve ook in het noorden van Nederland. Sinds de
activatransactie als bedoeld in r.o. 2.12 is TSO Techniek zich zonder toestemming van Technical Support Oosterhout gaan bedienen van de voorheen niet bestaande handelsnaam TSO Techniek voor diensten die identiek zijn aan de diensten van Technical Support Oosterhout. Dit is in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw), omdat het gevaar voor verwarring oplevert. Dit gevaar heeft zich ook reeds verwezenlijkt. Zo is Technical Support Oosterhout een samenwerking misgelopen met een klant, Bouter Cheese, die geen samenwerking wilde aangaan, omdat zij een conflict had met TSO Techniek en in de veronderstelling verkeerde dat Technical Support Oosterhout onderdeel uitmaakte van dezelfde groep vennootschappen als TSO Techniek. TSO Techniek gebruikt haar domeinnaam www.tsotechniek.nl als handelsnaam. Nu het gebruik van deze handelsnaam strijdig is met artikel 5 Hnw wenst Technical Support Oosterhout dat de domeinnaam kosteloos aan haar wordt overgedragen. Voorts handelt TSO Techniek onrechtmatig jegens Technical Support Oosterhout door het gebruik van het beeldmerk TSO, nu de handelsnaam van Technical Support Oosterhout ouder is dan dit hiermee overeenstemmende beeldmerk en er gevaar voor verwarring bestaat. In geval van toewijzing van het verbod tot het gebruik van het beeldmerk TSO, heeft TSO Techniek geen enkel belang meer bij het houden van dit beeldmerk, terwijl Technical Support Oosterhout wel belang heeft bij het terugkrijgen van dit beeldmerk. Daarom wenst zij dat dit beeldmerk kosteloos aan haar wordt overgedragen.
Tot slot heeft TSO Techniek op haar website www.tsotechniek.nl teksten staan die inbreuk maken op aan TSO toebehorende auteursrechten. Teksten op deze website stemmen namelijk één op één overeen met de teksten uit een brochure van Technical Support Oosterhout, die dateert van vóór de oprichting van TSO Techniek en van vóór het moment dat TSO Noord is opgericht. In de tijd dat TSO Noord nog een zustervennootschap was van Technical Support Oosterhout had zij toestemming om gebruik te maken van de aan Technical Support Oosterhout toebehorende auteursrechten. Die toestemming verviel op het moment dat zij niet langer een zustervennootschap van Technical Support Oosterhout was. TSO Techniek heeft derhalve die toestemming evenmin. Zij dient daarom de auteursrechtinbreuk te staken en gestaakte te houden.
3.3.
TSO Techniek voert verweer met conclusie tot niet-ontvankelijkverklaring van Technical Support Oosterhout in haar vorderingen dan wel afwijzing van deze vorderingen, met veroordeling van Technical Support Oosterhout in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
3.4.
Op de stellingen en weren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in reconventie
3.5.
TSO Techniek vordert dat de rechtbank
1. Technical Support Oosterhout zal bevelen om met ingang van 12 april 2014 binnen
30 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis ieder gebruik van het beeldmerk van TSO Techniek te staken, op straffe van verbeurte van een dwangsom aan TSO Techniek van € 2.000,- per dag, dan wel € 1.000,- per dagdeel dat Technical Support Oosterhout hiermee geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
2. Technical Support Oosterhout zal bevelen om binnen 30 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis het woordmerk TSO over te dragen aan TSO Techniek, op straffe van verbeurte van een dwangsom aan TSO Techniek van € 2.000,- per dag, dan wel € 1.000,- per dagdeel dat Technical Support Oosterhout hiermee geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
3. Technical Support Oosterhout zal veroordelen in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
3.6.
TSO Techniek heeft - zakelijk weergegeven - het volgende aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. Technical Support Oosterhout heeft het beeldmerk TSO overgedragen aan [directeur] Management en Beheer en die heeft het op haar beurt overgedragen aan TSO Techniek. [directeur] Management en Beheer heeft indertijd een licentie verstrekt aan Technical Support Oosterhout voor het gebruik van dit beeldmerk. Totnogtoe heeft TSO Techniek dit gerespecteerd, maar de wijze waarop Technical Support Oosterhout thans tekeer gaat en het feit dat zij in rechte overdracht van het beeldmerk vordert, heeft TSO Techniek doen besluiten de rechtsgeldige licentie, voor zover daarvan sprake is, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij brief van 12 februari 2014 heeft zij dat gedaan. Voorts is de registratie van het woordmerk TSO door Technical Support Oosterhout voor gelijksoortige klasse-aanduidingen als het beeldmerk TSO strijdig met dit beeldmerk. Technical Support Oosterhout dient daarom het gebruik van het beeldmerk TSO te staken en gestaakt te houden en het woordmerk TSO kosteloos aan TSO Techniek over te dragen.
3.7.
Technical Support Oosterhout voert verweer met conclusie tot niet-ontvankelijkverklaring van TSO Techniek in haar vorderingen, dan wel afwijzing van deze vorderingen en tot bevel aan TSO Techniek tot betaling van de volledige proceskosten aan de zijde van Technical Support Oosterhout ex artikel 1019h Rv, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut.
3.8.
Op de stellingen en weren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
in conventie
4.1.
Als meest verstrekkende verweer heeft TSO Techniek aangevoerd dat Technical Support Oosterhout niet-ontvankelijk verklaard dient te worden in haar vorderingen wegens schending van de waarheidsplicht als bedoeld in artikel 21 Rv. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat Technical Support Oosterhout het ten onrechte doet voorkomen alsof zij al vanaf 1999 landelijk actief is onder de naam TSO en alsof TSO Noord spoedig na de aandelenverkoop stoppen en geen toestemming zou hebben om na deze aandelenverkoop het naamsbestanddeel TSO nog te gebruiken.
4.2.
De rechtbank overweegt dat, zoals blijkt uit hetgeen hierna zal worden overwogen, voldoende is komen vast te staan dat Technical Support Oosterhout reeds vóór 2001 de handelsnaam TSO voerde en dat het voor de beoordeling van de vorderingen niet relevant is of zij dit vanaf 2000 of vanaf 1999 deed en of zij dit in heel Nederland of enkel in het zuiden van Nederland deed. Voorts overweegt de rechtbank dat het enkele feit dat, zoals hierna zal worden overwogen, niet is komen vast te staan dat TSO Noord spoedig na voormelde aandelenverkoop zou stoppen en geen toestemming had om na de aandelenverkoop het naamsbestanddeel TSO nog te gebruiken, nog niet de conclusie rechtvaardigt dat Technical Support Oosterhout de rechtbank op dit punt welbewust heeft voorgelogen. Hetgeen TSO Techniek hiertoe heeft aangevoerd, levert derhalve geen grond op om Technical Support Oosterhout op grond van artikel 21 Rv niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen.
4.3.
De rechtbank ziet zich vervolgens gesteld voor de vraag of Technical Support Oosterhout oudere handelsnaamrechten heeft ten aanzien van de afkorting TSO dan TSO Techniek en om die reden het gebruik door Technical Support Oosterhout van de afkorting TSO en het beeldmerk TSO kan verbieden. De rechtbank overweegt ter zake als volgt.
4.4.
TSO Techniek heeft ten verwere aangevoerd dat pas toen de zustervennootschappen van Technical Support Oosterhout - TSO Detachering (het latere TSO Noord) en TSO Services - in 2001 actief werden, gestart is met het gebruik van de afkorting TSO als handelsnaam door Technical Support Oosterhout en deze zustervennootschappen. De rechtbank volgt haar hierin niet. Technical Support Oosterhout heeft namelijk diverse producties overlegd, waaruit volgt dat zij reeds vóór 2001 naast de naam Technical Support Oosterhout ook de afkorting TSO als handelsnaam gebruikte. Zo heeft zij als productie 3 bij dagvaarding onder meer een faxbericht van haar aan Ysco Nederland B.V. overgelegd van 29 juli 2000 en een faxbericht van haar aan Van der Meulen Hallum B.V. van 14 september 2000, waarop de voorbedrukte afbeelding
staat vermeld. Ook heeft zij als productie 19 een brief van haar aan Van Riet B.V. overgelegd van 28 juni 2000, waarin wordt aangegeven dat als bijlage bij de brief een 'non-disclosure agreement' is gevoegd, welke bijlage als productie 20 is overgelegd. In deze bijlage die eveneens dateert van 28 juni 2000 staat - voor zover van belang - het volgende vermeld:
"TSO zal zonder schriftelijke toestemming van Van Riet Interne Transportsystemen BV geen werkzaamheden voor derden verrichten, welke behoren tot de relaties van Van Riet. Eveneens zal TSO zich onthouden van rechtstreekse contacten met deze relaties. TSO zal zich tegenover derden, daaronder begrepen personeel van TSO, strikte geheimhouding betrachten (…).
Tot slot acht de rechtbank van belang dat Technical Support Oosterhout als productie 22 onder meer diverse facturen en brieven heeft overgelegd van klanten en andere zakelijke relaties, daterend van vóór 2001, waarop T.S.O. BV, TSO BV, T.S.O. of TSO als geadresseerde staat vermeld.
4.5.
Voormelde feiten, in onderling verband en samenhang beschouwd, rechtvaardigen de conclusie dat Technical Support Oosterhout reeds vóór 2001 meer dan incidenteel met de naam TSO deelnam aan het economisch verkeer en (ook) deze naam derhalve als handelsnaam gebruikte. Nu TSO Noord eerst in 2001 actief is geworden en derhalve pas vanaf toen de handelsnaam TSO Noord is gaan gebruiken, is het handelsnaamrecht van Technical Support Oosterhout op de naam TSO ouder dan die van TSO Techniek, die de intellectuele eigendomsrechten van TSO Noord heeft overgenomen.
4.6.
Naar het oordeel van de rechtbank kan in het midden blijven of de jongere handelsnaam TSO Techniek en het beeldmerk TSO zoveel op de oudere handelsnaam TSO lijken dat daardoor, in verband met de aard van de door Technical Support Oosterhout en TSO Techniek gedreven ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Ook indien namelijk veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de juistheid van het standpunt van Technical Support Oosterhout dat van een dergelijk verwarringsgevaar sprake is, leidt dit, zoals blijkt uit hetgeen hierna zal worden overwogen, niet tot toewijzing van vorderingen sub I, III en IV.
4.7.
Niet in geschil is dat TSO Noord sinds 2001 (onder meer in haar handelsnaam) gebruik heeft gemaakt van de afkorting TSO, de handelsnaam van Technical Support Oosterhout. Technical Support Oosterhout heeft gesteld dat TSO Noord daarvoor toestemming (een stilzwijgende licentie) van haar had gekregen, toen TSO Noord nog een zustervennootschap van haar was. Nu ook TSO Techniek zich (subsidiair) op het standpunt heeft gesteld dat TSO Noord toestemming had voor het gebruik van deze handelsnaam, gaat de rechtbank er in het navolgende vanuit dat Technical Support Oosterhout aan TSO Noord een licentie heeft verstrekt voor het gebruik van deze handelsnaam.
4.8.
De rechtbank stelt vast dat TSO Noord na de aandelenverkoop de handelsnaam van Technical Support Oosterhout is blijven gebruiken. Volgens Technical Support Oosterhout gebeurde dit zonder haar toestemming, nu de toestemming na de aandelenverkoop niet meer bestond, omdat het groepsverband tussen Technical Support Oosterhout en TSO Noord door de aandelenverkoop was geëindigd.
Voor zover Technical Support Oosterhout hiermee heeft bedoeld te stellen dat door de aandelenverkoop de licentie van rechtswege kwam te vervallen, kan zij hierin niet worden gevolgd, nu dit standpunt geen steun vindt in het recht.
Voor zover zij heeft bedoeld te stellen dat aan de licentie de voorwaarde was verbonden dat deze zou komen te vervallen wanneer TSO Noord niet langer een zustervennootschap van haar zou zijn, heeft zij deze blote stelling onvoldoende onderbouwd. Dit standpunt vindt bovendien geen steun in de handelwijze van Technical Support Oosterhout na de aandelenverkoop. Immers, als de licentie op grond van deze aan de licentie verbonden voorwaarde door de aandelenverkoop was komen te vervallen, had het in de rede gelegen dat Technical Support Oosterhout tegen het voortgezet gebruik van de handelsnaam door TSO Noord had geprotesteerd, hetgeen zij niet heeft gedaan. TSO heeft weliswaar gesteld dat dit niet protesteren een andere reden had, namelijk dat zij ervan uitging dat de beperkte activiteiten die binnen TSO Noord ontplooid werden spoedig zouden eindigen en dat zij met [directeur] had afgesproken dat bij verkoop van TSO Noord een andere handelsnaam gebruikt zou worden, maar tegenover de gemotiveerde betwisting door TSO Techniek heeft zij deze stelling onvoldoende onderbouwd om van de juistheid hiervan uit te kunnen gaan.
Ten slotte overweegt de rechtbank dat, voor zover Technical Support Oosterhout heeft bedoeld te stellen dat zij niet wilde dat TSO Noord na de aandelenverkoop nog langer gebruik zou maken van haar handelsnaam, het dan in de rede had gelegen dat zij de intrekking van de licentie had laten opnemen in de overeenkomst tot koop en verkoop van de aandelen. Nu zij dit niet heeft gedaan en derhalve niet aan TSO Noord kenbaar heeft gemaakt de licentie in te willen trekken, heeft er geen intrekking van de licentie plaatsgevonden en mocht TSO Noord de handelsnaam van Technical Support Oosterhout blijven gebruiken.
4.9.
Niet gebleken is dat nadien door Technical Support Oosterhout aan TSO Noord kenbaar is gemaakt dat de licentie werd ingetrokken. Zo is in juni 2009, derhalve ruim een jaar na de aandelenverkoop, een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen onder meer Technical Support Oosterhout en TSO Noord. Als Technical Support Oosterhout de toestemming alsnog had willen intrekken, had het in de rede gelegen dat zij dit punt had meegenomen in de schikkingsonderhandelingen en ter zake een afspraak had laten opnemen in de vaststellingsovereenkomst, hetgeen zij niet heeft gedaan.
4.10.
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat TSO Noord ook na de aandelenverkoop op basis van de door Technical Support Oosterhout aan haar verstrekte licentie de handelsnaam TSO heeft gebruikt en mocht gebruiken. Uit het feit dat TSO Noord (onder meer) haar handelsnamen en domeinnamen heeft overgedragen aan TSO Techniek vloeit voort dat zij deze licentie ook aan TSO Techniek heeft overgedragen. Naar het oordeel van de rechtbank impliceren de aan TSO Techniek gerichte sommaties van Technical Support Oosterhout tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van het woord TSO een intrekking van deze licentie. De rechtbank begrijpt het verweer van TSO Techniek op dit punt aldus dat zij (onder meer) aanvoert dat TSO Techniek misbruik maakt van recht door de licentie in te trekken. De rechtbank volgt haar in dit verweer en overweegt hiertoe als volgt.
4.11.
Artikel 3:13 lid 2 BW bepaalt dat een bevoegdheid onder meer kan worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.
4.12.
Gesteld noch gebleken is dat tussen Technical Support Oosterhout en TSO Noord is overeengekomen dat de licentie niet, in verbinding met de door TSO Noord gedreven onderneming, overdraagbaar zou zijn. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat sprake is geweest van een rechtsgeldige overdracht van de licentie door TSO Noord aan TSO Techniek. TSO Techniek heeft onbetwist gesteld dat het intrekken van deze licentie zeer nadelige financiële gevolgen voor haar heeft, omdat dit haar noopt tot een naamswijziging met alle kosten van dien en het de investeringen die zij heeft gedaan waardeloos maakt. De rechtbank begrijpt uit de stellingen van Technical Support Oosterhout dat zij daar tegenover stelt dat zij belang heeft bij intrekking van de licentie, omdat er gevaar voor verwarring bestaat tussen haar handelsnamen en domeinnamen en de handelsnaam, domeinnaam en het beeldmerk van TSO Techniek, welk gevaar zich volgens haar ook reeds heeft verwezenlijkt. De rechtbank is van oordeel dat gesteld noch gebleken is dat en waarom dit gestelde gevaar thans groter is dan toen TSO Noord na de aandelenverkoop de handelsnaam TSO en het beeldmerk TSO gebruikte. Waar Technical Support Oosterhout destijds in het gestelde verwarringsgevaar geen aanleiding heeft gezien de licentie in te trekken, valt niet in te zien waarom dit gestelde gevaar thans zo zwaar zou moeten wegen dat het afgewogen tegen het belang van TSO Techniek de intrekking van de licentie in redelijkheid rechtvaardigt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Technical Support Oosterhout, gezien de onevenredigheid tussen haar belang bij intrekking van de licentie en het belang van TSO Techniek dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot intrekking van de licentie heeft kunnen komen.
4.13.
Slotsom is dat Technical Support Oosterhout in het kader van de onderhavige procedure TSO Techniek niet kan tegenwerpen dat zij zonder toestemming gebruik maakt van haar handelsnaam TSO. Hieruit volgt dat vordering sub I dient te worden afgewezen. De daarop voortbordurende vorderingen sub III en IV tot het overdragen van de domeinnaam en het beeldmerk treffen hetzelfde lot.
4.14.
Ten aanzien van vordering sub II tot het staken en gestaakt houden van iedere
inbreuk op de auteursrechten van Technical Support Oosterhout overweegt de rechtbank als volgt. TSO Techniek heeft tegen deze vordering onder meer ten verwere aangevoerd dat Technical Support Oosterhout op geen enkele wijze heeft aangetoond dat zij auteursrechthebbende is van enig deel van de teksten waar de vordering op ziet. Uit de stellingen van Technical Support Oosterhout in de dagvaarding lijkt volgens TSO Techniek te volgen dat Technical Support Oosterhout stelt dat een derde de teksten in haar opdracht heeft gemaakt. Dat betekent dat deze derde de auteursrechthebbende is, tenzij aangetoond kan worden dat het tot stand is gebracht naar het ontwerp en onder leiding van Technical Support Oosterhout, aldus TSO Techniek. Dat het tot stand is gebracht naar het ontwerp en onder leiding van Technical Support Oosterhout wordt door TSO Techniek bij gebrek aan wetenschap betwist. Volgens haar ligt het eerder voor de hand dat het onder leiding van [directeur] tot stand gekomen is, als die al niet als maker valt te kwalificeren. Gezien dit verweer had het naar het oordeel van de rechtbank op de weg van Technical Support Oosterhout gelegen om haar stelling dat zij auteursrechthebbende is van de betreffende teksten nader uiteen te zetten en te onderbouwen. Waar zij dit heeft nagelaten, is de juistheid van deze stelling niet komen vast te staan. Dit brengt mee dat vordering sub II eveneens dient te worden afgewezen.
4.15.
Nu vordering sub VII voortborduurt op de vorderingen sub I t/m IV zal ook deze vordering worden afgewezen.
in reconventie
4.16.
Wat partijen in de eerste plaats verdeeld houdt, is de vraag of TSO Techniek Technical Support Oosterhout het gebruik van het beeldmerk TSO kan verbieden. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe als volgt.
4.17.
De rechtbank stelt vast dat het beeldmerk TSO in 2000 door Technical Support Oosterhout is geregistreerd en in 2005 op naam is gezet van haar bestuurder [directeur] Management en Beheer. Voor zover Technical Support Oosterhout aanvoert dat [directeur] Management en Beheer niet gerechtigd zou zijn om het beeldmerk vervolgens aan een ander over te dragen, wordt zij hierin niet gevolgd. Een dergelijke verbod volgt namelijk niet uit de wet en Technical Support Oosterhout heeft niet aangevoerd laat staan onderbouwd dat zij met [directeur] Management en Beheer is overeengekomen dat het beeldmerk niet mocht worden overgedragen.
4.18.
Ook heeft Technical Support Oosterhout tegenover de betwisting door TSO Techniek haar verweer dat RNT Beheer er bij de koop van de aandelen in Technical Support Oosterhout vanuit mocht gaan dat de merkregistratie onderdeel uitmaakte van de koop onvoldoende onderbouwd. De koopovereenkomst bevat namelijk geen expliciete afspraak tot overdracht van de merkregistratie en niet valt in te zien waarom de overdracht van de aandelen een overdracht van het beeldmerk zou impliceren. TSO Noord, dat ook gebruik maakte van het beeldmerk, bleef immers in handen van de merkgerechtigde en zoals hiervoor in r.o. 4.8 is overwogen, is niet komen vast te staan dat er ten tijde van de aandelenverkoop vanuit kon worden gegaan dat TSO Noord zou stoppen met haar werkzaamheden. Bovendien heeft Technical Support Oosterhout niet gesteld waarom haar verwachtingen bij de aandelenverkoop TSO Techniek regarderen. TSO Techniek was immers geen partij bij die aandelenverkoop.
4.19.
De rechtbank volgt Technical Support Oosterhout evenmin in haar verweer dat zij eenieder die het beeldmerk TSO gebruikt dit gebruik op basis van haar handelsnaamrechten, die ouder zijn dan de merkregistratie, kan verbieden. Waar Technical Support Oosterhout, toen zij beide intellectuele eigendomsrechten in handen had, er zelf voor heeft gekozen haar merkrecht ter zake van het beeldmerk TSO over te dragen, gaat het niet aan dat zij vervolgens het gebruik van dat beeldmerk door een ander zou kunnen verbieden met een beroep op haar oudere handelsnaamrechten.
4.20.
Onweersproken is dat Technical Support Oosterhout na de overdracht van het beeldmerk TSO aan [directeur] Management en Beheer het beeldmerk is blijven gebruiken. Nu [directeur] Management en Beheer gerechtigd was tot het beeldmerk en zij als bestuurder van Technical Support Oosterhout heeft bewerkstelligd dat Technical Support Oosterhout het beeldmerk is blijven gebruiken, gaat de rechtbank ervan uit dat zij aan Technical Support Oosterhout een licentie heeft verleend voor het gebruik van het beeldmerk TSO.
4.21.
Naar het oordeel van de rechtbank is TSO Techniek niet gebonden aan deze licentieovereenkomst tussen Technical Support Oosterhout en [directeur] Management en Beheer, nu TSO Techniek geen rechtsopvolger onder algemene titel is van [directeur] Management en Beheer en niet gebleken is dat [directeur] Management en Beheer en TSO Techniek zijn overeengekomen dat TSO Techniek de rechten en verplichtingen van [directeur] Management en Beheer uit de licentieovereenkomst zou overnemen. Nu evenmin gesteld noch gebleken is dat TSO Techniek na de overdracht van het merkrecht aan haar in 2010 Technical Support Oosterhout een licentie heeft verleend voor het gebruik van het beeldmerk TSO, dient geconcludeerd te worden dat Technical Support Oosterhout sinds deze overdracht het beeldmerk heeft gebruikt zonder te beschikken over een licentie daarvoor.
4.22.
De rechtbank begrijpt het verweer van Technical Support Oosterhout aldus dat zij onder meer aanvoert dat TSO Techniek misbruikt maakt van recht door thans te vorderen dat Technical Support Oosterhout wordt bevolen het gebruik van het beeldmerk TSO te staken. Voor zover het verweer anders moet worden begrepen zal de rechtbank onder aanvulling van rechtsgronden beoordelen of sprake is van misbruik van recht in vorenbedoelde zin.
4.23.
Technical Support Oosterhout heeft aangevoerd dat zij belang heeft bij gebruik van het beeldmerk TSO in verband met de voortzetting van haar onderneming. TSO Techniek heeft dit betwist. De rechtbank overweegt dat Technical Support Oosterhout tegenover deze betwisting onvoldoende heeft onderbouwd dat haar onderneming niet kan worden voortgezet zonder het gebruik van het beeldmerk. Echter, gelet op het feit dat Technical Support Oosterhout in 2001 zelf het merk heeft geregistreerd en sindsdien het beeldmerk TSO heeft gebruikt en zij derhalve degene is geweest die mede de goodwill van het beeldmerk heeft opgebouwd, acht de rechtbank het evident dat, net zoals het intrekken van de licentie voor het gebruik van de handelsnaam TSO voor TSO Techniek zeer nadelige financiële gevolgen zou hebben, het verbieden van het gebruik van het beeldmerk TSO voor Technical Support Oosterhout zeer nadelige financiële consequenties zou hebben.
4.24.
TSO Techniek heeft ter comparitie verklaard dat zij geen last heeft van Technical Support Oosterhout, waaruit de rechtbank afleidt dat zij geen last ondervindt van het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout. Dit oordeel vindt steun in het feit dat niet gebleken is dat zij zich in de periode tussen december 2010, het moment waarop zij als rechthebbende op het merk in het Benelux Merkenregister werd ingeschreven, en haar brief van 12 februari 2014 heeft verzet tegen het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout. Naar het oordeel van de rechtbank heeft TSO Techniek mede gelet hierop onvoldoende onderbouwd gesteld waarom zij thans belang heeft bij uitoefening van haar recht om het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout te verbieden. Haar stelling dat de manier waarop Technical Support Oosterhout tekeer gaat en in rechte vordert dat het beeldmerk TSO wordt overgedragen haar heeft doen besluiten een verbod te vorderen, doet vermoeden dat de vordering enkel is ingesteld, omdat Technical Support Oosterhout haar heeft gedagvaard. De rechtbank acht dit "belang" in geen verhouding staan tot het belang van Technical Support Oosterhout bij voortzetting van het gebruik van het beeldmerk TSO. De rechtbank is daarom van oordeel dat TSO Techniek misbruik maakt van recht door thans een verbod op het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout te vorderen. Hierop stuit deze vordering af.
4.25.
Ten aanzien van de vordering om Technical Support Oosterhout te bevelen het woordmerk TSO over te dragen aan TSO Techniek overweegt de rechtbank dat wil deze vordering kunnen worden toegewezen, vast dient komen te staan dat Technical Support Oosterhout met het woordmerk TSO inbreuk maakt op het beeldmerk van TSO Techniek.
4.26.
Op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE geeft het ingeschreven merk de houder het uitsluitend recht iedere derde die zonder zijn toestemming hiertoe gebruik maakt, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publieke verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar voor associatie met het merk.
4.27.
TSO Techniek heeft zich in haar verweer tegen de vorderingen in conventie op het standpunt gesteld dat haar gebruik van het beeldmerk TSO niet het gevaar oplevert dat het relevante publiek de handelsnaam TSO van Technical Support Oosterhout zal verwarren met dit beeldmerk. Het is volgens haar eerder het gebruik van hetzelfde beeldmerk dat gevaar voor verwarring zou kunnen opleveren dan enkel het gebruik van het naamsbestanddeel TSO. Gezien dit standpunt gaat de rechtbank ervan uit dat, nu het woordmerk TSO van Technical Support Oosterhout gelijk is aan haar handelsnaam en enkel bestaat uit het naamsbestanddeel TSO, er ook in de visie van TSO Techniek geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE tussen het woordmerk TSO van Technical Support Oosterhout en het beeldmerk TSO van TSO Techniek. Reeds hierop strandt de vordering van TSO Techniek.
4.28.
Daar komt nog bij dat het recht van Technical Support Oosterhout op de handelsnaam TSO ouder is dan het recht van TSO Techniek op het beeldmerk TSO. Zelfs al zou er derhalve wel gevaar voor verwarring te duchten zijn tussen de handelsnaam TSO en het beeldmerk TSO, kan TSO Techniek Technical Support Oosterhout het gebruik van de handelsnaam niet verbieden (vergelijk HR 20 november 2009, NJ 2009,583). Waar het woordmerk TSO gelijk is aan deze handelsnaam, kan TSO Techniek naar het oordeel van de rechtbank evenmin het gebruik van dit woordmerk verbieden. Dit heeft de advocaat [NAAM]zoveel woorden erkend ter comparitie, waar hij heeft verklaard:
Het gebruik door Technical Support Oosterhout van het beeldmerk is onrechtmatig. Het gebruik van de letters TSO kunnen we niet tegenop komen."
4.29.
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van TSO Techniek zullen worden afgewezen.
in conventie en reconventie
4.30.
Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en reconventie ziet de rechtbank, nu beide partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld zijn te beschouwen, aanleiding om de proceskosten - zowel in conventie als in reconventie - te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
5
De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1.
wijst de vorderingen af;
5.2.
compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
in reconventie
5.3.
wijst de vorderingen af;
5.4.
compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
Dit vonnis is gewezen door mr. M. Sanna en in het openbaar uitgesproken op
27 augustus 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.
fn: 445