ECLI:NL:RBOVE:2015:326
Rechtbank OVE — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK OVERIJSSEL
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Zwolle
zaaknummer / rolnummer: C/08/164578 / KG ZA 14-396
Vonnis in kort geding van 13 januari 2015
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eiseres] B.V.
,
statutair gevestigd te [plaats 1] (Ov),
eiseres,
advocaat [NAAM]. C.P.B. Kroep en mr. N.D.L. Bennink te Enschede,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JVS PROJECTS B.V.
,
statutair gevestigd te Eibergen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BONNA BENELUX B.V.
,
statutair gevestigd te Eibergen,
3.
[gedaagde 3]
,
wonende te [plaats 2],
verweersters,
advocaat [NAAM]. J.E. van Rossem te Amsterdam.
Partijen zullen hierna [eiseres] en Bonna c.s. worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk JVS, Bonna Benelux en [gedaagde 3] worden genoemd.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de vrijwillige verschijning van partijen naar aanleiding van een eerder uitgebrachte dagvaarding voor een zitting van de rechtbank Gelderland d.d. 25 november 2014, die geen doorgang heeft gevonden
de hiervoor genoemde eerder uitgebrachte dagvaarding met de daarin geformuleerde vordering en de producties 1 tot en met 17
de producties 1 tot en met 12 van de zijde van Bonna c.s.
de producties 17 tot en met 19 van de zijde van [eiseres]
de mondelinge behandeling
de pleitnota van [eiseres]
de pleitnota van Bonna c.s..
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Op 4 januari 1985 is het volgende Benelux beeldmerk gedeponeerd:
Het beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0404784 en staat op naam van [eiseres].
2.2.
Op 6 mei 2010 is het volgende Benelux beeldmerk gedeponeerd:
Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0882227 en staat op naam van [eiseres].
2.3.
De domeinnaam www.bonnanotte.nl is in 1999 geregistreerd. Ook de domeinnaam staat op naam van [eiseres].
2.4.
In het voorjaar van 2012 heeft [gedaagde 3] de domeinnamen www.bonnabagno.nl en www.bonnacuisina.nl overgenomen van [naam].
2.5.
Op 1 juli 2012 is [gedaagde 3] als directeur in dienst getreden bij Wevex Nederland B.V. (hierna: Wevex). De activiteiten van Wevex betroffen, volgens een uittreksel uit het handelsregister: “
Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed. Groothandel in bedtextiel.”
2.6.
In augustus 2012 zijn de domeinnamen www.bonnaletto.nl en www.bonnabambino.nl geregistreerd op naam van JVS. Op 19 november 2012 zijn de domeinnamen www.bonnabenelux.nl en www.bonna.nl geregistreerd op naam van [gedaagde 3].
2.7.
Op 28 november 2012 is Bonna Benelux B.V. ingeschreven in het handelsregister met JVS als enig aandeelhouder en bestuurder. De activiteiten van Bonna Benelux worden omschreven als
“Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed. Groothandel in huishoudtextiel en aanverwante artikelen alsmede de distributie hiervan.”
Als handelsnaam is geregistreerd: “Bonna Benelux B.V.”.
2.9.
Bonna c.s. is eind 2012 begonnen met het ontplooien van activiteiten onder de handelsnaam Bonna Benelux B.V.
2.8.
Bij vonnis van 12 december 2012 is Wevex in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. M.M.J. Severiens tot curator.
2.10.
Wevex heeft in de jaren voor het faillissement exclusief producten aangeboden met het (beeld)merk “BONNANOTTE”. De activa van Wevex zijn bij overeenkomst van 1 februari 2013 overgedragen aan [eiseres] Contracting B.V. De in de overeenkomst genoemde activa omvatten onder meer:
“Goodwill, waaronder te verstaan:
(..)
De intellectuele eigendomsrechten zoals gespecificeerd in bijlage IV.”
In genoemde bijlage staan als Intellectuele eigendomsrechten onder meer genoemd:
Benelux beeldmerk BONNANOTTE, nr. 0404784
Benelux beeldmerk BONNANOTTE BEDLINNEN, nr. 0882227
(…)
Domeinnaam www.bonnanotte.nl
2.7.
[eiseres] heeft de activiteiten van Wevex, waaronder de handel in bedtextiel onder de naam “BONNANOTTE”, voortgezet.
2.8.
Op 15 februari 2013 heeft [eiseres] “BONNANOTTE” (nummer 0933431) en “BONNA” (nummer 0933400) laten deponeren als Benelux woordmerken.
Op 21 maart 2013 heeft Bonna Benelux “BONNA” laten deponeren als Benelux woordmerk, waarbij is verzocht om een spoedinschrijving. De spoedinschrijving is onder nummer 935082 in behandeling genomen en op 25 maart 2013 gepubliceerd. De hiertegen van de zijde van [eiseres] gevoerde oppositie is toegewezen waarna de spoedinschrijving onder nummer 935082 is doorgehaald.
2.12.
JVS heeft op 15 augustus 2014 het woordmerk “BONNALETTO” laten deponeren als Benelux woordmerk. Het woordmerk is ingeschreven onder nummer 0961330.
3
Het geschil
3.1.
[eiseres] vordert  samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I. Bonna c.s. zal veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de woord- en beeldmerken “BONNA” en “BONNANOTTE” of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van het merk “BONNALETTO”;
II. Bonna c.s. zal veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam “BONNANOTTE” of daarmee overeenstemmende handelsnamen te staken en gestaakt te houden;
III. Bonna c.s. zal bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen www.bonnabenelux.nl, www.bonnabagno.nl, www.bonnabambino.nl en www.bonnaletto.nl of daarmee overeenstemmende domeinnamen waarvan Bonna c.s. houdster is via het SIDN over te dragen aan [eiseres];
IV. Bonna c.s. zal veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de e-mail adressen en social media accounts waar de merknamen “BONNA” en “BONNANOTTE”, of soortgelijke tekens voorkomen te staken en gestaakt te houden en de e-mail adressen en social media accounts over te dragen aan [eiseres];
V. Bonna c.s. zal bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de Benelux-woordmerkregistratie “BONNALETTO” (961330) door te (laten) halen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom;
VI. Bonna c.s. zal bevelen om binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis alle artikelen met de merknaam “BONNA” terug te roepen uit het handelsverkeer zoals bedoeld in artikel 2.22 lid 1 BVIE;
VII. Bonna c.s. zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding of iedere dag - een gedeelte van de dag daaronder te verstaan - dat Bonna c.s. geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met de onder I, II, III, IV, V en VI genoemde bevelen, tot een maximum van € 1.000.000,00;
VIII. Bonna c.s. hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van € 5.000,00,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 april 2014 tot aan de dag der algehele voldoening;
IX. Althans een zodanige voorziening zal bepalen als de voorzieningenrechter zal vermenen behoren te bepalen;
X. Bonna c.s. zal veroordelen in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente over deze (na)kosten, te rekenen vanaf de bedoelde termijn voor voldoening.
3.2.
Bonna c.s. voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
Gelet op het door [eiseres] ingenomen standpunt dat sprake is van een voortdurende inbreuk op haar merkrechten, is het spoedeisend belang bij de vorderingen in voldoende mate gebleken. Dat [eiseres] eerst de uitkomsten van de oppositieprocedure heeft afgewacht in de verwachting dat de beweerdelijke inbreuk daarna gestaakt zou worden is te billijken en brengt niet met zich dat - niet langer - een spoedeisend belang kan worden aangenomen in deze kwestie.
4.2.
De voorzieningenrechter zal hieronder de verschillende vorderingen achtereenvolgens behandelen.
Het onder “I” gevorderde gebod ieder gebruik van de woord- en beeldmerken “BONNA” en “BONNANOTTE” of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder het gebruik van het merk “BONNALETTO”, te staken of gestaakt te houden.
4.2.1.
Gelet op haar stellingen verwijt [eiseres] Bonna c.s. ten eerste dat zij inbreuk maakt op de beeld- en woordmerken “BONNANOTTE”, dan wel het woordmerk “BONNA” door de verkoop van producten onder de naam “BONNALETTO”. [eiseres] beroept zich hierbij op het bepaalde in artikel 2.20, eerste lid onder b, BVIE.
De vraag die in dit kader ter beantwoording voorligt is of het door Bonna c.s. gebruikte teken overeenstemt met de op naam van [eiseres] geregistreerde merken.
Van overeenstemming is sprake wanneer de merken visueel, auditief of begripsmatig op elkaar lijken. Bij de beoordeling van de gelijkenis dient acht te worden geslagen op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij bij de beoordeling meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil (HR 16 april 1999, NJ 1999, 697). De omstandigheid dat twee merken een gemeenschappelijk element hebben leidt er niet automatisch toe dat dit gemeenschappelijk element het dominerende bestanddeel vormt in de door beide merken opgeroepen totaalindruk. Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling of twee merken overeenstemmen, immers elk merk, in zijn geheel beschouwd, in overweging worden genomen (zie HvJ 2 september 2010, zaak C-254/09).
4.2.2.
Bij de visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking van de beeld- en woordmerken “BONNANOTTE” enerzijds en “BONNALETTO” anderzijds wordt geconstateerd dat de merken een gemeenschappelijk element bevatten, te weten “Bonna”. Ten aanzien van de totaalindruk die beide merken oproepen kan een zekere mate van visuele (ze zijn beide even lang en bestaan uit dezelfde letters) en begripsmatige (“bonnanotte” dat kennelijk is afgeleid van het Italiaanse “Buonanotte” dat goedenacht betekent en “bonna letto” dat naar Bonna c.s. heeft gesteld staat voor “mooi bed”) gelijkenis niet worden ontzegd. Beide begrippen hebben immers een raakvlak met nachtrust. Dit geldt evenzeer voor een vergelijking in auditief opzicht (deels gelijk en voor het overige deel niet erg onderscheidend). Dit betekent dat sprake is van overeenstemming zodat een globale boordeling dient te worden verricht om uit te maken of het betrokken publiek deze merken met elkaar kan verwarren of een verband tussen deze merken legt.
4.2.3.
De voorzieningenrechter is, globaal oordelend, van oordeel dat gevaar voor verwarring bestaat. In dit verband is van belang dat partijen zich richten op dezelfde branche en dat beide merken gebruikt worden voor dezelfde artikelsoort binnen die branche, namelijk beddengoed. Door voormelde overeenstemming en de grote mate van gelijksoortigheid van de waren die door partijen op de markt worden gebracht, is een reële kans aanwezig dat de gemiddeld geïnformeerde en oplettende consument in verwarring wordt gebracht.
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het onder “I” gevorderde gebod ieder gebruik van het merk “BONNALETTO” te staken en gestaakt te houden, toewijsbaar is, met dien verstande dat Bonna c.s. een termijn van veertien dagen zal worden gegund om na betekening daarvan aan dit vonnis te voldoen.
4.2.4.
Voor zover [eiseres] heeft bedoeld te stellen dat de handelsnaam Bonna Benelux B.V. inbreuk maakt op de woordmerken “BONNA” en/of “BONNANOTTE” geldt het volgende. Met betrekking tot het gebruik van de handelsnaam Bonna Benelux B.V. wordt vooropgesteld dat deze handelsnaam door Bonna c.s. werd gevoerd voordat de woordmerken “BONNA” en “BONNANOTTE” door [eiseres] zijn ingeschreven. Daargelaten of dit depot door [eiseres] ter kwader trouw is verricht, moet derhalve worden vastgesteld dat deze oudere handelsnaam op deze jongere woordmerken geen inbreuk maakt. [eiseres] heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd die in dit kader tot een ander oordeel zouden moeten leiden.
De vraag of voormelde handelsnaam inbreuk maakt op de oudere beeldmerken “BONNANOTTE” wordt eveneens ontkennend beantwoord. Daarvoor is redengevend dat bij een globale beoordeling de handelsnaam in visueel, auditief en begripsmatig opzicht niet overeenstemt met het beeldmerk “BONNANOTTE”. Het enkele feit dat de eerste vijf letters gelijkluidend zijn is onvoldoende om overeenstemming aan te nemen. Daarbij is van belang dat het onderdeel “bonna” deel uitmaakt van het langere “bonnanotte”, daarin geen zelfstandige betekenis heeft en evenmin als dominant kan worden beschouwd. Overigens geldt dat het woord “bonna”, al dan niet in combinatie met toevoegingen, kennelijk veelvuldig voorkomt in het bedrijfsleven, zoals door Bonna c.s. door het overleggen van producties voldoende aannemelijk is gemaakt, en derhalve geen grote mate van onderscheidend vermogen bezit.
4.2.5.
De vordering het gebruik van het merk “BONNANOTTE” en/of “BONNA” te staken en gestaakt te houden is niet toewijsbaar omdat gesteld noch gebleken is dat Bonna c.s. deze merken heeft gebruikt
.
Voor zover de vordering ziet op met “BONNANOTTE” en/of “BONNA” overeenstemmende tekens, zonder dit nader te specificeren, is de vordering niet toewijsbaar omdat zij onvoldoende bepaald is.
Het onder “II” gevorderde gebod ieder gebruik van de handelsnaam “BONNANOTTE” of daarmee overeenstemmende handelsnamen te staken en gestaakt te houden.
4.2.6.
Nu [eiseres] niet onderbouwd gesteld heeft dat Bonna c.s. het merk “BONNANOTTE” als handelsnaam gebruikt is de vordering niet toewijsbaar, daar waar deze ziet op het gebruik van “BONNANOTTE” als handelsnaam. [eiseres] heeft haar vordering onder “II” ter zitting evenwel nader geconcretiseerd in die zin dat onder “daarmee overeenstemmende handelsnamen” uitdrukkelijk ook de handelsnaam “Bonna Benelux B.V.” wordt begrepen. [eiseres] grondt haar vordering op artikel 5a Hnw. Daarnaast heeft zij ter zitting uitdrukkelijk verklaard dat zij haar vordering niet baseert op een gestelde inbreuk op de handelsnaam Bonnanotte.
4.2.7.
Anders dan [eiseres] betoogt is de voorzieningenrechter van oordeel dat een overtreding van het in artikel 5a Hnw genoemde verbod om (kort gezegd) een handelsnaam te voeren die het merk van een ander bevat niet aan de orde is. In dit verband verwijst de voorzieningenrechter naar hetgeen hiervoor onder 4.2.4. is overwogen. Daaruit volgt dat het gevorderde onder “II” niet toewijsbaar is voor zover deze betrekking heeft op het gebruik van de handelsnaam Bonna Benelux B.V.. Voor zover de vordering betrekking heeft op “met “BONNANOTTE” overeenstemmende handelsnamen” is zij onvoldoende concreet zodat zij ook overigens niet toewijsbaar is.
Het onder “III” gevorderde gebod om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen www.bonnabenelux.nl, www.bonnabagno.nl,  www.bonnabambino.nl en www.bonnaletto.nl of daarmee overeenstemmende domeinnamen waarvan Bonna c.s. houdster is via het SIDN over te dragen aan [eiseres].
4.2.8.
Ten aanzien van de domeinnaam www.bonnabenelux.nl stuit toewijzing van de vordering reeds af op hetgeen hiervoor onder 4.2.4. is overwogen.
4.2.9.
Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor onder 4.2.3. is overwogen moet het ervoor worden gehouden dat het gebruik van de domeinnaam www.bonnaletto.nl een inbreuk vormt op het merk “BONNANOTTE”. Dit leidt echter niet tot toewijzing van de vordering op dit punt. De voorzieningenrechter constateert dat [eiseres] onderhavige vordering tot overdracht uiterst summier heeft onderbouwd en met name haar belang bij toewijzing daarvan onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Gelet op de gegeven omstandigheden valt niet in te zien welk relevant belang [eiseres] heeft bij toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam www.bonnaletto.nl, nu Bonna c.s. reeds zal worden veroordeeld het gebruik van het merk BONNALETTO te staken en gestaakt te houden, welk gebruik mede het gebruik van de domeinnaam www.bonnaletto.nl omvat.
4.2.10.
Ten aanzien van de vordering de domeinnamen www.bonnabagno.nl en www.bonnabambino.nl over te dragen geldt dat [eiseres] deze vordering op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Zij heeft haar stelling dat deze domeinnamen inbreuk maken op haar merkenrecht niet nader gespecificeerd of onderbouwd en is daarnaast in gebreke gebleven te stellen wat haar belang is bij overdracht van deze domeinnamen. Zo is ondermeer onduidelijk gebleven of en op welke wijze Bonna c.s. gebruik maakt van deze domeinnamen.
4.2.11.
Het voorgaande in aanmerking genomen is het onder “III” gevorderde niet toewijsbaar.
Het onder “IV” gevorderde gebod ieder gebruik van de e-mail adressen en social media accounts waar de merknamen “BONNA” en “BONNANOTTE”, of soortgelijke tekens in voorkomen te staken en gestaakt te houden en de e-mail adressen en social media accounts over te dragen aan [eiseres]
4.2.12.
Ten aanzien van het gebruik van “BONNA” in het e-mailadres verkoop@bonna.nl kan worden verwezen naar hetgeen onder 4.2.4. met betrekking tot de handelsnaam Bonna Benelux B.V. is overwogen. Gelet daarop kan aan Bonna c.s. het gebruik van voormeld e-mailadres in redelijkheid niet worden verboden. [eiseres] heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd die tot een ander oordeel zouden moeten leiden en evenmin nader gespecificeerd op welke e-mailadressen en social media accounts zij daarnaast doelt, zodat de vordering ook voor het overige niet kan worden toegewezen.
4.2.13.
Aangezien [eiseres] daarnaast heeft nagelaten inzichtelijk te maken dat Bonna c.s. op social media accounts, in e-mail adressen etcetera, gebruik maakt van de merknaam “BONNANOTTE” is de vordering ook op dit punt niet toewijsbaar. Voor zover de vordering ziet op ‘soortgelijke tekens’ is zij niet toewijsbaar omdat zij onvoldoende bepaald is.
Het onder “V” gevorderde bevel de Benelux-woordmerkregistratie “BONNALETTO” (961330) door te (laten) halen.
4.2.14.
Voor het treffen van een zo vergaande maatregel als doorhaling bestaat in dit kort geding geen reden. Ten overvloede wordt overwogen dat gezien de toewijzing van het onder “I” ten aanzien van Bonneletto gevorderde, het belang bij doorhaling van de Benelux-woordmerkregistratie voor [eiseres] gering is.
Het onder “VI” gevorderde bevel alle artikelen met de merknaam “BONNA” terug te roepen uit het handelsverkeer.
4.2.15.
Niet aannemelijk geworden is dat Bonna c.s. onder de merknaam “BONNA” artikelen in omloop heeft gebracht, anders dan in de periode voor het faillissement van Wevex, waarbij het - naar Bonna c.s. heeft gesteld en [eiseres] onweersproken heeft gelaten - aan JVS in consignatie geleverde producten betrof. Nu [eiseres] haar stellingen op dit punt niet nader heeft onderbouwd bestaat voor toewijzing van de vordering geen grond.
De onder “VII” gevorderde dwangsommen.
4.2.16.
Het onder “VII” gevorderde is enkel toewijsbaar ten aanzien van hetgeen onder “I” gevorderd is toegewezen. De dwangsom zal worden opgelegd voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Bonna c.s. in strijd handelt met de toegewezen vordering. De dwangsom zal voorts worden beperkt en gemaximeerd.
De onder “VIII” gevorderde betaling van een voorschot op schadevergoeding.
4.2.17.
Deze vordering is niet toewijsbaar reeds nu [eiseres] de (hoogte van de) door haar beweerdelijk geleden schade op geen enkele wijze heeft geconcretiseerd of aannemelijk gemaakt. Daarbij komt ten aanzien van de persoon van [gedaagde 3] onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat hem als bestuurder van JVS en Bonna Benelux een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.
De onder “IX” gevorderde “zodanige voorlopige voorziening” als de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen behoren te bepalen.
4.2.18.
Voor het treffen van een ‘alternatieve’ voorlopige voorziening bestaat geen grond.
De onder “X” gevorderde veroordeling van Bonna c.s. in de (volledige) proceskosten.
4.2.19.
Omdat de partijen over en weer gedeeltelijk in het (on-)gelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd, zodat elke partij haar eigen kosten draagt.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
veroordeelt Bonna c.s. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het merk “Bonnaletto” te staken en gestaakt te houden,
5.2.
veroordeelt Bonna c.s. om aan [eiseres] een dwangsom te betalen van € 1.000,00 per dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, voor iedere keer dat zij, na betekening van dit vonnis, niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,00,
5.3.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.4.
wijst het meer of anders gevorderde af,
5.5.
compenseert de proceskosten van beide partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
Dit vonnis is gewezen door mr. J.N. Bartels en in het openbaar uitgesproken op 13 januari 2015.