ECLI:NL:RBDHA:2015:11485
Rechtbank DHA — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/457827 / HA ZA 14-67
Vonnis in incident van 7 oktober 2015
in de zaak van
1. de rechtspersoon naar vreemd recht
BACARDI AND COMPANY LIMITED
,
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BACARDI-MARTINI B.V.
,
gevestigd te Gouda,
eiseressen in conventie in de hoofdzaak,
verweersters in reconventie in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
advocaat [NAAM]. N.W. Mulder te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SEVA TRADING B.V.
,
gevestigd te Roermond,
gedaagde in conventie in de hoofdzaak,
eiseres in reconventie in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat [NAAM]. M. Tsoutsanis te Leiden.
Partijen zullen hierna enerzijds ‘Bacardi Limited’ en ‘Bacardi NL’ en anderzijds ‘Seva’ worden genoemd. Bacardi Limited en Bacardi NL worden gezamenlijk ook aangeduid als ‘Bacardi c.s.’ (vrouwelijk enkelvoud).
1
De procedure
1
1.1.	De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het vonnis in het incident van 27 augustus 2014 en de daarin vermelde stukken (hierna: incidenteel vonnis I);
- het tussenvonnis van 1 april 2015 (hierna: het tussenvonnis) en de daarin vermelde stukken, waaronder de op 3 februari 2015 gedateerde conclusie provisionele vordering tot inzage van bescheiden ex artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) jo. 1019a Rv en artikel 2.22 lid 4 en lid 5 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) van Bacardi c.s., tevens houdende akte overlegging producties;
- de op 27 mei 2015 ingekomen conclusie van antwoord in het incident tot inzage van bescheiden ex artikel 843a Rv en artikel 2.22 lid 4 BVIE van Seva, tevens houdende akte uitlaten opgave getuigen.
1.2.
Tenslotte is vonnis nader bepaald op heden.
2
Feiten
2.2.
Voor de feiten verwijst de rechtbank naar het tussenvonnis van 1 april 2015 (hierna: het tussenvonnis).
3
Vorderingen en verweer in het incident
3.1.
Bacardi c.s. vordert dat de bewaarder van de van Seva op 8 augustus 2013 in beslag genomen en in gerechtelijke bewaring gegeven fysieke bescheiden en digitale bestanden aan de advocaten van Bacardi c.s., althans een door Bacardi c.s. aan te wijzen registeraccountant, op haar eerste verzoek inzage verleent in de bescheiden en/of bestanden ter uitvoering van een onderzoek naar de vraag of deze het vermoeden ondersteunen dat Seva:
a.	handelingen heeft verricht die aan de merkhouder zijn voorbehouden door gebruik te maken van de Bacardi-merken, waarbij onder gebruik met name wordt verstaan:
1. het aanbrengen van dit teken op de waren of hun verpakking;
2. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het daartoe in voorraad houden;
3. het invoeren of uitvoeren van waren onder dit teken;
4. het gebruik van dit teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties; en/of
5. betrokken was bij de handel in gedecodeerde Seva-producten;
en/of
b.	anderszins betrokken was bij de handel in inbreukmakende en/of onrechtmatige Bacardi-producten, en welke rol Seva bij de betreffende handelingen speelde;
welke bevindingen dienen te worden vastgelegd in een schriftelijk rapport dat aan alle partijen wordt gestuurd en om de advocaten van Bacardi c.s., althans de registeraccountant, toe te staan afschriften te maken van de voor dat onderzoek relevante delen van die fysieke bescheiden en/of digitale bestanden, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Seva in de proceskosten.
3.2.
Bacardi c.s. legt aan haar vordering ten grondslag dat zij een gerechtvaardigd belang heeft bij inzage in genoemde bescheiden nu zij deze inzage nodig heeft (i) ter nadere onderbouwing van de inbreuk en ter staving van haar vorderingen in de hoofdzaak, (ii) om de organisatie en distributiekanalen ter zake van de inbreuk verder in kaart te brengen, en (iii) om meer inzicht te kunnen krijgen in haar schade en/of de winstafdracht. Er zijn voldoende concrete feiten en omstandigheden die een redelijk vermoeden van een inbreuk kunnen dragen, zodat de provisionele vordering tot inzage op grond van artikel 843a jo. 1019a Rv en 2.22 lid 4 BVIE toewijsbaar is, aldus Bacardi c.s.
3.3.
Seva voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Achtergrond van de voorliggende incidentele vordering
4.1.
In de hoofzaak in conventie vordert Bacardi c.s. – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Seva te veroordelen (i) iedere inbreuk op de Bacardi-merken te staken; (ii) met betrekking tot de inbreukmakende producten een – door haar accountant of andere bevoegde instelling opgestelde en gecontroleerde – opgave te doen van haar leveranciers, de herkomst en de distributiekanalen, professionele afnemers, voorraden, bestellingen, aantallen prijzen en leverdata en winst; (iii) haar voorraden te vernietigen; (iv) de winst af te dragen. Daarnaast vordert Bacardi c.s. een verklaring voor recht dat Seva aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van de inbreuk door Seva op de merkrechten van Bacardi c.s., met veroordeling van Seva om de door Bacardi c.s. geleden schade te vergoeden; (i) tot en met (iii) op straffe van een dwangsom en alles met veroordeling van Seva in de overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten proceskosten, waaronder de beslagkosten.
4.2.
In incidenteel vonnis I heeft de rechtbank de door Bacardi c.s. bij dagvaarding provisioneel gevorderde inzage in de bij Seva in conservatoir beslag genomen digitale en fysieke bescheiden afgewezen. Hiertoe heeft de rechtbank overwogen dat Bacardi c.s. de vordering tot inzage afhankelijk had gemaakt van de provisionele (neven)vordering tot het doen van opgave, met het doel de juistheid van die opgave te controleren. Nu de rechtbank het door Bacardi c.s. gevorderde provisionele verbod bij gebrek aan voldoende spoedeisend belang had afgewezen, deelde de vordering tot het doen van opgave, en daarmee de vordering tot inzage, hetzelfde lot.
4.3.
In het tussenvonnis heeft de rechtbank met betrekking tot het onderhavige incident geoordeeld dat Bacardi c.s. de vordering tot inzage thans als zelfstandige vordering heeft ingesteld, en met een ander doel dan in het eerdere incident (niet ter controle van de opgave). De rechtbank heeft op grond daarvan geoordeeld dat Bacardi c.s. ontvankelijk is in de onderhavige incidentele vordering. Vervolgens heeft Seva voor antwoord geconcludeerd in het incident.
4.4.
In r.o. 4.5 van het tussenvonnis heeft de rechtbank de door Bacardi c.s. gestelde inbreuken als volgt onderscheiden:
het T1-aanbod (het aanbieden van de non-EU Bacardi-producten Bacardi Carta Blanca en Dewar’s op status T1);
het T2-aanbod (het aanbieden van 740 dozen (à 12 stuks) van de non-EU Bacardi-producten Bacardi Carta Blanca met het aanbod de partij op douanestatus T2 te zetten;
de transactie (het verkopen, medio juni 2009, van 740 dozen (à 12 stuks) van de non-EU Bacardi-producten Bacardi Carta Blanca op douanestatus T1);
e prijslijst (het middels een prijslijst aanbieden van: (i) non-EU Bacardi-producten zonder voorbehoud wat betreft de douanestatus (Bombay Sapphire en Dewar’s); (ii) non-EU Bacardi-producten waarvan de productcodes verwijderd zijn (Bacardi en Dewar’s); en (iii) en het daartoe in voorraad houden van 3.864 dozen Bacardi-producten teneinde ze op inbreukmakende en/of onrechtmatige wijze te verhandelen.
4.5.
Ten aanzien van handeling a. (T1-aanbod) heeft de rechtbank overwogen dat dit handelen geen inbreukmakende handeling betreft. Met betrekking tot de handelingen b. en c. heeft de rechtbank overwogen dat deze zijn aan te merken als inbreukmakende handelingen in de zin van artikel 9 lid 1 onder a GMVo, respectievelijk 2.20 lid 1 onder a BVIE, en dat de daarop gebaseerde vorderingen in beginsel toewijsbaar zijn, tenzij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) zou oordelen dat AGD-merkproducten niet hebben te gelden als merkenrechtelijk ingevoerd. De rechtbank heeft haar beslissing op dit punt aangehouden in afwachting van het antwoord van het HvJEU op de eerder door het Gerechtshof Den Haag in een andere zaak gestelde prejudiciële vragen met betrekking tot de merkenrechtelijke status van AGD/T2-goederen.
Ten aanzien van de prijslijst (d) heeft de rechtbank overwogen dat het door middel van een prijslijst aanbieden van non-EU Bacardi-producten zonder voorbehoud ten aanzien van de douanestatus, en Bacardi-producten waarvan de productcodes zijn verwijderd, en het voor bestellingen aan de hand van die lijst in voorraad houden van 3.864 dozen van de betreffende merken, een inbreuk op de Bacardi-merken oplevert en jegens Bacardi c.s. onrechtmatig is. Hierbij heeft de rechtbank voorshands bewezen geacht dat de prijslijst van Seva afkomstig is en Seva toegelaten tot tegenbewijs.
4.6.
Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank haar beslissing voor de handelingen b. en c. aangehouden in verband met de beantwoording van de prejudiciële vragen en voor de handeling d. voor het leveren van tegenbewijs. Overigens heeft de rechtbank iedere verdere beslissing aangehouden.
4.7.
Bij arrest van 16 juli 2015 heeft het HvJEU de prejudiciële vragen beantwoord en bevestigd dat AGD-merkproducten hebben te gelden als merkenrechtelijk ingevoerd.
4.8.
In haar akte van 27 mei 2015 heeft Seva verzocht om tegenbewijs te leveren ten aanzien van de herkomst van de prijslijst door middel van het horen van getuigen.
Beoordeling van de incidentele vordering
4.9.
Als meest verstrekkende verweer heeft Seva aangevoerd dat Bacardi c.s. in haar vordering niet ontvankelijk is omdat de gevorderde inzage reeds is afgewezen in incidenteel vonnis I. Als reeds overwogen in het tussenvonnis slaagt dit verweer niet.
4.10.
Het verweer van Seva dat Bacardi c.s. geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering slaagt niet aangezien spoedeisendheid als zodanig geen vereiste is voor toewijzing van een incidentele vordering tot inzage in de zin van artikel 843a Rv. Voldoende is dat Bacardi c.s. belang heeft bij een beslissing op haar vordering in de zin van artikel 3:303 BW voordat eindvonnis wordt gewezen. Gelet op het hierna overwogene omtrent het rechtmatig belang van Bacardi c.s. is aan dit vereiste voldaan.
4.11.
Op grond van artikel 843a Rv heeft een partij recht op inzage van bescheiden indien (i) de eiser tot exhibitie daarbij een rechtmatig belang heeft, (ii) de vordering bepaalde bescheiden betreft, (iii) de verweerder over deze bescheiden de beschikking heeft, (iv) de eiser tot inzage partij is bij de rechtsbetrekking waarop de gevorderde bescheiden zien. De vordering dient te worden afgewezen voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd.
4.12.
Seva heeft niet bestreden dat Bacardi c.s. partij is bij een rechtsbetrekking waarop de bescheiden zien.
4.13.
Bij de beoordeling van het rechtmatig belang bij de inzage onderscheidt de rechtbank in de door Bacardi c.s. gestelde belangen de volgende: (i) nadere onderbouwing van de inbreuken en haar vorderingen in de hoofdzaak; (ii) het (verder) in kaart brengen van de organisatie en distributiekanalen van Seva; en (iii) het (nader) vaststellen van de schade van de merkinbreuk en de door Seva af te dragen winst.
4.14.
Het verkrijgen van aanvullende bewijsmiddelen om een inbreuk op een recht van intellectuele eigendom vast te stellen is te beschouwen als een rechtmatig belang in de zin van artikel 843 a Rv.
Voor zover een inbreuk of de dreiging ervan al vastgesteld is, is inzage in het bewijsmateriaal evenwel overbodig en ontbreekt het rechtmatig belang daarbij. Aangezien in het tussenvonnis is overwogen dat de vorderingen ter zake van handelingen b. en c. in beginsel toewijsbaar zijn, heeft Bacardi c.s. geen belang meer bij inzage in verband met de vaststelling van
die
inbreuken. Hetzelfde geldt voor handeling a. ten aanzien waarvan in het tussenvonnis is overwogen dat deze niet geldt als een inbreuk op de Bacardi-merken.
4.15.
Met betrekking tot handeling d. (het aanbieden door middel van de prijslijst) overweegt de rechtbank als volgt. De rechtbank heeft – behoudens door Seva te leveren tegenbewijs – voorshands bewezen geacht dat de prijslijst van Seva afkomstig is. Seva heeft haar stelling dat de prijslijst niet van haar afkomstig is onder meer onderbouwd met de stelling dat zij nooit prijslijsten heeft gehanteerd en dat de gewraakte prijslijst door een (ongeautoriseerde) derde is vervaardigd en aan potentiële afnemers (in casu […] ) is gestuurd. In het kader van de onderbouwing van de ‘inbreuk d.’, die nog niet vaststaat, heeft Bacardi c.s. er dus belang bij inzage te krijgen in de beslagen bescheiden voor zover betrekking hebbend op prijslijsten. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om (delen van) prijslijsten waarin de Bacardi-merken (als gedefinieerd in het tussenvonnis, te weten BACARDI, BOMBAY SAPPHIRE, DEWAR’s en GREY GOOSE) zijn vermeld, alsmede correspondentie waarin een prijslijst van Seva wordt genoemd. Bacardi c.s. heeft er (mede) belang bij deze bescheiden op dit ogenblik in te zien nu Seva heeft aangekondigd tegenbewijs te gaan leveren door het horen van getuigen. Onder de aangekondigde getuigen bevindt zich de persoon die de prijslijst (ongeautoriseerd) zou hebben verstuurd. Ter opheldering van de gang van zaken bij Seva destijds is het dienstig dat partijen deze getuige (en de overige getuigen) kunnen confronteren met eventueel via de inzage verkregen materiaal. Seva heeft het belang van Bacardi bij de inzage in deze bescheiden overigens niet bestreden, slechts de spoedeisendheid daarvan.
4.16.
Inzage in prijslijsten voor zover daarin de Bacardi-merken worden vermeld (en correspondentie waarin een prijslijst van Seva wordt genoemd) moet worden geacht besloten te liggen in de (veel bredere) incidentele vordering van Bacardi c.s. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen zal een registeraccountant, niet zijnde de ‘huis’-accountant van Bacardi c.s., de opdracht krijgen de beslagen bescheiden in te zien om een selectie te maken op voornoemde grond, en deze selectie aan de advocaat [NAAM]c.s. ter beschikking te stellen. Prijslijsten zelf, alsmede correspondentie waarin een prijslijst van Seva wordt genoemd, worden in casu niet geacht van een dermate vertrouwelijke aard te zijn dat (de advocaten van) Bacardi c.s. daarin geen inzage zouden mogen hebben. Seva heeft daaromtrent ook niets gesteld.
4.17.
De overige door Bacardi c.s. gestelde belangen – het in kaart brengen van de organisatie en distributiekanalen, het (nader) bepalen van de door Bacardi c.s. geleden schade, dan wel de door Seva af te dragen winst – zijn in dit stadium van de procedure niet aan te merken als een rechtmatig belang in de zin van artikel 843a Rv. Indien de in de hoofdzaak door Bacardi c.s. gevorderde opgave bij eindvonnis wordt toegewezen, zal Bacardi c.s. inzage krijgen in de organisatie en distributiekanalen van Seva, alsmede in de omvang van de merkinbreuken, de daardoor door Bacardi c.s. geleden schade en de door Seva genoten winst. Niet valt in te zien dat Bacardi c.s. vooruitlopend op dat oordeel in de hoofdzaak een rechtmatig belang zou hebben bij inzage.
4.18.
Nu de inzage door (de advocaten van) Bacardi c.s. beperkt is als aangegeven in r.o. 4.15, kan het betoog van Seva dat de bescheiden onvoldoende bepaald zijn niet (meer) slagen.
Slotsom en proceskosten
4.19.
De slotsom is dat de vordering van Bacardi c.s. in beperkte vorm zal worden toegewezen. Om executiegeschillen te voorkomen zal de termijn voor het verlenen van inzage worden bepaald op drie dagen na betekening van dit vonnis. De rechtbank houdt iedere beslissing over de proceskosten in dit incident aan totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.
5
De beslissing
de rechtbank
5.1.
beveelt Seva en de bewaarder van de bij Seva op 8 augustus 2013 in beslag genomen fysieke bescheiden en digitale bestanden aan een door Bacardi c.s. aan te wijzen registeraccountant, niet zijnde haar huisaccountant, op diens eerste verzoek binnen 3 dagen, welke termijn zal gaan lopen op het moment van betekening van dit vonnis, inzage te verlenen in die bescheiden en/of bestanden ter uitvoering van het in r.o. 4.14. beschreven onderzoek, en die registeraccountant toe te staan afschriften te maken van de voor dat onderzoek relevante delen van die fysieke bescheiden en of digitale bestanden teneinde deze afschriften aan de advocaten van Bacardi c.s. ter beschikking te stellen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum van € 500.000,-;
5.2
gebiedt de door Bacardi c.s. aan te wijzen accountant, niet zijnde haar huisaccountant,  uitsluitend van prijslijsten van Seva en correspondentie waarin een prijslijst of prijslijsten van Seva worden genoemd, afschriften te maken en aan de advocaten van Bacardi c.s. ter beschikking te stellen, onder gelijktijdige toezending van een tweede kopie van de aldus geselecteerde bescheiden aan de advocaat [NAAM].
5.3.
verklaart dit vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;
5.4.
houdt de beslissing met betrekking tot de proceskosten aan tot de beslissing in de
hoofdzaak;
5.5.
wijst het incidenteel meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 7 oktober 2015.
Gerechtshof Den Haag 22 juli 2014 ECLI:NL:GHDHA:2014:3607 (Bacardi/ Van Caem c.s.).
Rechtbank Den Haag 20 maart 2013 (ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7215).