ECLI:NL:RBGEL:2015:1375
Rechtbank GEL — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK GELDERLAND
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Arnhem
zaaknummer / rolnummer: C/05/276023 / KG ZA 14-689
Vonnis in kort geding van 6 februari 2015
in de zaak van
1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
ORGINAL GOURMET FOOD COMPANY INC
,
gevestigd te NH03079 Salem, New Hempshire, Verenigde Staten van Amerika
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
STARSWEETS INTERNATIONAL B.V.
,
gevestigd te Breda,
eiseressen,
advocaat [NAAM]. J.C.S. Pinckaers te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CANDY DUDES BENELUX BV
,
gevestigd te Bennekom,
gedaagde,
advocaten mrs. D.J.G. Visser en N.M. Ketelaar te Amsterdam.
Eiseressen zullen hierna gezamenlijk als OG worden aangeduid en afzonderlijk als Original Gourmet en Starsweets. Gedaagde zal hierna CD genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding met producties
de op voorhand toegezonden conclusie van antwoord met producties van CD
de mondelinge behandeling
de pleitnota van OG
de pleitnota van CD.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
Original Gourmet is een Amerikaans bedrijf dat ronde lolly’s van bovengemiddeld formaat produceert en verhandelt. De lolly’s worden verkocht in 14 originele smaken en onderscheiden zich door hun gladde oppervlak, zonder luchtbellen binnenin.
2.2.
In de VS staat Original Gourmet sinds 2012 in de top 10 van bedrijven die het meest omzet maken in de snoepwarenindustrie. De lolly’s van Original Gourmet worden wereldwijd verkocht, waaronder ook in Europa en Nederland. De consumentengroep waar Original Gourmet zich met haar lolly’s op richt bestaat uit zowel kinderen als volwassenen.
2.3.
De lolly’s van Original Gourmet worden in winkels te koop aangeboden onder meer via een door Original Gourmet ontworpen display dat door middel van magneetjes aan de achterzijde aan een verticale staander, bijvoorbeeld van een kassa of aan een tweede display, bevestigd kan worden. De displays kunnen ook door middel van straps aan een verticale staander worden bevestigd. Het gaat in deze zaak over het volgende display:
Voorkant 		Achterkant			Gevuld met lolly’s
met insteekbuisjes	met magneetjes
2.4.
Het display wordt opgebouwd uit identieke modulaire stukken waarmee de hoogte van het display kan worden aangepast aan de behoeften van de verkoper van de lolly’s.
2.5.
In de Verenigde Staten heeft Original Gourmet op 15 november 2006 een United States Design Patent aangevraagd voor het hierboven afgebeelde display. Dit patent is gepubliceerd op 3 maart 2009. In Europa heeft Original Gourmet geen modelregistratie voor het display verricht.
2.6.
Begin 2012 heeft Original Gourmet een EU modelregistratie (EU modelinschrijving 001980491-0001) verricht voor haar lolly voorzien van een stukje plastic ter bescherming.
2.7.
Starsweets is de huidige Nederlandse distributeur van de lolly’s van Original Gourmet.
2.8.
Op 9 oktober 2013 heeft CD contact gezocht met Original Gourmet om de mogelijkheden voor een samenwerking (waarbij CD distributeur van de Original Gourmet lolly’s in Nederland zou worden) te onderzoeken. In het kader daarvan heeft Original Gourmet aan CD een inzage gegeven in haar “roadmap to succes”, haar businessmodel, haar verkooptechnieken van de lolly’s alsmede haar display. Ook heeft Original Gourmet op verzoek van CD aan laatstgenoemde informatie over samenstellingen van smaken per zak en prijzen gegeven en nadere vragen over de samenstelling van de lolly’s beantwoord.
2.9.
CD biedt sinds december 2014, onder andere via winkels van Jamin, eveneens ronde lolly’s aan van een bovengemiddeld formaat met transparante verpakking en een aantal smaken die lijken op de lolly’s die Original Gourmet op de Nederlandse markt verhandelt. De lolly’s van CD worden te koop aangeboden onder meer via een door CD ontworpen display dat door middel van magneetjes aan de achterzijde kan worden bevestigd aan een verticale staander, bijvoorbeeld van een kassa of aan een tweede display. Het gaat om het volgende display:
Voorkant			Achterkant			Display met lolly’s
met insteekbuisjes		met magneetjes
2.10.
Het display wordt opgebouwd uit identieke modulaire stukken waarmee de hoogte van het display kan worden aangepast aan de behoeften van de verkoper van de lolly’s. Op het modulaire stuk dat voorzien van een klem om een header in te steken bovenop het display wordt geplaatst, is de naam van CD aangebracht.
Modulaire stukken			Naam op bovenste stuk
2.11.
Bovenaan de displays van beide partijen wordt een header aangebracht:
Header van Original Gourmet	   Header van CD
2.12.
CIMA, die lolly’s met de naam Yummy-Lix op de markt brengt, maakt gebruik van het volgende display, dat eveneens aan de achterzijde van magneten is voorzien:
Display		        Display (geplaatst op voet) gevuld met lolly’s
3
Het geschil
3.1.
OG vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
CD te bevelen om in Nederland met onmiddellijke ingang het produceren, in voorraad houden, verspreiden, aanbieden, verkopen en/of het anderszins verhandelen of ter beschikking stellen, dan wel het faciliteren daarvan van de CD displays en andere displays voor lolly’s die een nodeloos verwarringwekkende nabootsing zijn van de display van OG te staken en gestaakt te houden;
CD te bevelen binnen tien werkdagen na betekening van het vonnis de CD displays bij de Nederlandse afnemers (niet zijnde particulieren) terug te halen door het versturen van een brief aan al deze Nederlandse afnemers (niet zijnde particulieren) van de CD displays onder gelijke toezending van een afschrift daarvan aan de advocaat [NAAM](lettertype arial punt 10, zonder toe- en/of bijschriften):
“Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem van _____ 2015 is vastgesteld dat verhandeling in Nederland van de aan u geleverde display voor Popit lolly’s onrechtmatig is jegens Original Gourmet en haar distributeur Starsweets Holland.
Wij verzoeken u binnen twee dagen de exemplaren van deze diplay(s) die nog in uw bezit zijn, aan ons te retourneren. Wij zullen de inkoopprijs en alle eventueel door u met betrekking tot het retourneren te maken kosten vergoeden.”
3. CD te bevelen om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis alle door bedoelde Nederlandse afnemers geretourneerde en alle (eventueel) bij gedaagde nog voorradige displays onder zich te houden en niet (door) te leveren of anderszins buiten haar macht te plaatsen;
4. CD te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 100.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat CD de hiervoor onder 1), 2) en 3) opgelegde geboden geheel of gedeeltelijk overtreedt of doet overtreden;
5. CD te veroordelen in de kosten van dit geding.
3.2.
CD voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1
In verband met het gedeeltelijk internationale karakter van deze zaak (Original Gourmet is in het buitenland gevestigd) moet worden geconstateerd dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft op grond van art. 2 EEX-Verordening en dat Nederlands recht van toepassing is op grond van art. 6 lid 1 van de Verordening “Rome II”, nu de concurrentie  verhouding waarin OG vraagt te worden beschermd in Nederland wordt geschaad.
4.2
Het spoedeisend belang vloeit voldoende uit de stellingen van OG en uit de aard van het gevorderde voort. OG beoogt immers met haar vorderingen de beëindiging van een in haar visie voortdurende onrechtmatige toestand.
4.3
OG heeft (uitsluitend) aan haar vordering ten grondslag gelegd dat CD onrechtmatig jegens haar handelt doordat zij het display voor lolly’s van OG slaafs heeft nagebootst en daardoor nodeloos gevaar voor verwarring schept. Als verweer van de verste strekking daartegen heeft CD aangevoerd dat er naar de maatstaven van huidig (Europees) recht geen plaats meer is voor het leerstuk van de slaafse nabootsing. Bescherming voor voortbrengselen van de geest kan in de visie van CD uitsluitend worden ontleend aan een daarop (rechtsgeldig) verkregen intellectueel eigendomsrecht en bij gebreke daarvan zou niet op grond van onrechtmatige daad een bescherming moeten kunnen worden verkregen vergelijkbaar met de bescherming die aan een intellectueel eigendomsrecht kan worden ontleend, aldus CD. Die stelling kan in zijn algemeenheid niet als juist worden aanvaard. Een zo verstrekkende opvatting kan niet uit het arrest HR 29 maart 2013 NJ 2013/504 (Broeren/Duijsens) worden afgeleid. Dat arrest ziet immers uitsluitend op nabootsing van een stijl of stijlkenmerken, waarbij de gedachte is dat het onwenselijk is dat degene die volgens een hem kenmerkende stijl werkt daarop een exclusief recht krijgt en dat daarom geen auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken verkregen kan worden om een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie te voorkomen. Daarom is er volgens de Hoge Raad in dat geval geen ruimte voor een aanvullende bescherming op grond van slaafse nabootsing omdat anders langs die weg een resultaat wordt verkregen dat het onthouden van auteursrechtelijke bescherming aan een stijl of stijlkenmerken juist beoogt te voorkomen. Niet kan worden vastgesteld dat zich in het onderhavige geval iets vergelijkbaars voordoet in die zin dat het display van OG niet voor modelrechtelijke bescherming op grond van de Gemeenschapsmodellenverordening of het BVIE in aanmerking komt juist om te voorkomen dat dit tot een ontoelaatbare beperking  leidt die vergelijkbaar is met die in het hiervoor bedoelde arrest. Vooralsnog is er geen grond om aan te nemen dat er buiten het hiervoor bedoelde geval geen plaats meer is voor bescherming via het leerstuk van slaafse nabootsing zoals dat in de rechtspraak is ontwikkeld. De door CD opgevoerde aanwijzingen dat een pseudomodelrechtelijke bescherming via slaafse nabootsing in strijd is met de Gemeenschapsmodellenverordening en Europees rechtelijke overwegingen betreffende de mededinging zijn onvoldoende klemmend om dat aan te nemen en nopen evenmin tot vragen van uitleg.
4.4
Wat betreft het beroep op slaafse nabootsing moet worden vooropgesteld dat het eenieder in het economisch verkeer in beginsel vrij staat producten van anderen (die niet of niet meer door een intellectueel eigendomsrecht worden beschermd) na te bootsen en met die nagebootste producten concurrerende activiteiten te ondernemen. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan dat onrechtmatig zijn jegens de ander wiens product is nagebootst. Daarvoor zal in ieder geval vastgesteld moeten kunnen worden dat sprake is van een nodeloze nabootsing ook op punten waar het mogelijk was een andere weg in te slaan, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product. Voorts zal vastgesteld moeten kunnen worden dat het nagebootste product een eigen plaats in de markt heeft, in het kader waarvan het nagebootste product onderscheidend vermogen moet toekomen. Ten slotte zal sprake moeten zijn van (nodeloos) verwarringsgevaar. Bij dit alles gaat het er uiteindelijk om dat de nabootser, zonder zich de inspanningen getroost te hebben van degene die het product heeft ontwikkeld en in de markt heeft gezet, door slaafs na te bootsen op een goedkope manier voordeel trekt uit het succes van die inspanningen ten nadele van de ander doordat het publiek het nagebootste product niet zal weten te onderscheiden van het origineel.
4.5
Het lijdt geen twijfel dat het display van CD een nagenoeg identieke kopie is van het display van OG. De kolommen waarop de buisjes voor het insteken van de lolly’s zijn aangebracht zijn beide U-vormig en van exact dezelfde afmeting.  Op beide kolommen zijn op elk modulair stuk, hier verder segment genoemd, 8 buisjes aangebracht waarin de lolly’s kunnen worden gestoken. Die buisjes zijn op de segmenten van beide displays exact op dezelfde plaats aangebracht. De hoek waaronder die buisjes omhoog steken is exact dezelfde. De buisjes van beide displays zijn exact even lang en op exact dezelfde wijze door middel van een uitstekend schuin verbindingsschot met de kolom verbonden. De segmenten van de beide displays zijn precies even groot en aan de onderzijde voorzien van precies dezelfde uitstekende verbindingsdelen die in de bovenzijde van een ander segment geschoven kunnen worden, zodanig dat de segmenten samen een kolom kunnen vormen. De segmenten van de beide displays zijn onderling uitwisselbaar. Alleen de kleur van de beide displays is verschillend: die van OG is crèmekleurig die van CD lichtblauw. Beide plastic kolommen worden aangebracht op een metalen strip die in beide gevallen exact even breed is en aan de achterzijde is voorzien van magneten van dezelfde omvang en vormgeving waarmee het display op metalen stellingen of schappen e.d. kan worden ‘gekleefd’. Verder zijn er slechts enkele minieme verschillen. De buisjes van het display van CD zijn licht conisch van vorm en die van het display van OG zijn recht cilindrisch. Het materiaal waaruit de kolom is gevormd is in het display van OG een fractie dikker dan in dat van CD. Deze verschillen zijn zo miniem dat zij zonder nauwgezette bestudering niet zijn waar te nemen en voor de totaalindruk van geen betekenis zijn.
4.6
Volgens CD zijn alle kenmerken functioneel bepaald en kon geen andere weg worden ingeslagen zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het display. Dat standpunt moeten worden verworpen. Al hetgeen CD technisch en functioneel zegt te hebben nagestreefd, had ook met een andere vormgeving bereikt kunnen worden. Het display van Cima (zie hiervoor onder 2.12) toont aan dat een soortgelijk display voor lolly’s op een totaal andere manier kan worden geconstrueerd en vormgegeven zonder dat dat aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid afbreuk hoeft te doen. Zoals uit dat display blijkt kan de -overigens ook U-vormige- kolom smaller, de hoek en de lengte van de insteekbuisjes en de bevestiging daarvan aan de kolom anders enz. CD heeft kennelijk geen enkele poging willen doen een andere weg in te slaan waar dat mogelijk was. Kortom: er is sprake van een nodeloze slaafse nabootsing.
4.7
Daarentegen kan niet worden aangenomen dat er een voldoende mate van gevaar voor verwarring is. In dat verband dient in de eerste plaats in aanmerking te worden genomen dat het hier gaat om de vraag of bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan tussen de beide
displays
en/of de herkomst daarvan en als zodanig niet om de vraag of verwarring tussen de lolly’s van OG en CD en/of de herkomst daarvan is te duchten. Het publiek waarbij verwarring zou kunnen ontstaan is in de eerste plaats het lolly-kopende publiek, bestaande uit zowel kinderen als volwassenen. Dat publiek koopt lolly’s en geen displays en zal in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in lolly’s en niet in (de vormgeving van) het display waarin die lolly’s zijn gestoken. Terecht heeft CD erop gewezen dat het publiek de display als zodanig in beginsel niet eens te zien krijgt. Als het display vol gestoken is met lolly’s -zoals de bedoeling is en doorgaans het geval zal zijn, omdat een leeg of halfvol display geen gezicht is en niet verkoopt- ontstaat een beeld van een zuil van dicht opeen gepakte gekleurde ronde bollen van lolly’s, waaronder (de vorm van) het display als zodanig nauwelijks waarneembaar is. Dat er aldus bij het lolly-kopende publiek een relevante verwarring omtrent (de herkomst van) het display zal ontstaan valt niet in te zien. Zoals gezegd: het gaat als zodanig hier niet om verwarring omtrent (de herkomst van) de lolly’s. De stelling dat CD de lolly’s van OG onrechtmatig slaafs nabootst, ligt als zodanig ook niet aan de vordering ten grondslag. Afgezien daarvan is zo’n verwarring als gevolg van het nagebootste display niet aannemelijk. Weliswaar bieden de displays van OG en CD indien volgestoken met lolly’s een zelfde beeld van een (halve) lolly-zuil. Tussen de partijen is echter niet in geschil dat in de winkel bovenop het display een ‘header’ staat waarop in een totaal verschillende vormgeving het merk van de aangeboden lolly’s staat, bij de lolly’s van OG ‘Origional Gourmet Lollipops’ en bij die van CD ‘Popit’. Die headers kunnen nauwelijks over het hoofd worden gezien.
4.8
Het andere deel van het publiek waarbij verwarring zou kunnen ontstaan wordt gevormd door de winkeliers die lolly’s verkopen. Zij zouden beide displays mogelijk kunnen verwarren, maar een relevant verwarringsgevaar is dat niet. Ook voor de winkeliers geldt in de eerste plaats dat zij niet een publiek vormen dat displays koopt, maar lolly’s verkoopt. Als de winkelier een contract sluit voor de verkoop van lolly’s met OG of CD krijgt hij een of meer displays geleverd. Van wie hij dat display geleverd krijgt, zal wel duidelijk zijn, ook vanwege de header die erbij wordt geleverd. Afgezien daarvan staan op het afdekplaatje dat op de bovenzijde van het display van CD wordt aangebracht (met een sleuf waarin de header wordt geklemd) duidelijk de letters ‘Candy Dudes’ aangebracht. Voor de winkelier is het display daaraan, evenals aan de blauwe kleur, als afkomstig van CD te herkennen. Het zou zich een keer kunnen voordoen dat een winkelier bij vergissing de lolly’s van OG in het display van CD steekt en omgekeerd, maar ook dan is nog niet zonder meer in te zien dat OG op een relevante manier wordt getroffen in een belang dat wordt beschermd door de mogelijkheid om tegen slaafse nabootsing van het display op te treden. Concluderend: ook in dit opzicht kan niet worden aangenomen dat er een voldoende mate van gevaar voor verwarring is.
4.9
Overigens is evenmin voldoende aannemelijk dat het display van OG een eigen plaats in de markt inneemt. Aan het display van OG, zuiver op zichzelf beschouwd, komt zeker onderscheidend vermogen toe in die zin dat het ten opzichte van alle andere lolly-displays die voor de verkoop van lolly’s worden gebruikt een heel eigen vormgeving heeft. Van een eigen plaats in de markt voor lolly-displays kan moeilijk worden gesproken. OG richt zich niet op de productie en vermarkting van lolly-displays, maar op de productie en verkoop van lolly’s. De ter beschikkingstelling van een display aan afnemers van lolly’s vormt slechts een onderdeel van de vermarkting van lolly’s, maar niet een zelfstandige economische activiteit. Het beeld dat de met lolly’s volgestoken displays oproepen stemt, de header weggedacht, wel overeen, maar is als zodanig niet heel wezenlijk anders dan het beeld van sommige andere met lolly’s volgestoken displays.
4.10
Bij de hiervoor genoemde stand van zaken kan niet worden aangenomen dat CD door de slaafse nabootsing van het display van OG zonder eigen inspanningen en investeringen onrechtmatig voordeel trekt uit het succes dat OG door haar inspanningen en investeringen in het display heeft verkregen ten nadele van OG. Niet kan worden vastgesteld dat CD op een onbetamelijke manier, want onder valse voorwendsels, vertrouwelijke bedrijfsinformatie van OG heeft verkregen met het oogmerk daarvan voor eigen activiteiten gebruik te gaan maken. De partijen verschillen van mening over hoe de contacten zijn verlopen en aan wie het heeft gelegen dat het niet tot een vorm van samenwerking is gekomen. Voor vaststellingen daaromtrent leent het kort geding zich niet. Onder deze omstandigheden is er voor ge- en verboden op grond van onrechtmatig handelen door slaafse nabootsing onvoldoende grond. De vorderingen zullen daarom worden afgewezen, met veroordeling van OG in de kosten. De kosten aan de zijde van CD worden begroot op:
- griffierecht	€ 	613,00
- salaris advocaat
816,00
Totaal	€ 	1.429,00
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vorderingen af,
5.2.
veroordeelt OG in de proceskosten, aan de zijde van CD tot op heden begroot op € 1.429,00,
5.3.
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 6 februari 2015.