ECLI:NL:GHSHE:2014:1881
Gerechtshof SHE — Uitspraak 


GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH
Afdeling civiel recht
zaaknummer HD 200.100.036/01
arrest van 24 juni 2014
in de zaak van
1
Converse Inc.,
gevestigd te [vestigingsplaats 1] , Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
2.
Kesbo Sport B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats 2] ,
appellanten in principaal hoger beroep,
geïntimeerden in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,
tegen
1
Aspo [vestigingsplaats 3] B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
geïntimeerde in principaal hoger beroep,
appellante in incidenteel hoger beroep,
2.	Achten Beheer B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
3.	L.A. Gear Europe B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
4.	ULC Holding B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
5.	H-Shoes International B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
6.	Otazu Shoes B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
7.	The New Shoecompany B.V
.,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
8.	British Knight Europe B.V.
,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
9.	Orces Design B.V
.,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
10.	Eegim Shoe’s B.V
.,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
11.	Herco International B.V
.,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
12.	United License Company B.V
.,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
geïntimeerden,
advocaat: mr. L.Y. Pawlikowski te Waalwijk ,
en
Dieseel A.G.
gevestigd te [vestigingsplaats 4] , Zwitserland
interveniënt aan de zijde van Aspo [vestigingsplaats 3] B.V.
incidenteel appellante,
advocaat: mr. G.S.C.M. van Roeyen
als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 22 oktober 2013 in het hoger beroep van het door de rechtbank Breda onder zaaknummer 199300/HA ZA 09-169 gewezen vonnis van 19 oktober 2011.
Partijen worden hierna Converse, Kesbo, Aspo en Dieseel genoemd; Converse en Kesbo zullen veelal ook gezamenlijk in enkelvoud worden aangeduid als Converse.
8
Het verdere verloop van de procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
het tussenarrest van 22 oktober 2013
de akte van Converse van 19 november 2013, met bijlage
de antwoordakte van Aspo van 8 januari 2014
de akte houdende uitlating van Dieseel van 4 februari 2014
Het hof heeft arrest bepaald.
9
De verdere beoordeling
in principaal en incidenteel hoger beroep
9.1.
Procedure leidend tot het tussenarrest
9.1.1.
In het tussenarrest is de huidige tussenstand als volgt omschreven:
appellanten zijn Converse en Kesbo; beiden zijn ontvankelijk in de door hen ingestelde vorderingen;
enkel in het tegen Aspo ingestelde principaal appel zijn zij ontvankelijk;
aan de orde zijn de in conventie door Converse en Kesbo tegen Aspo ingestelde vorderingen, alsmede de door Aspo in reconventie ingestelde vorderingen;
Dieseel is niet ontvankelijk in haar incidenteel appel zodat haar incidentele grieven geen bespreking behoeven;
de vorderingen van Converse kunnen worden behandeld op basis van de door haar in hoger beroep aangedragen grondslagen.
9.1.2.
Bij inleidende dagvaarding van 16 januari 2009 had Converse Aspo in rechte betrokken, daarbij stellende dat Aspo inbreuk maakte op de merkenrechten van Converse. Daartoe werd verwezen naar de als bijlage 4 bij die inleidende dagvaarding gevoegde Benelux merkregistraties 0482232 (woordmerk), 0482231 (beeldmerk) en 0531763 (beeldmerk). Blijkens deze registraties was (toen) Converse Inc., [vestigingsplaats 1] , Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika, de rechthebbende op die merken.
Tot aan het pleidooi in hoger beroep dat werd gehouden op 4 juli 2013 vormde die gestelde inbreuk en vormden daarmee die aan Converse toebehorende merken de inzet van de procedure.
9.1.3.
Bij gelegenheid van dat pleidooi – zie randnummer 2.1 van de pleitnotities van haar advocaat – werd door Dieseel, die als laatste pleitte, aan de orde gesteld dat de merkrechten waren overgedragen aan All Star C.V. en dat de aantekening van de overdracht van die merkregistraties blijkens het Benelux merkenregister was gepubliceerd op 8 mei 2013.
9.1.4.
Uit de aantekeningen van het pleidooi blijkt als volgt.
9.1.4.1. Bij randnummer 2.1 van de pleitnota van Dieseel verklaarde de advocaat [NAAM], dat hij daags tevoren een kopie had gemaakt van de merkregistraties, die hij graag wilde overleggen. Converse maakte daartegen bezwaar en de stukken werden niet overgelegd.
9.1.4.1. Bij de dupliek van Dieseel werd teruggekomen op deze kwestie. Het hof geeft de aantekeningen van het pleidooi op dit punt woordelijk weer.
Hof: de laatste rolhandeling was op 7 mei en op 8 mei 2013 vindt de merkoverdracht plaats.
Converse: Converse mag deze vordering instellen. Het gaat om een interne rechtswisseling. Converse is gevolmachtigd om voor en namens All Star op te treden.
Hof: Converse produceert wereldwijd heel veel. Dan worden de merkrechten overgedragen. Dat mag allemaal. Maar waarom niet even de lijst met lopende procedures afgaan en een brief sturen naar de wederpartijen waarin je hen meldt dat de procedure nog doorgaat maar dat er sprake is van een naamswisseling?
Dieseel maakt bezwaar. Zij vindt niet dat Converse namens All Star mag procederen.
Hof: Een procesvolmacht kan alsnog.
Aspo: Het is gewoon overgedragen, het gaat niet enkel om een naamswisseling. Momenteel is Converse dus niet de merkrechthebbende en kan Converse niet procederen in deze zaak. Het hof kan daarom niet inhoudelijk oordelen.
[directeur Kesbo] [directeur Kesbo; hof]: Ik was wel geïnformeerd over de wijziging ten aanzien van het merkenrecht, maar ik weet niet wat de reden is.
9.1.5.
Bij zijn tussenarrest van 22 oktober 2013 heeft het hof in r.o. 6.12.1 de merkoverdracht aan de orde gesteld en Converse in de gelegenheid gesteld alsnog een procesvolmacht te tonen. Daarbij is het hof niet expliciet ingegaan op de bezwaren van Dieseel en daartegen heeft Dieseel bij haar akte van 4 februari 2014 bezwaar gemaakt.
9.1.6.
Voor zoveel nodig overweegt het hof met betrekking tot die bezwaren als volgt.
Uit het hierna te bespreken stuk zou blijken dat de overdracht van de merkrechten op 6 november 2012 zou hebben plaats gevonden. Zoals gezegd zou die overdracht op 8 mei 2013 zijn gepubliceerd.
9.1.7.
De appeldagvaarding dateert van 12 december 2011. Nadat diverse processuele verwikkelingen hadden plaatsgevonden, is op 18 september 2012 de memorie van grieven genomen. De merkoverdracht had toen nog niet plaats gevonden. De eerstvolgende proceshandeling van Converse nadien was haar memorie van antwoord in het incidenteel appel van 2 april 2013. De merkoverdracht als zodanig zou toen reeds hebben plaatsgevonden, doch de publicatie daarvan nog niet.
De bewuste memorie bevat vrijwel uitsluitend verweren van processuele aard. Dat Converse daarin geen opmerking heeft gemaakt over de merkoverdracht (met verlening van een procesvolmacht) leidt niet tot de conclusie dat zij zulks op straffe van nietigheid later niet meer zou kunnen doen.
9.1.8.
In juli 2013 is het pleidooi gehouden. Niet ontkend kan worden dat op dat tijdstip Converse eigener beweging het hof had dienen voor te lichten over de merkoverdracht annex verlening van een procesvolmacht. Indien Dieseel het hof hieromtrent niet zou hebben voorgelicht had de situatie kunnen ontstaan dat het hof had geoordeeld op basis van inmiddels niet meer juiste informatie, terwijl Converse daarover wel beschikte en welke zij niet aan het hof had mogen onthouden. Doch feitelijk heeft die situatie zich niet voorgedaan en afgezien van enige vertraging hebben Aspo en Dieseel er geen nadeel van ondervonden dat er een “extra ronde” nodig was om deze kwestie tot klaarheid te brengen. Hooguit kan dit gevolgen hebben voor een deel van de proceskosten.
9.1.9.
Het hof blijft dus bij zijn beslissing om Converse toe te staan alsnog een procesvolmacht in het geding te brengen.
9.1.10.
Converse heeft vervolgens bij akte van 19 november 2013 overgelegd een in de Engelse taal gestelde “power of attorney/mandate”, zakelijk weergegeven inhoudende:
dat All Star C.V. en Converse Inc. een intra-company overeenkomst hebben gesloten krachtens welke Converse haar niet-VS merkrechten (zoals die welke zijn genoemd in Appendix A) per 6 november 2012 aan All Star overdraagt en Converse vooralsnog een niet-exclusieve licentie behoudt;
dat All Star “bij deze” een herroepbare volmacht verleent aan Converse om onder eigen naam en namens en onder leiding van All Star rechtsmaatregelen (van welke aard ook en hoe ook genaamd) te nemen ter handhaving van de merkrechten;
dat All Star aan Converse machtiging verleent om eventuele schadevergoedingen in ontvangst te nemen en af te dwingen waarbij de aangesproken partij ook jegens All Star zal zijn gekweten;
dat deze volmacht geldig is vanaf 6 november 2012.
De volmacht is getekend door [vice president Converse] , vice president van Converse Holdings LLC, die op haar beurt managing partner is van All Star C.V.
Voorts bevat dit stuk een onderschrift blijkens hetwelk voornoemde [vice president Converse] ten overstaan van [notary public] , notary public, op 18 november 2013 verklaarde vrijwillig de volmacht te hebben getekend.
9.1.11.
Bij haar antwoordakte van 8 januari 2014 wijst Aspo erop dat de advocaat [NAAM]4 juli 2013 heeft verklaard dat Converse op 8 mei 2013 haar merkrechten had overgedragen, hetgeen door Converse niet is betwist, ook niet bij haar akte van 19 november 2013, zodat dit in rechte vast staat. Daarmee, aldus Aspo, kan de op 6 november 2012 verleende volmacht niet zien op de rechten die eerst op 8 mei 2013 zijn overgedragen.
9.1.12.
Deze redenering gaat niet op, reeds omdat de advocaat [NAAM]4 juli 2013 niet had gemeld dat Converse de merkrechten op 8 mei 2013 had overgedragen, maar dat op die datum de overdracht was gepubliceerd. Naar ook uit BVIE art. 2.31 en 2.33 volgt, gaat het daarbij om twee verschillende rechtsmomenten. Uit art. 2.31 lid 2 sub a volgt dat de overdracht dient te geschieden bij schriftelijke akte; uit art. 2.33 volgt dat die overdracht eerst zijn werking krijgt tegenover derden nadat deze is ingeschreven.
9.1.13.
Aspo merkt voorts op dat de akte van overdracht niet is overgelegd. Zij betwist daarom het bestaan ervan.
In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat als ervan zou worden uitgegaan dat de merkrechten niet zijn overgedragen, Converse nog steeds uit hoofde van haar eigen rechten zou kunnen ageren. Met dat verweer schiet Aspo dus niets op.
Ten tweede valt niet in te zien waarom niet uit de volmacht het bestaan van de overeenkomst zou kunnen worden afgeleid
Ten slotte merkt Aspo op dat de echtheid van de Appendix A waarnaar de volmacht verwijst niet is geverifieerd. In die Appendix A worden zes merken omschreven, waaronder vier Beneluxmerken, waaronder de drie thans aan de orde zijnde merken.
Dat de echtheid van die Appendix niet is geverifieerd is op zichzelf juist. Niettemin is de betwisting van die echtheid onvoldoende gemotiveerd. Aspo heeft zelfs niet de moeite genomen om de online te raadplegen registers van het Benelux Merkenbureau in te zien.
9.1.14.
Dieseel merkt op dat de volmacht niet is gedateerd. Die constatering is juist. In de volmacht wordt slechts verwezen naar een op 6 november 2012 gesloten overeenkomst waarbij volmacht zou zijn verleend. Dat betekent niet dat de volmacht niet geldig zou zijn.
Dieseel houdt het voor mogelijk dat het overgelegde stuk pas kort voor 19 november 2013 is opgesteld.
Het hof kan dat niet uitsluiten en acht het zelfs aannemelijk. Dat laat echter ten eerste onverlet dat er wel degelijk eerder tussen Converse en All Star kan zijn afgesproken dat All Star de merken zou overnemen doch dat Converse gemachtigd bleef om in rechte op te treden, terwijl, zelfs als dat niet het geval was, een eventueel ontbrekende volmacht ook later alsnog gegeven kan worden.
9.1.15.
Resumerend:
Converse heeft voldoende aangetoond dat zij bevoegd is om op eigen naam in rechte tegen Aspo op te treden.
9.2.
Zoals overwogen in r.o. 6.13.1 van het tussenarrest kon eerst uitspraak worden gedaan omtrent de ontvankelijkheid van het tegen geïntimeerden 2 tot en met 12 ingestelde beroep nadat duidelijk was geworden dat het Converse was die de vorderingen kon instellen. Nu die laatste situatie zich voordoet kan het hof de niet-ontvankelijkheid van Converse (en Kesbo) in hun tegen de geïntimeerden sub 2 tot en met 12 ingestelde hoger beroep uitspreken.
Converse en Kesbo zullen weliswaar in de kosten worden veroordeeld, doch deze zijn te begroten op nihil nu die geïntimeerden geen griffierecht hebben hoeveel betalen en het salaris ten behoeve van de advocaat [NAAM]tussen Converse en Kesbo enerzijds en Aspo anderzijds.
9.3.
Grieven
9.3.1.
De centrale grief van Converse is grief 4. Grieven 1 en 3 hangen ten nauwste samen met grief 4. Het eerste deel van de toelichting bij grief 5 (randnummer 5.5.1 mvg) heeft betrekking op dezelfde kwestie.
9.3.2.
Grief 2 kwam in het tussenarrest reeds aan de orde (deze slaagt).
9.3.3.
Grief 5 heeft betrekking op datgene wat uit andere rechterlijke uitspraken omtrent - met name - Dieseel zou kunnen blijken; het hof houdt elk oordeel aan.
9.3.4.
Grieven 6, 7, 8A tot en met 8E (en alle subonderdelen daarvan) en grief 10 hebben uiteindelijk alle betrekking op de vraag of er sprake is van namaak. Om redenen als hierna te bespreken komt het hof daaraan in dit arrest nog niet toe.
9.3.5.
Met grief 9 komt Converse ertegen op dat de rechtbank de stellingen van Aspo en Dieseel heeft weergegeven zonder daarbij te overwegen dat die stellingen niet waren onderbouwd. De grief faalt. Er is niets mis mee dat de stellingen worden weergegeven op de wijze zoals ze zijn geponeerd. Verderop, bij de bespreking van de stellingen over en weer komt dan wel aan de orde of die stellingen voldoende onderbouwd zijn.
9.3.6.
Grief 11 komt verderop aan de orde.
Grieven 12 en 13 zijn verzamelgrieven die geen zelfstandige bespreking behoeven.
9.3.7.
De grief van Aspo in het incidenteel appel in conventie heeft betrekking op de kosten en komt eventueel later aan de orde. De grief van Aspo in het incidenteel appel in reconventie is in het tussenarrest reeds besproken (deze slaagt).
9.3.8.
In dit stadium is dus vooral grief 4 (en voor zoveel nodig datgene wat met grieven 1 en 3 of in de toelichtingen daarbij is gesteld ter ondersteuning van de centrale grief 4) aan de orde; afhankelijk van het resultaat komen later grieven 6 e.v. aan de orde.
9.4.
Korte samenvatting tussenarrest
9.4.1.
Voor de onderlinge samenhang en leesbaarheid herhaalt het hof enkele overwegingen uit het tussenarrest.
9.4.2.
Het gaat in dit geschil om sport- of vrijetijdsschoenen, type basketbalschoen, van het merk en type Converse All Star. Converse brengt deze op de markt en is merkrechthebbende, althans merkrechthebbende geweest.
Het geschil heeft betrekking ofwel op authentieke, ofwel op identieke, ofwel op nagenoeg identieke schoenen welke zonder toestemming van Converse op de markt zouden zijn gebracht. Converse heeft onder Aspo een groot aantal volgens Converse inbreukmakende schoenen in beslag genomen. Aspo heeft schoenen van dit type ingekocht bij Dieseel.
9.4.3.
In eerste aanleg stelde Converse, en betwistten Aspo en Dieseel, dat het bij de onder Aspo in beslag genomen schoenen, welke leken op Converse schoenen, ging om namaak (counterfeit) schoenen. Converse baseerde haar vorderingen in eerste aanleg - expliciet - uitsluitend op de stelling dat het ging om namaak.
9.4.4.
Aspo stelde dat van namaak geen sprake was, en stelde voorts die schoenen van Dieseel te hebben betrokken, en dat het daarbij ging om legale parallelimport van schoenen welke eerder met toestemming van Converse binnen de EER op de markt waren gebracht. Dieseel ondersteunde die stelling van Aspo.
9.4.5.
Het begrip namaak is door partijen niet gedefinieerd.
Het hof beschouwt - louter voor de onderhavige procedure - als "authentiek", dus niet als namaak, schoenen die worden vervaardigd in fabrieken van de merkhouder zelf dan wel in opdracht van de merkhouder in fabrieken van derden, volgens een nauwkeurig door de merkhouder omschreven procedé met gebruikmaking van door deze nauwkeurig omschreven grondstoffen of halffabricaten, en - in voorkomend geval - onder het aanbrengen van alle door de merkhouder verlangde zichtbare en onzichtbare kenmerken welke het mogelijk maken de waren als echt of namaak te onderscheiden.
9.4.6.
Converse stelde zich in eerste aanleg op het standpunt dat het geschil niet ging over parallelimport, maar louter over namaak.
9.4.7.
De rechtbank was van oordeel dat de namaak onvoldoende was komen vast te staan en dat daartoe ook onvoldoende was gesteld, reden waarom de vordering van Converse werd afgewezen. Kesbo werd niet ontvankelijk verklaard en aan een door Aspo ingestelde reconventionele vordering kwam de rechtbank niet toe.
9.4.8.
Converse is in hoger beroep een andere koers gaan varen. Thans beroept zij zich op het feit dat - of er nu sprake is van namaak of niet - vast staat dat de schoenen identiek of nagenoeg identiek zijn aan de authentieke Converse All Star-schoenen, dat er sprake is van merkinbreuk, nu eveneens vast staat dat Aspo van Converse geen toestemming als bedoeld in art. 2:20 BVIE heeft verkregen voor dit merkgebruik. Converse stelt dat het verwijt van namaak door haar nog steeds wordt gehandhaafd, doch thans louter ter ontzenuwing van het uitputtingsverweer van Aspo/Dieseel.
Het namaakverwijt is in hoger beroep door haar niet ingetrokken, doch (uitdrukkelijk) niet - beter gezegd: niet meer - als "rechtscheppend feit" naar voren gebracht.
Deze koerswijziging is door het hof in r.o. 6.17.3 van het tussenarrest van 22 oktober 2013 toelaatbaar geacht.
9.5.
Inhoudelijk met betrekking tot grief 4 c.a.
9.5.1.
Tegen de achtergrond van het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 2012, ECLI:HR:2012: BW9067 dient het hof in de zaak tegen Aspo ook rekening te houden met de weren van Dieseel.
9.5.2.
Dat de onder Aspo door Converse in beslag genomen schoenen zijn voorzien van het merk van Converse en ofwel authentiek - en daarmee identiek - ofwel niet authentiek, doch desondanks identiek of vrijwel identiek zijn, staat tussen partijen vast.
9.5.3.
Converse stelt dat Aspo geen specifieke op (het merkgebruik op) die schoenen gerichte toestemming in de zin van art. 2:20 BVIE van Converse heeft verkregen.
9.5.4.
Het hof begrijpt het standpunt van Converse verder aldus:
De schoenen die door Aspo op de markt zijn gebracht zijn identiek of nagenoeg identiek aan de schoenen van Converse en zijn voorzien van het merk van Converse. Converse of een licentieneemster van Converse hebben daartoe geen specifieke toestemming verleend aan Aspo. Door Aspo wordt dus zonder toestemming (als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE) van Converse gebruik gemaakt van het merk van Converse voor identieke waren. Daarmee staat vast dat er sprake is van merkinbreuk, zelfs als er van namaak geen sprake zou zijn (hetgeen overigens volgens Converse wel het geval is).
Dit is slechts anders als er sprake is van legale parallelimport van "authentieke" schoenen vanuit een ander land binnen de EER waar die schoenen reeds met toestemming van Converse in het verkeer zijn gebracht (in de zin van art. 2:23 lid 3 BVIE), maar dat moet Aspo dan bewijzen.
Zou Aspo - op het eerste gezicht - in dat bewijs slagen, dan kan in het kader van tegenbewijs (op te vatten als "ontzenuwing van het door Aspo bijgebrachte bewijs") Converse bewijzen dat er sprake is van namaak, zodat er van legale parallelimport vanuit een ander land binnen de EER geen sprake
kan
zijn. En het hof begrijpt het standpunt van Converse bovendien aldus dat als Converse dat bewijst, het bewijs niet enkel strekt ter ontzenuwing van het door Aspo bijgebrachte bewijs aangaande de parallelimport, maar uit de aard der zaak tevens rechtstreeks strekt tot bewijs van merkinbreuk.
9.5.5.
Aspo stelt dat zij wel toestemming van Converse heeft verkregen, aangezien de schoenen eerder met toestemming van Converse binnen de EER in het verkeer zijn gebracht en aldaar door Aspo zijn gekocht, zodat zij geacht moet worden met toestemming - in de zin van art. 2:20 lid 1 BVIE - van Converse die schoenen verder te verhandelen of op voorraad te hebben.
9.5.6.
Een uitleg als door Aspo verdedigd zou een bepaling als opgenomen in art. 2:23 lid 3 BVIE grotendeels overbodig maken. Immers dan zou eveneens geredeneerd kunnen worden dat de eerste door de merkhouder gegeven "toestemming" geacht zou moeten worden te gelden voor elk verder gebruik van het merk voor waren, door wie ook, in welk geval de in art. 2:23 lid 3 BVIE geregelde uitputting niet nodig zou zijn.
9.5.7.
In de systematiek van het BVIE moet dan ook de uitleg van Converse voor juist worden gehouden. Dat betekent dat Aspo, waarvan vast staat dat zij geen rechtstreekse toestemming had verkregen voor het gebruik van het merk van Converse voor waren, zich niet kan beroepen op enige "indirecte toestemming" welke onder de reikwijdte van het begrip "toestemming" als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE zou vallen.
9.5.8.
Converse heeft ter onderbouwing van haar stellingen (onder meer inhoudende dat van merkinbreuk op grond van art. 2:20 lid 1 aanhef en onder a niet alleen maar sprake kan zijn in geval van namaak, maar ook in geval van authentieke waren) voorts verwezen naar de uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof van 15 maart 2012 in de zaak van Converse tegen Mawa, gewezen onder nummer I ZR 52/10, onder meer kenbaar van de website www.bundesgerichtshof.de. De desbetreffende bepalingen uit de Duitse Merkenwetgeving grijpen terug op dezelfde bepalingen uit de Europese merkenrichtlijn als de relevante bepalingen uit het BVIE. Daarom komt aan de overwegingen en beslissingen van het BGH ook gewicht toe voor de onderhavige zaak.
9.5.9.
Het hof verwijst naar de volgende passages uit genoemd arrest:
"Die fehlende Feststellung einer Zustimmung der Klägerin geht daher zu Lasten der Beklagten, ohne dass es darauf ankommt, ob die Beklagte Originalmarkenprodukte der Klägerin oder Produktfälschungen vertrieben hat."
(r.o. 20, laatste volzin).
"Sowohl derjenige, der mit der Marke versehene Produktfälschungen absetzt, als auch derjenige, der Originalmarkenerzeugnisse des Markeninhabers vertreibt, benutzt die Marke für eigene Waren und handelt widerrechtlich, wenn die Benutzung ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt."
(r.o. 22, eerste volzin).
9.5.10.
Deze uitspraak ondersteunt de juistheid van de in r.o. 9.5.8 nader genoemde stelling van Converse, als ook hetgeen het hof hiervoor overwoog in r.o. 9.5.7.
9.5.11.
Aspo heeft nog verwezen naar het arrest van het HvJ van 25 januari 2007, zaaknr. C-48/05, in de zaak Opel-Autec. R.o. 28 en 29 daarvan luiden (in het Duits, zijnde de procestaal):
Mit Ausnahme dieses spezifischen Falles der Benutzung einer Marke durch einen Dritten, der Dienstleistungen erbringt, deren Gegenstand mit dieser Marke versehene Waren sind, muss Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie dahin ausgelegt werden, dass er die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für von dem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen betrifft, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist.
"Zum einen ergibt sich nämlich die Auslegung, dass die Waren oder Dienstleistungen, auf die sich Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie bezieht, diejenigen sind, die von dem Dritten vertrieben oder geliefert werden, aus dem Wortlaut dieser Vorschrift selbst, insbesondere aus den Begriffen „für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen“. Zum anderen würde die gegenteilige Auslegung dazu führen, dass die in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie verwendeten Begriffe „Waren“ und „Dienstleistungen“ gegebenenfalls die Waren und Dienstleistungen des Inhabers der Marke bezeichnen, obwohl die Begriffe „Waren“ und „Dienstleistungen“ in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie zwangsläufig diejenigen betreffen, die von dem Dritten vertrieben oder geliefert werden, was entgegen der Systematik der Richtlinie dazu führen würde, dass die gleichen Begriffe unterschiedlich ausgelegt würden, je nachdem, ob sie in Art. 5 oder Art. 6 aufgeführt sind."
9.5.12.
Aspo en Dieseel leiden daaruit af dat art. 2:20 lid 1 aanhef en onder a BVIE enkel betrekking kan hebben op namaak, en niet op goederen die van de merkhouder "afkomstig" zijn (mva Dieseel sub 48-51; pleitnota Converse sub 20).
9.5.13.
De redenering van Aspo en Dieseel gaat niet op. De Richtlijn heeft naar zijn aard betrekking op de EU althans de EER. Nergens blijkt uit dat het HvJ in het arrest Opel-Autec bedoeld heeft dat waren welke weliswaar "afkomstig" (wat dat ook moge betekenen) zijn van de buiten de EER gevestigde merkrechthouder doch nimmer met toestemming van de merkrechthouder binnen de EER op de markt zijn gebracht, en aldaar door de derde (inbreukmaker) worden verhandeld, niet onder het bereik van art. 2:20 lid 1 aanhef en onder a BVIE kunnen vallen.
9.5.14.
De conclusie dient derhalve te luiden dat er sprake is van merkinbreuk, geheel los van de vraag of er sprake is van namaak.
9.5.15.
Vervolgens houdt het standpunt van Aspo, voor zoveel nodig subsidiair, in dat zij zich beroept op de uitzondering welke vervat is in art. 2:23 lid 3 BVIE. Zij stelt, en Converse betwist, dat de door Aspo verhandelde goederen eerder op legale wijze in de EER op de markt waren gebracht zodat het merkrecht van Converse was uitgeput.
De processuele standpunten van Aspo en Dieseel lopen op dit onderdeel deels uiteen. Aspo immers stelt dat zij zich ervan heeft vergewist dat Dieseel haar - Aspo - enkel legaal in de EER op de markt gebrachte waren zou aanleveren, en dat Dieseel haar anders moet vrijwaren. Dieseel stelt dat zij enkel legaal op de markt gebrachte waren aan Aspo heeft geleverd.
9.5.16.
Een en ander wordt door Converse gemotiveerd betwist. Converse draagt daarvoor een aantal argumenten aan (bijvoorbeeld de kwestie van de door Ebrex ingeklaarde containers en de Oostenrijkse btw-kwestie; partijen bekend) doch ook los daarvan heeft als uitgangspunt te gelden dat, nu het in art. 2:23 lid 3 BVIE vervatte verweermiddel geldt als een bevrijdend verweer, op Aspo de bewijslast rust van haar stelling dat de waren eerder in de EER op legale wijze op de markt zijn gebracht.
9.5.17.
Beide partijen hebben in dat verband onder meer verwezen naar het arrest Van Doren/Lifestyle, HvJ EG van 8 april 2003, C-244/00, en zij verbinden daaraan tegengestelde conclusies ten aanzien van de vraag op welke partij in dit concrete geval de bewijslast dient te rusten.
9.5.18.
Vooropgesteld dient te worden dat genoemd arrest zag op een andere situatie dan thans aan de orde is, namelijk op de vraag of er sprake was van illegale parallelimport van buiten de EER, dan wel legale parallelimport binnen de EER; de kwestie van namaak was in die zaak niet aan de orde. Dat neemt niet weg dat de overwegingen van dit arrest ook van belang kunnen zijn voor de onderhavige zaak.
9.5.19.
De tweede helft van rechtsoverweging 42 van dat arrest (Duits was de procestaal) luidt als volgt:
"So obliegt dem Markeninhaber insbesondere dann, wenn er seine Waren im EWR über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt, der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht wurden, wenn der Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den genannten Beweis zu erbringen hat."
9.5.20.
Converse heeft verwezen naar diverse arresten (Lancaster/Uijtdewilligen, Lancôme/Kruidvat) waaruit volgens haar valt af te leiden dat het bestaan van een exclusief distributiestelsel niet eo ipso leidt tot de conclusie dat er een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten bestaan.
Die redenering gaat echter niet zonder meer op, omdat die uitspraken zagen op
selectieve
distributiestelsels.
9.5.21.
Uiteindelijk komt het aan op de vraag of in de concrete omstandigheden van het geval de kenmerken van het in het geding zijnde distributiestelsel (dan wel de wijze waarop de stelsel concreet wordt gehanteerd) de conclusie rechtvaardigen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd.
9.5.22.
In het kader van het op art. 2:23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Aspo dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust dus op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er
een concreet en reëel
gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd, dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Aspo het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in art. 2:23 lid 3 BVIE – in elk geval vooralsnog - niet te leveren.
9.5.23.
Uit de jurisprudentie blijkt voorts, dat uiteindelijk doorslaggevend is of de merkrechthebbende zijn merkrecht gebruikt ter afscherming van verschillende deelmarkten binnen de EU, met als gevolg dat er prijsverschillen bestaan welke er niet zouden zijn als er een vrije interstatelijke handel kon bestaan.
Aspo stelt dat als zij zou moeten bewijzen op welke wijze de schoenen legaal van binnen de EER zijn geïmporteerd, haar bronnen bekend kunnen worden zodat Converse daartegen zou kunnen optreden. Converse wijst erop dat de door het HvJ uitgezette regels niet strekken ter bescherming van de bron, doch ter voorkoming van het bestaan van afgeschermde markten.
9.5.24.
Laatstgenoemd standpunt van Converse is op zichzelf juist, maar lijkt te miskennen dat de vrees van Aspo, dat als Converse de bronnen van parallelimport achterhaalt zij deze zal afsluiten, op voorhand niet misplaatst lijkt te zijn. Dat zou het ontstaan van afgeschermde markten bevorderen, iets wat het HvJ nu juist wil tegengaan.
9.5.25.
Hoewel op zichzelf de vrees van Aspo dus niet bij voorbaat misplaatst lijkt te zijn, dient hierbij wel in ogenschouw te worden genomen of er op voorhand aanwijzingen voor het bestaan van afgeschermde markten voorhanden zijn.
9.6.
Belemmering tussenstaatse handel
9.6.1.
Converse heeft gemotiveerd gesteld dat er in elk geval interstatelijke handel is tussen Converse-importeurs en licentienemers onderling. Zij kent daartoe zg. Pan Regional Accounts.
Voorts staan de diverse voorwaarden welke zij hanteert voor haar licentienemers uitdrukkelijk interstatelijke passieve verkopen toe. Actieve verkoop over de grenzen heen is niet toegestaan.
9.6.2.
Dieseel heeft daartegen, onder verwijzing naar de contracten zoals die zijn gesloten met Kesbo en Converse Italia (overigens gaat het in beide gevallen om contracten welke reeds lang geëxpireerd zijn), gesteld dat - anders dan Converse stelt - het de licentienemers van Converse in de praktijk ook verboden is passieve verkopen over de grenzen heen uit te voeren.
9.6.3.
Dieseel heeft als prod. 8 ten behoeve van het pleidooi overgelegd het licentiecontract voor Kesbo.
Art. 3.3 sub a) bepaalt:
"
Licensee shall refrain from active sales
…"
Onder b) wordt bepaald wat active sales zijn.
"
Sales over the Internet are active sales if made by actively approaching individual customers
…"
Onder 3.4 wordt bepaald:
"
Licensee is granted a … right and license to use Converse marks in [ de eigen website van licentieneemster] in connection with (but only in connection with) the advertisement and promotion of licensed articles to the trade in licensed channels in the territory."
Appendix A omschrijft licensed channels en dat zijn de betere winkels, dus geen ouletwinkels of discountwinkels.
Dieseel stelt dat daarmee de goedkopere winkels zijn uitgesloten.
Het gaat in art. 3.4 echter om "advertisement and promotion" in de richting van licensed channels en dat ligt geheel in de lijn van actieve verkoop. Art. 3.4 sluit niet uit dat een buitenlandse keten die niet voldoet aan de kwalificatie "licensed channel" uit eigen beweging Kesbo benadert om partijen schoenen te kopen en vervolgens door Kesbo beleverd wordt, zonder dat Kesbo daarmee handelt in strijd met haar uit de licentieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
9.6.4.
Als prod. 9 ten behoeve van het pleidooi heeft Dieseel overgelegd een licentiecontract met Converse Italia. Dieseel verwijst daarbij in het bijzonder naar art. 8 sub a), luidende als volgt:
"Licensee hereby agrees to market, sell, promote and distribute Licensed Articles solely in Licensed Channels. It is understood that Licensee is not authorized to market, sell, promote and distribute such Licensed Articles into those exclusive territories, as set forth in Appendix E, reserved to Converse or allocated by Converse to another distributor, without the written permission of Converse, with no limitation to sales by the customers of the Licensee."
9.6.5.
Bedoelde bepaling is in vergaande mate gelijkluidend aan art. 3 sub (b) van dat contract, dat onder meer inhoudt:
"It is understood that this license does not authorize Licensee to manufacture, export, encourage the exportation of, distribute or sell such Licensed Articles into those exclusive territories, as set forth in Appendix E, reserved to Converse or allocated by Converse to another distributor, without the written permission of Converse, with no limitation to sales by the customers of the Licensee."
9.6.6.
Artikel 3 sub (c) luidt echter:
"Notwithstanding the above, Licensee may fulfill only unsolicited orders for the Licensed Articles from customers located anywhere in the European Community Area, including Pan Regional Accounts."
9.6.7.
Tegen de achtergrond van laatstbedoelde bepaling heeft Dieseel vooralsnog onvoldoende onderbouwd dat passieve verkopen buiten het eigen gebied van de licentienemer niet toelaatbaar zouden zijn.
9.6.8.
Dieseel heeft voorts - het hof verwijst naar de pleitnota van Dieseel sub 7.4 tot en met 7.12 en naar prod. 10 ten behoeve van het pleidooi - gesteld, en met producties onderbouwd, dat Converse aanzienlijke prijsverschillen in stand houdt.
9.6.9.
De vertegenwoordiger van Converse heeft daarop gereageerd ter zitting in hoger beroep. Hij verklaarde dat de prijslijsten zich niet goed laten vergelijken, aangezien soms met netto prijzen wordt gewerkt, maar soms brutoprijzen worden gehanteerd waarop dan vrij hoge kortingen worden gegeven. Dat verschilt per land. In het algemeen zijn de prijzen in Groot Brittannië lager, en in Scandinavië juist hoger dan op het Europese vasteland. Dat geldt zowel op het niveau van de detailhandel als op het niveau van de groothandel. De kortingstructuur is volgens Converse in de markt wel bekend. Volgens de vertegenwoordiger zijn overigens de door Dieseel genoemde inkoopprijzen al lang niet realistisch meer; deze bedragen omstreeks USD 11,00 FOB Oost-Azië. Het hof merkt bij een en ander op dat het voorgaande niet blijkt uit het proces-verbaal van het pleidooi zoals dat door de griffier is opgemaakt, maar wel uit de aantekeningen welke de voorzitter heeft bijgehouden van het debat na afloop van het voordragen van de pleitnota’s.
9.6.10.
Naar het oordeel van het hof is dit een voldoende gemotiveerde betwisting door Converse van de stelling van Dieseel, mede gelet op het feit dat Dieseel deze stelling pas in de laatste fase van het pleidooi naar voren heeft gebracht. In die situatie had Converse onvoldoende gelegenheid om daarop uitgebreid en met stukken onderbouwd te reageren. Zeker in een situatie waarin passieve verkopen buiten het "eigen gebied" op zichzelf niet ontoelaatbaar zijn, acht het hof thans onvoldoende aanwijzingen voorhanden voor afgeschermde markten met prijsverschillen tot gevolg.
9.6.11.
Dat betekent dat gehandhaafd wordt datgene wat in r.o. 9.5.22 is overwogen.
9.6.12.
Vervolgens komt aan de orde welke situatie ontstaat indien Aspo (ondanks tegenbewijs van Converse, hetzij in de vorm van tegendeelbewijs, hetzij in de vorm van ontzenuwing van door Aspo bijgebracht bewijs) zou slagen in het bewijs dat er
een concreet en reëel
gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd, dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd.
9.6.13.
Dan behoeft Aspo in afwijking van de hoofdregel dus niet de legale parallelimport vanuit een ander EER-land te bewijzen en zou Converse, overeenkomstig het overwogene in het arrest Van Doren/Lifestyle, in de gelegenheid moeten worden gesteld aan te tonen dat de schoenen waar het hier om gaat door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.
9.6.14.
Overigens dient te worden opgemerkt dat als Converse er reeds in een vroegtijdig stadium van bewijslevering in zou slagen aan te tonen dat er sprake was van namaak, zulks vanzelfsprekend rechtstreeks bewijs van inbreuk oplevert, maar ook een effectieve weerlegging zou vormen van het verweer van Aspo dat sprake was van legale parallelimport vanuit een ander EER-land.
9.7.
Bewijs
9.7.1.
Gelet op het vorenoverwogene dient het bewijsstramien als volgt te lopen:
A. Aspo dient te bewijzen dat, indien Aspo zou worden belast met het bewijs dat alle voorwaarden voor uitputting van het merkrecht zijn vervuld, er bij het door Converse in stand gehouden distributiestelsel een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat dit distributiestelsel zoals dit door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit voortvloeit dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd; Converse kan trachten tegenbewijs bij te brengen (in de vorm van ontzenuwing of tegendeelbewijs).
A1: Aspo slaagt ondanks tegenbewijs van Converse in het bewijs. Zie verder onder B.
A2: Aspo slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Converse, niet in het bewijs. Zie verder onder C.
B. Converse wordt in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat de schoenen waar het hier om gaat door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.
B1: Converse slaagt ondanks tegenbewijs van Aspo op dit onderdeel in dit bewijs. Zie verder C.
B2: Converse slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Aspo, niet in het bewijs. Zie verder E.
C. Aspo dient te bewijzen dat de in beslag genomen goederen door Converse of met haar toestemming, onder het merk van Converse, in de EG of de EER in het verkeer waren gebracht; Converse kan eventueel tegenbewijs bij brengen.
C1: Aspo slaagt ondanks tegenbewijs van Converse in het bewijs. Zie verder E.
C2: Aspo slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Converse, niet in het bewijs. Zie verder D.
9.7.2.
D: Er is geen sprake van marktafscherming en er is geen sprake van legale parallelimport vanuit de EER; er is dus merkinbreuk (nu er ook geen specifieke daarop gerichte toestemming van Converse was verkregen; zie hiervoor).
9.7.3.
E: Er is ofwel sprake van marktafscherming (terwijl Converse niet heeft aangetoond dat de schoenen waar het hier om gaat door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht) zodat Aspo zich in het voetspoor van het arrest Van Doren/Lifestyle op uitputting van het merkrecht op de voet van het bepaalde in art. 2:23 lid 3 BVIE mag beroepen, ofwel er is sprake van aangetoonde parallelimport (vanuit een land binnen de EER) in welk geval art. 23 lid 3 BVIE eveneens van toepassing; in beide gevallen kan een ontbrekende specifieke toestemming van Converse aan Aspo niet worden tegengeworpen.
9.7.4.
Wat de uitkomst sub E betreft: theoretisch is denkbaar dat in een situatie waarin afscherming van markten is komen vast te staan en/of parallelimport vanuit de EER , alsnog de inbreuk als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef en sub a) BVIE wordt aangetoond doordat de rechthebbende namaak aantoont. In de onderhavige concrete situatie kan daaraan echter niet worden toegekomen. Immers, indien Converse in enig eerder stadium namaak zou aantonen, dan strandt het verweer van Aspo reeds in dat stadium.
9.7.5.
Het hof zal dus eerst Aspo belasten met het onder A. omschreven bewijs.
9.8.
Grief 11
9.8.1.
Deze grief is gericht tegen een overweging van de rechtbank waarin staat dat de stellingen van Converse omtrent weggesneden informatie op de (verpakkings)dozen dan wel verkeerde informatie op de dozen net zo goed een onderbouwing kunnen vormen van het verweer dat het gaat om parallelimport als een onderbouwing van de stelling dat het gaat om namaak. De grief faalt; de overweging van de rechtbank is juist. Immers, in de praktijk komt parallelimport niet zelden neer op een kat-en-muis-spel, waarbij de fabrikant of hoofdimporteur probeert parallelimport te beperken door de ketens in de schakel die parallelimport mogelijk hebben gemaakt aan te pakken, waar tegenover de parallelimporteur juist probeert te verheimelijken op welke wijze hij de goederen heeft betrokken. Daarbij past het ompakken, weghalen van informatie die tot de bron kan leiden, of het plaatsen van onjuiste informatie. Wat men daarvan ook moge vinden, het oordeel van de rechtbank geeft er blijk van dat de rechtbank oog heeft gehad voor die praktijk en daarmee is niets miszegd.
10
De uitspraak
Het hof:
op het principaal en incidenteel hoger beroep
verklaart Converse en Kesbo niet ontvankelijk in het hoger beroep, ingesteld tegen de geïntimeerden sub 2. tot en met 12;
veroordeelt Converse en Kesbo in de deswege aan de zijde van geïntimeerden 2. tot en met 12. gevallen kosten, aan hun zijde tot heden begroot op nihil;
in de zaak tussen Converse en Kesbo tegen Aspo:
laat Aspo toe te bewijzen:
A. dat, indien Aspo zou worden belast met het bewijs dat alle voorwaarden voor uitputting van het merkrecht zijn vervuld, er bij het door Converse in stand gehouden distributiestelsel een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat dit distributiestelsel zoals dit door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit voortvloeit dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd;
bepaalt, voor het geval Aspo bewijs door getuigen wil leveren, dat getuigen zullen worden gehoord ten overstaan van mr. J.M. Brandenburg als raadsheer-commissaris, die daartoe zitting zal houden in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 te 's-Hertogenbosch op een door deze te bepalen datum;
verwijst de zaak naar de rol van 8 juli 2014 voor opgave van het aantal getuigen en van de verhinderdata van partijen zelf, hun advocaten en de getuige(n) op woensdagen in de periode van 4 tot 12 weken na de datum van dit arrest;
bepaalt dat de raadsheer-commissaris na genoemde roldatum dag en uur van het getuigenverhoor zal vaststellen;
bepaalt dat de advocaat [NAAM]verhoor de namen en woonplaatsen van de te horen getuigen zal opgeven aan de wederpartij en aan de civiele griffie;
houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit arrest is gewezen door mrs. J.M. Brandenburg, M.A. Wabeke en Y.L.L.A.M. Delfos-Roy en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 24 juni 2014.