ECLI:NL:RBROT:2015:1916
Rechtbank ROT — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK ROTTERDAM
Team Handel
zaaknummer / rolnummer: C/10/468654 / KG ZA 15-79
Vonnis in kort geding van 16 maart 2015
in de zaak van
1
[eiser1],
wonende te [woonplaats],
2.  	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eiseres2] B.V.
,
gevestigd te Rotterdam,
advocaat [NAAM]. H.L. Bakker,
tegen
[gedaagde]
,
wonende te [woonplaats2],
gedaagde,
advocaat [NAAM]. L.H. Hordijk.
Partijen zullen hierna [eisers] en [gedaagde] genoemd worden. [eisers] zullen afzonderlijk worden aangeduid met respectievelijk [eiser1] en [eiseres2].
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding d.d. 19 februari 2015;
de vermeerdering van eis;
de producties van [eisers];
de producties van [gedaagde];
de pleitnota van mr. H.L. Bakker;
de pleitaantekeningen van mr. L.H. Hordijk.
1.2.
Partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 2 maart 2015. Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
[eiser1] exploiteert een onderneming, [eiseres2] genaamd, die zich toelegt op het ontwikkelen en vervaardigen van de Tumble Trimmer. De Tumble Trimmer is een knipapparaat, dat (ondermeer) bestemd voor het onttoppen van hennep, radijs en bosuitjes.
2.2.
[eiser1] is uitvinder van de Tumble Trimmer. De Tumble Trimmer wordt vanaf 2004 door [eiser1] in het verkeer gebracht en op de markt verhandeld.
2.3.
In de periode van 28 mei 2004 tot 27 november 2008 was Visser houder van en rechthebbende op het Nederlands octrooi op de Tumble Trimmer.
2.4.
Op 13 november 2009 is onder inschrijvingsnummer 0872430 het woordmerk
‘tumble trimmer’ gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister.
Deze inschrijving vermeldt - voor zover hier relevant - het volgende:
“ ……
02 Vervaldatum
13-11-2019
03 Naam van de houder
[eiseres2]
……
06 Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder
Merkenbureau Bouma
(…)
13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten
Kl 7  Machines en werktuigmachines, waaronder snij- en knipmachines; landbouwmachines,
landbouwwerktuigen, anders dan handgereedschappen.
Kl 8   Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen, in het bijzonder tuin-
en landbouwgereedschappen.
Kl 35  Reclame, verkooppromotie en publiciteit; groot- en detailhandelsdiensten inzake,
Commercieel-zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop van, alsmede import en export van de in
de klassen 7 en 8 genoemde waren.
……”
2.5.
[gedaagde] heeft in 2014 knipmachines, die vrijwel identiek waren aan de Timble Trimmer, te koop aangeboden. De handmatige knipmachine voor € 200,00 en de elektrische Timble Trimmer voor € 300,00.
3
Het geschil
3.1.
[eisers] vordert, na vermeerdering van eis, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
[gedaagde] te verbieden om onmiddellijk na wijzen van dit vonnis inbreuk te maken op het merk “Tumble Trimmer” van [eiseres2], zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of naar keuze van [eisers], € 5.000,00 per inbreukmakende knipmachine indien [gedaagde] hiermee in gebreke blijft;
[gedaagde] te verbieden knipmachines te verkopen of ter verkoop aan te bieden die verwarringwekkend veel gelijken op de knipmachine van [eiser1], zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat [gedaagde] hiermee in gebreke blijft;
[gedaagde] te bevelen om binnen 14 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de inbreukmakende knipmachines die in zijn bezit zijn onder toezicht van een deurwaarder op kosten van [gedaagde] te laten vernietigen door een professioneel bedrijf dat hiervoor een certificaat afgeeft, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat [gedaagde] hiermee in gebreke blijft;
[gedaagde] te bevelen om binnen 14 dagen na het in dezen te wijzen vonnis een door een register-accountant gewaarmerkte opgave te doen van de aantallen verkochte inbreukmakende knipmachines, alsmede van de verkoopprijzen, alsmede van de inkkoopprijzen van de inbreukmakende knipmachines en de nog bij [gedaagde] aanwezige knipmachines, zulks op straffe van verbeurte van een dwang-som van € 5.000,00 per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat [gedaagde] hiermee in gebreke blijft;
[gedaagde] te veroordelen ten titel van voorschot op schadevergoeding een bedrag van € 3.313,51 te voldoen aan [eisers];
[gedaagde] te veroordelen in de kosten van de onderhavige procedure ex artikel 1019h Rv.
3.2.
[gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
4.1.
[gedaagde] heeft geen bezwaar gemaakt tegen de vermeerdering van eis van [eisers] Ook de voorzieningenrechter acht deze wijziging van eis niet in strijd met de goede procesorde en zal derhalve recht doen op grond van de gewijzigde eis.
Inbreuk merkrecht
4.2.
De rechtbank Rotterdam is op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) bevoegd om van de vordering onder a kennis te nemen, omdat [gedaagde] woont in [woonplaats2], dat is gelegen in het arrondissement van de rechtbank Rotterdam.
4.3.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat reeds uit de aard van de zaak - de door [eisers] gestelde voortdurende inbreuk op het merkenrecht van [eiseres2] - voortvloeit dat [eisers] een spoedeisend belang heeft bij de vordering onder a.
4.4.
[eisers] legt aan haar vordering onder a primair ten grondslag dat [gedaagde] op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE inbreuk maakt op het aan [eiseres2] toekomende merkrecht door zijn knipmachine onder de naam tumble trimmer te koop aan te bieden.
4.5.
Het verweer van [gedaagde] luidt dat het woordmerk ‘tumble trimmer’ beschrijvend is en zodoende niet voor bescherming in aanmerking komt. Voorts is [gedaagde] van mening - met verwijzing naar zijn producties 3 en 9 - dat het woordmerk ‘tumble trimmer’ is verwaterd.
4.6.
De voorzieningenrechter overweegt als volgt.
4.6.1.
[eiseres2] is houdster van het Benelux woordmerk ‘tumble trimmer’. Op grond van het bepaalde in artikel 2.20 eerste lid BVIE geeft een ingeschreven merk de houder van het merk een uitsluitend recht en de merkhouder kan op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken verbieden in een aantal in de wet genoemde situaties.
4.6.2.
Artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geeft de merkhouder het recht om op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die zonder zijn toestemming hiertoe gebruik maakt, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten, als waarvoor het merk is ingeschreven. Dat merk en teken met elkaar overeenstemmen is tussen partijen niet in geschil.
4.6.3.
De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat de aanduiding ‘tumble trimmer’ in zijn geheel beschouwd, niet als een (in de Benelux) gebruikelijke of voor de handliggende omschrijving van een knipmachine als de onderhavige is aan te merken. Het teken ‘tumble trimmer’ heeft in zoverre in dat specifieke kader wel (enig) onderscheidend vermogen en stelt aldus het relevante publiek in staat om de betrokken waren als afkomstig van een onderneming te onderscheiden. Dat het relevante publiek bij het horen van de bestanddelen tumble en trimmer een verband zal leggen met tuimelen en trimmen/knippen is niet voldoende om hier anders over te oordelen. Mitsdien wordt voorshands aangenomen dat er sprake is van een rechtsgeldig (woord)merk.
4.6.4.
Het teken ‘tumble trimmer’ wordt door [gedaagde] in het economisch verkeer  gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor [eiseres2] haar woordmerk heeft geregistreerd. Het teken wordt immers gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, te weten het aanbieden van  knipmachines, terwijl het woordmerk ‘tumble trimmer’ is ingeschreven in klasse 35,
dat (ondermeer) ziet op knipmachines (zie 2.4). Het gaat hier om verschillen tussen de knipmachines die in zijn geheel beschouwd dermate onbeduidend klein zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen. Door [gedaagde] is bovendien niet betwist dat hij gebruik maakt van de identieke naam ‘tumble trimmer’ voor een knip-machine die vrijwel identiek is aan de Tumble Trimmer.
4.6.5.
Dat er inmiddels sprake is van verwatering in die zin dat het woordmerk ‘tumble trimmer’ geen associatie meer kan oproepen met de door [eiser1] ontworpen Tumble Trimmer is binnen dit kort geding niet aannemelijk geworden. Niettemin kan het merk als een ‘zwak merk’ worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is.
4.6.6.
Uit het voorgaande volgt genoegzaam dat het onder a gevorderde als na te melden voor toewijzing vatbaar is. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd.
Slaafse nabootsing
4.7.
Van een spoedeisend belang van [eisers] bij het onder b gevorderde is in voldoende mate gebleken nu [eisers] een voorziening verzoekt die ertoe strekt een einde te maken aan een stelselmatige inbreuk op een subjectief recht van [eiser1], waarvan hij schade ondervindt.
De voorzieningenrechter heeft hierbij meegewogen dat [gedaagde] niet bereid is de door [eiser1] aangeboden onthoudingsverklaring (zie productie 9 bij dagvaarding) te tekenen.
4.8.
Vooropgesteld wordt dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, maar
dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing nodeloze verwarring bij het publiek valt te duchten. Van nodeloze verwarring bij het publiek is sprake als de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om, zonder afbreuk te doen aan
de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn productie bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of wordt vergroot. De mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan genoemde deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product, brengt dan tevens de verplichting mee dit te doen. Verder geldt dat het “nagebootste” product onderscheidend vermogen moet hebben wil het tegen nabootsing beschermd kunnen worden.
4.9.
[eisers] heeft gesteld dat [gedaagde] jegens [eiser1] onrechtmatig handelt door het in het verkeer brengen en op de markt verhandelen van een vrijwel identieke knipmachine onder de naam tumble trimmer. Door dit handelen wordt onnodig verwarringsgevaar bij het publiek veroorzaakt, waardoor [eiser1] schade lijdt.
4.10.
[gedaagde] stelt zich op het standpunt dat van slaafse nabootsing geen sprake is, omdat het uiterlijk van de door hem in het verkeer gebrachte knipmachine wordt bepaald door specifieke functionele en technische eisen, waarvan niet kan worden afgeweken.
Alle knipmachines worden immer gekenmerkt door:
een ronde schaal;
een rooster waarop de toppen (hennep/radijs/bosuitjes) worden geplaatst;
een fijn draad direct bevestigd onder het rooster dat bij gebruik van de knipmachine gaat roteren;
een rond deksel met daarin rubberen flapjes en
een mechanische hendel of een elektromotor op het deksel voor de aandrijving.
Indien zou worden afgeweken van genoemde kenmerken dan zal dat afbreuk doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, aldus [gedaagde]. Bovendien heeft hij
de knipmachines niet zelf gefabriceerd maar slechts enkele exemplaren ingekocht en verkocht in de veronderstelling dat het de echte Tumble Trimmers waren.
4.11.
De voorzieningenrechter overweegt als volgt.
Na vergelijking van de Tumble Trimmer en de door [gedaagde], onder dezelfde naam, in het verkeer gebrachte en op de markt verhandelde knipmachine - die beide ter zitting zijn getoond - is de conclusie dat sprake is van vrijwel identieke producten, waarmee verwarring bij het publiek te duchten valt.
Het verweer van [gedaagde] dat de - hiervoor onder 4.10 genoemde - kenmerken van de Tumble Trimmer zijn gevolgd in de knipmachines die hij aanbood en verkocht vanwege de wens functionele- en technische effecten met betrekking tot deugdelijkheid en bruikbaarheid te bewerkstelligen, dient te worden gepasseerd. [eisers] heeft met het overleggen van afbeeldingen van acht andere in de markt verkrijgbare knipmachines voor het toppen van (ondermeer) hennep (productie 13 van de zijde van [eisers]) voldoende aannemelijk gemaakt dat een dergelijke knipmachine niet (noodzakelijkerwijs) de uiterlijke vormgeving hoeft te hebben van de Tumble Trimmer en dat een andere weg had kunnen - en dus moeten - worden ingeslagen zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk zou worden gedaan. Immers, als exacte gelijkenis niet is vereist, is die niet toegelaten.
[gedaagde] maakt aldus op ongeoorloofde wijze mede gebruik van de goede naam en reputatie van de Tumble Trimmer en daarmee indirect van de marketinginspanningen van [eisers]
4.12.
Het voorgaande brengt met zich mee dat de vordering onder b op grond van slaafse nabootsing als na te melden zal worden toegewezen, waarbij de gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd.
Nevenvorderingen
4.13.
Het onder c gevorderde zal worden afgewezen nu [gedaagde] heeft gesteld dat
de producten hem zijn aangeboden via een handelaar op internet en dat hij niet zelf over de knipmachines beschikt. De voorzieningenrechter heeft op dit moment onvoldoende aanleiding om hieraan te twijfelen.
4.14.
Het onder d gevorderde zal, mede in aanmerking genomen de door [eisers] te entameren bodemprocedure (zie 4.16), worden afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang. De voorzieningenrechter heeft hierbij meegewogen dat er vooralsnog van wordt uitgegaan dat [eisers] slechts enkele exemplaren van de inbreukmakende knipmachine heeft verkocht.
4.15.
Ten aanzien van het onder e gevorderde voorschot op de geleden schade, heeft te gelden dat het aan [eisers] is om het bestaan van die vordering en de hoogte ervan voldoende aannemelijk te maken. Daarin is zij in dit kort geding in onvoldoende mate geslaagd. De als productie 14 overgelegde (financiële) onderbouwing van het schadebedrag is onvoldoende en voorshands kan ook niet met voldoende zekerheid worden gezegd dat [gedaagde] door zijn beperkte rol in de exploitatie van het merk tumble trimmer en het  (vooralsnog) beperkt aantal inbreukmakende exemplaren aan [eisers] relevante schade heeft berokkend. Het ligt veeleer in de rede voor [eisers] om op dit punt zijn pijlen op de verstrekker van de kopieën te richten. Bovendien heeft [eisers] het spoedeisend belang bij de vordering onder e in onvoldoende mate onderbouwd. Het voorgaande brengt met zich mee dat het onder e gevorderde eveneens zal worden afgewezen.
Artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
4.16.
Nu de toe ter wijze vordering gedeeltelijk een voorlopige maatregel vormt als bedoeld in artikel 50 lid 1 TRIPs-Verdrag, moet ingevolge artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een termijn worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. De hierna te bepalen termijn van zes maanden wordt daartoe redelijk geacht.
Proceskostenvergoeding
4.17.
[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.
In geval van een zaak waarin een vordering wordt gebaseerd op een I.E.-grondslag en op onrechtmatige daad wordt een schatting gemaakt van de proceskosten die aan de op de I.E.-grondslag gebaseerde deel van de procedure moet worden toegerekend. De voorzieningenrechter schat dat de verdeling tussen IE-gerelateerd en niet IE-gerelateerd op 50% - 50%, zodat 50% van € 3.980,00 (zie de als zodanig niet betwiste productie 15), zijnde een bedrag van € 1.990,00 wordt toegewezen. Daarnaast wordt 50% van het salaris advocaat [NAAM], zijnde 50% van € 816,00 is € 408,00 toegewezen. De proceskosten aan de zijde van [eisers] worden daarom begroot op € 2.398,00, te vermeerderen met dagvaardingskosten ad € 94,19 en het griffierecht van € 613,00, in totaal € 3.105,19.
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
verbiedt [gedaagde] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op het Beneluxmerk ‘tumble trimmer’ van [eiseres2];
5.2.
bepaalt dat [gedaagde], bij het niet nakomen van het hiervoor onder 5.1 genoemde verbod aan [eiseres2] een direct opeisbare dwangsom verschuldigd is van € 1.000,00 per afzonderlijke overtreding met een maximum van
€ 50.000,00;
5.3.
verbiedt [gedaagde] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis knipmachines te verkopen of ter verkoop aan te bieden die verwarringwekkend veel gelijken op de knipmachine van [eiser1], genaamd de Tumble Trimmer;
5.4.
bepaalt dat [gedaagde], bij het niet nakomen van het hiervoor onder 5.3 genoemde verbod aan [eiser1] een direct opeisbare dwangsom verschuldigd is van
€ 1.000,00 per afzonderlijke overtreding met een maximum van € 50.000,00;
5.5.
bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis;
5.6.
veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eisers] tot op heden begroot op € € 3.105,19;
5.7.
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.8.
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 16 maart 2015. 1862/676