ECLI:NL:OGHACMB:2012:4
OGHACMB — Uitspraak 


Registratienrs. EJ 53156 – H 321/11
Uitspraak: 14 augustus 2012
GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Vonnis in de zaak van
:
de naamloze vennootschap ARUBAGS & MORE N.V.,
gevestigd in Aruba,
hierna te noemen: Arubags,
oorspronkelijk eiseres, thans appellante,
gemachtigde: mr. G. de Hoogd,
tegen
1. [geïntimeerde sub 1],
2. [geïntimeerde sub 2],
beiden wonende in Aruba,
hierna te noemen: [geintimeerden],
oorspronkelijk gedaagden, thans geïntimeerden,
procederende in persoon.
1
Het verloop van de procedure
1.1.
Voor hetgeen in eerste aanleg is gesteld en gevorderd, voor de procesgang aldaar en voor de overwegingen en beslissingen van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (GEA), wordt verwezen naar het tussen partijen in de zaak met nummer EJ 3500 van 2010 gegeven en op 16 augustus 2011 uitgesproken, als beschikking aangeduid, vonnis. De inhoud van dit vonnis geldt als hier ingevoegd.
1.2.
Arubags is bij beroepschrift, met producties, ingekomen op 27 september 2011, in hoger beroep gekomen van voornoemd vonnis. Hierin heeft zij het beroep toegelicht en geconcludeerd dat het Hof het bestreden vonnis zal vernietigen, aan [geintimeerden] bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de in het beroepschrift omschreven verboden en bevelen zal geven, op straffe van een dwangsom, en [geintimeerden] hoofdelijk zal veroordelen tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat, vermeerderd met wettelijke rente, met veroordeling van [geintimeerden] in de kosten van deze procedure in beide instanties.
1.3. [
[geintimeerden] heeft in een verweerschrift, met producties, het hoger beroep bestreden en geconcludeerd dat het Hof het bestreden vonnis zal bevestigen.
1.4.
Op 15 mei 2012 heeft een mondeling pleidooi plaats gevonden. Partijen zijn verschenen, Arubags vertegenwoordigd door haar directeur [   ] en haar gemachtigde, en [geintimeerden] in persoon. [geintimeerden] heeft tevoren producties ingezonden. Ter zitting is een groot aantal tassen getoond. Enkele tassen zijn, op verzoek van het Hof, overgelegd. De gemachtigde van Arubags en [geintimeerden] hebben pleitaantekeningen, met producties, overgelegd.
1.5.
Partijen hebben om vonnis gevraagd waarvan de uitspraak nader is bepaald op heden.
2
De ontvankelijkheid
Arubags is tijdig en voor het overige op de juiste wijze in hoger beroep gekomen en kan daarin worden ontvangen.
3
De grieven
Voor de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.
4
Waarvan in hoger beroep moet worden uitgegaan
Het GEA heeft onder 2 van het bestreden vonnis feiten vastgesteld. Deze vaststelling is niet in geschil en ook het Hof zal ervan uitgaan.
5
Beoordeling
Merkenrecht
5.1.
In eerste aanleg heeft Arubags zich uitsluitend beroepen op haar op 10 juni 2010, ingevolge artikel 5 van de Merkenverordening van Aruba (AB 1989 no. GT 46), ingeschreven merk. Het gaat in casu niet om een verzoek tot nietigverklaring van een inschrijving als bedoeld in artikel 10 lid 1 Merkenlandsverordening, maar om een door Arubags verlangd ‘rechterlijk gewijsde’ als bedoeld in artikel 10 lid 2. Daarom is geen sprake van een zaak waarin een beschikking wordt gegeven (EJ-zaak).
5.2.
De Merkenverordening van Aruba – die (inmiddels) afwijkt van de merkenrechtelijke wetgeving in Curaçao, Sint Maarten en in Nederland – kent het volgende systeem. Volgens art. 2 lid 1 komt ‘Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen’ toe aan ‘degene die het eerst tot het omschreven doel van dat merk in Aruba gebruik heeft gemaakt, doch (…) niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik’. Echter (lid 3): ‘Behoudens bewijs van het tegendeel (…) wordt hij, die van een merk het eerst overeenkomstig artikel 5 inschrijving heeft verzocht, geacht de eerste gebruiker van dat merk te zijn’.
5.3.
Het GEA heeft de merkenrechtelijke vordering van Arubags afgewezen op grond van het door [geintimeerden] gestelde voorgebruik. Hiertegen richt zich het appel van Arubags.
5.4.
De bewijslast ten aanzien van dit voorgebruik berust bij [geintimeerden] Ter zitting is een groot aantal Aruba-tassen getoond. Tegen enkele heeft Arubags geen bezwaar. Het eventueel door Koolman te leveren bewijs moet specifiek betreffen de tassen waartegen Arubags bezwaar heeft.
5.5. [
[geintimeerden] heeft nog gesteld dat het ingeschreven merk van Arubags, weergegeven in productie 4 bij het beroepschrift, onvoldoende onderscheidend vermogen heeft (pleitnota in hoger beroep, onder 5). Daarbij gaat het om de vorm van de letters in het woord ‘Aruba’.
Auteursrecht
5.6.
Arubags doet in hoger beroep eveneens beroep op een aan haar overgedragen auteursrecht ten aanzien van de Robin Ruth-tassen (beroepschrift onder 11, in verbinding met productie 8 sub 10).
5.7.
Voorop staat dat ingeval een beeldmerk tevens een werk is in de zin van de Auteursverordening van Aruba (AB 2003 no. GT 10), er in beginsel vanuit dient te worden gegaan dat de gerechtigde tot het beeldmerk die tevens gerechtigd is tot het auteursrecht, zich van de uit elk van de betrokken wettelijke regelingen voortvloeiende beschermingsmiddelen kan bedienen, tenzij uit een van deze regelingen bepaaldelijk het tegendeel voortvloeit (zie rov. 3.9 van HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 in de Arubaanse zaak
Bigott v. Batco
). Dat uit de Merkenlandsverordening of de Auterusverordening het tegendeel voortvloeit is niet het geval.
5.8.
Voorts geldt dat een rechthebbende op zowel een merkrecht als een auteursrecht beide naast elkaar kan handhaven, mits de rechthebbende belang heeft bij de aan elk van die rechten verbonden bescherming (zie rov. 3.11 van HR 8 september 2006, LJN: AV3384,
Benetton v. G-Star
). Het Hof begrijpt het standpunt van Arubags ter zitting aldus dat het belang van haar beroep op het auteursrecht ten minste daarin bestaat dat de bewijslevering van merkenrechtelijk voorgebruik niet nodig is.
5.9.
Ter zitting zijn originele Robin Ruth-tassen getoond en pretense namaaktassen. Bij de pretense namaaktassen is niet van het Robin Ruth-teken (producties 5-6 van het beroepschrift) gebruik gemaakt. Wat dit teken betreft is derhalve in geen geval sprake van een auteursrechtinbreuk.
5.10.
Voor het overige komen de door [geintimeerden] verkochte pretense namaaktassen en de door Arubags verkochte originele Robin Ruth-tassen visueel (maar niet wat betreft de kwaliteit van de uitvoering) overeen.
5.11.
Door [geintimeerden] is aangevoerd dat de Robin Ruth-tas niet aangemerkt kan worden als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof oordeelt anders wat betreft de tas als geheel beschouwd en gelet op de combinatie van vormgevingselementen (horizontale banen, belettering, kleurgebruik, glittergebruik, de band om het hengsel), al zijn deze elementen wellicht afzonderlijk niet beschermd.
5.12.
Ten aanzien van de Aruba-tassen van [geintimeerden] waartegen Arubags bezwaar heeft kan evenmin worden gezegd dat auteursrechtelijk een nieuw werk is ontstaan.
5.13.
Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Arubags, in aangepaste vorm, toewijsbaar zijn op auteursrechtelijke grond. Aan bewijslevering van merkenrechtelijk voorgebruik (zie rov. 5.4) komt het hof derhalve niet toe en in het midden kan blijven of de vorm der letters in ‘Aruba’ merkenrechtelijk voldoende onderscheidend vermogen heeft (zie rov. 5.5).
5.14. [
[geintimeerden] dient de kosten van deze procedure in beide instanties te dragen.
6
Beslissing
Het Hof:
- vernietigt het bestreden vonnis, en opnieuw rechtdoende:
- verbiedt [geintimeerden], gezamenlijk en ieder voor zich, inbreuk te maken op het aan Arubags toekomende auteursrecht op de Robin Ruth-tassen, zulks op straffe van een dwangsom van Afl. 10.000,=, per dag of gedeelte van een dag dat [geintimeerden] de naleving van dit verbod in gebreke blijft;
- beveelt [geintimeerden], gezamenlijk en ieder voor zich, binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan Arubags een overzicht te doen toekomen met daarin opgenomen de typen/soorten inbreukmakende producten, alsook een overzicht van de aantallen waarin deze inbreukmakende producten zijn geïmporteerd, verkocht, geleverd en nog in voorraad worden gehouden, zulks op straffe van een dwangsom van Afl. 10.000,=, per dag of gedeelte van een dag dat [geintimeerden] de naleving van dit verbod in gebreke blijft;
- beveelt [geintimeerden], gezamenlijk en ieder voor zich, binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan Arubags een lijst met namen, adressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van zowel de leveranciers, distributeurs, producenten, als de afnemers van de inbreukmakende zaken, zulks op straffe van een dwangsom van Afl. 10.000,=, per dag of gedeelte van een dag dat [geintimeerden] de naleving van dit verbod in gebreke blijft;
- beveelt [geintimeerden], gezamenlijk en ieder voor zich, binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de gemachtigde van Arubags te verschaffen de verkoopresultaten, waarbij de resultaten dienen te worden berekend als volgt: verkoopprijs minus inkoopprijs, belasting en kosten gerelateerd aan de betreffende verkoop, zulks op straffe van een dwangsom van Afl. 10.000,=, per dag of gedeelte van een dag dat [geintimeerden] de naleving van dit verbod in gebreke blijft;
- beveelt [geintimeerden], gezamenlijk en ieder voor zich, binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan Arubags af te leveren alle inbreukmakende zaken, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot alle thans ten kantore van [geintimeerden] op voorraad zijnde inbreukmakende zaken, zulks op straffe van een dwangsom van Afl. 10.000,=, per dag of gedeelte van een dag dat [geintimeerden] de naleving van dit verbod in gebreke blijft;
- bepaalt ten aanzien van de veroordelingen gezamenlijk dat boven NAF. 100.000,= geen dwangsommen worden verbeurd;
- veroordeelt [geintimeerden], gezamenlijk en ieder voor zich, tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 20 december 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;
- veroordeelt [geintimeerden] hoofdelijk in de kosten van deze procedure, tot op heden begroot voor de eerste aanleg op Afl. 1.800,= aan gemachtigdensalaris en Afl. 450,= aan verschotten en voor het hoger beroep op Afl. 5.100,= aan gemachtigdensalaris en Afl. 900,= aan verschotten;
- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Aldus gewezen door mrs. J. de Boer, J.P. de Haan en S. Verheijen, leden van het Hof, en ter openbare terechtzitting van 14 augustus 2012 in Aruba uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.