ECLI:NL:GHDHA:2013:2643
Gerechtshof DHA — Uitspraak 


GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer			: 200.113.960/01
Zaak/Rolnummer rechtbank	: 400255/HA ZA 11-2202
arrest van 23 juli 2013
inzake
FERRING B.V.,
gevestigd te Hoofddorp,
hierna te noemen: Ferring,
geïntimeerde, verzoekster in het incident,
procesadvocaat: mr. G. Kuipers te Amsterdam,
behandelend advocaten: mrs. G. Kuipers, T. Douma en E.J. Morée,
tegen
1.
de rechtspersoon naar vreemd recht
REPRISE BIOPHARMACEUTICS, LLC,
gevestigd te New York City, New York, Verenigde Staten van Amerika,
2.
[verweerder sub 2]
,
wonende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika,
hierna te noemen: [verweerder sub 2],
3.
de rechtspersoon naar vreemd recht
ALLERGAN, INC
,
gevestigd te Irvine, California, Verenigde Staten van Amerika,
4.
de rechtspersoon naar vreemd recht
ALLERGAN USA, INC
,
gevestigd te Irvine, California, Verenigde Staten van Amerika,
5.
de rechtspersoon naar vreemd recht
ALLERGAN SALES, LLC
,
gevestigd te Irvine, California, Verenigde Staten van Amerika,
6.
de rechtspersoon naar vreemd recht
SERENITY PHARMACEUTICALS LLC
,
gevestigd te Milford PA, Verenigde Staten van Amerika,
appellanten, verweersters in het incident,
hierna tezamen te noemen: [verweersters],
procesadvocaat [NAAM]. W.P. den Hertog te ’s-Gravenhage,
behandelend advocaten: mrs. A.F. Kupecz en B.J. Berghuis van Woortman.
Het geding
Bij exploot van 31 augustus 2012 zijn [verweersters] in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank ’s-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 13 juni 2012. [verweersters] hebben bij memorie van grieven, tevens houdende wijziging van eis – hierna: MvG – grieven tegen het vonnis aangevoerd en hun eis gewijzigd. Ferring heeft vervolgens een “incident bezwaar tegen eiswijziging (akte houdende uitlating eiswijziging )” – hierna: incidentele memorie – genomen, waarbij zij bezwaar heeft gemaakt tegen een aantal eiswijzigingen en heeft gevorderd deze niet toe te staan. Voorts heeft zij daarbij gevorderd [verweersters] in hun inbreukvorderingen niet-ontvankelijk te verklaren. [verweersters] hebben bij “memorie van antwoord in het incident bezwaar tegen eiswijziging” – hierna: antwoordmemorie – verweer gevoerd tegen de aangevoerde bezwaren tegen de (vermeende) eiswijzigingen en tegen de incidentele vordering en geconcludeerd tot, kort gezegd, afwijzing daarvan. Vervolgens hebben partijen op 17 juni 2013 hun standpunten doen bepleiten, Ferring door hun twee eerstgenoemde behandelend advocaten en [verweersters] door hun behandelend advocaten. Door het hof zijn op voorhand de volgende  producties ontvangen:
van [verweersters] op 31 mei en 14 juni 2013 twee kostenspecificaties;
van Ferring op 14 juni 2013 een kostenspecificatie.
Beoordeling
1.
Ferring is houdster van Europees octrooi 1 501 534 (hierna: het octrooi of EP 534) voor
‘
desmopressin in an orodispersible dosage form
’, verleend op een internationale aanvrage
met nummer PCT/IB2003/002368, welke aanvraag is gepubliceerd onder nummer
WO2003/094886 (verder: WO 886). Het octrooi roept prioriteit in van 7 mei 2002 op basis
van een Engelse octrooiaanvraag GB 0210397 en van 20 september 2002 op basis van een
internationale octrooiaanvraag WOPCT/IB02/04036, gepubliceerd onder nummer
WO2003/094885 (verder: WO 885). De verlening van EP 534 is gepubliceerd op 26 juli
2006.
2.
In de Nederlandse vertaling luiden de eerste drie conclusies van het octrooi als volgt.
1.
Orodispergeerbare farmaceutische doseringsvorm van desmopressine-acetaat, welke binnen 10 seconden desintegreert in de mond.
2.
Doseringsvorm volgens conclusie 1, welke een orodispergeerbare vaste farmaceutische doseringsvorm is.
3.
Doseringsvorm volgens conclusie 1 of 2, welke geschikt is voor sublinguale toediening.
3.
Desmopressine gaat de urineproductie tegen en wordt toegepast bij de behandeling
van PNE (bedplassen bij kinderen) en nocturia (veelvuldige nachtelijke aandrang tot
urineren bij volwassenen).
Bij gebruik van desmopressine kan als bijwerking hyponatremie optreden: een te
lage natriumconcentratie in het bloed.
4.
Ferring brengt in Nederland onder de merknaam
Minrin Melt
een desmopressineproduct op de markt.
5.
[verweersters] hebben in hoger beroep primair onder meer gevorderd
(2) een verklaring voor recht dat aan hen de aanspraak toekomt op een gedeelte van EP 534, evenals een gedeelte van alle buitenlandse equivalenten daarvan, zoals genoemd in de producties 12 en 32 van [verweersters], in het bijzonder de gedeelten die zien op de sublinguale toediening van de orodispergeerbare doseringsvorm van desmopressine-acetaat en/of een orodispergeerbare doseringsvorm van desmopressine-acetaat, welke geschikt is voor sublinguale toediening;
(3) Ferring te bevelen om het aan hen toebehorende gedeelte van EP 534 en van alle buitenlandse equivalenten, zoals genoemd in de producties 12 en 32 van [verweersters] aan hen over te dragen;
(8) Ferring te bevelen zich te onthouden van inbreuk op het aan hen toebehorende gedeelte van EP 534, waaronder is begrepen het produceren, aanbieden, verkopen, importeren en in voorraad houden van Minrin Melt;
(13) te vernietigen het Nederlands deel van EP 534 voor wat betreft de materie vervat in conclusie 1 en 2 en conclusies 4 t/m 15 voor zover deze niet afhankelijk zijn van conclusie 3.
Subsidiair vorderen [verweersters] in hoger beroep onder meer
(15) een verklaring voor recht dat aan hen de aanspraak toekomt op een aandeel in het EP 534, evenals een aandeel in alle buitenlandse equivalenten daarvan, zoals genoemd in de producties 12 en 32 van [verweersters];
(16) Ferring te bevelen om een aandeel in het EP 534 en van alle buitenlandse equivalenten, zoals genoemd in de producties 12 en 32 van [verweersters] aan hen over te dragen;
(21 jo. 8) Ferring te bevelen zich te onthouden van inbreuk op het aan hen toebehorende gedeelte van EP 534, waaronder is begrepen het produceren, aanbieden, verkopen, importeren en in voorraad houden van Minrin Melt;
(21 jo. 13) te vernietigen het Nederlands deel van EP 534 voor wat betreft de materie vervat in conclusie 1 en 2  en de conclusies 4 t/m 15 voor zover deze niet afhankelijk zijn van conclusie 3.
6.
[verweersters] stellen daartoe onder meer dat EP 534 materie claimt en beschrijft die is uitgevonden door [verweerder sub 2], namelijk voor zover thans van belang, de in conclusie 3 geclaimde sublinguale toediening. De uitvinding van [verweerder sub 2] biedt een oplossing voor het hyponatremieprobleem. Op grond daarvan kunnen [verweersters] hun aandeel in het octrooi opeisen. Voorts stellen zij dat Ferring door het op de markt brengen van Minrin Melt inbreuk maakt op de exclusieve rechten van [verweersters] en dat het deel van EP 534 dat varianten omvat die niet sublinguaal worden toegediend nietig is.
Bezwaren tegen wijzigingen van (de grondslag van) eis
7.
Ferring maakt bezwaar tegen de vier volgende (vermeende) wijzigingen of vermeerderingen van (de grondslag van de) eis in de MvG:
1.
vermeerdering met vorderingen betreffende “low dose” toediening/ door het “low dose” aspect als grondslag van de vorderingen aan te voeren;
2.
vermeerdering met vorderingen tot opeising van Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen;
3.
vermeerdering met de subsidiaire vorderingen 15 tot en met 21 onder meer betreffende opeising van een aandeel in het EP 534 en buitenlandse equivalenten;
4.
vermeerdering van de (grondslagen van de) nietigheidsvordering door het aanvoeren van nieuwe nietigheidsargumenten.
Ad 1 en 2
8.
Ferring stelt dat [verweersters] bij pleidooi in eerste aanleg hun vorderingen verminderd hebben
door een eventuele aanspraak op “low dose” niet langer te vorderen;
door Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen niet langer op te eisen.
Ferring verwijst in dit verband naar rechtsoverweging 3.2 van het bestreden vonnis:
“3.2. Reprise c.s. heeft zich aanvankelijk op het standpunt gesteld dat het octrooi ook
een ‘low dose’ concept beschrijft en dat dit concept eveneens is uitgevonden door [verweerder sub 2], maar ter zitting heeft zij meegedeeld dat aspect niet langer aan haar vorderingen ten grondslag te leggen. Ter zitting heeft Reprise c.s. voorts haar aanspraken op de in de hierna te noemen productie 12 genoemde Amerikaanse octrooien en de Amerikaanse octrooiaanvrage te laten varen”
.
9.
Ferring stelt dat uit het petitum, de overige inhoud van de MvG en de daarbij overgelegde producties blijkt dat [verweersters] voormelde (grondslag van de) vorderingen waarmee zij hun eis in eerste instantie hebben verminderd  thans weer onderdeel laten zijn van het hoger beroep. Zij stelt dat [verweersters] hierdoor handelen in strijd met de goede procesorde en dat zij hierdoor in haar verdediging wordt geschaad, zodat deze eiswijzigingen moeten worden geweigerd en buiten beschouwing moeten worden gelaten.
10.
[verweersters] stellen in hun antwoordmemorie dat zij tijdens het pleidooi in eerste aanleg hebben aangegeven het “low dose”concept niet langer aan hun vorderingen ten grondslag te leggen (in deze procedure, begrijpt het hof) en dat zij ook in dit hoger beroep het “low dose” concept niet aan hun vorderingen ten grondslag (hebben bedoeld te) leggen, zodat, begrijpt het hof, in zoverre geen sprake is van een eisvermeerdering en niet valt in te zien waartegen Ferring in dit verband bezwaar maakt. Hierbij hebben zij opgemerkt dat [verweerder sub 2] wel de uitvinder is van het “low dose” concept, dat hij daarop aanspraak maakt en daarvoor octrooien heeft aangevraagd, waaronder EP 419, welke aanvrage onderwerp van een andere procedure is.
11.
[verweersters] erkennen in hun antwoordmemorie dat zij in eerste aanleg de Amerikaanse equivalenten bewust uit de procedure hebben geweerd door, begrijpt het hof, hun eis in zoverre te verminderen. Zij stellen dat zij ook in hoger beroep geen overdracht van Amerikaanse equivalenten vorderen en er in dit verband geen sprake is van enige wijziging van eis. Tijdens het pleidooi in hoger beroep hebben [verweersters] desgevraagd verklaard dat zij in hoger beroep ook geen opeising van de Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen vorderen.
12.
In het midden latend of in de MvG voormelde wijzigingen van (de grondslag van de) eis kunnen worden gelezen, brengt voormeld standpunt van [verweersters] mee dat MvG aldus moet worden begrepen dat niet bedoeld is de eis te wijzigen in de hiervoor in rechtsoverweging 7 onder 1 en 2  weergegeven zin. Dit brengt mee dat Ferring in zoverre geen belang bij haar bezwaar heeft en dit zal worden afgewezen.
Ad 3
13.
De subsidiaire vorderingen, waarbij [verweersters], kort gezegd, aanspraak op een aandeel in de octrooien en de octrooiaanvragen maken en overdracht van dat aandeel vorderen, waren  in eerste aanleg niet op deze wijze ingesteld. In eerste aanleg maakte [verweersters] aanspraak op een gedeelte van de octrooien en octrooiaanvragen en vorderden zij overdracht van de aan hen toebehorende gedeelten. Dit laatste vorderen zij thans primair.
14.
De rechtbank heeft in het bestreden vonnis in rechtsoverweging 4.12 overwogen:
“4.12. Naar de rechtbank begrijpt vordert Reprise c.s. dat aan haar de exclusieve rechten
op de in EP 534 geclaimde materie worden toegekend, voor zover dit omvat de maatregel
van sublinguale toediening van desmopressine. Zij vordert derhalve uitdrukkelijk geen
opeising van een aandeel in de geoctrooieerde materie, wat zou leiden tot een gezamenlijk
aan Ferring en Reprise c.s. toekomend recht, maar een gedeeltelijke opeising van de
geoctrooieerde materie. Zulks heeft Reprise c.s. ter zitting in tweede termijn ook nog
uitdrukkelijk gesteld”
.
Vervolgens heeft de rechtbank in rechtsoverweging 4.13 overwogen:
“4.13. Reprise c.s. erkent dat de orodispersible doseringsvorm van desmopressine, zoals
geclaimd in conclusie 1 van het octrooi, als zodanig door Ferring is ontwikkeld en aan haar
toekomt. Deze materie maakt echter deel uit van alle conclusies van het octrooi en met name
ook van de conclusies 3, 16 en 17 (en daarvan afhankelijke conclusies) die tevens de door
Reprise c.s. geclaimde materie bevatten. De vorderingen van Reprise c.s. komen er dus op
neer dat deze conclusies zouden moeten worden gesplitst in materie die aan Reprise c.s.
toebehoort en materie die aan Ferring toebehoort. Een dergelijke gedeeltelijke opeising is
echter niet mogelijk omdat voor uitsluitend de door Reprise c.s. geclaimde materie – de
sublinguale toediening van desmopressine – geen octrooibescherming is verleend, maar
slechts voor een combinatie van maatregelen die deels van Reprise c.s. en deels van Ferring
afkomstig zouden zijn. Ook voor zover Reprise c.s. aan haar vorderingen het gestelde
onrechtmatig handelen van Ferring ten grondslag legt, kan dit niet leiden tot toekenning van
rechten op het octrooi in de door Reprise c.s. gevorderde vorm. Al om deze reden kunnen de
vorderingen 1 tot en met 9 niet worden toegewezen voor zover die vorderingen zien op het
Nederlandse deel van EP 534”.
15.
Ferring stelt dat [verweersters] nadrukkelijk afstand hebben gedaan van het vorderen van een aandeel in de octrooien en de octrooiaanvragen, ter onderbouwing van welke stelling Ferring verwijst naar de hiervoor aangehaalde overwegingen van de rechtbank. [verweersters] hebben dit betwist, waarbij zij stellen dat de rechtbank de positie van [verweersters] verkeerd hebben begrepen en (derhalve) verkeerde conclusies heeft getrokken. Zij stellen dat zij met hun in eerste aanleg (en thans primair) gevorderde gedeeltelijke overdracht van het aandeel in EP 534 juist een aandeel (in, voor zover van toepassing, een gemeenschappelijk recht, begrijpt het hof) hebben gevorderd. Zij stellen dat zij in ieder geval geen afstand hebben gedaan van opeising van een zodanig aandeel. Het hof is van oordeel dat de stelling van Ferring dat [verweersters] afstand hebben gedaan van het vorderen van een aandeel niet blijkt uit de aangehaalde overwegingen in het bestreden vonnis nu dat er niet staat. Daaruit kan hooguit worden afgeleid dat zij (naar het oordeel van de rechtbank) geen aandeel (op de juiste wijze) hebben gevorderd, maar dat is iets anders dan afstand doen van een vordering. Ook overigens is deze stelling van Ferring onvoldoende onderbouwd, zodat er geen reden is om [verweersters] niet toe te laten hun vorderingen, al dan niet zekerheidshalve, uit te breiden met de onderhavige subsidiaire vorderingen. In zoverre is sprake van een vermeerdering van eis. Deze is tijdig bij memorie van grieven gedaan en dit is niet in strijd met de goede procesorde. Daardoor is (ook) geen sprake van onredelijke bemoeilijking van Ferring in haar verdediging. Het bezwaar van Ferring zal dan ook worden verworpen en de eisvermeerdering zal worden toegelaten.
Ad 4
16.
Ferring stellen dat [verweersters] hun nietigheidsvordering aldus hebben aangepast dat daar “een hele set nieuwe nietigheidsgronden” aan ten grondslag ligt, waaronder de stelling dat conclusie 1 van het octrooi niet nieuw is. Ferring maakt bezwaar tegen deze wijzing van de grondslag van de eis omdat [verweersters] in eerste aanleg zouden hebben erkend dat Ferring de doseringsvorm als geclaimd in conclusie 1 heeft ontwikkeld en dat deze aan Ferring toekomt en zij er zelf in eerste aanleg vanuit zijn gegaan dat de combinatie een alternatieve doseringsvorm oplevert die bepaalde voordelen heeft. Ferring stelt dat [verweersters] door nieuwe nietigheidsargumenten aan te voeren, in het licht van deze erkenningen, in strijd met de goede procesorde handelt, waardoor Ferring in haar verdediging wordt geschaad en aan haar een feitelijke instantie wordt ontnomen. [verweersters] hebben gemotiveerd betwist dat zij hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft). Nu uit de door Ferring aangehaalde overwegingen uit het vonnis niet zonder meer blijkt dat [verweersters] hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft), Ferring deze stelling overigens niet heeft onderbouwd en daarop bij het pleidooi niet meer is teruggekomen, gaat het hof aan de stelling van Ferring dat [verweersters] in eerste aanleg hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft) als onvoldoende onderbouwd voorbij. Daarvan uitgaande is er geen goede reden (aangevoerd) om de bij MvG aangevoerde nieuwe nietigheidsgronden niet toe te laten. Deze zijn tijdig aangevoerd en dit is niet in strijd met de goede procesorde. Daardoor is geen sprake van onredelijke bemoeilijking van Ferring in haar verdediging. Dat in eerste aanleg de voor het eerst bij pleidooi aangevoerde nietigheidsgronden als zijnde tardief (in een zaak waarin gedagvaard is volgens de regeling van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken) niet zijn toegelaten (zie rechtsoverweging 4.9 van het bestreden vonnis) is niet relevant. Dit staat aan een (zelfde of soortgelijke) eiswijziging in hoger beroep in dit geval niet in de weg. Ook de stelling dat deze wijziging van eis doorwerkt in de door [verweersters] ingestelde opeisings- en inbreukvorderingen is niet relevant.
Het bezwaar tegen deze wijziging van eis zal derhalve worden verworpen en de wijziging van de grondslag van de eis zal worden toegelaten.
Vordering tot afwijzing van de inbreukvorderingen
17.
Ferring betoogt (in haar incidentele memorie “bezwaar tegen eiswijziging” letterlijk tussen de voormelde bezwaren tegen eiswijzigingen door) dat [verweersters] niet-ontvankelijk verklaard moeten worden in hun inbreukvorderingen en bijkomende vorderingen (dan wel niet toegelaten moeten worden in hoger beroep), stellende dat [verweersters] geen octrooihouder waren van EP 534 op het moment van instellen van de vorderingen en dat ook thans niet zijn en dat een dergelijke vordering enkel kan worden ingesteld door de octrooihouder.
18.
[verweersters] hebben gesteld dat Ferring in de incidentele vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard nu het onderhavige incident ongeschikt is voor het verkrijgen van de door Ferring gewenste beslissing, namelijk een beslissing waardoor op grond van inhoudelijke waardering van de over en weer betrokken stellingen op het punt van de inbreuk een einde wordt gemaakt aan het door de rechter te beoordelen geschil in de hoofdzaak. Voorts hebben [verweersters] gemotiveerd voormeld niet-ontvankelijkheidsverweer van Ferring (inhoudelijk) betwist.
19.
Het hof deelt het standpunt van [verweersters] dat het onderhavige incident niet geschikt is voor het verkrijgen van de door Ferring gewenste beslissing. Een niet in de wet genoemde incidentele vordering, ingesteld in een lopende procedure, zoals bedoeld in artikel 208 Rv, moet in beginsel een processuele verwikkeling betreffen die rechterlijke bemoeienis vereist van andere aard dan beslechting van materiële geschilpunten; zo’n incident moet in beginsel betrekking hebben op de voortgang of instructie van de zaak. Het standpunt van Ferring dat slechts sprake is van een procedureel punt waarvoor geen inhoudelijke beoordeling nodig is deelt het hof niet, alleen al omdat voor de beoordeling daarvan uitleg van diverse bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 nodig is, waarover partijen van mening verschillen en door Ferring uitvoerig is gepleit. Deze incidentele vordering van Ferring zal dan ook worden afgewezen.
20.
Het bovenstaande brengt mee dat de incidentele vorderingen van Ferring zullen worden afgewezen/ de bezwaren tegen de (vermeende) eiswijzigingen zullen worden verworpen en de in rechtsoverweging 7 onder 3 en 4 vermelde wijzigingen van (de grondslag van de) eis zullen worden toegelaten.
21.
Ferring zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident. [verweersters] vorderen daarvan vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv. Partijen gaan beide, naar het oordeel van het hof terecht, uit van toepasselijkheid van artikel 1019h Rv. Ferring heeft bij pleidooi gesteld dat [verweersters] twee eiswijzigingen hebben laten vallen en dat daarmee rekening moet worden gehouden in de kostenveroordeling. Het hof is van oordeel dat dat in zoverre juist is dat [verweersters] door het overleggen van Amerikaanse octrooi(aanvrag)en en verwijzing daarnaar in het petitum in de MvG de indruk hebben gewekt dat zij hun eis vermeerderden als in rechtsoverweging 7 onder 2 omschreven. De daardoor veroorzaakte kosten dienen voor hun rekening te blijven respectievelijk te komen. Daar dit slechts één van de in dit incident aan de orde zijnde onderwerpen betreft – zodat niet serieus gesteld kan worden dat Ferring (alleen) hierdoor genoodzaakt werd dit incident in te stellen –, waarover [verweersters] al bij hun antwoordmemorie duidelijkheid hebben verschaft en waarmee dan ook redelijkerwijs niet veel kosten gemoeid kunnen, althans mogen zijn geweest, rechtvaardigt dit naar het oordeel van het hof een aftrek van € 3.000,-- op de door [verweersters] gevorderde kosten. Nu Ferring overigens geen bezwaar heeft gemaakt tegen het ter zake door [verweersters] gevorderde bedrag van € (25.650,38 + 14.670,35=) 40.320,73, (dat overigens lager is dan het ter zake door Ferring gevorderde bedrag), zal het hof een bedrag van € 37.320,73 toewijzen.
Beslissing
Het gerechtshof:
wijst de incidentele vorderingen van Ferring af;
verwerpt de tegen eiswijzigingen gerichte bezwaren van Ferring;
laat de volgende eiswijzigingen toe:
vermeerdering met de subsidiaire vorderingen 15 tot en met 21 (onder meer betreffende opeising van een aandeel in EP 534 en buitenlandse equivalenten);
vermeerdering van de (grondslagen van de) nietigheidsvordering door het aanvoeren van nieuwe nietigheidsargumenten;
veroordeelt Ferring in de kosten van dit incident, tot op heden aan de zijde van [verweersters] begroot op € 37.320,73;
verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
verwijst de zaak naar de rol van 17 september 2013 voor memorie van antwoord, te nemen  door Ferring.
Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y Bonneur en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 juli 2013 in aanwezigheid van de griffier.