ECLI:NL:RBOVE:2013:3541
Rechtbank OVE — Uitspraak 


RECHTBANK OVERIJSSEL
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Almelo
zaaknummer: C/08/147713 / KG ZA 13-413
datum vonnis: 18 december 2013 (s)
Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:
1
Vennootschap onder Firma La Dolce Vita Services,
gevestigd te Almelo,
verder te noemen: La Dolce Vita Services,
en haar vennoten,
2.
[eiser sub 2]
,
wonende te [woonplaats],
verder te noemen [eiser sub 2],
3.
[eiseres sub 3]
,
wonende te [woonplaats],
verder te noemen [eiseres sub 3],
eisers,
verder gezamenlijk te noemen eisers,
advocaat: mr. P.H.J. Nij Bijvank te Hardenberg,
tegen
1
[gedaagde sub 1],
wonende te [woonplaats],
verder te noemen [gedaagde sub 1],
2. de stichting
De Smaak Van Twente
,
gevestigd te Hengelo (Overijssel),
verder te noemen de stichting,
gedaagden,
verder gezamenlijk te noemen gedaagden,
advocaat: mr. B. Eilers te Eindhoven.
1
De procedure
1.1
Eisers hebben gevorderd als vermeld in de dagvaarding.
1.2
De zaak is behandeld ter terechtzitting van 11 december 2013. Ter zitting zijn namens eisers verschenen de heer [eiser sub 2] en mevrouw [eiseres sub 3] vergezeld door
mr. [NAAM][gedaagde sub 1] vergezeld door mr. [NAAM]. De standpunten zijn door de advocaten aan de hand van pleitnota’s toegelicht.
1.3
Het vonnis is nader bepaald op vandaag.
2
De feiten
2.1
In 2007 is door eisers de handelsnaam “De Smaak Van …” in het handelsregister ingeschreven.
2.2
De website van eisers is te zien via de domeinnaam <www.desmaakvan.com>. Deze domeinnaam staat sinds 4 maart 2008 op naam van [eiser sub 2] en wordt sindsdien ook daadwerkelijk gebruikt voor de website van eisers.
2.3
Op 1 april 2011 is door gedaagden de handelsnaam “De smaak van Twente” in het handelsregister ingeschreven.
2.4
Op 25 juli 2011 heeft [gedaagde sub 1] de stichting De Smaak van Twente laten inschrijven. Van die stichting is [gedaagde sub 1] zowel voorzitter als penningmeester als secretaris. Ook is [gedaagde sub 1] alleen en zelfstandig bevoegd om te handelen namens deze stichting.
2.5
Bij de Stichting Internet Domein Registratie staat als houder van de domeinnamen <www.desmaakvantwente.nl> en <www.smaakvantwente.nl> geregistreerd
STERK projectmanagement & advies, een door [gedaagde sub 1] eenmanszaak. De domeinnamen zijn door [gedaagde sub 1] geregistreerd op 19 januari 2011.
3
Het geschil
3.1
Eisers vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. Gedaagden veroordeelt om binnen vier werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis elk gebruik van de aanduiding DE SMAAK VAN in hun handelsnamen of anderszins, of enig daarmee overeenstemmend teken voor culinaire activiteiten en daaraan verwante activiteiten, te staken en gestaakt te houden;
2. Gedaagden veroordeelt om binnen dertig dagen na dagtekening van het in deze te wijzen vonnis haar statutaire  handelsnaam op eigen kosten te wijzigen via een notaris en de inschrijving van haar (statutaire) handelsnaam in het handelsregister zodanig te wijzigen dat daarin de aanduiding DE SMAAK VAN niet meer voorkomt;
3. Gedaagden veroordeelt om binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de openbaarmaking van de websites www.desmaakvantwente.nl en www.smaakvantwente.nl te staken en gestaakt te houden;
4. [gedaagde sub 1] veroordeelt om binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de domeinnamen <www.desmaakvantwente.nl> en <www.smaakvantwente.nl> op kosten van [gedaagde sub 1] aan eisers over te dragen;
5. Gedaagden, hoofdelijk veroordeelt tot betaling van een dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat De Smaak van Twente niet voldoen aan het gevorderde onder 1., 2., 3., en/of 4.;
6. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast te stellen op zes maanden, te rekenen vanaf de dag van het in deze te wijzen vonnis;
7. althans een zodanige voorziening te treffen als de voorzieningenrechter juist acht;
8. Gedaagden hoofdelijk veroordeelt om binnen een week na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan eisers te voldoen de volledige proceskosten.
3.2
Eisers stellen daartoe - kort samengevat - dat gedaagden in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet (hierna te noemen: Hnw) handelen. Het gebruik door gedaagden van de handelsnaam “De Smaak van Twente” is van latere datum dan het gebruik door eisers van de handelsnaam “De Smaak Van …”. Voorts maken zowel [gedaagde sub 1] als de stichting gebruik van de naam “De Smaak van Twente”. De stichting is te vereenzelvigen met de eenmanszaak van [gedaagde sub 1] en kan ook los daarvan worden gezien als een onderneming als bedoeld in de Hnw.
Verder stellen eisers dat de handelsnaam “De Smaak van Twente” slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam “De Smaak Van …”. Het enige verschil betreft de aanduiding “Twente” in de handelsnaam van gedaagden. Voorts stellen eisers dat er sprake is van vergelijkbare activiteiten nu beide partijen zich bezig houden met culinaire activiteiten. De in hoge mate gelijke aard van de activiteiten van beide partijen maakt dat sprake is van verwarringsgevaar. Ook stellen eisers zich op het standpunt dat beide bedrijven actief zijn in Twente en dat ook daardoor verwarringsgevaar is te duchten. Deze daadwerkelijke verwarring doet zich bovendien volgens eisers al concreet voor.
3.3
Gedaagden voeren verweer. Zij voeren daartoe - kort samengevat - het volgende aan. Eisers gebruiken de handelsnaam “De Smaak Van… Creatieve Catering”, en andere variaties hierop en niet louter de handelsnaam “De Smaak Van…”. Niet de handelsnaam “De Smaak Van …” moet worden vergeleken met de handelsnaam van gedaagden, maar de per situatie gebruikte handelsnaam. Volgens gedaagden is een geldig beroep op artikel 5 Hnw ongegrond omdat onduidelijk is onder welke handelsnaam eisers werkelijk naar buiten treden.
Voorts voeren gedaagden aan dat de aard van de onderneming van eisers en die van gedaagden verschillend is. Eisers richten zich zoals blijkt uit de informatie beschikbaar op hun website voornamelijk op hun cateringconcept, een kookstudio en een culinaire shop. Gedaagden zijn in het geheel niet bezig met activiteiten die betrekking hebben op catering en/of een kookstudio. Gedaagden functioneren in de praktijk als schakel tussen Twentse boeren die ambachtelijke producten leveren aan de fijnproever die in deze producten interesse heeft, waarbij de focus op termijn verschuift van particulieren naar restaurants en andere bedrijven. Gedaagden voeren aan dat zij de particulier wel zullen blijven bedienen.
Verder betwisten gedaagden dat zij in hetzelfde geografisch gebied actief zijn. Eisers zijn gevestigd en veelal actief in Almelo, waar zij ook hun klanten hebben. Gedaagden zijn gevestigd in Deurningen (bij Enschede) en in Enschede zelf. De producenten waar gedaagden mee werken zitten voornamelijk rondom Enschede.
Gedaagden betwisten dat door gebruik van hun handelsnaam verwarringsgevaar te duchten is. De handelsnamen verschillen aanmerkelijk en zijn bovendien zeer beschrijvend, hierdoor wordt de beschermingsomvang beperkt.
Verder menen gedaagden dat de handelsnaam “De Smaak Van…” te beschrijvend is en niet gemonopoliseerd kan worden.
4
De beoordeling
Spoedeisend belang
4.1
Het spoedeisend belang is gelegen in de aard van de zaak en is overigens niet door gedaagden weersproken.
Handelsnaamrecht
4.2
Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren,
die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.
4.3
Voorop wordt gesteld dat een handelsnaam, gelet op artikel 1 Hnw, de naam is waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Door gedaagden wordt betwist dat eisers gebruik maken van de handelsnaam “De Smaak Van …”. Volgens gedaagden gebruiken eisers  de handelsnaam “De Smaak Van… Creatieve Catering”, en andere variaties hierop.
4.4
De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Uit verschillende in het geding gebrachte stukken zoals de uitdraaien van de website van eisers (www.desmaakvan.com), de reclametekst op de bestelbus van eisers (Heeft u De Smaak Van al te pakken) en verschillende offertes van eisers volgt dat eisers als constante naam voor hun onderneming “de Smaak Van …” gebruiken. Aan de naam “De Smaak Van …” wordt regelmatig de woorden “creatieve catering” toegevoegd. Anders dan gedaagden stellen volgt hieruit echter niet dat als handelsnaam “De Smaak Van … creatieve catering” gevoerd wordt. De woorden “creatieve catering”, die telkens in een ander lettertype onder de woorden “De Smaak Van” worden weergegeven, moeten eerder als een beschrijvende aanduiding worden gezien. Op de website wordt bovendien op verschillende plekken de handelsnaam “De Smaak Van …” zonder enige toevoeging gebruikt. Zo wordt er op verschillende plekken gesproken van het team van De Smaak Van. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat eisers hun onderneming onder de handelsnaam “De Smaak Van …” drijven.
4.5
Voorts is niet in geschil dat eisers hun handelsnaam al voerden voordat gedaagden de handelsnaam “De Smaak van Twente” zijn gaan gebruiken. Verder wordt vastgesteld dat de handelsnaam “De Smaak van Twente” slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam “De Smaak Van …”, nu het dominerende en kenmerkende deel van de handelsnamen (De Smaak van) op het gebruik van een hoofdletter na identiek is.
4.6
Vervolgens is de vraag aan de orde of de geringe mate waarin de handelsnaam
“De Smaak van Twente” afwijkt van de handelsnaam “De Smaak Van…”, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan doen ontstaan. Voorwaarde is daarbij wel dat de handelsnaam van eisers voldoende onderscheidend vermogen heeft.
4.7
Kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste jurisprudentie wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wel bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. De voorzieningenrechter oordeelt dat bij de handelsnaam “De Smaak Van …” er, anders dan door gedaagden gesteld, geen sprake is van een beschrijving van de activiteiten van de ondernemingen van partijen. Van een ongeoorloofde monopoliserende werking is dus geen sprake.
4.8
Partijen verschillen van mening over de mate waarin de aard van de ondernemingen overeen komt. De voorzieningenrechter oordeelt hierover als volgt. Gedaagden hebben zich weliswaar op het standpunt gesteld dat zij zich anders dan eisers in het geheel niet bezig houden met activiteiten die betrekking hebben op catering, maar uit de uitdraaien van de website van gedaagden volgt dat ook gedaagden zich bezig houden met onder andere catering voor bedrijven én particulieren. Ook volgt uit de website van
“De Smaak Van …” en uit de website van “De Smaak van Twente” dat beide ondernemingen actief zijn op culinaire evenementen en dat beide ondernemingen relatiegeschenken en kerstpakketten aanbieden. Verder wordt er op de website van
“De Smaak van Twente” aangekondigd dat er voor het eind van het jaar een winkel geopend wordt in het centrum van Enschede. “De Smaak Van …” exploiteert een culinaire shop in Almelo. Naar aanleiding van het voorgaande oordeelt de voorzieningenrechter dat aannemelijk is geworden dat de activiteiten van beide ondernemingen in grote mate overeenkomen.
4.9
Ten aanzien van de plaats waar de ondernemingen gevestigd zijn hebben gedaagden aangevoerd dat eisers hun klanten veelal in Almelo hebben en eisers zich  richten op klanten op het platteland rondom Enschede, maar ook op klanten in Enschede. Eisers hebben zich op het standpunt gesteld dat beide partijen actief zijn in Twente. De voorzieningenrechter oordeelt dat aannemelijk is geworden dat de activiteiten van eisers zich niet beperken tot een klantenkring in Almelo maar dat deze zich uitstrekt over heel Twente. De voorzieningenrechter komt dus tot het oordeel dat beide partijen actief zijn in Twente.
4.10
Gelet op het vorenstaande is er dan ook gevaar voor verwarring te duchten. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen de ondernemingen van eisers en gedaagden. Dit leidt tot de conclusie dat het gebruik van de handelsnaam “De smaak van Twente” in strijd is met het bepaalde in artikel 5 Hnw. Overigens is het gebruik van de woorden “de smaak van” niet in strijd met artikel 5 Hnw als deze gebruikt worden voor de beschrijving van een product. Slechts gebruik als handelsnaam wordt in strijd geacht met artikel 5 Hnw. De vorderingen onder 1. en 2. zullen worden toegewezen.
4.11
Over de vordering onder 3., die ziet op de openbaarmaking van de websites
www.desmaakvantwente.nl en www.smaakvantwente.nl, wordt het volgende overwogen. Met het gebruik van deze websites wordt eveneens inbreuk gemaakt op het handelsnaamrecht van eisers. De vordering onder 3. wordt daarom ook toegewezen.
4.12
Over de vordering onder 4, die ziet op de overdracht van de domeinnamen <www.desmaakvantwente.nl> en <www.smaakvantwente.nl>, wordt het volgende overwogen. Nu gedaagden zullen worden veroordeeld om de openbaarmaking van de websites www.desmaakvantwente.nl en www.smaakvantwente.nl te staken en gestaakt te houden hebben eisers geen proportioneel belang meer bij toewijzing van deze vordering. Eisers hebben ter zitting nog aangevoerd dat toewijzing van deze vordering een vorm van schadevergoeding betreft. De voorzieningenrechter oordeelt dat voor toewijzing van een dergelijke schadevergoeding in kort geding geen plaats is nu onvoldoende vast is komen te staan wat de mate van de eventueel geleden schade is. De vordering onder 4. zal dan ook worden afgewezen.
Dwangsom
4.13
De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen. Wel zal aan de dwangsom een maximum van € 250.000,-- worden verbonden.
Termijn waarbinnen bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt
4.14
In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke
termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.
Proceskosten
4.15
Gedaagden zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld
in de kosten van het geding. Ten aanzien van de hoogte van die kosten overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
4.16
Eisers hebben met een beroep op artikel 1019h Rv veroordeling van gedaagden
gevorderd tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, die blijkens de door eisers overgelegde facturen en specificaties in totaal een bedrag van € 10.504,25 belopen. Artikel 1019h Rv is de implementatie van artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Deze richtlijn neemt als uitgangspunt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. De termen 'redelijk en evenredig' en 'billijkheid' geven hierbij aan dat de veroordeling in de proceskosten enerzijds afhankelijk is van de complexiteit van de vordering en anderzijds van de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk. Voorts dienen de gevorderde kosten tijdig te worden opgegeven en gespecificeerd zodat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (HR 30 mei 2008, NJ 2008,556).
4.17
Om te beoordelen wat onder redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten moet worden verstaan, wordt aansluiting gezocht bij de ‘Indicatietarieven in IE-zaken’. Volgens deze tarieven zijn in eenvoudige kort gedingen kosten ter hoogte van maximaal
€ 6.000,-- redelijk en evenredig te noemen. In de onderhavige zaak moet worden geoordeeld dat de vordering niet als gecompliceerd kan worden aangemerkt, nu de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van deze zaak van eenvoudige aard zijn. Het bedrag dat door de advocaat [NAAM], komt
te hoog voor. De door eisers gevorderde kosten worden tot een bedrag van € 6.000,-- redelijk en evenredig geoordeeld en toegewezen. De kosten aan de zijde van eisers worden derhalve begroot op totaal € 6.690,94, bestaande uit:
- dagvaardingskosten  € 101,94
- vast recht    € 589,--
- salaris advocaat  € 6.000,--.
De beslissing
De voorzieningenrechter:
I.			veroordeelt gedaagden om binnen vier werkdagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van de aanduiding DE SMAAK VAN in hun handelsnamen of anderszins, of enig daarmee overeenstemmend teken voor culinaire activiteiten en daaraan verwante activiteiten, te staken en gestaakt te houden;
II. 			veroordeelt gedaagden om binnen dertig dagen na dagtekening van dit vonnis haar statutaire handelsnaam op eigen kosten te wijzigen via een notaris en de inschrijving van haar (statutaire) handelsnaam in het handelsregister zodanig te wijzigen dat daarin de aanduiding DE SMAAK VAN niet meer voorkomt;
III. 		veroordeelt gedaagden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de openbaarmaking van de websites www.desmaakvantwente.nl en www.smaakvantwente.nl te staken en gestaakt te houden;
IV.		veroordeelt gedaagden, hoofdelijk tot betaling van een dwangsom van € 1000,--, voor elke dag of deel daarvan dat gedaagden niet voldoen aan de onder I. II. en III. genoemde veroordelingen, met een maximum van € 250.000,--;
V.		stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis;
VI.		veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eisers begroot op € 690,94 aan verschotten en € 6000,-- aan salaris van de advocaat.
VII.		verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
VIII.	wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.M. Verhoeven, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 december 2013, in tegenwoordigheid van de griffier.