ECLI:NL:RBMNE:2014:4464
Rechtbank MNE — Uitspraak 


vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Afdeling civielrecht
Zittingsplaats Lelystad
zaaknummer / rolnummer: C/16/373584 / KL ZA 14-277
Vonnis in kort geding van 29 september 2014
in de zaak van
de publiekrechtelijke rechtspersoon
DE STAAT DER NEDERLANDEN
,
zetelende te Den Haag,
eiser,
advocaten mr. [NAAM]. S.M. Kingma en mr. R.S.I. Lawant te Den Haag,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DARKNESS REIGNS (HOLDING) B.V.
,
gevestigd te Hilversum,
2.
[gedaagde sub 2]
,
wonende te [woonplaats],
gedaagden,
advocaat [NAAM]. R. Strijker te Hilversum.
Partijen zullen hierna de Staat, Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] genoemd worden.
1
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 4 september 2014 met 18 producties,
- de fax van 10 september 2014 van de zijde van de Staat met 1 productie,
de brief van 11 september 2014 van de zijde van Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] met
9 producties,
de mondelinge behandeling van 15 september 2014,
de pleitnota van de Staat,
de pleitnota van Darkness Reigns en [gedaagde sub 2].
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2
De feiten
2.1.
De Staat heeft striping - een lijnenpatroon dat wordt gevoerd op voertuigen van, van overheidswege, ingeroepen hulpdiensten - laten ontwerpen ten behoeve van een optimale herkenbaarheid.
2.2.
Een van de ontwerpen betreffende striping is een op de zijkanten en voor- en achterzijde van de politieauto’s in een hoek van 40° met de horizon diagonaal aangebrachte tweekleurige striping, bestaande uit fluorescerende roodoranje en retro-reflecterende blauwe strepen (hierna: de politiestriping).
De politiestriping komt ook voor in afwijkende kleurstellingen, zoals op de voertuigen van de Dynamic Diplomatic Surveillance.
2.3.
Een ander ontwerp dat de Staat toepast voor politievoertuigen van ondersteunende diensten is enkelvoudige striping die bestaat uit blauwe diagonale striping (hierna: secundaire striping).
2.4.
De Staat heeft op 9 november 2012 de politiestriping als beeldmerk, hierna afgebeeld, gedeponeerd in het Benelux Merkenregister onder inschrijvingsnummer 1257777 voor de klassen 35, 38, 39, 41, 42 en 45. Op 27 november 2012 is de politiestriping ingeschreven in het Benelux Merkenregister als beeldmerk.
2.5.
Per e-mail van 1 mei 2011 heeft [gedaagde sub 2] het Instituut Fysieke Veiligheid (hierna: IFV), dat namens de Staat belast is met de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten, gemeld voornemens te zijn om de striping, zoals de overheid die gebruikt, te laten aanbrengen op zijn auto in de kleurstelling zwart (kleur auto) met een wit/geel strepenpatroon.
2.6.
Op 2 mei 2011 heeft IFV per e-mail aan [gedaagde sub 2] medegedeeld dat geen toestemming wordt verleend om de striping te voeren, waarop [gedaagde sub 2] per e-mail van diezelfde dag berichtte geen toestemming nodig te hebben.
2.7.
Op 22 oktober 2013 heeft de politie Haaglanden gezien dat de auto met het kenteken 53-VT-DS (hierna: de Auto) voorzien was van striping in de kleuren wit en geel, een lichtbak op het dak gemonteerd had, op de achterruit beplakt was met stickers van logo’s en achter de voorruit een “vrijstelling” had geplaatst die zou zijn afgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
2.8.
De Auto stond op 22 oktober 2013 op naam van Darkness Reigns geregistreerd. [gedaagde sub 2] is bestuurder en enig aandeelhouder van Darkness Reigns.
2.9.
Bij brief van 23 oktober 2013 heeft IFV Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] medegedeeld dat de striping op de Auto inbreuk maakt op het auteurs- en merkenrecht van de Staat en heeft IFV Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] gesommeerd om de striping op de Auto binnen een maand te verwijderen of deze zodanig aan te passen dat geen sprake meer is van inbreuk op de rechten van de Staat.
2.10.
[gedaagde sub 2] heeft, mede namens Darkness Reigns, IFV op 27 november 2013 bericht geen gehoor te zullen geven aan de sommatie van IFV.
2.11.
Bij brief van 14 januari 2014 heeft IFV aan Darkness Reigns medegedeeld dat het standpunt dat de striping inbreuk maakt op het auteurs- en merkenrecht van de Staat gehandhaafd wordt en dat het gebruik van de striping binnen een maand moet worden gestaakt. Bij brief van 29 april 2014 heeft IFV haar verzoek herhaald.
2.12.
Per e-mail van 14 mei 2014 heeft [gedaagde sub 2] aan IFV bericht voornemens te zijn om ook zijn paarse Ford Escort cabriolet met het kenteken LG-JG-10 te voorzien van soortgelijke striping als de Auto.
2.13.
Op 3 juni 2014 heeft mr. S.M. Kingma Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] nogmaals medegedeeld dat inbreuk wordt gemaakt op het auteurs- en merkenrecht van de Staat en heeft hij hen namens de Staat verzocht de striping binnen twee weken te verwijderen of aan te passen.
2.14.
Tussen 23 oktober 2013 en 4 september 2014 heeft [gedaagde sub 2] de striping op de Auto aangepast. Over de onderkant van de striping heeft hij een dikke gele streep met daarboven een dunne gele streep toegevoegd die over de gehele omtrek van de Auto loopt.
2.15.
Op 10 september 2014 is de Auto op naam van [gedaagde sub 2] gesteld.
3
Het geschil
3.1.
De Staat vordert, zakelijk weergegeven, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
I. Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] te bevelen de op de Auto aangebrachte striping te
verwijderen en de Auto niet te gebruiken zolang de striping nog geheel of ten dele aanwezig
is;
II. Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] te verbieden om de litigieuze striping of een hierop
gelijkende striping op andere (motor)voertuigen en/of voorwerpen te gebruiken;
III. Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] te bevelen aan de Staat opgave te doen van het aantal
voertuigen, met kenteken en overige onderscheidende gegevens, waarop de litigieuze
striping is aangebracht en deze striping te verwijderen;
IV. Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] te bevelen aan de Staat (met foto’s) aan te tonen dat de
striping op de onder I en III bedoelde voertuigen is verwijderd, alsook dat de dubbele gele
streep is verwijderd althans dat van een met hulpdiensten overeenstemmende totaalindruk
geen sprake meer is;
V. Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] te bevelen om binnen veertien dagen na datum van dit
vonnis dan wel binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn aan de bevelen
onder I, II, III en IV te voldoen op straffe van verbeurte van een dwangsom ter hoogte van
€ 2.500,= althans een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, per dag of gedeelte
van een dag dat Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] daarmee in gebreke blijven;
In geval van toewijzing op de auteurs- en/of merkenrechtelijke grondslag:
de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast te stellen op zes maanden na de datum van dit vonnis;
Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] op de voet van artikel 1019h Rv te veroordelen in de proceskosten aan de zijde van de Staat, vermeerderd met griffierecht en explootkosten, zulks met bepaling dat daarover de wettelijke rente verschuldigd is met ingang van veertien dagen na de datum van dit vonnis
Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] te veroordelen in de nakosten;
in geval van toewijzing op de grondslag onrechtmatige daad:
Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] te veroordelen in de proceskosten, zulks met bepaling dat daarover de wettelijke rente verschuldigd is met ingang van veertien dagen na de datum van dit vonnis;
Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] te veroordelen in de nakosten.
3.2.
De Staat legt, kort gezegd, aan zijn vorderingen ten grondslag dat Darkness Reigns en [gedaagde sub 2], zonder recht of toestemming, inbreuk maken op het auteurs- en merkenrecht van de Staat dat op de striping rust. Op de Auto, waarmee [gedaagde sub 2] in het openbaar rijdt, is striping gebruikt die vrijwel identiek is aan de striping die de Staat gebruikt voor de herkenbaarheid van politievoertuigen. Door het gebruik van de striping trekken Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] ook ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen dat gemoeid gaat met striping die de Staat gebruikt. Het gebruik van de striping op de Auto kan daarnaast ook zorgdragen voor verwarring met officiële hulpdiensten en de eenduidigheid, herkenbaarheid en opvallendheid van de hulpdiensten in gevaar brengen. Het gevaar van verwarring wordt nog versterkt door het gebruik van de lichtbak op het dak, de logo’s op de achterruit, de vrijstelling achter de voorruit en de dubbele gele streep op de gehele omtrek van de Auto die sterk lijkt op de dubbele gele streep op de nieuwe politie-uniformen. Het gebruik van de striping is dan ook onrechtmatig jegens de Staat. Op grond van de voortdurende inbreuk en de dreiging van verdere inbreuk stelt de Staat een spoedeisend belang te hebben bij zijn vorderingen.
3.3.
Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] voeren, samengevat, het volgende verweer. De Staat was in mei 2011 al bekend met het voornemen van [gedaagde sub 2] om de striping op de Auto aan te brengen en raakte in oktober 2013 bekend met de striping op de Auto. Gelet op deze lange periode van bekendheid, heeft de Staat geen spoedeisend belang (meer) bij zijn vorderingen. Voorts betwisten Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] dat de striping op de Auto van [gedaagde sub 2] inbreuk maakt op het auteursrecht van de Staat. Op de secundaire striping rust geen auteursrecht, omdat van een oorspronkelijk werk in de zin van de Auteurswet en van onderscheidend vermogen geen sprake is. Enkel op de politiestriping rust auteursrecht en de striping die [gedaagde sub 2] gebruikt is volstrekt anders. Dat de dienst Dynamic Diplomatic Surveillance dezelfde kleurencombinatie gebruikt als [gedaagde sub 2] is niet relevant, omdat die dienst geen enkele bekendheid onder het publiek geniet en slechts actief lijkt te zijn in Den Haag. Bovendien wijkt de striping van Dynamic Diplomatic Surveillance af van de striping die [gedaagde sub 2] gebruikt. Voor zover al kan worden gezegd dat [gedaagde sub 2] inbreuk maakt op het auteursrecht van de Staat, geldt dat [gedaagde sub 2] een beroep toekomt op artikel 16b Auteurswet. Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] betogen verder dat geen sprake is van inbreuk op het merkenrecht, omdat het door [gedaagde sub 2] gebruikte teken niet identiek is aan het merk van de Staat. Van strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid is evenmin sprake. [gedaagde sub 2] doet zich niet voor als hulpdienst. De lichtbak - die zoveel auto’s hebben - bevat witte lampen die enkel gebruikt worden als schijnwerper bij festivalbezoek. De stickers op de achterzijde van de Auto, de vrijstelling die onder de voorruit van de Auto ligt en de dubbele gele streep die over de omtrek van de Auto loopt worden niet gebruikt door de van overheidswege in stand gehouden hulpverleningsvoertuigen. Er staan geen voertuigen op naam van Darkness Reigns. Op de andere voertuigen die op naam van [gedaagde sub 2] zijn gesteld is geen striping aangebracht.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4
De beoordeling
Relatieve bevoegdheid
4.1.
De relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad is niet betwist. Ingevolge art. 4.6. lid 3 Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (hierna: Bvie) dient, alvorens op de inhoud van het geschil – voor zover betrekking hebbend op de gestelde merkinbreuk – wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Omdat Darkness Reigns gevestigd is te Hilversum en [gedaagde sub 2] woonachtig is in Hilversum, is de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, ook bevoegd om van de vorderingen gegrond op het gestelde merkenrecht van de Staat kennis te nemen.
Spoedeisend belang
4.2.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vloeit uit de aard van de zaak – de door de Staat gestelde voortdurende inbreuk op haar auteurs- en merkenrecht – en het feit dat [gedaagde sub 2] op 14 mei 2014 IFV nog heeft medegedeeld voornemens te zijn om zijn cabrio te voorzien van soortgelijke striping als de Auto voort, dat sprake is van een spoedeisend belang.
Inbreuk op het auteursrecht
4.3.
Op grond van artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet (hierna: Aw) is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtsverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. De Staat heeft gesteld dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht als hiervoor bedoeld, omdat [gedaagde sub 2] rijdt in een auto waarop striping is aangebracht die aangemerkt moet worden als een verveelvoudiging van de politiestriping en secundaire striping die de Staat gebruikt en waarvan de Staat het auteursrecht heeft.
4.4.
Tussen partijen is niet in geschil dat de Staat auteursrechthebbende is van de politiestriping. Wel staat ter discussie of de Staat auteursrecht heeft op de secundaire striping. De vraag of op de secundaire striping auteursrecht rust kan evenwel in het midden blijven nu, ook indien het antwoord bevestigend is, geen sprake is van een inbreuk op het auteursrecht als door de Staat gesteld. De voorzieningenrechter overweegt daartoe als volgt.
4.5.
Van verveelvoudiging als door de Staat gesteld is sprake indien de striping, zoals gebruikt door [gedaagde sub 2] op de Auto, een reproductie dan wel een gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm is van de striping die de Staat hanteert. De striping die [gedaagde sub 2] gebruikt op de Auto bevat enkele elementen die zijn overgenomen uit het werk van de Staat. Bij zowel de striping op de Auto als de politiestriping loopt het lijnenspel op de voor- en achterzijde van de auto’s naar elkaar toe. De striping op de zijkanten van de Auto is, net als bij de politiestriping en secundaire striping, aangebracht in een hoek van, op het oog 40°. Verder is in alle gevallen sprake van rechte afsneden en een symmetrisch lijnenspel. Net als bij de secundaire striping is sprake van enkele lijnen. Ook geldt dat het kleurgebruik van de striping op de Auto overeenstemt met de striping van de auto’s van Dynamic Diplomatic Surveillance. Evenwel is er ook een aantal verschillen tussen de striping op de Auto en de striping die de Staat hanteert. Zo bevindt het lijnenspel op de achterkant van de Auto zich - anders dan bij de politiestriping en secundaire striping - onder het nummerbord, heeft de Auto op de achterkant en zijkanten meer lijnen en is het lijnenspel aan de voor- en achterzijde van de Auto hoger afgesneden. Het meest kenmerkende verschil wordt echter gevormd door de opvallende dubbele gele strepen, een brede en een smalle, die over de gehele omtrek van de Auto loopt, hetgeen bij de politiestriping en secundaire striping niet het geval is. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat geen sprake is van overeenstemmende totaalindrukken tussen de striping die [gedaagde sub 2] hanteert en de striping waarop de Staat het auteursrecht stelt te hebben. Hooguit is sprake van een globale gelijkenis en dat is niet voldoende voor het aannemen van een inbreuk op het auteursrecht (HR 13 oktober 1989, NJ 1990/337). De vorderingen van de Staat gegrond op het auteursrecht zullen dan ook worden afgewezen. Om die reden zal de voorzieningenrechter het beroep van Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] op artikel 16b Auteurswet onbesproken laten.
Inbreuk op het merkenrecht
4.6.
De politiestriping is op 9 november 2012 gedeponeerd bij, en op 27 november 2012 ingeschreven in, het Benelux Merkenregister als beeldmerk. De Staat heeft gesteld dat Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] inbreuk maken op dit beeldmerk, door ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit en afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen van de politiestriping als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).
4.7.
Anders dan Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] betogen, biedt artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE niet enkel grond om op te treden tegen het gebruik van een identiek teken. Ook kan worden opgetreden tegen een met het merk overeenstemmend teken. Van een identiek teken is geen sprake. Dit staat tussen partijen ook niet ter discussie. De vraag is of sprake is van een met het merk overeenstemmend teken. Hiervan is pas sprake wanneer merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanig gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Bij een beeldmerk gaat het om visuele gelijkenis. Visueel beschouwd bestaat het beeldmerk van de Staat uit lijnen in drie kleuren die, op het oog, lopen in een hoek van 40°. Op de voor- en achterzijde van de Auto gebruiken Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] lijnen die lopen in een V. Deze verschillen daarmee sterk van het lijnenspel van het merk. De lijnen op de zijkanten van de Auto lopen weliswaar in een hoek van, op het oog, 40 °, maar bestaan slechts uit twee kleuren. Bovendien wordt het lijnenpatroon op de Auto doorbroken door een opvallende dubbele gele streep.
4.8.
De voorzieningenrechter is gelet op dit voorgaande van oordeel dat de totaalindrukken van het merk en teken zodanig verschillen dat geen sprake is van gebruik van een met het merk overeenstemmend teken. Daar komt nog bij dat als onbetwist is komen vast te staan dat [gedaagde sub 2] de Auto enkel gebruikt voor festivalbezoek en vakantie. Het moet er zodoende rechtens voor worden gehouden dat de Auto niet gebruikt is voor commerciële doeleinden. Derhalve kan, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden aangenomen dat Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen van het merk. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen kan evenmin worden vastgesteld, nu het teken zodanig van het merk verschilt dat geen verwarring is te duchten bij het relevante publiek. De vorderingen van de Staat gegrond op het merkenrecht zullen dan ook worden afgewezen.
Onrechtmatige daad
4.9.
De Staat heeft verder gesteld dat Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] door het gebruik van de striping op de Auto, zeker in combinatie met de lichtbak, de stickers van de logo’s die op de Auto zijn geplakt, de vrijstelling die achter de voorruit van de Auto ligt en de dubbele gele streep die over de gehele omtrek van de Auto loopt, onrechtmatig handelen jegens de Staat.
4.10.
Zoals onder punt 4.5 van dit vonnis overwogen verschilt de striping op de Auto van de politiestriping en secundaire striping. Zeker geldt dit door de kenmerkende en opvallende dubbele gele streep, welke streep niet gebruikt wordt op de door overheid in stand gehouden hulpverleningsvoertuigen. Verwarring bij de burger is derhalve naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet te duchten. De door [gedaagde sub 2] toegevoegde zaken maken dit oordeel niet anders. Onbetwist is door [gedaagde sub 2] immers gesteld dat de lichten in de lichtbak wit van kleur zijn en dat hij de lichtbak niet aan zet tijdens het rijden op de weg. Eveneens onbetwist heeft [gedaagde sub 2] gesteld dat geen enkel hulpverleningsvoertuig met een vrijstelling rijdt en/of stickers met logo’s op de achterzijde van de auto heeft aangebracht. De stickers zijn door [gedaagde sub 2] ook niet gezocht, maar zijn meegeleverd met daadwerkelijk door hem aangeschafte apparatuur die zich in de auto bevindt.
4.11.
De vorderingen van de Staat, gegrond op onrechtmatige daad, zullen gelet op dit voorgaande worden afgewezen.
Proceskosten
4.12.
De Staat zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Ten aanzien van de hoogte van die kosten overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
4.13.
Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] hebben met een beroep op artikel 1019h Rv veroordeling van de Staat gevorderd tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, die blijkens de overgelegde specificatie in totaal een bedrag van € 5.910,= exclusief BTW belopen. Artikel 1019h Rv is de implementatie van artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Deze richtlijn neemt als uitgangspunt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. De termen 'redelijk en evenredig' en 'billijkheid' geven hierbij aan dat de veroordeling in de proceskosten enerzijds afhankelijk is van de complexiteit van de vordering en anderzijds van de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk.
4.14.
Om te beoordelen wat onder redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten moet worden verstaan, wordt aansluiting gezocht bij de ‘Indicatietarieven in IE‑zaken’. Volgens deze tarieven zijn in eenvoudige kort gedingen kosten ter hoogte van maximaal € 6.000,= exclusief BTW redelijk en evenredig te noemen. De in de onderhavige zaak gevorderde proceskosten van € 5.910,= exclusief BTW zijn derhalve als redelijk en evenredig aan te merken. Evenwel zal de voorzieningenrechter de gevorderde proceskosten met 1/3 gedeelte matigen, nu sprake is van een gemengde zaak waarin niet enkel geprocedeerd is over een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom. Zodoende zal  een bedrag van € 3.940,= exclusief BTW worden toegewezen aan salaris advocaat. Voor de overige kosten wordt een evenredig deel van het liquidatietarief toegepast, zijnde € 272,=.
4.15.
De Staat zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] worden begroot op:
- griffierecht		608=
- salaris advocaat
4.212,=
Totaal	€ 	4.820,=
5
De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vorderingen af,
5.2.
veroordeelt de Staat in de proceskosten, aan de zijde van Darkness Reigns en [gedaagde sub 2], tot op heden begroot op € 4.820,=.
5.3.
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.C.P. de Ridder en in het openbaar uitgesproken op 29 september 2014.