ECLI:NL:RBOVE:2014:3523
Rechtbank OVE — Uitspraak 


RECHTBANK OVERIJSSEL
Team kanton- en handelsrecht
Zittingsplaats Almelo
zaaknummer: C/08/136194 HAZA 13-81 en
C/08/137880 HAZA 13-162
datum vonnis: 25 juni 2014
Vonnis van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de bij vonnis van deze rechtbank van 12 juni 2013 gevoegde zaken van:
1
de naamloze vennootschap Koninklijke Ten Cate N.V.,
gevestigd te Almelo,
eiseres,
verder te noemen: KTC,
advocaten: mr. E.J. Morée en mr. A.A.M. Janssen te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Twentse Damast-, Linnen en Katoenfabriek B.V.,
gevestigd te Ootmarsum, gemeente Dinkelland,
gedaagde,
verder te noemen: TD,
advocaten: mr. [NAAM]. A.E. Heezius te Amsterdam en mr. L.Ph.J. baron van Utenhove (procesadvocaat) te Den Haag,
(zaaknummer 13-162)
en
2.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Twentse Damast-, Linnen en Katoenfabriek B.V.,
gevestigd te Ootmarsum, gemeente Dinkelland,
eiseres in conventie, gedaagde in reconventie,
verder te noemen: TD,
advocaten: mr. [NAAM]. A.E. Heezius te Amsterdam en mr. L.Ph.J. baron van Utenhove (procesadvocaat) te Den Haag,
tegen
de naamloze vennootschap Koninklijke Ten Cate N.V.,
gevestigd te Almelo
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
verder te noemen: KTC,
advocaten: mr. E.J. Morée en mr. A.A.M. Janssen te Amsterdam
(zaaknummer 13-81)
1
Het procesverloop
1.1
De volgende processtukken zijn gewisseld
in zaak 13-162
:
(i) dagvaarding van 4 maart 2013 met 6 producties;
(ii) incidentele conclusie tot voeging zijdens KTC;
(iii) conclusie van antwoord in het incident tot voeging ex artikel 222 Rv, zijdens TD;
waarna de rechtbank bij vonnis van 12 juni 2013 de voeging heeft gelast van deze zaak met zaaknummer C/08/136194 HAZA 13-81, waarna TD heeft genomen een
(iv) conclusie van antwoord met 9 producties (genummerd: 16 t/m 24);
(v) KTC een conclusie van repliek met 9 producties (genummerd: 29 t/m 34);
(vi) TD een conclusie van dupliek, tevens voorwaardelijke eis in reconventie met overlegging van 1 productie (genummerd 27), waarbij echter de rechtbank de voorwaardelijke eis in reconventie heeft geweigerd, waarna
partijen de beide zaken hebben doen bepleiten op 7 maart 2014, waarbij
(vii) TD een akte overlegging producties (28 t/m 34) heeft genomen alsmede
(viii) pleitnotities van mr. [NAAM](ix) een pleitnota van mrs. Morée en Janssen in het geding heeft gebracht.
1.2
in zaak 13-81:
(i) dagvaarding van 5 maart 2013 met 15 producties;
(ii) conclusie van antwoord, tevens houdende eis in reconventie met 28 producties;
waarna de rechtbank bij vonnis van 12 juni 2013 de voeging heeft gelast van deze zaak met zaaknummer 13-162, waarop TD heeft genomen:
(iii) een akte houdende vermindering van eis in reconventie; conclusie van antwoord in reconventie; alsmede conclusie van repliek in conventie, met 2 producties (genummerd 25 en 26);
(iv) conclusie van dupliek in conventie, tevens houdende conclusie van repliek in reconventie met 3 producties (genummerd 35 t/m 37);
(v) conclusie van dupliek in reconventie,
waarna partijen de beide gevoegde zaken hebben doen bepleiten met overlegging van de hierboven onder 1.1 (viii en ix) genoemde pleitnotities, respectievelijk pleitnota.
1.3
De rechtbank heeft vonnis bepaald op heden.
2
De feiten
De volgende feiten kunnen, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende betwist en voorzover hier van belang, als vaststaand worden aangenomen.
2.1
Beide partijen zijn van oudsher textielbedrijven met hun wortels in Twente.
2.2
TD houdt het Benelux woordmerk "TEN CATE" (registratienummer 0607078) en het Benelux beeldmerk "Ten Cate" (registratienummer 0585563) (verder: de TD merken).
2.3
KTC is houdster van verschillende Benelux woord- en merkregistraties, waaronder het woordmerk "TENCATE" (registratienummer 0805856) en het beeldmerk Ten Cate (registratienummer 0805857) (verder: de KTC merken).
2.4
KTC is beursgenoteerd.
2.5
TD is in 1944 overgenomen door KTC. In 1991 heeft KTC haar gehele huishoudtextieldivisie verkocht aan Stoneville Enterprises B.V. (verder: Stoneville). De huishoudtextieldivisie bestond uit: TD, Ten Cate Houstex Products B.V. (verder: Ten Cate Houstex) en Ten Cate Colorweave B.V.
2.6
Stoneville heeft de TD merken op respectievelijk 4 juli 1996 (het beeldmerk) en 7 maart 1997 (het woordmerk) geregistreerd voor klasse 24 met betrekking tot de waren "weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen", "dekens" en "tafellakens".
2.7
De KTC merken 0805856 en 0805857 zijn ingeschreven op 28 augustus 2006 en het KTC merk 879896 op 7 april 2010.
2.8
Op 14 mei 2012 heeft Stoneville de TD merken overgedragen aan haar groepsmaatschappij TD.
2.9
Enige maanden later zijn Stoneville en Ten Cate Houstex in staat van faillissement geraakt.
2.10
De activa van beide bedrijven zijn vervolgens door de curator overgedragen aan een derde, een concurrent van TD.
2.11
Op 1 augustus 2012 heeft TD een nieuwe aanvraag ingediend voor een Benelux woordmerk "TENCATE" en op 1 november 2012 het beeldmerk "TenCate" gedeponeerd, beide voor registratie in de klassen 20 en 24 ("beddengoed, matrassen, matrasbeschermers, matraskussens, hoofdkussens, dekbedden, dekbedovertrekken, matrasstoffen en kussenslopen") (verder: de Nieuwe TD merken).
Op 31 oktober 2012 respectievelijk 21 januari 2013 heeft KTC oppositie ingesteld tegen de Nieuwe TD merken.
2.12
Op 14 november 2012 heeft tussen partijen een gesprek plaatsgevonden waarbij onder andere de directeur van TD, de heer [P] (verder: [P]), aanwezig was.
3
De vorderingen
3.1
In zaak nummer 13-162 vraagt KTC dat de rechtbank bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
a.  de vervallenverklaring uitspreekt van het recht van TD op het Benelux woordmerk "Ten Cate" met registratienummer 0607078 voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven;
de vervallenverklaring uitspreekt van het recht van TD op het Benelux beeldmerk "Ten Cate" met registratienummer 0585563 voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven;
de doorhaling van de inschrijvingen van de onder (a) en (b) genoemde depots voor alle betrokken waren en diensten beveelt;
TD op basis van artikel 1019h Rv veroordeelt in de werkelijke kosten van het geding (zoals nader te specificeren), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.
3.2
In zaak 13-81 vraagt TD, na vermindering van eis in reconventie bij akte van                11 september 2013, om bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
a.  het Benelux merkrecht met registratienummer 805857 voor klasse 24 te vernietigen en gedaagde te bevelen om die merkregistratie een week na het in deze te wijzen vonnis voor klasse 24 door te halen;
het Benelux merkrecht met registratienummer 805856 voor klasse 24 te vernietigen en gedaagde te bevelen om die merkregistratie binnen een week na het in deze te wijzen vonnis voor klasse 24 door te halen;
het Benelux merkrecht met registratienummer 879896 voor klasse 24 te vernietigen en gedaagde te bevelen om die merkregistratie binnen een week na het in deze te wijzen vonnis voor klasse 24 door te halen;
het onder (a), (b) en (c) hiervoor bedoelde voor zover de genoemde merken eindproducten omvatten, te weten "weefsels en textielprodukten voor zover niet begrepen in andere klassen" en "etiketten van textiel".
gedaagde te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten die eiseres ter zake van dit geschil heeft gemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.
3.3
In zaak 13-81 vraagt KTC in reconventie dat de rechtbank voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
a.  de Benelux merkinschrijvingen van TD met inschrijvingsnummers 0585563 en 0607078 nietig verklaart, en de doorhaling in het Benelux merkenregister van deze inschrijvingen beveelt;
TD zal veroordelen in de kosten van het geding in reconventie ex art. 1019h Rv, zoals nader te specificeren, met bepaling dat deze kosten binnen veertien dagen na het in deze zaak te wijzen vonnis moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan TD van rechtswege in verzuim zal zijn.
4
De standpunten van partijen
KTC (met name in zaak 13-162)
4.1
KTC stelt -kort gezegd- dat de TD merken vervallen dienen te worden verklaard wegens het uitblijven van (normaal) gebruik (verder ook: non usus) in de zin van artikel 2.26 lid 2 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en dat om die reden ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van de TD merken moet worden uitgesproken.
4.2
Volgens KTC zijn de TD merken, zonder geldige reden, gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren (van 6 december 2007 tot en met 5 december 2012) (verder: de relevante periode) niet normaal gebruikt binnen het Benelux gebied.
4.3
Als houdster van de KTC merken stelt KTC belanghebbende te zijn in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE en aldus gerechtigd te zijn het verval van de TD merken in te roepen.
4.4
KTC voert ter onderbouwing van de door haar gestelde non usus in de eerste plaats aan "als branchegenoot en streekgenoot" van TD "bekend [te zijn] met de textielmarkt in de Benelux én met de producten die [TD] verhandelt", en stelt dat volgens haar TD geen producten produceert of verhandelt onder de TD merken.
4.5
Volgens KTC zijn, bij de in rechtsoverweging 2.5 bedoelde verkoop in 1991 van de huishoudtextieldivisie door haar aan Stoneville, geen merken overgegaan.
4.6
Ook in het kader van de verkoop door KTC van de voorraden van haar dochteronderneming Fica Textiel B.V. (verder: Fica) aan Stoneville in de loop van 1992, mitsdien na de verkoop van de huishoudtextieldivisie aan Stoneville in 1991 (verder: de Fica overeenkomst), heeft Stoneville niet het recht gekregen enig beeldmerk "Ten Cate" te gebruiken anders dan voor een zeer beperkte periode en alleen voor de verkoop van de waren die deel uitmaakten van de overgenomen voorraden.
4.7
[P] heeft in de in rechtsoverweging 2.12 genoemde bespreking bevestigd dat TD de TD merken nooit normaal heeft gebruikt, althans niet sedert 2006.
4.8
Voor KTC was de aanleiding om de KTC merken (in 2006 en 2010) te registreren een "beleidswijziging" ten aanzien van het merkenbeleid van KTC, in het bijzonder ingegeven door het verlangen om haar reeds van oudsher bekende, echter niet-geregistreerde, algemeen bekende merken (verder: de algemeen bekende KTC merken) effectief te beschermen.
4.9
KTC bestrijdt dat uit de door TD in het geding gebrachte producties blijkt dat in de relevante periode sprake is van normaal gebruik. Daaruit blijkt, aldus KTC, immers geenszins dat de TD merken daadwerkelijk als merk zijn gebruikt, maar hoogstens dat "Ten Cate" is gebruikt als handelsnaam. Bovendien, voorzover de bedoelde producties al wijzen op merkgebruik, is de afzet te gering geweest om te worden beschouwd als "normaal gebruik".
4.10
Subsidiair stelt KTC dat er ook geen sprake is van hernieuwd normaal gebruik ("
Heilung
") in de periode na de relevante periode tot het uitbrengen van de dagvaarding ten verzoeke van KTC in zaak 13-162, in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE.
4.11
KTC biedt bewijs aan van haar stellingen terzake van non usus, maar is van oordeel dat de bewijslast dat TD de TD merken wél heeft gebruikt dient te rusten op TD. TD is immers de merkhouder. En KTC heeft voldoende feiten en omstandigheden aangedragen, waaronder een door haar bij conclusie van repliek in zaak 13-162 in het geding gebracht gebruiksonderzoek van 4 september 2013 opgesteld door het Nederlandsch Octrooibureau (verder: het gebruiksonderzoek), om een vermoeden van non usus te doen ontstaan.
Als merkhouder moet TD geacht worden te kunnen beschikken over de voor een bewijsopdracht nodige gegevens, waarbij komt dat [P], bestuurder van TD, voorheen werkzaam was bij Stoneville en lange tijd directeur was van Ten Cate Houstex en in deze hoedanigheden op de hoogte geacht moet worden te zijn met het gebruik van de TD merken.
Dat TD bij het voldoen aan enige bewijslastopdracht problemen zal ondervinden omdat de (administratieve) gegevens zijn overgegaan naar een derde moet, aldus KTC, voor rekening van TD blijven.
4.12
KTC voert ten aanzien van de bewijslastverdeling terzake van de non usus tenslotte nog aan dat een (negatieve) bewijsopdracht voor haar bewijstechnische problemen met zich mee zou brengen.
TD (met name in zaak 13-162)
4.13
TD stelt om te beginnen, dat het gebruik door TD van de TD merken door KTC voor waren in de klasse 24, en in het bijzonder bedtextiel, door KTC altijd bewust is toegestaan – bewust, aangezien KTC van dat gebruik, aldus TD, "uiteraard op de hoogte was".
4.14
Volgens TD heeft KTC in het verleden nooit bezwaar gemaakt tegen depot noch gebruik van de TD merken en is het onjuist dat dit gebruik op enig moment zou zijn gestaakt. Ook in 2006 is dat gebruik niet gestopt.
4.15
TD wijst op de historie en de juridische verhoudingen tussen KTC en (de groep van bedrijven waartoe ook) TD (behoort). Volgens TD brengt een redelijke uitleg van bepaalde in 1995 gemaakte afspraken met zich mee dat het TD is toegestaan haar TD merken voor haar bedrijfsactiviteiten te gebruiken.
4.16
TD stelt dat KTC geen gerechtvaardigd belang heeft bij haar vordering in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE. KTC maakt, aldus TD, misbruik van bevoegdheid "in het licht van de lang bestaande relaties en de over het gebruik van het merk over en weer gemaakte afspraken". KTC verkoopt immers, anders dan TD, geen textielproducten aan eindgebruikers.
4.17
Volgens TD dient KTC het ontbreken van normaal gebruik te bewijzen. Het is onvoldoende om te voldoen aan de stelplicht dat KTC stelt dat zij "als branchegenoot en streekgenoot" bekend zou zijn met de producten die TD verhandelt. KTC motiveert noch onderbouwt die stelling verder. Het gebruiksonderzoek is door KTC te laat in het geding gebracht en dient buiten beschouwing te worden gelaten. KTC substantieert, volgens TD, haar stellingen onvoldoende, althans te laat.
4.18
TD wijst erop dat zij de TD merken pas op 4 juni 2012 heeft verworven van partijen die kort daarna failliet zijn gegaan. Het bewijsmateriaal van gebruik en verkopen in het verleden, zoals facturen of andere bedrijfsbescheiden bevindt zich nu buiten het bereik van TD. Dit is een geval van "overmacht", nu de partij die activa uit de failliete boedel heeft overgenomen een concurrent is. KTC wist dit toen zij deze procedure aanspande. Het risico van de eventuele onmogelijkheid van het leveren van bewijs dient daarom niet voor rekening van TD te komen.
4.19
TD brengt een aantal feiten naar voren waaruit, haars inziens, blijkt dat sprake is van normaal gebruik, althans (hernieuwd) normaal gebruik, waaruit naar haar oordeel, ofschoon dat gebruik in absolute zin beperkt lijkt, blijkt dat sprake was van commercieel gebruik van de TD merken, zulks in de relevante periode, en zeker van opnieuw normaal gebruik in de zin van "
Heilung
" vanaf begin 2012, dus voordat TD wetenschap had van enige vordering van KTC tot vervallenverklaring, althans voorbereidings-handelingen daartoe.
4.20
TD biedt bewijs aan van normaal (hernieuwd) gebruik in de relevante periode en daarna.
TD (met name in zaak 13-81)
4.21
TD wijst er in de eerste plaats op dat zij en KTC zich tegenwoordig bewegen op geheel verschillende markten: TD - kort gezegd- op de markt van huishoudelijke textielgoederen terwijl KTC - kort gezegd- thans een textieltechnologie concern is dat (onder andere)
high-tech
weefsels maakt, zoals kunstgras en thermoplastisch composiet en beschermende weefsels.
4.22
TD heeft KTC herhaaldelijk aangeboden het gebruik van de TD merken "vrijwillig te beperken tot slaap-gerelateerd textiel".
4.23
Nu KTC niet bereid is gebleken op TD's redelijke voorstel in te gaan, ziet TD zich gedwongen de vernietiging te vorderen van de KTC merken.
4.24
Daartoe is TD ook gerechtigd omdat de KTC merken jonger zijn dan de TD merken. Bovendien wekken de KTC merken voor waren in klasse 24 verwarring met de TD merken gelet op de hoge mate van auditieve en visuele overeenstemming.
4.25
De KTC merken zijn bovendien te kwader trouw gedeponeerd in de zin van artikel 2.4 onder f sub 1 BVIE aangezien de depots zijn verricht terwijl KTC wist of behoorde te weten dat TD binnen de laatste drie jaren voor het depot (door KTC) in de Benelux een overeenstemmend merk te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt, terwijl TD voor het depot van de KTC merken geen toestemming had verleend.
4.26
Het standpunt van KTC dat TD gedurende een periode van vijf jaar geen "normaal gebruik" van haar TD merken heeft gemaakt betwist TD. TD wijst erop dat de TD merken pas sedert 4 juni 2012 op haar naam staan. Van haar, TD, kan niet verwacht worden dat zij van eerder gebruik bewijs tot haar beschikking heeft. De bewijslast van de aan- of afwezigheid van normaal gebruik dient niet op de (recente) merkhouder (TD) te rusten.
4.27
De in rechtsoverweging 2.5 genoemde overeenkomst uit 1991 (tussen KTC en Stoneville) heeft, aldus TD, “op de onderhavige partijen geen betrekking en speelt" geen rol. In die overeenkomst is niet afgesproken dat de koper van de huishoudtextieldivisie (Stoneville) het merk Ten Cate niet mocht gebruiken.
4.28
TD heeft jegens KTC géén informatie achtergehouden over haar gebruik van de TD merken.
4.29
KTC heeft bij de verkoop van de huishoudtextieldivisie met de koper afgesproken dat zij zich niet meer zou begeven in de markt van het huishoudtextiel en dat doet KTC ook niet. Die markt (waarin TD opereert) is een geheel andere dan de markt van "grondproducten". Dat is de markt waarin KTC opereert. In die markt zijn niet de consumenten de afnemers maar handelaren en andere producenten. Er kan dus geen sprake zijn van verwarringsgevaar, omdat het om geheel verschillende categorieën afnemers gaat.
4.30
Het recht van KTC om vernietiging te vorderen is verjaard, althans heeft KTC dat recht verwerkt omdat zij het gebruik van de TD merken door TD (en de rechtsvoorgangers van TD) heeft gedoogd.
Sterker nog: KTC heeft contractueel expliciet ingestemd met de voortzetting van het (beeld)merk Ten Cate. Dit vloeit voort uit de in rechtsoverweging 2.5 genoemde overeenkomst met Stoneville van 1991 en uit de Fica overeenkomst.
4.31
Enig recht van KTC om zich te beroepen op eventuele nakoming van de Fica overeenkomst is vijf jaar na 1993 verjaard.
4.32
TD was niet zelf de deposant van de TD merken en kan dus niet beschouwd worden als deposant te kwader trouw. Eventuele kwade trouw van haar rechtsvoorgangers kan aan TD niet worden toegerekend.
4.33
Bovendien was de deposant, Stoneville, geenszins te kwader trouw. Stoneville had het bedrijf L. ten Cate overgenomen. En dat bedrijf beschikte al in 1960 over een ouder merkrecht. Stoneville was dus -kort gezegd- een "voor – voorgebruiker", althans kon Stoneville aanspraak maken op een eerder gebruik door een gelieerd bedrijf (L. ten Cate).
4.34
Toen de TD merken in 1996 en 1997 werden gedeponeerd was, anders dan KTC stelt, "Ten Cate" geen algemeen bekend merk in de zin dat het merk bij de overgrote meerderheid van het publiek bekend was.
4.35
KTC heeft onvoldoende gesteld om aannemelijk te maken dat het merk Ten Cate ten tijde van de deponering van de TD merken bij de consument van huishoudtextiel een algemeen bekend werk was.
4.36
Evenmin heeft KTC voldoende gesteld om aannemelijk te maken dat door het gebruik van de TD merken verwarring zou kunnen ontstaan met de huidige producten van KTC.
4.37
TD heeft het gebruik van de KTC merken niet bewust gedoogd, althans in geen geval voor eindproducten in de categorie "weefsels en textielproducten". TD is niet op de hoogte van het gebruik van merken voor die producten door KTC en KTC substantieert dat ook niet.
4.38
De depots van KTC zijn te kwade trouw gedaan omdat KTC haar huishoudtextieldivisie in 1991 heeft verkocht aan een rechtsvoorganger van TD en -kort gezegd- nadien feitelijk het gebruik van de TD merken voor huishoudelijk textiel door, eerst Stoneville en, daarna, TD heeft toegestaan, althans gedoogd.
KTC (met name in zaak 13-81)
4.39
KTC stelt -kort gezegd- dat de naam "Ten Cate" reeds sedert zeer lange tijd door haar als handelsnaam is gebruikt, niet alleen ter identificatie van de onderneming, maar ook ter onderscheiding van de waren van KTC.
4.40
Volgens KTC kunnen de KTC merken worden beschouwd als algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs.
4.41
Haar oudere (niet geregistreerde) algemeen bekende merken worden beschermd tegen het gebruik van een teken dat verwarringwekkend overeenstemt. Die bescherming kan rechtstreeks worden ingeroepen op basis van genoemd artikel 6bis Unieverdrag van Parijs, welke bepaling directe werking heeft op grond van de artikelen 4.7 en 4.8 BVIE.
4.42
Volgens KTC dient voor de vaststelling of een handelsmerk "algemeen bekend" is in de hier bedoelde zin rekening te worden gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij "de desbetreffende sector van het publiek", en dient in die zin met betrekking tot de KTC merken van een algemeen bekend merk gesproken te worden omdat -kort gezegd- Ten Cate in brede kring als merk werd gehanteerd in vele promotiecampagnes voor een veelheid van producten, zulks gedurende lange tijd en ononderbroken.
4.43
Weliswaar moet door de belanghebbende de nietigheid van het depot van een merk dat verwarring wekt met een algemeen bekend merk binnen vijf jaar worden ingeroepen, maar deze termijn geldt niet als de deposant (
in casu
TD, als deposant van de TD merken) het depot te kwader trouw heeft verricht.
4.44
Dat laatste, aldus KTC, is het geval omdat Stoneville wist of behoorde te weten dat KTC binnen de laatste drie jaren (voor het depot - door Stoneville - van de TD merken) in de Benelux een overeenstemmend merk te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt.
4.45
KTC was, in relatie tot TD, de eerste gebruiker van de algemeen bekende KTC merken. Vóór de registratie van de KTC merken hanteerde KTC reeds zeer lange tijd de algemeen bekende KTC merken voor de verkoop van textielwaren. Er is geen sprake van "voorgebruik te goeder trouw en op normale wijze" door TD.
4.46
Stoneville, dat dus wist of geacht moet worden als branchegenoot te hebben geweten dat KTC de algemeen bekende merken gebruikte, handelde, door de TD merken te deponeren, onbehoorlijk, immers kennelijk met het oogmerk te profiteren van de algemeen bekende KTC merken.
4.47
Volgens KTC bestaat gevaar voor verwarring nu de TD merken en de algemeen bekende KTC merken sterke overeenstemming vertonen, terwijl de TD merken zijn ingeschreven voor en gebruikt worden voor deels identieke en deels soortgelijke waren.
5
De beoordeling
5.1
Zoals in rechtsoverweging 2.1 overwogen staan in deze zaak twee partijen tegenover elkaar met hun wortels in Twente en in de textiel. Beide partijen en hun rechtsvoorgangers hebben het merk Ten Cate in het verleden voor textielproducten gebruikt.
5.2
De TD merken zijn eerder (in 1996 en 1997) geregistreerd als merk dan de KTC merken (in 2006 en 2010).
5.3
In zaak 13-81 vordert TD de vernietiging van de KTC merken ten aanzien van (na vermindering van eis) -kort gezegd- textiele eindproducten.
5.4
Indien en voor zover zou vast staan dat de TD merken vervallen zijn, heeft TD bij haar vordering in conventie in zaak 13-81 geen belang en heeft KTC bij haar reconventionele vordering (nietigverklaring van de TD merken) geen belang.
5.5
Dit betekent dat eerst dient te worden beslist over de (in zaak 13-162 aan de orde zijnde) vraag of de TD merken zijn vervallen wegens non usus en dat de inhoudelijke beoordeling van de stellingen van partijen in zaak 13-81 dient te wachten totdat in zaak 13-162 over de vervallenverklaring van de TD merken is beslist.
5.6
In zaak 13-162 legt KTC aan haar vordering ten grondslag dat de TD merken in de relevante periode niet normaal zijn gebruikt in de zin van artikel 2.26 lid 2 BVIE.
5.7
Ter onderbouwing van haar stelling voert KTC onder meer aan (i) dat zij "als branche en streekgenoot" bekend is met de producten die TD verhandelt, (ii) dat [P] in een bespreking gehouden op 14 november 2012 heeft bevestigd dat TD de TD merken sedert 2006 niet normaal heeft gebruikt (in verband waarmee KTC twee verklaringen in het geding brengt van personeelsleden van KTC), en (iii) brengt zij het gebruiksonderzoek in het geding waarvan -kort gezegd- de conclusie is dat de TD merken niet als merk maar louter als handelsnaam (van Ten Cate Houstex) zijn gebruikt in de relevante periode.
5.8
TD acht de onderbouwing van KTC als in rechtsoverweging 5.7 kort weergegeven te mager en ontoereikend en betwist dat [P] zou hebben gezegd dat de TD merken sinds 2006 niet normaal zijn gebruikt.
5.9
Ter onderbouwing van haar stelling dat de TD merken in de relevante periode wel normaal zijn gebruikt, wijst TD op een aantal verkooptransacties, facturen en een folder (van Ten Cate Houstex) waaruit het door TD gestelde normaal gebruik zou blijken, nu sprake was van "reële en verschillende afnemers die in verschillende perioden voor de producten ook betaald hebben".
5.10
De rechtbank zal eerst oordelen over de vraag of, zoals TD stelt, KTC bij haar vordering geen te rechtvaardigen belang heeft nu KTC anders dan TD geen textielproducten aan eindgebruikers verkoopt.
5.11Blijkens artikel 2.27 lid 1 BVIE kan iedere belanghebbende het verval van een merkrecht inroepen. Het begrip belanghebbende moet volgens vaste jurisprudentie (zie ook Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht 2006, pag. 144) in ruime zin worden opgevat. Als zodanig komt die status toe aan een partij die door de instandhouding van het merkrecht waarvan de vervallenverklaring wordt gevorderd, wordt geschaad in een belang dat de BVIE beoogt te beschermen, tenzij die partij, aldus handelende, onbehoorlijk zou handelen.
5.12
TD, door te betogen dat KTC (zie rechtsoverweging 4.16) "misbruik [maakt] van bevoegdheid",  lijkt het laatste te stellen.
5.13
De rechtbank gaat daaraan voorbij, nu TD voorshands door zich terzake slechts in algemene zin te beroepen op "lang bestaande relaties en de over het gebruik van het merk over en weer gemaakte afspraken", welke stellingen door KTC gemotiveerd zijn bestreden, onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat KTC in de hiervoor bedoelde zin onbehoorlijk zou handelen door de vervallenverklaring te vorderen van merken van een branchegenoot.
5.14
De rechtbank overweegt dat KTC als branchegenoot op zich een te respecteren belang heeft bij haar vordering die, naar KTC stelt, is ingegeven door haar verlangen om, in het kader van de bescherming van haar merken, zeker te stellen dat derden van gelijksoortige merken geen gebruik zullen maken.
5.15
De rechtbank concludeert op grond van het voorgaande dat KTC aangemerkt dient te worden als belanghebbende en daarom in zoverre ontvankelijk is in haar vordering tot vervallenverklaring van de TD merken en bij die vordering ook belang heeft gelet op hetgeen in rechtsoverweging 5.14 is overwogen.
5.16
TD stelt dat, bij de beantwoording van de vraag of KTC voldoende heeft gesteld om een vermoeden van non usus te doen ontstaan, het gebruiksonderzoek buiten beschouwing moet worden gelaten omdat dat te laat in het geding is gebracht.
5.17
De rechtbank gaat hieraan voorbij nu TD de gelegenheid heeft gehad (en gebruikt) om op de totstandkoming en de inhoud van het gebruiksonderzoek in te gaan, en dus op dit punt niet in haar processuele belangen is geschaad.
5.18
Op grond van artikel 150 Rv rust de bewijslast op de partij die zich beroept op de door haar gestelde feiten of rechten.
5.19
Artikel 26 lid 2(a) BVIE bepaalt echter dat de rechter de aangevallen merkhouder (in dit geval TD) geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik kan belasten.
5.20
In het kader van de beoordeling van de bewijslastverdeling stelt de rechtbank voorop dat KTC op zich feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht, als samengevat in rechtsoverweging 5.7, op grond waarvan zij meent dat van niet-gebruik sprake is.
5.21
TD heeft (zie rechtsoverweging 5.9) harerzijds feiten aangevoerd op grond waarvan normaal gebruik zou blijken.
5.22
Beide partijen bieden bewijs aan van (non) usus.
5.23
De rechtbank is van oordeel dat er aanleiding is om TD met het bewijs te belasten dat zij of haar rechtsvoorgangers de TD merken in de relevante periode hebben gebruikt in de zin van artikel 2.26 lid 2 BVIE. Daartoe overweegt de rechtbank dat de feiten die dienstig zijn om zich op het gebruik te beroepen zich afspelen in de risicosfeer van de merkhouder TD. TD heeft weliswaar gesteld dat zij "bewijsproblemen" heeft,  onder andere omdat zij niet kan beschikken over de relevante administratie welke zich onder de macht van de curator van Stoneville en/of Ten Cate Houstex bevindt en/of van de partij (een concurrent) die uit de boedel de activa heeft gekocht, maar de rechtbank gaat daaraan voorbij nu deze omstandigheden voor risico van TD behoren te komen.
De rechtbank overweegt in dit verband nog dat, naar onweersproken is gesteld, [P] ook enige jaren directeur is geweest van Ten Cate Houstex, en om die reden geacht moet worden enige kennis van zaken omtrent het feitelijke gebruik in de relevante periode van de TD merken te hebben.
5.24
Om deze redenen zal de rechtbank TD toelaten te bewijzen dat de TD merken in de relevante periode (6 december 2007 tot en met 5 december 2012) normaal zijn gebruikt binnen het gebied van de Benelux.
5.25
TD stelt nog (zie rechtsoverweging 4.19
in fine
) dat, zou er geen sprake zijn van normaal gebruik in de relevante periode, er in elk geval wel sprake is geweest van opnieuw normaal gebruik ("
Heilung
") in de zin van artikel 2.27lid 2 BVIE, in de periode van 6 december 2012 tot het instellen van de vordering door KTC (4 maart 2013), op grond waarvan door KTC de vervallenverklaring niet kan worden ingeroepen. TD stelt daartoe enige feiten als bijvoorbeeld genoemd in randnummer 34 van de conclusie van antwoord van TD in zaak nummer 13-162.
5.26
KTC betwist gemotiveerd dat die feiten aantonen of aannemelijk maken dat van opnieuw normaal gebruik sprake is.
5.27
De rechtbank zal, ook ten aanzien van dit punt TD toelaten tot het bewijs, in het bijzonder dat TD in de periode 6 december 2012 tot 4 maart 2013 de TD merken normaal heeft gebruikt in het Benelux gebied.
6
De beslissing
De rechtbank:
I	Draagt TD op om, door alle middelen rechtens, te bewijzen dat in de periode
6 december 2007 tot en met 5 december 2012 de TD merken normaal zijn gebruikt binnen het gebied van de Benelux.
II	Draagt TD op om, door alle middelen rechtens, te bewijzen dat TD in de periode     6 december 2012 tot en met 4 maart 2013 de TD merken opnieuw heeft gebruikt in het Benelux gebied.
III	Bepaalt dat, indien TD bewijs wenst te leveren door getuigen, deze zullen worden gehoord in het gerechtsgebouw te Almelo door mr. J.M. van den Wall Bake.
IV	Verwijst de zaak naar de civiele rol van deze rechtbank van woensdag 9 juli 2014 voor de dagbepaling enquête en draagt TD op om ervoor zorg te dragen dat uiterlijk de vrijdag voordien schriftelijk bericht is ontvangen van de verhinderdata van beide partijen en van het aantal en de namen van de getuigen.
V	Houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mrs. J.M. van den Wall Bake, W. Hangelbroek en P. Alers en op 25 juni 2014 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.