ECLI:NL:HR:2001:AB0204, Hoge Raad, 23-02-2001, R98/109HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2001-02-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

23 februari 2001
      Eerste Kamer
      Rek.nr. R98/109HR
    
    
    
      Hoge Raad der Nederlanden
      Beschikking
    
    
    in de zaak van:
    
    LIBERTEL GROEP B.V., gevestigd te Maastricht,
    
    VERZOEKSTER tot cassatie,
    
    advocaat: mr. E.D. Vermeulen,
    
    t e g e n
    
    HET BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te 's-Gravenhage,
    
    VERWEERDER in cassatie,
    
    advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen.
    
    1. Het verloop van het geding
    
    
      Voor het verloop van het geding tot dusver verwijst de Hoge Raad naar zijn tussenbeschikking van 5 februari 1999. Bij die beschikking heeft de Hoge Raad, in verband met de prejudiciële vraag van de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechtshof over de mogelijkheid van cassatieberoep in dergelijke procedures, iedere verdere beslissing aangehouden en het geding geschorst totdat het Benelux-Gerechtshof in de zaak tussen Campina Melkunie B.V. en het Benelux-Merkenbureau uitspraak zou hebben gedaan.
      Het Benelux-Gerechtshof heeft bij arrest van 26 juni 2000, NJ 2000, 551, in de zaak A 98/2 voor recht verklaard:
    
    
    Ten aanzien van de onder I tot en met V en IX gestelde vragen:
    
    
      Van een beslissing ingevolge artikel 6ter BMW staat beroep in cassatie open indien en voor zover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat;
      Bij de in artikel 6bis, lid 1, BMW bedoelde oordelen van het Benelux-Merkenbureau en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het Benelux-Merkenbureau gegeven oordeel in een procedure ingevolge artikel 6ter Benelux-Merkenbureau dienen het Benelux-Merkenbureau en de rechter zich niet uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden;
      In een procedure ingevolge artikel 6ter BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving.
      Bij de beantwoording van de vragen VI, VII en VIII legt geen gewicht in de schaal dat volgens het Gemeenschappelijk commentaar het BMB ingevolge art. 6bis "slechts evident ontoelaatbare depots" zal mogen weigeren.
      Voorts heeft het Benelux-Gerechtshof vragen vanuitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gesteld.
    
    
    
      De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking, behoudens voor zover deze betrekking heeft op de kostenveroordeling, en tot verwijzing van de zaak naar een ander Hof ter verdere behandeling; en, voor wat betreft de beslissing omtrent de kostenveroordeling in eerste aanleg en in cassatie: tot aanhouding van de beslissing voor onbepaalde tijd.
      De advocaat van het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 23 november 2000 op die conclusie gereageerd.
    
    
    2. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
    
    Ingevolge hetgeen het Benelux-Gerechtshof bij zijn hierboven weergegeven uitspraak als antwoord op vraag I voor recht heeft verklaard dient naar Nederlands burgerlijk procesrecht te worden beoordeeld of tegen de besteden beschikking van het Hof beroep in cassatie openstaat. Nu de BMW niet anders bepaalt stond tegen de bestreden beschikking van het Hof ingevolge art. 426, eerste lid, Rv. derhalve gedurende twee maanden na de dagtekening van de beschikking beroep in cassatie open.
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
    
    
      (i) Libertel heeft op 27 augustus 1996 bij het Benelux-Merkenbureau (verder: het BMB) een depot verricht van het teken oranje, zoals hierna onder 3.6 nader omschreven, voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie in de klassen 9, 35, 36, 37 en 38. Het depot draagt het nummer 877515.
      (ii) Het BMB heeft bij brief van 21 februari 1997 aan de merkengemachtigde van Libertel bericht de inschrijving van dit depot voorlopig te weigeren op de grond, weergegeven in rov. 1 onder b. van de bestreden beschikking, kort gezegd hierop neerkomend dat het enkel uit de kleur oranje bestaande teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in art. 6bis, eerste lid, aanhef en onder a, BMW mist, tenzij er sprake is van inburgering door gebruik.
    
    
    
      3.2 Libertel heeft op die voorlopige weigering geantwoord, waarna het BMB bij brief van 10 september 1997 de merkengemachtigde Libertel in kennis heeft gesteld van zijn beslissing tot definitieve weigering van de inschrijving van het depot. Daarbij heeft het BMB het beroep van Libertel op inburgering van het teken van de hand gewezen en overigens geen nieuwe gronden voor zijn weigering opgegeven.
      Libertel heeft zich vervolgens op de voet van art. 6ter BMW tot het Hof gewend met het verzoek het BMB te bevelen tot inschrijving over te gaan.
      Bij de bestreden beschikking heeft het Hof dat verzoek afgewezen. Blijkens rov. 6 van de beschikking moet de beslissing van het Hof aldus worden begrepen dat het Hof het gedeponeerde teken ieder onderscheidend vermogen ontzegt voor de waren en diensten waarvoor Libertel het heeft gedeponeerd.
      Het middel richt zich met zijn zes onderdelen tegen deze beslissing.
    
    
    3.3 Het derde onderdeel is gericht tegen 's Hofs oordeel dat voor (een bevel tot) inschrijving van een teken dat door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen geen plaats is indien die inburgering eerst na het depot haar beslag heeft gekregen.
    
    
      3.4 Dit oordeel is juist, gelet op hetgeen het Benelux-Gerechtshof in zijn eerdergenoemde arrest van 26 juni 2000 naar aanleiding van de vragen II tot en met V voor recht heeft verklaard. Evenals het Benelux-Gerechtshof ziet de Hoge Raad geen aanleiding dienaangaande prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, gelet op de bewoordingen van art. 3, derde lid, van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (verder: de Richtlijn) en het niet benutten door de Beneluxwetgever van de daar geboden mogelijkheid.
      Het onderdeel kan dus niet tot cassatie leiden.
    
    
    3.5 Het vierde onderdeel bouwt voort op het derde onderdeel en moet het lot daarvan delen.
    
    3.6 Bij de beoordeling van het eerste en het tweede onderdeel van het middel dient te worden vooropgesteld dat het Hof, na in rov. 7 tot en met 11 enige algemene bespiegelingen te hebben gewijd aan het onderscheidend vermogen van kleurmerken in het algemeen, tegen de achtergrond daarvan in rov. 12 tot en met 14 het onderscheidend vermogen heeft onderzocht van de kleur oranje, zoals die door Libertel als merk ter inschrijving is gedeponeerd. Blijkens de door Libertel ten processe overgelegde ontvangstbevestiging is sprake van een beeldmerk dat is afgebeeld als een rechthoekig, oranjekleurig vlak, waaraan, in de rubriek die onder meer is bestemd voor de vermelding van de kleur van het merk, is toegevoegd: 'Oranje'. Het moet er daarom voor worden gehouden dat het Hof het aldus beschreven merk heeft beoordeeld. Voor zover deze onderdelen uitgaan van een andere lezing van de bestreden beschikking missen zij feitelijke grondslag. Zij kunnen daarom in zoverre niet tot cassatie leiden.
    
    3.7 Het eerste onderdeel keert zich tegen de zojuist bedoelde overwegingen van algemene aard van het Hof. Voor zover het om de evenbedoelde reden geen feitelijke grondslag mist, stelt het de vraag aan de orde of de BMW voor het onderscheidend vermogen als merk van een in één enkele specifieke kleur (tint) bestaand teken strengere maatstaven stelt dan in het algemeen gelden, ook indien het depot is verricht niet voor een specifieke waar of warengroep, maar voor een grote reeks van waren of diensten. Terecht wordt in het onderdeel aangevoerd dat de te hanteren maatstaf, ingevolge art. 6bis, eerste lid, aanhef en onder a, BMW, daarin gelegen is of ieder onderscheidend vermogen in de zin van art. 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs ontbreekt.
    
    3.8 Het Benelux-Gerechtshof heeft zich reeds begeven in de vraag of en onder welke omstandigheden een enkele kleur onderscheidend vermogen als merk kan bezitten (BenGH 9 maart 1977, zaak A 76/2/16, NJ 1978, 416). In deze uitspraak kon dit Hof echter nog geen rekening ermee houden dat sedert het tijdstip waarop de implementatie van de Richtlijn geëffectueerd diende te zijn, de uitleg van de daarvoor in aanmerking komende bepalingen van de BMW zoveel mogelijk behoort te geschieden in overeenstemming met de betekenis die daaraan moet worden toegekend in de overeenkomstige bepalingen van de Richtlijn, in dit geval derhalve met die van art. 3, eerste lid, aanhef en onder b, j° art. 2. Daarom bestaat er aanleiding om daarover de na te melden prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
    
    3.9 Het onderdeel behelst voorts de klacht dat het Hof bij zijn oordeel geen gewicht heeft toegekend aan de in het onderdeel geciteerde opmerking in het Gemeenschappelijk commentaar van de regeringen der Benelux-landen omtrent het streven slechts 'evident ontoelaatbare depots' ter inschrijving te weigeren. Die klacht faalt, gelet op hetgeen het Benelux-Gerechtshof in zijn eerdergenoemde arrest van 26 juni 2000 naar aanleiding van de vragen I tot en met V en IX voor recht heeft verklaard (rov. 41).
    
    3.10 Het tweede onderdeel keert zich tegen de beoordeling door het Hof van het onderscheidend vermogen van de door Libertel gedeponeerde kleur voor de waren en diensten waarvoor inschrijving is verzocht, zoals neergelegd in rov. 12 tot en met 14 van de bestreden beschikking. Voor zover het geen feitelijke grondslag mist om de hierboven onder 3.6 weergegeven reden, stelt het in de eerste plaats, evenals het eerste onderdeel, vragen van uitleg van de Richtlijn aan de orde die aanleiding geven tot het stellen van prejudiciële vragen als na te melden. Voor zover het onderdeel (2.4) een motiveringsklacht behelst tegen het in rov. 13 gegeven oordeel omtrent het veelvuldig gebruik van de kleur oranje ook in verband met diensten die verwant zijn aan de waren en diensten waarvoor Libertel het merk ingeschreven wenst te zien, zal de bespreking daarvan blijven rusten totdat de te stellen prejudiciële vragen zijn beantwoord. Hetzelfde geldt voor de vraag of ter zake dienende is hetgeen het Hof aan het slot van rov. 13 heeft overwogen omtrent het bestaan van merkdepots van oranje kleurschakeringen door derden voor een grote reeks van waren, verpakkingsmaterialen en diensten.
    
    3.11 Het vijfde onderdeel van het middel, dat zich met verschillende klachten richt tegen het in rov. 16 neergelegde oordeel van het Hof omtrent de vraag of het gedeponeerde teken ten tijde van het depot als gevolg van inburgering onderscheiden vermogen had verkregen, behoeft evenmin bespreking alvorens de prejudiciële vragen beantwoording hebben gekregen.
    
    3.12 Onderdeel 6 van het middel klaagt over de beslissing van het Hof om, met analoge toepassing van art. 429k Rv., Libertel in de proceskosten te verwijzen. Ook dit onderdeel behoeft thans geen behandeling.
    
    3.13 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan bij beantwoording van de hierna te stellen vragen van uitleg uitgaan van de feiten zoals deze hiervoor zijn vermeld onder 3.1.
    
    4. Vragen van uitleg
    
    4.1 De vragen van uitleg van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG), waarvan de Hoge Raad beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:
    
    
      1. Is het mogelijk dat aan een enkele, specifieke kleur, die als zodanig is afgebeeld of met een internationaal toegepaste code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor bepaalde waren of diensten in de zin van art. 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Richtlijn?
      2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt:
      a. Onder welke omstandigheden mag worden aangenomen dat een enkele, specifieke kleur onderscheidend vermogen  in eerdergenoemde zin bezit?
      b. Maakt het daarbij enig verschil of de inschrijving is verzocht voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten?
      3. Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat kan bestaan ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden?
      4. Dient het BMB, bij de beoordeling van de vraag of een als merk gedeponeerd teken het in art. 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, zich te beperken tot een beoordeling in abstracto van het onderscheidend vermogen of moet het rekening houden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder begrepen het gebruik dat van het teken wordt gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt?
    
    
    5. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 4. geformuleerde vragen uitspraak te doen;
      houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
    
    
    Deze beschikking is gegeven door de vice-president F.H.J. Mijnssen als voorzitter en de raadsheren W.H. Heemskerk, R. Herrmann, A.E.M. van der Putt-Lauwers en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.H. Heemskerk op 23 februari 2001.