ECLI:NL:HR:2001:AB2238, Hoge Raad, 22-06-2001, C99/266HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2001-06-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

22 juni 2001
      Eerste Kamer
      Nr. C99/266HR
    
    
    
      Hoge Raad der Nederlanden
      Arrest
    
    
    in de zaak van:
    
    THE ORTHO COMPANY B.V., gevestigd te Baarn,
    
    EISERES tot cassatie,
    
    advocaat: mr. L.M. Schreuders-Ebbekink,
    
    t e g e n
    
    
      1. WHITE HALL LABORATORIA B.V., gevestigd te Amsterdam,
      2.	de vennootschap naar het recht van
      de staat Maine, Verenigde Staten van Amerika, AMERICAN CYANAMID COMPANY, 
      te dezer zake domicilie gekozen hebbende te Amsterdam,
    
    
    VERWEERSTERS in cassatie,
    
    advocaat: Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper.
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Ortho - heeft bij exploit van 21 mei 1997 verweersters in cassatie sub 1 en sub 2 - verder te noemen: White Hall resp. ACC - gedagvaard voor de Rechtbank te Amsterdam en gevorderd:
    
    1.	de merkinschrijvingen van White Hall en ACC met de navolgende registratienummer nietig te verklaren op grond van art. 14B sub 2 jo. 4 sub 6 BMW
    
    
      -Van A tot Zink                           reg.nr. 575535 d.d. 28.06.1995
      -Centrin Van A tot Zink                reg.nr. 580251 d.d. 05.07.1995
      -Centrum Silver Van A tot Zink     reg.nr. 580252 d.d. 05.07.1995
      -Centrin Select Van A tot Zink      reg.nr. 580253 d.d. 05.07.1995
      -Centrum Van A tot Zink              reg.nr. 580255 d.d. 05.07.1995;
    
    
    2.	White Hall en ACC te bevelen elk inbreukmakend gebruik van het merk ‘Van A tot Zink’ of een met het merk van Ortho overeenstemmend teken voorkomt uit het verkeer te (doen) nemen en beschikbaar te houden voor vernietiging op kosten van White Hall en ACC;
    
    3.	White Hall en ACC te bevelen alle producten, verpakkingen, reclamemateriaal, displays, brochuremateriaal en andere uitlatingen waarop de aanduiding ‘Van A tot Zink’ of een met het merk van Ortho overeenstemmend teken voorkomt uit het verkeer te (doen) nemen en beschikbaar te houden voor vernietiging op kosten van White Hall en ACC;
    
    4.	White Hall en ACC te bevelen alle advertenties, televisie- en/of radiospots en/of andere reclame-uitingen waarin gebruik wordt gemaakt van de aanduiding ‘Van A tot Zink’ of een met het merk van Ortho overeenstemmend teken te (doen) staken en gestaakt doen houden;
    
    5.	White Hall en ACC te bevelen  over overlegging van kopieën van facturen of andere justificatoire bescheiden aan Ortho of haar advocaat een door een register accountant gecontroleerde en gewaarmerkte schriftelijke opgave te doen van:
    
    
      a.	de verkochte aantallen producten waarop de inbreukmakende aanduiding ‘Van A tot Zink’ of een met het teken van Ortho overeenstemmend teken voorkomt;
      b.	de periode waarin deze producten zijn verkocht;
      c.	de aantallen van de inbreukmakende producten die thans nog in voorraad zijn;
      d.	de bruto- en nettowinst die met de verkoop van de inbreukmakende producten is behaald;
    
    
    6.	White Hall en ACC hoofdelijk te veroordelen tot afdracht van de onder punt 5 sub d. bedoelde en genoten winst;
    
    7.	White Hall en ACC hoofdelijk te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat;
    
    8.	te bepalen dat, indien White Hall en ACC met de naleving van de onder 2 t/m 5 gevraagde verboden en/of bevelen in gebreke blijven, White Hall en ACC aan Ortho een onmiddellijke opeisbare dwangsom van  ƒ 50.000,-- zullen verbeuren voor iedere overtreding van ieder afzonderlijk bevel, alsmede een dwangsom van ƒ 10.000,-- voor iedere dag dat de overtreding van ieder van deze bevelen voortduren.
    
    Bij conclusie van antwoord hebben White Hall en ACC de vorderingen bestreden alsmede in reconventie gevorderd:
    
    I nietig verklaring van de Benelux-depots van 18 juli 1995 voor A T/M ZINK en 14 december 1995 voor A BIS ZINK ten name van Ortho en te bevelen de doorhaling van de Benelux registraties 576176 A T/M ZINK en 541408 A BIS ZINK ten name van Ortho;
    
    II Ortho te gebieden ieder gebruik van de aanduidingen A T/M ZINK en A BIS ZINK of van enig ander teken dat overeenstemt met het merk VAN A TOT ZINK van White Hall en ACC binnen 30 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- voor elke overtreding van dit gebod of, naar keuze van White Hall en ACC , voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Ortho het gebod overtreedt.
    
    
      De Rechtbank heeft bij vonnis van 17 december 1997 de vorderingen in conventie afgewezen en de vorderingen in reconventie toegewezen, zij het dat zij de dwangsommen op ƒ 1.000,-- per dag van overtreding heeft vastgesteld met een maximum van ƒ 100.000,--.
      Tegen dit vonnis heeft Ortho hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.
      White Hall en ACC hebben voorwaardelijk incidenteel beroep ingesteld.
      Bij arrest van 21 januari 1999 heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd.
      Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen het arrest van het Hof heeft Ortho beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      White Hall en ACC hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof over de in zijn conclusie onder 2.19, 2.20, 2.22, en 2.25 aangeduide onderwerpen, en tot aanhouding van de zaak in afwachting van het antwoord daarop.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.
    
    
      (i) Ortho handelt tevens onder de naam Plantina Nederland. White Hall is een dochteronderneming van ACC en zij is haar distributeur in Nederland.
      (ii) ACC heeft op 17 september 1985 het merk ‘FROM A TO ZINC’ in de Verenigde Staten van Amerika (verder: VS) laten inschrijven bij het US Patent and Trademark Office. De registratie bevat de vermelding "first use 7-7-1978" en "for vitamin and mineral preparations (…)".
      (iii) ACC heeft op 28 juni 1995 het woordmerk ‘VAN A TOT ZINK’ gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau (verder: BMB) voor waren in de klassen 5 en 30.
      (iv) ACC heeft op 5 juli 1995 vijf beeldmerken in diverse kleurstellingen gedeponeerd bij het BMB voor waren in dezelfde klassen met dezelfde opgave van de waren, zij het dat daaraan nog is toegevoegd "vitaminepreparaten en mineralen als voedingssupplement voor medisch gebruik". Van de beeldmerken maakt telkens - in combinatie met de worden Centrin, Centrum Silver, Centrin Select, Centrin Silver of Centrum - deel uit de (ondergeschikte) tekst "Van A tot Zink".
      (v) Ten name van Plantina Nederland is op 18 juli 1995 het woordmerk ‘A t/m ZINK’ gedeponeerd bij het BMB voor waren in de klassen 5, 16, 29 en 30.
      (vi) Ten name van Plantina Nederland is op 14 december 1995 het woordmerk ‘A BIS ZINK’ gedeponeerd bij het BMB  voor waren in dezelfde klassen onder opgave van dezelfde waren.
      (vii) De in (v) en (vi) genoemde merkrechten komen thans aan Ortho toe.
      (viii)Ortho brengt sedert 1994 diverse voedingssupplementen, waaronder een multivitaminepreparaat in de Benelux op de markt. Voor haar producten gebruikt zij de verzamelnaam Plantina Fit; het vitaminepreparaat heet
      Plantina Fit/-Multi Vitamine A t/m Zink.
      (ix) White Hall is in september 1996 het woordmerk VAN A TOT ZINK in de Benelux gaan gebruiken voor door haar voor ACC gedistribueerde vitaminepreparaten. Vanaf dat tijdstip is zij voor deze waren tevens het beeldmerk, waarin voorkomen de woorden “Centrum” en “Van A tot Zink”, in de Benelux gaan gebruiken.
      (x) ACC is het merk VAN A TOT ZINK (telkens in de taal van het desbetreffende land) vóór 1994 voor genoemde waren gaan gebruiken in (in elk geval) Canada, Hong Kong, Taiwan, de Filippijnen, Portugal en Polen.
      (xi) De aanduiding VAN A TOT ZINK stemt overeen met de aanduiding A t/m ZINK en de waren die partijen verhandelen, zijn soortgelijk.
    
    
    3.2 Ortho heeft de nietigheid ingeroepen van de hiervoor in 3.1 onder (iii) en (iv) vermelde merkinschrijvingen op grond van art. 14 B onder 2 in verbinding met art. 4 onder 6 BMW. White Hall en ACC hebben in reconventie de nietigverklaring gevorderd van de hiervoor in 3.1 onder (v) en (vi) vermelde depots. De Rechtbank heeft de vorderingen in conventie afgewezen en de vorderingen in reconventie toegewezen. Het Hof heeft in het principale beroep van Ortho het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd.
    
    
      3.3 Het Hof heeft (in rov. 4.13) overwogen dat de kern van het geschil tussen partijen gelegen is in de vraag of het voorgebruik van Ortho te goeder trouw heeft plaatsgevonden. Daarbij heeft het Hof (in rov. 4.14) als maatstaf aangelegd of Ortho bij de aanvang van haar gebruik (begin 1994) wist of behoorde te weten dat ACC het merk FROM A TO ZINC al eerder gebruikte en wel zodanig dat de verwachting gerechtvaardigd was dat zij dat ook in de Benelux zou gaan doen. Met betrekking tot hetgeen Ortho "behoorde te weten" was het Hof van oordeel dat voorafgaand aan het gebruiken van een merk enig onderzoek naar het bestaan van oudere rechten geboden is, omdat de voorgebruiker de in het handelsverkeer vereiste zorgvuldigheid in acht dient te nemen. Voor Ortho hield dat, naar ’s Hofs oordeel, in dat zij zich tevoren ervan moest vergewissen wat er in de branche, zowel binnen als buiten de Benelux en met name ook in de VS, de bakermat en de trendsetter van de vitaminecultuur, gebeurde. Het Hof oordeelde (in rov. 4.15) dat White Hall en ACC voldoende hebben aangetoond dat het marktaandeel van hun vitaminepreparaat Centrum From A to Zinc in de VS aanzienlijk was, dat grootschalig reclame is gemaakt ook buiten de VS en dat de markt in de VS toonaangevend was voor de ontwikkeling van vitaminepreparaten. Het Hof onderschreef ten slotte (rov. 4.16) de conclusie van de Rechtbank dat Ortho in en voor het jaar 1994 bekend had behoren te zijn met het gebruik  van voormeld merk door ACC voor de onderhavige waren buiten de Benelux en dat Ortho ervan op de hoogte had behoren te zijn dat ACC met haar merk expandeerde naar onder meer landen in Europa en dat de verwachting dus gerechtvaardigd was dat ACC ook in de
      Benelux vitaminepreparaten op de markt zou brengen onder de naam van A TOT ZINK. Het middel keert zich tegen deze oordelen.
    
    
    3.4 Onderdeel 1 klaagt dat het Hof bij de beantwoording van de vraag of het voorgebruik van Ortho te goeder trouw heeft plaatsgevonden in de zin van art. 4 lid 6 sub a BMW, is uitgegaan van een onjuiste maatstaf. De subonderdelen strekken ten betoge dat van goede trouw in de zin van art. 4 lid 6 aanhef en onder a slechts dan sprake kan zijn indien Ortho bij de aanvang van haar voorgebruik (al dan niet op grond van een rechtstreekse betrekking met ACC) wist dat ACC het onderhavige merk buiten de Benelux al eerder gebruikte (voor-voorgebruik) en dat derhalve bij de beoordeling van de goede trouw van een subjectieve maatstaf dient te worden uitgegaan. Deze onderdelen doen de vraag rijzen of het begrip goede trouw van art. 4 lid 6 sub a in deze beperkte (subjectieve) of in ruime (objectieve) zin moet worden uitgelegd. De beantwoording van deze vraag vereist een uitleg van deze bepaling door het Benelux-Gerechtshof.
    
    3.5 Voor het geval moet worden uitgegaan van de maatstaf van geobjectiveerde goede trouw bestrijdt onderdeel 2 dat van Ortho op grond van deze maatstaf verwacht had mogen worden (i) dat zij een onderzoek zou instellen naar het merkgebruik binnen de branche, en (ii) daarin ook het merkgebruik buiten de Benelux zou betrekken. Volgens Ortho kan haar een gebrek aan daadwerkelijke wetenschap slechts worden toegerekend, wanneer dit voorgebruik algemeen bekend was in de branche. De Hoge Raad zal ook hierover, alvorens het middel te beoordelen, vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof stellen.
    
    3.6 White Hall en ACC hebben in cassatie aangevoerd dat de vraag of het voorgebruik in de Benelux al dan niet als te goeder trouw kan worden aangemerkt, geen beantwoording behoeft, indien hun standpunt wordt aanvaard dat de buitenlandse belanghebbende, die de oudere houder is van zeer sterke rechten met betrekking tot een merk in een derde land dat de grootste markt voor de desbetreffende producten vormt en dat op de wereldmarkt als toonaangevend geldt en ten aanzien van welk merk verwarring ten opzichte van een in de Benelux gebruikt, maar niet gedeponeerd merk verwacht mag worden, zijn eigen belangen niet bij de voorgebruiker in de Benelux, zelfs als dat voorgebruik te goeder trouw is, behoeft achter te stellen. Daarmee komt de vraag aan de orde of onder deze omstandigheden de mogelijkheid bestaat dat van het te kwader trouw deponeren in de zin van art. 4 lid 6 BMW niet kan worden gesproken. Ook daarover zal de Hoge Raad een vraag van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof stellen.
    
    4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast.
    
    De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten waarvan te dezen moet worden uitgegaan.
    
    5. Vragen van uitleg
    
    5.1 Moet artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW aldus worden uitgelegd dat van voorgebruik te goeder trouw in de zin van dit artikel in het geval van eerder gebruik (voor-voorgebruik) buiten het Beneluxgebied slechts dan geen sprake kan zijn indien de voorgebruiker dit voor-voorgebruik kende (subjectieve maatstaf) of ook indien  hij het behoorde te kennen (objectieve maatstaf)?
    
    5.2 Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat de objectieve maatstaf geldt: brengt deze maatstaf dan mee dat het gebrek aan kennis van het voor-voorgebruik door de deposant slechts dan aan de voorgebruiker kan worden toegerekend, indien dit voor-voorgebruik in de desbetreffende branche algemeen bekend was?
    
    5.3 Indien vraag 2 aldus wordt beantwoord dat de toetsing van het gebrek aan kennis niet beperkt blijft tot hetgeen in de branche algemeen bekend was, welke eisen dienen dan gesteld te worden aan de mate van onderzoek naar eerder gebruik dat van de voorgebruiker mag worden verlangd, en in het bijzonder:
    
    
      (i) moet de voorgebruiker zich ervan vergewissen wat er in de desbetreffende branche gebeurde;
      (ii) moet aan dit onderzoek de eis gesteld worden van een zo groot mogelijke mate van volledigheid en zorgvuldigheid;
      (iii) moet het onderzoek zich ook uitstrekken buiten het Beneluxgebied en, zo ja, gelden daarvoor dan dezelfde eisen van volledigheid en zorgvuldigheid en, zo neen, welke eisen dienen daarbij dan te gelden?
    
    
    5.4 Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in artikel 4 lid 6  worden gesproken, indien de deposant weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is, doch de deposant de eerste gebruiker van het merk was en maakt het daarbij verschil of dit eerste gebruik heeft plaatsgevonden binnen of buiten het Beneluxgebied?
    
    6. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad: 
      verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de onder 5 vermelde vragen uitspraak te doen;
      houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H.J. Mijnssen als voorzitter, en de raadsheren A.E.M. van der Putt-Lauwers, J.B. Fleers, A. Hammerstein en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.H. Heemskerk op 22 juni 2001.
    
    
      C 99/266 HR
      Mr F.F. Langemeijer
      Zitting 30 maart 2001
    
    
    
      Conclusie inzake:
      The Ortho Company B.V.
      tegen
      White Hall Laboratoria B.V. en American Cyanamid Company
    
    
    Edelhoogachtbaar College,
    
    In deze zaak wordt in conventie de nietigverklaring gevorderd van een merkdepot, als te kwader trouw verricht, wegens bekendheid van de deposant met het voorgebruik van een overeenstemmend merk. In cassatie is de vraag aan de orde, naar welke maatstaf moet worden bepaald of de voorgebruiker dat overeenstemmende merk te goeder trouw heeft gebruikt.
    
    1. De feiten en het procesverloop
    
    1.1. In cassatie kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan:(1)
    
    1.1.1. De tweede verweerster in cassatie (hierna: ACC)(2) heeft op 17 september 1985 het merk "From A to Zinc" in de VS laten inschrijven bij het U.S. Patent and Trademark Office. De registratie bevat de vermeldingen: "first use 7-7-1978; in commerce 7-7-1978" en "for vitamin and mineral preparations (...)".
    
    1.1.2. ACC is het merk Van A tot Zink (telkens in de taal van het desbetreffende land) vóór 1994 voor genoemde waren gaan gebruiken in Canada, Hong Kong, Taiwan, de Filippijnen en Portugal. 
    
    1.1.3. Ortho, dat ook handelt onder de naam "Plantina Nederland", brengt sinds 1994 diverse voedingssupplementen, waaronder een multivitaminepreparaat, in de Benelux op de markt. Voor haar producten gebruikt zij de verzamelnaam "Plantina Fit"; het vitaminepreparaat heet "Plantina Fit/Multi Vitamine A t/m Zink".
    
    1.1.4. ACC heeft op 28 juni 1995 het woordmerk "Van A tot Zink" gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor waren in de klassen 5 en 30.
    
    1.1.5. ACC heeft op 5 juli 1995 een vijftal beeldmerken in diverse kleurstellingen gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor waren in dezelfde klassen met dezelfde opgave van de waren, zij het dat daaraan is toegevoegd: "vitaminepreparaten en mineralen als voedingssupplement voor medisch gebruik". Van de beeldmerken maakt telkens deel uit - in combinatie met de woorden "Centrin", "Centrum Silver", "Centrin select", "Centrin Silver" respectievelijk "Centrum" - de (ondergeschikte) tekst: "Van A tot Zink".
    
    1.1.6. Op 18 juli 1995 was door ACC in 20 landen een registratie verkregen dan wel aangevraagd voor het merk "Van A tot Zink" in diverse talen. 
    
    1.1.7. Ten name van Plantina Nederland B.V. is op 18 juli 1995 het woordmerk "A t/m Zink" gedeponeerd bij het Benelux Merkenburau voor waren in de klassen 5, 16, 29 en 30 en is op 14 december 1995 het woordmerk "A bis Zink" gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor waren in dezelfde klassen onder opgave van dezelfde waren. Deze beide merkrechten komen thans eiseres tot cassatie (hierna: Ortho) toe. 
    
    1.1.8. De eerste verweerster in cassatie, White Hall Laboratoria B.V. (hierna kortweg: White Hall), een dochteronderneming van ACC en haar distributeur in Nederland, is in september 1996 het woordmerk "Van A tot Zink" in de Benelux gaan gebruiken voor door haar gedistribueerde vitaminepreparaten van ACC. Vanaf dat tijdstip is zij voor die waren tevens een beeldmerk gaan gebruiken in de Benelux, waarin de woorden "Centrum" en "Van A tot Zink" voorkomen.
    
    1.1.9. De aanduiding "Van A tot Zink" stemt overeen met de aanduiding "A t/m Zink". De waren, die de wederzijdse partijen verhandelen, zijn soortgelijk.
    
    1.2. Bij inleidende dagvaarding d.d. 21 mei 1997 heeft Ortho White Hall en ACC gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam. Zij heeft gevorderd de hierboven onder 1.1.4 en 1.1.5 genoemde merkinschrijvingen van ACC nietig te verklaren op grond van artikel 14 B sub 2 jo. 4 sub 6 BMW, en White Hall en ACC te bevelen het gebruik van het merk "Van A tot Zink" en daarmee overeenstemmende tekens te staken, een en ander met de gebruikelijke nevenvorderingen(3). 
    
    1.3. White Hall en ACC hebben verweer gevoerd en in reconventie de nietigverklaring gevorderd van de hierboven onder 1.1.7 genoemde Beneluxdepots van Ortho m.b.t. "A t/m Zink" en "A bis Zink" en voorts gevorderd Ortho te gelasten ieder gebruik van deze aanduidingen of een daarmee overeenstemmend teken te staken.
    
    1.4. Bij vonnis d.d. 17 december 1997 heeft de rechtbank in conventie de vorderingen afgewezen en in reconventie de vorderingen toegewezen, met dien verstande dat de rechtbank de dwangsom heeft aangepast. De rechtbank heeft vooropgesteld dat in beginsel ACC het uitsluitend recht op het woordmerk "Van A tot Zink" en de daarmee verwante beeldmerken heeft verkregen, nu het depot door ACC in de tijd voorafgaat aan dat van Ortho (rov. 8 Rb). De rechtbank heeft aangenomen dat Ortho de aanduiding "A t/m Zink" reeds als merk gebruikte voorafgaand aan het depot door ACC (rov. 9 Rb). Dit voorgebruik door Ortho is echter niet te goeder trouw geweest, omdat Ortho, als producent van en handelaar in gezondheidsproducten waaronder vitaminepreparaten, in en vóór het jaar 1994 bekend heeft moeten zijn met het gebruik van "From A to Zinc" voor de onderhavige waren door ACC en met de expansie van dit merk vanuit de VS, ook al vond het gebruik door ACC toen plaats buiten de Benelux (rov. 11-12 Rb).
    
    1.5. Ortho is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te Amsterdam.  White Hall en ACC hebben voorwaardelijk incidenteel appel ingesteld. Bij arrest d.d. 21 januari 1999 heeft het hof op het principaal beroep het vonnis bekrachtigd. Aan het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep is het hof niet meer toegekomen.
    
    1.6. Ortho heeft tegen dit arrest - tijdig - beroep in cassatie ingesteld. White Hall en ACC hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht.
    
    2. Bespreking van het cassatiemiddel
    
    2.1. In het stelsel van de BMW - zoals dit tot uitdrukking komt in art. 3 lid 1 BMW - ontstaat het uitsluitend recht op een merk niet door het eerste gebruik ervan, maar door het eerste depot(4). Een depotstelsel biedt rechtszekerheid, omdat het tijdstip van vestiging van het recht vastligt, maar kan tot onbillijkheden leiden wanneer het formele recht te zeer afwijkt van de materiële gang van zaken. De BMW voorziet daarom in correctiemogelijkheden. Eén daarvan is, dat belanghebbenden op grond van art. 14 B, aanhef en onder 2, in verbinding met art. 4, onder 6, BMW tegenover de merkhouder de nietigheid kunnen inroepen van een te kwader trouw verricht depot(5). Art. 4 BMW bepaalt, voor zover hier van belang:
    
    
      Binnen de in de artikelen 6bis, 6ter en 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:
      (...)
    
    
    6. het te kwader trouw verrichte depot, onder andere:
    
    
      a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;
      b. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied.
    
    
    2.2. Het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen(6) vermeldt, dat de beoordeling van de kwade trouw van de deposant in ieder afzonderlijk geval noodzakelijk zal zijn; men zal daarbij rekening moeten houden met alle aan het geval eigen omstandigheden. In art. 4 onder 6 BMW worden enkele - volgens de toelichting: niet limitatief op te vatten - gevallen genoemd, waarin de kwade trouw uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit. Het niet-limitatieve karakter van de gevallen, genoemd onder a en onder b, komt ook tot uitdrukking in de wettekst: "onder andere", in de Franse tekst: "notamment"(7). 
    
    2.3. Inzet van het geschil in conventie was de stelling van Ortho, dat ACC in 1995 de onder 1.1.4 en 1.1.5 genoemde merkdepots heeft verricht terwijl ACC wist, althans behoorde te weten, dat Ortho in 1994, in elk geval binnen de drie voorafgaande jaren, binnen het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Het gaat hier dus om een geval als bedoeld in art. 4 onder 6a BMW. Dat Ortho voor dit depot geen toestemming aan ACC heeft verleend, is geen punt van discussie. Inmiddels staat ook vast dat het merk van Ortho overeenstemt met dat van ACC. Centraal staat nu de vraag, of voldaan is aan de wettelijke eis dat het voorgebruik (d.w.z. het aan het depot voorafgaande gebruik(8)) door Ortho te goeder trouw is geweest. Volgens White Hall en ACC was het voorgebruik van Ortho niet te goeder trouw, omdat Ortho bekend was, in elk geval bekend behoorde te zijn, met het gebruik buiten de Benelux door ACC van het merk "From A to Zinc" in diverse talen, dat in de tijd voorafging aan het voorgebruik van Ortho. Het hof heeft evenals de rechtbank geoordeeld, dat Ortho in en vóór het jaar 1994 bekend had behoren te zijn met het gebruik door ACC van het merk "From A to Zinc" voor de onderhavige waren buiten de Benelux, alsmede ervan op de hoogte had behoren te zijn, dat ACC met haar merk expandeerde naar landen in Europa (rov. 4.16). Op basis daarvan heeft het hof het voorgebruik van Ortho niet te goeder trouw geacht (rov. 4.17).
    
    2.4. Omtrent de stelplicht en de bewijslast werd in BenGH 21 november 1983, NJ 1985, 333 m.nt. vNH (Cow Brand II) voor recht verklaard (dictum sub 6):
    
    "De voorgebruiker, die op grond van het bepaalde in art. 14B, in verbinding met art. 4 aanhef en onder 6a, de nietigheid van een depot inroept, moet de feiten en omstandigheden stellen in die bepaling genoemd als elementen voor de kwade trouw van de deposant, waaronder deze, dat hij, de voorgebruiker, te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt; daar de aanwezigheid van goede trouw in de regel wordt verondersteld, rust evenwel op de deposant die die aanwezigheid gemotiveerd betwist, in beginsel de bewijslast van het ontbreken van de goede trouw tegenover hem bij het gebruik door de voorgebruiker (...)."
    
    
      Over de toepassing van deze regel wordt in cassatie niet geklaagd. Verder verklaarde het BenGH in dat arrest voor recht (dictum sub 2):
      Bij de uitleg van het in art. 4 aanhef en onder 6a BMW voorkomende begrip "gebruik te goeder trouw" door de voorgebruiker is van belang, dat het in die bepaling gegeven voorbeeld van een depot te kwader trouw de onderlinge verhouding van de deposant en de gebruiker aan de orde is (...)".
    
    
    
      en omtrent de inhoud van het begrip "goede trouw" (dictum sub 3):
      "De eis van de goede trouw bij het gebruik van de voorgebruiker strekt ertoe bescherming te onthouden aan een voorgebruik dat met het oog op de in aanmerking te nemen belangen van de deposant of diens rechtsvoorganger als onbehoorlijk moet worden aangemerkt; voor de vraag of van een zodanig gebruik sprake is, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, ook met omstandigheden die de voorgebruiker wellicht niet heeft gekend maar had behoren te kennen (geobjectiveerde goede trouw)".
    
    
    In het arrest gebruikte het BenGH hiervoor ook de term: "de in het handelsverkeer te vergen zorgvuldigheid".
    
    2.5. In het thans bestreden arrest heeft het hof, dat met zoveel woorden naar het Cow Brand II-arrest verwijst, een geobjectiveerde goede trouw als maatstaf genomen. Het hof heeft namelijk onderzocht, of Ortho (de voorgebruiker) in en vóór 1994 behoorde te weten dat ACC het merk "From A to Zinc" reeds eerder gebruikte en wel zodanig, dat de verwachting gerechtvaardigd was dat ACC dit ook in de Benelux zou gaan doen (rov. 4.14 en 4.16). Onderdeel 1 van het middel komt met drie rechtsklachten tegen deze maatstaf (de geobjectiveerde goede trouw) op. Onderdeel 2 maakt (subsidiair) bezwaar tegen de wijze waarop het hof het begrip "behoren te weten" heeft ingevuld. Onderdeel 3 betoogt dat, ook al wordt de in rov. 4.14 - 4.16 door het hof onderzochte vraag bevestigend beantwoord, dat nog niet voldoende is om aan te nemen dat het voorgebruik niet te goeder trouw geschiedde. Volgens dit onderdeel is daarvoor tevens vereist, dat Ortho wist (of, in de opvatting van het hof: behoorde te weten) dat ACC daadwerkelijk plannen had geuit om haar merk in de Benelux te gaan gebruiken. Onderdeel 4 sluit af met een motiveringklacht.
    
    2.6. De rode draad in het cassatiemiddel is de opvatting van Ortho, dat de regels van art. 4 onder 6a en 6b BMW, hoewel geschreven voor de beoordeling of de deposant te kwader trouw is, mede bepalend behoren te zijn voor het antwoord op de vraag of de voorgebruiker te goeder trouw is (s.t. 3.6-3.7). Ortho gebruikt de regels, neergelegd in art. 4, onder 6a en 6b, als het ware in spiegelbeeld. Zij acht een voorgebruiker slechts in de volgende gevallen niet te goeder trouw (s.t. 3.15, verkort weergegeven):
    
    
      a. indien de voorgebruiker weet of behoort te weten dat de voor-voorgebruiker (d.w.z. de deposant, in casu ACC) in de laatste drie jaren binnen het Beneluxgebied het merk te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt;
      b. indien de voorgebruiker op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot de voor-voorgebruiker weet  - dus niet: behoort te weten - dat de voor-voorgebruiker binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied het merk te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt;
      c. indien er sprake is van misbruik.
      Volgens het middel doet geen van deze gevallen zich voor en had het hof dus niet mogen beslissen dat het voorgebruik van Ortho niet te goeder trouw is geweest.
    
    
    2.7. Dienovereenkomstig betoogt Ortho in onderdeel 1, dat de goede trouw bij voorgebruiker Ortho slechts ontbreekt, indien zij bij aanvang van haar voorgebruik daadwerkelijk wist dat ACC het merk "From A to Zinc" al eerder gebruikte. Het onderdeel verdedigt, met andere woorden, een subjectieve maatstaf: "weten" en niet de objectieve maatstaf: "behoren te weten". Omdat het voor-voorgebruik door ACC - d.w.z. het gebruik van het merk door ACC dat vooraf gaat aan het voorgebruik van het overeenstemmende merk door Ortho in 1994, dat weer voorafgaat aan het depot van het merk door ACC in 1995 - buiten het Beneluxgebied plaatsvond, zoekt het onderdeel aansluiting bij de regel van art. 4, onder 6b, BMW. Art. 4 onder 6b stelt, bij voorgebruik buiten het Beneluxgebied, aan de kwade trouw van de deposant de eis van wetenschap ("weten") van het voorgebruik op grond van een rechtstreekse betrekking(9) tot de voorgebruiker. Aldus komt Ortho in subonderdeel 1.1 tot haar klacht, dat het hof miskent dat de goede trouw van Ortho uitsluitend ontbreekt wanneer Ortho bij aanvang van haar voorgebruik op grond van een rechtstreekse betrekking met ACC daadwerkelijk wist dat ACC het merk "From A to Zinc" al eerder gebruikte en dat dit gebruik zodanig was, dat de verwachting gerechtvaardigd was dat ACC dit ook in de Benelux zou gaan doen.
    
    2.8. Op het eerste gezicht gaat deze opvatting van Ortho lijnrecht in tegen het reeds geciteerde dictum (sub 3) van het Cow Brand II-arrest, waarin het BenGH besliste dat óók rekening moet worden gehouden met omstandigheden die de voorgebruiker wellicht niet heeft gekend maar had behoren te kennen: een geobjectiveerde goede trouw. 
    
    2.9. Ortho heeft deze tegenwerping voorzien. Zij voert aan, dat het BenGH in het Cow Brand II-arrest, bij de bespreking van wat toen vraag B van de Hoge Raad was, steun heeft gezocht in hetgeen in art. 4, onder 6a, wordt bepaald omtrent de kwade trouw van de deposant. Het ging in de Cow Brand-zaak om een eerder gebruik binnen het Beneluxgebied. Ortho leidt a contrario hieruit af, dat wanneer het gaat om voor-voorgebruik buiten het Beneluxgebied, eenzelfde wijze van redeneren moet worden gevolgd en aansluiting behoort te worden gezocht bij de norm van art. 4 onder 6b: "weten op grond van een rechtstreekse betrekking" (s.t. 3.10). Deze a contrario-redenering van Ortho spreekt mij niet aan. Hieronder wordt toegelicht, waarom.
    
    2.10. Vooropgesteld: vraag B van de Hoge Raad in de Cow Brand-zaak luidde: 
    
    "Aangenomen dat, wil er sprake zijn van "gebruik te goeder trouw" (door de voorgebruiker) in de zin van art. 4 onder 6a, nodig is dat (komt vast te staan dat) de voorgebruiker bij de aanvang van zijn gebruik bepaalde feiten niet kende, is zijn gebruik dan reeds te goeder trouw wanneer hij die feiten niet kende (louter subjectieve goede trouw), dan wel slechts indien hij die feiten niet kende, maar ook niet behoefde te kennen (geobjectiveerde goede trouw)?"
    
    De vraag en het antwoord van het BenGH hadden dus betrekking op het begrip "gebruik te goeder trouw" van de voorgebruiker in de zin van art. 4 onder 6a BMW. Het is precies dát begrip, dat ook in het onderhavige geding ter discussie staat. Het zou m.i. tot ongewenste verwarring aanleiding geven, wanneer binnen dat ene begrip "gebruik te goeder trouw" een - niet uit de wet zelf blijkende - splitsing zou worden gemaakt, al naar gelang het voor-voorgebruik, dat aan de voorgebruiker wordt tegengeworpen, binnen of buiten het Beneluxgebied heeft plaatsgevonden. Het is waar, dat het steun-argument, dat werd gebruikt in het Cow Brand II-arrest (de vergelijking met de positie van de deposant wiens kwade trouw wordt gesteld), in het onderhavige geval niet wordt gebruikt. Daartegenover staat echter, dat de (Benelux)rechter, die een keer dit steunargument heeft gebruikt, zich niet heeft verplicht om voortaan het begrip "gebruik te goeder trouw" van de voorgebruiker op eenzelfde wijze uit te leggen als de goede trouw van de deposant. M.i. ligt veeleer voor de hand, dat de rechter in de - zich hier voordoende - situatie waarin het voor-voorgebruik heeft plaatsgehad buiten het Beneluxgebied, de maatstaf afstemt op die van het Cow Brand II-arrest en de goede trouw van de voorgebruiker dus toetst aan de norm van de geobjectiveerde goede trouw ("behoren te weten"). Het moge zijn, dat de wetenschap, die de deposant heeft van voorgebruik buiten de Benelux, daarmee op een andere wijze wordt beoordeeld dan de wetenschap, die de voorgebruiker heeft van voor-voorgebruik buiten de Benelux(10), maar daartegenover staat het voordeel van een éénduidige uitleg van het begrip "gebruik te goeder trouw" in art. 4 onder 6 BMW. Ten aanzien van art. 4 onder 6b BMW geldt evenzeer, dat de eis van goede trouw van de voorgebruiker ertoe strekt, bescherming te onthouden aan een voorgebruik dat met het oog op de in aanmerking te nemen belangen van de deposant als onbehoorlijk moet worden aangemerkt. Als ik het goed zie, vindt de in dit onderdeel van het middel verdedigde opvatting geen steun in de jurisprudentie of vakliteratuur. Het dictum (sub 3) van het Cow Brand II-arrest lijkt mij voldoende duidelijk om op dit onderdeel een beslissing te nemen zonder prejudiciële vraagstelling aan het BenGH.
    
    2.11. Naast het in alinea 2.9 besproken hoofdargument, voert Ortho nog een bijkomend argument aan, om haar pleidooi voor een subjectieve maatstaf ("weten" in plaats van: "behoren te weten") kracht bij te zetten. Het betoog (in de s.t. 3.11), dat het merkgebruik door Ortho aanvankelijk als behoorlijk had te gelden en niet plotsklaps door het enkele feit van het depot door ACC onbehoorlijk kan worden, miskent dat het hof heeft getoetst of Ortho bij de aanvang van haar gebruik wist of behoorde te weten dat ACC het merk "From A to Zinc" al eerder gebruikte. 
    
    2.12. Ten overvloede zij erop gewezen, dat in de systematiek van art. 4 onder 6 BMW kwade trouw van de deposant ook denkbaar is buiten de onder 6a en 6b genoemde voorbeeldgevallen. Hierboven werd al aandacht gevraagd voor het niet-limitatieve karakter daarvan. Zelfs bij een "spiegelbeeldig" gebruik van de normen welke gelden voor de beoordeling van de kwade trouw van een deposant, zoals in het middel bepleit, blijft dus de mogelijkheid bestaan, dat het gebruik door de voorgebruiker niet past onder de omschrijving van 6a noch onder die van 6b, maar tòch door de rechter wordt aangemerkt als een gebruik niet te goeder trouw. Subonderdeel 1.1 treft n.m.m. geen doel. 
    
    2.12. Subonderdeel 1.2 herhaalt het uitgangspunt van subonderdeel 1.1, dat vereist zou zijn dat Ortho daadwerkelijk wist van het voor-voorgebruik door ACC. Het tweede subonderdeel laat de eis van een "rechtstreekse betrekking" met ACC vallen. In plaats daarvan, stelt het de eis: dat Ortho het voorgebruik heeft aangevangen met het oogmerk van welbewuste aantasting van het belang van ACC bij het merk "From A to Zinc" en/of met het oogmerk, welbewust te profiteren van de bekendheid en reputatie van dat merk. Hierachter steekt de gedachte dat een deposant - buiten de in art. 4 onder 6a en 6b genoemde gevallen - te kwader trouw kan zijn indien er sprake is van misbruik van het depotstelsel(11). Wordt deze norm in spiegelbeeld toegepast op de vraag of het gebruik van de voorgebruiker te goeder trouw is, dan ontbreekt de goede trouw van de voorgebruiker (Ortho) wanneer aan deze voorwaarden is voldaan. 
    
    2.13. Het uitgangspunt van deze klacht - dat voor goede trouw van de voorgebruiker positieve wetenschap van het voor-voorgebruik buiten de Benelux nodig is en een "behoren te weten" onvoldoende is - werd hierboven reeds verworpen. Ervan uitgaande, dat het voorgebruik van Ortho niet te goeder trouw is geweest, behoefde niet te worden onderzocht of er wellicht nog meer gronden waren, die dat oordeel zouden kunnen dragen. N.m.m. faalt dit subonderdeel. Om dezelfde reden kan de overeenkomstige klacht van subonderdeel 1.3 niet slagen.
    
    2.14. In onderdeel 2 meent Ortho dat, óók indien wordt uitgegaan van de geobjectiveerde goede trouw die het hof als maatstaf heeft gebezigd, het hof niet had mogen concluderen dat het voorgebruik van Ortho niet te goeder trouw is geweest. Ortho meent dat de eis van geobjectiveerde goede trouw niet zó ver gaat, dat van Ortho verwacht mocht worden dat zij, voorafgaand aan haar gebruik van het merk "A tot Zink", een onderzoek zou instellen naar het merkgebruik in de branche (subonderdeel 2.1). In ieder geval gaat die eis volgens Ortho niet zó ver, dat van haar verwacht mocht worden dat zij zelfs een onderzoek zou instellen naar het merkgebruik buiten de Benelux, in het bijzonder naar het merkgebruik in de Verenigde Staten (subonderdeel 2.2). Ook in het kader van dit onderdeel verlangt Ortho een overeenkomstige (spiegelbeeldige) toepassing van de normen, welke gelden voor de beoordeling van de kwade trouw van de deposant. Aangezien die normen nogal soepel zijn - zo wordt van een deposant geen diepgaand onderzoek naar eerder gebruik geëist -, wenst Ortho dat aan de hand van die normen wordt getoetst of haar gebruik te goeder trouw is geweest. Volgens Ortho kan aan een voorgebruiker diens gebrek aan daadwerkelijke wetenschap van het voor-voorgebruik van een merk slechts worden toegerekend wanneer dit voor-voorgebruik algemeen bekend was in de branche, in die zin dat alle branchegenoten, althans de meeste branchegenoten, in de Benelux van dit voor-voorgebruik op de hoogte waren. 
    
    2.15. White Hall en ACC bestrijden niet de stelling dat, bij de beoordeling van de kwade trouw van de deposant, van deze geen diepgaand onderzoek wordt gevergd. Uit hun schriftelijke toelichting (blz. 6):
    
    "Een stelsel dat voorrang geeft aan rechtsverkrijging door depot, is niet te verenigen met een verreikende uitzondering, die ertoe strekt dat aan een depot geen geldig merkrecht wordt verbonden wanneer de deposant op de hoogte had kunnen zijn van door een derde eerder van het betreffende merk gemaakte gebruik. Merkgebruik is namelijk een gegeven dat, omdat het zich openlijk in het handelsverkeer voltrekt, bij zorgvuldig onderzoek (bijna) altijd wel kan worden vastgesteld - mits men zijn onderzoek maar grondig en uitgebreid genoeg uitvoert. Als dàt de norm voor de goede trouw van een merkendeposant zou markeren, zouden de voordelen van een depotstelsel (...) vrijwel geheel verloren gaan."(12)
    
    In het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen werd omtrent de maatstaf van art. 4 onder 6a BMW opgemerkt:
    
    "De wetenschap, mits bewezen, van een gebruik, zelfs indien dit niet algemeen bekend is, kan in aanmerking genomen worden. Het ontbreken van wetenschap van een gebruik kan daarentegen slechts worden toegerekend, wanneer dit gebruik in de belanghebbende kringen algemeen bekend is".(13)
    
    2.16. White Hall en ACC bestrijden echter wel de stelling, dat de norm voor de beoordeling van de kwade trouw van de deposant overeenkomstig zou kunnen worden toegepast bij de beoordeling van de goede trouw van de voorgebruiker. Voor de beoordeling van de goede trouw van de voorgebruiker geldt de maatstaf van de zorgvuldigheid die in het handelsverkeer te vergen is. Een dergelijke maatstaf, die strenger is dan de maatstaf welke wordt aangelegd voor de beoordeling van de kwade trouw van de deposant, is ook verklaarbaar: de keuze voor het depotstelsel brengt immers met zich mee, dat een merkdepot niet te snel moet kunnen worden vernietigd op grond van voorgebruik van een overeenstemmend merk. Daarmee strookt, dat alleen dát voorgebruik in aanmerking wordt genomen, dat voldoet aan de eis dat de voorgebruiker zich zorgvuldig rekenschap heeft gegeven van de belangen van andere betrokkenen in het handelsverkeer; voor de voorgebruiker geldt dus wél een verplichting tot zorgvuldig onderzoek (s.t. blz. 8).
    
    2.17. Het geschilpunt is dus, of de normen, welke worden aangelegd bij de toetsing van de kwade trouw van de deposant (m.a.w.: het begrip: "behoren te weten"), mogen worden toegepast, althans de rechter tot inspiratie mogen dienen, bij de beoordeling van de goede trouw van de voorgebruiker. Het punt is relevant voor de beslissing: het hof heeft immers geoordeeld dat Ortho "zich er tevoren van moest vergewissen wat er in de branche, dit is de markt van vitaminepreparaten, gebeurde, zowel binnen als buiten de Benelux en met name ook in de VS, de bakermat en trendsetter van de vitaminecultuur" (rov. 4.14).
    
    2.18. Erkend kan worden, dat Ortho door de vakliteratuur enigszins in deze richting wordt gestuurd. Gielen heeft het over een parallel, die kan worden getrokken tussen de geobjectiveerde goede trouw van de voorgebruiker en de eveneens geobjectiveerde kwade trouw van de deposant(14). Spoor noemt de eis van goede trouw van de voorgebruiker zelfs "het spiegelbeeld van de kwade trouw van de deposant". De toepasselijke regels lopen z.i. dan ook "goeddeels parallel"(15). Daartegenover staat, dat de strekking van de betrekkelijk soepele norm ten opzichte van de deposant - welke voortvloeit uit de keuze voor een stelsel van rechtsverkrijging door depot, zoals hierboven uiteengezet - niet opgaat wanneer degene wiens goede of kwade trouw getoetst wordt niet de deposant is, maar een voorgebruiker. In de rechtspraak is deze kwestie nog niet uitgemaakt. Het Cow Brand II-arrest (dictum sub 5) biedt een aanwijzing, in die zin dat de objectieve goede trouw klaarblijkelijk met zich meebrengt dat de voorgebruiker het Benelux-merkenregister raadpleegt. Daarmee is echter nog niet gezegd, dat van de voorgebruiker een onderzoek mag worden verlangd dat verder gaat dan het Benelux-merkenregister, noch zegt het iets over de mate waarin eventueel voor-voorgebruik buiten het Beneluxgebied door de voorgebruiker moet worden onderzocht. Enige relativering wordt bovendien aangebracht door het arrest BenGH 19 december 1996, NJ 1997, 623 m.nt. J.H. Spoor. Daarin werd voor recht verklaard, dat van degene die in het Beneluxgebied te goeder trouw een teken in gebruik heeft genomen in de regel niet kan worden gevergd dat hij nadien het Benelux-register raadpleegt om na te gaan of inmiddels een derde een met dat merk overeenstemmend merk heeft gedeponeerd. Nu is dit laatste enigszins voor de hand liggend: je kunt niet elke dag even in het register komen kijken. In de casus van Ortho/ACC gaat het om de vraag, welk (eenmalig) onderzoek van Ortho mocht worden gevergd vóórdat zij met haar voorgebruik begon.  
    
    2.19. Bij deze stand van zaken en omdat het gaat om de uitleg van een regel van Beneluxrecht waarover op supranationaal niveau wordt beslist, wil ik Uw Raad voorstellen prejudiciële vragen aan het Benelux-gerechtshof voor te leggen. Het lijkt me, dat allereerst zal moeten worden gevraagd: of de geobjectiveerde goede trouw, die in art. 4 onder 6a van de voorgebruiker wordt verlangd, met zich meebrengt dat aan de voorgebruiker diens gebrek aan daadwerkelijke kennis van het "voor-voorgebruik" van het merk door de deposant niet kan worden toegerekend, indien dat "voor-voorgebruik" in de desbetreffende branche niet algemeen bekend was, in die zin dat alle branchegenoten, althans de meeste branchegenoten, in de Benelux van dit "voor-voorgebruik" op de hoogte waren. Bij de beantwoording van die vraag zal tevens aan de orde kunnen komen, of de passage uit het Gemeenschappelijk Commentaar (zie alinea 2.15 hierboven) niet alleen betekenis heeft voor de eisen die aan de deposant worden gesteld maar ook betekenis heeft voor de eisen die aan de voorgebruiker worden gesteld. 
    
    2.20. In de tweede plaats - voor het geval het BenGH de toetsing niet beperkt acht tot hetgeen in de branche algemeen bekend is - zou de prejudiciële vraag moeten worden gesteld, wat de eisen van geobjectiveerde goede trouw met zich meebrengen ten aanzien van de mate van onderzoek (naar eerder gebruik), dat van de voorgebruiker mag worden verlangd. Met name is daarbij van belang, of die eisen ook meebrengen, dat onderzoek (naar "voor-voorgebruik") buiten het Beneluxgebied van de voorgebruiker mag worden verlangd. Indien die vraag niet in algemene zin te beantwoorden is, zou concreet gevraagd kunnen worden of de rechter bij zijn toetsing van de geobjectiveerde goede trouw van de voorgebruiker de eis mag stellen dat de voorgebruiker zich tevoren ervan vergewist, wat er in de desbetreffende branche, de markt van vitaminepreparaten, gebeurde, zowel binnen als buiten de Benelux en met name ook in de VS als de bakermat en trendsetter van de vitaminecultuur. Iedere verdere beslissing op de subonderdelen 2.1 en 2.2 ware aan te houden tot na de beantwoording van deze prejudiciële vragen.
    
    2.21. Hoewel niet strikt noodzakelijk naast de voorgaande vragen, zou Uw Raad de gelegenheid kunnen benutten om aan het Benelux-gerechtshof een controverse tussen Belgische en Nederlandse auteurs voor te leggen, die voor de dagelijkse merkenpraktijk van belang is. Dit vereist een korte toelichting. Het cassatiemiddel heeft White Hall en ACC de vraag doen opwerpen, of Ortho wel belang heeft bij haar klachten (s.t. nr. 21). De problematiek is geïntroduceerd door M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht (1969), blz. 75 e.v. Het komt blijkbaar regelmatig voor, dat een ondernemer een merk feitelijk in gebruik neemt zonder eraan te denken, dit merk te deponeren. Men neme als voorbeeld: een merk ALPHA. Wanneer nadien een andere ondernemer een overeenstemmend merk (bijv. OLPHA) in gebruik neemt zonder dit te deponeren en deze beide ondernemers met elkaars merk worden geconfronteerd, ontstaat een impasse. Zodra de eerstgenoemde ondernemer zijn merk ALPHA alsnog wil deponeren, wordt hij naar de letter van art. 4 onder 6a ten tijde van het depot te kwader trouw geacht, omdat hij inmiddels bekend is met het aan zijn depot voorafgaande gebruik van OLPHA door de andere ondernemer. De andere ondernemer, op zijn beurt, is te kwader trouw wanneer hij het merk OLPHA zou deponeren terwijl hij inmiddels bekend is met het gebruik van ALPHA. Gotzen houdt voor een dergelijke casus vast aan de regel, dat een depot te kwader trouw geen recht geeft; hij neemt de consequentie voor lief, dat uiteindelijk geen van beide ondernemers een geldig merkrecht heeft. Deze opvatting van Gotzen is bestreden door Huydecoper, die de deposant (in dit voorbeeld: de deposant van ALPHA) niet te kwader trouw acht indien de deposant de eerste feitelijke gebruiker van het merk is geweest; daaraan doet zijns inziens niet af de omstandigheid dat de deposant ten tijde van het depot inmiddels bekend is met het gebruik van een overeenstemmend merk door de andere ondernemer(16).
    
    2.22. White Hall en ACC passen deze gedachte toe op de onderhavige casus: als een regel geldt, inhoudend dat het depot van een deposant, die (in de verhouding tot de voorgebruiker) als eerste het merk feitelijk gebruikte, niet te kwader trouw kàn zijn verricht, heeft het geen zin meer, om prejudiciële vragen te stellen over de goede trouw van de voorgebruiker; omdat ACC het merk sedert 1978 gebruikt en Ortho het overeenstemmende merk eerst sedert 1994, heeft het hof dan terecht geoordeeld dat de depots van ACC niet te kwader trouw zijn verricht, wat er verder zij van de gronden waarop dat oordeel berustte. Het lijkt me inderdaad in het belang van de merkenpraktijk, dat het Benelux-gerechtshof zich een keer over de voorgestelde regel uitspreekt. Een complicatie is echter wel, dat het eerste gebruik van ACC niet op het grondgebied van de Benelux heeft plaatsgevonden maar daarbuiten. Wanneer men uitsluitend let op het feitelijk gebruik op het Benelux-grondgebied (Ortho: 1994, White Hall/ACC: 1996), zou Ortho de eerste gebruiker zijn. In dit verband kan worden gewezen op de regel aan het slot van art. 4 onder 6b: indien de deposant zijn wetenschap van het concurrende gebruik eerst verkrijgt nadat hij (de deposant) een begin heeft gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied, wordt zijn depot niet als te kwader trouw beschouwd. Eerder gebruik door de deposant van het merk buiten het Beneluxgebied baat hem niet. Dat is de consequentie van nationale merkenrechtstelsels.
    
    2.23. Terug naar het cassatiemiddel. Subonderdeel 2.3 verwijt het hof in rov. 4.11 te hebben miskend, dat wel degelijk relevant is, dat het merk "From A to Zinc" geen algemeen bekend merk is in de zin van art. 4 lid 5 BMW. Dit verwijt is ongegrond. Ingevolge art. 4, aanhef en onder 5, BMW wordt geen merkrecht verkregen op het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis van het Verdrag van Parijs dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend. Zoals het hof in rov. 4.11 constateert, heeft Ortho haar vordering in conventie niet gebaseerd op de stelling dat het depot van ACC nietig zou moeten worden verklaard op de in art. 4, aanhef en onder 5 bedoelde grond. Dat het merk van ACC geen algemeen bekend merk in de zin van art. 4 onder 5 BMW is, staat los van de vraag, of het merk algemeen bekend is in, wat het Gemeenschappelijk Commentaar noemt, de belanghebbende kringen.
    
    2.24. Onderdeel 3, dat hierboven in alinea 2.5 al even aan de orde kwam, stelt dat het hof - om Ortho's voorgebruik te kunnen aanmerken als: niet te goede trouw - tevens had dienen vast te stellen, dat Ortho wist (of, naar de norm van geobjectiveerde goede trouw: behoorde te weten), dat ACC daadwerkelijk plannen had geuit om haar merk in de Benelux te gaan gebruiken. De maatstaf "dat de verwachting gerechtvaardigd was dat zij dat ook in de Benelux zou gaan doen" (rov. 4.14-4.16) vindt Ortho te vaag. 
    
    2.25. Hoe fijnzinnig ook, het onderscheid heeft meer dan alleen theoretische betekenis. In een casus als de onderhavige, waarbij een bedrijf vanuit de VS gestadig uitbreidt naar allerlei landen in de wereld, waaronder landen in Europa, kan een merkgebruiker zien aankomen dat dit bedrijf op enig moment de Beneluxmarkt zal gaan betreden. Zekerheid daarover wordt pas verkregen wanneer dit bedrijf daadwerkelijk plannen uit om zijn buitenlandse merk ook in de Benelux te gaan gebruiken. Er is veel voor te zeggen, het oordeel hierover over te laten aan de rechter die over de feiten oordeelt: per slot van rekening gaat het Gemeenschappelijk Commentaar ervan uit, dat rekening wordt gehouden met alle aan het geval eigen omstandigheden (zie alinea 2.2 hierboven). In het woord "gerechtvaardigd" heeft het hof deze waardering van feitelijke aard tot uitdrukking gebracht. Het vraagstuk kan, desgewenst, echter gemakkelijk worden "meegenomen" in de toch al te stellen prejudiciële vragen. Een aanvullende prejudiciële vraag zou kunnen luiden: of de eisen van geobjectiveerde goede trouw van de voorgebruiker met zich meebrengen, dat de voorgebruiker zich niet alleen rekenschap geeft van concrete, van de "voor-voorgebruiker" afkomstige aanwijzingen dat deze, de "voor-voorgebruiker", voornemens is het desbetreffende oudere merk te gebruiken binnen het Benelux-gebied, maar ook van marktontwikkelingen of andere, niet noodzakelijk van de "voor-voorgebruiker" afkomstige aanwijzingen die de verwachting rechtvaardigen dat de "voor-voorgebruiker" binnen afzienbare tijd het desbetreffende oudere merk zal gaan gebruiken binnen het Beneluxgebied.
    
    2.26. Onderdeel 4 bouwt met een motiveringsklacht voort op de voorgaande onderdelen. De bespreking van deze klacht kan beter blijven rusten tot na ontvangst van het antwoord op de te stellen prejudicële vragen.
    
    3. Conclusie
    
    De conclusie strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof over de in deze conclusie onder 2.19, 2.20, 2.22 en 2.25 aangeduide onderwerpen, en tot aanhouding van de zaak in afwachting van het antwoord daarop.
    
    
      De Procureur-Generaal bij de
      Hoge Raad der Nederlanden,
    
    
    
      1 Rov. 3 van het bestreden arrest in samenhang met rov. 1 a t/m l van het vonnis in eerste aanleg.
      2 In de gedingstukken ook wel aangeduid als: Cyanamid.
      3 De volledige eis in conventie is ook weergegeven in het vonnis in eerste aanleg rubriek 2.
      4 Zie voor een vergelijking van stelsels op basis van eerste gebruik en stelsels op basis van depot: J.L.R.A. Huydecoper, De regeling van het depot te kwader trouw in artikel 4.6 van de Benelux Merkenwet, Wim Mak BMM Award 1990, blz. 8-11.
      5 De Merkenharmonisatierichtlijn (Richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988, 89/104, Pb EG 1989 L 40) laat hiervoor ruimte. De richtlijn bepaalt in art. 3, lid 2 onder d, dat elke lid-staat kan bepalen dat een ingeschreven merk nietig kan worden verklaard indien en voor zover de aanvrage om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponeerd. Art. 4, lid 4 onder g, houdt in dat elke lid-staat kan bepalen dat een ingeschreven merk nietig kan worden verklaard indien en voor zover het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een merk dat in het buitenland werd gebruikt op het tijdstip van de aanvrage en daar nog wordt gebruikt, indien de aanvrage door de aanvrager te kwader trouw is gedaan. 
      6 S&J-editie 47-I (1996) blz. 74.
      7 De vakliteratuur (N. Hagemans in T&C IE, aant. 7 op art. 4 BMW; J.H. Spoor losbl. Intellectuele eigendom, Me II, aant. 6.4 op art. 4 BMW) noemt enkele voorbeelden van mogelijke depots te kwader trouw die niet te rubriceren zijn onder rubriek a of rubriek b van art. 4 onder 6 BMW, zoals: het depot van een merk dat overeenstemt met een (oudere) handelsnaam; het depot van een auteursrechtelijk beschermde slogan; in bepaalde gevallen het depot van een merk voor niet-soortgelijke waren; het depot door een zgn. merkenpiraat, die (bekende) buitenlandse merken deponeert in landen waar de houders dat zelf nog niet hebben gedaan, met het enkele doel ze te verkopen aan deze houders of aan andere gegadigden.
      8 Men bedenke wel, dat de term "voorgebruik" in de BMW niet voorkomt, en dat aan dit voorgebruik niet dezelfde rechtsgevolgen zijn verbonden als aan voorgebruik in het octrooirecht of het modellenrecht (J.H. Spoor, losbl. Intellectuele eigendom, Me II, aant. 6.1.1 op art. 4 BMW).
      9 In herinnering wordt gebracht, dat de HR op 14 januari 2000, NJ 2000, 173, over het begrip "rechtstreekse betrekking" een vraag heeft gesteld aan het BenGH.
      10 Ook in een casus als de onderhavige: zou Ortho als eerste het merk hebben gedeponeerd (quod non), dan zou wetenschap van voorgebruik van het overeenstemmende merk door ACC buiten de Benelux haar alleen tegengeworpen kunnen worden indien zou zijn voldaan aan de maatstaf van art. 4 onder 6b BMW.
      11 Zie hierboven: noot 7 en alinea 2.6 onder c. Ortho heeft het oog op gevallen als de zaak Ben & Jerry: Rb 's-Gravenhage 20 september 1995 IER 1995 nr. 39 m.nt. ChG; zie ook Rb Amsterdam 20 maart 1997 IER 1997 nr. 25 en Hof Amsterdam 9 juli 1998, BMMB sept 1998.
      12 Vgl: J.H. Spoor, losbl. Intellectuele eigendom, Me II, aant. 6.2.5b op art. 4 BMW: "Met de toevoeging: of behoort te weten heeft de Benelux-wetgever het begrip "depot te kwader trouw" niet willen uitbreiden tot gevallen waarin de deposant het voorgebruik niet kende maar wel had kunnen kennen, maar heeft hij met name bewijsproblemen willen voorkomen.". Zie ook: J.L.R.A. Huydecoper, De regeling van het depot te kwader trouw in artikel 4.6 van de Benelux Merkenwet, Wim Mak BMM Award 1990; Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (2000) blz. 228; Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992) blz. 215-216; Hof Amsterdam 28 maart 1985, BIE 1986, nr. 2.
      13 S&J 47-I (1996), blz. 74. De hier bedoelde algemene bekendheid in de belanghebbende kringen is iets anders dan de algemene bekendheid (de bekendheid bij het grote publiek). Deze laatste kan, mits er verwarringsgevaar is, zelfstandig grond voor nietigheid van een depot opleveren: zie art. 4 onder 5 BMW en hieronder: alinea 2.23.
      14 Ch. Gielen/L. Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992) blz. 213.
      15 J.H. Spoor, losbl. Intellectuele eigendom, Me II, aantek. 6.2.4c op art. 4 BMW.
      16 J.L.R.A. Huydecoper, a.w. (Wim Mak BMM Award 1990), blz. 18-19. De opvatting van Huydecoper wordt gevolgd door Ch. Gielen, noot onder Pres. Rb. 's-Gravenhage 1 oktober 1991, IER 1991 nr. 53: "degene die een eerste depot verricht en het gedeponeerde merk ook het eerste gebruikt heeft, kan geen misbruik worden verweten." In gelijke zin: Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992) blz. 213 nr 531; J.H. Spoor, losbl. Intellectuele eigendom, Me II, aant. 6.2.4c en 6.2.5d op art. 4 BMW; E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, diss. 1991, blz. 89.