ECLI:NL:HR:2001:AB2774, Hoge Raad, 26-10-2001, C99/361HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2001-10-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

26 oktober 2001
      Eerste Kamer
      Nr. C99/361HR
      CP
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    TETRA LAVAL FOOD KOPPENS B.V., gevestigd te Bakel, gemeente Bakel en Milheeze,
    
    EISERES tot cassatie,
    
    advocaat: mr. E. Grabandt,
    
    t e g e n
    
    MACHINEFABRIEK MEYN B.V., gevestigd te Oostzaan,
    
    VERWEERSTER in cassatie,
    
    advocaat: mr. E.D. Vermeulen.
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Tetra - heeft bij exploit van 14 juni 1996 verweerster in cassatie - verder te noemen: Meyn - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
    
    
      1. Meyn te verbieden direct of indirect inbreuk te maken op Europees octrooi no. 0 558 151 en het Amerikaans octrooi 5,329,916, meer in het bijzonder door het vervaardigen, aanbieden en afleveren van voortbrengselen die inbreuk maken op deze octrooien, alsmede deze in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een ander in voorraad te hebben in alle in het Europees octrooi aangewezen landen en in de Verenigde Staten van Amerika;
      2. Meyn te gebieden binnen 14 dagen na betekening van het te wijzen vonnis de afnemers van - al dan niet reeds geleverde - inbreukmakende voortbrengselen schriftelijk te verzoeken de betrokken voortbrengselen aan Meyn te retourneren, en/of schriftelijk de betrokken order(s) te annuleren, tegen terugbetaling van de koopprijs en met het aanbod de met retournering of annulering gemoeide kosten te vergoeden, en/of de gedane offerte(s) schriftelijk in te trekken;
      3. Meyn te gebieden binnen 14 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de advocaat van Tetra  ter controle van het onder 2 gebodene een lijst te verschaffen met de namen en adressen van de betrokken afnemers, en/of van de potentiële afnemers aan wie offerte is gedaan;
      4. Meyn te veroordelen tot betaling aan Tetra van een dwangsom van telkens ƒ 1.000.000,-- (EEN MILJOEN gulden) voor iedere overtreding van één van bovenstaande ge- of verboden en per dag waarop de betrokken overtreding zal voortduren, of, ter keuze van Tetra, een dwangsom van ƒ 2.000.000,-- (TWEE MILJOEN gulden) voor ieder inbreukmakend voortbrengsel waarmee Meyn het betrokken ge- of verbod overtreedt.
    
    
    
      Meyn heeft de vordering ter terechtzitting van 3 juli 1996 bestreden.
      Na deskundigenbericht en een nadere toelichting van partijen heeft de President bij vonnis van 24 september 1996:
    
    
    
      - Meyn verboden direct of indirect hier te lande inbreuk te maken op Europees octrooi nr. 0.558.151, meer in het bijzonder door het vervaardigen, aanbieden en afleveren van de ten processe bedoelde Hot Air Oven Double Spiral Type, dan wel van andere voortbrengselen die inbreuk maken op dat octrooi;
      - Meyn bevolen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan degenen aan wie zij een offerte voor de evenbedoelde ovens heeft doen toekomen, alsmede aan eventuele afnemers van - al dan niet reeds geleverde - inbreukmakende ovens schriftelijk te doen weten dat die offerte niet langer van kracht is, resp. hun schriftelijk te verzoeken de betrokken voortbrengselen aan haar te retourneren, en/of schriftelijk de betrokken orders te annuleren, tegen terugbetaling van de koopprijs en met het aanbod de met retournering of annulering gemoeide kosten te vergoeden;
      - Meyn bevolen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de advocaat van Tetra ter controle van het evenbedoelde bevel een lijst te verschaffen met de namen en adressen van de betrokken afnemers en/of van de potentiële afnemers aan wie offerte is gedaan;
      - bepaald dat Meyn een dwangsom zal verbeuren van ƒ 100.000,-- voor iedere keer dat Meyn één van de bovenstaande verboden of bevelen mocht overtreden, dan wel voor iedere dag dat de betrokken overtreding mocht voortduren;
      - dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard;
      - bepaald dat Tetra binnen achttien maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of Meyn inbreuk maakt op voormeld octrooi van Tetra  en dat, indien Tetra zulks nalaat, dit verbod zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken;
      - het meer of anders gevorderde afgewezen.
    
    
    
      Tegen dit vonnis heeft Meyn hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.
      Bij arrest van 30 september 1999 heeft het Hof het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Tetra afgewezen.
      Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen het arrest van het Hof heeft Tetra beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      Meyn heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor Tetra toegelicht door haar advocaat en voor Meyn door mrs. K.Th.M. Stöpetie en M.G.R. van Gardingen, advocaten te Amsterdam.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
    
    
      (i) Tetra is rechthebbende op het Europees octrooi 0 558 151, met als prioriteitsdatum 26 februari 1992, verleend op 31 januari 1996. Dit octrooi, dat betrekking heeft op een, door partijen als "dubbele spiraaloven" aangeduide, oven voor voedingsproducten, heeft mede gelding voor Nederland.
      (ii) Conclusie 1 van het octrooi zoals het is verleend, luidt:
    
    
    "Oven with a housing which has heating means (18,19) and a conveyor belt (7) which runs through the housing, and on which the food products to be heated can be accomodated, which belt (7) follows a first helical path and a second helical path which connects to the first path, in which second path the belt, viewed in the vertical direction, carries out a movement in the opposite direction to that in the first path, characterized in that the first path is situated in a first chamber (26) in the housing, the second path is situated in a second chamber (27) in the housing, which chambers (26, 27) are separated by a partition (25) provided with an opening (28) through which the belt (7) is conveyed, and in that the two chambers  (26, 27) each have their own heating device (18, 19), so that two different temperature zones are formed."
    
    
      Doel van de uitvinding is: "to provide an oven in which the heating conditions are controllable in a more flexible way".  
      (iii) Meyn, die in Oostzaan onder meer ovens produceert, heeft in maart 1996 een brochure verspreid waarin zij haar "Hot Air Ovens" aanprijst, verkrijgbaar in de vorm van tunnel- en spiraalovens. Daarin wordt omtrent deze ovens onder meer vermeld: "Both models consist of two   cooking zones with separate temperature- and humidity control in each zone. "Voor haar "Hot Air Oven Double   Spiral Type" heeft zij offertes gedaan in Canada, Thailand en Frankrijk, waarbij zij onder meer heeft vermeld dat zich tussen de beide spiralen "a separating air wall" bevindt, welke de mogelijkheid biedt om in de machine verschillende temperatuur- en vochtigheidzones te creëren.
      (iv) Meyn heeft oppositie ingesteld tegen het octrooi. De oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau heeft de redactie van conclusie 1 enigszins gewijzigd en het octrooi van Tetra in gewijzigde vorm in stand gehouden. Tegen deze op 5 mei 1998 verzonden beslissing is beroep ingesteld, onder anderen door Meyn. 
    
    
    3.2 De President heeft geoordeeld dat Meyn door het in haar bedrijf hier te lande vervaardigen, althans voor haar bedrijf aanbieden van haar Hot Air Oven Double Spiral Type inbreuk maakt op het aan Tetra verleende octrooi, en heeft de hiervoor onder 1 vermelde vorderingen van Tetra, waarvan het belangrijkste onderdeel wordt gevormd door een inbreukverbod, grotendeels toegewezen.
    
    
      3.3 In hoger beroep keerden de grieven I en II zich tegen de overwegingen en oordelen van de President die betrekking hebben op de verwerping van het verweer van Meyn dat een inbreukverbod in kort geding achterwege diende te blijven omdat een gerede kans bestaat dat het octrooi van Tetra uiteindelijk de oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau niet zal overleven, nu de uitvinding nieuwheid ontbeert en niet op uitvinderswerkzaamheid berust. 
      Het Hof heeft geoordeeld, kort samengevat, dat een gerede kans bestaat dat in oppositie geoordeeld wordt dat het voor een deskundige voor de hand lag om ook dubbele spiraalovens die tot de stand van de techniek behoorden, op dezelfde wijze als de uit de PCT -aanvrage WO 88/09124 en uit het Duitse Offenlegungsschrift DE 32 25 813 A1 bekende ovens, te voorzien van een "partition" ter bereiking van het in het octrooi van Tetra aangegeven doel. Het Hof heeft vervolgens geoordeeld dat de grieven I en II in zoverre doel treffen dat een gerede kans bestaat dat het octrooi van Tetra in oppositie zal worden herroepen, en dat om die reden voor het gevorderde inbreukverbod geen plaats was.
    
    
    3.4.1 Onderdeel 1 heeft betrekking op de door het Hof bij de beoordeling van de vorderingen van Tetra toegepaste maatstaf. 
    
    
      3.4.2 De klacht van onderdeel 1 a houdt in dat in een geval als het onderhavige, waarin in eerste aanleg in de oppositieprocedure het octrooi (in gewijzigde vorm) in stand is gehouden en de conclusie slechts beperkt is gewijzigd, een inbreukverbod alleen dan in verband met de kans op herroeping in hoger beroep en nietigverklaring  achterwege dient te blijven indien de opposant aannemelijk maakt dat de oppositieafdeling zodanige fouten heeft gemaakt dan wel op zulk belangrijk materiaal geen acht heeft geslagen (of heeft kunnen slaan) dat te verwachten is dat, waren die fouten niet gemaakt of het materiaal wel in de beschouwingen betrokken, het octrooi niet in stand was gebleven. 
      De klacht faalt. Zonder miskenning van enige rechtsregel heeft het Hof kunnen oordelen dat het door Tetra gevorderde inbreukverbod achterwege behoorde te blijven indien een gerede kans bestond dat de oppositieprocedure in hoger beroep, anders dan in eerste aanleg, tot herroeping van het octrooi van Tetra zou leiden (vgl. HR 21 april 1995, nr. 15623, NJ 1996, 462). Voor het oordeel dat een dergelijke kans bestaat is niet slechts plaats in de door het onderdeel genoemde gevallen.
    
    
    3.4.3 Onderdeel 1 b klaagt dat het Hof niet aan de hand van de hiervoor in de tweede alinea van 3.4.2 vermelde maatstaf heeft onderzocht of er al dan niet grond bestond voor het opleggen van het door Tetra gevorderde inbreukverbod. Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en kan daarom wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. 
    
    3.5 Onderdeel 2  richt een aantal motiveringsklachten tegen 's Hofs oordeel dat een gerede kans bestaat dat in de oppositieprocedure in hoger beroep, anders dan in eerste aanleg, het octrooi van Tetra zal worden herroepen. Dit oordeel is evenwel, mede in aanmerking genomen dat het hier om een kort geding gaat, toereikend gemotiveerd, zodat ook onderdeel 2 faalt.
    
    4. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      verwerpt het beroep;
      veroordeelt Tetra in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Meyn begroot op ƒ 632,20 aan verschotten en ƒ 3.000,-- voor salaris. 
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp en de raadsheren J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 26 oktober 2001...