ECLI:NL:HR:2003:AF0688, Hoge Raad, 24-01-2003, C01/036HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2003-01-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

24 januari 2003
      Eerste Kamer
      Nr. C01/036HR
      JMH
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      1. UNILEVER N.V., gevestigd te Rotterdam,
      2. IGLO-MORA GROEP B.V., 
      gevestigd te 's-Hertogenbosch,
    
    
    EISERESSEN tot cassatie,
    
    advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,
    
    t e g e n
    
    de vennootschappen naar Belgisch recht:
    
    
      1. ARTIC N.V., gevestigd te Nieuwegein,
      2. N.V. FRISA, gevestigd te Kuurne, België,
    
    
    VERWEERSTERS in cassatie,
    
    advocaat: mr. E. Grabandt.
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    
      Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Unilever c.s. - hebben bij twee exploiten van 2 juli 1999 verweersters in cassatie - verder te noemen: Artic c.s. - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd voorzover in cassatie van belang en verkort weergegeven:
      i) Artic c.s. te gelasten met onmiddellijke ingang, binnen de Benelux, hun inbreukmakende en onrechtmatige handelingen, als ten processe bedoeld, te staken, en in het bijzonder onmiddellijk te staken het (doen) aanbieden, aanprijzen, verhandelen, distribueren of verspreiden overigens van ijsproducten en reclamematerialen, voorzien van de ten processe bedoelde benaming(en) en/of productopmaak en/of verschijningsvorm, alsmede voorzien van elke andere benaming of productopmaak waarmee of waardoor het publiek eveneens verward zou kunnen worden ten aanzien van de WINNER TACO-merken.
      ii) Artic c.s. te bevelen om, binnen vijf werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, daar waar, naar zij weten of redelijkerwijze kunnen weten of vermoeden, in de Benelux exemplaren van het litigieuze ijsproduct en/of reclamematerialen voorhanden zijn, deze aldaar te (doen) weghalen (of althans, voor wat de prijskaarten betreft, de litigieuze ijsproducten en hun benamingen effectief en definitief onzichtbaar te maken), en een en ander tezamen met haar eventuele huidige of dan bestaande voorraden van die ijsproducten en/of reclamematerialen, te doen vernietigen;
      iii) Artic c.s. te veroordelen te betaling aan Unilever van een dwangsom ten bedrage van ƒ 250.000,-- voor elke dag of iedere keer dat de betrokken gedaagde in strijd mocht handelen met de aan haar overeenkomstig het sub i) en ii) gevorderde op te leggen geboden, of enig gedeelte daarvan, dan wel van ƒ 250,-- voor ieder exemplaar van enig ijsproduct of reclamemateriaal ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee, de betrokken gedaagde in strijd mocht handelen met de aan haar overeenkomstig het sub i) en ii) gevorderde op te leggen geboden, of enig gedeelte daarvan.
      Artic c.s. hebben de vorderingen bestreden.
      De President heeft bij vonnis van 15 juli 1999 de vorderingen van Unilever c.s. in hoofdzaak toegewezen.
      Tegen dit vonnis hebben Artic c.s. hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.
      Bij arrest van 2 november 2000 heeft het Hof:
      vernietigd het bestreden vonnis, voorzover, kort gezegd:
      - het onder I van het dictum gegeven bevel betrekking heeft op het gebruik van de tacovorm of een ander met het vormmerk van Ola overeenstemmend teken door Artic;
      - daarbij (onder II van het dictum) aan Artic is bevolen inbreukmakende producten terug te halen en te vernietigen;
      en in zoverre opnieuw rechtdoende:
      - het meer of anders gevorderde afgewezen, en
      - het bestreden vonnis voor het overige bekrachtigd.
      Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen het arrest van het Hof hebben Unilever c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      Artic c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Unilever c.s. mede door mr. A.S.C. Hartman, advocaat bij de Hoge Raad.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal F.B. Bakels strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof als in deze conclusie aangegeven.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    
      3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      (i) Iglo-Ola, een dochtermaatschappij van Unilever, heeft in 1997 via haar paraplumerk OLA een ijsproduct in de Benelux op de markt gebracht onder de naam WINNER TACO. Dit product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanille-roomijs.
      (ii) De WINNER TACO is een succesvol product gebleken en heeft sinds haar introductie alleen al in Nederland een omzet gegenereerd van bijna ƒ 50 miljoen. Aan reclame voor de WINNER TACO heeft Iglo-Ola sedert de introductie een bedrag van ƒ 8 miljoen besteed.
      (iii) Iglo-Ola heeft bij het Benelux-merkenbureau op 2 oktober 1997 onder nummer 616997 het teken W1NNER TACO als merk gedeponeerd, en op 30 maart 1999 onder nummer 0935427 het teken TACO, alles voor de klasse 30 (consumptie-ijs).
      (iv) Op 6 mei 1999 heeft Iglo-Ola onder nummer 0937784 een afbeelding van het WINNER TACO ijsje (met een hap eruit) als beeldmerk bij het Benelux-merkenbureau geregistreerd.
      (v) Artic brengt sedert februari 1999 een ijsproduct op de markt onder de naam EL TACO. Ook dit product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanille-roomijs.
      (vi) Beide ijsproducten hebben een met elkaar overeenstemmende "tacovorm".
    
    
    
      3.2 Unilever c.s. hebben in kort geding de hiervoor in 1 vermelde vorderingen ingesteld tegen Artic c.s. De President heeft deze vorderingen toegewezen. In hoger beroep heeft het Hof het vonnis vernietigd voor zover het bevel betrekking heeft op het gebruik van de "tacovorm" of een ander met het vormmerk van Iglo-Ola overeenstemmend teken door Artic c.s. en voor zover daarbij aan Artic c.s. is bevolen inbreukmakende producten terug te halen en te vernietigen. Het Hof was van oordeel dat het depot van het vormmerk van Iglo-Ola op 6 mei 1999 te kwader trouw is geschied. Daarbij heeft het Hof (in rov. 4) - samengevat weergegeven - het volgende overwogen.
      (a) Artic c.s. hebben de "tacovorm" sedert 1999 op normale wijze gebruikt. Unilever c.s. waren daarvan op de hoogte. Artic c.s. hebben alvorens een ijsje in "tacovorm" op de markt te brengen gecontroleerd of een "tacovorm", zoals door Unilever c.s. gebruikt, als model of merk was gedeponeerd, hetgeen niet het geval bleek te zijn. Onder deze omstandigheden kan het voorgebruik van Artic niet als onbehoorlijk worden aangemerkt.
      (b) Artic c.s. hebben binnen de laatste drie jaren vóór het depot van Unilever c.s. in het Beneluxgebied een met een vormmerk van Unilever overeenstemmend teken voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze gebruikt als bedoeld in art. 4 lid 6 onder a BMW.
      (c) Er zijn geen omstandigheden gebleken op grond waarvan Artic c.s. ermee rekening moesten houden dat Unilever c.s. een vormmerk zouden gaan deponeren. Dit geldt temeer nu
      - het gaat om (een merk voor) een vorm betreffende etenswaren, waarvan niet direct voor de hand ligt dat deze dient ter onderscheiding van waren van een onderneming;
      - niet aannemelijk is geworden dat de vorm van het WINNER TACO ijsje, dat verpakt aan het publiek wordt aangeboden, tevens heeft gediend om dat product als product van Unilever c.s. te onderscheiden;
      - partijen (en derden) ook voor andere ijsjes dezelfde vorm gebruiken.
      (d) In het licht van het vorenstaande is het depot van 6 mei 1999 te kwader trouw geschied;
      (e) Het enkele feit dat Unilever c.s. de "tacovorm" al eerder dan Artic c.s. gebruikten, is in de gegeven omstandigheden onvoldoende om tot een ander oordeel te komen.
    
    
    
      3.3 Onderdeel 2 van het middel - onderdeel 1 bevat alleen een inleiding - bestrijdt de hiervoor in 3.2 vermelde oordelen van het Hof met rechts- en motiveringsklachten. Deze klachten kunnen, voor zover thans van belang, als volgt worden samengevat.
      (1) In de eerste plaats heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat als regel heeft te gelden dat wie een merk deponeert terwijl hij weet dat een ander het desbetreffende teken, of een daarmee overeenstemmend teken, voor dezelfde of soortgelijke waren reeds op normale wijze in de Benelux heeft gebruikt, niet kan worden aangemerkt als deposant te kwader trouw, wanneer tevens geldt dat de deposant zelf, of een met de deposant verbonden onderneming, hetzelfde teken of een daarmee overeenstemmend teken nog (aanmerkelijk) eerder dan de partij die zich op haar "voorgebruik" van het desbetreffende merk beroept, voor dezelfde of soortgelijke waren op zeer grote schaal in de Benelux heeft gebruikt en onverminderd is blijven gebruiken tot ten minste het tijdstip van het depot, en ook daarna.
      (2) Het vorenstaande geldt volgens het onderdeel in elk geval wanneer, zoals hier, de voorgebruiker een onderzoek heeft laten doen naar, en dus bekend was met, het gebruik van de desbetreffende vorm door Unilever c.s.
      (3) Een beroep op kwade trouw van het onderhavige depot moet in voormelde omstandigheden ook daarop afstuiten dat de "voorgebruiker" (Artic c.s.) geen aanspraak kan maken op gebruik te goeder trouw.
      (4) Aangenomen dat de door Unilever c.s. gebruikte "tacovorm" bij het relevante publiek in de Benelux een grote, althans aanzienlijke, mate van bekendheid genoot, is het "voorgebruik" van Artic c.s. ook niet te goeder trouw als zij niet bekend waren met het eerdere gebruik van een overeenstemmend teken/merk door Unilever c.s.
      (5) De hiervoor in 3.2 onder (c) genoemde omstandigheden kunnen aan het vorenstaande niet afdoen.
      (6) Voor zover het Hof heeft aangenomen dat het feit dat Artic c.s. in redelijkheid hebben gemeend dat een door een latere deposant reeds eerder gebruikt teken, geen teken ter onderscheiding van waren was en/of niet door de aanvankelijke gebruiker van dat teken (Unilever c.s.) als zodanig bedoeld was en/of als zodanig niet door het publiek werd opgevat, kan meebrengen dat de betrokkene om die reden mag worden aangemerkt als voorgebruiker te goeder trouw ten opzichte van de latere deposant, getuigt zijn oordeel van een onjuiste rechtsopvatting.
      (7) Voor zover het Hof in zijn bestreden oordeel ervan is uitgegaan dat de "tacovorm" destijds en/of aanvankelijk onderscheidend vermogen miste, is ook dan zijn oordeel onjuist. Immers, wanneer een teken door intensief of grootschalig gebruik alsnog onderscheidend vermogen heeft gekregen, waarvan in cassatie veronderstellenderwijs moet worden uitgegaan, geldt dat het "voorgebruik" van Artic c.s. niet te goeder trouw is en het depot niet als te kwader trouw kan worden aangemerkt in het geval de deposant het teken of een daarmee overeenstemmend teken eerder dan de voorgebruiker op aanzienlijke schaal in de Benelux heeft gebruikt.
    
    
    3.4 Het onderdeel stelt aldus vragen van uitleg van art. 4 lid 6 BMW aan de orde. De kernvraag van het onderdeel is of van kwade trouw, in de zin van deze bepaling, door de deposant geen sprake kan zijn, wanneer de deposant het teken (beeld/vormmerk) als eerste, of eerder dan degene die zich op voorgebruik beroept, gebruikte. Als een van de omstandigheden die mogelijkerwijs door het Hof in zijn oordeel zijn betrokken en voor het antwoord op de kernvraag van belang zouden kunnen zijn noemt het onderdeel ook de (al dan niet) bekendheid van de voorgebruiker met het eerdere gebruik door de deposant. De Hoge Raad is van oordeel dat deze omstandigheid in cassatie buiten beschouwing kan blijven, omdat het Hof heeft overwogen dat Artic c.s. hebben gecontroleerd of Unilever c.s. de vorm als merk of model hadden geregistreerd en aldus klaarblijkelijk heeft aangenomen dat Artic c.s. bij (de aanvang van) haar gebruik van het gebruik van de "tacovorm" door Unilever c.s. op de hoogte waren. De Hoge Raad ziet aanleiding, alvorens verder te beslissen, de hierna onder 5 vermelde vragen voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof.
    
    4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast
    
    De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 en 3.4 vermelde feiten waarvan te dezen moet worden uitgegaan.
    
    5. Vragen van uitleg
    
    5.1 Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW geen sprake zijn op grond van het enkele feit dat de deposant die weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is, de eerste gebruiker (de voor-voorgebruiker) van het merk is ?
    
    5.2 Indien het antwoord op vraag 5.1 luidt dat de enkele omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is om aan te nemen dat kwade trouw als bedoeld in artikel 4 lid 6 ontbreekt, kan dan toch worden aangenomen dat onder omstandigheden de voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is en, zo ja, moeten dan alle overige omstandigheden van het geval in de beoordeling worden betrokken of moet alleen voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden ?
    
    
      5.3 Indien het antwoord op vraag 5.2 luidt dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, behoort dan tot deze voorwaarden:
      (a) dat de voorgebruiker rekening moest houden met een depot door de voor-voorgebruiker, en/of
      (b) dat het teken ten tijde van het voor-voorgebruik van de latere deposant dan wel ten tijde van de aanvang van het voorgebruik door een derde reeds onderscheidend vermogen had en, zo ja, is daarbij de mate van onderscheidend vermogen nog van belang ?
    
    
    6. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de onder 5 vermelde vragen van uitleg uitspraak te doen;
      houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president R. Herrmann als voorzitter en de raadsheren H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer O. de Savornin Lohman op 24 januari 2003.