Arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 12 oktober 2022 (Gedeeltelijke publicatie).#Shopify Inc. tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.#Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk Shoppi – Ouder Uniewoordmerk SHOPIFY – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 60, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] – Geen grotere mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en Euratom (Brexit).#Zaak T-222/21.
Court of Justice — Uitspraak 
Datum: 2022-10-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: EU-recht


ARREST VAN HET GERECHT (Negende kamer)
 12 oktober 2022 (
 *1
 )
 „Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk Shoppi – Ouder Uniewoordmerk SHOPIFY – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 60, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] – Geen grotere mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en Euratom (Brexit)”
 In zaak T‑222/21,
 
 Shopify Inc., gevestigd te Ottawa, Ontario (Canada), vertegenwoordigd door S. Völker en M. Pemsel, advocaten,
 verzoekster,
 tegen
 
 Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door V. Ruzek als gemachtigde,
 verweerder,
 andere partijen in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënten voor het Gerecht:
 
 Massimo Carlo Alberto Rossi, wonende te Fiano (Italië),
 
 Salvatore Vacante, wonende te Berlijn (Duitsland),
 
 Shoppi Ltd, gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk),
 vertegenwoordigd door V. Roth en A. Hogertz, advocaten,
 wijst
 HET GERECHT (Negende kamer),
 ten tijde van de beraadslagingen samengesteld als volgt: M. J. Costeira, president, M. Kancheva (rapporteur) en P. Zilgalvis, rechters,
 griffier: A. Juhász-Tóth, administrateur,
 gezien de stukken,
 na de terechtzitting op 17 maart 2022,
 het navolgende
 
 Arrest (
 1
 )
 
 [omissis]
 
 In rechte
 
 [omissis]
 
 
 Grotere mate van onderscheidend vermogen door het gebruik van het oudere merk
 
 
 [omissis]
 
 
 
 
 
 93
 
 
 Wat in de eerste plaats de bewijzen inzake het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk betreft, heeft de kamer van beroep in de punten 71 tot en met 74 van de bestreden beslissing overwogen dat het Verenigd Koninkrijk zich op 1 februari 2020 heeft teruggetrokken uit de Unie krachtens artikel 50 VEU en een derde land is geworden. Het Unierecht bleef weliswaar van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk tijdens een overgangsperiode, maar die periode is verstreken op 31 december 2020 overeenkomstig de artikelen 126 en 127 van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 2020, L 29, blz. 7; hierna: „terugtrekkingsakkoord”). Vanaf 1 januari 2021 was de Uniewetgeving inzake merken niet meer van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk, tenzij en voor zover het terugtrekkingsakkoord uitdrukkelijk voorzag in de verdere toepassing ervan. De kamer van beroep heeft ook verwezen naar punt 2 van mededeling nr. 2/20 van de uitvoerend directeur van het EUIPO van 10 september 2020 betreffende de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie voor bepaalde aspecten van de praktijk van het EUIPO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 94
 
 
 De kamer van beroep heeft daaruit afgeleid dat de bewijzen inzake de bekendheid of de grotere mate van onderscheidend vermogen die betrekking hadden op het Verenigd Koninkrijk, de bescherming van een Uniemerk vanaf 1 januari 2021 niet meer konden ondersteunen en evenmin nog daartoe konden bijdragen, ook al dateerden die bewijzen van vóór 1 januari 2021. Een dergelijk merk moest immers bekend zijn of een grotere mate van onderscheidend vermogen hebben „in de Unie” op het tijdstip waarop de beslissing werd genomen (zie ook punt 15 van mededeling nr. 2/20 wat de bekendheid betreft). Voor zover verzoekster met nadruk wees op de grotere mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk in het Verenigd Koninkrijk, heeft de kamer van beroep derhalve geoordeeld dat dit element irrelevant was voor de voor haar ingeleide procedure.
 
 
 
 
 
 
 
 
 95
 
 
 Verzoekster stelt dat het tijdstip waarop de grotere mate van onderscheidend vermogen door het gebruik dient te worden beoordeeld, weliswaar de datum is waarop de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk is ingediend, te weten 8 mei 2017, maar het Verenigd Konikrijk op die datum nog lid van de Unie was, zodat de bewijzen inzake dit grondgebied in aanmerking moesten worden genomen. Ter terechtzitting heeft zij ook verwezen naar het arrest van 16 maart 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑281/21, hogere voorziening ingesteld, EU:T:2022:139).
 
 
 
 
 
 
 
 
 96
 
 
 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het terugtrekkingsakkoord, dat op 17 oktober 2019 is vastgesteld en op 1 februari 2020 in werking is getreden, voorziet in een overgangsperiode van 1 februari tot en met 31 december 2020 (hierna: „overgangsperiode”). Sinds het verstrijken van die overgangsperiode sorteert de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, algemeen bekend als „Brexit”, ten volle effect.
 
 
 
 
 
 
 
 
 97
 
 
 Artikel 127 van het terugtrekkingsakkoord bepaalt dat het recht van de Unie tijdens de overgangsperiode van toepassing blijft in het Verenigd Koninkrijk, tenzij anders is bepaald [arrest van 23 september 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T‑421/18, EU:T:2020:433, punt 32]. A contrario en zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, is de Uniewetgeving inzake merken vanaf 1 januari 2021 niet meer van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk, tenzij en voor zover het terugtrekkingsakkoord uitdrukkelijk voorziet in de verdere toepassing ervan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 98
 
 
 In casu staat vast dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk is ingediend op 8 mei 2017, dat wil zeggen vóór het verstrijken van de overgangsperiode, en dat de bestreden beslissing is vastgesteld op 18 februari 2021, dat wil zeggen na het verstrijken van de overgangsperiode. Een dergelijke feitelijke context onderscheidt zich duidelijk van het geval waarin de bestreden beslissing zou zijn vastgesteld voordat die periode verstreek [zie in die zin arrest van 6 oktober 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice), T‑342/20, hogere voorziening ingesteld, EU:T:2021:651, punt 22].
 
 
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 Uit de rechtspraak van het Gerecht blijkt dat in het kader van een nietigheidsprocedure de houder van een ouder industriële-eigendomsrecht, met name een ouder merk, moet aantonen dat hij het gebruik van het litigieuze Uniemerk kan verbieden, niet alleen op de datum van indiening of voorrang van dat merk, maar ook op de datum waarop het EUIPO uitspraak doet over de vordering tot nietigverklaring [zie in die zin arrest van 2 juni 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Afbeelding van een polospeler), T‑169/19, EU:T:2021:318, punten 29 en 30]. Dit geldt a fortiori in het kader van een oppositieprocedure [arrest van 14 februari 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T‑162/18, niet gepubliceerd, EU:T:2019:87, punten 41‑43].
 
 
 
 
 
 
 
 
 100
 
 
 Daaruit vloeit in wezen voort dat de bewijzen van de grotere mate van onderscheidend vermogen door het gebruik van het oudere merk in het Verenigd Koninkrijk slechts relevant zijn voor de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk indien dat gebruik nog kan worden tegengeworpen op de datum waarop het EUIPO uitspraak doet over de vordering tot nietigverklaring.
 
 
 
 
 
 
 
 
 101
 
 
 In casu is de bestreden beslissing vastgesteld op 18 februari 2021, en dus na het verstrijken van de overgangsperiode.
 
 
 
 
 
 
 
 
 102
 
 
 Derhalve mocht de kamer van beroep geen rekening houden met het gebruik van het oudere merk in het Verenigd Koninkrijk, dat niet meer kon worden tegengeworpen aan interveniënten op de datum van de bestreden beslissing, en moest zij de betreffende bewijzen buiten beschouwing laten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 103
 
 
 Voorts heeft het EUIPO terecht opgemerkt dat er, gelet op het fundamentele beginsel van de territorialiteit van intellectuele-eigendomsrechten, dat is neergelegd in artikel 1, lid 2, van verordening 2017/1001, na het verstrijken van de overgangsperiode geen conflict in het Verenigd Koninkrijk kan ontstaan tussen het litigieuze merk en het oudere merk, die niet meer worden beschermd op dat grondgebied. Op de datum van de bestreden beslissing maakte het publiek in het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van het relevante publiek in de Unie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 104
 
 
 Ten slotte is het juist dat de datum waarop de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk is ingediend, de datum is waarop de grotere mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk dient te worden beoordeeld (zie arrest van 15 oktober 2020, athlon custom sportswear, T‑349/19, niet gepubliceerd, EU:T:2020:488, punt 74 en aldaar aangehaalde rechtspraak), maar dit neemt niet weg dat het vereiste dat het oudere recht nog steeds bestaat op de datum waarop het EUIPO uitspraak doet over de vordering tot nietigverklaring, een kwestie van tegenwerpbaarheid is die voorafgaat aan een dergelijke beoordeling ten gronde.
 [omissis]
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 HET GERECHT (Negende kamer),
 rechtdoende, verklaart:
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 Het beroep wordt verworpen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 Shopify Inc. wordt verwezen in de kosten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Costeira
 
 
 Kancheva
 
 
 Zilgalvis
 
 
 Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 oktober 2022.
 ondertekeningen
 
 
 
 
 
 
 (
 *1
 )	Procestaal: Engels.
 (
 1
 )	Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.