ECLI:NL:HR:2001:ZC3688, Hoge Raad, 12-10-2001, C98/348HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2001-10-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

12 oktober 2001
      Eerste Kamer
      Nr. C98/348HR
      CP
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      de vennootschap naar Duits recht
      1. ADIDAS A.G.
      2. ADIDAS BENELUX B.V., gevestigd te Etten-Leur,
    
    
    EISERESSEN tot cassatie,
    
    
      Advocaat: aanvankelijk mr. S. de Wit,  
      thans mr. R.S. Meijer,
    
                                                                                           
    t e g e n
    
    de vennootschap naar Engels recht: private limited company FITNESSWORLD TRADING LTD., statutair gevestigd te Engeland, in Nederland kantoorhoudende te Almere,
    
    VERWEERSTER in cassatie,
    
    advocaat: mr. E.D. Vermeulen.
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    Eiseressen tot cassatie - verder tezamen ook te noemen: Adidas - hebben bij exploit van 4 september 1997 verweerster in cassatie - verder te noemen: FWT - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Zwolle en gevorderd:
    
    
      1. FWT te gebieden in de Benelux te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken, dat bestaat uit het drie-strepen-beeldmerk of enig ander teken, dat overeenstemt met het drie-strepen-motief van Adidas, zoals het door FWT gebezigde twee-strepen-motief zoals aangebracht op de kledingstukken die vermeld staan op de hierbij betekende lijst, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,-- voor iedere keer dat gedaagde in strijd met dit gebod handelt en te vermeerderen met een dwangsom van ƒ 5.000,-- per dag, voor iedere dag dat een bepaalde inbreuk voortduurt;
      2. FWT te bevelen binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de raadslieden van Adidas ter beschikking te hebben gesteld (justifi-catoire) bescheiden waaruit blijkt:
      - van welke afnemer(s) - namen en volledige adres gegevens - orders zijn binnen gekomen en voor welke inbreukmakende kledingstukken;
      - hoeveel inbreukmakende kledingstukken in totaal zijn georderd, uitgesplitst naar type;
      - hoeveel inbreukmakende kledingstukken zijn verkocht, uitgesplitst naar type;
      - hoeveel inbreukmakende kledingstukken thans nog in voorraad zijn, uitgesplitst naar type;
      - de inkoopprijs en verkoopprijs (verkoopprijs alleen indien gewijzigd t.o.v. de prijslijst d.d. 15 mei 1997) van de inbreukmakende kle-dingstukken, uitgesplitst naar type; en
      3. FWT te bevelen binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis schriftelijk aan de raadslieden van Adidas bekend te maken de winst die FWT gemaakt heeft bij het verkopen van de inbreukmakende waren, waarbij de winst volgens de navolgende formule wordt berekend:
      Winst is: (verkoopprijs exclusief importheffing en BTW) - inkoopprijs exclusief BTW + kostenopslag van 15% van de inkoopprijs);
      4. FWT te bevelen binnen zeven dagen nadat de 'winst' schriftelijk aan Adidas bekend is gemaakt, 70% van de 'winst' ten titel van voorschot op de schadevergoeding aan Adidas te betalen; en
      5. FWT te bevelen om een door FWT te betalen, maar door Adidas aan te wijzen register-accountant, uiterlijk twee weken na de schriftelijke opgave, zoals hierboven onder 3 geformuleerd, in staat te stellen te controleren of FWT op juiste en volledige wijze de informatie heeft verschaft waartoe gedaagde is veroordeeld; en
      6. FWT te bevelen om binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan Adidas als zijnde haar eigendom af te geven alle inbreukmakende roerende zaken, welke in het bezit van FWT zijn; en
      7. FWT te bevelen om binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan haar afnemers aan de hand van de door Adidas opgestelde brief, zoals geformuleerd onder punt 10, aan te geven dat en waarom er een recall is en stopzetting van levering is, van de in de aangehechte lijst vermelde kleding; en
      8. te bepalen dat FWT een direct opeisbare dwangsom verbeurt van ƒ 50.000,-- indien blijkt, dat niet (volledig) door FWT is voldaan aan het onder 2, 3, 4, 5, 6 en 7 gevorderde, te vermeerderen met een dwangsom van ƒ 5.000,-- per dag, dat FWT volhardt in de niet-naleving na het gevorderde; en
      9. FWT te veroordelen tot betaling van de somma van ƒ 2.000,-- terzake de door Adidas gemaakte buitengerechtelijk gemaakte kosten.
    
    
    
      FWT heeft de vordering bestreden.
      De President van de Rechtbank heeft bij vonnis van 3 ok-tober 1997 de vorderingen toegewezen met dien verstande dat FWT een direct opeisbare dwangsom van ƒ 5.000,-- verbeurt voor iedere dag dat FWT niet (volledig) aan de gegeven bevelen en veroordeling voldoet, met een maximum van in totaal ƒ 1.000.000,--.
      Tegen dit vonnis heeft FWT hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem.
      Bij arrest van 18 augustus 1998 heeft het Hof het vonnis waarvan beroep vernietigd en opnieuw rechtdoende de vorderingen van Adidas afgewezen.
      Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen het arrest van het Hof heeft Adidas beroep in cas-satie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit   ar-rest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      FWT heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor Adidas toegelicht door haar advocaat en mr. L.M. Schreuders-Ebbekink, advocaat bij de Hoge Raad, en voor FWT door mr. J.J. Brinkhof, advocaat te Amsterdam.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. 
      Huydecoper strekt tot aanhouding van de procedure in cassatie en tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de in alinea 32 van zijn conclusie samengevat weergegeven punten.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
    
    
      (i) Eiseres tot cassatie sub 1 is ingevolge Benelux- en internationale inschrijvingen rechthebbende op een beeld-merk, gevormd door een uit drie strepen bestaand motief voor een aantal kledingsoorten. Eiseres tot cassatie sub 2 is voor het Beneluxgebied exclusief licentiehoudster van eiseres sub 1 voor wat betreft dat merk;
      (ii) Elk van de onder (i) bedoelde inschrijvingen wordt gekarakteriseerd doordat aan de zijkant en over de gehele lengte van het kledingstuk drie verticaal parallellopende en fel opvallende strepen van dezelfde breedte voorkomen, welk motief in verschillende kleurcombinaties en in verschillende groottes kan worden uitgevoerd, met dien verstande dat het steeds contrasteert met de basiskleur van het kledingstuk;
      (iii) FWT brengt onder de naam Perfetto fitnesskleding in het verkeer en treedt op als importeur van Perfetto Sportswear Inc. Een aantal van de door FWT aangeboden kledingstukken is voorzien van een twee-strepenmotief. Deze strepen lopen parallel, zijn van gelijke breedte, contrasteren met de hoofdkleur en zijn aangebracht op de zijnaden van de kleding;
      (iv) Het drie-strepenmerk van Adidas is een sterk merk en het geniet algemene bekendheid.
    
    
    3.2 Aan haar hiervoor onder 1 vermelde vorderingen heeft Adidas ten grondslag gelegd dat, door het door FWT ten verkoop aanbieden van de kleding met het twee-strepenmotief, het gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek in verwarring zou raken bij het aanschouwen van die kledingstukken, in dier voege dat het publiek de kledingstukken zou kunnen associëren met sport- en vrijetijdskleding van Adidas die is voorzien van het drie-strepenmerk, alsmede dat FWT aanhaakt bij de bekendheid en populariteit van het drie-strepenmerk en dat de exclusiviteit van dat beeldmerk van Adidas zou kunnen worden aangetast.
    
    3.3 Het Hof heeft de vorderingen van Adidas afgewezen, waartoe het - voor zover in cassatie van belang - heeft overwogen:
    
    "5.10 Uitgaande van het beginsel dat bij grote bekendheid van een merk het gebruik van een daarmee overeenstemmend teken eerder de mogelijkheid van verwarring meebrengt, acht het Hof in het onderhavige geval voorshands toch geen verwarringsgevaar aanwezig. Het in aanmerking komende publiek waarop Adidas zich richt, is vooral het publiek dat graag gezien wil worden in exclusieve en duurdere merkkleding. Dit publiek weet precies dat Adidas zich onderscheidt door het drie-strepen-motief en zal daarom niet in verwarring komen als het kledingstukken met twee strepen ziet, zoals de door Fitnessworld verhandelde sport- en vrijetijdskleding, ook al zijn daarop de twee strepen op dezelfde wijze aangebracht als de drie strepen van Adidas. Alleen de drie strepen worden in verbinding gebracht met Adidas. Het verschil tussen twee en drie strepen is eenvoudig vast te stellen, zeker bij het kopen van kleding, omdat dit doorgaans niet haastig of gedachteloos zal geschieden. Daarbij acht het Hof bij een globale beoordeling van de totaalindruk de aanwezigheid van drie strepen een onderscheidend en dominerend bestanddeel.
    
    5.11 Voorts overweegt het Hof dat, zoals Fitnessworld aan de hand van (...…) producties vooralsnog voldoende aannemelijk heeft gemaakt, het strepen-motief van twee verticale parallelle strepen aan de zijnaden en contrasterend met de onderkleur, in de loop der jaren in Nederland regelmatig is gebruikt als versiering van (sport)kleding. Dan gaat het niet aan dat Adidas, die voor haar merk een drie-strepen-motief heeft gekozen, tracht het strepen-motief te monopoliseren. Dit heeft Adidas blijkens door haar overgelegde producties sinds 1996 - en naar zij stelt ook eerder - op actieve wijze geprobeerd. Het monopoliseren kan zeker niet in het onderhavige geval waarin het twee-strepen-motief enkel is gebruikt als versiering en niet als merk, waar de door Fitnessworld verhandelde sportkleding (bijna) steeds voorzien is van het merk Perfetto. Het Hof verwerpt de stelling van Adidas dat dit gebruik leidt tot verwatering van haar merk en dat zij door dit gebruik, waarvoor Fitnessworld geen geldige reden heeft, schade lijdt. Immers, nu het strepen-motief een regelmatig gebruikt motief voor de versiering van sportkleding is, heeft Fitnessworld een geldige reden om dit motief te gebruiken, tenzij sprake zou zijn van overeenstemming met het merk van Adidas, welke overeenstemming het Hof echter (…...) voorshands niet aannemelijk acht."
    
    3.4 Adidas bestrijdt de uitspraak van het Hof met een reeks klachten, die in twaalf onderdelen uiteenvallen. De klachten onder II richten zich tegen rov. 5.10 van het bestreden arrest, die onder III en IV tegen rov. 5.11. Het onder I vermelde bevat geen klacht.
    
    3.5 De onderdelen II.2 sub a. en b. behelzen de klacht dat het Hof geen, dan wel een onbegrijpelijke toepassing heeft gegeven aan het in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen neergelegde beginsel dat het gevaar voor verwarring tussen een merk en een daarmee overeenstemmend teken groter is, naarmate het merk, bijvoorbeeld door een grotere bekendheid, een grotere onderscheidende kracht bezit.
    
    3.6 Voor zover het middel klaagt dat het Hof het bedoelde beginsel heeft miskend, mist het feitelijke grondslag, nu het Hof dat nu juist met zoveel woorden tot uitgangspunt heeft genomen.
    
    3.7 Voor zover wordt geklaagd over onbegrijpelijkheid van 's Hofs oordeel op dit punt zal de Hoge Raad de beantwoording van de hierna te noemen  prejudiciële vragen afwachten, gelet op de samenhang tussen de daarin aan de orde gestelde rechtsvragen en de motivering die het Hof aan zijn hier bestreden oordeel heeft gegeven.
    
    3.8 De overige onderdelen sub II.2 verdedigen de stelling dat de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn), althans voor wat betreft (zeer) bekende merken en/of merken met een groot onderscheidend vermogen, ook buiten aanwezigheid van verwarringsgevaar bescherming biedt in die gevallen waarin ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Deze klachten hangen samen met die onder III.4 sub a. en b., die erop neerkomen dat het Hof ten onrechte in de stellingen van Adidas een beroep op aantasting van haar merk buiten het geval van verwarringsgevaar heeft gelezen, dan wel, zoals deze klachten blijkens de daarop gegeven toelichting moeten worden verstaan, dat het Hof bij zijn beoordeling van het verwarringsgevaar de betekenis van art. 5 lid 2 van de Richtlijn heeft miskend.
    
    3.9 Het Hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk de stellingen van Adidas in dit geding aldus opgevat dat zij zich mede verzet tegen gebruik van een met haar merk overeenstemmend teken onder omstandigheden als bedoeld in art. 5 lid 2 van de Richtlijn, hierna kortheidshalve aan te duiden als verwatering van een merk.
    
    3.10 Aldus wordt de vraag aan de orde gesteld welke ruimte art. 5 lid 2 van de Richtlijn biedt voor bestrijding van verwatering in evenbedoelde zin van bekende merken. Centraal staat daarbij de vraag of de verwijzing in art. 5 lid 2 van de Richtlijn, en daarmee die in art. 13 A lid 1 sub c. BMW, naar ongelijksoortige waren of diensten, is bedoeld als een beperking - in die zin dat de betreffende regels dus niet mogen worden toegepast als het gaat om gebruik van conflicterende tekens voor soortgelijke waren of diensten -, dan wel of deze verwijzing slechts wil beklemtonen dat de ruimte om zich tegen verwatering te verzetten óók ('zelfs', zoals rov. 20 van het arrest HvJEG 11 november 1997, nr. C-251/95 (Sabèl/Puma), Jurispr. 1997, p. I-6191, NJ 1998, 523, vermeldt) bestaat als het om ongelijksoortige waren of diensten gaat, en dus (juist) niet beperkt is tot het geval dat de betreffende tekens voor soortgelijke waren worden gebruikt. Hierbij valt te bedenken dat de in art. 5 lid 2 Richtlijn neergelegde uitbreiding van de beschermingsomvang van merken facultatief is en derhalve niet in de wetgeving van alle Lid-staten behoeft te zijn geïmplementeerd.
    
    3.11 Denkbaar is ook dat de samenhang tussen het bepaalde in de leden 1 en 2 van art. 5 Richtlijn aldus begrepen moet worden dat, indien gebruik door een derde van een teken met de kenmerken en onder de omstandigheden, genoemd in art. 5 lid 2 Richtlijn plaatsvindt ten nadele van een bekend merk, doch voor gelijksoortige waren, gevaar voor verwarring in de zin van art. 5 lid 1 sub b. gegeven is.
    
    3.12 De Hoge Raad zal het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij wijze van prejudiciële vraag verzoeken art. 5 van de Richtlijn op dit punt uit te leggen.
    
    3.13 De klacht onder III.4 sub c. mist feitelijke grondslag, nu het Hof met de gewraakte overweging omtrent het gebruik door FWT van het twee-strepen-motief enkel als versiering klaarblijkelijk heeft bedoeld dat het in aanmerking komende publiek dat motief louter als versiering en dus niet als merk zal opvatten; die overweging dient immers te worden begrepen in verband met de eerdere vaststelling van het Hof dat een dergelijk motief in de loop der jaren hier te lande regelmatig is gebruikt als versiering van sportkleding.
    
    3.14 Of en in hoeverre die opvatting van het publiek van invloed is op het antwoord op de vraag of van merkinbreuk sprake is in een geval waarin de gestelde inbreuk gelegen is in verwatering in meerbedoelde zin zal de Hoge Raad eveneens bij wijze van prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorleggen.
    
    3.15 Of het Hof vervolgens een juiste maatstaf heeft aangelegd voor de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens, hier dus in de zin van art. 5 lid 2 Richtlijn, is mede afhankelijk van het antwoord op de met betrekking tot de uitleg van art. 5 te stellen prejudiciële vragen. De behandeling van de tegen 's Hofs oordeel gerichte klachten III.4 sub d. en e. zal daarom worden aangehouden.
    
    3.16 Het middel klaagt er in onderdeel II.2 sub f. en g. over dat het Hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd voor de beoordeling van het in aanmerking komende publiek, althans zijn oordeel dienaangaande ontoereikend heeft gemotiveerd. Ook de behandeling van deze klachten zal worden aangehouden tot na de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot na te melden vragen.
    
    4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden toegepast 
    
    De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.
    
    5. Vragen van uitleg
    
    De vragen van uitleg van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, waarvan de Hoge Raad beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:
    
    
      1.a. Dient art. 5 lid 2 van de Richtlijn aldus te worden uitgelegd dat ingevolge een nationale wet waarin die bepaling is geïmplementeerd de houder van een in de desbetreffende Lid-staat bekend merk zich ook kan verzetten tegen het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als daar bedoeld, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?
      b. Indien het antwoord op vraag 1.a. ontkennend luidt: moet, in het geval in een nationale wet de bepaling van art. 5 lid 2 van de Richtlijn is geïmplementeerd, het in art. 5 lid 1 onder b. van de Richtlijn bedoelde begrip 'gevaar voor verwarring' aldus worden uitgelegd dat daarvan sprake is, indien een ander dan de merkhouder een bekend merk of een daarmee overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als in  art. 5 lid 2 van de Richtlijn bedoeld, gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?
    
    
    
      2. Indien het antwoord op vraag 1.a. bevestigend luidt:
      a. Dient de vraag naar de overeenstemming tussen het merk en het teken in een dergelijk geval te worden beoordeeld aan de hand van een andere maatstaf dan die van de (directe of indirecte) herkomstverwarring: en zo ja, volgens welke maatstaf?
      b. Indien het als inbreukmakend aangevochten teken in een dergelijk geval door het in aanmerking komende publiek louter als versiering wordt opgevat, welk gewicht komt bij de vraag naar de overeenstemming tussen merk en teken dan toe aan die omstandigheid? 
    
    
    6. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 5. geformuleerde vragen uitspraak te doen;
      houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H.J. Mijnssen als voorzitter en de raadsheren A.E.M. van der Putt-Lauwers, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman en   E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 12 oktober 2001.