ECLI:NL:HR:2016:268, Hoge Raad, 19-02-2016, 14/04650
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2016-02-19 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Auteursrecht. Gemeenschapsmodellenverordening, art. 19 lid 2. Nagemaakte fietsmanden. Beschermingsomvang niet-geregistreerd gemeenschapsmodel. Kan een in eerste aanleg gegeven bevel met dwangsom in hoger beroep worden vervangen door eenzelfde bevel op andere grondslag, met de oorspronkelijke ingangsdatum? Maatstaf daarvoor.

19 februari 2016
      Eerste Kamer
      14/04650
      LZ/AS
      
       
      Hoge Raad der Nederlanden
      
      Arrest
      
       
      in de zaak van:
      
       
      
        [eiseres],gevestigd te [vestigingsplaats], 
      EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijke incidenteel cassatieberoep, 
      advocaat: mr. M.W. Scheltema,
      
      
    
    
      		t e g e n
      
    
    
      
      BASIL B.V.,gevestigd te Ulft,
      VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijke incidenteel cassatieberoep, 
      advocaat: mr. C.S.G. Janssens.
      
    
    Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en Basil.
    
  
  
    
      1Het geding in feitelijke instanties
    Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: 
    a.	het vonnis in de zaak C/09/433647/KG ZA 12-1438 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 12 maart 2013;
    b.	het arrest in de zaak 200.126.653/01 van het gerechtshof Den Haag van 22 juli 2014. 
    	Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
    
  
  
    
      2Het geding in cassatie
    
      	Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. Basil heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatie-dagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
      	Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep met veroordeling van de wederpartij in de kosten op de voet van art. 1019h Rv.
       De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
      	De conclusie van de waarnemend Advocaat-Generaal A. Hammerstein strekt zowel in het principale als in het incidentele cassatieberoep tot verwerping.
      	De advocaat van [eiseres] heeft bij brief van 27 november 2015, de advocaat van Basil op 26 november 2015 op die conclusie gereageerd.
    
    
  
  
    
      3Beoordeling van het middel in het principale beroep
    
      3.1
      In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      (i)	Basil, een onderneming die sinds 1976 actief is op het gebied van de productie en verkoop van artikelen in de rijwielbranche, houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en verkoop van fietsmanden onder het merk BASIL.
      
        (ii)	In de collectie 2012 heeft Basil een fietsmandenserie geïntroduceerd bestaande uit drie modellen, te weten de Basil Denton, Basil Dorset en Basil Dalton (hierna: de Basil fietsmandenserie). Deze fietsmanden worden in het grijs en bruin geleverd in de maatvoeringen L, M, S en XS.
        (iii)	Basil heeft de Basil fietsmandenserie voor het eerst aan het publiek getoond op 30 augustus 2011 tijdens de Eurobike beurs te Friedrichshafen (Duitsland).
        (iv)	[eiseres] is eveneens actief in de handel in artikelen voor de rijwielbranche, waaronder fietsmanden. [eiseres] brengt een eigen collectie fietsmanden op de markt onder het teken NEW LOOXS.
      
      (v)	Ook in september 2012 vond een Eurobike beurs in plaats te Friedrichshafen. Daar heeft [eiseres] een flyer verspreid waarin zij een New Looxs fietsmandenserie presenteerde, bestaande uit drie modellen: Java, Sabah en Bali (hierna: de New Looxs fietsmandenserie). Deze modellen zijn verkrijgbaar in de maatvoeringen L, M en S en worden geleverd in het zwart, donkerbruin en grijszwart (‘black-wash’). 
      
        (vi)	Op 31 mei 2012 heeft [betrokkene 1], werkzaam bij [eiseres], per e-mail een offerte aangevraagd bij de Indonesische producent van de Basil fietsmandenserie. De inhoud van de e-mail luidt:
        	“Hello madam, sir,
        My name is [betrokkene 1] from [eiseres] in Holland. We sell bicycle bags and baskets for more than 60 years. I’m interested in rattan baskets for bicycles. Please see attachment for details. Could you make samples and send us the quotation for a 40ft HQ these baskets? 
        Please visit our website for more information about our company and products. At this moment, we're buying the rattan baskets from China.
      
      
      
        	Best regards,
        	[betrokkene 1]”
        (vii)	De bijlage waarnaar [betrokkene 1] in haar e-mail verwijst, is een afbeelding van Basil Denton, voorzien van de afmetingen, de gewenste kleur en de sluiting:
        	“Inquiry baskets
        	1. 	Basket size about 48x37x32 cm Grey and brown colour closure with turnlock and (artificial) leather details.
        	2. 	Basket size about 45 x 30 x 25 cm Grey and brown colour closure with turnlock and (artificial) leather details”
      
      
      
        (viii) Op 4 juni 2012 heeft [betrokkene 2], statutair directeur van [eiseres], een aanvullende e-mail gezonden aan de Indonesische producent van de Basil fietsmandenserie. In deze e-mail staat de navolgende tekst:
        “I'm the father of [betrokkene 1] who has sent you the inquiry last week. I understand that you are interested in supplying the rattan baskets to us. We would like to change the baskets a little bit so that they are not exactly the same as Basil. The handlegrips now from Basil are square shape and meaby [lees: maybe] it is possible to make them a little round at downside. We don't need the PVC handlegrips but can you make the Turnlock or do we have to send them also from China. I'm intending to visit you first week of July and I noticed that your office is in Jakarta but is your factory also in that neighbourhood. I would like to visit also the factory. For ordering I would like to start with 2 or 3 40ft HQ containers and would like to see first how they arrive. Can you give me already a quotation for similar baskets as Basil. We have interesting demand for the rattan baskets.
      
      
      
        	Met vriendelijke groet. Best regards,
        	[betrokkene 2]”
      
      
      
        3.2.1
        Basil vordert in dit kort geding – voor zover in cassatie van belang – een inbreukverbod jegens [eiseres] met een aantal nevenvorderingen, op de grondslag dat de New Looxs fietsmandenserie inbreuk maakt op de aan Basil toekomende auteursrechten, althans rechten op niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen. In het bijzonder stelt zij dat de fietsmanden Java en Sabah inbreuk maken op de Basil Denton en dat de fietsmand Bali inbreuk maakt op de Basil Dalton.
        
      
      
        3.2.2
        
          De voorzieningenrechter heeft de fietsmand New Lookx Java inbreukmakend op het auteursrecht van Basil op de Basil Denton geoordeeld en [eiseres] (in het dictum onder 5.1) bevolen, kort gezegd en voor zover in cassatie van belang, de inbreuk op dat auteursrecht te staken en gestaakt te houden en een aantal nevenvorderingen toegewezen die betrekking hadden op het terugroepen van New Lookx Java-manden bij haar afnemers en het zenden van een brief aan degenen aan wie [eiseres] in 2012 een persbericht had gezonden, alles op verbeurte van een (tot € 250.000,-- gemaximeerde) dwangsom.
          	Het hof heeft, voor zover in cassatie van belang, geoordeeld dat de Basil Denton, bij gebrek aan ‘persoonlijk stempel van de maker’ niet als een werk in auteursrechtelijke zin kan worden aangemerkt (rov. 4.1 en 4.21-4.22). Wel was het van oordeel dat de vorm van de Basil Denton nieuw is en een eigen karakter bezit, zodat die in aanmerking komt voor bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel (rov. 4.2-4.11) en dat de New Lookx Java daarop inbreuk maakt (rov. 4.12-4.13). Het hof overwoog in dat verband voorts:
          “4.14 Het hof merkt daarbij op dat deze grote mate van overeenstemming met slechts enkele detailverschillen tussen beide fietsmanden onmiskenbaar is terug te voeren op de door [eiseres] gegeven instructie aan de producent om manden te leveren conform de Basil Denton (…) en ‘to change the baskets a little bit so that they are not exactly the same as Basil’ (…). Het gebruik door [eiseres] vloeit, zo blijkt uit de [hiervoor in 3.1, onder (vi)-(viii)] weergegeven brieven, voort uit het namaken van het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel van Basil (artikel 19 lid 2 GModVo). Anders dan [eiseres] meent (…) is voor inbreuk niet vereist dat de Java een een-op-een kopie van de Basil Denton mand is.”
        
        
        
          	Het verweer van [eiseres] dat Basil terzake geen vorderingsrecht toekomt omdat zij niet als de maker/ontwerper van de Basil Denton kan worden aangemerkt, heeft het hof verworpen. Het overwoog dat Basil voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij op basis van een eerste schets voor een rotan fietsmand, met daarin reeds gedetailleerde aanwijzingen omtrent maatvoering en sluiting aan de voorzijde, instructie heeft gegeven aan een team freelance ontwerpers, die dit ontwerp weliswaar verder hebben uitgewerkt, maar dat de uiteindelijke ontwerpkeuzes en nadere aanpassingen, naar Basil onweersproken heeft gesteld, steeds zijn gedaan op instructie van de heer Van Balveren in de uitoefening van zijn functie als directeur/werknemer van Basil, zodat Van Balveren in elk geval als medeontwerper van de Basil Denton fietsmand moet worden aangemerkt en het recht op het gemeenschapsmodel toekomt aan de freelance ontwerpers en, ingevolge artikel 14 lid 3 Gemeenschaps-modellenverordening (hierna: GModVo), Basil gezamenlijk (rov. 4.15).
          Het hof heeft voorts overwogen:
          “4.18 Voor zover de verbodsvordering van Basil is gebaseerd op een haar toekomend recht op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is deze derhalve toewijsbaar, met dien verstande dat de bescherming die een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel biedt is beperkt tot een periode van 3 jaar vanaf de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld, derhalve tot 30 augustus 2014. Het hof merkt op dat uit hetgeen in r.o. 4.15 [de Hoge Raad leest: 4.14] is overwogen voortvloeit dat aan de voorwaarde van artikel 19 lid 2 GModVo, dat het aangevochten gebruik van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voortvloeit uit het namaken van het beschermde model, is voldaan. (…)”
        
        
        
          	Het dictum van het bestreden arrest luidt, voor zover in cassatie van belang:
          	“5.1	vernietigt het bestreden vonnis wat betreft het dictum onder 5.1 en in zoverre opnieuw recht doende:
          gebiedt [eiseres] met onmiddellijke ingang na  betekening van dit vonnis tot 30 augustus 2014 het gebruik van het niet-ingeschreven modelrecht ten aanzien van de vormgeving van de Basil Denton in de EER te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van fietsmanden van het type New Looxs Java;
        
        
      
    
    
      5.2
      bekrachtigt het bestreden vonnis voor het overige, met dien verstande dat deze beslissingen hun grondslag hebben in inbreuk op de aan Basil toekomende niet-geregistreerde modelrechten op de Basil Denton fietsmand.”
      
      
        3.3.1
        Onderdeel 1 is gericht tegen de beslissing onder 5.1 en 5.2 van het dictum. Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat het de vordering van Basil op een (geheel) andere grondslag heeft toegewezen dan de voorzieningenrechter had gedaan en dat niet met terugwerkende kracht een dwangsom kan worden verbonden aan een veroordeling op een andere grondslag dan waarop die veroordeling eerder was gebaseerd. Dat is in strijd met de rechtszekerheid en strookt ook niet met het karakter van de dwangsom als prikkel tot nakoming van de veroordeling, aldus de klacht.
        
      
      
        3.3.2
        Dit betoog is in zijn algemeenheid onjuist. Het staat de appelrechter vrij een in eerste aanleg uitgesproken veroordeling in hoger beroep te vervangen door eenzelfde veroordeling, berustend op een andere rechtsgrond, met handhaving van de datum van ingang waarvoor de eerste veroordeling gold, ook als daaraan een dwangsom is verbonden, mits de veroordeling op de nieuwe rechtsgrond niet meer of andere gedragingen bestrijkt dan de eerdere. Dan treft de in hoger beroep uitgesproken veroordeling immers geen andere handelingen dan die de gedaagde na de in eerste aanleg uitgesproken veroordeling ook al gehouden was te verrichten of na te laten. 
        
      
      
        3.3.3
        
          De Gemeenschapsmodellenverordening biedt ingevolge art. 19 lid 2 aan niet-ingeschreven modellen slechts dan bescherming, indien het aangevochten gebruik van het model voortvloeit uit het namaken van het beschermde model. Dat brengt mee dat, ook met inachtneming van hetgeen hierna wordt overwogen met betrekking tot onderdeel 3, de gedragingen waartegen de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel zich kan verzetten in alle gevallen ook als inbreukmakend op een auteursrecht gelden. Ook voor de door het hof bekrachtigde nevenveroordelingen geldt dat zij het verrichten van bepaalde handelingen bevelen (terugroeping van producten en plaatsing van een rectificatie) die voor het geval van inbreuk op auteursrechten en dat van inbreuk op niet-geregistreerde modelrechten eender zijn. Het hof heeft de veroordeling bovendien, gelet op art. 11 lid 1 GModVo, beperkt tot gebruik gedurende drie jaren na de hiervoor in 3.1 onder (iii) vermelde datum. Van een ‘andere veroordeling’ als bedoeld in het arrest HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3437, NJ 2003/343 is daarom geen sprake.
          	Onderdeel 1.1 faalt dus. Het daarop voortbouwende onderdeel 1.2 moet het lot daarvan delen.
        
        
      
      
        3.4.1
        Onderdeel 2 keert zich tegen rov. 4.15. Onderdeel 2.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat als ontwerper in de zin van art. 14 GModVo, behoudens andersluidende overeenkomst waaromtrent door het hof niets is vastgesteld, slechts kan gelden degene die het uiteindelijke model feitelijk heeft ontworpen en niet (mede) degene die daarvoor suggesties (in de vorm van een schets) heeft aangedragen, dan wel het ontwerp goed- of afkeurt.
        
      
      
        3.4.2
        Onderdeel 2.1 kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft immers zijn voorlopig oordeel dat Basil als (mede)ontwerper moet worden aangemerkt, niet daarop gebaseerd dat door of namens Basil suggesties zijn aangedragen, maar hierop dat zij voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij op basis van een eerste schets voor een rotan fietsmand, met daarin reeds gedetailleerde aanwijzingen omtrent maatvoering en sluiting aan de voorzijde, instructie heeft gegeven aan een team freelance ontwerpers, die dit ontwerp weliswaar verder hebben uitgewerkt, maar dat de uiteindelijke ontwerpkeuzes en nadere aanpassingen steeds zijn gedaan op instructie van haar directeur, de genoemde Van Balveren.
        
      
      
        3.4.3
        De klachten van de onderdelen 2.2-2.5 kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO en in aanmerking genomen dat het hier een kort geding betreft, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
        
      
    
    
      3.5
      
        Onderdeel 3 is gericht tegen de beoordeling van de inbreukvraag in rov. 4.13 en 4.14. Het betoogt onder 3.1 dat het hof heeft miskend dat van de ‘namaak’ waartegen art. 19 lid 2 GModVo bescherming biedt, slechts sprake is bij een ‘een-op-een kopie’.
        Deze klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt dus. 
        	Art. 19 lid 2 GModVo luidt:
        “Aan een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is voor de houder echter alleen het recht verbonden om de in lid 1 genoemde handelingen te beletten, als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model.Het aangevochten gebruik wordt niet beschouwd als voortvloeiende uit het namaken van het beschermde model indien dit gebruik voortvloeit uit onafhankelĳk scheppend werk door een ontwerper van wie redelĳkerwĳs mag worden aangenomen dat hĳ het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende.”
      
      
      
        	Daaruit blijkt – zoals, gelet op de punten 37 en 38 daarvan, ook besloten ligt in het arrest HvJEU 13 februari 2014, zaak C-479/12, ECLI:EU:C:2014:75 (Gautzsch/Duna) – dat met de beperkte bescherming van art. 19 lid 2 GModVo is beoogd het gebruik te beletten van modellen die, beantwoordend aan de maatstaf van art. 10 lid 1 GModVo, zijn ontleend aan het ingeroepen model.
        	Ook onderdeel 3.2, dat verlangt dat voor ‘namaak’ sprake moet zijn van afwezigheid van (duidelijke) verschillen, mist daarom doel.
      
      
    
    
      3.6
      Onderdeel 4, dat is voorgesteld voor het geval een of meer van de voorgaande onderdelen gegrond zijn, behoeft geen behandeling. Onderdeel 5 mist zelfstandige betekenis.
      
    
    
      3.7
      Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het middel in het principale beroep tot vernietiging van het arrest van het hof leidt, behoeft gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen behandeling.
      
      
        
          Proceskosten
        
      
      
    
    
      3.8
      
        [eiseres] dient te worden verwezen in de proceskosten. Basil vordert vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. Basil vordert een totaalbedrag van € 15.000-- (exclusief griffierecht en btw), dat zij heeft onderbouwd met een urenverantwoording. [eiseres] heeft die opgave slechts bestreden met de stelling dat niet valt te beoordelen welk gedeelte van de opgevoerde kosten betrekking heeft op het principale en welk gedeelte op het incidentele beroep. Bij die stand van zaken zal de Hoge Raad aan Basil een bedrag toeschatten van € 10.000,-- exclusief btw.
      
    
  
  
    
      4Beslissing
    
      	De Hoge Raad:
      	verwerpt het principale beroep;
      	veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Basil begroot op € 841,34 aan verschotten en op € 10.000,-- exclusief btw, voor salaris.
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren C.A. Streefkerk, G. Snijders, G. de Groot en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 19 februari 2016.