ECLI:NL:HR:2001:ZC3656, Hoge Raad, 28-09-2001, C98/241HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2001-09-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

28 september 2001
      Eerste Kamer
      Nr. C98/241HR
      AT
    
    
    
      Hoge Raad der Nederlanden
      Arrest
    
    
    in de zaak van:
    
    
      1.ROWA B.V., gevestigd te Bennebroek,
      2. HOOTERS B.V., gevestigd te Amsterdam,
    
    
    EISERESSEN tot cassatie,
    
    advocaat: mr. L. van Heijningen,
    
    t e g e n
    
    
      1.de vennootschap naar Amerikaans recht HOOTERS Inc., gevestigd te Clearwater, Florida, Verenigde Staten van Amerika,
      2. de vennootschap naar Amerikaans recht HOOTERS OF AMERICA Inc., gevestigd te Atlanta, Georgia, Verenigde Staten van Amerika,
    
    
    VERWEERSTERS in cassatie,
    
    advocaat: mr. T. Cohen Jehoram.
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    Verweersters in cassatie - verder gezamenlijk te noemen: Hooters Inc. c.s. - hebben bij exploit van 17 februari 1997 eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Rowa c.s. - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Amsterdam en gevorderd, voorzover in cassatie van belang,
    
    
      1. Rowa c.s. te gebieden met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het woord/beeldmerk Hooters en/ of het woordmerk Hooters van Hooters Inc. in de Benelux, daaronder in ieder geval begrepen het gebruik van de naam Hooters of het woord/beeldmerk Hooters of daarmee overeenstemmende tekens voor restaurants/cocktailbars aan het Damrak en de Kerkstraat in Amsterdam te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,--, per dag of per geval, zulks ter keuze van Hooters Inc. c.s., van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod;
      2. Rowa c.s. te gebieden binnen vijf dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis ter vernietiging aan de raadsvrouwe van Hooters Inc. c.s. af te geven al het drukwerk en alle andere bedrijfsmiddelen die voorzien zijn van het woord/beeldmerk Hooters of een overeenstemmend teken, waaronder in ieder geval begrepen de naam Hooters, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,--, per dag van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod;
      3. Rowa c.s. te gebieden met onmiddellijke ingang ieder gebruik in Nederland van de handelsnaam Hooters of een handelsnaam die slechts in geringe mate daarvan afwijkt te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,--, per dag of per geval, zulks ter keuze van Hooters Inc. c.s., van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod;
      4. Hooters B.V. te gebieden binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de inschrijving van de handelsnaam Hooters bij de Kamer van Koophandel door te halen en een bewijs van deze doorhaling aan de raadsvrouwe van Hooters Inc. c.s. af te geven, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 2.000,-- per dag van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod;
      5. Rowa te gebieden met onmiddellijke ingang iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging, al dan niet in gewijzigde vorm, van het Hooters-logo te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per dag of per geval, zulks ter keuze van Hooters Inc. c.s., van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod;
      6. Rowa c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan Hooters Inc. c.s. te betalen als voorschot op de door hen geleden schade een bedrag van ƒ 5.000,--, vermeerderd met de door Rowa c.s. genoten winst, zoals deze blijkt uit de gegevens als bedoeld in onderdeel 7 van het petitum, althans een bedrag als door de rechter in goede justitie te bepalen;
      7. Rowa c.s. te veroordelen om binnen vijf werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan de raadsvrouwe van Hooters Inc. c.s. over te leggen een door een registeraccountant opgestelde verklaring, waaruit blijkt wat de bruto winst is die Rowa c.s. hebben genoten vanaf de dag dat zij onder de naam Hooters één of meer horecagelegenheden in Amsterdam hebben geëxploiteerd, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 2.000,-- per dag van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod.
    
    
    
      Rowa c.s. hebben de vordering bestreden.
      De President heeft bij vonnis van 20 maart 1997 de gevraagde voorzieningen geweigerd.
      Tegen dit vonnis hebben Hooters Inc. c.s. hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.
      Bij arrest van 9 juli 1998 heeft het Hof het bestreden vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende,
    
    
    
      (1) Rowa c.s. geboden om binnen tien dagen na de betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden ieder gebruik in de Benelux van het woord/beeldmerk Hooters en/of het woordmerk Hooters van Hooters Inc., daaronder in ieder geval begrepen het gebruik van de naam Hooters of het woord/beeldmerk Hooters of daarmee overeenstemmende tekens voor    het restaurant/de cocktailbar aan het Damrak te  Amsterdam, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per overtreding van dit gebod;
      (2) Rowa c.s. geboden om binnen tien dagen na de betekening van dit arrest ter vernietiging aan de advocaat van Hooters Inc. c.s. af te geven al het drukwerk en alle andere bedrijfsmiddelen die voorzien zijn van het woord/beeldmerk Hooters of een (daarmee) overeenstemmend teken, waaronder in ieder geval begrepen de naam Hooters, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per dag dat dit gebod niet (geheel) wordt nagekomen, zulks tot een maximum van ƒ 500.000,--;
      (3) Rowa c.s. geboden om binnen tien dagen na de betekening van dit arrest ieder gebruik in Nederland van de handelsnaam Hooters of een handelsnaam die slechts in geringe mate daarvan afwijkt te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,--, per overtreding van dit gebod;
      (4) Hooters B.V. geboden om binnen tien dagen na de betekening van dit arrest de inschrijving van de handelsnaam Hooters bij de Kamer van Koophandel door te halen en een bewijs van deze doorhaling aan de advocaat van Hooters Inc. c.s. af te geven, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 2.000,-- per dag dat dit gebod niet (geheel) wordt nagekomen met een maximum van ƒ 50.000,--;
      (5) Rowa c.s. veroordeeld om binnen zes weken na de betekening van dit arrest aan de advocaat van Hooters Inc. c.s. over te leggen een door een registeraccountant opgestelde verklaring, waaruit blijkt wat de bruto winst is die Rowa c.s. hebben genoten vanaf de dag dat zij onder de naam Hooters één of meer   horecagelegenheden in Amsterdam hebben geëxploiteerd, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 2.000,-- per dag dat dit gebod niet (geheel) wordt nagekomen, zulks tot een maximum van ƒ 500.000,--;
      (6) de termijn als bedoeld in art. 50 lid 6 TRIPs op drie maanden na betekening van dit arrest gesteld.
    
    
    Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen het arrest van het Hof hebben Rowa c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      Hooters Inc. c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander Hof ter verdere behandeling en beslissing.
      De advocaat van Hooters Inc. c.s. heeft bij brief van 15 mei 2001 op deze conclusie gereageerd.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    
      3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 
      (i) Verweerster in cassatie onder 1 - Hooters Inc. - heeft op 2 september 1994 bij het Benelux-Merkenbureau een woord/beeldmerk - de afbeelding van een uil met het woord HOOTERS, waarvan de twee letters O de ogen van de uil vormen - gedeponeerd voor waren in de klassen 16 en 25 en diensten in de klasse 42.
      (ii) Op 30 januari 1997 heeft zij bij het Benelux-Merkenbureau voor dezelfde waren en diensten het woordmerk HOOTERS gedeponeerd.
      (iii) Verweerster in cassatie onder 2 - Hooters of  America Inc. - is de exclusieve licentiehoudster van het merk HOOTERS, en exploiteert onder de merk/handelsnaam HOOTERS een groot aantal restaurants buiten de Benelux.
      (iv) Op 8 april 1993 heeft Target Trading Company - TTC - gevestigd te Wijnegem, België, het woordmerk HOOTERS gedeponeerd voor de Benelux voor - onder meer - waren en/of diensten in de klassen 25 en 42.
      (v) Op 26 januari 1995 heeft TTC voor dezelfde klassen een beeldmerk - de afbeelding van een kop van een uil met het woord HOOTERS, waarvan de twee letters O de ogen van de uil vormen - voor de Benelux gedeponeerd.
      (vi) TTC heeft deze merken op 4 oktober 1996 overgedragen aan Van Baak Horeca Service Holding B.V. - Van Baak - te Amsterdam. Van Baak heeft deze merken bij overeenkomst van 26 februari 1997 aan eiseres tot cassatie onder 2    - Hooters B.V. - in licentie gegeven.
      (vii) Hooters B.V. exploiteert onder de naam Hooters een als "danscafé" geafficheerde horecagelegenheid aan het Damrak te Amsterdam. Zij heeft ook een nevenvestiging geëxploiteerd aan de Kerkstraat te Amsterdam.
    
    
    3.2 Hooters Inc. c.s. hebben in het onderhavige kort geding onder meer gevorderd, kort samengevat, een bevel tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van het woord- en beeldmerk HOOTERS of een daarmee overeenstemmend teken, en van het gebruik van de handelsnaam Hooters, alsmede een bevel tot het overleggen van een   accountantsverklaring waaruit blijkt welke bruto winst Rowa c.s. hebben genoten vanaf de dag dat zij een of meer horecagelegenheden te Amsterdam onder de naam Hooters hebben geëxploiteerd, een en ander zoals hiervoor onder 1 nader is omschreven. De President heeft de gevorderde voorzieningen geweigerd. Het Hof heeft met vernietiging van het vonnis van de President de vorderingen toegewezen, zoals hiervoor onder 1 omschreven.
    
    
      3.3 De President heeft in rov. 4 van zijn vonnis overwogen dat Hooters Inc. c.s. het op 2 september 1994 ingeschreven merk HOOTERS niet in de Benelux gebruiken, en voorts aangenomen dat zij tot 2000 niet voornemens zijn binnen de Benelux van dat merk gebruik te gaan maken. Onder die omstandigheden valt, aldus de President, te verwachten dat het merk zal vervallen (art. 5 lid 2 aanhef en onder a BMW), hetgeen meebrengt dat Hooters Inc. c.s. misbruik maken van hun bevoegdheid zich op hun merkrecht te beroepen.
      Het Hof heeft de tegen deze overweging gerichte appelgrieven gegrond bevonden (rov. 4.5).
      Onderdeel I bestrijdt 's Hofs overweging in de eerste plaats (onder a., b. en c.) met het betoog dat, indien het merk gedurende vier jaar niet is gebruikt, aannemelijk is en in kort geding aangenomen moet worden dat dit binnen de wettelijke termijn van vijf jaar ook niet zal geschieden, dat Hooters Inc. c.s. in strijd met normen van redelijkheid en billijkheid handelen, en dat het Hof onvoldoende inzicht geeft in zijn gedachtengang door te overwegen dat thans niet "met voldoende mate van     zekerheid" kan worden gezegd dat vervallen van het merk op grond van art. 5 BMW valt te verwachten. De klachten zijn tevergeefs voorgesteld. Het oordeel van het Hof, dat niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, berust in hoofdzaak op een waardering van omstandigheden van feitelijke aard en is niet onbegrijpelijk. Het behoefde ook geen nadere motivering.
      Onder d., e. en f. klaagt het onderdeel dat het Hof op ontoereikende gronden heeft verworpen de stelling van Rowa c.s., dat de correspondentie waarop Hooters Inc. c.s. zich ter ondersteuning van de grieven hadden beroepen, niet is verzonden, althans is geantedateerd. Voor zover de klachten strekken ten betoge dat het Hof algemene, ook in kort geding geldende bewijsregels heeft geschonden, zien zij eraan voorbij dat het Hof de, door het Hof als zodanig aangeduide, "suggestie" dat de brieven niet waren verzonden, althans waren geantedateerd "niet feitelijk onderbouwd" oordeelde. Daarmee heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat Rowa c.s. niet aan hun stelplicht hadden voldaan, zodat reeds daarom regels van bewijsrecht, voor zover al toepasselijk in kort geding, niet aan de orde konden komen. Dit oordeel, dat is voorbehouden aan het Hof als rechter die over de feiten oordeelt, is niet onbegrijpelijk.
    
    
    3.4 In rov. 4.16 heeft het Hof met juistheid tot uitgangspunt genomen dat, zolang een gedeponeerd merk niet is vervallen, daaraan door de BMW bescherming wordt geboden, zulks ongeacht of van het merk gebruik gemaakt wordt. De in onderdeel II vervatte rechtsklacht faalt derhalve. Voor het overige bouwt het onderdeel voort op onderdeel I, zodat het ook in zoverre tevergeefs is voorgesteld.
    
    
      3.5 Onderdeel III richt zich tegen het oordeel van het Hof dat de vordering tot, kort gezegd, het overleggen van een accountantsverklaring voor toewijzing vatbaar is (rov. 4.39). 
      Voor zover het onderdeel ervan uitgaat dat pas van schade sprake kan zijn, nadat gebruik van het merk binnen de termijn van art. 5 BMW vaststaat, faalt het. Niet uitgesloten is immers dat de merkhouder die voornemens is zijn merk daadwerkelijk te gaan gebruiken, daarin wordt belemmerd en derhalve schade lijdt, doordat een ander in strijd met het merkrecht een overeenstemmend teken gebruikt.
      Anders dan het onderdeel onder b. veronderstelt, is het Hof in rov. 4.39 niet uitgegaan van de gedachte dat de als gevolg van de merkinbreuk door Hooters Inc. c.s. geleden schade of het dientengevolge door Rowa c.s. genoten voordeel bepaald wordt door de door Rowa c.s. behaalde bruto winst. De klacht mist derhalve feitelijke grondslag.
      De klacht onder c. maakt niet duidelijk waarom de omstandigheid dat binnen drie maanden na de betekening van het arrest de bodemprocedure aanhangig moet zijn gemaakt, meebrengt dat de onderhavige veroordeling voorbarig is, en waarom zij niet past in het kader van de voorlopige voorzieningen in kort geding. Zij voldoet derhalve niet aan de vereisten van art. 407 lid 2 Rv. Hetzelfde geldt voor de klacht onder d., nu zij niet uiteenzet waarom een tegenstrijdigheid bestaat tussen afwijzing van het gevorderde voorschot op de schadevergoeding en toewijzing van de vordering een accountantsverklaring over te leggen.
      De klacht onder e. berust op de opvatting dat (ook) in een civiele procedure niemand gedwongen kan worden eraan mee te werken bewijs tegen zichzelf of te zijnen nadele bij te brengen. Deze opvatting kan echter in haar algemeenheid niet als juist worden aanvaard, zodat het onderdeel faalt.
      Voor zover het onderdeel nog de klacht behelst dat het Hof zijn taak als appelrechter heeft miskend door niet te onderzoeken of de onderhavige vordering spoedeisend is, mist het feitelijke grondslag. In rov. 4.33 heeft het Hof immers in algemene zin overwogen dat de gevraagde voorzieningen een spoedeisend karakter hebben.
    
    
    3.6 Onderdeel IV richt zich tegen rov. 4.22 en strekt ten betoge dat het Hof, overwegende dat aannemelijk is dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren (diensten) te duchten is, ten onrechte ervan is uitgegaan dat het in art. 5a Hnw. gebezigde begrip "waren" mede diensten omvat. De klacht faalt, omdat het oordeel van het Hof juist is. Ofschoon art. 5a Hnw. niet is aangepast ter gelegenheid van de wijziging van de Benelux Merkenwet die haar werkingssfeer met dienstmerken uitbreidde in verband met de implementatie van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104, mag daaruit niet worden afgeleid dat art. 5a Hnw. niet van toepassing is ingeval een handelsnaam een dienstmerk bevat. Uit niets blijkt dat bij voormelde wijziging van de Benelux Merkenwet een bewuste keuze is gemaakt deze toepasselijkheid uit te sluiten, terwijl niet alleen de strekking van deze bepaling meebrengt dat zij ook op dienstmerken toepasselijk behoort te zijn, maar zulks   bovenal volgt uit de te dezen geboden richtlijnconforme interpretatie van het in deze bepaling gebruikte begrip 'merk'. 
    
    
      3.7 In rov. 4.29 en 4.30 heeft het Hof het verweer van Rowa c.s. besproken dat zij reeds vanaf 27 mei 1994, derhalve vóór het merkdepot door Hooters Inc. op 2 september 1994, de handelsnaam Hooters hebben gevoerd. Het Hof heeft dit verweer verworpen, daartoe overwegende dat Rowa c.s. niet aannemelijk hebben gemaakt dat "zij (reeds) in de korte periode van 27 mei 1994 tot 2 september 1994 hun handelsnaam dusdanig hebben gevoerd dat deze daardoor een beschermenswaardige bekendheid heeft verkregen". Daarmee heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat Rowa c.s. de aanduiding Hooters in de bedoelde periode niet hebben 'gevoerd' in de zin van art. 5 Handelsnaamwet, daar zij niet op een zodanige wijze onder de naam Hooters naar buiten zijn getreden dat daardoor voor Rowa c.s. een recht op die handelsnaam is ontstaan. Aldus verstaan geeft dit oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de toe te passen maatstaf. In aanmerking genomen dat Rowa c.s. zich ter staving van hun stelling dat zij de handelsnaam Hooters gebruikten, uitsluitend hebben beroepen op een in eerste aanleg overgelegd uittreksel uit het handelsregister en correspondentie uit deze periode, die - afgezien van een brief van Hooters B.V. van 6 juli 1994, waarin in een opsomming van een aantal gegevens de loutere vermelding "Hooters BV" met een adres voorkomt - enkel bestaat uit brieven van twee leveranciers aan Hooters resp. Hooters B.V. betreffende de inrichting en uitrusting van een horecagelegenheid, is dit oordeel niet onbegrijpelijk. 
      Onderdeel V onder a. faalt derhalve.
      De President heeft in zijn vonnis vastgesteld dat Sabah Nissan op 27 mei 1994 is gaan handelen onder de naam Hooters. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het Hof in de van Rowa c.s. afkomstige stukken niet de grief gelezen dat zij de naam reeds vanaf 1 februari 1994 hebben gebruikt. In het licht hiervan kon het Hof bij zijn onderzoek van de vraag of Rowa c.s. de naam Hooters vóór 2 september 1994 hebben gebruikt, uitgaan van 27 mei 1994 als begindatum. Onderdeel V onder b. is derhalve eveneens tevergeefs voorgesteld.
    
    
    4. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      verwerpt het beroep;
      veroordeelt Rowa c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Hooters Inc. c.s. begroot op ƒ 747,20 aan verschotten en ƒ 3.000,--  voor salaris.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, C.H.M. Jansen, H.A.M. Aaftink en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 28 september 2001.