ECLI:NL:HR:2022:1943, Hoge Raad, 23-12-2022, 20/02239
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2022-12-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Gemeenschapsmodellenrecht. Octrooirecht. Geschil over (gestelde) inbreuk op octrooien en gemeenschapsmodellen door verkoop van tonercartridges voor laserprinters. In cassatie onder meer klachten over octrooirechtelijke kwesties en over de techniekexceptie van art. 8 Gemeenschapsmodellenverordening in verband met ribbels en rasters die nodig zijn voor materiaalbesparing onder behoud van constructiestijfheid.

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
  
  
    CIVIELE KAMER
  
  
    
      Nummer	20/02239
    
      Datum   	23 december 2022
  
  
    ARREST
  
  
    In de zaak van
  
  1. DIGITAL REVOLUTION B.V.,gevestigd te Amsterdam,
  2. MAXPERIAN NL B.V.,gevestigd te Amersfoort, 
  
    EISERESSEN tot cassatie, verweersters in het incidentele cassatieberoep,
    hierna gezamenlijk: DR c.s.
    advocaat: H.J.W. Alt,
  
  
    tegen
  
  
    SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD,gevestigd te Suwon-Si, Zuid-Korea,
    VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het incidentele cassatieberoep,
    hierna: Samsung,
    advocaten: S.M. Kingma en P.J. Tanja.
  
  
    1.	Procesverloop
  
  Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:
  
    
      de vonnissen in de zaken C/09/456760 / HA ZA 13-1409 en C/09/456763 / HA ZA 13-1411 van de rechtbank Den Haag van 20 augustus 2014 en 30 november 2016;
    
    
      de arresten in de zaak 200.216.620/01 van het gerechtshof Den Haag van 26 juni 2018,   18 december 2018 en 21 april 2020.
    
  
  
    DR c.s. hebben tegen de arresten van het hof van 26 juni 2018 en 21 april 2020 beroep in cassatie ingesteld. 
    Samsung heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld.
    Partijen hebben over en weer een verweerschrift tot verwerping van het cassatieberoep ingediend.
    De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, en voor DR c.s. mede door         Th.C.J.A. van Engelen. 
    De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot verwerping van het principale cassatieberoep en van het incidentele cassatieberoep.
    De advocaten van partijen hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd.
  
  
    
      2Uitgangspunten en feiten
    
      2.1
      
        In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten en omstandigheden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.1 tot 1.18. Deze komen, samengevat, op het volgende neer.
        (i) Samsung is een wereldwijd opererend elektronicaconcern. Samsung produceerde en verkocht diverse typen laserprinters die gebruikmaken van verwisselbare tonercartridges. Samsung heeft haar printerdivisie verkocht aan HP Inc.
        (ii) Samsung was houdster van diverse octrooien en gemeenschapsmodellen voor tonercartridges voor laserprinters. In deze procedure beroept zij zich op verschillende octrooien en op Gemeenschapsmodel 001200687 (hierna: GM 687), op 8 maart 2010 geregistreerd voor ‘Developing devices for printers’ en Gemeenschapsmodel 000853551 (hierna: GM 551), op 3 januari 2008 geregistreerd voor ‘Cartridges’. Deze modellen staan thans op naam van HP Printing Korea Co. Ltd.
        (iii) DR c.s. verkopen printers en tonercartridges in Nederland en België. Zij verhandelen onder hun huismerken tonercartridges die compatibel zijn met printers van Samsung en gebruiken daarbij de typenummers van de Samsung-cartridges.
        (iv) De registratie van GM 687 bevat de volgende afbeelding:
      
      
        
          
        
      
      
      
        (v) De registratie van GM 551 bevat de hieronder weergegeven afbeelding:
      
      
        
          
        
      
    
    
      2.2
      Samsung vordert in dit geding in conventie, voor zover in cassatie van belang, een verklaring voor recht dat DR c.s. met sommige van hun producten inbreuk maken of maakten op verschillende octrooien en op GM 687 en GM 551. Samsung heeft een aantal daarmee verband houdende nevenvorderingen ingesteld. DR c.s. vorderen in reconventie onder meer vernietiging respectievelijk nietigverklaring van de ingeroepen IE-rechten.
      
    
    
      2.3
      De rechtbank heeft een aantal vorderingen toegewezen die Samsung heeft gebaseerd op inbreuk van de ingeroepen octrooi- en gemeenschapsmodellenrechten. De vorderingen die DR c.s. in reconventie hebben ingesteld, zijn afgewezen.
      
    
    
      2.4
      
        DR c.s. zijn in hoger beroep gegaan tegen de toewijzing van de vorderingen van Samsung alsmede tegen de afwijzing van hun vorderingen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd voor zover dit betrekking heeft op een van de octrooi-inbreuken. Het heeft onder meer de beslissingen die betrekking hebben op GM 687 en GM 551 vernietigd en de daarmee verband houdende vorderingen van Samsung alsnog afgewezen. Het heeft de Gemeenschapsmodellen GM 687 en GM 551 nietig verklaard.
        	Voor zover in cassatie van belang heeft het hof in dit verband als volgt overwogen:
      
      
      
        “4.4 GM 687 en GM 551
      
      
      
        4.4.1
        DR c.s. heeft de geldigheid van GM 687 en GM 551 bestreden, onder meer stellende dat de uiterlijke kenmerken daarvan uitsluitend door hun technische functie zijn bepaald. De uiterlijke kenmerken die volgens Samsung niet uitsluitend technisch bepaald zouden zijn en het model een onderscheidend en eigen karakter zouden geven, betreffen voor GM 687 de ribbels en het handvat(kuipje), voor GM 551 de vierkante rasters die met name aan de onder- en zijkanten zijn aangebracht en de aan weerszijden aangebrachte uitsteeksels (handvatten) die een glooiende vorm hebben en gelijkenis vertonen met een eendensnavel. Het hof is met DR c.s. van oordeel dat deze uiterlijke kenmerken een technisch effect hebben.
        
      
      
        4.4.2
        De aangebrachte ribbels respectievelijk rasters in GM 687 en GM 551 hebben als effect dat enerzijds materiaal kan worden bespaard, terwijl anderzijds door de aangebrachte ribbels / rasters toch de nodige constructiestijfheid wordt behouden. Met haar standpunt dat het aanbrengen van ribbels of rasters niet nodig is voor het bereiken van constructiestijfheid, wat zou blijken uit het feit dat er ook (zelfs de meeste) cartridges zijn zonder ribbels of rasters, en dat het voor de constructiestijfheid juist beter zou zijn geen ribbels of raster toe te passen, miskent Samsung dat het effect niet de verbetering van constructiestijfheid is, maar het besparen van materiaal onder behoud van de constructiestijfheid.
        
        
          (…)
        
        
      
      
        4.4.5
        Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat alle uiterlijke kenmerken die GM 687 respectievelijk GM 551 volgens Samsung eigen karakter geven, technisch zijn bepaald. In het Doceram / CeramTec-arrest (HvJ EU 8 maart 2018, zaak C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172) heeft het HvJ EU overwogen “dat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 uitsluit dat uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel op grond van het gemeenschapsmodellenrecht worden beschermd wanneer andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult, met name overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken, ook al zijn er andere modellen waarmee dezelfde functie kan worden vervuld”. Vastgesteld dient derhalve te worden of de hiervoor besproken uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 uitsluitend technisch zijn bepaald, dan wel of bij de vormgeving daarvan ook andere factoren een rol hebben gespeeld. In dat verband heeft het HvJ EU overwogen “dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.”. Gelet op deze rechtsoverweging is dus niet doorslaggevend dat hetzelfde technische effect bereikt had kunnen worden met een op andere wijze vormgegeven ribbel- of rasterpatroon, of handvat, waarvoor volgens Samsung vele mogelijke varianten zouden bestaan.
        
      
      
        4.4.6
        Naar het oordeel van het hof heeft als uitgangspunt te gelden dat het voor producten zoals de onderhavige in het algemeen niet voor de hand ligt dat er bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie. Gelet op de noodzakelijke compatibiliteit met de printer waarvoor de cartridge is bestemd, zullen bij de aankoopbeslissing door de consument met name de typeaanduiding (voor compatibiliteit) en het merk en de prijs (in verband met de wens / afweging of men een ‘origineel’ product – afkomstig van de producent van de printer – zal kopen of niet) een rol spelen. Dat een consument zich bij de aankoopbeslissing van een cartridge zal laten leiden door vormgevingsaspecten is niet aannemelijk en door Samsung ook niet (voldoende gemotiveerd) gesteld. In dat licht acht het hof de stelling van Samsung dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken de wens om de cartridge een eigen, herkenbaar en origineel en/of esthetisch karakter te geven ter onderscheiding / herkenning van het model een rol heeft gespeeld, onvoldoende en te ongeloofwaardig om af te wijken van het hiervoor vermelde uitgangspunt. Derhalve moet er naar het oordeel van het hof vanuit gegaan worden dat alle uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 uitsluitend technisch zijn bepaald, zodat deze van bescherming op grond van het gemeenschapsmodellenrecht zijn uitgesloten.
        
      
      
        4.4.7
        Dat leidt tot de slotsom dat, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, de reconventionele vordering van DR c.s. tot nietigverklaring van GM 687 en GM 551 toewijsbaar is. Dat betekent dat het vonnis van de rechtbank ook in zoverre niet in stand kan blijven.”
        
        
      
    
  
  
    
      3Beoordeling van het middel in het principale beroep
    	De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).
    
    
  
  
    
      4Beoordeling van het middel in het incidentele beroep
    
      4.1
      Onderdeel 3.1 van het middel klaagt onder meer dat het hof heeft miskend dat het besparen van materiaal niet kan worden gekwalificeerd als een technisch effect of technische functie als bedoeld in art. 8 Gemeenschapsmodellenverordening (hierna: GModVo). De overweging van de ontwerper om materiaal te (willen) besparen is daarentegen een “andere overweging dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult” als bedoeld in punt 31 van het Doceram-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU).
      
    
    
      4.2
      Art. 8 lid 1 GModVo bepaalt dat een recht op een Gemeenschapsmodel niet geldt voor de uiterlĳke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.
      
    
    
      4.3
      Het HvJEU heeft in het Doceram-arrest overwogen dat het begrip “uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald” in art. 8 lid 1 GModVo, een autonoom Unierechtelijk begrip is dat in alle lidstaten uniform moet worden uitgelegd. Het HvJEU heeft in dit verband overwogen dat art. 8 lid 1 GModVo aldus moet worden uitgelegd dat de bescherming van de Gemeenschapsmodellenverordening krachtens deze bepaling niet geldt wanneer de noodzaak om aan een bepaalde technische functie van het betrokken voortbrengsel te voldoen, de enige factor is waarom de ontwerper voor een bepaald uiterlijk kenmerk van dat voortbrengsel heeft gekozen en andere overwegingen, met name met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze voor dat kenmerk. Voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, moet derhalve worden nagegaan of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken; in dit verband is niet doorslaggevend of er alternatieve modellen zijn. Bij deze beoordeling dient de nationale rechter rekening te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval.
      
    
    
      4.4
      De hiervoor in 4.1 weergegeven klacht faalt. Het hof heeft in rov. 4.4.2 geoordeeld dat het effect van de ribbels en rasters niet de verbetering van constructiestijfheid is, maar het besparen van materiaal onder behoud van de constructiestijfheid. In rov. 4.4.5-4.4.6 heeft het hof vervolgens geoordeeld dat de uiterlijke kenmerken van GM 678 en GM 551 bestaande in ribbels en rasters, uitsluitend door de technische functie worden bepaald, zodat deze van bescherming op grond van het gemeenschapsmodellenrecht zijn uitgesloten. Het hof heeft daarbij als uitgangspunt genomen dat het voor producten zoals tonercartridges in het algemeen niet voor de hand ligt dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken, andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie. Uit het voorgaande blijkt dat het oordeel van het hof erop berust dat de technische functie van het besparen van materiaal onder behoud van de constructiestijfheid, de enige factor is waarom de ontwerper voor de ribbels en rasters heeft gekozen. Het oordeel van het hof geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het voor het overige niet op juistheid kan worden onderzocht. Het oordeel strookt met de uitleg die het HvJEU in het hiervoor in 4.3 genoemde Doceram-arrest heeft gegeven aan de Gemeenschapsmodellenverordening. De Hoge Raad ziet daarom geen aanleiding om over het voorgaande prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU.
      
    
    
      4.5
      De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).
      
      
    
  
  
    
      5Proceskosten in cassatie
    
      5.1
      DR c.s. en Samsung hebben ieder in zowel het principale als het incidentele beroep aanspraak gemaakt op vergoeding van de proceskosten met toepassing van art. 1019h Rv. De Hoge Raad ziet aanleiding om voor de vergoeding van de proceskosten het principale beroep en het incidentele beroep niet als één procedure aan te merken.
      
    
    
      5.2
      DR c.s. zijn in het ongelijk gesteld in het principale beroep. Zij dienen daarom te worden verwezen in de proceskosten van het principale beroep. Samsung heeft een kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv gevorderd en haar kosten in het principale beroep begroot op € 79.614,50. In het principale beroep spelen vrijwel uitsluitend kwesties van octrooirecht. Om die reden zijn op dat beroep van toepassing de Indicatietarieven in octrooizaken Hoge Raad 2020. Het principale beroep dient in de zin van die regeling te worden aangemerkt als een complexe zaak. Ingevolge die tarieven bedraagt voor de verweerder het maximumtarief voor een complexe zaak met re- of dupliek en een Borgersbrief € 90.000,--. De kosten die Samsung heeft begroot en gevorderd, blijven onder dit maximumtarief. De Hoge Raad acht de gevorderde kosten redelijk en evenredig, en zal deze toewijzen.
      
    
    
      5.3
      Samsung is in het ongelijk gesteld in het incidentele beroep. Zij dient daarom te worden verwezen in de proceskosten van het incidentele beroep. DR c.s. hebben een kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv gevorderd en hun kosten in het incidentele beroep begroot op € 13.046,--, exclusief de kosten die verband houden met het leerstuk van de slaafse nabootsing. Het incidentele beroep dient in de zin van de toepasselijke indicatietarieven zowel voor de octrooirechtelijke als voor de gemeenschapsmodellenrechtelijke aspecten te worden aangemerkt als een normale zaak. De maximale vergoeding in de Indicatietarieven IE-zaken Hoge Raad 2017 voor een normale zaak met re- of dupliek en een Borgersbrief bedraagt voor de verweerder € 25.000,--. De kosten die DR c.s. hebben begroot, exclusief de kosten gemoeid met het leerstuk van de slaafse nabootsing, blijven onder dit maximumtarief. Afzonderlijke toetsing aan de Indicatietarieven in octrooizaken Hoge Raad 2020, is niet nodig, omdat het tarief voor een normale zaak daar hoger is. De Hoge Raad acht de gevorderde kosten redelijk en evenredig, en zal deze toewijzen. Daarnaast wijst de Hoge Raad voor de kosten gemoeid met het leerstuk van de slaafse nabootsing 15% van het liquidatietarief toe, zijnde € 330,--. De kostenveroordeling voor salaris ten laste van Samsung komt daarmee in totaal op € 13.376,--.
      
      
    
  
  
    
      6Beslissing
    
      De Hoge Raad:
      
        in het principale beroep:
      
    
    - verwerpt het beroep;-	veroordeelt DR c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de 	zijde van Samsung begroot op € 902,34 aan verschotten en € 79.614,50 voor salaris, 	vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien DR c.s. deze niet binnen 	veertien dagen na heden hebben voldaan;
    in het incidentele beroep:
    - verwerpt het beroep;-	veroordeelt Samsung in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de 	zijde van DR c.s. begroot op € 68,07 aan verschotten en € 13.376,-- voor salaris, 	vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Samsung deze niet binnen 	veertien dagen na heden heeft voldaan.
    
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.J. Kroeze als voorzitter en de raadsheren C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, A.E.B. ter Heide en G.C. Makkink, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.J.P. Lock op 23 december 2022.
    
  
  
     Gerechtshof Den Haag 21 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1624.
  
  
     	Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, PbEG 2002, L 3/1.
  
  
     	HvJEU 8 maart 2018, zaak C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172 (Doceram/CeramTec).
  
  
     	HvJEU 8 maart 2018, zaak C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172 (Doceram/CeramTec), punt 21.
  
  
     	Zie voor het voorgaande HvJEU 8 maart 2018, zaak C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172 (Doceram/CeramTec), punt 26, 31, 38 en de verklaring voor recht onder 1).
  
  
     	HvJEU 6 oktober 2021, zaak C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799 (Consorzio Italian Management c.s./Rete Ferroviaria Italiana).