PR Laws tit. 1, § 223y (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 10 - Comercio|Subtítulo 1 - Reglamentación de los Negocios en General|Capítulo 11 - Marcas de Fábrica: Identificación de Productos|§ 223y. Disminución del carácter distintivo de las marcas famosas

 (a) Cualquier persona que sin el consentimiento del dueño de una marca famosa, use dicha marca o un término sustancialmente similar en el comercio de Puerto Rico, estará sujeta a interdicto si dicho uso de la marca famosa o un término sustancialmente similar, podría causar disminución del carácter distintivo de la marca por opacar o deslucir la misma (blurring) o por mancillar o deshonrar la marca (tarnishment), aunque se trate de productos o servicios diferentes o no haya probabilidad de confusión entre las marcas; o no haya daño económico. En aquellos casos en que el dueño de la marca famosa demuestre además que el demandado tuvo la intención de causar disminución de la marca famosa o de aprovecharse de su carácter distintivo, el dueño de la marca famosa también tendrá derecho a los remedios establecidos bajo la sec. 223w de este título. (b) Una marca es famosa si es extensamente reconocida por el público consumidor general en Puerto Rico, o en un área geográfica de Puerto Rico como la fuente de los bienes o servicios del dueño de la marca famosa. En su determinación de si la marca es famosa, el tribunal podrá tomar en consideración los siguientes factores, entre otros: (1) La duración, extensión y alcance geográfico de la promoción de la marca y si la promoción es por el dueño o terceros; (2) la cantidad, volumen, y extensión geográfica de la venta de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca; (3) la extensión del reconocimiento de la marca en Puerto Rico, y (4) si la marca está registrada y, de estarlo, en qué jurisdicciones. (c) Para determinar si existe probabilidad de disminución del carácter distintivo de la marca por opacar o deslucir la marca (blurring), el tribunal tomará en consideración los siguientes factores: (1) El grado de similitud entre las marcas; (2) el grado de distinción (inherente o adquirida) de la marca famosa; (3) la extensión del uso sustancialmente exclusivo de la marca famosa; (4) el grado de reconocimiento de la marca famosa; (5) si el usuario de la marca intentó crear una asociación con la marca famosa, y (6) cualquier asociación real entre la marca y la marca famosa. (d) Los siguientes usos de una marca famosa, sin el consentimiento del dueño de la marca famosa, no darán derecho a una acción bajo el inciso (a) de esta sección. (1) Uso publicitario de la marca para comparar o describir productos o servicios que compiten entre sí; (2) uso no comercial de la marca, y/o (3) uso de la marca para propósitos noticiosos o periodísticos, de comentarios, críticas o parodia. (e) En una acción bajo esta sección, por disminución del carácter distintivo de una imagen o estilo comercial (trade dress) que no se encuentre registrado en Puerto Rico o en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, la persona que reclame la protección de su imagen o estilo comercial (trade dress) tiene el peso de demostrar que: (1) El mismo, tomado en su totalidad, no es funcional y es famoso, y (2) si la imagen o estilo comercial (trade dress) incluye alguna marca o marcas registradas en Puerto Rico o en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, la materia no registrada, tomada en su totalidad, es famosa separada y aparte de la fama de tales marcas registradas.