Urteilskopf
100 Ib 254
42. Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. November 1974 i.S. Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Regeste
Art. 53 und 55 Abs. 1 und 2 PatG
.
Patentierung von chemischen Arbeitsverfahren, wenn die Patentansprüche sich auf chemisch nicht spezifizierte Verfahren beziehen, die ihnen beigeordneten Unteransprüche dagegen chemisch spezifizierte Anwendungen dieser Verfahren enthalten.
Schliesst das Amt diesfalls die Unteransprüche von der Patentierung aus, so verletzt es das Gesetz nicht.

Sachverhalt
ab Seite 254
BGE 100 Ib 254 S. 254
A.-
Die Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft (BASF AG) unterbreitete am 15. Juli 1970 dem Eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch, das sich auf ein "Verfahren zur Durchführung von exothermen Reaktionen zwischen einem Gas und einer Flüssigkeit" bezieht. Das Amt beanstandete das Gesuch. Die BASF AG verbesserte daraufhin die technischen Unterlagen und formulierte die Ansprüche am 8. März 1973 neu wie folgt:
"Patentansprüche
I. Verfahren zur Durchführung exothermer Reaktionen zwischen einem Gas und einer Flüssigkeit in Gegenwart fester Katalysatoren durch Hindurchleiten des Gases und der Flüssigkeit im Gleichstrom durch ein katalytisch wirksame Füllkörper enthaltendes Reaktionsgefäss, wobei eine Druckdifferenz
p zwischen den Enden des Reaktionsgefässes auftritt, dadurch gekennzeichnet, dass man die Belastung des Reaktionsgefässes durch die Flüssigkeit so wählt,
BGE 100 Ib 254 S. 255
dass bei konstanter Gasbelastung des Reaktionsgefässes der Anstieg der Druckdifferenz
p mit steigender Flüssigkeitsbelastung mindestens zweimal so gross ist als im Bereich der reinen Rieselströmung der Flüssigkeit, jedoch die durch Pulsationen hervorgerufenen Schwankungen der Druckdifferenz
p noch nicht auftreten.
II. Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch I bei der Durchführung von Reaktionen, bei denen ein enger Temperaturbereich einzuhalten ist.
Unteransprüche
1. Anwendung nach Patentanspruch II bei der Herstellung von Alkinolen und/oder Alkindiolen durch Umsetzung von Acetylenen mit Aldehyden in Gegenwart von Schwermetall-Acetyliden.
2. Anwendung nach Patentanspruch II bei der Durchführung katalytischer Hydrierungen."
In einer zweiten Beanstandung vom 11. Mai 1973 lehnte das Amt die Unteransprüche 1 und 2 als unzulässig ab. Die BASF AG hielt daran jedoch fest und beantragte eine Zwischenverfügung, falls das Amt ihrer Auffassung nicht zustimmen könne. Mit Verfügung vom 22. Juli 1974 erteilte das Amt das Patent gestützt auf
Art. 53 PatG
, strich gleichzeitig aber die Unteransprüche 1 und 2.
B.-
Die BASF AG führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Begehren, diese Verfügung aufzuheben und das Amt anzuweisen, das Patent ohne Streichung der Unteransprüche zu erteilen; eventuell habe das Amt zu prüfen, ob jeder einzelne dieser Ansprüche für sich dem
Art. 53 PatG
genüge.
Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Patentanspruch I der Beschwerdeführerin betrifft ein Verfahren zur Durchführung von irgendwelchen exothermen Reaktionen zwischen einem beliebigen Gas und einer beliebigen Flüssigkeit in Gegenwart fester Katalysatoren, der Anspruch II die Anwendung dieses Verfahrens auf Reaktionen, bei denen ein enger Temperaturbereich einzuhalten ist. Beide beziehen sich somit auf sogenannte chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren. Die Unteransprüche 1 und 2 enthalten dagegen chemisch spezifizierte Anwendungen des chemisch nicht spezifizierten Verfahrens gemäss Anspruch II. Darüber bestehen keine Meinungsverschiedenheiten. Die Beschwerdeführerin und das Amt sind sich vielmehr einig, dass
BGE 100 Ib 254 S. 256
einzig die Zulässigkeit der Unteransprüche streitig ist. Dazu gehört insbesondere die Frage, ob den Patentansprüchen für chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren ein oder mehrere Unteransprüche mit chemisch spezifierten Anwendungen zugeordnet werden dürfen.
2.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Unteransprüche 1 und 2 im Sinne von
Art. 55 Abs. 1 PatG
"besondere Ausführungsarten" der im Patentanspruch II definierten Verfahrensanwendung seien, was sich auch aus Art. 52 Abs. 2 und 55 Abs. 2 PatG sowie aus
Art. 12 Abs. 1 PatV
ergebe. Dem ist, was auch das Amt annimmt, an sich zuzustimmen, ohne dass zu den Vorbringen der Beschwerde über den Inhalt und die Funktion des Unteranspruches im einzelnen Stellung genommen werden muss; denn darauf kommt es hier nicht entscheidend an. In dem vom Amt angerufenen Urteil vom 29. Juni 1971 i.S. Firmenich führte das Bundesgericht aus, dass die Freiheit des Patentbewerbers in der Formulierung der Ansprüche und in der Wahl des Schutzumfanges nicht dazu führen dürfe, zwingende Vorschriften des PatG zu umgehen. Hier geht es aber gerade darum, ob dies mit Bezug auf
Art. 53 PatG
zutreffe, wenn die Unteransprüche zugelassen werden. Das Amt vertritt dabei zu Recht den Standpunkt, dass
Art. 53 PatG
sinngemäss auch für die "Anwendung von Verfahren" gilt, obwohl in der Bestimmung nur von "Verfahren" die Rede ist. Davon geht auch die Beschwerdeführerin aus, denn sie unterstellt, dass jede in den Unteransprüchen chemisch spezifizierte Anwendung des chemisch nicht spezifizierten Verfahrens gemäss Anspruch Il für sich dem
Art. 53 PatG
genügen muss. Da das Amt hierüber nicht entschieden hat, scheidet eine Gutheissung des Hauptbegehrens der Beschwerdeführerin zum vorneherein aus. Fragen kann sich bloss, ob ihr Eventualbegehren begründet ist.
3.
Das Amt nennt
Art. 53 PatG
ein "Unikum, für das sich in keinem anderen Patentrecht eine Parallele" finde. Es handelt sich um eine Sondervorschrift, die im Interesse der chemischen Industrie für Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen ins Gesetz aufgenommen worden ist. Sie ersetzte und lockerte bei der Gesetzesrevision die in Art. 6 Abs. 2 aPatG (BS 2 S. 895) enthaltene Einheitsbestimmung. Danach durften Patente für Erfindungen zur Herstellung chemischer Stoffe sich nur auf je ein Verfahren beziehen, das
BGE 100 Ib 254 S. 257
unter Verwendung bestimmter Ausgangsstoffe zu einem einzigen Endstoff führt. Im Unterschied dazu lässt der geltende
Art. 53 PatG
Patentansprüche auch zu, wenn sie ein bezüglich des chemischen Vorganges bestimmtes Verfahren in Anwendung auf Gruppen von Stoffen definieren, deren Glieder für den chemischen.Vorgang des Verfahrens äquivalent sind. Der Bundesrat erläuterte dies in der Botschaft zur Novelle von 1954 insbesondere damit, "dass Erfindungen von Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe, bei welchen man die Ausgangsstoffe variieren und durch die nämliche chemische Reaktion oder Folge von chemischen Reaktionen eine Reihe von Endstoffen erhalten kann, mit einem einzigen Patent umfassend geschützt werden können" (BBl 1950 I 1042/3; vgl.
BGE 92 I 308
/9; BLUM/PEDRAZZINI, Patentrecht III S. 278 ff. sowie die mit "Die chemischen Arbeitsverfahren" überschriebene Weisung des Amtes vom 12. August 1959 zu seiner Praxisänderung). Die neue Sondervorschrift weicht von der alten Einheitsbestimmung somit lediglich darin ab, dass sie bezüglich des chemischen Vorganges auf äquivalente Stoffe ausgedehnt worden ist. An der Geltung des Gesetzes für im Ergebnis äquivalente chemische Vorgänge hat sich nichts geändert (
BGE 92 I 308
ff.).
4.
Art. 6 Abs. 2 aPatG erwies sich als besonders streng für die Patentierung von Arbeitsverfahren, bei denen nicht ein neuer chemischer Prozess, sondern Massnahmen nicht chemischer Art zur Durchführung von Prozessen geschützt werden sollten, deren Chemismus als bekannt galt. Um unerwünschte Auswirkungen zu vermeiden, vertrat das Amt die Auffassung, dass der besonderen Einheitsvorschrift des Art. 6 Abs. 2 aPatG bloss Verfahren zu unterstellen seien, bei denen das erfinderische Moment im Chemismus liegt, weshalb chemische Arbeitsverfahren nur noch der allgemeinen Einheitsbestimmung des Art. 6 Abs. 1 genügen müssten.
Nach Inkrafttreten der Novelle im Jahre 1956 hielt das Amt diese Trennung nicht mehr für angebracht. Es wendete daher vorerst
Art. 53 PatG
auch auf Arbeitsverfahren an. Seit Überprüfung seiner Praxis im August 1959 unterscheidet das Amt jedoch zwischen "chemisch spezifizierten" und "chemisch nicht spezifizierten" Arbeitsverfahren und sieht davon ab, letztere dem
Art. 53 PatG
zu unterstellen. Als chemisch spezifiziert gelten dabei Verfahren, bei denen besondere Ausgangsstoffe
BGE 100 Ib 254 S. 258
einem näher bezeichneten Prozess unterworfen werden. Ein chemisch nicht spezifiziertes Verfahren dagegen ist nur anzunehmen, wenn weder der Patentanspruch, der das Verfahren definiert, noch die ihm beigeordneten Unteransprüche Angaben über chemische Ausgangs- und Endstoffe oder chemische Operationen enthalten.
5.
Obwohl das Amt die nicht chemischen Arbeitsverfahren von Art. 6 Abs. 2 aPatG ausgenommen, dieser zumindest tatsächliche Zustand also zur Zeit der Gesetzesrevision bestanden hat, ist dem Wortlaut des
Art. 53 PatG
nichts dafür zu entnehmen, dass die Betrachtungsweise des Amtes vom Gesetz übernommen worden oder dass chemisch spezifizierte und chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren auseinanderzuhalten seien. Auch chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren, wie die Beschwerdeführerin sie zur Patentierung anmeldete, sind ohne Zweifel Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen, die an sich unter
Art. 53 PatG
fallen. Das Amt war zunächst im Einvernehmen mit den interessierten Kreisen denn auch selber der Meinung, die chemischen Arbeitsverfahren seien nach der revidierten Einheitsbestimmung nicht mehr besonders zu behandeln. Erst 1959 gelangte es vor allem aus Zweckmässigkeits- und Billigkeitsüberlegungen zur Auffassung, es müsse seine Praxis lockern. Es begründete die Änderung in seiner Weisung vom August 1959 insbesondere damit, die Anwendung von
Art. 53 PatG
auf chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren bedinge, dass der Patentanspruch auf einen bestimmten chemischen Vorgang eingeschränkt werde. Die Auswahl dieses Vorganges wäre oft völlig willkürlich, und unzählige gleichberechtigte Vorgänge müssten mit ebenso vielen weiteren Patenten geschützt werden. Die für einen einigermassen umfassenden Schutz zu entnehmende Zahl von Patenten wäre so gross, dass sie selbst dem finanziell Starken kaum zugemutet werden dürfte, während dem finanziell Schwächeren der Erwerb des Patentschutzes praktisch versagt bliebe. Derart unvernünftige und unsoziale Auswirkungen habe der Gesetzgeber nicht wollen können.
6.
Diese Praxis liegt auch dem angefochtenen Entscheid zugrunde. Das Amt hält sie mit dem Wortlaut und Sinn des
Art. 53 PatG
"gerade noch vereinbar". Ob dies für die Ausnahme chemisch nicht spezifizierter Arbeitsverfahren von der
BGE 100 Ib 254 S. 259
Regel des Art. 53 allgemein zutreffe, kann offen bleiben; denn die Beschwerde richtet sich bloss gegen die durchgehende Anwendung dieser Praxis auf Patentansprüche und die ihnen beigeordneten Unteransprüche ein und desselben Patentes. Dies ist indes in erster Linie nicht eine Frage der Auslegung, sondern des Ermessens, das dem Amt in der Gesetzesanwendung zusteht. Dass es chemisch spezifizierte und chemisch nicht spezifizierte Verfahren verschieden behandeln müsse, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Das Amt könnte dazu auch nicht verhalten werden, wenn es die Unterscheidung mit Rücksicht auf unerwünschte Auswirkungen, die sich bei vorbehaltloser Anwendung der Vorschrift ergeben, nicht von sich aus eingeführt hätte. Für eine Verbindung von chemisch spezifizierten und chemisch nicht spezifizierten Verfahren besteht jedoch so oder anders kein Raum, wenn diese, wie hier, in den Patentansprüchen enthalten, jene dagegen bloss in den Unteransprüchen umschrieben sind. Diesfalls würde der Grundsatz der Einheit, der den ganzen
Art. 53 PatG
beherrscht (
BGE 92 I 309
), durchbrochen und die Vorschrift könnte jedenfalls bei Anmeldung mehrerer Unteransprüche umgangen werden. Was die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf
Art. 12 PatV
und 24. PatG vorbringt, hilft darüber nicht hinweg.
Wie es sich bei bloss einem Unteranspruch verhielte, braucht nicht erörtert zu werden, da die Beschwerdeführerin an beiden Unteransprüchen ihres Gesuches festhält. Dass das Amt Verfahren, die nur in Unteransprüchen chemisch spezifiziert werden, einzeln oder gesamthaft als unzulässig bezeichnet, wäre jedenfalls nicht zu beanstanden. Sein Entgegenkommen bei chemisch unspezifizierten Arbeitsverfahren drängt sich weder nach der Entstehungsgeschichte, noch nach dem Wortlaut des
Art. 53 PatG
als Ausnahme auf, mag eine solche sachlich auch gerechtfertigt sein. Wollte man die Ausnahme aber noch weiter ausdehnen und auch bloss in Unteransprüchen chemisch spezifizierte Verfahren neben nicht spezifizierten in den Patentansprüchen zulassen, so widerspräche dies ihrem Sinn und Zweck. Logischerweise dürften dann freilich Patentansprüche auch keine chemisch spezifizierte Anwendung neben einem chemisch unspezifizierten Verfahren enthalten, unbekümmert darum, dass nach
Art. 52 Abs. 2 PatG
jeweils nur eine einzige Anwendung des Verfahrens beansprucht werden darf, während bei analogen Unteransprüchen
BGE 100 Ib 254 S. 260
die Zahl nach Ansicht des Amtes nicht beschränkt wäre. Hierauf kommt im vorliegenden Fall jedoch nichts an, weil die Patentansprüche der Beschwerdeführerin keine chemisch spezifizierte Anwendung des Verfahrens enthalten.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.