คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 333/2542หลักกฎหมาย: เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียน เป็นอักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า "GIANFERRENTE" อ่านว่า "เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ"จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจ.ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า "GIANFRANCOFERRE" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่"แม้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกัน และในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรก เหมือนกันก็ตามแต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกัน โดย เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วย อักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัทจ. ผู้คัดค้านคือคำว่า"GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัวและภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า "FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 8 ตัวส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน การเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน คือของโจทก์เรียกขานว่า"จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า"จิอองฟรังโก้เฟอรี่" รูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCOFERRE"มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุด สังเกตุ ข้อแตกต่างได้ชัด ซึ่งสาธารณชนมองเห็น ความแตกต่างกันได้ เช่นนี้จึงยังถือไม่ได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของบริษัทจ.จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าโจทก์ย่อมมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIANFERRENTE" ได้ จึงชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ต่อไป ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จึงเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาล ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 38 วรรคสอง เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้วให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบและให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตาม วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้ว ซึ่งในที่สุดนายทะเบียน จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ ไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับ การปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไปเลย และปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความ ฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิพากษาว่าให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้น ยังไม่ถูกต้อง จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์คดีสองสำนวนนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยเป็นประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" ซึ่งเป็นอักษรประดิษฐ์และได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้ารองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพาย ซึ่งโจทก์เป็นผู้ผลิตโดยได้จำหน่ายและโฆษณาอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานกว่า 5 ปี แล้ว และสินค้าดังกล่าวของโจทก์ได้รับความนิยมกับเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเมื่อสาธารณชนได้พบเห็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ตามห้างสรรพสินค้าและห้างร้านต่าง ๆ แล้วย่อมทราบว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ในลักษณะประดิษฐ์ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 2 คำขอ คำขอที่ 1 เลขที่ 257695 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 ซึ่งได้แก่รองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อผ้า กระโปรงชุดติดกัน และคำขอที่ 2 เลขที่ 257696 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 คือ กระเป๋าสะพายต่อมาในวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศอิตาลีได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านซึ่งเป็นอักษรโรมันว่า "GIANFRANCO FERRE," ขอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2537 โจทก์ได้โต้แย้งคำคัดค้านของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด มีเสียงเรียกขานต่างกัน แม้เครื่องหมายการค้าทั้งสองจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน และมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกันแล้วจึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ให้ยกคำคัดค้านของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ต่อมา วันที่ 14 ธันวาคม 2538 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยอ้างว่าโจทก์มีเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าและเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้าจากเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้ว และในวันที่ 12 มิถุนายน 2540คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยคำสองคำเหมือนกันและในคำที่เป็นภาคแรกประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน 4 ตัว ว่า "GIAN" เหมือนกันและคำในภาคหลังขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "FERRE" ซึ่งลงท้ายด้วยอักษร E เช่นเดียวกันรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงคล้ายกัน ให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วย ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 เรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ 2 คำขอดังกล่าวของโจทก์หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาจำเลยทั้งสองสำนวนให้การทำนองต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 ของโจทก์ต่อไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญหาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"จิอองเฟอร์รองแต้" หรือ "เจียนเฟอร์รองเต้" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 กับ 18 สินค้าประเภทรองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพายตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศอิตาลีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIANFRANCO FERRE'"อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 9, 48และ 50 สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายกับแว่นและอุปกรณ์แว่น เครื่องหอม เครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตกแต่งผิว กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าทำด้วยพลาสติก หนังเทียม รองเท้า ฯลฯ ตามคำขอเลขที่ 216288, 216289, 217855 และ 254829 รวม 4 เครื่องหมาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่า โจทก์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยรู้อยู่ก่อนว่าบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "GIANFRANCO FERRE'" มาก่อน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ จำกัด เป็นเหตุทำให้สาธารณชนผู้ซื้อและใช้สินค้าสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้าขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามคำคัดค้านเอกสารหมาย จ.10 และ จ.11 โจทก์ได้ยื่นคำโต้แย้ง ตามเอกสารหมาย จ.12 และ จ.13นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้าน ตามเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่ารูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของผู้คัดค้านคล้ายกัน แม้เสียงเรียกขานจะต่างกัน แต่เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธการรับจดทะเบียน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดเป็นเหตุที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พึงรับจดทะเบียนไว้ชอบหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว ตามเอกสารหมาย ล.1 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า "GIANFRANCO FERRE'" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่"เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้วแม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตาม แต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ.จำกัด ผู้คัดค้านคือคำว่า "GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน10 ตัว และภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า"FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน การเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน คือของโจทก์เรียกขานว่า "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า"จิอองฟรังโก้เฟอรี่" เห็นได้ว่ารูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCO FERRE'" มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ ดังนั้นจึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ.จำกัด ผู้คัดค้าน จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIAN FERRENTE" คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ที่โจทก์ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า"GIANFRANCO FERRE'" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ชอบ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อนึ่ง ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้วให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ และให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้วซึ่งในที่สุดนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลยและปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาด้วยว่า ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้นยังไม่ถูกต้อง จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเสียด้วยพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 333/2542นาย ปิยะ เบ็ญญาสารโจทก์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลย ป.พ.พ. ม. 18 ป.วิ.พ. ม. 55, ม. 142 (5) พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 16, ม. 38, ม. 40เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียน เป็นอักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า "GIANFERRENTE" อ่านว่า "เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ"จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจ.ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า "GIANFRANCOFERRE" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่"แม้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกัน และในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรก เหมือนกันก็ตามแต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกัน โดย เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วย อักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัทจ. ผู้คัดค้านคือคำว่า"GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัวและภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า "FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 8 ตัวส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน การเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน คือของโจทก์เรียกขานว่า"จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า"จิอองฟรังโก้เฟอรี่" รูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCOFERRE"มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุด สังเกตุ ข้อแตกต่างได้ชัด ซึ่งสาธารณชนมองเห็น ความแตกต่างกันได้ เช่นนี้จึงยังถือไม่ได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของบริษัทจ.จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าโจทก์ย่อมมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIANFERRENTE" ได้ จึงชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ต่อไป ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จึงเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาล ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 38 วรรคสอง เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้วให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบและให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตาม วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้ว ซึ่งในที่สุดนายทะเบียน จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ ไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับ การปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไปเลย และปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความ ฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิพากษาว่าให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้น ยังไม่ถูกต้อง จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์คดีสองสำนวนนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยเป็นประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" ซึ่งเป็นอักษรประดิษฐ์และได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้ารองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพาย ซึ่งโจทก์เป็นผู้ผลิตโดยได้จำหน่ายและโฆษณาอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานกว่า 5 ปี แล้ว และสินค้าดังกล่าวของโจทก์ได้รับความนิยมกับเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเมื่อสาธารณชนได้พบเห็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ตามห้างสรรพสินค้าและห้างร้านต่าง ๆ แล้วย่อมทราบว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ในลักษณะประดิษฐ์ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 2 คำขอ คำขอที่ 1 เลขที่ 257695 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 ซึ่งได้แก่รองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อผ้า กระโปรงชุดติดกัน และคำขอที่ 2 เลขที่ 257696 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 คือ กระเป๋าสะพายต่อมาในวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศอิตาลีได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านซึ่งเป็นอักษรโรมันว่า "GIANFRANCO FERRE," ขอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2537 โจทก์ได้โต้แย้งคำคัดค้านของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด มีเสียงเรียกขานต่างกัน แม้เครื่องหมายการค้าทั้งสองจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน และมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกันแล้วจึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ให้ยกคำคัดค้านของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ต่อมา วันที่ 14 ธันวาคม 2538 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยอ้างว่าโจทก์มีเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าและเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้าจากเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้ว และในวันที่ 12 มิถุนายน 2540คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยคำสองคำเหมือนกันและในคำที่เป็นภาคแรกประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน 4 ตัว ว่า "GIAN" เหมือนกันและคำในภาคหลังขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "FERRE" ซึ่งลงท้ายด้วยอักษร E เช่นเดียวกันรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงคล้ายกัน ให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วย ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 เรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ 2 คำขอดังกล่าวของโจทก์หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาจำเลยทั้งสองสำนวนให้การทำนองต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 ของโจทก์ต่อไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญหาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"จิอองเฟอร์รองแต้" หรือ "เจียนเฟอร์รองเต้" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 กับ 18 สินค้าประเภทรองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพายตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศอิตาลีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIANFRANCO FERRE'"อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 9, 48และ 50 สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายกับแว่นและอุปกรณ์แว่น เครื่องหอม เครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตกแต่งผิว กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าทำด้วยพลาสติก หนังเทียม รองเท้า ฯลฯ ตามคำขอเลขที่ 216288, 216289, 217855 และ 254829 รวม 4 เครื่องหมาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่า โจทก์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยรู้อยู่ก่อนว่าบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "GIANFRANCO FERRE'" มาก่อน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ จำกัด เป็นเหตุทำให้สาธารณชนผู้ซื้อและใช้สินค้าสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้าขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามคำคัดค้านเอกสารหมาย จ.10 และ จ.11 โจทก์ได้ยื่นคำโต้แย้ง ตามเอกสารหมาย จ.12 และ จ.13นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้าน ตามเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่ารูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของผู้คัดค้านคล้ายกัน แม้เสียงเรียกขานจะต่างกัน แต่เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธการรับจดทะเบียน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดเป็นเหตุที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พึงรับจดทะเบียนไว้ชอบหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว ตามเอกสารหมาย ล.1 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า "GIANFRANCO FERRE'" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่"เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้วแม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตาม แต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ.จำกัด ผู้คัดค้านคือคำว่า "GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน10 ตัว และภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า"FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน การเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน คือของโจทก์เรียกขานว่า "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า"จิอองฟรังโก้เฟอรี่" เห็นได้ว่ารูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCO FERRE'" มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ ดังนั้นจึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ.จำกัด ผู้คัดค้าน จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIAN FERRENTE" คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ที่โจทก์ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า"GIANFRANCO FERRE'" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ชอบ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อนึ่ง ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้วให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ และให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้วซึ่งในที่สุดนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลยและปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาด้วยว่า ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้นยังไม่ถูกต้อง จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเสียด้วยพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สุเมธ อุปนิสากร-จรัญ หัตถกรรม)แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: คดีสองสำนวนนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยเป็นประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" ซึ่งเป็นอักษรประดิษฐ์และได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้ารองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพาย ซึ่งโจทก์เป็นผู้ผลิตโดยได้จำหน่ายและโฆษณาอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานกว่า 5 ปี แล้ว และสินค้าดังกล่าวของโจทก์ได้รับความนิยมกับเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเมื่อสาธารณชนได้พบเห็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ตามห้างสรรพสินค้าและห้างร้านต่าง ๆ แล้วย่อมทราบว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ในลักษณะประดิษฐ์ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 2 คำขอ คำขอที่ 1 เลขที่ 257695 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 ซึ่งได้แก่รองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อผ้า กระโปรงชุดติดกัน และคำขอที่ 2 เลขที่ 257696 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 คือ กระเป๋าสะพายต่อมาในวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศอิตาลีได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านซึ่งเป็นอักษรโรมันว่า "GIANFRANCO FERRE," ขอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2537 โจทก์ได้โต้แย้งคำคัดค้านของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด มีเสียงเรียกขานต่างกัน แม้เครื่องหมายการค้าทั้งสองจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน และมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกันแล้วจึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ให้ยกคำคัดค้านของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ต่อมา วันที่ 14 ธันวาคม 2538 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยอ้างว่าโจทก์มีเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าและเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้าจากเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้ว และในวันที่ 12 มิถุนายน 2540คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยคำสองคำเหมือนกันและในคำที่เป็นภาคแรกประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน 4 ตัว ว่า "GIAN" เหมือนกันและคำในภาคหลังขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "FERRE" ซึ่งลงท้ายด้วยอักษร E เช่นเดียวกันรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงคล้ายกัน ให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วย ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 เรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ 2 คำขอดังกล่าวของโจทก์หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาจำเลยทั้งสองสำนวนให้การทำนองต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 ของโจทก์ต่อไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญหาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"จิอองเฟอร์รองแต้" หรือ "เจียนเฟอร์รองเต้" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 กับ 18 สินค้าประเภทรองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพายตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศอิตาลีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIANFRANCO FERRE'"อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 9, 48และ 50 สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายกับแว่นและอุปกรณ์แว่น เครื่องหอม เครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตกแต่งผิว กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าทำด้วยพลาสติก หนังเทียม รองเท้า ฯลฯ ตามคำขอเลขที่ 216288, 216289, 217855 และ 254829 รวม 4 เครื่องหมาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่า โจทก์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยรู้อยู่ก่อนว่าบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "GIANFRANCO FERRE'" มาก่อน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ จำกัด เป็นเหตุทำให้สาธารณชนผู้ซื้อและใช้สินค้าสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้าขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามคำคัดค้านเอกสารหมาย จ.10 และ จ.11 โจทก์ได้ยื่นคำโต้แย้ง ตามเอกสารหมาย จ.12 และ จ.13นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้าน ตามเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่ารูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของผู้คัดค้านคล้ายกัน แม้เสียงเรียกขานจะต่างกัน แต่เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธการรับจดทะเบียน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดเป็นเหตุที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พึงรับจดทะเบียนไว้ชอบหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว ตามเอกสารหมาย ล.1 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า "GIANFRANCO FERRE'" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่"เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้วแม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตาม แต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ.จำกัด ผู้คัดค้านคือคำว่า "GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน10 ตัว และภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า"FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน การเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน คือของโจทก์เรียกขานว่า "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า"จิอองฟรังโก้เฟอรี่" เห็นได้ว่ารูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCO FERRE'" มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ ดังนั้นจึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ.จำกัด ผู้คัดค้าน จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIAN FERRENTE" คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ที่โจทก์ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า"GIANFRANCO FERRE'" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ชอบ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อนึ่ง ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้วให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ และให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้วซึ่งในที่สุดนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลยและปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาด้วยว่า ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้นยังไม่ถูกต้อง จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเสียด้วยพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 333/2542นาย ปิยะ เบ็ญญาสารโจทก์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลย ป.พ.พ. ม. 18 ป.วิ.พ. ม. 55, ม. 142 (5) พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 16, ม. 38, ม. 40เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียน เป็นอักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า "GIANFERRENTE" อ่านว่า "เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ"จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจ.ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า "GIANFRANCOFERRE" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่"แม้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกัน และในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรก เหมือนกันก็ตามแต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกัน โดย เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วย อักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัทจ. ผู้คัดค้านคือคำว่า"GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัวและภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า "FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 8 ตัวส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน การเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน คือของโจทก์เรียกขานว่า"จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า"จิอองฟรังโก้เฟอรี่" รูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCOFERRE"มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุด สังเกตุ ข้อแตกต่างได้ชัด ซึ่งสาธารณชนมองเห็น ความแตกต่างกันได้ เช่นนี้จึงยังถือไม่ได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของบริษัทจ.จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าโจทก์ย่อมมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIANFERRENTE" ได้ จึงชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ต่อไป ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จึงเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาล ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 38 วรรคสอง เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้วให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบและให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตาม วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้ว ซึ่งในที่สุดนายทะเบียน จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ ไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับ การปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไปเลย และปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความ ฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิพากษาว่าให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้น ยังไม่ถูกต้อง จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์คดีสองสำนวนนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยเป็นประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" ซึ่งเป็นอักษรประดิษฐ์และได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้ารองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพาย ซึ่งโจทก์เป็นผู้ผลิตโดยได้จำหน่ายและโฆษณาอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานกว่า 5 ปี แล้ว และสินค้าดังกล่าวของโจทก์ได้รับความนิยมกับเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเมื่อสาธารณชนได้พบเห็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ตามห้างสรรพสินค้าและห้างร้านต่าง ๆ แล้วย่อมทราบว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ในลักษณะประดิษฐ์ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 2 คำขอ คำขอที่ 1 เลขที่ 257695 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 ซึ่งได้แก่รองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อผ้า กระโปรงชุดติดกัน และคำขอที่ 2 เลขที่ 257696 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 คือ กระเป๋าสะพายต่อมาในวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศอิตาลีได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านซึ่งเป็นอักษรโรมันว่า "GIANFRANCO FERRE," ขอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2537 โจทก์ได้โต้แย้งคำคัดค้านของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด มีเสียงเรียกขานต่างกัน แม้เครื่องหมายการค้าทั้งสองจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน และมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกันแล้วจึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ให้ยกคำคัดค้านของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ต่อมา วันที่ 14 ธันวาคม 2538 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยอ้างว่าโจทก์มีเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าและเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้าจากเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้ว และในวันที่ 12 มิถุนายน 2540คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยคำสองคำเหมือนกันและในคำที่เป็นภาคแรกประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน 4 ตัว ว่า "GIAN" เหมือนกันและคำในภาคหลังขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "FERRE" ซึ่งลงท้ายด้วยอักษร E เช่นเดียวกันรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงคล้ายกัน ให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วย ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 เรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ 2 คำขอดังกล่าวของโจทก์หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาจำเลยทั้งสองสำนวนให้การทำนองต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 ของโจทก์ต่อไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญหาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"จิอองเฟอร์รองแต้" หรือ "เจียนเฟอร์รองเต้" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 กับ 18 สินค้าประเภทรองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพายตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศอิตาลีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIANFRANCO FERRE'"อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 9, 48และ 50 สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายกับแว่นและอุปกรณ์แว่น เครื่องหอม เครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตกแต่งผิว กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าทำด้วยพลาสติก หนังเทียม รองเท้า ฯลฯ ตามคำขอเลขที่ 216288, 216289, 217855 และ 254829 รวม 4 เครื่องหมาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่า โจทก์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยรู้อยู่ก่อนว่าบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "GIANFRANCO FERRE'" มาก่อน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ จำกัด เป็นเหตุทำให้สาธารณชนผู้ซื้อและใช้สินค้าสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้าขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามคำคัดค้านเอกสารหมาย จ.10 และ จ.11 โจทก์ได้ยื่นคำโต้แย้ง ตามเอกสารหมาย จ.12 และ จ.13นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้าน ตามเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่ารูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของผู้คัดค้านคล้ายกัน แม้เสียงเรียกขานจะต่างกัน แต่เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธการรับจดทะเบียน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดเป็นเหตุที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พึงรับจดทะเบียนไว้ชอบหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว ตามเอกสารหมาย ล.1 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า "GIANFRANCO FERRE'" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่"เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้วแม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตาม แต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ.จำกัด ผู้คัดค้านคือคำว่า "GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน10 ตัว และภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า"FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน การเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน คือของโจทก์เรียกขานว่า "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า"จิอองฟรังโก้เฟอรี่" เห็นได้ว่ารูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCO FERRE'" มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ ดังนั้นจึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ.จำกัด ผู้คัดค้าน จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIAN FERRENTE" คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ที่โจทก์ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า"GIANFRANCO FERRE'" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ชอบ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อนึ่ง ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้วให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ และให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้วซึ่งในที่สุดนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลยและปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาด้วยว่า ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้นยังไม่ถูกต้อง จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเสียด้วยพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สุเมธ อุปนิสากร-จรัญ หัตถกรรม)แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ