คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4588/2552หลักกฎหมาย: การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะดังนี้... (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงชอบแล้วโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 449331 จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 262/2545 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 783/2547 ที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอเลขที่ 449331 ของผู้ขอจดทะเบียนนั้นต่อไปเสีย ส่วนคำขออื่น ให้ยก กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 3,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...โจทก์เป็นเจ้าของอันมีลิขสิทธิ์ประเภทจิตรกรรม เป็นรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมาย การค้า ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน คือ เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายมีรูปกระต่ายเป็นภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 เหมือนกัน มีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเป็นประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่อาจรับจดทะเบียนตามกฎหมายได้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนแล้ว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างซึ่งยืนเรียงกันสามเชือก ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขดจดทะเบียนเป็นรูปกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างมีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลม แม้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนจะมีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลมเป็นภาคส่วนประกอบด้วย แต่รูปกระต่ายยืนบนหลังช้างอยู่กึ่งกลางของเครื่องหมายมองเห็นได้เด่นชัดกว่าภาคส่วนอื่น ถือว่ารูปกระต่ายยืนบนหลังช้างเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ตัวกระต่ายกับช้างนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันมาก โดยตัวกระต่ายจะหันหน้าตรง รูปหน้าทรงกลม มีตาเป็นจุด ปากเป็นเส้นทแยงมุม 2 เส้นตัดกัน ใบหูยาวตั้งตรงปลายมน ไม่ปรากฏแขนซ้ายขวา และเท้าที่ปรากฏ 2 ข้าง ไม่มีนิ้วเท้า ส่วนช้างหันศีรษะไปทางซ้าย ลำตัวมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง มีตาเป็นจุด ใบหูเป็นเส้นโค้ง ไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวคิดค้นขึ้นมาได้เช่นใด และเหตุใดจึงมีความใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ได้ ทั้งๆ ที่งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปการ์ตูนตัวกระต่ายกับช้างประกอบกันถึง 2 ตัว และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ แตกต่างจากกระต่ายและช้างในลักษณะของสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่น่าจะมีการคิดสร้างรูปการ์ตูนกระต่ายที่ยืนบนหลังช้างขึ้นมาเหมือนกันได้โดยบังเอิญเช่นนี้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ทั้งเครื่องหมายแตกต่างจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ จึงไม่อาจรับฟังได้ สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่สามารถอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ขอนตนมาเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เห็นว่า การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเช่นนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประด้วยลักษณะดังนี้.... (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบายนั่นเอง เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามานั้นจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4588/2552เมอร์ซิส บี.วี.โจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 6, ม. 8 (9), ม. 16การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะดังนี้... (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงชอบแล้วโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 449331 จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 262/2545 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 783/2547 ที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอเลขที่ 449331 ของผู้ขอจดทะเบียนนั้นต่อไปเสีย ส่วนคำขออื่น ให้ยก กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 3,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...โจทก์เป็นเจ้าของอันมีลิขสิทธิ์ประเภทจิตรกรรม เป็นรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมาย การค้า ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน คือ เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายมีรูปกระต่ายเป็นภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 เหมือนกัน มีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเป็นประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่อาจรับจดทะเบียนตามกฎหมายได้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนแล้ว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างซึ่งยืนเรียงกันสามเชือก ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขดจดทะเบียนเป็นรูปกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างมีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลม แม้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนจะมีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลมเป็นภาคส่วนประกอบด้วย แต่รูปกระต่ายยืนบนหลังช้างอยู่กึ่งกลางของเครื่องหมายมองเห็นได้เด่นชัดกว่าภาคส่วนอื่น ถือว่ารูปกระต่ายยืนบนหลังช้างเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ตัวกระต่ายกับช้างนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันมาก โดยตัวกระต่ายจะหันหน้าตรง รูปหน้าทรงกลม มีตาเป็นจุด ปากเป็นเส้นทแยงมุม 2 เส้นตัดกัน ใบหูยาวตั้งตรงปลายมน ไม่ปรากฏแขนซ้ายขวา และเท้าที่ปรากฏ 2 ข้าง ไม่มีนิ้วเท้า ส่วนช้างหันศีรษะไปทางซ้าย ลำตัวมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง มีตาเป็นจุด ใบหูเป็นเส้นโค้ง ไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวคิดค้นขึ้นมาได้เช่นใด และเหตุใดจึงมีความใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ได้ ทั้งๆ ที่งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปการ์ตูนตัวกระต่ายกับช้างประกอบกันถึง 2 ตัว และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ แตกต่างจากกระต่ายและช้างในลักษณะของสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่น่าจะมีการคิดสร้างรูปการ์ตูนกระต่ายที่ยืนบนหลังช้างขึ้นมาเหมือนกันได้โดยบังเอิญเช่นนี้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ทั้งเครื่องหมายแตกต่างจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ จึงไม่อาจรับฟังได้ สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่สามารถอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ขอนตนมาเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เห็นว่า การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเช่นนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประด้วยลักษณะดังนี้.... (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบายนั่นเอง เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามานั้นจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ(บุญรอด ตันประเสริฐ-พลรัตน์ ประทุมทาน-รัตน กองแก้ว)แหล่งที่มาสำนักวิชาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 449331 จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 262/2545 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 783/2547 ที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอเลขที่ 449331 ของผู้ขอจดทะเบียนนั้นต่อไปเสีย ส่วนคำขออื่น ให้ยก กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 3,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...โจทก์เป็นเจ้าของอันมีลิขสิทธิ์ประเภทจิตรกรรม เป็นรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมาย การค้า ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน คือ เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายมีรูปกระต่ายเป็นภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 เหมือนกัน มีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเป็นประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่อาจรับจดทะเบียนตามกฎหมายได้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนแล้ว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างซึ่งยืนเรียงกันสามเชือก ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขดจดทะเบียนเป็นรูปกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างมีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลม แม้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนจะมีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลมเป็นภาคส่วนประกอบด้วย แต่รูปกระต่ายยืนบนหลังช้างอยู่กึ่งกลางของเครื่องหมายมองเห็นได้เด่นชัดกว่าภาคส่วนอื่น ถือว่ารูปกระต่ายยืนบนหลังช้างเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ตัวกระต่ายกับช้างนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันมาก โดยตัวกระต่ายจะหันหน้าตรง รูปหน้าทรงกลม มีตาเป็นจุด ปากเป็นเส้นทแยงมุม 2 เส้นตัดกัน ใบหูยาวตั้งตรงปลายมน ไม่ปรากฏแขนซ้ายขวา และเท้าที่ปรากฏ 2 ข้าง ไม่มีนิ้วเท้า ส่วนช้างหันศีรษะไปทางซ้าย ลำตัวมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง มีตาเป็นจุด ใบหูเป็นเส้นโค้ง ไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวคิดค้นขึ้นมาได้เช่นใด และเหตุใดจึงมีความใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ได้ ทั้งๆ ที่งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปการ์ตูนตัวกระต่ายกับช้างประกอบกันถึง 2 ตัว และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ แตกต่างจากกระต่ายและช้างในลักษณะของสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่น่าจะมีการคิดสร้างรูปการ์ตูนกระต่ายที่ยืนบนหลังช้างขึ้นมาเหมือนกันได้โดยบังเอิญเช่นนี้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ทั้งเครื่องหมายแตกต่างจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ จึงไม่อาจรับฟังได้ สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่สามารถอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ขอนตนมาเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เห็นว่า การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเช่นนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประด้วยลักษณะดังนี้.... (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบายนั่นเอง เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามานั้นจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4588/2552เมอร์ซิส บี.วี.โจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 6, ม. 8 (9), ม. 16การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะดังนี้... (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงชอบแล้วโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 449331 จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 262/2545 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 783/2547 ที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอเลขที่ 449331 ของผู้ขอจดทะเบียนนั้นต่อไปเสีย ส่วนคำขออื่น ให้ยก กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 3,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...โจทก์เป็นเจ้าของอันมีลิขสิทธิ์ประเภทจิตรกรรม เป็นรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมาย การค้า ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน คือ เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายมีรูปกระต่ายเป็นภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 เหมือนกัน มีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเป็นประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่อาจรับจดทะเบียนตามกฎหมายได้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนแล้ว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างซึ่งยืนเรียงกันสามเชือก ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขดจดทะเบียนเป็นรูปกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างมีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลม แม้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนจะมีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลมเป็นภาคส่วนประกอบด้วย แต่รูปกระต่ายยืนบนหลังช้างอยู่กึ่งกลางของเครื่องหมายมองเห็นได้เด่นชัดกว่าภาคส่วนอื่น ถือว่ารูปกระต่ายยืนบนหลังช้างเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ตัวกระต่ายกับช้างนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันมาก โดยตัวกระต่ายจะหันหน้าตรง รูปหน้าทรงกลม มีตาเป็นจุด ปากเป็นเส้นทแยงมุม 2 เส้นตัดกัน ใบหูยาวตั้งตรงปลายมน ไม่ปรากฏแขนซ้ายขวา และเท้าที่ปรากฏ 2 ข้าง ไม่มีนิ้วเท้า ส่วนช้างหันศีรษะไปทางซ้าย ลำตัวมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง มีตาเป็นจุด ใบหูเป็นเส้นโค้ง ไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวคิดค้นขึ้นมาได้เช่นใด และเหตุใดจึงมีความใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ได้ ทั้งๆ ที่งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปการ์ตูนตัวกระต่ายกับช้างประกอบกันถึง 2 ตัว และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ แตกต่างจากกระต่ายและช้างในลักษณะของสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่น่าจะมีการคิดสร้างรูปการ์ตูนกระต่ายที่ยืนบนหลังช้างขึ้นมาเหมือนกันได้โดยบังเอิญเช่นนี้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ทั้งเครื่องหมายแตกต่างจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ จึงไม่อาจรับฟังได้ สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่สามารถอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ขอนตนมาเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เห็นว่า การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเช่นนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประด้วยลักษณะดังนี้.... (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบายนั่นเอง เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามานั้นจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ(บุญรอด ตันประเสริฐ-พลรัตน์ ประทุมทาน-รัตน กองแก้ว)แหล่งที่มาสำนักวิชาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ