คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8779/2542หลักกฎหมาย: ในเรื่องสิทธิในการใช้นามของบุคคลนั้น นอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บัญญัติคุ้มครองไว้ ยังมีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) คุ้มครองสิทธิการใช้ชื่อทางการค้าไว้โดยไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิว่าการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด โจทก์ใช้คำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์จนมีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวและมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเองหรือจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้ชื่อนี้ก็ตาม จำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าการใช้ชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่แพร่หลายอยู่ก่อนแล้ว จะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์แต่ยังจดทะเบียนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ว่า "บีเอ็มดับบลิว" พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้ชื่อนี้ในกิจการค้าสินค้าของจำเลยทั้งสองโดยมุ่งหมายที่จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณอันมีคุณค่าของโจทก์มาใช้เป็นประโยชน์แก่กิจการค้าของตนโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5,18 และ 421 โจทก์ผู้มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าว ซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2หุ้นส่วนผู้จัดการมิให้ใช้ชื่อดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนชื่อเสียได้ เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้ารถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และส่วนควบของรถครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม2509 สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า"BMW" มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว จำเลยทั้งสองเพิ่งนำคำว่า"บีเอ็มดับบลิว" มาจดทะเบียนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539กฎหมายห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใด แม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสำนักงานการค้านั้นจะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิขัดขวางจำเลยทั้งสองในการใช้โดยไม่สุจริตซึ่งชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 อันเป็นชื่อสำนักงานการค้าของจำเลยทั้งสองและห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนของโจทก์ดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่ใช้คำว่า "บีเอ็มดับบลิว" หรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์อีกต่อไปให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อัตราเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อห้างจำเลยที่ 1 แล้วเสร็จและจนกว่าจะยุติการทำละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์อีกต่อไปจำเลยทั้งสองให้การ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของจำเลยที่ 1 มิให้ใช้คำว่า "บีเอ็มดับบลิว"หรือ "บี เอ็ม ดับบลิว" หรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "BMW" ของโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยทั้งสองใช้หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใด ๆ กับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า"บีเอ็มดับบลิว" หรือ "บี เอ็ม ดับบลิว" หรือ อักษรโรมัน "BMW" จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อว่า "BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSHAFT"ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2459 (ค.ศ. 1916) โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วน และเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ซึ่งเรียกขานกันในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวครั้งแรกในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อปี 2472 (ค.ศ. 1929) ต่อมาโจทก์ได้ขยายกิจการไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 140 ประเทศ ทั่วโลก โจทก์จึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นมีบริษัทไทยยานยนต์ จำกัด นำสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์เข้ามาจำหน่ายมาประมาณ 30 ปีแล้วและโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW"อ่านว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในประเทศไทย เมื่อปี 2509 สำหรับสินค้ารถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์ ส่วนและส่วนควบของรถดังกล่าว และได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมในปี 2510, 2512 และ 2535 นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับความนิยมในประเทศไทยด้วย และโจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" ซึ่งเป็นอักษรที่นำมาจากอักษรตัวแรกของคำที่เป็นชื่อเต็มของโจทก์เป็นชื่อในการประกอบการค้าของโจทก์ โจทก์ขยายกิจการของโจทก์ในประเทศต่าง ๆ โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งใช้คำว่า "BMW" เป็นชื่อบริษัทเช่น ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW KOREA" ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW ASIA" ในประเทศแคนาดาจัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW CANADA" และในประเทศนิวซีแลนด์จัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW NEW ZEALAND" เป็นต้น นอกจากธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์โจทก์ยังประกอบธุรกิจด้านอื่นโดยใช้ชื่อทางการค้าในลักษณะเดียวกัน เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมทางอากาศใช้ชื่อว่า "BMW Rolls - Royce GmbH Oberursel"ธุรกิจการเงินใช้ชื่อว่า "BMW Bank GmbH Munick" และ "BMW LeasingGmbH Munick" นอกจากนี้โจทก์ได้โฆษณาสินค้าในสื่อต่าง ๆ เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์และร่วมงานมหกรรมแสดงรถยนต์ในประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการของโจทก์ดังกล่าวโจทก์ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนสูงมากและได้รับผลตอบแทนสูงมากเช่นกันเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วไปรวมทั้งสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยด้วย จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เมื่อปี 2539 จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยใช้ชื่อว่า"ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม ดับบลิว" ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาเมื่อต้นปี 2540 โจทก์ต้องการตั้งบริษัทในเครือในประเทศไทยโดยจองชื่อในการจัดตั้งบริษัทว่า "บริษัทบีเอ็มดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด หรือBMW (THAILAND) COMPANY LIMITED" แต่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพราะพ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วดังกล่าวมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า โจทก์มีสิทธิใช้ชื่อทางการค้าว่า "BMW" หรือ "บีเอ็มดับบลิว" หรือไม่ โดยในข้อนี้จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้นำคำดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นชื่อทางการค้าของโจทก์สำหรับสาธารณชนในประเทศไทยเมื่อได้ยินหรือมีการเรียกขานว่า "บีเอ็มดับบลิว"แล้ว หาได้ทำให้ประชาชนนึกถึงตัวโจทก์ไม่ แต่กลับนึกถึงชื่อและเครื่องหมายการค้าของรถยนต์บีเอ็มดับบลิวเท่านั้น การที่โจทก์จะอ้างว่าตนได้สร้างความนิยมในตัวสินค้าบีเอ็มดับบลิวจนเป็นที่แพร่หลาย โจทก์ควรได้รับความเป็นเจ้าของชื่อทางการค้าด้วยกรณีหาได้มีกฎหมายใดให้การรับรองสิทธิของโจทก์ในอันที่จะใช้ชื่อดังกล่าวโดยชอบไม่โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" เพราะไม่ได้รับการรับรองโดยชอบด้วยกฎหมาย การได้มาซึ่งชื่อของบุคคลหาได้มาด้วยการเรียกขานอย่างแพร่หลายดุจเดียวกับเครื่องหมายการค้าไม่ หากแต่จะต้องได้มาโดยการนำชื่อนั้นไปจดทะเบียนเท่านั้น โจทก์จึงไม่อาจอ้างว่ามีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวตามกฎหมายได้ เห็นว่า ในเรื่องสิทธิในการใช้นามของบุคคลนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บัญญัติว่า"สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดีหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับมอบอำนาจให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้" นอกจากนี้ในกรณีสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าก็ยังมีกฎหมายให้ความคุ้มครอง ดังเช่นที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1)บัญญัติถึงการที่ผู้ใดเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความรายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา เป็นต้นโดยไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิว่าการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด ดังนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์จนมีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวและมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเองหรือจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้ชื่อนี้ก็ตาม อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้นมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 หรือไม่ และการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์หรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 ใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริต ไม่ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อดังกล่าว เห็นว่า คำว่า "BMW" อ่านว่าบีเอ็มดับเบิลยูหรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" นี้โจทก์ได้ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยมาหลายสิบปี และปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์โดยจำเลยทั้งสองมิได้นำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นว่าโจทก์ได้ใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าควบคู่กันไปกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นกิจการขนาดใหญ่ มีการขยายกิจการไปในประเทศต่าง ๆถึง 140 ประเทศทั่วโลก ใช้เงินลงทุนและได้รับผลตอบแทนสูงมาก แสดงให้เห็นว่ากิจการค้าของโจทก์ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" ดังกล่าวเป็นกิจการค้าที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณจนได้รับความนิยมเชื่อมั่นในสินค้าและกิจการของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้านี้จากผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณนี้ย่อมทำให้สาธารณชนผู้บริโภคใช้เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าจากกิจการของโจทก์ คำว่า "BMW" ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในการประกอบการค้าของโจทก์นับได้ว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของโจทก์ และจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ก็รับว่ารู้จักรถยนต์และเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์ การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อประกอบการค้าขายสินค้าโดยใช้ชื่อพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและชื่อทางการค้าของโจทก์ดังกล่าว ย่อมอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 ประกอบกิจการในลักษณะเป็นกิจการในเครือของโจทก์ หรือมีความเกี่ยวกับโจทก์ หรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ใช้ชื่อดังกล่าวในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 ได้ เช่น กรณีที่จำเลยที่ 2 พิมพ์นามบัตรตามเอกสารหมาย จ.4 มีข้อความระบุคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นอักษรตัวใหญ่เห็นได้เด่นชัดกว่าข้อความอื่น และระบุประเภทสินค้าที่จำหน่ายว่า เครื่องดับเพลิง ไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์เซฟตี้ครบชุด ก็อาจทำให้เข้าใจได้ว่าจำเลยที่ 1 ประกอบกิจการขายสินค้าเหล่านี้อยู่ในเครือของโจทก์หรือมีความเกี่ยวพันหรือได้รับอนุญาตจากโจทก์มาแล้วได้ เป็นต้น ดังนี้ แม้จำเลยที่ 1 จะประกอบการค้าสินค้าคนละประเภทกับสินค้าของโจทก์ จำเลยที่ 1 ก็ยังมีโอกาสแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าวได้ และในกรณีดังกล่าวมานี้เมื่อปรากฏว่ากิจการของโจทก์เป็นกิจการขนาดใหญ่มากและเป็นกิจการที่ผลิตและจำหน่ายสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งมีราคาสูงการที่มีบุคคลอื่นใช้ชื่อพ้องกับเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของโจทก์ในการประกอบกิจการขนาดเล็กก็จะมีผลให้ผู้ที่มีความนิยมและเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์อาจเข้าใจผิดว่าโจทก์ลดระดับลงมาทำกิจการขนาดเล็กด้วย และอาจคลางแคลงไม่มั่นใจในกิจการของโจทก์อันเป็นผลในทางลบที่ทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์เสื่อมลงและความเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์ลดลง ทั้งการที่จำเลยที่ 1 ใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อห้าง จำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ก็ย่อมทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ที่ควรได้รับจากการขออนุญาตใช้ชื่อทางการค้าของโจทก์ในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 และไม่อาจควบคุมระดับคุณภาพกิจการของจำเลยที่ 1 ที่มาใช้ชื่อพ้องกันเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ได้ นอกจากนี้การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" จำเลยที่ 1 ก็อาจใช้เป็นข้ออ้างสิทธิที่จะห้ามบุคคลอื่นมิให้ใช้ชื่อพ้องกันกับชื่อห้างจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้สิทธิจดทะเบียนบริษัทในเครือของโจทก์โดยใช้ชื่อดังกล่าวได้อีกด้วย จึงเห็นได้ว่าการใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของจำเลยที่ 1ที่พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในพฤติการณ์ดังกล่าวมามีผลทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ และจำเลยทั้งสองซึ่งรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์อยู่แล้วย่อมพึงคาดหมายได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองจะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ดังกล่าว การที่จำเลยทั้งสองยังใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของผู้อื่น ส่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองมุ่งแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองได้ใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริตโดยการนำเอาอักษรตัวแรกของชื่อภรรยาและพี่ชายจำเลยที่ 2 กับชื่อจำเลยที่ 2 เอง คือ ชื่อ "บัญญัติ" "มงคล"และ "วิเศษณ์" มารวมกันตั้งเป็นชื่อว่า "BMW" เขียนเป็นภาษาไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว"ซึ่งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อทางการค้าตามตำรับพ่อค้าคนจีนนั้น เห็นว่า หากเป็นดังที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์จริง ชื่อห้าง จำเลยที่ 1 น่าจะมีชื่อว่า "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บมว" มากกว่า เพราะชื่อภรรยา พี่ชาย และจำเลยที่ 2 เป็นชื่อภาษาไทย มิได้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษมาตั้งแต่การตั้งเป็นชื่อครั้งแรกเหตุผลที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าได้คิดชื่อห้างจำเลยที่ 1 ขึ้นเองดังกล่าวโดยมิได้นำชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์มาตั้งเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1นั้น จึงไม่มีน้ำหนักพอให้รับฟังได้ นอกจากนี้ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสองประกอบการค้าขายเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดับเพลิงและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินเท่านั้น มิได้ค้าขายสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์แต่อย่างใด การใช้ชื่อห้างจำเลยที่ 1จึงไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชนในแหล่งที่มาของสินค้านั้น ก็ปรากฏตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของจำเลยที่ 1 เอกสารหมาย จ.2 ว่าจำเลยที่ 1จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์ในข้อ 13 เพื่อทำกิจการจำหน่ายสินค้าเครื่องยนต์และยานพาหนะซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ด้วย ดังนี้ จำเลยที่ 1 จึงอาจจำหน่ายสินค้าเครื่องยนต์และยานพาหนะเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์และอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าได้ ตามพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองดังวินิจฉัยมาข้างต้นเห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าการใช้ชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่แพร่หลายอยู่ก่อนแล้วจะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ แต่ยังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ในชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว"พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้ชื่อนี้ในกิจการค้าสินค้าของจำเลยทั้งสอง โดยมุ่งหมายที่จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณอันมีคุณค่าของโจทก์มาใช้เป็นประโยชน์แก่กิจการค้าของตนโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 5, 18 และ 421 โจทก์ผู้มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ทางการค้าดังกล่าวซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการมิให้ใช้ชื่อดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนชื่อเสียได้ตามคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้นมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองเป็นประการสุดท้ายว่าโจทก์มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" ของโจทก์ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาหรือไม่ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนหรือเกี่ยวข้องกับโจทก์ แสดงว่าจำเลยทั้งสองมิได้มีเจตนาหรือพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 พิเคราะห์แล้ว ปัญหานี้ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยเด็ดขาด ไม่ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือก็ตาม นอกจากนี้ยังปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์ โดยจำเลยทั้งสองมิได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปคำว่า "BMW" ของโจทก์ยังได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้ารถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์และส่วนควบของรถครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2509 ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 37241 เอกสารหมาย จ.41 สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ได้มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปี แล้ว จำเลยทั้งสองเพิ่งนำคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" มาจดทะเบียนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539 เมื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและกฎหมายห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกชนิดใด บุคคลผู้ไม่สุจริตย่อมไม่อาจนำเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ไปใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือชื่อสำนักงานการค้าของตนได้แม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสำนักงานการค้านั้นจะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม ดังนี้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นว่า จำเลยทั้งสองนำชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" มาใช้โดยจดทะเบียนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 โดยไม่สุจริต โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" จึงมีสิทธิขัดขวางจำเลยทั้งสองในการใช้โดยไม่สุจริตซึ่งชื่อห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ 1 อันเป็นชื่อสำนักงานการค้าของจำเลยทั้งสองและห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของโจทก์ดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล"พิพากษายืน ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8779/2542ไบเออริสเช่ โมโตเรน เวอร์เค้อ อัคเทียนเกเซลล์ชาฟท์โจทก์ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม ดับบลิว กับพวกจำเลย ป.พ.พ. ม. 5, ม. 18, ม. 421 ป.อ. ม. 272 (1) พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 8 (11), ม. 47ในเรื่องสิทธิในการใช้นามของบุคคลนั้น นอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บัญญัติคุ้มครองไว้ ยังมีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) คุ้มครองสิทธิการใช้ชื่อทางการค้าไว้โดยไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิว่าการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด โจทก์ใช้คำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์จนมีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวและมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเองหรือจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้ชื่อนี้ก็ตาม จำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าการใช้ชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่แพร่หลายอยู่ก่อนแล้ว จะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์แต่ยังจดทะเบียนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ว่า "บีเอ็มดับบลิว" พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้ชื่อนี้ในกิจการค้าสินค้าของจำเลยทั้งสองโดยมุ่งหมายที่จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณอันมีคุณค่าของโจทก์มาใช้เป็นประโยชน์แก่กิจการค้าของตนโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5,18 และ 421 โจทก์ผู้มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าว ซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2หุ้นส่วนผู้จัดการมิให้ใช้ชื่อดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนชื่อเสียได้ เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้ารถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และส่วนควบของรถครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม2509 สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า"BMW" มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว จำเลยทั้งสองเพิ่งนำคำว่า"บีเอ็มดับบลิว" มาจดทะเบียนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539กฎหมายห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใด แม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสำนักงานการค้านั้นจะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิขัดขวางจำเลยทั้งสองในการใช้โดยไม่สุจริตซึ่งชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 อันเป็นชื่อสำนักงานการค้าของจำเลยทั้งสองและห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนของโจทก์ดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่ใช้คำว่า "บีเอ็มดับบลิว" หรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์อีกต่อไปให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อัตราเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อห้างจำเลยที่ 1 แล้วเสร็จและจนกว่าจะยุติการทำละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์อีกต่อไปจำเลยทั้งสองให้การ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของจำเลยที่ 1 มิให้ใช้คำว่า "บีเอ็มดับบลิว"หรือ "บี เอ็ม ดับบลิว" หรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "BMW" ของโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยทั้งสองใช้หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใด ๆ กับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า"บีเอ็มดับบลิว" หรือ "บี เอ็ม ดับบลิว" หรือ อักษรโรมัน "BMW" จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อว่า "BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSHAFT"ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2459 (ค.ศ. 1916) โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วน และเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ซึ่งเรียกขานกันในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวครั้งแรกในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อปี 2472 (ค.ศ. 1929) ต่อมาโจทก์ได้ขยายกิจการไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 140 ประเทศ ทั่วโลก โจทก์จึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นมีบริษัทไทยยานยนต์ จำกัด นำสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์เข้ามาจำหน่ายมาประมาณ 30 ปีแล้วและโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW"อ่านว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในประเทศไทย เมื่อปี 2509 สำหรับสินค้ารถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์ ส่วนและส่วนควบของรถดังกล่าว และได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมในปี 2510, 2512 และ 2535 นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับความนิยมในประเทศไทยด้วย และโจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" ซึ่งเป็นอักษรที่นำมาจากอักษรตัวแรกของคำที่เป็นชื่อเต็มของโจทก์เป็นชื่อในการประกอบการค้าของโจทก์ โจทก์ขยายกิจการของโจทก์ในประเทศต่าง ๆ โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งใช้คำว่า "BMW" เป็นชื่อบริษัทเช่น ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW KOREA" ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW ASIA" ในประเทศแคนาดาจัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW CANADA" และในประเทศนิวซีแลนด์จัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW NEW ZEALAND" เป็นต้น นอกจากธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์โจทก์ยังประกอบธุรกิจด้านอื่นโดยใช้ชื่อทางการค้าในลักษณะเดียวกัน เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมทางอากาศใช้ชื่อว่า "BMW Rolls - Royce GmbH Oberursel"ธุรกิจการเงินใช้ชื่อว่า "BMW Bank GmbH Munick" และ "BMW LeasingGmbH Munick" นอกจากนี้โจทก์ได้โฆษณาสินค้าในสื่อต่าง ๆ เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์และร่วมงานมหกรรมแสดงรถยนต์ในประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการของโจทก์ดังกล่าวโจทก์ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนสูงมากและได้รับผลตอบแทนสูงมากเช่นกันเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วไปรวมทั้งสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยด้วย จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เมื่อปี 2539 จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยใช้ชื่อว่า"ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม ดับบลิว" ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาเมื่อต้นปี 2540 โจทก์ต้องการตั้งบริษัทในเครือในประเทศไทยโดยจองชื่อในการจัดตั้งบริษัทว่า "บริษัทบีเอ็มดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด หรือBMW (THAILAND) COMPANY LIMITED" แต่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพราะพ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วดังกล่าวมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า โจทก์มีสิทธิใช้ชื่อทางการค้าว่า "BMW" หรือ "บีเอ็มดับบลิว" หรือไม่ โดยในข้อนี้จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้นำคำดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นชื่อทางการค้าของโจทก์สำหรับสาธารณชนในประเทศไทยเมื่อได้ยินหรือมีการเรียกขานว่า "บีเอ็มดับบลิว"แล้ว หาได้ทำให้ประชาชนนึกถึงตัวโจทก์ไม่ แต่กลับนึกถึงชื่อและเครื่องหมายการค้าของรถยนต์บีเอ็มดับบลิวเท่านั้น การที่โจทก์จะอ้างว่าตนได้สร้างความนิยมในตัวสินค้าบีเอ็มดับบลิวจนเป็นที่แพร่หลาย โจทก์ควรได้รับความเป็นเจ้าของชื่อทางการค้าด้วยกรณีหาได้มีกฎหมายใดให้การรับรองสิทธิของโจทก์ในอันที่จะใช้ชื่อดังกล่าวโดยชอบไม่โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" เพราะไม่ได้รับการรับรองโดยชอบด้วยกฎหมาย การได้มาซึ่งชื่อของบุคคลหาได้มาด้วยการเรียกขานอย่างแพร่หลายดุจเดียวกับเครื่องหมายการค้าไม่ หากแต่จะต้องได้มาโดยการนำชื่อนั้นไปจดทะเบียนเท่านั้น โจทก์จึงไม่อาจอ้างว่ามีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวตามกฎหมายได้ เห็นว่า ในเรื่องสิทธิในการใช้นามของบุคคลนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บัญญัติว่า"สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดีหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับมอบอำนาจให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้" นอกจากนี้ในกรณีสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าก็ยังมีกฎหมายให้ความคุ้มครอง ดังเช่นที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1)บัญญัติถึงการที่ผู้ใดเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความรายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา เป็นต้นโดยไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิว่าการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด ดังนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์จนมีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวและมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเองหรือจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้ชื่อนี้ก็ตาม อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้นมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 หรือไม่ และการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์หรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 ใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริต ไม่ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อดังกล่าว เห็นว่า คำว่า "BMW" อ่านว่าบีเอ็มดับเบิลยูหรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" นี้โจทก์ได้ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยมาหลายสิบปี และปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์โดยจำเลยทั้งสองมิได้นำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นว่าโจทก์ได้ใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าควบคู่กันไปกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นกิจการขนาดใหญ่ มีการขยายกิจการไปในประเทศต่าง ๆถึง 140 ประเทศทั่วโลก ใช้เงินลงทุนและได้รับผลตอบแทนสูงมาก แสดงให้เห็นว่ากิจการค้าของโจทก์ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" ดังกล่าวเป็นกิจการค้าที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณจนได้รับความนิยมเชื่อมั่นในสินค้าและกิจการของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้านี้จากผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณนี้ย่อมทำให้สาธารณชนผู้บริโภคใช้เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าจากกิจการของโจทก์ คำว่า "BMW" ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในการประกอบการค้าของโจทก์นับได้ว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของโจทก์ และจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ก็รับว่ารู้จักรถยนต์และเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์ การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อประกอบการค้าขายสินค้าโดยใช้ชื่อพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและชื่อทางการค้าของโจทก์ดังกล่าว ย่อมอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 ประกอบกิจการในลักษณะเป็นกิจการในเครือของโจทก์ หรือมีความเกี่ยวกับโจทก์ หรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ใช้ชื่อดังกล่าวในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 ได้ เช่น กรณีที่จำเลยที่ 2 พิมพ์นามบัตรตามเอกสารหมาย จ.4 มีข้อความระบุคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นอักษรตัวใหญ่เห็นได้เด่นชัดกว่าข้อความอื่น และระบุประเภทสินค้าที่จำหน่ายว่า เครื่องดับเพลิง ไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์เซฟตี้ครบชุด ก็อาจทำให้เข้าใจได้ว่าจำเลยที่ 1 ประกอบกิจการขายสินค้าเหล่านี้อยู่ในเครือของโจทก์หรือมีความเกี่ยวพันหรือได้รับอนุญาตจากโจทก์มาแล้วได้ เป็นต้น ดังนี้ แม้จำเลยที่ 1 จะประกอบการค้าสินค้าคนละประเภทกับสินค้าของโจทก์ จำเลยที่ 1 ก็ยังมีโอกาสแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าวได้ และในกรณีดังกล่าวมานี้เมื่อปรากฏว่ากิจการของโจทก์เป็นกิจการขนาดใหญ่มากและเป็นกิจการที่ผลิตและจำหน่ายสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งมีราคาสูงการที่มีบุคคลอื่นใช้ชื่อพ้องกับเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของโจทก์ในการประกอบกิจการขนาดเล็กก็จะมีผลให้ผู้ที่มีความนิยมและเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์อาจเข้าใจผิดว่าโจทก์ลดระดับลงมาทำกิจการขนาดเล็กด้วย และอาจคลางแคลงไม่มั่นใจในกิจการของโจทก์อันเป็นผลในทางลบที่ทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์เสื่อมลงและความเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์ลดลง ทั้งการที่จำเลยที่ 1 ใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อห้าง จำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ก็ย่อมทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ที่ควรได้รับจากการขออนุญาตใช้ชื่อทางการค้าของโจทก์ในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 และไม่อาจควบคุมระดับคุณภาพกิจการของจำเลยที่ 1 ที่มาใช้ชื่อพ้องกันเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ได้ นอกจากนี้การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" จำเลยที่ 1 ก็อาจใช้เป็นข้ออ้างสิทธิที่จะห้ามบุคคลอื่นมิให้ใช้ชื่อพ้องกันกับชื่อห้างจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้สิทธิจดทะเบียนบริษัทในเครือของโจทก์โดยใช้ชื่อดังกล่าวได้อีกด้วย จึงเห็นได้ว่าการใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของจำเลยที่ 1ที่พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในพฤติการณ์ดังกล่าวมามีผลทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ และจำเลยทั้งสองซึ่งรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์อยู่แล้วย่อมพึงคาดหมายได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองจะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ดังกล่าว การที่จำเลยทั้งสองยังใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของผู้อื่น ส่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองมุ่งแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองได้ใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริตโดยการนำเอาอักษรตัวแรกของชื่อภรรยาและพี่ชายจำเลยที่ 2 กับชื่อจำเลยที่ 2 เอง คือ ชื่อ "บัญญัติ" "มงคล"และ "วิเศษณ์" มารวมกันตั้งเป็นชื่อว่า "BMW" เขียนเป็นภาษาไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว"ซึ่งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อทางการค้าตามตำรับพ่อค้าคนจีนนั้น เห็นว่า หากเป็นดังที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์จริง ชื่อห้าง จำเลยที่ 1 น่าจะมีชื่อว่า "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บมว" มากกว่า เพราะชื่อภรรยา พี่ชาย และจำเลยที่ 2 เป็นชื่อภาษาไทย มิได้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษมาตั้งแต่การตั้งเป็นชื่อครั้งแรกเหตุผลที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าได้คิดชื่อห้างจำเลยที่ 1 ขึ้นเองดังกล่าวโดยมิได้นำชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์มาตั้งเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1นั้น จึงไม่มีน้ำหนักพอให้รับฟังได้ นอกจากนี้ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสองประกอบการค้าขายเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดับเพลิงและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินเท่านั้น มิได้ค้าขายสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์แต่อย่างใด การใช้ชื่อห้างจำเลยที่ 1จึงไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชนในแหล่งที่มาของสินค้านั้น ก็ปรากฏตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของจำเลยที่ 1 เอกสารหมาย จ.2 ว่าจำเลยที่ 1จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์ในข้อ 13 เพื่อทำกิจการจำหน่ายสินค้าเครื่องยนต์และยานพาหนะซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ด้วย ดังนี้ จำเลยที่ 1 จึงอาจจำหน่ายสินค้าเครื่องยนต์และยานพาหนะเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์และอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าได้ ตามพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองดังวินิจฉัยมาข้างต้นเห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าการใช้ชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่แพร่หลายอยู่ก่อนแล้วจะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ แต่ยังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ในชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว"พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้ชื่อนี้ในกิจการค้าสินค้าของจำเลยทั้งสอง โดยมุ่งหมายที่จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณอันมีคุณค่าของโจทก์มาใช้เป็นประโยชน์แก่กิจการค้าของตนโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 5, 18 และ 421 โจทก์ผู้มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ทางการค้าดังกล่าวซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการมิให้ใช้ชื่อดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนชื่อเสียได้ตามคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้นมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองเป็นประการสุดท้ายว่าโจทก์มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" ของโจทก์ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาหรือไม่ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนหรือเกี่ยวข้องกับโจทก์ แสดงว่าจำเลยทั้งสองมิได้มีเจตนาหรือพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 พิเคราะห์แล้ว ปัญหานี้ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยเด็ดขาด ไม่ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือก็ตาม นอกจากนี้ยังปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์ โดยจำเลยทั้งสองมิได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปคำว่า "BMW" ของโจทก์ยังได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้ารถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์และส่วนควบของรถครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2509 ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 37241 เอกสารหมาย จ.41 สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ได้มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปี แล้ว จำเลยทั้งสองเพิ่งนำคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" มาจดทะเบียนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539 เมื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและกฎหมายห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกชนิดใด บุคคลผู้ไม่สุจริตย่อมไม่อาจนำเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ไปใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือชื่อสำนักงานการค้าของตนได้แม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสำนักงานการค้านั้นจะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม ดังนี้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นว่า จำเลยทั้งสองนำชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" มาใช้โดยจดทะเบียนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 โดยไม่สุจริต โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" จึงมีสิทธิขัดขวางจำเลยทั้งสองในการใช้โดยไม่สุจริตซึ่งชื่อห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ 1 อันเป็นชื่อสำนักงานการค้าของจำเลยทั้งสองและห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของโจทก์ดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล"พิพากษายืน(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-สุรินทร์ นาควิเชียร-กิติยาภรณ์ อาตมียะนันทน์)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8779/2542 ที่บันทึกอยู่นี้มีปัญหาในชั้นศาลฎีกาอยู่ 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ สิทธิใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า เรื่องแรกเป็นเรื่องสิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 และการคุ้มครองชื่อทางการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่เป็นการขัดขวางบุคคลในการใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อสำนักงานการค้าของตนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 2. สำหรับปัญหาเรื่องสิทธิใช้ชื่อทางการค้านั้น ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272(1) ต่างไม่มีหลักเกณฑ์ต้องนำชื่อทางการค้าไปจดทะเบียนก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครอง ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์ในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าว จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนที่ศาลฎีกากล่าวถึงความมีชื่อเสียงแพร่หลาย ของชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นเป็นเพียงข้อเท็จจริงหนึ่งที่ปรากฏในคดีเท่านั้นหาใช่หากชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วเครื่องหมายของโจทก์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) ไม่ 3. ความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายพิพาทมีผลในการพิจารณาว่าจำเลยใช้เครื่องหมายพิพาทโดยสุจริตหรือไม่ ในกรณีที่ชื่อทางการค้าพิพาทเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปอยู่แล้วโดยโจทก์ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์หรือประสมคำนั้นขึ้นเองและโจทก์ไม่ได้นำชื่อทางการค้านั้นไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการในประเทศไทยไว้ ความมีชื่อเสียงแพร่หลายของชื่อทางการค้าของโจทก์ก็อาจทำให้ชื่อทางการค้าของโจทก์ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มากยิ่งขึ้นในฐานที่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-knownmarks) ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ โจทก์เป็นผู้คิดขึ้นเองโดยเป็นชื่อย่อของโจทก์ซึ่งเป็นพยัญชนะอักษรโรมันตัวแรกของชื่อเต็มของโจทก์ แม้คำว่า "B""M" และ "W" จะเป็นพยัญชนะที่ใช้กันตามปกติอยู่แล้วแต่โจทก์เป็นผู้นำมาเรียงกันใหม่และใช้ก่อนจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ดีกว่าจำเลย โดยมิพักต้องคำนึงว่าชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่ ส่วนที่จำเลยอ้างที่มาของชื่อจำเลยที่ 1ว่า เป็นการนำเอาอักษรตัวแรกของชื่อภรรยาและพี่ชายของจำเลยที่ 2 กับชื่อของจำเลยที่ 2 เอง คือชื่อ "บัญญัติ""มงคล" และ "วิเศษณ์" มารวมกันตั้งเป็นชื่อว่า"BMW" เขียนเป็นภาษาไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" นั้น ในตัวของข้ออ้างนั้นเองก็ไม่น่าเชื่ออยู่แล้ว ศาลฎีกาได้ให้เหตุผลที่หนักแน่นขึ้นว่า หากเป็นไปตามข้ออ้างของจำเลย ห้างจำเลยที่ 1 น่าจะมีชื่อว่า "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บมว" มากกว่าซึ่งก็เป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว 4. ส่วนปัญหาเรื่องการห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทย เป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 นั้น หลักสำคัญอยู่ที่ความสุจริตของผู้ใช้และจัดเป็นข้อยกเว้นของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพียงข้อเดียวของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แตกต่างจากข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมีอยู่หลายมาตราตั้งแต่มาตรา 32 จนถึงมาตรา 43แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรซึ่งมีอยู่ 7 วงเล็บ ตามมาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522ความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์มีผลช่วยให้พิจารณาได้ง่ายขึ้นว่า จำเลยที่ 1 จดทะเบียนชื่อห้างจำเลยที่ 1 ว่า"ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอ็มดับบลิว" โดยไม่สุจริต การกระทำของจำเลยที่ 1จึงไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยไม่ต้องพิจารณาว่า จำเลยที่ 1จะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์หรือไม่ 5. อนึ่ง เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่าง (Distinguish) จากชื่อทางการค้า(Tradename) ซึ่งหมายถึงชื่อที่บุคคลใช้ดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่มีการใช้ชื่อทางการค้ากับสินค้าหรือบริการใด ชื่อทางการค้านั้นจะทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการด้วย แต่เครื่องหมายการค้าไม่จำต้องเป็นชื่อทางการค้า วัส ติงสมิตรคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่ใช้คำว่า "บีเอ็มดับบลิว" หรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์อีกต่อไปให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อัตราเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อห้างจำเลยที่ 1 แล้วเสร็จและจนกว่าจะยุติการทำละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์อีกต่อไปจำเลยทั้งสองให้การ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของจำเลยที่ 1 มิให้ใช้คำว่า "บีเอ็มดับบลิว"หรือ "บี เอ็ม ดับบลิว" หรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "BMW" ของโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยทั้งสองใช้หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใด ๆ กับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า"บีเอ็มดับบลิว" หรือ "บี เอ็ม ดับบลิว" หรือ อักษรโรมัน "BMW" จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อว่า "BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSHAFT"ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2459 (ค.ศ. 1916) โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วน และเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ซึ่งเรียกขานกันในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวครั้งแรกในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อปี 2472 (ค.ศ. 1929) ต่อมาโจทก์ได้ขยายกิจการไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 140 ประเทศ ทั่วโลก โจทก์จึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นมีบริษัทไทยยานยนต์ จำกัด นำสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์เข้ามาจำหน่ายมาประมาณ 30 ปีแล้วและโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW"อ่านว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในประเทศไทย เมื่อปี 2509 สำหรับสินค้ารถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์ ส่วนและส่วนควบของรถดังกล่าว และได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมในปี 2510, 2512 และ 2535 นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับความนิยมในประเทศไทยด้วย และโจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" ซึ่งเป็นอักษรที่นำมาจากอักษรตัวแรกของคำที่เป็นชื่อเต็มของโจทก์เป็นชื่อในการประกอบการค้าของโจทก์ โจทก์ขยายกิจการของโจทก์ในประเทศต่าง ๆ โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งใช้คำว่า "BMW" เป็นชื่อบริษัทเช่น ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW KOREA" ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW ASIA" ในประเทศแคนาดาจัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW CANADA" และในประเทศนิวซีแลนด์จัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW NEW ZEALAND" เป็นต้น นอกจากธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์โจทก์ยังประกอบธุรกิจด้านอื่นโดยใช้ชื่อทางการค้าในลักษณะเดียวกัน เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมทางอากาศใช้ชื่อว่า "BMW Rolls - Royce GmbH Oberursel"ธุรกิจการเงินใช้ชื่อว่า "BMW Bank GmbH Munick" และ "BMW LeasingGmbH Munick" นอกจากนี้โจทก์ได้โฆษณาสินค้าในสื่อต่าง ๆ เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์และร่วมงานมหกรรมแสดงรถยนต์ในประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการของโจทก์ดังกล่าวโจทก์ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนสูงมากและได้รับผลตอบแทนสูงมากเช่นกันเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วไปรวมทั้งสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยด้วย จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เมื่อปี 2539 จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยใช้ชื่อว่า"ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม ดับบลิว" ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาเมื่อต้นปี 2540 โจทก์ต้องการตั้งบริษัทในเครือในประเทศไทยโดยจองชื่อในการจัดตั้งบริษัทว่า "บริษัทบีเอ็มดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด หรือBMW (THAILAND) COMPANY LIMITED" แต่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพราะพ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วดังกล่าวมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า โจทก์มีสิทธิใช้ชื่อทางการค้าว่า "BMW" หรือ "บีเอ็มดับบลิว" หรือไม่ โดยในข้อนี้จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้นำคำดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นชื่อทางการค้าของโจทก์สำหรับสาธารณชนในประเทศไทยเมื่อได้ยินหรือมีการเรียกขานว่า "บีเอ็มดับบลิว"แล้ว หาได้ทำให้ประชาชนนึกถึงตัวโจทก์ไม่ แต่กลับนึกถึงชื่อและเครื่องหมายการค้าของรถยนต์บีเอ็มดับบลิวเท่านั้น การที่โจทก์จะอ้างว่าตนได้สร้างความนิยมในตัวสินค้าบีเอ็มดับบลิวจนเป็นที่แพร่หลาย โจทก์ควรได้รับความเป็นเจ้าของชื่อทางการค้าด้วยกรณีหาได้มีกฎหมายใดให้การรับรองสิทธิของโจทก์ในอันที่จะใช้ชื่อดังกล่าวโดยชอบไม่โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" เพราะไม่ได้รับการรับรองโดยชอบด้วยกฎหมาย การได้มาซึ่งชื่อของบุคคลหาได้มาด้วยการเรียกขานอย่างแพร่หลายดุจเดียวกับเครื่องหมายการค้าไม่ หากแต่จะต้องได้มาโดยการนำชื่อนั้นไปจดทะเบียนเท่านั้น โจทก์จึงไม่อาจอ้างว่ามีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวตามกฎหมายได้ เห็นว่า ในเรื่องสิทธิในการใช้นามของบุคคลนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บัญญัติว่า"สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดีหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับมอบอำนาจให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้" นอกจากนี้ในกรณีสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าก็ยังมีกฎหมายให้ความคุ้มครอง ดังเช่นที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1)บัญญัติถึงการที่ผู้ใดเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความรายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา เป็นต้นโดยไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิว่าการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด ดังนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์จนมีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวและมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเองหรือจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้ชื่อนี้ก็ตาม อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้นมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 หรือไม่ และการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์หรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 ใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริต ไม่ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อดังกล่าว เห็นว่า คำว่า "BMW" อ่านว่าบีเอ็มดับเบิลยูหรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" นี้โจทก์ได้ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยมาหลายสิบปี และปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์โดยจำเลยทั้งสองมิได้นำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นว่าโจทก์ได้ใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าควบคู่กันไปกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นกิจการขนาดใหญ่ มีการขยายกิจการไปในประเทศต่าง ๆถึง 140 ประเทศทั่วโลก ใช้เงินลงทุนและได้รับผลตอบแทนสูงมาก แสดงให้เห็นว่ากิจการค้าของโจทก์ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" ดังกล่าวเป็นกิจการค้าที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณจนได้รับความนิยมเชื่อมั่นในสินค้าและกิจการของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้านี้จากผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณนี้ย่อมทำให้สาธารณชนผู้บริโภคใช้เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าจากกิจการของโจทก์ คำว่า "BMW" ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในการประกอบการค้าของโจทก์นับได้ว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของโจทก์ และจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ก็รับว่ารู้จักรถยนต์และเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์ การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อประกอบการค้าขายสินค้าโดยใช้ชื่อพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและชื่อทางการค้าของโจทก์ดังกล่าว ย่อมอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 ประกอบกิจการในลักษณะเป็นกิจการในเครือของโจทก์ หรือมีความเกี่ยวกับโจทก์ หรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ใช้ชื่อดังกล่าวในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 ได้ เช่น กรณีที่จำเลยที่ 2 พิมพ์นามบัตรตามเอกสารหมาย จ.4 มีข้อความระบุคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นอักษรตัวใหญ่เห็นได้เด่นชัดกว่าข้อความอื่น และระบุประเภทสินค้าที่จำหน่ายว่า เครื่องดับเพลิง ไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์เซฟตี้ครบชุด ก็อาจทำให้เข้าใจได้ว่าจำเลยที่ 1 ประกอบกิจการขายสินค้าเหล่านี้อยู่ในเครือของโจทก์หรือมีความเกี่ยวพันหรือได้รับอนุญาตจากโจทก์มาแล้วได้ เป็นต้น ดังนี้ แม้จำเลยที่ 1 จะประกอบการค้าสินค้าคนละประเภทกับสินค้าของโจทก์ จำเลยที่ 1 ก็ยังมีโอกาสแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าวได้ และในกรณีดังกล่าวมานี้เมื่อปรากฏว่ากิจการของโจทก์เป็นกิจการขนาดใหญ่มากและเป็นกิจการที่ผลิตและจำหน่ายสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งมีราคาสูงการที่มีบุคคลอื่นใช้ชื่อพ้องกับเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของโจทก์ในการประกอบกิจการขนาดเล็กก็จะมีผลให้ผู้ที่มีความนิยมและเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์อาจเข้าใจผิดว่าโจทก์ลดระดับลงมาทำกิจการขนาดเล็กด้วย และอาจคลางแคลงไม่มั่นใจในกิจการของโจทก์อันเป็นผลในทางลบที่ทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์เสื่อมลงและความเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์ลดลง ทั้งการที่จำเลยที่ 1 ใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อห้าง จำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ก็ย่อมทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ที่ควรได้รับจากการขออนุญาตใช้ชื่อทางการค้าของโจทก์ในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 และไม่อาจควบคุมระดับคุณภาพกิจการของจำเลยที่ 1 ที่มาใช้ชื่อพ้องกันเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ได้ นอกจากนี้การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" จำเลยที่ 1 ก็อาจใช้เป็นข้ออ้างสิทธิที่จะห้ามบุคคลอื่นมิให้ใช้ชื่อพ้องกันกับชื่อห้างจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้สิทธิจดทะเบียนบริษัทในเครือของโจทก์โดยใช้ชื่อดังกล่าวได้อีกด้วย จึงเห็นได้ว่าการใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของจำเลยที่ 1ที่พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในพฤติการณ์ดังกล่าวมามีผลทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ และจำเลยทั้งสองซึ่งรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์อยู่แล้วย่อมพึงคาดหมายได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองจะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ดังกล่าว การที่จำเลยทั้งสองยังใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของผู้อื่น ส่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองมุ่งแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองได้ใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริตโดยการนำเอาอักษรตัวแรกของชื่อภรรยาและพี่ชายจำเลยที่ 2 กับชื่อจำเลยที่ 2 เอง คือ ชื่อ "บัญญัติ" "มงคล"และ "วิเศษณ์" มารวมกันตั้งเป็นชื่อว่า "BMW" เขียนเป็นภาษาไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว"ซึ่งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อทางการค้าตามตำรับพ่อค้าคนจีนนั้น เห็นว่า หากเป็นดังที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์จริง ชื่อห้าง จำเลยที่ 1 น่าจะมีชื่อว่า "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บมว" มากกว่า เพราะชื่อภรรยา พี่ชาย และจำเลยที่ 2 เป็นชื่อภาษาไทย มิได้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษมาตั้งแต่การตั้งเป็นชื่อครั้งแรกเหตุผลที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าได้คิดชื่อห้างจำเลยที่ 1 ขึ้นเองดังกล่าวโดยมิได้นำชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์มาตั้งเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1นั้น จึงไม่มีน้ำหนักพอให้รับฟังได้ นอกจากนี้ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสองประกอบการค้าขายเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดับเพลิงและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินเท่านั้น มิได้ค้าขายสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์แต่อย่างใด การใช้ชื่อห้างจำเลยที่ 1จึงไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชนในแหล่งที่มาของสินค้านั้น ก็ปรากฏตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของจำเลยที่ 1 เอกสารหมาย จ.2 ว่าจำเลยที่ 1จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์ในข้อ 13 เพื่อทำกิจการจำหน่ายสินค้าเครื่องยนต์และยานพาหนะซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ด้วย ดังนี้ จำเลยที่ 1 จึงอาจจำหน่ายสินค้าเครื่องยนต์และยานพาหนะเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์และอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าได้ ตามพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองดังวินิจฉัยมาข้างต้นเห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าการใช้ชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่แพร่หลายอยู่ก่อนแล้วจะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ แต่ยังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ในชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว"พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้ชื่อนี้ในกิจการค้าสินค้าของจำเลยทั้งสอง โดยมุ่งหมายที่จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณอันมีคุณค่าของโจทก์มาใช้เป็นประโยชน์แก่กิจการค้าของตนโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 5, 18 และ 421 โจทก์ผู้มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ทางการค้าดังกล่าวซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการมิให้ใช้ชื่อดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนชื่อเสียได้ตามคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้นมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองเป็นประการสุดท้ายว่าโจทก์มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" ของโจทก์ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาหรือไม่ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนหรือเกี่ยวข้องกับโจทก์ แสดงว่าจำเลยทั้งสองมิได้มีเจตนาหรือพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 พิเคราะห์แล้ว ปัญหานี้ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยเด็ดขาด ไม่ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือก็ตาม นอกจากนี้ยังปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์ โดยจำเลยทั้งสองมิได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปคำว่า "BMW" ของโจทก์ยังได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้ารถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์และส่วนควบของรถครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2509 ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 37241 เอกสารหมาย จ.41 สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ได้มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปี แล้ว จำเลยทั้งสองเพิ่งนำคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" มาจดทะเบียนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539 เมื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและกฎหมายห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกชนิดใด บุคคลผู้ไม่สุจริตย่อมไม่อาจนำเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ไปใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือชื่อสำนักงานการค้าของตนได้แม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสำนักงานการค้านั้นจะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม ดังนี้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นว่า จำเลยทั้งสองนำชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" มาใช้โดยจดทะเบียนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 โดยไม่สุจริต โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" จึงมีสิทธิขัดขวางจำเลยทั้งสองในการใช้โดยไม่สุจริตซึ่งชื่อห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ 1 อันเป็นชื่อสำนักงานการค้าของจำเลยทั้งสองและห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของโจทก์ดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล"พิพากษายืน ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8779/2542ไบเออริสเช่ โมโตเรน เวอร์เค้อ อัคเทียนเกเซลล์ชาฟท์โจทก์ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม ดับบลิว กับพวกจำเลย ป.พ.พ. ม. 5, ม. 18, ม. 421 ป.อ. ม. 272 (1) พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 8 (11), ม. 47ในเรื่องสิทธิในการใช้นามของบุคคลนั้น นอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บัญญัติคุ้มครองไว้ ยังมีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) คุ้มครองสิทธิการใช้ชื่อทางการค้าไว้โดยไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิว่าการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด โจทก์ใช้คำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์จนมีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวและมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเองหรือจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้ชื่อนี้ก็ตาม จำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าการใช้ชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่แพร่หลายอยู่ก่อนแล้ว จะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์แต่ยังจดทะเบียนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ว่า "บีเอ็มดับบลิว" พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้ชื่อนี้ในกิจการค้าสินค้าของจำเลยทั้งสองโดยมุ่งหมายที่จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณอันมีคุณค่าของโจทก์มาใช้เป็นประโยชน์แก่กิจการค้าของตนโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5,18 และ 421 โจทก์ผู้มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าว ซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2หุ้นส่วนผู้จัดการมิให้ใช้ชื่อดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนชื่อเสียได้ เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้ารถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และส่วนควบของรถครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม2509 สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า"BMW" มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว จำเลยทั้งสองเพิ่งนำคำว่า"บีเอ็มดับบลิว" มาจดทะเบียนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539กฎหมายห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใด แม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสำนักงานการค้านั้นจะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิขัดขวางจำเลยทั้งสองในการใช้โดยไม่สุจริตซึ่งชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 อันเป็นชื่อสำนักงานการค้าของจำเลยทั้งสองและห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนของโจทก์ดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่ใช้คำว่า "บีเอ็มดับบลิว" หรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์อีกต่อไปให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อัตราเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อห้างจำเลยที่ 1 แล้วเสร็จและจนกว่าจะยุติการทำละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์อีกต่อไปจำเลยทั้งสองให้การ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของจำเลยที่ 1 มิให้ใช้คำว่า "บีเอ็มดับบลิว"หรือ "บี เอ็ม ดับบลิว" หรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "BMW" ของโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยทั้งสองใช้หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใด ๆ กับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า"บีเอ็มดับบลิว" หรือ "บี เอ็ม ดับบลิว" หรือ อักษรโรมัน "BMW" จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อว่า "BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSHAFT"ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2459 (ค.ศ. 1916) โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วน และเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ซึ่งเรียกขานกันในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวครั้งแรกในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อปี 2472 (ค.ศ. 1929) ต่อมาโจทก์ได้ขยายกิจการไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 140 ประเทศ ทั่วโลก โจทก์จึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นมีบริษัทไทยยานยนต์ จำกัด นำสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์เข้ามาจำหน่ายมาประมาณ 30 ปีแล้วและโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW"อ่านว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในประเทศไทย เมื่อปี 2509 สำหรับสินค้ารถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์ ส่วนและส่วนควบของรถดังกล่าว และได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมในปี 2510, 2512 และ 2535 นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับความนิยมในประเทศไทยด้วย และโจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" ซึ่งเป็นอักษรที่นำมาจากอักษรตัวแรกของคำที่เป็นชื่อเต็มของโจทก์เป็นชื่อในการประกอบการค้าของโจทก์ โจทก์ขยายกิจการของโจทก์ในประเทศต่าง ๆ โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งใช้คำว่า "BMW" เป็นชื่อบริษัทเช่น ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW KOREA" ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW ASIA" ในประเทศแคนาดาจัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW CANADA" และในประเทศนิวซีแลนด์จัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW NEW ZEALAND" เป็นต้น นอกจากธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์โจทก์ยังประกอบธุรกิจด้านอื่นโดยใช้ชื่อทางการค้าในลักษณะเดียวกัน เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมทางอากาศใช้ชื่อว่า "BMW Rolls - Royce GmbH Oberursel"ธุรกิจการเงินใช้ชื่อว่า "BMW Bank GmbH Munick" และ "BMW LeasingGmbH Munick" นอกจากนี้โจทก์ได้โฆษณาสินค้าในสื่อต่าง ๆ เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์และร่วมงานมหกรรมแสดงรถยนต์ในประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการของโจทก์ดังกล่าวโจทก์ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนสูงมากและได้รับผลตอบแทนสูงมากเช่นกันเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วไปรวมทั้งสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยด้วย จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เมื่อปี 2539 จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยใช้ชื่อว่า"ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม ดับบลิว" ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาเมื่อต้นปี 2540 โจทก์ต้องการตั้งบริษัทในเครือในประเทศไทยโดยจองชื่อในการจัดตั้งบริษัทว่า "บริษัทบีเอ็มดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด หรือBMW (THAILAND) COMPANY LIMITED" แต่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพราะพ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วดังกล่าวมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า โจทก์มีสิทธิใช้ชื่อทางการค้าว่า "BMW" หรือ "บีเอ็มดับบลิว" หรือไม่ โดยในข้อนี้จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้นำคำดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นชื่อทางการค้าของโจทก์สำหรับสาธารณชนในประเทศไทยเมื่อได้ยินหรือมีการเรียกขานว่า "บีเอ็มดับบลิว"แล้ว หาได้ทำให้ประชาชนนึกถึงตัวโจทก์ไม่ แต่กลับนึกถึงชื่อและเครื่องหมายการค้าของรถยนต์บีเอ็มดับบลิวเท่านั้น การที่โจทก์จะอ้างว่าตนได้สร้างความนิยมในตัวสินค้าบีเอ็มดับบลิวจนเป็นที่แพร่หลาย โจทก์ควรได้รับความเป็นเจ้าของชื่อทางการค้าด้วยกรณีหาได้มีกฎหมายใดให้การรับรองสิทธิของโจทก์ในอันที่จะใช้ชื่อดังกล่าวโดยชอบไม่โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" เพราะไม่ได้รับการรับรองโดยชอบด้วยกฎหมาย การได้มาซึ่งชื่อของบุคคลหาได้มาด้วยการเรียกขานอย่างแพร่หลายดุจเดียวกับเครื่องหมายการค้าไม่ หากแต่จะต้องได้มาโดยการนำชื่อนั้นไปจดทะเบียนเท่านั้น โจทก์จึงไม่อาจอ้างว่ามีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวตามกฎหมายได้ เห็นว่า ในเรื่องสิทธิในการใช้นามของบุคคลนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บัญญัติว่า"สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดีหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับมอบอำนาจให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้" นอกจากนี้ในกรณีสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าก็ยังมีกฎหมายให้ความคุ้มครอง ดังเช่นที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1)บัญญัติถึงการที่ผู้ใดเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความรายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา เป็นต้นโดยไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิว่าการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด ดังนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์จนมีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวและมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเองหรือจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้ชื่อนี้ก็ตาม อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้นมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 หรือไม่ และการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์หรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 ใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริต ไม่ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อดังกล่าว เห็นว่า คำว่า "BMW" อ่านว่าบีเอ็มดับเบิลยูหรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" นี้โจทก์ได้ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยมาหลายสิบปี และปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์โดยจำเลยทั้งสองมิได้นำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นว่าโจทก์ได้ใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าควบคู่กันไปกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นกิจการขนาดใหญ่ มีการขยายกิจการไปในประเทศต่าง ๆถึง 140 ประเทศทั่วโลก ใช้เงินลงทุนและได้รับผลตอบแทนสูงมาก แสดงให้เห็นว่ากิจการค้าของโจทก์ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" ดังกล่าวเป็นกิจการค้าที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณจนได้รับความนิยมเชื่อมั่นในสินค้าและกิจการของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้านี้จากผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณนี้ย่อมทำให้สาธารณชนผู้บริโภคใช้เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าจากกิจการของโจทก์ คำว่า "BMW" ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในการประกอบการค้าของโจทก์นับได้ว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของโจทก์ และจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ก็รับว่ารู้จักรถยนต์และเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์ การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อประกอบการค้าขายสินค้าโดยใช้ชื่อพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและชื่อทางการค้าของโจทก์ดังกล่าว ย่อมอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 ประกอบกิจการในลักษณะเป็นกิจการในเครือของโจทก์ หรือมีความเกี่ยวกับโจทก์ หรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ใช้ชื่อดังกล่าวในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 ได้ เช่น กรณีที่จำเลยที่ 2 พิมพ์นามบัตรตามเอกสารหมาย จ.4 มีข้อความระบุคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นอักษรตัวใหญ่เห็นได้เด่นชัดกว่าข้อความอื่น และระบุประเภทสินค้าที่จำหน่ายว่า เครื่องดับเพลิง ไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์เซฟตี้ครบชุด ก็อาจทำให้เข้าใจได้ว่าจำเลยที่ 1 ประกอบกิจการขายสินค้าเหล่านี้อยู่ในเครือของโจทก์หรือมีความเกี่ยวพันหรือได้รับอนุญาตจากโจทก์มาแล้วได้ เป็นต้น ดังนี้ แม้จำเลยที่ 1 จะประกอบการค้าสินค้าคนละประเภทกับสินค้าของโจทก์ จำเลยที่ 1 ก็ยังมีโอกาสแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าวได้ และในกรณีดังกล่าวมานี้เมื่อปรากฏว่ากิจการของโจทก์เป็นกิจการขนาดใหญ่มากและเป็นกิจการที่ผลิตและจำหน่ายสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งมีราคาสูงการที่มีบุคคลอื่นใช้ชื่อพ้องกับเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของโจทก์ในการประกอบกิจการขนาดเล็กก็จะมีผลให้ผู้ที่มีความนิยมและเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์อาจเข้าใจผิดว่าโจทก์ลดระดับลงมาทำกิจการขนาดเล็กด้วย และอาจคลางแคลงไม่มั่นใจในกิจการของโจทก์อันเป็นผลในทางลบที่ทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์เสื่อมลงและความเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์ลดลง ทั้งการที่จำเลยที่ 1 ใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อห้าง จำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ก็ย่อมทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ที่ควรได้รับจากการขออนุญาตใช้ชื่อทางการค้าของโจทก์ในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 และไม่อาจควบคุมระดับคุณภาพกิจการของจำเลยที่ 1 ที่มาใช้ชื่อพ้องกันเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ได้ นอกจากนี้การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" จำเลยที่ 1 ก็อาจใช้เป็นข้ออ้างสิทธิที่จะห้ามบุคคลอื่นมิให้ใช้ชื่อพ้องกันกับชื่อห้างจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้สิทธิจดทะเบียนบริษัทในเครือของโจทก์โดยใช้ชื่อดังกล่าวได้อีกด้วย จึงเห็นได้ว่าการใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของจำเลยที่ 1ที่พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในพฤติการณ์ดังกล่าวมามีผลทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ และจำเลยทั้งสองซึ่งรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์อยู่แล้วย่อมพึงคาดหมายได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองจะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ดังกล่าว การที่จำเลยทั้งสองยังใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของผู้อื่น ส่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองมุ่งแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองได้ใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริตโดยการนำเอาอักษรตัวแรกของชื่อภรรยาและพี่ชายจำเลยที่ 2 กับชื่อจำเลยที่ 2 เอง คือ ชื่อ "บัญญัติ" "มงคล"และ "วิเศษณ์" มารวมกันตั้งเป็นชื่อว่า "BMW" เขียนเป็นภาษาไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว"ซึ่งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อทางการค้าตามตำรับพ่อค้าคนจีนนั้น เห็นว่า หากเป็นดังที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์จริง ชื่อห้าง จำเลยที่ 1 น่าจะมีชื่อว่า "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บมว" มากกว่า เพราะชื่อภรรยา พี่ชาย และจำเลยที่ 2 เป็นชื่อภาษาไทย มิได้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษมาตั้งแต่การตั้งเป็นชื่อครั้งแรกเหตุผลที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าได้คิดชื่อห้างจำเลยที่ 1 ขึ้นเองดังกล่าวโดยมิได้นำชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์มาตั้งเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1นั้น จึงไม่มีน้ำหนักพอให้รับฟังได้ นอกจากนี้ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสองประกอบการค้าขายเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดับเพลิงและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินเท่านั้น มิได้ค้าขายสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์แต่อย่างใด การใช้ชื่อห้างจำเลยที่ 1จึงไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชนในแหล่งที่มาของสินค้านั้น ก็ปรากฏตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของจำเลยที่ 1 เอกสารหมาย จ.2 ว่าจำเลยที่ 1จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์ในข้อ 13 เพื่อทำกิจการจำหน่ายสินค้าเครื่องยนต์และยานพาหนะซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ด้วย ดังนี้ จำเลยที่ 1 จึงอาจจำหน่ายสินค้าเครื่องยนต์และยานพาหนะเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์และอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าได้ ตามพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองดังวินิจฉัยมาข้างต้นเห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าการใช้ชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่แพร่หลายอยู่ก่อนแล้วจะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ แต่ยังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ในชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว"พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้ชื่อนี้ในกิจการค้าสินค้าของจำเลยทั้งสอง โดยมุ่งหมายที่จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณอันมีคุณค่าของโจทก์มาใช้เป็นประโยชน์แก่กิจการค้าของตนโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 5, 18 และ 421 โจทก์ผู้มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ทางการค้าดังกล่าวซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการมิให้ใช้ชื่อดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนชื่อเสียได้ตามคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้นมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองเป็นประการสุดท้ายว่าโจทก์มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" ของโจทก์ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาหรือไม่ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนหรือเกี่ยวข้องกับโจทก์ แสดงว่าจำเลยทั้งสองมิได้มีเจตนาหรือพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 พิเคราะห์แล้ว ปัญหานี้ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยเด็ดขาด ไม่ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือก็ตาม นอกจากนี้ยังปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์ โดยจำเลยทั้งสองมิได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปคำว่า "BMW" ของโจทก์ยังได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้ารถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์และส่วนควบของรถครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2509 ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 37241 เอกสารหมาย จ.41 สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ได้มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปี แล้ว จำเลยทั้งสองเพิ่งนำคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" มาจดทะเบียนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539 เมื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและกฎหมายห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกชนิดใด บุคคลผู้ไม่สุจริตย่อมไม่อาจนำเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ไปใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือชื่อสำนักงานการค้าของตนได้แม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสำนักงานการค้านั้นจะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม ดังนี้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นว่า จำเลยทั้งสองนำชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" มาใช้โดยจดทะเบียนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 โดยไม่สุจริต โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "BMW" จึงมีสิทธิขัดขวางจำเลยทั้งสองในการใช้โดยไม่สุจริตซึ่งชื่อห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ 1 อันเป็นชื่อสำนักงานการค้าของจำเลยทั้งสองและห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของโจทก์ดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล"พิพากษายืน(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-สุรินทร์ นาควิเชียร-กิติยาภรณ์ อาตมียะนันทน์)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8779/2542 ที่บันทึกอยู่นี้มีปัญหาในชั้นศาลฎีกาอยู่ 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ สิทธิใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า เรื่องแรกเป็นเรื่องสิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 และการคุ้มครองชื่อทางการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่เป็นการขัดขวางบุคคลในการใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อสำนักงานการค้าของตนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 2. สำหรับปัญหาเรื่องสิทธิใช้ชื่อทางการค้านั้น ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272(1) ต่างไม่มีหลักเกณฑ์ต้องนำชื่อทางการค้าไปจดทะเบียนก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครอง ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์ในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าว จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนที่ศาลฎีกากล่าวถึงความมีชื่อเสียงแพร่หลาย ของชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นเป็นเพียงข้อเท็จจริงหนึ่งที่ปรากฏในคดีเท่านั้นหาใช่หากชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วเครื่องหมายของโจทก์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) ไม่ 3. ความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายพิพาทมีผลในการพิจารณาว่าจำเลยใช้เครื่องหมายพิพาทโดยสุจริตหรือไม่ ในกรณีที่ชื่อทางการค้าพิพาทเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปอยู่แล้วโดยโจทก์ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์หรือประสมคำนั้นขึ้นเองและโจทก์ไม่ได้นำชื่อทางการค้านั้นไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการในประเทศไทยไว้ ความมีชื่อเสียงแพร่หลายของชื่อทางการค้าของโจทก์ก็อาจทำให้ชื่อทางการค้าของโจทก์ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มากยิ่งขึ้นในฐานที่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-knownmarks) ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ โจทก์เป็นผู้คิดขึ้นเองโดยเป็นชื่อย่อของโจทก์ซึ่งเป็นพยัญชนะอักษรโรมันตัวแรกของชื่อเต็มของโจทก์ แม้คำว่า "B""M" และ "W" จะเป็นพยัญชนะที่ใช้กันตามปกติอยู่แล้วแต่โจทก์เป็นผู้นำมาเรียงกันใหม่และใช้ก่อนจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ดีกว่าจำเลย โดยมิพักต้องคำนึงว่าชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่ ส่วนที่จำเลยอ้างที่มาของชื่อจำเลยที่ 1ว่า เป็นการนำเอาอักษรตัวแรกของชื่อภรรยาและพี่ชายของจำเลยที่ 2 กับชื่อของจำเลยที่ 2 เอง คือชื่อ "บัญญัติ""มงคล" และ "วิเศษณ์" มารวมกันตั้งเป็นชื่อว่า"BMW" เขียนเป็นภาษาไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" นั้น ในตัวของข้ออ้างนั้นเองก็ไม่น่าเชื่ออยู่แล้ว ศาลฎีกาได้ให้เหตุผลที่หนักแน่นขึ้นว่า หากเป็นไปตามข้ออ้างของจำเลย ห้างจำเลยที่ 1 น่าจะมีชื่อว่า "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บมว" มากกว่าซึ่งก็เป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว 4. ส่วนปัญหาเรื่องการห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทย เป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 นั้น หลักสำคัญอยู่ที่ความสุจริตของผู้ใช้และจัดเป็นข้อยกเว้นของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพียงข้อเดียวของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แตกต่างจากข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมีอยู่หลายมาตราตั้งแต่มาตรา 32 จนถึงมาตรา 43แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรซึ่งมีอยู่ 7 วงเล็บ ตามมาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522ความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์มีผลช่วยให้พิจารณาได้ง่ายขึ้นว่า จำเลยที่ 1 จดทะเบียนชื่อห้างจำเลยที่ 1 ว่า"ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอ็มดับบลิว" โดยไม่สุจริต การกระทำของจำเลยที่ 1จึงไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยไม่ต้องพิจารณาว่า จำเลยที่ 1จะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์หรือไม่ 5. อนึ่ง เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่าง (Distinguish) จากชื่อทางการค้า(Tradename) ซึ่งหมายถึงชื่อที่บุคคลใช้ดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่มีการใช้ชื่อทางการค้ากับสินค้าหรือบริการใด ชื่อทางการค้านั้นจะทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการด้วย แต่เครื่องหมายการค้าไม่จำต้องเป็นชื่อทางการค้า วัส ติงสมิตร