คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3344/2545หลักกฎหมาย: จำเลยอุทธรณ์โดยยกข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 35 เป็นบทบัญญัติที่ให้บุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วมีสิทธิที่จะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนด 90 วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนดดังกล่าวนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอต่อไปได้ตามมาตรา 40 ส่วนเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนหากได้รับผลกระทบจากการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ยังคงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ภายใน5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 40ทั้งนี้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง เพราะตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีข้อกำหนดจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนว่าจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้องคดีไม่ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ARROW ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว การที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ไว้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับโจทก์และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้ตามคำขอของจำเลยมีผลกระทบต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า ARROW ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตั้งแต่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่งไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 35 ไว้หรือไม่ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกเครื่องหมายมีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า ARROWส่วนคำอื่นหรือรูปลูกศรที่ประกอบคำว่า ARROW เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น และความสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่เสียงเรียนขานคำว่า ARROW ซึ่งอ่านออกเสียงว่า "แอโร่"ยิ่งกว่าความหมายของคำที่แปลว่าลูกศร เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำในภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในส่วนที่เป็นคำและใช้อักษรโรมันมี 2 พยางค์ เท่ากัน โดยเฉพาะพยางค์หลังจะอ่านออกเสียงว่า "โร่"เหมือนกันส่วนพยางค์ต้นของโจทก์อ่านออกเสียงว่า"แอ"พยางค์ต้นของจำเลยอ่านออกเสียงว่า "แม" จึงนับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3) และ 13(2)จำเลยย่อมไม่มีสิทธิใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ได้ โจทก์ซึ่งใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ARROW มาก่อน มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยและมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลย ชอบที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสียได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง จึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องพิพากษาให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าMARROW หรือให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยอีก และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาตามคำขอของโจทก์โดยห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้า MARROW อีกต่อไปนั้น เป็นคำขอบังคับที่มุ่งบังคับถึงการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ ศาลฎีกาจึงให้จำกัดข้อห้ามการกระทำของจำเลยเฉพาะในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคดีนี้เท่านั้นโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์มอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช และ/หรือนางเนตยา วาร์งเค และ/หรือนายรุทร นพคุณ และ/หรือนายเกียรติ พูนสมบัติเลิศ และ/หรือนายวิรัช ศรีเอนกราธา แห่งบริษัทดำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด เป็นผู้ฟ้องคดีแทนโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW คำว่า แอร์โรว์ คำว่า ARROW กับรูปลูกศร และคำว่า ARROW หรือ Arrow ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น Arrow KENT,ARROWSTRIDE และ Arrow Kent collection เป็นต้น และโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายโดยจำหน่ายและโฆษณาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โดยในประเทศไทยโจทก์ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 (เดิม) หรือจำพวกที่ 25 (ใหม่) อันได้แก่เครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 (ใหม่) รายการสินค้า เสื้อ (ไม่รวมเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค92484 แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยดังกล่าวมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนและใช้จนแพร่หลายอยู่ก่อนจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ กล่าวคือเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 6 ตัวนั้น มีอักษรถึง 5 ตัว คือตั้งแต่อักษรตัวที่ 2 ถึง ตัวสุดท้ายเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ เมื่อจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 25 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ง่ายว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าของจำเลยในทางใดทางหนึ่งและโดยที่โจทก์ได้ใช้ โฆษณา และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ARROW มาเป็นเวลานานก่อนที่จำเลยจะใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่าARROW และคำว่า MARROW ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROWของโจทก์ดีกว่าจำเลย ทั้งนี้ จำเลยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อแอบอิงแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นการลวงขายสินค้าทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWของจำเลยเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW และคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW และเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์อีกต่อไปจำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิชและ/หรือนางเนตยา วาร์งเค และ/หรือนายรุทร นพคุณ และ/หรือนายเกียรติ พูนสมบัติเลิศ และ/ให้นายวิรัช ศรีเอนกราธา เป็นผู้ฟ้องคดีแทน ทั้งหนังสือมอบอำนาจไม่ได้กระทำขึ้นต่อหน้าโนตารีปับลิกในมลรัฐนิวยอร์ก และไม่ได้กระทำขึ้นโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรองความถูกต้อง กับไม่มีผู้รับรองคำแปลที่ถูกต้อง และคำแปลของโจทก์ก็ไม่ถูกต้องด้วย โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นฟ้องและดำเนินคดีนี้แทน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Arrow ของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามที่โจทก์กล่าวอ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยโจทก์จึงไม่มีสิทธิหวงห้ามไม่ให้จำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเกี่ยวข้องอย่างใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยรวมทั้งให้จำเลยถอนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวด้วย โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW แต่โจทก์ไม่เคยโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งจำเลยไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยุติการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามที่โจทก์กล่าวอ้างด้วยโจทก์และจำเลยจึงยังไม่มีการโต้แย้งสิทธิกัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 ต่อกองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า (ที่ถูกสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา) กระทรวงพาณิชย์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW อีกต่อไป และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังเป็นที่ยุติได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW, แอร์โรว์, ARROW STRIDE, และเป็นรูปและคำว่า ARROW ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.10 ถึง จ.20 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่าเครื่องหมายการค้า ARROW เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโจทก์ได้ใช้กับสินค้าหลายอย่างซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปและโจทก์ได้ทำการโฆษณาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน ทั้งนี้โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าARROW ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 (เดิม) หรือจำพวกที่ 25 (ใหม่) รายการการค้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เป็นต้น โดยโจทก์ได้ขอจดทะเบียนและต่ออายุทะเบียนไว้หลายครั้งตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมา ตามเอกสารหมาย จ.8 และ จ.10 ถึง จ.20 ต่อมาวันที่ 17 กันยายน 2541 จำเลยได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MARROW" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851เอกสารหมาย ล.1 เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกับโจทก์ คือจำพวกที่ 25 รายการการค้าเสื้อ (ไม่รวมเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค92484 เอกสารหมาย ล.2ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช ฟ้องคดีนี้โดยชอบ เพราะใบอนุญาตการเป็นโนตารีปับลิกของนายเฮอร์เบิร์ต ดับเบิลยู. มิลเลอร์มีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีผลใช้บังคับอยู่หรือไม่ จึงไม่อาจรับฟังว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.1 มีการรับรองโดยโนตารีปับลิกอย่างถูกต้องทั้งการรับรองต่อ ๆ กันมาคือ นายนอร์แมน กูดแมน ผู้อำนวยการงานคดีและดูแลรักษาเอกสารของศาลแห่งเขตนิวยอร์กและผู้อำนวยการงานคดีและดูแลรักษาเอกสารของศาลสูงสุดแห่งเขตนิวยอร์กในมลรัฐนิวยอร์กรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นการรับรองข้อความในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.1 แต่อย่างใด ทั้งโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มอบอำนาจให้นายสก็อต อาร์. โคลแมน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจแทนโจทก์ได้มาแสดงมีแต่เพียงการกล่าวอ้างลอย ๆ ว่าได้รับมอบหมายให้ทำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวตามมติหรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทโจทก์ทั้งไม่มีการระบุบุคคลผู้เป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า คดีนี้ในชั้นยื่นคำให้การ จำเลยเพียงแต่ให้การปฏิเสธอำนาจฟ้องของโจทก์โดยอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธในข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเนาหนังสือมอบอำนาจท้ายคำฟ้อง (ต้นฉบับคือเอกสารหมาย จ.1) ไม่ได้กระทำขึ้นต่อหน้าโนตารีปับลิกในมลรัฐนิวยอร์ก และไม่ได้กระทำขึ้นโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรองความถูกต้องแห่งเอกสารดังกล่าว อีกทั้งหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีผู้รับรองคำแปลที่ถูกต้องและโจทก์แปลเอกสารหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้อง โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช กับพวกฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้เท่านั้น อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัยให้ คดีจึงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายบุญมาฟ้องคดีนี้โดยชอบแล้วที่จำเลยอุทธรณ์ข้อต่อมาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะระหว่างที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโจทก์ไม่เคยยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์หนังสือที่โจทก์แจ้งให้จำเลยถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.27 ไม่มีข้อความที่บ่งถึงการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยและหนังสือดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นหนังสือที่บอกกล่าวให้จำเลยไปถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยรวมทั้งมิได้กำหนดระยะเวลาให้จำเลยไปถอนการจดทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งจำเลยก็ไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวด้วย ถือว่าโจทก์และจำเลยมิได้โต้แย้งสิทธิกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า"เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดตามมาตรา 29 แล้วบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บุคคลนั้นจะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 29 พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน" มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ก็ดี หรือมีการคัดค้านตามมาตรา 35แต่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้" และมาตรา 67 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า มาตรา 35 เป็นบทบัญญัติให้บุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วมีสิทธิที่จะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนด90 วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนดดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอต่อไปได้ตามมาตรา 40 แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อน หากได้รับผลกระทบจากการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็ยังคงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 40 ทั้งนี้ ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง เพราะตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีข้อกำหนดจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนว่าจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้องคดีไม่ ดังนั้น เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ARROW ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วเห็นว่าที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWไว้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับตนและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้ตามคำขอของจำเลยนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า ARROW ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตั้งแต่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง ไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 35 ไว้หรือไม่ และเมื่อคดีรับฟังได้ว่าการที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์และโจทก์มีอำนาจฟ้องเพราะเหตุดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยข้อที่ว่า จำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าวเอกสารหมาย จ.27 แล้วหรือไม่ และหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวมีความหมายเป็นการบังคับให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยหรือไม่อีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะวินิจฉัยไปในทางใดก็หามีผลกระทบต่ออำนาจฟ้องของโจทก์ซึ่งมีโดยสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วไม่มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อสุดท้ายว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกเครื่องหมายเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่ามีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า ARROW ส่วนคำอื่นหรือรูปลูกศรที่ประกอบคำว่า ARROW นั้นเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น และความสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่เสียงเรียกขานคำว่า ARROW ซึ่งอ่านออกเสียงว่า "แอโร่" ยิ่งกว่าความหมายของคำที่แปลว่า ลูกศร สำหรับเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ปรากฏว่าเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำในภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในส่วนที่เป็นคำและใช้อักษรโรมันมี 2 พยางค์ เท่ากัน โดยเฉพาะพยางค์หลังจะอ่านออกเสียงว่า "โร่" เหมือนกัน ส่วนพยางค์ต้นของโจทก์ อ่านออกเสียงว่า "แอ"พยางค์ต้นของจำเลย อ่านออกเสียงว่า "แม" ซึ่งโจทก์นำสืบว่าเป็นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามตำรา คือ สำเนาพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ของดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม เอกสารหมาย จ.26 ส่วนที่จำเลยอ้างว่าพยางค์ต้นของจำเลยอ่านว่า "มา" นั้น เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีตำราใด ๆ สนับสนุนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำที่นิยมอ่านกันเช่นนั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยเมื่ออ่านออกเสียงทั้งสองพยางค์รวมกันแม้มีสำเนียงเรียกขานแตกต่างกันไปบ้างก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญที่ทำให้คำเรียกขานของเครื่องหมายการค้าทั้งสองแตกต่างกันชัดเจนดังที่จำเลยกล่าวอ้างมาในอุทธรณ์ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ส่วนที่เป็นคำซึ่งใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสำคัญก็มีลักษณะตัวอักษรและจำนวนตัวอักษรไล่เลี่ยกัน โดยของโจทก์ใช้อักษรโรมันจำนวน 5 ตัว ส่วนของจำเลยใช้อักษรโรมัน จำนวน 6 ตัว โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่เป็นรูปและคำว่า ARROW นั้นเห็นได้ชัดว่ารูปลูกศรเป็นเพียงส่วนประกอบของคำ ARROW อย่างเห็นได้ชัด เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่เป็นรูปและคำว่า ARROWนี้กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยมีตัวอักษรเหมือนกันถึง 5 ตัว คือตัวอักษร 5 ตัวหลัง เว้นแต่ตัวสุดท้ายคือตัว "W" โจทก์ใช้ว่า "W" ส่วนจำเลยใช้ว่า "W" ซึ่งแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้เพิ่มตัวอักษรอีก 1 ตัว คือ"M" ที่ข้างหน้าคำว่า ARROW เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า MARROWของจำเลยกับเครื่องหมายการค้าคำว่าของโจทก์ที่เป็นคำว่า ARROW ก็ปรากฏว่าจำเลยจงใจใช้ตัวอักษร "M" สูงเท่ากับตัว "A" ซึ่งสูงกว่าตัวอักษรที่ตามหลังอีก 4 ตัว เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีเหตุผลพิเศษในทางหลักภาษาแม้จะปรากฏว่าจำเลยวางตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเอนไปทางขวามือเล็กน้อย แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งวางตัวอักษรตั้งตรง และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยส่วนที่เป็นตัวอักษร R ทั้งสองตัว จำเลยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แตกต่างกับของโจทก์ที่ใช้ตัวพิมพ์เล็ก แต่ก็เป็นข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยซึ่งจะต้องใช้ความสังเกตจึงจะพบเห็นได้ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบคำว่าMARROW นั้นกรอบสี่เหลี่ยมดังกล่าวก็เป็นเพียงส่วนประกอบของคำว่า MARROWเท่านั้น หาใช่ข้อสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ นอกจากนี้โจทก์ยังนำสืบรับฟังได้อีกว่า ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ประมาณ 3 เดือน จำเลยได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งโดยจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า FARROW ซึ่งตัวอักษร F เป็นอักษรประดิษฐ์ส่วนตัวอักษรอื่นเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งหมด แต่จำเลยก็ละทิ้งคำขอดังกล่าว แล้วมายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่เป็นคำว่า MARROW แทนซึ่งมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์ดังวินิจฉัยแล้วข้างต้น พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงชี้ให้เห็นว่าจำเลยจงใจที่จะลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อกิจการค้าของจำเลยโดยแท้ และอาจทำให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความสับสนหรือหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่งของโจทก์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ที่ซื้อที่ไม่ทันสังเกตหรือเป็นผู้ที่ไม่สัดทัดจัดเจนในภาษาต่างประเทศ แม้ราคาของสินค้าของจำเลยกับสินค้าของโจทก์จะแตกต่างกันดังที่จำเลยนำสืบก็ไม่ใช่เหตุผลที่จำเลยจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อต่อสู้ในกรณีนี้ได้ เพราะผู้ซื้ออาจหลงผิดไปว่าเป็นสินค้าลดราคาของโจทก์ก็ได้ เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับข้อที่ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์คือ จำพวกที่ 38 (เดิม) แม้สินค้าของโจทก์ตามที่จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะระบุว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย แต่ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายรวมถึงเสื้อ อันเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของจำเลย จึงนับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3) และ 13(2) จำเลยย่อมไม่มีสิทธิใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ได้ กรณีถือได้ว่าโจทก์ซึ่งใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ARROW มาก่อนจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยและโจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยจึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นทุกข้ออนึ่ง เมื่อคดีนี้ฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWดีกว่าจำเลย ก็ชอบที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสียได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่งจึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องพิพากษาให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW หรือให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยอีก และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาตามคำขอของโจทก์โดยห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าMARROW อีกต่อไปนั้น เป็นคำขอบังคับที่มุ่งบังคับถึงการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ จึงสมควรจำกัดข้อห้ามการกระทำของจำเลยเฉพาะในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคดีนี้เท่านั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 กับห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW สำหรับสินค้าของจำเลยในรายการสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกับที่โจทก์จดทะเบียนไว้ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กับให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,500 บาท แทนโจทก์ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3344/2545คลูเอ็ทท์ พีบอดีย์ แอนด์โก., อิงค์โจทก์นาย นที กมลศิรินันท์จำเลย ป.วิ.พ. ม. 55, ม. 225 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 6, ม. 13, ม. 35, ม. 40, ม. 67จำเลยอุทธรณ์โดยยกข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 35 เป็นบทบัญญัติที่ให้บุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วมีสิทธิที่จะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนด 90 วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนดดังกล่าวนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอต่อไปได้ตามมาตรา 40 ส่วนเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนหากได้รับผลกระทบจากการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ยังคงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ภายใน5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 40ทั้งนี้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง เพราะตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีข้อกำหนดจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนว่าจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้องคดีไม่ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ARROW ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว การที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ไว้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับโจทก์และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้ตามคำขอของจำเลยมีผลกระทบต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า ARROW ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตั้งแต่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่งไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 35 ไว้หรือไม่ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกเครื่องหมายมีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า ARROWส่วนคำอื่นหรือรูปลูกศรที่ประกอบคำว่า ARROW เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น และความสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่เสียงเรียนขานคำว่า ARROW ซึ่งอ่านออกเสียงว่า "แอโร่"ยิ่งกว่าความหมายของคำที่แปลว่าลูกศร เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำในภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในส่วนที่เป็นคำและใช้อักษรโรมันมี 2 พยางค์ เท่ากัน โดยเฉพาะพยางค์หลังจะอ่านออกเสียงว่า "โร่"เหมือนกันส่วนพยางค์ต้นของโจทก์อ่านออกเสียงว่า"แอ"พยางค์ต้นของจำเลยอ่านออกเสียงว่า "แม" จึงนับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3) และ 13(2)จำเลยย่อมไม่มีสิทธิใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ได้ โจทก์ซึ่งใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ARROW มาก่อน มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยและมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลย ชอบที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสียได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง จึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องพิพากษาให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าMARROW หรือให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยอีก และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาตามคำขอของโจทก์โดยห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้า MARROW อีกต่อไปนั้น เป็นคำขอบังคับที่มุ่งบังคับถึงการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ ศาลฎีกาจึงให้จำกัดข้อห้ามการกระทำของจำเลยเฉพาะในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคดีนี้เท่านั้นโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์มอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช และ/หรือนางเนตยา วาร์งเค และ/หรือนายรุทร นพคุณ และ/หรือนายเกียรติ พูนสมบัติเลิศ และ/หรือนายวิรัช ศรีเอนกราธา แห่งบริษัทดำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด เป็นผู้ฟ้องคดีแทนโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW คำว่า แอร์โรว์ คำว่า ARROW กับรูปลูกศร และคำว่า ARROW หรือ Arrow ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น Arrow KENT,ARROWSTRIDE และ Arrow Kent collection เป็นต้น และโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายโดยจำหน่ายและโฆษณาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โดยในประเทศไทยโจทก์ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 (เดิม) หรือจำพวกที่ 25 (ใหม่) อันได้แก่เครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 (ใหม่) รายการสินค้า เสื้อ (ไม่รวมเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค92484 แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยดังกล่าวมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนและใช้จนแพร่หลายอยู่ก่อนจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ กล่าวคือเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 6 ตัวนั้น มีอักษรถึง 5 ตัว คือตั้งแต่อักษรตัวที่ 2 ถึง ตัวสุดท้ายเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ เมื่อจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 25 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ง่ายว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าของจำเลยในทางใดทางหนึ่งและโดยที่โจทก์ได้ใช้ โฆษณา และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ARROW มาเป็นเวลานานก่อนที่จำเลยจะใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่าARROW และคำว่า MARROW ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROWของโจทก์ดีกว่าจำเลย ทั้งนี้ จำเลยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อแอบอิงแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นการลวงขายสินค้าทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWของจำเลยเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW และคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW และเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์อีกต่อไปจำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิชและ/หรือนางเนตยา วาร์งเค และ/หรือนายรุทร นพคุณ และ/หรือนายเกียรติ พูนสมบัติเลิศ และ/ให้นายวิรัช ศรีเอนกราธา เป็นผู้ฟ้องคดีแทน ทั้งหนังสือมอบอำนาจไม่ได้กระทำขึ้นต่อหน้าโนตารีปับลิกในมลรัฐนิวยอร์ก และไม่ได้กระทำขึ้นโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรองความถูกต้อง กับไม่มีผู้รับรองคำแปลที่ถูกต้อง และคำแปลของโจทก์ก็ไม่ถูกต้องด้วย โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นฟ้องและดำเนินคดีนี้แทน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Arrow ของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามที่โจทก์กล่าวอ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยโจทก์จึงไม่มีสิทธิหวงห้ามไม่ให้จำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเกี่ยวข้องอย่างใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยรวมทั้งให้จำเลยถอนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวด้วย โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW แต่โจทก์ไม่เคยโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งจำเลยไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยุติการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามที่โจทก์กล่าวอ้างด้วยโจทก์และจำเลยจึงยังไม่มีการโต้แย้งสิทธิกัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 ต่อกองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า (ที่ถูกสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา) กระทรวงพาณิชย์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW อีกต่อไป และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังเป็นที่ยุติได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW, แอร์โรว์, ARROW STRIDE, และเป็นรูปและคำว่า ARROW ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.10 ถึง จ.20 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่าเครื่องหมายการค้า ARROW เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโจทก์ได้ใช้กับสินค้าหลายอย่างซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปและโจทก์ได้ทำการโฆษณาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน ทั้งนี้โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าARROW ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 (เดิม) หรือจำพวกที่ 25 (ใหม่) รายการการค้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เป็นต้น โดยโจทก์ได้ขอจดทะเบียนและต่ออายุทะเบียนไว้หลายครั้งตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมา ตามเอกสารหมาย จ.8 และ จ.10 ถึง จ.20 ต่อมาวันที่ 17 กันยายน 2541 จำเลยได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MARROW" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851เอกสารหมาย ล.1 เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกับโจทก์ คือจำพวกที่ 25 รายการการค้าเสื้อ (ไม่รวมเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค92484 เอกสารหมาย ล.2ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช ฟ้องคดีนี้โดยชอบ เพราะใบอนุญาตการเป็นโนตารีปับลิกของนายเฮอร์เบิร์ต ดับเบิลยู. มิลเลอร์มีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีผลใช้บังคับอยู่หรือไม่ จึงไม่อาจรับฟังว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.1 มีการรับรองโดยโนตารีปับลิกอย่างถูกต้องทั้งการรับรองต่อ ๆ กันมาคือ นายนอร์แมน กูดแมน ผู้อำนวยการงานคดีและดูแลรักษาเอกสารของศาลแห่งเขตนิวยอร์กและผู้อำนวยการงานคดีและดูแลรักษาเอกสารของศาลสูงสุดแห่งเขตนิวยอร์กในมลรัฐนิวยอร์กรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นการรับรองข้อความในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.1 แต่อย่างใด ทั้งโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มอบอำนาจให้นายสก็อต อาร์. โคลแมน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจแทนโจทก์ได้มาแสดงมีแต่เพียงการกล่าวอ้างลอย ๆ ว่าได้รับมอบหมายให้ทำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวตามมติหรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทโจทก์ทั้งไม่มีการระบุบุคคลผู้เป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า คดีนี้ในชั้นยื่นคำให้การ จำเลยเพียงแต่ให้การปฏิเสธอำนาจฟ้องของโจทก์โดยอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธในข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเนาหนังสือมอบอำนาจท้ายคำฟ้อง (ต้นฉบับคือเอกสารหมาย จ.1) ไม่ได้กระทำขึ้นต่อหน้าโนตารีปับลิกในมลรัฐนิวยอร์ก และไม่ได้กระทำขึ้นโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรองความถูกต้องแห่งเอกสารดังกล่าว อีกทั้งหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีผู้รับรองคำแปลที่ถูกต้องและโจทก์แปลเอกสารหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้อง โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช กับพวกฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้เท่านั้น อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัยให้ คดีจึงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายบุญมาฟ้องคดีนี้โดยชอบแล้วที่จำเลยอุทธรณ์ข้อต่อมาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะระหว่างที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโจทก์ไม่เคยยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์หนังสือที่โจทก์แจ้งให้จำเลยถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.27 ไม่มีข้อความที่บ่งถึงการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยและหนังสือดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นหนังสือที่บอกกล่าวให้จำเลยไปถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยรวมทั้งมิได้กำหนดระยะเวลาให้จำเลยไปถอนการจดทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งจำเลยก็ไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวด้วย ถือว่าโจทก์และจำเลยมิได้โต้แย้งสิทธิกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า"เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดตามมาตรา 29 แล้วบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บุคคลนั้นจะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 29 พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน" มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ก็ดี หรือมีการคัดค้านตามมาตรา 35แต่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้" และมาตรา 67 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า มาตรา 35 เป็นบทบัญญัติให้บุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วมีสิทธิที่จะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนด90 วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนดดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอต่อไปได้ตามมาตรา 40 แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อน หากได้รับผลกระทบจากการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็ยังคงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 40 ทั้งนี้ ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง เพราะตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีข้อกำหนดจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนว่าจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้องคดีไม่ ดังนั้น เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ARROW ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วเห็นว่าที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWไว้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับตนและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้ตามคำขอของจำเลยนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า ARROW ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตั้งแต่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง ไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 35 ไว้หรือไม่ และเมื่อคดีรับฟังได้ว่าการที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์และโจทก์มีอำนาจฟ้องเพราะเหตุดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยข้อที่ว่า จำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าวเอกสารหมาย จ.27 แล้วหรือไม่ และหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวมีความหมายเป็นการบังคับให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยหรือไม่อีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะวินิจฉัยไปในทางใดก็หามีผลกระทบต่ออำนาจฟ้องของโจทก์ซึ่งมีโดยสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วไม่มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อสุดท้ายว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกเครื่องหมายเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่ามีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า ARROW ส่วนคำอื่นหรือรูปลูกศรที่ประกอบคำว่า ARROW นั้นเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น และความสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่เสียงเรียกขานคำว่า ARROW ซึ่งอ่านออกเสียงว่า "แอโร่" ยิ่งกว่าความหมายของคำที่แปลว่า ลูกศร สำหรับเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ปรากฏว่าเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำในภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในส่วนที่เป็นคำและใช้อักษรโรมันมี 2 พยางค์ เท่ากัน โดยเฉพาะพยางค์หลังจะอ่านออกเสียงว่า "โร่" เหมือนกัน ส่วนพยางค์ต้นของโจทก์ อ่านออกเสียงว่า "แอ"พยางค์ต้นของจำเลย อ่านออกเสียงว่า "แม" ซึ่งโจทก์นำสืบว่าเป็นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามตำรา คือ สำเนาพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ของดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม เอกสารหมาย จ.26 ส่วนที่จำเลยอ้างว่าพยางค์ต้นของจำเลยอ่านว่า "มา" นั้น เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีตำราใด ๆ สนับสนุนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำที่นิยมอ่านกันเช่นนั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยเมื่ออ่านออกเสียงทั้งสองพยางค์รวมกันแม้มีสำเนียงเรียกขานแตกต่างกันไปบ้างก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญที่ทำให้คำเรียกขานของเครื่องหมายการค้าทั้งสองแตกต่างกันชัดเจนดังที่จำเลยกล่าวอ้างมาในอุทธรณ์ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ส่วนที่เป็นคำซึ่งใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสำคัญก็มีลักษณะตัวอักษรและจำนวนตัวอักษรไล่เลี่ยกัน โดยของโจทก์ใช้อักษรโรมันจำนวน 5 ตัว ส่วนของจำเลยใช้อักษรโรมัน จำนวน 6 ตัว โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่เป็นรูปและคำว่า ARROW นั้นเห็นได้ชัดว่ารูปลูกศรเป็นเพียงส่วนประกอบของคำ ARROW อย่างเห็นได้ชัด เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่เป็นรูปและคำว่า ARROWนี้กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยมีตัวอักษรเหมือนกันถึง 5 ตัว คือตัวอักษร 5 ตัวหลัง เว้นแต่ตัวสุดท้ายคือตัว "W" โจทก์ใช้ว่า "W" ส่วนจำเลยใช้ว่า "W" ซึ่งแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้เพิ่มตัวอักษรอีก 1 ตัว คือ"M" ที่ข้างหน้าคำว่า ARROW เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า MARROWของจำเลยกับเครื่องหมายการค้าคำว่าของโจทก์ที่เป็นคำว่า ARROW ก็ปรากฏว่าจำเลยจงใจใช้ตัวอักษร "M" สูงเท่ากับตัว "A" ซึ่งสูงกว่าตัวอักษรที่ตามหลังอีก 4 ตัว เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีเหตุผลพิเศษในทางหลักภาษาแม้จะปรากฏว่าจำเลยวางตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเอนไปทางขวามือเล็กน้อย แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งวางตัวอักษรตั้งตรง และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยส่วนที่เป็นตัวอักษร R ทั้งสองตัว จำเลยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แตกต่างกับของโจทก์ที่ใช้ตัวพิมพ์เล็ก แต่ก็เป็นข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยซึ่งจะต้องใช้ความสังเกตจึงจะพบเห็นได้ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบคำว่าMARROW นั้นกรอบสี่เหลี่ยมดังกล่าวก็เป็นเพียงส่วนประกอบของคำว่า MARROWเท่านั้น หาใช่ข้อสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ นอกจากนี้โจทก์ยังนำสืบรับฟังได้อีกว่า ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ประมาณ 3 เดือน จำเลยได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งโดยจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า FARROW ซึ่งตัวอักษร F เป็นอักษรประดิษฐ์ส่วนตัวอักษรอื่นเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งหมด แต่จำเลยก็ละทิ้งคำขอดังกล่าว แล้วมายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่เป็นคำว่า MARROW แทนซึ่งมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์ดังวินิจฉัยแล้วข้างต้น พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงชี้ให้เห็นว่าจำเลยจงใจที่จะลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อกิจการค้าของจำเลยโดยแท้ และอาจทำให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความสับสนหรือหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่งของโจทก์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ที่ซื้อที่ไม่ทันสังเกตหรือเป็นผู้ที่ไม่สัดทัดจัดเจนในภาษาต่างประเทศ แม้ราคาของสินค้าของจำเลยกับสินค้าของโจทก์จะแตกต่างกันดังที่จำเลยนำสืบก็ไม่ใช่เหตุผลที่จำเลยจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อต่อสู้ในกรณีนี้ได้ เพราะผู้ซื้ออาจหลงผิดไปว่าเป็นสินค้าลดราคาของโจทก์ก็ได้ เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับข้อที่ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์คือ จำพวกที่ 38 (เดิม) แม้สินค้าของโจทก์ตามที่จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะระบุว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย แต่ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายรวมถึงเสื้อ อันเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของจำเลย จึงนับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3) และ 13(2) จำเลยย่อมไม่มีสิทธิใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ได้ กรณีถือได้ว่าโจทก์ซึ่งใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ARROW มาก่อนจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยและโจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยจึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นทุกข้ออนึ่ง เมื่อคดีนี้ฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWดีกว่าจำเลย ก็ชอบที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสียได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่งจึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องพิพากษาให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW หรือให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยอีก และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาตามคำขอของโจทก์โดยห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าMARROW อีกต่อไปนั้น เป็นคำขอบังคับที่มุ่งบังคับถึงการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ จึงสมควรจำกัดข้อห้ามการกระทำของจำเลยเฉพาะในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคดีนี้เท่านั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 กับห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW สำหรับสินค้าของจำเลยในรายการสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกับที่โจทก์จดทะเบียนไว้ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กับให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,500 บาท แทนโจทก์(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-พินิจ เพชรรุ่ง)แหล่งที่มาเนติบัณฑิตยสภาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์มอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช และ/หรือนางเนตยา วาร์งเค และ/หรือนายรุทร นพคุณ และ/หรือนายเกียรติ พูนสมบัติเลิศ และ/หรือนายวิรัช ศรีเอนกราธา แห่งบริษัทดำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด เป็นผู้ฟ้องคดีแทนโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW คำว่า แอร์โรว์ คำว่า ARROW กับรูปลูกศร และคำว่า ARROW หรือ Arrow ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น Arrow KENT,ARROWSTRIDE และ Arrow Kent collection เป็นต้น และโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายโดยจำหน่ายและโฆษณาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โดยในประเทศไทยโจทก์ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 (เดิม) หรือจำพวกที่ 25 (ใหม่) อันได้แก่เครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 (ใหม่) รายการสินค้า เสื้อ (ไม่รวมเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค92484 แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยดังกล่าวมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนและใช้จนแพร่หลายอยู่ก่อนจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ กล่าวคือเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 6 ตัวนั้น มีอักษรถึง 5 ตัว คือตั้งแต่อักษรตัวที่ 2 ถึง ตัวสุดท้ายเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ เมื่อจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 25 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ง่ายว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าของจำเลยในทางใดทางหนึ่งและโดยที่โจทก์ได้ใช้ โฆษณา และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ARROW มาเป็นเวลานานก่อนที่จำเลยจะใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่าARROW และคำว่า MARROW ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROWของโจทก์ดีกว่าจำเลย ทั้งนี้ จำเลยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อแอบอิงแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นการลวงขายสินค้าทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWของจำเลยเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW และคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW และเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์อีกต่อไปจำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิชและ/หรือนางเนตยา วาร์งเค และ/หรือนายรุทร นพคุณ และ/หรือนายเกียรติ พูนสมบัติเลิศ และ/ให้นายวิรัช ศรีเอนกราธา เป็นผู้ฟ้องคดีแทน ทั้งหนังสือมอบอำนาจไม่ได้กระทำขึ้นต่อหน้าโนตารีปับลิกในมลรัฐนิวยอร์ก และไม่ได้กระทำขึ้นโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรองความถูกต้อง กับไม่มีผู้รับรองคำแปลที่ถูกต้อง และคำแปลของโจทก์ก็ไม่ถูกต้องด้วย โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นฟ้องและดำเนินคดีนี้แทน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Arrow ของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามที่โจทก์กล่าวอ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยโจทก์จึงไม่มีสิทธิหวงห้ามไม่ให้จำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเกี่ยวข้องอย่างใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยรวมทั้งให้จำเลยถอนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวด้วย โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW แต่โจทก์ไม่เคยโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งจำเลยไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยุติการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามที่โจทก์กล่าวอ้างด้วยโจทก์และจำเลยจึงยังไม่มีการโต้แย้งสิทธิกัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 ต่อกองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า (ที่ถูกสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา) กระทรวงพาณิชย์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW อีกต่อไป และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังเป็นที่ยุติได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW, แอร์โรว์, ARROW STRIDE, และเป็นรูปและคำว่า ARROW ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.10 ถึง จ.20 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่าเครื่องหมายการค้า ARROW เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโจทก์ได้ใช้กับสินค้าหลายอย่างซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปและโจทก์ได้ทำการโฆษณาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน ทั้งนี้โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าARROW ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 (เดิม) หรือจำพวกที่ 25 (ใหม่) รายการการค้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เป็นต้น โดยโจทก์ได้ขอจดทะเบียนและต่ออายุทะเบียนไว้หลายครั้งตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมา ตามเอกสารหมาย จ.8 และ จ.10 ถึง จ.20 ต่อมาวันที่ 17 กันยายน 2541 จำเลยได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MARROW" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851เอกสารหมาย ล.1 เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกับโจทก์ คือจำพวกที่ 25 รายการการค้าเสื้อ (ไม่รวมเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค92484 เอกสารหมาย ล.2ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช ฟ้องคดีนี้โดยชอบ เพราะใบอนุญาตการเป็นโนตารีปับลิกของนายเฮอร์เบิร์ต ดับเบิลยู. มิลเลอร์มีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีผลใช้บังคับอยู่หรือไม่ จึงไม่อาจรับฟังว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.1 มีการรับรองโดยโนตารีปับลิกอย่างถูกต้องทั้งการรับรองต่อ ๆ กันมาคือ นายนอร์แมน กูดแมน ผู้อำนวยการงานคดีและดูแลรักษาเอกสารของศาลแห่งเขตนิวยอร์กและผู้อำนวยการงานคดีและดูแลรักษาเอกสารของศาลสูงสุดแห่งเขตนิวยอร์กในมลรัฐนิวยอร์กรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นการรับรองข้อความในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.1 แต่อย่างใด ทั้งโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มอบอำนาจให้นายสก็อต อาร์. โคลแมน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจแทนโจทก์ได้มาแสดงมีแต่เพียงการกล่าวอ้างลอย ๆ ว่าได้รับมอบหมายให้ทำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวตามมติหรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทโจทก์ทั้งไม่มีการระบุบุคคลผู้เป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า คดีนี้ในชั้นยื่นคำให้การ จำเลยเพียงแต่ให้การปฏิเสธอำนาจฟ้องของโจทก์โดยอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธในข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเนาหนังสือมอบอำนาจท้ายคำฟ้อง (ต้นฉบับคือเอกสารหมาย จ.1) ไม่ได้กระทำขึ้นต่อหน้าโนตารีปับลิกในมลรัฐนิวยอร์ก และไม่ได้กระทำขึ้นโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรองความถูกต้องแห่งเอกสารดังกล่าว อีกทั้งหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีผู้รับรองคำแปลที่ถูกต้องและโจทก์แปลเอกสารหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้อง โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช กับพวกฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้เท่านั้น อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัยให้ คดีจึงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายบุญมาฟ้องคดีนี้โดยชอบแล้วที่จำเลยอุทธรณ์ข้อต่อมาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะระหว่างที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโจทก์ไม่เคยยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์หนังสือที่โจทก์แจ้งให้จำเลยถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.27 ไม่มีข้อความที่บ่งถึงการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยและหนังสือดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นหนังสือที่บอกกล่าวให้จำเลยไปถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยรวมทั้งมิได้กำหนดระยะเวลาให้จำเลยไปถอนการจดทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งจำเลยก็ไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวด้วย ถือว่าโจทก์และจำเลยมิได้โต้แย้งสิทธิกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า"เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดตามมาตรา 29 แล้วบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บุคคลนั้นจะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 29 พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน" มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ก็ดี หรือมีการคัดค้านตามมาตรา 35แต่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้" และมาตรา 67 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า มาตรา 35 เป็นบทบัญญัติให้บุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วมีสิทธิที่จะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนด90 วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนดดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอต่อไปได้ตามมาตรา 40 แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อน หากได้รับผลกระทบจากการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็ยังคงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 40 ทั้งนี้ ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง เพราะตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีข้อกำหนดจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนว่าจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้องคดีไม่ ดังนั้น เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ARROW ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วเห็นว่าที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWไว้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับตนและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้ตามคำขอของจำเลยนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า ARROW ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตั้งแต่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง ไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 35 ไว้หรือไม่ และเมื่อคดีรับฟังได้ว่าการที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์และโจทก์มีอำนาจฟ้องเพราะเหตุดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยข้อที่ว่า จำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าวเอกสารหมาย จ.27 แล้วหรือไม่ และหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวมีความหมายเป็นการบังคับให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยหรือไม่อีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะวินิจฉัยไปในทางใดก็หามีผลกระทบต่ออำนาจฟ้องของโจทก์ซึ่งมีโดยสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วไม่มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อสุดท้ายว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกเครื่องหมายเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่ามีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า ARROW ส่วนคำอื่นหรือรูปลูกศรที่ประกอบคำว่า ARROW นั้นเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น และความสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่เสียงเรียกขานคำว่า ARROW ซึ่งอ่านออกเสียงว่า "แอโร่" ยิ่งกว่าความหมายของคำที่แปลว่า ลูกศร สำหรับเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ปรากฏว่าเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำในภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในส่วนที่เป็นคำและใช้อักษรโรมันมี 2 พยางค์ เท่ากัน โดยเฉพาะพยางค์หลังจะอ่านออกเสียงว่า "โร่" เหมือนกัน ส่วนพยางค์ต้นของโจทก์ อ่านออกเสียงว่า "แอ"พยางค์ต้นของจำเลย อ่านออกเสียงว่า "แม" ซึ่งโจทก์นำสืบว่าเป็นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามตำรา คือ สำเนาพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ของดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม เอกสารหมาย จ.26 ส่วนที่จำเลยอ้างว่าพยางค์ต้นของจำเลยอ่านว่า "มา" นั้น เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีตำราใด ๆ สนับสนุนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำที่นิยมอ่านกันเช่นนั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยเมื่ออ่านออกเสียงทั้งสองพยางค์รวมกันแม้มีสำเนียงเรียกขานแตกต่างกันไปบ้างก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญที่ทำให้คำเรียกขานของเครื่องหมายการค้าทั้งสองแตกต่างกันชัดเจนดังที่จำเลยกล่าวอ้างมาในอุทธรณ์ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ส่วนที่เป็นคำซึ่งใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสำคัญก็มีลักษณะตัวอักษรและจำนวนตัวอักษรไล่เลี่ยกัน โดยของโจทก์ใช้อักษรโรมันจำนวน 5 ตัว ส่วนของจำเลยใช้อักษรโรมัน จำนวน 6 ตัว โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่เป็นรูปและคำว่า ARROW นั้นเห็นได้ชัดว่ารูปลูกศรเป็นเพียงส่วนประกอบของคำ ARROW อย่างเห็นได้ชัด เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่เป็นรูปและคำว่า ARROWนี้กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยมีตัวอักษรเหมือนกันถึง 5 ตัว คือตัวอักษร 5 ตัวหลัง เว้นแต่ตัวสุดท้ายคือตัว "W" โจทก์ใช้ว่า "W" ส่วนจำเลยใช้ว่า "W" ซึ่งแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้เพิ่มตัวอักษรอีก 1 ตัว คือ"M" ที่ข้างหน้าคำว่า ARROW เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า MARROWของจำเลยกับเครื่องหมายการค้าคำว่าของโจทก์ที่เป็นคำว่า ARROW ก็ปรากฏว่าจำเลยจงใจใช้ตัวอักษร "M" สูงเท่ากับตัว "A" ซึ่งสูงกว่าตัวอักษรที่ตามหลังอีก 4 ตัว เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีเหตุผลพิเศษในทางหลักภาษาแม้จะปรากฏว่าจำเลยวางตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเอนไปทางขวามือเล็กน้อย แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งวางตัวอักษรตั้งตรง และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยส่วนที่เป็นตัวอักษร R ทั้งสองตัว จำเลยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แตกต่างกับของโจทก์ที่ใช้ตัวพิมพ์เล็ก แต่ก็เป็นข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยซึ่งจะต้องใช้ความสังเกตจึงจะพบเห็นได้ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบคำว่าMARROW นั้นกรอบสี่เหลี่ยมดังกล่าวก็เป็นเพียงส่วนประกอบของคำว่า MARROWเท่านั้น หาใช่ข้อสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ นอกจากนี้โจทก์ยังนำสืบรับฟังได้อีกว่า ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ประมาณ 3 เดือน จำเลยได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งโดยจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า FARROW ซึ่งตัวอักษร F เป็นอักษรประดิษฐ์ส่วนตัวอักษรอื่นเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งหมด แต่จำเลยก็ละทิ้งคำขอดังกล่าว แล้วมายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่เป็นคำว่า MARROW แทนซึ่งมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์ดังวินิจฉัยแล้วข้างต้น พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงชี้ให้เห็นว่าจำเลยจงใจที่จะลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อกิจการค้าของจำเลยโดยแท้ และอาจทำให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความสับสนหรือหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่งของโจทก์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ที่ซื้อที่ไม่ทันสังเกตหรือเป็นผู้ที่ไม่สัดทัดจัดเจนในภาษาต่างประเทศ แม้ราคาของสินค้าของจำเลยกับสินค้าของโจทก์จะแตกต่างกันดังที่จำเลยนำสืบก็ไม่ใช่เหตุผลที่จำเลยจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อต่อสู้ในกรณีนี้ได้ เพราะผู้ซื้ออาจหลงผิดไปว่าเป็นสินค้าลดราคาของโจทก์ก็ได้ เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับข้อที่ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์คือ จำพวกที่ 38 (เดิม) แม้สินค้าของโจทก์ตามที่จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะระบุว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย แต่ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายรวมถึงเสื้อ อันเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของจำเลย จึงนับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3) และ 13(2) จำเลยย่อมไม่มีสิทธิใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ได้ กรณีถือได้ว่าโจทก์ซึ่งใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ARROW มาก่อนจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยและโจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยจึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นทุกข้ออนึ่ง เมื่อคดีนี้ฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWดีกว่าจำเลย ก็ชอบที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสียได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่งจึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องพิพากษาให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW หรือให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยอีก และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาตามคำขอของโจทก์โดยห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าMARROW อีกต่อไปนั้น เป็นคำขอบังคับที่มุ่งบังคับถึงการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ จึงสมควรจำกัดข้อห้ามการกระทำของจำเลยเฉพาะในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคดีนี้เท่านั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 กับห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW สำหรับสินค้าของจำเลยในรายการสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกับที่โจทก์จดทะเบียนไว้ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กับให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,500 บาท แทนโจทก์ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3344/2545คลูเอ็ทท์ พีบอดีย์ แอนด์โก., อิงค์โจทก์นาย นที กมลศิรินันท์จำเลย ป.วิ.พ. ม. 55, ม. 225 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 6, ม. 13, ม. 35, ม. 40, ม. 67จำเลยอุทธรณ์โดยยกข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 35 เป็นบทบัญญัติที่ให้บุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วมีสิทธิที่จะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนด 90 วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนดดังกล่าวนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอต่อไปได้ตามมาตรา 40 ส่วนเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนหากได้รับผลกระทบจากการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ยังคงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ภายใน5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 40ทั้งนี้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง เพราะตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีข้อกำหนดจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนว่าจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้องคดีไม่ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ARROW ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว การที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ไว้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับโจทก์และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้ตามคำขอของจำเลยมีผลกระทบต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า ARROW ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตั้งแต่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่งไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 35 ไว้หรือไม่ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกเครื่องหมายมีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า ARROWส่วนคำอื่นหรือรูปลูกศรที่ประกอบคำว่า ARROW เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น และความสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่เสียงเรียนขานคำว่า ARROW ซึ่งอ่านออกเสียงว่า "แอโร่"ยิ่งกว่าความหมายของคำที่แปลว่าลูกศร เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำในภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในส่วนที่เป็นคำและใช้อักษรโรมันมี 2 พยางค์ เท่ากัน โดยเฉพาะพยางค์หลังจะอ่านออกเสียงว่า "โร่"เหมือนกันส่วนพยางค์ต้นของโจทก์อ่านออกเสียงว่า"แอ"พยางค์ต้นของจำเลยอ่านออกเสียงว่า "แม" จึงนับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3) และ 13(2)จำเลยย่อมไม่มีสิทธิใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ได้ โจทก์ซึ่งใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ARROW มาก่อน มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยและมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลย ชอบที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสียได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง จึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องพิพากษาให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าMARROW หรือให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยอีก และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาตามคำขอของโจทก์โดยห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้า MARROW อีกต่อไปนั้น เป็นคำขอบังคับที่มุ่งบังคับถึงการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ ศาลฎีกาจึงให้จำกัดข้อห้ามการกระทำของจำเลยเฉพาะในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคดีนี้เท่านั้นโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์มอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช และ/หรือนางเนตยา วาร์งเค และ/หรือนายรุทร นพคุณ และ/หรือนายเกียรติ พูนสมบัติเลิศ และ/หรือนายวิรัช ศรีเอนกราธา แห่งบริษัทดำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด เป็นผู้ฟ้องคดีแทนโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW คำว่า แอร์โรว์ คำว่า ARROW กับรูปลูกศร และคำว่า ARROW หรือ Arrow ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น Arrow KENT,ARROWSTRIDE และ Arrow Kent collection เป็นต้น และโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายโดยจำหน่ายและโฆษณาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โดยในประเทศไทยโจทก์ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 (เดิม) หรือจำพวกที่ 25 (ใหม่) อันได้แก่เครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 (ใหม่) รายการสินค้า เสื้อ (ไม่รวมเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค92484 แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยดังกล่าวมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนและใช้จนแพร่หลายอยู่ก่อนจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ กล่าวคือเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 6 ตัวนั้น มีอักษรถึง 5 ตัว คือตั้งแต่อักษรตัวที่ 2 ถึง ตัวสุดท้ายเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ เมื่อจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 25 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ง่ายว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าของจำเลยในทางใดทางหนึ่งและโดยที่โจทก์ได้ใช้ โฆษณา และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ARROW มาเป็นเวลานานก่อนที่จำเลยจะใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่าARROW และคำว่า MARROW ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROWของโจทก์ดีกว่าจำเลย ทั้งนี้ จำเลยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อแอบอิงแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นการลวงขายสินค้าทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWของจำเลยเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW และคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW และเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์อีกต่อไปจำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิชและ/หรือนางเนตยา วาร์งเค และ/หรือนายรุทร นพคุณ และ/หรือนายเกียรติ พูนสมบัติเลิศ และ/ให้นายวิรัช ศรีเอนกราธา เป็นผู้ฟ้องคดีแทน ทั้งหนังสือมอบอำนาจไม่ได้กระทำขึ้นต่อหน้าโนตารีปับลิกในมลรัฐนิวยอร์ก และไม่ได้กระทำขึ้นโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรองความถูกต้อง กับไม่มีผู้รับรองคำแปลที่ถูกต้อง และคำแปลของโจทก์ก็ไม่ถูกต้องด้วย โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นฟ้องและดำเนินคดีนี้แทน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Arrow ของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามที่โจทก์กล่าวอ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยโจทก์จึงไม่มีสิทธิหวงห้ามไม่ให้จำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเกี่ยวข้องอย่างใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยรวมทั้งให้จำเลยถอนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวด้วย โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW แต่โจทก์ไม่เคยโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งจำเลยไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยุติการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามที่โจทก์กล่าวอ้างด้วยโจทก์และจำเลยจึงยังไม่มีการโต้แย้งสิทธิกัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 ต่อกองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า (ที่ถูกสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา) กระทรวงพาณิชย์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW อีกต่อไป และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังเป็นที่ยุติได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW, แอร์โรว์, ARROW STRIDE, และเป็นรูปและคำว่า ARROW ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.10 ถึง จ.20 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่าเครื่องหมายการค้า ARROW เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโจทก์ได้ใช้กับสินค้าหลายอย่างซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปและโจทก์ได้ทำการโฆษณาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน ทั้งนี้โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าARROW ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 (เดิม) หรือจำพวกที่ 25 (ใหม่) รายการการค้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เป็นต้น โดยโจทก์ได้ขอจดทะเบียนและต่ออายุทะเบียนไว้หลายครั้งตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมา ตามเอกสารหมาย จ.8 และ จ.10 ถึง จ.20 ต่อมาวันที่ 17 กันยายน 2541 จำเลยได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MARROW" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851เอกสารหมาย ล.1 เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกับโจทก์ คือจำพวกที่ 25 รายการการค้าเสื้อ (ไม่รวมเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค92484 เอกสารหมาย ล.2ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช ฟ้องคดีนี้โดยชอบ เพราะใบอนุญาตการเป็นโนตารีปับลิกของนายเฮอร์เบิร์ต ดับเบิลยู. มิลเลอร์มีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีผลใช้บังคับอยู่หรือไม่ จึงไม่อาจรับฟังว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.1 มีการรับรองโดยโนตารีปับลิกอย่างถูกต้องทั้งการรับรองต่อ ๆ กันมาคือ นายนอร์แมน กูดแมน ผู้อำนวยการงานคดีและดูแลรักษาเอกสารของศาลแห่งเขตนิวยอร์กและผู้อำนวยการงานคดีและดูแลรักษาเอกสารของศาลสูงสุดแห่งเขตนิวยอร์กในมลรัฐนิวยอร์กรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นการรับรองข้อความในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.1 แต่อย่างใด ทั้งโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มอบอำนาจให้นายสก็อต อาร์. โคลแมน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจแทนโจทก์ได้มาแสดงมีแต่เพียงการกล่าวอ้างลอย ๆ ว่าได้รับมอบหมายให้ทำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวตามมติหรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทโจทก์ทั้งไม่มีการระบุบุคคลผู้เป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า คดีนี้ในชั้นยื่นคำให้การ จำเลยเพียงแต่ให้การปฏิเสธอำนาจฟ้องของโจทก์โดยอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธในข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเนาหนังสือมอบอำนาจท้ายคำฟ้อง (ต้นฉบับคือเอกสารหมาย จ.1) ไม่ได้กระทำขึ้นต่อหน้าโนตารีปับลิกในมลรัฐนิวยอร์ก และไม่ได้กระทำขึ้นโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรองความถูกต้องแห่งเอกสารดังกล่าว อีกทั้งหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีผู้รับรองคำแปลที่ถูกต้องและโจทก์แปลเอกสารหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้อง โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช กับพวกฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้เท่านั้น อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัยให้ คดีจึงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายบุญมาฟ้องคดีนี้โดยชอบแล้วที่จำเลยอุทธรณ์ข้อต่อมาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะระหว่างที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโจทก์ไม่เคยยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์หนังสือที่โจทก์แจ้งให้จำเลยถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.27 ไม่มีข้อความที่บ่งถึงการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยและหนังสือดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นหนังสือที่บอกกล่าวให้จำเลยไปถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยรวมทั้งมิได้กำหนดระยะเวลาให้จำเลยไปถอนการจดทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งจำเลยก็ไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวด้วย ถือว่าโจทก์และจำเลยมิได้โต้แย้งสิทธิกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า"เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดตามมาตรา 29 แล้วบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บุคคลนั้นจะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 29 พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน" มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ก็ดี หรือมีการคัดค้านตามมาตรา 35แต่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้" และมาตรา 67 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า มาตรา 35 เป็นบทบัญญัติให้บุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วมีสิทธิที่จะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนด90 วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนดดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอต่อไปได้ตามมาตรา 40 แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อน หากได้รับผลกระทบจากการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็ยังคงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 40 ทั้งนี้ ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง เพราะตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีข้อกำหนดจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนว่าจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้องคดีไม่ ดังนั้น เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ARROW ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วเห็นว่าที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWไว้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับตนและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้ตามคำขอของจำเลยนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า ARROW ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตั้งแต่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง ไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 35 ไว้หรือไม่ และเมื่อคดีรับฟังได้ว่าการที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์และโจทก์มีอำนาจฟ้องเพราะเหตุดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยข้อที่ว่า จำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าวเอกสารหมาย จ.27 แล้วหรือไม่ และหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวมีความหมายเป็นการบังคับให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยหรือไม่อีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะวินิจฉัยไปในทางใดก็หามีผลกระทบต่ออำนาจฟ้องของโจทก์ซึ่งมีโดยสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วไม่มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อสุดท้ายว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกเครื่องหมายเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่ามีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า ARROW ส่วนคำอื่นหรือรูปลูกศรที่ประกอบคำว่า ARROW นั้นเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น และความสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่เสียงเรียกขานคำว่า ARROW ซึ่งอ่านออกเสียงว่า "แอโร่" ยิ่งกว่าความหมายของคำที่แปลว่า ลูกศร สำหรับเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ปรากฏว่าเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำในภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในส่วนที่เป็นคำและใช้อักษรโรมันมี 2 พยางค์ เท่ากัน โดยเฉพาะพยางค์หลังจะอ่านออกเสียงว่า "โร่" เหมือนกัน ส่วนพยางค์ต้นของโจทก์ อ่านออกเสียงว่า "แอ"พยางค์ต้นของจำเลย อ่านออกเสียงว่า "แม" ซึ่งโจทก์นำสืบว่าเป็นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามตำรา คือ สำเนาพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ของดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม เอกสารหมาย จ.26 ส่วนที่จำเลยอ้างว่าพยางค์ต้นของจำเลยอ่านว่า "มา" นั้น เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีตำราใด ๆ สนับสนุนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำที่นิยมอ่านกันเช่นนั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยเมื่ออ่านออกเสียงทั้งสองพยางค์รวมกันแม้มีสำเนียงเรียกขานแตกต่างกันไปบ้างก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญที่ทำให้คำเรียกขานของเครื่องหมายการค้าทั้งสองแตกต่างกันชัดเจนดังที่จำเลยกล่าวอ้างมาในอุทธรณ์ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ส่วนที่เป็นคำซึ่งใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสำคัญก็มีลักษณะตัวอักษรและจำนวนตัวอักษรไล่เลี่ยกัน โดยของโจทก์ใช้อักษรโรมันจำนวน 5 ตัว ส่วนของจำเลยใช้อักษรโรมัน จำนวน 6 ตัว โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่เป็นรูปและคำว่า ARROW นั้นเห็นได้ชัดว่ารูปลูกศรเป็นเพียงส่วนประกอบของคำ ARROW อย่างเห็นได้ชัด เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่เป็นรูปและคำว่า ARROWนี้กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยมีตัวอักษรเหมือนกันถึง 5 ตัว คือตัวอักษร 5 ตัวหลัง เว้นแต่ตัวสุดท้ายคือตัว "W" โจทก์ใช้ว่า "W" ส่วนจำเลยใช้ว่า "W" ซึ่งแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้เพิ่มตัวอักษรอีก 1 ตัว คือ"M" ที่ข้างหน้าคำว่า ARROW เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า MARROWของจำเลยกับเครื่องหมายการค้าคำว่าของโจทก์ที่เป็นคำว่า ARROW ก็ปรากฏว่าจำเลยจงใจใช้ตัวอักษร "M" สูงเท่ากับตัว "A" ซึ่งสูงกว่าตัวอักษรที่ตามหลังอีก 4 ตัว เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีเหตุผลพิเศษในทางหลักภาษาแม้จะปรากฏว่าจำเลยวางตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเอนไปทางขวามือเล็กน้อย แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งวางตัวอักษรตั้งตรง และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยส่วนที่เป็นตัวอักษร R ทั้งสองตัว จำเลยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แตกต่างกับของโจทก์ที่ใช้ตัวพิมพ์เล็ก แต่ก็เป็นข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยซึ่งจะต้องใช้ความสังเกตจึงจะพบเห็นได้ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบคำว่าMARROW นั้นกรอบสี่เหลี่ยมดังกล่าวก็เป็นเพียงส่วนประกอบของคำว่า MARROWเท่านั้น หาใช่ข้อสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ นอกจากนี้โจทก์ยังนำสืบรับฟังได้อีกว่า ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ประมาณ 3 เดือน จำเลยได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งโดยจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า FARROW ซึ่งตัวอักษร F เป็นอักษรประดิษฐ์ส่วนตัวอักษรอื่นเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งหมด แต่จำเลยก็ละทิ้งคำขอดังกล่าว แล้วมายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่เป็นคำว่า MARROW แทนซึ่งมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์ดังวินิจฉัยแล้วข้างต้น พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงชี้ให้เห็นว่าจำเลยจงใจที่จะลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อกิจการค้าของจำเลยโดยแท้ และอาจทำให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความสับสนหรือหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่งของโจทก์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ที่ซื้อที่ไม่ทันสังเกตหรือเป็นผู้ที่ไม่สัดทัดจัดเจนในภาษาต่างประเทศ แม้ราคาของสินค้าของจำเลยกับสินค้าของโจทก์จะแตกต่างกันดังที่จำเลยนำสืบก็ไม่ใช่เหตุผลที่จำเลยจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อต่อสู้ในกรณีนี้ได้ เพราะผู้ซื้ออาจหลงผิดไปว่าเป็นสินค้าลดราคาของโจทก์ก็ได้ เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับข้อที่ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์คือ จำพวกที่ 38 (เดิม) แม้สินค้าของโจทก์ตามที่จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะระบุว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย แต่ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายรวมถึงเสื้อ อันเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของจำเลย จึงนับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3) และ 13(2) จำเลยย่อมไม่มีสิทธิใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ได้ กรณีถือได้ว่าโจทก์ซึ่งใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ARROW มาก่อนจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยและโจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยจึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นทุกข้ออนึ่ง เมื่อคดีนี้ฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWดีกว่าจำเลย ก็ชอบที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสียได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่งจึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องพิพากษาให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW หรือให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยอีก และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาตามคำขอของโจทก์โดยห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าMARROW อีกต่อไปนั้น เป็นคำขอบังคับที่มุ่งบังคับถึงการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ จึงสมควรจำกัดข้อห้ามการกระทำของจำเลยเฉพาะในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคดีนี้เท่านั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 กับห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW สำหรับสินค้าของจำเลยในรายการสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกับที่โจทก์จดทะเบียนไว้ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กับให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,500 บาท แทนโจทก์(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-พินิจ เพชรรุ่ง)แหล่งที่มาเนติบัณฑิตยสภาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ