คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5197/2549หลักกฎหมาย: คำว่า CREATING แปลว่า สร้างสรรค์ ส่วนคำว่า CONCEPT แปลว่า ความคิด เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันย่อมแปลว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของคำทั้งสองก็ไม่ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้วกลายเป็นไม่มีความหมายไปได้ เมื่อคำทั้งสองเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้ว คำทั้งสองจึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น คำทั้งสองจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม มาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 อย่างไรก็ตาม คำที่มิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นอาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน หากคำนั้นมิได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด แต่บริการของโจทก์ตามรายการบริการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสนอความคิดให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่างๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง คำดังกล่าวจึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ จะเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบมาตรา 80 ต่อเมื่อมีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว หลักเกณฑ์นั้นได้แก่ หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโจทก์ซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการจะต้องพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่นจึงจะถือว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่โจทก์คงมีแต่เอกสารเป็นพยานหลักฐานว่ามีการโฆษณาบบริการตามเครื่องหมายบริการของโจทก์เท่านั้น โจทก์มิได้นำสืบพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ฉะนั้น คำว่า CREATING - CONCEPT ซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ จึงมิใช่คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากมีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แม้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) หรือ องค์การค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) จะรับจดทะเบียนคำว่า CREATING - CONCEPT ตามที่โจทก์อ้าง การจดทะเบียนดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเพราะแม้ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศทั้งสอง แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเทศนั้นๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ ทั้งมาตรา 11 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพียงแต่บัญญัติว่า ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่กำหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.นี้ บทบัญญัตินี้หาได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน ฉะนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีอำนาจรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ ถ้ารับจดทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ก็ได้ ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มิได้มีแต่คำว่า CREATING - CONCEPT เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยการ์ตูนใบหน้าคล้ายรูปไข่หลับตาและยิ้มมีลักษณะท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้ง และที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยว อันเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องหมายบริการในส่วนนี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน แต่เครื่องหมายบริการดังกล่าวมีส่วนหนึ่งคือคำว่า CREATING - CONCEPT มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ จึงให้โจทก์สละสิทธิ์ที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอของโจทก์ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกันโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ที่สั่งให้โจทก์สละสิทธิว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT และมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยและมติของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ที่มีคำวินิจฉัยและมีมติให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 และมีคำสั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลยที่ 1 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 441921 และคำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 421923 จำเลยทั้งสิบสามให้การ ขอให้ยกฟ้อง ในการชี้สองสถาน ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวโดยให้โจทก์นำสืบก่อนว่า คำสั่งของจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ถึงวันที่ 13 ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "CREATING - CONCEPT และรูปประดิษฐ์ตัวการ์ตูน ใบหน้าคล้ายรูปไข่ หลับตา และยิ้ม มีลักษณะกิริยาท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้งและที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยว เพื่อใช้สำหรับการบริการรวม 3 คำขอ คือคำขอเลขที่ 441921 ใช้กับการบริการจำพวก 35 รวม 25 รายการบริการ เช่น ตัวแทนโฆษณา การแสดงการสาธิตเกี่ยวกับสินค้า การจัดนิทรรศการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและการโฆษณา การศึกษาและวิจัยตลาด การพัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 คำขอเลขที่ 441922 ใช้กับการบริการจำพวก 38 รวม 2 รายการบริการ คือ การส่งข้อความและภาพทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (อินเทอร์เน็ต) การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านดาวเทียม ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.16 คำขอเลขที่ 441923 ใช้กับการบริการจำพวก 42 รวม 17 รายการบริการ เช่น การออกแบบงานศิลป์ด้วยกราฟฟิกสำหรับการสร้างสรรค์เนื่อที่โฆษณาทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (อินเทอร์เน็ต) การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างสรรค์เนื่อที่โฆษณาทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (อินเทอร์เน็ต) ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.17 จำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือที่ พณ.0704/3379 ที่ พณ.0704/3405 และที่ พณ.0704/3406 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 รวม 3 ฉบับ ถึงโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 พิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอจดทะบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 มีส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของเครี่องหมายบริการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายหรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จึงมีคำสั่งให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT กับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 ปรากฏตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 เอกสารหมาย จ.18 จ.19 และ จ.20 โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2544 โจทก์จึงได้อุทธรณ์คำสั่งขอ่งจำเลยที่ 2 ต่อจำเลยที่ 3 รวม 3 ฉบับ ปรากฏตามคำอุทธรณ์ของโจทก์เอกสารหมาย จ.21 จ.22 และ จ.23 จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือที่ พณ.0704/5077 ที่ พณ.0704/5076 และที่ พณ.0704/4966 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงโจทก์ว่า จำเลยที่ 3 ซึ่งมีจำเลยที่ 4 เป็นประธานกรรมการ และมีจำเลยที่ 5 ถึงที่ 13 เป็นกรรมการ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 แล้ว เห็นว่า ภาคส่วนของเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า CREATING - CONCEPT ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย หมายถึง ความคิดทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เมื่อนำมาใช้กับบริการตามที่โจทก์ยื่นจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบกับมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จำเลยที่ 3 จึงมีมติให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้ก่อน และให้โจทก์ยื่นคำชี้แจงและหลักฐานภายใน 60 วัน ปรากฏตามหนังสือแจ้งเอกสารหมาย จ.24 จ.25 และ จ.26 หลังจากได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 โจทก์ได้ทำหนังสือชี้แจงและส่งหลักฐานเพื่อประกอบการวินิจฉัยต่อจำเลยที่ 3 ปรากฏตามหนังสือชี้แจงเอกสารหมาย จ.27 จ.28 และ จ.29 ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือที่ พณ.0702/0704/3784 ที่ พณ.0702/0704/3785 และที่ พณ.0702/0704/3886 ลงวันที่ 23 กันยายน 2545 แจ้งว่าจำเลยที่ 3 ที่มีจำเลยที่ 4 เป็นประธานคณะกรรมการและมีจำเลยที่ 5 ถึงที่ 13 เป็นกรรมการ ได้มีมติไม่ให้รับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์เอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 เพราะเห็นว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ในภาคส่วน คำว่า CREATING - CONCEPT เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย หมายถึง ความคิดทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เมื่อนำมาใช้กับบริการตามที่ยื่นขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จำเลยที่ 3 จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 25/2545 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอทั้งสามคำขอเสีย ปรากฏตามคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 3 ที่ 936/2545 ที่ 937/2545 และที่ 938/2545 เอกสารหมาย จ.30 จ.31 และ จ.32 ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT ทั้งนายอนุชัย อัชญาวัฒน์ พยานโจทก์และนายวัชระ เปียแก้ว พยานจำเลยทั้งสิบสามต่างเบิกความว่า คำว่า CREATING แปลว่า สร้างสรรค์ ส่วนคำว่า CONCEPT แปลว่า ความคิด เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันย่อมแปลได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของคำทั้งสองก็ไม่ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้วกลายเป็นไม่มีความหมายไปได้ เมื่อคำทั้งสองเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้ว คำทั้งสองจึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น คำทั้งสองจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2543 อย่างไรก็ตาม คำที่มิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นอาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน หากคำนั้นมิได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด แต่บริการของโจทก์ตามรายการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสนอความคิดให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่างๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง คำดังกล่าวจึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ได้ใช้กับบริการของโจทก์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และโฆษณาเผยแพร่ทั่วไปตามเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.7 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เห็นว่า คำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันจะเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันต่อเมื่อมีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดนั้นได้แก่ หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 ซึ่งระบุว่า การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม จนแพร่หลายแล้วตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น (2) การจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายการค้ามีความแพร่หลายในประเทศไทย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น (3) ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม (1) และ (2) ให้ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาในประเทศไทยซึ่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น (4) ในการส่งหลักฐานตาม (3) ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานพร้อมการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายทุกคำขอ ในกรณีที่ไม่อาจกระทำได้ ให้ผู้ขอจดทะเบียนทำหนังสือขอผ่อนผันแนบมาพร้อมคำขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนมีอำนาจผ่อนผันได้ไม่เกิน 30 วัน ถ้าผู้ขอจดทะเบียนมิได้ส่งหลักฐานใดภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนผ่อนผัน ให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการแก่คำขอจดทะเบียนนั้นต่อไป โดยรับฟังข้อเท็จจริงเพียงเฉพาะหลักฐานเท่าที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ส่งให้แก่นายทะเบียนไว้ (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโจทก์ซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการจะต้องพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่นจึงจะถือว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่โจทก์คงมีแต่เอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.7 เป็นพยานหลักฐานว่ามีการโฆษณาบริการตามเครื่องหมายบริการของโจทก์เท่านั้น โจทก์มิได้นำสืบพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ฉะนั้น คำว่า CREATING - CONCEPT ซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ จึงมิใช่คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากมีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเคยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TACITY CREATION หรือ City Convcept ก็จะนำการรับจดทะเบียนดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไม่ได้เพราะการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้า มิใช่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเพื่อใช้กับบริการเหมือนโจทก์ ทั้งคำดังกล่าวก็มิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรง แม้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) หรือองค์การค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จะรับจดทะเบียนคำว่า CREATING - CONCEPT ตามที่โจทก์อ้างการจดทะเบียนดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เพราะแม้ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศทั้งสอง แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ทั้งมาตรา 11 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพียงแต่บัญญัติว่าในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่กำหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ใหถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ บทบัญญัตินี้หาได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้นโดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ฉะนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีอำนนาจรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ ถ้ารับจดทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ก็ได้ ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มิได้มีแต่คำว่า CREATING - CONCEPT เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยการ์ตูนใหน้าคล้ายรูปไข่หลับตาและยิ้มมีลักษณะท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้ง และที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยว อันเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องหมายบริการในส่วนนี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ฉะนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นด้วยกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ที่เห็นว่าเครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนหากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้วมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน แต่เครื่องหมายบริการดังกล่าวมีส่วนหนึ่งคือคำว่า CREATING - CONCEPT มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ จึงให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเอกสารหมาย จ.15 ถึง จ.17 ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ดังนั้นคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมาย จ.18 ถึง จ.20 จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ตามเอกสารหมาย จ.30 ถึง จ.32 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมิใช่กรณีที่เครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งเครื่องหมายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน แต่เป็นกรณีตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันดังกล่าวมาแล้ว ฉะนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นด้วยบางส่วน อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน" พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์คำขอเลขที่ 441921 เลขที่ 441922 และเลขที่ 441923 ให้บังคับไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 2 ที่ให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า CREATING - CONCEPT กับให้นายทะเบียนรับดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5197/2549นางสาวแคลร์-ลิส บูจองโจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กับพวกจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 7 วรรคสอง (2) วรรคสาม, ม. 11 วรรคสอง, ม. 80คำว่า CREATING แปลว่า สร้างสรรค์ ส่วนคำว่า CONCEPT แปลว่า ความคิด เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันย่อมแปลว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของคำทั้งสองก็ไม่ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้วกลายเป็นไม่มีความหมายไปได้ เมื่อคำทั้งสองเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้ว คำทั้งสองจึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น คำทั้งสองจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม มาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 อย่างไรก็ตาม คำที่มิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นอาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน หากคำนั้นมิได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด แต่บริการของโจทก์ตามรายการบริการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสนอความคิดให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่างๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง คำดังกล่าวจึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ จะเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบมาตรา 80 ต่อเมื่อมีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว หลักเกณฑ์นั้นได้แก่ หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโจทก์ซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการจะต้องพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่นจึงจะถือว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่โจทก์คงมีแต่เอกสารเป็นพยานหลักฐานว่ามีการโฆษณาบบริการตามเครื่องหมายบริการของโจทก์เท่านั้น โจทก์มิได้นำสืบพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ฉะนั้น คำว่า CREATING - CONCEPT ซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ จึงมิใช่คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากมีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แม้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) หรือ องค์การค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) จะรับจดทะเบียนคำว่า CREATING - CONCEPT ตามที่โจทก์อ้าง การจดทะเบียนดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเพราะแม้ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศทั้งสอง แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเทศนั้นๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ ทั้งมาตรา 11 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพียงแต่บัญญัติว่า ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่กำหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.นี้ บทบัญญัตินี้หาได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน ฉะนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีอำนาจรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ ถ้ารับจดทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ก็ได้ ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มิได้มีแต่คำว่า CREATING - CONCEPT เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยการ์ตูนใบหน้าคล้ายรูปไข่หลับตาและยิ้มมีลักษณะท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้ง และที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยว อันเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องหมายบริการในส่วนนี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน แต่เครื่องหมายบริการดังกล่าวมีส่วนหนึ่งคือคำว่า CREATING - CONCEPT มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ จึงให้โจทก์สละสิทธิ์ที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอของโจทก์ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกันโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ที่สั่งให้โจทก์สละสิทธิว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT และมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยและมติของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ที่มีคำวินิจฉัยและมีมติให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 และมีคำสั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลยที่ 1 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 441921 และคำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 421923 จำเลยทั้งสิบสามให้การ ขอให้ยกฟ้อง ในการชี้สองสถาน ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวโดยให้โจทก์นำสืบก่อนว่า คำสั่งของจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ถึงวันที่ 13 ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "CREATING - CONCEPT และรูปประดิษฐ์ตัวการ์ตูน ใบหน้าคล้ายรูปไข่ หลับตา และยิ้ม มีลักษณะกิริยาท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้งและที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยว เพื่อใช้สำหรับการบริการรวม 3 คำขอ คือคำขอเลขที่ 441921 ใช้กับการบริการจำพวก 35 รวม 25 รายการบริการ เช่น ตัวแทนโฆษณา การแสดงการสาธิตเกี่ยวกับสินค้า การจัดนิทรรศการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและการโฆษณา การศึกษาและวิจัยตลาด การพัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 คำขอเลขที่ 441922 ใช้กับการบริการจำพวก 38 รวม 2 รายการบริการ คือ การส่งข้อความและภาพทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (อินเทอร์เน็ต) การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านดาวเทียม ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.16 คำขอเลขที่ 441923 ใช้กับการบริการจำพวก 42 รวม 17 รายการบริการ เช่น การออกแบบงานศิลป์ด้วยกราฟฟิกสำหรับการสร้างสรรค์เนื่อที่โฆษณาทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (อินเทอร์เน็ต) การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างสรรค์เนื่อที่โฆษณาทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (อินเทอร์เน็ต) ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.17 จำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือที่ พณ.0704/3379 ที่ พณ.0704/3405 และที่ พณ.0704/3406 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 รวม 3 ฉบับ ถึงโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 พิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอจดทะบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 มีส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของเครี่องหมายบริการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายหรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จึงมีคำสั่งให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT กับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 ปรากฏตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 เอกสารหมาย จ.18 จ.19 และ จ.20 โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2544 โจทก์จึงได้อุทธรณ์คำสั่งขอ่งจำเลยที่ 2 ต่อจำเลยที่ 3 รวม 3 ฉบับ ปรากฏตามคำอุทธรณ์ของโจทก์เอกสารหมาย จ.21 จ.22 และ จ.23 จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือที่ พณ.0704/5077 ที่ พณ.0704/5076 และที่ พณ.0704/4966 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงโจทก์ว่า จำเลยที่ 3 ซึ่งมีจำเลยที่ 4 เป็นประธานกรรมการ และมีจำเลยที่ 5 ถึงที่ 13 เป็นกรรมการ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 แล้ว เห็นว่า ภาคส่วนของเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า CREATING - CONCEPT ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย หมายถึง ความคิดทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เมื่อนำมาใช้กับบริการตามที่โจทก์ยื่นจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบกับมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จำเลยที่ 3 จึงมีมติให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้ก่อน และให้โจทก์ยื่นคำชี้แจงและหลักฐานภายใน 60 วัน ปรากฏตามหนังสือแจ้งเอกสารหมาย จ.24 จ.25 และ จ.26 หลังจากได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 โจทก์ได้ทำหนังสือชี้แจงและส่งหลักฐานเพื่อประกอบการวินิจฉัยต่อจำเลยที่ 3 ปรากฏตามหนังสือชี้แจงเอกสารหมาย จ.27 จ.28 และ จ.29 ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือที่ พณ.0702/0704/3784 ที่ พณ.0702/0704/3785 และที่ พณ.0702/0704/3886 ลงวันที่ 23 กันยายน 2545 แจ้งว่าจำเลยที่ 3 ที่มีจำเลยที่ 4 เป็นประธานคณะกรรมการและมีจำเลยที่ 5 ถึงที่ 13 เป็นกรรมการ ได้มีมติไม่ให้รับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์เอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 เพราะเห็นว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ในภาคส่วน คำว่า CREATING - CONCEPT เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย หมายถึง ความคิดทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เมื่อนำมาใช้กับบริการตามที่ยื่นขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จำเลยที่ 3 จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 25/2545 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอทั้งสามคำขอเสีย ปรากฏตามคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 3 ที่ 936/2545 ที่ 937/2545 และที่ 938/2545 เอกสารหมาย จ.30 จ.31 และ จ.32 ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT ทั้งนายอนุชัย อัชญาวัฒน์ พยานโจทก์และนายวัชระ เปียแก้ว พยานจำเลยทั้งสิบสามต่างเบิกความว่า คำว่า CREATING แปลว่า สร้างสรรค์ ส่วนคำว่า CONCEPT แปลว่า ความคิด เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันย่อมแปลได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของคำทั้งสองก็ไม่ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้วกลายเป็นไม่มีความหมายไปได้ เมื่อคำทั้งสองเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้ว คำทั้งสองจึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น คำทั้งสองจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2543 อย่างไรก็ตาม คำที่มิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นอาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน หากคำนั้นมิได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด แต่บริการของโจทก์ตามรายการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสนอความคิดให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่างๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง คำดังกล่าวจึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ได้ใช้กับบริการของโจทก์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และโฆษณาเผยแพร่ทั่วไปตามเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.7 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เห็นว่า คำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันจะเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันต่อเมื่อมีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดนั้นได้แก่ หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 ซึ่งระบุว่า การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม จนแพร่หลายแล้วตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น (2) การจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายการค้ามีความแพร่หลายในประเทศไทย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น (3) ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม (1) และ (2) ให้ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาในประเทศไทยซึ่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น (4) ในการส่งหลักฐานตาม (3) ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานพร้อมการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายทุกคำขอ ในกรณีที่ไม่อาจกระทำได้ ให้ผู้ขอจดทะเบียนทำหนังสือขอผ่อนผันแนบมาพร้อมคำขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนมีอำนาจผ่อนผันได้ไม่เกิน 30 วัน ถ้าผู้ขอจดทะเบียนมิได้ส่งหลักฐานใดภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนผ่อนผัน ให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการแก่คำขอจดทะเบียนนั้นต่อไป โดยรับฟังข้อเท็จจริงเพียงเฉพาะหลักฐานเท่าที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ส่งให้แก่นายทะเบียนไว้ (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโจทก์ซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการจะต้องพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่นจึงจะถือว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่โจทก์คงมีแต่เอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.7 เป็นพยานหลักฐานว่ามีการโฆษณาบริการตามเครื่องหมายบริการของโจทก์เท่านั้น โจทก์มิได้นำสืบพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ฉะนั้น คำว่า CREATING - CONCEPT ซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ จึงมิใช่คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากมีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเคยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TACITY CREATION หรือ City Convcept ก็จะนำการรับจดทะเบียนดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไม่ได้เพราะการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้า มิใช่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเพื่อใช้กับบริการเหมือนโจทก์ ทั้งคำดังกล่าวก็มิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรง แม้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) หรือองค์การค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จะรับจดทะเบียนคำว่า CREATING - CONCEPT ตามที่โจทก์อ้างการจดทะเบียนดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เพราะแม้ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศทั้งสอง แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ทั้งมาตรา 11 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพียงแต่บัญญัติว่าในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่กำหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ใหถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ บทบัญญัตินี้หาได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้นโดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ฉะนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีอำนนาจรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ ถ้ารับจดทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ก็ได้ ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มิได้มีแต่คำว่า CREATING - CONCEPT เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยการ์ตูนใหน้าคล้ายรูปไข่หลับตาและยิ้มมีลักษณะท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้ง และที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยว อันเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องหมายบริการในส่วนนี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ฉะนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นด้วยกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ที่เห็นว่าเครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนหากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้วมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน แต่เครื่องหมายบริการดังกล่าวมีส่วนหนึ่งคือคำว่า CREATING - CONCEPT มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ จึงให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเอกสารหมาย จ.15 ถึง จ.17 ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ดังนั้นคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมาย จ.18 ถึง จ.20 จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ตามเอกสารหมาย จ.30 ถึง จ.32 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมิใช่กรณีที่เครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งเครื่องหมายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน แต่เป็นกรณีตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันดังกล่าวมาแล้ว ฉะนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นด้วยบางส่วน อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน" พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์คำขอเลขที่ 441921 เลขที่ 441922 และเลขที่ 441923 ให้บังคับไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 2 ที่ให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า CREATING - CONCEPT กับให้นายทะเบียนรับดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป(ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม-สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-ปัญญารัตน์ วิริยะวานิช)แหล่งที่มาสำนักวิชาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ที่สั่งให้โจทก์สละสิทธิว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT และมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยและมติของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ที่มีคำวินิจฉัยและมีมติให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 และมีคำสั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลยที่ 1 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 441921 และคำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 421923 จำเลยทั้งสิบสามให้การ ขอให้ยกฟ้อง ในการชี้สองสถาน ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวโดยให้โจทก์นำสืบก่อนว่า คำสั่งของจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ถึงวันที่ 13 ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "CREATING - CONCEPT และรูปประดิษฐ์ตัวการ์ตูน ใบหน้าคล้ายรูปไข่ หลับตา และยิ้ม มีลักษณะกิริยาท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้งและที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยว เพื่อใช้สำหรับการบริการรวม 3 คำขอ คือคำขอเลขที่ 441921 ใช้กับการบริการจำพวก 35 รวม 25 รายการบริการ เช่น ตัวแทนโฆษณา การแสดงการสาธิตเกี่ยวกับสินค้า การจัดนิทรรศการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและการโฆษณา การศึกษาและวิจัยตลาด การพัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 คำขอเลขที่ 441922 ใช้กับการบริการจำพวก 38 รวม 2 รายการบริการ คือ การส่งข้อความและภาพทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (อินเทอร์เน็ต) การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านดาวเทียม ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.16 คำขอเลขที่ 441923 ใช้กับการบริการจำพวก 42 รวม 17 รายการบริการ เช่น การออกแบบงานศิลป์ด้วยกราฟฟิกสำหรับการสร้างสรรค์เนื่อที่โฆษณาทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (อินเทอร์เน็ต) การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างสรรค์เนื่อที่โฆษณาทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (อินเทอร์เน็ต) ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.17 จำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือที่ พณ.0704/3379 ที่ พณ.0704/3405 และที่ พณ.0704/3406 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 รวม 3 ฉบับ ถึงโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 พิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอจดทะบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 มีส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของเครี่องหมายบริการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายหรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จึงมีคำสั่งให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT กับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 ปรากฏตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 เอกสารหมาย จ.18 จ.19 และ จ.20 โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2544 โจทก์จึงได้อุทธรณ์คำสั่งขอ่งจำเลยที่ 2 ต่อจำเลยที่ 3 รวม 3 ฉบับ ปรากฏตามคำอุทธรณ์ของโจทก์เอกสารหมาย จ.21 จ.22 และ จ.23 จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือที่ พณ.0704/5077 ที่ พณ.0704/5076 และที่ พณ.0704/4966 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงโจทก์ว่า จำเลยที่ 3 ซึ่งมีจำเลยที่ 4 เป็นประธานกรรมการ และมีจำเลยที่ 5 ถึงที่ 13 เป็นกรรมการ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 แล้ว เห็นว่า ภาคส่วนของเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า CREATING - CONCEPT ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย หมายถึง ความคิดทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เมื่อนำมาใช้กับบริการตามที่โจทก์ยื่นจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบกับมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จำเลยที่ 3 จึงมีมติให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้ก่อน และให้โจทก์ยื่นคำชี้แจงและหลักฐานภายใน 60 วัน ปรากฏตามหนังสือแจ้งเอกสารหมาย จ.24 จ.25 และ จ.26 หลังจากได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 โจทก์ได้ทำหนังสือชี้แจงและส่งหลักฐานเพื่อประกอบการวินิจฉัยต่อจำเลยที่ 3 ปรากฏตามหนังสือชี้แจงเอกสารหมาย จ.27 จ.28 และ จ.29 ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือที่ พณ.0702/0704/3784 ที่ พณ.0702/0704/3785 และที่ พณ.0702/0704/3886 ลงวันที่ 23 กันยายน 2545 แจ้งว่าจำเลยที่ 3 ที่มีจำเลยที่ 4 เป็นประธานคณะกรรมการและมีจำเลยที่ 5 ถึงที่ 13 เป็นกรรมการ ได้มีมติไม่ให้รับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์เอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 เพราะเห็นว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ในภาคส่วน คำว่า CREATING - CONCEPT เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย หมายถึง ความคิดทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เมื่อนำมาใช้กับบริการตามที่ยื่นขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จำเลยที่ 3 จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 25/2545 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอทั้งสามคำขอเสีย ปรากฏตามคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 3 ที่ 936/2545 ที่ 937/2545 และที่ 938/2545 เอกสารหมาย จ.30 จ.31 และ จ.32 ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT ทั้งนายอนุชัย อัชญาวัฒน์ พยานโจทก์และนายวัชระ เปียแก้ว พยานจำเลยทั้งสิบสามต่างเบิกความว่า คำว่า CREATING แปลว่า สร้างสรรค์ ส่วนคำว่า CONCEPT แปลว่า ความคิด เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันย่อมแปลได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของคำทั้งสองก็ไม่ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้วกลายเป็นไม่มีความหมายไปได้ เมื่อคำทั้งสองเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้ว คำทั้งสองจึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น คำทั้งสองจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2543 อย่างไรก็ตาม คำที่มิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นอาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน หากคำนั้นมิได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด แต่บริการของโจทก์ตามรายการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสนอความคิดให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่างๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง คำดังกล่าวจึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ได้ใช้กับบริการของโจทก์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และโฆษณาเผยแพร่ทั่วไปตามเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.7 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เห็นว่า คำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันจะเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันต่อเมื่อมีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดนั้นได้แก่ หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 ซึ่งระบุว่า การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม จนแพร่หลายแล้วตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น (2) การจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายการค้ามีความแพร่หลายในประเทศไทย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น (3) ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม (1) และ (2) ให้ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาในประเทศไทยซึ่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น (4) ในการส่งหลักฐานตาม (3) ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานพร้อมการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายทุกคำขอ ในกรณีที่ไม่อาจกระทำได้ ให้ผู้ขอจดทะเบียนทำหนังสือขอผ่อนผันแนบมาพร้อมคำขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนมีอำนาจผ่อนผันได้ไม่เกิน 30 วัน ถ้าผู้ขอจดทะเบียนมิได้ส่งหลักฐานใดภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนผ่อนผัน ให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการแก่คำขอจดทะเบียนนั้นต่อไป โดยรับฟังข้อเท็จจริงเพียงเฉพาะหลักฐานเท่าที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ส่งให้แก่นายทะเบียนไว้ (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโจทก์ซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการจะต้องพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่นจึงจะถือว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่โจทก์คงมีแต่เอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.7 เป็นพยานหลักฐานว่ามีการโฆษณาบริการตามเครื่องหมายบริการของโจทก์เท่านั้น โจทก์มิได้นำสืบพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ฉะนั้น คำว่า CREATING - CONCEPT ซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ จึงมิใช่คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากมีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเคยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TACITY CREATION หรือ City Convcept ก็จะนำการรับจดทะเบียนดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไม่ได้เพราะการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้า มิใช่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเพื่อใช้กับบริการเหมือนโจทก์ ทั้งคำดังกล่าวก็มิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรง แม้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) หรือองค์การค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จะรับจดทะเบียนคำว่า CREATING - CONCEPT ตามที่โจทก์อ้างการจดทะเบียนดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เพราะแม้ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศทั้งสอง แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ทั้งมาตรา 11 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพียงแต่บัญญัติว่าในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่กำหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ใหถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ บทบัญญัตินี้หาได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้นโดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ฉะนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีอำนนาจรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ ถ้ารับจดทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ก็ได้ ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มิได้มีแต่คำว่า CREATING - CONCEPT เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยการ์ตูนใหน้าคล้ายรูปไข่หลับตาและยิ้มมีลักษณะท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้ง และที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยว อันเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องหมายบริการในส่วนนี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ฉะนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นด้วยกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ที่เห็นว่าเครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนหากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้วมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน แต่เครื่องหมายบริการดังกล่าวมีส่วนหนึ่งคือคำว่า CREATING - CONCEPT มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ จึงให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเอกสารหมาย จ.15 ถึง จ.17 ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ดังนั้นคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมาย จ.18 ถึง จ.20 จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ตามเอกสารหมาย จ.30 ถึง จ.32 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมิใช่กรณีที่เครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งเครื่องหมายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน แต่เป็นกรณีตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันดังกล่าวมาแล้ว ฉะนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นด้วยบางส่วน อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน" พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์คำขอเลขที่ 441921 เลขที่ 441922 และเลขที่ 441923 ให้บังคับไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 2 ที่ให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า CREATING - CONCEPT กับให้นายทะเบียนรับดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5197/2549นางสาวแคลร์-ลิส บูจองโจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กับพวกจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 7 วรรคสอง (2) วรรคสาม, ม. 11 วรรคสอง, ม. 80คำว่า CREATING แปลว่า สร้างสรรค์ ส่วนคำว่า CONCEPT แปลว่า ความคิด เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันย่อมแปลว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของคำทั้งสองก็ไม่ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้วกลายเป็นไม่มีความหมายไปได้ เมื่อคำทั้งสองเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้ว คำทั้งสองจึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น คำทั้งสองจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม มาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 อย่างไรก็ตาม คำที่มิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นอาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน หากคำนั้นมิได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด แต่บริการของโจทก์ตามรายการบริการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสนอความคิดให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่างๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง คำดังกล่าวจึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ จะเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบมาตรา 80 ต่อเมื่อมีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว หลักเกณฑ์นั้นได้แก่ หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโจทก์ซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการจะต้องพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่นจึงจะถือว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่โจทก์คงมีแต่เอกสารเป็นพยานหลักฐานว่ามีการโฆษณาบบริการตามเครื่องหมายบริการของโจทก์เท่านั้น โจทก์มิได้นำสืบพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ฉะนั้น คำว่า CREATING - CONCEPT ซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ จึงมิใช่คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากมีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แม้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) หรือ องค์การค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) จะรับจดทะเบียนคำว่า CREATING - CONCEPT ตามที่โจทก์อ้าง การจดทะเบียนดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเพราะแม้ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศทั้งสอง แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเทศนั้นๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ ทั้งมาตรา 11 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพียงแต่บัญญัติว่า ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่กำหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.นี้ บทบัญญัตินี้หาได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน ฉะนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีอำนาจรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ ถ้ารับจดทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ก็ได้ ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มิได้มีแต่คำว่า CREATING - CONCEPT เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยการ์ตูนใบหน้าคล้ายรูปไข่หลับตาและยิ้มมีลักษณะท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้ง และที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยว อันเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องหมายบริการในส่วนนี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน แต่เครื่องหมายบริการดังกล่าวมีส่วนหนึ่งคือคำว่า CREATING - CONCEPT มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ จึงให้โจทก์สละสิทธิ์ที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอของโจทก์ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกันโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ที่สั่งให้โจทก์สละสิทธิว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT และมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยและมติของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ที่มีคำวินิจฉัยและมีมติให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 และมีคำสั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลยที่ 1 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 441921 และคำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 421923 จำเลยทั้งสิบสามให้การ ขอให้ยกฟ้อง ในการชี้สองสถาน ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวโดยให้โจทก์นำสืบก่อนว่า คำสั่งของจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ถึงวันที่ 13 ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "CREATING - CONCEPT และรูปประดิษฐ์ตัวการ์ตูน ใบหน้าคล้ายรูปไข่ หลับตา และยิ้ม มีลักษณะกิริยาท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้งและที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยว เพื่อใช้สำหรับการบริการรวม 3 คำขอ คือคำขอเลขที่ 441921 ใช้กับการบริการจำพวก 35 รวม 25 รายการบริการ เช่น ตัวแทนโฆษณา การแสดงการสาธิตเกี่ยวกับสินค้า การจัดนิทรรศการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและการโฆษณา การศึกษาและวิจัยตลาด การพัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 คำขอเลขที่ 441922 ใช้กับการบริการจำพวก 38 รวม 2 รายการบริการ คือ การส่งข้อความและภาพทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (อินเทอร์เน็ต) การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านดาวเทียม ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.16 คำขอเลขที่ 441923 ใช้กับการบริการจำพวก 42 รวม 17 รายการบริการ เช่น การออกแบบงานศิลป์ด้วยกราฟฟิกสำหรับการสร้างสรรค์เนื่อที่โฆษณาทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (อินเทอร์เน็ต) การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างสรรค์เนื่อที่โฆษณาทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (อินเทอร์เน็ต) ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.17 จำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือที่ พณ.0704/3379 ที่ พณ.0704/3405 และที่ พณ.0704/3406 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 รวม 3 ฉบับ ถึงโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 พิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอจดทะบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 มีส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของเครี่องหมายบริการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายหรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จึงมีคำสั่งให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT กับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 ปรากฏตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 เอกสารหมาย จ.18 จ.19 และ จ.20 โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2544 โจทก์จึงได้อุทธรณ์คำสั่งขอ่งจำเลยที่ 2 ต่อจำเลยที่ 3 รวม 3 ฉบับ ปรากฏตามคำอุทธรณ์ของโจทก์เอกสารหมาย จ.21 จ.22 และ จ.23 จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือที่ พณ.0704/5077 ที่ พณ.0704/5076 และที่ พณ.0704/4966 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงโจทก์ว่า จำเลยที่ 3 ซึ่งมีจำเลยที่ 4 เป็นประธานกรรมการ และมีจำเลยที่ 5 ถึงที่ 13 เป็นกรรมการ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 แล้ว เห็นว่า ภาคส่วนของเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า CREATING - CONCEPT ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย หมายถึง ความคิดทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เมื่อนำมาใช้กับบริการตามที่โจทก์ยื่นจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบกับมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จำเลยที่ 3 จึงมีมติให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้ก่อน และให้โจทก์ยื่นคำชี้แจงและหลักฐานภายใน 60 วัน ปรากฏตามหนังสือแจ้งเอกสารหมาย จ.24 จ.25 และ จ.26 หลังจากได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 โจทก์ได้ทำหนังสือชี้แจงและส่งหลักฐานเพื่อประกอบการวินิจฉัยต่อจำเลยที่ 3 ปรากฏตามหนังสือชี้แจงเอกสารหมาย จ.27 จ.28 และ จ.29 ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือที่ พณ.0702/0704/3784 ที่ พณ.0702/0704/3785 และที่ พณ.0702/0704/3886 ลงวันที่ 23 กันยายน 2545 แจ้งว่าจำเลยที่ 3 ที่มีจำเลยที่ 4 เป็นประธานคณะกรรมการและมีจำเลยที่ 5 ถึงที่ 13 เป็นกรรมการ ได้มีมติไม่ให้รับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์เอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 เพราะเห็นว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ในภาคส่วน คำว่า CREATING - CONCEPT เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย หมายถึง ความคิดทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เมื่อนำมาใช้กับบริการตามที่ยื่นขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จำเลยที่ 3 จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 25/2545 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอทั้งสามคำขอเสีย ปรากฏตามคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 3 ที่ 936/2545 ที่ 937/2545 และที่ 938/2545 เอกสารหมาย จ.30 จ.31 และ จ.32 ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT ทั้งนายอนุชัย อัชญาวัฒน์ พยานโจทก์และนายวัชระ เปียแก้ว พยานจำเลยทั้งสิบสามต่างเบิกความว่า คำว่า CREATING แปลว่า สร้างสรรค์ ส่วนคำว่า CONCEPT แปลว่า ความคิด เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันย่อมแปลได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของคำทั้งสองก็ไม่ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้วกลายเป็นไม่มีความหมายไปได้ เมื่อคำทั้งสองเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้ว คำทั้งสองจึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น คำทั้งสองจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2543 อย่างไรก็ตาม คำที่มิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นอาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน หากคำนั้นมิได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด แต่บริการของโจทก์ตามรายการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 จ.16 และ จ.17 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสนอความคิดให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่างๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง คำดังกล่าวจึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ได้ใช้กับบริการของโจทก์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และโฆษณาเผยแพร่ทั่วไปตามเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.7 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เห็นว่า คำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันจะเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันต่อเมื่อมีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดนั้นได้แก่ หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 ซึ่งระบุว่า การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม จนแพร่หลายแล้วตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น (2) การจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายการค้ามีความแพร่หลายในประเทศไทย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น (3) ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม (1) และ (2) ให้ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาในประเทศไทยซึ่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น (4) ในการส่งหลักฐานตาม (3) ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานพร้อมการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายทุกคำขอ ในกรณีที่ไม่อาจกระทำได้ ให้ผู้ขอจดทะเบียนทำหนังสือขอผ่อนผันแนบมาพร้อมคำขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนมีอำนาจผ่อนผันได้ไม่เกิน 30 วัน ถ้าผู้ขอจดทะเบียนมิได้ส่งหลักฐานใดภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนผ่อนผัน ให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการแก่คำขอจดทะเบียนนั้นต่อไป โดยรับฟังข้อเท็จจริงเพียงเฉพาะหลักฐานเท่าที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ส่งให้แก่นายทะเบียนไว้ (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโจทก์ซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการจะต้องพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่นจึงจะถือว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่โจทก์คงมีแต่เอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.7 เป็นพยานหลักฐานว่ามีการโฆษณาบริการตามเครื่องหมายบริการของโจทก์เท่านั้น โจทก์มิได้นำสืบพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ฉะนั้น คำว่า CREATING - CONCEPT ซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ จึงมิใช่คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากมีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเคยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TACITY CREATION หรือ City Convcept ก็จะนำการรับจดทะเบียนดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไม่ได้เพราะการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้า มิใช่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเพื่อใช้กับบริการเหมือนโจทก์ ทั้งคำดังกล่าวก็มิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรง แม้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) หรือองค์การค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จะรับจดทะเบียนคำว่า CREATING - CONCEPT ตามที่โจทก์อ้างการจดทะเบียนดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เพราะแม้ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศทั้งสอง แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ทั้งมาตรา 11 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพียงแต่บัญญัติว่าในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่กำหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ใหถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ บทบัญญัตินี้หาได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้นโดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ฉะนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีอำนนาจรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ ถ้ารับจดทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ก็ได้ ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มิได้มีแต่คำว่า CREATING - CONCEPT เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยการ์ตูนใหน้าคล้ายรูปไข่หลับตาและยิ้มมีลักษณะท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้ง และที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยว อันเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องหมายบริการในส่วนนี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ฉะนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นด้วยกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ที่เห็นว่าเครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนหากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้วมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน แต่เครื่องหมายบริการดังกล่าวมีส่วนหนึ่งคือคำว่า CREATING - CONCEPT มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ จึงให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเอกสารหมาย จ.15 ถึง จ.17 ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ดังนั้นคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมาย จ.18 ถึง จ.20 จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ตามเอกสารหมาย จ.30 ถึง จ.32 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมิใช่กรณีที่เครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งเครื่องหมายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน แต่เป็นกรณีตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันดังกล่าวมาแล้ว ฉะนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นด้วยบางส่วน อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน" พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์คำขอเลขที่ 441921 เลขที่ 441922 และเลขที่ 441923 ให้บังคับไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 2 ที่ให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า CREATING - CONCEPT กับให้นายทะเบียนรับดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป(ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม-สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-ปัญญารัตน์ วิริยะวานิช)แหล่งที่มาสำนักวิชาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ