คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4588/2552หลักกฎหมาย: การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายเมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบายนั่นเอง เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนจึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "รูปภาพกระต่าย NIJNTJE" ทะเบียนเลขที่ ค98118 ซึ่งได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2541 จำพวกสินค้า 25 รายการสินค้า ชุดเสื้อผ้าเด็ก ชุดเด็กอ่อน กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น กางเกง (ไม่รวมกางเกงชั้นใน กางเกงกีฬา) ฯลฯ ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า "OJOSUN และรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง" จำพวกสินค้า 25 รายการสินค้า เสื้อ เสื้อกีฬา ยกเว้นเสื้อชั้นใน กางเกง กางเกงกีฬา ยกเว้นกางเกงชั้นใน คำขอเลขที่449331 ของนายณรงค์กฤษณ์ ผู้ขอจดทะเบียน โจทก์ยื่นคำคัดค้าน ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต่อไป โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้มีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งในส่วนประกอบหลักและสาระสำคัญในตัวเครื่องหมายคือ "รูปกระต่าย" รวมทั้งเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าก็เหมือนหรือคล้ายกันคือเรียกว่า "ตรากระต่าย" เช่นกัน มิได้เรียกขานว่า "โอโจซัน กระต่ายยืนบนหลังช้างหรือกระต่ายบนหลังช้าง" ตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย เมื่อจำพวกสินค้าและรายการสินค้าต่างก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าจึงเกิดขึ้นได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายและเป็นที่รู้จักอย่างดีในหมู่ผู้บริโภคทั่วโลกสำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้ทั่วโลก นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนยังคล้ายกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ด้วยเพราะ "รูปภาพกระต่าย NIJNTJE" ของโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของงานอันมีลิขสิทธิ์รูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างเรียงกัน สามเชือก ที่โจทก์เป็นผู้คิดค้นและออกแบบ โดยได้ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในรูปภาพดังกล่าว และมีสิทธินำรูปภาพนั้นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 449331 จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของโจทก์ โดยมีรูปลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน เสียงเรียกขานก็แตกต่างกันไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า ลิขสิทธิ์ แม้จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง แต่มิใช่เครื่องหมายการค้าโจทก์ไม่อาจอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนของผู้ขอจดทะเบียนได้ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 262/2545 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 783/2547 ที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอเลขที่ 449331 ของผู้ขอจดทะเบียนนั้นต่อไปเสีย ส่วนคำขออื่น ให้ยก กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 3,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นตามที่คู่ความไม่โต้แย้งกันว่า โจทก์เป็นเจ้าของอันมีลิขสิทธิ์ประเภทจิตรกรรม เป็นรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.4 และโจทก์เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.10 ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.9 เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายมีรูปกระต่ายเป็นภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 เหมือนกัน มีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเป็นประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่อาจรับจดทะเบียนตามกฎหมายได้หรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ในข้อ 2 (ค) ทำนองว่า รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนแตกต่างจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ นอกจากนี้ โจทก์ไม่อาจอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เห็นว่า โจทก์ฟ้องและกล่าวอ้างมาโดยตลอดในทำนองว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.13 และ จ.16 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ เอกสารหมาย จ.4 กับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน เอกสารหมาย จ.9 แล้ว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง ซึ่งยืนเรียงกันสามเชือก ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขดจดทะเบียนเป็นรูปกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง มีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลมเป็นภาคส่วนประกอบด้วย แต่รูปกระต่ายยืนบนหลังช้างอยู่กึ่งกลางของเครื่องหมาย มองเห็นได้เด่นชัดกว่าภาคส่วนอื่น ถือว่ารูปกระต่ายยืนบนหลังช้างเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ตัวกระต่ายกับช้างนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันมาก โดยตัวกระต่ายจะหันหน้าตรง รูปหน้าทรงกลม มีตาเป็นจุด ปากเป็นเส้นทแยงมุม 2 เส้นตัดกัน ใบหูยาวตั้งตรงปลายมน ไม่ปรากฏแขนซ้ายขวา และเท้าที่ปรากฏ 2 ข้าง ไม่มีนิ้วเท้า ส่วนช้างหันศีรษะไปทางซ้าย ลำตัวมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง มีตาเป็นจุด ใบหูเป็นเส้นโค้ง ไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวคิดค้นขึ้นมาได้เช่นใด และเหตุใดจึงมีความใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ได้ ทั้งๆ ที่งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปการ์ตูนตัวกระต่ายกับช้างประกอบกันถึง 2 ตัว และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ แตกต่างจากกระต่ายและช้างในลักษณะของสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่น่าจะมีการคิดสร้างรูปการ์ตูนกระต่ายที่ยืนบนหลังช้างขึ้นมาเหมือนกันได้โดยบังเอิญเช่นนี้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนทั้งเครื่องหมายแตกต่างจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ จึงไม่อาจรับฟังได้สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่สามารถอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ขอนตนมาเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เห็นว่า การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเช่นนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประด้วยลักษณะดังนี้.... (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบายนั่นเอง เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามานั้นจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4588/2552เมอร์ซิส บี.วี.โจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 6, ม. 8, ม. 16การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายเมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบายนั่นเอง เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนจึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "รูปภาพกระต่าย NIJNTJE" ทะเบียนเลขที่ ค98118 ซึ่งได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2541 จำพวกสินค้า 25 รายการสินค้า ชุดเสื้อผ้าเด็ก ชุดเด็กอ่อน กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น กางเกง (ไม่รวมกางเกงชั้นใน กางเกงกีฬา) ฯลฯ ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า "OJOSUN และรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง" จำพวกสินค้า 25 รายการสินค้า เสื้อ เสื้อกีฬา ยกเว้นเสื้อชั้นใน กางเกง กางเกงกีฬา ยกเว้นกางเกงชั้นใน คำขอเลขที่449331 ของนายณรงค์กฤษณ์ ผู้ขอจดทะเบียน โจทก์ยื่นคำคัดค้าน ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต่อไป โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้มีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งในส่วนประกอบหลักและสาระสำคัญในตัวเครื่องหมายคือ "รูปกระต่าย" รวมทั้งเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าก็เหมือนหรือคล้ายกันคือเรียกว่า "ตรากระต่าย" เช่นกัน มิได้เรียกขานว่า "โอโจซัน กระต่ายยืนบนหลังช้างหรือกระต่ายบนหลังช้าง" ตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย เมื่อจำพวกสินค้าและรายการสินค้าต่างก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าจึงเกิดขึ้นได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายและเป็นที่รู้จักอย่างดีในหมู่ผู้บริโภคทั่วโลกสำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้ทั่วโลก นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนยังคล้ายกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ด้วยเพราะ "รูปภาพกระต่าย NIJNTJE" ของโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของงานอันมีลิขสิทธิ์รูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างเรียงกัน สามเชือก ที่โจทก์เป็นผู้คิดค้นและออกแบบ โดยได้ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในรูปภาพดังกล่าว และมีสิทธินำรูปภาพนั้นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 449331 จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของโจทก์ โดยมีรูปลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน เสียงเรียกขานก็แตกต่างกันไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า ลิขสิทธิ์ แม้จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง แต่มิใช่เครื่องหมายการค้าโจทก์ไม่อาจอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนของผู้ขอจดทะเบียนได้ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 262/2545 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 783/2547 ที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอเลขที่ 449331 ของผู้ขอจดทะเบียนนั้นต่อไปเสีย ส่วนคำขออื่น ให้ยก กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 3,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นตามที่คู่ความไม่โต้แย้งกันว่า โจทก์เป็นเจ้าของอันมีลิขสิทธิ์ประเภทจิตรกรรม เป็นรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.4 และโจทก์เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.10 ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.9 เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายมีรูปกระต่ายเป็นภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 เหมือนกัน มีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเป็นประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่อาจรับจดทะเบียนตามกฎหมายได้หรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ในข้อ 2 (ค) ทำนองว่า รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนแตกต่างจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ นอกจากนี้ โจทก์ไม่อาจอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เห็นว่า โจทก์ฟ้องและกล่าวอ้างมาโดยตลอดในทำนองว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.13 และ จ.16 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ เอกสารหมาย จ.4 กับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน เอกสารหมาย จ.9 แล้ว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง ซึ่งยืนเรียงกันสามเชือก ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขดจดทะเบียนเป็นรูปกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง มีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลมเป็นภาคส่วนประกอบด้วย แต่รูปกระต่ายยืนบนหลังช้างอยู่กึ่งกลางของเครื่องหมาย มองเห็นได้เด่นชัดกว่าภาคส่วนอื่น ถือว่ารูปกระต่ายยืนบนหลังช้างเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ตัวกระต่ายกับช้างนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันมาก โดยตัวกระต่ายจะหันหน้าตรง รูปหน้าทรงกลม มีตาเป็นจุด ปากเป็นเส้นทแยงมุม 2 เส้นตัดกัน ใบหูยาวตั้งตรงปลายมน ไม่ปรากฏแขนซ้ายขวา และเท้าที่ปรากฏ 2 ข้าง ไม่มีนิ้วเท้า ส่วนช้างหันศีรษะไปทางซ้าย ลำตัวมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง มีตาเป็นจุด ใบหูเป็นเส้นโค้ง ไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวคิดค้นขึ้นมาได้เช่นใด และเหตุใดจึงมีความใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ได้ ทั้งๆ ที่งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปการ์ตูนตัวกระต่ายกับช้างประกอบกันถึง 2 ตัว และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ แตกต่างจากกระต่ายและช้างในลักษณะของสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่น่าจะมีการคิดสร้างรูปการ์ตูนกระต่ายที่ยืนบนหลังช้างขึ้นมาเหมือนกันได้โดยบังเอิญเช่นนี้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนทั้งเครื่องหมายแตกต่างจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ จึงไม่อาจรับฟังได้สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่สามารถอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ขอนตนมาเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เห็นว่า การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเช่นนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประด้วยลักษณะดังนี้.... (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบายนั่นเอง เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามานั้นจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ(บุญรอด ตันประเสริฐ-พลรัตน์ ประทุมทาน-รัตน กองแก้ว)แหล่งที่มาเนติบัณฑิตยสภาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "รูปภาพกระต่าย NIJNTJE" ทะเบียนเลขที่ ค98118 ซึ่งได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2541 จำพวกสินค้า 25 รายการสินค้า ชุดเสื้อผ้าเด็ก ชุดเด็กอ่อน กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น กางเกง (ไม่รวมกางเกงชั้นใน กางเกงกีฬา) ฯลฯ ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า "OJOSUN และรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง" จำพวกสินค้า 25 รายการสินค้า เสื้อ เสื้อกีฬา ยกเว้นเสื้อชั้นใน กางเกง กางเกงกีฬา ยกเว้นกางเกงชั้นใน คำขอเลขที่449331 ของนายณรงค์กฤษณ์ ผู้ขอจดทะเบียน โจทก์ยื่นคำคัดค้าน ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต่อไป โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้มีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งในส่วนประกอบหลักและสาระสำคัญในตัวเครื่องหมายคือ "รูปกระต่าย" รวมทั้งเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าก็เหมือนหรือคล้ายกันคือเรียกว่า "ตรากระต่าย" เช่นกัน มิได้เรียกขานว่า "โอโจซัน กระต่ายยืนบนหลังช้างหรือกระต่ายบนหลังช้าง" ตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย เมื่อจำพวกสินค้าและรายการสินค้าต่างก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าจึงเกิดขึ้นได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายและเป็นที่รู้จักอย่างดีในหมู่ผู้บริโภคทั่วโลกสำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้ทั่วโลก นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนยังคล้ายกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ด้วยเพราะ "รูปภาพกระต่าย NIJNTJE" ของโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของงานอันมีลิขสิทธิ์รูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างเรียงกัน สามเชือก ที่โจทก์เป็นผู้คิดค้นและออกแบบ โดยได้ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในรูปภาพดังกล่าว และมีสิทธินำรูปภาพนั้นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 449331 จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของโจทก์ โดยมีรูปลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน เสียงเรียกขานก็แตกต่างกันไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า ลิขสิทธิ์ แม้จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง แต่มิใช่เครื่องหมายการค้าโจทก์ไม่อาจอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนของผู้ขอจดทะเบียนได้ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 262/2545 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 783/2547 ที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอเลขที่ 449331 ของผู้ขอจดทะเบียนนั้นต่อไปเสีย ส่วนคำขออื่น ให้ยก กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 3,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นตามที่คู่ความไม่โต้แย้งกันว่า โจทก์เป็นเจ้าของอันมีลิขสิทธิ์ประเภทจิตรกรรม เป็นรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.4 และโจทก์เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.10 ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.9 เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายมีรูปกระต่ายเป็นภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 เหมือนกัน มีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเป็นประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่อาจรับจดทะเบียนตามกฎหมายได้หรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ในข้อ 2 (ค) ทำนองว่า รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนแตกต่างจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ นอกจากนี้ โจทก์ไม่อาจอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เห็นว่า โจทก์ฟ้องและกล่าวอ้างมาโดยตลอดในทำนองว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.13 และ จ.16 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ เอกสารหมาย จ.4 กับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน เอกสารหมาย จ.9 แล้ว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง ซึ่งยืนเรียงกันสามเชือก ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขดจดทะเบียนเป็นรูปกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง มีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลมเป็นภาคส่วนประกอบด้วย แต่รูปกระต่ายยืนบนหลังช้างอยู่กึ่งกลางของเครื่องหมาย มองเห็นได้เด่นชัดกว่าภาคส่วนอื่น ถือว่ารูปกระต่ายยืนบนหลังช้างเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ตัวกระต่ายกับช้างนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันมาก โดยตัวกระต่ายจะหันหน้าตรง รูปหน้าทรงกลม มีตาเป็นจุด ปากเป็นเส้นทแยงมุม 2 เส้นตัดกัน ใบหูยาวตั้งตรงปลายมน ไม่ปรากฏแขนซ้ายขวา และเท้าที่ปรากฏ 2 ข้าง ไม่มีนิ้วเท้า ส่วนช้างหันศีรษะไปทางซ้าย ลำตัวมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง มีตาเป็นจุด ใบหูเป็นเส้นโค้ง ไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวคิดค้นขึ้นมาได้เช่นใด และเหตุใดจึงมีความใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ได้ ทั้งๆ ที่งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปการ์ตูนตัวกระต่ายกับช้างประกอบกันถึง 2 ตัว และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ แตกต่างจากกระต่ายและช้างในลักษณะของสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่น่าจะมีการคิดสร้างรูปการ์ตูนกระต่ายที่ยืนบนหลังช้างขึ้นมาเหมือนกันได้โดยบังเอิญเช่นนี้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนทั้งเครื่องหมายแตกต่างจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ จึงไม่อาจรับฟังได้สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่สามารถอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ขอนตนมาเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เห็นว่า การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเช่นนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประด้วยลักษณะดังนี้.... (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบายนั่นเอง เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามานั้นจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4588/2552เมอร์ซิส บี.วี.โจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 6, ม. 8, ม. 16การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายเมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบายนั่นเอง เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนจึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "รูปภาพกระต่าย NIJNTJE" ทะเบียนเลขที่ ค98118 ซึ่งได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2541 จำพวกสินค้า 25 รายการสินค้า ชุดเสื้อผ้าเด็ก ชุดเด็กอ่อน กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น กางเกง (ไม่รวมกางเกงชั้นใน กางเกงกีฬา) ฯลฯ ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า "OJOSUN และรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง" จำพวกสินค้า 25 รายการสินค้า เสื้อ เสื้อกีฬา ยกเว้นเสื้อชั้นใน กางเกง กางเกงกีฬา ยกเว้นกางเกงชั้นใน คำขอเลขที่449331 ของนายณรงค์กฤษณ์ ผู้ขอจดทะเบียน โจทก์ยื่นคำคัดค้าน ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต่อไป โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้มีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งในส่วนประกอบหลักและสาระสำคัญในตัวเครื่องหมายคือ "รูปกระต่าย" รวมทั้งเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าก็เหมือนหรือคล้ายกันคือเรียกว่า "ตรากระต่าย" เช่นกัน มิได้เรียกขานว่า "โอโจซัน กระต่ายยืนบนหลังช้างหรือกระต่ายบนหลังช้าง" ตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย เมื่อจำพวกสินค้าและรายการสินค้าต่างก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าจึงเกิดขึ้นได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายและเป็นที่รู้จักอย่างดีในหมู่ผู้บริโภคทั่วโลกสำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้ทั่วโลก นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนยังคล้ายกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ด้วยเพราะ "รูปภาพกระต่าย NIJNTJE" ของโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของงานอันมีลิขสิทธิ์รูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างเรียงกัน สามเชือก ที่โจทก์เป็นผู้คิดค้นและออกแบบ โดยได้ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในรูปภาพดังกล่าว และมีสิทธินำรูปภาพนั้นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 449331 จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของโจทก์ โดยมีรูปลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน เสียงเรียกขานก็แตกต่างกันไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า ลิขสิทธิ์ แม้จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง แต่มิใช่เครื่องหมายการค้าโจทก์ไม่อาจอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนของผู้ขอจดทะเบียนได้ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 262/2545 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 783/2547 ที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอเลขที่ 449331 ของผู้ขอจดทะเบียนนั้นต่อไปเสีย ส่วนคำขออื่น ให้ยก กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 3,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นตามที่คู่ความไม่โต้แย้งกันว่า โจทก์เป็นเจ้าของอันมีลิขสิทธิ์ประเภทจิตรกรรม เป็นรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.4 และโจทก์เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.10 ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.9 เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายมีรูปกระต่ายเป็นภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 เหมือนกัน มีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเป็นประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่อาจรับจดทะเบียนตามกฎหมายได้หรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ในข้อ 2 (ค) ทำนองว่า รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนแตกต่างจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ นอกจากนี้ โจทก์ไม่อาจอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เห็นว่า โจทก์ฟ้องและกล่าวอ้างมาโดยตลอดในทำนองว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.13 และ จ.16 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ เอกสารหมาย จ.4 กับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน เอกสารหมาย จ.9 แล้ว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง ซึ่งยืนเรียงกันสามเชือก ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขดจดทะเบียนเป็นรูปกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง มีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลมเป็นภาคส่วนประกอบด้วย แต่รูปกระต่ายยืนบนหลังช้างอยู่กึ่งกลางของเครื่องหมาย มองเห็นได้เด่นชัดกว่าภาคส่วนอื่น ถือว่ารูปกระต่ายยืนบนหลังช้างเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ตัวกระต่ายกับช้างนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันมาก โดยตัวกระต่ายจะหันหน้าตรง รูปหน้าทรงกลม มีตาเป็นจุด ปากเป็นเส้นทแยงมุม 2 เส้นตัดกัน ใบหูยาวตั้งตรงปลายมน ไม่ปรากฏแขนซ้ายขวา และเท้าที่ปรากฏ 2 ข้าง ไม่มีนิ้วเท้า ส่วนช้างหันศีรษะไปทางซ้าย ลำตัวมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง มีตาเป็นจุด ใบหูเป็นเส้นโค้ง ไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวคิดค้นขึ้นมาได้เช่นใด และเหตุใดจึงมีความใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ได้ ทั้งๆ ที่งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปการ์ตูนตัวกระต่ายกับช้างประกอบกันถึง 2 ตัว และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ แตกต่างจากกระต่ายและช้างในลักษณะของสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่น่าจะมีการคิดสร้างรูปการ์ตูนกระต่ายที่ยืนบนหลังช้างขึ้นมาเหมือนกันได้โดยบังเอิญเช่นนี้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนทั้งเครื่องหมายแตกต่างจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ จึงไม่อาจรับฟังได้สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่สามารถอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ขอนตนมาเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เห็นว่า การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเช่นนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประด้วยลักษณะดังนี้.... (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบายนั่นเอง เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามานั้นจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ(บุญรอด ตันประเสริฐ-พลรัตน์ ประทุมทาน-รัตน กองแก้ว)แหล่งที่มาเนติบัณฑิตยสภาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ