คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5269/2542หลักกฎหมาย: ++ เรื่อง เครื่องหมายการค้า ++ ++ ทดสอบตัดต่องานในเครื่องเท่านั้น ++ ++ การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วโดยอ้างว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่านั้น เป็นการฟ้องร้องตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง จำเลยซึ่งเคยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง แต่หลังจากครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยเพิ่งขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่ และได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน 5 ปี คดีไม่ขาดอายุความ จำเลยมิได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ การที่โจทก์อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซองบรรจุสินค้าได้นั้น เป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ++ ++ เครื่องหมายการค้าชุดแรกของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยมีอักษรภาษรญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันคือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้า โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน 1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า "cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำ ส่วนเครื่องหมายการค้าชุดหลังของจำเลยมีรูปภาพประกอบคือสตรีกำลังวาดรูปดอกไม้ ส่วนของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นรูปสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรก ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน ทั้งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ ++ ++ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี รวมทั้งได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจนแพร่หลาย คนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดี และในประเทศไทยก็มีผู้ส่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยม ต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้ จึงเป็นการที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย ++ สินค้ากระดาษลอกลายของโจทก์มีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในนามบริษัทของจำเลยเมื่อปี 2535 ลักษณะสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้าก็เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหาย แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ และมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ++ แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ++โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น มีนางสาวโยชิ มัทสึอิ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์และมอบอำนาจให้นายทวี เอี่ยมชีรางกูร ฟ้องคดีแทน โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรภาษาญี่ปุ่นคำว่า "++++ " อ่านว่า ชาโค เปปาร์ พร้อมรูปภาพประกอบ ใช้กับสินค้ากระดาษงานฝีมือและตัดเย็บ ที่เรียกว่ากระดาษลอกลาย มานานหลายสิบปีจนมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมทั้งรูปลักษณ์และสีของซองบรรจุสินค้าในประเทศญี่ปุ่น สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๙ รายการกระดาษงานฝีมืองานตัดเย็บ เคลือบสีอัลคาไลน์ และสบู่เพื่อใช้ลอกลายภาพงานฝีมือลงบนผ้า เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ จำเลยได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยทุจริตโดยใช้อักษรญี่ปุ่นคำว่า "++++" อ่านว่า นายาโก้เปป้า ซึ่งแตกต่างเพียงคำเดียวที่คำแรกของเครื่องหมายการค้านำไปยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๖ รายการสินค้าแบบลอกลายซึ่งเป็นสินค้าชนิดและประเภทเดียวกับของโจทก์ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้จำเลยตามคำขอเลขที่ ๒๗๐๒๘๕ทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ โจทก์เพิ่งจะทราบเหตุเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๘ จำเลยรู้จักเครื่องหมายการค้าและรูปลักษณ์ซองบรรจุสินค้าของโจทก์อยู่ก่อนแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทำให้โจทก์เสียหาย นอกจากนี้จำเลยยังได้ผลิตสินค้าประเภทกระดาษลอกลายโดยลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและรูปลักษณ์ของซองบรรจุสินค้าของโจทก์ ออกไปลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงินเดือนละไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขอให้พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่นและรูปลักษณ์ซองบรรจุสินค้าในลักษณะลวดลายต่าง ๆ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๗๐๒๘๕ ทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและรูปซองบรรจุสินค้าของโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและซองบรรจุสินค้า และเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยให้การว่า นางสาวโยชิ มัทสึอิ ไม่ใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เครื่องหมายการค้าของโจทก์มิได้จดทะเบียนในประเทศไทย จำเลยไม่เคยพบเห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนไม่ว่า ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้ง ๒ คำขอเป็นคนละคนกัน กล่าวคือผู้ยื่นคำขอหนึ่งคือโจทก์ ส่วนอีกคำขอหนึ่งผู้ยื่นคือนางสาวโยชิ มัทสึอิ รูปแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญ บุคคลทั่วไปสามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ รูปลักษณ์ซองบรรจุสินค้าของโจทก์เป็นรูปผู้หญิงกำลังวาดรูปแบบเสื้อ ส่วนของจำเลยเป็นรูปผู้หญิงกำลังวาดรูปดอกไม้ จึงแตกต่างกัน โจทก์เองก็ลอกเลียนแบบซองบรรจุสินค้าของจำเลย จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรญี่ปุ่นคำว่า "++++"อ่านว่า "นายาโก้เปป้า" และอักษรโรมันคำว่า "NA"อ่านว่า "นา" ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒ สำหรับใช้กับสินค้าแบบลอกลาย เมื่อครบกำหนดอายุ ๑๐ ปีของสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้วจำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ จำเลยจำหน่ายสินค้าแบบลอกลายภายใต้เครื่องหมายการค้าของจำเลยตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ จนแพร่หลายเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไปไม่มีผู้ใดคัดค้าน ส่วนสินค้าของโจทก์ไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดในประเทศไทยสาธารณชนไม่รู้จักและไม่สับสนหลงผิด แม้โจทก์จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่น แต่โจทก์ไม่เคยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยโจทก์จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะและเสียงเรียกขานโดยเฉพาะ โจทก์มิได้บรรยายในคำฟ้องว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีเสียงเรียกขานว่าอย่างไร โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย โจทก์ฟ้องคดีเกิน ๕ ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยขอให้ยกฟ้อง นางสาวโยชิ มัทสึอิ ยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ และในฐานะส่วนตัวเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า"++++" พร้อมภาพประกอบ เช่นเดียวกับโจทก์จึงขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๒) ศาลแพ่งอนุญาต ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่าโจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นตามเอกสารหมาย จ.๗และ จ.๘ กับเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและรูปสตรีกำลังตัดเย็บเสื้อผ้า ตามเอกสารหมาย จ.๙ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ ๒๗๐๒๘๕ ทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท แก่โจทก์และโจทก์ร่วมนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งในชั้นฎีกาว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและอักษรโรมันว่า "++++" "++++" และ "++++" อ่านว่าชาโคเปปาร์ ใช้กับสินค้ากระดาษและกระดาษลอกลายมานานหลายสิบปี โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น และโจทก์ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.๗ และ จ.๘ส่วนโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นชุดเดียวกับบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด เพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษลอกลายและต่อมาโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "++++" ซึ่งเป็นคำภาษาญี่ปุ่นโดยมีอักษรโรมันและรูปภาพสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ เมื่อปี ๒๕๒๒ จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นว่า "++++" อ่านว่า "นายาโก้เปป้า" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมลวดลายประดิษฐ์ และอักษรโรมันอยู่มุมบนด้านซ้าย อ่านว่า "นา" ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๓๙ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๕๗๔ ทั้งจำพวกในประเทศไทย หลังจากครบกำหนดอายุ ๑๐ ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต่อมาจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๖ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย ล.๓ คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่าคดีโจทก์และโจทก์ร่วมที่ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย ย่อมเป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา ๔๐ ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น"สำหรับกรณีพิพาทนี้ จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ ตามเอกสารหมาย ล.๓ แต่โจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จึงยังไม่เกิน ๕ ปี คดีโจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่ขาดอายุความ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นคำสามัญหรือไม่ เห็นว่า จำเลยก็มิได้นำสืบให้ปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไร อันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ การที่จำเลยอุทธรณ์อ้างว่า โจทก์ได้อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกทวีวัฒน์ (๑๙๘๐) ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซองบรรจุสินค้าได้นั้นเป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด ปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้า"++++" "++++" และ "++++" ของโจทก์และโจทก์ร่วม ตามเอกสารหมาย จ.๗จ.๘ และ จ.๙ มีส่วนประกอบคือ อักษรภาษาญี่ปุ่นกับอักษรโรมัน และอักษรภาษาญี่ปุ่นกับมีรูปภาพสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ และมีคำอักษรโรมันอยู่ใต้ภาษาญี่ปุ่นดังกล่าวด้านล่างขวามือว่า "cha" ส่วนเครื่องหมายการค้า "++++" ของจำเลยที่จดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมาย ล.๓ มีอักษรภาษาญี่ปุ่นอยู่ในกรอบลายประดิษฐ์และมีอักษรโรมันอยู่ด้านบนซ้ายมือ คำว่า "Na" จึงเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของโจทก์ร่วมกับของจำเลยนั้น มีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันก็คือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "++++" ส่วนของจำเลยเป็นตัว"++++" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน ๑ เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า "cha"ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำและเครื่องหมายการค้า "++++"ของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.๙ มีรูปภาพประกอบคือ สตรีกำลังวาดรูปดอกไม้ ส่วนเครื่องหมายการค้า"++++" ของโจทก์และโจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย จ.๙ เป็นรูปสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่า คล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่า เป็นสินค้าเจ้าของเดียวกันทั้งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันคือ กระดาษลอกลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ ปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นจำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเอง และนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒ ส่วนของโจทก์และโจทก์ร่วม เดิมเป็นของบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด และได้โอนให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นภายหลังที่จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเมื่อปี ๒๕๒๒ ตามเอกสารหมาย ล.๑ และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จากเหตุผลดังกล่าวจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบว่า โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ ๓๐ ปี แล้ว และได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจนแพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดี และในประเทศไทยมีผู้สั่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยม ต่อมาในปี ๒๕๑๒ โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยยังเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนให้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าดังได้วินิจฉัยข้างต้นแล้ว จึงเป็นการที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย ดังนี้ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ปัญหาต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นการเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายทวี เอี่ยมชีรางกูร ผู้รับมอบอำนาจโจทก์และโจทก์ร่วม นายภูริพัฒน์ จริงจังวิสุทธิ์และนายศักดา แซ่ตั้ง เบิกความเป็นพยานสอดคล้องกันว่า พยานทั้งสามมีอาชีพจำหน่ายกระดาษลอกลายสินค้าประเภทกระดาษลอกลายของโจทก์นั้นมีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ ๓๐ ปีแล้ว โดยจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าย่านบางลำพู สำเพ็ง และจักรวรรดิ์ ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้กระดาษลอกลายที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ความว่า เมื่อปี ๒๕๓๕จำเลยเริ่มจำหน่ายกระดาษลอกลายในนามของบริษัท เจ.ซี.เลซ ซึ่งเป็นบริษัทของจำเลย โดยกระดาษลอกลายบรรจุอยู่ในซองสีแดงซึ่งมีตราเครื่องหมายการค้าของจำเลยปรากฏอยู่ ตามเอกสารหมาย จ.๑๒ ก็ตาม แต่ลักษณะสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่า สินค้าของจำเลยนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ ดังนั้น การกระทำของจำเลยถือได้ว่า เป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหาย ปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำการลวงขายสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวแล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่า เป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๖ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า "บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น เมื่อปรากฏว่า โจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยจึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ตามมาตรา ๔๖ ดังกล่าวปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๕ พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนของการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ และในส่วนของการห้ามใช้เครื่องหมายการค้าห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. (ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์ - สุเมธ อุปนิสากร - จรัญ หัตถกรรม)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายวัส ติงสมิตร นายตุล เมฆยงค์ - ตรวจ นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ - ผู้ช่วยผู้พิพากษาฯ นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ์ - ย่อ สุดารัตน์ พิมพ์/ทาน ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5269/2542บริษัท ชาโค เปเปอร์ จำกัดโจทก์นางสาว โยชิ มัทซึอิโจทก์ร่วมนาย สมชาย จิระวัฒนชัยจำเลย ป.วิ.พ. ม. 142 (5) พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 40, ม. 46, ม. 67 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 ม. 45++ เรื่อง เครื่องหมายการค้า ++ ++ ทดสอบตัดต่องานในเครื่องเท่านั้น ++ ++ การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วโดยอ้างว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่านั้น เป็นการฟ้องร้องตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง จำเลยซึ่งเคยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง แต่หลังจากครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยเพิ่งขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่ และได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน 5 ปี คดีไม่ขาดอายุความ จำเลยมิได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ การที่โจทก์อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซองบรรจุสินค้าได้นั้น เป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ++ ++ เครื่องหมายการค้าชุดแรกของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยมีอักษรภาษรญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันคือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้า โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน 1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า "cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำ ส่วนเครื่องหมายการค้าชุดหลังของจำเลยมีรูปภาพประกอบคือสตรีกำลังวาดรูปดอกไม้ ส่วนของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นรูปสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรก ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน ทั้งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ ++ ++ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี รวมทั้งได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจนแพร่หลาย คนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดี และในประเทศไทยก็มีผู้ส่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยม ต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้ จึงเป็นการที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย ++ สินค้ากระดาษลอกลายของโจทก์มีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในนามบริษัทของจำเลยเมื่อปี 2535 ลักษณะสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้าก็เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหาย แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ และมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ++ แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ++โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น มีนางสาวโยชิ มัทสึอิ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์และมอบอำนาจให้นายทวี เอี่ยมชีรางกูร ฟ้องคดีแทน โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรภาษาญี่ปุ่นคำว่า "++++ " อ่านว่า ชาโค เปปาร์ พร้อมรูปภาพประกอบ ใช้กับสินค้ากระดาษงานฝีมือและตัดเย็บ ที่เรียกว่ากระดาษลอกลาย มานานหลายสิบปีจนมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมทั้งรูปลักษณ์และสีของซองบรรจุสินค้าในประเทศญี่ปุ่น สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๙ รายการกระดาษงานฝีมืองานตัดเย็บ เคลือบสีอัลคาไลน์ และสบู่เพื่อใช้ลอกลายภาพงานฝีมือลงบนผ้า เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ จำเลยได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยทุจริตโดยใช้อักษรญี่ปุ่นคำว่า "++++" อ่านว่า นายาโก้เปป้า ซึ่งแตกต่างเพียงคำเดียวที่คำแรกของเครื่องหมายการค้านำไปยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๖ รายการสินค้าแบบลอกลายซึ่งเป็นสินค้าชนิดและประเภทเดียวกับของโจทก์ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้จำเลยตามคำขอเลขที่ ๒๗๐๒๘๕ทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ โจทก์เพิ่งจะทราบเหตุเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๘ จำเลยรู้จักเครื่องหมายการค้าและรูปลักษณ์ซองบรรจุสินค้าของโจทก์อยู่ก่อนแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทำให้โจทก์เสียหาย นอกจากนี้จำเลยยังได้ผลิตสินค้าประเภทกระดาษลอกลายโดยลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและรูปลักษณ์ของซองบรรจุสินค้าของโจทก์ ออกไปลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงินเดือนละไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขอให้พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่นและรูปลักษณ์ซองบรรจุสินค้าในลักษณะลวดลายต่าง ๆ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๗๐๒๘๕ ทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและรูปซองบรรจุสินค้าของโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและซองบรรจุสินค้า และเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยให้การว่า นางสาวโยชิ มัทสึอิ ไม่ใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เครื่องหมายการค้าของโจทก์มิได้จดทะเบียนในประเทศไทย จำเลยไม่เคยพบเห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนไม่ว่า ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้ง ๒ คำขอเป็นคนละคนกัน กล่าวคือผู้ยื่นคำขอหนึ่งคือโจทก์ ส่วนอีกคำขอหนึ่งผู้ยื่นคือนางสาวโยชิ มัทสึอิ รูปแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญ บุคคลทั่วไปสามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ รูปลักษณ์ซองบรรจุสินค้าของโจทก์เป็นรูปผู้หญิงกำลังวาดรูปแบบเสื้อ ส่วนของจำเลยเป็นรูปผู้หญิงกำลังวาดรูปดอกไม้ จึงแตกต่างกัน โจทก์เองก็ลอกเลียนแบบซองบรรจุสินค้าของจำเลย จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรญี่ปุ่นคำว่า "++++"อ่านว่า "นายาโก้เปป้า" และอักษรโรมันคำว่า "NA"อ่านว่า "นา" ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒ สำหรับใช้กับสินค้าแบบลอกลาย เมื่อครบกำหนดอายุ ๑๐ ปีของสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้วจำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ จำเลยจำหน่ายสินค้าแบบลอกลายภายใต้เครื่องหมายการค้าของจำเลยตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ จนแพร่หลายเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไปไม่มีผู้ใดคัดค้าน ส่วนสินค้าของโจทก์ไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดในประเทศไทยสาธารณชนไม่รู้จักและไม่สับสนหลงผิด แม้โจทก์จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่น แต่โจทก์ไม่เคยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยโจทก์จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะและเสียงเรียกขานโดยเฉพาะ โจทก์มิได้บรรยายในคำฟ้องว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีเสียงเรียกขานว่าอย่างไร โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย โจทก์ฟ้องคดีเกิน ๕ ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยขอให้ยกฟ้อง นางสาวโยชิ มัทสึอิ ยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ และในฐานะส่วนตัวเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า"++++" พร้อมภาพประกอบ เช่นเดียวกับโจทก์จึงขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๒) ศาลแพ่งอนุญาต ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่าโจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นตามเอกสารหมาย จ.๗และ จ.๘ กับเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและรูปสตรีกำลังตัดเย็บเสื้อผ้า ตามเอกสารหมาย จ.๙ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ ๒๗๐๒๘๕ ทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท แก่โจทก์และโจทก์ร่วมนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งในชั้นฎีกาว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและอักษรโรมันว่า "++++" "++++" และ "++++" อ่านว่าชาโคเปปาร์ ใช้กับสินค้ากระดาษและกระดาษลอกลายมานานหลายสิบปี โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น และโจทก์ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.๗ และ จ.๘ส่วนโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นชุดเดียวกับบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด เพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษลอกลายและต่อมาโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "++++" ซึ่งเป็นคำภาษาญี่ปุ่นโดยมีอักษรโรมันและรูปภาพสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ เมื่อปี ๒๕๒๒ จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นว่า "++++" อ่านว่า "นายาโก้เปป้า" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมลวดลายประดิษฐ์ และอักษรโรมันอยู่มุมบนด้านซ้าย อ่านว่า "นา" ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๓๙ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๕๗๔ ทั้งจำพวกในประเทศไทย หลังจากครบกำหนดอายุ ๑๐ ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต่อมาจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๖ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย ล.๓ คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่าคดีโจทก์และโจทก์ร่วมที่ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย ย่อมเป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา ๔๐ ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น"สำหรับกรณีพิพาทนี้ จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ ตามเอกสารหมาย ล.๓ แต่โจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จึงยังไม่เกิน ๕ ปี คดีโจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่ขาดอายุความ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นคำสามัญหรือไม่ เห็นว่า จำเลยก็มิได้นำสืบให้ปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไร อันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ การที่จำเลยอุทธรณ์อ้างว่า โจทก์ได้อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกทวีวัฒน์ (๑๙๘๐) ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซองบรรจุสินค้าได้นั้นเป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด ปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้า"++++" "++++" และ "++++" ของโจทก์และโจทก์ร่วม ตามเอกสารหมาย จ.๗จ.๘ และ จ.๙ มีส่วนประกอบคือ อักษรภาษาญี่ปุ่นกับอักษรโรมัน และอักษรภาษาญี่ปุ่นกับมีรูปภาพสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ และมีคำอักษรโรมันอยู่ใต้ภาษาญี่ปุ่นดังกล่าวด้านล่างขวามือว่า "cha" ส่วนเครื่องหมายการค้า "++++" ของจำเลยที่จดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมาย ล.๓ มีอักษรภาษาญี่ปุ่นอยู่ในกรอบลายประดิษฐ์และมีอักษรโรมันอยู่ด้านบนซ้ายมือ คำว่า "Na" จึงเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของโจทก์ร่วมกับของจำเลยนั้น มีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันก็คือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "++++" ส่วนของจำเลยเป็นตัว"++++" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน ๑ เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า "cha"ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำและเครื่องหมายการค้า "++++"ของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.๙ มีรูปภาพประกอบคือ สตรีกำลังวาดรูปดอกไม้ ส่วนเครื่องหมายการค้า"++++" ของโจทก์และโจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย จ.๙ เป็นรูปสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่า คล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่า เป็นสินค้าเจ้าของเดียวกันทั้งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันคือ กระดาษลอกลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ ปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นจำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเอง และนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒ ส่วนของโจทก์และโจทก์ร่วม เดิมเป็นของบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด และได้โอนให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นภายหลังที่จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเมื่อปี ๒๕๒๒ ตามเอกสารหมาย ล.๑ และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จากเหตุผลดังกล่าวจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบว่า โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ ๓๐ ปี แล้ว และได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจนแพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดี และในประเทศไทยมีผู้สั่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยม ต่อมาในปี ๒๕๑๒ โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยยังเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนให้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าดังได้วินิจฉัยข้างต้นแล้ว จึงเป็นการที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย ดังนี้ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ปัญหาต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นการเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายทวี เอี่ยมชีรางกูร ผู้รับมอบอำนาจโจทก์และโจทก์ร่วม นายภูริพัฒน์ จริงจังวิสุทธิ์และนายศักดา แซ่ตั้ง เบิกความเป็นพยานสอดคล้องกันว่า พยานทั้งสามมีอาชีพจำหน่ายกระดาษลอกลายสินค้าประเภทกระดาษลอกลายของโจทก์นั้นมีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ ๓๐ ปีแล้ว โดยจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าย่านบางลำพู สำเพ็ง และจักรวรรดิ์ ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้กระดาษลอกลายที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ความว่า เมื่อปี ๒๕๓๕จำเลยเริ่มจำหน่ายกระดาษลอกลายในนามของบริษัท เจ.ซี.เลซ ซึ่งเป็นบริษัทของจำเลย โดยกระดาษลอกลายบรรจุอยู่ในซองสีแดงซึ่งมีตราเครื่องหมายการค้าของจำเลยปรากฏอยู่ ตามเอกสารหมาย จ.๑๒ ก็ตาม แต่ลักษณะสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่า สินค้าของจำเลยนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ ดังนั้น การกระทำของจำเลยถือได้ว่า เป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหาย ปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำการลวงขายสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวแล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่า เป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๖ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า "บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น เมื่อปรากฏว่า โจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยจึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ตามมาตรา ๔๖ ดังกล่าวปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๕ พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนของการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ และในส่วนของการห้ามใช้เครื่องหมายการค้าห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. (ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์ - สุเมธ อุปนิสากร - จรัญ หัตถกรรม)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายวัส ติงสมิตร นายตุล เมฆยงค์ - ตรวจ นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ - ผู้ช่วยผู้พิพากษาฯ นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ์ - ย่อ สุดารัตน์ พิมพ์/ทาน()แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น มีนางสาวโยชิ มัทสึอิ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์และมอบอำนาจให้นายทวี เอี่ยมชีรางกูร ฟ้องคดีแทน โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรภาษาญี่ปุ่นคำว่า "++++ " อ่านว่า ชาโค เปปาร์ พร้อมรูปภาพประกอบ ใช้กับสินค้ากระดาษงานฝีมือและตัดเย็บ ที่เรียกว่ากระดาษลอกลาย มานานหลายสิบปีจนมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมทั้งรูปลักษณ์และสีของซองบรรจุสินค้าในประเทศญี่ปุ่น สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๙ รายการกระดาษงานฝีมืองานตัดเย็บ เคลือบสีอัลคาไลน์ และสบู่เพื่อใช้ลอกลายภาพงานฝีมือลงบนผ้า เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ จำเลยได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยทุจริตโดยใช้อักษรญี่ปุ่นคำว่า "++++" อ่านว่า นายาโก้เปป้า ซึ่งแตกต่างเพียงคำเดียวที่คำแรกของเครื่องหมายการค้านำไปยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๖ รายการสินค้าแบบลอกลายซึ่งเป็นสินค้าชนิดและประเภทเดียวกับของโจทก์ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้จำเลยตามคำขอเลขที่ ๒๗๐๒๘๕ทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ โจทก์เพิ่งจะทราบเหตุเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๘ จำเลยรู้จักเครื่องหมายการค้าและรูปลักษณ์ซองบรรจุสินค้าของโจทก์อยู่ก่อนแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทำให้โจทก์เสียหาย นอกจากนี้จำเลยยังได้ผลิตสินค้าประเภทกระดาษลอกลายโดยลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและรูปลักษณ์ของซองบรรจุสินค้าของโจทก์ ออกไปลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงินเดือนละไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขอให้พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่นและรูปลักษณ์ซองบรรจุสินค้าในลักษณะลวดลายต่าง ๆ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๗๐๒๘๕ ทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและรูปซองบรรจุสินค้าของโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและซองบรรจุสินค้า และเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยให้การว่า นางสาวโยชิ มัทสึอิ ไม่ใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เครื่องหมายการค้าของโจทก์มิได้จดทะเบียนในประเทศไทย จำเลยไม่เคยพบเห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนไม่ว่า ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้ง ๒ คำขอเป็นคนละคนกัน กล่าวคือผู้ยื่นคำขอหนึ่งคือโจทก์ ส่วนอีกคำขอหนึ่งผู้ยื่นคือนางสาวโยชิ มัทสึอิ รูปแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญ บุคคลทั่วไปสามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ รูปลักษณ์ซองบรรจุสินค้าของโจทก์เป็นรูปผู้หญิงกำลังวาดรูปแบบเสื้อ ส่วนของจำเลยเป็นรูปผู้หญิงกำลังวาดรูปดอกไม้ จึงแตกต่างกัน โจทก์เองก็ลอกเลียนแบบซองบรรจุสินค้าของจำเลย จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรญี่ปุ่นคำว่า "++++"อ่านว่า "นายาโก้เปป้า" และอักษรโรมันคำว่า "NA"อ่านว่า "นา" ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒ สำหรับใช้กับสินค้าแบบลอกลาย เมื่อครบกำหนดอายุ ๑๐ ปีของสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้วจำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ จำเลยจำหน่ายสินค้าแบบลอกลายภายใต้เครื่องหมายการค้าของจำเลยตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ จนแพร่หลายเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไปไม่มีผู้ใดคัดค้าน ส่วนสินค้าของโจทก์ไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดในประเทศไทยสาธารณชนไม่รู้จักและไม่สับสนหลงผิด แม้โจทก์จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่น แต่โจทก์ไม่เคยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยโจทก์จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะและเสียงเรียกขานโดยเฉพาะ โจทก์มิได้บรรยายในคำฟ้องว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีเสียงเรียกขานว่าอย่างไร โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย โจทก์ฟ้องคดีเกิน ๕ ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยขอให้ยกฟ้อง นางสาวโยชิ มัทสึอิ ยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ และในฐานะส่วนตัวเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า"++++" พร้อมภาพประกอบ เช่นเดียวกับโจทก์จึงขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๒) ศาลแพ่งอนุญาต ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่าโจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นตามเอกสารหมาย จ.๗และ จ.๘ กับเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและรูปสตรีกำลังตัดเย็บเสื้อผ้า ตามเอกสารหมาย จ.๙ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ ๒๗๐๒๘๕ ทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท แก่โจทก์และโจทก์ร่วมนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งในชั้นฎีกาว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและอักษรโรมันว่า "++++" "++++" และ "++++" อ่านว่าชาโคเปปาร์ ใช้กับสินค้ากระดาษและกระดาษลอกลายมานานหลายสิบปี โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น และโจทก์ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.๗ และ จ.๘ส่วนโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นชุดเดียวกับบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด เพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษลอกลายและต่อมาโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "++++" ซึ่งเป็นคำภาษาญี่ปุ่นโดยมีอักษรโรมันและรูปภาพสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ เมื่อปี ๒๕๒๒ จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นว่า "++++" อ่านว่า "นายาโก้เปป้า" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมลวดลายประดิษฐ์ และอักษรโรมันอยู่มุมบนด้านซ้าย อ่านว่า "นา" ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๓๙ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๕๗๔ ทั้งจำพวกในประเทศไทย หลังจากครบกำหนดอายุ ๑๐ ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต่อมาจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๖ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย ล.๓ คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่าคดีโจทก์และโจทก์ร่วมที่ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย ย่อมเป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา ๔๐ ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น"สำหรับกรณีพิพาทนี้ จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ ตามเอกสารหมาย ล.๓ แต่โจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จึงยังไม่เกิน ๕ ปี คดีโจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่ขาดอายุความ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นคำสามัญหรือไม่ เห็นว่า จำเลยก็มิได้นำสืบให้ปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไร อันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ การที่จำเลยอุทธรณ์อ้างว่า โจทก์ได้อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกทวีวัฒน์ (๑๙๘๐) ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซองบรรจุสินค้าได้นั้นเป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด ปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้า"++++" "++++" และ "++++" ของโจทก์และโจทก์ร่วม ตามเอกสารหมาย จ.๗จ.๘ และ จ.๙ มีส่วนประกอบคือ อักษรภาษาญี่ปุ่นกับอักษรโรมัน และอักษรภาษาญี่ปุ่นกับมีรูปภาพสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ และมีคำอักษรโรมันอยู่ใต้ภาษาญี่ปุ่นดังกล่าวด้านล่างขวามือว่า "cha" ส่วนเครื่องหมายการค้า "++++" ของจำเลยที่จดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมาย ล.๓ มีอักษรภาษาญี่ปุ่นอยู่ในกรอบลายประดิษฐ์และมีอักษรโรมันอยู่ด้านบนซ้ายมือ คำว่า "Na" จึงเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของโจทก์ร่วมกับของจำเลยนั้น มีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันก็คือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "++++" ส่วนของจำเลยเป็นตัว"++++" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน ๑ เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า "cha"ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำและเครื่องหมายการค้า "++++"ของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.๙ มีรูปภาพประกอบคือ สตรีกำลังวาดรูปดอกไม้ ส่วนเครื่องหมายการค้า"++++" ของโจทก์และโจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย จ.๙ เป็นรูปสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่า คล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่า เป็นสินค้าเจ้าของเดียวกันทั้งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันคือ กระดาษลอกลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ ปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นจำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเอง และนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒ ส่วนของโจทก์และโจทก์ร่วม เดิมเป็นของบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด และได้โอนให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นภายหลังที่จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเมื่อปี ๒๕๒๒ ตามเอกสารหมาย ล.๑ และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จากเหตุผลดังกล่าวจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบว่า โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ ๓๐ ปี แล้ว และได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจนแพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดี และในประเทศไทยมีผู้สั่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยม ต่อมาในปี ๒๕๑๒ โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยยังเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนให้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าดังได้วินิจฉัยข้างต้นแล้ว จึงเป็นการที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย ดังนี้ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ปัญหาต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นการเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายทวี เอี่ยมชีรางกูร ผู้รับมอบอำนาจโจทก์และโจทก์ร่วม นายภูริพัฒน์ จริงจังวิสุทธิ์และนายศักดา แซ่ตั้ง เบิกความเป็นพยานสอดคล้องกันว่า พยานทั้งสามมีอาชีพจำหน่ายกระดาษลอกลายสินค้าประเภทกระดาษลอกลายของโจทก์นั้นมีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ ๓๐ ปีแล้ว โดยจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าย่านบางลำพู สำเพ็ง และจักรวรรดิ์ ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้กระดาษลอกลายที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ความว่า เมื่อปี ๒๕๓๕จำเลยเริ่มจำหน่ายกระดาษลอกลายในนามของบริษัท เจ.ซี.เลซ ซึ่งเป็นบริษัทของจำเลย โดยกระดาษลอกลายบรรจุอยู่ในซองสีแดงซึ่งมีตราเครื่องหมายการค้าของจำเลยปรากฏอยู่ ตามเอกสารหมาย จ.๑๒ ก็ตาม แต่ลักษณะสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่า สินค้าของจำเลยนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ ดังนั้น การกระทำของจำเลยถือได้ว่า เป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหาย ปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำการลวงขายสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวแล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่า เป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๖ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า "บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น เมื่อปรากฏว่า โจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยจึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ตามมาตรา ๔๖ ดังกล่าวปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๕ พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนของการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ และในส่วนของการห้ามใช้เครื่องหมายการค้าห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. (ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์ - สุเมธ อุปนิสากร - จรัญ หัตถกรรม)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายวัส ติงสมิตร นายตุล เมฆยงค์ - ตรวจ นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ - ผู้ช่วยผู้พิพากษาฯ นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ์ - ย่อ สุดารัตน์ พิมพ์/ทาน ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5269/2542บริษัท ชาโค เปเปอร์ จำกัดโจทก์นางสาว โยชิ มัทซึอิโจทก์ร่วมนาย สมชาย จิระวัฒนชัยจำเลย ป.วิ.พ. ม. 142 (5) พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 40, ม. 46, ม. 67 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 ม. 45++ เรื่อง เครื่องหมายการค้า ++ ++ ทดสอบตัดต่องานในเครื่องเท่านั้น ++ ++ การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วโดยอ้างว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่านั้น เป็นการฟ้องร้องตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง จำเลยซึ่งเคยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง แต่หลังจากครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยเพิ่งขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่ และได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน 5 ปี คดีไม่ขาดอายุความ จำเลยมิได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ การที่โจทก์อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซองบรรจุสินค้าได้นั้น เป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ++ ++ เครื่องหมายการค้าชุดแรกของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยมีอักษรภาษรญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันคือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้า โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน 1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า "cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำ ส่วนเครื่องหมายการค้าชุดหลังของจำเลยมีรูปภาพประกอบคือสตรีกำลังวาดรูปดอกไม้ ส่วนของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นรูปสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรก ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน ทั้งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ ++ ++ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี รวมทั้งได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจนแพร่หลาย คนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดี และในประเทศไทยก็มีผู้ส่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยม ต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้ จึงเป็นการที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย ++ สินค้ากระดาษลอกลายของโจทก์มีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในนามบริษัทของจำเลยเมื่อปี 2535 ลักษณะสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้าก็เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหาย แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ และมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ++ แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ++โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น มีนางสาวโยชิ มัทสึอิ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์และมอบอำนาจให้นายทวี เอี่ยมชีรางกูร ฟ้องคดีแทน โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรภาษาญี่ปุ่นคำว่า "++++ " อ่านว่า ชาโค เปปาร์ พร้อมรูปภาพประกอบ ใช้กับสินค้ากระดาษงานฝีมือและตัดเย็บ ที่เรียกว่ากระดาษลอกลาย มานานหลายสิบปีจนมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมทั้งรูปลักษณ์และสีของซองบรรจุสินค้าในประเทศญี่ปุ่น สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๙ รายการกระดาษงานฝีมืองานตัดเย็บ เคลือบสีอัลคาไลน์ และสบู่เพื่อใช้ลอกลายภาพงานฝีมือลงบนผ้า เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ จำเลยได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยทุจริตโดยใช้อักษรญี่ปุ่นคำว่า "++++" อ่านว่า นายาโก้เปป้า ซึ่งแตกต่างเพียงคำเดียวที่คำแรกของเครื่องหมายการค้านำไปยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๖ รายการสินค้าแบบลอกลายซึ่งเป็นสินค้าชนิดและประเภทเดียวกับของโจทก์ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้จำเลยตามคำขอเลขที่ ๒๗๐๒๘๕ทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ โจทก์เพิ่งจะทราบเหตุเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๘ จำเลยรู้จักเครื่องหมายการค้าและรูปลักษณ์ซองบรรจุสินค้าของโจทก์อยู่ก่อนแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทำให้โจทก์เสียหาย นอกจากนี้จำเลยยังได้ผลิตสินค้าประเภทกระดาษลอกลายโดยลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและรูปลักษณ์ของซองบรรจุสินค้าของโจทก์ ออกไปลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงินเดือนละไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขอให้พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่นและรูปลักษณ์ซองบรรจุสินค้าในลักษณะลวดลายต่าง ๆ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๗๐๒๘๕ ทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและรูปซองบรรจุสินค้าของโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและซองบรรจุสินค้า และเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยให้การว่า นางสาวโยชิ มัทสึอิ ไม่ใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เครื่องหมายการค้าของโจทก์มิได้จดทะเบียนในประเทศไทย จำเลยไม่เคยพบเห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนไม่ว่า ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้ง ๒ คำขอเป็นคนละคนกัน กล่าวคือผู้ยื่นคำขอหนึ่งคือโจทก์ ส่วนอีกคำขอหนึ่งผู้ยื่นคือนางสาวโยชิ มัทสึอิ รูปแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญ บุคคลทั่วไปสามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ รูปลักษณ์ซองบรรจุสินค้าของโจทก์เป็นรูปผู้หญิงกำลังวาดรูปแบบเสื้อ ส่วนของจำเลยเป็นรูปผู้หญิงกำลังวาดรูปดอกไม้ จึงแตกต่างกัน โจทก์เองก็ลอกเลียนแบบซองบรรจุสินค้าของจำเลย จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรญี่ปุ่นคำว่า "++++"อ่านว่า "นายาโก้เปป้า" และอักษรโรมันคำว่า "NA"อ่านว่า "นา" ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒ สำหรับใช้กับสินค้าแบบลอกลาย เมื่อครบกำหนดอายุ ๑๐ ปีของสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้วจำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ จำเลยจำหน่ายสินค้าแบบลอกลายภายใต้เครื่องหมายการค้าของจำเลยตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ จนแพร่หลายเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไปไม่มีผู้ใดคัดค้าน ส่วนสินค้าของโจทก์ไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดในประเทศไทยสาธารณชนไม่รู้จักและไม่สับสนหลงผิด แม้โจทก์จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่น แต่โจทก์ไม่เคยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยโจทก์จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะและเสียงเรียกขานโดยเฉพาะ โจทก์มิได้บรรยายในคำฟ้องว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีเสียงเรียกขานว่าอย่างไร โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย โจทก์ฟ้องคดีเกิน ๕ ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยขอให้ยกฟ้อง นางสาวโยชิ มัทสึอิ ยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ และในฐานะส่วนตัวเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า"++++" พร้อมภาพประกอบ เช่นเดียวกับโจทก์จึงขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๒) ศาลแพ่งอนุญาต ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่าโจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นตามเอกสารหมาย จ.๗และ จ.๘ กับเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและรูปสตรีกำลังตัดเย็บเสื้อผ้า ตามเอกสารหมาย จ.๙ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ ๒๗๐๒๘๕ ทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท แก่โจทก์และโจทก์ร่วมนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งในชั้นฎีกาว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและอักษรโรมันว่า "++++" "++++" และ "++++" อ่านว่าชาโคเปปาร์ ใช้กับสินค้ากระดาษและกระดาษลอกลายมานานหลายสิบปี โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น และโจทก์ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.๗ และ จ.๘ส่วนโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นชุดเดียวกับบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด เพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษลอกลายและต่อมาโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "++++" ซึ่งเป็นคำภาษาญี่ปุ่นโดยมีอักษรโรมันและรูปภาพสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ เมื่อปี ๒๕๒๒ จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นว่า "++++" อ่านว่า "นายาโก้เปป้า" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมลวดลายประดิษฐ์ และอักษรโรมันอยู่มุมบนด้านซ้าย อ่านว่า "นา" ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๓๙ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๕๗๔ ทั้งจำพวกในประเทศไทย หลังจากครบกำหนดอายุ ๑๐ ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต่อมาจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๖ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย ล.๓ คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่าคดีโจทก์และโจทก์ร่วมที่ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย ย่อมเป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา ๔๐ ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น"สำหรับกรณีพิพาทนี้ จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ ตามเอกสารหมาย ล.๓ แต่โจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จึงยังไม่เกิน ๕ ปี คดีโจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่ขาดอายุความ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นคำสามัญหรือไม่ เห็นว่า จำเลยก็มิได้นำสืบให้ปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไร อันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ การที่จำเลยอุทธรณ์อ้างว่า โจทก์ได้อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกทวีวัฒน์ (๑๙๘๐) ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซองบรรจุสินค้าได้นั้นเป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด ปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้า"++++" "++++" และ "++++" ของโจทก์และโจทก์ร่วม ตามเอกสารหมาย จ.๗จ.๘ และ จ.๙ มีส่วนประกอบคือ อักษรภาษาญี่ปุ่นกับอักษรโรมัน และอักษรภาษาญี่ปุ่นกับมีรูปภาพสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ และมีคำอักษรโรมันอยู่ใต้ภาษาญี่ปุ่นดังกล่าวด้านล่างขวามือว่า "cha" ส่วนเครื่องหมายการค้า "++++" ของจำเลยที่จดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมาย ล.๓ มีอักษรภาษาญี่ปุ่นอยู่ในกรอบลายประดิษฐ์และมีอักษรโรมันอยู่ด้านบนซ้ายมือ คำว่า "Na" จึงเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของโจทก์ร่วมกับของจำเลยนั้น มีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันก็คือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "++++" ส่วนของจำเลยเป็นตัว"++++" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน ๑ เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า "cha"ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำและเครื่องหมายการค้า "++++"ของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.๙ มีรูปภาพประกอบคือ สตรีกำลังวาดรูปดอกไม้ ส่วนเครื่องหมายการค้า"++++" ของโจทก์และโจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย จ.๙ เป็นรูปสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่า คล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่า เป็นสินค้าเจ้าของเดียวกันทั้งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันคือ กระดาษลอกลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ ปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นจำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเอง และนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒ ส่วนของโจทก์และโจทก์ร่วม เดิมเป็นของบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด และได้โอนให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นภายหลังที่จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเมื่อปี ๒๕๒๒ ตามเอกสารหมาย ล.๑ และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จากเหตุผลดังกล่าวจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบว่า โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ ๓๐ ปี แล้ว และได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจนแพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดี และในประเทศไทยมีผู้สั่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยม ต่อมาในปี ๒๕๑๒ โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยยังเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนให้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าดังได้วินิจฉัยข้างต้นแล้ว จึงเป็นการที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย ดังนี้ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ปัญหาต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นการเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายทวี เอี่ยมชีรางกูร ผู้รับมอบอำนาจโจทก์และโจทก์ร่วม นายภูริพัฒน์ จริงจังวิสุทธิ์และนายศักดา แซ่ตั้ง เบิกความเป็นพยานสอดคล้องกันว่า พยานทั้งสามมีอาชีพจำหน่ายกระดาษลอกลายสินค้าประเภทกระดาษลอกลายของโจทก์นั้นมีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ ๓๐ ปีแล้ว โดยจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าย่านบางลำพู สำเพ็ง และจักรวรรดิ์ ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้กระดาษลอกลายที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ความว่า เมื่อปี ๒๕๓๕จำเลยเริ่มจำหน่ายกระดาษลอกลายในนามของบริษัท เจ.ซี.เลซ ซึ่งเป็นบริษัทของจำเลย โดยกระดาษลอกลายบรรจุอยู่ในซองสีแดงซึ่งมีตราเครื่องหมายการค้าของจำเลยปรากฏอยู่ ตามเอกสารหมาย จ.๑๒ ก็ตาม แต่ลักษณะสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่า สินค้าของจำเลยนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ ดังนั้น การกระทำของจำเลยถือได้ว่า เป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหาย ปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำการลวงขายสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวแล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่า เป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๖ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า "บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น เมื่อปรากฏว่า โจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยจึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ตามมาตรา ๔๖ ดังกล่าวปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๕ พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนของการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.๒๗๒๐๒ และในส่วนของการห้ามใช้เครื่องหมายการค้าห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่า เป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. (ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์ - สุเมธ อุปนิสากร - จรัญ หัตถกรรม)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายวัส ติงสมิตร นายตุล เมฆยงค์ - ตรวจ นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ - ผู้ช่วยผู้พิพากษาฯ นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ์ - ย่อ สุดารัตน์ พิมพ์/ทาน()แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ