คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6980/2548หลักกฎหมาย: แม้ว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้อนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนอันเป็นผลให้สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะก็ตาม แต่คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับสิทธิหรือกล่าวอ้างสิทธิตามสัญญาแต่อย่างใด แต่ฟ้องกล่าวหาจำเลยกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ โดยจำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ หลังจากที่โจทก์ได้แจ้งบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้แล้ว โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายบริการนั้นสำหรับบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 ย่อมมีสิทธิฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ได้ การที่จำเลยเคยใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งหมดให้ประชาชนได้เห็นแล้วต่อมาจำเลยเพียงแต่ลอกป้ายส่วนที่เป็นรูปและคำว่า "LEMON" ออกโดยป้ายต่างๆ ยังติดตั้งอยู่ที่เดิม ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปที่เคยเห็นป้ายร้านค้าของจำเลยดังกล่าวเข้าใจได้ว่าร้านค้าของจำเลยยังเป็นร้าน LEMON GREEN อยู่ส่วนรูปและคำว่า "LEMON" ที่หายไปนั้นก็อาจเข้าใจว่าเป็นเพราะป้ายได้รับความเสียหายเท่านั้น ถือว่าจำเลยยังใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์อยู่อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องว่า หากจำเลยไม่ดำเนินการถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกจากร้านค้าของจำเลย โจทก์ขอถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้โจทก์เข้าไปถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวได้โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้น หากโจทก์จะกระทำการดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของจำเลยโดยไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใดให้อำนาจแก่โจทก์ดำเนินการเช่นนั้นได้ คำขอในส่วนนี้ของโจทก์ จึงเป็นคำขอที่ไม่อาจพิพากษาบังคับให้ได้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการรูปและคำว่า เลมอนกรีน (LEMON GREEN) ของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันของจำเลย หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย โดยให้โจทก์เข้าไปถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อในบริการสถานีบริการน้ำมันของจำเลย โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด กับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 63,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ในร้านค้าสะดวกซื้อในบริเวณสถานีบริการน้ำมันของจำเลยจนเป็นที่เรียบร้อย จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ชำระเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยหากโจทก์ไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินของโจทก์ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่จำเลยจนครบถ้วน โจทก์ให้การขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งของจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองฝ่ายให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" คือเครื่องหมายบริการ และ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้สำหรับบริการ จำพวกที่ 42 การจัดการขายสินค้า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2537 โจทก์อนุญาตด้วยวาจาให้จำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์สำหรับร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากของจำเลย ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2542 จำเลยเลิกเป็นผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบางจากแต่ยังคงประกอบกิจการร้านค้าสะดวกซื้อโดยใช้เครื่องหมายการค้า "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ของโจทก์เรื่อยมา โจทก์ได้มีหนังสือบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์และบอกกล่าวให้จำเลยถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยแล้ว แต่จำเลยยังใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ในกิจการร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยต่อไป ตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่โจทก์อนุญาตด้วยวาจาให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการเลมอนกรีน (LEMON GREEN) โดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนจะมีผลให้โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่ เห็นว่า แม้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 70 ประกอบมาตรา 68 จะบัญญัติให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ดังนั้น การที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนย่อมทำให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวตกเป็นโมฆะเพราะมิได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด แต่คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับสิทธิหรือกล่าวอ้างสิทธิตามสัญญาที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการเลมอนกรีน (LEMON GREEN) ของโจทก์แต่อย่างใด เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ โดยจำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์หลังจากที่โจทก์ได้แจ้งบอกเลิกการอนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์แล้ว โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายบริการนั้นสำหรับบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 ย่อมมีสิทธิฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์เป็นคดีนี้ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยเหตุผลว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตกเป็นโมฆะจึงบังคับกันไม่ได้นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ส่วนประเด็นข้อพิพาทข้ออื่นที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยังไม่ได้วินิจฉัยนั้น เมื่อปรากฏว่าคู่ความนำสืบพยานหลักฐานในประเด็นข้อพิพาทมาแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรวินิจฉัยคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทโดยไม่จำต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยอีก โดยมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการต่อมาว่า การที่จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการ เลมอนกรีน (LEMON GREEN) หลังจากโจทก์บอกเลิกการอนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์แล้ว เป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ในปัญหานี้เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังกล่าวมาข้างต้นแล้วว่าโจทก์เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ที่ได้โจทก์ทะเบียนไว้แล้วสำหรับบริการการจัดการขายสินค้า โจทก์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายบริการสำหรับบริการดังกล่าวที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 การที่จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์กับกิจการร้านค้าขายสินค้าอันเป็นการบริการที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายบริการไว้ย่อมเป็นการใช้โดยไม่มีสิทธิและเป็นการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความหลังจากได้รับแจ้งจากโจทก์แล้วจำเลยได้ลอกป้ายรูปและคำว่า "LEMON" ออกแล้วก็ตาม แต่ก็เห็นว่า คำว่า "GREEN" เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการของโจทก์ ทั้งการที่จำเลยเคยใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ให้ประชาชนได้เห็นทั้งรูปและคำถามเครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งหมด แล้วต่อมาจำเลยเพียงแต่ลอกป้ายส่วนที่เป็นรูปและคำว่า "LEMON" ออก โดยป้ายต่างๆ ยังติดตั้งอยู่ที่เดิม ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปที่เคยเห็นป้ายร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยดังกล่าวเข้าใจว่าร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยยังเป็นร้านเลมอนกรีน (LEMON GREEN) อยู่ ส่วนรูปและคำว่า "LEMON" ที่หายไปนั้นก็อาจเข้าใจว่าเป็นเพราะป้ายได้รับความเสียหายเท่านั้น จึงถือว่าจำเลยยังใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์อยู่อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์มาโดยตลอด จำเลยจึงต้องระงับการใช้เครื่องหมายบริการอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายในการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์... ที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องว่า หากจำเลยไม่ดำเนินการถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการ เลมอนกรีน (LEMON GREEN) ของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลย โจทก์ขอถือเอาคำพิพากษาศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้โจทก์เข้าไปถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวได้โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้น หากโจทก์จะกระทำการดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของจำเลยโดยไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใด ให้อำนาจแก่โจทก์ดำเนินการเช่นนั้นได้ คำขอในส่วนนี้ของโจทก์จึงเป็นคำขอที่ไม่อาจพิพากษาบังคับให้ได้ พิพากษาว่า ให้จำเลยถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันของจำเลยและให้จำเลยชำระเงินจำนวน 63,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ในร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันของจำเลยจนเรียบร้อย คำขออื่นของโจทก์ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แก่โจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,500 บาท. ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6980/2548บริษัทบางจากกรีนเนท จำกัดโจทก์บริษัทอรุณ-วรรณาปิโตรเลียม จำกัดจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 44, ม. 68, ม. 70, ม. 80แม้ว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้อนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนอันเป็นผลให้สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะก็ตาม แต่คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับสิทธิหรือกล่าวอ้างสิทธิตามสัญญาแต่อย่างใด แต่ฟ้องกล่าวหาจำเลยกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ โดยจำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ หลังจากที่โจทก์ได้แจ้งบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้แล้ว โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายบริการนั้นสำหรับบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 ย่อมมีสิทธิฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ได้ การที่จำเลยเคยใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งหมดให้ประชาชนได้เห็นแล้วต่อมาจำเลยเพียงแต่ลอกป้ายส่วนที่เป็นรูปและคำว่า "LEMON" ออกโดยป้ายต่างๆ ยังติดตั้งอยู่ที่เดิม ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปที่เคยเห็นป้ายร้านค้าของจำเลยดังกล่าวเข้าใจได้ว่าร้านค้าของจำเลยยังเป็นร้าน LEMON GREEN อยู่ส่วนรูปและคำว่า "LEMON" ที่หายไปนั้นก็อาจเข้าใจว่าเป็นเพราะป้ายได้รับความเสียหายเท่านั้น ถือว่าจำเลยยังใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์อยู่อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องว่า หากจำเลยไม่ดำเนินการถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกจากร้านค้าของจำเลย โจทก์ขอถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้โจทก์เข้าไปถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวได้โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้น หากโจทก์จะกระทำการดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของจำเลยโดยไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใดให้อำนาจแก่โจทก์ดำเนินการเช่นนั้นได้ คำขอในส่วนนี้ของโจทก์ จึงเป็นคำขอที่ไม่อาจพิพากษาบังคับให้ได้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการรูปและคำว่า เลมอนกรีน (LEMON GREEN) ของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันของจำเลย หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย โดยให้โจทก์เข้าไปถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อในบริการสถานีบริการน้ำมันของจำเลย โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด กับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 63,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ในร้านค้าสะดวกซื้อในบริเวณสถานีบริการน้ำมันของจำเลยจนเป็นที่เรียบร้อย จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ชำระเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยหากโจทก์ไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินของโจทก์ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่จำเลยจนครบถ้วน โจทก์ให้การขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งของจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองฝ่ายให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" คือเครื่องหมายบริการ และ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้สำหรับบริการ จำพวกที่ 42 การจัดการขายสินค้า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2537 โจทก์อนุญาตด้วยวาจาให้จำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์สำหรับร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากของจำเลย ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2542 จำเลยเลิกเป็นผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบางจากแต่ยังคงประกอบกิจการร้านค้าสะดวกซื้อโดยใช้เครื่องหมายการค้า "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ของโจทก์เรื่อยมา โจทก์ได้มีหนังสือบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์และบอกกล่าวให้จำเลยถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยแล้ว แต่จำเลยยังใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ในกิจการร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยต่อไป ตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่โจทก์อนุญาตด้วยวาจาให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการเลมอนกรีน (LEMON GREEN) โดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนจะมีผลให้โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่ เห็นว่า แม้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 70 ประกอบมาตรา 68 จะบัญญัติให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ดังนั้น การที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนย่อมทำให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวตกเป็นโมฆะเพราะมิได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด แต่คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับสิทธิหรือกล่าวอ้างสิทธิตามสัญญาที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการเลมอนกรีน (LEMON GREEN) ของโจทก์แต่อย่างใด เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ โดยจำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์หลังจากที่โจทก์ได้แจ้งบอกเลิกการอนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์แล้ว โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายบริการนั้นสำหรับบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 ย่อมมีสิทธิฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์เป็นคดีนี้ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยเหตุผลว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตกเป็นโมฆะจึงบังคับกันไม่ได้นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ส่วนประเด็นข้อพิพาทข้ออื่นที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยังไม่ได้วินิจฉัยนั้น เมื่อปรากฏว่าคู่ความนำสืบพยานหลักฐานในประเด็นข้อพิพาทมาแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรวินิจฉัยคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทโดยไม่จำต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยอีก โดยมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการต่อมาว่า การที่จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการ เลมอนกรีน (LEMON GREEN) หลังจากโจทก์บอกเลิกการอนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์แล้ว เป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ในปัญหานี้เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังกล่าวมาข้างต้นแล้วว่าโจทก์เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ที่ได้โจทก์ทะเบียนไว้แล้วสำหรับบริการการจัดการขายสินค้า โจทก์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายบริการสำหรับบริการดังกล่าวที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 การที่จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์กับกิจการร้านค้าขายสินค้าอันเป็นการบริการที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายบริการไว้ย่อมเป็นการใช้โดยไม่มีสิทธิและเป็นการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความหลังจากได้รับแจ้งจากโจทก์แล้วจำเลยได้ลอกป้ายรูปและคำว่า "LEMON" ออกแล้วก็ตาม แต่ก็เห็นว่า คำว่า "GREEN" เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการของโจทก์ ทั้งการที่จำเลยเคยใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ให้ประชาชนได้เห็นทั้งรูปและคำถามเครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งหมด แล้วต่อมาจำเลยเพียงแต่ลอกป้ายส่วนที่เป็นรูปและคำว่า "LEMON" ออก โดยป้ายต่างๆ ยังติดตั้งอยู่ที่เดิม ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปที่เคยเห็นป้ายร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยดังกล่าวเข้าใจว่าร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยยังเป็นร้านเลมอนกรีน (LEMON GREEN) อยู่ ส่วนรูปและคำว่า "LEMON" ที่หายไปนั้นก็อาจเข้าใจว่าเป็นเพราะป้ายได้รับความเสียหายเท่านั้น จึงถือว่าจำเลยยังใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์อยู่อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์มาโดยตลอด จำเลยจึงต้องระงับการใช้เครื่องหมายบริการอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายในการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์... ที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องว่า หากจำเลยไม่ดำเนินการถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการ เลมอนกรีน (LEMON GREEN) ของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลย โจทก์ขอถือเอาคำพิพากษาศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้โจทก์เข้าไปถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวได้โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้น หากโจทก์จะกระทำการดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของจำเลยโดยไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใด ให้อำนาจแก่โจทก์ดำเนินการเช่นนั้นได้ คำขอในส่วนนี้ของโจทก์จึงเป็นคำขอที่ไม่อาจพิพากษาบังคับให้ได้ พิพากษาว่า ให้จำเลยถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันของจำเลยและให้จำเลยชำระเงินจำนวน 63,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ในร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันของจำเลยจนเรียบร้อย คำขออื่นของโจทก์ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แก่โจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,500 บาท.(กนก อินทรัมพรรย์-สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-พิชิต คำแฝง)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายสุรินทร์ นาควิเชียรแหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการรูปและคำว่า เลมอนกรีน (LEMON GREEN) ของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันของจำเลย หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย โดยให้โจทก์เข้าไปถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อในบริการสถานีบริการน้ำมันของจำเลย โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด กับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 63,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ในร้านค้าสะดวกซื้อในบริเวณสถานีบริการน้ำมันของจำเลยจนเป็นที่เรียบร้อย จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ชำระเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยหากโจทก์ไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินของโจทก์ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่จำเลยจนครบถ้วน โจทก์ให้การขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งของจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองฝ่ายให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" คือเครื่องหมายบริการ และ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้สำหรับบริการ จำพวกที่ 42 การจัดการขายสินค้า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2537 โจทก์อนุญาตด้วยวาจาให้จำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์สำหรับร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากของจำเลย ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2542 จำเลยเลิกเป็นผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบางจากแต่ยังคงประกอบกิจการร้านค้าสะดวกซื้อโดยใช้เครื่องหมายการค้า "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ของโจทก์เรื่อยมา โจทก์ได้มีหนังสือบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์และบอกกล่าวให้จำเลยถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยแล้ว แต่จำเลยยังใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ในกิจการร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยต่อไป ตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่โจทก์อนุญาตด้วยวาจาให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการเลมอนกรีน (LEMON GREEN) โดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนจะมีผลให้โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่ เห็นว่า แม้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 70 ประกอบมาตรา 68 จะบัญญัติให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ดังนั้น การที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนย่อมทำให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวตกเป็นโมฆะเพราะมิได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด แต่คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับสิทธิหรือกล่าวอ้างสิทธิตามสัญญาที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการเลมอนกรีน (LEMON GREEN) ของโจทก์แต่อย่างใด เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ โดยจำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์หลังจากที่โจทก์ได้แจ้งบอกเลิกการอนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์แล้ว โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายบริการนั้นสำหรับบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 ย่อมมีสิทธิฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์เป็นคดีนี้ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยเหตุผลว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตกเป็นโมฆะจึงบังคับกันไม่ได้นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ส่วนประเด็นข้อพิพาทข้ออื่นที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยังไม่ได้วินิจฉัยนั้น เมื่อปรากฏว่าคู่ความนำสืบพยานหลักฐานในประเด็นข้อพิพาทมาแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรวินิจฉัยคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทโดยไม่จำต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยอีก โดยมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการต่อมาว่า การที่จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการ เลมอนกรีน (LEMON GREEN) หลังจากโจทก์บอกเลิกการอนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์แล้ว เป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ในปัญหานี้เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังกล่าวมาข้างต้นแล้วว่าโจทก์เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ที่ได้โจทก์ทะเบียนไว้แล้วสำหรับบริการการจัดการขายสินค้า โจทก์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายบริการสำหรับบริการดังกล่าวที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 การที่จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์กับกิจการร้านค้าขายสินค้าอันเป็นการบริการที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายบริการไว้ย่อมเป็นการใช้โดยไม่มีสิทธิและเป็นการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความหลังจากได้รับแจ้งจากโจทก์แล้วจำเลยได้ลอกป้ายรูปและคำว่า "LEMON" ออกแล้วก็ตาม แต่ก็เห็นว่า คำว่า "GREEN" เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการของโจทก์ ทั้งการที่จำเลยเคยใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ให้ประชาชนได้เห็นทั้งรูปและคำถามเครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งหมด แล้วต่อมาจำเลยเพียงแต่ลอกป้ายส่วนที่เป็นรูปและคำว่า "LEMON" ออก โดยป้ายต่างๆ ยังติดตั้งอยู่ที่เดิม ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปที่เคยเห็นป้ายร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยดังกล่าวเข้าใจว่าร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยยังเป็นร้านเลมอนกรีน (LEMON GREEN) อยู่ ส่วนรูปและคำว่า "LEMON" ที่หายไปนั้นก็อาจเข้าใจว่าเป็นเพราะป้ายได้รับความเสียหายเท่านั้น จึงถือว่าจำเลยยังใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์อยู่อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์มาโดยตลอด จำเลยจึงต้องระงับการใช้เครื่องหมายบริการอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายในการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์... ที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องว่า หากจำเลยไม่ดำเนินการถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการ เลมอนกรีน (LEMON GREEN) ของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลย โจทก์ขอถือเอาคำพิพากษาศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้โจทก์เข้าไปถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวได้โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้น หากโจทก์จะกระทำการดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของจำเลยโดยไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใด ให้อำนาจแก่โจทก์ดำเนินการเช่นนั้นได้ คำขอในส่วนนี้ของโจทก์จึงเป็นคำขอที่ไม่อาจพิพากษาบังคับให้ได้ พิพากษาว่า ให้จำเลยถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันของจำเลยและให้จำเลยชำระเงินจำนวน 63,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ในร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันของจำเลยจนเรียบร้อย คำขออื่นของโจทก์ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แก่โจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,500 บาท. ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6980/2548บริษัทบางจากกรีนเนท จำกัดโจทก์บริษัทอรุณ-วรรณาปิโตรเลียม จำกัดจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 44, ม. 68, ม. 70, ม. 80แม้ว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้อนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนอันเป็นผลให้สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะก็ตาม แต่คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับสิทธิหรือกล่าวอ้างสิทธิตามสัญญาแต่อย่างใด แต่ฟ้องกล่าวหาจำเลยกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ โดยจำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ หลังจากที่โจทก์ได้แจ้งบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้แล้ว โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายบริการนั้นสำหรับบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 ย่อมมีสิทธิฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ได้ การที่จำเลยเคยใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งหมดให้ประชาชนได้เห็นแล้วต่อมาจำเลยเพียงแต่ลอกป้ายส่วนที่เป็นรูปและคำว่า "LEMON" ออกโดยป้ายต่างๆ ยังติดตั้งอยู่ที่เดิม ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปที่เคยเห็นป้ายร้านค้าของจำเลยดังกล่าวเข้าใจได้ว่าร้านค้าของจำเลยยังเป็นร้าน LEMON GREEN อยู่ส่วนรูปและคำว่า "LEMON" ที่หายไปนั้นก็อาจเข้าใจว่าเป็นเพราะป้ายได้รับความเสียหายเท่านั้น ถือว่าจำเลยยังใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์อยู่อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องว่า หากจำเลยไม่ดำเนินการถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกจากร้านค้าของจำเลย โจทก์ขอถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้โจทก์เข้าไปถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวได้โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้น หากโจทก์จะกระทำการดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของจำเลยโดยไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใดให้อำนาจแก่โจทก์ดำเนินการเช่นนั้นได้ คำขอในส่วนนี้ของโจทก์ จึงเป็นคำขอที่ไม่อาจพิพากษาบังคับให้ได้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการรูปและคำว่า เลมอนกรีน (LEMON GREEN) ของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันของจำเลย หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย โดยให้โจทก์เข้าไปถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อในบริการสถานีบริการน้ำมันของจำเลย โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด กับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 63,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ในร้านค้าสะดวกซื้อในบริเวณสถานีบริการน้ำมันของจำเลยจนเป็นที่เรียบร้อย จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ชำระเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยหากโจทก์ไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินของโจทก์ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่จำเลยจนครบถ้วน โจทก์ให้การขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งของจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองฝ่ายให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" คือเครื่องหมายบริการ และ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้สำหรับบริการ จำพวกที่ 42 การจัดการขายสินค้า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2537 โจทก์อนุญาตด้วยวาจาให้จำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์สำหรับร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากของจำเลย ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2542 จำเลยเลิกเป็นผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบางจากแต่ยังคงประกอบกิจการร้านค้าสะดวกซื้อโดยใช้เครื่องหมายการค้า "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ของโจทก์เรื่อยมา โจทก์ได้มีหนังสือบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์และบอกกล่าวให้จำเลยถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยแล้ว แต่จำเลยยังใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ในกิจการร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยต่อไป ตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่โจทก์อนุญาตด้วยวาจาให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการเลมอนกรีน (LEMON GREEN) โดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนจะมีผลให้โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่ เห็นว่า แม้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 70 ประกอบมาตรา 68 จะบัญญัติให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ดังนั้น การที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนย่อมทำให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวตกเป็นโมฆะเพราะมิได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด แต่คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับสิทธิหรือกล่าวอ้างสิทธิตามสัญญาที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการเลมอนกรีน (LEMON GREEN) ของโจทก์แต่อย่างใด เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ โดยจำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์หลังจากที่โจทก์ได้แจ้งบอกเลิกการอนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์แล้ว โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายบริการนั้นสำหรับบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 ย่อมมีสิทธิฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์เป็นคดีนี้ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยเหตุผลว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตกเป็นโมฆะจึงบังคับกันไม่ได้นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ส่วนประเด็นข้อพิพาทข้ออื่นที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยังไม่ได้วินิจฉัยนั้น เมื่อปรากฏว่าคู่ความนำสืบพยานหลักฐานในประเด็นข้อพิพาทมาแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรวินิจฉัยคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทโดยไม่จำต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยอีก โดยมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการต่อมาว่า การที่จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการ เลมอนกรีน (LEMON GREEN) หลังจากโจทก์บอกเลิกการอนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์แล้ว เป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ในปัญหานี้เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังกล่าวมาข้างต้นแล้วว่าโจทก์เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ที่ได้โจทก์ทะเบียนไว้แล้วสำหรับบริการการจัดการขายสินค้า โจทก์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายบริการสำหรับบริการดังกล่าวที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 การที่จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์กับกิจการร้านค้าขายสินค้าอันเป็นการบริการที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายบริการไว้ย่อมเป็นการใช้โดยไม่มีสิทธิและเป็นการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความหลังจากได้รับแจ้งจากโจทก์แล้วจำเลยได้ลอกป้ายรูปและคำว่า "LEMON" ออกแล้วก็ตาม แต่ก็เห็นว่า คำว่า "GREEN" เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการของโจทก์ ทั้งการที่จำเลยเคยใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ให้ประชาชนได้เห็นทั้งรูปและคำถามเครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งหมด แล้วต่อมาจำเลยเพียงแต่ลอกป้ายส่วนที่เป็นรูปและคำว่า "LEMON" ออก โดยป้ายต่างๆ ยังติดตั้งอยู่ที่เดิม ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปที่เคยเห็นป้ายร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยดังกล่าวเข้าใจว่าร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลยยังเป็นร้านเลมอนกรีน (LEMON GREEN) อยู่ ส่วนรูปและคำว่า "LEMON" ที่หายไปนั้นก็อาจเข้าใจว่าเป็นเพราะป้ายได้รับความเสียหายเท่านั้น จึงถือว่าจำเลยยังใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์อยู่อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์มาโดยตลอด จำเลยจึงต้องระงับการใช้เครื่องหมายบริการอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายในการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์... ที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องว่า หากจำเลยไม่ดำเนินการถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการ เลมอนกรีน (LEMON GREEN) ของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อของจำเลย โจทก์ขอถือเอาคำพิพากษาศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้โจทก์เข้าไปถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวได้โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้น หากโจทก์จะกระทำการดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของจำเลยโดยไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใด ให้อำนาจแก่โจทก์ดำเนินการเช่นนั้นได้ คำขอในส่วนนี้ของโจทก์จึงเป็นคำขอที่ไม่อาจพิพากษาบังคับให้ได้ พิพากษาว่า ให้จำเลยถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ของโจทก์ออกจากร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันของจำเลยและให้จำเลยชำระเงินจำนวน 63,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะถอดป้ายและลบเครื่องหมายบริการของโจทก์ในร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันของจำเลยจนเรียบร้อย คำขออื่นของโจทก์ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แก่โจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,500 บาท.(กนก อินทรัมพรรย์-สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-พิชิต คำแฝง)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายสุรินทร์ นาควิเชียรแหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ