คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 972/2561หลักกฎหมาย: ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าว่าคล้ายกันหรือไม่ต้องพิจารณาลักษณะโดยรวมของเครื่องหมาย เครื่องหมายของโจทก์และของจำเลยมีเพียงเสียงเรียกขานที่พ้องกัน โดยของโจทก์เรียกและอ่านติดกันไปว่า สกาเจล ส่วนของจำเลยเรียกและอ่านแยกคำกันว่า สการ์ เจล เครื่องหมายของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนได้เนื่องจากนำคำว่า SCAR ซึ่งแปลว่าแผลเป็น มาตัดตัว R ออก แล้วเชื่อมติดกับคำว่า GEL ที่แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น ทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่ให้มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายโดยตรง แต่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งถือเป็นเครื่องหมายใช้คำว่า SCAR และ GEL อันเป็นคำพรรณนาถึงคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า ซึ่งเจ้าของสินค้าทั่วไปมีสิทธิจะใช้ได้เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรแต่ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าเพราะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายเพื่อรักษาแผลเป็นโดยตรง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้ชื่อสินค้ากับประกาศหรือประชาสัมพันธ์สินค้าโดยมีลักษณะเป็นเครื่องหมายเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงควรพิจารณาเฉพาะชื่อสินค้าของจำเลยว่าเลียนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์หรือไม่เท่านั้น เมื่อพิจารณาตัวอักษรเครื่องหมายการค้าของโจทก์เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ติดกัน แต่ของจำเลยเขียนตัวแรก S ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ส่วน CAR เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ขนาดเท่าตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งเห็นชัดว่าแตกต่างกัน หากพิจารณาเปรียบเทียบไปถึงหลอดและกล่องสินค้าของโจทก์และจำเลยก็เห็นว่าแตกต่างกัน ทั้งสีพื้นและสีตัวอักษร นอกจากนี้ตลาดที่จำหน่ายสินค้าของโจทก์และจำเลยก็เป็นคนละตลาดกัน โดยของโจทก์วางขายในโรงพยาบาลและร้านขายยา ส่วนของจำเลยขายตรงแก่สมาชิกของจำเลยเท่านั้น ไม่อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ การที่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นเครื่องหมายใช้พรรณนาคุณสมบัติและคุณภาพสินค้ามีเสียงเรียกขานพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์เพียงอย่างเดียว ไม่เป็นการละเมิดโดยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังฟ้องโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หรือจนกว่าจำเลยจะยุติการกระทำอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และขอให้ศาลห้ามจำเลยผลิตและจำหน่ายสินค้าเจลทาร่างกายที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า SCAGEL อันเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์อีกต่อไป กับมีคำสั่งให้บรรดาอุปกรณ์สิ่งของที่จำเลยทำขึ้นอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตกเป็นของโจทก์ทั้งสิ้น จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมกับค่าทนายความให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังยุติตามที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า CYBELE และเครื่องหมายการค้าคำว่า SCAGEL ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 และวันที่ 9 ตุลาคม 2550 ตามลำดับ โดยเครื่องหมายการค้าแรกใช้สำหรับสินค้า ครีมบำรุงผิว แป้ง น้ำมันหอมระเหย เจลเสริมความงาม สบู่ ในจำพวกที่ 3 เครื่องหมายการค้าหลังใช้สำหรับสินค้าเครื่องสำอางบำรุงผิว ในจำพวกที่ 3 ส่วนจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตัวหนังสือภาพประดิษฐ์ว่า GIFFARINE ซึ่งจดทะเบียนไว้ 3 คำขอ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 วันที่ 24 มีนาคม 2552 และวันที่ 12 กันยายน 2554 ตามลำดับ ใช้สำหรับสินค้า เครื่องสำอางบำรุงผิว คอลลาเจนชนิดผงใช้บำรุงผิว เจลใช้มาร์คหน้า ครีมปรับสภาพสีผิว เจลล้างหน้า เจลกระชับผิว เจลแต้มสิว และอื่น ๆ ในจำพวกที่ 3 โจทก์และจำเลยได้ขายสินค้าเจลทาร่างกายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของแต่ละฝ่าย โดยสินค้าของโจทก์เป็นเจลใสสำหรับทาแผลเป็น เรียกขานว่า ซีเบล สกาเจล มีจำหน่ายตามร้านขายยาและโรงพยาบาล ส่วนของจำเลยเป็นเจลบำรุงผิวสูตรพิเศษสำหรับผิวที่มีปัญหาร่องรอยหลังจากเกิดบาดแผล เรียกขานว่า กิฟฟารีน สการ์ เจล มีจำหน่ายโดยการขายตรงแก่สมาชิกของบริษัทจำเลยหรือสมาชิกดังกล่าวเสนอขายผ่านแคตตาล็อกเท่านั้น คำว่า SCAR แปลว่า แผลเป็น รอยแผล ส่วนคำว่า GEL แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ - ไทย และไทย - อังกฤษ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า SCAGEL ที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์ด้วยการใช้ชื่อสินค้าทาร่างกายของจำเลยว่า SCAR GEL เช่นเดียวกับสินค้าอย่างเดียวกันของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำอักษรโรมันว่า SCAGEL แต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้า ซีเบล สกาเจล โจทก์ใช้ Scagel ส่วนจำเลยใช้คำอักษรโรมันว่า SCAR GEL กับสินค้า ในการพิจารณาว่าคล้ายกันหรือไม่ ต้องพิจารณาลักษณะโดยรวมของเครื่องหมาย เครื่องหมายของโจทก์และของจำเลยมีเพียงเสียงเรียกขานที่พ้องกัน โดยของโจทก์เรียกและอ่านติดกันไปว่า สกาเจล ส่วนของจำเลยเรียกและอ่านแยกคำกันว่า สการ์ เจล เครื่องหมายของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนได้เนื่องจากนำคำว่า SCAR ซึ่งแปลว่า แผลเป็น มาตัดตัวอักษร R ออก แล้วเชื่อมติดกับคำว่า GEL ที่แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น ทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการที่เขียนติดกันและไม่ให้ความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายโดยตรง แต่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งถือเป็นเครื่องหมายใช้คำว่า SCAR แปลว่า แผลเป็น และ GEL แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น อันเป็นคำพรรณนาถึงคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า ซึ่งเจ้าของสินค้าทั่วไปมีสิทธิจะใช้ได้เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรแต่ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าเพราะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายเพื่อรักษาแผลเป็นโดยตรง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้ชื่อสินค้าที่ผลิตและจำหน่าย กับลงประกาศหรือประชาสัมพันธ์สินค้าดังกล่าวในหมวด "ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิฟฟารีน" มีลักษณะเป็นเครื่องหมายเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงควรพิจารณาเฉพาะชื่อสินค้า SCAR GEL ของจำเลยว่าเลียนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าคำว่า SCAGEL ที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์หรือไม่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกรณีที่โจทก์นำคำอักษรโรมันซึ่งเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้ามาประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าก็ยิ่งสมควรพิจารณาอย่างเคร่งครัด ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวอักษรเครื่องหมายการค้า SCAGEL ของโจทก์เขียนอักษรโรมันด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ติดกัน แต่ของจำเลย SCAR GEL เขียนอักษรโรมันตัวแรก S ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ อักษร CAR เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่พิมพ์ขนาดเท่าตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้งด้วยสายตาว่าแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบล่วงไปถึงหลอดและกล่องสินค้าซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ของโจทก์และของจำเลย ก็เห็นได้ว่าแตกต่างกัน เช่นกัน โดยของโจทก์มีเครื่องหมายการค้า CYBELE ที่จดทะเบียนแล้วกำกับอยู่ด้านบนของคำว่า Scagel (ซึ่งไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนว่า SCAGEL) สีพื้นทั้งหลอดและกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นสีขาวและสีเขียวส่วนตัวอักษรเป็นสีทองและสีเขียว แต่ของจำเลยสีพื้นทั้งหลอดและกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นสีขาวและสีน้ำเงินส่วนตัวอักษรเป็นสีน้ำเงินและสีดำ ทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาไปถึงตลาดที่จำหน่ายสินค้าของโจทก์และของจำเลย สินค้าทาร่างกายของโจทก์วางขายในโรงพยาบาลและร้านขายยา แต่สินค้าทาร่างกายของจำเลย จัดจำหน่ายโดยขายตรงแก่สมาชิกของบริษัทจำเลยเท่านั้น หรือสมาชิกนำไปเสนอขายผ่านแคตตาล็อก ไม่วางจำหน่ายทั่วโดยในช่องทางค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือร้านขายยา ตลาดที่จำหน่ายสินค้าจึงเป็นคนละตลาดกัน ไม่อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ การที่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นเครื่องหมายใช้พรรณนาคุณสมบัติและคุณภาพสินค้ามีเสียงเรียกขานพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์เพียงอย่างเดียว ไม่เป็นการละเมิดโดยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังฟ้อง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย คดีไม่จำต้องวินิจฉัยต่อไปว่าโจทก์เสียหายหรือไม่ เพียงใด อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 972/2561บริษัทบางกอก โบทานิกา จำกัดโจทก์บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัดจำเลย ป.พ.พ. ม. 420 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 109ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าว่าคล้ายกันหรือไม่ต้องพิจารณาลักษณะโดยรวมของเครื่องหมาย เครื่องหมายของโจทก์และของจำเลยมีเพียงเสียงเรียกขานที่พ้องกัน โดยของโจทก์เรียกและอ่านติดกันไปว่า สกาเจล ส่วนของจำเลยเรียกและอ่านแยกคำกันว่า สการ์ เจล เครื่องหมายของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนได้เนื่องจากนำคำว่า SCAR ซึ่งแปลว่าแผลเป็น มาตัดตัว R ออก แล้วเชื่อมติดกับคำว่า GEL ที่แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น ทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่ให้มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายโดยตรง แต่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งถือเป็นเครื่องหมายใช้คำว่า SCAR และ GEL อันเป็นคำพรรณนาถึงคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า ซึ่งเจ้าของสินค้าทั่วไปมีสิทธิจะใช้ได้เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรแต่ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าเพราะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายเพื่อรักษาแผลเป็นโดยตรง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้ชื่อสินค้ากับประกาศหรือประชาสัมพันธ์สินค้าโดยมีลักษณะเป็นเครื่องหมายเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงควรพิจารณาเฉพาะชื่อสินค้าของจำเลยว่าเลียนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์หรือไม่เท่านั้น เมื่อพิจารณาตัวอักษรเครื่องหมายการค้าของโจทก์เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ติดกัน แต่ของจำเลยเขียนตัวแรก S ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ส่วน CAR เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ขนาดเท่าตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งเห็นชัดว่าแตกต่างกัน หากพิจารณาเปรียบเทียบไปถึงหลอดและกล่องสินค้าของโจทก์และจำเลยก็เห็นว่าแตกต่างกัน ทั้งสีพื้นและสีตัวอักษร นอกจากนี้ตลาดที่จำหน่ายสินค้าของโจทก์และจำเลยก็เป็นคนละตลาดกัน โดยของโจทก์วางขายในโรงพยาบาลและร้านขายยา ส่วนของจำเลยขายตรงแก่สมาชิกของจำเลยเท่านั้น ไม่อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ การที่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นเครื่องหมายใช้พรรณนาคุณสมบัติและคุณภาพสินค้ามีเสียงเรียกขานพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์เพียงอย่างเดียว ไม่เป็นการละเมิดโดยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังฟ้องโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หรือจนกว่าจำเลยจะยุติการกระทำอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และขอให้ศาลห้ามจำเลยผลิตและจำหน่ายสินค้าเจลทาร่างกายที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า SCAGEL อันเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์อีกต่อไป กับมีคำสั่งให้บรรดาอุปกรณ์สิ่งของที่จำเลยทำขึ้นอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตกเป็นของโจทก์ทั้งสิ้น จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมกับค่าทนายความให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังยุติตามที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า CYBELE และเครื่องหมายการค้าคำว่า SCAGEL ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 และวันที่ 9 ตุลาคม 2550 ตามลำดับ โดยเครื่องหมายการค้าแรกใช้สำหรับสินค้า ครีมบำรุงผิว แป้ง น้ำมันหอมระเหย เจลเสริมความงาม สบู่ ในจำพวกที่ 3 เครื่องหมายการค้าหลังใช้สำหรับสินค้าเครื่องสำอางบำรุงผิว ในจำพวกที่ 3 ส่วนจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตัวหนังสือภาพประดิษฐ์ว่า GIFFARINE ซึ่งจดทะเบียนไว้ 3 คำขอ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 วันที่ 24 มีนาคม 2552 และวันที่ 12 กันยายน 2554 ตามลำดับ ใช้สำหรับสินค้า เครื่องสำอางบำรุงผิว คอลลาเจนชนิดผงใช้บำรุงผิว เจลใช้มาร์คหน้า ครีมปรับสภาพสีผิว เจลล้างหน้า เจลกระชับผิว เจลแต้มสิว และอื่น ๆ ในจำพวกที่ 3 โจทก์และจำเลยได้ขายสินค้าเจลทาร่างกายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของแต่ละฝ่าย โดยสินค้าของโจทก์เป็นเจลใสสำหรับทาแผลเป็น เรียกขานว่า ซีเบล สกาเจล มีจำหน่ายตามร้านขายยาและโรงพยาบาล ส่วนของจำเลยเป็นเจลบำรุงผิวสูตรพิเศษสำหรับผิวที่มีปัญหาร่องรอยหลังจากเกิดบาดแผล เรียกขานว่า กิฟฟารีน สการ์ เจล มีจำหน่ายโดยการขายตรงแก่สมาชิกของบริษัทจำเลยหรือสมาชิกดังกล่าวเสนอขายผ่านแคตตาล็อกเท่านั้น คำว่า SCAR แปลว่า แผลเป็น รอยแผล ส่วนคำว่า GEL แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ - ไทย และไทย - อังกฤษ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า SCAGEL ที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์ด้วยการใช้ชื่อสินค้าทาร่างกายของจำเลยว่า SCAR GEL เช่นเดียวกับสินค้าอย่างเดียวกันของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำอักษรโรมันว่า SCAGEL แต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้า ซีเบล สกาเจล โจทก์ใช้ Scagel ส่วนจำเลยใช้คำอักษรโรมันว่า SCAR GEL กับสินค้า ในการพิจารณาว่าคล้ายกันหรือไม่ ต้องพิจารณาลักษณะโดยรวมของเครื่องหมาย เครื่องหมายของโจทก์และของจำเลยมีเพียงเสียงเรียกขานที่พ้องกัน โดยของโจทก์เรียกและอ่านติดกันไปว่า สกาเจล ส่วนของจำเลยเรียกและอ่านแยกคำกันว่า สการ์ เจล เครื่องหมายของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนได้เนื่องจากนำคำว่า SCAR ซึ่งแปลว่า แผลเป็น มาตัดตัวอักษร R ออก แล้วเชื่อมติดกับคำว่า GEL ที่แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น ทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการที่เขียนติดกันและไม่ให้ความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายโดยตรง แต่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งถือเป็นเครื่องหมายใช้คำว่า SCAR แปลว่า แผลเป็น และ GEL แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น อันเป็นคำพรรณนาถึงคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า ซึ่งเจ้าของสินค้าทั่วไปมีสิทธิจะใช้ได้เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรแต่ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าเพราะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายเพื่อรักษาแผลเป็นโดยตรง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้ชื่อสินค้าที่ผลิตและจำหน่าย กับลงประกาศหรือประชาสัมพันธ์สินค้าดังกล่าวในหมวด "ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิฟฟารีน" มีลักษณะเป็นเครื่องหมายเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงควรพิจารณาเฉพาะชื่อสินค้า SCAR GEL ของจำเลยว่าเลียนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าคำว่า SCAGEL ที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์หรือไม่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกรณีที่โจทก์นำคำอักษรโรมันซึ่งเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้ามาประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าก็ยิ่งสมควรพิจารณาอย่างเคร่งครัด ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวอักษรเครื่องหมายการค้า SCAGEL ของโจทก์เขียนอักษรโรมันด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ติดกัน แต่ของจำเลย SCAR GEL เขียนอักษรโรมันตัวแรก S ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ อักษร CAR เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่พิมพ์ขนาดเท่าตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้งด้วยสายตาว่าแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบล่วงไปถึงหลอดและกล่องสินค้าซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ของโจทก์และของจำเลย ก็เห็นได้ว่าแตกต่างกัน เช่นกัน โดยของโจทก์มีเครื่องหมายการค้า CYBELE ที่จดทะเบียนแล้วกำกับอยู่ด้านบนของคำว่า Scagel (ซึ่งไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนว่า SCAGEL) สีพื้นทั้งหลอดและกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นสีขาวและสีเขียวส่วนตัวอักษรเป็นสีทองและสีเขียว แต่ของจำเลยสีพื้นทั้งหลอดและกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นสีขาวและสีน้ำเงินส่วนตัวอักษรเป็นสีน้ำเงินและสีดำ ทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาไปถึงตลาดที่จำหน่ายสินค้าของโจทก์และของจำเลย สินค้าทาร่างกายของโจทก์วางขายในโรงพยาบาลและร้านขายยา แต่สินค้าทาร่างกายของจำเลย จัดจำหน่ายโดยขายตรงแก่สมาชิกของบริษัทจำเลยเท่านั้น หรือสมาชิกนำไปเสนอขายผ่านแคตตาล็อก ไม่วางจำหน่ายทั่วโดยในช่องทางค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือร้านขายยา ตลาดที่จำหน่ายสินค้าจึงเป็นคนละตลาดกัน ไม่อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ การที่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นเครื่องหมายใช้พรรณนาคุณสมบัติและคุณภาพสินค้ามีเสียงเรียกขานพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์เพียงอย่างเดียว ไม่เป็นการละเมิดโดยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังฟ้อง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย คดีไม่จำต้องวินิจฉัยต่อไปว่าโจทก์เสียหายหรือไม่ เพียงใด อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ(วันชัย ศศิโรจน์-ปริญญา ดีผดุง-โสภณ บางยี่ขัน)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางอนงค์รัตน์ คงลาภแหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาทกป.40/2559หมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นทป91/2557หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นทป99/2558หมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หรือจนกว่าจำเลยจะยุติการกระทำอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และขอให้ศาลห้ามจำเลยผลิตและจำหน่ายสินค้าเจลทาร่างกายที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า SCAGEL อันเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์อีกต่อไป กับมีคำสั่งให้บรรดาอุปกรณ์สิ่งของที่จำเลยทำขึ้นอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตกเป็นของโจทก์ทั้งสิ้น จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมกับค่าทนายความให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังยุติตามที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า CYBELE และเครื่องหมายการค้าคำว่า SCAGEL ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 และวันที่ 9 ตุลาคม 2550 ตามลำดับ โดยเครื่องหมายการค้าแรกใช้สำหรับสินค้า ครีมบำรุงผิว แป้ง น้ำมันหอมระเหย เจลเสริมความงาม สบู่ ในจำพวกที่ 3 เครื่องหมายการค้าหลังใช้สำหรับสินค้าเครื่องสำอางบำรุงผิว ในจำพวกที่ 3 ส่วนจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตัวหนังสือภาพประดิษฐ์ว่า GIFFARINE ซึ่งจดทะเบียนไว้ 3 คำขอ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 วันที่ 24 มีนาคม 2552 และวันที่ 12 กันยายน 2554 ตามลำดับ ใช้สำหรับสินค้า เครื่องสำอางบำรุงผิว คอลลาเจนชนิดผงใช้บำรุงผิว เจลใช้มาร์คหน้า ครีมปรับสภาพสีผิว เจลล้างหน้า เจลกระชับผิว เจลแต้มสิว และอื่น ๆ ในจำพวกที่ 3 โจทก์และจำเลยได้ขายสินค้าเจลทาร่างกายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของแต่ละฝ่าย โดยสินค้าของโจทก์เป็นเจลใสสำหรับทาแผลเป็น เรียกขานว่า ซีเบล สกาเจล มีจำหน่ายตามร้านขายยาและโรงพยาบาล ส่วนของจำเลยเป็นเจลบำรุงผิวสูตรพิเศษสำหรับผิวที่มีปัญหาร่องรอยหลังจากเกิดบาดแผล เรียกขานว่า กิฟฟารีน สการ์ เจล มีจำหน่ายโดยการขายตรงแก่สมาชิกของบริษัทจำเลยหรือสมาชิกดังกล่าวเสนอขายผ่านแคตตาล็อกเท่านั้น คำว่า SCAR แปลว่า แผลเป็น รอยแผล ส่วนคำว่า GEL แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ - ไทย และไทย - อังกฤษ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า SCAGEL ที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์ด้วยการใช้ชื่อสินค้าทาร่างกายของจำเลยว่า SCAR GEL เช่นเดียวกับสินค้าอย่างเดียวกันของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำอักษรโรมันว่า SCAGEL แต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้า ซีเบล สกาเจล โจทก์ใช้ Scagel ส่วนจำเลยใช้คำอักษรโรมันว่า SCAR GEL กับสินค้า ในการพิจารณาว่าคล้ายกันหรือไม่ ต้องพิจารณาลักษณะโดยรวมของเครื่องหมาย เครื่องหมายของโจทก์และของจำเลยมีเพียงเสียงเรียกขานที่พ้องกัน โดยของโจทก์เรียกและอ่านติดกันไปว่า สกาเจล ส่วนของจำเลยเรียกและอ่านแยกคำกันว่า สการ์ เจล เครื่องหมายของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนได้เนื่องจากนำคำว่า SCAR ซึ่งแปลว่า แผลเป็น มาตัดตัวอักษร R ออก แล้วเชื่อมติดกับคำว่า GEL ที่แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น ทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการที่เขียนติดกันและไม่ให้ความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายโดยตรง แต่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งถือเป็นเครื่องหมายใช้คำว่า SCAR แปลว่า แผลเป็น และ GEL แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น อันเป็นคำพรรณนาถึงคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า ซึ่งเจ้าของสินค้าทั่วไปมีสิทธิจะใช้ได้เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรแต่ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าเพราะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายเพื่อรักษาแผลเป็นโดยตรง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้ชื่อสินค้าที่ผลิตและจำหน่าย กับลงประกาศหรือประชาสัมพันธ์สินค้าดังกล่าวในหมวด "ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิฟฟารีน" มีลักษณะเป็นเครื่องหมายเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงควรพิจารณาเฉพาะชื่อสินค้า SCAR GEL ของจำเลยว่าเลียนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าคำว่า SCAGEL ที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์หรือไม่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกรณีที่โจทก์นำคำอักษรโรมันซึ่งเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้ามาประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าก็ยิ่งสมควรพิจารณาอย่างเคร่งครัด ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวอักษรเครื่องหมายการค้า SCAGEL ของโจทก์เขียนอักษรโรมันด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ติดกัน แต่ของจำเลย SCAR GEL เขียนอักษรโรมันตัวแรก S ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ อักษร CAR เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่พิมพ์ขนาดเท่าตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้งด้วยสายตาว่าแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบล่วงไปถึงหลอดและกล่องสินค้าซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ของโจทก์และของจำเลย ก็เห็นได้ว่าแตกต่างกัน เช่นกัน โดยของโจทก์มีเครื่องหมายการค้า CYBELE ที่จดทะเบียนแล้วกำกับอยู่ด้านบนของคำว่า Scagel (ซึ่งไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนว่า SCAGEL) สีพื้นทั้งหลอดและกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นสีขาวและสีเขียวส่วนตัวอักษรเป็นสีทองและสีเขียว แต่ของจำเลยสีพื้นทั้งหลอดและกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นสีขาวและสีน้ำเงินส่วนตัวอักษรเป็นสีน้ำเงินและสีดำ ทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาไปถึงตลาดที่จำหน่ายสินค้าของโจทก์และของจำเลย สินค้าทาร่างกายของโจทก์วางขายในโรงพยาบาลและร้านขายยา แต่สินค้าทาร่างกายของจำเลย จัดจำหน่ายโดยขายตรงแก่สมาชิกของบริษัทจำเลยเท่านั้น หรือสมาชิกนำไปเสนอขายผ่านแคตตาล็อก ไม่วางจำหน่ายทั่วโดยในช่องทางค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือร้านขายยา ตลาดที่จำหน่ายสินค้าจึงเป็นคนละตลาดกัน ไม่อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ การที่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นเครื่องหมายใช้พรรณนาคุณสมบัติและคุณภาพสินค้ามีเสียงเรียกขานพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์เพียงอย่างเดียว ไม่เป็นการละเมิดโดยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังฟ้อง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย คดีไม่จำต้องวินิจฉัยต่อไปว่าโจทก์เสียหายหรือไม่ เพียงใด อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 972/2561บริษัทบางกอก โบทานิกา จำกัดโจทก์บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัดจำเลย ป.พ.พ. ม. 420 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 109ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าว่าคล้ายกันหรือไม่ต้องพิจารณาลักษณะโดยรวมของเครื่องหมาย เครื่องหมายของโจทก์และของจำเลยมีเพียงเสียงเรียกขานที่พ้องกัน โดยของโจทก์เรียกและอ่านติดกันไปว่า สกาเจล ส่วนของจำเลยเรียกและอ่านแยกคำกันว่า สการ์ เจล เครื่องหมายของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนได้เนื่องจากนำคำว่า SCAR ซึ่งแปลว่าแผลเป็น มาตัดตัว R ออก แล้วเชื่อมติดกับคำว่า GEL ที่แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น ทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่ให้มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายโดยตรง แต่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งถือเป็นเครื่องหมายใช้คำว่า SCAR และ GEL อันเป็นคำพรรณนาถึงคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า ซึ่งเจ้าของสินค้าทั่วไปมีสิทธิจะใช้ได้เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรแต่ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าเพราะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายเพื่อรักษาแผลเป็นโดยตรง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้ชื่อสินค้ากับประกาศหรือประชาสัมพันธ์สินค้าโดยมีลักษณะเป็นเครื่องหมายเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงควรพิจารณาเฉพาะชื่อสินค้าของจำเลยว่าเลียนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์หรือไม่เท่านั้น เมื่อพิจารณาตัวอักษรเครื่องหมายการค้าของโจทก์เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ติดกัน แต่ของจำเลยเขียนตัวแรก S ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ส่วน CAR เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ขนาดเท่าตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งเห็นชัดว่าแตกต่างกัน หากพิจารณาเปรียบเทียบไปถึงหลอดและกล่องสินค้าของโจทก์และจำเลยก็เห็นว่าแตกต่างกัน ทั้งสีพื้นและสีตัวอักษร นอกจากนี้ตลาดที่จำหน่ายสินค้าของโจทก์และจำเลยก็เป็นคนละตลาดกัน โดยของโจทก์วางขายในโรงพยาบาลและร้านขายยา ส่วนของจำเลยขายตรงแก่สมาชิกของจำเลยเท่านั้น ไม่อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ การที่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นเครื่องหมายใช้พรรณนาคุณสมบัติและคุณภาพสินค้ามีเสียงเรียกขานพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์เพียงอย่างเดียว ไม่เป็นการละเมิดโดยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังฟ้องโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หรือจนกว่าจำเลยจะยุติการกระทำอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และขอให้ศาลห้ามจำเลยผลิตและจำหน่ายสินค้าเจลทาร่างกายที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า SCAGEL อันเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์อีกต่อไป กับมีคำสั่งให้บรรดาอุปกรณ์สิ่งของที่จำเลยทำขึ้นอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตกเป็นของโจทก์ทั้งสิ้น จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมกับค่าทนายความให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังยุติตามที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า CYBELE และเครื่องหมายการค้าคำว่า SCAGEL ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 และวันที่ 9 ตุลาคม 2550 ตามลำดับ โดยเครื่องหมายการค้าแรกใช้สำหรับสินค้า ครีมบำรุงผิว แป้ง น้ำมันหอมระเหย เจลเสริมความงาม สบู่ ในจำพวกที่ 3 เครื่องหมายการค้าหลังใช้สำหรับสินค้าเครื่องสำอางบำรุงผิว ในจำพวกที่ 3 ส่วนจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตัวหนังสือภาพประดิษฐ์ว่า GIFFARINE ซึ่งจดทะเบียนไว้ 3 คำขอ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 วันที่ 24 มีนาคม 2552 และวันที่ 12 กันยายน 2554 ตามลำดับ ใช้สำหรับสินค้า เครื่องสำอางบำรุงผิว คอลลาเจนชนิดผงใช้บำรุงผิว เจลใช้มาร์คหน้า ครีมปรับสภาพสีผิว เจลล้างหน้า เจลกระชับผิว เจลแต้มสิว และอื่น ๆ ในจำพวกที่ 3 โจทก์และจำเลยได้ขายสินค้าเจลทาร่างกายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของแต่ละฝ่าย โดยสินค้าของโจทก์เป็นเจลใสสำหรับทาแผลเป็น เรียกขานว่า ซีเบล สกาเจล มีจำหน่ายตามร้านขายยาและโรงพยาบาล ส่วนของจำเลยเป็นเจลบำรุงผิวสูตรพิเศษสำหรับผิวที่มีปัญหาร่องรอยหลังจากเกิดบาดแผล เรียกขานว่า กิฟฟารีน สการ์ เจล มีจำหน่ายโดยการขายตรงแก่สมาชิกของบริษัทจำเลยหรือสมาชิกดังกล่าวเสนอขายผ่านแคตตาล็อกเท่านั้น คำว่า SCAR แปลว่า แผลเป็น รอยแผล ส่วนคำว่า GEL แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ - ไทย และไทย - อังกฤษ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า SCAGEL ที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์ด้วยการใช้ชื่อสินค้าทาร่างกายของจำเลยว่า SCAR GEL เช่นเดียวกับสินค้าอย่างเดียวกันของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำอักษรโรมันว่า SCAGEL แต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้า ซีเบล สกาเจล โจทก์ใช้ Scagel ส่วนจำเลยใช้คำอักษรโรมันว่า SCAR GEL กับสินค้า ในการพิจารณาว่าคล้ายกันหรือไม่ ต้องพิจารณาลักษณะโดยรวมของเครื่องหมาย เครื่องหมายของโจทก์และของจำเลยมีเพียงเสียงเรียกขานที่พ้องกัน โดยของโจทก์เรียกและอ่านติดกันไปว่า สกาเจล ส่วนของจำเลยเรียกและอ่านแยกคำกันว่า สการ์ เจล เครื่องหมายของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนได้เนื่องจากนำคำว่า SCAR ซึ่งแปลว่า แผลเป็น มาตัดตัวอักษร R ออก แล้วเชื่อมติดกับคำว่า GEL ที่แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น ทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการที่เขียนติดกันและไม่ให้ความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายโดยตรง แต่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งถือเป็นเครื่องหมายใช้คำว่า SCAR แปลว่า แผลเป็น และ GEL แปลว่า สารแขวนลอย วุ้น อันเป็นคำพรรณนาถึงคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า ซึ่งเจ้าของสินค้าทั่วไปมีสิทธิจะใช้ได้เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรแต่ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าเพราะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทาร่างกายเพื่อรักษาแผลเป็นโดยตรง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้ชื่อสินค้าที่ผลิตและจำหน่าย กับลงประกาศหรือประชาสัมพันธ์สินค้าดังกล่าวในหมวด "ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิฟฟารีน" มีลักษณะเป็นเครื่องหมายเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงควรพิจารณาเฉพาะชื่อสินค้า SCAR GEL ของจำเลยว่าเลียนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าคำว่า SCAGEL ที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์หรือไม่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกรณีที่โจทก์นำคำอักษรโรมันซึ่งเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้ามาประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าก็ยิ่งสมควรพิจารณาอย่างเคร่งครัด ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวอักษรเครื่องหมายการค้า SCAGEL ของโจทก์เขียนอักษรโรมันด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ติดกัน แต่ของจำเลย SCAR GEL เขียนอักษรโรมันตัวแรก S ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ อักษร CAR เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่พิมพ์ขนาดเท่าตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้งด้วยสายตาว่าแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบล่วงไปถึงหลอดและกล่องสินค้าซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ของโจทก์และของจำเลย ก็เห็นได้ว่าแตกต่างกัน เช่นกัน โดยของโจทก์มีเครื่องหมายการค้า CYBELE ที่จดทะเบียนแล้วกำกับอยู่ด้านบนของคำว่า Scagel (ซึ่งไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนว่า SCAGEL) สีพื้นทั้งหลอดและกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นสีขาวและสีเขียวส่วนตัวอักษรเป็นสีทองและสีเขียว แต่ของจำเลยสีพื้นทั้งหลอดและกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นสีขาวและสีน้ำเงินส่วนตัวอักษรเป็นสีน้ำเงินและสีดำ ทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาไปถึงตลาดที่จำหน่ายสินค้าของโจทก์และของจำเลย สินค้าทาร่างกายของโจทก์วางขายในโรงพยาบาลและร้านขายยา แต่สินค้าทาร่างกายของจำเลย จัดจำหน่ายโดยขายตรงแก่สมาชิกของบริษัทจำเลยเท่านั้น หรือสมาชิกนำไปเสนอขายผ่านแคตตาล็อก ไม่วางจำหน่ายทั่วโดยในช่องทางค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือร้านขายยา ตลาดที่จำหน่ายสินค้าจึงเป็นคนละตลาดกัน ไม่อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ การที่ชื่อสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นเครื่องหมายใช้พรรณนาคุณสมบัติและคุณภาพสินค้ามีเสียงเรียกขานพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์เพียงอย่างเดียว ไม่เป็นการละเมิดโดยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังฟ้อง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย คดีไม่จำต้องวินิจฉัยต่อไปว่าโจทก์เสียหายหรือไม่ เพียงใด อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ(วันชัย ศศิโรจน์-ปริญญา ดีผดุง-โสภณ บางยี่ขัน)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางอนงค์รัตน์ คงลาภแหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาทกป.40/2559หมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นทป91/2557หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นทป99/2558หมายเหตุ