คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8331/2544หลักกฎหมาย: เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITA อ่านว่า มากิต้า หรือ มากิตะ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร และตัวเขียนเล็กแบบอักษรประดิษฐ์กับอักษร M.E.W. ในรูปวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITO อ่านว่า มากิโต้ หรือ มากิโตะ มีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร ซึ่งทั้งสองคำจะประกอบด้วยจำนวนตัวอักษรโรมัน 6 ตัว เท่ากัน มีอักษร 5 ตัวหน้าเหมือนกัน โดยจัดวางเรียงชิดติดกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ต่างกันแต่อักษรตัวสุดท้ายซึ่งของโจทก์จะเป็นตัวอักษร A ส่วนของจำเลยจะเป็นตัวอักษร O แม้จะเห็นความแตกต่างของตัวอักษรตัวสุดท้ายอย่างชัดเจนเมื่อเขียนเป็นอักษรโรมันลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่ แต่หากเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า makita ในการเขียนเป็นอักษรประดิษฐ์ ซึ่งเขียนในลักษณะของตัวเขียนเล็กคือ makita จะเห็นได้ว่าอักษรตัวสุดท้ายคือ a จะมีลักษณะกลมคล้ายตัวอักษร o เพียงแต่ด้านล่างทางด้านขวาของตัวอักษร a จะมีหางลากออกมา ซึ่งหากบุคคลผู้ไม่คุ้นเคยกับอักษรโรมันอาจสังเกตไม่เห็นความแตกต่างได้ และเมื่อพิจารณาเสียงเรียกขานคำว่า makita กับ MAKITO แล้ว เสียงเรียกขานจะใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ พยางค์แรกออกเสียงเหมือนกัน พยางค์ท้ายสุดของโจทก์ออกเสียงเป็น ตะ หรือ ต้า ส่วนของจำเลยออกเสียงเป็น โต้ หรือ โตะ แม้โจทก์จะยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MATIKA ซึ่งเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่กับสินค้าของโจทก์ คงใช้แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า makita ซึ่งเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กและจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO โดยเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ตาม แต่ข้อแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ดังกล่าวหาใช่ข้อแตกต่างในสาระสำคัญอันจะไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดไม่ เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ของจำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 จำเลยนำเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO มาขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ประเภทเครื่องมือช่าง ในรายการสินค้า ใบเลื่อยใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ จำเลยก็ยอมรับว่าสินค้าใบเลื่อยของจำเลยสามารถใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้ารวมถึงเลื่อยวงเดือนแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า เลื่อยชักแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้าและเลื่อยสายพานแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้าด้วยตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2510 ก่อนจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO สำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้าซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของโจทก์เป็นเวลาถึงประมาณ 27 ปี และปรากฏว่าสินค้าเครื่องมือช่างของโจทก์มีจำหน่ายในประเทศไทยมาประมาณ 30 ปี แล้ว ก่อนสินค้าของจำเลยมีวางจำหน่ายหลายปี การที่จำเลยผลิตสินค้าใบเลื่อยและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO เพื่อใช้กับสินค้าดังกล่าวซึ่งสามารถนำมาใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ ย่อมส่อแสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจำเลยในการเลียนเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า MAKITO ดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ได้ ตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ และตามคำขอเลขที่ ๓๒๔๗๕๒ เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA และคำว่า MAKITO ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ และถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๓๒๔๗๕๒ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO และเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA ของโจทก์อีกต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA กับคำว่า MAKITO ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใดกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๓,๐๐๐ บาท ยกคำขอของโจทก์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคำขอเลขที่ ๓๒๔๗๕๒ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ อ่านว่า มากิตา มากิต้า หรือมากิตะ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ ไว้กับรายการสินค้าจำพวกที่ ๗ จำเลยจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO อ่านว่า มากิโต้ หรือมากิโตะ ใช้กับรายการสินค้าจำพวกที่ ๗ โดยขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า MAKITO ที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้าใบเลื่อยใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA และ ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITA อ่านว่า มากิต้า หรือ มากิตะ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร และตัวเขียนเล็กแบบอักษรประดิษฐ์กับอักษร M.E.W. ในรูปวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITO อ่านว่า มากิโต้ หรือ มากิโตะ มีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร ซึ่งทั้งสองคำจะประกอบด้วยจำนวนตัวอักษรโรมัน ๖ ตัว เท่ากัน มีอักษร ๕ ตัวหน้าเหมือนกัน โดยจัดวางเรียงชิดติดกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ต่างกันแต่อักษรตัวสุดท้ายซึ่งของโจทก์จะเป็นตัวอักษร A ส่วนของจำเลยจะเป็นตัวอักษร O แม้จะเห็นความแตกต่างของตัวอักษรตัวสุดท้ายอย่างชัดเจนเมื่อเขียนเป็นอักษรโรมันลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่ แต่หากเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า makita ในการเขียนเป็นอักษรประดิษฐ์ ซึ่งเขียนในลักษณะของตัวเขียนเล็กคือ makita จะเห็นได้ว่าอักษรตัวสุดท้ายคือ a จะมีลักษณะกลมคล้ายตัวอักษร o เพียงแต่ด้านล่างทางด้านขวาของตัวอักษร a จะมีหางลากออกมา ซึ่งหากบุคคลผู้ไม่คุ้นเคยกับอักษรโรมันอาจสังเกตไม่เห็นความแตกต่างได้ และเมื่อพิจารณาเสียงเรียกขานคำว่า makita กับ MAKITO แล้ว เสียงเรียกขานจะใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ พยางค์แรกออกเสียงเหมือนกัน พยางค์ท้ายสุดของโจทก์ออกเสียงเป็น ตะ หรือ ต้า ส่วนของจำเลยออกเสียงเป็น โต้ หรือ โตะ แม้โจทก์จะยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MATIKA ซึ่งเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่กับสินค้าของโจทก์ คงใช้แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า makita ซึ่งเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็ก และจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO โดยเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ตาม แต่ข้อแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ดังกล่าวหาใช่ข้อแตกต่างกันในสาระสำคัญอันจะไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ และแม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าผู้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยจะมาเบิกความว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยไม่มีความคล้ายกัน แต่ก็เบิกความรับว่าในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า แม้นายทะเบียนแต่ละคนใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตรวจสอบอย่างเดียวกัน แต่นายทะเบียนแต่ละคนอาจมีความเห็นแตกต่างกันได้ ดังนั้น จึงไม่อาจฟังได้อย่างมั่นคงว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ของจำเลยไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ จำเลยนำเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO มาขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๗ ประเภทเครื่องมือช่างในรายการสินค้า ใบเลื่อยใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ จำเลยก็เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านยอมรับว่า สินค้าใบเลื่อยของจำเลยสามารถใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้ารวมถึงเลื่อยวงเดือนแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า เลื่อยชักแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า และเลื่อยสายพานแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้าด้วย ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๐ ก่อนจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้าซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของโจทก์เป็นเวลาถึงประมาณ ๒๗ ปี และปรากฏว่าสินค้าเครื่องมือช่างของโจทก์มีจำหน่ายในประเทศไทยมาประมาณ ๓๐ ปี แล้ว ก่อนสินค้าของจำเลยมีวางจำหน่ายหลายปี การที่จำเลยผลิตสินค้าใบเลื่อยและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO เพื่อใช้กับสินค้าดังกล่าวซึ่งสามารถนำมาใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ ย่อมส่อแสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจำเลยในการเลียนเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ สินค้าประเภทเครื่องมือช่างและอุปกรณ์เป็นที่ทราบกันว่าลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าประเภทนี้ก็ต้องประกอบอาชีพพวกช่างก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ บุคคลเหล่านี้หากไม่คุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือคำเรียกขานซึ่งมีตัวอักษรและสำเนียงเรียกขานเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาโรมันอาจไม่สามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างของตัวอักษรหรือสำเนียงเรียกขานของคำว่า makita กับคำว่า MAKITO ได้อย่างชัดเจน จึงอาจสับสนหรือหลงผิดในสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ว่าเป็นสินค้าเดียวกันกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า makita ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า MAKITO ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ ดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ตามทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ ดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๖๗ แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์จำนวน ๑,๕๐๐ บาท แทนโจทก์. ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8331/2544มากิตา คอร์ปอเรชั่นโจทก์นายวรสิทธิ์ สิทธิวรศิลป์จำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 13, ม. 67เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITA อ่านว่า มากิต้า หรือ มากิตะ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร และตัวเขียนเล็กแบบอักษรประดิษฐ์กับอักษร M.E.W. ในรูปวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITO อ่านว่า มากิโต้ หรือ มากิโตะ มีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร ซึ่งทั้งสองคำจะประกอบด้วยจำนวนตัวอักษรโรมัน 6 ตัว เท่ากัน มีอักษร 5 ตัวหน้าเหมือนกัน โดยจัดวางเรียงชิดติดกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ต่างกันแต่อักษรตัวสุดท้ายซึ่งของโจทก์จะเป็นตัวอักษร A ส่วนของจำเลยจะเป็นตัวอักษร O แม้จะเห็นความแตกต่างของตัวอักษรตัวสุดท้ายอย่างชัดเจนเมื่อเขียนเป็นอักษรโรมันลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่ แต่หากเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า makita ในการเขียนเป็นอักษรประดิษฐ์ ซึ่งเขียนในลักษณะของตัวเขียนเล็กคือ makita จะเห็นได้ว่าอักษรตัวสุดท้ายคือ a จะมีลักษณะกลมคล้ายตัวอักษร o เพียงแต่ด้านล่างทางด้านขวาของตัวอักษร a จะมีหางลากออกมา ซึ่งหากบุคคลผู้ไม่คุ้นเคยกับอักษรโรมันอาจสังเกตไม่เห็นความแตกต่างได้ และเมื่อพิจารณาเสียงเรียกขานคำว่า makita กับ MAKITO แล้ว เสียงเรียกขานจะใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ พยางค์แรกออกเสียงเหมือนกัน พยางค์ท้ายสุดของโจทก์ออกเสียงเป็น ตะ หรือ ต้า ส่วนของจำเลยออกเสียงเป็น โต้ หรือ โตะ แม้โจทก์จะยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MATIKA ซึ่งเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่กับสินค้าของโจทก์ คงใช้แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า makita ซึ่งเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กและจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO โดยเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ตาม แต่ข้อแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ดังกล่าวหาใช่ข้อแตกต่างในสาระสำคัญอันจะไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดไม่ เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ของจำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 จำเลยนำเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO มาขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ประเภทเครื่องมือช่าง ในรายการสินค้า ใบเลื่อยใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ จำเลยก็ยอมรับว่าสินค้าใบเลื่อยของจำเลยสามารถใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้ารวมถึงเลื่อยวงเดือนแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า เลื่อยชักแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้าและเลื่อยสายพานแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้าด้วยตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2510 ก่อนจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO สำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้าซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของโจทก์เป็นเวลาถึงประมาณ 27 ปี และปรากฏว่าสินค้าเครื่องมือช่างของโจทก์มีจำหน่ายในประเทศไทยมาประมาณ 30 ปี แล้ว ก่อนสินค้าของจำเลยมีวางจำหน่ายหลายปี การที่จำเลยผลิตสินค้าใบเลื่อยและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO เพื่อใช้กับสินค้าดังกล่าวซึ่งสามารถนำมาใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ ย่อมส่อแสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจำเลยในการเลียนเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า MAKITO ดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ได้ ตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ และตามคำขอเลขที่ ๓๒๔๗๕๒ เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA และคำว่า MAKITO ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ และถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๓๒๔๗๕๒ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO และเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA ของโจทก์อีกต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA กับคำว่า MAKITO ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใดกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๓,๐๐๐ บาท ยกคำขอของโจทก์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคำขอเลขที่ ๓๒๔๗๕๒ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ อ่านว่า มากิตา มากิต้า หรือมากิตะ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ ไว้กับรายการสินค้าจำพวกที่ ๗ จำเลยจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO อ่านว่า มากิโต้ หรือมากิโตะ ใช้กับรายการสินค้าจำพวกที่ ๗ โดยขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า MAKITO ที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้าใบเลื่อยใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA และ ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITA อ่านว่า มากิต้า หรือ มากิตะ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร และตัวเขียนเล็กแบบอักษรประดิษฐ์กับอักษร M.E.W. ในรูปวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITO อ่านว่า มากิโต้ หรือ มากิโตะ มีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร ซึ่งทั้งสองคำจะประกอบด้วยจำนวนตัวอักษรโรมัน ๖ ตัว เท่ากัน มีอักษร ๕ ตัวหน้าเหมือนกัน โดยจัดวางเรียงชิดติดกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ต่างกันแต่อักษรตัวสุดท้ายซึ่งของโจทก์จะเป็นตัวอักษร A ส่วนของจำเลยจะเป็นตัวอักษร O แม้จะเห็นความแตกต่างของตัวอักษรตัวสุดท้ายอย่างชัดเจนเมื่อเขียนเป็นอักษรโรมันลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่ แต่หากเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า makita ในการเขียนเป็นอักษรประดิษฐ์ ซึ่งเขียนในลักษณะของตัวเขียนเล็กคือ makita จะเห็นได้ว่าอักษรตัวสุดท้ายคือ a จะมีลักษณะกลมคล้ายตัวอักษร o เพียงแต่ด้านล่างทางด้านขวาของตัวอักษร a จะมีหางลากออกมา ซึ่งหากบุคคลผู้ไม่คุ้นเคยกับอักษรโรมันอาจสังเกตไม่เห็นความแตกต่างได้ และเมื่อพิจารณาเสียงเรียกขานคำว่า makita กับ MAKITO แล้ว เสียงเรียกขานจะใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ พยางค์แรกออกเสียงเหมือนกัน พยางค์ท้ายสุดของโจทก์ออกเสียงเป็น ตะ หรือ ต้า ส่วนของจำเลยออกเสียงเป็น โต้ หรือ โตะ แม้โจทก์จะยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MATIKA ซึ่งเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่กับสินค้าของโจทก์ คงใช้แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า makita ซึ่งเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็ก และจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO โดยเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ตาม แต่ข้อแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ดังกล่าวหาใช่ข้อแตกต่างกันในสาระสำคัญอันจะไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ และแม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าผู้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยจะมาเบิกความว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยไม่มีความคล้ายกัน แต่ก็เบิกความรับว่าในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า แม้นายทะเบียนแต่ละคนใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตรวจสอบอย่างเดียวกัน แต่นายทะเบียนแต่ละคนอาจมีความเห็นแตกต่างกันได้ ดังนั้น จึงไม่อาจฟังได้อย่างมั่นคงว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ของจำเลยไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ จำเลยนำเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO มาขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๗ ประเภทเครื่องมือช่างในรายการสินค้า ใบเลื่อยใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ จำเลยก็เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านยอมรับว่า สินค้าใบเลื่อยของจำเลยสามารถใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้ารวมถึงเลื่อยวงเดือนแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า เลื่อยชักแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า และเลื่อยสายพานแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้าด้วย ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๐ ก่อนจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้าซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของโจทก์เป็นเวลาถึงประมาณ ๒๗ ปี และปรากฏว่าสินค้าเครื่องมือช่างของโจทก์มีจำหน่ายในประเทศไทยมาประมาณ ๓๐ ปี แล้ว ก่อนสินค้าของจำเลยมีวางจำหน่ายหลายปี การที่จำเลยผลิตสินค้าใบเลื่อยและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO เพื่อใช้กับสินค้าดังกล่าวซึ่งสามารถนำมาใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ ย่อมส่อแสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจำเลยในการเลียนเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ สินค้าประเภทเครื่องมือช่างและอุปกรณ์เป็นที่ทราบกันว่าลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าประเภทนี้ก็ต้องประกอบอาชีพพวกช่างก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ บุคคลเหล่านี้หากไม่คุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือคำเรียกขานซึ่งมีตัวอักษรและสำเนียงเรียกขานเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาโรมันอาจไม่สามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างของตัวอักษรหรือสำเนียงเรียกขานของคำว่า makita กับคำว่า MAKITO ได้อย่างชัดเจน จึงอาจสับสนหรือหลงผิดในสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ว่าเป็นสินค้าเดียวกันกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า makita ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า MAKITO ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ ดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ตามทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ ดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๖๗ แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์จำนวน ๑,๕๐๐ บาท แทนโจทก์.(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายไมตรี ศิริเมธารักษ์ศาลอุทธรณ์ - แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ และตามคำขอเลขที่ ๓๒๔๗๕๒ เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA และคำว่า MAKITO ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ และถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๓๒๔๗๕๒ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO และเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA ของโจทก์อีกต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA กับคำว่า MAKITO ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใดกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๓,๐๐๐ บาท ยกคำขอของโจทก์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคำขอเลขที่ ๓๒๔๗๕๒ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ อ่านว่า มากิตา มากิต้า หรือมากิตะ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ ไว้กับรายการสินค้าจำพวกที่ ๗ จำเลยจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO อ่านว่า มากิโต้ หรือมากิโตะ ใช้กับรายการสินค้าจำพวกที่ ๗ โดยขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า MAKITO ที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้าใบเลื่อยใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA และ ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITA อ่านว่า มากิต้า หรือ มากิตะ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร และตัวเขียนเล็กแบบอักษรประดิษฐ์กับอักษร M.E.W. ในรูปวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITO อ่านว่า มากิโต้ หรือ มากิโตะ มีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร ซึ่งทั้งสองคำจะประกอบด้วยจำนวนตัวอักษรโรมัน ๖ ตัว เท่ากัน มีอักษร ๕ ตัวหน้าเหมือนกัน โดยจัดวางเรียงชิดติดกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ต่างกันแต่อักษรตัวสุดท้ายซึ่งของโจทก์จะเป็นตัวอักษร A ส่วนของจำเลยจะเป็นตัวอักษร O แม้จะเห็นความแตกต่างของตัวอักษรตัวสุดท้ายอย่างชัดเจนเมื่อเขียนเป็นอักษรโรมันลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่ แต่หากเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า makita ในการเขียนเป็นอักษรประดิษฐ์ ซึ่งเขียนในลักษณะของตัวเขียนเล็กคือ makita จะเห็นได้ว่าอักษรตัวสุดท้ายคือ a จะมีลักษณะกลมคล้ายตัวอักษร o เพียงแต่ด้านล่างทางด้านขวาของตัวอักษร a จะมีหางลากออกมา ซึ่งหากบุคคลผู้ไม่คุ้นเคยกับอักษรโรมันอาจสังเกตไม่เห็นความแตกต่างได้ และเมื่อพิจารณาเสียงเรียกขานคำว่า makita กับ MAKITO แล้ว เสียงเรียกขานจะใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ พยางค์แรกออกเสียงเหมือนกัน พยางค์ท้ายสุดของโจทก์ออกเสียงเป็น ตะ หรือ ต้า ส่วนของจำเลยออกเสียงเป็น โต้ หรือ โตะ แม้โจทก์จะยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MATIKA ซึ่งเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่กับสินค้าของโจทก์ คงใช้แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า makita ซึ่งเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็ก และจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO โดยเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ตาม แต่ข้อแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ดังกล่าวหาใช่ข้อแตกต่างกันในสาระสำคัญอันจะไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ และแม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าผู้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยจะมาเบิกความว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยไม่มีความคล้ายกัน แต่ก็เบิกความรับว่าในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า แม้นายทะเบียนแต่ละคนใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตรวจสอบอย่างเดียวกัน แต่นายทะเบียนแต่ละคนอาจมีความเห็นแตกต่างกันได้ ดังนั้น จึงไม่อาจฟังได้อย่างมั่นคงว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ของจำเลยไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ จำเลยนำเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO มาขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๗ ประเภทเครื่องมือช่างในรายการสินค้า ใบเลื่อยใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ จำเลยก็เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านยอมรับว่า สินค้าใบเลื่อยของจำเลยสามารถใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้ารวมถึงเลื่อยวงเดือนแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า เลื่อยชักแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า และเลื่อยสายพานแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้าด้วย ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๐ ก่อนจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้าซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของโจทก์เป็นเวลาถึงประมาณ ๒๗ ปี และปรากฏว่าสินค้าเครื่องมือช่างของโจทก์มีจำหน่ายในประเทศไทยมาประมาณ ๓๐ ปี แล้ว ก่อนสินค้าของจำเลยมีวางจำหน่ายหลายปี การที่จำเลยผลิตสินค้าใบเลื่อยและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO เพื่อใช้กับสินค้าดังกล่าวซึ่งสามารถนำมาใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ ย่อมส่อแสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจำเลยในการเลียนเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ สินค้าประเภทเครื่องมือช่างและอุปกรณ์เป็นที่ทราบกันว่าลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าประเภทนี้ก็ต้องประกอบอาชีพพวกช่างก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ บุคคลเหล่านี้หากไม่คุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือคำเรียกขานซึ่งมีตัวอักษรและสำเนียงเรียกขานเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาโรมันอาจไม่สามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างของตัวอักษรหรือสำเนียงเรียกขานของคำว่า makita กับคำว่า MAKITO ได้อย่างชัดเจน จึงอาจสับสนหรือหลงผิดในสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ว่าเป็นสินค้าเดียวกันกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า makita ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า MAKITO ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ ดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ตามทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ ดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๖๗ แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์จำนวน ๑,๕๐๐ บาท แทนโจทก์. ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8331/2544มากิตา คอร์ปอเรชั่นโจทก์นายวรสิทธิ์ สิทธิวรศิลป์จำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 13, ม. 67เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITA อ่านว่า มากิต้า หรือ มากิตะ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร และตัวเขียนเล็กแบบอักษรประดิษฐ์กับอักษร M.E.W. ในรูปวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITO อ่านว่า มากิโต้ หรือ มากิโตะ มีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร ซึ่งทั้งสองคำจะประกอบด้วยจำนวนตัวอักษรโรมัน 6 ตัว เท่ากัน มีอักษร 5 ตัวหน้าเหมือนกัน โดยจัดวางเรียงชิดติดกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ต่างกันแต่อักษรตัวสุดท้ายซึ่งของโจทก์จะเป็นตัวอักษร A ส่วนของจำเลยจะเป็นตัวอักษร O แม้จะเห็นความแตกต่างของตัวอักษรตัวสุดท้ายอย่างชัดเจนเมื่อเขียนเป็นอักษรโรมันลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่ แต่หากเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า makita ในการเขียนเป็นอักษรประดิษฐ์ ซึ่งเขียนในลักษณะของตัวเขียนเล็กคือ makita จะเห็นได้ว่าอักษรตัวสุดท้ายคือ a จะมีลักษณะกลมคล้ายตัวอักษร o เพียงแต่ด้านล่างทางด้านขวาของตัวอักษร a จะมีหางลากออกมา ซึ่งหากบุคคลผู้ไม่คุ้นเคยกับอักษรโรมันอาจสังเกตไม่เห็นความแตกต่างได้ และเมื่อพิจารณาเสียงเรียกขานคำว่า makita กับ MAKITO แล้ว เสียงเรียกขานจะใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ พยางค์แรกออกเสียงเหมือนกัน พยางค์ท้ายสุดของโจทก์ออกเสียงเป็น ตะ หรือ ต้า ส่วนของจำเลยออกเสียงเป็น โต้ หรือ โตะ แม้โจทก์จะยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MATIKA ซึ่งเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่กับสินค้าของโจทก์ คงใช้แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า makita ซึ่งเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กและจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO โดยเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ตาม แต่ข้อแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ดังกล่าวหาใช่ข้อแตกต่างในสาระสำคัญอันจะไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดไม่ เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ของจำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 จำเลยนำเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO มาขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ประเภทเครื่องมือช่าง ในรายการสินค้า ใบเลื่อยใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ จำเลยก็ยอมรับว่าสินค้าใบเลื่อยของจำเลยสามารถใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้ารวมถึงเลื่อยวงเดือนแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า เลื่อยชักแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้าและเลื่อยสายพานแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้าด้วยตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2510 ก่อนจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO สำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้าซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของโจทก์เป็นเวลาถึงประมาณ 27 ปี และปรากฏว่าสินค้าเครื่องมือช่างของโจทก์มีจำหน่ายในประเทศไทยมาประมาณ 30 ปี แล้ว ก่อนสินค้าของจำเลยมีวางจำหน่ายหลายปี การที่จำเลยผลิตสินค้าใบเลื่อยและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO เพื่อใช้กับสินค้าดังกล่าวซึ่งสามารถนำมาใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ ย่อมส่อแสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจำเลยในการเลียนเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า MAKITO ดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ได้ ตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ และตามคำขอเลขที่ ๓๒๔๗๕๒ เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA และคำว่า MAKITO ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ และถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๓๒๔๗๕๒ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO และเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA ของโจทก์อีกต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA กับคำว่า MAKITO ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใดกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๓,๐๐๐ บาท ยกคำขอของโจทก์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคำขอเลขที่ ๓๒๔๗๕๒ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ อ่านว่า มากิตา มากิต้า หรือมากิตะ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ ไว้กับรายการสินค้าจำพวกที่ ๗ จำเลยจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO อ่านว่า มากิโต้ หรือมากิโตะ ใช้กับรายการสินค้าจำพวกที่ ๗ โดยขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า MAKITO ที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้าใบเลื่อยใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITA และ ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITA อ่านว่า มากิต้า หรือ มากิตะ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร และตัวเขียนเล็กแบบอักษรประดิษฐ์กับอักษร M.E.W. ในรูปวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันคำว่า MAKITO อ่านว่า มากิโต้ หรือ มากิโตะ มีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร ซึ่งทั้งสองคำจะประกอบด้วยจำนวนตัวอักษรโรมัน ๖ ตัว เท่ากัน มีอักษร ๕ ตัวหน้าเหมือนกัน โดยจัดวางเรียงชิดติดกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ต่างกันแต่อักษรตัวสุดท้ายซึ่งของโจทก์จะเป็นตัวอักษร A ส่วนของจำเลยจะเป็นตัวอักษร O แม้จะเห็นความแตกต่างของตัวอักษรตัวสุดท้ายอย่างชัดเจนเมื่อเขียนเป็นอักษรโรมันลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่ แต่หากเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า makita ในการเขียนเป็นอักษรประดิษฐ์ ซึ่งเขียนในลักษณะของตัวเขียนเล็กคือ makita จะเห็นได้ว่าอักษรตัวสุดท้ายคือ a จะมีลักษณะกลมคล้ายตัวอักษร o เพียงแต่ด้านล่างทางด้านขวาของตัวอักษร a จะมีหางลากออกมา ซึ่งหากบุคคลผู้ไม่คุ้นเคยกับอักษรโรมันอาจสังเกตไม่เห็นความแตกต่างได้ และเมื่อพิจารณาเสียงเรียกขานคำว่า makita กับ MAKITO แล้ว เสียงเรียกขานจะใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ พยางค์แรกออกเสียงเหมือนกัน พยางค์ท้ายสุดของโจทก์ออกเสียงเป็น ตะ หรือ ต้า ส่วนของจำเลยออกเสียงเป็น โต้ หรือ โตะ แม้โจทก์จะยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MATIKA ซึ่งเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่กับสินค้าของโจทก์ คงใช้แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า makita ซึ่งเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็ก และจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO โดยเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ตาม แต่ข้อแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ดังกล่าวหาใช่ข้อแตกต่างกันในสาระสำคัญอันจะไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ และแม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าผู้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยจะมาเบิกความว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยไม่มีความคล้ายกัน แต่ก็เบิกความรับว่าในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า แม้นายทะเบียนแต่ละคนใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตรวจสอบอย่างเดียวกัน แต่นายทะเบียนแต่ละคนอาจมีความเห็นแตกต่างกันได้ ดังนั้น จึงไม่อาจฟังได้อย่างมั่นคงว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ของจำเลยไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ จำเลยนำเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO มาขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๗ ประเภทเครื่องมือช่างในรายการสินค้า ใบเลื่อยใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ จำเลยก็เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านยอมรับว่า สินค้าใบเลื่อยของจำเลยสามารถใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้ารวมถึงเลื่อยวงเดือนแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า เลื่อยชักแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า และเลื่อยสายพานแบบมือถือทำงานด้วยกำลังไฟฟ้าด้วย ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๐ ก่อนจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้าซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของโจทก์เป็นเวลาถึงประมาณ ๒๗ ปี และปรากฏว่าสินค้าเครื่องมือช่างของโจทก์มีจำหน่ายในประเทศไทยมาประมาณ ๓๐ ปี แล้ว ก่อนสินค้าของจำเลยมีวางจำหน่ายหลายปี การที่จำเลยผลิตสินค้าใบเลื่อยและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO เพื่อใช้กับสินค้าดังกล่าวซึ่งสามารถนำมาใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าของโจทก์ได้ ย่อมส่อแสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจำเลยในการเลียนเครื่องหมายการค้าคำว่า makita ของโจทก์ สินค้าประเภทเครื่องมือช่างและอุปกรณ์เป็นที่ทราบกันว่าลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าประเภทนี้ก็ต้องประกอบอาชีพพวกช่างก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ บุคคลเหล่านี้หากไม่คุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือคำเรียกขานซึ่งมีตัวอักษรและสำเนียงเรียกขานเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาโรมันอาจไม่สามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างของตัวอักษรหรือสำเนียงเรียกขานของคำว่า makita กับคำว่า MAKITO ได้อย่างชัดเจน จึงอาจสับสนหรือหลงผิดในสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ว่าเป็นสินค้าเดียวกันกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า makita ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า MAKITO ตามคำขอเลขที่ ๒๗๔๙๐๔ ทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ ดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MAKITO ตามทะเบียนเลขที่ ค๓๐๘๔๐ ดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๖๗ แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์จำนวน ๑,๕๐๐ บาท แทนโจทก์.(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายไมตรี ศิริเมธารักษ์ศาลอุทธรณ์ - แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ