คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5509/2552หลักกฎหมาย: พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ฯ มาตรา 26 กำหนดว่า การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ และข้อกำหนด ฯ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานนี้ ไม่ปรากฏว่ากฎหมายดังกล่าวได้มีข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไว้แต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาลภายใต้บทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวได้ และศาลย่อมจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวของโจทก์ได้ และเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเช่นใดนั้น ย่อมเป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลดังกล่าว หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อน ดังจะเห็นได้จาก พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 61 (2) ที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ขณะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หรือมาตรา 67 วรรคหนึ่งที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น ดังนั้น การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ นอกจากจะพิจารณาตามถ้อยคำในมาตรา 61 (3) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ ที่ว่า ขณะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรพิจารณาด้วยว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ เพราะหากโจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนแล้ว จำเลยที่ 11 ย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ อนึ่ง แม้คดีนี้จะล่วงเลยเวลาที่จะให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 27 โดยตรงอีกเนื่องจากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 11 ไปแล้ว แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ ต่อไปนั้น ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 61, 64 และ 65 แล้วใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ หากยังมีเหตุอันไม่สมควรที่เพิกถอนแล้ว ก็ให้นำมาตรา 27 วรรคหนึ่งมาพิจารณาแล้วมีคำสั่งต่อไปโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จำเลยที่ 11 ยื่นต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ที่สั่งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และห้ามจำเลยที่ 1 ทำการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ให้การว่า คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 11 ขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...ปัญหาที่เห็นควรวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 เป็นประการแรกมีว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ซึ่งมิได้อ้างส่งในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามาก่อนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 กำหนดว่า การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานนี้ ไม่ปรากฏว่ากฎหมายดังกล่าวได้มีข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการต้าไว้แต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางภายใต้บทบัญญัติและข้อกำหนดของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางย่อมจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวของโจทก์ได้และเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเช่นใดนั้นย่อมเป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อมามีว่า คดีนี้มีเหตุที่จะเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า แม้คดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าขณะที่เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนนั้นเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของจำเลยที่ 11 ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 เช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนี้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่เพียงประการเดียว โดยไม่อาจพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบ เพราะแม้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์การจดทะเบียนก่อนหลังก็ตาม แต่หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อน ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61 (2) ที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ขณะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หรือมาตรา 67 วรรคหนึ่งที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ดังนี้ การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ นอกจากจะพิจารณาตามถ้อยคำในมาตรา 61 (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่ว่าขณะจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรพิจารณาด้วยว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ เพราะหากโจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนแล้ว จำเลยที่ 11 ย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ แม้ในประเด็นนี้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 จะนำสืบในทำนองว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาหลักฐานที่โจทก์นำส่งแล้ว เห็นว่ายังไม่พอรับฟังว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาเป็นเวลานานหรือมีความแพร่หลายในประเทศไทย และเป็นการใช้โดยสุจริตแต่คำสั่งดังกล่าวไม่ปรากฏเหตุผลที่ชัดเจนว่าโจทก์ไม่สุจริตเช่นใด คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรจะพิจารณาหลักฐานของโจทก์ และใช้ดุลพินิจว่าโจทก์มีพฤติการณ์ไม่สุจริต เช่น โจทก์ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 โดยหวังแอบอิงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือไม่ ทั้งการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนเพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงก็เป็นคนละประเด็นกับการใช้เครื่องหมายการค้ามานานหรือมีความแพร่หลายในประเทศไทย สำหรับคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏในสำนวนว่า โจทก์ได้นำเสนอหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของที่แท้จริงในเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว และได้นำเสนอในชั้นพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางด้วย โดยพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ไม่ได้นำสืบโต้แย้งคัดค้านได้ความว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2537 และมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาโดยตลอด อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่จำเลยที่ 11 จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากเป็นเช่นนั้นจริงก็เท่ากับว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 และข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ไม่โต้แย้งก็ได้ความต่อไปว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" กับสินค้าไอศกรีมของโจทก์เรื่อยมามีการขออนุญาตผลิตและจำหน่ายไอศกรีมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขจากการสำรวจและวิจัยพบว่า สาธารณชนรู้จักสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของดจทก์ ถือได้ว่าหลังจากจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแล้ว โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของตนเรื่อยมาโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์มีเจตนาไม่สุจริตหรือโจทก์มีเจตนาที่จะแสวงหาประโยชน์จากการแอบอิงชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 รวมทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นในสังคมระหว่างสินค้าของโจทก์กับของจำเลยที่ 11 อย่างไร สำหรับการที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ไว้ในขณะนั้น แม้ฝ่ายจำเลยจะนำสืบในทำนองว่า ขณะนั้นตรวจสอบไม่พบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ถ้าตรวจสอบพบ ก็จะไม่พิจารณาจดทะเบียนให้ก็ตาม เห็นว่า แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรวจสอบพบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ก็ตาม แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ต่างฝ่ายต่างใช้เครื่องหมายการค้ากันมาโดยสุจริต นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ชอบจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลผู้สุจริตทุกฝ่ายได้ และหากเพิ่งมาปรากฏภายหลังเช่นคดีนี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็ชอบที่จะหาวิธีแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวและทำให้ปรกาฏในคำสั่งของตน โดยไม่จำต้องให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการตามกฎหมายกันเองอีก เมื่อข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏนี้ยังไม่แน่ชัดว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาในประเด็นที่ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไปจึงชอบแล้ว หนึ่ง แม้คดีนี้จะล่วงเลยเวลาที่จะให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 โดยตรงอีก เนื่องจากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 11 ไปแล้ว แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไปนั้น ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61, 64 และ 65 แล้วใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ หากยังมีเหตุอันไม่สมควรที่จะเพิกถอนแล้วก็ให้นำมาตรา 27 วรรคหนึ่งมาพิจารณาแล้วมีคำสั่งต่อไปนั่นเอง คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5509/2552เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ดโจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 8, ม. 27, ม. 61, ม. 64, ม. 65, ม. 67 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 ม. 26พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ฯ มาตรา 26 กำหนดว่า การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ และข้อกำหนด ฯ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานนี้ ไม่ปรากฏว่ากฎหมายดังกล่าวได้มีข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไว้แต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาลภายใต้บทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวได้ และศาลย่อมจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวของโจทก์ได้ และเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเช่นใดนั้น ย่อมเป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลดังกล่าว หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อน ดังจะเห็นได้จาก พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 61 (2) ที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ขณะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หรือมาตรา 67 วรรคหนึ่งที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น ดังนั้น การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ นอกจากจะพิจารณาตามถ้อยคำในมาตรา 61 (3) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ ที่ว่า ขณะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรพิจารณาด้วยว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ เพราะหากโจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนแล้ว จำเลยที่ 11 ย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ อนึ่ง แม้คดีนี้จะล่วงเลยเวลาที่จะให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 27 โดยตรงอีกเนื่องจากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 11 ไปแล้ว แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ ต่อไปนั้น ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 61, 64 และ 65 แล้วใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ หากยังมีเหตุอันไม่สมควรที่เพิกถอนแล้ว ก็ให้นำมาตรา 27 วรรคหนึ่งมาพิจารณาแล้วมีคำสั่งต่อไปโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จำเลยที่ 11 ยื่นต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ที่สั่งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และห้ามจำเลยที่ 1 ทำการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ให้การว่า คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 11 ขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...ปัญหาที่เห็นควรวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 เป็นประการแรกมีว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ซึ่งมิได้อ้างส่งในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามาก่อนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 กำหนดว่า การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานนี้ ไม่ปรากฏว่ากฎหมายดังกล่าวได้มีข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการต้าไว้แต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางภายใต้บทบัญญัติและข้อกำหนดของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางย่อมจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวของโจทก์ได้และเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเช่นใดนั้นย่อมเป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อมามีว่า คดีนี้มีเหตุที่จะเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า แม้คดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าขณะที่เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนนั้นเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของจำเลยที่ 11 ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 เช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนี้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่เพียงประการเดียว โดยไม่อาจพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบ เพราะแม้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์การจดทะเบียนก่อนหลังก็ตาม แต่หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อน ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61 (2) ที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ขณะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หรือมาตรา 67 วรรคหนึ่งที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ดังนี้ การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ นอกจากจะพิจารณาตามถ้อยคำในมาตรา 61 (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่ว่าขณะจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรพิจารณาด้วยว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ เพราะหากโจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนแล้ว จำเลยที่ 11 ย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ แม้ในประเด็นนี้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 จะนำสืบในทำนองว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาหลักฐานที่โจทก์นำส่งแล้ว เห็นว่ายังไม่พอรับฟังว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาเป็นเวลานานหรือมีความแพร่หลายในประเทศไทย และเป็นการใช้โดยสุจริตแต่คำสั่งดังกล่าวไม่ปรากฏเหตุผลที่ชัดเจนว่าโจทก์ไม่สุจริตเช่นใด คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรจะพิจารณาหลักฐานของโจทก์ และใช้ดุลพินิจว่าโจทก์มีพฤติการณ์ไม่สุจริต เช่น โจทก์ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 โดยหวังแอบอิงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือไม่ ทั้งการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนเพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงก็เป็นคนละประเด็นกับการใช้เครื่องหมายการค้ามานานหรือมีความแพร่หลายในประเทศไทย สำหรับคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏในสำนวนว่า โจทก์ได้นำเสนอหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของที่แท้จริงในเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว และได้นำเสนอในชั้นพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางด้วย โดยพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ไม่ได้นำสืบโต้แย้งคัดค้านได้ความว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2537 และมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาโดยตลอด อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่จำเลยที่ 11 จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากเป็นเช่นนั้นจริงก็เท่ากับว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 และข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ไม่โต้แย้งก็ได้ความต่อไปว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" กับสินค้าไอศกรีมของโจทก์เรื่อยมามีการขออนุญาตผลิตและจำหน่ายไอศกรีมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขจากการสำรวจและวิจัยพบว่า สาธารณชนรู้จักสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของดจทก์ ถือได้ว่าหลังจากจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแล้ว โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของตนเรื่อยมาโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์มีเจตนาไม่สุจริตหรือโจทก์มีเจตนาที่จะแสวงหาประโยชน์จากการแอบอิงชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 รวมทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นในสังคมระหว่างสินค้าของโจทก์กับของจำเลยที่ 11 อย่างไร สำหรับการที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ไว้ในขณะนั้น แม้ฝ่ายจำเลยจะนำสืบในทำนองว่า ขณะนั้นตรวจสอบไม่พบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ถ้าตรวจสอบพบ ก็จะไม่พิจารณาจดทะเบียนให้ก็ตาม เห็นว่า แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรวจสอบพบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ก็ตาม แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ต่างฝ่ายต่างใช้เครื่องหมายการค้ากันมาโดยสุจริต นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ชอบจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลผู้สุจริตทุกฝ่ายได้ และหากเพิ่งมาปรากฏภายหลังเช่นคดีนี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็ชอบที่จะหาวิธีแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวและทำให้ปรกาฏในคำสั่งของตน โดยไม่จำต้องให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการตามกฎหมายกันเองอีก เมื่อข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏนี้ยังไม่แน่ชัดว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาในประเด็นที่ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไปจึงชอบแล้ว หนึ่ง แม้คดีนี้จะล่วงเลยเวลาที่จะให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 โดยตรงอีก เนื่องจากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 11 ไปแล้ว แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไปนั้น ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61, 64 และ 65 แล้วใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ หากยังมีเหตุอันไม่สมควรที่จะเพิกถอนแล้วก็ให้นำมาตรา 27 วรรคหนึ่งมาพิจารณาแล้วมีคำสั่งต่อไปนั่นเอง คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ(บุญรอด ตันประเสริฐ-พลรัตน์ ประทุมทาน-เอกชัย ชินณพงศ์)แหล่งที่มาสำนักวิชาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จำเลยที่ 11 ยื่นต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ที่สั่งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และห้ามจำเลยที่ 1 ทำการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ให้การว่า คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 11 ขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...ปัญหาที่เห็นควรวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 เป็นประการแรกมีว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ซึ่งมิได้อ้างส่งในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามาก่อนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 กำหนดว่า การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานนี้ ไม่ปรากฏว่ากฎหมายดังกล่าวได้มีข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการต้าไว้แต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางภายใต้บทบัญญัติและข้อกำหนดของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางย่อมจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวของโจทก์ได้และเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเช่นใดนั้นย่อมเป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อมามีว่า คดีนี้มีเหตุที่จะเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า แม้คดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าขณะที่เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนนั้นเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของจำเลยที่ 11 ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 เช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนี้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่เพียงประการเดียว โดยไม่อาจพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบ เพราะแม้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์การจดทะเบียนก่อนหลังก็ตาม แต่หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อน ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61 (2) ที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ขณะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หรือมาตรา 67 วรรคหนึ่งที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ดังนี้ การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ นอกจากจะพิจารณาตามถ้อยคำในมาตรา 61 (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่ว่าขณะจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรพิจารณาด้วยว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ เพราะหากโจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนแล้ว จำเลยที่ 11 ย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ แม้ในประเด็นนี้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 จะนำสืบในทำนองว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาหลักฐานที่โจทก์นำส่งแล้ว เห็นว่ายังไม่พอรับฟังว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาเป็นเวลานานหรือมีความแพร่หลายในประเทศไทย และเป็นการใช้โดยสุจริตแต่คำสั่งดังกล่าวไม่ปรากฏเหตุผลที่ชัดเจนว่าโจทก์ไม่สุจริตเช่นใด คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรจะพิจารณาหลักฐานของโจทก์ และใช้ดุลพินิจว่าโจทก์มีพฤติการณ์ไม่สุจริต เช่น โจทก์ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 โดยหวังแอบอิงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือไม่ ทั้งการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนเพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงก็เป็นคนละประเด็นกับการใช้เครื่องหมายการค้ามานานหรือมีความแพร่หลายในประเทศไทย สำหรับคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏในสำนวนว่า โจทก์ได้นำเสนอหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของที่แท้จริงในเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว และได้นำเสนอในชั้นพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางด้วย โดยพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ไม่ได้นำสืบโต้แย้งคัดค้านได้ความว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2537 และมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาโดยตลอด อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่จำเลยที่ 11 จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากเป็นเช่นนั้นจริงก็เท่ากับว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 และข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ไม่โต้แย้งก็ได้ความต่อไปว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" กับสินค้าไอศกรีมของโจทก์เรื่อยมามีการขออนุญาตผลิตและจำหน่ายไอศกรีมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขจากการสำรวจและวิจัยพบว่า สาธารณชนรู้จักสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของดจทก์ ถือได้ว่าหลังจากจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแล้ว โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของตนเรื่อยมาโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์มีเจตนาไม่สุจริตหรือโจทก์มีเจตนาที่จะแสวงหาประโยชน์จากการแอบอิงชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 รวมทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นในสังคมระหว่างสินค้าของโจทก์กับของจำเลยที่ 11 อย่างไร สำหรับการที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ไว้ในขณะนั้น แม้ฝ่ายจำเลยจะนำสืบในทำนองว่า ขณะนั้นตรวจสอบไม่พบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ถ้าตรวจสอบพบ ก็จะไม่พิจารณาจดทะเบียนให้ก็ตาม เห็นว่า แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรวจสอบพบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ก็ตาม แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ต่างฝ่ายต่างใช้เครื่องหมายการค้ากันมาโดยสุจริต นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ชอบจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลผู้สุจริตทุกฝ่ายได้ และหากเพิ่งมาปรากฏภายหลังเช่นคดีนี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็ชอบที่จะหาวิธีแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวและทำให้ปรกาฏในคำสั่งของตน โดยไม่จำต้องให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการตามกฎหมายกันเองอีก เมื่อข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏนี้ยังไม่แน่ชัดว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาในประเด็นที่ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไปจึงชอบแล้ว หนึ่ง แม้คดีนี้จะล่วงเลยเวลาที่จะให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 โดยตรงอีก เนื่องจากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 11 ไปแล้ว แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไปนั้น ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61, 64 และ 65 แล้วใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ หากยังมีเหตุอันไม่สมควรที่จะเพิกถอนแล้วก็ให้นำมาตรา 27 วรรคหนึ่งมาพิจารณาแล้วมีคำสั่งต่อไปนั่นเอง คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5509/2552เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ดโจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 8, ม. 27, ม. 61, ม. 64, ม. 65, ม. 67 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 ม. 26พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ฯ มาตรา 26 กำหนดว่า การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ และข้อกำหนด ฯ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานนี้ ไม่ปรากฏว่ากฎหมายดังกล่าวได้มีข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไว้แต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาลภายใต้บทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวได้ และศาลย่อมจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวของโจทก์ได้ และเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเช่นใดนั้น ย่อมเป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลดังกล่าว หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อน ดังจะเห็นได้จาก พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 61 (2) ที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ขณะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หรือมาตรา 67 วรรคหนึ่งที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น ดังนั้น การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ นอกจากจะพิจารณาตามถ้อยคำในมาตรา 61 (3) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ ที่ว่า ขณะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรพิจารณาด้วยว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ เพราะหากโจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนแล้ว จำเลยที่ 11 ย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ อนึ่ง แม้คดีนี้จะล่วงเลยเวลาที่จะให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 27 โดยตรงอีกเนื่องจากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 11 ไปแล้ว แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ ต่อไปนั้น ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 61, 64 และ 65 แล้วใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ หากยังมีเหตุอันไม่สมควรที่เพิกถอนแล้ว ก็ให้นำมาตรา 27 วรรคหนึ่งมาพิจารณาแล้วมีคำสั่งต่อไปโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จำเลยที่ 11 ยื่นต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ที่สั่งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และห้ามจำเลยที่ 1 ทำการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ให้การว่า คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 11 ขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...ปัญหาที่เห็นควรวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 เป็นประการแรกมีว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ซึ่งมิได้อ้างส่งในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามาก่อนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 กำหนดว่า การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานนี้ ไม่ปรากฏว่ากฎหมายดังกล่าวได้มีข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการต้าไว้แต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางภายใต้บทบัญญัติและข้อกำหนดของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางย่อมจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวของโจทก์ได้และเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเช่นใดนั้นย่อมเป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อมามีว่า คดีนี้มีเหตุที่จะเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า แม้คดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าขณะที่เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนนั้นเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของจำเลยที่ 11 ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 เช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนี้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่เพียงประการเดียว โดยไม่อาจพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบ เพราะแม้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์การจดทะเบียนก่อนหลังก็ตาม แต่หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อน ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61 (2) ที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ขณะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หรือมาตรา 67 วรรคหนึ่งที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ดังนี้ การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ นอกจากจะพิจารณาตามถ้อยคำในมาตรา 61 (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่ว่าขณะจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรพิจารณาด้วยว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ เพราะหากโจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนแล้ว จำเลยที่ 11 ย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ แม้ในประเด็นนี้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 จะนำสืบในทำนองว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาหลักฐานที่โจทก์นำส่งแล้ว เห็นว่ายังไม่พอรับฟังว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาเป็นเวลานานหรือมีความแพร่หลายในประเทศไทย และเป็นการใช้โดยสุจริตแต่คำสั่งดังกล่าวไม่ปรากฏเหตุผลที่ชัดเจนว่าโจทก์ไม่สุจริตเช่นใด คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรจะพิจารณาหลักฐานของโจทก์ และใช้ดุลพินิจว่าโจทก์มีพฤติการณ์ไม่สุจริต เช่น โจทก์ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 โดยหวังแอบอิงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือไม่ ทั้งการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนเพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงก็เป็นคนละประเด็นกับการใช้เครื่องหมายการค้ามานานหรือมีความแพร่หลายในประเทศไทย สำหรับคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏในสำนวนว่า โจทก์ได้นำเสนอหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของที่แท้จริงในเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว และได้นำเสนอในชั้นพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางด้วย โดยพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ไม่ได้นำสืบโต้แย้งคัดค้านได้ความว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2537 และมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาโดยตลอด อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่จำเลยที่ 11 จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากเป็นเช่นนั้นจริงก็เท่ากับว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 และข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ไม่โต้แย้งก็ได้ความต่อไปว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" กับสินค้าไอศกรีมของโจทก์เรื่อยมามีการขออนุญาตผลิตและจำหน่ายไอศกรีมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขจากการสำรวจและวิจัยพบว่า สาธารณชนรู้จักสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของดจทก์ ถือได้ว่าหลังจากจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแล้ว โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของตนเรื่อยมาโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์มีเจตนาไม่สุจริตหรือโจทก์มีเจตนาที่จะแสวงหาประโยชน์จากการแอบอิงชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 รวมทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นในสังคมระหว่างสินค้าของโจทก์กับของจำเลยที่ 11 อย่างไร สำหรับการที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ไว้ในขณะนั้น แม้ฝ่ายจำเลยจะนำสืบในทำนองว่า ขณะนั้นตรวจสอบไม่พบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ถ้าตรวจสอบพบ ก็จะไม่พิจารณาจดทะเบียนให้ก็ตาม เห็นว่า แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรวจสอบพบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ก็ตาม แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ต่างฝ่ายต่างใช้เครื่องหมายการค้ากันมาโดยสุจริต นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ชอบจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลผู้สุจริตทุกฝ่ายได้ และหากเพิ่งมาปรากฏภายหลังเช่นคดีนี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็ชอบที่จะหาวิธีแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวและทำให้ปรกาฏในคำสั่งของตน โดยไม่จำต้องให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการตามกฎหมายกันเองอีก เมื่อข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏนี้ยังไม่แน่ชัดว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาในประเด็นที่ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไปจึงชอบแล้ว หนึ่ง แม้คดีนี้จะล่วงเลยเวลาที่จะให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 โดยตรงอีก เนื่องจากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 11 ไปแล้ว แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไปนั้น ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61, 64 และ 65 แล้วใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ หากยังมีเหตุอันไม่สมควรที่จะเพิกถอนแล้วก็ให้นำมาตรา 27 วรรคหนึ่งมาพิจารณาแล้วมีคำสั่งต่อไปนั่นเอง คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ(บุญรอด ตันประเสริฐ-พลรัตน์ ประทุมทาน-เอกชัย ชินณพงศ์)แหล่งที่มาสำนักวิชาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ