คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 348/2543หลักกฎหมาย: โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเป็นโรงแรมใหญ่ เริ่มเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2506 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น จนปี 2510 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ส่วนโจทก์นั้นเดิมชื่อบริษัทควีนส์โฮเต็ล จำกัด ประกอบกิจการโรงแรมใช้ชื่อว่า ควีนส์โฮเต็ล ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2508 พ. กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์เคยเดินทางไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้ง ย่อมต้องรู้จักโรงแรมแมนดารินของเมืองฮ่องกง พ. ประกอบกิจการโรงแรม ย่อมต้องศึกษาและมีความสนใจในกิจการของโรงแรมต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อนำมาใช้กับโรงแรมของตนโรงแรมควีนส์โฮเต็ล ของโจทก์เปิดดำเนินงานได้เพียง 2 ปี ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นแมนดารินกรุงเทพในปี2510ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยกำลังมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ไม่ปรากฏว่าเหตุใดโจทก์จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าบริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด การตั้งชื่อสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องสำคัญมีผลต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก ที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่โจทก์เปลี่ยนชื่อจากควีนส์โฮเต็ล มาเป็นโรงแรมแมนดาริน เพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนมีเชื้อสายจีนและเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนนั้น นับว่ามีเหตุผลน้อย ไม่น่าเชื่อถือเพราะผู้ถือหุ้นของโจทก์ในตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทและโรงแรม กับตอนเปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโรงแรมของโจทก์ให้เหมือนกับชื่อโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยก็เพื่อต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเจริญขึ้น จึงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยสุจริต จำเลยจึงมีสิทธิในชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ดีกว่าโจทก์โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "MANDARIN ORIENTA" สำหรับบริการจำพวก42 ตามคำขอเลขที่ 225503 ส่วนโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการรูปและคำว่า M ในกรอบสี่เหลี่ยมมีคำว่า THE MANDARIN BANGKOK ต่อท้ายสำหรับบริการจำพวก 42 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2535 ตามคำขอเลขที่ 227211 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายอาจเรียกขานว่า แมนดาริน เหมือนกัน ข้อเท็จจริงไม่อาจรับฟังได้ว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ORIENTAL ดีกว่าจำเลย และจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการของโจทก์มาขอจดทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของนายทะเบียนโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยเพราะโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าจำเลย โจทก์ใช้ชื่อบริษัทว่าบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด และใช้เครื่องหมายบริการในลักษณะที่ขอจดทะเบียนมา 30 ปีแล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงแพร่หลายในหมู่ผู้ใช้บริการทั้งคนไทยและต่างประเทศ จำเลยเพิ่งจะได้รับเครื่องหมายบริการมาจากแมนดาริน โฮเต็ล ฮ่องกง ลิมิเต็ด เมื่อปี 2530 เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการได้ โจทก์จึงยื่นคำขอจดทะเบียน แต่นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับมีคำวินิจฉัยดังกล่าว โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการพิพาทดีกว่าจำเลย ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ "MANDARIN ORIENTAL" ตามคำขอเลขที่ 225503 ของจำเลย หากจำเลยไม่ถอน ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยให้การว่า จำเลยใช้เครื่องหมายบริการแมนดาริน มาก่อนที่โจทก์จะเปิดดำเนินกิจการและตั้งชื่อบริษัทว่า "บริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด" จำเลยใช้เครื่องหมายคำว่า MANDARIN ORIENTAL เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกจนมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นอย่างดีและบ่งบอกให้สาธารณชนได้เห็นบริการของจำเลยแตกต่างจากที่อื่น การที่โจทก์นำเอาคำว่า "THE MANDARINBANGKOK" ซึ่งไม่เหมือนกับชื่อของบริษัทโจทก์ที่จดทะเบียนมาใช้เป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ ภายหลังจำเลยก็ด้วยมีเจตนาไม่สุจริต หวังแอบอ้างเอาชื่อเสียงคำว่า "MANDARIN" ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการของจำเลยและมีชื่อเสียงมาใช้เพื่อหวังประโยชน์ให้สาธารณชนหลงผิดว่าเป็นเจ้าของเดียวกันจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการก่อนโจทก์ คำว่า "MANDARIN" เป็นคำธรรมดามิใช่คำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นอันจะอ้างสิทธิได้ว่าตนเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว โจทก์พยายามลอกเลียนเครื่องหมายบริการของจำเลยมาใช้โดยไม่สุจริต จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า The Mandarin ไว้แล้วในประเทศไทยเมื่อปี 2510 จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยชอบและดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2506 ส่วนโจทก์ประกอบกิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า ควีนส์ โฮเต็ล ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2508 ต่อมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2510 จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า The Mandarin สำหรับสินค้าจำพวกกระดาษและเครื่องเขียนเพื่อจัดทำและเป็นของใช้ในโรงแรม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2510 โจทก์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ปี 2517 โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร ได้เข้ากลุ่มโรงแรมของจำเลย วันที่ 18 มีนาคม 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ จำพวก 42 คำว่า MANDARIN ORIENTAL ตามคำขอเลขที่ 225503 วันที่ 28 เมษายน 2535 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ จำพวก 42 โดยเป็นตัวอักษร M ในลักษณะประดิษฐ์ บรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนและคำว่า THE MANDARIN BANGKOK ซึ่งเครื่องหมายของโจทก์และจำเลยมีการเรียกขานว่า แมนดาริน เหมือนกัน จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยไม่สุจริต จำเลยจึงมีสิทธิดีกว่าโจทก์ ตามบันทึกถ้อยคำของนายสจ๊วต เบอร์เน็ท กรรมการจำเลยยืนยันว่าหลังจากโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงเปิดดำเนินกิจการได้ไม่นานก็ประสบความสำเร็จ กลายเป็นโรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกง เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดและให้บริการดีเยี่ยมมีชื่อเสียงมากจนนิตยสารฟอร์จูนได้ลงคะแนนให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อปี 2510 ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกถ้อยคำหมายเลข 11 และมีนายวิเชียร ด่านบรรพต ซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้จัดการด้านประสานงานฝ่ายขายและฝ่ายต้อนรับมาเบิกความเป็นพยานจำเลยสนับสนุนว่า ทำงานอยู่ที่โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล มานานกว่า 40 ปีแล้ว และโรงแรมได้เข้าร่วมอยู่ในเครือของจำเลยมาได้ประมาณ 26 ปีแล้ว ก่อนหน้านั้น โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับโรงแรมที่ดีของประเทศไทย แต่การบริการการประชาสัมพันธ์จะสู้โรงแรมในต่างประเทศไม่ได้ เหตุที่เลือกเข้ากลุ่มแมนดารินของจำเลยเพราะกลุ่มนี้มีโรงแรมตั้งอยู่ในเมืองฮ่องกงและมีชื่อเสียงมาก มีอุปกรณ์และการบริหารงานที่ดี ถือว่ากลุ่มนี้เป็นโรงแรมอันดับหนึ่งของโลก คนที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้ในเมืองฮ่องกงหากลาออกไปทำงานที่โรงแรมอื่นจะได้ตำแหน่งและค่าจ้างสูง หลังจากเข้ากลุ่มของจำเลยแล้ว โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร มีการปรับปรุงการบริหารงานและอุปกรณ์ตามมาตรฐานของโรงแรมแมนดารินในเมืองฮ่องกง ได้รับการพัฒนาจนมีชื่อเสียงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลก นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ กรรมการผู้มีอำนาจโจทก์ก็เบิกความรับว่า เคยไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้งทราบว่าโรงแรมแมนดารินเป็นโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกง แต่ไม่เคยไปพักข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบว่าโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงเป็นโรงแรมใหญ่เริ่มเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2506 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นจนปี 2510 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็นผู้เริ่มก่อการคนหนึ่ง จัดตั้งบริษัทควีนส์ โฮเต็ล จำกัด ประกอบกิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า ควีนส์โฮเต็ล ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2508 รับว่าเคยเดินทางไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้ง ย่อมต้องรู้จักโรงแรมแมนดารินของเมืองฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวเพียงใจจะต้องประกอบกิจการโรงแรมย่อมต้องศึกษาและมีความสนใจในกิจการของโรงแรมต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อมาใช้กับโรงแรมของตน โรงแรมควีนส์ โฮเต็ล ของโจทก์เปิดดำเนินงานได้เพียง 2 ปี ก็ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นแมนดาริน กรุงเทพ ในปี 2510 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงกำลังมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของโจทก์ ครั้งที่ 1/2510 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2510 ตามเอกสารหมาย ล.16 บันทึกไว้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่า ชื่อ ควีนส์ โอเต็ล ไม่ไพเราะและไม่เหมาะสมกับสากลนิยมจึงลงมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเสียใหม่ และลงมติให้ใช้ชื่อใหม่ว่า บริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด โดยไม่ปรากฏเหตุผลว่าทำไมจึงใช้ชื่อนี้ นางสาวเพียงใจซึ่งเบิกความเป็นพยานโจทก์ก็มิได้อธิบายเหตุผลพิเศษของการเปลี่ยนมาใช้ชื่อโรงแรมแมนดาริน เพียงแต่เข้าใจว่าเพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเชื้อสายจีน การเปลี่ยนก็เพื่อจะได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนผู้ที่เสนอให้ใช้ชื่อนี้เป็นนักเรียนไทยที่เคยไปเรียนที่เมืองเซี่ยงไฮ้ และไม่ทราบว่าเหตุใดจึงเสนอให้ใช้ชื่อนี้เห็นว่า การตั้งชื่อสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก ที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์เปลี่ยนชื่อจากควีนส์ โฮเต็ลมาเป็นโรงแรมแมนดาริน เพียงเพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเชื้อสายจีน และเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนเท่านั้น นับว่ามีเหตุผลน้อย ไม่น่าเชื่อถือ เพราะผู้ถือหุ้นของโจทก์ในตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทและโรงแรม กับตอนเปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโรงแรมของโจทก์ให้เหมือนกับชื่อโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงก็เพื่อต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเจริญขึ้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยสุจริต จำเลยจึงมีสิทธิในชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ดีกว่าโจทก์ อุทธรณ์จำเลยข้อนี้ฟังขึ้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผลส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ในเรื่องการสั่งให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนั้น เห็นว่า แม้โจทก์ตกเป็นฝ่ายแพ้คดี ศาลก็มีอำนาจใช้ดุลพินิจไม่กำหนดให้โจทก์ผู้แพ้คดีรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมของจำเลยได้อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"พิพากษายืน ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 348/2543บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชนโจทก์แมนดาริน โอเรียนเต็ล เซอร์วิสเซส บี.วีจำเลย ป.พ.พ. ม. 18 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 27, ม. 35, ม. 80โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเป็นโรงแรมใหญ่ เริ่มเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2506 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น จนปี 2510 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ส่วนโจทก์นั้นเดิมชื่อบริษัทควีนส์โฮเต็ล จำกัด ประกอบกิจการโรงแรมใช้ชื่อว่า ควีนส์โฮเต็ล ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2508 พ. กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์เคยเดินทางไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้ง ย่อมต้องรู้จักโรงแรมแมนดารินของเมืองฮ่องกง พ. ประกอบกิจการโรงแรม ย่อมต้องศึกษาและมีความสนใจในกิจการของโรงแรมต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อนำมาใช้กับโรงแรมของตนโรงแรมควีนส์โฮเต็ล ของโจทก์เปิดดำเนินงานได้เพียง 2 ปี ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นแมนดารินกรุงเทพในปี2510ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยกำลังมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ไม่ปรากฏว่าเหตุใดโจทก์จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าบริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด การตั้งชื่อสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องสำคัญมีผลต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก ที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่โจทก์เปลี่ยนชื่อจากควีนส์โฮเต็ล มาเป็นโรงแรมแมนดาริน เพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนมีเชื้อสายจีนและเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนนั้น นับว่ามีเหตุผลน้อย ไม่น่าเชื่อถือเพราะผู้ถือหุ้นของโจทก์ในตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทและโรงแรม กับตอนเปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโรงแรมของโจทก์ให้เหมือนกับชื่อโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยก็เพื่อต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเจริญขึ้น จึงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยสุจริต จำเลยจึงมีสิทธิในชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ดีกว่าโจทก์โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "MANDARIN ORIENTA" สำหรับบริการจำพวก42 ตามคำขอเลขที่ 225503 ส่วนโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการรูปและคำว่า M ในกรอบสี่เหลี่ยมมีคำว่า THE MANDARIN BANGKOK ต่อท้ายสำหรับบริการจำพวก 42 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2535 ตามคำขอเลขที่ 227211 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายอาจเรียกขานว่า แมนดาริน เหมือนกัน ข้อเท็จจริงไม่อาจรับฟังได้ว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ORIENTAL ดีกว่าจำเลย และจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการของโจทก์มาขอจดทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของนายทะเบียนโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยเพราะโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าจำเลย โจทก์ใช้ชื่อบริษัทว่าบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด และใช้เครื่องหมายบริการในลักษณะที่ขอจดทะเบียนมา 30 ปีแล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงแพร่หลายในหมู่ผู้ใช้บริการทั้งคนไทยและต่างประเทศ จำเลยเพิ่งจะได้รับเครื่องหมายบริการมาจากแมนดาริน โฮเต็ล ฮ่องกง ลิมิเต็ด เมื่อปี 2530 เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการได้ โจทก์จึงยื่นคำขอจดทะเบียน แต่นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับมีคำวินิจฉัยดังกล่าว โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการพิพาทดีกว่าจำเลย ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ "MANDARIN ORIENTAL" ตามคำขอเลขที่ 225503 ของจำเลย หากจำเลยไม่ถอน ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยให้การว่า จำเลยใช้เครื่องหมายบริการแมนดาริน มาก่อนที่โจทก์จะเปิดดำเนินกิจการและตั้งชื่อบริษัทว่า "บริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด" จำเลยใช้เครื่องหมายคำว่า MANDARIN ORIENTAL เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกจนมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นอย่างดีและบ่งบอกให้สาธารณชนได้เห็นบริการของจำเลยแตกต่างจากที่อื่น การที่โจทก์นำเอาคำว่า "THE MANDARINBANGKOK" ซึ่งไม่เหมือนกับชื่อของบริษัทโจทก์ที่จดทะเบียนมาใช้เป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ ภายหลังจำเลยก็ด้วยมีเจตนาไม่สุจริต หวังแอบอ้างเอาชื่อเสียงคำว่า "MANDARIN" ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการของจำเลยและมีชื่อเสียงมาใช้เพื่อหวังประโยชน์ให้สาธารณชนหลงผิดว่าเป็นเจ้าของเดียวกันจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการก่อนโจทก์ คำว่า "MANDARIN" เป็นคำธรรมดามิใช่คำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นอันจะอ้างสิทธิได้ว่าตนเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว โจทก์พยายามลอกเลียนเครื่องหมายบริการของจำเลยมาใช้โดยไม่สุจริต จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า The Mandarin ไว้แล้วในประเทศไทยเมื่อปี 2510 จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยชอบและดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2506 ส่วนโจทก์ประกอบกิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า ควีนส์ โฮเต็ล ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2508 ต่อมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2510 จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า The Mandarin สำหรับสินค้าจำพวกกระดาษและเครื่องเขียนเพื่อจัดทำและเป็นของใช้ในโรงแรม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2510 โจทก์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ปี 2517 โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร ได้เข้ากลุ่มโรงแรมของจำเลย วันที่ 18 มีนาคม 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ จำพวก 42 คำว่า MANDARIN ORIENTAL ตามคำขอเลขที่ 225503 วันที่ 28 เมษายน 2535 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ จำพวก 42 โดยเป็นตัวอักษร M ในลักษณะประดิษฐ์ บรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนและคำว่า THE MANDARIN BANGKOK ซึ่งเครื่องหมายของโจทก์และจำเลยมีการเรียกขานว่า แมนดาริน เหมือนกัน จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยไม่สุจริต จำเลยจึงมีสิทธิดีกว่าโจทก์ ตามบันทึกถ้อยคำของนายสจ๊วต เบอร์เน็ท กรรมการจำเลยยืนยันว่าหลังจากโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงเปิดดำเนินกิจการได้ไม่นานก็ประสบความสำเร็จ กลายเป็นโรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกง เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดและให้บริการดีเยี่ยมมีชื่อเสียงมากจนนิตยสารฟอร์จูนได้ลงคะแนนให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อปี 2510 ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกถ้อยคำหมายเลข 11 และมีนายวิเชียร ด่านบรรพต ซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้จัดการด้านประสานงานฝ่ายขายและฝ่ายต้อนรับมาเบิกความเป็นพยานจำเลยสนับสนุนว่า ทำงานอยู่ที่โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล มานานกว่า 40 ปีแล้ว และโรงแรมได้เข้าร่วมอยู่ในเครือของจำเลยมาได้ประมาณ 26 ปีแล้ว ก่อนหน้านั้น โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับโรงแรมที่ดีของประเทศไทย แต่การบริการการประชาสัมพันธ์จะสู้โรงแรมในต่างประเทศไม่ได้ เหตุที่เลือกเข้ากลุ่มแมนดารินของจำเลยเพราะกลุ่มนี้มีโรงแรมตั้งอยู่ในเมืองฮ่องกงและมีชื่อเสียงมาก มีอุปกรณ์และการบริหารงานที่ดี ถือว่ากลุ่มนี้เป็นโรงแรมอันดับหนึ่งของโลก คนที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้ในเมืองฮ่องกงหากลาออกไปทำงานที่โรงแรมอื่นจะได้ตำแหน่งและค่าจ้างสูง หลังจากเข้ากลุ่มของจำเลยแล้ว โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร มีการปรับปรุงการบริหารงานและอุปกรณ์ตามมาตรฐานของโรงแรมแมนดารินในเมืองฮ่องกง ได้รับการพัฒนาจนมีชื่อเสียงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลก นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ กรรมการผู้มีอำนาจโจทก์ก็เบิกความรับว่า เคยไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้งทราบว่าโรงแรมแมนดารินเป็นโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกง แต่ไม่เคยไปพักข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบว่าโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงเป็นโรงแรมใหญ่เริ่มเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2506 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นจนปี 2510 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็นผู้เริ่มก่อการคนหนึ่ง จัดตั้งบริษัทควีนส์ โฮเต็ล จำกัด ประกอบกิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า ควีนส์โฮเต็ล ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2508 รับว่าเคยเดินทางไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้ง ย่อมต้องรู้จักโรงแรมแมนดารินของเมืองฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวเพียงใจจะต้องประกอบกิจการโรงแรมย่อมต้องศึกษาและมีความสนใจในกิจการของโรงแรมต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อมาใช้กับโรงแรมของตน โรงแรมควีนส์ โฮเต็ล ของโจทก์เปิดดำเนินงานได้เพียง 2 ปี ก็ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นแมนดาริน กรุงเทพ ในปี 2510 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงกำลังมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของโจทก์ ครั้งที่ 1/2510 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2510 ตามเอกสารหมาย ล.16 บันทึกไว้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่า ชื่อ ควีนส์ โอเต็ล ไม่ไพเราะและไม่เหมาะสมกับสากลนิยมจึงลงมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเสียใหม่ และลงมติให้ใช้ชื่อใหม่ว่า บริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด โดยไม่ปรากฏเหตุผลว่าทำไมจึงใช้ชื่อนี้ นางสาวเพียงใจซึ่งเบิกความเป็นพยานโจทก์ก็มิได้อธิบายเหตุผลพิเศษของการเปลี่ยนมาใช้ชื่อโรงแรมแมนดาริน เพียงแต่เข้าใจว่าเพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเชื้อสายจีน การเปลี่ยนก็เพื่อจะได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนผู้ที่เสนอให้ใช้ชื่อนี้เป็นนักเรียนไทยที่เคยไปเรียนที่เมืองเซี่ยงไฮ้ และไม่ทราบว่าเหตุใดจึงเสนอให้ใช้ชื่อนี้เห็นว่า การตั้งชื่อสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก ที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์เปลี่ยนชื่อจากควีนส์ โฮเต็ลมาเป็นโรงแรมแมนดาริน เพียงเพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเชื้อสายจีน และเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนเท่านั้น นับว่ามีเหตุผลน้อย ไม่น่าเชื่อถือ เพราะผู้ถือหุ้นของโจทก์ในตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทและโรงแรม กับตอนเปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโรงแรมของโจทก์ให้เหมือนกับชื่อโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงก็เพื่อต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเจริญขึ้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยสุจริต จำเลยจึงมีสิทธิในชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ดีกว่าโจทก์ อุทธรณ์จำเลยข้อนี้ฟังขึ้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผลส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ในเรื่องการสั่งให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนั้น เห็นว่า แม้โจทก์ตกเป็นฝ่ายแพ้คดี ศาลก็มีอำนาจใช้ดุลพินิจไม่กำหนดให้โจทก์ผู้แพ้คดีรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมของจำเลยได้อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"พิพากษายืน(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-สมคิด ไตรโสรัส-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ1. หลักการพื้นฐานประการหนึ่งตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ารวมทั้งที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าปลอม (TRIPsAgreement)คือ หลักดินแดน (Territorialityprinciple) ซึ่งหมายความว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกกำหนดโดยกฎหมายภายในของแต่ละรัฐ และสามารถบังคับใช้สิทธิได้เฉพาะภายในเขตอำนาจอธิปไตยของรัฐนั้น ๆ 2. สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นอาจได้มา 2 ทาง ด้วยกัน คือ การใช้เครื่องหมายการค้าทางหนึ่ง และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง แม้ว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการใช้นั้น อาจจะมีข้อจำกัดของสิทธิอยู่มาก และการพิสูจน์สิทธิจะต้องกระทำเป็นรายคดี ซึ่งอาจต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากโดยผ่านกระบวนการที่เรียกกันว่า การ "ลวงขาย"(Passing-off) ก็ตาม แต่ไม่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม กฎหมายก็มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่อการกระทำของคู่แข่งที่จะก่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของคู่แข่งเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น 3. ในประเทศอังกฤษ 3.1 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Knownmark) เช่น เครื่องหมายคำว่า "Macy's" มีชื่อเสียงทั่วอเมริกาในฐานะห้างสรรพสินค้า หากมีพยานหลักฐานแสดงว่ามีชื่อเสียงแพร่หลายในอังกฤษสำหรับสินค้าที่ห้างนั้นขาย ผู้อื่นจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นหรือเครื่องหมายที่ใกล้เคียง เช่น "Macey","Maty's" สำหรับห้างสรรพสินค้าใดไม่ได้หากเครื่องหมายนั้นไม่มีชื่อเสียงระหว่างประเทศถึงขั้นมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known) ในประเทศอังกฤษ นายทะเบียนจะปฏิเสธการจดทะเบียนในกรณีที่เครื่องหมายนั้นมีชื่อเสียงถึงขนาดเข้าลักษณะการลวงขาย 3.2 กรณีต่างคนต่างใช้เครื่องหมายนั้นมาโดยสุจริต (Honestconcurret use) หลักเกณฑ์นี้มีรากฐานมาจากการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าของ commonlaw ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี ค.ศ. 1875(พ.ศ. 2418) ในกรณีนี้จะต้องพิจารณา (1) ระดับของความสับสน (2) ความสุจริตของผู้ใช้ (3) ระยะเวลาในการใช้เครื่องหมายของผู้ยื่นคำขอ (4) หลักฐานของความสับสนในการใช้จริง ๆ และ (5) เปรียบเทียบขนาดของธุรกิจของเครื่องหมายทั้งสอง หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายนั้นโดยเชื่ออย่างแท้จริงว่า เครื่องหมายนั้นไม่ก่อให้เกิดความสับสน ได้ชื่อว่าเป็นการใช้ "โดยสุจริต" แล้ว 4. ในประเทศออสเตรเลีย 4.1 เจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองในประเทศออสเตรเลียเฉพาะในเหตุการลวงขาย หากสามารถแสดงได้ว่ามีการดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศออสเตรเลีย อย่างน้อยที่สุดหมายความว่าจะต้องมีลูกค้าจริง ๆ ติดต่อกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศออสเตรเลีย ในคดี TacoCoofAustraliaIncvTacoBellPtyLtd จำเลยเป็นบริษัทอเมริกันซึ่งประกอบธุรกิจภัตตาคารแบบเม็กซิกันที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ "TacoBell" ในปี ค.ศ. 1981 จำเลยเปิดร้าน 2 แห่งในซิดนีย์ก็ถูกโจทก์ซึ่งเปิดกิจการภัตตาคารแบบเม็กซิกันตั้งแต่ปี1970ที่ชานเมืองซิดนีย์ภายใต้ชื่อ "TacoBill's"ในตอนต้นและ "TacoBell'sCasa" ในภายหลังจำเลยฟ้องแย้งเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของโจทก์ในช่วงก่อนปี 1981 แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ โจทก์จึงเป็นผู้สร้างชื่อเสียงโดยชอบในช่วงทศวรรษ 1970 และมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง อย่างไรก็ตามศาลออสเตรเลีย (theFullCourtoftheFederalCourt) ในคดี ConagraIncvMcCainFoods(Aust)PtyLtd วินิจฉัยว่า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศได้พัฒนาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าในประเทศออสเตรเลีย จนสินค้าหรือธุรกิจของตนเป็นที่รู้จักแก่บุคคลจำนวนมากพอสมควร และสามารถพิสูจน์ความเสียหายแก่ชื่อเสียงนั้นได้ เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นก็มีสิทธิฟ้องเพื่อขอรับการคุ้มครองเพราะเหตุการลวงขาย แม้ว่าตนจะไม่มีลูกค้าจริง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยละเมิดคุ้มครองชื่อเสียงที่มีค่า (valuablereputation) ไม่ใช่ความนิยมชมชอบที่สาธารณชนมีต่อธุรกิจ (goodwill) แต่โจทก์ก็แพ้คดี เนื่องจากพิสูจน์ไม่ได้ว่าในขณะที่จำเลยเริ่มต้นดำเนินธุรกิจอาหารแช่แข็ง "HealthyChoice" ในประเทศออสเตรเลียนั้นมีประชาชนจำนวนมากพอสมควรที่รู้จักสายการผลิตดั้งเดิม (original) ของโจทก์ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากพัฒนาการของอินเตอร์เนทในฐานะที่เป็นสื่อในการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นที่คาดหมายได้ว่ามีนักธุรกิจจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นที่สามารถพัฒนาความมีชื่อเสียงซึ่งแผ่กระจายไปทั่วโลก ไม่ว่าศูนย์ปฏิบัติการจะตั้งอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม 4.2 ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ศาลในประเทศออสเตรเลียคำนึงถึงหลักดินแดนอย่างเคร่งครัด ดังนั้น แม้เครื่องหมายนั้นจะถูกลอกเลียนมาจากผู้ใช้ในต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือผู้ใช้คนแรกในประเทศออสเตรเลียจะเป็นผู้มีสิทธิที่จะนำเครื่องหมายนั้นไปจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย ในคดี AstonvHarleeManufacturingCo ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนชาวออสเตรเลียในเครื่องหมายคำว่า TASTEEFREEZ สำหรับผลิตภัณฑ์นมเย็นเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียน ถึงแม้ว่าผู้ยื่นคำขอจะได้รับชื่อดังกล่าวในระหว่างเจรจาต่อรองกับบริษัทอเมริกันซึ่งใช้เครื่องหมายนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่มีธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย ศาลในประเทศออสเตรเลียย้ำว่า ในกรณีที่ไม่มีการฉ้อฉลหรือไม่มีการฝ่าฝืนความไว้วางใจผู้ประกอบการค้าสามารถจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แม้เครื่องหมายการค้านั้นจะมีผู้ประกอบการค้าอื่นในต่างประเทศใช้มาอย่างกว้างขวางสำหรับสินค้าที่คล้ายคลึงกันก็ตาม ในปี 1947 ศาลในออสเตรเลีย (theHightCourtofAustralia)ปฏิเสธคำขอของบริษัทเซเว่นอัพที่ขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าคำว่า 8UP ซึ่งมีบริษัทหนึ่งขอจดทะเบียนไว้สำหรับเครื่องดื่มที่เป็นฟอง (fizzydrinks) ข้อเท็จจริงปรากฏเพียงประการเดียวว่า บริษัทต่างประเทศใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า 7UPในประเทศออสเตรเลียด้วยการโฆษณาในวารสาร แต่ไม่มีความพยายามที่จะขายผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศออสเตรเลีย ในทำนองเดียวกัน เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า NEXTในประเทศอังกฤษสำหรับสินค้าเสื้อผ้าก็ไม่สามารถจะขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวในประเทศออสเตรเลียสำหรับสินค้าเสื้อผ้า ทั้ง ๆ ที่มีการโฆษณาในวารสารแฟชั่นที่วางขายในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า TIFFANY ก็ได้รับจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลียเพื่อใช้สำหรับสินค้าเพชรพลอย ทั้ง ๆ ที่บริษัท Tiffany ที่มีชื่อเสียงในนครนิวยอร์กได้คัดค้านไว้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในคดี Anheuser-BuschIncvCastlebraePtyLtdศาลในประเทศออสเตรเลียได้ชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากการเดินทางและการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลทำให้ผู้บริโภคในตลาดการค้าที่ทันสมัยรู้จักเครื่องหมายระหว่างประเทศ ประกอบกับปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโจทก์ไปทั่วโลก เครื่องหมายการค้าคำว่า SPUDMACKENZIE,CLOTHESFOR HEROES,SPUDSMCSTUD และรูปการ์ตูนสุนัขขนสั้นตัวเตี้ย (bulldog) ของจำเลยได้รับจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศออสเตรเลียสำหรับสินค้าเสื้อผ้า จำเลยรู้อยู่ตลอดเวลาว่าโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันขายเบียร์บัดไวเซอร์ (Budweiser)ได้พัฒนาและใช้เครื่องหมายดังกล่าวสำหรับสินค้าเบียร์และเสื้อผ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลในประเทศออสเตรเลียเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่มีลักษณะเด่นชัดในประเทศออสเตรเลีย และจำเลยไม่ได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อแยกแยะสินค้าของจำเลย เพราะจำเลยมีเจตนาที่จะใช้ประโยชน์จากความมีชื่อเสียงซึ่ง SpudsMackenzie ได้รับในประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในทางกลับกัน หากผลิตภัณฑ์พิพาทไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเบียร์ เสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน แต่มีการใช้ภายในอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ การทำให้มีชื่อเสียงไม่ใช่เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้โดยง่ายนัก 4.3 เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-knownmarks) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1995 ของประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้เพิ่มการคุ้มครองในฐานที่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปทั้งนี้เพื่ออนุวัตตามพันธะกรณีตามความตกลง TRIPs เจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวซึ่งได้รับชื่อเสียงในประเทศออสเตรเลียสามารถที่จะคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นหากปรากฎว่าการใช้เครื่องหมายนั้นของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะทำให้เกิดความสับสนหรือหลงผิด 4.4 ต่างคนต่างใช้เครื่องหมายมาโดยสุจริต (Honestconcurrentuse) ในกรณีนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการใช้ด้วยก็ได้ ปัจจัยที่จะนำมาใช้พิจารณาปัญหานี้ คือ (1) ความสุจริตในการใช้ (2) ขอบเขตการใช้ในเวลาเดียวกัน (3) พื้นที่ที่ทำการค้าและปริมาณของสินค้า และ (4) ระดับของความสับสนและความไม่สะดวกของคู่กรณี 5. ในประเทศไทย 5.1 กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยก็ให้สิทธิบางประการแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ เช่น (ก) เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-knowmarks) หากเครื่องหมายของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เครื่องหมายของผู้ยื่นคำขอก็ต้องห้ามจดทะเบียนตามมาตรา 8(11) และ 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ข) กรณีต่างคนต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริต (Honestconcurrentuse) นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายนั้นด้วยก็ได้ตามมาตรา 27 และ 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ค) กรณีลวงขาย (Passing-off) เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิฟ้องบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นตามมาตรา 46 วรรคสองและมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สิทธิในการฟ้องดังกล่าวได้แก่การฟ้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน และสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าว ซึ่งตามปกติแล้วเจ้าของเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่มีสิทธิเหล่านี้ (ง) กรณีมีสิทธิดีกว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียน (รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น) มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนให้ไปแล้วได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้น การร้องขอดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียน ทั้งนี้ตามมาตรา 67 และ 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 5.2 คำพิพากษาศาลฎีกา ศาลฎีกาไทยได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับปัญหาเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยและสิทธิที่จะใช้นามอันชอบที่ใช้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ไว้ หลายคดี เช่น (ก)คำพิพากษาศาลฎีกาที่949/2525(ระหว่างบริษัทราดามาอินน์สอินซ์ จำกัดโจทก์ บริษัทฟาร์อี๊สต์โฮลดิ้ง จำกัด จำเลย) โจทก์ประกอบกิจการโรงแรมชื่อรามาดาอินน์ ในประเทศทั่วโลกจำเลยประกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทยใช้ชื่อว่า รามาดาโฮเต็ล ชื่อทางค้าของโจทก์และจำเลยแม้จะคล้ายคลึงกันและโจทก์ใช้ชื่อนี้ก่อนจำเลยก็ตาม ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในนามของบุคคล การจะขอห้ามจำเลยมิให้ใช้ชื่อเดียวกับโจทก์จะต้องปรากฎว่าเป็นเหตุให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย และจะเสียหายอยู่สืบไป และเมื่อคำว่า รามาดาเป็นภาษาเม็กซิกันอินเดียแดง มีความหมายว่าที่พักแรม มิใช่คำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นเอง และโจทก์ก็มิได้เข้ามาประกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทย จึงถือไม่ได้ว่ากิจการโรงแรมของจำเลยในประเทศไทยเป็นการแข่งขันกับกิจการโรงแรมของโจทก์ในต่างประเทศอันจะกระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์ของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ขอให้ศาลสั่งห้ามจำเลยใช้ชื่อนี้ในการประกอบกิจการโรงแรมของจำเลยในประเทศไทยได้และปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยจะมิได้ฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ (ข)คำพิพากษาศาลฎีกาที่4260/2540(ระหว่างบริษัทมิรามาร์โฮเทล แอนด์อินเวสเม้นท์จำกัดโจทก์บริษัทโรงแรมมิราม่า จำกัด จำเลย) โจทก์ได้ใช้ตัวอักษรโรมันคำว่า "Miramar" โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายของดินแดนฮ่องกงมาตั้งแต่ปี 2500 ก่อนจำเลยซึ่งเพิ่งจะใช้คำดังกล่าวโดยจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทจำเลยเมื่อปี 2511 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อปี 2526 นอกจากนั้นโจทก์ยังได้ใช้ตัวอักษรโรมันดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าประเภทกระดาษ สบู่ ผ้าเช็ดตัว ปากกา และเครื่องเขียนต่าง ๆ ภายในโรงแรมจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในดินแดนฮ่องกงด้วย ส่วนจำเลยไม่ได้คิดประดิษฐ์อักษรโรมันคำว่า "Miramar" ขึ้นมาเอง แต่ได้นำมาจากชื่อที่พักแห่งหนึ่งที่ประธานกรรมการบริษัทจำเลยเคยเห็นชื่อของโจทก์ในดินแดนฮ่องกงแล้วนำมาใช้ ทั้งเมื่อพิเคราะห์ลักษณะตัวอักษรประดิษฐ์คำว่า "Miramar" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เปรียบเทียบกับตัวอักษรประดิษฐ์ คำว่า "Miramar" ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้วมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากโดยเฉพาะตัวอักษร 3 ตัวแรก และตัวอักษร R ตัวสุดท้าย เขียนในลักษณะตวัดปลายให้โค้งงอขึ้นคล้ายก้ามปูเหมือนกันทุกประการ อีกทั้งอักษรโรมันคำว่า "Miramar" ดังกล่าวเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยไม่มีคำแปล จึงเป็นคำเฉพาะ ไม่ใช่เป็นคำที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป และไม่น่าเชื่อว่าจะมีการนำมาใช้ตรงกันโดยบังเอิญทั้งชื่อและลักษณะการเขียนตัวอักษรประดิษฐ์ดังกล่าว พฤติการณ์แห่งคดีบ่งชี้ว่าจำเลยได้นำเอาคำว่า "Miramar" ของโจทก์มาใช้โดยไม่สุจริต ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้ใช้คำว่า "Miramar" เป็นชื่อทางการค้าและเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้ากระดาษเครื่องเขียน และเครื่องเย็บสมุด ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกที่ 39 ในต่างประเทศมาก่อนที่จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "Miramar" และคำว่า "HOTEL" พร้อมรูปรอยประดิษฐ์เป็นอักษรโรมันตัว "M"2 ตัว และจุดแดงอยู่เหนือตัว "M" ทั้งสองคล้ายรูปมงกุฏสำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 ทั้งจำพวกในประเทศไทยเป็นเวลานานนับสิบปีแล้วเช่นนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "Miramar" ทั้งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยดีกว่าจำเลยแม้ว่าจำเลยจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวในประเทศไทยแล้วและโจทก์ยังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยก็ตาม โจทก์ก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) ได้ คำพิพากษาศาลฎีกา 2 ฉบับนี้นับว่าเป็นคำพิพากษาที่วางบรรทัดฐานที่ชอบด้วยเหตุผล นอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาอีกหลายฉบับที่วินิจฉัยในแนวเดียวกัน 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 348/2543 ที่บันทึกอยู่นี้ แม้จะเป็นการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงว่า โจทก์ใช้เครื่องหมายบริการพิพาทที่มีคำว่า MANDARIN รวมอยู่ด้วยโดยสุจริตหรือไม่ก็ตาม ก็น่าจะเป็นปัญหาที่ควรแก่การพิจารณาในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งตามหลักกฎหมายไทย แนวคำวินิจฉัยของศาลไทยในอดีต และศาลในต่างประเทศประกอบกัน 6.1 ข้อที่น่าพิจารณาประการแรกคือ ในขณะที่ทั้งโจทก์และจำเลยเริ่มใช้เครื่องหมายที่มีคำว่า MANDARIN ในกิจการโรงแรม ซึ่งจัดเป็นเครื่องหมายบริการ นั้น เป็นเวลาก่อนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งเริ่มคุ้มครองเครื่องหมายบริการในประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลายสิบปี แต่เดิมคู่ความหรือศาลจึงพยายามหยิบฉวยหลักเกณฑ์ว่าด้วยสิทธิที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 มาใช้ ซึ่งก็มีข้อจำกัดการใช้อยู่มากเช่น คุ้มครองเฉพาะ "นาม" ซึ่งน่าจะหมายความเฉพาะเครื่องหมายคำเท่านั้น อาจไปไม่ถึงเครื่องหมายรูป บางครั้งคู่ความก็หยิบฉวยการกระทำความผิดอาญาฐานเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272(1) ซึ่งก็มีข้อจำกัดในการขอรับการคุ้มครองจากกฎหมายอยู่มากเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกอยู่นี้ เป็นปัญหาเกี่ยวกับชื่อโรงแรมซึ่งก็คือเครื่องหมายบริการนั่นเอง หากโจทก์และจำเลยจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในการใช้ชื่อโรงแรมก่อนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ใช้บังคับอย่างไร คู่ความก็มีสิทธิในชื่อโรงแรมนั้นหลังจากที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ใช้บังคับแล้วอยู่ดี และอาจได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น เช่น ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการได้ ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่โจทก์และจำเลยจะได้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ย่อมนำมาใช้บังคับแก่คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกอยู่นี้ได้ซึ่งย่อมหมายถึงการนำแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในอดีตมาเทียบเคียงด้วย 6.2 ข้อที่น่าพิจารณาประการถัดมาคือ ข้อกฎหมายที่จะใช้เป็นหลักเพื่อวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 348/2543 ที่บันทึกอยู่นี้คือข้อกฎหมายใด ปรากฎว่าศาลฎีกาตั้งประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยไม่สุจริต จำเลยจึงมีสิทธิดีกว่า จึงมีข้อน่าพิจารณาต่อไปว่า ปัญหาความสุจริตในคดีนี้จะเป็นปัญหาตามหลักกฎหมายใด จะเป็นความสุจริตตามหลักทั่วไป หรือความสุจริตในการใช้เครื่องหมายบริการ ซึ่งน่าจะมีหลักในการพิจารณาที่แตกต่างกันดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 949/2525และที่ 4260/2540 ในข้อ 5.2 เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของการใช้เครื่องหมายคำเป็นชื่อโรงแรม กล่าวโดยเฉพาะก็คือ เป็นปัญหาความสุจริต ตามมาตรา 25ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ใช่ความสุจริตตามหลักทั่วไปซึ่งคำนึงถึงว่าผู้ใช้เครื่องหมายพิพาทในประเทศไทยรู้ถึงการใช้เครื่องหมายนั้นของผู้ใช้คนอื่นในต่างประเทศหรือไม่ อนึ่ง คดีนี้ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-knownmarks) ตามมาตรา 8(11) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพราะหากมีประเด็นเกี่ยวกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปขณะที่โจทก์ใช้ชื่อโรงแรมของโจทก์ในกรุงเทพมหานคร เมื่อ 30 กว่าปี ที่ผ่านมาซึ่งจำเลยจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเครื่องหมายดังกล่าว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542) โจทก์จะอ้างความสุจริตมาต่อสู้คดีกับจำเลยไม่ได้เลยเพราะเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายบริการตั้งแต่แรกใช้แล้ว 6.3 หลักที่จะใช้พิจารณาความสุจริตในการใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงต้องพิจารณาก่อนว่า เครื่องหมายบริการของจำเลยเป็นคำธรรมดาทั่วไปที่มนุษย์ได้ใช้สื่อสารกันโดยจำเลยไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่ เพราะหากเป็นคำธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคำที่ปรากฎอยู่ในพจนานุกรมอยู่แล้ว การที่จำเลยนำไปใช้ก่อนในต่างประเทศ โดยไม่มีการใช้ในประเทศไทย และโจทก์นำมาใช้ภายหลังในประเทศไทยโดยไม่ได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแต่อย่างใด จะก่อให้เกิดสิทธิอันใดแก่จำเลย จำเลยเองก็นำคำดังกล่าวซึ่งเป็นคำธรรมดาในพจนานุกรมมาใช้เช่นกัน แม้หากโจทก์จะเคยเห็นจำเลยใช้คำดังกล่าวในต่างประเทศ แล้วโจทก์นำคำดังกล่าวซึ่งเป็นคำที่ปรากฎอยู่ในพจนานุกรมและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปมาใช้ด้วย โดยไม่ได้เขียนด้วยตัวอักษรในลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับคำที่จำเลยใช้ ดังนี้ จะถือไม่ได้หรือว่าโจทก์ก็มีสิทธิที่จะทำได้ การที่จำเลยใช้คำดังกล่าวก่อนในต่างประเทศจะก่อให้เกิดสิทธิที่จำเลยจะผูกขาดในการใช้คำนี้จนคนอื่นไม่มีสิทธิที่จะใช้คำนี้ในประเทศไทยหรืออย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับคำว่า "รามาดา"ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่949/2525ซึ่งเป็นภาษาเม็กซิกันอินเดียแดง แปลว่าที่พักแรม และไม่เป็นคำที่รู้จักกันทั่วไปแล้วศาลฎีกาก็ยังไม่ยอมให้เจ้าของโรงแรมในต่างประเทศผูกขาดใช้คำนี้ในประเทศไทย ส่วนคำว่า "Miramar" ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4260/2540 นั้น เป็นคำที่เจ้าของโรงแรมในต่างประเทศประดิษฐ์ขึ้นเอง ไม่มีคำแปล และเจ้าของโรงแรมในประเทศไทยนำมาใช้โดยเขียนในลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่นนี้ศาลฎีกาจึงคุ้มครองเจ้าของโรงแรมในต่างประเทศไม่ให้เจ้าของโรงแรมในประเทศไทยใช้คำนี้ในประเทศไทย 6.4 ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกอยู่นี้ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนเป็นตัวอักษร M ในลักษณะประดิษฐ์ บรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน และคำว่า THEMANDARINBANGKOKส่วนเครื่องหมายบริการที่จำเลยขอจดทะเบียนคือคำว่า MANDARINORIENTALใช้กับบริการจำพวกเดียวกัน ได้แก่ จำพวก 42 คือ เบ็ดเตล็ด โจทก์ประกอบกิจการโรงแรมในกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2508 เป็นเวลา 30 กว่าปีแล้ว ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยและโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวารสารต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนจำเลยไม่เคยประกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทย คำว่า MANDARIN เป็นคำธรรมดาที่มีความหมายว่าขุนนางจีนหรือภาษาจีนกลาง และทั้งโจทก์และจำเลยไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์คำนี้ขึ้นมาเอง ข้อเท็จจริงที่เดิมโจทก์ใช้ชื่อโรงแรมว่า ควีนส์โฮเต็ล เมื่อปี 2508 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ในปี 2510 ไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันหากโจทก์จะใช้คำว่าโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นปี 2508 หรือปี 2510 ก็ตาม เพราะการใช้คำนี้ของจำเลยในเมืองฮ่องกงไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิที่จำเลยจะห้ามคนอื่นใช้คำเดียวกันนี้ในประเทศไทย 7. กล่าวโดยสรุป มีข้อน่าพิจารณาว่า การคุ้มครองเครื่องหมายบริการของเจ้าของในต่างประเทศในเขตแดนของประเทศไทยนอกเหนือจากกรณี "เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป"(Well-knownmarks) กรณีลวงขาย(Passing-off) และกรณีเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายนั้น (เช่น คำว่า "Miramar"ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4260/2540) จะทำให้เกิดการผูกขาดการใช้คำธรรมดาที่มีการใช้กันทั่วไปจนกลายเป็นการให้การคุ้มครองที่ไม่แตกต่างไปจากเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยหรือไม่ วัส ติงสมิตรคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "MANDARIN ORIENTA" สำหรับบริการจำพวก42 ตามคำขอเลขที่ 225503 ส่วนโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการรูปและคำว่า M ในกรอบสี่เหลี่ยมมีคำว่า THE MANDARIN BANGKOK ต่อท้ายสำหรับบริการจำพวก 42 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2535 ตามคำขอเลขที่ 227211 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายอาจเรียกขานว่า แมนดาริน เหมือนกัน ข้อเท็จจริงไม่อาจรับฟังได้ว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ORIENTAL ดีกว่าจำเลย และจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการของโจทก์มาขอจดทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของนายทะเบียนโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยเพราะโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าจำเลย โจทก์ใช้ชื่อบริษัทว่าบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด และใช้เครื่องหมายบริการในลักษณะที่ขอจดทะเบียนมา 30 ปีแล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงแพร่หลายในหมู่ผู้ใช้บริการทั้งคนไทยและต่างประเทศ จำเลยเพิ่งจะได้รับเครื่องหมายบริการมาจากแมนดาริน โฮเต็ล ฮ่องกง ลิมิเต็ด เมื่อปี 2530 เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการได้ โจทก์จึงยื่นคำขอจดทะเบียน แต่นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับมีคำวินิจฉัยดังกล่าว โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการพิพาทดีกว่าจำเลย ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ "MANDARIN ORIENTAL" ตามคำขอเลขที่ 225503 ของจำเลย หากจำเลยไม่ถอน ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยให้การว่า จำเลยใช้เครื่องหมายบริการแมนดาริน มาก่อนที่โจทก์จะเปิดดำเนินกิจการและตั้งชื่อบริษัทว่า "บริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด" จำเลยใช้เครื่องหมายคำว่า MANDARIN ORIENTAL เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกจนมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นอย่างดีและบ่งบอกให้สาธารณชนได้เห็นบริการของจำเลยแตกต่างจากที่อื่น การที่โจทก์นำเอาคำว่า "THE MANDARINBANGKOK" ซึ่งไม่เหมือนกับชื่อของบริษัทโจทก์ที่จดทะเบียนมาใช้เป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ ภายหลังจำเลยก็ด้วยมีเจตนาไม่สุจริต หวังแอบอ้างเอาชื่อเสียงคำว่า "MANDARIN" ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการของจำเลยและมีชื่อเสียงมาใช้เพื่อหวังประโยชน์ให้สาธารณชนหลงผิดว่าเป็นเจ้าของเดียวกันจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการก่อนโจทก์ คำว่า "MANDARIN" เป็นคำธรรมดามิใช่คำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นอันจะอ้างสิทธิได้ว่าตนเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว โจทก์พยายามลอกเลียนเครื่องหมายบริการของจำเลยมาใช้โดยไม่สุจริต จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า The Mandarin ไว้แล้วในประเทศไทยเมื่อปี 2510 จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยชอบและดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2506 ส่วนโจทก์ประกอบกิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า ควีนส์ โฮเต็ล ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2508 ต่อมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2510 จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า The Mandarin สำหรับสินค้าจำพวกกระดาษและเครื่องเขียนเพื่อจัดทำและเป็นของใช้ในโรงแรม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2510 โจทก์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ปี 2517 โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร ได้เข้ากลุ่มโรงแรมของจำเลย วันที่ 18 มีนาคม 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ จำพวก 42 คำว่า MANDARIN ORIENTAL ตามคำขอเลขที่ 225503 วันที่ 28 เมษายน 2535 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ จำพวก 42 โดยเป็นตัวอักษร M ในลักษณะประดิษฐ์ บรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนและคำว่า THE MANDARIN BANGKOK ซึ่งเครื่องหมายของโจทก์และจำเลยมีการเรียกขานว่า แมนดาริน เหมือนกัน จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยไม่สุจริต จำเลยจึงมีสิทธิดีกว่าโจทก์ ตามบันทึกถ้อยคำของนายสจ๊วต เบอร์เน็ท กรรมการจำเลยยืนยันว่าหลังจากโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงเปิดดำเนินกิจการได้ไม่นานก็ประสบความสำเร็จ กลายเป็นโรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกง เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดและให้บริการดีเยี่ยมมีชื่อเสียงมากจนนิตยสารฟอร์จูนได้ลงคะแนนให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อปี 2510 ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกถ้อยคำหมายเลข 11 และมีนายวิเชียร ด่านบรรพต ซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้จัดการด้านประสานงานฝ่ายขายและฝ่ายต้อนรับมาเบิกความเป็นพยานจำเลยสนับสนุนว่า ทำงานอยู่ที่โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล มานานกว่า 40 ปีแล้ว และโรงแรมได้เข้าร่วมอยู่ในเครือของจำเลยมาได้ประมาณ 26 ปีแล้ว ก่อนหน้านั้น โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับโรงแรมที่ดีของประเทศไทย แต่การบริการการประชาสัมพันธ์จะสู้โรงแรมในต่างประเทศไม่ได้ เหตุที่เลือกเข้ากลุ่มแมนดารินของจำเลยเพราะกลุ่มนี้มีโรงแรมตั้งอยู่ในเมืองฮ่องกงและมีชื่อเสียงมาก มีอุปกรณ์และการบริหารงานที่ดี ถือว่ากลุ่มนี้เป็นโรงแรมอันดับหนึ่งของโลก คนที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้ในเมืองฮ่องกงหากลาออกไปทำงานที่โรงแรมอื่นจะได้ตำแหน่งและค่าจ้างสูง หลังจากเข้ากลุ่มของจำเลยแล้ว โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร มีการปรับปรุงการบริหารงานและอุปกรณ์ตามมาตรฐานของโรงแรมแมนดารินในเมืองฮ่องกง ได้รับการพัฒนาจนมีชื่อเสียงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลก นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ กรรมการผู้มีอำนาจโจทก์ก็เบิกความรับว่า เคยไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้งทราบว่าโรงแรมแมนดารินเป็นโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกง แต่ไม่เคยไปพักข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบว่าโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงเป็นโรงแรมใหญ่เริ่มเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2506 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นจนปี 2510 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็นผู้เริ่มก่อการคนหนึ่ง จัดตั้งบริษัทควีนส์ โฮเต็ล จำกัด ประกอบกิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า ควีนส์โฮเต็ล ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2508 รับว่าเคยเดินทางไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้ง ย่อมต้องรู้จักโรงแรมแมนดารินของเมืองฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวเพียงใจจะต้องประกอบกิจการโรงแรมย่อมต้องศึกษาและมีความสนใจในกิจการของโรงแรมต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อมาใช้กับโรงแรมของตน โรงแรมควีนส์ โฮเต็ล ของโจทก์เปิดดำเนินงานได้เพียง 2 ปี ก็ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นแมนดาริน กรุงเทพ ในปี 2510 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงกำลังมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของโจทก์ ครั้งที่ 1/2510 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2510 ตามเอกสารหมาย ล.16 บันทึกไว้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่า ชื่อ ควีนส์ โอเต็ล ไม่ไพเราะและไม่เหมาะสมกับสากลนิยมจึงลงมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเสียใหม่ และลงมติให้ใช้ชื่อใหม่ว่า บริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด โดยไม่ปรากฏเหตุผลว่าทำไมจึงใช้ชื่อนี้ นางสาวเพียงใจซึ่งเบิกความเป็นพยานโจทก์ก็มิได้อธิบายเหตุผลพิเศษของการเปลี่ยนมาใช้ชื่อโรงแรมแมนดาริน เพียงแต่เข้าใจว่าเพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเชื้อสายจีน การเปลี่ยนก็เพื่อจะได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนผู้ที่เสนอให้ใช้ชื่อนี้เป็นนักเรียนไทยที่เคยไปเรียนที่เมืองเซี่ยงไฮ้ และไม่ทราบว่าเหตุใดจึงเสนอให้ใช้ชื่อนี้เห็นว่า การตั้งชื่อสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก ที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์เปลี่ยนชื่อจากควีนส์ โฮเต็ลมาเป็นโรงแรมแมนดาริน เพียงเพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเชื้อสายจีน และเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนเท่านั้น นับว่ามีเหตุผลน้อย ไม่น่าเชื่อถือ เพราะผู้ถือหุ้นของโจทก์ในตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทและโรงแรม กับตอนเปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโรงแรมของโจทก์ให้เหมือนกับชื่อโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงก็เพื่อต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเจริญขึ้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยสุจริต จำเลยจึงมีสิทธิในชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ดีกว่าโจทก์ อุทธรณ์จำเลยข้อนี้ฟังขึ้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผลส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ในเรื่องการสั่งให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนั้น เห็นว่า แม้โจทก์ตกเป็นฝ่ายแพ้คดี ศาลก็มีอำนาจใช้ดุลพินิจไม่กำหนดให้โจทก์ผู้แพ้คดีรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมของจำเลยได้อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"พิพากษายืน ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 348/2543บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชนโจทก์แมนดาริน โอเรียนเต็ล เซอร์วิสเซส บี.วีจำเลย ป.พ.พ. ม. 18 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 27, ม. 35, ม. 80โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเป็นโรงแรมใหญ่ เริ่มเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2506 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น จนปี 2510 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ส่วนโจทก์นั้นเดิมชื่อบริษัทควีนส์โฮเต็ล จำกัด ประกอบกิจการโรงแรมใช้ชื่อว่า ควีนส์โฮเต็ล ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2508 พ. กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์เคยเดินทางไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้ง ย่อมต้องรู้จักโรงแรมแมนดารินของเมืองฮ่องกง พ. ประกอบกิจการโรงแรม ย่อมต้องศึกษาและมีความสนใจในกิจการของโรงแรมต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อนำมาใช้กับโรงแรมของตนโรงแรมควีนส์โฮเต็ล ของโจทก์เปิดดำเนินงานได้เพียง 2 ปี ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นแมนดารินกรุงเทพในปี2510ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยกำลังมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ไม่ปรากฏว่าเหตุใดโจทก์จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าบริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด การตั้งชื่อสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องสำคัญมีผลต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก ที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่โจทก์เปลี่ยนชื่อจากควีนส์โฮเต็ล มาเป็นโรงแรมแมนดาริน เพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนมีเชื้อสายจีนและเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนนั้น นับว่ามีเหตุผลน้อย ไม่น่าเชื่อถือเพราะผู้ถือหุ้นของโจทก์ในตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทและโรงแรม กับตอนเปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโรงแรมของโจทก์ให้เหมือนกับชื่อโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยก็เพื่อต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเจริญขึ้น จึงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยสุจริต จำเลยจึงมีสิทธิในชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ดีกว่าโจทก์โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "MANDARIN ORIENTA" สำหรับบริการจำพวก42 ตามคำขอเลขที่ 225503 ส่วนโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการรูปและคำว่า M ในกรอบสี่เหลี่ยมมีคำว่า THE MANDARIN BANGKOK ต่อท้ายสำหรับบริการจำพวก 42 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2535 ตามคำขอเลขที่ 227211 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายอาจเรียกขานว่า แมนดาริน เหมือนกัน ข้อเท็จจริงไม่อาจรับฟังได้ว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ORIENTAL ดีกว่าจำเลย และจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการของโจทก์มาขอจดทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของนายทะเบียนโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยเพราะโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าจำเลย โจทก์ใช้ชื่อบริษัทว่าบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด และใช้เครื่องหมายบริการในลักษณะที่ขอจดทะเบียนมา 30 ปีแล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงแพร่หลายในหมู่ผู้ใช้บริการทั้งคนไทยและต่างประเทศ จำเลยเพิ่งจะได้รับเครื่องหมายบริการมาจากแมนดาริน โฮเต็ล ฮ่องกง ลิมิเต็ด เมื่อปี 2530 เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการได้ โจทก์จึงยื่นคำขอจดทะเบียน แต่นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับมีคำวินิจฉัยดังกล่าว โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการพิพาทดีกว่าจำเลย ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ "MANDARIN ORIENTAL" ตามคำขอเลขที่ 225503 ของจำเลย หากจำเลยไม่ถอน ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยให้การว่า จำเลยใช้เครื่องหมายบริการแมนดาริน มาก่อนที่โจทก์จะเปิดดำเนินกิจการและตั้งชื่อบริษัทว่า "บริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด" จำเลยใช้เครื่องหมายคำว่า MANDARIN ORIENTAL เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกจนมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นอย่างดีและบ่งบอกให้สาธารณชนได้เห็นบริการของจำเลยแตกต่างจากที่อื่น การที่โจทก์นำเอาคำว่า "THE MANDARINBANGKOK" ซึ่งไม่เหมือนกับชื่อของบริษัทโจทก์ที่จดทะเบียนมาใช้เป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ ภายหลังจำเลยก็ด้วยมีเจตนาไม่สุจริต หวังแอบอ้างเอาชื่อเสียงคำว่า "MANDARIN" ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการของจำเลยและมีชื่อเสียงมาใช้เพื่อหวังประโยชน์ให้สาธารณชนหลงผิดว่าเป็นเจ้าของเดียวกันจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการก่อนโจทก์ คำว่า "MANDARIN" เป็นคำธรรมดามิใช่คำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นอันจะอ้างสิทธิได้ว่าตนเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว โจทก์พยายามลอกเลียนเครื่องหมายบริการของจำเลยมาใช้โดยไม่สุจริต จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า The Mandarin ไว้แล้วในประเทศไทยเมื่อปี 2510 จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยชอบและดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2506 ส่วนโจทก์ประกอบกิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า ควีนส์ โฮเต็ล ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2508 ต่อมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2510 จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า The Mandarin สำหรับสินค้าจำพวกกระดาษและเครื่องเขียนเพื่อจัดทำและเป็นของใช้ในโรงแรม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2510 โจทก์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ปี 2517 โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร ได้เข้ากลุ่มโรงแรมของจำเลย วันที่ 18 มีนาคม 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ จำพวก 42 คำว่า MANDARIN ORIENTAL ตามคำขอเลขที่ 225503 วันที่ 28 เมษายน 2535 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ จำพวก 42 โดยเป็นตัวอักษร M ในลักษณะประดิษฐ์ บรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนและคำว่า THE MANDARIN BANGKOK ซึ่งเครื่องหมายของโจทก์และจำเลยมีการเรียกขานว่า แมนดาริน เหมือนกัน จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยไม่สุจริต จำเลยจึงมีสิทธิดีกว่าโจทก์ ตามบันทึกถ้อยคำของนายสจ๊วต เบอร์เน็ท กรรมการจำเลยยืนยันว่าหลังจากโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงเปิดดำเนินกิจการได้ไม่นานก็ประสบความสำเร็จ กลายเป็นโรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกง เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดและให้บริการดีเยี่ยมมีชื่อเสียงมากจนนิตยสารฟอร์จูนได้ลงคะแนนให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อปี 2510 ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกถ้อยคำหมายเลข 11 และมีนายวิเชียร ด่านบรรพต ซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้จัดการด้านประสานงานฝ่ายขายและฝ่ายต้อนรับมาเบิกความเป็นพยานจำเลยสนับสนุนว่า ทำงานอยู่ที่โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล มานานกว่า 40 ปีแล้ว และโรงแรมได้เข้าร่วมอยู่ในเครือของจำเลยมาได้ประมาณ 26 ปีแล้ว ก่อนหน้านั้น โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับโรงแรมที่ดีของประเทศไทย แต่การบริการการประชาสัมพันธ์จะสู้โรงแรมในต่างประเทศไม่ได้ เหตุที่เลือกเข้ากลุ่มแมนดารินของจำเลยเพราะกลุ่มนี้มีโรงแรมตั้งอยู่ในเมืองฮ่องกงและมีชื่อเสียงมาก มีอุปกรณ์และการบริหารงานที่ดี ถือว่ากลุ่มนี้เป็นโรงแรมอันดับหนึ่งของโลก คนที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้ในเมืองฮ่องกงหากลาออกไปทำงานที่โรงแรมอื่นจะได้ตำแหน่งและค่าจ้างสูง หลังจากเข้ากลุ่มของจำเลยแล้ว โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร มีการปรับปรุงการบริหารงานและอุปกรณ์ตามมาตรฐานของโรงแรมแมนดารินในเมืองฮ่องกง ได้รับการพัฒนาจนมีชื่อเสียงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลก นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ กรรมการผู้มีอำนาจโจทก์ก็เบิกความรับว่า เคยไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้งทราบว่าโรงแรมแมนดารินเป็นโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกง แต่ไม่เคยไปพักข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบว่าโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงเป็นโรงแรมใหญ่เริ่มเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2506 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นจนปี 2510 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็นผู้เริ่มก่อการคนหนึ่ง จัดตั้งบริษัทควีนส์ โฮเต็ล จำกัด ประกอบกิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า ควีนส์โฮเต็ล ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2508 รับว่าเคยเดินทางไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้ง ย่อมต้องรู้จักโรงแรมแมนดารินของเมืองฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวเพียงใจจะต้องประกอบกิจการโรงแรมย่อมต้องศึกษาและมีความสนใจในกิจการของโรงแรมต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อมาใช้กับโรงแรมของตน โรงแรมควีนส์ โฮเต็ล ของโจทก์เปิดดำเนินงานได้เพียง 2 ปี ก็ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นแมนดาริน กรุงเทพ ในปี 2510 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงกำลังมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของโจทก์ ครั้งที่ 1/2510 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2510 ตามเอกสารหมาย ล.16 บันทึกไว้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่า ชื่อ ควีนส์ โอเต็ล ไม่ไพเราะและไม่เหมาะสมกับสากลนิยมจึงลงมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเสียใหม่ และลงมติให้ใช้ชื่อใหม่ว่า บริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด โดยไม่ปรากฏเหตุผลว่าทำไมจึงใช้ชื่อนี้ นางสาวเพียงใจซึ่งเบิกความเป็นพยานโจทก์ก็มิได้อธิบายเหตุผลพิเศษของการเปลี่ยนมาใช้ชื่อโรงแรมแมนดาริน เพียงแต่เข้าใจว่าเพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเชื้อสายจีน การเปลี่ยนก็เพื่อจะได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนผู้ที่เสนอให้ใช้ชื่อนี้เป็นนักเรียนไทยที่เคยไปเรียนที่เมืองเซี่ยงไฮ้ และไม่ทราบว่าเหตุใดจึงเสนอให้ใช้ชื่อนี้เห็นว่า การตั้งชื่อสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก ที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์เปลี่ยนชื่อจากควีนส์ โฮเต็ลมาเป็นโรงแรมแมนดาริน เพียงเพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเชื้อสายจีน และเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนเท่านั้น นับว่ามีเหตุผลน้อย ไม่น่าเชื่อถือ เพราะผู้ถือหุ้นของโจทก์ในตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทและโรงแรม กับตอนเปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโรงแรมของโจทก์ให้เหมือนกับชื่อโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงก็เพื่อต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเจริญขึ้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยสุจริต จำเลยจึงมีสิทธิในชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ดีกว่าโจทก์ อุทธรณ์จำเลยข้อนี้ฟังขึ้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผลส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ในเรื่องการสั่งให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนั้น เห็นว่า แม้โจทก์ตกเป็นฝ่ายแพ้คดี ศาลก็มีอำนาจใช้ดุลพินิจไม่กำหนดให้โจทก์ผู้แพ้คดีรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมของจำเลยได้อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"พิพากษายืน(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-สมคิด ไตรโสรัส-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ1. หลักการพื้นฐานประการหนึ่งตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ารวมทั้งที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าปลอม (TRIPsAgreement)คือ หลักดินแดน (Territorialityprinciple) ซึ่งหมายความว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกกำหนดโดยกฎหมายภายในของแต่ละรัฐ และสามารถบังคับใช้สิทธิได้เฉพาะภายในเขตอำนาจอธิปไตยของรัฐนั้น ๆ 2. สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นอาจได้มา 2 ทาง ด้วยกัน คือ การใช้เครื่องหมายการค้าทางหนึ่ง และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง แม้ว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการใช้นั้น อาจจะมีข้อจำกัดของสิทธิอยู่มาก และการพิสูจน์สิทธิจะต้องกระทำเป็นรายคดี ซึ่งอาจต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากโดยผ่านกระบวนการที่เรียกกันว่า การ "ลวงขาย"(Passing-off) ก็ตาม แต่ไม่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม กฎหมายก็มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่อการกระทำของคู่แข่งที่จะก่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของคู่แข่งเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น 3. ในประเทศอังกฤษ 3.1 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Knownmark) เช่น เครื่องหมายคำว่า "Macy's" มีชื่อเสียงทั่วอเมริกาในฐานะห้างสรรพสินค้า หากมีพยานหลักฐานแสดงว่ามีชื่อเสียงแพร่หลายในอังกฤษสำหรับสินค้าที่ห้างนั้นขาย ผู้อื่นจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นหรือเครื่องหมายที่ใกล้เคียง เช่น "Macey","Maty's" สำหรับห้างสรรพสินค้าใดไม่ได้หากเครื่องหมายนั้นไม่มีชื่อเสียงระหว่างประเทศถึงขั้นมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known) ในประเทศอังกฤษ นายทะเบียนจะปฏิเสธการจดทะเบียนในกรณีที่เครื่องหมายนั้นมีชื่อเสียงถึงขนาดเข้าลักษณะการลวงขาย 3.2 กรณีต่างคนต่างใช้เครื่องหมายนั้นมาโดยสุจริต (Honestconcurret use) หลักเกณฑ์นี้มีรากฐานมาจากการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าของ commonlaw ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี ค.ศ. 1875(พ.ศ. 2418) ในกรณีนี้จะต้องพิจารณา (1) ระดับของความสับสน (2) ความสุจริตของผู้ใช้ (3) ระยะเวลาในการใช้เครื่องหมายของผู้ยื่นคำขอ (4) หลักฐานของความสับสนในการใช้จริง ๆ และ (5) เปรียบเทียบขนาดของธุรกิจของเครื่องหมายทั้งสอง หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายนั้นโดยเชื่ออย่างแท้จริงว่า เครื่องหมายนั้นไม่ก่อให้เกิดความสับสน ได้ชื่อว่าเป็นการใช้ "โดยสุจริต" แล้ว 4. ในประเทศออสเตรเลีย 4.1 เจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองในประเทศออสเตรเลียเฉพาะในเหตุการลวงขาย หากสามารถแสดงได้ว่ามีการดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศออสเตรเลีย อย่างน้อยที่สุดหมายความว่าจะต้องมีลูกค้าจริง ๆ ติดต่อกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศออสเตรเลีย ในคดี TacoCoofAustraliaIncvTacoBellPtyLtd จำเลยเป็นบริษัทอเมริกันซึ่งประกอบธุรกิจภัตตาคารแบบเม็กซิกันที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ "TacoBell" ในปี ค.ศ. 1981 จำเลยเปิดร้าน 2 แห่งในซิดนีย์ก็ถูกโจทก์ซึ่งเปิดกิจการภัตตาคารแบบเม็กซิกันตั้งแต่ปี1970ที่ชานเมืองซิดนีย์ภายใต้ชื่อ "TacoBill's"ในตอนต้นและ "TacoBell'sCasa" ในภายหลังจำเลยฟ้องแย้งเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของโจทก์ในช่วงก่อนปี 1981 แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ โจทก์จึงเป็นผู้สร้างชื่อเสียงโดยชอบในช่วงทศวรรษ 1970 และมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง อย่างไรก็ตามศาลออสเตรเลีย (theFullCourtoftheFederalCourt) ในคดี ConagraIncvMcCainFoods(Aust)PtyLtd วินิจฉัยว่า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศได้พัฒนาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าในประเทศออสเตรเลีย จนสินค้าหรือธุรกิจของตนเป็นที่รู้จักแก่บุคคลจำนวนมากพอสมควร และสามารถพิสูจน์ความเสียหายแก่ชื่อเสียงนั้นได้ เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นก็มีสิทธิฟ้องเพื่อขอรับการคุ้มครองเพราะเหตุการลวงขาย แม้ว่าตนจะไม่มีลูกค้าจริง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยละเมิดคุ้มครองชื่อเสียงที่มีค่า (valuablereputation) ไม่ใช่ความนิยมชมชอบที่สาธารณชนมีต่อธุรกิจ (goodwill) แต่โจทก์ก็แพ้คดี เนื่องจากพิสูจน์ไม่ได้ว่าในขณะที่จำเลยเริ่มต้นดำเนินธุรกิจอาหารแช่แข็ง "HealthyChoice" ในประเทศออสเตรเลียนั้นมีประชาชนจำนวนมากพอสมควรที่รู้จักสายการผลิตดั้งเดิม (original) ของโจทก์ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากพัฒนาการของอินเตอร์เนทในฐานะที่เป็นสื่อในการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นที่คาดหมายได้ว่ามีนักธุรกิจจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นที่สามารถพัฒนาความมีชื่อเสียงซึ่งแผ่กระจายไปทั่วโลก ไม่ว่าศูนย์ปฏิบัติการจะตั้งอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม 4.2 ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ศาลในประเทศออสเตรเลียคำนึงถึงหลักดินแดนอย่างเคร่งครัด ดังนั้น แม้เครื่องหมายนั้นจะถูกลอกเลียนมาจากผู้ใช้ในต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือผู้ใช้คนแรกในประเทศออสเตรเลียจะเป็นผู้มีสิทธิที่จะนำเครื่องหมายนั้นไปจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย ในคดี AstonvHarleeManufacturingCo ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนชาวออสเตรเลียในเครื่องหมายคำว่า TASTEEFREEZ สำหรับผลิตภัณฑ์นมเย็นเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียน ถึงแม้ว่าผู้ยื่นคำขอจะได้รับชื่อดังกล่าวในระหว่างเจรจาต่อรองกับบริษัทอเมริกันซึ่งใช้เครื่องหมายนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่มีธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย ศาลในประเทศออสเตรเลียย้ำว่า ในกรณีที่ไม่มีการฉ้อฉลหรือไม่มีการฝ่าฝืนความไว้วางใจผู้ประกอบการค้าสามารถจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แม้เครื่องหมายการค้านั้นจะมีผู้ประกอบการค้าอื่นในต่างประเทศใช้มาอย่างกว้างขวางสำหรับสินค้าที่คล้ายคลึงกันก็ตาม ในปี 1947 ศาลในออสเตรเลีย (theHightCourtofAustralia)ปฏิเสธคำขอของบริษัทเซเว่นอัพที่ขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าคำว่า 8UP ซึ่งมีบริษัทหนึ่งขอจดทะเบียนไว้สำหรับเครื่องดื่มที่เป็นฟอง (fizzydrinks) ข้อเท็จจริงปรากฏเพียงประการเดียวว่า บริษัทต่างประเทศใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า 7UPในประเทศออสเตรเลียด้วยการโฆษณาในวารสาร แต่ไม่มีความพยายามที่จะขายผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศออสเตรเลีย ในทำนองเดียวกัน เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า NEXTในประเทศอังกฤษสำหรับสินค้าเสื้อผ้าก็ไม่สามารถจะขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวในประเทศออสเตรเลียสำหรับสินค้าเสื้อผ้า ทั้ง ๆ ที่มีการโฆษณาในวารสารแฟชั่นที่วางขายในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า TIFFANY ก็ได้รับจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลียเพื่อใช้สำหรับสินค้าเพชรพลอย ทั้ง ๆ ที่บริษัท Tiffany ที่มีชื่อเสียงในนครนิวยอร์กได้คัดค้านไว้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในคดี Anheuser-BuschIncvCastlebraePtyLtdศาลในประเทศออสเตรเลียได้ชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากการเดินทางและการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลทำให้ผู้บริโภคในตลาดการค้าที่ทันสมัยรู้จักเครื่องหมายระหว่างประเทศ ประกอบกับปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโจทก์ไปทั่วโลก เครื่องหมายการค้าคำว่า SPUDMACKENZIE,CLOTHESFOR HEROES,SPUDSMCSTUD และรูปการ์ตูนสุนัขขนสั้นตัวเตี้ย (bulldog) ของจำเลยได้รับจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศออสเตรเลียสำหรับสินค้าเสื้อผ้า จำเลยรู้อยู่ตลอดเวลาว่าโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันขายเบียร์บัดไวเซอร์ (Budweiser)ได้พัฒนาและใช้เครื่องหมายดังกล่าวสำหรับสินค้าเบียร์และเสื้อผ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลในประเทศออสเตรเลียเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่มีลักษณะเด่นชัดในประเทศออสเตรเลีย และจำเลยไม่ได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อแยกแยะสินค้าของจำเลย เพราะจำเลยมีเจตนาที่จะใช้ประโยชน์จากความมีชื่อเสียงซึ่ง SpudsMackenzie ได้รับในประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในทางกลับกัน หากผลิตภัณฑ์พิพาทไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเบียร์ เสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน แต่มีการใช้ภายในอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ การทำให้มีชื่อเสียงไม่ใช่เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้โดยง่ายนัก 4.3 เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-knownmarks) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1995 ของประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้เพิ่มการคุ้มครองในฐานที่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปทั้งนี้เพื่ออนุวัตตามพันธะกรณีตามความตกลง TRIPs เจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวซึ่งได้รับชื่อเสียงในประเทศออสเตรเลียสามารถที่จะคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นหากปรากฎว่าการใช้เครื่องหมายนั้นของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะทำให้เกิดความสับสนหรือหลงผิด 4.4 ต่างคนต่างใช้เครื่องหมายมาโดยสุจริต (Honestconcurrentuse) ในกรณีนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการใช้ด้วยก็ได้ ปัจจัยที่จะนำมาใช้พิจารณาปัญหานี้ คือ (1) ความสุจริตในการใช้ (2) ขอบเขตการใช้ในเวลาเดียวกัน (3) พื้นที่ที่ทำการค้าและปริมาณของสินค้า และ (4) ระดับของความสับสนและความไม่สะดวกของคู่กรณี 5. ในประเทศไทย 5.1 กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยก็ให้สิทธิบางประการแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ เช่น (ก) เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-knowmarks) หากเครื่องหมายของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เครื่องหมายของผู้ยื่นคำขอก็ต้องห้ามจดทะเบียนตามมาตรา 8(11) และ 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ข) กรณีต่างคนต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริต (Honestconcurrentuse) นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายนั้นด้วยก็ได้ตามมาตรา 27 และ 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ค) กรณีลวงขาย (Passing-off) เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิฟ้องบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นตามมาตรา 46 วรรคสองและมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สิทธิในการฟ้องดังกล่าวได้แก่การฟ้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน และสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าว ซึ่งตามปกติแล้วเจ้าของเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่มีสิทธิเหล่านี้ (ง) กรณีมีสิทธิดีกว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียน (รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น) มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนให้ไปแล้วได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้น การร้องขอดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียน ทั้งนี้ตามมาตรา 67 และ 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 5.2 คำพิพากษาศาลฎีกา ศาลฎีกาไทยได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับปัญหาเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยและสิทธิที่จะใช้นามอันชอบที่ใช้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ไว้ หลายคดี เช่น (ก)คำพิพากษาศาลฎีกาที่949/2525(ระหว่างบริษัทราดามาอินน์สอินซ์ จำกัดโจทก์ บริษัทฟาร์อี๊สต์โฮลดิ้ง จำกัด จำเลย) โจทก์ประกอบกิจการโรงแรมชื่อรามาดาอินน์ ในประเทศทั่วโลกจำเลยประกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทยใช้ชื่อว่า รามาดาโฮเต็ล ชื่อทางค้าของโจทก์และจำเลยแม้จะคล้ายคลึงกันและโจทก์ใช้ชื่อนี้ก่อนจำเลยก็ตาม ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในนามของบุคคล การจะขอห้ามจำเลยมิให้ใช้ชื่อเดียวกับโจทก์จะต้องปรากฎว่าเป็นเหตุให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย และจะเสียหายอยู่สืบไป และเมื่อคำว่า รามาดาเป็นภาษาเม็กซิกันอินเดียแดง มีความหมายว่าที่พักแรม มิใช่คำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นเอง และโจทก์ก็มิได้เข้ามาประกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทย จึงถือไม่ได้ว่ากิจการโรงแรมของจำเลยในประเทศไทยเป็นการแข่งขันกับกิจการโรงแรมของโจทก์ในต่างประเทศอันจะกระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์ของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ขอให้ศาลสั่งห้ามจำเลยใช้ชื่อนี้ในการประกอบกิจการโรงแรมของจำเลยในประเทศไทยได้และปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยจะมิได้ฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ (ข)คำพิพากษาศาลฎีกาที่4260/2540(ระหว่างบริษัทมิรามาร์โฮเทล แอนด์อินเวสเม้นท์จำกัดโจทก์บริษัทโรงแรมมิราม่า จำกัด จำเลย) โจทก์ได้ใช้ตัวอักษรโรมันคำว่า "Miramar" โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายของดินแดนฮ่องกงมาตั้งแต่ปี 2500 ก่อนจำเลยซึ่งเพิ่งจะใช้คำดังกล่าวโดยจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทจำเลยเมื่อปี 2511 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อปี 2526 นอกจากนั้นโจทก์ยังได้ใช้ตัวอักษรโรมันดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าประเภทกระดาษ สบู่ ผ้าเช็ดตัว ปากกา และเครื่องเขียนต่าง ๆ ภายในโรงแรมจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในดินแดนฮ่องกงด้วย ส่วนจำเลยไม่ได้คิดประดิษฐ์อักษรโรมันคำว่า "Miramar" ขึ้นมาเอง แต่ได้นำมาจากชื่อที่พักแห่งหนึ่งที่ประธานกรรมการบริษัทจำเลยเคยเห็นชื่อของโจทก์ในดินแดนฮ่องกงแล้วนำมาใช้ ทั้งเมื่อพิเคราะห์ลักษณะตัวอักษรประดิษฐ์คำว่า "Miramar" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เปรียบเทียบกับตัวอักษรประดิษฐ์ คำว่า "Miramar" ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้วมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากโดยเฉพาะตัวอักษร 3 ตัวแรก และตัวอักษร R ตัวสุดท้าย เขียนในลักษณะตวัดปลายให้โค้งงอขึ้นคล้ายก้ามปูเหมือนกันทุกประการ อีกทั้งอักษรโรมันคำว่า "Miramar" ดังกล่าวเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยไม่มีคำแปล จึงเป็นคำเฉพาะ ไม่ใช่เป็นคำที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป และไม่น่าเชื่อว่าจะมีการนำมาใช้ตรงกันโดยบังเอิญทั้งชื่อและลักษณะการเขียนตัวอักษรประดิษฐ์ดังกล่าว พฤติการณ์แห่งคดีบ่งชี้ว่าจำเลยได้นำเอาคำว่า "Miramar" ของโจทก์มาใช้โดยไม่สุจริต ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้ใช้คำว่า "Miramar" เป็นชื่อทางการค้าและเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้ากระดาษเครื่องเขียน และเครื่องเย็บสมุด ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกที่ 39 ในต่างประเทศมาก่อนที่จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "Miramar" และคำว่า "HOTEL" พร้อมรูปรอยประดิษฐ์เป็นอักษรโรมันตัว "M"2 ตัว และจุดแดงอยู่เหนือตัว "M" ทั้งสองคล้ายรูปมงกุฏสำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 ทั้งจำพวกในประเทศไทยเป็นเวลานานนับสิบปีแล้วเช่นนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "Miramar" ทั้งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยดีกว่าจำเลยแม้ว่าจำเลยจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวในประเทศไทยแล้วและโจทก์ยังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยก็ตาม โจทก์ก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) ได้ คำพิพากษาศาลฎีกา 2 ฉบับนี้นับว่าเป็นคำพิพากษาที่วางบรรทัดฐานที่ชอบด้วยเหตุผล นอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาอีกหลายฉบับที่วินิจฉัยในแนวเดียวกัน 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 348/2543 ที่บันทึกอยู่นี้ แม้จะเป็นการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงว่า โจทก์ใช้เครื่องหมายบริการพิพาทที่มีคำว่า MANDARIN รวมอยู่ด้วยโดยสุจริตหรือไม่ก็ตาม ก็น่าจะเป็นปัญหาที่ควรแก่การพิจารณาในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งตามหลักกฎหมายไทย แนวคำวินิจฉัยของศาลไทยในอดีต และศาลในต่างประเทศประกอบกัน 6.1 ข้อที่น่าพิจารณาประการแรกคือ ในขณะที่ทั้งโจทก์และจำเลยเริ่มใช้เครื่องหมายที่มีคำว่า MANDARIN ในกิจการโรงแรม ซึ่งจัดเป็นเครื่องหมายบริการ นั้น เป็นเวลาก่อนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งเริ่มคุ้มครองเครื่องหมายบริการในประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลายสิบปี แต่เดิมคู่ความหรือศาลจึงพยายามหยิบฉวยหลักเกณฑ์ว่าด้วยสิทธิที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 มาใช้ ซึ่งก็มีข้อจำกัดการใช้อยู่มากเช่น คุ้มครองเฉพาะ "นาม" ซึ่งน่าจะหมายความเฉพาะเครื่องหมายคำเท่านั้น อาจไปไม่ถึงเครื่องหมายรูป บางครั้งคู่ความก็หยิบฉวยการกระทำความผิดอาญาฐานเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272(1) ซึ่งก็มีข้อจำกัดในการขอรับการคุ้มครองจากกฎหมายอยู่มากเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกอยู่นี้ เป็นปัญหาเกี่ยวกับชื่อโรงแรมซึ่งก็คือเครื่องหมายบริการนั่นเอง หากโจทก์และจำเลยจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในการใช้ชื่อโรงแรมก่อนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ใช้บังคับอย่างไร คู่ความก็มีสิทธิในชื่อโรงแรมนั้นหลังจากที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ใช้บังคับแล้วอยู่ดี และอาจได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น เช่น ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการได้ ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่โจทก์และจำเลยจะได้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ย่อมนำมาใช้บังคับแก่คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกอยู่นี้ได้ซึ่งย่อมหมายถึงการนำแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในอดีตมาเทียบเคียงด้วย 6.2 ข้อที่น่าพิจารณาประการถัดมาคือ ข้อกฎหมายที่จะใช้เป็นหลักเพื่อวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 348/2543 ที่บันทึกอยู่นี้คือข้อกฎหมายใด ปรากฎว่าศาลฎีกาตั้งประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยไม่สุจริต จำเลยจึงมีสิทธิดีกว่า จึงมีข้อน่าพิจารณาต่อไปว่า ปัญหาความสุจริตในคดีนี้จะเป็นปัญหาตามหลักกฎหมายใด จะเป็นความสุจริตตามหลักทั่วไป หรือความสุจริตในการใช้เครื่องหมายบริการ ซึ่งน่าจะมีหลักในการพิจารณาที่แตกต่างกันดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 949/2525และที่ 4260/2540 ในข้อ 5.2 เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของการใช้เครื่องหมายคำเป็นชื่อโรงแรม กล่าวโดยเฉพาะก็คือ เป็นปัญหาความสุจริต ตามมาตรา 25ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ใช่ความสุจริตตามหลักทั่วไปซึ่งคำนึงถึงว่าผู้ใช้เครื่องหมายพิพาทในประเทศไทยรู้ถึงการใช้เครื่องหมายนั้นของผู้ใช้คนอื่นในต่างประเทศหรือไม่ อนึ่ง คดีนี้ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-knownmarks) ตามมาตรา 8(11) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพราะหากมีประเด็นเกี่ยวกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปขณะที่โจทก์ใช้ชื่อโรงแรมของโจทก์ในกรุงเทพมหานคร เมื่อ 30 กว่าปี ที่ผ่านมาซึ่งจำเลยจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเครื่องหมายดังกล่าว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542) โจทก์จะอ้างความสุจริตมาต่อสู้คดีกับจำเลยไม่ได้เลยเพราะเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายบริการตั้งแต่แรกใช้แล้ว 6.3 หลักที่จะใช้พิจารณาความสุจริตในการใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงต้องพิจารณาก่อนว่า เครื่องหมายบริการของจำเลยเป็นคำธรรมดาทั่วไปที่มนุษย์ได้ใช้สื่อสารกันโดยจำเลยไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่ เพราะหากเป็นคำธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคำที่ปรากฎอยู่ในพจนานุกรมอยู่แล้ว การที่จำเลยนำไปใช้ก่อนในต่างประเทศ โดยไม่มีการใช้ในประเทศไทย และโจทก์นำมาใช้ภายหลังในประเทศไทยโดยไม่ได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแต่อย่างใด จะก่อให้เกิดสิทธิอันใดแก่จำเลย จำเลยเองก็นำคำดังกล่าวซึ่งเป็นคำธรรมดาในพจนานุกรมมาใช้เช่นกัน แม้หากโจทก์จะเคยเห็นจำเลยใช้คำดังกล่าวในต่างประเทศ แล้วโจทก์นำคำดังกล่าวซึ่งเป็นคำที่ปรากฎอยู่ในพจนานุกรมและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปมาใช้ด้วย โดยไม่ได้เขียนด้วยตัวอักษรในลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับคำที่จำเลยใช้ ดังนี้ จะถือไม่ได้หรือว่าโจทก์ก็มีสิทธิที่จะทำได้ การที่จำเลยใช้คำดังกล่าวก่อนในต่างประเทศจะก่อให้เกิดสิทธิที่จำเลยจะผูกขาดในการใช้คำนี้จนคนอื่นไม่มีสิทธิที่จะใช้คำนี้ในประเทศไทยหรืออย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับคำว่า "รามาดา"ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่949/2525ซึ่งเป็นภาษาเม็กซิกันอินเดียแดง แปลว่าที่พักแรม และไม่เป็นคำที่รู้จักกันทั่วไปแล้วศาลฎีกาก็ยังไม่ยอมให้เจ้าของโรงแรมในต่างประเทศผูกขาดใช้คำนี้ในประเทศไทย ส่วนคำว่า "Miramar" ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4260/2540 นั้น เป็นคำที่เจ้าของโรงแรมในต่างประเทศประดิษฐ์ขึ้นเอง ไม่มีคำแปล และเจ้าของโรงแรมในประเทศไทยนำมาใช้โดยเขียนในลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่นนี้ศาลฎีกาจึงคุ้มครองเจ้าของโรงแรมในต่างประเทศไม่ให้เจ้าของโรงแรมในประเทศไทยใช้คำนี้ในประเทศไทย 6.4 ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกอยู่นี้ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนเป็นตัวอักษร M ในลักษณะประดิษฐ์ บรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน และคำว่า THEMANDARINBANGKOKส่วนเครื่องหมายบริการที่จำเลยขอจดทะเบียนคือคำว่า MANDARINORIENTALใช้กับบริการจำพวกเดียวกัน ได้แก่ จำพวก 42 คือ เบ็ดเตล็ด โจทก์ประกอบกิจการโรงแรมในกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2508 เป็นเวลา 30 กว่าปีแล้ว ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยและโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวารสารต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนจำเลยไม่เคยประกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทย คำว่า MANDARIN เป็นคำธรรมดาที่มีความหมายว่าขุนนางจีนหรือภาษาจีนกลาง และทั้งโจทก์และจำเลยไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์คำนี้ขึ้นมาเอง ข้อเท็จจริงที่เดิมโจทก์ใช้ชื่อโรงแรมว่า ควีนส์โฮเต็ล เมื่อปี 2508 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ในปี 2510 ไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันหากโจทก์จะใช้คำว่าโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นปี 2508 หรือปี 2510 ก็ตาม เพราะการใช้คำนี้ของจำเลยในเมืองฮ่องกงไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิที่จำเลยจะห้ามคนอื่นใช้คำเดียวกันนี้ในประเทศไทย 7. กล่าวโดยสรุป มีข้อน่าพิจารณาว่า การคุ้มครองเครื่องหมายบริการของเจ้าของในต่างประเทศในเขตแดนของประเทศไทยนอกเหนือจากกรณี "เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป"(Well-knownmarks) กรณีลวงขาย(Passing-off) และกรณีเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายนั้น (เช่น คำว่า "Miramar"ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4260/2540) จะทำให้เกิดการผูกขาดการใช้คำธรรมดาที่มีการใช้กันทั่วไปจนกลายเป็นการให้การคุ้มครองที่ไม่แตกต่างไปจากเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยหรือไม่ วัส ติงสมิตร