คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2108/2538หลักกฎหมาย: เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้และของจำเลยที่ได้รับการจดทะเบียนไว้มีคำในอักษรโรมันและอักษรไทยรวมทั้งสำเนียงเรียกขานคล้ายคลึงกันมากหากไม่ได้สังเกตอย่างรอบคอบโดยถี่ถ้วนย่อมหลงผิดได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวกันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยต่างเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยไม่มีคำแปลจึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าขึ้นเองจนคล้ายคลึงกับของโจทก์ซึ่งใช้มาก่อนโดยไม่ได้เจตนาการกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยแม้จำเลยจะจดทะเบียนไว้แล้วและโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยโจทก์ก็ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1) โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่42ประเภทอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งซึ่งประกอบด้วยเนื้อเป็ดไก่ปลาและผักแม้จะแตกต่างกับสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นลูกกวาดขนมปังกรอบขนมปังช็อกโกแล็ตและนมแต่ก็อยู่ในจำพวกที่42และถือว่าเป็นสินค้าประเภทอาหารด้วยผู้ซื้อสินค้าอาจเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกันได้ถือว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยไม่สุจริต โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าจำเลยได้ลวงขายสินค้าของจำเลยต่อสาธารณชนว่าเป็นของโจทก์จึงไม่อาจบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา29วรรคสองได้ แม้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยแต่เมื่อยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา29วรรคแรกทั้งโจทก์มิได้ฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยจึงไม่อาจพิพากษาบังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้และเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(5),246และ247โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า ตาม คำขอ จดทะเบียน เลขที่ 198586 ดีกว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ตาม คำขอ จดทะเบียนเลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 และ เครื่องหมายการค้า ตาม คำขอจดทะเบียน เลขที่ 132981 ทะเบียน เลขที่ 89203 ห้าม จำเลย ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว และ ให้ จำเลย เพิกถอน คำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 และ คำขอจดทะเบียน เลขที่ 132981 ทะเบียน เลขที่ 89203 ต่อ นายทะเบียน หากจำเลย ไม่ปฏิบัติ ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น เครื่อง แสดง เจตนา ให้ มี คำสั่งให้ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตามคำขอ เลขที่ 198586 ของ โจทก์ และ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย เป็น รายเดือนเดือน ละ 50,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย จะ เลิก ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวจำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ขอให้ ยกฟ้อง โจทก์ และ พิพากษา ว่า จำเลยมีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA เบนนี่-ฮาน่า BENNI และ เบนนี่ ดีกว่า โจทก์ ให้ โจทก์ ระงับ การ ใช้ เครื่องหมายการค้า BENIHANA กับ สินค้า ของ โจทก์ และ ใช้ ค่าเสียหาย ให้ จำเลย เดือน ละ 100,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง แย้ง จนกว่า โจทก์ จะ เลิก ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENIHANA โจทก์ ให้การ แก้ฟ้อง แย้ง ขอให้ ยกฟ้อง แย้งศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า อักษรโรมัน คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า ตาม คำขอ เลขที่ 198586 ดีกว่า จำเลย ตาม คำขอ เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787ห้าม จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย อีก ต่อไป ให้ จำเลย เพิกถอน คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 ต่อ นายทะเบียน หาก ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น เครื่อง แสดง เจตนา แทน ให้นายทะเบียน รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ตาม คำขอเลขที่ 198586 ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 500 บาทนับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย เลิก ใช้ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวคำขอ ของ โจทก์ นอกจาก นี้ ให้ยก ให้ยก ฟ้องแย้ง ของ จำเลยจำเลย อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนจำเลย ฎีกาศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว สำหรับ เครื่องหมายการค้า ที่จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน เป็น ภาษา ไทย ว่า เบนนี่ และ เป็น ภาษา โรมัน ว่า BENNI นั้น ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่า เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ของ จำเลย ไม่ เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมันคำ ว่า BENIHANA โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมาย การค้า คำ ว่า เบนนี่ และ BENNI ของ จำเลย ไม่ได้ ปัญหา ดังกล่าว ไม่มี คู่ความ ฝ่ายใด อุทธรณ์ ฎีกา จึง ยุติ ไป ตาม คำวินิจฉัย ของ ศาลชั้นต้นแล้ว คดี คง มี ปัญหา ใน ชั้น นี้ ตาม ฎีกา จำเลย เฉพาะ สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ เป็น อักษร โรมัน คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า และ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เป็น อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA อักษร ไทย คำ ว่า เบนนี่-ฮาน่า ปัญหา ข้อ แรก โจทก์ หรือ จำเลย มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ดีกว่า กัน ซึ่ง จำเลย ฎีกา ปัญหา ข้อ นี้ ว่าจำเลย ได้ ยื่น คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA และ คำ ว่า เบนนี่-ฮาน่า เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2525 ส่วน โจทก์ เพิ่ง ยื่น คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2533 จำเลย ไม่ได้ เลียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ จำเลย คิด เครื่องหมายการค้า มา ใช้ กับ สินค้าของ จำเลย โดยสุจริต เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เพียงแต่ คล้าย กับเครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ โดย บังเอิญ จำเลย มีสิทธิ ใช้ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ดีกว่า โจทก์ โจทก์ ไม่มี สิทธิ ฟ้อง จำเลย เห็นว่าเครื่องหมายการค้า ที่ โจทก์ ยื่น คำขอ จดทะเบียน ไว้ และ เครื่องหมายการค้าที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ไว้ แล้ว ทั้ง คำ ใน อักษร โรมัน และ อักษร ไทยรวมทั้ง สำเนียง เรียกขาน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว คล้ายคลึง กัน มากหาก วิญญูชน ไม่ได้ สังเกต อย่าง รอบคอบ โดย ถี่ถ้วน แล้ว ย่อม หลงผิดได้ว่า เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ของ จำเลย เป็น เครื่องหมายการค้าอย่างเดียว กัน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ของ จำเลย ต่าง เป็นคำ ที่ ประดิษฐ์ ขึ้น เอง โดย ไม่มี คำแปล จึง ไม่ น่าเชื่อ ว่า จำเลย จะ ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า ขึ้น เอง จน คล้ายคลึง กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ซึ่ง ใช้ มา ก่อน จำเลย โดย ไม่ได้ เจตนา ที่ จำเลย อ้างว่า นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท จำเลย เป็น ผู้ ประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA โดย คำ ว่า BENNI มาจาก นักร้อง ชื่อ BENNI GOODMAN ส่วน คำ ว่า HANA มาจาก ร้าน อาหาร ญี่ปุ่น ที่ สี่ พระยา ชื่อ HANAYA เป็น การ กล่าวอ้าง ลอย ๆ ไม่มี น้ำหนัก ให้ รับฟัง ได้ ข้อเท็จจริง ตาม ที่ โจทก์ นำสืบ ฟังได้ ว่า โจทก์ ได้รับ การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA ที่ ต่างประเทศ มา ก่อน จำเลย จะ ได้รับ การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย นาน นับ สิบ ปีและ โจทก์ ได้รับ การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว มา แล้วทั่ว โลก ประมาณ เกือบ 20 ประเทศ เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน มาเลเซีย สิงคโปร์ โดย ใช้ กับ สินค้า อาหาร ประเภท เนื้อ ปลา เป็ด ไก่ และ ผัก และ โจทก์ ได้ ใช้ เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ เป็น ชื่อ โรงแรม และ ภัตตาคาร ที่ โจทก์ เปิด บริการ อยู่ ใน ประเทศต่าง ๆ ทั่ว โลก ด้วย ตัว นาย ณรงค์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท จำเลย เอง ก็ เบิกความ ยอมรับ ว่า ตนเอง เคย เดินทาง ไป ต่างประเทศ บ่อยครั้ง รวมทั้งเคย ไป ศึกษา ที่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ด้วย ตาม รูปคดี น่าเชื่อ ว่า นาย ณรงค์ ได้ มี โอกาส เห็น เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA ของ โจทก์ ที่ ต่างประเทศ มา ก่อน แล้ว นำ มา เป็น แนว ประดิษฐ์ คำ ขึ้น ใหม่ ว่า BENNI-HANA การกระทำ ของ จำเลย เป็น การ ใช้ สิทธิ ซึ่ง มี แต่ จะ ให้ เกิด ความเสียหาย แก่ โจทก์ ถือได้ว่า เป็น การ ใช้ สิทธิ โดย ไม่สุจริตโจทก์ จึง มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA ของ โจทก์ และ คำ ว่า BENNI-HANA ที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ดีกว่า ของ จำเลย แม้ จำเลย จะ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ไว้ แล้ว และ โจทก์ยัง ไม่ได้ รับ การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ใน ประเทศ ไทยโจทก์ ก็ ฟ้อง ขอให้ ศาล เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลยได้ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1)ซึ่ง เป็น บทบัญญัติ ของ กฎหมาย ที่ ใช้ อยู่ ขณะที่ โจทก์ ถูก โต้แย้ง สิทธิเมื่อ โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA ที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ดีกว่า จำเลย จำเลย จึง ไม่มี สิทธิเรียกร้อง ให้ โจทก์ชดใช้ ค่าเสียหาย รายเดือน ตาม ฟ้องแย้ง ของ จำเลย ได้ ส่วน ที่ จำเลย ฎีกาว่า จำเลย นำ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ไป ใช้ กับ สินค้า คน ละ อย่าง กับสินค้า ของ โจทก์ ไม่ กระทบ ถึง กัน อยู่ แล้ว นั้น เห็นว่า โจทก์ ได้ ยื่น คำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ต่อ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าเพื่อ ใช้ กับ สินค้า จำพวก ที่ 43 ประเภท อาหาร สำเร็จรูป แช่ แข็งซึ่ง ประกอบ ด้วย เนื้อ เป็ด ไก่ ปลา และ ผัก เช่นเดียว กับ สินค้า ที่ ใช้มา นาน ใน ต่างประเทศ แม้ สินค้า ดังกล่าว จะ แตกต่าง กับ สินค้า ของ จำเลย ซึ่งเป็น ลูกกวาด ขนมปัง กรอบ ขนมปัง ช็อก โกแล็ตและ นม แต่ สินค้า ของ จำเลยก็ อยู่ ใน จำพวก ที่ 42 และ ถือได้ว่า เป็น สินค้า ประเภท อาหาร ด้วย ผู้ซื้อสินค้า ดังกล่าว ทั้งหมด อาจ เข้าใจผิด ว่า เป็น สินค้า ที่ ผลิต โดย ผู้ผลิตราย เดียว กัน เห็น ได้ว่า จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย โดยไม่สุจริต โจทก์ จึง มีสิทธิ ฟ้อง ขอให้ ศาล เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ได้ ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้นปัญหา สุดท้าย ที่ จำเลย ฎีกา ว่า โจกท์ไม่มี สิทธิ เรียก ค่าเสียหาย จากจำเลย นั้น เห็นว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ที่ ยัง ไม่ได้รับ การ จดทะเบียน ใน ประเทศ ไทย เมื่อ ไม่ปรากฏ จาก พยานหลักฐานตาม ทางนำสืบ ของ โจทก์ ว่า จำเลย ได้ ลวง ขาย สินค้า ของ จำเลย ต่อ สาธารณชน ว่าเป็น สินค้า ของ โจทก์ กรณี จึง ไม่อาจ บังคับ ให้ จำเลย ชดใช้ ค่าเสียหายรายเดือน ดัง ฟ้องโจทก์ ตาม มาตรา 29 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่ง เป็น กฎหมาย ที่ ใช้ บังคับ อยู่ ใน ขณะเกิด ข้อพิพาท ได้ ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ ฟังขึ้นอนึ่ง ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ที่ ห้ามจำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย อีก ต่อไป และ ให้ นายทะเบียน รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ ตาม คำขอ เลขที่ 198586 นั้น เห็นว่า แม้ โจทก์ จะ มีสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า พิพาท ดีกว่า จำเลย แต่ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ ไม่ได้ รับ การ จดทะเบียน โจทก์ จึง ไม่มี สิทธิ ฟ้อง ห้าม จำเลย มิให้ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้น อันเป็น การ ฟ้องคดี เพื่อ ป้องกันการ ล่วง สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ที่ ไม่ จดทะเบียน ได้ เพราะ ต้องห้ามตาม มาตรา 29 วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติ ดังกล่าว กรณี จึง ไม่อาจบังคับ ตาม คำขอ ท้ายฟ้อง ของ โจทก์ ที่ ให้ ห้าม จำเลย ดังกล่าว ได้นอกจาก นั้น โจทก์ มิได้ ฟ้อง นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า เป็น จำเลยตาม รูปคดี ศาล จึง ไม่อาจ พิพากษา บังคับ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าซึ่ง เป็น บุคคลภายนอก ให้ รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ตาม คำขอ ของ โจทก์ ได้ ปัญหา ดังกล่าว เป็น เรื่อง เกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชน แม้ คู่ความ มิได้ อ้าง ใน ชั้นฎีกา แต่ศาลฎีกา เห็นสมควร วินิจฉัย ให้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5) 246 และ 247"พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก คำขอ ของ โจทก์ ที่ ห้าม มิให้ จำเลย ใช้เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย ต่อไป กับ คำขอ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย เป็น รายเดือน แก่ โจทก์ และ คำขอที่ ให้ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าให้ โจทก์ นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2108/2538บริษัท เบนิฮาน่า ออฟ โตเกียว, อิ้งค์โจทก์บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัดจำเลย ป.พ.พ. ม. 5 ป.วิ.พ. ม. 142 (5), ม. 247 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 29, ม. 41 (1)เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้และของจำเลยที่ได้รับการจดทะเบียนไว้มีคำในอักษรโรมันและอักษรไทยรวมทั้งสำเนียงเรียกขานคล้ายคลึงกันมากหากไม่ได้สังเกตอย่างรอบคอบโดยถี่ถ้วนย่อมหลงผิดได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวกันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยต่างเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยไม่มีคำแปลจึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าขึ้นเองจนคล้ายคลึงกับของโจทก์ซึ่งใช้มาก่อนโดยไม่ได้เจตนาการกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยแม้จำเลยจะจดทะเบียนไว้แล้วและโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยโจทก์ก็ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1) โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่42ประเภทอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งซึ่งประกอบด้วยเนื้อเป็ดไก่ปลาและผักแม้จะแตกต่างกับสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นลูกกวาดขนมปังกรอบขนมปังช็อกโกแล็ตและนมแต่ก็อยู่ในจำพวกที่42และถือว่าเป็นสินค้าประเภทอาหารด้วยผู้ซื้อสินค้าอาจเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกันได้ถือว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยไม่สุจริต โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าจำเลยได้ลวงขายสินค้าของจำเลยต่อสาธารณชนว่าเป็นของโจทก์จึงไม่อาจบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา29วรรคสองได้ แม้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยแต่เมื่อยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา29วรรคแรกทั้งโจทก์มิได้ฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยจึงไม่อาจพิพากษาบังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้และเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(5),246และ247โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า ตาม คำขอ จดทะเบียน เลขที่ 198586 ดีกว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ตาม คำขอ จดทะเบียนเลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 และ เครื่องหมายการค้า ตาม คำขอจดทะเบียน เลขที่ 132981 ทะเบียน เลขที่ 89203 ห้าม จำเลย ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว และ ให้ จำเลย เพิกถอน คำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 และ คำขอจดทะเบียน เลขที่ 132981 ทะเบียน เลขที่ 89203 ต่อ นายทะเบียน หากจำเลย ไม่ปฏิบัติ ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น เครื่อง แสดง เจตนา ให้ มี คำสั่งให้ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตามคำขอ เลขที่ 198586 ของ โจทก์ และ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย เป็น รายเดือนเดือน ละ 50,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย จะ เลิก ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวจำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ขอให้ ยกฟ้อง โจทก์ และ พิพากษา ว่า จำเลยมีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA เบนนี่-ฮาน่า BENNI และ เบนนี่ ดีกว่า โจทก์ ให้ โจทก์ ระงับ การ ใช้ เครื่องหมายการค้า BENIHANA กับ สินค้า ของ โจทก์ และ ใช้ ค่าเสียหาย ให้ จำเลย เดือน ละ 100,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง แย้ง จนกว่า โจทก์ จะ เลิก ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENIHANA โจทก์ ให้การ แก้ฟ้อง แย้ง ขอให้ ยกฟ้อง แย้งศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า อักษรโรมัน คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า ตาม คำขอ เลขที่ 198586 ดีกว่า จำเลย ตาม คำขอ เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787ห้าม จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย อีก ต่อไป ให้ จำเลย เพิกถอน คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 ต่อ นายทะเบียน หาก ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น เครื่อง แสดง เจตนา แทน ให้นายทะเบียน รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ตาม คำขอเลขที่ 198586 ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 500 บาทนับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย เลิก ใช้ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวคำขอ ของ โจทก์ นอกจาก นี้ ให้ยก ให้ยก ฟ้องแย้ง ของ จำเลยจำเลย อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนจำเลย ฎีกาศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว สำหรับ เครื่องหมายการค้า ที่จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน เป็น ภาษา ไทย ว่า เบนนี่ และ เป็น ภาษา โรมัน ว่า BENNI นั้น ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่า เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ของ จำเลย ไม่ เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมันคำ ว่า BENIHANA โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมาย การค้า คำ ว่า เบนนี่ และ BENNI ของ จำเลย ไม่ได้ ปัญหา ดังกล่าว ไม่มี คู่ความ ฝ่ายใด อุทธรณ์ ฎีกา จึง ยุติ ไป ตาม คำวินิจฉัย ของ ศาลชั้นต้นแล้ว คดี คง มี ปัญหา ใน ชั้น นี้ ตาม ฎีกา จำเลย เฉพาะ สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ เป็น อักษร โรมัน คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า และ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เป็น อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA อักษร ไทย คำ ว่า เบนนี่-ฮาน่า ปัญหา ข้อ แรก โจทก์ หรือ จำเลย มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ดีกว่า กัน ซึ่ง จำเลย ฎีกา ปัญหา ข้อ นี้ ว่าจำเลย ได้ ยื่น คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA และ คำ ว่า เบนนี่-ฮาน่า เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2525 ส่วน โจทก์ เพิ่ง ยื่น คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2533 จำเลย ไม่ได้ เลียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ จำเลย คิด เครื่องหมายการค้า มา ใช้ กับ สินค้าของ จำเลย โดยสุจริต เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เพียงแต่ คล้าย กับเครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ โดย บังเอิญ จำเลย มีสิทธิ ใช้ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ดีกว่า โจทก์ โจทก์ ไม่มี สิทธิ ฟ้อง จำเลย เห็นว่าเครื่องหมายการค้า ที่ โจทก์ ยื่น คำขอ จดทะเบียน ไว้ และ เครื่องหมายการค้าที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ไว้ แล้ว ทั้ง คำ ใน อักษร โรมัน และ อักษร ไทยรวมทั้ง สำเนียง เรียกขาน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว คล้ายคลึง กัน มากหาก วิญญูชน ไม่ได้ สังเกต อย่าง รอบคอบ โดย ถี่ถ้วน แล้ว ย่อม หลงผิดได้ว่า เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ของ จำเลย เป็น เครื่องหมายการค้าอย่างเดียว กัน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ของ จำเลย ต่าง เป็นคำ ที่ ประดิษฐ์ ขึ้น เอง โดย ไม่มี คำแปล จึง ไม่ น่าเชื่อ ว่า จำเลย จะ ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า ขึ้น เอง จน คล้ายคลึง กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ซึ่ง ใช้ มา ก่อน จำเลย โดย ไม่ได้ เจตนา ที่ จำเลย อ้างว่า นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท จำเลย เป็น ผู้ ประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA โดย คำ ว่า BENNI มาจาก นักร้อง ชื่อ BENNI GOODMAN ส่วน คำ ว่า HANA มาจาก ร้าน อาหาร ญี่ปุ่น ที่ สี่ พระยา ชื่อ HANAYA เป็น การ กล่าวอ้าง ลอย ๆ ไม่มี น้ำหนัก ให้ รับฟัง ได้ ข้อเท็จจริง ตาม ที่ โจทก์ นำสืบ ฟังได้ ว่า โจทก์ ได้รับ การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA ที่ ต่างประเทศ มา ก่อน จำเลย จะ ได้รับ การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย นาน นับ สิบ ปีและ โจทก์ ได้รับ การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว มา แล้วทั่ว โลก ประมาณ เกือบ 20 ประเทศ เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน มาเลเซีย สิงคโปร์ โดย ใช้ กับ สินค้า อาหาร ประเภท เนื้อ ปลา เป็ด ไก่ และ ผัก และ โจทก์ ได้ ใช้ เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ เป็น ชื่อ โรงแรม และ ภัตตาคาร ที่ โจทก์ เปิด บริการ อยู่ ใน ประเทศต่าง ๆ ทั่ว โลก ด้วย ตัว นาย ณรงค์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท จำเลย เอง ก็ เบิกความ ยอมรับ ว่า ตนเอง เคย เดินทาง ไป ต่างประเทศ บ่อยครั้ง รวมทั้งเคย ไป ศึกษา ที่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ด้วย ตาม รูปคดี น่าเชื่อ ว่า นาย ณรงค์ ได้ มี โอกาส เห็น เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA ของ โจทก์ ที่ ต่างประเทศ มา ก่อน แล้ว นำ มา เป็น แนว ประดิษฐ์ คำ ขึ้น ใหม่ ว่า BENNI-HANA การกระทำ ของ จำเลย เป็น การ ใช้ สิทธิ ซึ่ง มี แต่ จะ ให้ เกิด ความเสียหาย แก่ โจทก์ ถือได้ว่า เป็น การ ใช้ สิทธิ โดย ไม่สุจริตโจทก์ จึง มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA ของ โจทก์ และ คำ ว่า BENNI-HANA ที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ดีกว่า ของ จำเลย แม้ จำเลย จะ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ไว้ แล้ว และ โจทก์ยัง ไม่ได้ รับ การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ใน ประเทศ ไทยโจทก์ ก็ ฟ้อง ขอให้ ศาล เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลยได้ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1)ซึ่ง เป็น บทบัญญัติ ของ กฎหมาย ที่ ใช้ อยู่ ขณะที่ โจทก์ ถูก โต้แย้ง สิทธิเมื่อ โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA ที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ดีกว่า จำเลย จำเลย จึง ไม่มี สิทธิเรียกร้อง ให้ โจทก์ชดใช้ ค่าเสียหาย รายเดือน ตาม ฟ้องแย้ง ของ จำเลย ได้ ส่วน ที่ จำเลย ฎีกาว่า จำเลย นำ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ไป ใช้ กับ สินค้า คน ละ อย่าง กับสินค้า ของ โจทก์ ไม่ กระทบ ถึง กัน อยู่ แล้ว นั้น เห็นว่า โจทก์ ได้ ยื่น คำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ต่อ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าเพื่อ ใช้ กับ สินค้า จำพวก ที่ 43 ประเภท อาหาร สำเร็จรูป แช่ แข็งซึ่ง ประกอบ ด้วย เนื้อ เป็ด ไก่ ปลา และ ผัก เช่นเดียว กับ สินค้า ที่ ใช้มา นาน ใน ต่างประเทศ แม้ สินค้า ดังกล่าว จะ แตกต่าง กับ สินค้า ของ จำเลย ซึ่งเป็น ลูกกวาด ขนมปัง กรอบ ขนมปัง ช็อก โกแล็ตและ นม แต่ สินค้า ของ จำเลยก็ อยู่ ใน จำพวก ที่ 42 และ ถือได้ว่า เป็น สินค้า ประเภท อาหาร ด้วย ผู้ซื้อสินค้า ดังกล่าว ทั้งหมด อาจ เข้าใจผิด ว่า เป็น สินค้า ที่ ผลิต โดย ผู้ผลิตราย เดียว กัน เห็น ได้ว่า จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย โดยไม่สุจริต โจทก์ จึง มีสิทธิ ฟ้อง ขอให้ ศาล เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ได้ ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้นปัญหา สุดท้าย ที่ จำเลย ฎีกา ว่า โจกท์ไม่มี สิทธิ เรียก ค่าเสียหาย จากจำเลย นั้น เห็นว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ที่ ยัง ไม่ได้รับ การ จดทะเบียน ใน ประเทศ ไทย เมื่อ ไม่ปรากฏ จาก พยานหลักฐานตาม ทางนำสืบ ของ โจทก์ ว่า จำเลย ได้ ลวง ขาย สินค้า ของ จำเลย ต่อ สาธารณชน ว่าเป็น สินค้า ของ โจทก์ กรณี จึง ไม่อาจ บังคับ ให้ จำเลย ชดใช้ ค่าเสียหายรายเดือน ดัง ฟ้องโจทก์ ตาม มาตรา 29 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่ง เป็น กฎหมาย ที่ ใช้ บังคับ อยู่ ใน ขณะเกิด ข้อพิพาท ได้ ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ ฟังขึ้นอนึ่ง ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ที่ ห้ามจำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย อีก ต่อไป และ ให้ นายทะเบียน รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ ตาม คำขอ เลขที่ 198586 นั้น เห็นว่า แม้ โจทก์ จะ มีสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า พิพาท ดีกว่า จำเลย แต่ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ ไม่ได้ รับ การ จดทะเบียน โจทก์ จึง ไม่มี สิทธิ ฟ้อง ห้าม จำเลย มิให้ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้น อันเป็น การ ฟ้องคดี เพื่อ ป้องกันการ ล่วง สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ที่ ไม่ จดทะเบียน ได้ เพราะ ต้องห้ามตาม มาตรา 29 วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติ ดังกล่าว กรณี จึง ไม่อาจบังคับ ตาม คำขอ ท้ายฟ้อง ของ โจทก์ ที่ ให้ ห้าม จำเลย ดังกล่าว ได้นอกจาก นั้น โจทก์ มิได้ ฟ้อง นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า เป็น จำเลยตาม รูปคดี ศาล จึง ไม่อาจ พิพากษา บังคับ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าซึ่ง เป็น บุคคลภายนอก ให้ รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ตาม คำขอ ของ โจทก์ ได้ ปัญหา ดังกล่าว เป็น เรื่อง เกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชน แม้ คู่ความ มิได้ อ้าง ใน ชั้นฎีกา แต่ศาลฎีกา เห็นสมควร วินิจฉัย ให้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5) 246 และ 247"พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก คำขอ ของ โจทก์ ที่ ห้าม มิให้ จำเลย ใช้เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย ต่อไป กับ คำขอ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย เป็น รายเดือน แก่ โจทก์ และ คำขอที่ ให้ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าให้ โจทก์ นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์(จเร อำนวยวัฒนา-ยงยุทธ ธารีสาร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า ตาม คำขอ จดทะเบียน เลขที่ 198586 ดีกว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ตาม คำขอ จดทะเบียนเลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 และ เครื่องหมายการค้า ตาม คำขอจดทะเบียน เลขที่ 132981 ทะเบียน เลขที่ 89203 ห้าม จำเลย ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว และ ให้ จำเลย เพิกถอน คำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 และ คำขอจดทะเบียน เลขที่ 132981 ทะเบียน เลขที่ 89203 ต่อ นายทะเบียน หากจำเลย ไม่ปฏิบัติ ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น เครื่อง แสดง เจตนา ให้ มี คำสั่งให้ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตามคำขอ เลขที่ 198586 ของ โจทก์ และ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย เป็น รายเดือนเดือน ละ 50,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย จะ เลิก ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวจำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ขอให้ ยกฟ้อง โจทก์ และ พิพากษา ว่า จำเลยมีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA เบนนี่-ฮาน่า BENNI และ เบนนี่ ดีกว่า โจทก์ ให้ โจทก์ ระงับ การ ใช้ เครื่องหมายการค้า BENIHANA กับ สินค้า ของ โจทก์ และ ใช้ ค่าเสียหาย ให้ จำเลย เดือน ละ 100,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง แย้ง จนกว่า โจทก์ จะ เลิก ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENIHANA โจทก์ ให้การ แก้ฟ้อง แย้ง ขอให้ ยกฟ้อง แย้งศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า อักษรโรมัน คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า ตาม คำขอ เลขที่ 198586 ดีกว่า จำเลย ตาม คำขอ เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787ห้าม จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย อีก ต่อไป ให้ จำเลย เพิกถอน คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 ต่อ นายทะเบียน หาก ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น เครื่อง แสดง เจตนา แทน ให้นายทะเบียน รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ตาม คำขอเลขที่ 198586 ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 500 บาทนับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย เลิก ใช้ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวคำขอ ของ โจทก์ นอกจาก นี้ ให้ยก ให้ยก ฟ้องแย้ง ของ จำเลยจำเลย อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนจำเลย ฎีกาศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว สำหรับ เครื่องหมายการค้า ที่จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน เป็น ภาษา ไทย ว่า เบนนี่ และ เป็น ภาษา โรมัน ว่า BENNI นั้น ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่า เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ของ จำเลย ไม่ เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมันคำ ว่า BENIHANA โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมาย การค้า คำ ว่า เบนนี่ และ BENNI ของ จำเลย ไม่ได้ ปัญหา ดังกล่าว ไม่มี คู่ความ ฝ่ายใด อุทธรณ์ ฎีกา จึง ยุติ ไป ตาม คำวินิจฉัย ของ ศาลชั้นต้นแล้ว คดี คง มี ปัญหา ใน ชั้น นี้ ตาม ฎีกา จำเลย เฉพาะ สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ เป็น อักษร โรมัน คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า และ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เป็น อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA อักษร ไทย คำ ว่า เบนนี่-ฮาน่า ปัญหา ข้อ แรก โจทก์ หรือ จำเลย มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ดีกว่า กัน ซึ่ง จำเลย ฎีกา ปัญหา ข้อ นี้ ว่าจำเลย ได้ ยื่น คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA และ คำ ว่า เบนนี่-ฮาน่า เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2525 ส่วน โจทก์ เพิ่ง ยื่น คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2533 จำเลย ไม่ได้ เลียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ จำเลย คิด เครื่องหมายการค้า มา ใช้ กับ สินค้าของ จำเลย โดยสุจริต เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เพียงแต่ คล้าย กับเครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ โดย บังเอิญ จำเลย มีสิทธิ ใช้ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ดีกว่า โจทก์ โจทก์ ไม่มี สิทธิ ฟ้อง จำเลย เห็นว่าเครื่องหมายการค้า ที่ โจทก์ ยื่น คำขอ จดทะเบียน ไว้ และ เครื่องหมายการค้าที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ไว้ แล้ว ทั้ง คำ ใน อักษร โรมัน และ อักษร ไทยรวมทั้ง สำเนียง เรียกขาน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว คล้ายคลึง กัน มากหาก วิญญูชน ไม่ได้ สังเกต อย่าง รอบคอบ โดย ถี่ถ้วน แล้ว ย่อม หลงผิดได้ว่า เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ของ จำเลย เป็น เครื่องหมายการค้าอย่างเดียว กัน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ของ จำเลย ต่าง เป็นคำ ที่ ประดิษฐ์ ขึ้น เอง โดย ไม่มี คำแปล จึง ไม่ น่าเชื่อ ว่า จำเลย จะ ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า ขึ้น เอง จน คล้ายคลึง กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ซึ่ง ใช้ มา ก่อน จำเลย โดย ไม่ได้ เจตนา ที่ จำเลย อ้างว่า นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท จำเลย เป็น ผู้ ประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA โดย คำ ว่า BENNI มาจาก นักร้อง ชื่อ BENNI GOODMAN ส่วน คำ ว่า HANA มาจาก ร้าน อาหาร ญี่ปุ่น ที่ สี่ พระยา ชื่อ HANAYA เป็น การ กล่าวอ้าง ลอย ๆ ไม่มี น้ำหนัก ให้ รับฟัง ได้ ข้อเท็จจริง ตาม ที่ โจทก์ นำสืบ ฟังได้ ว่า โจทก์ ได้รับ การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA ที่ ต่างประเทศ มา ก่อน จำเลย จะ ได้รับ การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย นาน นับ สิบ ปีและ โจทก์ ได้รับ การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว มา แล้วทั่ว โลก ประมาณ เกือบ 20 ประเทศ เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน มาเลเซีย สิงคโปร์ โดย ใช้ กับ สินค้า อาหาร ประเภท เนื้อ ปลา เป็ด ไก่ และ ผัก และ โจทก์ ได้ ใช้ เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ เป็น ชื่อ โรงแรม และ ภัตตาคาร ที่ โจทก์ เปิด บริการ อยู่ ใน ประเทศต่าง ๆ ทั่ว โลก ด้วย ตัว นาย ณรงค์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท จำเลย เอง ก็ เบิกความ ยอมรับ ว่า ตนเอง เคย เดินทาง ไป ต่างประเทศ บ่อยครั้ง รวมทั้งเคย ไป ศึกษา ที่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ด้วย ตาม รูปคดี น่าเชื่อ ว่า นาย ณรงค์ ได้ มี โอกาส เห็น เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA ของ โจทก์ ที่ ต่างประเทศ มา ก่อน แล้ว นำ มา เป็น แนว ประดิษฐ์ คำ ขึ้น ใหม่ ว่า BENNI-HANA การกระทำ ของ จำเลย เป็น การ ใช้ สิทธิ ซึ่ง มี แต่ จะ ให้ เกิด ความเสียหาย แก่ โจทก์ ถือได้ว่า เป็น การ ใช้ สิทธิ โดย ไม่สุจริตโจทก์ จึง มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA ของ โจทก์ และ คำ ว่า BENNI-HANA ที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ดีกว่า ของ จำเลย แม้ จำเลย จะ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ไว้ แล้ว และ โจทก์ยัง ไม่ได้ รับ การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ใน ประเทศ ไทยโจทก์ ก็ ฟ้อง ขอให้ ศาล เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลยได้ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1)ซึ่ง เป็น บทบัญญัติ ของ กฎหมาย ที่ ใช้ อยู่ ขณะที่ โจทก์ ถูก โต้แย้ง สิทธิเมื่อ โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA ที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ดีกว่า จำเลย จำเลย จึง ไม่มี สิทธิเรียกร้อง ให้ โจทก์ชดใช้ ค่าเสียหาย รายเดือน ตาม ฟ้องแย้ง ของ จำเลย ได้ ส่วน ที่ จำเลย ฎีกาว่า จำเลย นำ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ไป ใช้ กับ สินค้า คน ละ อย่าง กับสินค้า ของ โจทก์ ไม่ กระทบ ถึง กัน อยู่ แล้ว นั้น เห็นว่า โจทก์ ได้ ยื่น คำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ต่อ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าเพื่อ ใช้ กับ สินค้า จำพวก ที่ 43 ประเภท อาหาร สำเร็จรูป แช่ แข็งซึ่ง ประกอบ ด้วย เนื้อ เป็ด ไก่ ปลา และ ผัก เช่นเดียว กับ สินค้า ที่ ใช้มา นาน ใน ต่างประเทศ แม้ สินค้า ดังกล่าว จะ แตกต่าง กับ สินค้า ของ จำเลย ซึ่งเป็น ลูกกวาด ขนมปัง กรอบ ขนมปัง ช็อก โกแล็ตและ นม แต่ สินค้า ของ จำเลยก็ อยู่ ใน จำพวก ที่ 42 และ ถือได้ว่า เป็น สินค้า ประเภท อาหาร ด้วย ผู้ซื้อสินค้า ดังกล่าว ทั้งหมด อาจ เข้าใจผิด ว่า เป็น สินค้า ที่ ผลิต โดย ผู้ผลิตราย เดียว กัน เห็น ได้ว่า จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย โดยไม่สุจริต โจทก์ จึง มีสิทธิ ฟ้อง ขอให้ ศาล เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ได้ ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้นปัญหา สุดท้าย ที่ จำเลย ฎีกา ว่า โจกท์ไม่มี สิทธิ เรียก ค่าเสียหาย จากจำเลย นั้น เห็นว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ที่ ยัง ไม่ได้รับ การ จดทะเบียน ใน ประเทศ ไทย เมื่อ ไม่ปรากฏ จาก พยานหลักฐานตาม ทางนำสืบ ของ โจทก์ ว่า จำเลย ได้ ลวง ขาย สินค้า ของ จำเลย ต่อ สาธารณชน ว่าเป็น สินค้า ของ โจทก์ กรณี จึง ไม่อาจ บังคับ ให้ จำเลย ชดใช้ ค่าเสียหายรายเดือน ดัง ฟ้องโจทก์ ตาม มาตรา 29 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่ง เป็น กฎหมาย ที่ ใช้ บังคับ อยู่ ใน ขณะเกิด ข้อพิพาท ได้ ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ ฟังขึ้นอนึ่ง ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ที่ ห้ามจำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย อีก ต่อไป และ ให้ นายทะเบียน รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ ตาม คำขอ เลขที่ 198586 นั้น เห็นว่า แม้ โจทก์ จะ มีสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า พิพาท ดีกว่า จำเลย แต่ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ ไม่ได้ รับ การ จดทะเบียน โจทก์ จึง ไม่มี สิทธิ ฟ้อง ห้าม จำเลย มิให้ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้น อันเป็น การ ฟ้องคดี เพื่อ ป้องกันการ ล่วง สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ที่ ไม่ จดทะเบียน ได้ เพราะ ต้องห้ามตาม มาตรา 29 วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติ ดังกล่าว กรณี จึง ไม่อาจบังคับ ตาม คำขอ ท้ายฟ้อง ของ โจทก์ ที่ ให้ ห้าม จำเลย ดังกล่าว ได้นอกจาก นั้น โจทก์ มิได้ ฟ้อง นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า เป็น จำเลยตาม รูปคดี ศาล จึง ไม่อาจ พิพากษา บังคับ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าซึ่ง เป็น บุคคลภายนอก ให้ รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ตาม คำขอ ของ โจทก์ ได้ ปัญหา ดังกล่าว เป็น เรื่อง เกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชน แม้ คู่ความ มิได้ อ้าง ใน ชั้นฎีกา แต่ศาลฎีกา เห็นสมควร วินิจฉัย ให้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5) 246 และ 247"พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก คำขอ ของ โจทก์ ที่ ห้าม มิให้ จำเลย ใช้เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย ต่อไป กับ คำขอ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย เป็น รายเดือน แก่ โจทก์ และ คำขอที่ ให้ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าให้ โจทก์ นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2108/2538บริษัท เบนิฮาน่า ออฟ โตเกียว, อิ้งค์โจทก์บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัดจำเลย ป.พ.พ. ม. 5 ป.วิ.พ. ม. 142 (5), ม. 247 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 29, ม. 41 (1)เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้และของจำเลยที่ได้รับการจดทะเบียนไว้มีคำในอักษรโรมันและอักษรไทยรวมทั้งสำเนียงเรียกขานคล้ายคลึงกันมากหากไม่ได้สังเกตอย่างรอบคอบโดยถี่ถ้วนย่อมหลงผิดได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวกันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยต่างเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยไม่มีคำแปลจึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าขึ้นเองจนคล้ายคลึงกับของโจทก์ซึ่งใช้มาก่อนโดยไม่ได้เจตนาการกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยแม้จำเลยจะจดทะเบียนไว้แล้วและโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยโจทก์ก็ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1) โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่42ประเภทอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งซึ่งประกอบด้วยเนื้อเป็ดไก่ปลาและผักแม้จะแตกต่างกับสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นลูกกวาดขนมปังกรอบขนมปังช็อกโกแล็ตและนมแต่ก็อยู่ในจำพวกที่42และถือว่าเป็นสินค้าประเภทอาหารด้วยผู้ซื้อสินค้าอาจเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกันได้ถือว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยไม่สุจริต โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าจำเลยได้ลวงขายสินค้าของจำเลยต่อสาธารณชนว่าเป็นของโจทก์จึงไม่อาจบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา29วรรคสองได้ แม้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยแต่เมื่อยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา29วรรคแรกทั้งโจทก์มิได้ฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยจึงไม่อาจพิพากษาบังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้และเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(5),246และ247โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า ตาม คำขอ จดทะเบียน เลขที่ 198586 ดีกว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ตาม คำขอ จดทะเบียนเลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 และ เครื่องหมายการค้า ตาม คำขอจดทะเบียน เลขที่ 132981 ทะเบียน เลขที่ 89203 ห้าม จำเลย ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว และ ให้ จำเลย เพิกถอน คำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 และ คำขอจดทะเบียน เลขที่ 132981 ทะเบียน เลขที่ 89203 ต่อ นายทะเบียน หากจำเลย ไม่ปฏิบัติ ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น เครื่อง แสดง เจตนา ให้ มี คำสั่งให้ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตามคำขอ เลขที่ 198586 ของ โจทก์ และ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย เป็น รายเดือนเดือน ละ 50,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย จะ เลิก ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวจำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ขอให้ ยกฟ้อง โจทก์ และ พิพากษา ว่า จำเลยมีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA เบนนี่-ฮาน่า BENNI และ เบนนี่ ดีกว่า โจทก์ ให้ โจทก์ ระงับ การ ใช้ เครื่องหมายการค้า BENIHANA กับ สินค้า ของ โจทก์ และ ใช้ ค่าเสียหาย ให้ จำเลย เดือน ละ 100,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง แย้ง จนกว่า โจทก์ จะ เลิก ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENIHANA โจทก์ ให้การ แก้ฟ้อง แย้ง ขอให้ ยกฟ้อง แย้งศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า อักษรโรมัน คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า ตาม คำขอ เลขที่ 198586 ดีกว่า จำเลย ตาม คำขอ เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787ห้าม จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย อีก ต่อไป ให้ จำเลย เพิกถอน คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 ต่อ นายทะเบียน หาก ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น เครื่อง แสดง เจตนา แทน ให้นายทะเบียน รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ตาม คำขอเลขที่ 198586 ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 500 บาทนับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย เลิก ใช้ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวคำขอ ของ โจทก์ นอกจาก นี้ ให้ยก ให้ยก ฟ้องแย้ง ของ จำเลยจำเลย อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนจำเลย ฎีกาศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว สำหรับ เครื่องหมายการค้า ที่จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน เป็น ภาษา ไทย ว่า เบนนี่ และ เป็น ภาษา โรมัน ว่า BENNI นั้น ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่า เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ของ จำเลย ไม่ เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมันคำ ว่า BENIHANA โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมาย การค้า คำ ว่า เบนนี่ และ BENNI ของ จำเลย ไม่ได้ ปัญหา ดังกล่าว ไม่มี คู่ความ ฝ่ายใด อุทธรณ์ ฎีกา จึง ยุติ ไป ตาม คำวินิจฉัย ของ ศาลชั้นต้นแล้ว คดี คง มี ปัญหา ใน ชั้น นี้ ตาม ฎีกา จำเลย เฉพาะ สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ เป็น อักษร โรมัน คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า และ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เป็น อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA อักษร ไทย คำ ว่า เบนนี่-ฮาน่า ปัญหา ข้อ แรก โจทก์ หรือ จำเลย มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ดีกว่า กัน ซึ่ง จำเลย ฎีกา ปัญหา ข้อ นี้ ว่าจำเลย ได้ ยื่น คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA และ คำ ว่า เบนนี่-ฮาน่า เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2525 ส่วน โจทก์ เพิ่ง ยื่น คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2533 จำเลย ไม่ได้ เลียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ จำเลย คิด เครื่องหมายการค้า มา ใช้ กับ สินค้าของ จำเลย โดยสุจริต เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เพียงแต่ คล้าย กับเครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ โดย บังเอิญ จำเลย มีสิทธิ ใช้ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ดีกว่า โจทก์ โจทก์ ไม่มี สิทธิ ฟ้อง จำเลย เห็นว่าเครื่องหมายการค้า ที่ โจทก์ ยื่น คำขอ จดทะเบียน ไว้ และ เครื่องหมายการค้าที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ไว้ แล้ว ทั้ง คำ ใน อักษร โรมัน และ อักษร ไทยรวมทั้ง สำเนียง เรียกขาน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว คล้ายคลึง กัน มากหาก วิญญูชน ไม่ได้ สังเกต อย่าง รอบคอบ โดย ถี่ถ้วน แล้ว ย่อม หลงผิดได้ว่า เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ของ จำเลย เป็น เครื่องหมายการค้าอย่างเดียว กัน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ของ จำเลย ต่าง เป็นคำ ที่ ประดิษฐ์ ขึ้น เอง โดย ไม่มี คำแปล จึง ไม่ น่าเชื่อ ว่า จำเลย จะ ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า ขึ้น เอง จน คล้ายคลึง กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ซึ่ง ใช้ มา ก่อน จำเลย โดย ไม่ได้ เจตนา ที่ จำเลย อ้างว่า นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท จำเลย เป็น ผู้ ประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA โดย คำ ว่า BENNI มาจาก นักร้อง ชื่อ BENNI GOODMAN ส่วน คำ ว่า HANA มาจาก ร้าน อาหาร ญี่ปุ่น ที่ สี่ พระยา ชื่อ HANAYA เป็น การ กล่าวอ้าง ลอย ๆ ไม่มี น้ำหนัก ให้ รับฟัง ได้ ข้อเท็จจริง ตาม ที่ โจทก์ นำสืบ ฟังได้ ว่า โจทก์ ได้รับ การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA ที่ ต่างประเทศ มา ก่อน จำเลย จะ ได้รับ การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย นาน นับ สิบ ปีและ โจทก์ ได้รับ การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว มา แล้วทั่ว โลก ประมาณ เกือบ 20 ประเทศ เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน มาเลเซีย สิงคโปร์ โดย ใช้ กับ สินค้า อาหาร ประเภท เนื้อ ปลา เป็ด ไก่ และ ผัก และ โจทก์ ได้ ใช้ เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ เป็น ชื่อ โรงแรม และ ภัตตาคาร ที่ โจทก์ เปิด บริการ อยู่ ใน ประเทศต่าง ๆ ทั่ว โลก ด้วย ตัว นาย ณรงค์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท จำเลย เอง ก็ เบิกความ ยอมรับ ว่า ตนเอง เคย เดินทาง ไป ต่างประเทศ บ่อยครั้ง รวมทั้งเคย ไป ศึกษา ที่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ด้วย ตาม รูปคดี น่าเชื่อ ว่า นาย ณรงค์ ได้ มี โอกาส เห็น เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA ของ โจทก์ ที่ ต่างประเทศ มา ก่อน แล้ว นำ มา เป็น แนว ประดิษฐ์ คำ ขึ้น ใหม่ ว่า BENNI-HANA การกระทำ ของ จำเลย เป็น การ ใช้ สิทธิ ซึ่ง มี แต่ จะ ให้ เกิด ความเสียหาย แก่ โจทก์ ถือได้ว่า เป็น การ ใช้ สิทธิ โดย ไม่สุจริตโจทก์ จึง มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA ของ โจทก์ และ คำ ว่า BENNI-HANA ที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ดีกว่า ของ จำเลย แม้ จำเลย จะ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ไว้ แล้ว และ โจทก์ยัง ไม่ได้ รับ การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ใน ประเทศ ไทยโจทก์ ก็ ฟ้อง ขอให้ ศาล เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลยได้ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1)ซึ่ง เป็น บทบัญญัติ ของ กฎหมาย ที่ ใช้ อยู่ ขณะที่ โจทก์ ถูก โต้แย้ง สิทธิเมื่อ โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA ที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ดีกว่า จำเลย จำเลย จึง ไม่มี สิทธิเรียกร้อง ให้ โจทก์ชดใช้ ค่าเสียหาย รายเดือน ตาม ฟ้องแย้ง ของ จำเลย ได้ ส่วน ที่ จำเลย ฎีกาว่า จำเลย นำ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ไป ใช้ กับ สินค้า คน ละ อย่าง กับสินค้า ของ โจทก์ ไม่ กระทบ ถึง กัน อยู่ แล้ว นั้น เห็นว่า โจทก์ ได้ ยื่น คำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ต่อ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าเพื่อ ใช้ กับ สินค้า จำพวก ที่ 43 ประเภท อาหาร สำเร็จรูป แช่ แข็งซึ่ง ประกอบ ด้วย เนื้อ เป็ด ไก่ ปลา และ ผัก เช่นเดียว กับ สินค้า ที่ ใช้มา นาน ใน ต่างประเทศ แม้ สินค้า ดังกล่าว จะ แตกต่าง กับ สินค้า ของ จำเลย ซึ่งเป็น ลูกกวาด ขนมปัง กรอบ ขนมปัง ช็อก โกแล็ตและ นม แต่ สินค้า ของ จำเลยก็ อยู่ ใน จำพวก ที่ 42 และ ถือได้ว่า เป็น สินค้า ประเภท อาหาร ด้วย ผู้ซื้อสินค้า ดังกล่าว ทั้งหมด อาจ เข้าใจผิด ว่า เป็น สินค้า ที่ ผลิต โดย ผู้ผลิตราย เดียว กัน เห็น ได้ว่า จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย โดยไม่สุจริต โจทก์ จึง มีสิทธิ ฟ้อง ขอให้ ศาล เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ได้ ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้นปัญหา สุดท้าย ที่ จำเลย ฎีกา ว่า โจกท์ไม่มี สิทธิ เรียก ค่าเสียหาย จากจำเลย นั้น เห็นว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ที่ ยัง ไม่ได้รับ การ จดทะเบียน ใน ประเทศ ไทย เมื่อ ไม่ปรากฏ จาก พยานหลักฐานตาม ทางนำสืบ ของ โจทก์ ว่า จำเลย ได้ ลวง ขาย สินค้า ของ จำเลย ต่อ สาธารณชน ว่าเป็น สินค้า ของ โจทก์ กรณี จึง ไม่อาจ บังคับ ให้ จำเลย ชดใช้ ค่าเสียหายรายเดือน ดัง ฟ้องโจทก์ ตาม มาตรา 29 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่ง เป็น กฎหมาย ที่ ใช้ บังคับ อยู่ ใน ขณะเกิด ข้อพิพาท ได้ ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ ฟังขึ้นอนึ่ง ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ที่ ห้ามจำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย อีก ต่อไป และ ให้ นายทะเบียน รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ ตาม คำขอ เลขที่ 198586 นั้น เห็นว่า แม้ โจทก์ จะ มีสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า พิพาท ดีกว่า จำเลย แต่ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ ไม่ได้ รับ การ จดทะเบียน โจทก์ จึง ไม่มี สิทธิ ฟ้อง ห้าม จำเลย มิให้ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้น อันเป็น การ ฟ้องคดี เพื่อ ป้องกันการ ล่วง สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ที่ ไม่ จดทะเบียน ได้ เพราะ ต้องห้ามตาม มาตรา 29 วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติ ดังกล่าว กรณี จึง ไม่อาจบังคับ ตาม คำขอ ท้ายฟ้อง ของ โจทก์ ที่ ให้ ห้าม จำเลย ดังกล่าว ได้นอกจาก นั้น โจทก์ มิได้ ฟ้อง นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า เป็น จำเลยตาม รูปคดี ศาล จึง ไม่อาจ พิพากษา บังคับ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าซึ่ง เป็น บุคคลภายนอก ให้ รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ตาม คำขอ ของ โจทก์ ได้ ปัญหา ดังกล่าว เป็น เรื่อง เกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชน แม้ คู่ความ มิได้ อ้าง ใน ชั้นฎีกา แต่ศาลฎีกา เห็นสมควร วินิจฉัย ให้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5) 246 และ 247"พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก คำขอ ของ โจทก์ ที่ ห้าม มิให้ จำเลย ใช้เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย ต่อไป กับ คำขอ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย เป็น รายเดือน แก่ โจทก์ และ คำขอที่ ให้ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าให้ โจทก์ นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์(จเร อำนวยวัฒนา-ยงยุทธ ธารีสาร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ