คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5269/2542หลักกฎหมาย: การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน ไว้แล้วโดยอ้างว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่านั้น เป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยซึ่งเคยจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แต่หลังจาก ครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยเพิ่งขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่ และได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 โจทก์ ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน 5 ปี คดีไม่ขาดอายุความ จำเลยมิได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไร อันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะ นำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลย และนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ การที่โจทก์อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซอง บรรจุสินค้าได้นั้น เป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของ เครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะ บ่งเฉพาะแต่อย่างใด เครื่องหมายการค้าชุดแรกของโจทก์และโจทก์ร่วม กับของจำเลยนั้นมีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันคือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "F" ส่วนของจำเลยเป็นตัว "t" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วม ตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน 1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม ใช้คำว่า "cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลม พื้นสีดำส่วนเครื่องหมายการค้าชุดหลังนั้น ของจำเลย มีรูปภาพประกอบคือสตรีกำลังวาด รูปดอกไม้ของโจทก์และโจทก์ร่วม เป็นรูปสตรีกำลังวาด แบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความ ภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษร ภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็น หลงผิดได้ว่า เป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน ทั้งเมื่อ นำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันคือกระดาษลอกลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน และหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ใช้ เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว รวมทั้งได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่น จนแพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดี และในประเทศไทย ก็มีผู้ส่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยม ต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วม ในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้าย กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้ สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้ จึงเป็น การที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย สินค้ากระดาษลอกลายของโจทก์มีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ดังกล่าว ส่วนจำเลยนั้นเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ในนามบริษัทของจำเลยเมื่อปี 2535 ลักษณะสีสันและ เครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้าก็เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลย ถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วม เสียหาย แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ และมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท นั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท เฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ และโจทก์ร่วมเท่านั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความ ฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณา และแก้ไขให้ถูกต้องได้โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่นและรูปลักษณ์ ซองบรรจุสินค้าในลักษณะลวดลายต่าง ๆดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 270285 ทะเบียนเลขที่ ค.27202 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาห้ามจำเลยใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและรูปซองบรรจุสินค้าของโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและซองบรรจุสินค้าและเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรญี่ปุ่นอ่านว่า "นายาโก้เปป้า" และอักษรโรมันคำว่า "Na"อ่านว่า "นา" โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย โจทก์ฟ้องคดีเกิน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้ยกฟ้องนางสาวโยชิ มัทซึอิ ยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ และในฐานะส่วนตัวเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่น พร้อมภาพประกอบเช่นเดียวกับโจทก์ จึงขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) ศาลแพ่งอนุญาตระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง โจทก์ โจทก์ร่วมและจำเลยยื่นคำร้องขอให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 46ศาลแพ่งเห็นว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จึงให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 กับเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นและรูปสตรีกำลังตัดเย็บเสื้อผ้า ตามเอกสารหมาย จ.9 ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ 270285 ทะเบียนเลขที่ ค.27202 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ5,000 บาท แก่โจทก์และโจทก์ร่วมนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งในชั้นฎีกาว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและอักษรโรมันอ่านว่า ชาโคเปปาร์ ใช้กับสินค้ากระดาษและกระดาษลอกลายมานานหลายสิบปี โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นและโจทก์ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 ส่วนโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นชุดเดียวกับบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด เพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย และต่อมาโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่น โดยมีอักษรโรมันและรูปภาพสตรีกำลังวาด แบบเสื้อเมื่อปี 2522 จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นอ่านว่า "นายาโก้เป ป้า" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมลวดลายประดิษฐ์และอักษรโรมันอยู่มุมบนด้านซ้าย อ่านว่า "นา" ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 39 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ทั้งจำพวกในประเทศไทย หลังจากครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต่อมาจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่สำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย ล.3 คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่าคดีโจทก์และโจทก์ร่วมที่ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ตามทะเบียนเลขที่ ค.27202 ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยย่อมเป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 67 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" สำหรับกรณีพิพาทนี้จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ตามเอกสารหมาย ล.3 แต่โจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน5 ปี คดีโจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่ขาดอายุความ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นคำสามัญหรือไม่ เห็นว่า จำเลยก็มิได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไรอันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้การที่จำเลยอุทธรณ์อ้างว่าโจทก์ได้อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกทวีวัฒน์ (1980) ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซองบรรจุสินค้าได้นั้นเป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม ตามเอกสารหมาย จ.7 จ.8 และ จ.9 มีส่วนประกอบคือ อักษรภาษาญี่ปุ่นกับอักษรโรมันและอักษรภาษาญี่ปุ่น กับมีรูปภาพสตรีกำลังวาด แบบเสื้อและมีคำอักษรโรมันอยู่ใต้ภาษาญี่ปุ่นดังกล่าวด้านล่างขวามือว่า"cha" ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมาย ล.3 มีอักษรภาษาญี่ปุ่นอยู่ในกรอบลายประดิษฐ์และมีอักษรโรมันอยู่ด้านบนซ้ายมือ คำว่า "Na" จึงเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของโจทก์ร่วมกับของจำเลยนั้นมีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันก็คืออักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "F" ส่วนของจำเลยเป็นตัว "t" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า "cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำและเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.9 มีรูปภาพประกอบคือ สตรีกำลังวาด รูปดอกไม้ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย จ.9 เป็นรูปสตรีกำลังวาด แบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าวย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่า เป็นสินค้าเจ้าของเดียวกันทั้งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน คือ กระดาษลอกลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นจำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเองและนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2522 ส่วนของโจทก์และโจทก์ร่วมเดิมเป็นของบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด และได้โอนให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 ซึ่งเป็นภายหลังที่จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเมื่อปี 2522 ตามเอกสารหมาย ล.1 และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จากเหตุผลดังกล่าวจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบว่า โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว และได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจนแพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดีและในประเทศไทยมีผู้สั่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยมต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยทั้งปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยยังเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนให้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าดังได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วจึงเป็นการที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมโจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังนี้ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นการเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์ร่วมหรือไม่เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายทวี เอี่ยมชีรางกูร ผู้รับมอบอำนาจโจทก์และโจทก์ร่วมนายภูริพัฒน์ จริงจังวิสุทธิ์ และนายศักดา แซ่ตั้ง เบิกความเป็นพยานสอดคล้องกันว่าพยานทั้งสามมีอาชีพจำหน่ายกระดาษลอกลายสินค้าประเภทกระดาษลอกลายของโจทก์นั้นมีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว โดยจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าย่าน บางลำพู สำเพ็ง และจักรวรรดิ์ ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้กระดาษลอกลายที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ความว่า เมื่อปี 2535 จำเลยเริ่มจำหน่ายกระดาษลอกลายในนามของบริษัทเจ.ซี.เลซ ซึ่งเป็นบริษัทของจำเลยโดยกระดาษลอกลายบรรจุอยู่ในซองสีแดงซึ่งมีตราเครื่องหมายการค้าของจำเลยปรากฏอยู่ตามเอกสารหมาย จ.12 ก็ตามแต่ลักษณะสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ ดังนั้นการกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหายปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำการลวงขายสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวแล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า "บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" เมื่อเป็นเช่นนี้โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันอนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้นตามมาตรา 46 ดังกล่าวปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 45"พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนของการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.27202 และในส่วนของการห้ามใช้เครื่องหมายการค้า ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5269/2542บริษัท ชาโค เปเปอร์ จำกัดโจทก์นางสาว โยชิ มัทซึอิโจทก์ร่วมนาย สมชาย จิระวัฒนชัยจำเลย ป.วิ.พ. ม. 142 (5), ม. 246 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 35, ม. 41 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 13, ม. 17, ม. 46, ม. 67 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 ม. 45การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน ไว้แล้วโดยอ้างว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่านั้น เป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยซึ่งเคยจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แต่หลังจาก ครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยเพิ่งขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่ และได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 โจทก์ ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน 5 ปี คดีไม่ขาดอายุความ จำเลยมิได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไร อันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะ นำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลย และนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ การที่โจทก์อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซอง บรรจุสินค้าได้นั้น เป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของ เครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะ บ่งเฉพาะแต่อย่างใด เครื่องหมายการค้าชุดแรกของโจทก์และโจทก์ร่วม กับของจำเลยนั้นมีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันคือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "F" ส่วนของจำเลยเป็นตัว "t" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วม ตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน 1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม ใช้คำว่า "cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลม พื้นสีดำส่วนเครื่องหมายการค้าชุดหลังนั้น ของจำเลย มีรูปภาพประกอบคือสตรีกำลังวาด รูปดอกไม้ของโจทก์และโจทก์ร่วม เป็นรูปสตรีกำลังวาด แบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความ ภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษร ภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็น หลงผิดได้ว่า เป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน ทั้งเมื่อ นำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันคือกระดาษลอกลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน และหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ใช้ เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว รวมทั้งได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่น จนแพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดี และในประเทศไทย ก็มีผู้ส่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยม ต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วม ในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้าย กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้ สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้ จึงเป็น การที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย สินค้ากระดาษลอกลายของโจทก์มีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ดังกล่าว ส่วนจำเลยนั้นเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ในนามบริษัทของจำเลยเมื่อปี 2535 ลักษณะสีสันและ เครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้าก็เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลย ถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วม เสียหาย แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ และมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท นั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท เฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ และโจทก์ร่วมเท่านั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความ ฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณา และแก้ไขให้ถูกต้องได้โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่นและรูปลักษณ์ ซองบรรจุสินค้าในลักษณะลวดลายต่าง ๆดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 270285 ทะเบียนเลขที่ ค.27202 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาห้ามจำเลยใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและรูปซองบรรจุสินค้าของโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและซองบรรจุสินค้าและเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรญี่ปุ่นอ่านว่า "นายาโก้เปป้า" และอักษรโรมันคำว่า "Na"อ่านว่า "นา" โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย โจทก์ฟ้องคดีเกิน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้ยกฟ้องนางสาวโยชิ มัทซึอิ ยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ และในฐานะส่วนตัวเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่น พร้อมภาพประกอบเช่นเดียวกับโจทก์ จึงขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) ศาลแพ่งอนุญาตระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง โจทก์ โจทก์ร่วมและจำเลยยื่นคำร้องขอให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 46ศาลแพ่งเห็นว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จึงให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 กับเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นและรูปสตรีกำลังตัดเย็บเสื้อผ้า ตามเอกสารหมาย จ.9 ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ 270285 ทะเบียนเลขที่ ค.27202 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ5,000 บาท แก่โจทก์และโจทก์ร่วมนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งในชั้นฎีกาว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและอักษรโรมันอ่านว่า ชาโคเปปาร์ ใช้กับสินค้ากระดาษและกระดาษลอกลายมานานหลายสิบปี โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นและโจทก์ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 ส่วนโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นชุดเดียวกับบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด เพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย และต่อมาโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่น โดยมีอักษรโรมันและรูปภาพสตรีกำลังวาด แบบเสื้อเมื่อปี 2522 จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นอ่านว่า "นายาโก้เป ป้า" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมลวดลายประดิษฐ์และอักษรโรมันอยู่มุมบนด้านซ้าย อ่านว่า "นา" ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 39 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ทั้งจำพวกในประเทศไทย หลังจากครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต่อมาจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่สำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย ล.3 คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่าคดีโจทก์และโจทก์ร่วมที่ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ตามทะเบียนเลขที่ ค.27202 ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยย่อมเป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 67 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" สำหรับกรณีพิพาทนี้จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ตามเอกสารหมาย ล.3 แต่โจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน5 ปี คดีโจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่ขาดอายุความ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นคำสามัญหรือไม่ เห็นว่า จำเลยก็มิได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไรอันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้การที่จำเลยอุทธรณ์อ้างว่าโจทก์ได้อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกทวีวัฒน์ (1980) ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซองบรรจุสินค้าได้นั้นเป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม ตามเอกสารหมาย จ.7 จ.8 และ จ.9 มีส่วนประกอบคือ อักษรภาษาญี่ปุ่นกับอักษรโรมันและอักษรภาษาญี่ปุ่น กับมีรูปภาพสตรีกำลังวาด แบบเสื้อและมีคำอักษรโรมันอยู่ใต้ภาษาญี่ปุ่นดังกล่าวด้านล่างขวามือว่า"cha" ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมาย ล.3 มีอักษรภาษาญี่ปุ่นอยู่ในกรอบลายประดิษฐ์และมีอักษรโรมันอยู่ด้านบนซ้ายมือ คำว่า "Na" จึงเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของโจทก์ร่วมกับของจำเลยนั้นมีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันก็คืออักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "F" ส่วนของจำเลยเป็นตัว "t" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า "cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำและเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.9 มีรูปภาพประกอบคือ สตรีกำลังวาด รูปดอกไม้ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย จ.9 เป็นรูปสตรีกำลังวาด แบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าวย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่า เป็นสินค้าเจ้าของเดียวกันทั้งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน คือ กระดาษลอกลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นจำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเองและนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2522 ส่วนของโจทก์และโจทก์ร่วมเดิมเป็นของบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด และได้โอนให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 ซึ่งเป็นภายหลังที่จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเมื่อปี 2522 ตามเอกสารหมาย ล.1 และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จากเหตุผลดังกล่าวจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบว่า โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว และได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจนแพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดีและในประเทศไทยมีผู้สั่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยมต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยทั้งปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยยังเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนให้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าดังได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วจึงเป็นการที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมโจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังนี้ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นการเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์ร่วมหรือไม่เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายทวี เอี่ยมชีรางกูร ผู้รับมอบอำนาจโจทก์และโจทก์ร่วมนายภูริพัฒน์ จริงจังวิสุทธิ์ และนายศักดา แซ่ตั้ง เบิกความเป็นพยานสอดคล้องกันว่าพยานทั้งสามมีอาชีพจำหน่ายกระดาษลอกลายสินค้าประเภทกระดาษลอกลายของโจทก์นั้นมีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว โดยจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าย่าน บางลำพู สำเพ็ง และจักรวรรดิ์ ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้กระดาษลอกลายที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ความว่า เมื่อปี 2535 จำเลยเริ่มจำหน่ายกระดาษลอกลายในนามของบริษัทเจ.ซี.เลซ ซึ่งเป็นบริษัทของจำเลยโดยกระดาษลอกลายบรรจุอยู่ในซองสีแดงซึ่งมีตราเครื่องหมายการค้าของจำเลยปรากฏอยู่ตามเอกสารหมาย จ.12 ก็ตามแต่ลักษณะสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ ดังนั้นการกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหายปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำการลวงขายสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวแล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า "บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" เมื่อเป็นเช่นนี้โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันอนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้นตามมาตรา 46 ดังกล่าวปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 45"พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนของการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.27202 และในส่วนของการห้ามใช้เครื่องหมายการค้า ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สุเมธ อุปนิสากร-จรัญ หัตถกรรม)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ1. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยทั้งฉบับ พ.ศ. 2474 และ พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันต่างใช้ระบบการจดทะเบียนเป็นหลัก แม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองในบางระดับก็ตาม 2. ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดเมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะต้องมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอนั้น หลังจากประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากปรากฏว่าไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียนภายใน 90 วัน หรือมีการคัดค้านแต่ต่อมามีคำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียน นายทะเบียนจะต้องมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 40) 3. หลังจากที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดดังกล่าวแล้ว ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศซึ่งถูกผู้ขอจดทะเบียนในประเทศไทยแอบนำเครื่องหมายการค้านั้นไปขอจดทะเบียนมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับ พ.ศ. 2474 ไม่ได้กำหนดระยะเวลาให้ร้องขอให้เพิกถอนไว้ ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยตลอดมาว่าจะต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี (เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8514/2538) แต่ต่อมาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 67 วรรคหนึ่งว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องร้องขอ ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงมีปัญหาว่ากำหนดเวลาให้ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เป็นเรื่องอายุความหรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิฟ้องร้อง เพราะอาจก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันตามมาก็ได้ เช่น หากเป็นเรื่องอายุความแล้วศาลจะยกฟ้องเพราะเหตุขาดอายุความโดยที่คู่ความไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไม่ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/29) 4. คงเป็นที่ยอมรับกันได้ว่า คำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนนั้น เป็นคำสั่งทางปกครองเพราะเป็นการสั่งซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล(พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 วรรคสาม) ตามปกติคดีดังกล่าว จะต้องฟ้องต่อศาลปกครองแต่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง (3) ได้บัญญัติยกเว้นไว้ให้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง เพราะเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 5. อันว่าอายุความ (Prescription หรือ Limitation)ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ใช้สิทธิเรียกร้อง หากมิได้ใช้บังคับภายในกำหนดเป็นอันขาดอายุความ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9)อายุความอาจแบ่งออกเป็นอายุความได้สิทธิและอายุความเสียสิทธิอายุความจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้อง ส่วนเรื่องระยะเวลา(Periodsoftime) นั้น หมายถึง ช่วงเวลาซึ่งกฎหมาย คำสั่งศาลระเบียบข้อบังคับ หรือนิติกรรมกำหนดวิธีนับไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดวิธีนับระยะเวลาไว้ตามมาตรา 193/2 ถึง มาตรา 193/8 ส่วนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 ได้บัญญัติวิธีนับไว้ในมาตรา 64 และกำหนดวิธีการขยายเวลาไว้ในมาตรา 65 และมาตรา 66 6. ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่า อายุความเป็นระยะเวลาอย่างหนึ่งการนับอายุความจึงต้องใช้วิธีนับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/3 และมาตรา 193/5(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1871/2534) 7. ในการฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างว่ามีสิทธิดีกว่านั้น ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะไม่ได้ให้การไว้ ศาลก็มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1957/2538) แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5269/2542 ที่บันทึกอยู่นี้ กลับวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องอายุความ จึงเป็นข้อที่น่าจะได้รับการพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง มีข้อที่น่าสังเกตว่า ศาลชั้นต้น (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง) ได้วินิจฉัยปัญหานี้เป็นเรื่องกำหนดเวลาและให้เหตุผลประกอบการวินิจฉัยด้วยว่า กำหนดเวลา 5 ปี ที่จะขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า โดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง หมายถึง ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่หาใช่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่หมดอายุคุ้มครองไปแล้วไม่การที่จำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมแล้วนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หาได้ทำให้จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ กฎหมายเพียงแต่ตัดสิทธิของโจทก์และโจทก์ร่วมที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าเมื่อพ้นกำหนดเวลา 5 ปี ไปแล้วเท่านั้น 8. สำหรับประเด็นในเรื่องฟ้องเรียกค่าเสียหายและขอให้ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมนั้นไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยตามปกติโจทก์จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง) แต่ถ้าการกระทำของจำเลยเป็นการลวงขาย (passing-off) ซึ่งหมายถึงการเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายและขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้ ศาลฎีกาก็เห็นด้วยในจุดนี้ เพียงแต่วินิจฉัยให้ชัดเจนขึ้นว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายเท่านั้น ซึ่งน่าจะชอบด้วยกฎหมายแล้ว วัส ติงสมิตรคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่นและรูปลักษณ์ ซองบรรจุสินค้าในลักษณะลวดลายต่าง ๆดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 270285 ทะเบียนเลขที่ ค.27202 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาห้ามจำเลยใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและรูปซองบรรจุสินค้าของโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและซองบรรจุสินค้าและเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรญี่ปุ่นอ่านว่า "นายาโก้เปป้า" และอักษรโรมันคำว่า "Na"อ่านว่า "นา" โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย โจทก์ฟ้องคดีเกิน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้ยกฟ้องนางสาวโยชิ มัทซึอิ ยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ และในฐานะส่วนตัวเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่น พร้อมภาพประกอบเช่นเดียวกับโจทก์ จึงขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) ศาลแพ่งอนุญาตระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง โจทก์ โจทก์ร่วมและจำเลยยื่นคำร้องขอให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 46ศาลแพ่งเห็นว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จึงให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 กับเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นและรูปสตรีกำลังตัดเย็บเสื้อผ้า ตามเอกสารหมาย จ.9 ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ 270285 ทะเบียนเลขที่ ค.27202 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ5,000 บาท แก่โจทก์และโจทก์ร่วมนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งในชั้นฎีกาว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและอักษรโรมันอ่านว่า ชาโคเปปาร์ ใช้กับสินค้ากระดาษและกระดาษลอกลายมานานหลายสิบปี โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นและโจทก์ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 ส่วนโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นชุดเดียวกับบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด เพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย และต่อมาโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่น โดยมีอักษรโรมันและรูปภาพสตรีกำลังวาด แบบเสื้อเมื่อปี 2522 จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นอ่านว่า "นายาโก้เป ป้า" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมลวดลายประดิษฐ์และอักษรโรมันอยู่มุมบนด้านซ้าย อ่านว่า "นา" ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 39 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ทั้งจำพวกในประเทศไทย หลังจากครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต่อมาจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่สำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย ล.3 คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่าคดีโจทก์และโจทก์ร่วมที่ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ตามทะเบียนเลขที่ ค.27202 ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยย่อมเป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 67 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" สำหรับกรณีพิพาทนี้จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ตามเอกสารหมาย ล.3 แต่โจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน5 ปี คดีโจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่ขาดอายุความ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นคำสามัญหรือไม่ เห็นว่า จำเลยก็มิได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไรอันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้การที่จำเลยอุทธรณ์อ้างว่าโจทก์ได้อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกทวีวัฒน์ (1980) ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซองบรรจุสินค้าได้นั้นเป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม ตามเอกสารหมาย จ.7 จ.8 และ จ.9 มีส่วนประกอบคือ อักษรภาษาญี่ปุ่นกับอักษรโรมันและอักษรภาษาญี่ปุ่น กับมีรูปภาพสตรีกำลังวาด แบบเสื้อและมีคำอักษรโรมันอยู่ใต้ภาษาญี่ปุ่นดังกล่าวด้านล่างขวามือว่า"cha" ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมาย ล.3 มีอักษรภาษาญี่ปุ่นอยู่ในกรอบลายประดิษฐ์และมีอักษรโรมันอยู่ด้านบนซ้ายมือ คำว่า "Na" จึงเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของโจทก์ร่วมกับของจำเลยนั้นมีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันก็คืออักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "F" ส่วนของจำเลยเป็นตัว "t" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า "cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำและเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.9 มีรูปภาพประกอบคือ สตรีกำลังวาด รูปดอกไม้ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย จ.9 เป็นรูปสตรีกำลังวาด แบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าวย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่า เป็นสินค้าเจ้าของเดียวกันทั้งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน คือ กระดาษลอกลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นจำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเองและนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2522 ส่วนของโจทก์และโจทก์ร่วมเดิมเป็นของบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด และได้โอนให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 ซึ่งเป็นภายหลังที่จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเมื่อปี 2522 ตามเอกสารหมาย ล.1 และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จากเหตุผลดังกล่าวจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบว่า โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว และได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจนแพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดีและในประเทศไทยมีผู้สั่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยมต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยทั้งปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยยังเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนให้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าดังได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วจึงเป็นการที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมโจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังนี้ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นการเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์ร่วมหรือไม่เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายทวี เอี่ยมชีรางกูร ผู้รับมอบอำนาจโจทก์และโจทก์ร่วมนายภูริพัฒน์ จริงจังวิสุทธิ์ และนายศักดา แซ่ตั้ง เบิกความเป็นพยานสอดคล้องกันว่าพยานทั้งสามมีอาชีพจำหน่ายกระดาษลอกลายสินค้าประเภทกระดาษลอกลายของโจทก์นั้นมีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว โดยจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าย่าน บางลำพู สำเพ็ง และจักรวรรดิ์ ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้กระดาษลอกลายที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ความว่า เมื่อปี 2535 จำเลยเริ่มจำหน่ายกระดาษลอกลายในนามของบริษัทเจ.ซี.เลซ ซึ่งเป็นบริษัทของจำเลยโดยกระดาษลอกลายบรรจุอยู่ในซองสีแดงซึ่งมีตราเครื่องหมายการค้าของจำเลยปรากฏอยู่ตามเอกสารหมาย จ.12 ก็ตามแต่ลักษณะสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ ดังนั้นการกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหายปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำการลวงขายสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวแล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า "บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" เมื่อเป็นเช่นนี้โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันอนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้นตามมาตรา 46 ดังกล่าวปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 45"พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนของการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.27202 และในส่วนของการห้ามใช้เครื่องหมายการค้า ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5269/2542บริษัท ชาโค เปเปอร์ จำกัดโจทก์นางสาว โยชิ มัทซึอิโจทก์ร่วมนาย สมชาย จิระวัฒนชัยจำเลย ป.วิ.พ. ม. 142 (5), ม. 246 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 35, ม. 41 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 13, ม. 17, ม. 46, ม. 67 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 ม. 45การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน ไว้แล้วโดยอ้างว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่านั้น เป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยซึ่งเคยจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แต่หลังจาก ครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยเพิ่งขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่ และได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 โจทก์ ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน 5 ปี คดีไม่ขาดอายุความ จำเลยมิได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไร อันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะ นำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลย และนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ การที่โจทก์อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซอง บรรจุสินค้าได้นั้น เป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของ เครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะ บ่งเฉพาะแต่อย่างใด เครื่องหมายการค้าชุดแรกของโจทก์และโจทก์ร่วม กับของจำเลยนั้นมีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันคือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "F" ส่วนของจำเลยเป็นตัว "t" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วม ตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน 1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม ใช้คำว่า "cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลม พื้นสีดำส่วนเครื่องหมายการค้าชุดหลังนั้น ของจำเลย มีรูปภาพประกอบคือสตรีกำลังวาด รูปดอกไม้ของโจทก์และโจทก์ร่วม เป็นรูปสตรีกำลังวาด แบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความ ภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษร ภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็น หลงผิดได้ว่า เป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน ทั้งเมื่อ นำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันคือกระดาษลอกลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน และหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ใช้ เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว รวมทั้งได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่น จนแพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดี และในประเทศไทย ก็มีผู้ส่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยม ต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วม ในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้าย กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้ สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้ จึงเป็น การที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย สินค้ากระดาษลอกลายของโจทก์มีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ดังกล่าว ส่วนจำเลยนั้นเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ในนามบริษัทของจำเลยเมื่อปี 2535 ลักษณะสีสันและ เครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้าก็เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลย ถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วม เสียหาย แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ และมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท นั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท เฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ และโจทก์ร่วมเท่านั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความ ฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณา และแก้ไขให้ถูกต้องได้โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปและคำภาษาญี่ปุ่นและรูปลักษณ์ ซองบรรจุสินค้าในลักษณะลวดลายต่าง ๆดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 270285 ทะเบียนเลขที่ ค.27202 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาห้ามจำเลยใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและรูปซองบรรจุสินค้าของโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและซองบรรจุสินค้าและเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรญี่ปุ่นอ่านว่า "นายาโก้เปป้า" และอักษรโรมันคำว่า "Na"อ่านว่า "นา" โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย โจทก์ฟ้องคดีเกิน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้ยกฟ้องนางสาวโยชิ มัทซึอิ ยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ และในฐานะส่วนตัวเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่น พร้อมภาพประกอบเช่นเดียวกับโจทก์ จึงขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) ศาลแพ่งอนุญาตระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง โจทก์ โจทก์ร่วมและจำเลยยื่นคำร้องขอให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 46ศาลแพ่งเห็นว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จึงให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 กับเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นและรูปสตรีกำลังตัดเย็บเสื้อผ้า ตามเอกสารหมาย จ.9 ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ 270285 ทะเบียนเลขที่ ค.27202 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ5,000 บาท แก่โจทก์และโจทก์ร่วมนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งในชั้นฎีกาว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นและอักษรโรมันอ่านว่า ชาโคเปปาร์ ใช้กับสินค้ากระดาษและกระดาษลอกลายมานานหลายสิบปี โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นและโจทก์ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 ส่วนโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าภาษาญี่ปุ่นชุดเดียวกับบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด เพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย และต่อมาโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่น โดยมีอักษรโรมันและรูปภาพสตรีกำลังวาด แบบเสื้อเมื่อปี 2522 จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำภาษาญี่ปุ่นอ่านว่า "นายาโก้เป ป้า" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมลวดลายประดิษฐ์และอักษรโรมันอยู่มุมบนด้านซ้าย อ่านว่า "นา" ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 39 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ทั้งจำพวกในประเทศไทย หลังจากครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต่อมาจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่สำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย ล.3 คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่าคดีโจทก์และโจทก์ร่วมที่ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ตามทะเบียนเลขที่ ค.27202 ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยย่อมเป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 67 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" สำหรับกรณีพิพาทนี้จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ตามเอกสารหมาย ล.3 แต่โจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน5 ปี คดีโจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่ขาดอายุความ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นคำสามัญหรือไม่ เห็นว่า จำเลยก็มิได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไรอันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้การที่จำเลยอุทธรณ์อ้างว่าโจทก์ได้อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกทวีวัฒน์ (1980) ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบซองบรรจุสินค้าได้นั้นเป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม ตามเอกสารหมาย จ.7 จ.8 และ จ.9 มีส่วนประกอบคือ อักษรภาษาญี่ปุ่นกับอักษรโรมันและอักษรภาษาญี่ปุ่น กับมีรูปภาพสตรีกำลังวาด แบบเสื้อและมีคำอักษรโรมันอยู่ใต้ภาษาญี่ปุ่นดังกล่าวด้านล่างขวามือว่า"cha" ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมาย ล.3 มีอักษรภาษาญี่ปุ่นอยู่ในกรอบลายประดิษฐ์และมีอักษรโรมันอยู่ด้านบนซ้ายมือ คำว่า "Na" จึงเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของโจทก์ร่วมกับของจำเลยนั้นมีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันก็คืออักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "F" ส่วนของจำเลยเป็นตัว "t" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า "cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำและเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.9 มีรูปภาพประกอบคือ สตรีกำลังวาด รูปดอกไม้ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย จ.9 เป็นรูปสตรีกำลังวาด แบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าวย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่า เป็นสินค้าเจ้าของเดียวกันทั้งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน คือ กระดาษลอกลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นจำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเองและนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2522 ส่วนของโจทก์และโจทก์ร่วมเดิมเป็นของบริษัทนิปปอน ชาโคเปเปอร์ จำกัด และได้โอนให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 ซึ่งเป็นภายหลังที่จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเมื่อปี 2522 ตามเอกสารหมาย ล.1 และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จากเหตุผลดังกล่าวจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบว่า โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาษและกระดาษลอกลายที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว และได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจนแพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดีและในประเทศไทยมีผู้สั่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยมต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยทั้งปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยยังเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนให้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าดังได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วจึงเป็นการที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมโจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาษลอกลาย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังนี้ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นการเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์ร่วมหรือไม่เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายทวี เอี่ยมชีรางกูร ผู้รับมอบอำนาจโจทก์และโจทก์ร่วมนายภูริพัฒน์ จริงจังวิสุทธิ์ และนายศักดา แซ่ตั้ง เบิกความเป็นพยานสอดคล้องกันว่าพยานทั้งสามมีอาชีพจำหน่ายกระดาษลอกลายสินค้าประเภทกระดาษลอกลายของโจทก์นั้นมีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว โดยจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าย่าน บางลำพู สำเพ็ง และจักรวรรดิ์ ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้กระดาษลอกลายที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ความว่า เมื่อปี 2535 จำเลยเริ่มจำหน่ายกระดาษลอกลายในนามของบริษัทเจ.ซี.เลซ ซึ่งเป็นบริษัทของจำเลยโดยกระดาษลอกลายบรรจุอยู่ในซองสีแดงซึ่งมีตราเครื่องหมายการค้าของจำเลยปรากฏอยู่ตามเอกสารหมาย จ.12 ก็ตามแต่ลักษณะสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ ดังนั้นการกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหายปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำการลวงขายสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวแล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า "บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" เมื่อเป็นเช่นนี้โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันอนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้นตามมาตรา 46 ดังกล่าวปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 45"พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนของการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค.27202 และในส่วนของการห้ามใช้เครื่องหมายการค้า ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สุเมธ อุปนิสากร-จรัญ หัตถกรรม)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ1. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยทั้งฉบับ พ.ศ. 2474 และ พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันต่างใช้ระบบการจดทะเบียนเป็นหลัก แม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองในบางระดับก็ตาม 2. ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดเมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะต้องมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอนั้น หลังจากประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากปรากฏว่าไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียนภายใน 90 วัน หรือมีการคัดค้านแต่ต่อมามีคำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียน นายทะเบียนจะต้องมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 40) 3. หลังจากที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดดังกล่าวแล้ว ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศซึ่งถูกผู้ขอจดทะเบียนในประเทศไทยแอบนำเครื่องหมายการค้านั้นไปขอจดทะเบียนมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับ พ.ศ. 2474 ไม่ได้กำหนดระยะเวลาให้ร้องขอให้เพิกถอนไว้ ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยตลอดมาว่าจะต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี (เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8514/2538) แต่ต่อมาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 67 วรรคหนึ่งว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องร้องขอ ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงมีปัญหาว่ากำหนดเวลาให้ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เป็นเรื่องอายุความหรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิฟ้องร้อง เพราะอาจก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันตามมาก็ได้ เช่น หากเป็นเรื่องอายุความแล้วศาลจะยกฟ้องเพราะเหตุขาดอายุความโดยที่คู่ความไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไม่ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/29) 4. คงเป็นที่ยอมรับกันได้ว่า คำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนนั้น เป็นคำสั่งทางปกครองเพราะเป็นการสั่งซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล(พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 วรรคสาม) ตามปกติคดีดังกล่าว จะต้องฟ้องต่อศาลปกครองแต่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง (3) ได้บัญญัติยกเว้นไว้ให้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง เพราะเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 5. อันว่าอายุความ (Prescription หรือ Limitation)ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ใช้สิทธิเรียกร้อง หากมิได้ใช้บังคับภายในกำหนดเป็นอันขาดอายุความ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9)อายุความอาจแบ่งออกเป็นอายุความได้สิทธิและอายุความเสียสิทธิอายุความจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้อง ส่วนเรื่องระยะเวลา(Periodsoftime) นั้น หมายถึง ช่วงเวลาซึ่งกฎหมาย คำสั่งศาลระเบียบข้อบังคับ หรือนิติกรรมกำหนดวิธีนับไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดวิธีนับระยะเวลาไว้ตามมาตรา 193/2 ถึง มาตรา 193/8 ส่วนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 ได้บัญญัติวิธีนับไว้ในมาตรา 64 และกำหนดวิธีการขยายเวลาไว้ในมาตรา 65 และมาตรา 66 6. ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่า อายุความเป็นระยะเวลาอย่างหนึ่งการนับอายุความจึงต้องใช้วิธีนับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/3 และมาตรา 193/5(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1871/2534) 7. ในการฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างว่ามีสิทธิดีกว่านั้น ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะไม่ได้ให้การไว้ ศาลก็มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1957/2538) แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5269/2542 ที่บันทึกอยู่นี้ กลับวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องอายุความ จึงเป็นข้อที่น่าจะได้รับการพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง มีข้อที่น่าสังเกตว่า ศาลชั้นต้น (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง) ได้วินิจฉัยปัญหานี้เป็นเรื่องกำหนดเวลาและให้เหตุผลประกอบการวินิจฉัยด้วยว่า กำหนดเวลา 5 ปี ที่จะขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า โดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง หมายถึง ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่หาใช่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่หมดอายุคุ้มครองไปแล้วไม่การที่จำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมแล้วนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หาได้ทำให้จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ กฎหมายเพียงแต่ตัดสิทธิของโจทก์และโจทก์ร่วมที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าเมื่อพ้นกำหนดเวลา 5 ปี ไปแล้วเท่านั้น 8. สำหรับประเด็นในเรื่องฟ้องเรียกค่าเสียหายและขอให้ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมนั้นไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยตามปกติโจทก์จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง) แต่ถ้าการกระทำของจำเลยเป็นการลวงขาย (passing-off) ซึ่งหมายถึงการเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายและขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้ ศาลฎีกาก็เห็นด้วยในจุดนี้ เพียงแต่วินิจฉัยให้ชัดเจนขึ้นว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลวงขายเท่านั้น ซึ่งน่าจะชอบด้วยกฎหมายแล้ว วัส ติงสมิตร