คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2213/2545หลักกฎหมาย: โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าสิทธิและส่วนต่างของค่าธรรมเนียมจากยอดขาย และค่าสิทธิขั้นต่ำตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA คดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทเรื่องการคืนทรัพย์อันเกิดจากโมฆะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 วรรคสอง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าจำเลยต้องจ่ายค่าใช้สิทธิแก่โจทก์ตามควรในฐานลาภมิควรได้ จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงไม่ชอบโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายหมู่เกาะคุก (Cook Islands) ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศนิวซีแลนด์ โจทก์ได้รับอนุญาตจากพูมา เอจี รูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต(Puma AG Rudolf Dassler Sport) ให้ใช้ชื่อ พูมา (PUMA) สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาแต่ผู้เดียวและมีอำนาจให้ผู้อื่นใช้ชื่อดังกล่าวในฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริทอรี่ส์ มาเก๊า และประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม2535 โจทก์ได้ทำสัญญามอบให้จำเลยเป็นผู้ใช้สิทธิในการผลิตสินค้าและอุปกรณ์กีฬาโดยใช้ชื่อพูมาแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ในการทำสัญญาดังกล่าว จำเลยตกลงชำระค่าสิทธิซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือค่าสิทธิขั้นต่ำ (Minimun Royalties) และค่าธรรมเนียมจากยอดขาย (Current Royalties) ในกรณีค่าสิทธิจากค่าธรรมเนียมยอดขายในปีใดต่ำกว่าค่าสิทธิขั้นต่ำ จำเลยยอมชำระส่วนต่างให้แก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของปี กำหนดชำระค่าสิทธิขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมจากยอดขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกงทุกไตรมาสของปีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 31มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคม จำเลยได้ปฏิบัติตามสัญญามาโดยตลอด ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าสิทธิในปี 2539 ปี 2540 และ ไตรมาสที่ 1 และที่ 2 ในปี 2541 กับส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมจากยอดขายและค่าสิทธิขั้นต่ำในปี 2538 และปี 2540 รวมเป็นเงิน 15,484,686.12 บาท ดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นเงินไทย65,751,377 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยไม่ชำระ เมื่อคำนวณดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ในแต่ละงวดจนถึงวันฟ้องแล้วเป็นดอกเบี้ยจำนวน 3,550,935.32 ดอลลาร์ฮ่องกง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 18,035,621.44 ดอลลาร์ฮ่องกง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 15,484,686.12 บาท ดอลลาร์ฮ่องกง นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยให้การว่า พูมา เอจี รูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต (Puma AGRudolf Dassler Sport) มิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำฟ้องจึงมิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยชอบ โจทก์ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากพูมา เอจี รูดอล์ฟแดซเลอร์ สปอร์ต จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาท โจทก์ไม่มีอำนาจอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงใช้บังคับไม่ได้ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าระหว่างพูมา เอจี รูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต กับโจทก์มิได้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กล่าวคือมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงไม่อาจใช้บังคับได้ โจทก์ไม่มีสิทธิให้อนุญาตช่วง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่อาจบังคับได้เช่นกัน การคิดค่าสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นการเอาเปรียบจำเลยไม่เป็นธรรมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันมีคำพิพากษาไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ตามที่คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่โต้แย้งกันว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายหมู่เกาะคุก ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1 นายปกรณ์ มาตระกูลฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.2 พูมา เอจีรูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA อ่านว่า พูมา สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬา และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA ในประเทศไทยโดยใช้กับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2533 พูมา เอจีรูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต ได้ทำสัญญาอนุญาตให้โจทก์ได้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาแต่ผู้เดียวในประเทศไทย มาเก๊า ฮ่องกง เกาลูน และนิวเทอริทอลี่ย์ และมีอำนาจอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารหมาย จ.5ต่อมามีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ออกมาใช้บังคับโดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และบัญญัติไว้ในมาตรา 68 ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าขอตนได้แต่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2535 โจทก์ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA แก่จำเลย โดยจำเลยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่โจทก์ทุกปี ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงเอกสารหมาย จ.6 แต่มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน จำเลยชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิแก่โจทก์เรื่อยมาจนถึงปี 2539 จึงผิดนัดไม่ชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิแก่โจทก์จนถึงเดือนมิถุนายน 2541 รวมระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ...มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยต่อไปว่า เมื่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า PUMA ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2535 ระหว่างโจทก์กับจำเลยตามเอกสารหมาย จ.6 ตกเป็นโมฆะ เพราะมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคสอง ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA แก่โจทก์ โดยนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับได้หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าสิทธิและส่วนต่างของค่าธรรมเนียมจากยอดขาย และค่าสิทธิขั้นต่ำตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA คดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทเรื่องการคืนทรัพย์อันเกิดจากโมฆะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 วรรคสอง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าจำเลยต้องจ่ายค่าใช้สิทธิแก่โจทก์ตามควรในฐานลาภมิควรได้นั้น จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในส่วนนี้จึงไม่ชอบ อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังขึ้น และคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าสมควรกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนเท่าใดอีกต่อไป"พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2213/2545บริษัท เวิลด์ สปอร์ต จำกัดโจทก์บริษัท จี.เอ็ม.ไทย จำกัดจำเลย ป.วิ.พ. ม. 142โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าสิทธิและส่วนต่างของค่าธรรมเนียมจากยอดขาย และค่าสิทธิขั้นต่ำตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA คดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทเรื่องการคืนทรัพย์อันเกิดจากโมฆะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 วรรคสอง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าจำเลยต้องจ่ายค่าใช้สิทธิแก่โจทก์ตามควรในฐานลาภมิควรได้ จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงไม่ชอบโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายหมู่เกาะคุก (Cook Islands) ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศนิวซีแลนด์ โจทก์ได้รับอนุญาตจากพูมา เอจี รูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต(Puma AG Rudolf Dassler Sport) ให้ใช้ชื่อ พูมา (PUMA) สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาแต่ผู้เดียวและมีอำนาจให้ผู้อื่นใช้ชื่อดังกล่าวในฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริทอรี่ส์ มาเก๊า และประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม2535 โจทก์ได้ทำสัญญามอบให้จำเลยเป็นผู้ใช้สิทธิในการผลิตสินค้าและอุปกรณ์กีฬาโดยใช้ชื่อพูมาแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ในการทำสัญญาดังกล่าว จำเลยตกลงชำระค่าสิทธิซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือค่าสิทธิขั้นต่ำ (Minimun Royalties) และค่าธรรมเนียมจากยอดขาย (Current Royalties) ในกรณีค่าสิทธิจากค่าธรรมเนียมยอดขายในปีใดต่ำกว่าค่าสิทธิขั้นต่ำ จำเลยยอมชำระส่วนต่างให้แก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของปี กำหนดชำระค่าสิทธิขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมจากยอดขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกงทุกไตรมาสของปีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 31มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคม จำเลยได้ปฏิบัติตามสัญญามาโดยตลอด ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าสิทธิในปี 2539 ปี 2540 และ ไตรมาสที่ 1 และที่ 2 ในปี 2541 กับส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมจากยอดขายและค่าสิทธิขั้นต่ำในปี 2538 และปี 2540 รวมเป็นเงิน 15,484,686.12 บาท ดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นเงินไทย65,751,377 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยไม่ชำระ เมื่อคำนวณดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ในแต่ละงวดจนถึงวันฟ้องแล้วเป็นดอกเบี้ยจำนวน 3,550,935.32 ดอลลาร์ฮ่องกง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 18,035,621.44 ดอลลาร์ฮ่องกง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 15,484,686.12 บาท ดอลลาร์ฮ่องกง นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยให้การว่า พูมา เอจี รูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต (Puma AGRudolf Dassler Sport) มิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำฟ้องจึงมิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยชอบ โจทก์ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากพูมา เอจี รูดอล์ฟแดซเลอร์ สปอร์ต จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาท โจทก์ไม่มีอำนาจอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงใช้บังคับไม่ได้ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าระหว่างพูมา เอจี รูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต กับโจทก์มิได้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กล่าวคือมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงไม่อาจใช้บังคับได้ โจทก์ไม่มีสิทธิให้อนุญาตช่วง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่อาจบังคับได้เช่นกัน การคิดค่าสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นการเอาเปรียบจำเลยไม่เป็นธรรมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันมีคำพิพากษาไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ตามที่คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่โต้แย้งกันว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายหมู่เกาะคุก ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1 นายปกรณ์ มาตระกูลฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.2 พูมา เอจีรูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA อ่านว่า พูมา สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬา และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA ในประเทศไทยโดยใช้กับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2533 พูมา เอจีรูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต ได้ทำสัญญาอนุญาตให้โจทก์ได้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาแต่ผู้เดียวในประเทศไทย มาเก๊า ฮ่องกง เกาลูน และนิวเทอริทอลี่ย์ และมีอำนาจอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารหมาย จ.5ต่อมามีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ออกมาใช้บังคับโดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และบัญญัติไว้ในมาตรา 68 ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าขอตนได้แต่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2535 โจทก์ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA แก่จำเลย โดยจำเลยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่โจทก์ทุกปี ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงเอกสารหมาย จ.6 แต่มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน จำเลยชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิแก่โจทก์เรื่อยมาจนถึงปี 2539 จึงผิดนัดไม่ชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิแก่โจทก์จนถึงเดือนมิถุนายน 2541 รวมระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ...มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยต่อไปว่า เมื่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า PUMA ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2535 ระหว่างโจทก์กับจำเลยตามเอกสารหมาย จ.6 ตกเป็นโมฆะ เพราะมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคสอง ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA แก่โจทก์ โดยนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับได้หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าสิทธิและส่วนต่างของค่าธรรมเนียมจากยอดขาย และค่าสิทธิขั้นต่ำตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA คดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทเรื่องการคืนทรัพย์อันเกิดจากโมฆะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 วรรคสอง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าจำเลยต้องจ่ายค่าใช้สิทธิแก่โจทก์ตามควรในฐานลาภมิควรได้นั้น จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในส่วนนี้จึงไม่ชอบ อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังขึ้น และคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าสมควรกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนเท่าใดอีกต่อไป"พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)แหล่งที่มาเนติบัณฑิตยสภาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายหมู่เกาะคุก (Cook Islands) ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศนิวซีแลนด์ โจทก์ได้รับอนุญาตจากพูมา เอจี รูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต(Puma AG Rudolf Dassler Sport) ให้ใช้ชื่อ พูมา (PUMA) สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาแต่ผู้เดียวและมีอำนาจให้ผู้อื่นใช้ชื่อดังกล่าวในฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริทอรี่ส์ มาเก๊า และประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม2535 โจทก์ได้ทำสัญญามอบให้จำเลยเป็นผู้ใช้สิทธิในการผลิตสินค้าและอุปกรณ์กีฬาโดยใช้ชื่อพูมาแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ในการทำสัญญาดังกล่าว จำเลยตกลงชำระค่าสิทธิซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือค่าสิทธิขั้นต่ำ (Minimun Royalties) และค่าธรรมเนียมจากยอดขาย (Current Royalties) ในกรณีค่าสิทธิจากค่าธรรมเนียมยอดขายในปีใดต่ำกว่าค่าสิทธิขั้นต่ำ จำเลยยอมชำระส่วนต่างให้แก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของปี กำหนดชำระค่าสิทธิขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมจากยอดขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกงทุกไตรมาสของปีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 31มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคม จำเลยได้ปฏิบัติตามสัญญามาโดยตลอด ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าสิทธิในปี 2539 ปี 2540 และ ไตรมาสที่ 1 และที่ 2 ในปี 2541 กับส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมจากยอดขายและค่าสิทธิขั้นต่ำในปี 2538 และปี 2540 รวมเป็นเงิน 15,484,686.12 บาท ดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นเงินไทย65,751,377 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยไม่ชำระ เมื่อคำนวณดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ในแต่ละงวดจนถึงวันฟ้องแล้วเป็นดอกเบี้ยจำนวน 3,550,935.32 ดอลลาร์ฮ่องกง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 18,035,621.44 ดอลลาร์ฮ่องกง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 15,484,686.12 บาท ดอลลาร์ฮ่องกง นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยให้การว่า พูมา เอจี รูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต (Puma AGRudolf Dassler Sport) มิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำฟ้องจึงมิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยชอบ โจทก์ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากพูมา เอจี รูดอล์ฟแดซเลอร์ สปอร์ต จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาท โจทก์ไม่มีอำนาจอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงใช้บังคับไม่ได้ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าระหว่างพูมา เอจี รูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต กับโจทก์มิได้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กล่าวคือมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงไม่อาจใช้บังคับได้ โจทก์ไม่มีสิทธิให้อนุญาตช่วง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่อาจบังคับได้เช่นกัน การคิดค่าสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นการเอาเปรียบจำเลยไม่เป็นธรรมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันมีคำพิพากษาไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ตามที่คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่โต้แย้งกันว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายหมู่เกาะคุก ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1 นายปกรณ์ มาตระกูลฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.2 พูมา เอจีรูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA อ่านว่า พูมา สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬา และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA ในประเทศไทยโดยใช้กับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2533 พูมา เอจีรูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต ได้ทำสัญญาอนุญาตให้โจทก์ได้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาแต่ผู้เดียวในประเทศไทย มาเก๊า ฮ่องกง เกาลูน และนิวเทอริทอลี่ย์ และมีอำนาจอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารหมาย จ.5ต่อมามีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ออกมาใช้บังคับโดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และบัญญัติไว้ในมาตรา 68 ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าขอตนได้แต่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2535 โจทก์ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA แก่จำเลย โดยจำเลยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่โจทก์ทุกปี ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงเอกสารหมาย จ.6 แต่มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน จำเลยชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิแก่โจทก์เรื่อยมาจนถึงปี 2539 จึงผิดนัดไม่ชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิแก่โจทก์จนถึงเดือนมิถุนายน 2541 รวมระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ...มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยต่อไปว่า เมื่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า PUMA ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2535 ระหว่างโจทก์กับจำเลยตามเอกสารหมาย จ.6 ตกเป็นโมฆะ เพราะมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคสอง ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA แก่โจทก์ โดยนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับได้หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าสิทธิและส่วนต่างของค่าธรรมเนียมจากยอดขาย และค่าสิทธิขั้นต่ำตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA คดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทเรื่องการคืนทรัพย์อันเกิดจากโมฆะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 วรรคสอง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าจำเลยต้องจ่ายค่าใช้สิทธิแก่โจทก์ตามควรในฐานลาภมิควรได้นั้น จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในส่วนนี้จึงไม่ชอบ อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังขึ้น และคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าสมควรกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนเท่าใดอีกต่อไป"พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2213/2545บริษัท เวิลด์ สปอร์ต จำกัดโจทก์บริษัท จี.เอ็ม.ไทย จำกัดจำเลย ป.วิ.พ. ม. 142โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าสิทธิและส่วนต่างของค่าธรรมเนียมจากยอดขาย และค่าสิทธิขั้นต่ำตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA คดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทเรื่องการคืนทรัพย์อันเกิดจากโมฆะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 วรรคสอง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าจำเลยต้องจ่ายค่าใช้สิทธิแก่โจทก์ตามควรในฐานลาภมิควรได้ จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงไม่ชอบโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายหมู่เกาะคุก (Cook Islands) ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศนิวซีแลนด์ โจทก์ได้รับอนุญาตจากพูมา เอจี รูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต(Puma AG Rudolf Dassler Sport) ให้ใช้ชื่อ พูมา (PUMA) สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาแต่ผู้เดียวและมีอำนาจให้ผู้อื่นใช้ชื่อดังกล่าวในฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริทอรี่ส์ มาเก๊า และประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม2535 โจทก์ได้ทำสัญญามอบให้จำเลยเป็นผู้ใช้สิทธิในการผลิตสินค้าและอุปกรณ์กีฬาโดยใช้ชื่อพูมาแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ในการทำสัญญาดังกล่าว จำเลยตกลงชำระค่าสิทธิซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือค่าสิทธิขั้นต่ำ (Minimun Royalties) และค่าธรรมเนียมจากยอดขาย (Current Royalties) ในกรณีค่าสิทธิจากค่าธรรมเนียมยอดขายในปีใดต่ำกว่าค่าสิทธิขั้นต่ำ จำเลยยอมชำระส่วนต่างให้แก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของปี กำหนดชำระค่าสิทธิขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมจากยอดขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกงทุกไตรมาสของปีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 31มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคม จำเลยได้ปฏิบัติตามสัญญามาโดยตลอด ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าสิทธิในปี 2539 ปี 2540 และ ไตรมาสที่ 1 และที่ 2 ในปี 2541 กับส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมจากยอดขายและค่าสิทธิขั้นต่ำในปี 2538 และปี 2540 รวมเป็นเงิน 15,484,686.12 บาท ดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นเงินไทย65,751,377 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยไม่ชำระ เมื่อคำนวณดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ในแต่ละงวดจนถึงวันฟ้องแล้วเป็นดอกเบี้ยจำนวน 3,550,935.32 ดอลลาร์ฮ่องกง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 18,035,621.44 ดอลลาร์ฮ่องกง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 15,484,686.12 บาท ดอลลาร์ฮ่องกง นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยให้การว่า พูมา เอจี รูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต (Puma AGRudolf Dassler Sport) มิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำฟ้องจึงมิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยชอบ โจทก์ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากพูมา เอจี รูดอล์ฟแดซเลอร์ สปอร์ต จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาท โจทก์ไม่มีอำนาจอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงใช้บังคับไม่ได้ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าระหว่างพูมา เอจี รูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต กับโจทก์มิได้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กล่าวคือมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงไม่อาจใช้บังคับได้ โจทก์ไม่มีสิทธิให้อนุญาตช่วง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่อาจบังคับได้เช่นกัน การคิดค่าสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นการเอาเปรียบจำเลยไม่เป็นธรรมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันมีคำพิพากษาไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ตามที่คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่โต้แย้งกันว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายหมู่เกาะคุก ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1 นายปกรณ์ มาตระกูลฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.2 พูมา เอจีรูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA อ่านว่า พูมา สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬา และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA ในประเทศไทยโดยใช้กับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2533 พูมา เอจีรูดอล์ฟ แดซเลอร์ สปอร์ต ได้ทำสัญญาอนุญาตให้โจทก์ได้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาแต่ผู้เดียวในประเทศไทย มาเก๊า ฮ่องกง เกาลูน และนิวเทอริทอลี่ย์ และมีอำนาจอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารหมาย จ.5ต่อมามีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ออกมาใช้บังคับโดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และบัญญัติไว้ในมาตรา 68 ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าขอตนได้แต่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2535 โจทก์ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA แก่จำเลย โดยจำเลยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่โจทก์ทุกปี ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงเอกสารหมาย จ.6 แต่มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน จำเลยชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิแก่โจทก์เรื่อยมาจนถึงปี 2539 จึงผิดนัดไม่ชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิแก่โจทก์จนถึงเดือนมิถุนายน 2541 รวมระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ...มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยต่อไปว่า เมื่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า PUMA ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2535 ระหว่างโจทก์กับจำเลยตามเอกสารหมาย จ.6 ตกเป็นโมฆะ เพราะมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคสอง ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA แก่โจทก์ โดยนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับได้หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าสิทธิและส่วนต่างของค่าธรรมเนียมจากยอดขาย และค่าสิทธิขั้นต่ำตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA คดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทเรื่องการคืนทรัพย์อันเกิดจากโมฆะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 วรรคสอง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าจำเลยต้องจ่ายค่าใช้สิทธิแก่โจทก์ตามควรในฐานลาภมิควรได้นั้น จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในส่วนนี้จึงไม่ชอบ อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังขึ้น และคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าสมควรกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนเท่าใดอีกต่อไป"พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)แหล่งที่มาเนติบัณฑิตยสภาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ