คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11044/2551หลักกฎหมาย: คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น ต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันที หรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง คำว่า "คูลแอร์" ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรม แต่เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากอักษรโรมันคำว่า "COOLAIR" ซึ่งแปลรวมกันได้ว่า อากาศเย็น ลมเย็น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนคือขนมหวานและหมากฝรั่งจึงไม่ใช่คำแปลหรือความหมายของลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง ไม่สามารถทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้ทันที และคำดังกล่าวยังไม่อาจทำให้สาธารณชนพิจารณาหรือคิดไตร่ตรองไปถึงสินค้าขนมหวานและหมากฝรั่งได้ เพราะสินค้าดังกล่าวโดยเฉพาะหมากฝรั่งไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับความเย็นเสมอไปเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์จึงไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงโจทก์ฟ้องว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "COOLAIR" เป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมขบเคี้ยว และหมากฝรั่ง โจทก์จดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาต่าง ๆ อีกหลายภาษาตามประเทศที่โจทก์ได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 ตามคำขอเลขที่ 490446 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) เพราะเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง โจทก์อุทธรณ์ แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยกอุทธรณ์ของโจทก์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ เพราะคำว่า "คูลแอร์" ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทยซึ่งไม่มีความหมายตามพจนานุกรม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมหวาน (CONFECTIONERY) และหมากฝรั่ง จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ สมควรที่จะได้รับการจดทะเบียน แม้คำว่า "คูลแอร์" เป็นคำเรียกขานตามสำเนียงโรมัน "COOLAIR" แต่อักษรโรมันคำว่า "COOLAIR" ดังกล่าวก็เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองเช่นกัน และเป็นคำประดิษฐ์นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จึงเป็นคำที่มีความหมายที่สอง (SECONDARY MEANING) เพื่อใช้เรียกขานเป็นที่หมายแห่งสินค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณา ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 490446 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ชอบที่จะได้รับการจดทะเบียน ให้เพิกถอนคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเลขที่ 445/2547 และให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเลขที่ 490446 ของโจทก์ต่อไป จำเลยให้การว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้กระทำโดยสุจริต ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้ว เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ส่วนประเด็นเรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการจำหน่าย เผยแพร่ และการโฆษณานั้น หลักฐานที่โจทก์นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นการใช้ดุลพินิจโดยสุจริตมิได้เลือกปฏิบัติ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงชอบด้วยกฎหมายและถึงที่สุดแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามหนังสือที่ พณ 0704/25244 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 445/2547 ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 490446 ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมหวานและหมากฝรั่ง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "คูลแอร์" สำหรับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมหวานและหมากฝรั่งแต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนอ้างว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) เมื่อโจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งโจทก์เห็นว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ทั้งมีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากการใช้ จึงสมควรที่จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำฟ้องของโจทก์เป็นการคัดค้านการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงยังไม่เป็นที่สุดตามกฎหมาย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อมามีว่า เครื่องหมายการค้า คำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ เห็นว่า คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น ต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันที หรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง สำหรับคดีนี้เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรมแต่โจทก์ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า คำว่า "คูลแอร์" เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากอักษรโรมันคำว่า "COOLAIR" โดยคำว่า COOL แปลว่า เย็น, เย็นสบาย ส่วนคำว่า AIR แปลว่า อากาศ, ลมที่พัดเบา คำดังกล่าวแปลรวมกันได้ว่า อากาศเย็น, ลมเย็น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ขนมหวานและหมากฝรั่ง จะเห็นว่า คำว่า "คูลแอร์" ไม่ใช่คำแปลหรือความหมายของลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง ไม่สามารถทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้ในทันที เมื่อพิจารณาต่อไปว่า คำว่า "คูลแอร์" เป็นคำบรรยายหรือพรรณนาที่สื่อโดยตรงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า คำดังกล่าวยังไม่อาจทำให้สาธารณชนพิจารณาหรือคิดไตร่ตรองไปถึงสินค้าขนมหวานและหมากฝรั่งได้ เพราะสินค้าดังกล่าวโดยเฉพาะ "หมากฝรั่ง" ไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับความเย็นเสมอไป ตามที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยไว้ ดังนั้น ถึงแม้จะแยกพิจารณาคำว่า "คูล" และ "แอร์" ก็ไม่อาจสื่อไปถึงสินค้าที่ขอจดทะเบียนข้างต้นได้เช่นกัน เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์จึงไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน และคดีไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาข้ออื่น ๆ อีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11044/2551ดับลิวเอ็ม.ริกลี่ย์ เจอาร์.คัมปะนีโจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 7, ม. 18คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น ต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันที หรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง คำว่า "คูลแอร์" ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรม แต่เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากอักษรโรมันคำว่า "COOLAIR" ซึ่งแปลรวมกันได้ว่า อากาศเย็น ลมเย็น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนคือขนมหวานและหมากฝรั่งจึงไม่ใช่คำแปลหรือความหมายของลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง ไม่สามารถทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้ทันที และคำดังกล่าวยังไม่อาจทำให้สาธารณชนพิจารณาหรือคิดไตร่ตรองไปถึงสินค้าขนมหวานและหมากฝรั่งได้ เพราะสินค้าดังกล่าวโดยเฉพาะหมากฝรั่งไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับความเย็นเสมอไปเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์จึงไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงโจทก์ฟ้องว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "COOLAIR" เป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมขบเคี้ยว และหมากฝรั่ง โจทก์จดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาต่าง ๆ อีกหลายภาษาตามประเทศที่โจทก์ได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 ตามคำขอเลขที่ 490446 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) เพราะเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง โจทก์อุทธรณ์ แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยกอุทธรณ์ของโจทก์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ เพราะคำว่า "คูลแอร์" ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทยซึ่งไม่มีความหมายตามพจนานุกรม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมหวาน (CONFECTIONERY) และหมากฝรั่ง จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ สมควรที่จะได้รับการจดทะเบียน แม้คำว่า "คูลแอร์" เป็นคำเรียกขานตามสำเนียงโรมัน "COOLAIR" แต่อักษรโรมันคำว่า "COOLAIR" ดังกล่าวก็เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองเช่นกัน และเป็นคำประดิษฐ์นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จึงเป็นคำที่มีความหมายที่สอง (SECONDARY MEANING) เพื่อใช้เรียกขานเป็นที่หมายแห่งสินค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณา ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 490446 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ชอบที่จะได้รับการจดทะเบียน ให้เพิกถอนคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเลขที่ 445/2547 และให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเลขที่ 490446 ของโจทก์ต่อไป จำเลยให้การว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้กระทำโดยสุจริต ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้ว เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ส่วนประเด็นเรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการจำหน่าย เผยแพร่ และการโฆษณานั้น หลักฐานที่โจทก์นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นการใช้ดุลพินิจโดยสุจริตมิได้เลือกปฏิบัติ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงชอบด้วยกฎหมายและถึงที่สุดแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามหนังสือที่ พณ 0704/25244 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 445/2547 ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 490446 ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมหวานและหมากฝรั่ง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "คูลแอร์" สำหรับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมหวานและหมากฝรั่งแต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนอ้างว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) เมื่อโจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งโจทก์เห็นว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ทั้งมีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากการใช้ จึงสมควรที่จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำฟ้องของโจทก์เป็นการคัดค้านการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงยังไม่เป็นที่สุดตามกฎหมาย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อมามีว่า เครื่องหมายการค้า คำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ เห็นว่า คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น ต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันที หรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง สำหรับคดีนี้เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรมแต่โจทก์ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า คำว่า "คูลแอร์" เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากอักษรโรมันคำว่า "COOLAIR" โดยคำว่า COOL แปลว่า เย็น, เย็นสบาย ส่วนคำว่า AIR แปลว่า อากาศ, ลมที่พัดเบา คำดังกล่าวแปลรวมกันได้ว่า อากาศเย็น, ลมเย็น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ขนมหวานและหมากฝรั่ง จะเห็นว่า คำว่า "คูลแอร์" ไม่ใช่คำแปลหรือความหมายของลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง ไม่สามารถทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้ในทันที เมื่อพิจารณาต่อไปว่า คำว่า "คูลแอร์" เป็นคำบรรยายหรือพรรณนาที่สื่อโดยตรงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า คำดังกล่าวยังไม่อาจทำให้สาธารณชนพิจารณาหรือคิดไตร่ตรองไปถึงสินค้าขนมหวานและหมากฝรั่งได้ เพราะสินค้าดังกล่าวโดยเฉพาะ "หมากฝรั่ง" ไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับความเย็นเสมอไป ตามที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยไว้ ดังนั้น ถึงแม้จะแยกพิจารณาคำว่า "คูล" และ "แอร์" ก็ไม่อาจสื่อไปถึงสินค้าที่ขอจดทะเบียนข้างต้นได้เช่นกัน เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์จึงไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน และคดีไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาข้ออื่น ๆ อีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ(บุญรอด ตันประเสริฐ-พลรัตน์ ประทุมทาน-พินิจ บุญชัด)แหล่งที่มาสำนักวิชาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุเครื่องหมายการค้านั้น จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ ซึ่งผลทางการคุ้มครองของกฎหมายก็แตกต่างกันออกไป หากจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าก็ต้องมีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็คือ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งคำว่าลักษณะบ่งเฉพาะนี้ มาตรา 7 วรรคแรก ก็บัญญัติเป็นคำอธิบายไว้ว่า ได้แก่ เครื่องหมายอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้แตกต่างไปจากสินค้าอื่นและมาตรา 7 (2) ก็บัญญัติว่าคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติทางสินค้านั้นโดยตรง ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ปัญหาว่าคำหรือข้อความใดที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้านั้น เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติทางสินค้านั้นโดยตรงหรือไม่นั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ได้อธิบายขยายความหรือแปลความให้เห็นในลักษณะที่ว่า ต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันทีหรือสามารถทราบได้เมื่อใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะมีการเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ที่เราอาจจะเห็นได้ชัดเจนก็คือ ถ้อยคำหรือข้อความในลักษณะของการโฆษณาสินค้าอยู่ในตัว ดังนั้นจึงต้องพิจารณาประกอบกันทั้งคำหรือข้อความที่ใช้กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันถึงขนาดเป็นการโฆษณาสินค้าได้อยู่ในตัว โดยตัวเครื่องหมายการค้านั้นหรือไม่ เช่น ยาหายปวด ยาน้ำเพิ่มพลัง รถจักรยานทนทาน สำหรับกรณีตามปัญหา สินค้าที่จะใช้เครื่องหมายการค้า คือ ขนมหวาน หมากฝรั่ง ซึ่งห่างไกลกับคำแปลของเครื่องหมายการค้าในคดีนี้ว่า อากาศเย็น ลมเย็น แต่หากนำไปใช้กับสินค้าประเภทพัดลม เครื่องปรับอากาศ ก็อาจจะจดทะเบียนไม่ได้ เพราะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ตัวอย่างเกี่ยวกับกรณีเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นอาจศึกษาได้จาก คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5402/2551 ซึ่งเป็นตัวอย่างของเครื่องหมายบริการโดยมีการใช้คำว่า Airways ซึ่งแปลว่า เส้นทางการบิน สายการบินกับการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศ รวมถึงการให้บริการติดตั้งดูแลและซ่อมบำรุงอากาศยานตลอดจนบริการปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับบริการหลักจึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรง ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ สุพิศ ปราณีตพลกรังคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "COOLAIR" เป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมขบเคี้ยว และหมากฝรั่ง โจทก์จดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาต่าง ๆ อีกหลายภาษาตามประเทศที่โจทก์ได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 ตามคำขอเลขที่ 490446 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) เพราะเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง โจทก์อุทธรณ์ แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยกอุทธรณ์ของโจทก์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ เพราะคำว่า "คูลแอร์" ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทยซึ่งไม่มีความหมายตามพจนานุกรม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมหวาน (CONFECTIONERY) และหมากฝรั่ง จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ สมควรที่จะได้รับการจดทะเบียน แม้คำว่า "คูลแอร์" เป็นคำเรียกขานตามสำเนียงโรมัน "COOLAIR" แต่อักษรโรมันคำว่า "COOLAIR" ดังกล่าวก็เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองเช่นกัน และเป็นคำประดิษฐ์นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จึงเป็นคำที่มีความหมายที่สอง (SECONDARY MEANING) เพื่อใช้เรียกขานเป็นที่หมายแห่งสินค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณา ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 490446 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ชอบที่จะได้รับการจดทะเบียน ให้เพิกถอนคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเลขที่ 445/2547 และให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเลขที่ 490446 ของโจทก์ต่อไป จำเลยให้การว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้กระทำโดยสุจริต ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้ว เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ส่วนประเด็นเรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการจำหน่าย เผยแพร่ และการโฆษณานั้น หลักฐานที่โจทก์นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นการใช้ดุลพินิจโดยสุจริตมิได้เลือกปฏิบัติ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงชอบด้วยกฎหมายและถึงที่สุดแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามหนังสือที่ พณ 0704/25244 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 445/2547 ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 490446 ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมหวานและหมากฝรั่ง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "คูลแอร์" สำหรับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมหวานและหมากฝรั่งแต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนอ้างว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) เมื่อโจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งโจทก์เห็นว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ทั้งมีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากการใช้ จึงสมควรที่จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำฟ้องของโจทก์เป็นการคัดค้านการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงยังไม่เป็นที่สุดตามกฎหมาย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อมามีว่า เครื่องหมายการค้า คำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ เห็นว่า คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น ต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันที หรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง สำหรับคดีนี้เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรมแต่โจทก์ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า คำว่า "คูลแอร์" เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากอักษรโรมันคำว่า "COOLAIR" โดยคำว่า COOL แปลว่า เย็น, เย็นสบาย ส่วนคำว่า AIR แปลว่า อากาศ, ลมที่พัดเบา คำดังกล่าวแปลรวมกันได้ว่า อากาศเย็น, ลมเย็น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ขนมหวานและหมากฝรั่ง จะเห็นว่า คำว่า "คูลแอร์" ไม่ใช่คำแปลหรือความหมายของลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง ไม่สามารถทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้ในทันที เมื่อพิจารณาต่อไปว่า คำว่า "คูลแอร์" เป็นคำบรรยายหรือพรรณนาที่สื่อโดยตรงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า คำดังกล่าวยังไม่อาจทำให้สาธารณชนพิจารณาหรือคิดไตร่ตรองไปถึงสินค้าขนมหวานและหมากฝรั่งได้ เพราะสินค้าดังกล่าวโดยเฉพาะ "หมากฝรั่ง" ไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับความเย็นเสมอไป ตามที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยไว้ ดังนั้น ถึงแม้จะแยกพิจารณาคำว่า "คูล" และ "แอร์" ก็ไม่อาจสื่อไปถึงสินค้าที่ขอจดทะเบียนข้างต้นได้เช่นกัน เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์จึงไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน และคดีไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาข้ออื่น ๆ อีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11044/2551ดับลิวเอ็ม.ริกลี่ย์ เจอาร์.คัมปะนีโจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 7, ม. 18คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น ต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันที หรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง คำว่า "คูลแอร์" ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรม แต่เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากอักษรโรมันคำว่า "COOLAIR" ซึ่งแปลรวมกันได้ว่า อากาศเย็น ลมเย็น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนคือขนมหวานและหมากฝรั่งจึงไม่ใช่คำแปลหรือความหมายของลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง ไม่สามารถทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้ทันที และคำดังกล่าวยังไม่อาจทำให้สาธารณชนพิจารณาหรือคิดไตร่ตรองไปถึงสินค้าขนมหวานและหมากฝรั่งได้ เพราะสินค้าดังกล่าวโดยเฉพาะหมากฝรั่งไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับความเย็นเสมอไปเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์จึงไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงโจทก์ฟ้องว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "COOLAIR" เป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมขบเคี้ยว และหมากฝรั่ง โจทก์จดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาต่าง ๆ อีกหลายภาษาตามประเทศที่โจทก์ได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 ตามคำขอเลขที่ 490446 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) เพราะเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง โจทก์อุทธรณ์ แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยกอุทธรณ์ของโจทก์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ เพราะคำว่า "คูลแอร์" ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทยซึ่งไม่มีความหมายตามพจนานุกรม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมหวาน (CONFECTIONERY) และหมากฝรั่ง จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ สมควรที่จะได้รับการจดทะเบียน แม้คำว่า "คูลแอร์" เป็นคำเรียกขานตามสำเนียงโรมัน "COOLAIR" แต่อักษรโรมันคำว่า "COOLAIR" ดังกล่าวก็เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองเช่นกัน และเป็นคำประดิษฐ์นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จึงเป็นคำที่มีความหมายที่สอง (SECONDARY MEANING) เพื่อใช้เรียกขานเป็นที่หมายแห่งสินค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณา ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 490446 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ชอบที่จะได้รับการจดทะเบียน ให้เพิกถอนคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเลขที่ 445/2547 และให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเลขที่ 490446 ของโจทก์ต่อไป จำเลยให้การว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้กระทำโดยสุจริต ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้ว เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ส่วนประเด็นเรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการจำหน่าย เผยแพร่ และการโฆษณานั้น หลักฐานที่โจทก์นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นการใช้ดุลพินิจโดยสุจริตมิได้เลือกปฏิบัติ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงชอบด้วยกฎหมายและถึงที่สุดแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามหนังสือที่ พณ 0704/25244 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 445/2547 ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 490446 ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมหวานและหมากฝรั่ง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "คูลแอร์" สำหรับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ขนมหวานและหมากฝรั่งแต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนอ้างว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) เมื่อโจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งโจทก์เห็นว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ทั้งมีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากการใช้ จึงสมควรที่จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำฟ้องของโจทก์เป็นการคัดค้านการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงยังไม่เป็นที่สุดตามกฎหมาย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อมามีว่า เครื่องหมายการค้า คำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ เห็นว่า คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น ต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันที หรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง สำหรับคดีนี้เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรมแต่โจทก์ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า คำว่า "คูลแอร์" เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากอักษรโรมันคำว่า "COOLAIR" โดยคำว่า COOL แปลว่า เย็น, เย็นสบาย ส่วนคำว่า AIR แปลว่า อากาศ, ลมที่พัดเบา คำดังกล่าวแปลรวมกันได้ว่า อากาศเย็น, ลมเย็น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ขนมหวานและหมากฝรั่ง จะเห็นว่า คำว่า "คูลแอร์" ไม่ใช่คำแปลหรือความหมายของลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง ไม่สามารถทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้ในทันที เมื่อพิจารณาต่อไปว่า คำว่า "คูลแอร์" เป็นคำบรรยายหรือพรรณนาที่สื่อโดยตรงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า คำดังกล่าวยังไม่อาจทำให้สาธารณชนพิจารณาหรือคิดไตร่ตรองไปถึงสินค้าขนมหวานและหมากฝรั่งได้ เพราะสินค้าดังกล่าวโดยเฉพาะ "หมากฝรั่ง" ไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับความเย็นเสมอไป ตามที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยไว้ ดังนั้น ถึงแม้จะแยกพิจารณาคำว่า "คูล" และ "แอร์" ก็ไม่อาจสื่อไปถึงสินค้าที่ขอจดทะเบียนข้างต้นได้เช่นกัน เครื่องหมายการค้าคำว่า "คูลแอร์" ของโจทก์จึงไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน และคดีไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาข้ออื่น ๆ อีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ(บุญรอด ตันประเสริฐ-พลรัตน์ ประทุมทาน-พินิจ บุญชัด)แหล่งที่มาสำนักวิชาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุเครื่องหมายการค้านั้น จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ ซึ่งผลทางการคุ้มครองของกฎหมายก็แตกต่างกันออกไป หากจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าก็ต้องมีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็คือ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งคำว่าลักษณะบ่งเฉพาะนี้ มาตรา 7 วรรคแรก ก็บัญญัติเป็นคำอธิบายไว้ว่า ได้แก่ เครื่องหมายอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้แตกต่างไปจากสินค้าอื่นและมาตรา 7 (2) ก็บัญญัติว่าคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติทางสินค้านั้นโดยตรง ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ปัญหาว่าคำหรือข้อความใดที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้านั้น เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติทางสินค้านั้นโดยตรงหรือไม่นั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ได้อธิบายขยายความหรือแปลความให้เห็นในลักษณะที่ว่า ต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันทีหรือสามารถทราบได้เมื่อใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะมีการเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ที่เราอาจจะเห็นได้ชัดเจนก็คือ ถ้อยคำหรือข้อความในลักษณะของการโฆษณาสินค้าอยู่ในตัว ดังนั้นจึงต้องพิจารณาประกอบกันทั้งคำหรือข้อความที่ใช้กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันถึงขนาดเป็นการโฆษณาสินค้าได้อยู่ในตัว โดยตัวเครื่องหมายการค้านั้นหรือไม่ เช่น ยาหายปวด ยาน้ำเพิ่มพลัง รถจักรยานทนทาน สำหรับกรณีตามปัญหา สินค้าที่จะใช้เครื่องหมายการค้า คือ ขนมหวาน หมากฝรั่ง ซึ่งห่างไกลกับคำแปลของเครื่องหมายการค้าในคดีนี้ว่า อากาศเย็น ลมเย็น แต่หากนำไปใช้กับสินค้าประเภทพัดลม เครื่องปรับอากาศ ก็อาจจะจดทะเบียนไม่ได้ เพราะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ตัวอย่างเกี่ยวกับกรณีเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นอาจศึกษาได้จาก คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5402/2551 ซึ่งเป็นตัวอย่างของเครื่องหมายบริการโดยมีการใช้คำว่า Airways ซึ่งแปลว่า เส้นทางการบิน สายการบินกับการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศ รวมถึงการให้บริการติดตั้งดูแลและซ่อมบำรุงอากาศยานตลอดจนบริการปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับบริการหลักจึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรง ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ สุพิศ ปราณีตพลกรัง