คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7870/2543หลักกฎหมาย: เครื่องหมายบริการของโจทก์และจำเลยมีคำว่า ORIENTAL เหมือนกันโดยแม้จะเป็นคำสามัญ และเครื่องหมายบริการ ของโจทก์มีคำว่า PLACEกับรูปประดิษฐ์เสาโรมันประกอบอยู่ด้วย แต่ก็ได้ความว่าอาคารและเครื่องหมายบริการของโจทก์ใช้คำว่า ORIENTAL ตรงกับชื่อย่านที่ตั้งอาคารที่เรียกว่าโอเรียนเต็ล คำว่า ORIENTAL นี้จึงเป็นจุดเด่นในเครื่องหมายบริการของโจทก์และจำเลยจึงเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการทั้งสองที่ต่างใช้อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่แม้ขนาดและลายเส้นตัวอักษรจะแตกต่างกันก็เป็นเพียงในรายละเอียดเล็กน้อยที่มีเสียงเรียกขานเหมือนกัน จึงนับว่าเครื่องหมายทั้งสองคล้ายกัน แม้ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของจำเลยมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการประกอบกิจการโรงแรมดิโอเรียนเต็ล ส่วนของโจทก์ใช้กับกิจการห้างสรรพสินค้าแต่การจัดให้มีร้านค้าภายในโรงแรมเพื่อบริการลูกค้าที่มาพักในโรงแรมก็มีลักษณะเป็นบริการเสริมความสะดวกแก่ลูกค้า จึงมีลักษณะเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน โรงแรมของจำเลยยังมีบริการร้านค้าต่าง ๆ ภายในโรงแรมด้วย เช่น ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านขายอัญมณี และร้านขายของที่ระลึก การที่โจทก์ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าแบ่งพื้นที่อาคารให้บุคคลมาเช่าเปิดร้านขายสินค้าเช่น เครื่องเพชร งานศิลปะ เครื่องแต่งกาย ทำนองเดียวกับกิจการของจำเลย ประกอบกับกิจการของโจทก์และจำเลยตั้งอยู่ข้างเคียงกันมีเพียงอาคารจอดรถของโรงแรมและถนนซอยคั่นกลางเท่านั้น นับว่าอยู่ในทำเลละแวกเดียวกัน เช่นนี้ย่อมเป็นเหตุให้ประชาชนที่ใช้บริการร้านค้าในอาคารของโจทก์เข้าใจผิดได้ว่ากิจการของโจทก์เป็นกิจการของจำเลยหรือเกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมของจำเลยหรือมีความเกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมของจำเลย และแม้มีการประชาสัมพันธ์กิจการห้างสรรพสินค้าของโจทก์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ แต่ก็ไม่ถึงขนาดทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ชัดว่ากิจการของโจทก์กับกิจการของจำเลยแยกต่างหากจากกันจนไม่อาจสับสนหรือหลงผิดได้โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ซึ่งประกอบด้วยคำว่า ORIENTAL PLACEกับรูปประดิษฐ์เสาโรมัน สำหรับบริการจำพวกที่ 36 ต่อมาบริษัทดังกล่าวได้โอนเครื่องหมายบริการนี้แก่โจทก์ ส่วนกิจการของจำเลยเป็นกิจการโรงแรมที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายคำว่า ORIENTAL ต่อมาจำเลยได้ร้องขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์ โดยอ้างว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการคำว่าORIENTAL ของจำเลยที่ใช้กับกิจการโรงแรม อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนี้ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวดีกว่าจำเลยอันสามารถจดทะเบียนได้ และขอให้ห้ามจำเลยยื่นจดทะเบียน ใช้หรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการที่มีคำว่า ORIENTAL PLACE ของโจทก์สำหรับบริการในจำพวกที่ 36จำเลยให้การว่า จำเลยใช้เครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL สำหรับกิจการโรงแรมเป็นที่นิยมรู้จักแพร่หลายทั่วไปมานาน เครื่องหมายบริการของโจทก์ที่รับโอนมาจากบริษัทเอส จี แลนด์ จำกัด ดังกล่าวนั้น มีสาระสำคัญและเสียงเรียกขานที่คำว่า ORIENTAL เหมือนกับเครื่องหมายบริการของจำเลย ทั้งกิจการของโจทก์กับกิจการของจำเลยเกี่ยวเนื่องกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์จึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์เพราะเครื่องหมายบริการของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของจำเลย จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการอันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) ประกอบด้วยมาตรา 80 ชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 8(11) ดังกล่าวห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตามและบทบัญญัติดังกล่าวนำมาใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลมตามมาตรา 80 โดยให้คำว่า "สินค้า" หมายถึง"บริการ" และข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มีการใช้กับกิจการโรงแรมจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมานานแล้ว ส่วนเครื่องหมายบริการของโจทก์ซึ่งได้รับโอนมาจากบริษัทเอส จี แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 เห็นได้ว่าเครื่องหมายบริการทั้งสองมีคำว่า ORIENTAL เหมือนกัน แม้คำดังกล่าวจะเป็นคำสามัญ และเครื่องหมายบริการของโจทก์มีคำว่า PLACE กับรูปประดิษฐ์เสาโรมันประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่ก็ได้ความว่า อาคารและเครื่องหมายบริการของโจทก์ใช้คำว่า ORIENTAL ตรงกับชื่อย่านที่ตั้งอาคารนั้นที่เรียกกันว่าโอเรียนเต็ลคำว่า ORIENTAL นี้ จึงเป็นจุดเด่นในเครื่องหมายบริการของโจทก์และจำเลยจึงเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการทั้งสองและอาจเรียกขานเครื่องหมายบริการทั้งสองว่าโอเรียนเต็ลเหมือนกัน เครื่องหมายบริการทั้งสองต่างใช้คำดังกล่าวเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ แม้ตัวอักษร O ตัวแรกในเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าอักษรตัวอื่นและลายเส้นตัวอักษรแต่ละตัวมีความหนาบางประสมกันแตกต่างจากเครื่องหมายบริการของจำเลยที่มีขนาดตัวอักษรและความหนาของลายเส้นเสมอกันทุกตัวก็เป็นข้อแตกต่างในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย แต่ยังเป็นคำคำเดียวกันเรียกขานเหมือนกันเป็นจุดสำคัญอยู่ เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงนับว่าคล้ายกับเครื่องหมายบริการของจำเลย สำหรับปัญหาต่อไปว่า สาธารณชนอาจสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการหรือไม่นั้นเห็นว่า แม้ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของจำเลยเป็นเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ส่วนเครื่องหมายบริการของโจทก์ใช้กับกิจการห้างสรรพสินค้าก็ตาม แต่การจัดให้มีร้านค้าภายในโรงแรมเพื่อบริการลูกค้าที่มาพักในโรงแรมก็มีลักษณะเป็นบริการเสริมความสะดวกแก่ลูกค้าของโรงแรม จึงมีลักษณะเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน และข้อเท็จจริงได้ความจากทางนำสืบของโจทก์และจำเลยว่า โรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL ของจำเลย นอกจากจะให้บริการด้านห้องพักแล้วยังให้บริการด้านร้านค้าต่าง ๆ ภายในโรงแรมอีกด้วย เช่น ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านขายอัญมณี และร้านขายของที่ระลึก การที่โจทก์ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า แบ่งพื้นที่อาคาร ORIENTAL PLACE ให้บุคคลมาเช่าเปิดเป็นร้านค้าขายสินค้าชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องเพชร งานศิลปะ เครื่องแต่งกายทำนองเดียวกับกิจการของจำเลย โดยโจทก์ใช้เครื่องหมายบริการที่มีคำว่าORIENTAL PLACE ประกอบกับรูปประดิษฐ์เสาโรมันซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL ของจำเลยดังวินิจฉัยมาแล้วข้างต้นประกอบกับสถานประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานครกับอาคาร ORIENTAL PLACE ตั้งอยู่ข้างเคียงกัน เพียงมีอาคารจอดรถของโรงแรมและถนนซอยคั่นกลางเท่านั้นนับว่าอยู่ในทำเลละแวกเดียวกันในพฤติการณ์เช่นนี้ ย่อมเป็นเหตุให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการร้านค้าในอาคาร ORIENTAL PLACE ของโจทก์เข้าใจผิดได้ว่ากิจการของโจทก์เป็นกิจการของจำเลยหรือมีความเกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม ดิ โอเรียนเต็ลกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของจำเลยอันอาจทำให้จำเลยเสียหายได้และแม้อาคารของโจทก์ใช้ชื่อว่า ORIENTAL PLAZA มาตั้งแต่ปี 2520 ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น ORIENTAL PLACE มานาน ทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการห้างสรรพสินค้าในอาคารดังกล่าวในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ หลายฉบับก็ตามแต่หลักฐานการโฆษณาส่วนใหญ่กระทำภายหลังปี 2537 และไม่ถึงขนาดที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ชัดว่ากิจการของโจทก์กับกิจการของจำเลยแยกต่างหากจากกันจนไม่อาจสับสนหรือหลงผิดได้ เมื่อพิจารณาถึงความคล้ายกันของเครื่องหมายบริการที่มีคำว่า ORIENTAL เหมือนกัน เรียกขานเหมือนกันอันเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายบริการทั้งสอง กิจการห้างสรรพสินค้าของโจทก์ก็มีลักษณะเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับกิจการบริการลูกค้าโรงแรมของจำเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการของโจทก์อยู่ใกล้ชิดกับโรงแรมที่ใช้เครื่องหมายบริการของจำเลย ย่อมเป็นพฤติการณ์ที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของบริการได้ ดังนี้จึงนับได้ว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของจำเลย จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ จึงชอบที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"พิพากษายืน ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7870/2543บริษัท พันธไมตรี จำกัดโจทก์บริษัท แมนดาริน โอเรียนเต็ล เซอร์วิสเซล บี.วี. จำกัดจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 8 (11), ม. 80เครื่องหมายบริการของโจทก์และจำเลยมีคำว่า ORIENTAL เหมือนกันโดยแม้จะเป็นคำสามัญ และเครื่องหมายบริการ ของโจทก์มีคำว่า PLACEกับรูปประดิษฐ์เสาโรมันประกอบอยู่ด้วย แต่ก็ได้ความว่าอาคารและเครื่องหมายบริการของโจทก์ใช้คำว่า ORIENTAL ตรงกับชื่อย่านที่ตั้งอาคารที่เรียกว่าโอเรียนเต็ล คำว่า ORIENTAL นี้จึงเป็นจุดเด่นในเครื่องหมายบริการของโจทก์และจำเลยจึงเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการทั้งสองที่ต่างใช้อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่แม้ขนาดและลายเส้นตัวอักษรจะแตกต่างกันก็เป็นเพียงในรายละเอียดเล็กน้อยที่มีเสียงเรียกขานเหมือนกัน จึงนับว่าเครื่องหมายทั้งสองคล้ายกัน แม้ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของจำเลยมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการประกอบกิจการโรงแรมดิโอเรียนเต็ล ส่วนของโจทก์ใช้กับกิจการห้างสรรพสินค้าแต่การจัดให้มีร้านค้าภายในโรงแรมเพื่อบริการลูกค้าที่มาพักในโรงแรมก็มีลักษณะเป็นบริการเสริมความสะดวกแก่ลูกค้า จึงมีลักษณะเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน โรงแรมของจำเลยยังมีบริการร้านค้าต่าง ๆ ภายในโรงแรมด้วย เช่น ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านขายอัญมณี และร้านขายของที่ระลึก การที่โจทก์ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าแบ่งพื้นที่อาคารให้บุคคลมาเช่าเปิดร้านขายสินค้าเช่น เครื่องเพชร งานศิลปะ เครื่องแต่งกาย ทำนองเดียวกับกิจการของจำเลย ประกอบกับกิจการของโจทก์และจำเลยตั้งอยู่ข้างเคียงกันมีเพียงอาคารจอดรถของโรงแรมและถนนซอยคั่นกลางเท่านั้น นับว่าอยู่ในทำเลละแวกเดียวกัน เช่นนี้ย่อมเป็นเหตุให้ประชาชนที่ใช้บริการร้านค้าในอาคารของโจทก์เข้าใจผิดได้ว่ากิจการของโจทก์เป็นกิจการของจำเลยหรือเกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมของจำเลยหรือมีความเกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมของจำเลย และแม้มีการประชาสัมพันธ์กิจการห้างสรรพสินค้าของโจทก์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ แต่ก็ไม่ถึงขนาดทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ชัดว่ากิจการของโจทก์กับกิจการของจำเลยแยกต่างหากจากกันจนไม่อาจสับสนหรือหลงผิดได้โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ซึ่งประกอบด้วยคำว่า ORIENTAL PLACEกับรูปประดิษฐ์เสาโรมัน สำหรับบริการจำพวกที่ 36 ต่อมาบริษัทดังกล่าวได้โอนเครื่องหมายบริการนี้แก่โจทก์ ส่วนกิจการของจำเลยเป็นกิจการโรงแรมที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายคำว่า ORIENTAL ต่อมาจำเลยได้ร้องขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์ โดยอ้างว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการคำว่าORIENTAL ของจำเลยที่ใช้กับกิจการโรงแรม อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนี้ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวดีกว่าจำเลยอันสามารถจดทะเบียนได้ และขอให้ห้ามจำเลยยื่นจดทะเบียน ใช้หรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการที่มีคำว่า ORIENTAL PLACE ของโจทก์สำหรับบริการในจำพวกที่ 36จำเลยให้การว่า จำเลยใช้เครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL สำหรับกิจการโรงแรมเป็นที่นิยมรู้จักแพร่หลายทั่วไปมานาน เครื่องหมายบริการของโจทก์ที่รับโอนมาจากบริษัทเอส จี แลนด์ จำกัด ดังกล่าวนั้น มีสาระสำคัญและเสียงเรียกขานที่คำว่า ORIENTAL เหมือนกับเครื่องหมายบริการของจำเลย ทั้งกิจการของโจทก์กับกิจการของจำเลยเกี่ยวเนื่องกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์จึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์เพราะเครื่องหมายบริการของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของจำเลย จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการอันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) ประกอบด้วยมาตรา 80 ชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 8(11) ดังกล่าวห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตามและบทบัญญัติดังกล่าวนำมาใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลมตามมาตรา 80 โดยให้คำว่า "สินค้า" หมายถึง"บริการ" และข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มีการใช้กับกิจการโรงแรมจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมานานแล้ว ส่วนเครื่องหมายบริการของโจทก์ซึ่งได้รับโอนมาจากบริษัทเอส จี แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 เห็นได้ว่าเครื่องหมายบริการทั้งสองมีคำว่า ORIENTAL เหมือนกัน แม้คำดังกล่าวจะเป็นคำสามัญ และเครื่องหมายบริการของโจทก์มีคำว่า PLACE กับรูปประดิษฐ์เสาโรมันประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่ก็ได้ความว่า อาคารและเครื่องหมายบริการของโจทก์ใช้คำว่า ORIENTAL ตรงกับชื่อย่านที่ตั้งอาคารนั้นที่เรียกกันว่าโอเรียนเต็ลคำว่า ORIENTAL นี้ จึงเป็นจุดเด่นในเครื่องหมายบริการของโจทก์และจำเลยจึงเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการทั้งสองและอาจเรียกขานเครื่องหมายบริการทั้งสองว่าโอเรียนเต็ลเหมือนกัน เครื่องหมายบริการทั้งสองต่างใช้คำดังกล่าวเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ แม้ตัวอักษร O ตัวแรกในเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าอักษรตัวอื่นและลายเส้นตัวอักษรแต่ละตัวมีความหนาบางประสมกันแตกต่างจากเครื่องหมายบริการของจำเลยที่มีขนาดตัวอักษรและความหนาของลายเส้นเสมอกันทุกตัวก็เป็นข้อแตกต่างในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย แต่ยังเป็นคำคำเดียวกันเรียกขานเหมือนกันเป็นจุดสำคัญอยู่ เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงนับว่าคล้ายกับเครื่องหมายบริการของจำเลย สำหรับปัญหาต่อไปว่า สาธารณชนอาจสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการหรือไม่นั้นเห็นว่า แม้ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของจำเลยเป็นเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ส่วนเครื่องหมายบริการของโจทก์ใช้กับกิจการห้างสรรพสินค้าก็ตาม แต่การจัดให้มีร้านค้าภายในโรงแรมเพื่อบริการลูกค้าที่มาพักในโรงแรมก็มีลักษณะเป็นบริการเสริมความสะดวกแก่ลูกค้าของโรงแรม จึงมีลักษณะเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน และข้อเท็จจริงได้ความจากทางนำสืบของโจทก์และจำเลยว่า โรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL ของจำเลย นอกจากจะให้บริการด้านห้องพักแล้วยังให้บริการด้านร้านค้าต่าง ๆ ภายในโรงแรมอีกด้วย เช่น ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านขายอัญมณี และร้านขายของที่ระลึก การที่โจทก์ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า แบ่งพื้นที่อาคาร ORIENTAL PLACE ให้บุคคลมาเช่าเปิดเป็นร้านค้าขายสินค้าชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องเพชร งานศิลปะ เครื่องแต่งกายทำนองเดียวกับกิจการของจำเลย โดยโจทก์ใช้เครื่องหมายบริการที่มีคำว่าORIENTAL PLACE ประกอบกับรูปประดิษฐ์เสาโรมันซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL ของจำเลยดังวินิจฉัยมาแล้วข้างต้นประกอบกับสถานประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานครกับอาคาร ORIENTAL PLACE ตั้งอยู่ข้างเคียงกัน เพียงมีอาคารจอดรถของโรงแรมและถนนซอยคั่นกลางเท่านั้นนับว่าอยู่ในทำเลละแวกเดียวกันในพฤติการณ์เช่นนี้ ย่อมเป็นเหตุให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการร้านค้าในอาคาร ORIENTAL PLACE ของโจทก์เข้าใจผิดได้ว่ากิจการของโจทก์เป็นกิจการของจำเลยหรือมีความเกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม ดิ โอเรียนเต็ลกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของจำเลยอันอาจทำให้จำเลยเสียหายได้และแม้อาคารของโจทก์ใช้ชื่อว่า ORIENTAL PLAZA มาตั้งแต่ปี 2520 ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น ORIENTAL PLACE มานาน ทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการห้างสรรพสินค้าในอาคารดังกล่าวในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ หลายฉบับก็ตามแต่หลักฐานการโฆษณาส่วนใหญ่กระทำภายหลังปี 2537 และไม่ถึงขนาดที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ชัดว่ากิจการของโจทก์กับกิจการของจำเลยแยกต่างหากจากกันจนไม่อาจสับสนหรือหลงผิดได้ เมื่อพิจารณาถึงความคล้ายกันของเครื่องหมายบริการที่มีคำว่า ORIENTAL เหมือนกัน เรียกขานเหมือนกันอันเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายบริการทั้งสอง กิจการห้างสรรพสินค้าของโจทก์ก็มีลักษณะเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับกิจการบริการลูกค้าโรงแรมของจำเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการของโจทก์อยู่ใกล้ชิดกับโรงแรมที่ใช้เครื่องหมายบริการของจำเลย ย่อมเป็นพฤติการณ์ที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของบริการได้ ดังนี้จึงนับได้ว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของจำเลย จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ จึงชอบที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"พิพากษายืน(ประชา ประสงค์จรรยา-พินิจ เพชรรุ่ง-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่ว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการหรือไม่ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) ประกอบมาตรา 80 โดยเครื่องหมายบริการของจำเลยใช้กับกิจการโรงแรม ส่วนของโจทก์ใช้กับกิจการห้างสรรพสินค้าและเครื่องหมายบริการทั้งสองนี้มีคำที่เป็นสาระสำคัญเหมือนกันคือORIENTAL ศาลฎีกาจึงได้ใช้วิธีพิจารณาเทียบเคียงเครื่องหมายบริการทั้งสองนี้โดยให้น้ำหนักการวินิจฉัยไปที่เครื่องหมายคำนี้ โดยแยกพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่จะเห็นได้ด้วยตาและส่วนที่เป็นเสียงอ่าน นอกจากนี้ ศาลฎีกายังได้วินิจฉัยยืนยันความแข็งแกร่งของเครื่องหมายบริการของจำเลยว่า เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการประกอบกิจการโรงแรม ดิโอเรียนเต็ล และวินิจฉัยลงไปในรายละเอียดลักษณะการประกอบการบริการของโจทก์จำเลยเทียบเคียงกันโดยเห็นว่าแม้กิจการของจำเลยจะเป็นโรงแรมที่พัก แต่ก็มีร้านค้าอยู่ภายในโรงแรมเป็นบริการเสริมความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาพัก จึงเป็นบริการที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับกิจการของโจทก์ที่เป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า โดยแบ่งพื้นที่ให้บุคคลมาเช่าเปิดร้านขายสินค้าชนิดต่าง ๆทำนองเดียวกับกิจการของจำเลยและศาลฎีกายังได้นำเอาสภาพและที่ตั้งของกิจการของโจทก์กับจำเลยมาวินิจฉัยเทียบเคียงด้วยว่าตั้งอยู่ข้างเคียงกันมีเพียงอาคารจอดรถของโรงแรมและถนนซอยคั่นกลางเท่านั้น จึงเท่ากับศาลฎีกาได้วางแนวทางในการวินิจฉัยว่า มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่จะนำมาใช้วินิจฉัยปัญหาความสับสนหลงผิดของผู้ใช้บริการต่อเครื่องหมายบริการ ได้แก่ 1. ความคล้ายคลึงกันของเครื่องหมาย 2. ความแข็งแกร่งและมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายบริการ 3. ลักษณะกิจการของคู่ความทั้งสองฝ่าย 4. สภาพและที่ตั้งของสถานประกอบการทั้งสองแห่ง อย่างไรก็ตาม อาจมิได้หมายความว่ามีเพียงหลักเกณฑ์ 4 ประการนี้เท่านั้นที่จะนำมาใช้วินิจฉัยในกรณีที่เป็นการค้าบริการเช่นคดีนี้ กล่าวคืออาจสามารถนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการกิจการทั้งสองแห่งและโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจบริการของโจทก์จำเลยที่เป็นไปในลักษณะแข่งขันกัน มาใช้ในการวินิจฉัยปัญหาความสับสนหลงผิดได้ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์อีกบางข้อที่ใช้สำหรับวินิจฉัยปัญหานี้ในกรณีของการค้าสินค้าก็น่าจะสามารถนำมาปรับใช้ได้กับการค้าบริการเช่นคดีนี้ด้วย ได้แก่ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสับสนหลงผิดของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้นแล้วจริง ๆ เจตนาในการเลือกใช้เครื่องหมายบริการที่พิพาทและลักษณะความคล้ายคลึงกันในการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ ของสถานบริการทั้งสอง (โปรดดูหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8902/2543 ของผู้เขียนประกอบ) แต่ผู้เขียนเห็นว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม หลักต่าง ๆ ที่กล่าวมาหาได้จำกัดเพียงเท่านี้ไม่เพราะยังจะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจบริการที่พิพาทเป็นคดีขึ้นสู่ศาลเป็นเรื่อง ๆ ไปด้วยว่ามีลักษณะอย่างไร และควรจะต้องใช้หลักเกณฑ์ใดดังกล่าวหรือหลักเกณฑ์ใหม่ ๆที่แตกต่างออกไปในการวินิจฉัยปัญหานี้ สอนชัย สิราริยกุลคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ซึ่งประกอบด้วยคำว่า ORIENTAL PLACEกับรูปประดิษฐ์เสาโรมัน สำหรับบริการจำพวกที่ 36 ต่อมาบริษัทดังกล่าวได้โอนเครื่องหมายบริการนี้แก่โจทก์ ส่วนกิจการของจำเลยเป็นกิจการโรงแรมที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายคำว่า ORIENTAL ต่อมาจำเลยได้ร้องขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์ โดยอ้างว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการคำว่าORIENTAL ของจำเลยที่ใช้กับกิจการโรงแรม อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนี้ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวดีกว่าจำเลยอันสามารถจดทะเบียนได้ และขอให้ห้ามจำเลยยื่นจดทะเบียน ใช้หรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการที่มีคำว่า ORIENTAL PLACE ของโจทก์สำหรับบริการในจำพวกที่ 36จำเลยให้การว่า จำเลยใช้เครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL สำหรับกิจการโรงแรมเป็นที่นิยมรู้จักแพร่หลายทั่วไปมานาน เครื่องหมายบริการของโจทก์ที่รับโอนมาจากบริษัทเอส จี แลนด์ จำกัด ดังกล่าวนั้น มีสาระสำคัญและเสียงเรียกขานที่คำว่า ORIENTAL เหมือนกับเครื่องหมายบริการของจำเลย ทั้งกิจการของโจทก์กับกิจการของจำเลยเกี่ยวเนื่องกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์จึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์เพราะเครื่องหมายบริการของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของจำเลย จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการอันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) ประกอบด้วยมาตรา 80 ชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 8(11) ดังกล่าวห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตามและบทบัญญัติดังกล่าวนำมาใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลมตามมาตรา 80 โดยให้คำว่า "สินค้า" หมายถึง"บริการ" และข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มีการใช้กับกิจการโรงแรมจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมานานแล้ว ส่วนเครื่องหมายบริการของโจทก์ซึ่งได้รับโอนมาจากบริษัทเอส จี แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 เห็นได้ว่าเครื่องหมายบริการทั้งสองมีคำว่า ORIENTAL เหมือนกัน แม้คำดังกล่าวจะเป็นคำสามัญ และเครื่องหมายบริการของโจทก์มีคำว่า PLACE กับรูปประดิษฐ์เสาโรมันประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่ก็ได้ความว่า อาคารและเครื่องหมายบริการของโจทก์ใช้คำว่า ORIENTAL ตรงกับชื่อย่านที่ตั้งอาคารนั้นที่เรียกกันว่าโอเรียนเต็ลคำว่า ORIENTAL นี้ จึงเป็นจุดเด่นในเครื่องหมายบริการของโจทก์และจำเลยจึงเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการทั้งสองและอาจเรียกขานเครื่องหมายบริการทั้งสองว่าโอเรียนเต็ลเหมือนกัน เครื่องหมายบริการทั้งสองต่างใช้คำดังกล่าวเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ แม้ตัวอักษร O ตัวแรกในเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าอักษรตัวอื่นและลายเส้นตัวอักษรแต่ละตัวมีความหนาบางประสมกันแตกต่างจากเครื่องหมายบริการของจำเลยที่มีขนาดตัวอักษรและความหนาของลายเส้นเสมอกันทุกตัวก็เป็นข้อแตกต่างในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย แต่ยังเป็นคำคำเดียวกันเรียกขานเหมือนกันเป็นจุดสำคัญอยู่ เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงนับว่าคล้ายกับเครื่องหมายบริการของจำเลย สำหรับปัญหาต่อไปว่า สาธารณชนอาจสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการหรือไม่นั้นเห็นว่า แม้ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของจำเลยเป็นเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ส่วนเครื่องหมายบริการของโจทก์ใช้กับกิจการห้างสรรพสินค้าก็ตาม แต่การจัดให้มีร้านค้าภายในโรงแรมเพื่อบริการลูกค้าที่มาพักในโรงแรมก็มีลักษณะเป็นบริการเสริมความสะดวกแก่ลูกค้าของโรงแรม จึงมีลักษณะเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน และข้อเท็จจริงได้ความจากทางนำสืบของโจทก์และจำเลยว่า โรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL ของจำเลย นอกจากจะให้บริการด้านห้องพักแล้วยังให้บริการด้านร้านค้าต่าง ๆ ภายในโรงแรมอีกด้วย เช่น ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านขายอัญมณี และร้านขายของที่ระลึก การที่โจทก์ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า แบ่งพื้นที่อาคาร ORIENTAL PLACE ให้บุคคลมาเช่าเปิดเป็นร้านค้าขายสินค้าชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องเพชร งานศิลปะ เครื่องแต่งกายทำนองเดียวกับกิจการของจำเลย โดยโจทก์ใช้เครื่องหมายบริการที่มีคำว่าORIENTAL PLACE ประกอบกับรูปประดิษฐ์เสาโรมันซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL ของจำเลยดังวินิจฉัยมาแล้วข้างต้นประกอบกับสถานประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานครกับอาคาร ORIENTAL PLACE ตั้งอยู่ข้างเคียงกัน เพียงมีอาคารจอดรถของโรงแรมและถนนซอยคั่นกลางเท่านั้นนับว่าอยู่ในทำเลละแวกเดียวกันในพฤติการณ์เช่นนี้ ย่อมเป็นเหตุให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการร้านค้าในอาคาร ORIENTAL PLACE ของโจทก์เข้าใจผิดได้ว่ากิจการของโจทก์เป็นกิจการของจำเลยหรือมีความเกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม ดิ โอเรียนเต็ลกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของจำเลยอันอาจทำให้จำเลยเสียหายได้และแม้อาคารของโจทก์ใช้ชื่อว่า ORIENTAL PLAZA มาตั้งแต่ปี 2520 ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น ORIENTAL PLACE มานาน ทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการห้างสรรพสินค้าในอาคารดังกล่าวในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ หลายฉบับก็ตามแต่หลักฐานการโฆษณาส่วนใหญ่กระทำภายหลังปี 2537 และไม่ถึงขนาดที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ชัดว่ากิจการของโจทก์กับกิจการของจำเลยแยกต่างหากจากกันจนไม่อาจสับสนหรือหลงผิดได้ เมื่อพิจารณาถึงความคล้ายกันของเครื่องหมายบริการที่มีคำว่า ORIENTAL เหมือนกัน เรียกขานเหมือนกันอันเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายบริการทั้งสอง กิจการห้างสรรพสินค้าของโจทก์ก็มีลักษณะเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับกิจการบริการลูกค้าโรงแรมของจำเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการของโจทก์อยู่ใกล้ชิดกับโรงแรมที่ใช้เครื่องหมายบริการของจำเลย ย่อมเป็นพฤติการณ์ที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของบริการได้ ดังนี้จึงนับได้ว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของจำเลย จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ จึงชอบที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"พิพากษายืน ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7870/2543บริษัท พันธไมตรี จำกัดโจทก์บริษัท แมนดาริน โอเรียนเต็ล เซอร์วิสเซล บี.วี. จำกัดจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 8 (11), ม. 80เครื่องหมายบริการของโจทก์และจำเลยมีคำว่า ORIENTAL เหมือนกันโดยแม้จะเป็นคำสามัญ และเครื่องหมายบริการ ของโจทก์มีคำว่า PLACEกับรูปประดิษฐ์เสาโรมันประกอบอยู่ด้วย แต่ก็ได้ความว่าอาคารและเครื่องหมายบริการของโจทก์ใช้คำว่า ORIENTAL ตรงกับชื่อย่านที่ตั้งอาคารที่เรียกว่าโอเรียนเต็ล คำว่า ORIENTAL นี้จึงเป็นจุดเด่นในเครื่องหมายบริการของโจทก์และจำเลยจึงเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการทั้งสองที่ต่างใช้อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่แม้ขนาดและลายเส้นตัวอักษรจะแตกต่างกันก็เป็นเพียงในรายละเอียดเล็กน้อยที่มีเสียงเรียกขานเหมือนกัน จึงนับว่าเครื่องหมายทั้งสองคล้ายกัน แม้ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของจำเลยมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการประกอบกิจการโรงแรมดิโอเรียนเต็ล ส่วนของโจทก์ใช้กับกิจการห้างสรรพสินค้าแต่การจัดให้มีร้านค้าภายในโรงแรมเพื่อบริการลูกค้าที่มาพักในโรงแรมก็มีลักษณะเป็นบริการเสริมความสะดวกแก่ลูกค้า จึงมีลักษณะเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน โรงแรมของจำเลยยังมีบริการร้านค้าต่าง ๆ ภายในโรงแรมด้วย เช่น ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านขายอัญมณี และร้านขายของที่ระลึก การที่โจทก์ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าแบ่งพื้นที่อาคารให้บุคคลมาเช่าเปิดร้านขายสินค้าเช่น เครื่องเพชร งานศิลปะ เครื่องแต่งกาย ทำนองเดียวกับกิจการของจำเลย ประกอบกับกิจการของโจทก์และจำเลยตั้งอยู่ข้างเคียงกันมีเพียงอาคารจอดรถของโรงแรมและถนนซอยคั่นกลางเท่านั้น นับว่าอยู่ในทำเลละแวกเดียวกัน เช่นนี้ย่อมเป็นเหตุให้ประชาชนที่ใช้บริการร้านค้าในอาคารของโจทก์เข้าใจผิดได้ว่ากิจการของโจทก์เป็นกิจการของจำเลยหรือเกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมของจำเลยหรือมีความเกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมของจำเลย และแม้มีการประชาสัมพันธ์กิจการห้างสรรพสินค้าของโจทก์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ แต่ก็ไม่ถึงขนาดทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ชัดว่ากิจการของโจทก์กับกิจการของจำเลยแยกต่างหากจากกันจนไม่อาจสับสนหรือหลงผิดได้โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ซึ่งประกอบด้วยคำว่า ORIENTAL PLACEกับรูปประดิษฐ์เสาโรมัน สำหรับบริการจำพวกที่ 36 ต่อมาบริษัทดังกล่าวได้โอนเครื่องหมายบริการนี้แก่โจทก์ ส่วนกิจการของจำเลยเป็นกิจการโรงแรมที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายคำว่า ORIENTAL ต่อมาจำเลยได้ร้องขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์ โดยอ้างว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการคำว่าORIENTAL ของจำเลยที่ใช้กับกิจการโรงแรม อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนี้ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวดีกว่าจำเลยอันสามารถจดทะเบียนได้ และขอให้ห้ามจำเลยยื่นจดทะเบียน ใช้หรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการที่มีคำว่า ORIENTAL PLACE ของโจทก์สำหรับบริการในจำพวกที่ 36จำเลยให้การว่า จำเลยใช้เครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL สำหรับกิจการโรงแรมเป็นที่นิยมรู้จักแพร่หลายทั่วไปมานาน เครื่องหมายบริการของโจทก์ที่รับโอนมาจากบริษัทเอส จี แลนด์ จำกัด ดังกล่าวนั้น มีสาระสำคัญและเสียงเรียกขานที่คำว่า ORIENTAL เหมือนกับเครื่องหมายบริการของจำเลย ทั้งกิจการของโจทก์กับกิจการของจำเลยเกี่ยวเนื่องกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์จึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์เพราะเครื่องหมายบริการของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของจำเลย จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการอันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) ประกอบด้วยมาตรา 80 ชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 8(11) ดังกล่าวห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตามและบทบัญญัติดังกล่าวนำมาใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลมตามมาตรา 80 โดยให้คำว่า "สินค้า" หมายถึง"บริการ" และข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มีการใช้กับกิจการโรงแรมจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมานานแล้ว ส่วนเครื่องหมายบริการของโจทก์ซึ่งได้รับโอนมาจากบริษัทเอส จี แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 เห็นได้ว่าเครื่องหมายบริการทั้งสองมีคำว่า ORIENTAL เหมือนกัน แม้คำดังกล่าวจะเป็นคำสามัญ และเครื่องหมายบริการของโจทก์มีคำว่า PLACE กับรูปประดิษฐ์เสาโรมันประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่ก็ได้ความว่า อาคารและเครื่องหมายบริการของโจทก์ใช้คำว่า ORIENTAL ตรงกับชื่อย่านที่ตั้งอาคารนั้นที่เรียกกันว่าโอเรียนเต็ลคำว่า ORIENTAL นี้ จึงเป็นจุดเด่นในเครื่องหมายบริการของโจทก์และจำเลยจึงเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการทั้งสองและอาจเรียกขานเครื่องหมายบริการทั้งสองว่าโอเรียนเต็ลเหมือนกัน เครื่องหมายบริการทั้งสองต่างใช้คำดังกล่าวเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ แม้ตัวอักษร O ตัวแรกในเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าอักษรตัวอื่นและลายเส้นตัวอักษรแต่ละตัวมีความหนาบางประสมกันแตกต่างจากเครื่องหมายบริการของจำเลยที่มีขนาดตัวอักษรและความหนาของลายเส้นเสมอกันทุกตัวก็เป็นข้อแตกต่างในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย แต่ยังเป็นคำคำเดียวกันเรียกขานเหมือนกันเป็นจุดสำคัญอยู่ เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงนับว่าคล้ายกับเครื่องหมายบริการของจำเลย สำหรับปัญหาต่อไปว่า สาธารณชนอาจสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการหรือไม่นั้นเห็นว่า แม้ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของจำเลยเป็นเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ส่วนเครื่องหมายบริการของโจทก์ใช้กับกิจการห้างสรรพสินค้าก็ตาม แต่การจัดให้มีร้านค้าภายในโรงแรมเพื่อบริการลูกค้าที่มาพักในโรงแรมก็มีลักษณะเป็นบริการเสริมความสะดวกแก่ลูกค้าของโรงแรม จึงมีลักษณะเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน และข้อเท็จจริงได้ความจากทางนำสืบของโจทก์และจำเลยว่า โรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL ของจำเลย นอกจากจะให้บริการด้านห้องพักแล้วยังให้บริการด้านร้านค้าต่าง ๆ ภายในโรงแรมอีกด้วย เช่น ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านขายอัญมณี และร้านขายของที่ระลึก การที่โจทก์ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า แบ่งพื้นที่อาคาร ORIENTAL PLACE ให้บุคคลมาเช่าเปิดเป็นร้านค้าขายสินค้าชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องเพชร งานศิลปะ เครื่องแต่งกายทำนองเดียวกับกิจการของจำเลย โดยโจทก์ใช้เครื่องหมายบริการที่มีคำว่าORIENTAL PLACE ประกอบกับรูปประดิษฐ์เสาโรมันซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายบริการคำว่า ORIENTAL ของจำเลยดังวินิจฉัยมาแล้วข้างต้นประกอบกับสถานประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานครกับอาคาร ORIENTAL PLACE ตั้งอยู่ข้างเคียงกัน เพียงมีอาคารจอดรถของโรงแรมและถนนซอยคั่นกลางเท่านั้นนับว่าอยู่ในทำเลละแวกเดียวกันในพฤติการณ์เช่นนี้ ย่อมเป็นเหตุให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการร้านค้าในอาคาร ORIENTAL PLACE ของโจทก์เข้าใจผิดได้ว่ากิจการของโจทก์เป็นกิจการของจำเลยหรือมีความเกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม ดิ โอเรียนเต็ลกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของจำเลยอันอาจทำให้จำเลยเสียหายได้และแม้อาคารของโจทก์ใช้ชื่อว่า ORIENTAL PLAZA มาตั้งแต่ปี 2520 ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น ORIENTAL PLACE มานาน ทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการห้างสรรพสินค้าในอาคารดังกล่าวในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ หลายฉบับก็ตามแต่หลักฐานการโฆษณาส่วนใหญ่กระทำภายหลังปี 2537 และไม่ถึงขนาดที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ชัดว่ากิจการของโจทก์กับกิจการของจำเลยแยกต่างหากจากกันจนไม่อาจสับสนหรือหลงผิดได้ เมื่อพิจารณาถึงความคล้ายกันของเครื่องหมายบริการที่มีคำว่า ORIENTAL เหมือนกัน เรียกขานเหมือนกันอันเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายบริการทั้งสอง กิจการห้างสรรพสินค้าของโจทก์ก็มีลักษณะเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับกิจการบริการลูกค้าโรงแรมของจำเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการของโจทก์อยู่ใกล้ชิดกับโรงแรมที่ใช้เครื่องหมายบริการของจำเลย ย่อมเป็นพฤติการณ์ที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของบริการได้ ดังนี้จึงนับได้ว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของจำเลย จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ จึงชอบที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"พิพากษายืน(ประชา ประสงค์จรรยา-พินิจ เพชรรุ่ง-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่ว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการหรือไม่ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) ประกอบมาตรา 80 โดยเครื่องหมายบริการของจำเลยใช้กับกิจการโรงแรม ส่วนของโจทก์ใช้กับกิจการห้างสรรพสินค้าและเครื่องหมายบริการทั้งสองนี้มีคำที่เป็นสาระสำคัญเหมือนกันคือORIENTAL ศาลฎีกาจึงได้ใช้วิธีพิจารณาเทียบเคียงเครื่องหมายบริการทั้งสองนี้โดยให้น้ำหนักการวินิจฉัยไปที่เครื่องหมายคำนี้ โดยแยกพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่จะเห็นได้ด้วยตาและส่วนที่เป็นเสียงอ่าน นอกจากนี้ ศาลฎีกายังได้วินิจฉัยยืนยันความแข็งแกร่งของเครื่องหมายบริการของจำเลยว่า เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการประกอบกิจการโรงแรม ดิโอเรียนเต็ล และวินิจฉัยลงไปในรายละเอียดลักษณะการประกอบการบริการของโจทก์จำเลยเทียบเคียงกันโดยเห็นว่าแม้กิจการของจำเลยจะเป็นโรงแรมที่พัก แต่ก็มีร้านค้าอยู่ภายในโรงแรมเป็นบริการเสริมความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาพัก จึงเป็นบริการที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับกิจการของโจทก์ที่เป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า โดยแบ่งพื้นที่ให้บุคคลมาเช่าเปิดร้านขายสินค้าชนิดต่าง ๆทำนองเดียวกับกิจการของจำเลยและศาลฎีกายังได้นำเอาสภาพและที่ตั้งของกิจการของโจทก์กับจำเลยมาวินิจฉัยเทียบเคียงด้วยว่าตั้งอยู่ข้างเคียงกันมีเพียงอาคารจอดรถของโรงแรมและถนนซอยคั่นกลางเท่านั้น จึงเท่ากับศาลฎีกาได้วางแนวทางในการวินิจฉัยว่า มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่จะนำมาใช้วินิจฉัยปัญหาความสับสนหลงผิดของผู้ใช้บริการต่อเครื่องหมายบริการ ได้แก่ 1. ความคล้ายคลึงกันของเครื่องหมาย 2. ความแข็งแกร่งและมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายบริการ 3. ลักษณะกิจการของคู่ความทั้งสองฝ่าย 4. สภาพและที่ตั้งของสถานประกอบการทั้งสองแห่ง อย่างไรก็ตาม อาจมิได้หมายความว่ามีเพียงหลักเกณฑ์ 4 ประการนี้เท่านั้นที่จะนำมาใช้วินิจฉัยในกรณีที่เป็นการค้าบริการเช่นคดีนี้ กล่าวคืออาจสามารถนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการกิจการทั้งสองแห่งและโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจบริการของโจทก์จำเลยที่เป็นไปในลักษณะแข่งขันกัน มาใช้ในการวินิจฉัยปัญหาความสับสนหลงผิดได้ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์อีกบางข้อที่ใช้สำหรับวินิจฉัยปัญหานี้ในกรณีของการค้าสินค้าก็น่าจะสามารถนำมาปรับใช้ได้กับการค้าบริการเช่นคดีนี้ด้วย ได้แก่ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสับสนหลงผิดของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้นแล้วจริง ๆ เจตนาในการเลือกใช้เครื่องหมายบริการที่พิพาทและลักษณะความคล้ายคลึงกันในการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ ของสถานบริการทั้งสอง (โปรดดูหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8902/2543 ของผู้เขียนประกอบ) แต่ผู้เขียนเห็นว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม หลักต่าง ๆ ที่กล่าวมาหาได้จำกัดเพียงเท่านี้ไม่เพราะยังจะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจบริการที่พิพาทเป็นคดีขึ้นสู่ศาลเป็นเรื่อง ๆ ไปด้วยว่ามีลักษณะอย่างไร และควรจะต้องใช้หลักเกณฑ์ใดดังกล่าวหรือหลักเกณฑ์ใหม่ ๆที่แตกต่างออกไปในการวินิจฉัยปัญหานี้ สอนชัย สิราริยกุล