คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5449/2549หลักกฎหมาย: แม้คำว่า "Washington" จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ คำว่า "แอปเปิ้ล" และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านั้น แต่ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) ว่า แม้จะเป็นชื่อคำหรือข้อความที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวย่อมรวมถึงกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ด้วย เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือข้อความตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั่นเอง เมื่อโจทก์นำสืบพิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) และมาตรา 7 วรรคสามโจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และ รูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ที่มีเครื่องหมาย ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1114/2545 กับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ของโจทก์ จำเลยทั้งสิบห้าให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทอยู่ในเกณฑ์ของคำจำกัดความเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ โดยประเด็นนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยในทำนองว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่มีลักษณะเป็น "เครื่องหมายการค้า" ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 เนื่องจากโจทก์ไม่ได้นำสืบว่า แอปเปิ้ลซึ่งเป็นตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลที่ไม่มีเครื่องหมายการค้า หรือที่ใช้เครื่องหมาย หรือมีเครื่องหมายการค้าอื่นของบุคคลอื่นแต่อย่างใด และไม่ได้นำสืบถึงที่หมายหรือการจำแนกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่าแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นอย่างใด อันจะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ซื้อสินค้าทราบว่าสินค้าของโจทก์นั้นมาจากแหล่งกำเนิดใด หรือแอปเปิ้ลของโจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลอื่นๆ อย่างใด กับโจทก์ไม่ได้นำสืบถึงที่หมายหรือความเกี่ยวข้องของสินค้ากับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่อย่างใดทั้งสิ้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 ระบุว่า เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ได้กำหนดรายการสินค้าจำพวกที่ 31 คือ ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร สวนครัว และป่าไม้ ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น สัตว์ที่มีชีวิต พืช และผักสด เมล็ดพืช ต้นไม้ และดอกไม้ที่มีชีวิต อาหารสัตว์ ข้าวบาร์เล่ย์ ดังนั้น เมื่อโจทก์นำสืบว่า โจทก์มีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของตน คือ แอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี เพื่อให้สาธารณชนทราบว่าเป็นสินค้าของโจทก์ซึ่งแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นแล้ว เครื่องหมายการค้าพิพาทย่อมมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าตามบทกฎหมายดังกล่าว ส่วนการจำแนกสินค้าของโจทก์กับแอปเปิ้ลอื่นๆ รวมทั้งการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทให้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์นั้น เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการทางการค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีในคำวินิจฉัยอุทธรณ์และจำเลยทั้งห้าก็มิได้ให้การเป็นประเด็นไว้จึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของคำจำกัดความเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น จึงไม่ชอบ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการต่อมามีว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า แม้คำว่า "WASHINGTON" จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านั้นก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว เห็นว่า ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) ว่า แม้จะเป็นชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวย่อมจะรวมถึงกรณีของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ด้วย เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์นับเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือข้อความตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั่นเอง มาตรา 7 วรรคสาม หาได้เป็นข้อยกเว้นเฉพาะ "ชื่อ" ตาม (1) หรือ "คำหรือข้อความ" ตาม (2) โดยไม่รวมถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาแต่อย่างใดไม่ สำหรับปัญหาที่ว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 วรรคสาม หรือไม่นั้น เห็นว่า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 (3) กำหนดว่า การพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น ให้ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่ายแพร่หลาย หรือโฆษณาในประเทศไทย ซึ่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น ดังนั้น โจทก์จึงมีหน้าที่นำเสนอพยานหลักฐานเช่นว่านั้นเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้าของตนภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนแพร่หลายแล้ว คดีนี้โจทก์นำสืบในทำนองว่า ในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้านั้น โจทก์ได้อ้างส่งหลักฐานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ข้างต้นแล้ว แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยเพียงว่า หลักฐานที่โจทก์นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาใบกำกับสินค้า และ DECLARATION เครื่องหมาย WASHINGTON & Design สำเนาเอกสารแสดงรายงานปริมาณแอปเปิ้ลสดที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี สำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท สำเนาวัสดุที่ใช้จริงในการส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท สำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศต่าง ๆ นั้น ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอันจะให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด ซึ่งในส่วนของหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศอื่นๆ ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระบุว่าไม่ใช่หลักฐานแสดงการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณา จนทำให้สินค้านั้นมีความแพร่หลายในประเทศไทยนั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ได้วินิจฉัยให้ปรากฏเหตุผลที่ชัดเจนว่า เหตุใดเอกสารหลักฐานดังกล่าว เช่น สำเนาใบกำกับสินค้า และสำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทจึงไม่อาจรับฟังได้ ทั้งๆ ที่คำอุทธรณ์ของโจทก์ ก็ได้ระบุถึงปริมาณและมูลค่าของสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งค่าโฆษณาและส่งเสริมการจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยเห็นด้วยในผลของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และมิให้เป็นการเสียเวลาแก่คู่ความ อีกทั้งคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจะวินิจฉัยได้แล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปอีก ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 242 (3) และ 243 (3) (ก) เห็นว่าโจทก์มีนายอลงกต นายเอกชัย และนายศุภศักดิ์เบิกความในทำนองเดียวกันว่า สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท และสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างสินค้าของโจทก์ดังกล่าวกับสินค้าประเภทเดียวกันภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น นอกจากนี้โจทก์ได้นำสืบถึงหลักฐานต่างๆ คือ กิจกรรมการส่งเสริมการขายสินค้าของโจทก์ในประเทศไทย คำอุทธรณ์ของโจทก์ ตารางแสดงข้อมูลการส่งออกสินค้าของโจทก์ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสินค้ามาที่ประเทศไทย และสำเนาใบเรียกเก็บเงิน รวมทั้งวัตถุพยานแสดงให้เห็นว่าสินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ และโฆษณาแอปเปิ้ลที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยวางจำหน่ายทั่วทุกจังหวัดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ กับปริมาณสินค้าและมูลค่ายอดค้าปลีกเป็นจำนวนมากถือว่าโจทก์ได้นำสืบพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าพิพาทตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้พยานจำเลยทั้งสิบห้าคงโต้แย้งเพียงลอยๆ ว่า หลักฐานต่างๆ ดังกล่าวยังไม่อาจรับฟังว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย แต่นางสาวทัศไนย์ และนางเพียรพันธ์ พยานจำเลยทั้งสิบห้าก็เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านยอมรับว่า เอกสารหลักฐานดังกล่าวสามารถนำมาพิสูจน์ความแพร่หลายของสินค้าได้ และจำเลยที่ 9 เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า คำว่า "WASHINGTON วอชิงตัน" หากมีข้อเท็จจริงว่าสินค้าเป็นที่รู้จักหรือแพร่หลายกันทั่วไป ก็สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ จากพยานหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้คำว่า "WASHINGTON" คำว่า "แอปเปิ้ล" และรูปผลไม้แอปเปิ้ล เมื่อแยกพิจารณาต่างหากจากกันแล้วจะเป็นเพียงคำและรูปสามัญที่บุคคลทั่วไปอาจนำมาใช้ได้ก็ตาม แต่หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ อันพึงรับจดทะเบียนได้ คดีจึงรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย และเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) และ มาตรา 7 วรรคสาม อนึ่ง ที่โจทก์มีคำขอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น เป็นคำขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน ในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทตามคำขอของโจทก์ได้ พิพากษาแก้เป็นว่า เครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ที่มีเครื่องหมาย ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 1114/2545 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ. ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5449/2549วอชิงตัน แอปเปิ้ล คอมมิสชั่นโจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 6, ม. 7แม้คำว่า "Washington" จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ คำว่า "แอปเปิ้ล" และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านั้น แต่ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) ว่า แม้จะเป็นชื่อคำหรือข้อความที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวย่อมรวมถึงกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ด้วย เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือข้อความตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั่นเอง เมื่อโจทก์นำสืบพิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) และมาตรา 7 วรรคสามโจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และ รูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ที่มีเครื่องหมาย ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1114/2545 กับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ของโจทก์ จำเลยทั้งสิบห้าให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทอยู่ในเกณฑ์ของคำจำกัดความเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ โดยประเด็นนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยในทำนองว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่มีลักษณะเป็น "เครื่องหมายการค้า" ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 เนื่องจากโจทก์ไม่ได้นำสืบว่า แอปเปิ้ลซึ่งเป็นตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลที่ไม่มีเครื่องหมายการค้า หรือที่ใช้เครื่องหมาย หรือมีเครื่องหมายการค้าอื่นของบุคคลอื่นแต่อย่างใด และไม่ได้นำสืบถึงที่หมายหรือการจำแนกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่าแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นอย่างใด อันจะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ซื้อสินค้าทราบว่าสินค้าของโจทก์นั้นมาจากแหล่งกำเนิดใด หรือแอปเปิ้ลของโจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลอื่นๆ อย่างใด กับโจทก์ไม่ได้นำสืบถึงที่หมายหรือความเกี่ยวข้องของสินค้ากับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่อย่างใดทั้งสิ้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 ระบุว่า เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ได้กำหนดรายการสินค้าจำพวกที่ 31 คือ ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร สวนครัว และป่าไม้ ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น สัตว์ที่มีชีวิต พืช และผักสด เมล็ดพืช ต้นไม้ และดอกไม้ที่มีชีวิต อาหารสัตว์ ข้าวบาร์เล่ย์ ดังนั้น เมื่อโจทก์นำสืบว่า โจทก์มีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของตน คือ แอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี เพื่อให้สาธารณชนทราบว่าเป็นสินค้าของโจทก์ซึ่งแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นแล้ว เครื่องหมายการค้าพิพาทย่อมมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าตามบทกฎหมายดังกล่าว ส่วนการจำแนกสินค้าของโจทก์กับแอปเปิ้ลอื่นๆ รวมทั้งการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทให้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์นั้น เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการทางการค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีในคำวินิจฉัยอุทธรณ์และจำเลยทั้งห้าก็มิได้ให้การเป็นประเด็นไว้จึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของคำจำกัดความเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น จึงไม่ชอบ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการต่อมามีว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า แม้คำว่า "WASHINGTON" จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านั้นก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว เห็นว่า ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) ว่า แม้จะเป็นชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวย่อมจะรวมถึงกรณีของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ด้วย เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์นับเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือข้อความตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั่นเอง มาตรา 7 วรรคสาม หาได้เป็นข้อยกเว้นเฉพาะ "ชื่อ" ตาม (1) หรือ "คำหรือข้อความ" ตาม (2) โดยไม่รวมถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาแต่อย่างใดไม่ สำหรับปัญหาที่ว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 วรรคสาม หรือไม่นั้น เห็นว่า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 (3) กำหนดว่า การพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น ให้ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่ายแพร่หลาย หรือโฆษณาในประเทศไทย ซึ่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น ดังนั้น โจทก์จึงมีหน้าที่นำเสนอพยานหลักฐานเช่นว่านั้นเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้าของตนภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนแพร่หลายแล้ว คดีนี้โจทก์นำสืบในทำนองว่า ในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้านั้น โจทก์ได้อ้างส่งหลักฐานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ข้างต้นแล้ว แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยเพียงว่า หลักฐานที่โจทก์นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาใบกำกับสินค้า และ DECLARATION เครื่องหมาย WASHINGTON & Design สำเนาเอกสารแสดงรายงานปริมาณแอปเปิ้ลสดที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี สำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท สำเนาวัสดุที่ใช้จริงในการส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท สำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศต่าง ๆ นั้น ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอันจะให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด ซึ่งในส่วนของหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศอื่นๆ ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระบุว่าไม่ใช่หลักฐานแสดงการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณา จนทำให้สินค้านั้นมีความแพร่หลายในประเทศไทยนั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ได้วินิจฉัยให้ปรากฏเหตุผลที่ชัดเจนว่า เหตุใดเอกสารหลักฐานดังกล่าว เช่น สำเนาใบกำกับสินค้า และสำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทจึงไม่อาจรับฟังได้ ทั้งๆ ที่คำอุทธรณ์ของโจทก์ ก็ได้ระบุถึงปริมาณและมูลค่าของสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งค่าโฆษณาและส่งเสริมการจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยเห็นด้วยในผลของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และมิให้เป็นการเสียเวลาแก่คู่ความ อีกทั้งคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจะวินิจฉัยได้แล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปอีก ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 242 (3) และ 243 (3) (ก) เห็นว่าโจทก์มีนายอลงกต นายเอกชัย และนายศุภศักดิ์เบิกความในทำนองเดียวกันว่า สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท และสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างสินค้าของโจทก์ดังกล่าวกับสินค้าประเภทเดียวกันภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น นอกจากนี้โจทก์ได้นำสืบถึงหลักฐานต่างๆ คือ กิจกรรมการส่งเสริมการขายสินค้าของโจทก์ในประเทศไทย คำอุทธรณ์ของโจทก์ ตารางแสดงข้อมูลการส่งออกสินค้าของโจทก์ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสินค้ามาที่ประเทศไทย และสำเนาใบเรียกเก็บเงิน รวมทั้งวัตถุพยานแสดงให้เห็นว่าสินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ และโฆษณาแอปเปิ้ลที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยวางจำหน่ายทั่วทุกจังหวัดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ กับปริมาณสินค้าและมูลค่ายอดค้าปลีกเป็นจำนวนมากถือว่าโจทก์ได้นำสืบพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าพิพาทตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้พยานจำเลยทั้งสิบห้าคงโต้แย้งเพียงลอยๆ ว่า หลักฐานต่างๆ ดังกล่าวยังไม่อาจรับฟังว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย แต่นางสาวทัศไนย์ และนางเพียรพันธ์ พยานจำเลยทั้งสิบห้าก็เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านยอมรับว่า เอกสารหลักฐานดังกล่าวสามารถนำมาพิสูจน์ความแพร่หลายของสินค้าได้ และจำเลยที่ 9 เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า คำว่า "WASHINGTON วอชิงตัน" หากมีข้อเท็จจริงว่าสินค้าเป็นที่รู้จักหรือแพร่หลายกันทั่วไป ก็สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ จากพยานหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้คำว่า "WASHINGTON" คำว่า "แอปเปิ้ล" และรูปผลไม้แอปเปิ้ล เมื่อแยกพิจารณาต่างหากจากกันแล้วจะเป็นเพียงคำและรูปสามัญที่บุคคลทั่วไปอาจนำมาใช้ได้ก็ตาม แต่หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ อันพึงรับจดทะเบียนได้ คดีจึงรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย และเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) และ มาตรา 7 วรรคสาม อนึ่ง ที่โจทก์มีคำขอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น เป็นคำขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน ในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทตามคำขอของโจทก์ได้ พิพากษาแก้เป็นว่า เครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ที่มีเครื่องหมาย ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 1114/2545 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.(พิชิต คำแฝง-สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-เกรียงชัย จึงจตุรพิธ)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณแหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และ รูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ที่มีเครื่องหมาย ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1114/2545 กับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ของโจทก์ จำเลยทั้งสิบห้าให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทอยู่ในเกณฑ์ของคำจำกัดความเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ โดยประเด็นนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยในทำนองว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่มีลักษณะเป็น "เครื่องหมายการค้า" ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 เนื่องจากโจทก์ไม่ได้นำสืบว่า แอปเปิ้ลซึ่งเป็นตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลที่ไม่มีเครื่องหมายการค้า หรือที่ใช้เครื่องหมาย หรือมีเครื่องหมายการค้าอื่นของบุคคลอื่นแต่อย่างใด และไม่ได้นำสืบถึงที่หมายหรือการจำแนกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่าแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นอย่างใด อันจะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ซื้อสินค้าทราบว่าสินค้าของโจทก์นั้นมาจากแหล่งกำเนิดใด หรือแอปเปิ้ลของโจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลอื่นๆ อย่างใด กับโจทก์ไม่ได้นำสืบถึงที่หมายหรือความเกี่ยวข้องของสินค้ากับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่อย่างใดทั้งสิ้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 ระบุว่า เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ได้กำหนดรายการสินค้าจำพวกที่ 31 คือ ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร สวนครัว และป่าไม้ ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น สัตว์ที่มีชีวิต พืช และผักสด เมล็ดพืช ต้นไม้ และดอกไม้ที่มีชีวิต อาหารสัตว์ ข้าวบาร์เล่ย์ ดังนั้น เมื่อโจทก์นำสืบว่า โจทก์มีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของตน คือ แอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี เพื่อให้สาธารณชนทราบว่าเป็นสินค้าของโจทก์ซึ่งแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นแล้ว เครื่องหมายการค้าพิพาทย่อมมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าตามบทกฎหมายดังกล่าว ส่วนการจำแนกสินค้าของโจทก์กับแอปเปิ้ลอื่นๆ รวมทั้งการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทให้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์นั้น เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการทางการค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีในคำวินิจฉัยอุทธรณ์และจำเลยทั้งห้าก็มิได้ให้การเป็นประเด็นไว้จึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของคำจำกัดความเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น จึงไม่ชอบ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการต่อมามีว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า แม้คำว่า "WASHINGTON" จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านั้นก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว เห็นว่า ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) ว่า แม้จะเป็นชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวย่อมจะรวมถึงกรณีของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ด้วย เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์นับเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือข้อความตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั่นเอง มาตรา 7 วรรคสาม หาได้เป็นข้อยกเว้นเฉพาะ "ชื่อ" ตาม (1) หรือ "คำหรือข้อความ" ตาม (2) โดยไม่รวมถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาแต่อย่างใดไม่ สำหรับปัญหาที่ว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 วรรคสาม หรือไม่นั้น เห็นว่า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 (3) กำหนดว่า การพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น ให้ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่ายแพร่หลาย หรือโฆษณาในประเทศไทย ซึ่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น ดังนั้น โจทก์จึงมีหน้าที่นำเสนอพยานหลักฐานเช่นว่านั้นเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้าของตนภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนแพร่หลายแล้ว คดีนี้โจทก์นำสืบในทำนองว่า ในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้านั้น โจทก์ได้อ้างส่งหลักฐานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ข้างต้นแล้ว แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยเพียงว่า หลักฐานที่โจทก์นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาใบกำกับสินค้า และ DECLARATION เครื่องหมาย WASHINGTON & Design สำเนาเอกสารแสดงรายงานปริมาณแอปเปิ้ลสดที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี สำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท สำเนาวัสดุที่ใช้จริงในการส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท สำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศต่าง ๆ นั้น ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอันจะให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด ซึ่งในส่วนของหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศอื่นๆ ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระบุว่าไม่ใช่หลักฐานแสดงการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณา จนทำให้สินค้านั้นมีความแพร่หลายในประเทศไทยนั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ได้วินิจฉัยให้ปรากฏเหตุผลที่ชัดเจนว่า เหตุใดเอกสารหลักฐานดังกล่าว เช่น สำเนาใบกำกับสินค้า และสำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทจึงไม่อาจรับฟังได้ ทั้งๆ ที่คำอุทธรณ์ของโจทก์ ก็ได้ระบุถึงปริมาณและมูลค่าของสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งค่าโฆษณาและส่งเสริมการจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยเห็นด้วยในผลของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และมิให้เป็นการเสียเวลาแก่คู่ความ อีกทั้งคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจะวินิจฉัยได้แล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปอีก ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 242 (3) และ 243 (3) (ก) เห็นว่าโจทก์มีนายอลงกต นายเอกชัย และนายศุภศักดิ์เบิกความในทำนองเดียวกันว่า สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท และสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างสินค้าของโจทก์ดังกล่าวกับสินค้าประเภทเดียวกันภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น นอกจากนี้โจทก์ได้นำสืบถึงหลักฐานต่างๆ คือ กิจกรรมการส่งเสริมการขายสินค้าของโจทก์ในประเทศไทย คำอุทธรณ์ของโจทก์ ตารางแสดงข้อมูลการส่งออกสินค้าของโจทก์ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสินค้ามาที่ประเทศไทย และสำเนาใบเรียกเก็บเงิน รวมทั้งวัตถุพยานแสดงให้เห็นว่าสินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ และโฆษณาแอปเปิ้ลที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยวางจำหน่ายทั่วทุกจังหวัดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ กับปริมาณสินค้าและมูลค่ายอดค้าปลีกเป็นจำนวนมากถือว่าโจทก์ได้นำสืบพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าพิพาทตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้พยานจำเลยทั้งสิบห้าคงโต้แย้งเพียงลอยๆ ว่า หลักฐานต่างๆ ดังกล่าวยังไม่อาจรับฟังว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย แต่นางสาวทัศไนย์ และนางเพียรพันธ์ พยานจำเลยทั้งสิบห้าก็เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านยอมรับว่า เอกสารหลักฐานดังกล่าวสามารถนำมาพิสูจน์ความแพร่หลายของสินค้าได้ และจำเลยที่ 9 เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า คำว่า "WASHINGTON วอชิงตัน" หากมีข้อเท็จจริงว่าสินค้าเป็นที่รู้จักหรือแพร่หลายกันทั่วไป ก็สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ จากพยานหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้คำว่า "WASHINGTON" คำว่า "แอปเปิ้ล" และรูปผลไม้แอปเปิ้ล เมื่อแยกพิจารณาต่างหากจากกันแล้วจะเป็นเพียงคำและรูปสามัญที่บุคคลทั่วไปอาจนำมาใช้ได้ก็ตาม แต่หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ อันพึงรับจดทะเบียนได้ คดีจึงรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย และเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) และ มาตรา 7 วรรคสาม อนึ่ง ที่โจทก์มีคำขอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น เป็นคำขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน ในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทตามคำขอของโจทก์ได้ พิพากษาแก้เป็นว่า เครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ที่มีเครื่องหมาย ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 1114/2545 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ. ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5449/2549วอชิงตัน แอปเปิ้ล คอมมิสชั่นโจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 6, ม. 7แม้คำว่า "Washington" จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ คำว่า "แอปเปิ้ล" และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านั้น แต่ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) ว่า แม้จะเป็นชื่อคำหรือข้อความที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวย่อมรวมถึงกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ด้วย เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือข้อความตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั่นเอง เมื่อโจทก์นำสืบพิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) และมาตรา 7 วรรคสามโจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และ รูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ที่มีเครื่องหมาย ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1114/2545 กับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ของโจทก์ จำเลยทั้งสิบห้าให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทอยู่ในเกณฑ์ของคำจำกัดความเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ โดยประเด็นนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยในทำนองว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่มีลักษณะเป็น "เครื่องหมายการค้า" ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 เนื่องจากโจทก์ไม่ได้นำสืบว่า แอปเปิ้ลซึ่งเป็นตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลที่ไม่มีเครื่องหมายการค้า หรือที่ใช้เครื่องหมาย หรือมีเครื่องหมายการค้าอื่นของบุคคลอื่นแต่อย่างใด และไม่ได้นำสืบถึงที่หมายหรือการจำแนกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่าแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นอย่างใด อันจะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ซื้อสินค้าทราบว่าสินค้าของโจทก์นั้นมาจากแหล่งกำเนิดใด หรือแอปเปิ้ลของโจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลอื่นๆ อย่างใด กับโจทก์ไม่ได้นำสืบถึงที่หมายหรือความเกี่ยวข้องของสินค้ากับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่อย่างใดทั้งสิ้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 ระบุว่า เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ได้กำหนดรายการสินค้าจำพวกที่ 31 คือ ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร สวนครัว และป่าไม้ ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น สัตว์ที่มีชีวิต พืช และผักสด เมล็ดพืช ต้นไม้ และดอกไม้ที่มีชีวิต อาหารสัตว์ ข้าวบาร์เล่ย์ ดังนั้น เมื่อโจทก์นำสืบว่า โจทก์มีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของตน คือ แอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี เพื่อให้สาธารณชนทราบว่าเป็นสินค้าของโจทก์ซึ่งแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นแล้ว เครื่องหมายการค้าพิพาทย่อมมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าตามบทกฎหมายดังกล่าว ส่วนการจำแนกสินค้าของโจทก์กับแอปเปิ้ลอื่นๆ รวมทั้งการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทให้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์นั้น เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการทางการค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีในคำวินิจฉัยอุทธรณ์และจำเลยทั้งห้าก็มิได้ให้การเป็นประเด็นไว้จึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของคำจำกัดความเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น จึงไม่ชอบ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการต่อมามีว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า แม้คำว่า "WASHINGTON" จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านั้นก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว เห็นว่า ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) ว่า แม้จะเป็นชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวย่อมจะรวมถึงกรณีของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ด้วย เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์นับเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือข้อความตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั่นเอง มาตรา 7 วรรคสาม หาได้เป็นข้อยกเว้นเฉพาะ "ชื่อ" ตาม (1) หรือ "คำหรือข้อความ" ตาม (2) โดยไม่รวมถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาแต่อย่างใดไม่ สำหรับปัญหาที่ว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 วรรคสาม หรือไม่นั้น เห็นว่า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 (3) กำหนดว่า การพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น ให้ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่ายแพร่หลาย หรือโฆษณาในประเทศไทย ซึ่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น ดังนั้น โจทก์จึงมีหน้าที่นำเสนอพยานหลักฐานเช่นว่านั้นเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้าของตนภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนแพร่หลายแล้ว คดีนี้โจทก์นำสืบในทำนองว่า ในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้านั้น โจทก์ได้อ้างส่งหลักฐานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ข้างต้นแล้ว แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยเพียงว่า หลักฐานที่โจทก์นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาใบกำกับสินค้า และ DECLARATION เครื่องหมาย WASHINGTON & Design สำเนาเอกสารแสดงรายงานปริมาณแอปเปิ้ลสดที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี สำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท สำเนาวัสดุที่ใช้จริงในการส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท สำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศต่าง ๆ นั้น ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอันจะให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด ซึ่งในส่วนของหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศอื่นๆ ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระบุว่าไม่ใช่หลักฐานแสดงการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณา จนทำให้สินค้านั้นมีความแพร่หลายในประเทศไทยนั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ได้วินิจฉัยให้ปรากฏเหตุผลที่ชัดเจนว่า เหตุใดเอกสารหลักฐานดังกล่าว เช่น สำเนาใบกำกับสินค้า และสำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทจึงไม่อาจรับฟังได้ ทั้งๆ ที่คำอุทธรณ์ของโจทก์ ก็ได้ระบุถึงปริมาณและมูลค่าของสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งค่าโฆษณาและส่งเสริมการจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยเห็นด้วยในผลของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และมิให้เป็นการเสียเวลาแก่คู่ความ อีกทั้งคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจะวินิจฉัยได้แล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปอีก ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 242 (3) และ 243 (3) (ก) เห็นว่าโจทก์มีนายอลงกต นายเอกชัย และนายศุภศักดิ์เบิกความในทำนองเดียวกันว่า สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท และสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างสินค้าของโจทก์ดังกล่าวกับสินค้าประเภทเดียวกันภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น นอกจากนี้โจทก์ได้นำสืบถึงหลักฐานต่างๆ คือ กิจกรรมการส่งเสริมการขายสินค้าของโจทก์ในประเทศไทย คำอุทธรณ์ของโจทก์ ตารางแสดงข้อมูลการส่งออกสินค้าของโจทก์ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสินค้ามาที่ประเทศไทย และสำเนาใบเรียกเก็บเงิน รวมทั้งวัตถุพยานแสดงให้เห็นว่าสินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ และโฆษณาแอปเปิ้ลที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยวางจำหน่ายทั่วทุกจังหวัดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ กับปริมาณสินค้าและมูลค่ายอดค้าปลีกเป็นจำนวนมากถือว่าโจทก์ได้นำสืบพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าพิพาทตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้พยานจำเลยทั้งสิบห้าคงโต้แย้งเพียงลอยๆ ว่า หลักฐานต่างๆ ดังกล่าวยังไม่อาจรับฟังว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย แต่นางสาวทัศไนย์ และนางเพียรพันธ์ พยานจำเลยทั้งสิบห้าก็เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านยอมรับว่า เอกสารหลักฐานดังกล่าวสามารถนำมาพิสูจน์ความแพร่หลายของสินค้าได้ และจำเลยที่ 9 เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า คำว่า "WASHINGTON วอชิงตัน" หากมีข้อเท็จจริงว่าสินค้าเป็นที่รู้จักหรือแพร่หลายกันทั่วไป ก็สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ จากพยานหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้คำว่า "WASHINGTON" คำว่า "แอปเปิ้ล" และรูปผลไม้แอปเปิ้ล เมื่อแยกพิจารณาต่างหากจากกันแล้วจะเป็นเพียงคำและรูปสามัญที่บุคคลทั่วไปอาจนำมาใช้ได้ก็ตาม แต่หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ อันพึงรับจดทะเบียนได้ คดีจึงรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย และเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) และ มาตรา 7 วรรคสาม อนึ่ง ที่โจทก์มีคำขอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น เป็นคำขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน ในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทตามคำขอของโจทก์ได้ พิพากษาแก้เป็นว่า เครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ที่มีเครื่องหมาย ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 1114/2545 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.(พิชิต คำแฝง-สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-เกรียงชัย จึงจตุรพิธ)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณแหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ