คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 333/2542หลักกฎหมาย: เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า "GIANFERRENTE" อ่านว่า "เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า "GIANFRANCOFERRE" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่" แม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรก ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตาม แต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำว่า "GIAN" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวส่วนของบริษัทจิอองฟรังโก้ฯ ผู้คัดค้านคือคำว่า"GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว และภาคส่วนท้าย เครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า "FERRENTE" ประกอบด้วย อักษรโรมัน 8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว ทั้งการเรียกขานเครื่องหมายการค้า ของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน ดังนั้นรูปลักษณะของ ตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำ เสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่าย แตกต่างกันเป็นส่วนมาก ทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ จึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือ คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ฯ จนถึงกับเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิด ในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า "GIANFERRENTE" คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า "GIANFERRENTE" คล้ายกับเครื่องหมาย "GIANFRANCOFERRE" และสั่งระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ชอบ ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษา เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาล มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ จดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ เมื่อศาล วินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้ว ขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วซึ่งนายทะเบียน จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับ ขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับ การปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวแต่อย่างใด โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาล บังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลย ปัญหานี้ เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้คดีสองสำนวนนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540เรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ 2 คำขอของโจทก์หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาจำเลยทั้งสองสำนวนให้การทำนองเดียวกันว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด มาก เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้จำเลยจึงชอบที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE"ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 ของโจทก์ต่อไปคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"จิอองเฟอร์รองเต้" หรือ "เจียนเฟอร์รองเต้" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 กับ 18 สินค้าประเภทรองเท้าคัทชู เข็มขัดเสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพาย ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 บริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศอิตาลีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIANFRANCO FERRE'"อ่านว่า "จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38, 9, 48และ 50 สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายกับแว่น และอุปกรณ์แว่น เครื่องหอม เครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตกแต่งผิดกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าทำด้วยพลาสติก หนังเทียม รองเท้า ฯลฯตามคำขอเลขที่ 216288, 216289, 217855 และ 254829 รวม 4 เครื่องหมาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่า โจทก์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยรู้อยู่ก่อนว่าบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "GIANFRANCO FERRE" มาก่อน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด เป็นเหตุทำให้สาธารณชนผู้ซื้อและใช้สินค้าสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้า ขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำคัดค้านเอกสารหมาย จ.10 และ จ.11 โจทก์ได้ยื่นคำโต้แย้งตามเอกสารหมาย จ.12 และ จ.13 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้าน ให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้านตามเอกสารหมาย จ.16และ จ.17 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่ารูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของผู้คัดค้านคล้ายกันแม้เสียงเรียกขานจะต่างกันแต่เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนตามมาตรา 16แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดเป็นเหตุที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พึงรับจดทะเบียนไว้ชอบหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า"GIAN FERRENTE" อ่านว่า "เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วตามเอกสารหมาย ล.1 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า"GIANFRANCO FERRE'" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่" เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้ว แม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตามแต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัท จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านคือคำว่า"GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว และภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า "FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกันคือของโจทก์เรียกขานว่า "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า "จิอองฟรังโก้เฟอรี่" เห็นได้ว่ารูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมดกับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCO FERRE'" มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงตามที่ได้วินิจฉัยดังกล่าว จึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIAN FERRENTE" คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ที่โจทก์ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า"GIANFRANCO FERRE'" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ชอบ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองสำนวนฟังไม่ขึ้นอนึ่ง ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบและให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้วซึ่งในที่สุดนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวแต่อย่างใดโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลย และปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาด้วยว่าให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้น ยังไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเสียด้วย"พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 333/2542นาย ปิยะ เบ็ญญาสารโจทก์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลย ป.วิ.พ. ม. 142 (5), ม. 247 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 38, ม. 40เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า "GIANFERRENTE" อ่านว่า "เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า "GIANFRANCOFERRE" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่" แม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรก ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตาม แต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำว่า "GIAN" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวส่วนของบริษัทจิอองฟรังโก้ฯ ผู้คัดค้านคือคำว่า"GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว และภาคส่วนท้าย เครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า "FERRENTE" ประกอบด้วย อักษรโรมัน 8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว ทั้งการเรียกขานเครื่องหมายการค้า ของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน ดังนั้นรูปลักษณะของ ตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำ เสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่าย แตกต่างกันเป็นส่วนมาก ทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ จึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือ คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ฯ จนถึงกับเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิด ในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า "GIANFERRENTE" คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า "GIANFERRENTE" คล้ายกับเครื่องหมาย "GIANFRANCOFERRE" และสั่งระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ชอบ ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษา เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาล มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ จดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ เมื่อศาล วินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้ว ขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วซึ่งนายทะเบียน จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับ ขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับ การปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวแต่อย่างใด โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาล บังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลย ปัญหานี้ เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้คดีสองสำนวนนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540เรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ 2 คำขอของโจทก์หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาจำเลยทั้งสองสำนวนให้การทำนองเดียวกันว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด มาก เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้จำเลยจึงชอบที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE"ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 ของโจทก์ต่อไปคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"จิอองเฟอร์รองเต้" หรือ "เจียนเฟอร์รองเต้" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 กับ 18 สินค้าประเภทรองเท้าคัทชู เข็มขัดเสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพาย ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 บริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศอิตาลีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIANFRANCO FERRE'"อ่านว่า "จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38, 9, 48และ 50 สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายกับแว่น และอุปกรณ์แว่น เครื่องหอม เครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตกแต่งผิดกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าทำด้วยพลาสติก หนังเทียม รองเท้า ฯลฯตามคำขอเลขที่ 216288, 216289, 217855 และ 254829 รวม 4 เครื่องหมาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่า โจทก์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยรู้อยู่ก่อนว่าบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "GIANFRANCO FERRE" มาก่อน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด เป็นเหตุทำให้สาธารณชนผู้ซื้อและใช้สินค้าสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้า ขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำคัดค้านเอกสารหมาย จ.10 และ จ.11 โจทก์ได้ยื่นคำโต้แย้งตามเอกสารหมาย จ.12 และ จ.13 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้าน ให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้านตามเอกสารหมาย จ.16และ จ.17 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่ารูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของผู้คัดค้านคล้ายกันแม้เสียงเรียกขานจะต่างกันแต่เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนตามมาตรา 16แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดเป็นเหตุที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พึงรับจดทะเบียนไว้ชอบหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า"GIAN FERRENTE" อ่านว่า "เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วตามเอกสารหมาย ล.1 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า"GIANFRANCO FERRE'" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่" เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้ว แม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตามแต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัท จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านคือคำว่า"GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว และภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า "FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกันคือของโจทก์เรียกขานว่า "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า "จิอองฟรังโก้เฟอรี่" เห็นได้ว่ารูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมดกับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCO FERRE'" มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงตามที่ได้วินิจฉัยดังกล่าว จึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIAN FERRENTE" คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ที่โจทก์ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า"GIANFRANCO FERRE'" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ชอบ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองสำนวนฟังไม่ขึ้นอนึ่ง ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบและให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้วซึ่งในที่สุดนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวแต่อย่างใดโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลย และปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาด้วยว่าให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้น ยังไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเสียด้วย"พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สุเมธ อุปนิสากร-จรัญ หัตถกรรม)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุเครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้ ต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่งคือ ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นจดทะเบียนไว้แล้วความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้าย่อมไม่เป็นปัญหาสำหรับการวินิจฉัย แต่การวินิจฉัยถึงความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้านั้นยากเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่นเครื่องหมายการค้า "GIANFERRENTE" กับ "GIANFRANCOFERRE"ในคำพิพากษาศาลฎีกานี้ หากเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าFLYNOW ย่อมเห็นได้ชัดว่าไม่คล้ายกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกันเองแล้ว ผู้ตอบคงมีความเห็นที่ลังเลอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้านั้น จะต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่าคล้ายกันจนถึงเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือไม่ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ยังคงทำได้เพียงกำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาไว้อย่างกว้าง ๆ โดยมิอาจกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวได้ แนวทางการวินิจฉัยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของสำนักงานจดทะเบียนในประเทศอังกฤษได้เคยยึดถือหลักการพิจารณารูปลักษณะและสำเนียงการออกเสียง (lookandsound) ของเครื่องหมายการค้ากล่าวคือจะต้องเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งสองนั้นทั้งรูปลักษณะและสำเนียงการออกเสียง ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้น ลักษณะทั่วไปกับประเภทของผู้ซื้อสินค้า และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ประกอบด้วย ต่อมาเมื่อมีการใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน(TRADEMARKSACT1994) ซึ่งมาตรา 5(2)(b) ห้ามการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงวางหลักเกณฑ์การพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า และสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้น คือ ความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1. แนวความคิดของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น 2. ต้องเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นโดยรวมมิใช่โดยตัวอักษรต่อตัวอักษร 3. พยางค์แรกของเครื่องหมายการค้ามักมีความสำคัญมากที่สุด 4. รูปลักษณะและสำเนียงการออกเสียงของเครื่องหมายการค้าต้องได้รับการพิจารณาควบคู่กันไป ส่วนความคล้ายกันของสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นต้องพิจารณาถึง 1. ลักษณะโดยทั่วไปและส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเหล่านั้น 2. กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการเหล่านั้น 3. ช่องทางการประกอบธุรกิจการค้าหรือบริการเหล่านั้น ในประเทศไทยแนวการวินิจฉัยความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าว่าจะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดหรือไม่นั้น ศาลฎีกาได้เคยยึดถือหลักเรื่องรูปลักษณะและสำเนียงการออกเสียงมาเป็นเวลานานแล้วดังที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 622/2477 ว่า คดีพิพาทเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ไม่ใช่วินิจฉัยแต่เพียงว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองจะต้องเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้านั้นชวนให้เห็นเป็นลักษณะทำนองเดียวกัน และเมื่อเทียบเคียงแล้วมีลักษณะแตกต่างกันบ้างจะชี้ขาดว่าไม่เหมือนกันไม่ได้ ต้องเทียบเคียงให้เห็นลักษณะในเวลาใช้ตามปกติโดยสุจริต ประกอบกับประเภทสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นกับสภาพแห่งท้องตลาด ต่อมาศาลฎีกาได้ให้เหตุผลไว้ในคำพิพากษา อันเป็นการวางหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาไว้ พอจำแนกได้ดังนี้ 1. ต้องพิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดและสำเนียงการออกเสียงของเครื่องหมายการค้าเข้าด้วยกัน จะพิจารณาเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดตามลำพังไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1509/2531,4559/2533,3692/2534,8412/2538,926/2539) 2. พิจารณาลักษณะเด่น ของเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4685/2530,3861/2531,878-879/2536,6920/2537,1802/2538) 3. พิจารณาลักษณะหีบห่อและสีสันประกอบด้วย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2079/2518) 4. พิจารณาว่าประชาชนโดยทั่วไป ประชาชนในชนบทหรือประชาชนที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษจะเข้าใจ หรือสามารถสังเกตเครื่องหมายการค้าได้อย่างไรด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5725/2531,1100/2537,1101/2537,8412/2538) คำพิพากษาศาลฎีกาส่วนมากมักจะพิจารณาเฉพาะตัวเครื่องหมายการค้าเป็นหลักแต่ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายคดีที่ให้เหตุผลในคำวินิจฉัยโดยพิจารณาด้วยว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าถ้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน จึงทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2039/2518,4559/2533,1929/2536) แต่ก็มีบางคดีที่แม้จะจดทะเบียนในสินค้าต่างจำพวกก็นับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิดได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 926/2539) สำหรับเครื่องหมายการค้าตามคำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้ หากพิจารณาที่พยางค์แรก (GIAN) ซึ่งบางครั้งถือกันว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดจะเห็นว่าเหมือนกัน ส่วนคำอื่นที่ตามมาคือ FERRENTE กับ FRANCOFERRE เพียงคล้ายกัน แต่ก็คล้ายกันมากกว่า "NETTO""MARCOENTURI" และ "ERSACE" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วแม้ว่าจะขึ้นต้นด้วย"GIAN" เหมือนกันก็ตาม คำว่า "FERRENTE และFRANCOFERRE นั้นประกอบด้วยตัวอักษร FR และ E หลายตัวเช่นเดียวกันและการวางตำแหน่งของตัวอักษรดังกล่าวก็คล้ายคลึงกัน เมื่อพิจารณาถึงสำเนียงการออกเสียง แม้โดยรวมแล้วจะแตกต่างกัน แต่คำอ่าน จิอองเฟอร์รองกับจิอองฟรังก็คล้ายกัน โดยเฉพาะสำเนียงการออกเสียงเครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้ เป็นการอ่านอย่างภาษาอิตาลี ซึ่งคนไทยย่อมอ่านยากกว่าภาษาอังกฤษยิ่งขึ้นอีกดังนั้นหากพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะตัวเครื่องหมายการค้าทั้งสองแล้วจะสรุปว่าแตกต่างกันเป็นส่วนมาก น่าจะยังไม่สนิทใจนัก แต่หากพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วย ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยให้เหตุผลไว้แล้วว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองใช้กับสินค้าแฟชั่นโดยอาศัยชื่อเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้ความเป็นเจ้าของสินค้าโดยเป็นสินค้าที่มีราคาสูงและมีสถานที่วางจำหน่ายเฉพาะที่ไม่ได้วางจำหน่ายทั่วไป ดังนั้นกลุ่มผู้บริโภคสินค้าดังกล่าวจึงเป็นกลุ่มที่มีความรู้เพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าได้ คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยโดยพิจารณาถึงลักษณะของตัวสินค้า กลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค และช่องทางการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยที่มีหลักเกณฑ์อันเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น กรกันยากันยะพงศ์คำพิพากษา: คดีสองสำนวนนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540เรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ 2 คำขอของโจทก์หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาจำเลยทั้งสองสำนวนให้การทำนองเดียวกันว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด มาก เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้จำเลยจึงชอบที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE"ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 ของโจทก์ต่อไปคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"จิอองเฟอร์รองเต้" หรือ "เจียนเฟอร์รองเต้" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 กับ 18 สินค้าประเภทรองเท้าคัทชู เข็มขัดเสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพาย ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 บริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศอิตาลีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIANFRANCO FERRE'"อ่านว่า "จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38, 9, 48และ 50 สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายกับแว่น และอุปกรณ์แว่น เครื่องหอม เครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตกแต่งผิดกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าทำด้วยพลาสติก หนังเทียม รองเท้า ฯลฯตามคำขอเลขที่ 216288, 216289, 217855 และ 254829 รวม 4 เครื่องหมาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่า โจทก์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยรู้อยู่ก่อนว่าบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "GIANFRANCO FERRE" มาก่อน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด เป็นเหตุทำให้สาธารณชนผู้ซื้อและใช้สินค้าสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้า ขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำคัดค้านเอกสารหมาย จ.10 และ จ.11 โจทก์ได้ยื่นคำโต้แย้งตามเอกสารหมาย จ.12 และ จ.13 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้าน ให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้านตามเอกสารหมาย จ.16และ จ.17 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่ารูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของผู้คัดค้านคล้ายกันแม้เสียงเรียกขานจะต่างกันแต่เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนตามมาตรา 16แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดเป็นเหตุที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พึงรับจดทะเบียนไว้ชอบหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า"GIAN FERRENTE" อ่านว่า "เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วตามเอกสารหมาย ล.1 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า"GIANFRANCO FERRE'" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่" เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้ว แม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตามแต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัท จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านคือคำว่า"GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว และภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า "FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกันคือของโจทก์เรียกขานว่า "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า "จิอองฟรังโก้เฟอรี่" เห็นได้ว่ารูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมดกับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCO FERRE'" มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงตามที่ได้วินิจฉัยดังกล่าว จึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIAN FERRENTE" คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ที่โจทก์ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า"GIANFRANCO FERRE'" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ชอบ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองสำนวนฟังไม่ขึ้นอนึ่ง ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบและให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้วซึ่งในที่สุดนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวแต่อย่างใดโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลย และปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาด้วยว่าให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้น ยังไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเสียด้วย"พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 333/2542นาย ปิยะ เบ็ญญาสารโจทก์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลย ป.วิ.พ. ม. 142 (5), ม. 247 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 38, ม. 40เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า "GIANFERRENTE" อ่านว่า "เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า "GIANFRANCOFERRE" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่" แม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรก ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตาม แต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำว่า "GIAN" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวส่วนของบริษัทจิอองฟรังโก้ฯ ผู้คัดค้านคือคำว่า"GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว และภาคส่วนท้าย เครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า "FERRENTE" ประกอบด้วย อักษรโรมัน 8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว ทั้งการเรียกขานเครื่องหมายการค้า ของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน ดังนั้นรูปลักษณะของ ตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำ เสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่าย แตกต่างกันเป็นส่วนมาก ทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ จึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือ คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ฯ จนถึงกับเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิด ในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า "GIANFERRENTE" คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า "GIANFERRENTE" คล้ายกับเครื่องหมาย "GIANFRANCOFERRE" และสั่งระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ชอบ ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษา เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาล มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ จดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ เมื่อศาล วินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้ว ขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วซึ่งนายทะเบียน จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับ ขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับ การปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวแต่อย่างใด โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาล บังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลย ปัญหานี้ เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้คดีสองสำนวนนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540เรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ 2 คำขอของโจทก์หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาจำเลยทั้งสองสำนวนให้การทำนองเดียวกันว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด มาก เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้จำเลยจึงชอบที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE"ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 ของโจทก์ต่อไปคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"จิอองเฟอร์รองเต้" หรือ "เจียนเฟอร์รองเต้" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 กับ 18 สินค้าประเภทรองเท้าคัทชู เข็มขัดเสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพาย ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 บริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศอิตาลีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIANFRANCO FERRE'"อ่านว่า "จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38, 9, 48และ 50 สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายกับแว่น และอุปกรณ์แว่น เครื่องหอม เครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตกแต่งผิดกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าทำด้วยพลาสติก หนังเทียม รองเท้า ฯลฯตามคำขอเลขที่ 216288, 216289, 217855 และ 254829 รวม 4 เครื่องหมาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่า โจทก์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยรู้อยู่ก่อนว่าบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "GIANFRANCO FERRE" มาก่อน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด เป็นเหตุทำให้สาธารณชนผู้ซื้อและใช้สินค้าสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้า ขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำคัดค้านเอกสารหมาย จ.10 และ จ.11 โจทก์ได้ยื่นคำโต้แย้งตามเอกสารหมาย จ.12 และ จ.13 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้าน ให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้านตามเอกสารหมาย จ.16และ จ.17 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่ารูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของผู้คัดค้านคล้ายกันแม้เสียงเรียกขานจะต่างกันแต่เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนตามมาตรา 16แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดเป็นเหตุที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พึงรับจดทะเบียนไว้ชอบหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า"GIAN FERRENTE" อ่านว่า "เจียนเฟอร์รองเต้" หรือ "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วตามเอกสารหมาย ล.1 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า"GIANFRANCO FERRE'" อ่านว่า "จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่" เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้ว แม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตามแต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัท จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านคือคำว่า"GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว และภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า "FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกันคือของโจทก์เรียกขานว่า "จิอองเฟอร์รองเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า "จิอองฟรังโก้เฟอรี่" เห็นได้ว่ารูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมดกับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCO FERRE'" มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงตามที่ได้วินิจฉัยดังกล่าว จึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIAN FERRENTE" คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ที่โจทก์ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า"GIANFRANCO FERRE'" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ชอบ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองสำนวนฟังไม่ขึ้นอนึ่ง ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบและให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้วซึ่งในที่สุดนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวแต่อย่างใดโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลย และปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาด้วยว่าให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้น ยังไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเสียด้วย"พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สุเมธ อุปนิสากร-จรัญ หัตถกรรม)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุเครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้ ต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่งคือ ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นจดทะเบียนไว้แล้วความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้าย่อมไม่เป็นปัญหาสำหรับการวินิจฉัย แต่การวินิจฉัยถึงความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้านั้นยากเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่นเครื่องหมายการค้า "GIANFERRENTE" กับ "GIANFRANCOFERRE"ในคำพิพากษาศาลฎีกานี้ หากเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าFLYNOW ย่อมเห็นได้ชัดว่าไม่คล้ายกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกันเองแล้ว ผู้ตอบคงมีความเห็นที่ลังเลอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้านั้น จะต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่าคล้ายกันจนถึงเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือไม่ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ยังคงทำได้เพียงกำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาไว้อย่างกว้าง ๆ โดยมิอาจกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวได้ แนวทางการวินิจฉัยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของสำนักงานจดทะเบียนในประเทศอังกฤษได้เคยยึดถือหลักการพิจารณารูปลักษณะและสำเนียงการออกเสียง (lookandsound) ของเครื่องหมายการค้ากล่าวคือจะต้องเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งสองนั้นทั้งรูปลักษณะและสำเนียงการออกเสียง ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้น ลักษณะทั่วไปกับประเภทของผู้ซื้อสินค้า และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ประกอบด้วย ต่อมาเมื่อมีการใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน(TRADEMARKSACT1994) ซึ่งมาตรา 5(2)(b) ห้ามการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงวางหลักเกณฑ์การพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า และสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้น คือ ความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1. แนวความคิดของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น 2. ต้องเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นโดยรวมมิใช่โดยตัวอักษรต่อตัวอักษร 3. พยางค์แรกของเครื่องหมายการค้ามักมีความสำคัญมากที่สุด 4. รูปลักษณะและสำเนียงการออกเสียงของเครื่องหมายการค้าต้องได้รับการพิจารณาควบคู่กันไป ส่วนความคล้ายกันของสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นต้องพิจารณาถึง 1. ลักษณะโดยทั่วไปและส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเหล่านั้น 2. กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการเหล่านั้น 3. ช่องทางการประกอบธุรกิจการค้าหรือบริการเหล่านั้น ในประเทศไทยแนวการวินิจฉัยความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าว่าจะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดหรือไม่นั้น ศาลฎีกาได้เคยยึดถือหลักเรื่องรูปลักษณะและสำเนียงการออกเสียงมาเป็นเวลานานแล้วดังที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 622/2477 ว่า คดีพิพาทเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ไม่ใช่วินิจฉัยแต่เพียงว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองจะต้องเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้านั้นชวนให้เห็นเป็นลักษณะทำนองเดียวกัน และเมื่อเทียบเคียงแล้วมีลักษณะแตกต่างกันบ้างจะชี้ขาดว่าไม่เหมือนกันไม่ได้ ต้องเทียบเคียงให้เห็นลักษณะในเวลาใช้ตามปกติโดยสุจริต ประกอบกับประเภทสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นกับสภาพแห่งท้องตลาด ต่อมาศาลฎีกาได้ให้เหตุผลไว้ในคำพิพากษา อันเป็นการวางหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาไว้ พอจำแนกได้ดังนี้ 1. ต้องพิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดและสำเนียงการออกเสียงของเครื่องหมายการค้าเข้าด้วยกัน จะพิจารณาเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดตามลำพังไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1509/2531,4559/2533,3692/2534,8412/2538,926/2539) 2. พิจารณาลักษณะเด่น ของเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4685/2530,3861/2531,878-879/2536,6920/2537,1802/2538) 3. พิจารณาลักษณะหีบห่อและสีสันประกอบด้วย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2079/2518) 4. พิจารณาว่าประชาชนโดยทั่วไป ประชาชนในชนบทหรือประชาชนที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษจะเข้าใจ หรือสามารถสังเกตเครื่องหมายการค้าได้อย่างไรด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5725/2531,1100/2537,1101/2537,8412/2538) คำพิพากษาศาลฎีกาส่วนมากมักจะพิจารณาเฉพาะตัวเครื่องหมายการค้าเป็นหลักแต่ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายคดีที่ให้เหตุผลในคำวินิจฉัยโดยพิจารณาด้วยว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าถ้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน จึงทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2039/2518,4559/2533,1929/2536) แต่ก็มีบางคดีที่แม้จะจดทะเบียนในสินค้าต่างจำพวกก็นับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิดได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 926/2539) สำหรับเครื่องหมายการค้าตามคำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้ หากพิจารณาที่พยางค์แรก (GIAN) ซึ่งบางครั้งถือกันว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดจะเห็นว่าเหมือนกัน ส่วนคำอื่นที่ตามมาคือ FERRENTE กับ FRANCOFERRE เพียงคล้ายกัน แต่ก็คล้ายกันมากกว่า "NETTO""MARCOENTURI" และ "ERSACE" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วแม้ว่าจะขึ้นต้นด้วย"GIAN" เหมือนกันก็ตาม คำว่า "FERRENTE และFRANCOFERRE นั้นประกอบด้วยตัวอักษร FR และ E หลายตัวเช่นเดียวกันและการวางตำแหน่งของตัวอักษรดังกล่าวก็คล้ายคลึงกัน เมื่อพิจารณาถึงสำเนียงการออกเสียง แม้โดยรวมแล้วจะแตกต่างกัน แต่คำอ่าน จิอองเฟอร์รองกับจิอองฟรังก็คล้ายกัน โดยเฉพาะสำเนียงการออกเสียงเครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้ เป็นการอ่านอย่างภาษาอิตาลี ซึ่งคนไทยย่อมอ่านยากกว่าภาษาอังกฤษยิ่งขึ้นอีกดังนั้นหากพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะตัวเครื่องหมายการค้าทั้งสองแล้วจะสรุปว่าแตกต่างกันเป็นส่วนมาก น่าจะยังไม่สนิทใจนัก แต่หากพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วย ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยให้เหตุผลไว้แล้วว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองใช้กับสินค้าแฟชั่นโดยอาศัยชื่อเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้ความเป็นเจ้าของสินค้าโดยเป็นสินค้าที่มีราคาสูงและมีสถานที่วางจำหน่ายเฉพาะที่ไม่ได้วางจำหน่ายทั่วไป ดังนั้นกลุ่มผู้บริโภคสินค้าดังกล่าวจึงเป็นกลุ่มที่มีความรู้เพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าได้ คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยโดยพิจารณาถึงลักษณะของตัวสินค้า กลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค และช่องทางการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยที่มีหลักเกณฑ์อันเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น กรกันยากันยะพงศ์