คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3557/2542หลักกฎหมาย: ++ เรื่อง เครื่องหมายการค้า ++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม ++ เล่มที่ 8 หน้า 126 ++ ++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด) ชั้น 4, 5 ++เรื่อง เครื่องหมายการค้า จำเลยที่ ๒ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ศาลฎีกา รับวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จำเลยที่ ๒ เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อประมาณ ๑๕ ปีมาแล้ว โจทก์ประกอบกิจการค้าขายสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง นาฬิกา กระเป๋า หนังสัตว์และสิ่งที่ทำจากหนังสัตว์ ซึ่งผลิตจากประเทศฝรั่งเศสและต่างประเทศมีการโฆษณาเผยแพร่และวางจำหน่ายเกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าทุกชนิดของโจทก์เขียนเป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนียไร้เคิ้ล บ้าง เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKIEL อ่านว่า ไรเคิ้ล บ้างซึ่งโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆเกือบทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย สำหรับที่ประเทศไทยนั้น โจทก์จดทะเบียนไว้เป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๘ โดยใช้เครื่องหมายเขียนเป็นภาษาโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนีย ไรเคิ้ล และในประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKIEL อ่านว่า ไรเคิ้ล เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๔จำเลยที่ ๑ โดยมีเจตนาที่จะเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดในสินค้าของจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยขอใช้เครื่องหมายการค้าเขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS อ่านว่า ไรเคิ้ลฮอม บิส เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อลำลอง กางเกงขายาวกระโปรง ซึ่งก็คือเครื่องนุ่งห่มเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ที่มีวางจำหน่ายและจดทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ สละสิทธิคำว่า HOMME BISออกเนื่องจากคำดังกล่าวเป็นคำสามัญมิใช่คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงเหลือเครื่องหมายที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนเพียงคำว่า RYKEL ซึ่งอ่านว่าไรเคิ้ล เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเหมือนกับคำท้ายของเครื่องหมายที่โจทก์จดทะเบียนไว้ในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย จำเลยที่ ๒ ได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ แล้ว ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ในหนังสือโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ต่อจำเลยที่ ๒ซึ่งจำเลยที่ ๒ พิจารณาแล้ว ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ตามคำขอ โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว มีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วย เพราะเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ยื่นขอจดทะเบียนนั้น เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนเขียนเป็นอักษรโรมันว่าRYKEL HOMME BIS และต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้สละคำว่า HOMME BISออกเพราะเป็นคำสามัญ จึงเหลือคำที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่าRYKEL อ่านออกเสียงว่า ไรเคิ้ล เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะการเขียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้เขียนเป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านออกเสียงว่า โซเนียไรเคิ้ล และคำที่อ่านว่า ไรเคิ้ล เป็นคำที่เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เห็นได้จากการที่โจทก์จดทะเบียนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องหมายการค้าเพียงคำว่า ไรเคิ้ล (RYKIEL) ซึ่งอ่านออกเสียงเหมือนกับเครื่องหมายที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไว้ ทั้งในการโฆษณาสินค้าของโจทก์บางอย่างโจทก์ก็ใช้เครื่องหมายเพียงคำว่า RYKIEL เท่านั้น จึงเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไว้นั้นมีความคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วอย่างมาก เพียงแต่เขียนให้ผิดกันเล็กน้อยแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันทุกประการ เมื่อพิจารณาถึงเจตนาของจำเลยที่ ๑ แล้วจะเห็นได้ว่า จำเลยที่ ๑ มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เพราะคำว่า RYKEL เป็นคำที่ใช้กันในภาษาฝรั่งเศส จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เคยมีการสั่งสินค้าจากประเทศฝรั่งเศสมาจำหน่ายจึงไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยที่ ๑ จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นเครื่องหมายการค้าของตน นอกจากจะมีเจตนาที่จะให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดสินค้าที่ตนเองผลิตขึ้นเท่านั้น ขอให้พิพากษาห้ามมิให้จำเลยที่ ๒ รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ ๒๒๐๐๙๙ เครื่องหมายที่เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL ห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องหมายอักษรโรมัน ที่เขียนว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKELกับสินค้าที่จำเลยที่ ๑ วางจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเองโดยเด็ดขาด จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ ๒ ให้การว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ยื่นขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS นั้น จำเลยที่ ๑มิได้สละคำว่า HOMME BIS ดังฟ้องโจทก์เป็นเพียงจำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอแสดงปฏิเสธในการถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้คำว่า HOMME BISเท่านั้น เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนจึงเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนคำว่า RYKEL HOMME BIS กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า SONIA RYKIEL แม้จะมีภาคส่วนคำว่า RYKEL เป็นคำที่คล้ายกับภาคส่วนของคำว่า RYKIELในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า HOMME BIS ประกอบอยู่ด้วย และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีคำว่า SONIA ประกอบเป็นภาคสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ ๑ จึงแตกต่างกันเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า RYKEL HOMME BIS (ไรเคล ฮอมม์ บีส) ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เรียกขานได้ว่า SONIA RYKIEL (โซเนียไรเคิ้ล) จึงเรียกขานต่างกัน ส่วนการที่โจทก์อ้างว่า ในการโฆษณาสินค้าของโจทก์บางอย่าง โจทก์ก็ใช้เครื่องหมายเพียงคำว่า RYKIEL เท่านั้นก็เป็นเรื่องที่โจทก์สละคำว่า SONIA เอง ทั้งไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้คำในภาษาฝรั่งเศสเป็นเครื่องหมายการค้า ดังนั้นแม้จะใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกัน และมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันก็ตาม แต่โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดไม่อาจเกิดขึ้นได้ เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังฟ้อง คำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยที่ ๒ ขอให้การตัดฟ้องโจทก์ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ เพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดีไว้ในมาตรา ๓๘ วรรคสอง ว่า "ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ" ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ซึ่งเป็นผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนแล้ว เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยแล้ว โจทก์ไม่เห็นด้วย กฎหมายกำหนดให้โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวได้โดยยื่นฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หาได้บัญญัติให้อำนาจโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนได้ไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ห้ามมิให้จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ได้ยื่นไว้ตามคำขอเลขที่ ๒๒๐๐๙๙ สำหรับเครื่องหมายที่เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL และห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องหมายอักษรโรมันดังกล่าวกับสินค้าของจำเลยที่ ๑ที่วางจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเอง กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม ๔,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ ฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า จำเลยที่ ๒เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์ประกอบธุรกิจการค้ามานานประมาณ ๑๐ ปี ขายสินค้าหลายประเภทรวมทั้งเครื่องนุ่งห่ม โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนีย ไรเคิ้ล โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ ถึง ๗๐ ประเทศสำหรับประเทศไทยโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเมื่อปี ๒๕๒๘และต่ออายุทะเบียนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ตามเอกสารหมายจ.๔ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าRYKIEL อ่านว่า ไรเคิ้ล ไว้ตามเอกสารหมาย จ.๕ และ จ.๖ การโฆษณาสินค้าของโจทก์ทั้งในประเทศและต่างประเทศบางครั้งใช้ชื่อว่า ไรเคิ้ล ฮอมบางครั้งใช้ว่า ไรเคิ้ล ตามเอกสารหมาย จ.๙ จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า ไรเคิ้ล ฮอมบิส ต่อจำเลยที่ ๒ ประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ ขอสละสิทธิการใช้คำว่า ฮอมบิส ที่เป็นคำสามัญใช้กันอยู่ทั่วไป อันเป็นคำในภาษาฝรั่งเศส คำว่า ฮอม แปลว่า ผู้ชายและคำว่า บิส แปลว่า สอง แต่เพียงผู้เดียวจากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนต่อจำเลยที่ ๒ เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้แล้วจึงยื่นคำคัดค้าน แต่จำเลยที่ ๒ วินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์อีกอ้างว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนไม่เหมือนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.๑๐ถึง จ.๑๕ เมื่อจำเลยที่ ๑ สละสิทธิคำว่า ฮอม บิส ซึ่งเป็นคำสามัญแล้วจึงเหลือแต่คำว่า ไรเคิ้ล ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากแตกต่างกันเพียงเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ไม่มีตัวอักษรโรมันตัวI เท่านั้น แต่อ่านว่า ไรเคิ้ล เช่นเดียวกัน จำเลยที่ ๑ มีเจตนาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะจำเลยที่ ๑มีพฤติกรรมจดทะเบียนเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาก่อน โดยเฉพาะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "แอล ฮอมบิส บาย ดี.อาร์.ที."แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนให้ เพราะเป็นเครื่องหมายที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้ว่า "แอล ฮอม" จำเลยที่ ๒ นำสืบว่า จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้อักษรโรมันคำว่า RYKEL HOMME BIS อ่านเป็นภาษาไทยว่าไรเคล ฮอมม์ บิส ตามเอกสารหมาย ล.๑ ในชั้นตรวจคำขอจดทะเบียนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าคำว่า HOMME BIS เป็นคำสามัญที่ใช้ในการค้าขายทั่วไปจึงสั่งให้จำเลยที่ ๑ แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า HOMME BIS และจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องสละสิทธิตามคำสั่งของนายทะเบียนแล้วตามเอกสารหมาย ล.๒ ถึง ล.๔ผู้ตรวจสอบและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เห็นว่า คำขอจดทะเบียนของจำเลยที่ ๑ ไม่เหมือนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรืออยู่ในระหว่างการจดทะเบียน จึงให้ประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าว ตามเอกสารหมาย ล.๕ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลใด ๆ ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ ซึ่งโจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนรายนี้ว่า เครื่องหมายการค้าที่ประกาศนั้น เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมาย ล.๖ นายทะเบียนส่งคำคัดค้านการจดทะเบียนไปยังจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ โต้แย้งว่าเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน จำเลยที่ ๑ คิดประดิษฐ์ขึ้นเองไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมาย ล.๗ นายทะเบียนเห็นว่า เครื่องหมายของจำเลยที่ ๑ และของโจทก์มีความแตกต่างกันไม่มีลักษณะเหมือนคล้ายกันจึงมีคำสั่งให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ตามเอกสารหมาย ล.๘ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์หากโจทก์ไม่พอใจคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์จะต้องยื่นฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้วินิจฉัย มิใช่ฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยคำคัดค้านซึ่งพ้นขั้นตอนไปแล้วจำเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียน จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่เพียงวินิจฉัยคำคัดค้านเท่านั้นส่วนการรับจดทะเบียนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสังกัดกองทะเบียนและหนังสือสำคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า SONIARYKIEL สำหรับสินค้าชุดเสื้อกันหนาว ชุดสตรี ชุดชั้นใน เสื้อคลุมเสื้อเชิ้ต กระโปรง กางเกงขายาว เป็นต้น โดยโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในหลายประเทศทั่วโลก ในบางประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำRYKIEL เท่านั้น เมื่อปี ๒๕๒๘ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SONIA RYKIEL ในประเทศไทย จำหน่ายสินค้าของโจทก์เรื่อยมาต่อมาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า RYKEL HOMME BIS สำหรับสินค้าเสื้อยืด เสื้อเชิ้ตเสื้อลำลอง กระโปรงและกางเกงขายาว ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ทั้งนี้จำเลยที่ ๑แจ้งสละสิทธิที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า HOMME BIS แต่เพียงผู้เดียวโจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยเห็นว่า เครื่องหมาย-การค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงให้ยกคำคัดค้านตามเอกสารหมาย ล.๘ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ยกอุทธรณ์โจทก์แล้วให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ เอกสารหมาย ล.๑๒ (ข้อ ๓.๑๐) และ จ.๑๕แต่เนื่องจากไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา คดีเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ดังนั้น คดีเฉพาะเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ เท่านั้นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อจำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BISจึงมีคำขึ้นต้นไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนต้องใช้คำประกอบกันทั้งชุด ไม่สามารถแยกใช้คำต่างจากที่ขอจดทะเบียนได้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย คำว่า SONIA RYKIEL ก็ดี เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ใข้ในการประกอบการค้าคำว่า RYKIEL HOMME หรือคำว่า RYKIELก็ดีจึงไม่มีทางคล้ายกันทั้งรูปลักษณะและการเรียกขานกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียน ทั้งการที่จะเลือกเอาเครื่องหมายการค้าบางส่วนมาเปรียบเทียบกันแล้ววินิจฉัยว่ามีรูปลักษณะ คำออกเสียงเรียกขานเหมือนใกล้เคียงกันดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยน่าจะไม่ถูกต้องเครื่องหมายการค้าของโจทก์และที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าจึงไม่อาจห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ ได้นั้น เห็นว่า เมื่อคดีได้ความตามทางนำสืบของจำเลยที่ ๒ ว่า คำว่า HOMME BIS เป็นคำสามัญที่ใช้ในการค้าขายทั่วไปและจำเลยที่ ๑ มิได้ถือสิทธิเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเสียแล้วสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนจึงอยู่ที่คำว่า RYKEL อันเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ ซึ่งจากหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ออกให้แก่โจทก์คำว่า SONIARYKIEL เอกสารหมาย จ.๔ เห็นได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและชื่อสกุลของโจทก์คือนางโซเนีย แอนเน็ตท์ ไรเคิ้ล บอร์น ฟลิส (Mrs.SONIA ANNETTERYKIEL BORN FLIS) มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๗(๑) โดยโจทก์นำสืบว่าในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น บางครั้งโจทก์จะใช้เพียง RYKIEL เพียงคำเดียว เช่นตามใบโฆษณาเอกสารหมาย จ.๙ จะใช้ว่า RYKIEL HOMME ทั้งโจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า RYKIEL ไว้ในต่างประเทศอีกด้วยตามเอกสารหมาย จ.๕ จ.๖ และ จ.๑๖ ดังนี้ย่อมแสดงว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าของโจทก์โดยใช้คำว่า RYKIEL เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้กันแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศถือได้ว่าคำว่า RYKIEL เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนไว้ การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกเอาเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนคำว่า RYKEL ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าทั้งชุดว่า RYKEL HOMME BIS ขึ้นมาเปรียบเทียบวินิจฉัยกับคำว่าRYKIEL ที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งชุดว่าSONIA RYKIEL ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่าคล้ายหรือเหมือนกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าหรือไม่ จึงเป็นการชอบแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำว่า RYKIEL และRYKEL แล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะตัวอักษรที่ใช้และการเรียงตัวเหมือนกันคงแตกต่างกันที่จำนวนตัวอักษรเท่านั้น โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนไม่มีอักษร I แต่ทั้งสองคำนี้มีสำเนียงการอ่านหรือเสียงเรียกขานเป็นอย่างเดียวกันว่า "ไรเคิ้ล" หรือ "ไรเคล"เมื่อเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนไปพ้องกับเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเช่นนี้ ย่อมก่อให้สาธารณชนที่เลือกซื้อสินค้าซึ่งจะรับฟังเสียงเรียกขานเป็นสำคัญเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้านั้นได้ว่าเป็นของโจทก์หรือของจำเลยได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้จำเลยที่ ๑ ตามพระราช?บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖(๓), ๘(๑๑) และ ๑๓นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒เพราะจำเลยที่ ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะเพียงวินิจฉัยคำคัดค้านเท่านั้นไม่มีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนอีกคนหนึ่งอยู่ต่างสังกัดกับจำเลยที่ ๒นอกจากนี้ตามกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดีไว้ชัดแจ้งว่า"ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ" เนื่องจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังไม่ยุติต้องให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงจะยุติ ก่อให้เกิดสิทธิยื่นฟ้องคดีได้ ผู้ที่โต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยตรงคือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หาใช่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่นั้น เห็นว่า ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ ๒ ที่ว่าจำเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ได้ให้การต่อสู้คดีไว้ แม้ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้ก็เป็นการไม่ชอบ ถือได้ว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง สำหรับข้อต่อสู้ที่ว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ หาใช่จำเลยที่ ๒ นั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่าจะรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นคำขอรวมทั้งวินิจฉัยคำขอของบุคคลอื่นที่ยื่นเข้ามาเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ด้วย จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นผู้มีอำนาจโดยตรงเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การที่จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อจำเลยที่ ๒ แล้ว โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน ที่จำเลยที่ ๒มีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์แล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ ต่อไปตามเอกสารหมาย จ.๑๒ เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ได้ยื่นคำขอไว้นั้นเอง ส่วนการที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔มาตรา ๓๗ วรรคสอง ให้ผู้เกี่ยวข้องที่เสียประโยชน์จากการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ก็เพื่อให้กระบวนพิจารณาการรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสิ้นสุดลงเท่านั้น ซึ่งเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว มีความเห็นอย่างไรก็ย่อมแจ้งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไป ดังนั้น ผู้ที่โต้แย้งสิทธิของผู้เสียประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือผู้คัดค้านก็คือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเอง โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ วรรคสอง ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยและมีคำพิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ. ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3557/2542นาง โซเนีย แอนเน็ตท์ ไรเคิ้ล บอร์น ฟลีส หรือ นาง โซเนีย แอนเน็ตท์ ไรเคิ้ล นีฟลีสโจทก์ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิโคล กับพวกจำเลย++ เรื่อง เครื่องหมายการค้า ++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม ++ เล่มที่ 8 หน้า 126 ++ ++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด) ชั้น 4, 5 ++เรื่อง เครื่องหมายการค้า จำเลยที่ ๒ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ศาลฎีกา รับวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จำเลยที่ ๒ เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อประมาณ ๑๕ ปีมาแล้ว โจทก์ประกอบกิจการค้าขายสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง นาฬิกา กระเป๋า หนังสัตว์และสิ่งที่ทำจากหนังสัตว์ ซึ่งผลิตจากประเทศฝรั่งเศสและต่างประเทศมีการโฆษณาเผยแพร่และวางจำหน่ายเกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าทุกชนิดของโจทก์เขียนเป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนียไร้เคิ้ล บ้าง เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKIEL อ่านว่า ไรเคิ้ล บ้างซึ่งโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆเกือบทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย สำหรับที่ประเทศไทยนั้น โจทก์จดทะเบียนไว้เป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๘ โดยใช้เครื่องหมายเขียนเป็นภาษาโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนีย ไรเคิ้ล และในประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKIEL อ่านว่า ไรเคิ้ล เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๔จำเลยที่ ๑ โดยมีเจตนาที่จะเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดในสินค้าของจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยขอใช้เครื่องหมายการค้าเขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS อ่านว่า ไรเคิ้ลฮอม บิส เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อลำลอง กางเกงขายาวกระโปรง ซึ่งก็คือเครื่องนุ่งห่มเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ที่มีวางจำหน่ายและจดทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ สละสิทธิคำว่า HOMME BISออกเนื่องจากคำดังกล่าวเป็นคำสามัญมิใช่คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงเหลือเครื่องหมายที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนเพียงคำว่า RYKEL ซึ่งอ่านว่าไรเคิ้ล เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเหมือนกับคำท้ายของเครื่องหมายที่โจทก์จดทะเบียนไว้ในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย จำเลยที่ ๒ ได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ แล้ว ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ในหนังสือโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ต่อจำเลยที่ ๒ซึ่งจำเลยที่ ๒ พิจารณาแล้ว ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ตามคำขอ โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว มีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วย เพราะเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ยื่นขอจดทะเบียนนั้น เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนเขียนเป็นอักษรโรมันว่าRYKEL HOMME BIS และต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้สละคำว่า HOMME BISออกเพราะเป็นคำสามัญ จึงเหลือคำที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่าRYKEL อ่านออกเสียงว่า ไรเคิ้ล เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะการเขียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้เขียนเป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านออกเสียงว่า โซเนียไรเคิ้ล และคำที่อ่านว่า ไรเคิ้ล เป็นคำที่เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เห็นได้จากการที่โจทก์จดทะเบียนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องหมายการค้าเพียงคำว่า ไรเคิ้ล (RYKIEL) ซึ่งอ่านออกเสียงเหมือนกับเครื่องหมายที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไว้ ทั้งในการโฆษณาสินค้าของโจทก์บางอย่างโจทก์ก็ใช้เครื่องหมายเพียงคำว่า RYKIEL เท่านั้น จึงเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไว้นั้นมีความคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วอย่างมาก เพียงแต่เขียนให้ผิดกันเล็กน้อยแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันทุกประการ เมื่อพิจารณาถึงเจตนาของจำเลยที่ ๑ แล้วจะเห็นได้ว่า จำเลยที่ ๑ มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เพราะคำว่า RYKEL เป็นคำที่ใช้กันในภาษาฝรั่งเศส จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เคยมีการสั่งสินค้าจากประเทศฝรั่งเศสมาจำหน่ายจึงไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยที่ ๑ จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นเครื่องหมายการค้าของตน นอกจากจะมีเจตนาที่จะให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดสินค้าที่ตนเองผลิตขึ้นเท่านั้น ขอให้พิพากษาห้ามมิให้จำเลยที่ ๒ รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ ๒๒๐๐๙๙ เครื่องหมายที่เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL ห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องหมายอักษรโรมัน ที่เขียนว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKELกับสินค้าที่จำเลยที่ ๑ วางจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเองโดยเด็ดขาด จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ ๒ ให้การว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ยื่นขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS นั้น จำเลยที่ ๑มิได้สละคำว่า HOMME BIS ดังฟ้องโจทก์เป็นเพียงจำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอแสดงปฏิเสธในการถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้คำว่า HOMME BISเท่านั้น เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนจึงเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนคำว่า RYKEL HOMME BIS กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า SONIA RYKIEL แม้จะมีภาคส่วนคำว่า RYKEL เป็นคำที่คล้ายกับภาคส่วนของคำว่า RYKIELในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า HOMME BIS ประกอบอยู่ด้วย และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีคำว่า SONIA ประกอบเป็นภาคสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ ๑ จึงแตกต่างกันเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า RYKEL HOMME BIS (ไรเคล ฮอมม์ บีส) ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เรียกขานได้ว่า SONIA RYKIEL (โซเนียไรเคิ้ล) จึงเรียกขานต่างกัน ส่วนการที่โจทก์อ้างว่า ในการโฆษณาสินค้าของโจทก์บางอย่าง โจทก์ก็ใช้เครื่องหมายเพียงคำว่า RYKIEL เท่านั้นก็เป็นเรื่องที่โจทก์สละคำว่า SONIA เอง ทั้งไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้คำในภาษาฝรั่งเศสเป็นเครื่องหมายการค้า ดังนั้นแม้จะใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกัน และมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันก็ตาม แต่โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดไม่อาจเกิดขึ้นได้ เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังฟ้อง คำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยที่ ๒ ขอให้การตัดฟ้องโจทก์ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ เพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดีไว้ในมาตรา ๓๘ วรรคสอง ว่า "ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ" ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ซึ่งเป็นผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนแล้ว เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยแล้ว โจทก์ไม่เห็นด้วย กฎหมายกำหนดให้โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวได้โดยยื่นฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หาได้บัญญัติให้อำนาจโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนได้ไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ห้ามมิให้จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ได้ยื่นไว้ตามคำขอเลขที่ ๒๒๐๐๙๙ สำหรับเครื่องหมายที่เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL และห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องหมายอักษรโรมันดังกล่าวกับสินค้าของจำเลยที่ ๑ที่วางจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเอง กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม ๔,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ ฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า จำเลยที่ ๒เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์ประกอบธุรกิจการค้ามานานประมาณ ๑๐ ปี ขายสินค้าหลายประเภทรวมทั้งเครื่องนุ่งห่ม โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนีย ไรเคิ้ล โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ ถึง ๗๐ ประเทศสำหรับประเทศไทยโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเมื่อปี ๒๕๒๘และต่ออายุทะเบียนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ตามเอกสารหมายจ.๔ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าRYKIEL อ่านว่า ไรเคิ้ล ไว้ตามเอกสารหมาย จ.๕ และ จ.๖ การโฆษณาสินค้าของโจทก์ทั้งในประเทศและต่างประเทศบางครั้งใช้ชื่อว่า ไรเคิ้ล ฮอมบางครั้งใช้ว่า ไรเคิ้ล ตามเอกสารหมาย จ.๙ จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า ไรเคิ้ล ฮอมบิส ต่อจำเลยที่ ๒ ประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ ขอสละสิทธิการใช้คำว่า ฮอมบิส ที่เป็นคำสามัญใช้กันอยู่ทั่วไป อันเป็นคำในภาษาฝรั่งเศส คำว่า ฮอม แปลว่า ผู้ชายและคำว่า บิส แปลว่า สอง แต่เพียงผู้เดียวจากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนต่อจำเลยที่ ๒ เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้แล้วจึงยื่นคำคัดค้าน แต่จำเลยที่ ๒ วินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์อีกอ้างว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนไม่เหมือนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.๑๐ถึง จ.๑๕ เมื่อจำเลยที่ ๑ สละสิทธิคำว่า ฮอม บิส ซึ่งเป็นคำสามัญแล้วจึงเหลือแต่คำว่า ไรเคิ้ล ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากแตกต่างกันเพียงเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ไม่มีตัวอักษรโรมันตัวI เท่านั้น แต่อ่านว่า ไรเคิ้ล เช่นเดียวกัน จำเลยที่ ๑ มีเจตนาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะจำเลยที่ ๑มีพฤติกรรมจดทะเบียนเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาก่อน โดยเฉพาะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "แอล ฮอมบิส บาย ดี.อาร์.ที."แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนให้ เพราะเป็นเครื่องหมายที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้ว่า "แอล ฮอม" จำเลยที่ ๒ นำสืบว่า จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้อักษรโรมันคำว่า RYKEL HOMME BIS อ่านเป็นภาษาไทยว่าไรเคล ฮอมม์ บิส ตามเอกสารหมาย ล.๑ ในชั้นตรวจคำขอจดทะเบียนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าคำว่า HOMME BIS เป็นคำสามัญที่ใช้ในการค้าขายทั่วไปจึงสั่งให้จำเลยที่ ๑ แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า HOMME BIS และจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องสละสิทธิตามคำสั่งของนายทะเบียนแล้วตามเอกสารหมาย ล.๒ ถึง ล.๔ผู้ตรวจสอบและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เห็นว่า คำขอจดทะเบียนของจำเลยที่ ๑ ไม่เหมือนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรืออยู่ในระหว่างการจดทะเบียน จึงให้ประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าว ตามเอกสารหมาย ล.๕ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลใด ๆ ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ ซึ่งโจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนรายนี้ว่า เครื่องหมายการค้าที่ประกาศนั้น เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมาย ล.๖ นายทะเบียนส่งคำคัดค้านการจดทะเบียนไปยังจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ โต้แย้งว่าเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน จำเลยที่ ๑ คิดประดิษฐ์ขึ้นเองไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมาย ล.๗ นายทะเบียนเห็นว่า เครื่องหมายของจำเลยที่ ๑ และของโจทก์มีความแตกต่างกันไม่มีลักษณะเหมือนคล้ายกันจึงมีคำสั่งให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ตามเอกสารหมาย ล.๘ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์หากโจทก์ไม่พอใจคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์จะต้องยื่นฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้วินิจฉัย มิใช่ฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยคำคัดค้านซึ่งพ้นขั้นตอนไปแล้วจำเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียน จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่เพียงวินิจฉัยคำคัดค้านเท่านั้นส่วนการรับจดทะเบียนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสังกัดกองทะเบียนและหนังสือสำคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า SONIARYKIEL สำหรับสินค้าชุดเสื้อกันหนาว ชุดสตรี ชุดชั้นใน เสื้อคลุมเสื้อเชิ้ต กระโปรง กางเกงขายาว เป็นต้น โดยโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในหลายประเทศทั่วโลก ในบางประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำRYKIEL เท่านั้น เมื่อปี ๒๕๒๘ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SONIA RYKIEL ในประเทศไทย จำหน่ายสินค้าของโจทก์เรื่อยมาต่อมาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า RYKEL HOMME BIS สำหรับสินค้าเสื้อยืด เสื้อเชิ้ตเสื้อลำลอง กระโปรงและกางเกงขายาว ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ทั้งนี้จำเลยที่ ๑แจ้งสละสิทธิที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า HOMME BIS แต่เพียงผู้เดียวโจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยเห็นว่า เครื่องหมาย-การค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงให้ยกคำคัดค้านตามเอกสารหมาย ล.๘ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ยกอุทธรณ์โจทก์แล้วให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ เอกสารหมาย ล.๑๒ (ข้อ ๓.๑๐) และ จ.๑๕แต่เนื่องจากไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา คดีเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ดังนั้น คดีเฉพาะเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ เท่านั้นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อจำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BISจึงมีคำขึ้นต้นไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนต้องใช้คำประกอบกันทั้งชุด ไม่สามารถแยกใช้คำต่างจากที่ขอจดทะเบียนได้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย คำว่า SONIA RYKIEL ก็ดี เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ใข้ในการประกอบการค้าคำว่า RYKIEL HOMME หรือคำว่า RYKIELก็ดีจึงไม่มีทางคล้ายกันทั้งรูปลักษณะและการเรียกขานกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียน ทั้งการที่จะเลือกเอาเครื่องหมายการค้าบางส่วนมาเปรียบเทียบกันแล้ววินิจฉัยว่ามีรูปลักษณะ คำออกเสียงเรียกขานเหมือนใกล้เคียงกันดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยน่าจะไม่ถูกต้องเครื่องหมายการค้าของโจทก์และที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าจึงไม่อาจห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ ได้นั้น เห็นว่า เมื่อคดีได้ความตามทางนำสืบของจำเลยที่ ๒ ว่า คำว่า HOMME BIS เป็นคำสามัญที่ใช้ในการค้าขายทั่วไปและจำเลยที่ ๑ มิได้ถือสิทธิเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเสียแล้วสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนจึงอยู่ที่คำว่า RYKEL อันเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ ซึ่งจากหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ออกให้แก่โจทก์คำว่า SONIARYKIEL เอกสารหมาย จ.๔ เห็นได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและชื่อสกุลของโจทก์คือนางโซเนีย แอนเน็ตท์ ไรเคิ้ล บอร์น ฟลิส (Mrs.SONIA ANNETTERYKIEL BORN FLIS) มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๗(๑) โดยโจทก์นำสืบว่าในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น บางครั้งโจทก์จะใช้เพียง RYKIEL เพียงคำเดียว เช่นตามใบโฆษณาเอกสารหมาย จ.๙ จะใช้ว่า RYKIEL HOMME ทั้งโจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า RYKIEL ไว้ในต่างประเทศอีกด้วยตามเอกสารหมาย จ.๕ จ.๖ และ จ.๑๖ ดังนี้ย่อมแสดงว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าของโจทก์โดยใช้คำว่า RYKIEL เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้กันแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศถือได้ว่าคำว่า RYKIEL เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนไว้ การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกเอาเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนคำว่า RYKEL ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าทั้งชุดว่า RYKEL HOMME BIS ขึ้นมาเปรียบเทียบวินิจฉัยกับคำว่าRYKIEL ที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งชุดว่าSONIA RYKIEL ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่าคล้ายหรือเหมือนกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าหรือไม่ จึงเป็นการชอบแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำว่า RYKIEL และRYKEL แล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะตัวอักษรที่ใช้และการเรียงตัวเหมือนกันคงแตกต่างกันที่จำนวนตัวอักษรเท่านั้น โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนไม่มีอักษร I แต่ทั้งสองคำนี้มีสำเนียงการอ่านหรือเสียงเรียกขานเป็นอย่างเดียวกันว่า "ไรเคิ้ล" หรือ "ไรเคล"เมื่อเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนไปพ้องกับเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเช่นนี้ ย่อมก่อให้สาธารณชนที่เลือกซื้อสินค้าซึ่งจะรับฟังเสียงเรียกขานเป็นสำคัญเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้านั้นได้ว่าเป็นของโจทก์หรือของจำเลยได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้จำเลยที่ ๑ ตามพระราช?บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖(๓), ๘(๑๑) และ ๑๓นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒เพราะจำเลยที่ ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะเพียงวินิจฉัยคำคัดค้านเท่านั้นไม่มีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนอีกคนหนึ่งอยู่ต่างสังกัดกับจำเลยที่ ๒นอกจากนี้ตามกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดีไว้ชัดแจ้งว่า"ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ" เนื่องจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังไม่ยุติต้องให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงจะยุติ ก่อให้เกิดสิทธิยื่นฟ้องคดีได้ ผู้ที่โต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยตรงคือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หาใช่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่นั้น เห็นว่า ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ ๒ ที่ว่าจำเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ได้ให้การต่อสู้คดีไว้ แม้ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้ก็เป็นการไม่ชอบ ถือได้ว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง สำหรับข้อต่อสู้ที่ว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ หาใช่จำเลยที่ ๒ นั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่าจะรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นคำขอรวมทั้งวินิจฉัยคำขอของบุคคลอื่นที่ยื่นเข้ามาเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ด้วย จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นผู้มีอำนาจโดยตรงเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การที่จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อจำเลยที่ ๒ แล้ว โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน ที่จำเลยที่ ๒มีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์แล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ ต่อไปตามเอกสารหมาย จ.๑๒ เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ได้ยื่นคำขอไว้นั้นเอง ส่วนการที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔มาตรา ๓๗ วรรคสอง ให้ผู้เกี่ยวข้องที่เสียประโยชน์จากการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ก็เพื่อให้กระบวนพิจารณาการรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสิ้นสุดลงเท่านั้น ซึ่งเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว มีความเห็นอย่างไรก็ย่อมแจ้งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไป ดังนั้น ผู้ที่โต้แย้งสิทธิของผู้เสียประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือผู้คัดค้านก็คือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเอง โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ วรรคสอง ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยและมีคำพิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.(พินิจ เพชรรุ่ง-จรัญ หัตถกรรม-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)ศาลแพ่ง - นายวรพจน์ วิไลชนม์ศาลอุทธรณ์ - นายจรัญ ภักดีธนากุลแหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: เรื่อง เครื่องหมายการค้า จำเลยที่ ๒ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ศาลฎีกา รับวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จำเลยที่ ๒ เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อประมาณ ๑๕ ปีมาแล้ว โจทก์ประกอบกิจการค้าขายสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง นาฬิกา กระเป๋า หนังสัตว์และสิ่งที่ทำจากหนังสัตว์ ซึ่งผลิตจากประเทศฝรั่งเศสและต่างประเทศมีการโฆษณาเผยแพร่และวางจำหน่ายเกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าทุกชนิดของโจทก์เขียนเป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนียไร้เคิ้ล บ้าง เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKIEL อ่านว่า ไรเคิ้ล บ้างซึ่งโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆเกือบทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย สำหรับที่ประเทศไทยนั้น โจทก์จดทะเบียนไว้เป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๘ โดยใช้เครื่องหมายเขียนเป็นภาษาโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนีย ไรเคิ้ล และในประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKIEL อ่านว่า ไรเคิ้ล เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๔จำเลยที่ ๑ โดยมีเจตนาที่จะเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดในสินค้าของจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยขอใช้เครื่องหมายการค้าเขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS อ่านว่า ไรเคิ้ลฮอม บิส เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อลำลอง กางเกงขายาวกระโปรง ซึ่งก็คือเครื่องนุ่งห่มเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ที่มีวางจำหน่ายและจดทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ สละสิทธิคำว่า HOMME BISออกเนื่องจากคำดังกล่าวเป็นคำสามัญมิใช่คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงเหลือเครื่องหมายที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนเพียงคำว่า RYKEL ซึ่งอ่านว่าไรเคิ้ล เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเหมือนกับคำท้ายของเครื่องหมายที่โจทก์จดทะเบียนไว้ในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย จำเลยที่ ๒ ได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ แล้ว ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ในหนังสือโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ต่อจำเลยที่ ๒ซึ่งจำเลยที่ ๒ พิจารณาแล้ว ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ตามคำขอ โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว มีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วย เพราะเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ยื่นขอจดทะเบียนนั้น เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนเขียนเป็นอักษรโรมันว่าRYKEL HOMME BIS และต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้สละคำว่า HOMME BISออกเพราะเป็นคำสามัญ จึงเหลือคำที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่าRYKEL อ่านออกเสียงว่า ไรเคิ้ล เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะการเขียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้เขียนเป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านออกเสียงว่า โซเนียไรเคิ้ล และคำที่อ่านว่า ไรเคิ้ล เป็นคำที่เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เห็นได้จากการที่โจทก์จดทะเบียนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องหมายการค้าเพียงคำว่า ไรเคิ้ล (RYKIEL) ซึ่งอ่านออกเสียงเหมือนกับเครื่องหมายที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไว้ ทั้งในการโฆษณาสินค้าของโจทก์บางอย่างโจทก์ก็ใช้เครื่องหมายเพียงคำว่า RYKIEL เท่านั้น จึงเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไว้นั้นมีความคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วอย่างมาก เพียงแต่เขียนให้ผิดกันเล็กน้อยแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันทุกประการ เมื่อพิจารณาถึงเจตนาของจำเลยที่ ๑ แล้วจะเห็นได้ว่า จำเลยที่ ๑ มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เพราะคำว่า RYKEL เป็นคำที่ใช้กันในภาษาฝรั่งเศส จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เคยมีการสั่งสินค้าจากประเทศฝรั่งเศสมาจำหน่ายจึงไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยที่ ๑ จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นเครื่องหมายการค้าของตน นอกจากจะมีเจตนาที่จะให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดสินค้าที่ตนเองผลิตขึ้นเท่านั้น ขอให้พิพากษาห้ามมิให้จำเลยที่ ๒ รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ ๒๒๐๐๙๙ เครื่องหมายที่เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL ห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องหมายอักษรโรมัน ที่เขียนว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKELกับสินค้าที่จำเลยที่ ๑ วางจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเองโดยเด็ดขาด จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ ๒ ให้การว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ยื่นขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS นั้น จำเลยที่ ๑มิได้สละคำว่า HOMME BIS ดังฟ้องโจทก์เป็นเพียงจำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอแสดงปฏิเสธในการถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้คำว่า HOMME BISเท่านั้น เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนจึงเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนคำว่า RYKEL HOMME BIS กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า SONIA RYKIEL แม้จะมีภาคส่วนคำว่า RYKEL เป็นคำที่คล้ายกับภาคส่วนของคำว่า RYKIELในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า HOMME BIS ประกอบอยู่ด้วย และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีคำว่า SONIA ประกอบเป็นภาคสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ ๑ จึงแตกต่างกันเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า RYKEL HOMME BIS (ไรเคล ฮอมม์ บีส) ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เรียกขานได้ว่า SONIA RYKIEL (โซเนียไรเคิ้ล) จึงเรียกขานต่างกัน ส่วนการที่โจทก์อ้างว่า ในการโฆษณาสินค้าของโจทก์บางอย่าง โจทก์ก็ใช้เครื่องหมายเพียงคำว่า RYKIEL เท่านั้นก็เป็นเรื่องที่โจทก์สละคำว่า SONIA เอง ทั้งไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้คำในภาษาฝรั่งเศสเป็นเครื่องหมายการค้า ดังนั้นแม้จะใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกัน และมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันก็ตาม แต่โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดไม่อาจเกิดขึ้นได้ เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังฟ้อง คำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยที่ ๒ ขอให้การตัดฟ้องโจทก์ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ เพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดีไว้ในมาตรา ๓๘ วรรคสอง ว่า "ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ" ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ซึ่งเป็นผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนแล้ว เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยแล้ว โจทก์ไม่เห็นด้วย กฎหมายกำหนดให้โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวได้โดยยื่นฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หาได้บัญญัติให้อำนาจโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนได้ไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ห้ามมิให้จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ได้ยื่นไว้ตามคำขอเลขที่ ๒๒๐๐๙๙ สำหรับเครื่องหมายที่เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL และห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องหมายอักษรโรมันดังกล่าวกับสินค้าของจำเลยที่ ๑ที่วางจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเอง กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม ๔,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ ฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า จำเลยที่ ๒เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์ประกอบธุรกิจการค้ามานานประมาณ ๑๐ ปี ขายสินค้าหลายประเภทรวมทั้งเครื่องนุ่งห่ม โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนีย ไรเคิ้ล โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ ถึง ๗๐ ประเทศสำหรับประเทศไทยโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเมื่อปี ๒๕๒๘และต่ออายุทะเบียนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ตามเอกสารหมายจ.๔ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าRYKIEL อ่านว่า ไรเคิ้ล ไว้ตามเอกสารหมาย จ.๕ และ จ.๖ การโฆษณาสินค้าของโจทก์ทั้งในประเทศและต่างประเทศบางครั้งใช้ชื่อว่า ไรเคิ้ล ฮอมบางครั้งใช้ว่า ไรเคิ้ล ตามเอกสารหมาย จ.๙ จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า ไรเคิ้ล ฮอมบิส ต่อจำเลยที่ ๒ ประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ ขอสละสิทธิการใช้คำว่า ฮอมบิส ที่เป็นคำสามัญใช้กันอยู่ทั่วไป อันเป็นคำในภาษาฝรั่งเศส คำว่า ฮอม แปลว่า ผู้ชายและคำว่า บิส แปลว่า สอง แต่เพียงผู้เดียวจากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนต่อจำเลยที่ ๒ เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้แล้วจึงยื่นคำคัดค้าน แต่จำเลยที่ ๒ วินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์อีกอ้างว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนไม่เหมือนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.๑๐ถึง จ.๑๕ เมื่อจำเลยที่ ๑ สละสิทธิคำว่า ฮอม บิส ซึ่งเป็นคำสามัญแล้วจึงเหลือแต่คำว่า ไรเคิ้ล ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากแตกต่างกันเพียงเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ไม่มีตัวอักษรโรมันตัวI เท่านั้น แต่อ่านว่า ไรเคิ้ล เช่นเดียวกัน จำเลยที่ ๑ มีเจตนาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะจำเลยที่ ๑มีพฤติกรรมจดทะเบียนเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาก่อน โดยเฉพาะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "แอล ฮอมบิส บาย ดี.อาร์.ที."แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนให้ เพราะเป็นเครื่องหมายที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้ว่า "แอล ฮอม" จำเลยที่ ๒ นำสืบว่า จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้อักษรโรมันคำว่า RYKEL HOMME BIS อ่านเป็นภาษาไทยว่าไรเคล ฮอมม์ บิส ตามเอกสารหมาย ล.๑ ในชั้นตรวจคำขอจดทะเบียนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าคำว่า HOMME BIS เป็นคำสามัญที่ใช้ในการค้าขายทั่วไปจึงสั่งให้จำเลยที่ ๑ แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า HOMME BIS และจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องสละสิทธิตามคำสั่งของนายทะเบียนแล้วตามเอกสารหมาย ล.๒ ถึง ล.๔ผู้ตรวจสอบและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เห็นว่า คำขอจดทะเบียนของจำเลยที่ ๑ ไม่เหมือนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรืออยู่ในระหว่างการจดทะเบียน จึงให้ประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าว ตามเอกสารหมาย ล.๕ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลใด ๆ ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ ซึ่งโจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนรายนี้ว่า เครื่องหมายการค้าที่ประกาศนั้น เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมาย ล.๖ นายทะเบียนส่งคำคัดค้านการจดทะเบียนไปยังจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ โต้แย้งว่าเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน จำเลยที่ ๑ คิดประดิษฐ์ขึ้นเองไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมาย ล.๗ นายทะเบียนเห็นว่า เครื่องหมายของจำเลยที่ ๑ และของโจทก์มีความแตกต่างกันไม่มีลักษณะเหมือนคล้ายกันจึงมีคำสั่งให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ตามเอกสารหมาย ล.๘ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์หากโจทก์ไม่พอใจคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์จะต้องยื่นฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้วินิจฉัย มิใช่ฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยคำคัดค้านซึ่งพ้นขั้นตอนไปแล้วจำเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียน จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่เพียงวินิจฉัยคำคัดค้านเท่านั้นส่วนการรับจดทะเบียนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสังกัดกองทะเบียนและหนังสือสำคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า SONIARYKIEL สำหรับสินค้าชุดเสื้อกันหนาว ชุดสตรี ชุดชั้นใน เสื้อคลุมเสื้อเชิ้ต กระโปรง กางเกงขายาว เป็นต้น โดยโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในหลายประเทศทั่วโลก ในบางประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำRYKIEL เท่านั้น เมื่อปี ๒๕๒๘ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SONIA RYKIEL ในประเทศไทย จำหน่ายสินค้าของโจทก์เรื่อยมาต่อมาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า RYKEL HOMME BIS สำหรับสินค้าเสื้อยืด เสื้อเชิ้ตเสื้อลำลอง กระโปรงและกางเกงขายาว ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ทั้งนี้จำเลยที่ ๑แจ้งสละสิทธิที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า HOMME BIS แต่เพียงผู้เดียวโจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยเห็นว่า เครื่องหมาย-การค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงให้ยกคำคัดค้านตามเอกสารหมาย ล.๘ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ยกอุทธรณ์โจทก์แล้วให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ เอกสารหมาย ล.๑๒ (ข้อ ๓.๑๐) และ จ.๑๕แต่เนื่องจากไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา คดีเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ดังนั้น คดีเฉพาะเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ เท่านั้นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อจำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BISจึงมีคำขึ้นต้นไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนต้องใช้คำประกอบกันทั้งชุด ไม่สามารถแยกใช้คำต่างจากที่ขอจดทะเบียนได้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย คำว่า SONIA RYKIEL ก็ดี เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ใข้ในการประกอบการค้าคำว่า RYKIEL HOMME หรือคำว่า RYKIELก็ดีจึงไม่มีทางคล้ายกันทั้งรูปลักษณะและการเรียกขานกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียน ทั้งการที่จะเลือกเอาเครื่องหมายการค้าบางส่วนมาเปรียบเทียบกันแล้ววินิจฉัยว่ามีรูปลักษณะ คำออกเสียงเรียกขานเหมือนใกล้เคียงกันดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยน่าจะไม่ถูกต้องเครื่องหมายการค้าของโจทก์และที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าจึงไม่อาจห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ ได้นั้น เห็นว่า เมื่อคดีได้ความตามทางนำสืบของจำเลยที่ ๒ ว่า คำว่า HOMME BIS เป็นคำสามัญที่ใช้ในการค้าขายทั่วไปและจำเลยที่ ๑ มิได้ถือสิทธิเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเสียแล้วสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนจึงอยู่ที่คำว่า RYKEL อันเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ ซึ่งจากหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ออกให้แก่โจทก์คำว่า SONIARYKIEL เอกสารหมาย จ.๔ เห็นได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและชื่อสกุลของโจทก์คือนางโซเนีย แอนเน็ตท์ ไรเคิ้ล บอร์น ฟลิส (Mrs.SONIA ANNETTERYKIEL BORN FLIS) มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๗(๑) โดยโจทก์นำสืบว่าในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น บางครั้งโจทก์จะใช้เพียง RYKIEL เพียงคำเดียว เช่นตามใบโฆษณาเอกสารหมาย จ.๙ จะใช้ว่า RYKIEL HOMME ทั้งโจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า RYKIEL ไว้ในต่างประเทศอีกด้วยตามเอกสารหมาย จ.๕ จ.๖ และ จ.๑๖ ดังนี้ย่อมแสดงว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าของโจทก์โดยใช้คำว่า RYKIEL เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้กันแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศถือได้ว่าคำว่า RYKIEL เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนไว้ การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกเอาเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนคำว่า RYKEL ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าทั้งชุดว่า RYKEL HOMME BIS ขึ้นมาเปรียบเทียบวินิจฉัยกับคำว่าRYKIEL ที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งชุดว่าSONIA RYKIEL ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่าคล้ายหรือเหมือนกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าหรือไม่ จึงเป็นการชอบแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำว่า RYKIEL และRYKEL แล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะตัวอักษรที่ใช้และการเรียงตัวเหมือนกันคงแตกต่างกันที่จำนวนตัวอักษรเท่านั้น โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนไม่มีอักษร I แต่ทั้งสองคำนี้มีสำเนียงการอ่านหรือเสียงเรียกขานเป็นอย่างเดียวกันว่า "ไรเคิ้ล" หรือ "ไรเคล"เมื่อเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนไปพ้องกับเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเช่นนี้ ย่อมก่อให้สาธารณชนที่เลือกซื้อสินค้าซึ่งจะรับฟังเสียงเรียกขานเป็นสำคัญเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้านั้นได้ว่าเป็นของโจทก์หรือของจำเลยได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้จำเลยที่ ๑ ตามพระราช?บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖(๓), ๘(๑๑) และ ๑๓นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒เพราะจำเลยที่ ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะเพียงวินิจฉัยคำคัดค้านเท่านั้นไม่มีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนอีกคนหนึ่งอยู่ต่างสังกัดกับจำเลยที่ ๒นอกจากนี้ตามกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดีไว้ชัดแจ้งว่า"ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ" เนื่องจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังไม่ยุติต้องให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงจะยุติ ก่อให้เกิดสิทธิยื่นฟ้องคดีได้ ผู้ที่โต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยตรงคือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หาใช่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่นั้น เห็นว่า ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ ๒ ที่ว่าจำเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ได้ให้การต่อสู้คดีไว้ แม้ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้ก็เป็นการไม่ชอบ ถือได้ว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง สำหรับข้อต่อสู้ที่ว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ หาใช่จำเลยที่ ๒ นั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่าจะรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นคำขอรวมทั้งวินิจฉัยคำขอของบุคคลอื่นที่ยื่นเข้ามาเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ด้วย จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นผู้มีอำนาจโดยตรงเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การที่จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อจำเลยที่ ๒ แล้ว โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน ที่จำเลยที่ ๒มีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์แล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ ต่อไปตามเอกสารหมาย จ.๑๒ เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ได้ยื่นคำขอไว้นั้นเอง ส่วนการที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔มาตรา ๓๗ วรรคสอง ให้ผู้เกี่ยวข้องที่เสียประโยชน์จากการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ก็เพื่อให้กระบวนพิจารณาการรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสิ้นสุดลงเท่านั้น ซึ่งเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว มีความเห็นอย่างไรก็ย่อมแจ้งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไป ดังนั้น ผู้ที่โต้แย้งสิทธิของผู้เสียประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือผู้คัดค้านก็คือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเอง โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ วรรคสอง ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยและมีคำพิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ. ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3557/2542นาง โซเนีย แอนเน็ตท์ ไรเคิ้ล บอร์น ฟลีส หรือ นาง โซเนีย แอนเน็ตท์ ไรเคิ้ล นีฟลีสโจทก์ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิโคล กับพวกจำเลย++ เรื่อง เครื่องหมายการค้า ++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม ++ เล่มที่ 8 หน้า 126 ++ ++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด) ชั้น 4, 5 ++เรื่อง เครื่องหมายการค้า จำเลยที่ ๒ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ศาลฎีกา รับวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จำเลยที่ ๒ เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อประมาณ ๑๕ ปีมาแล้ว โจทก์ประกอบกิจการค้าขายสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง นาฬิกา กระเป๋า หนังสัตว์และสิ่งที่ทำจากหนังสัตว์ ซึ่งผลิตจากประเทศฝรั่งเศสและต่างประเทศมีการโฆษณาเผยแพร่และวางจำหน่ายเกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าทุกชนิดของโจทก์เขียนเป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนียไร้เคิ้ล บ้าง เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKIEL อ่านว่า ไรเคิ้ล บ้างซึ่งโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆเกือบทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย สำหรับที่ประเทศไทยนั้น โจทก์จดทะเบียนไว้เป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๘ โดยใช้เครื่องหมายเขียนเป็นภาษาโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนีย ไรเคิ้ล และในประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKIEL อ่านว่า ไรเคิ้ล เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๔จำเลยที่ ๑ โดยมีเจตนาที่จะเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดในสินค้าของจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยขอใช้เครื่องหมายการค้าเขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS อ่านว่า ไรเคิ้ลฮอม บิส เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อลำลอง กางเกงขายาวกระโปรง ซึ่งก็คือเครื่องนุ่งห่มเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ที่มีวางจำหน่ายและจดทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ สละสิทธิคำว่า HOMME BISออกเนื่องจากคำดังกล่าวเป็นคำสามัญมิใช่คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงเหลือเครื่องหมายที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนเพียงคำว่า RYKEL ซึ่งอ่านว่าไรเคิ้ล เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเหมือนกับคำท้ายของเครื่องหมายที่โจทก์จดทะเบียนไว้ในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย จำเลยที่ ๒ ได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ แล้ว ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ในหนังสือโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ต่อจำเลยที่ ๒ซึ่งจำเลยที่ ๒ พิจารณาแล้ว ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ตามคำขอ โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว มีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วย เพราะเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ยื่นขอจดทะเบียนนั้น เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนเขียนเป็นอักษรโรมันว่าRYKEL HOMME BIS และต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้สละคำว่า HOMME BISออกเพราะเป็นคำสามัญ จึงเหลือคำที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่าRYKEL อ่านออกเสียงว่า ไรเคิ้ล เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะการเขียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้เขียนเป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านออกเสียงว่า โซเนียไรเคิ้ล และคำที่อ่านว่า ไรเคิ้ล เป็นคำที่เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เห็นได้จากการที่โจทก์จดทะเบียนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องหมายการค้าเพียงคำว่า ไรเคิ้ล (RYKIEL) ซึ่งอ่านออกเสียงเหมือนกับเครื่องหมายที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไว้ ทั้งในการโฆษณาสินค้าของโจทก์บางอย่างโจทก์ก็ใช้เครื่องหมายเพียงคำว่า RYKIEL เท่านั้น จึงเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไว้นั้นมีความคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วอย่างมาก เพียงแต่เขียนให้ผิดกันเล็กน้อยแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันทุกประการ เมื่อพิจารณาถึงเจตนาของจำเลยที่ ๑ แล้วจะเห็นได้ว่า จำเลยที่ ๑ มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เพราะคำว่า RYKEL เป็นคำที่ใช้กันในภาษาฝรั่งเศส จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เคยมีการสั่งสินค้าจากประเทศฝรั่งเศสมาจำหน่ายจึงไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยที่ ๑ จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นเครื่องหมายการค้าของตน นอกจากจะมีเจตนาที่จะให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดสินค้าที่ตนเองผลิตขึ้นเท่านั้น ขอให้พิพากษาห้ามมิให้จำเลยที่ ๒ รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ ๒๒๐๐๙๙ เครื่องหมายที่เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL ห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องหมายอักษรโรมัน ที่เขียนว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKELกับสินค้าที่จำเลยที่ ๑ วางจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเองโดยเด็ดขาด จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ ๒ ให้การว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ยื่นขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS นั้น จำเลยที่ ๑มิได้สละคำว่า HOMME BIS ดังฟ้องโจทก์เป็นเพียงจำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอแสดงปฏิเสธในการถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้คำว่า HOMME BISเท่านั้น เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนจึงเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนคำว่า RYKEL HOMME BIS กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า SONIA RYKIEL แม้จะมีภาคส่วนคำว่า RYKEL เป็นคำที่คล้ายกับภาคส่วนของคำว่า RYKIELในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า HOMME BIS ประกอบอยู่ด้วย และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีคำว่า SONIA ประกอบเป็นภาคสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ ๑ จึงแตกต่างกันเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า RYKEL HOMME BIS (ไรเคล ฮอมม์ บีส) ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เรียกขานได้ว่า SONIA RYKIEL (โซเนียไรเคิ้ล) จึงเรียกขานต่างกัน ส่วนการที่โจทก์อ้างว่า ในการโฆษณาสินค้าของโจทก์บางอย่าง โจทก์ก็ใช้เครื่องหมายเพียงคำว่า RYKIEL เท่านั้นก็เป็นเรื่องที่โจทก์สละคำว่า SONIA เอง ทั้งไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้คำในภาษาฝรั่งเศสเป็นเครื่องหมายการค้า ดังนั้นแม้จะใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกัน และมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันก็ตาม แต่โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดไม่อาจเกิดขึ้นได้ เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังฟ้อง คำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยที่ ๒ ขอให้การตัดฟ้องโจทก์ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ เพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดีไว้ในมาตรา ๓๘ วรรคสอง ว่า "ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ" ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ซึ่งเป็นผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนแล้ว เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยแล้ว โจทก์ไม่เห็นด้วย กฎหมายกำหนดให้โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวได้โดยยื่นฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หาได้บัญญัติให้อำนาจโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนได้ไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ห้ามมิให้จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ได้ยื่นไว้ตามคำขอเลขที่ ๒๒๐๐๙๙ สำหรับเครื่องหมายที่เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL และห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องหมายอักษรโรมันดังกล่าวกับสินค้าของจำเลยที่ ๑ที่วางจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเอง กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม ๔,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ ฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า จำเลยที่ ๒เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์ประกอบธุรกิจการค้ามานานประมาณ ๑๐ ปี ขายสินค้าหลายประเภทรวมทั้งเครื่องนุ่งห่ม โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนีย ไรเคิ้ล โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ ถึง ๗๐ ประเทศสำหรับประเทศไทยโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเมื่อปี ๒๕๒๘และต่ออายุทะเบียนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ตามเอกสารหมายจ.๔ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าRYKIEL อ่านว่า ไรเคิ้ล ไว้ตามเอกสารหมาย จ.๕ และ จ.๖ การโฆษณาสินค้าของโจทก์ทั้งในประเทศและต่างประเทศบางครั้งใช้ชื่อว่า ไรเคิ้ล ฮอมบางครั้งใช้ว่า ไรเคิ้ล ตามเอกสารหมาย จ.๙ จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า ไรเคิ้ล ฮอมบิส ต่อจำเลยที่ ๒ ประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ ขอสละสิทธิการใช้คำว่า ฮอมบิส ที่เป็นคำสามัญใช้กันอยู่ทั่วไป อันเป็นคำในภาษาฝรั่งเศส คำว่า ฮอม แปลว่า ผู้ชายและคำว่า บิส แปลว่า สอง แต่เพียงผู้เดียวจากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนต่อจำเลยที่ ๒ เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้แล้วจึงยื่นคำคัดค้าน แต่จำเลยที่ ๒ วินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์อีกอ้างว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนไม่เหมือนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.๑๐ถึง จ.๑๕ เมื่อจำเลยที่ ๑ สละสิทธิคำว่า ฮอม บิส ซึ่งเป็นคำสามัญแล้วจึงเหลือแต่คำว่า ไรเคิ้ล ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากแตกต่างกันเพียงเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ไม่มีตัวอักษรโรมันตัวI เท่านั้น แต่อ่านว่า ไรเคิ้ล เช่นเดียวกัน จำเลยที่ ๑ มีเจตนาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะจำเลยที่ ๑มีพฤติกรรมจดทะเบียนเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาก่อน โดยเฉพาะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "แอล ฮอมบิส บาย ดี.อาร์.ที."แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนให้ เพราะเป็นเครื่องหมายที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้ว่า "แอล ฮอม" จำเลยที่ ๒ นำสืบว่า จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้อักษรโรมันคำว่า RYKEL HOMME BIS อ่านเป็นภาษาไทยว่าไรเคล ฮอมม์ บิส ตามเอกสารหมาย ล.๑ ในชั้นตรวจคำขอจดทะเบียนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าคำว่า HOMME BIS เป็นคำสามัญที่ใช้ในการค้าขายทั่วไปจึงสั่งให้จำเลยที่ ๑ แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า HOMME BIS และจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องสละสิทธิตามคำสั่งของนายทะเบียนแล้วตามเอกสารหมาย ล.๒ ถึง ล.๔ผู้ตรวจสอบและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เห็นว่า คำขอจดทะเบียนของจำเลยที่ ๑ ไม่เหมือนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรืออยู่ในระหว่างการจดทะเบียน จึงให้ประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าว ตามเอกสารหมาย ล.๕ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลใด ๆ ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ ซึ่งโจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนรายนี้ว่า เครื่องหมายการค้าที่ประกาศนั้น เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมาย ล.๖ นายทะเบียนส่งคำคัดค้านการจดทะเบียนไปยังจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ โต้แย้งว่าเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน จำเลยที่ ๑ คิดประดิษฐ์ขึ้นเองไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมาย ล.๗ นายทะเบียนเห็นว่า เครื่องหมายของจำเลยที่ ๑ และของโจทก์มีความแตกต่างกันไม่มีลักษณะเหมือนคล้ายกันจึงมีคำสั่งให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ตามเอกสารหมาย ล.๘ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์หากโจทก์ไม่พอใจคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์จะต้องยื่นฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้วินิจฉัย มิใช่ฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยคำคัดค้านซึ่งพ้นขั้นตอนไปแล้วจำเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียน จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่เพียงวินิจฉัยคำคัดค้านเท่านั้นส่วนการรับจดทะเบียนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสังกัดกองทะเบียนและหนังสือสำคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า SONIARYKIEL สำหรับสินค้าชุดเสื้อกันหนาว ชุดสตรี ชุดชั้นใน เสื้อคลุมเสื้อเชิ้ต กระโปรง กางเกงขายาว เป็นต้น โดยโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในหลายประเทศทั่วโลก ในบางประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำRYKIEL เท่านั้น เมื่อปี ๒๕๒๘ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SONIA RYKIEL ในประเทศไทย จำหน่ายสินค้าของโจทก์เรื่อยมาต่อมาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า RYKEL HOMME BIS สำหรับสินค้าเสื้อยืด เสื้อเชิ้ตเสื้อลำลอง กระโปรงและกางเกงขายาว ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ทั้งนี้จำเลยที่ ๑แจ้งสละสิทธิที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า HOMME BIS แต่เพียงผู้เดียวโจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยเห็นว่า เครื่องหมาย-การค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงให้ยกคำคัดค้านตามเอกสารหมาย ล.๘ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ยกอุทธรณ์โจทก์แล้วให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ เอกสารหมาย ล.๑๒ (ข้อ ๓.๑๐) และ จ.๑๕แต่เนื่องจากไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา คดีเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ดังนั้น คดีเฉพาะเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ เท่านั้นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อจำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BISจึงมีคำขึ้นต้นไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนต้องใช้คำประกอบกันทั้งชุด ไม่สามารถแยกใช้คำต่างจากที่ขอจดทะเบียนได้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย คำว่า SONIA RYKIEL ก็ดี เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ใข้ในการประกอบการค้าคำว่า RYKIEL HOMME หรือคำว่า RYKIELก็ดีจึงไม่มีทางคล้ายกันทั้งรูปลักษณะและการเรียกขานกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียน ทั้งการที่จะเลือกเอาเครื่องหมายการค้าบางส่วนมาเปรียบเทียบกันแล้ววินิจฉัยว่ามีรูปลักษณะ คำออกเสียงเรียกขานเหมือนใกล้เคียงกันดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยน่าจะไม่ถูกต้องเครื่องหมายการค้าของโจทก์และที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าจึงไม่อาจห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ ได้นั้น เห็นว่า เมื่อคดีได้ความตามทางนำสืบของจำเลยที่ ๒ ว่า คำว่า HOMME BIS เป็นคำสามัญที่ใช้ในการค้าขายทั่วไปและจำเลยที่ ๑ มิได้ถือสิทธิเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเสียแล้วสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนจึงอยู่ที่คำว่า RYKEL อันเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ ซึ่งจากหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ออกให้แก่โจทก์คำว่า SONIARYKIEL เอกสารหมาย จ.๔ เห็นได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและชื่อสกุลของโจทก์คือนางโซเนีย แอนเน็ตท์ ไรเคิ้ล บอร์น ฟลิส (Mrs.SONIA ANNETTERYKIEL BORN FLIS) มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๗(๑) โดยโจทก์นำสืบว่าในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น บางครั้งโจทก์จะใช้เพียง RYKIEL เพียงคำเดียว เช่นตามใบโฆษณาเอกสารหมาย จ.๙ จะใช้ว่า RYKIEL HOMME ทั้งโจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า RYKIEL ไว้ในต่างประเทศอีกด้วยตามเอกสารหมาย จ.๕ จ.๖ และ จ.๑๖ ดังนี้ย่อมแสดงว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าของโจทก์โดยใช้คำว่า RYKIEL เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้กันแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศถือได้ว่าคำว่า RYKIEL เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนไว้ การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกเอาเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนคำว่า RYKEL ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าทั้งชุดว่า RYKEL HOMME BIS ขึ้นมาเปรียบเทียบวินิจฉัยกับคำว่าRYKIEL ที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งชุดว่าSONIA RYKIEL ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่าคล้ายหรือเหมือนกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าหรือไม่ จึงเป็นการชอบแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำว่า RYKIEL และRYKEL แล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะตัวอักษรที่ใช้และการเรียงตัวเหมือนกันคงแตกต่างกันที่จำนวนตัวอักษรเท่านั้น โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนไม่มีอักษร I แต่ทั้งสองคำนี้มีสำเนียงการอ่านหรือเสียงเรียกขานเป็นอย่างเดียวกันว่า "ไรเคิ้ล" หรือ "ไรเคล"เมื่อเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนไปพ้องกับเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเช่นนี้ ย่อมก่อให้สาธารณชนที่เลือกซื้อสินค้าซึ่งจะรับฟังเสียงเรียกขานเป็นสำคัญเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้านั้นได้ว่าเป็นของโจทก์หรือของจำเลยได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้จำเลยที่ ๑ ตามพระราช?บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖(๓), ๘(๑๑) และ ๑๓นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒เพราะจำเลยที่ ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะเพียงวินิจฉัยคำคัดค้านเท่านั้นไม่มีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนอีกคนหนึ่งอยู่ต่างสังกัดกับจำเลยที่ ๒นอกจากนี้ตามกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดีไว้ชัดแจ้งว่า"ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ" เนื่องจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังไม่ยุติต้องให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงจะยุติ ก่อให้เกิดสิทธิยื่นฟ้องคดีได้ ผู้ที่โต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยตรงคือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หาใช่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่นั้น เห็นว่า ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ ๒ ที่ว่าจำเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ได้ให้การต่อสู้คดีไว้ แม้ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้ก็เป็นการไม่ชอบ ถือได้ว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง สำหรับข้อต่อสู้ที่ว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ หาใช่จำเลยที่ ๒ นั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่าจะรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นคำขอรวมทั้งวินิจฉัยคำขอของบุคคลอื่นที่ยื่นเข้ามาเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ด้วย จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นผู้มีอำนาจโดยตรงเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การที่จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อจำเลยที่ ๒ แล้ว โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน ที่จำเลยที่ ๒มีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์แล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ ต่อไปตามเอกสารหมาย จ.๑๒ เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ได้ยื่นคำขอไว้นั้นเอง ส่วนการที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔มาตรา ๓๗ วรรคสอง ให้ผู้เกี่ยวข้องที่เสียประโยชน์จากการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ก็เพื่อให้กระบวนพิจารณาการรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสิ้นสุดลงเท่านั้น ซึ่งเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว มีความเห็นอย่างไรก็ย่อมแจ้งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไป ดังนั้น ผู้ที่โต้แย้งสิทธิของผู้เสียประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือผู้คัดค้านก็คือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเอง โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ วรรคสอง ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยและมีคำพิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.(พินิจ เพชรรุ่ง-จรัญ หัตถกรรม-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)ศาลแพ่ง - นายวรพจน์ วิไลชนม์ศาลอุทธรณ์ - นายจรัญ ภักดีธนากุลแหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ