คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1869/2559หลักกฎหมาย: เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน คือ ส่วนรูปประดิษฐ์ซึ่งตรงกลางมีอักษรประดิษฐ์คำว่า Rasasi และส่วนอักษรโรมันคำว่า Rasasi การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของทั้งเครื่องหมาย เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน จึงต้องพิจารณาทั้งสองภาคส่วน แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า Rasasi อยู่ 2 ตำแหน่ง ก็หาได้หมายความว่า Rasasi จะสำคัญกว่าภาคส่วนที่เป็นรูปประดิษฐ์ การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะโดยมุ่งเน้นแต่คำว่า Rasasi เพียงส่วนเดียวจึงยังไม่ครบถ้วน เมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบด้วยรูปประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นแตกต่างจากรูปประดิษฐ์ของบุคคลอื่น และมีคำว่า Rasasi ซึ่งมีความหมายว่า สีเทาหรือสีตะกั่วอันไม่ใช่คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 โดยตรง ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าดังกล่าวของโจทก์ย่อมทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าของโจทก์ดังกล่าวแตกต่างจากของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2) การที่โจทก์เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาครั้งหนึ่งแล้วและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียน โจทก์มิได้ฟ้องคดีต่อศาลแต่นำเครื่องหมายการค้าเดิมมายื่นขอจดทะเบียนต่อจำเลยอีก โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในการขอจดทะเบียนครั้งหลัง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องและไม่ถือเป็นการฟ้องซ้ำหรือดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะโจทก์ยังไม่เคยเสนอคดีต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามคำฟ้องคดีนี้มาก่อน เมื่อคำว่า Rasasi เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ทั้งคำดังกล่าวมิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการขายสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางในอันที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงไม่อาจสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 แสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า Rasasi ได้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำสั่งที่ พณ 0704/25710 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ พณ 878/2555 กับบังคับให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 ต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 เป็นเครื่องหมายการค้าพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "Rasasi" ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือที่ พณ 0704/25710 และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 878/2555 ให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 ของโจทก์ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทส่วนราชการ มีฐานะเป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 3 รายการสินค้า น้ำหอม เครื่องสำอาง โดยระบุคำอ่านและแปลภาษาต่างประเทศว่า อักษรโรมัน "RASASI" อ่านว่า ราซาซี่ แปลไม่ได้ ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 768528 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้โจทก์ส่งหลักฐานพิสูจน์ความมีลักษณะบ่งเฉพาะตามสำเนาหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/685975 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เพราะคำว่า "RASASI" แปลว่า สีเทา หรือสีตะกั่ว เป็นคำสามัญโดยทั่วไป ซึ่งไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้แตกต่างไปจากสินค้าบุคคลอื่นอย่างไร ทั้งนี้ เครื่องหมายนี้เคยยื่นคำขอจดทะเบียนมาแล้วครั้งหนึ่ง (คำขอเลขที่ 671418) และมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 243/2553 ส่วนหลักฐานที่นำมาแสดงไม่เพียงพอจะพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ จึงมีคำสั่งไม่ให้รับจดทะเบียน ตามสำเนาหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/25710 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำว่า รายนี้ ภาคส่วนคำว่า "Rasasi" ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ตามพจนานุกรม "A DICTIONARY OF MODERN WRITEN ARAVI BY J MILTON COWAN" (ที่ถูก A DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABI BY J MILTON COWAN) คำว่า Rasasi เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงของภาษาอาหรับ อ่านว่า ราซาซี่ แปลได้ว่า สีเทา หรือสีตะกั่ว นับว่าเป็นคำสามัญที่ใช้กันทั่วไป ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 สำหรับหลักฐานที่โจทก์นำส่ง ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงมีมติยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 878/2555 มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง หรือไม่ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน คือ ภาคส่วนแรกเป็นรูปประดิษฐ์รูปวงรีพื้นสีทึบบริเวณขอบออกแบบเป็นลวดลายเส้นโค้งขนาดเล็กคล้ายเกลียวคลื่น ตรงกลางวงรีมีอักษรประดิษฐ์คำว่า "Rasasi" ภาคส่วนที่สองเป็นอักษรโรมันคำว่า "Rasasi" อยู่ด้านล่างของวงรี จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งว่า เมื่อเปรียบเทียบภาคส่วนทั้งสองแล้ว โจทก์วางอักษรโรมันคำว่า "Rasasi" อยู่ในเครื่องหมายการค้าถึง 2 ตำแหน่ง โดยวางอยู่กึ่งกลางรูปลวดลายพื้นทึบตำแหน่งหนึ่งและยังวางอยู่ใต้รูปลวดลายพื้นทึบอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เมื่อภาคส่วนคำดังกล่าวเป็นเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าจึงนับได้ว่าเป็นภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากกว่าภาคส่วนรูปลวดลายพื้นทึบและเมื่อภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า "Rasasi" แปลว่า สีเทา หรือสีตะกั่ว นับว่าเป็นคำสามัญที่ใช้กันทั่วไปซึ่งไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่น เห็นว่า การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของทั้งเครื่องหมาย เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน จึงต้องพิจารณาทั้งสองภาคส่วนมิใช่ภาคส่วนใดส่วนหนึ่ง แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "Rasasi" อยู่ 2 ตำแหน่ง ก็หาได้หมายความว่าภาคส่วนคำว่า "Rasasi" จะมีความสำคัญกว่าภาคส่วนที่เป็นรูปประดิษฐ์ ซึ่งในเรื่องนี้นายสมภพ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ได้ให้ถ้อยคำในบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานแทนการเบิกความว่า โจทก์ตั้งใจสร้างสรรค์รูปประดิษฐ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ แตกต่างจากรูปประดิษฐ์ของเครื่องหมายการค้าอื่น รูปประดิษฐ์มีอัตราส่วนที่ใหญ่ โดดเด่น และเห็นชัดกว่าภาคตัวอักษรมาก ภาคตัวอักษรหาใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายไม่ แม้โจทก์จะใช้รูปประดิษฐ์แต่เพียงลำพังแยกต่างหากจากส่วนตัวอักษรคำว่า "Rasasi" แล้ว ประชาชนสามารถจดจำและแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดาย จากคำเบิกความ เห็นได้ว่า โจทก์มิได้ถือว่าคำว่า "Rasasi" เป็นส่วนสำคัญของเครื่องหมายและโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยประสงค์ให้คุ้มครองทั้งรูปประดิษฐ์ และคำว่า "Rasasi" หาได้ขอยื่นจดทะเบียนเฉพาะ คำว่า "Rasasi" อย่างเดียวไม่ การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะโดยมุ่งเน้นแต่คำว่า "Rasasi" เพียงส่วนเดียวจึงยังไม่ครบถ้วน เมื่อเครื่องหมายการค้า ประกอบด้วยรูปประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นแตกต่างจากรูปประดิษฐ์ของบุคคลอื่นและมีคำว่า "Rasasi" ซึ่งมีความหมายว่า สีเทาหรือสีตะกั่วอันไม่ใช่คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 โดยตรง ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าของโจทก์ย่อมทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างจากสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2) การที่โจทก์เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาครั้งหนึ่งแล้วและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียน แต่โจทก์ก็มิได้ฟ้องคดีต่อศาล กลับนำเครื่องหมายการค้าเดิมมายื่นขอจดทะเบียนต่อจำเลยอีกและมาฟ้องเป็นคดีนี้ เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในการขอจดทะเบียนในครั้งหลังอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 และไม่ถือเป็นการฟ้องซ้ำหรือดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะโจทก์ยังไม่เคยเสนอคดีต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามคำฟ้องคดีนี้มาก่อน ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้โดยแพร่หลายแล้วหรือไม่ เนื่องจากไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า นายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "Rasasi" นั้น เมื่อได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่าคำว่า"Rasasi" ซึ่งมีความหมายว่า สีเทาหรือสีตะกั่วไม่ใช่คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เลขที่ 768528 โดยตรง คำว่า "Rasasi" จึงเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ทั้งคำว่า "Rasasi" มิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางในอันที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "Rasasi" ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงไม่อาจสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 768528 แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "Rasasi" ได้ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2) โดยโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนไม่ต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "Rasasi" ตามมาตรา 17 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1869/2559ราซาซี่ เพอร์ฟูมส์ อินดัสตรี แอลแอลซีโจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 7, ม. 17 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 ม. 26 ป.วิ.พ. ม. 55เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน คือ ส่วนรูปประดิษฐ์ซึ่งตรงกลางมีอักษรประดิษฐ์คำว่า Rasasi และส่วนอักษรโรมันคำว่า Rasasi การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของทั้งเครื่องหมาย เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน จึงต้องพิจารณาทั้งสองภาคส่วน แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า Rasasi อยู่ 2 ตำแหน่ง ก็หาได้หมายความว่า Rasasi จะสำคัญกว่าภาคส่วนที่เป็นรูปประดิษฐ์ การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะโดยมุ่งเน้นแต่คำว่า Rasasi เพียงส่วนเดียวจึงยังไม่ครบถ้วน เมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบด้วยรูปประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นแตกต่างจากรูปประดิษฐ์ของบุคคลอื่น และมีคำว่า Rasasi ซึ่งมีความหมายว่า สีเทาหรือสีตะกั่วอันไม่ใช่คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 โดยตรง ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าดังกล่าวของโจทก์ย่อมทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าของโจทก์ดังกล่าวแตกต่างจากของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2) การที่โจทก์เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาครั้งหนึ่งแล้วและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียน โจทก์มิได้ฟ้องคดีต่อศาลแต่นำเครื่องหมายการค้าเดิมมายื่นขอจดทะเบียนต่อจำเลยอีก โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในการขอจดทะเบียนครั้งหลัง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องและไม่ถือเป็นการฟ้องซ้ำหรือดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะโจทก์ยังไม่เคยเสนอคดีต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามคำฟ้องคดีนี้มาก่อน เมื่อคำว่า Rasasi เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ทั้งคำดังกล่าวมิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการขายสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางในอันที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงไม่อาจสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 แสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า Rasasi ได้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำสั่งที่ พณ 0704/25710 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ พณ 878/2555 กับบังคับให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 ต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 เป็นเครื่องหมายการค้าพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "Rasasi" ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือที่ พณ 0704/25710 และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 878/2555 ให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 ของโจทก์ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทส่วนราชการ มีฐานะเป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 3 รายการสินค้า น้ำหอม เครื่องสำอาง โดยระบุคำอ่านและแปลภาษาต่างประเทศว่า อักษรโรมัน "RASASI" อ่านว่า ราซาซี่ แปลไม่ได้ ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 768528 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้โจทก์ส่งหลักฐานพิสูจน์ความมีลักษณะบ่งเฉพาะตามสำเนาหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/685975 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เพราะคำว่า "RASASI" แปลว่า สีเทา หรือสีตะกั่ว เป็นคำสามัญโดยทั่วไป ซึ่งไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้แตกต่างไปจากสินค้าบุคคลอื่นอย่างไร ทั้งนี้ เครื่องหมายนี้เคยยื่นคำขอจดทะเบียนมาแล้วครั้งหนึ่ง (คำขอเลขที่ 671418) และมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 243/2553 ส่วนหลักฐานที่นำมาแสดงไม่เพียงพอจะพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ จึงมีคำสั่งไม่ให้รับจดทะเบียน ตามสำเนาหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/25710 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำว่า รายนี้ ภาคส่วนคำว่า "Rasasi" ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ตามพจนานุกรม "A DICTIONARY OF MODERN WRITEN ARAVI BY J MILTON COWAN" (ที่ถูก A DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABI BY J MILTON COWAN) คำว่า Rasasi เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงของภาษาอาหรับ อ่านว่า ราซาซี่ แปลได้ว่า สีเทา หรือสีตะกั่ว นับว่าเป็นคำสามัญที่ใช้กันทั่วไป ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 สำหรับหลักฐานที่โจทก์นำส่ง ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงมีมติยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 878/2555 มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง หรือไม่ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน คือ ภาคส่วนแรกเป็นรูปประดิษฐ์รูปวงรีพื้นสีทึบบริเวณขอบออกแบบเป็นลวดลายเส้นโค้งขนาดเล็กคล้ายเกลียวคลื่น ตรงกลางวงรีมีอักษรประดิษฐ์คำว่า "Rasasi" ภาคส่วนที่สองเป็นอักษรโรมันคำว่า "Rasasi" อยู่ด้านล่างของวงรี จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งว่า เมื่อเปรียบเทียบภาคส่วนทั้งสองแล้ว โจทก์วางอักษรโรมันคำว่า "Rasasi" อยู่ในเครื่องหมายการค้าถึง 2 ตำแหน่ง โดยวางอยู่กึ่งกลางรูปลวดลายพื้นทึบตำแหน่งหนึ่งและยังวางอยู่ใต้รูปลวดลายพื้นทึบอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เมื่อภาคส่วนคำดังกล่าวเป็นเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าจึงนับได้ว่าเป็นภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากกว่าภาคส่วนรูปลวดลายพื้นทึบและเมื่อภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า "Rasasi" แปลว่า สีเทา หรือสีตะกั่ว นับว่าเป็นคำสามัญที่ใช้กันทั่วไปซึ่งไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่น เห็นว่า การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของทั้งเครื่องหมาย เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน จึงต้องพิจารณาทั้งสองภาคส่วนมิใช่ภาคส่วนใดส่วนหนึ่ง แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "Rasasi" อยู่ 2 ตำแหน่ง ก็หาได้หมายความว่าภาคส่วนคำว่า "Rasasi" จะมีความสำคัญกว่าภาคส่วนที่เป็นรูปประดิษฐ์ ซึ่งในเรื่องนี้นายสมภพ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ได้ให้ถ้อยคำในบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานแทนการเบิกความว่า โจทก์ตั้งใจสร้างสรรค์รูปประดิษฐ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ แตกต่างจากรูปประดิษฐ์ของเครื่องหมายการค้าอื่น รูปประดิษฐ์มีอัตราส่วนที่ใหญ่ โดดเด่น และเห็นชัดกว่าภาคตัวอักษรมาก ภาคตัวอักษรหาใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายไม่ แม้โจทก์จะใช้รูปประดิษฐ์แต่เพียงลำพังแยกต่างหากจากส่วนตัวอักษรคำว่า "Rasasi" แล้ว ประชาชนสามารถจดจำและแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดาย จากคำเบิกความ เห็นได้ว่า โจทก์มิได้ถือว่าคำว่า "Rasasi" เป็นส่วนสำคัญของเครื่องหมายและโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยประสงค์ให้คุ้มครองทั้งรูปประดิษฐ์ และคำว่า "Rasasi" หาได้ขอยื่นจดทะเบียนเฉพาะ คำว่า "Rasasi" อย่างเดียวไม่ การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะโดยมุ่งเน้นแต่คำว่า "Rasasi" เพียงส่วนเดียวจึงยังไม่ครบถ้วน เมื่อเครื่องหมายการค้า ประกอบด้วยรูปประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นแตกต่างจากรูปประดิษฐ์ของบุคคลอื่นและมีคำว่า "Rasasi" ซึ่งมีความหมายว่า สีเทาหรือสีตะกั่วอันไม่ใช่คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 โดยตรง ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าของโจทก์ย่อมทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างจากสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2) การที่โจทก์เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาครั้งหนึ่งแล้วและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียน แต่โจทก์ก็มิได้ฟ้องคดีต่อศาล กลับนำเครื่องหมายการค้าเดิมมายื่นขอจดทะเบียนต่อจำเลยอีกและมาฟ้องเป็นคดีนี้ เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในการขอจดทะเบียนในครั้งหลังอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 และไม่ถือเป็นการฟ้องซ้ำหรือดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะโจทก์ยังไม่เคยเสนอคดีต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามคำฟ้องคดีนี้มาก่อน ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้โดยแพร่หลายแล้วหรือไม่ เนื่องจากไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า นายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "Rasasi" นั้น เมื่อได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่าคำว่า"Rasasi" ซึ่งมีความหมายว่า สีเทาหรือสีตะกั่วไม่ใช่คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เลขที่ 768528 โดยตรง คำว่า "Rasasi" จึงเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ทั้งคำว่า "Rasasi" มิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางในอันที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "Rasasi" ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงไม่อาจสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 768528 แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "Rasasi" ได้ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2) โดยโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนไม่ต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "Rasasi" ตามมาตรา 17 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-ปริญญา ดีผดุง-ไมตรี สุเทพากุล)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายสมจิตร์ ปอพิมายแหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาทกป.128/2557หมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นทป95/2556หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นทป32/2557หมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำสั่งที่ พณ 0704/25710 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ พณ 878/2555 กับบังคับให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 ต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 เป็นเครื่องหมายการค้าพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "Rasasi" ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือที่ พณ 0704/25710 และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 878/2555 ให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 ของโจทก์ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทส่วนราชการ มีฐานะเป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 3 รายการสินค้า น้ำหอม เครื่องสำอาง โดยระบุคำอ่านและแปลภาษาต่างประเทศว่า อักษรโรมัน "RASASI" อ่านว่า ราซาซี่ แปลไม่ได้ ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 768528 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้โจทก์ส่งหลักฐานพิสูจน์ความมีลักษณะบ่งเฉพาะตามสำเนาหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/685975 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เพราะคำว่า "RASASI" แปลว่า สีเทา หรือสีตะกั่ว เป็นคำสามัญโดยทั่วไป ซึ่งไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้แตกต่างไปจากสินค้าบุคคลอื่นอย่างไร ทั้งนี้ เครื่องหมายนี้เคยยื่นคำขอจดทะเบียนมาแล้วครั้งหนึ่ง (คำขอเลขที่ 671418) และมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 243/2553 ส่วนหลักฐานที่นำมาแสดงไม่เพียงพอจะพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ จึงมีคำสั่งไม่ให้รับจดทะเบียน ตามสำเนาหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/25710 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำว่า รายนี้ ภาคส่วนคำว่า "Rasasi" ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ตามพจนานุกรม "A DICTIONARY OF MODERN WRITEN ARAVI BY J MILTON COWAN" (ที่ถูก A DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABI BY J MILTON COWAN) คำว่า Rasasi เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงของภาษาอาหรับ อ่านว่า ราซาซี่ แปลได้ว่า สีเทา หรือสีตะกั่ว นับว่าเป็นคำสามัญที่ใช้กันทั่วไป ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 สำหรับหลักฐานที่โจทก์นำส่ง ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงมีมติยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 878/2555 มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง หรือไม่ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน คือ ภาคส่วนแรกเป็นรูปประดิษฐ์รูปวงรีพื้นสีทึบบริเวณขอบออกแบบเป็นลวดลายเส้นโค้งขนาดเล็กคล้ายเกลียวคลื่น ตรงกลางวงรีมีอักษรประดิษฐ์คำว่า "Rasasi" ภาคส่วนที่สองเป็นอักษรโรมันคำว่า "Rasasi" อยู่ด้านล่างของวงรี จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งว่า เมื่อเปรียบเทียบภาคส่วนทั้งสองแล้ว โจทก์วางอักษรโรมันคำว่า "Rasasi" อยู่ในเครื่องหมายการค้าถึง 2 ตำแหน่ง โดยวางอยู่กึ่งกลางรูปลวดลายพื้นทึบตำแหน่งหนึ่งและยังวางอยู่ใต้รูปลวดลายพื้นทึบอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เมื่อภาคส่วนคำดังกล่าวเป็นเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าจึงนับได้ว่าเป็นภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากกว่าภาคส่วนรูปลวดลายพื้นทึบและเมื่อภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า "Rasasi" แปลว่า สีเทา หรือสีตะกั่ว นับว่าเป็นคำสามัญที่ใช้กันทั่วไปซึ่งไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่น เห็นว่า การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของทั้งเครื่องหมาย เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน จึงต้องพิจารณาทั้งสองภาคส่วนมิใช่ภาคส่วนใดส่วนหนึ่ง แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "Rasasi" อยู่ 2 ตำแหน่ง ก็หาได้หมายความว่าภาคส่วนคำว่า "Rasasi" จะมีความสำคัญกว่าภาคส่วนที่เป็นรูปประดิษฐ์ ซึ่งในเรื่องนี้นายสมภพ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ได้ให้ถ้อยคำในบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานแทนการเบิกความว่า โจทก์ตั้งใจสร้างสรรค์รูปประดิษฐ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ แตกต่างจากรูปประดิษฐ์ของเครื่องหมายการค้าอื่น รูปประดิษฐ์มีอัตราส่วนที่ใหญ่ โดดเด่น และเห็นชัดกว่าภาคตัวอักษรมาก ภาคตัวอักษรหาใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายไม่ แม้โจทก์จะใช้รูปประดิษฐ์แต่เพียงลำพังแยกต่างหากจากส่วนตัวอักษรคำว่า "Rasasi" แล้ว ประชาชนสามารถจดจำและแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดาย จากคำเบิกความ เห็นได้ว่า โจทก์มิได้ถือว่าคำว่า "Rasasi" เป็นส่วนสำคัญของเครื่องหมายและโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยประสงค์ให้คุ้มครองทั้งรูปประดิษฐ์ และคำว่า "Rasasi" หาได้ขอยื่นจดทะเบียนเฉพาะ คำว่า "Rasasi" อย่างเดียวไม่ การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะโดยมุ่งเน้นแต่คำว่า "Rasasi" เพียงส่วนเดียวจึงยังไม่ครบถ้วน เมื่อเครื่องหมายการค้า ประกอบด้วยรูปประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นแตกต่างจากรูปประดิษฐ์ของบุคคลอื่นและมีคำว่า "Rasasi" ซึ่งมีความหมายว่า สีเทาหรือสีตะกั่วอันไม่ใช่คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 โดยตรง ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าของโจทก์ย่อมทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างจากสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2) การที่โจทก์เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาครั้งหนึ่งแล้วและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียน แต่โจทก์ก็มิได้ฟ้องคดีต่อศาล กลับนำเครื่องหมายการค้าเดิมมายื่นขอจดทะเบียนต่อจำเลยอีกและมาฟ้องเป็นคดีนี้ เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในการขอจดทะเบียนในครั้งหลังอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 และไม่ถือเป็นการฟ้องซ้ำหรือดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะโจทก์ยังไม่เคยเสนอคดีต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามคำฟ้องคดีนี้มาก่อน ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้โดยแพร่หลายแล้วหรือไม่ เนื่องจากไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า นายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "Rasasi" นั้น เมื่อได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่าคำว่า"Rasasi" ซึ่งมีความหมายว่า สีเทาหรือสีตะกั่วไม่ใช่คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เลขที่ 768528 โดยตรง คำว่า "Rasasi" จึงเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ทั้งคำว่า "Rasasi" มิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางในอันที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "Rasasi" ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงไม่อาจสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 768528 แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "Rasasi" ได้ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2) โดยโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนไม่ต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "Rasasi" ตามมาตรา 17 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1869/2559ราซาซี่ เพอร์ฟูมส์ อินดัสตรี แอลแอลซีโจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 7, ม. 17 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 ม. 26 ป.วิ.พ. ม. 55เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน คือ ส่วนรูปประดิษฐ์ซึ่งตรงกลางมีอักษรประดิษฐ์คำว่า Rasasi และส่วนอักษรโรมันคำว่า Rasasi การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของทั้งเครื่องหมาย เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน จึงต้องพิจารณาทั้งสองภาคส่วน แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า Rasasi อยู่ 2 ตำแหน่ง ก็หาได้หมายความว่า Rasasi จะสำคัญกว่าภาคส่วนที่เป็นรูปประดิษฐ์ การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะโดยมุ่งเน้นแต่คำว่า Rasasi เพียงส่วนเดียวจึงยังไม่ครบถ้วน เมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบด้วยรูปประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นแตกต่างจากรูปประดิษฐ์ของบุคคลอื่น และมีคำว่า Rasasi ซึ่งมีความหมายว่า สีเทาหรือสีตะกั่วอันไม่ใช่คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 โดยตรง ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าดังกล่าวของโจทก์ย่อมทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าของโจทก์ดังกล่าวแตกต่างจากของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2) การที่โจทก์เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาครั้งหนึ่งแล้วและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียน โจทก์มิได้ฟ้องคดีต่อศาลแต่นำเครื่องหมายการค้าเดิมมายื่นขอจดทะเบียนต่อจำเลยอีก โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในการขอจดทะเบียนครั้งหลัง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องและไม่ถือเป็นการฟ้องซ้ำหรือดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะโจทก์ยังไม่เคยเสนอคดีต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามคำฟ้องคดีนี้มาก่อน เมื่อคำว่า Rasasi เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ทั้งคำดังกล่าวมิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการขายสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางในอันที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงไม่อาจสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 แสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า Rasasi ได้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำสั่งที่ พณ 0704/25710 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ พณ 878/2555 กับบังคับให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 ต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 เป็นเครื่องหมายการค้าพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "Rasasi" ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือที่ พณ 0704/25710 และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 878/2555 ให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 ของโจทก์ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทส่วนราชการ มีฐานะเป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 3 รายการสินค้า น้ำหอม เครื่องสำอาง โดยระบุคำอ่านและแปลภาษาต่างประเทศว่า อักษรโรมัน "RASASI" อ่านว่า ราซาซี่ แปลไม่ได้ ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 768528 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้โจทก์ส่งหลักฐานพิสูจน์ความมีลักษณะบ่งเฉพาะตามสำเนาหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/685975 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เพราะคำว่า "RASASI" แปลว่า สีเทา หรือสีตะกั่ว เป็นคำสามัญโดยทั่วไป ซึ่งไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้แตกต่างไปจากสินค้าบุคคลอื่นอย่างไร ทั้งนี้ เครื่องหมายนี้เคยยื่นคำขอจดทะเบียนมาแล้วครั้งหนึ่ง (คำขอเลขที่ 671418) และมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 243/2553 ส่วนหลักฐานที่นำมาแสดงไม่เพียงพอจะพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ จึงมีคำสั่งไม่ให้รับจดทะเบียน ตามสำเนาหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/25710 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำว่า รายนี้ ภาคส่วนคำว่า "Rasasi" ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ตามพจนานุกรม "A DICTIONARY OF MODERN WRITEN ARAVI BY J MILTON COWAN" (ที่ถูก A DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABI BY J MILTON COWAN) คำว่า Rasasi เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงของภาษาอาหรับ อ่านว่า ราซาซี่ แปลได้ว่า สีเทา หรือสีตะกั่ว นับว่าเป็นคำสามัญที่ใช้กันทั่วไป ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 สำหรับหลักฐานที่โจทก์นำส่ง ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงมีมติยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 878/2555 มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง หรือไม่ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน คือ ภาคส่วนแรกเป็นรูปประดิษฐ์รูปวงรีพื้นสีทึบบริเวณขอบออกแบบเป็นลวดลายเส้นโค้งขนาดเล็กคล้ายเกลียวคลื่น ตรงกลางวงรีมีอักษรประดิษฐ์คำว่า "Rasasi" ภาคส่วนที่สองเป็นอักษรโรมันคำว่า "Rasasi" อยู่ด้านล่างของวงรี จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งว่า เมื่อเปรียบเทียบภาคส่วนทั้งสองแล้ว โจทก์วางอักษรโรมันคำว่า "Rasasi" อยู่ในเครื่องหมายการค้าถึง 2 ตำแหน่ง โดยวางอยู่กึ่งกลางรูปลวดลายพื้นทึบตำแหน่งหนึ่งและยังวางอยู่ใต้รูปลวดลายพื้นทึบอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เมื่อภาคส่วนคำดังกล่าวเป็นเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าจึงนับได้ว่าเป็นภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากกว่าภาคส่วนรูปลวดลายพื้นทึบและเมื่อภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า "Rasasi" แปลว่า สีเทา หรือสีตะกั่ว นับว่าเป็นคำสามัญที่ใช้กันทั่วไปซึ่งไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่น เห็นว่า การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของทั้งเครื่องหมาย เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน จึงต้องพิจารณาทั้งสองภาคส่วนมิใช่ภาคส่วนใดส่วนหนึ่ง แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "Rasasi" อยู่ 2 ตำแหน่ง ก็หาได้หมายความว่าภาคส่วนคำว่า "Rasasi" จะมีความสำคัญกว่าภาคส่วนที่เป็นรูปประดิษฐ์ ซึ่งในเรื่องนี้นายสมภพ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ได้ให้ถ้อยคำในบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานแทนการเบิกความว่า โจทก์ตั้งใจสร้างสรรค์รูปประดิษฐ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ แตกต่างจากรูปประดิษฐ์ของเครื่องหมายการค้าอื่น รูปประดิษฐ์มีอัตราส่วนที่ใหญ่ โดดเด่น และเห็นชัดกว่าภาคตัวอักษรมาก ภาคตัวอักษรหาใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายไม่ แม้โจทก์จะใช้รูปประดิษฐ์แต่เพียงลำพังแยกต่างหากจากส่วนตัวอักษรคำว่า "Rasasi" แล้ว ประชาชนสามารถจดจำและแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดาย จากคำเบิกความ เห็นได้ว่า โจทก์มิได้ถือว่าคำว่า "Rasasi" เป็นส่วนสำคัญของเครื่องหมายและโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยประสงค์ให้คุ้มครองทั้งรูปประดิษฐ์ และคำว่า "Rasasi" หาได้ขอยื่นจดทะเบียนเฉพาะ คำว่า "Rasasi" อย่างเดียวไม่ การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะโดยมุ่งเน้นแต่คำว่า "Rasasi" เพียงส่วนเดียวจึงยังไม่ครบถ้วน เมื่อเครื่องหมายการค้า ประกอบด้วยรูปประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นแตกต่างจากรูปประดิษฐ์ของบุคคลอื่นและมีคำว่า "Rasasi" ซึ่งมีความหมายว่า สีเทาหรือสีตะกั่วอันไม่ใช่คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 768528 โดยตรง ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าของโจทก์ย่อมทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างจากสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2) การที่โจทก์เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาครั้งหนึ่งแล้วและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียน แต่โจทก์ก็มิได้ฟ้องคดีต่อศาล กลับนำเครื่องหมายการค้าเดิมมายื่นขอจดทะเบียนต่อจำเลยอีกและมาฟ้องเป็นคดีนี้ เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในการขอจดทะเบียนในครั้งหลังอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 และไม่ถือเป็นการฟ้องซ้ำหรือดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะโจทก์ยังไม่เคยเสนอคดีต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามคำฟ้องคดีนี้มาก่อน ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้โดยแพร่หลายแล้วหรือไม่ เนื่องจากไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า นายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "Rasasi" นั้น เมื่อได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่าคำว่า"Rasasi" ซึ่งมีความหมายว่า สีเทาหรือสีตะกั่วไม่ใช่คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เลขที่ 768528 โดยตรง คำว่า "Rasasi" จึงเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ทั้งคำว่า "Rasasi" มิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้าน้ำหอมหรือเครื่องสำอางในอันที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "Rasasi" ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงไม่อาจสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 768528 แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "Rasasi" ได้ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 768528 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2) โดยโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนไม่ต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "Rasasi" ตามมาตรา 17 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-ปริญญา ดีผดุง-ไมตรี สุเทพากุล)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายสมจิตร์ ปอพิมายแหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาทกป.128/2557หมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นทป95/2556หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นทป32/2557หมายเหตุ