คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7203/2554หลักกฎหมาย: เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยรูปสุนัข และคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมก็เป็นรูปสุนัข เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบก็เห็นได้ว่าเป็นรูปสุนัขยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน รูปร่างลักษณะของสุนัขเป็นสุนัขพันธ์เดียวกันและคล้ายกันมากจนอาจเรียกได้ว่าเกือบเหมือนกัน ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบความแตกต่าง แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะมีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วย ก็เห็นได้ชัดว่ารูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบ ทั้งรูปสุนัขก็ชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อก สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วมเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" เมื่อนำมาใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้าจากแหล่งเดียวกัน เมื่อได้ความว่าจำเลยร่วมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของต่างประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงขัดหรือผงทรายแบบยืดหยุ่น โดยใช้รูปสุนัขที่ผู้ก่อตั้งบริษัทจำเลยร่วมได้คิดประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าของจำเลยร่วมมาตลอด และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2529 ในปี 2532 จำเลยร่วมได้นำสินค้าของจำเลยร่วมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านบริษัทในประเทศไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยในขณะนั้นมีโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่โจทก์จะนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี 2535 แสดงว่าจำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกในประเทศไทยมาก่อนโจทก์ ทั้งการที่โจทก์เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วม โจทก์ย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาก่อนที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เชื่อว่าโจทก์จงใจนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาขอจดทะเบียน เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต แม้โจทก์จะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่ขาดต่ออายุก็ตาม ก็ไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยร่วม จึงไม่มีเหตุสมควรที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอได้ กรณีไม่ถือว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ เพราะการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อรัฐประศาสโนบายตามบทบัญญัติมาตรานี้ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายซึ่งเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นเอง ที่ทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขัดต่อบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวในอนุมาตราหนึ่งมาตราใดหรือไม่ มิใช่เป็นกรณีของการนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะบียนโดยไม่ชอบหรือโดยไม่สุจริตเพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นจากลักษณะของตัวเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนได้โจทก์ ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550 และให้จำเลยทั้งสองรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง ระหว่างพิจารณา เคดับเบิลยูเอช เมอร์ก้า แอลทีดี. ผู้คัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นจำเลยร่วม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาต จำเลยร่วมให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยร่วมไม่ได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 586126 ของโจทก์ดีกว่าโจทก์เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "BULLDOG" จึงแตกต่างกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของจำเลยร่วมในสาระสำคัญและเป็นเหตุสมควรให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550 ที่ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 หรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหานี้จึงจำต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมอ้างว่าเป็นเจ้าของจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายนั้นแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ประกอบด้วยรูปสุนัข และคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมอ้างถึงก็เป็นรูปสุนัข เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายและเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมาย ก็เห็นได้ว่าเป็นรูปสุนัขยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน รูปร่างลักษณะของสุนัขเป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันและคล้ายกันมากจนอาจเรียกได้ว่าเกือบเหมือนกัน มีข้อแตกต่างกันเพียงแต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มีเส้นตรงในแนวนอนลากผ่านด้านหลังขาทั้งสี่ช่วงล่างของสุนัขด้วยทำให้ดูเหมือนว่าสุนัขยืนอยู่บนพื้นราบ แต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไม่มีเส้นตรงเช่นนั้นประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบเห็นความแตกต่างนี้ และแม้เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วยโดยที่เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่จำเลยร่วมกล่าวอ้างไม่มีคำดังกล่าวประกอบอันเป็นความแตกต่างอีกข้อหนึ่ง แต่ภาคส่วนรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าเห็นชัดว่าเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบนั้น ทั้งรูปสุนัขก็ปรากฏลักษณะชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อก สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วมเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" ด้วยความคล้ายกันอย่างมากของรูปสุนัขดังกล่าว ความเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นของรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าทั้งสองนั้น ดังนี้ เมื่อนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 586126 มาใช้กับสินค้ากระดาษทราย ผ้าทราย และนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาใช้กับสินค้า ผ้าทราย กระดาษทราย และสิ่งที่ใช้ในการขัดถูซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน เมื่อวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยร่วมมีความคล้ายกันดังกล่าวแล้ว จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า จำเลยร่วมไม่ได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 586126 ของโจทก์ดีกว่าโจทก์หรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์มาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานได้ความว่า โจทก์เคยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ภายหลังจากที่โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ก่อนการก่อตั้งบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด โจทก์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อปี 2550 โจทก์เป็นผู้ใช้และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกมาก่อนที่จะมีสินค้าของจำเลยร่วมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และโจทก์ไม่ได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วม ส่วนจำเลยร่วมมีนางดารานีย์ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยร่วมมาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานและพยานเอกสารในเรื่องนี้ได้ความว่า จำเลยร่วมเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ จำเลยร่วมประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบผงขัดหรือผงทรายสำหรับสภาพต่าง ๆ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ผงขัดหรือผงทรายแบบยืดหยุ่น และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการปรับแต่งพื้นผิวขั้นสุดท้ายแบบไม่มีฝุ่น มีนายออนนิ ออโล (Mr. Onni Aulo) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2486 และเป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของจำเลยร่วมมาตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งบริษัท จำเลยร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขเป็นครั้งแรกที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2529 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ผ้าทรายแผ่นกลม กระดาษและสายพานสำหรับฝน ขัดถู และขัดเงา และยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ อีกหลาย ตามสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพร้อมคำแปล จำเลยร่วมได้ส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขประดิษฐ์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 โดยผ่านบริษัทโซลิแมค จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย ต่อมาในช่วงปี 2533 ถึงปี 2534 จำเลยร่วมส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายคือบริษัทบีแอนด์บีโซลิแมค จำกัด ซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นชุดเดียวกันกับบริษัทโซลิแมค จำกัด หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบันจำเลยร่วมมอบหมายให้บริษัทเอ็ม.เค อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วมในประเทศไทย ตามแผ่นพับโฆษณาสินค้าของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด โจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ตั้งแต่ปี 2535 ถึงปี 2550 ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและหนังสือรับรอง เห็นว่า เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์ย่อมมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร แต่ในบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของโจทก์เองก็ระบุรับข้อเท็จจริงว่าบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ในขณะที่โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขายปลีกสินค้ากระดาษทราย และบริษัทดังกล่าวได้สั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายของจำเลยร่วมมาจำหน่าย และโจทก์ไม่ได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยโดยรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่จำเลยร่วมประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกกระดาษทรายและเครื่องขัดที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัข มาตั้งแต่ปี 2486 การที่จำเลยร่วมส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 การที่โจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วม รวมทั้งการที่โจทก์ไม่ได้นำสืบโต้แย้งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนางดารานีย์พยานจำเลยร่วมกับพยานเอกสารอื่น ๆ ของจำเลยร่วมที่นำสืบในเรื่องความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อก และการที่โจทก์เข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าของจำเลยร่วมดังกล่าว ทั้งที่โจทก์สามารถทำได้เพราะโจทก์ได้รับสำเนาบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานและสำเนาพยานเอกสารไปก่อนที่โจทก์จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในคดีนี้แล้ว แต่โจทก์หาได้นำสืบโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ และโจทก์ก็ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า มาก่อนที่จำเลยร่วมส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายรูปสุนัขบูลด็อกมาจำหน่ายในประเทศไทย โจทก์คงนำสืบเพียงว่าโจทก์เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศผาสุขอิมปอร์ต ที่จดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าปลีก เครื่องมือช่าง เครื่องมือเกษตร ซึ่งรวมทั้งกระดาษทรายและผ้าทราย ตามเอกสารบริการทางอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่หลักฐานการจำหน่ายสินค้ากระดาษทรายที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนซึ่งพิพาทกันในคดีนี้นั้น ที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์โฆษณาสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุวันเวลาลงโฆษณา จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 586126 ก่อนจำเลยร่วม ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามที่จำเลยร่วมนำสืบว่า จำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกในประเทศไทยมาก่อนโจทก์ นอกจากนี้การที่โจทก์เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจำพวกกระดาษทรายและเครื่องขัดทรายภายใต้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัข ในปี 2535 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนรูปสุนัข ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ประกอบกับข้อเท็จจริงที่โจทก์อยู่ในวงการค้าขายสินค้าเครื่องมือช่าง จำพวกกระดาษทราย และผ้าทราย โจทก์จึงย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของจำเลยร่วมอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในปี 2535 กรณีมีเหตุผลให้เชื่อว่าโจทก์จงใจนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียน เมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยร่วมก็ถือเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต แม้โจทก์จะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ก็ไม่ได้หมายความว่าโจทก์จะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าจำเลยร่วม โดยเฉพาะหากโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นโดยไม่สุจริต ย่อมไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่โจทก์ที่จะอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นได้ เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อก มาก่อนโจทก์และโจทก์นำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต จำเลยร่วมจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 586126 ดีกว่าโจทก์ จึงไม่มีเหตุสมควรให้โจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรณีก็ไม่อาจถือว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ เพราะการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตรานี้ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเอง กล่าวคือ ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายที่เป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุนั้นเองว่ามีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเองหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างแจ้งชัดว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสโนบาย บทบัญญัติมาตรา 8 นี้มิได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่สุจริตหรือไม่เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นได้จากลักษณะของตัวเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนนั้นได้ ดังนั้น ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1158/2550 ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7203/2554นายศุภกร ธนพลดำรงเดชโจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกจำเลยเคดับเบิลยูเอช เมอร์ก้า แอลทีดี.จำเลยร่วม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 8 (9), ม. 67เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยรูปสุนัข และคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมก็เป็นรูปสุนัข เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบก็เห็นได้ว่าเป็นรูปสุนัขยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน รูปร่างลักษณะของสุนัขเป็นสุนัขพันธ์เดียวกันและคล้ายกันมากจนอาจเรียกได้ว่าเกือบเหมือนกัน ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบความแตกต่าง แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะมีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วย ก็เห็นได้ชัดว่ารูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบ ทั้งรูปสุนัขก็ชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อก สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วมเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" เมื่อนำมาใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้าจากแหล่งเดียวกัน เมื่อได้ความว่าจำเลยร่วมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของต่างประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงขัดหรือผงทรายแบบยืดหยุ่น โดยใช้รูปสุนัขที่ผู้ก่อตั้งบริษัทจำเลยร่วมได้คิดประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าของจำเลยร่วมมาตลอด และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2529 ในปี 2532 จำเลยร่วมได้นำสินค้าของจำเลยร่วมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านบริษัทในประเทศไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยในขณะนั้นมีโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่โจทก์จะนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี 2535 แสดงว่าจำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกในประเทศไทยมาก่อนโจทก์ ทั้งการที่โจทก์เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วม โจทก์ย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาก่อนที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เชื่อว่าโจทก์จงใจนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาขอจดทะเบียน เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต แม้โจทก์จะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่ขาดต่ออายุก็ตาม ก็ไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยร่วม จึงไม่มีเหตุสมควรที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอได้ กรณีไม่ถือว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ เพราะการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อรัฐประศาสโนบายตามบทบัญญัติมาตรานี้ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายซึ่งเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นเอง ที่ทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขัดต่อบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวในอนุมาตราหนึ่งมาตราใดหรือไม่ มิใช่เป็นกรณีของการนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะบียนโดยไม่ชอบหรือโดยไม่สุจริตเพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นจากลักษณะของตัวเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนได้โจทก์ ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550 และให้จำเลยทั้งสองรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง ระหว่างพิจารณา เคดับเบิลยูเอช เมอร์ก้า แอลทีดี. ผู้คัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นจำเลยร่วม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาต จำเลยร่วมให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยร่วมไม่ได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 586126 ของโจทก์ดีกว่าโจทก์เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "BULLDOG" จึงแตกต่างกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของจำเลยร่วมในสาระสำคัญและเป็นเหตุสมควรให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550 ที่ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 หรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหานี้จึงจำต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมอ้างว่าเป็นเจ้าของจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายนั้นแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ประกอบด้วยรูปสุนัข และคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมอ้างถึงก็เป็นรูปสุนัข เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายและเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมาย ก็เห็นได้ว่าเป็นรูปสุนัขยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน รูปร่างลักษณะของสุนัขเป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันและคล้ายกันมากจนอาจเรียกได้ว่าเกือบเหมือนกัน มีข้อแตกต่างกันเพียงแต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มีเส้นตรงในแนวนอนลากผ่านด้านหลังขาทั้งสี่ช่วงล่างของสุนัขด้วยทำให้ดูเหมือนว่าสุนัขยืนอยู่บนพื้นราบ แต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไม่มีเส้นตรงเช่นนั้นประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบเห็นความแตกต่างนี้ และแม้เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วยโดยที่เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่จำเลยร่วมกล่าวอ้างไม่มีคำดังกล่าวประกอบอันเป็นความแตกต่างอีกข้อหนึ่ง แต่ภาคส่วนรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าเห็นชัดว่าเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบนั้น ทั้งรูปสุนัขก็ปรากฏลักษณะชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อก สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วมเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" ด้วยความคล้ายกันอย่างมากของรูปสุนัขดังกล่าว ความเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นของรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าทั้งสองนั้น ดังนี้ เมื่อนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 586126 มาใช้กับสินค้ากระดาษทราย ผ้าทราย และนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาใช้กับสินค้า ผ้าทราย กระดาษทราย และสิ่งที่ใช้ในการขัดถูซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน เมื่อวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยร่วมมีความคล้ายกันดังกล่าวแล้ว จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า จำเลยร่วมไม่ได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 586126 ของโจทก์ดีกว่าโจทก์หรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์มาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานได้ความว่า โจทก์เคยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ภายหลังจากที่โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ก่อนการก่อตั้งบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด โจทก์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อปี 2550 โจทก์เป็นผู้ใช้และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกมาก่อนที่จะมีสินค้าของจำเลยร่วมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และโจทก์ไม่ได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วม ส่วนจำเลยร่วมมีนางดารานีย์ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยร่วมมาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานและพยานเอกสารในเรื่องนี้ได้ความว่า จำเลยร่วมเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ จำเลยร่วมประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบผงขัดหรือผงทรายสำหรับสภาพต่าง ๆ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ผงขัดหรือผงทรายแบบยืดหยุ่น และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการปรับแต่งพื้นผิวขั้นสุดท้ายแบบไม่มีฝุ่น มีนายออนนิ ออโล (Mr. Onni Aulo) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2486 และเป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของจำเลยร่วมมาตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งบริษัท จำเลยร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขเป็นครั้งแรกที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2529 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ผ้าทรายแผ่นกลม กระดาษและสายพานสำหรับฝน ขัดถู และขัดเงา และยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ อีกหลาย ตามสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพร้อมคำแปล จำเลยร่วมได้ส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขประดิษฐ์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 โดยผ่านบริษัทโซลิแมค จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย ต่อมาในช่วงปี 2533 ถึงปี 2534 จำเลยร่วมส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายคือบริษัทบีแอนด์บีโซลิแมค จำกัด ซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นชุดเดียวกันกับบริษัทโซลิแมค จำกัด หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบันจำเลยร่วมมอบหมายให้บริษัทเอ็ม.เค อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วมในประเทศไทย ตามแผ่นพับโฆษณาสินค้าของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด โจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ตั้งแต่ปี 2535 ถึงปี 2550 ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและหนังสือรับรอง เห็นว่า เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์ย่อมมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร แต่ในบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของโจทก์เองก็ระบุรับข้อเท็จจริงว่าบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ในขณะที่โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขายปลีกสินค้ากระดาษทราย และบริษัทดังกล่าวได้สั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายของจำเลยร่วมมาจำหน่าย และโจทก์ไม่ได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยโดยรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่จำเลยร่วมประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกกระดาษทรายและเครื่องขัดที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัข มาตั้งแต่ปี 2486 การที่จำเลยร่วมส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 การที่โจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วม รวมทั้งการที่โจทก์ไม่ได้นำสืบโต้แย้งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนางดารานีย์พยานจำเลยร่วมกับพยานเอกสารอื่น ๆ ของจำเลยร่วมที่นำสืบในเรื่องความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อก และการที่โจทก์เข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าของจำเลยร่วมดังกล่าว ทั้งที่โจทก์สามารถทำได้เพราะโจทก์ได้รับสำเนาบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานและสำเนาพยานเอกสารไปก่อนที่โจทก์จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในคดีนี้แล้ว แต่โจทก์หาได้นำสืบโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ และโจทก์ก็ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า มาก่อนที่จำเลยร่วมส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายรูปสุนัขบูลด็อกมาจำหน่ายในประเทศไทย โจทก์คงนำสืบเพียงว่าโจทก์เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศผาสุขอิมปอร์ต ที่จดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าปลีก เครื่องมือช่าง เครื่องมือเกษตร ซึ่งรวมทั้งกระดาษทรายและผ้าทราย ตามเอกสารบริการทางอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่หลักฐานการจำหน่ายสินค้ากระดาษทรายที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนซึ่งพิพาทกันในคดีนี้นั้น ที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์โฆษณาสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุวันเวลาลงโฆษณา จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 586126 ก่อนจำเลยร่วม ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามที่จำเลยร่วมนำสืบว่า จำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกในประเทศไทยมาก่อนโจทก์ นอกจากนี้การที่โจทก์เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจำพวกกระดาษทรายและเครื่องขัดทรายภายใต้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัข ในปี 2535 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนรูปสุนัข ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ประกอบกับข้อเท็จจริงที่โจทก์อยู่ในวงการค้าขายสินค้าเครื่องมือช่าง จำพวกกระดาษทราย และผ้าทราย โจทก์จึงย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของจำเลยร่วมอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในปี 2535 กรณีมีเหตุผลให้เชื่อว่าโจทก์จงใจนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียน เมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยร่วมก็ถือเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต แม้โจทก์จะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ก็ไม่ได้หมายความว่าโจทก์จะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าจำเลยร่วม โดยเฉพาะหากโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นโดยไม่สุจริต ย่อมไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่โจทก์ที่จะอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นได้ เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อก มาก่อนโจทก์และโจทก์นำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต จำเลยร่วมจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 586126 ดีกว่าโจทก์ จึงไม่มีเหตุสมควรให้โจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรณีก็ไม่อาจถือว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ เพราะการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตรานี้ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเอง กล่าวคือ ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายที่เป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุนั้นเองว่ามีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเองหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างแจ้งชัดว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสโนบาย บทบัญญัติมาตรา 8 นี้มิได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่สุจริตหรือไม่เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นได้จากลักษณะของตัวเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนนั้นได้ ดังนั้น ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1158/2550 ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ(ปริญญา ดีผดุง-อร่าม เสนามนตรี-ธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายวราคมน์ เลี้ยงพันธุ์แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหมายเลขคดีดำศาลฎีกาทก.(ป)349/2553หมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นทป64/2551หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นทป72/2553หมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550 และให้จำเลยทั้งสองรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง ระหว่างพิจารณา เคดับเบิลยูเอช เมอร์ก้า แอลทีดี. ผู้คัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นจำเลยร่วม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาต จำเลยร่วมให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยร่วมไม่ได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 586126 ของโจทก์ดีกว่าโจทก์เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "BULLDOG" จึงแตกต่างกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของจำเลยร่วมในสาระสำคัญและเป็นเหตุสมควรให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550 ที่ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 หรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหานี้จึงจำต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมอ้างว่าเป็นเจ้าของจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายนั้นแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ประกอบด้วยรูปสุนัข และคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมอ้างถึงก็เป็นรูปสุนัข เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายและเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมาย ก็เห็นได้ว่าเป็นรูปสุนัขยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน รูปร่างลักษณะของสุนัขเป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันและคล้ายกันมากจนอาจเรียกได้ว่าเกือบเหมือนกัน มีข้อแตกต่างกันเพียงแต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มีเส้นตรงในแนวนอนลากผ่านด้านหลังขาทั้งสี่ช่วงล่างของสุนัขด้วยทำให้ดูเหมือนว่าสุนัขยืนอยู่บนพื้นราบ แต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไม่มีเส้นตรงเช่นนั้นประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบเห็นความแตกต่างนี้ และแม้เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วยโดยที่เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่จำเลยร่วมกล่าวอ้างไม่มีคำดังกล่าวประกอบอันเป็นความแตกต่างอีกข้อหนึ่ง แต่ภาคส่วนรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าเห็นชัดว่าเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบนั้น ทั้งรูปสุนัขก็ปรากฏลักษณะชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อก สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วมเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" ด้วยความคล้ายกันอย่างมากของรูปสุนัขดังกล่าว ความเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นของรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าทั้งสองนั้น ดังนี้ เมื่อนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 586126 มาใช้กับสินค้ากระดาษทราย ผ้าทราย และนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาใช้กับสินค้า ผ้าทราย กระดาษทราย และสิ่งที่ใช้ในการขัดถูซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน เมื่อวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยร่วมมีความคล้ายกันดังกล่าวแล้ว จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า จำเลยร่วมไม่ได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 586126 ของโจทก์ดีกว่าโจทก์หรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์มาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานได้ความว่า โจทก์เคยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ภายหลังจากที่โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ก่อนการก่อตั้งบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด โจทก์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อปี 2550 โจทก์เป็นผู้ใช้และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกมาก่อนที่จะมีสินค้าของจำเลยร่วมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และโจทก์ไม่ได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วม ส่วนจำเลยร่วมมีนางดารานีย์ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยร่วมมาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานและพยานเอกสารในเรื่องนี้ได้ความว่า จำเลยร่วมเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ จำเลยร่วมประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบผงขัดหรือผงทรายสำหรับสภาพต่าง ๆ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ผงขัดหรือผงทรายแบบยืดหยุ่น และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการปรับแต่งพื้นผิวขั้นสุดท้ายแบบไม่มีฝุ่น มีนายออนนิ ออโล (Mr. Onni Aulo) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2486 และเป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของจำเลยร่วมมาตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งบริษัท จำเลยร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขเป็นครั้งแรกที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2529 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ผ้าทรายแผ่นกลม กระดาษและสายพานสำหรับฝน ขัดถู และขัดเงา และยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ อีกหลาย ตามสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพร้อมคำแปล จำเลยร่วมได้ส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขประดิษฐ์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 โดยผ่านบริษัทโซลิแมค จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย ต่อมาในช่วงปี 2533 ถึงปี 2534 จำเลยร่วมส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายคือบริษัทบีแอนด์บีโซลิแมค จำกัด ซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นชุดเดียวกันกับบริษัทโซลิแมค จำกัด หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบันจำเลยร่วมมอบหมายให้บริษัทเอ็ม.เค อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วมในประเทศไทย ตามแผ่นพับโฆษณาสินค้าของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด โจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ตั้งแต่ปี 2535 ถึงปี 2550 ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและหนังสือรับรอง เห็นว่า เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์ย่อมมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร แต่ในบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของโจทก์เองก็ระบุรับข้อเท็จจริงว่าบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ในขณะที่โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขายปลีกสินค้ากระดาษทราย และบริษัทดังกล่าวได้สั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายของจำเลยร่วมมาจำหน่าย และโจทก์ไม่ได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยโดยรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่จำเลยร่วมประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกกระดาษทรายและเครื่องขัดที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัข มาตั้งแต่ปี 2486 การที่จำเลยร่วมส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 การที่โจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วม รวมทั้งการที่โจทก์ไม่ได้นำสืบโต้แย้งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนางดารานีย์พยานจำเลยร่วมกับพยานเอกสารอื่น ๆ ของจำเลยร่วมที่นำสืบในเรื่องความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อก และการที่โจทก์เข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าของจำเลยร่วมดังกล่าว ทั้งที่โจทก์สามารถทำได้เพราะโจทก์ได้รับสำเนาบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานและสำเนาพยานเอกสารไปก่อนที่โจทก์จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในคดีนี้แล้ว แต่โจทก์หาได้นำสืบโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ และโจทก์ก็ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า มาก่อนที่จำเลยร่วมส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายรูปสุนัขบูลด็อกมาจำหน่ายในประเทศไทย โจทก์คงนำสืบเพียงว่าโจทก์เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศผาสุขอิมปอร์ต ที่จดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าปลีก เครื่องมือช่าง เครื่องมือเกษตร ซึ่งรวมทั้งกระดาษทรายและผ้าทราย ตามเอกสารบริการทางอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่หลักฐานการจำหน่ายสินค้ากระดาษทรายที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนซึ่งพิพาทกันในคดีนี้นั้น ที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์โฆษณาสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุวันเวลาลงโฆษณา จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 586126 ก่อนจำเลยร่วม ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามที่จำเลยร่วมนำสืบว่า จำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกในประเทศไทยมาก่อนโจทก์ นอกจากนี้การที่โจทก์เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจำพวกกระดาษทรายและเครื่องขัดทรายภายใต้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัข ในปี 2535 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนรูปสุนัข ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ประกอบกับข้อเท็จจริงที่โจทก์อยู่ในวงการค้าขายสินค้าเครื่องมือช่าง จำพวกกระดาษทราย และผ้าทราย โจทก์จึงย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของจำเลยร่วมอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในปี 2535 กรณีมีเหตุผลให้เชื่อว่าโจทก์จงใจนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียน เมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยร่วมก็ถือเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต แม้โจทก์จะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ก็ไม่ได้หมายความว่าโจทก์จะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าจำเลยร่วม โดยเฉพาะหากโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นโดยไม่สุจริต ย่อมไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่โจทก์ที่จะอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นได้ เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อก มาก่อนโจทก์และโจทก์นำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต จำเลยร่วมจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 586126 ดีกว่าโจทก์ จึงไม่มีเหตุสมควรให้โจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรณีก็ไม่อาจถือว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ เพราะการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตรานี้ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเอง กล่าวคือ ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายที่เป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุนั้นเองว่ามีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเองหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างแจ้งชัดว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสโนบาย บทบัญญัติมาตรา 8 นี้มิได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่สุจริตหรือไม่เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นได้จากลักษณะของตัวเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนนั้นได้ ดังนั้น ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1158/2550 ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7203/2554นายศุภกร ธนพลดำรงเดชโจทก์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกจำเลยเคดับเบิลยูเอช เมอร์ก้า แอลทีดี.จำเลยร่วม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 8 (9), ม. 67เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยรูปสุนัข และคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมก็เป็นรูปสุนัข เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบก็เห็นได้ว่าเป็นรูปสุนัขยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน รูปร่างลักษณะของสุนัขเป็นสุนัขพันธ์เดียวกันและคล้ายกันมากจนอาจเรียกได้ว่าเกือบเหมือนกัน ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบความแตกต่าง แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะมีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วย ก็เห็นได้ชัดว่ารูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบ ทั้งรูปสุนัขก็ชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อก สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วมเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" เมื่อนำมาใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้าจากแหล่งเดียวกัน เมื่อได้ความว่าจำเลยร่วมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของต่างประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงขัดหรือผงทรายแบบยืดหยุ่น โดยใช้รูปสุนัขที่ผู้ก่อตั้งบริษัทจำเลยร่วมได้คิดประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าของจำเลยร่วมมาตลอด และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2529 ในปี 2532 จำเลยร่วมได้นำสินค้าของจำเลยร่วมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านบริษัทในประเทศไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยในขณะนั้นมีโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่โจทก์จะนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี 2535 แสดงว่าจำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกในประเทศไทยมาก่อนโจทก์ ทั้งการที่โจทก์เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วม โจทก์ย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาก่อนที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เชื่อว่าโจทก์จงใจนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาขอจดทะเบียน เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต แม้โจทก์จะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่ขาดต่ออายุก็ตาม ก็ไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยร่วม จึงไม่มีเหตุสมควรที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอได้ กรณีไม่ถือว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ เพราะการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อรัฐประศาสโนบายตามบทบัญญัติมาตรานี้ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายซึ่งเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นเอง ที่ทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขัดต่อบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวในอนุมาตราหนึ่งมาตราใดหรือไม่ มิใช่เป็นกรณีของการนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะบียนโดยไม่ชอบหรือโดยไม่สุจริตเพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นจากลักษณะของตัวเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนได้โจทก์ ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550 และให้จำเลยทั้งสองรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง ระหว่างพิจารณา เคดับเบิลยูเอช เมอร์ก้า แอลทีดี. ผู้คัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นจำเลยร่วม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาต จำเลยร่วมให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยร่วมไม่ได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 586126 ของโจทก์ดีกว่าโจทก์เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "BULLDOG" จึงแตกต่างกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของจำเลยร่วมในสาระสำคัญและเป็นเหตุสมควรให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550 ที่ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 หรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหานี้จึงจำต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมอ้างว่าเป็นเจ้าของจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายนั้นแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ประกอบด้วยรูปสุนัข และคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมอ้างถึงก็เป็นรูปสุนัข เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายและเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมาย ก็เห็นได้ว่าเป็นรูปสุนัขยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน รูปร่างลักษณะของสุนัขเป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันและคล้ายกันมากจนอาจเรียกได้ว่าเกือบเหมือนกัน มีข้อแตกต่างกันเพียงแต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มีเส้นตรงในแนวนอนลากผ่านด้านหลังขาทั้งสี่ช่วงล่างของสุนัขด้วยทำให้ดูเหมือนว่าสุนัขยืนอยู่บนพื้นราบ แต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไม่มีเส้นตรงเช่นนั้นประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบเห็นความแตกต่างนี้ และแม้เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วยโดยที่เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่จำเลยร่วมกล่าวอ้างไม่มีคำดังกล่าวประกอบอันเป็นความแตกต่างอีกข้อหนึ่ง แต่ภาคส่วนรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าเห็นชัดว่าเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบนั้น ทั้งรูปสุนัขก็ปรากฏลักษณะชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อก สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วมเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" ด้วยความคล้ายกันอย่างมากของรูปสุนัขดังกล่าว ความเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นของรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าทั้งสองนั้น ดังนี้ เมื่อนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 586126 มาใช้กับสินค้ากระดาษทราย ผ้าทราย และนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาใช้กับสินค้า ผ้าทราย กระดาษทราย และสิ่งที่ใช้ในการขัดถูซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน เมื่อวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยร่วมมีความคล้ายกันดังกล่าวแล้ว จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า จำเลยร่วมไม่ได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 586126 ของโจทก์ดีกว่าโจทก์หรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์มาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานได้ความว่า โจทก์เคยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ภายหลังจากที่โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ก่อนการก่อตั้งบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด โจทก์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อปี 2550 โจทก์เป็นผู้ใช้และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกมาก่อนที่จะมีสินค้าของจำเลยร่วมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และโจทก์ไม่ได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วม ส่วนจำเลยร่วมมีนางดารานีย์ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยร่วมมาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานและพยานเอกสารในเรื่องนี้ได้ความว่า จำเลยร่วมเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ จำเลยร่วมประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบผงขัดหรือผงทรายสำหรับสภาพต่าง ๆ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ผงขัดหรือผงทรายแบบยืดหยุ่น และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการปรับแต่งพื้นผิวขั้นสุดท้ายแบบไม่มีฝุ่น มีนายออนนิ ออโล (Mr. Onni Aulo) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2486 และเป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของจำเลยร่วมมาตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งบริษัท จำเลยร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขเป็นครั้งแรกที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2529 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ผ้าทรายแผ่นกลม กระดาษและสายพานสำหรับฝน ขัดถู และขัดเงา และยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ อีกหลาย ตามสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพร้อมคำแปล จำเลยร่วมได้ส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขประดิษฐ์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 โดยผ่านบริษัทโซลิแมค จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย ต่อมาในช่วงปี 2533 ถึงปี 2534 จำเลยร่วมส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายคือบริษัทบีแอนด์บีโซลิแมค จำกัด ซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นชุดเดียวกันกับบริษัทโซลิแมค จำกัด หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบันจำเลยร่วมมอบหมายให้บริษัทเอ็ม.เค อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วมในประเทศไทย ตามแผ่นพับโฆษณาสินค้าของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด โจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ตั้งแต่ปี 2535 ถึงปี 2550 ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและหนังสือรับรอง เห็นว่า เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์ย่อมมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร แต่ในบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของโจทก์เองก็ระบุรับข้อเท็จจริงว่าบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ในขณะที่โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขายปลีกสินค้ากระดาษทราย และบริษัทดังกล่าวได้สั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายของจำเลยร่วมมาจำหน่าย และโจทก์ไม่ได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยโดยรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่จำเลยร่วมประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกกระดาษทรายและเครื่องขัดที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัข มาตั้งแต่ปี 2486 การที่จำเลยร่วมส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 การที่โจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วม รวมทั้งการที่โจทก์ไม่ได้นำสืบโต้แย้งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนางดารานีย์พยานจำเลยร่วมกับพยานเอกสารอื่น ๆ ของจำเลยร่วมที่นำสืบในเรื่องความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อก และการที่โจทก์เข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าของจำเลยร่วมดังกล่าว ทั้งที่โจทก์สามารถทำได้เพราะโจทก์ได้รับสำเนาบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานและสำเนาพยานเอกสารไปก่อนที่โจทก์จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในคดีนี้แล้ว แต่โจทก์หาได้นำสืบโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ และโจทก์ก็ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า มาก่อนที่จำเลยร่วมส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายรูปสุนัขบูลด็อกมาจำหน่ายในประเทศไทย โจทก์คงนำสืบเพียงว่าโจทก์เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศผาสุขอิมปอร์ต ที่จดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าปลีก เครื่องมือช่าง เครื่องมือเกษตร ซึ่งรวมทั้งกระดาษทรายและผ้าทราย ตามเอกสารบริการทางอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่หลักฐานการจำหน่ายสินค้ากระดาษทรายที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนซึ่งพิพาทกันในคดีนี้นั้น ที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์โฆษณาสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุวันเวลาลงโฆษณา จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 586126 ก่อนจำเลยร่วม ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามที่จำเลยร่วมนำสืบว่า จำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกในประเทศไทยมาก่อนโจทก์ นอกจากนี้การที่โจทก์เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจำพวกกระดาษทรายและเครื่องขัดทรายภายใต้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัข ในปี 2535 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนรูปสุนัข ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ประกอบกับข้อเท็จจริงที่โจทก์อยู่ในวงการค้าขายสินค้าเครื่องมือช่าง จำพวกกระดาษทราย และผ้าทราย โจทก์จึงย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของจำเลยร่วมอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในปี 2535 กรณีมีเหตุผลให้เชื่อว่าโจทก์จงใจนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียน เมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยร่วมก็ถือเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต แม้โจทก์จะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ก็ไม่ได้หมายความว่าโจทก์จะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าจำเลยร่วม โดยเฉพาะหากโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นโดยไม่สุจริต ย่อมไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่โจทก์ที่จะอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นได้ เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อก มาก่อนโจทก์และโจทก์นำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต จำเลยร่วมจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 586126 ดีกว่าโจทก์ จึงไม่มีเหตุสมควรให้โจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรณีก็ไม่อาจถือว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ เพราะการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตรานี้ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเอง กล่าวคือ ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายที่เป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุนั้นเองว่ามีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเองหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างแจ้งชัดว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสโนบาย บทบัญญัติมาตรา 8 นี้มิได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่สุจริตหรือไม่เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นได้จากลักษณะของตัวเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนนั้นได้ ดังนั้น ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1158/2550 ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ(ปริญญา ดีผดุง-อร่าม เสนามนตรี-ธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายวราคมน์ เลี้ยงพันธุ์แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหมายเลขคดีดำศาลฎีกาทก.(ป)349/2553หมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นทป64/2551หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นทป72/2553หมายเหตุ