คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 296/2546หลักกฎหมาย: คำว่า TWOWAY เป็นคำทั่วไปมีความหมายว่าสองทาง ซึ่งโดยปกติบุคคลทั่วไปย่อมสามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า TWOWAY และทูเวย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำคำนี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกอบรูปคือรูปลูกศรสลับหัวกันTWO รูปลูกศรสลับหัวWAYหรือ2รูปลูกศรสลับหัวWAYอันเป็นการผสมคำกับรูปลูกศรซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นมา แต่โจทก์กลับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme ของโจทก์ เช่น TellmeTWO รูปลูกศรสลับหัวWAYPOWDERCAKEหรือTellmeCreance2รูปลูกศรสลับหัวWAY อันมีลักษณะเป็นการขยายให้เห็นคุณสมบัติของแป้งแข็ง Tellme ของโจทก์ว่าใช้ได้สองทาง คือใช้ได้ทั้งผสมน้ำและไม่ผสมน้ำนั่นเอง การที่ ป. ใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" มิได้ใช้TWO รูปลูกศรสลับหัวWAYหรือ2รูปลูกศรสลับหัว WAY ไปประกอบคำว่า sunmelonเป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะเป็นสินค้าแป้งผัดหน้าชนิดเดียวกับของโจทก์ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียกขานแตกต่างกัน และจะถือว่า ป. มีเจตนาไม่สุจริตในการใช้คำว่า "ทูเวย์เคค"ประกอบคำว่าซันเมลอน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าแป้งผัดหน้าไม่ได้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY POWDERCAKE เพื่อใช้กับสินค้าแป้งแข็งของโจทก์ซึ่งผ่านการทดลองว่าสามารถใช้กับน้ำหรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้ โจทก์ผลิตออกจำหน่ายและโฆษณามาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ปี 2535 ตามคำขอเลขที่ 235556 ทะเบียนเลขที่ ค.11378 โจทก์ยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY, 2 WAY, TWO WAY ทู เวย์,2 WAY ทู เวย์, ทู เวย์, 2 WAY POWDERCAKE และ Tellme Creance 2 WAY ไว้แล้วอีกด้วย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 นางสาวประกายคำ ศรีวิชัย ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า sun melon กับคำว่า "ซันเมลอน ทูเวย์เคค" ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 3 (ใหม่) รายการสินค้าแป้งผัดหน้าตามคำขอเลขที่ 347866 โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำมีคำว่า "ทูเวย์เคค" รวมกับคำ ซันเมลอน ซึ่งคำว่า "ทูเวย์เคค" มาจากอักษรโรมันคำว่า TWO WAY CAKE มีเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากนางสาวประกายคำนำเอาคำดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับของโจทก์แล้วจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ไม่ควรที่จำเลยที่ 1 จะสั่งให้นางสาวประกายคำไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" โจทก์จึงได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำ ซึ่งนางสาวประกายคำก็ได้ยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 มีคำวินิจฉัย 62/2542 ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่นางสาวประกายคำต่อไป โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยทั้งเจ็ดและได้รับแจ้งคำวินิจฉัยที่ 984/2543 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม2543 ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดเป็นคดีนี้ ทั้งนี้โจทก์เห็นว่าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY POWDERCAKE มีเสียงเรียกขานว่า ทูเวย์ เพาเดอร์เค้ก โดยมีคำว่า TWO WAY เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY, 2 WAY และอักษรไทยคำว่าทู เวย์ ที่ใช้กับสินค้าแป้งแข็งและได้ทำการทดลองมาเป็นเวลาหลายปีจึงพบว่าเนื้อแป้งสูตรใหม่นี้มีคุณสมบัติดีเยี่ยมเป็นพิเศษ คือ สามารถใช้กับน้ำหรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้โจทก์ผลิตออกจำหน่ายและโฆษณามาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี จนเป็นที่รู้จักและแพร่หลายแก่สาธารณชน การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปใช้กับคำว่า sun melon ซึ่งมีเสียงเรียกขานว่าซันเมลอน และการที่นางสาวประกายคำใช้ภาษาไทยคำว่า ซันเมลอนร่วมกับการใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" โดยไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ตามมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้นโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย ทั้งนี้เพราะแม้จะมีการสละสิทธิแล้วคำดังกล่าวยังปรากฏในเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำอยู่ ดังนั้น การที่จำเลยทั้งเจ็ดมีคำวินิจฉัยว่า รูปลวดลายอยู่ในสี่เหลี่ยมและคำว่า sun melon กับคำว่า"ซันเมลอนทูเวย์เคค" กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้คือคำว่า TWO WAYPOWDERCAKE อักษร R ในวงกลมและรูปลูกศรประดิษฐ์ และเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำที่ใช้คำว่า ทูเวย์ แม้จะมีเสียงเรียกขานเหมือนกันกับอักษรโรมันคำว่าTWO WAY ซึ่งเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำมีอักษรโรมันคำว่า sun melon อักษรไทยคำว่า"ซันเมลอนทูเวย์เคค" และรูปลวดลายประดิษฐ์มีลักษณะเป็นลายเส้นอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบอยู่ด้วย โดยนางสาวประกายคำได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลูกศรสองดอกชี้ไปคนละด้านอยู่ระหว่างอักษรโรมันคำว่า TWO และ WAY เป็นสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเครื่องหมายและมีอักษรโรมันคำว่า POWDERCAKE ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงต่างกันนั้นเป็นการไม่ชอบ โดยโจทก์เห็นว่า การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปรวมกับอักษรไทยคำว่า ซันเมลอน เพื่อให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยอาศัยความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์รวมอยู่ด้วยเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจการค้าของนางสาวประกายคำ เพราะอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" เป็นคำที่มีเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า TWO WAY และ ทู เวย์ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ถึงแม้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า TWO WAY จะมีรูปลูกศรสองดอกชี้ไปคนละด้านอยู่ระหว่างอักษรโรมันคำว่า TWO และ WAY ก็ตามแต่สาธารณชนทั่วไปจะเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า TWO WAY หรือ ทูเวย์ อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค"ของนางสาวประกายคำจึงเป็นคำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 6 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 จำเลยที่ 1 น่าจะสั่งให้นางสาวประกายคำแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำเสียใหม่ โดยตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสีย หรือมีคำสั่งให้นางสาวประกายคำแสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 62/2542 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 984/2543 กับขอให้บังคับนางสาวประกายคำแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 3467866 เสียใหม่ โดยให้ตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสีย หรือมีคำสั่งให้แสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534จำเลยทั้งเจ็ดให้การว่า การที่นางสาวประกายคำ ศรีวิชัยยอมสละสิทธิภาคส่วนคำว่า ทูเวย์ ในเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำดังกล่าวตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ก็เพราะว่า TWO WAY เป็นคำสามัญที่ใช้ในทางการค้าอยู่แล้ว โจทก์จะอ้างการถือสิทธิคำว่า TWO WAY แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ สาธารณชนไม่สับสนหรือหลงผิดเพราะเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำเห็นเด่นชัด การพิจารณาของจำเลยที่ 1 หรือคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ตามเหตุผลที่ปรากฏในคำวินิจฉัยที่ 62/2542 หรือที่ 984/2543 จึงชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันชั้นนี้รับฟังได้ว่าโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE,TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY, TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY ทูเวย์, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ทูเวย์, ทู เวย์, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE,(รูปภาพ) (Tellmme Creance 2 way) ตามเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 และโจทก์ยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเอกสารหมาย จ.12 ด้วย ต่อมานางสาวประกายคำ ศรีวิชัย ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า (รูปเครื่องหมาย) SUN MELON ซันเมลอนทูเวย์เคคตามเอกสารหมาย จ.13 โจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าโจทก์จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE แล้ว การที่นางสาวประกายคำยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับรายการสินค้าแป้งผัดหน้าจึงเป็นการไม่ชอบ ขอให้ตัดคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกจากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปลวดลายและคำว่า sun melon กับ คำว่า "ซันเมลอนทูเวย์เคค" ของนางสาวประกายคำ ตามเอกสารหมาย จ.16 โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ ตามเอกสารหมาย จ.18มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์สรุปได้ว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE แม้จะมีการสละไม่ถือสิทธิในถ้อยคำว่า "POWDERCAKE" และตัว R แต่ก็ยังมีเครื่องหมายการค้า TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY และ 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ซึ่งมีเสียงเรียกขานได้ว่า "ทูเวย์" โดยสละไม่ขอถือสิทธิในคำว่า "ทู" แต่การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับคำว่า sun melon และคำว่า "ซันเมลอน" เป็นการไม่สุจริตและเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งให้ตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสียหรือมีคำสั่งให้นางสาวประกายคำแสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามนัยมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือไม่ เห็นว่า คำว่า TWO WAY เป็นคำทั่วไปมีความหมายว่าสองทางซึ่งโดยปกติบุคคลทั่วไปย่อมสามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า TWO WAY และ ทู เวย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้วก็ตามโจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำคำนี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 นั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ชัดว่าโจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายประกอบรูปคือรูปลูกศรสลับหัวกัน TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY หรือ 2 รูปลูกศรสลับหัวWAY อันเป็นการผสมคำกับรูปลูกศร ซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นมา แต่ปรากฏว่าโจทก์กลับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme ของโจทก์ เช่น Tellme TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE หรือ Tellme Creance 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY อันมีลักษณะเป็นการขยายให้เห็นคุณสมบัติของแป้งแข็ง Tellme ของโจทก์ว่าใช้ได้สองทาง คือใช้ได้ทั้งผสมน้ำและไม่ผสมน้ำนั่นเอง ดังจะเห็นได้จากคำเบิกความของนางพรรณวดี วิวัฒรางกูล ที่ประกอบอาชีพค้าขายที่ร้านซินกิมหลี พยานโจทก์ว่าตนทราบดีว่าแป้งทูเวย์เพาเดอร์เค้กไม่ได้มีเฉพาะยี่ห้อของโจทก์เท่านั้นยังมียี่ห้ออื่นที่จำหน่ายอีก แต่แป้งของโจทก์หรือเทลมีขายได้ดีอันเป็นการแสดงว่าคำว่า TWO WAY เป็นเพียงการกล่าวถึงคุณสมบัติการใช้ของแป้งผัดหน้าเท่านั้น ส่วนจะเป็นแป้งผัดหน้ายี่ห้อใดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้จะพิจารณา ดังนั้นการที่นางสาวประกายคำใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" มิได้ใช้ TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY หรือ2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ไปประกอบคำว่า sun melon เป็นเครื่องหมายการค้าแม้จะเป็นสินค้าแป้งผัดหน้าชนิดเดียวกับของโจทก์ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียกขานแตกต่างกันและจะถือว่านางสาวประกายคำมีเจตนาไม่สุจริตในการใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" ประกอบคำว่า ซันเมลอน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าแป้งผัดหน้าดังเช่นที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์แล้วพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"พิพากษายืน ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 296/2546บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัดโจทก์นาย สมศักดิ์ พณิชยกุล กับพวกจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 15, ม. 17คำว่า TWOWAY เป็นคำทั่วไปมีความหมายว่าสองทาง ซึ่งโดยปกติบุคคลทั่วไปย่อมสามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า TWOWAY และทูเวย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำคำนี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกอบรูปคือรูปลูกศรสลับหัวกันTWO รูปลูกศรสลับหัวWAYหรือ2รูปลูกศรสลับหัวWAYอันเป็นการผสมคำกับรูปลูกศรซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นมา แต่โจทก์กลับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme ของโจทก์ เช่น TellmeTWO รูปลูกศรสลับหัวWAYPOWDERCAKEหรือTellmeCreance2รูปลูกศรสลับหัวWAY อันมีลักษณะเป็นการขยายให้เห็นคุณสมบัติของแป้งแข็ง Tellme ของโจทก์ว่าใช้ได้สองทาง คือใช้ได้ทั้งผสมน้ำและไม่ผสมน้ำนั่นเอง การที่ ป. ใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" มิได้ใช้TWO รูปลูกศรสลับหัวWAYหรือ2รูปลูกศรสลับหัว WAY ไปประกอบคำว่า sunmelonเป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะเป็นสินค้าแป้งผัดหน้าชนิดเดียวกับของโจทก์ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียกขานแตกต่างกัน และจะถือว่า ป. มีเจตนาไม่สุจริตในการใช้คำว่า "ทูเวย์เคค"ประกอบคำว่าซันเมลอน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าแป้งผัดหน้าไม่ได้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY POWDERCAKE เพื่อใช้กับสินค้าแป้งแข็งของโจทก์ซึ่งผ่านการทดลองว่าสามารถใช้กับน้ำหรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้ โจทก์ผลิตออกจำหน่ายและโฆษณามาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ปี 2535 ตามคำขอเลขที่ 235556 ทะเบียนเลขที่ ค.11378 โจทก์ยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY, 2 WAY, TWO WAY ทู เวย์,2 WAY ทู เวย์, ทู เวย์, 2 WAY POWDERCAKE และ Tellme Creance 2 WAY ไว้แล้วอีกด้วย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 นางสาวประกายคำ ศรีวิชัย ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า sun melon กับคำว่า "ซันเมลอน ทูเวย์เคค" ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 3 (ใหม่) รายการสินค้าแป้งผัดหน้าตามคำขอเลขที่ 347866 โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำมีคำว่า "ทูเวย์เคค" รวมกับคำ ซันเมลอน ซึ่งคำว่า "ทูเวย์เคค" มาจากอักษรโรมันคำว่า TWO WAY CAKE มีเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากนางสาวประกายคำนำเอาคำดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับของโจทก์แล้วจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ไม่ควรที่จำเลยที่ 1 จะสั่งให้นางสาวประกายคำไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" โจทก์จึงได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำ ซึ่งนางสาวประกายคำก็ได้ยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 มีคำวินิจฉัย 62/2542 ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่นางสาวประกายคำต่อไป โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยทั้งเจ็ดและได้รับแจ้งคำวินิจฉัยที่ 984/2543 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม2543 ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดเป็นคดีนี้ ทั้งนี้โจทก์เห็นว่าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY POWDERCAKE มีเสียงเรียกขานว่า ทูเวย์ เพาเดอร์เค้ก โดยมีคำว่า TWO WAY เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY, 2 WAY และอักษรไทยคำว่าทู เวย์ ที่ใช้กับสินค้าแป้งแข็งและได้ทำการทดลองมาเป็นเวลาหลายปีจึงพบว่าเนื้อแป้งสูตรใหม่นี้มีคุณสมบัติดีเยี่ยมเป็นพิเศษ คือ สามารถใช้กับน้ำหรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้โจทก์ผลิตออกจำหน่ายและโฆษณามาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี จนเป็นที่รู้จักและแพร่หลายแก่สาธารณชน การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปใช้กับคำว่า sun melon ซึ่งมีเสียงเรียกขานว่าซันเมลอน และการที่นางสาวประกายคำใช้ภาษาไทยคำว่า ซันเมลอนร่วมกับการใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" โดยไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ตามมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้นโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย ทั้งนี้เพราะแม้จะมีการสละสิทธิแล้วคำดังกล่าวยังปรากฏในเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำอยู่ ดังนั้น การที่จำเลยทั้งเจ็ดมีคำวินิจฉัยว่า รูปลวดลายอยู่ในสี่เหลี่ยมและคำว่า sun melon กับคำว่า"ซันเมลอนทูเวย์เคค" กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้คือคำว่า TWO WAYPOWDERCAKE อักษร R ในวงกลมและรูปลูกศรประดิษฐ์ และเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำที่ใช้คำว่า ทูเวย์ แม้จะมีเสียงเรียกขานเหมือนกันกับอักษรโรมันคำว่าTWO WAY ซึ่งเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำมีอักษรโรมันคำว่า sun melon อักษรไทยคำว่า"ซันเมลอนทูเวย์เคค" และรูปลวดลายประดิษฐ์มีลักษณะเป็นลายเส้นอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบอยู่ด้วย โดยนางสาวประกายคำได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลูกศรสองดอกชี้ไปคนละด้านอยู่ระหว่างอักษรโรมันคำว่า TWO และ WAY เป็นสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเครื่องหมายและมีอักษรโรมันคำว่า POWDERCAKE ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงต่างกันนั้นเป็นการไม่ชอบ โดยโจทก์เห็นว่า การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปรวมกับอักษรไทยคำว่า ซันเมลอน เพื่อให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยอาศัยความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์รวมอยู่ด้วยเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจการค้าของนางสาวประกายคำ เพราะอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" เป็นคำที่มีเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า TWO WAY และ ทู เวย์ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ถึงแม้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า TWO WAY จะมีรูปลูกศรสองดอกชี้ไปคนละด้านอยู่ระหว่างอักษรโรมันคำว่า TWO และ WAY ก็ตามแต่สาธารณชนทั่วไปจะเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า TWO WAY หรือ ทูเวย์ อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค"ของนางสาวประกายคำจึงเป็นคำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 6 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 จำเลยที่ 1 น่าจะสั่งให้นางสาวประกายคำแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำเสียใหม่ โดยตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสีย หรือมีคำสั่งให้นางสาวประกายคำแสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 62/2542 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 984/2543 กับขอให้บังคับนางสาวประกายคำแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 3467866 เสียใหม่ โดยให้ตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสีย หรือมีคำสั่งให้แสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534จำเลยทั้งเจ็ดให้การว่า การที่นางสาวประกายคำ ศรีวิชัยยอมสละสิทธิภาคส่วนคำว่า ทูเวย์ ในเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำดังกล่าวตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ก็เพราะว่า TWO WAY เป็นคำสามัญที่ใช้ในทางการค้าอยู่แล้ว โจทก์จะอ้างการถือสิทธิคำว่า TWO WAY แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ สาธารณชนไม่สับสนหรือหลงผิดเพราะเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำเห็นเด่นชัด การพิจารณาของจำเลยที่ 1 หรือคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ตามเหตุผลที่ปรากฏในคำวินิจฉัยที่ 62/2542 หรือที่ 984/2543 จึงชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันชั้นนี้รับฟังได้ว่าโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE,TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY, TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY ทูเวย์, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ทูเวย์, ทู เวย์, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE,(รูปภาพ) (Tellmme Creance 2 way) ตามเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 และโจทก์ยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเอกสารหมาย จ.12 ด้วย ต่อมานางสาวประกายคำ ศรีวิชัย ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า (รูปเครื่องหมาย) SUN MELON ซันเมลอนทูเวย์เคคตามเอกสารหมาย จ.13 โจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าโจทก์จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE แล้ว การที่นางสาวประกายคำยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับรายการสินค้าแป้งผัดหน้าจึงเป็นการไม่ชอบ ขอให้ตัดคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกจากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปลวดลายและคำว่า sun melon กับ คำว่า "ซันเมลอนทูเวย์เคค" ของนางสาวประกายคำ ตามเอกสารหมาย จ.16 โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ ตามเอกสารหมาย จ.18มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์สรุปได้ว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE แม้จะมีการสละไม่ถือสิทธิในถ้อยคำว่า "POWDERCAKE" และตัว R แต่ก็ยังมีเครื่องหมายการค้า TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY และ 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ซึ่งมีเสียงเรียกขานได้ว่า "ทูเวย์" โดยสละไม่ขอถือสิทธิในคำว่า "ทู" แต่การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับคำว่า sun melon และคำว่า "ซันเมลอน" เป็นการไม่สุจริตและเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งให้ตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสียหรือมีคำสั่งให้นางสาวประกายคำแสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามนัยมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือไม่ เห็นว่า คำว่า TWO WAY เป็นคำทั่วไปมีความหมายว่าสองทางซึ่งโดยปกติบุคคลทั่วไปย่อมสามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า TWO WAY และ ทู เวย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้วก็ตามโจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำคำนี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 นั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ชัดว่าโจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายประกอบรูปคือรูปลูกศรสลับหัวกัน TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY หรือ 2 รูปลูกศรสลับหัวWAY อันเป็นการผสมคำกับรูปลูกศร ซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นมา แต่ปรากฏว่าโจทก์กลับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme ของโจทก์ เช่น Tellme TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE หรือ Tellme Creance 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY อันมีลักษณะเป็นการขยายให้เห็นคุณสมบัติของแป้งแข็ง Tellme ของโจทก์ว่าใช้ได้สองทาง คือใช้ได้ทั้งผสมน้ำและไม่ผสมน้ำนั่นเอง ดังจะเห็นได้จากคำเบิกความของนางพรรณวดี วิวัฒรางกูล ที่ประกอบอาชีพค้าขายที่ร้านซินกิมหลี พยานโจทก์ว่าตนทราบดีว่าแป้งทูเวย์เพาเดอร์เค้กไม่ได้มีเฉพาะยี่ห้อของโจทก์เท่านั้นยังมียี่ห้ออื่นที่จำหน่ายอีก แต่แป้งของโจทก์หรือเทลมีขายได้ดีอันเป็นการแสดงว่าคำว่า TWO WAY เป็นเพียงการกล่าวถึงคุณสมบัติการใช้ของแป้งผัดหน้าเท่านั้น ส่วนจะเป็นแป้งผัดหน้ายี่ห้อใดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้จะพิจารณา ดังนั้นการที่นางสาวประกายคำใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" มิได้ใช้ TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY หรือ2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ไปประกอบคำว่า sun melon เป็นเครื่องหมายการค้าแม้จะเป็นสินค้าแป้งผัดหน้าชนิดเดียวกับของโจทก์ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียกขานแตกต่างกันและจะถือว่านางสาวประกายคำมีเจตนาไม่สุจริตในการใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" ประกอบคำว่า ซันเมลอน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าแป้งผัดหน้าดังเช่นที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์แล้วพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"พิพากษายืน(พินิจ เพชรรุ่ง-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-สบโชค สุขารมณ์)แหล่งที่มาเนติบัณฑิตยสภาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY POWDERCAKE เพื่อใช้กับสินค้าแป้งแข็งของโจทก์ซึ่งผ่านการทดลองว่าสามารถใช้กับน้ำหรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้ โจทก์ผลิตออกจำหน่ายและโฆษณามาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ปี 2535 ตามคำขอเลขที่ 235556 ทะเบียนเลขที่ ค.11378 โจทก์ยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY, 2 WAY, TWO WAY ทู เวย์,2 WAY ทู เวย์, ทู เวย์, 2 WAY POWDERCAKE และ Tellme Creance 2 WAY ไว้แล้วอีกด้วย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 นางสาวประกายคำ ศรีวิชัย ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า sun melon กับคำว่า "ซันเมลอน ทูเวย์เคค" ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 3 (ใหม่) รายการสินค้าแป้งผัดหน้าตามคำขอเลขที่ 347866 โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำมีคำว่า "ทูเวย์เคค" รวมกับคำ ซันเมลอน ซึ่งคำว่า "ทูเวย์เคค" มาจากอักษรโรมันคำว่า TWO WAY CAKE มีเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากนางสาวประกายคำนำเอาคำดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับของโจทก์แล้วจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ไม่ควรที่จำเลยที่ 1 จะสั่งให้นางสาวประกายคำไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" โจทก์จึงได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำ ซึ่งนางสาวประกายคำก็ได้ยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 มีคำวินิจฉัย 62/2542 ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่นางสาวประกายคำต่อไป โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยทั้งเจ็ดและได้รับแจ้งคำวินิจฉัยที่ 984/2543 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม2543 ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดเป็นคดีนี้ ทั้งนี้โจทก์เห็นว่าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY POWDERCAKE มีเสียงเรียกขานว่า ทูเวย์ เพาเดอร์เค้ก โดยมีคำว่า TWO WAY เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY, 2 WAY และอักษรไทยคำว่าทู เวย์ ที่ใช้กับสินค้าแป้งแข็งและได้ทำการทดลองมาเป็นเวลาหลายปีจึงพบว่าเนื้อแป้งสูตรใหม่นี้มีคุณสมบัติดีเยี่ยมเป็นพิเศษ คือ สามารถใช้กับน้ำหรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้โจทก์ผลิตออกจำหน่ายและโฆษณามาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี จนเป็นที่รู้จักและแพร่หลายแก่สาธารณชน การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปใช้กับคำว่า sun melon ซึ่งมีเสียงเรียกขานว่าซันเมลอน และการที่นางสาวประกายคำใช้ภาษาไทยคำว่า ซันเมลอนร่วมกับการใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" โดยไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ตามมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้นโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย ทั้งนี้เพราะแม้จะมีการสละสิทธิแล้วคำดังกล่าวยังปรากฏในเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำอยู่ ดังนั้น การที่จำเลยทั้งเจ็ดมีคำวินิจฉัยว่า รูปลวดลายอยู่ในสี่เหลี่ยมและคำว่า sun melon กับคำว่า"ซันเมลอนทูเวย์เคค" กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้คือคำว่า TWO WAYPOWDERCAKE อักษร R ในวงกลมและรูปลูกศรประดิษฐ์ และเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำที่ใช้คำว่า ทูเวย์ แม้จะมีเสียงเรียกขานเหมือนกันกับอักษรโรมันคำว่าTWO WAY ซึ่งเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำมีอักษรโรมันคำว่า sun melon อักษรไทยคำว่า"ซันเมลอนทูเวย์เคค" และรูปลวดลายประดิษฐ์มีลักษณะเป็นลายเส้นอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบอยู่ด้วย โดยนางสาวประกายคำได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลูกศรสองดอกชี้ไปคนละด้านอยู่ระหว่างอักษรโรมันคำว่า TWO และ WAY เป็นสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเครื่องหมายและมีอักษรโรมันคำว่า POWDERCAKE ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงต่างกันนั้นเป็นการไม่ชอบ โดยโจทก์เห็นว่า การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปรวมกับอักษรไทยคำว่า ซันเมลอน เพื่อให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยอาศัยความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์รวมอยู่ด้วยเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจการค้าของนางสาวประกายคำ เพราะอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" เป็นคำที่มีเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า TWO WAY และ ทู เวย์ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ถึงแม้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า TWO WAY จะมีรูปลูกศรสองดอกชี้ไปคนละด้านอยู่ระหว่างอักษรโรมันคำว่า TWO และ WAY ก็ตามแต่สาธารณชนทั่วไปจะเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า TWO WAY หรือ ทูเวย์ อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค"ของนางสาวประกายคำจึงเป็นคำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 6 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 จำเลยที่ 1 น่าจะสั่งให้นางสาวประกายคำแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำเสียใหม่ โดยตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสีย หรือมีคำสั่งให้นางสาวประกายคำแสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 62/2542 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 984/2543 กับขอให้บังคับนางสาวประกายคำแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 3467866 เสียใหม่ โดยให้ตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสีย หรือมีคำสั่งให้แสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534จำเลยทั้งเจ็ดให้การว่า การที่นางสาวประกายคำ ศรีวิชัยยอมสละสิทธิภาคส่วนคำว่า ทูเวย์ ในเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำดังกล่าวตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ก็เพราะว่า TWO WAY เป็นคำสามัญที่ใช้ในทางการค้าอยู่แล้ว โจทก์จะอ้างการถือสิทธิคำว่า TWO WAY แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ สาธารณชนไม่สับสนหรือหลงผิดเพราะเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำเห็นเด่นชัด การพิจารณาของจำเลยที่ 1 หรือคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ตามเหตุผลที่ปรากฏในคำวินิจฉัยที่ 62/2542 หรือที่ 984/2543 จึงชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันชั้นนี้รับฟังได้ว่าโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE,TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY, TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY ทูเวย์, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ทูเวย์, ทู เวย์, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE,(รูปภาพ) (Tellmme Creance 2 way) ตามเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 และโจทก์ยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเอกสารหมาย จ.12 ด้วย ต่อมานางสาวประกายคำ ศรีวิชัย ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า (รูปเครื่องหมาย) SUN MELON ซันเมลอนทูเวย์เคคตามเอกสารหมาย จ.13 โจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าโจทก์จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE แล้ว การที่นางสาวประกายคำยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับรายการสินค้าแป้งผัดหน้าจึงเป็นการไม่ชอบ ขอให้ตัดคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกจากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปลวดลายและคำว่า sun melon กับ คำว่า "ซันเมลอนทูเวย์เคค" ของนางสาวประกายคำ ตามเอกสารหมาย จ.16 โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ ตามเอกสารหมาย จ.18มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์สรุปได้ว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE แม้จะมีการสละไม่ถือสิทธิในถ้อยคำว่า "POWDERCAKE" และตัว R แต่ก็ยังมีเครื่องหมายการค้า TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY และ 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ซึ่งมีเสียงเรียกขานได้ว่า "ทูเวย์" โดยสละไม่ขอถือสิทธิในคำว่า "ทู" แต่การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับคำว่า sun melon และคำว่า "ซันเมลอน" เป็นการไม่สุจริตและเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งให้ตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสียหรือมีคำสั่งให้นางสาวประกายคำแสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามนัยมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือไม่ เห็นว่า คำว่า TWO WAY เป็นคำทั่วไปมีความหมายว่าสองทางซึ่งโดยปกติบุคคลทั่วไปย่อมสามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า TWO WAY และ ทู เวย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้วก็ตามโจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำคำนี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 นั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ชัดว่าโจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายประกอบรูปคือรูปลูกศรสลับหัวกัน TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY หรือ 2 รูปลูกศรสลับหัวWAY อันเป็นการผสมคำกับรูปลูกศร ซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นมา แต่ปรากฏว่าโจทก์กลับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme ของโจทก์ เช่น Tellme TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE หรือ Tellme Creance 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY อันมีลักษณะเป็นการขยายให้เห็นคุณสมบัติของแป้งแข็ง Tellme ของโจทก์ว่าใช้ได้สองทาง คือใช้ได้ทั้งผสมน้ำและไม่ผสมน้ำนั่นเอง ดังจะเห็นได้จากคำเบิกความของนางพรรณวดี วิวัฒรางกูล ที่ประกอบอาชีพค้าขายที่ร้านซินกิมหลี พยานโจทก์ว่าตนทราบดีว่าแป้งทูเวย์เพาเดอร์เค้กไม่ได้มีเฉพาะยี่ห้อของโจทก์เท่านั้นยังมียี่ห้ออื่นที่จำหน่ายอีก แต่แป้งของโจทก์หรือเทลมีขายได้ดีอันเป็นการแสดงว่าคำว่า TWO WAY เป็นเพียงการกล่าวถึงคุณสมบัติการใช้ของแป้งผัดหน้าเท่านั้น ส่วนจะเป็นแป้งผัดหน้ายี่ห้อใดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้จะพิจารณา ดังนั้นการที่นางสาวประกายคำใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" มิได้ใช้ TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY หรือ2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ไปประกอบคำว่า sun melon เป็นเครื่องหมายการค้าแม้จะเป็นสินค้าแป้งผัดหน้าชนิดเดียวกับของโจทก์ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียกขานแตกต่างกันและจะถือว่านางสาวประกายคำมีเจตนาไม่สุจริตในการใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" ประกอบคำว่า ซันเมลอน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าแป้งผัดหน้าดังเช่นที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์แล้วพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"พิพากษายืน ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 296/2546บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัดโจทก์นาย สมศักดิ์ พณิชยกุล กับพวกจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 15, ม. 17คำว่า TWOWAY เป็นคำทั่วไปมีความหมายว่าสองทาง ซึ่งโดยปกติบุคคลทั่วไปย่อมสามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า TWOWAY และทูเวย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำคำนี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกอบรูปคือรูปลูกศรสลับหัวกันTWO รูปลูกศรสลับหัวWAYหรือ2รูปลูกศรสลับหัวWAYอันเป็นการผสมคำกับรูปลูกศรซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นมา แต่โจทก์กลับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme ของโจทก์ เช่น TellmeTWO รูปลูกศรสลับหัวWAYPOWDERCAKEหรือTellmeCreance2รูปลูกศรสลับหัวWAY อันมีลักษณะเป็นการขยายให้เห็นคุณสมบัติของแป้งแข็ง Tellme ของโจทก์ว่าใช้ได้สองทาง คือใช้ได้ทั้งผสมน้ำและไม่ผสมน้ำนั่นเอง การที่ ป. ใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" มิได้ใช้TWO รูปลูกศรสลับหัวWAYหรือ2รูปลูกศรสลับหัว WAY ไปประกอบคำว่า sunmelonเป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะเป็นสินค้าแป้งผัดหน้าชนิดเดียวกับของโจทก์ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียกขานแตกต่างกัน และจะถือว่า ป. มีเจตนาไม่สุจริตในการใช้คำว่า "ทูเวย์เคค"ประกอบคำว่าซันเมลอน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าแป้งผัดหน้าไม่ได้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY POWDERCAKE เพื่อใช้กับสินค้าแป้งแข็งของโจทก์ซึ่งผ่านการทดลองว่าสามารถใช้กับน้ำหรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้ โจทก์ผลิตออกจำหน่ายและโฆษณามาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ปี 2535 ตามคำขอเลขที่ 235556 ทะเบียนเลขที่ ค.11378 โจทก์ยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY, 2 WAY, TWO WAY ทู เวย์,2 WAY ทู เวย์, ทู เวย์, 2 WAY POWDERCAKE และ Tellme Creance 2 WAY ไว้แล้วอีกด้วย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 นางสาวประกายคำ ศรีวิชัย ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า sun melon กับคำว่า "ซันเมลอน ทูเวย์เคค" ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 3 (ใหม่) รายการสินค้าแป้งผัดหน้าตามคำขอเลขที่ 347866 โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำมีคำว่า "ทูเวย์เคค" รวมกับคำ ซันเมลอน ซึ่งคำว่า "ทูเวย์เคค" มาจากอักษรโรมันคำว่า TWO WAY CAKE มีเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากนางสาวประกายคำนำเอาคำดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับของโจทก์แล้วจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ไม่ควรที่จำเลยที่ 1 จะสั่งให้นางสาวประกายคำไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" โจทก์จึงได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำ ซึ่งนางสาวประกายคำก็ได้ยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 มีคำวินิจฉัย 62/2542 ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่นางสาวประกายคำต่อไป โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยทั้งเจ็ดและได้รับแจ้งคำวินิจฉัยที่ 984/2543 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม2543 ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดเป็นคดีนี้ ทั้งนี้โจทก์เห็นว่าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY POWDERCAKE มีเสียงเรียกขานว่า ทูเวย์ เพาเดอร์เค้ก โดยมีคำว่า TWO WAY เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY, 2 WAY และอักษรไทยคำว่าทู เวย์ ที่ใช้กับสินค้าแป้งแข็งและได้ทำการทดลองมาเป็นเวลาหลายปีจึงพบว่าเนื้อแป้งสูตรใหม่นี้มีคุณสมบัติดีเยี่ยมเป็นพิเศษ คือ สามารถใช้กับน้ำหรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้โจทก์ผลิตออกจำหน่ายและโฆษณามาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี จนเป็นที่รู้จักและแพร่หลายแก่สาธารณชน การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปใช้กับคำว่า sun melon ซึ่งมีเสียงเรียกขานว่าซันเมลอน และการที่นางสาวประกายคำใช้ภาษาไทยคำว่า ซันเมลอนร่วมกับการใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" โดยไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ตามมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้นโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย ทั้งนี้เพราะแม้จะมีการสละสิทธิแล้วคำดังกล่าวยังปรากฏในเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำอยู่ ดังนั้น การที่จำเลยทั้งเจ็ดมีคำวินิจฉัยว่า รูปลวดลายอยู่ในสี่เหลี่ยมและคำว่า sun melon กับคำว่า"ซันเมลอนทูเวย์เคค" กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้คือคำว่า TWO WAYPOWDERCAKE อักษร R ในวงกลมและรูปลูกศรประดิษฐ์ และเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำที่ใช้คำว่า ทูเวย์ แม้จะมีเสียงเรียกขานเหมือนกันกับอักษรโรมันคำว่าTWO WAY ซึ่งเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำมีอักษรโรมันคำว่า sun melon อักษรไทยคำว่า"ซันเมลอนทูเวย์เคค" และรูปลวดลายประดิษฐ์มีลักษณะเป็นลายเส้นอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบอยู่ด้วย โดยนางสาวประกายคำได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลูกศรสองดอกชี้ไปคนละด้านอยู่ระหว่างอักษรโรมันคำว่า TWO และ WAY เป็นสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเครื่องหมายและมีอักษรโรมันคำว่า POWDERCAKE ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงต่างกันนั้นเป็นการไม่ชอบ โดยโจทก์เห็นว่า การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปรวมกับอักษรไทยคำว่า ซันเมลอน เพื่อให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยอาศัยความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์รวมอยู่ด้วยเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจการค้าของนางสาวประกายคำ เพราะอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" เป็นคำที่มีเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า TWO WAY และ ทู เวย์ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ถึงแม้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า TWO WAY จะมีรูปลูกศรสองดอกชี้ไปคนละด้านอยู่ระหว่างอักษรโรมันคำว่า TWO และ WAY ก็ตามแต่สาธารณชนทั่วไปจะเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า TWO WAY หรือ ทูเวย์ อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค"ของนางสาวประกายคำจึงเป็นคำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 6 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 จำเลยที่ 1 น่าจะสั่งให้นางสาวประกายคำแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำเสียใหม่ โดยตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสีย หรือมีคำสั่งให้นางสาวประกายคำแสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 62/2542 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 984/2543 กับขอให้บังคับนางสาวประกายคำแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 3467866 เสียใหม่ โดยให้ตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสีย หรือมีคำสั่งให้แสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534จำเลยทั้งเจ็ดให้การว่า การที่นางสาวประกายคำ ศรีวิชัยยอมสละสิทธิภาคส่วนคำว่า ทูเวย์ ในเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำดังกล่าวตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ก็เพราะว่า TWO WAY เป็นคำสามัญที่ใช้ในทางการค้าอยู่แล้ว โจทก์จะอ้างการถือสิทธิคำว่า TWO WAY แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ สาธารณชนไม่สับสนหรือหลงผิดเพราะเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำเห็นเด่นชัด การพิจารณาของจำเลยที่ 1 หรือคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ตามเหตุผลที่ปรากฏในคำวินิจฉัยที่ 62/2542 หรือที่ 984/2543 จึงชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันชั้นนี้รับฟังได้ว่าโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE,TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY, TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY ทูเวย์, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ทูเวย์, ทู เวย์, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE,(รูปภาพ) (Tellmme Creance 2 way) ตามเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 และโจทก์ยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเอกสารหมาย จ.12 ด้วย ต่อมานางสาวประกายคำ ศรีวิชัย ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า (รูปเครื่องหมาย) SUN MELON ซันเมลอนทูเวย์เคคตามเอกสารหมาย จ.13 โจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าโจทก์จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE แล้ว การที่นางสาวประกายคำยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับรายการสินค้าแป้งผัดหน้าจึงเป็นการไม่ชอบ ขอให้ตัดคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกจากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปลวดลายและคำว่า sun melon กับ คำว่า "ซันเมลอนทูเวย์เคค" ของนางสาวประกายคำ ตามเอกสารหมาย จ.16 โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ ตามเอกสารหมาย จ.18มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์สรุปได้ว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE แม้จะมีการสละไม่ถือสิทธิในถ้อยคำว่า "POWDERCAKE" และตัว R แต่ก็ยังมีเครื่องหมายการค้า TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY และ 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ซึ่งมีเสียงเรียกขานได้ว่า "ทูเวย์" โดยสละไม่ขอถือสิทธิในคำว่า "ทู" แต่การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับคำว่า sun melon และคำว่า "ซันเมลอน" เป็นการไม่สุจริตและเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งให้ตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสียหรือมีคำสั่งให้นางสาวประกายคำแสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามนัยมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือไม่ เห็นว่า คำว่า TWO WAY เป็นคำทั่วไปมีความหมายว่าสองทางซึ่งโดยปกติบุคคลทั่วไปย่อมสามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า TWO WAY และ ทู เวย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้วก็ตามโจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำคำนี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 นั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ชัดว่าโจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายประกอบรูปคือรูปลูกศรสลับหัวกัน TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY หรือ 2 รูปลูกศรสลับหัวWAY อันเป็นการผสมคำกับรูปลูกศร ซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นมา แต่ปรากฏว่าโจทก์กลับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme ของโจทก์ เช่น Tellme TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE หรือ Tellme Creance 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY อันมีลักษณะเป็นการขยายให้เห็นคุณสมบัติของแป้งแข็ง Tellme ของโจทก์ว่าใช้ได้สองทาง คือใช้ได้ทั้งผสมน้ำและไม่ผสมน้ำนั่นเอง ดังจะเห็นได้จากคำเบิกความของนางพรรณวดี วิวัฒรางกูล ที่ประกอบอาชีพค้าขายที่ร้านซินกิมหลี พยานโจทก์ว่าตนทราบดีว่าแป้งทูเวย์เพาเดอร์เค้กไม่ได้มีเฉพาะยี่ห้อของโจทก์เท่านั้นยังมียี่ห้ออื่นที่จำหน่ายอีก แต่แป้งของโจทก์หรือเทลมีขายได้ดีอันเป็นการแสดงว่าคำว่า TWO WAY เป็นเพียงการกล่าวถึงคุณสมบัติการใช้ของแป้งผัดหน้าเท่านั้น ส่วนจะเป็นแป้งผัดหน้ายี่ห้อใดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้จะพิจารณา ดังนั้นการที่นางสาวประกายคำใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" มิได้ใช้ TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY หรือ2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ไปประกอบคำว่า sun melon เป็นเครื่องหมายการค้าแม้จะเป็นสินค้าแป้งผัดหน้าชนิดเดียวกับของโจทก์ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียกขานแตกต่างกันและจะถือว่านางสาวประกายคำมีเจตนาไม่สุจริตในการใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" ประกอบคำว่า ซันเมลอน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าแป้งผัดหน้าดังเช่นที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์แล้วพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"พิพากษายืน(พินิจ เพชรรุ่ง-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-สบโชค สุขารมณ์)แหล่งที่มาเนติบัณฑิตยสภาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ