คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 234/2540หลักกฎหมาย: อักษรโรมันคำว่า"WILLCOME" เป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไรและโจทก์นำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคำว่า"WELLCOME" เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ในอดีตและบริษัทโจทก์ตั้งขึ้นเมื่อปี2423นอกจากโจทก์จะใช้คำว่า"WELLCOME" เป็นเครื่องหมายการค้าแล้วโจทก์ยังใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทโจทก์ด้วยโจทก์เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องหมายคำว่า"WELLCOME" มาตั้งแต่ก่อนปี2444ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME"ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี2450และที่ประเทศไทยเมื่อปี2490สำหรับสินค้าจำพวกที่3และได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ไปจำหน่ายในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยในขณะที่จำเลยอ้างว่าว. ผู้ก่อตั้งห้างเวลล์คัมซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้คิดชื่อ"WELLCOME"โดยครั้งแรกตั้งชื่อคำว่า"WELLCOME" แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับจดทะเบียนเพราะเป็นคำสามัญทั่วไปแปลว่าต้อนรับจึงต้องเพิ่มอักษรL เข้าไปอีก1ตัวแต่จำเลยเพิ่งเริ่มดำเนินกิจการWELLCOMESUPERMARKET เมื่อปี2488อันเป็นเวลาภายหลังที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME"หลายสิบปีด้วยแล้วย่อมไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่าว.จะได้คิดค้นคำดังกล่าวขึ้นมาเองและเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยบังเอิญเช่นนั้นแต่น่าเชื่อว่าเป็นการนำเอาคำว่า"WELLCOME" มาจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้วนำคำว่าSUPERMARKET มาประกอบเพื่อให้มีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้ว่าจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า"SUPERMARKET" ประกอบกับคำว่า"WELLCOME" และจำเลยขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่50ได้แก่สินค้าเบ็ดเตล็ดอันเป็นสินค้าต่างจำพวกและไม่มีลักษณะที่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันกับสินค้าจำพวกที่1ที่2ที่3และที่48ซึ่งเป็นสินค้ายารักษาโรคมนุษย์เคมีภัณฑ์และเครื่องสำอางของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า"WELLCOME" ก็ตามแต่ก็ปรากฎจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าภายในเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" หลายชนิดและแจกสินค้าตัวอย่างเช่นกระเป๋าถุงพลาสติกสมุดบันทึกและกระเป๋าสตางค์อันเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดในจำพวกที่50ตามวิสัญญีสารและแผ่นปลิวโฆษณาอันถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกที่50แล้วการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" "SUPERMARKET" ของจำเลยกับสินค้าจำพวกที่50จึงอาจทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อเห็นแต่คำว่า"WELLCOME" ซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ได้การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOMESUPERMARKET"ของจำเลยมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ของโจทก์เมื่อคำว่า"WELLCOME" เป็นนายสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์โจทก์เป็นเจ้าของและได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยหลายสิบปีโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายคำว่า"WELLCOME" และคำว่า"WELLCOMESUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่206656สำหรับสินค้าจำพวกที่่50ของจำเลยดีกว่าจำเลยและเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา41(1)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องใดๆกับเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME"สำหรับสินค้าทุกจำพวกรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่50จึงไม่อาจฟ้องคดีเพื่อฟ้องกันการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนและห้ามผู้อื่นมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าจำพวกดังกล่าวได้ดังเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วทั้งนี้ตามนัยมาตรา27และ29แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่206656 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 506656 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวกและทุกชนิดรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไปจำเลยให้การว่า โจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และยังไม่ได้มีการผลิตสินค้าตามที่โจทก์กล่าวอ้างออกสู่ตลาดหรือให้เป็นที่ปรากฎแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศไทยยังไม่เคยมีสินค้ากระเป๋าถุงพลาสติก สมุดบันทึก กระเป๋าสตางค์ ที่มีชื่อตามที่โจทก์กล่าวอ้างจำหน่าย เพียงแต่มีไว้สำหรับใช้ในการโฆษณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์เท่านั้น แต่การใช้กับสินค้าเพื่อโฆษณามิใช่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและไม่อาจนำมาพิสูจน์เพื่อสนับสนุนข้ออ้างถึงสิทธิของโจทก์ได้จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอเลขที่ 206656เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 50 ชนิดสินค้า "ทั้งจำพวก" โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 206656 ของจำเลย โดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะไม่ใช่เครื่องหมายเดียวกันหรือเหมือนคล้ายกัน และยังใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันซึ่งมีรายการสินค้าที่มีสินค้าไม่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าทั้งของโจทก์และของจำเลยย่อมเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนี้โจทก์เองก็มิได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "WELLCOME" ในประเทศไทยสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 50 โจทก์จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 จำเลยก่อตั้งบริษัทในเมืองฮ่องกง ตั้งแต่ปี 2490 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ตลอดมาโดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ และขยายกิจการไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจนสาธารณชนในแถบภูมิภาคเอเชียรู้จักเครื่องหมายการค้าของจำเลยจำเลยมิได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือมีเจตนาไม่สุจริตในการนำเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์มาประกอบเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยแต่อย่างใด ทั้งสินค้าของโจทก์และจำเลยเป็นสินค้าคนละจำพวกกันและสินค้าก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันและจำเลยก็มิได้ประกอบกิจการในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าประเภทยาหรือเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่สาธารณชนจะสับสนในตัวสินค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยและหากศาลจะฟังว่าเครื่องหมายการค้าทั้งของโจทก์และจำเลยเหมือนคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้จำเลยก็มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET"เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 50 ดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 206656 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวกรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "WELLCOME"และคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนทะเบียนเลขที่ 206656 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ของจำเลยดีกว่าจำเลยหรือไม่โจทก์ฎีกาว่าเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ของจำเลยมีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า"WELLCOME" และมีเสียงเรียกขานเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME"มาก่อนจำเลย จำเลยลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปยื่นจดทะเบียนโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยเห็นว่า อักษรโรมันคำว่า "WELLCOME" เป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไร และโจทก์มีนายอลัน ซิลแคลร์ ค็อกซ์ ผู้จัดการฝ่ายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทโจทก์ซึ่งทำงานกับโจทก์มาประมาณ 16 ปี มาเบิกความยืนยันว่า คำว่า "WELLCOME" เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ในอดีตและบริษัทโจทก์ตั้งขึ้นเมื่อปี 2423 ซึ่งมีน้ำหนักให้รับฟังได้เพราะนอกจากโจทก์จะใช้คำว่า "WELLCOME" เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว โจทก์ยังใช้คำว่าดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทโจทก์ด้วย ส่วนจำเลยนำสืบโดยมีนายแอนโทนี่ ฟิลิปส์ ฮอร์กินส์ ซึ่งทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทจำเลยที่เมืองฮ่องกงมาเป็นเวลา 1 ปี มาเบิกความว่า บริษัทจำเลยก่อตั้งเมื่อปี 2529 ที่เบอร์มิวดาห้างเวลล์คัม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตั้งเมื่อปี 2488 และก่อตั้งเป็นบริษัทที่เมืองฮ่องกง เมื่อปี 2489 ผู้ก่อตั้งคือนายวู ชุงไว ต่อมาปี 2508 กลุ่มบริษัทของจำเลยได้ซื้อกิจการของบริษัทดังกล่าว คำว่า "WELLCOME" คิดค้นโดยนายวู ชุงไวครั้งแรกยายวู ชงไว ตั้งชื่อคำว่า "WELLCOME" แต่ทางเจ้าหน้าที่จดทะเบียนไม่รับจดทะเบียนเพราะคำดังกล่าวเป็นคำสามัญทั่วไปแปลว่า ต้อนรับ จึงต้องเพิ่มอักษร L เข้าไปอีก 1 ตัวเป็นคำว่า "WELLCOME" นายวู ชุงไว ทำธุรกิจภายใต้ชื่อWELLCOME ตั้งแต่ปี 2488 ทางนำสืบของจำเลยดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยจำเลยไม่ได้นำนายวู ชุงไว มาเบิกความแต่อย่างใดทั้งนายแอนโทนี่พยานจำเลยดังกล่าวก็ทำงานอยู่กับจำเลยมาเพียง 1 ปีได้ทราบเรื่องดังที่เบิกความอย่างไรก็ไม่ปรากฎ และไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดสนับสนุน จึงไม่อาจรับฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบ และเมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของนายอลัน ซินแคลร์ ค็อกซ์ พยานโจทก์ประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงเอกสารหมาย จ.24 ซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นที่ว่าโจทก์เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องหมายคำว่า "WELLCOME" มาตั้งแต่ก่อนปี 2444 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี 2450 และที่ประเทศไทยเมื่อปี 2490 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 3และได้ส่งสินค้าจำพวกที่ 3 และได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ไปจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยในขณะที่จำเลยอ้างว่านายวู ชุงไว ผู้คิดชื่อ "WELLCOME"และเริ่มดำเนินกิจการ WELLCOME SUPERMARKET เมื่อปี 2488อันเป็นเวลาภายหลังที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" หลายสิบปีด้วยด้วย ย่อมไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่านายวู ชุงไวจะได้คิดค้นคำดังกล่าวขึ้นมาเองและเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยบังเอิญเช่นนั้น แต่น่าเชื่อว่าเป็นการนำเอาคำว่า "WELLCOME" มาจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แล้วนำคำว่าSUPERMARKET มาประกอบเพื่อให้มีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้ว่าจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า "SUPERMARKET" ประกอบกับคำว่า "WELLCOME" และจำเลยขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ได้แก่สินค้าเบ็ดเตล็ด อันเป็นสินค้าต่างจำพวกและไม่มีลักษณะที่เกี่ยวเนืองหรือสัมพันธ์กันกับสินค้าจำพวกที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 48 ซึ่งเป็นสินค้ายกรักษาโรคมนุษย์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องสำอางของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า "WELLCOME" ก็ตาม แต่ก็ปรากฎจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME"หลายชนิดและแจงสินค้าตัวอย่าง เช่น กระเป๋า ถุงพลาสติก สมุดบันทึกและกระเป๋าสตางค์ อันเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดในจำพวกที่ 50 ตามวิสัญญีสารและแผ่นปลิวโฆษณาเอกสารหมาย จ.14 ถึง จ.16 และวัตถุพยานหมาย วจ.2 ถึง ว.จ.10 อันถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกที่ 50 แล้ว การใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ของจำเลยกับสินค้าจำพวกที่ 50จึงอาจทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน เมื่อเห็นแต่คำว่า "WELLCOME" ซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าสับสนหลงผิดว่าสินค้าจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ได้ ศาลฎีกาเห็นว่าการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET"ของจำเลยมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ของโจทก์เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คำว่า "WELLCOME"เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ โจทก์เป็นเจ้าของและได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยหลายสิบปี โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME"และคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 206656 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ของจำเลยดีกว่าจำเลยและเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่่จะร้องขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาไม่ต้องความเห็นของศาลฎีกา แต่อย่างไรก็ดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวก รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนนี้นั้นชอบแล้วเพราะโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 จึงไม่อาจฟ้องคดีเพื่อป้องกันการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนและห้ามผู้อื่นมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าจำพวกดังกล่าวได้ดังเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 27 และ 29 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 206656 หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามพิพากษาศาลอุทธรณ์ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 234/2540บริษัท เดอะเวลล์คัม เฟาน์เดชั่น ลิมิเต็ดโจทก์บริษัท แดรี่ ฟาร์ม เมนเนจเมนท์ ลิมิเต็ดจำเลย ป.วิ.พ. ม. 55 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 27, ม. 29, ม. 41 (1)อักษรโรมันคำว่า"WILLCOME" เป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไรและโจทก์นำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคำว่า"WELLCOME" เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ในอดีตและบริษัทโจทก์ตั้งขึ้นเมื่อปี2423นอกจากโจทก์จะใช้คำว่า"WELLCOME" เป็นเครื่องหมายการค้าแล้วโจทก์ยังใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทโจทก์ด้วยโจทก์เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องหมายคำว่า"WELLCOME" มาตั้งแต่ก่อนปี2444ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME"ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี2450และที่ประเทศไทยเมื่อปี2490สำหรับสินค้าจำพวกที่3และได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ไปจำหน่ายในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยในขณะที่จำเลยอ้างว่าว. ผู้ก่อตั้งห้างเวลล์คัมซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้คิดชื่อ"WELLCOME"โดยครั้งแรกตั้งชื่อคำว่า"WELLCOME" แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับจดทะเบียนเพราะเป็นคำสามัญทั่วไปแปลว่าต้อนรับจึงต้องเพิ่มอักษรL เข้าไปอีก1ตัวแต่จำเลยเพิ่งเริ่มดำเนินกิจการWELLCOMESUPERMARKET เมื่อปี2488อันเป็นเวลาภายหลังที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME"หลายสิบปีด้วยแล้วย่อมไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่าว.จะได้คิดค้นคำดังกล่าวขึ้นมาเองและเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยบังเอิญเช่นนั้นแต่น่าเชื่อว่าเป็นการนำเอาคำว่า"WELLCOME" มาจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้วนำคำว่าSUPERMARKET มาประกอบเพื่อให้มีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้ว่าจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า"SUPERMARKET" ประกอบกับคำว่า"WELLCOME" และจำเลยขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่50ได้แก่สินค้าเบ็ดเตล็ดอันเป็นสินค้าต่างจำพวกและไม่มีลักษณะที่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันกับสินค้าจำพวกที่1ที่2ที่3และที่48ซึ่งเป็นสินค้ายารักษาโรคมนุษย์เคมีภัณฑ์และเครื่องสำอางของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า"WELLCOME" ก็ตามแต่ก็ปรากฎจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าภายในเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" หลายชนิดและแจกสินค้าตัวอย่างเช่นกระเป๋าถุงพลาสติกสมุดบันทึกและกระเป๋าสตางค์อันเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดในจำพวกที่50ตามวิสัญญีสารและแผ่นปลิวโฆษณาอันถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกที่50แล้วการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" "SUPERMARKET" ของจำเลยกับสินค้าจำพวกที่50จึงอาจทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อเห็นแต่คำว่า"WELLCOME" ซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ได้การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOMESUPERMARKET"ของจำเลยมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ของโจทก์เมื่อคำว่า"WELLCOME" เป็นนายสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์โจทก์เป็นเจ้าของและได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยหลายสิบปีโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายคำว่า"WELLCOME" และคำว่า"WELLCOMESUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่206656สำหรับสินค้าจำพวกที่่50ของจำเลยดีกว่าจำเลยและเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา41(1)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องใดๆกับเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME"สำหรับสินค้าทุกจำพวกรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่50จึงไม่อาจฟ้องคดีเพื่อฟ้องกันการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนและห้ามผู้อื่นมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าจำพวกดังกล่าวได้ดังเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วทั้งนี้ตามนัยมาตรา27และ29แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่206656 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 506656 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวกและทุกชนิดรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไปจำเลยให้การว่า โจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และยังไม่ได้มีการผลิตสินค้าตามที่โจทก์กล่าวอ้างออกสู่ตลาดหรือให้เป็นที่ปรากฎแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศไทยยังไม่เคยมีสินค้ากระเป๋าถุงพลาสติก สมุดบันทึก กระเป๋าสตางค์ ที่มีชื่อตามที่โจทก์กล่าวอ้างจำหน่าย เพียงแต่มีไว้สำหรับใช้ในการโฆษณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์เท่านั้น แต่การใช้กับสินค้าเพื่อโฆษณามิใช่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและไม่อาจนำมาพิสูจน์เพื่อสนับสนุนข้ออ้างถึงสิทธิของโจทก์ได้จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอเลขที่ 206656เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 50 ชนิดสินค้า "ทั้งจำพวก" โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 206656 ของจำเลย โดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะไม่ใช่เครื่องหมายเดียวกันหรือเหมือนคล้ายกัน และยังใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันซึ่งมีรายการสินค้าที่มีสินค้าไม่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าทั้งของโจทก์และของจำเลยย่อมเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนี้โจทก์เองก็มิได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "WELLCOME" ในประเทศไทยสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 50 โจทก์จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 จำเลยก่อตั้งบริษัทในเมืองฮ่องกง ตั้งแต่ปี 2490 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ตลอดมาโดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ และขยายกิจการไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจนสาธารณชนในแถบภูมิภาคเอเชียรู้จักเครื่องหมายการค้าของจำเลยจำเลยมิได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือมีเจตนาไม่สุจริตในการนำเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์มาประกอบเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยแต่อย่างใด ทั้งสินค้าของโจทก์และจำเลยเป็นสินค้าคนละจำพวกกันและสินค้าก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันและจำเลยก็มิได้ประกอบกิจการในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าประเภทยาหรือเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่สาธารณชนจะสับสนในตัวสินค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยและหากศาลจะฟังว่าเครื่องหมายการค้าทั้งของโจทก์และจำเลยเหมือนคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้จำเลยก็มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET"เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 50 ดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 206656 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวกรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "WELLCOME"และคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนทะเบียนเลขที่ 206656 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ของจำเลยดีกว่าจำเลยหรือไม่โจทก์ฎีกาว่าเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ของจำเลยมีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า"WELLCOME" และมีเสียงเรียกขานเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME"มาก่อนจำเลย จำเลยลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปยื่นจดทะเบียนโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยเห็นว่า อักษรโรมันคำว่า "WELLCOME" เป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไร และโจทก์มีนายอลัน ซิลแคลร์ ค็อกซ์ ผู้จัดการฝ่ายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทโจทก์ซึ่งทำงานกับโจทก์มาประมาณ 16 ปี มาเบิกความยืนยันว่า คำว่า "WELLCOME" เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ในอดีตและบริษัทโจทก์ตั้งขึ้นเมื่อปี 2423 ซึ่งมีน้ำหนักให้รับฟังได้เพราะนอกจากโจทก์จะใช้คำว่า "WELLCOME" เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว โจทก์ยังใช้คำว่าดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทโจทก์ด้วย ส่วนจำเลยนำสืบโดยมีนายแอนโทนี่ ฟิลิปส์ ฮอร์กินส์ ซึ่งทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทจำเลยที่เมืองฮ่องกงมาเป็นเวลา 1 ปี มาเบิกความว่า บริษัทจำเลยก่อตั้งเมื่อปี 2529 ที่เบอร์มิวดาห้างเวลล์คัม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตั้งเมื่อปี 2488 และก่อตั้งเป็นบริษัทที่เมืองฮ่องกง เมื่อปี 2489 ผู้ก่อตั้งคือนายวู ชุงไว ต่อมาปี 2508 กลุ่มบริษัทของจำเลยได้ซื้อกิจการของบริษัทดังกล่าว คำว่า "WELLCOME" คิดค้นโดยนายวู ชุงไวครั้งแรกยายวู ชงไว ตั้งชื่อคำว่า "WELLCOME" แต่ทางเจ้าหน้าที่จดทะเบียนไม่รับจดทะเบียนเพราะคำดังกล่าวเป็นคำสามัญทั่วไปแปลว่า ต้อนรับ จึงต้องเพิ่มอักษร L เข้าไปอีก 1 ตัวเป็นคำว่า "WELLCOME" นายวู ชุงไว ทำธุรกิจภายใต้ชื่อWELLCOME ตั้งแต่ปี 2488 ทางนำสืบของจำเลยดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยจำเลยไม่ได้นำนายวู ชุงไว มาเบิกความแต่อย่างใดทั้งนายแอนโทนี่พยานจำเลยดังกล่าวก็ทำงานอยู่กับจำเลยมาเพียง 1 ปีได้ทราบเรื่องดังที่เบิกความอย่างไรก็ไม่ปรากฎ และไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดสนับสนุน จึงไม่อาจรับฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบ และเมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของนายอลัน ซินแคลร์ ค็อกซ์ พยานโจทก์ประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงเอกสารหมาย จ.24 ซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นที่ว่าโจทก์เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องหมายคำว่า "WELLCOME" มาตั้งแต่ก่อนปี 2444 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี 2450 และที่ประเทศไทยเมื่อปี 2490 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 3และได้ส่งสินค้าจำพวกที่ 3 และได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ไปจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยในขณะที่จำเลยอ้างว่านายวู ชุงไว ผู้คิดชื่อ "WELLCOME"และเริ่มดำเนินกิจการ WELLCOME SUPERMARKET เมื่อปี 2488อันเป็นเวลาภายหลังที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" หลายสิบปีด้วยด้วย ย่อมไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่านายวู ชุงไวจะได้คิดค้นคำดังกล่าวขึ้นมาเองและเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยบังเอิญเช่นนั้น แต่น่าเชื่อว่าเป็นการนำเอาคำว่า "WELLCOME" มาจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แล้วนำคำว่าSUPERMARKET มาประกอบเพื่อให้มีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้ว่าจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า "SUPERMARKET" ประกอบกับคำว่า "WELLCOME" และจำเลยขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ได้แก่สินค้าเบ็ดเตล็ด อันเป็นสินค้าต่างจำพวกและไม่มีลักษณะที่เกี่ยวเนืองหรือสัมพันธ์กันกับสินค้าจำพวกที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 48 ซึ่งเป็นสินค้ายกรักษาโรคมนุษย์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องสำอางของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า "WELLCOME" ก็ตาม แต่ก็ปรากฎจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME"หลายชนิดและแจงสินค้าตัวอย่าง เช่น กระเป๋า ถุงพลาสติก สมุดบันทึกและกระเป๋าสตางค์ อันเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดในจำพวกที่ 50 ตามวิสัญญีสารและแผ่นปลิวโฆษณาเอกสารหมาย จ.14 ถึง จ.16 และวัตถุพยานหมาย วจ.2 ถึง ว.จ.10 อันถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกที่ 50 แล้ว การใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ของจำเลยกับสินค้าจำพวกที่ 50จึงอาจทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน เมื่อเห็นแต่คำว่า "WELLCOME" ซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าสับสนหลงผิดว่าสินค้าจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ได้ ศาลฎีกาเห็นว่าการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET"ของจำเลยมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ของโจทก์เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คำว่า "WELLCOME"เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ โจทก์เป็นเจ้าของและได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยหลายสิบปี โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME"และคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 206656 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ของจำเลยดีกว่าจำเลยและเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่่จะร้องขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาไม่ต้องความเห็นของศาลฎีกา แต่อย่างไรก็ดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวก รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนนี้นั้นชอบแล้วเพราะโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 จึงไม่อาจฟ้องคดีเพื่อป้องกันการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนและห้ามผู้อื่นมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าจำพวกดังกล่าวได้ดังเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 27 และ 29 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 206656 หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามพิพากษาศาลอุทธรณ์(ชูชาติ ศรีแสง-จเร อำนวยวัฒนา-วุฒิ คราวุฒิ)แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่206656 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 506656 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวกและทุกชนิดรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไปจำเลยให้การว่า โจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และยังไม่ได้มีการผลิตสินค้าตามที่โจทก์กล่าวอ้างออกสู่ตลาดหรือให้เป็นที่ปรากฎแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศไทยยังไม่เคยมีสินค้ากระเป๋าถุงพลาสติก สมุดบันทึก กระเป๋าสตางค์ ที่มีชื่อตามที่โจทก์กล่าวอ้างจำหน่าย เพียงแต่มีไว้สำหรับใช้ในการโฆษณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์เท่านั้น แต่การใช้กับสินค้าเพื่อโฆษณามิใช่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและไม่อาจนำมาพิสูจน์เพื่อสนับสนุนข้ออ้างถึงสิทธิของโจทก์ได้จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอเลขที่ 206656เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 50 ชนิดสินค้า "ทั้งจำพวก" โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 206656 ของจำเลย โดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะไม่ใช่เครื่องหมายเดียวกันหรือเหมือนคล้ายกัน และยังใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันซึ่งมีรายการสินค้าที่มีสินค้าไม่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าทั้งของโจทก์และของจำเลยย่อมเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนี้โจทก์เองก็มิได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "WELLCOME" ในประเทศไทยสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 50 โจทก์จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 จำเลยก่อตั้งบริษัทในเมืองฮ่องกง ตั้งแต่ปี 2490 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ตลอดมาโดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ และขยายกิจการไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจนสาธารณชนในแถบภูมิภาคเอเชียรู้จักเครื่องหมายการค้าของจำเลยจำเลยมิได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือมีเจตนาไม่สุจริตในการนำเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์มาประกอบเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยแต่อย่างใด ทั้งสินค้าของโจทก์และจำเลยเป็นสินค้าคนละจำพวกกันและสินค้าก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันและจำเลยก็มิได้ประกอบกิจการในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าประเภทยาหรือเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่สาธารณชนจะสับสนในตัวสินค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยและหากศาลจะฟังว่าเครื่องหมายการค้าทั้งของโจทก์และจำเลยเหมือนคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้จำเลยก็มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET"เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 50 ดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 206656 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวกรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "WELLCOME"และคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนทะเบียนเลขที่ 206656 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ของจำเลยดีกว่าจำเลยหรือไม่โจทก์ฎีกาว่าเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ของจำเลยมีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า"WELLCOME" และมีเสียงเรียกขานเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME"มาก่อนจำเลย จำเลยลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปยื่นจดทะเบียนโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยเห็นว่า อักษรโรมันคำว่า "WELLCOME" เป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไร และโจทก์มีนายอลัน ซิลแคลร์ ค็อกซ์ ผู้จัดการฝ่ายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทโจทก์ซึ่งทำงานกับโจทก์มาประมาณ 16 ปี มาเบิกความยืนยันว่า คำว่า "WELLCOME" เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ในอดีตและบริษัทโจทก์ตั้งขึ้นเมื่อปี 2423 ซึ่งมีน้ำหนักให้รับฟังได้เพราะนอกจากโจทก์จะใช้คำว่า "WELLCOME" เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว โจทก์ยังใช้คำว่าดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทโจทก์ด้วย ส่วนจำเลยนำสืบโดยมีนายแอนโทนี่ ฟิลิปส์ ฮอร์กินส์ ซึ่งทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทจำเลยที่เมืองฮ่องกงมาเป็นเวลา 1 ปี มาเบิกความว่า บริษัทจำเลยก่อตั้งเมื่อปี 2529 ที่เบอร์มิวดาห้างเวลล์คัม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตั้งเมื่อปี 2488 และก่อตั้งเป็นบริษัทที่เมืองฮ่องกง เมื่อปี 2489 ผู้ก่อตั้งคือนายวู ชุงไว ต่อมาปี 2508 กลุ่มบริษัทของจำเลยได้ซื้อกิจการของบริษัทดังกล่าว คำว่า "WELLCOME" คิดค้นโดยนายวู ชุงไวครั้งแรกยายวู ชงไว ตั้งชื่อคำว่า "WELLCOME" แต่ทางเจ้าหน้าที่จดทะเบียนไม่รับจดทะเบียนเพราะคำดังกล่าวเป็นคำสามัญทั่วไปแปลว่า ต้อนรับ จึงต้องเพิ่มอักษร L เข้าไปอีก 1 ตัวเป็นคำว่า "WELLCOME" นายวู ชุงไว ทำธุรกิจภายใต้ชื่อWELLCOME ตั้งแต่ปี 2488 ทางนำสืบของจำเลยดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยจำเลยไม่ได้นำนายวู ชุงไว มาเบิกความแต่อย่างใดทั้งนายแอนโทนี่พยานจำเลยดังกล่าวก็ทำงานอยู่กับจำเลยมาเพียง 1 ปีได้ทราบเรื่องดังที่เบิกความอย่างไรก็ไม่ปรากฎ และไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดสนับสนุน จึงไม่อาจรับฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบ และเมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของนายอลัน ซินแคลร์ ค็อกซ์ พยานโจทก์ประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงเอกสารหมาย จ.24 ซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นที่ว่าโจทก์เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องหมายคำว่า "WELLCOME" มาตั้งแต่ก่อนปี 2444 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี 2450 และที่ประเทศไทยเมื่อปี 2490 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 3และได้ส่งสินค้าจำพวกที่ 3 และได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ไปจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยในขณะที่จำเลยอ้างว่านายวู ชุงไว ผู้คิดชื่อ "WELLCOME"และเริ่มดำเนินกิจการ WELLCOME SUPERMARKET เมื่อปี 2488อันเป็นเวลาภายหลังที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" หลายสิบปีด้วยด้วย ย่อมไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่านายวู ชุงไวจะได้คิดค้นคำดังกล่าวขึ้นมาเองและเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยบังเอิญเช่นนั้น แต่น่าเชื่อว่าเป็นการนำเอาคำว่า "WELLCOME" มาจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แล้วนำคำว่าSUPERMARKET มาประกอบเพื่อให้มีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้ว่าจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า "SUPERMARKET" ประกอบกับคำว่า "WELLCOME" และจำเลยขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ได้แก่สินค้าเบ็ดเตล็ด อันเป็นสินค้าต่างจำพวกและไม่มีลักษณะที่เกี่ยวเนืองหรือสัมพันธ์กันกับสินค้าจำพวกที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 48 ซึ่งเป็นสินค้ายกรักษาโรคมนุษย์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องสำอางของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า "WELLCOME" ก็ตาม แต่ก็ปรากฎจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME"หลายชนิดและแจงสินค้าตัวอย่าง เช่น กระเป๋า ถุงพลาสติก สมุดบันทึกและกระเป๋าสตางค์ อันเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดในจำพวกที่ 50 ตามวิสัญญีสารและแผ่นปลิวโฆษณาเอกสารหมาย จ.14 ถึง จ.16 และวัตถุพยานหมาย วจ.2 ถึง ว.จ.10 อันถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกที่ 50 แล้ว การใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ของจำเลยกับสินค้าจำพวกที่ 50จึงอาจทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน เมื่อเห็นแต่คำว่า "WELLCOME" ซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าสับสนหลงผิดว่าสินค้าจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ได้ ศาลฎีกาเห็นว่าการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET"ของจำเลยมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ของโจทก์เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คำว่า "WELLCOME"เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ โจทก์เป็นเจ้าของและได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยหลายสิบปี โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME"และคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 206656 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ของจำเลยดีกว่าจำเลยและเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่่จะร้องขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาไม่ต้องความเห็นของศาลฎีกา แต่อย่างไรก็ดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวก รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนนี้นั้นชอบแล้วเพราะโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 จึงไม่อาจฟ้องคดีเพื่อป้องกันการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนและห้ามผู้อื่นมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าจำพวกดังกล่าวได้ดังเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 27 และ 29 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 206656 หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามพิพากษาศาลอุทธรณ์ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 234/2540บริษัท เดอะเวลล์คัม เฟาน์เดชั่น ลิมิเต็ดโจทก์บริษัท แดรี่ ฟาร์ม เมนเนจเมนท์ ลิมิเต็ดจำเลย ป.วิ.พ. ม. 55 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 27, ม. 29, ม. 41 (1)อักษรโรมันคำว่า"WILLCOME" เป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไรและโจทก์นำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคำว่า"WELLCOME" เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ในอดีตและบริษัทโจทก์ตั้งขึ้นเมื่อปี2423นอกจากโจทก์จะใช้คำว่า"WELLCOME" เป็นเครื่องหมายการค้าแล้วโจทก์ยังใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทโจทก์ด้วยโจทก์เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องหมายคำว่า"WELLCOME" มาตั้งแต่ก่อนปี2444ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME"ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี2450และที่ประเทศไทยเมื่อปี2490สำหรับสินค้าจำพวกที่3และได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ไปจำหน่ายในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยในขณะที่จำเลยอ้างว่าว. ผู้ก่อตั้งห้างเวลล์คัมซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้คิดชื่อ"WELLCOME"โดยครั้งแรกตั้งชื่อคำว่า"WELLCOME" แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับจดทะเบียนเพราะเป็นคำสามัญทั่วไปแปลว่าต้อนรับจึงต้องเพิ่มอักษรL เข้าไปอีก1ตัวแต่จำเลยเพิ่งเริ่มดำเนินกิจการWELLCOMESUPERMARKET เมื่อปี2488อันเป็นเวลาภายหลังที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME"หลายสิบปีด้วยแล้วย่อมไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่าว.จะได้คิดค้นคำดังกล่าวขึ้นมาเองและเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยบังเอิญเช่นนั้นแต่น่าเชื่อว่าเป็นการนำเอาคำว่า"WELLCOME" มาจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้วนำคำว่าSUPERMARKET มาประกอบเพื่อให้มีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้ว่าจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า"SUPERMARKET" ประกอบกับคำว่า"WELLCOME" และจำเลยขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่50ได้แก่สินค้าเบ็ดเตล็ดอันเป็นสินค้าต่างจำพวกและไม่มีลักษณะที่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันกับสินค้าจำพวกที่1ที่2ที่3และที่48ซึ่งเป็นสินค้ายารักษาโรคมนุษย์เคมีภัณฑ์และเครื่องสำอางของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า"WELLCOME" ก็ตามแต่ก็ปรากฎจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าภายในเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" หลายชนิดและแจกสินค้าตัวอย่างเช่นกระเป๋าถุงพลาสติกสมุดบันทึกและกระเป๋าสตางค์อันเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดในจำพวกที่50ตามวิสัญญีสารและแผ่นปลิวโฆษณาอันถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกที่50แล้วการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" "SUPERMARKET" ของจำเลยกับสินค้าจำพวกที่50จึงอาจทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อเห็นแต่คำว่า"WELLCOME" ซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ได้การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOMESUPERMARKET"ของจำเลยมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ของโจทก์เมื่อคำว่า"WELLCOME" เป็นนายสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์โจทก์เป็นเจ้าของและได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยหลายสิบปีโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายคำว่า"WELLCOME" และคำว่า"WELLCOMESUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่206656สำหรับสินค้าจำพวกที่่50ของจำเลยดีกว่าจำเลยและเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา41(1)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องใดๆกับเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME"สำหรับสินค้าทุกจำพวกรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่50จึงไม่อาจฟ้องคดีเพื่อฟ้องกันการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนและห้ามผู้อื่นมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าจำพวกดังกล่าวได้ดังเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วทั้งนี้ตามนัยมาตรา27และ29แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่206656 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 506656 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวกและทุกชนิดรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไปจำเลยให้การว่า โจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และยังไม่ได้มีการผลิตสินค้าตามที่โจทก์กล่าวอ้างออกสู่ตลาดหรือให้เป็นที่ปรากฎแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศไทยยังไม่เคยมีสินค้ากระเป๋าถุงพลาสติก สมุดบันทึก กระเป๋าสตางค์ ที่มีชื่อตามที่โจทก์กล่าวอ้างจำหน่าย เพียงแต่มีไว้สำหรับใช้ในการโฆษณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์เท่านั้น แต่การใช้กับสินค้าเพื่อโฆษณามิใช่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและไม่อาจนำมาพิสูจน์เพื่อสนับสนุนข้ออ้างถึงสิทธิของโจทก์ได้จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอเลขที่ 206656เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 50 ชนิดสินค้า "ทั้งจำพวก" โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 206656 ของจำเลย โดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะไม่ใช่เครื่องหมายเดียวกันหรือเหมือนคล้ายกัน และยังใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันซึ่งมีรายการสินค้าที่มีสินค้าไม่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าทั้งของโจทก์และของจำเลยย่อมเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนี้โจทก์เองก็มิได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "WELLCOME" ในประเทศไทยสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 50 โจทก์จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 จำเลยก่อตั้งบริษัทในเมืองฮ่องกง ตั้งแต่ปี 2490 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ตลอดมาโดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ และขยายกิจการไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจนสาธารณชนในแถบภูมิภาคเอเชียรู้จักเครื่องหมายการค้าของจำเลยจำเลยมิได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือมีเจตนาไม่สุจริตในการนำเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์มาประกอบเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยแต่อย่างใด ทั้งสินค้าของโจทก์และจำเลยเป็นสินค้าคนละจำพวกกันและสินค้าก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันและจำเลยก็มิได้ประกอบกิจการในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าประเภทยาหรือเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่สาธารณชนจะสับสนในตัวสินค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยและหากศาลจะฟังว่าเครื่องหมายการค้าทั้งของโจทก์และจำเลยเหมือนคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้จำเลยก็มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET"เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 50 ดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 206656 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวกรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "WELLCOME"และคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนทะเบียนเลขที่ 206656 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ของจำเลยดีกว่าจำเลยหรือไม่โจทก์ฎีกาว่าเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ของจำเลยมีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า"WELLCOME" และมีเสียงเรียกขานเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME"มาก่อนจำเลย จำเลยลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปยื่นจดทะเบียนโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยเห็นว่า อักษรโรมันคำว่า "WELLCOME" เป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไร และโจทก์มีนายอลัน ซิลแคลร์ ค็อกซ์ ผู้จัดการฝ่ายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทโจทก์ซึ่งทำงานกับโจทก์มาประมาณ 16 ปี มาเบิกความยืนยันว่า คำว่า "WELLCOME" เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ในอดีตและบริษัทโจทก์ตั้งขึ้นเมื่อปี 2423 ซึ่งมีน้ำหนักให้รับฟังได้เพราะนอกจากโจทก์จะใช้คำว่า "WELLCOME" เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว โจทก์ยังใช้คำว่าดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทโจทก์ด้วย ส่วนจำเลยนำสืบโดยมีนายแอนโทนี่ ฟิลิปส์ ฮอร์กินส์ ซึ่งทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทจำเลยที่เมืองฮ่องกงมาเป็นเวลา 1 ปี มาเบิกความว่า บริษัทจำเลยก่อตั้งเมื่อปี 2529 ที่เบอร์มิวดาห้างเวลล์คัม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตั้งเมื่อปี 2488 และก่อตั้งเป็นบริษัทที่เมืองฮ่องกง เมื่อปี 2489 ผู้ก่อตั้งคือนายวู ชุงไว ต่อมาปี 2508 กลุ่มบริษัทของจำเลยได้ซื้อกิจการของบริษัทดังกล่าว คำว่า "WELLCOME" คิดค้นโดยนายวู ชุงไวครั้งแรกยายวู ชงไว ตั้งชื่อคำว่า "WELLCOME" แต่ทางเจ้าหน้าที่จดทะเบียนไม่รับจดทะเบียนเพราะคำดังกล่าวเป็นคำสามัญทั่วไปแปลว่า ต้อนรับ จึงต้องเพิ่มอักษร L เข้าไปอีก 1 ตัวเป็นคำว่า "WELLCOME" นายวู ชุงไว ทำธุรกิจภายใต้ชื่อWELLCOME ตั้งแต่ปี 2488 ทางนำสืบของจำเลยดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยจำเลยไม่ได้นำนายวู ชุงไว มาเบิกความแต่อย่างใดทั้งนายแอนโทนี่พยานจำเลยดังกล่าวก็ทำงานอยู่กับจำเลยมาเพียง 1 ปีได้ทราบเรื่องดังที่เบิกความอย่างไรก็ไม่ปรากฎ และไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดสนับสนุน จึงไม่อาจรับฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบ และเมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของนายอลัน ซินแคลร์ ค็อกซ์ พยานโจทก์ประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงเอกสารหมาย จ.24 ซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นที่ว่าโจทก์เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องหมายคำว่า "WELLCOME" มาตั้งแต่ก่อนปี 2444 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี 2450 และที่ประเทศไทยเมื่อปี 2490 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 3และได้ส่งสินค้าจำพวกที่ 3 และได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ไปจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยในขณะที่จำเลยอ้างว่านายวู ชุงไว ผู้คิดชื่อ "WELLCOME"และเริ่มดำเนินกิจการ WELLCOME SUPERMARKET เมื่อปี 2488อันเป็นเวลาภายหลังที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" หลายสิบปีด้วยด้วย ย่อมไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่านายวู ชุงไวจะได้คิดค้นคำดังกล่าวขึ้นมาเองและเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยบังเอิญเช่นนั้น แต่น่าเชื่อว่าเป็นการนำเอาคำว่า "WELLCOME" มาจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แล้วนำคำว่าSUPERMARKET มาประกอบเพื่อให้มีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้ว่าจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า "SUPERMARKET" ประกอบกับคำว่า "WELLCOME" และจำเลยขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ได้แก่สินค้าเบ็ดเตล็ด อันเป็นสินค้าต่างจำพวกและไม่มีลักษณะที่เกี่ยวเนืองหรือสัมพันธ์กันกับสินค้าจำพวกที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 48 ซึ่งเป็นสินค้ายกรักษาโรคมนุษย์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องสำอางของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า "WELLCOME" ก็ตาม แต่ก็ปรากฎจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME"หลายชนิดและแจงสินค้าตัวอย่าง เช่น กระเป๋า ถุงพลาสติก สมุดบันทึกและกระเป๋าสตางค์ อันเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดในจำพวกที่ 50 ตามวิสัญญีสารและแผ่นปลิวโฆษณาเอกสารหมาย จ.14 ถึง จ.16 และวัตถุพยานหมาย วจ.2 ถึง ว.จ.10 อันถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกที่ 50 แล้ว การใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ของจำเลยกับสินค้าจำพวกที่ 50จึงอาจทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน เมื่อเห็นแต่คำว่า "WELLCOME" ซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าสับสนหลงผิดว่าสินค้าจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ได้ ศาลฎีกาเห็นว่าการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET"ของจำเลยมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ของโจทก์เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คำว่า "WELLCOME"เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ โจทก์เป็นเจ้าของและได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยหลายสิบปี โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME"และคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 206656 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ของจำเลยดีกว่าจำเลยและเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่่จะร้องขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาไม่ต้องความเห็นของศาลฎีกา แต่อย่างไรก็ดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวก รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนนี้นั้นชอบแล้วเพราะโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 จึงไม่อาจฟ้องคดีเพื่อป้องกันการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนและห้ามผู้อื่นมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าจำพวกดังกล่าวได้ดังเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 27 และ 29 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 206656 หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามพิพากษาศาลอุทธรณ์(ชูชาติ ศรีแสง-จเร อำนวยวัฒนา-วุฒิ คราวุฒิ)แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ