คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7331/2544หลักกฎหมาย: เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายประกอบด้วยคำว่า KinderEm-eukal และรูปประดิษฐ์เป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งโดยเฉพาะในส่วนรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นส่วนที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ของจำเลยอย่างเด่นชัด ส่วนที่เป็นคำว่าKinderEm-eukal อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายนั้นแม้จะมีคำว่า KINDER คำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย และคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ตามแต่ตามความเป็นจริงคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่า เด็กหลายคนย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้ว ดังนี้ แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าKINDER ไว้ ก็ไม่ถึงกับมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ผู้ที่จะนำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ เมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์มิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยแต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า KinderEm-eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีจุดแตกต่างกับของจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็นที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่ายทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริต มิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า ที่โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอด้วยนั้นเท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลย ทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 40 วรรคสองเสียก่อน ในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้ว และให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102ต่อไปจำเลยให้การขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า eukal อ่านว่า ยูคอล คำว่า Emeukal และ Em-eukal อ่านว่า เอ็มยูคอล คำว่า Kinder eukalอ่านว่า คินเดอร์ ยูคอล ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย คำว่า KinderEm-eukal อ่านว่า คินเดอร์ เอ็มยูคอล ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าคำว่า Emeukal โจทก์ใช้กับสินค้าของโจทก์ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2471 และโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2499 โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้านำออกจำหน่ายเป็นที่นิยมในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศทวีปยุโรปและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในหลายประเทศสำหรับในประเทศไทยโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าeukal และคำว่า Em-eukal สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 คำว่า Kinder eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และคำว่า Kinder Em-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 เมื่อปี 2537 ส่วนจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว คือเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER อ่านว่า คินเดอร์หรือไคน์เดอร์ สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 และเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ประกอบอยู่ด้วยคือเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER COUNTRY, KINDER SURPRISE,KINDER BUENO, KINDER SCHOKO BONS, KINDER SNAPPY,KINDER SOFTY โดยจดทะเบียนไว้ในประเทศสาธารณรัฐอิตาลีและประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ ในประเทศไทยจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2517 ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDERประกอบคำอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งคำว่า คินเดอร์ และคินเดอร์บูเอโน จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ในระหว่างปี 2533 ถึงปี 2536ซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนให้แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน2537 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย คือเครื่องหมาย เด็กผู้ชายสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102จำเลยยื่นคำคัดค้านนายทะเบียนมีคำวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค 21362,149977, 149978, 149979, 159577, 164047 และ ค 6114จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องเป็นคดีนี้มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 275102 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า เดิมเครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า KINDERและคำว่า KINDER ประกอบคำอื่น ๆ แต่คำว่า KINDER เป็นคำในภาษาเยอรมันแปลว่า เด็กหลายคน เป็นคำสามัญที่ใช้ทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์นำคำว่า Kinder มาใช้ประกอบกับคำว่าEm-eukal โดยสุจริตเพื่อบรรยายถึงสินค้าโดยบ่งชี้หรือส่อความหมายว่าเป็นสินค้า Em-eukal สำหรับเด็กโดยสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่คำว่า Em-eukal มิใช่อยู่ที่คำว่า KINDERนอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายเป็นส่วนประกอบด้วย ย่อมทำให้เห็นความแตกต่างกันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลย และไม่เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Kinder Em-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์เป็นสินค้าของจำเลย นอกจากนี้โจทก์ยังได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้านำออกจำหน่ายในต่างประเทศมาก่อนแล้วด้วยเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายเด็กผู้ชายประกอบด้วยคำว่า Kinder Em-eukal และรูปประดิษฐ์เป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งโดยเฉพาะในส่วนรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นส่วนที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ของจำเลยอย่างเด่นชัด ส่วนที่เป็นคำว่า KinderEm-eukal อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายนั้นแม้จะมีคำว่า KINDER คำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย และคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ตามแต่ตามความเป็นจริงคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่าเด็กหลายคน ย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้วดังนี้แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าKINDER ไว้ ก็ไม่ถึงกับมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ผู้ที่จะนำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำว่า Kinder Em-eukalที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ปรากฏว่าในส่วนคำว่า Emeukal และ Em-eukal นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์นำมาใช้กับสินค้าของโจทก์นำออกจำหน่ายแพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2471 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศดังกล่าวตั้งแต่ปี 2471 และปี 2499ตามลำดับ นอกจากนี้โจทก์ยังจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Emeukal และ Em-eukal เป็นที่แพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปทั้งโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า EM-EUKAL สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 ในประเทศไทยเมื่อปี 2537 ตามเอกสารหมาย จ.23 และ จ.24 แสดงให้เห็นว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลาช้านานมากแล้ว จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า การที่โจทก์ใช้คำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ โจทก์ต้องการให้คำว่า Em-eukal ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ดังกล่าวแล้วเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า Kinder Em-eukal กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal นั้น เป็นสินค้าของผู้เป็นเจ้าของรายเดียวกันคือโจทก์นั่นเอง และปรากฏว่าทั้งโจทก์และจำเลยต่างก็ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนที่มีคำว่า Kinder นี้ และต่างก็ได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายประเทศ นอกจากนี้ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ตามที่ปรากฏในซองบรรจุสินค้าของโจทก์หมาย จ.18 และ จ.19 ปรากฏลักษณะดังนี้ (ตามรูป 4 ภาพ)เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้า KINDER, KINDERCOUNTRY, KINDER SURPRISE, KINDER BUENO, KINDER SCHOKO-BONS, (ภาพ 2 ภาพ) คินเดอร์ และคินเดอร์ บูเอโน ของจำเลย รวมทั้งตัวอย่างการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยคือKinder SURPRISE แล้ว ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะการใช้คำว่า Em-eukal เป็นส่วนที่เด่นชัดแตกต่างจากส่วนอื่น เป็นการเน้นคำว่า Em-eukal ให้เห็นอย่างเด่นชัดกว่าคำว่าKINDER ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีการใช้คำว่าKINDER ซึ่งมีความหมายว่า เด็กหลายคนนั้น เป็นเพียงการใช้ประกอบเพื่อขยายคำว่า Em-eukal ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วเท่านั้น ดังนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em-eukalประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ดังกล่าว จึงมิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า Em-eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วยเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีจุดแตกต่างกับของจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็นที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่าย ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริตมิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น อย่างไรก็ตามที่โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 275102 ด้วยนั้น เท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลย ทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน หากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดก็ถือว่าโจทก์ทิ้งคำขอจดทะเบียนในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้"พิพากษากลับว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em-eukalประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเลขที่ ค 21362, 149977, 149978, 149979, 159577, 164047, ค 6114, ค 25332 และ ค 23174 จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7331/2544ซอลแดน โฮลดิ้ง แอนด์ บอนบอนสเปเชี่ยลลิทาเท็นโจทก์ยีเอ็มบีเอช เฟอร์เรโร เอส.พี.เอจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 6, ม. 3, ม. 40เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายประกอบด้วยคำว่า KinderEm-eukal และรูปประดิษฐ์เป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งโดยเฉพาะในส่วนรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นส่วนที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ของจำเลยอย่างเด่นชัด ส่วนที่เป็นคำว่าKinderEm-eukal อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายนั้นแม้จะมีคำว่า KINDER คำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย และคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ตามแต่ตามความเป็นจริงคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่า เด็กหลายคนย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้ว ดังนี้ แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าKINDER ไว้ ก็ไม่ถึงกับมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ผู้ที่จะนำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ เมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์มิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยแต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า KinderEm-eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีจุดแตกต่างกับของจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็นที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่ายทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริต มิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า ที่โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอด้วยนั้นเท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลย ทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 40 วรรคสองเสียก่อน ในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้ว และให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102ต่อไปจำเลยให้การขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า eukal อ่านว่า ยูคอล คำว่า Emeukal และ Em-eukal อ่านว่า เอ็มยูคอล คำว่า Kinder eukalอ่านว่า คินเดอร์ ยูคอล ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย คำว่า KinderEm-eukal อ่านว่า คินเดอร์ เอ็มยูคอล ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าคำว่า Emeukal โจทก์ใช้กับสินค้าของโจทก์ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2471 และโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2499 โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้านำออกจำหน่ายเป็นที่นิยมในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศทวีปยุโรปและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในหลายประเทศสำหรับในประเทศไทยโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าeukal และคำว่า Em-eukal สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 คำว่า Kinder eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และคำว่า Kinder Em-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 เมื่อปี 2537 ส่วนจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว คือเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER อ่านว่า คินเดอร์หรือไคน์เดอร์ สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 และเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ประกอบอยู่ด้วยคือเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER COUNTRY, KINDER SURPRISE,KINDER BUENO, KINDER SCHOKO BONS, KINDER SNAPPY,KINDER SOFTY โดยจดทะเบียนไว้ในประเทศสาธารณรัฐอิตาลีและประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ ในประเทศไทยจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2517 ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDERประกอบคำอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งคำว่า คินเดอร์ และคินเดอร์บูเอโน จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ในระหว่างปี 2533 ถึงปี 2536ซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนให้แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน2537 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย คือเครื่องหมาย เด็กผู้ชายสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102จำเลยยื่นคำคัดค้านนายทะเบียนมีคำวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค 21362,149977, 149978, 149979, 159577, 164047 และ ค 6114จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องเป็นคดีนี้มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 275102 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า เดิมเครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า KINDERและคำว่า KINDER ประกอบคำอื่น ๆ แต่คำว่า KINDER เป็นคำในภาษาเยอรมันแปลว่า เด็กหลายคน เป็นคำสามัญที่ใช้ทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์นำคำว่า Kinder มาใช้ประกอบกับคำว่าEm-eukal โดยสุจริตเพื่อบรรยายถึงสินค้าโดยบ่งชี้หรือส่อความหมายว่าเป็นสินค้า Em-eukal สำหรับเด็กโดยสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่คำว่า Em-eukal มิใช่อยู่ที่คำว่า KINDERนอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายเป็นส่วนประกอบด้วย ย่อมทำให้เห็นความแตกต่างกันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลย และไม่เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Kinder Em-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์เป็นสินค้าของจำเลย นอกจากนี้โจทก์ยังได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้านำออกจำหน่ายในต่างประเทศมาก่อนแล้วด้วยเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายเด็กผู้ชายประกอบด้วยคำว่า Kinder Em-eukal และรูปประดิษฐ์เป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งโดยเฉพาะในส่วนรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นส่วนที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ของจำเลยอย่างเด่นชัด ส่วนที่เป็นคำว่า KinderEm-eukal อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายนั้นแม้จะมีคำว่า KINDER คำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย และคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ตามแต่ตามความเป็นจริงคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่าเด็กหลายคน ย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้วดังนี้แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าKINDER ไว้ ก็ไม่ถึงกับมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ผู้ที่จะนำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำว่า Kinder Em-eukalที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ปรากฏว่าในส่วนคำว่า Emeukal และ Em-eukal นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์นำมาใช้กับสินค้าของโจทก์นำออกจำหน่ายแพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2471 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศดังกล่าวตั้งแต่ปี 2471 และปี 2499ตามลำดับ นอกจากนี้โจทก์ยังจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Emeukal และ Em-eukal เป็นที่แพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปทั้งโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า EM-EUKAL สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 ในประเทศไทยเมื่อปี 2537 ตามเอกสารหมาย จ.23 และ จ.24 แสดงให้เห็นว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลาช้านานมากแล้ว จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า การที่โจทก์ใช้คำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ โจทก์ต้องการให้คำว่า Em-eukal ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ดังกล่าวแล้วเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า Kinder Em-eukal กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal นั้น เป็นสินค้าของผู้เป็นเจ้าของรายเดียวกันคือโจทก์นั่นเอง และปรากฏว่าทั้งโจทก์และจำเลยต่างก็ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนที่มีคำว่า Kinder นี้ และต่างก็ได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายประเทศ นอกจากนี้ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ตามที่ปรากฏในซองบรรจุสินค้าของโจทก์หมาย จ.18 และ จ.19 ปรากฏลักษณะดังนี้ (ตามรูป 4 ภาพ)เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้า KINDER, KINDERCOUNTRY, KINDER SURPRISE, KINDER BUENO, KINDER SCHOKO-BONS, (ภาพ 2 ภาพ) คินเดอร์ และคินเดอร์ บูเอโน ของจำเลย รวมทั้งตัวอย่างการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยคือKinder SURPRISE แล้ว ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะการใช้คำว่า Em-eukal เป็นส่วนที่เด่นชัดแตกต่างจากส่วนอื่น เป็นการเน้นคำว่า Em-eukal ให้เห็นอย่างเด่นชัดกว่าคำว่าKINDER ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีการใช้คำว่าKINDER ซึ่งมีความหมายว่า เด็กหลายคนนั้น เป็นเพียงการใช้ประกอบเพื่อขยายคำว่า Em-eukal ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วเท่านั้น ดังนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em-eukalประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ดังกล่าว จึงมิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า Em-eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วยเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีจุดแตกต่างกับของจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็นที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่าย ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริตมิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น อย่างไรก็ตามที่โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 275102 ด้วยนั้น เท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลย ทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน หากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดก็ถือว่าโจทก์ทิ้งคำขอจดทะเบียนในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้"พิพากษากลับว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em-eukalประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเลขที่ ค 21362, 149977, 149978, 149979, 159577, 164047, ค 6114, ค 25332 และ ค 23174 จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้ว และให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102ต่อไปจำเลยให้การขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า eukal อ่านว่า ยูคอล คำว่า Emeukal และ Em-eukal อ่านว่า เอ็มยูคอล คำว่า Kinder eukalอ่านว่า คินเดอร์ ยูคอล ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย คำว่า KinderEm-eukal อ่านว่า คินเดอร์ เอ็มยูคอล ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าคำว่า Emeukal โจทก์ใช้กับสินค้าของโจทก์ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2471 และโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2499 โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้านำออกจำหน่ายเป็นที่นิยมในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศทวีปยุโรปและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในหลายประเทศสำหรับในประเทศไทยโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าeukal และคำว่า Em-eukal สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 คำว่า Kinder eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และคำว่า Kinder Em-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 เมื่อปี 2537 ส่วนจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว คือเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER อ่านว่า คินเดอร์หรือไคน์เดอร์ สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 และเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ประกอบอยู่ด้วยคือเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER COUNTRY, KINDER SURPRISE,KINDER BUENO, KINDER SCHOKO BONS, KINDER SNAPPY,KINDER SOFTY โดยจดทะเบียนไว้ในประเทศสาธารณรัฐอิตาลีและประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ ในประเทศไทยจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2517 ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDERประกอบคำอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งคำว่า คินเดอร์ และคินเดอร์บูเอโน จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ในระหว่างปี 2533 ถึงปี 2536ซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนให้แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน2537 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย คือเครื่องหมาย เด็กผู้ชายสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102จำเลยยื่นคำคัดค้านนายทะเบียนมีคำวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค 21362,149977, 149978, 149979, 159577, 164047 และ ค 6114จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องเป็นคดีนี้มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 275102 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า เดิมเครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า KINDERและคำว่า KINDER ประกอบคำอื่น ๆ แต่คำว่า KINDER เป็นคำในภาษาเยอรมันแปลว่า เด็กหลายคน เป็นคำสามัญที่ใช้ทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์นำคำว่า Kinder มาใช้ประกอบกับคำว่าEm-eukal โดยสุจริตเพื่อบรรยายถึงสินค้าโดยบ่งชี้หรือส่อความหมายว่าเป็นสินค้า Em-eukal สำหรับเด็กโดยสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่คำว่า Em-eukal มิใช่อยู่ที่คำว่า KINDERนอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายเป็นส่วนประกอบด้วย ย่อมทำให้เห็นความแตกต่างกันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลย และไม่เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Kinder Em-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์เป็นสินค้าของจำเลย นอกจากนี้โจทก์ยังได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้านำออกจำหน่ายในต่างประเทศมาก่อนแล้วด้วยเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายเด็กผู้ชายประกอบด้วยคำว่า Kinder Em-eukal และรูปประดิษฐ์เป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งโดยเฉพาะในส่วนรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นส่วนที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ของจำเลยอย่างเด่นชัด ส่วนที่เป็นคำว่า KinderEm-eukal อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายนั้นแม้จะมีคำว่า KINDER คำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย และคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ตามแต่ตามความเป็นจริงคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่าเด็กหลายคน ย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้วดังนี้แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าKINDER ไว้ ก็ไม่ถึงกับมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ผู้ที่จะนำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำว่า Kinder Em-eukalที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ปรากฏว่าในส่วนคำว่า Emeukal และ Em-eukal นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์นำมาใช้กับสินค้าของโจทก์นำออกจำหน่ายแพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2471 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศดังกล่าวตั้งแต่ปี 2471 และปี 2499ตามลำดับ นอกจากนี้โจทก์ยังจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Emeukal และ Em-eukal เป็นที่แพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปทั้งโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า EM-EUKAL สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 ในประเทศไทยเมื่อปี 2537 ตามเอกสารหมาย จ.23 และ จ.24 แสดงให้เห็นว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลาช้านานมากแล้ว จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า การที่โจทก์ใช้คำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ โจทก์ต้องการให้คำว่า Em-eukal ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ดังกล่าวแล้วเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า Kinder Em-eukal กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal นั้น เป็นสินค้าของผู้เป็นเจ้าของรายเดียวกันคือโจทก์นั่นเอง และปรากฏว่าทั้งโจทก์และจำเลยต่างก็ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนที่มีคำว่า Kinder นี้ และต่างก็ได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายประเทศ นอกจากนี้ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ตามที่ปรากฏในซองบรรจุสินค้าของโจทก์หมาย จ.18 และ จ.19 ปรากฏลักษณะดังนี้ (ตามรูป 4 ภาพ)เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้า KINDER, KINDERCOUNTRY, KINDER SURPRISE, KINDER BUENO, KINDER SCHOKO-BONS, (ภาพ 2 ภาพ) คินเดอร์ และคินเดอร์ บูเอโน ของจำเลย รวมทั้งตัวอย่างการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยคือKinder SURPRISE แล้ว ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะการใช้คำว่า Em-eukal เป็นส่วนที่เด่นชัดแตกต่างจากส่วนอื่น เป็นการเน้นคำว่า Em-eukal ให้เห็นอย่างเด่นชัดกว่าคำว่าKINDER ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีการใช้คำว่าKINDER ซึ่งมีความหมายว่า เด็กหลายคนนั้น เป็นเพียงการใช้ประกอบเพื่อขยายคำว่า Em-eukal ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วเท่านั้น ดังนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em-eukalประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ดังกล่าว จึงมิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า Em-eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วยเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีจุดแตกต่างกับของจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็นที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่าย ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริตมิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น อย่างไรก็ตามที่โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 275102 ด้วยนั้น เท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลย ทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน หากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดก็ถือว่าโจทก์ทิ้งคำขอจดทะเบียนในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้"พิพากษากลับว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em-eukalประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเลขที่ ค 21362, 149977, 149978, 149979, 159577, 164047, ค 6114, ค 25332 และ ค 23174 จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7331/2544ซอลแดน โฮลดิ้ง แอนด์ บอนบอนสเปเชี่ยลลิทาเท็นโจทก์ยีเอ็มบีเอช เฟอร์เรโร เอส.พี.เอจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 6, ม. 3, ม. 40เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายประกอบด้วยคำว่า KinderEm-eukal และรูปประดิษฐ์เป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งโดยเฉพาะในส่วนรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นส่วนที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ของจำเลยอย่างเด่นชัด ส่วนที่เป็นคำว่าKinderEm-eukal อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายนั้นแม้จะมีคำว่า KINDER คำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย และคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ตามแต่ตามความเป็นจริงคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่า เด็กหลายคนย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้ว ดังนี้ แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าKINDER ไว้ ก็ไม่ถึงกับมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ผู้ที่จะนำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ เมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์มิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยแต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า KinderEm-eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีจุดแตกต่างกับของจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็นที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่ายทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริต มิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า ที่โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอด้วยนั้นเท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลย ทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 40 วรรคสองเสียก่อน ในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้ว และให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102ต่อไปจำเลยให้การขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า eukal อ่านว่า ยูคอล คำว่า Emeukal และ Em-eukal อ่านว่า เอ็มยูคอล คำว่า Kinder eukalอ่านว่า คินเดอร์ ยูคอล ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย คำว่า KinderEm-eukal อ่านว่า คินเดอร์ เอ็มยูคอล ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าคำว่า Emeukal โจทก์ใช้กับสินค้าของโจทก์ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2471 และโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2499 โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้านำออกจำหน่ายเป็นที่นิยมในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศทวีปยุโรปและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในหลายประเทศสำหรับในประเทศไทยโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าeukal และคำว่า Em-eukal สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 คำว่า Kinder eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และคำว่า Kinder Em-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 เมื่อปี 2537 ส่วนจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว คือเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER อ่านว่า คินเดอร์หรือไคน์เดอร์ สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 และเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ประกอบอยู่ด้วยคือเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER COUNTRY, KINDER SURPRISE,KINDER BUENO, KINDER SCHOKO BONS, KINDER SNAPPY,KINDER SOFTY โดยจดทะเบียนไว้ในประเทศสาธารณรัฐอิตาลีและประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ ในประเทศไทยจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2517 ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDERประกอบคำอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งคำว่า คินเดอร์ และคินเดอร์บูเอโน จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ในระหว่างปี 2533 ถึงปี 2536ซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนให้แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน2537 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย คือเครื่องหมาย เด็กผู้ชายสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102จำเลยยื่นคำคัดค้านนายทะเบียนมีคำวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค 21362,149977, 149978, 149979, 159577, 164047 และ ค 6114จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องเป็นคดีนี้มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 275102 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า เดิมเครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า KINDERและคำว่า KINDER ประกอบคำอื่น ๆ แต่คำว่า KINDER เป็นคำในภาษาเยอรมันแปลว่า เด็กหลายคน เป็นคำสามัญที่ใช้ทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์นำคำว่า Kinder มาใช้ประกอบกับคำว่าEm-eukal โดยสุจริตเพื่อบรรยายถึงสินค้าโดยบ่งชี้หรือส่อความหมายว่าเป็นสินค้า Em-eukal สำหรับเด็กโดยสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่คำว่า Em-eukal มิใช่อยู่ที่คำว่า KINDERนอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายเป็นส่วนประกอบด้วย ย่อมทำให้เห็นความแตกต่างกันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลย และไม่เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Kinder Em-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์เป็นสินค้าของจำเลย นอกจากนี้โจทก์ยังได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้านำออกจำหน่ายในต่างประเทศมาก่อนแล้วด้วยเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายเด็กผู้ชายประกอบด้วยคำว่า Kinder Em-eukal และรูปประดิษฐ์เป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งโดยเฉพาะในส่วนรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นส่วนที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ของจำเลยอย่างเด่นชัด ส่วนที่เป็นคำว่า KinderEm-eukal อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายนั้นแม้จะมีคำว่า KINDER คำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย และคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ตามแต่ตามความเป็นจริงคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่าเด็กหลายคน ย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้วดังนี้แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าKINDER ไว้ ก็ไม่ถึงกับมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ผู้ที่จะนำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำว่า Kinder Em-eukalที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ปรากฏว่าในส่วนคำว่า Emeukal และ Em-eukal นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์นำมาใช้กับสินค้าของโจทก์นำออกจำหน่ายแพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2471 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศดังกล่าวตั้งแต่ปี 2471 และปี 2499ตามลำดับ นอกจากนี้โจทก์ยังจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Emeukal และ Em-eukal เป็นที่แพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปทั้งโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า EM-EUKAL สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 ในประเทศไทยเมื่อปี 2537 ตามเอกสารหมาย จ.23 และ จ.24 แสดงให้เห็นว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลาช้านานมากแล้ว จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า การที่โจทก์ใช้คำว่า KinderEm-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ โจทก์ต้องการให้คำว่า Em-eukal ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ดังกล่าวแล้วเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า Kinder Em-eukal กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em-eukal นั้น เป็นสินค้าของผู้เป็นเจ้าของรายเดียวกันคือโจทก์นั่นเอง และปรากฏว่าทั้งโจทก์และจำเลยต่างก็ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนที่มีคำว่า Kinder นี้ และต่างก็ได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายประเทศ นอกจากนี้ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em-eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ตามที่ปรากฏในซองบรรจุสินค้าของโจทก์หมาย จ.18 และ จ.19 ปรากฏลักษณะดังนี้ (ตามรูป 4 ภาพ)เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้า KINDER, KINDERCOUNTRY, KINDER SURPRISE, KINDER BUENO, KINDER SCHOKO-BONS, (ภาพ 2 ภาพ) คินเดอร์ และคินเดอร์ บูเอโน ของจำเลย รวมทั้งตัวอย่างการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยคือKinder SURPRISE แล้ว ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะการใช้คำว่า Em-eukal เป็นส่วนที่เด่นชัดแตกต่างจากส่วนอื่น เป็นการเน้นคำว่า Em-eukal ให้เห็นอย่างเด่นชัดกว่าคำว่าKINDER ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีการใช้คำว่าKINDER ซึ่งมีความหมายว่า เด็กหลายคนนั้น เป็นเพียงการใช้ประกอบเพื่อขยายคำว่า Em-eukal ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วเท่านั้น ดังนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em-eukalประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ดังกล่าว จึงมิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า Em-eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วยเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีจุดแตกต่างกับของจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็นที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่าย ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริตมิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น อย่างไรก็ตามที่โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 275102 ด้วยนั้น เท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลย ทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน หากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดก็ถือว่าโจทก์ทิ้งคำขอจดทะเบียนในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้"พิพากษากลับว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em-eukalประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเลขที่ ค 21362, 149977, 149978, 149979, 159577, 164047, ค 6114, ค 25332 และ ค 23174 จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)แหล่งที่มาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ