คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5214/2548หลักกฎหมาย: โจทก์ประดิษฐ์และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ในสินค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะใช้คำว่า SUN เป็นคำนำหน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย แม้สินค้าของจำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUN นำหน้าจำนวนมากมาย แต่เป็นการใช้ภายหลังเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ โจทก์ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า SUNGARD เลียนแบบหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าภายใต้คำว่า SUN นำหน้าของจำเลย การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อไม่มีการคัดค้าน โจทก์จึงยื่นฟ้องได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 40 โดยไม่จำต้องฟ้องคณะกรรมการและนายทะเบียนมาพร้อมกับจำเลยโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "SUNGARD" ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่าง ๆ ของจำเลยที่จดทะเบียนแล้วตามที่อ้างในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการและโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ได้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 ห้ามจำเลยคัดค้านหรือขัดขวางการขอจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ของโจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า SUN อ่านว่า ซันและรูปประดิษฐ์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทย จำนวนหลายคำขอจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบเดียวกันและอื่น ๆ ซึ่งมีคำว่า "SUN" ประกอบอยู่ด้วยในต่างประเทศหลายประเทศ โจทก์ไม่มีสภาพบุคคล คำฟ้องและคำขอบังคับของโจทก์ไม่สามารถฟ้องและบังคับคดีได้ตามกฎหมาย โจทก์ไม่อาจขอให้ศาลพิพากษาและบังคับให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์ไม่มีอำนาจที่จะบังคับนายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบและโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ในชั้นสืบพยานจำเลย ทนายจำเลยยื่นคำร้อง ขอถอนคำคัดค้านขอเลขที่ 333462, 333463 และ 333465 และขอถอนคำให้การในคดีนี้ ทนายโจทก์รับสำเนาคำร้องของทนายจำเลยดังกล่าวแล้วแถลงให้ศาลพิจารณาและพิพากษาของคดีนี้ต่อไป ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์นำสืบฟังได้ว่าโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ได้คิดประดิษฐ์และใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD โดยสุจริตก่อนที่จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยถึง 4 ปี และจำเลยก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยมีสาระสำคัญว่า จำเลยเห็นและเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้น ศาลจึงชอบที่จะยกหรือเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพื่อให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องบริการของโจทก์ต่อไป ประเด็นแรกที่จะต้องวินิจฉัยมีว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของจำเลยที่ใช้คำว่า SUN คำว่า SUN MICROSYSTEM และคำว่า SUN เป็นคำต้นและตามด้วยคำอื่น ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 13 (2) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หรือไม่ โจทก์นำสืบโดยมีนายรุทรผู้รับมอบอำนาจโจทก์ให้ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงประกอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการอีกหลายเครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำว่า SUNGARD เช่น SUNGARD SOLUTION NETWORK, SUNGARD ENTERPRISE 2000, SUNGARD SECURE เป็นต้น คำว่า SUNGARD ยังเป็นชื่อทางการค้าของโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ด้วย โดยโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ที่ใช้ชื่อว่า SUNGARD มีประมาณ 76 บริษัทกระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โจทก์เป็นหนึ่งในบริษัทสาขาหรือบริษัทในกลุ่มของบริษัทซันการ์ดดาต้าซิสเต็มส์ อิงค์. และบริษัทสาขาทั้งหลาย ซึ่งเรียกว่า "กลุ่มซันการ์ด (the SunGard Group) โจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์หรือกลุ่มซันการ์ดได้ใช้ชื่อและเครื่องหมาย SUNGARD และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่มีคำว่า SUNGARD ประกอบด้วยนั้นกับสินค้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการให้บริการให้คำปรึกษาและจัดการด้านการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงบริการประมวลผลข้อมูลบริการจัดการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้บุคคลอื่น เป็นต้น กลุ่มซันการ์ดเป็นบริษัทผู้นำในตลาดโลกในธุรกิจที่ประกอบการ กลุ่มซันการ์ดได้คิดประดิษฐ์และเริ่มนำชื่อและเครื่องหมาย SUNGARD ออกใช้ในปี 2521 โดยใช้กับบริษัทกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกิดการสูญหายและหลังจากนั้นก็ได้ขยายการใช้ชื่อของเครื่องหมาย SUNGARD และเครื่องหมายอื่น ๆ กับซอฟท์แวร์และบริการกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์และบริการสำหรับการใช้งานทางด้านการเงิน ชื่อและเครื่องหมาย SUNGARD ได้มีการใช้ต่อมากับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวในประเทศทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำเลยไม่ได้นำสืบเป็นอย่างอื่น แต่ได้ยื่นหนังสือข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลย ยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยข้อเท็จจริงจึงฟังได้ยุติในประการแรกว่า โจทก์ได้ประดิษฐ์และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD และได้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวออกไปจำหน่ายทั่วโลกโดยสุจริตก่อนที่จำเลยจะใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUN และ SUN MICROSYSTEMS และคำอื่น ๆ ที่มีคำว่า SUN อยู่หน้า ในปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยต่างมีคำว่า SUN อยู่ข้างหน้า เช่น ของโจทก์ใช้คำว่า SUNGARD แต่ของจำเลยจะใช้คำอื่นที่มีคำว่า SUN นำหน้า เช่น SUNREADY, SUNCONNECT, SUNEXPRESS, SUNSELECT จะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือไม่ เห็นว่า ถึงแม้หนังสือข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งจำเลยยอมรับว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD โดยสุจริตอยู่ก่อนจำเลย และรับว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ใช้คำว่า SUN นำหน้า จะไม่มีผลผูกพันที่จะต้องวินิจฉัยในเรื่องความเหมือนกันหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสาธารณชนมิให้สับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยไว้ก็ตาม แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงทางนำสืบของโจทก์ที่ว่าโจทก์ประดิษฐ์และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ในสินค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะใช้คำว่า SUN เป็นคำนำหน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย ดังนั้น ถึงแม้สินค้าของจำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUN นำหน้าจำนวนมากมาย แต่เป็นการใช้ภายหลังเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า SUNGARD เลียนแบบหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าภายใต้คำว่า SUN นำหน้าของจำเลย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ปัญหาประการต่อไปมีว่า การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ได้ฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาด้วยนั้น ศาลจะบังคับให้ได้เพียงใด เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในกรณีไม่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ก็ดี หรือมีการคัดค้านตามมาตรา 35 แต่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้" ดังนั้น โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องฟ้องคณะกรรมการและนายทะเบียนมาพร้อมกับจำเลย" พิพากษากลับเป็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD ตามคำขอเลขที่ 333462, คำขอเลขที่ 333463 และคำขอเลขที่ 333465 ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่าง ๆ ของจำเลยที่จดทะเบียนแล้วตามที่อ้างในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ และโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ตามคำขอเลขที่ 333462, คำขอเลขที่ 333463 และคำขอเลขที่ 333465 ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 ห้ามจำเลยคัดค้านหรือขัดขวางการขอจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า SUNGARD ของโจทก์ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5214/2548ซันการ์ด ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นโจทก์ซัน ไมโครซิมเต็มส์ อิงค์จำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 8 (10), ม. 13 (2), ม. 35, ม. 40โจทก์ประดิษฐ์และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ในสินค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะใช้คำว่า SUN เป็นคำนำหน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย แม้สินค้าของจำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUN นำหน้าจำนวนมากมาย แต่เป็นการใช้ภายหลังเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ โจทก์ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า SUNGARD เลียนแบบหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าภายใต้คำว่า SUN นำหน้าของจำเลย การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อไม่มีการคัดค้าน โจทก์จึงยื่นฟ้องได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 40 โดยไม่จำต้องฟ้องคณะกรรมการและนายทะเบียนมาพร้อมกับจำเลยโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "SUNGARD" ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่าง ๆ ของจำเลยที่จดทะเบียนแล้วตามที่อ้างในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการและโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ได้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 ห้ามจำเลยคัดค้านหรือขัดขวางการขอจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ของโจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า SUN อ่านว่า ซันและรูปประดิษฐ์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทย จำนวนหลายคำขอจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบเดียวกันและอื่น ๆ ซึ่งมีคำว่า "SUN" ประกอบอยู่ด้วยในต่างประเทศหลายประเทศ โจทก์ไม่มีสภาพบุคคล คำฟ้องและคำขอบังคับของโจทก์ไม่สามารถฟ้องและบังคับคดีได้ตามกฎหมาย โจทก์ไม่อาจขอให้ศาลพิพากษาและบังคับให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์ไม่มีอำนาจที่จะบังคับนายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบและโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ในชั้นสืบพยานจำเลย ทนายจำเลยยื่นคำร้อง ขอถอนคำคัดค้านขอเลขที่ 333462, 333463 และ 333465 และขอถอนคำให้การในคดีนี้ ทนายโจทก์รับสำเนาคำร้องของทนายจำเลยดังกล่าวแล้วแถลงให้ศาลพิจารณาและพิพากษาของคดีนี้ต่อไป ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์นำสืบฟังได้ว่าโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ได้คิดประดิษฐ์และใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD โดยสุจริตก่อนที่จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยถึง 4 ปี และจำเลยก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยมีสาระสำคัญว่า จำเลยเห็นและเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้น ศาลจึงชอบที่จะยกหรือเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพื่อให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องบริการของโจทก์ต่อไป ประเด็นแรกที่จะต้องวินิจฉัยมีว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของจำเลยที่ใช้คำว่า SUN คำว่า SUN MICROSYSTEM และคำว่า SUN เป็นคำต้นและตามด้วยคำอื่น ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 13 (2) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หรือไม่ โจทก์นำสืบโดยมีนายรุทรผู้รับมอบอำนาจโจทก์ให้ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงประกอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการอีกหลายเครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำว่า SUNGARD เช่น SUNGARD SOLUTION NETWORK, SUNGARD ENTERPRISE 2000, SUNGARD SECURE เป็นต้น คำว่า SUNGARD ยังเป็นชื่อทางการค้าของโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ด้วย โดยโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ที่ใช้ชื่อว่า SUNGARD มีประมาณ 76 บริษัทกระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โจทก์เป็นหนึ่งในบริษัทสาขาหรือบริษัทในกลุ่มของบริษัทซันการ์ดดาต้าซิสเต็มส์ อิงค์. และบริษัทสาขาทั้งหลาย ซึ่งเรียกว่า "กลุ่มซันการ์ด (the SunGard Group) โจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์หรือกลุ่มซันการ์ดได้ใช้ชื่อและเครื่องหมาย SUNGARD และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่มีคำว่า SUNGARD ประกอบด้วยนั้นกับสินค้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการให้บริการให้คำปรึกษาและจัดการด้านการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงบริการประมวลผลข้อมูลบริการจัดการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้บุคคลอื่น เป็นต้น กลุ่มซันการ์ดเป็นบริษัทผู้นำในตลาดโลกในธุรกิจที่ประกอบการ กลุ่มซันการ์ดได้คิดประดิษฐ์และเริ่มนำชื่อและเครื่องหมาย SUNGARD ออกใช้ในปี 2521 โดยใช้กับบริษัทกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกิดการสูญหายและหลังจากนั้นก็ได้ขยายการใช้ชื่อของเครื่องหมาย SUNGARD และเครื่องหมายอื่น ๆ กับซอฟท์แวร์และบริการกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์และบริการสำหรับการใช้งานทางด้านการเงิน ชื่อและเครื่องหมาย SUNGARD ได้มีการใช้ต่อมากับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวในประเทศทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำเลยไม่ได้นำสืบเป็นอย่างอื่น แต่ได้ยื่นหนังสือข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลย ยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยข้อเท็จจริงจึงฟังได้ยุติในประการแรกว่า โจทก์ได้ประดิษฐ์และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD และได้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวออกไปจำหน่ายทั่วโลกโดยสุจริตก่อนที่จำเลยจะใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUN และ SUN MICROSYSTEMS และคำอื่น ๆ ที่มีคำว่า SUN อยู่หน้า ในปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยต่างมีคำว่า SUN อยู่ข้างหน้า เช่น ของโจทก์ใช้คำว่า SUNGARD แต่ของจำเลยจะใช้คำอื่นที่มีคำว่า SUN นำหน้า เช่น SUNREADY, SUNCONNECT, SUNEXPRESS, SUNSELECT จะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือไม่ เห็นว่า ถึงแม้หนังสือข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งจำเลยยอมรับว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD โดยสุจริตอยู่ก่อนจำเลย และรับว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ใช้คำว่า SUN นำหน้า จะไม่มีผลผูกพันที่จะต้องวินิจฉัยในเรื่องความเหมือนกันหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสาธารณชนมิให้สับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยไว้ก็ตาม แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงทางนำสืบของโจทก์ที่ว่าโจทก์ประดิษฐ์และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ในสินค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะใช้คำว่า SUN เป็นคำนำหน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย ดังนั้น ถึงแม้สินค้าของจำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUN นำหน้าจำนวนมากมาย แต่เป็นการใช้ภายหลังเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า SUNGARD เลียนแบบหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าภายใต้คำว่า SUN นำหน้าของจำเลย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ปัญหาประการต่อไปมีว่า การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ได้ฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาด้วยนั้น ศาลจะบังคับให้ได้เพียงใด เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในกรณีไม่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ก็ดี หรือมีการคัดค้านตามมาตรา 35 แต่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้" ดังนั้น โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องฟ้องคณะกรรมการและนายทะเบียนมาพร้อมกับจำเลย" พิพากษากลับเป็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD ตามคำขอเลขที่ 333462, คำขอเลขที่ 333463 และคำขอเลขที่ 333465 ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่าง ๆ ของจำเลยที่จดทะเบียนแล้วตามที่อ้างในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ และโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ตามคำขอเลขที่ 333462, คำขอเลขที่ 333463 และคำขอเลขที่ 333465 ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 ห้ามจำเลยคัดค้านหรือขัดขวางการขอจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า SUNGARD ของโจทก์(พรเพชร วิชิตชลชัย-สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์)แหล่งที่มาสำนักวิชาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "SUNGARD" ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่าง ๆ ของจำเลยที่จดทะเบียนแล้วตามที่อ้างในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการและโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ได้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 ห้ามจำเลยคัดค้านหรือขัดขวางการขอจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ของโจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า SUN อ่านว่า ซันและรูปประดิษฐ์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทย จำนวนหลายคำขอจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบเดียวกันและอื่น ๆ ซึ่งมีคำว่า "SUN" ประกอบอยู่ด้วยในต่างประเทศหลายประเทศ โจทก์ไม่มีสภาพบุคคล คำฟ้องและคำขอบังคับของโจทก์ไม่สามารถฟ้องและบังคับคดีได้ตามกฎหมาย โจทก์ไม่อาจขอให้ศาลพิพากษาและบังคับให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์ไม่มีอำนาจที่จะบังคับนายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบและโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ในชั้นสืบพยานจำเลย ทนายจำเลยยื่นคำร้อง ขอถอนคำคัดค้านขอเลขที่ 333462, 333463 และ 333465 และขอถอนคำให้การในคดีนี้ ทนายโจทก์รับสำเนาคำร้องของทนายจำเลยดังกล่าวแล้วแถลงให้ศาลพิจารณาและพิพากษาของคดีนี้ต่อไป ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์นำสืบฟังได้ว่าโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ได้คิดประดิษฐ์และใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD โดยสุจริตก่อนที่จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยถึง 4 ปี และจำเลยก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยมีสาระสำคัญว่า จำเลยเห็นและเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้น ศาลจึงชอบที่จะยกหรือเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพื่อให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องบริการของโจทก์ต่อไป ประเด็นแรกที่จะต้องวินิจฉัยมีว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของจำเลยที่ใช้คำว่า SUN คำว่า SUN MICROSYSTEM และคำว่า SUN เป็นคำต้นและตามด้วยคำอื่น ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 13 (2) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หรือไม่ โจทก์นำสืบโดยมีนายรุทรผู้รับมอบอำนาจโจทก์ให้ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงประกอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการอีกหลายเครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำว่า SUNGARD เช่น SUNGARD SOLUTION NETWORK, SUNGARD ENTERPRISE 2000, SUNGARD SECURE เป็นต้น คำว่า SUNGARD ยังเป็นชื่อทางการค้าของโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ด้วย โดยโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ที่ใช้ชื่อว่า SUNGARD มีประมาณ 76 บริษัทกระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โจทก์เป็นหนึ่งในบริษัทสาขาหรือบริษัทในกลุ่มของบริษัทซันการ์ดดาต้าซิสเต็มส์ อิงค์. และบริษัทสาขาทั้งหลาย ซึ่งเรียกว่า "กลุ่มซันการ์ด (the SunGard Group) โจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์หรือกลุ่มซันการ์ดได้ใช้ชื่อและเครื่องหมาย SUNGARD และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่มีคำว่า SUNGARD ประกอบด้วยนั้นกับสินค้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการให้บริการให้คำปรึกษาและจัดการด้านการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงบริการประมวลผลข้อมูลบริการจัดการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้บุคคลอื่น เป็นต้น กลุ่มซันการ์ดเป็นบริษัทผู้นำในตลาดโลกในธุรกิจที่ประกอบการ กลุ่มซันการ์ดได้คิดประดิษฐ์และเริ่มนำชื่อและเครื่องหมาย SUNGARD ออกใช้ในปี 2521 โดยใช้กับบริษัทกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกิดการสูญหายและหลังจากนั้นก็ได้ขยายการใช้ชื่อของเครื่องหมาย SUNGARD และเครื่องหมายอื่น ๆ กับซอฟท์แวร์และบริการกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์และบริการสำหรับการใช้งานทางด้านการเงิน ชื่อและเครื่องหมาย SUNGARD ได้มีการใช้ต่อมากับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวในประเทศทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำเลยไม่ได้นำสืบเป็นอย่างอื่น แต่ได้ยื่นหนังสือข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลย ยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยข้อเท็จจริงจึงฟังได้ยุติในประการแรกว่า โจทก์ได้ประดิษฐ์และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD และได้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวออกไปจำหน่ายทั่วโลกโดยสุจริตก่อนที่จำเลยจะใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUN และ SUN MICROSYSTEMS และคำอื่น ๆ ที่มีคำว่า SUN อยู่หน้า ในปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยต่างมีคำว่า SUN อยู่ข้างหน้า เช่น ของโจทก์ใช้คำว่า SUNGARD แต่ของจำเลยจะใช้คำอื่นที่มีคำว่า SUN นำหน้า เช่น SUNREADY, SUNCONNECT, SUNEXPRESS, SUNSELECT จะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือไม่ เห็นว่า ถึงแม้หนังสือข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งจำเลยยอมรับว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD โดยสุจริตอยู่ก่อนจำเลย และรับว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ใช้คำว่า SUN นำหน้า จะไม่มีผลผูกพันที่จะต้องวินิจฉัยในเรื่องความเหมือนกันหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสาธารณชนมิให้สับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยไว้ก็ตาม แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงทางนำสืบของโจทก์ที่ว่าโจทก์ประดิษฐ์และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ในสินค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะใช้คำว่า SUN เป็นคำนำหน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย ดังนั้น ถึงแม้สินค้าของจำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUN นำหน้าจำนวนมากมาย แต่เป็นการใช้ภายหลังเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า SUNGARD เลียนแบบหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าภายใต้คำว่า SUN นำหน้าของจำเลย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ปัญหาประการต่อไปมีว่า การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ได้ฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาด้วยนั้น ศาลจะบังคับให้ได้เพียงใด เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในกรณีไม่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ก็ดี หรือมีการคัดค้านตามมาตรา 35 แต่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้" ดังนั้น โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องฟ้องคณะกรรมการและนายทะเบียนมาพร้อมกับจำเลย" พิพากษากลับเป็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD ตามคำขอเลขที่ 333462, คำขอเลขที่ 333463 และคำขอเลขที่ 333465 ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่าง ๆ ของจำเลยที่จดทะเบียนแล้วตามที่อ้างในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ และโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ตามคำขอเลขที่ 333462, คำขอเลขที่ 333463 และคำขอเลขที่ 333465 ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 ห้ามจำเลยคัดค้านหรือขัดขวางการขอจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า SUNGARD ของโจทก์ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5214/2548ซันการ์ด ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นโจทก์ซัน ไมโครซิมเต็มส์ อิงค์จำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 8 (10), ม. 13 (2), ม. 35, ม. 40โจทก์ประดิษฐ์และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ในสินค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะใช้คำว่า SUN เป็นคำนำหน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย แม้สินค้าของจำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUN นำหน้าจำนวนมากมาย แต่เป็นการใช้ภายหลังเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ โจทก์ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า SUNGARD เลียนแบบหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าภายใต้คำว่า SUN นำหน้าของจำเลย การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อไม่มีการคัดค้าน โจทก์จึงยื่นฟ้องได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 40 โดยไม่จำต้องฟ้องคณะกรรมการและนายทะเบียนมาพร้อมกับจำเลยโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "SUNGARD" ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่าง ๆ ของจำเลยที่จดทะเบียนแล้วตามที่อ้างในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการและโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ได้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 ห้ามจำเลยคัดค้านหรือขัดขวางการขอจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ของโจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า SUN อ่านว่า ซันและรูปประดิษฐ์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทย จำนวนหลายคำขอจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบเดียวกันและอื่น ๆ ซึ่งมีคำว่า "SUN" ประกอบอยู่ด้วยในต่างประเทศหลายประเทศ โจทก์ไม่มีสภาพบุคคล คำฟ้องและคำขอบังคับของโจทก์ไม่สามารถฟ้องและบังคับคดีได้ตามกฎหมาย โจทก์ไม่อาจขอให้ศาลพิพากษาและบังคับให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์ไม่มีอำนาจที่จะบังคับนายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบและโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ในชั้นสืบพยานจำเลย ทนายจำเลยยื่นคำร้อง ขอถอนคำคัดค้านขอเลขที่ 333462, 333463 และ 333465 และขอถอนคำให้การในคดีนี้ ทนายโจทก์รับสำเนาคำร้องของทนายจำเลยดังกล่าวแล้วแถลงให้ศาลพิจารณาและพิพากษาของคดีนี้ต่อไป ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์นำสืบฟังได้ว่าโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ได้คิดประดิษฐ์และใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD โดยสุจริตก่อนที่จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยถึง 4 ปี และจำเลยก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยมีสาระสำคัญว่า จำเลยเห็นและเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้น ศาลจึงชอบที่จะยกหรือเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพื่อให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องบริการของโจทก์ต่อไป ประเด็นแรกที่จะต้องวินิจฉัยมีว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของจำเลยที่ใช้คำว่า SUN คำว่า SUN MICROSYSTEM และคำว่า SUN เป็นคำต้นและตามด้วยคำอื่น ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 13 (2) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หรือไม่ โจทก์นำสืบโดยมีนายรุทรผู้รับมอบอำนาจโจทก์ให้ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงประกอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการอีกหลายเครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำว่า SUNGARD เช่น SUNGARD SOLUTION NETWORK, SUNGARD ENTERPRISE 2000, SUNGARD SECURE เป็นต้น คำว่า SUNGARD ยังเป็นชื่อทางการค้าของโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ด้วย โดยโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ที่ใช้ชื่อว่า SUNGARD มีประมาณ 76 บริษัทกระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โจทก์เป็นหนึ่งในบริษัทสาขาหรือบริษัทในกลุ่มของบริษัทซันการ์ดดาต้าซิสเต็มส์ อิงค์. และบริษัทสาขาทั้งหลาย ซึ่งเรียกว่า "กลุ่มซันการ์ด (the SunGard Group) โจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์หรือกลุ่มซันการ์ดได้ใช้ชื่อและเครื่องหมาย SUNGARD และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่มีคำว่า SUNGARD ประกอบด้วยนั้นกับสินค้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการให้บริการให้คำปรึกษาและจัดการด้านการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงบริการประมวลผลข้อมูลบริการจัดการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้บุคคลอื่น เป็นต้น กลุ่มซันการ์ดเป็นบริษัทผู้นำในตลาดโลกในธุรกิจที่ประกอบการ กลุ่มซันการ์ดได้คิดประดิษฐ์และเริ่มนำชื่อและเครื่องหมาย SUNGARD ออกใช้ในปี 2521 โดยใช้กับบริษัทกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกิดการสูญหายและหลังจากนั้นก็ได้ขยายการใช้ชื่อของเครื่องหมาย SUNGARD และเครื่องหมายอื่น ๆ กับซอฟท์แวร์และบริการกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์และบริการสำหรับการใช้งานทางด้านการเงิน ชื่อและเครื่องหมาย SUNGARD ได้มีการใช้ต่อมากับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวในประเทศทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำเลยไม่ได้นำสืบเป็นอย่างอื่น แต่ได้ยื่นหนังสือข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลย ยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยข้อเท็จจริงจึงฟังได้ยุติในประการแรกว่า โจทก์ได้ประดิษฐ์และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD และได้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวออกไปจำหน่ายทั่วโลกโดยสุจริตก่อนที่จำเลยจะใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUN และ SUN MICROSYSTEMS และคำอื่น ๆ ที่มีคำว่า SUN อยู่หน้า ในปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยต่างมีคำว่า SUN อยู่ข้างหน้า เช่น ของโจทก์ใช้คำว่า SUNGARD แต่ของจำเลยจะใช้คำอื่นที่มีคำว่า SUN นำหน้า เช่น SUNREADY, SUNCONNECT, SUNEXPRESS, SUNSELECT จะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือไม่ เห็นว่า ถึงแม้หนังสือข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งจำเลยยอมรับว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD โดยสุจริตอยู่ก่อนจำเลย และรับว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ใช้คำว่า SUN นำหน้า จะไม่มีผลผูกพันที่จะต้องวินิจฉัยในเรื่องความเหมือนกันหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสาธารณชนมิให้สับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยไว้ก็ตาม แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงทางนำสืบของโจทก์ที่ว่าโจทก์ประดิษฐ์และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ในสินค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะใช้คำว่า SUN เป็นคำนำหน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย ดังนั้น ถึงแม้สินค้าของจำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUN นำหน้าจำนวนมากมาย แต่เป็นการใช้ภายหลังเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า SUNGARD เลียนแบบหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าภายใต้คำว่า SUN นำหน้าของจำเลย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ปัญหาประการต่อไปมีว่า การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ได้ฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาด้วยนั้น ศาลจะบังคับให้ได้เพียงใด เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในกรณีไม่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ก็ดี หรือมีการคัดค้านตามมาตรา 35 แต่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้" ดังนั้น โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องฟ้องคณะกรรมการและนายทะเบียนมาพร้อมกับจำเลย" พิพากษากลับเป็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD ตามคำขอเลขที่ 333462, คำขอเลขที่ 333463 และคำขอเลขที่ 333465 ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่าง ๆ ของจำเลยที่จดทะเบียนแล้วตามที่อ้างในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ และโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ตามคำขอเลขที่ 333462, คำขอเลขที่ 333463 และคำขอเลขที่ 333465 ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 ห้ามจำเลยคัดค้านหรือขัดขวางการขอจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า SUNGARD ของโจทก์(พรเพชร วิชิตชลชัย-สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์)แหล่งที่มาสำนักวิชาการแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ