คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5590/2539หลักกฎหมาย: พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1)บัญญัติไว้แต่เพียงว่าทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นศาลอาจมีคำสั่งเพิกถอนได้เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและแสดงได้ว่าผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเท่านั้นหาได้บัญญัติว่าหากผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยโดยสุจริตแล้วจะมีสิทธิดีกว่าไม่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทและมีสิทธิจดทะเบียนในประเทศไทยก่อนโจทก์แล้วจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์แม้โจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยก่อนจำเลยก็ตามทั้งสิทธิของจำเลยจะดีกว่าโจทก์หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยจะเป็นที่นิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วโลกหรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทและวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์จำเลยเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าถือได้ว่าเป็นประเด็นเดียวกับการลวงขายโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA (มัธซึดะ) ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในสินค้าจำพวก 10, 38 และ 39 และโจทก์ยังเป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าNICOLAS MATSUDA (นิโคลาส มัทซึดะ) ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในสินค้าจำพวก 38 และ 50 ต่อมาวันที่18 มกราคม 2534 จำเลยนำเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าMATSUDA ของโจทก์ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สินค้าจำพวก25, 37 และ 50 เป็นเหตุให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์โดยเห็นว่าเหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยทราบดีอยู่แล้วว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของโจทก์เพราะโจทก์ได้ยื่นจดทะเบียนและได้สิทธิตามกฎหมายในสินค้าหมวดอื่นก่อนจำเลย เป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อลวงให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ต้องเสียค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งทางวิทยุ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ รายปักษ์และรายเดือนการกระทำของจำเลยเป็นการปลอมแปลงหรือลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการจงใจทำละเมิดต่อโจทก์โจทก์ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสามของโจทก์ได้ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยดำเนินการเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 211223 และคำขอเลขที่ 211225 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาและห้ามจำเลยยุ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDAจำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์มิได้เป็นเจ้าของและมิได้เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA แต่จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวที่แท้จริงมีสิทธิดีกว่าโจทก์ โดยจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวในลักษณะตัวอักษรต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MITHIRO MATSUDA (มิซูฮิโร่ มัทซึดะ หรือ มัทซูฮิโร่ มัทซูดา)เครื่องหมายการค้าคำว่า NICOLE BY MITSUHRO MATSUDA เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาจากชื่อและนามสกุลของ MITHIRO MATSUDA ประธานกรรมการบริษัทจำเลย ซึ่งเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าของจำเลยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงการแฟชั่นทั่วโลกมานาน โดยรำว่า MATSUDA ยังเป็นชื่อทางการค้าของจำเลยและสาระสำคัญของชื่อบริษัทในเครือของจำเลย จำเลยได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยกับสินค้าหลายชนิดเช่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย เครื่องบอกเวลาเครื่องหนัง ฯลฯ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศเป็นเวลานานก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และจำเลยยังได้จดทะเบียนและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในหลายประเทศก่อนโจทก์ด้วยจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอเลขที่ 211223 และ 211225 จึงเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนโดยสุจริตในฐานะที่จำเลยเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่แท้จริงและจำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์โจทก์ไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้จำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้วล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของจำเลยสินค้าที่โจทก์จดทะเบียนใช้กับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับจำเลย มีรายการสินค้าเกี่ยวพันกัน ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด อันเป็นการลวงขายและเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย การกระทำของโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลย โจทก์ประสงค์แสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความนิยมแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าของโจทก์โดยไม่สุจริต อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์และพิพากษาตามฟ้องแย้งโจทก์ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยว่า จำเลยมิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทที่แท้จริง และไม่เคยใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะอักษรต่าง ๆ ต่างกับโจทก์ที่ได้ใช้และโฆษณาประชาสัมพันธ์มาเป็นเวลาช้านานในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 7 ปี โจทก์และประชาชนชาวไทยไม่อาจทราบในคุณภาพของสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ และไม่อาจทราบว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของชื่อประธานกรรมการบริษัทจำเลยจริงหรือไม่ คำว่า MATSUDA เป็นคำธรรมดาสามัญที่ใช้กันแพร่หลาย จำเลยจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในต่างประเทศก่อนโจทก์หรือไม่ ไม่ทราบไม่รับรอง อย่างไรก็ตามก็หาได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยดีกว่าโจทก์โจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าพิพาทมาโดยตลอดรวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยขอให้พิพากษายกฟ้องแย้งของจำเลยและพิพากษาให้ตามฟ้องโจทก์ทุกประการศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA หรือ NICOLAS MATSUDA ดีกว่าโจทก์ให้โจทก์ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทุกทะเบียน และให้โจทก์ถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวทุกคำขอหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาทั้งนี้เฉพาะทะเบียนและคำขอที่มีก่อนวันฟ้องแย้ง(19 มิถุนายน 2535) ห้ามโจทก์ใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป ให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องแย้งจำเลยจำเลย ฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA จดทะเบียนในต่างประเทศไว้หลายประเทศใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในต่างประเทศมาก่อนโจทก์จำเลยจึงมีสิทธิจดทะเบียนในประเทศไทยก่อนโจทก์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2474 มาตรา 41(1) บัญญัติไว้แต่เพียงว่า ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ศาลอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนได้ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและแสดงได้ว่า ผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเท่านั้น หาได้บัญญัติว่าหากผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยก่อนโดยสุจริตแล้วจะมีสิทธิดีกว่าไม่ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทและมีสิทธิจดทะเบียนในประเทศไทยก่อนโจทก์แล้ว จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์แม้ว่าโจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยก่อนจำเลยก็ตาม อีกทั้งสิทธิของจำเลยจะดีกว่าโจทก์หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยจะเป็นที่นิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วโลกหรือไม่ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วโลกและโจทก์จดทะเบียนในประเทศไทยโดยสุจริต จำเลยจึงไม่มีสิทธิดีกว่าโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาส่วนที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยไม่มีอำนาจฟ้องแย้งให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช2474 มาตรา 29 วรรคท้าย เพราะศาลชั้นต้นไม่ได้ตั้งประเด็นเรื่องลวงขายและไม่ได้วินิจฉัยไว้นั้น เห็นว่า ประเด็นเรื่องลวงขายรวมอยู่ในประเด็นข้อพิพาท ข้อ 4 ที่ศาลชั้นต้นกำหนดและวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์จำเลยเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหาได้เป็นดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ ดังนั้น จำเลยจึงมีอำนาจฟ้องแย้งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ กับห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องแย้งจำเลย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามฟ้องแย้งของจำเลยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5590/2539นาย บุญศักดิ์ วัฒนหฤทัยโจทก์นิโคล คัมปะนี ลิมิเต็ดจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 29 วรรคสอง, ม. 41 (1) ป.วิ.พ. ม. 183พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1)บัญญัติไว้แต่เพียงว่าทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นศาลอาจมีคำสั่งเพิกถอนได้เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและแสดงได้ว่าผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเท่านั้นหาได้บัญญัติว่าหากผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยโดยสุจริตแล้วจะมีสิทธิดีกว่าไม่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทและมีสิทธิจดทะเบียนในประเทศไทยก่อนโจทก์แล้วจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์แม้โจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยก่อนจำเลยก็ตามทั้งสิทธิของจำเลยจะดีกว่าโจทก์หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยจะเป็นที่นิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วโลกหรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทและวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์จำเลยเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าถือได้ว่าเป็นประเด็นเดียวกับการลวงขายโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA (มัธซึดะ) ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในสินค้าจำพวก 10, 38 และ 39 และโจทก์ยังเป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าNICOLAS MATSUDA (นิโคลาส มัทซึดะ) ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในสินค้าจำพวก 38 และ 50 ต่อมาวันที่18 มกราคม 2534 จำเลยนำเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าMATSUDA ของโจทก์ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สินค้าจำพวก25, 37 และ 50 เป็นเหตุให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์โดยเห็นว่าเหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยทราบดีอยู่แล้วว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของโจทก์เพราะโจทก์ได้ยื่นจดทะเบียนและได้สิทธิตามกฎหมายในสินค้าหมวดอื่นก่อนจำเลย เป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อลวงให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ต้องเสียค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งทางวิทยุ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ รายปักษ์และรายเดือนการกระทำของจำเลยเป็นการปลอมแปลงหรือลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการจงใจทำละเมิดต่อโจทก์โจทก์ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสามของโจทก์ได้ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยดำเนินการเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 211223 และคำขอเลขที่ 211225 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาและห้ามจำเลยยุ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDAจำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์มิได้เป็นเจ้าของและมิได้เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA แต่จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวที่แท้จริงมีสิทธิดีกว่าโจทก์ โดยจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวในลักษณะตัวอักษรต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MITHIRO MATSUDA (มิซูฮิโร่ มัทซึดะ หรือ มัทซูฮิโร่ มัทซูดา)เครื่องหมายการค้าคำว่า NICOLE BY MITSUHRO MATSUDA เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาจากชื่อและนามสกุลของ MITHIRO MATSUDA ประธานกรรมการบริษัทจำเลย ซึ่งเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าของจำเลยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงการแฟชั่นทั่วโลกมานาน โดยรำว่า MATSUDA ยังเป็นชื่อทางการค้าของจำเลยและสาระสำคัญของชื่อบริษัทในเครือของจำเลย จำเลยได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยกับสินค้าหลายชนิดเช่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย เครื่องบอกเวลาเครื่องหนัง ฯลฯ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศเป็นเวลานานก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และจำเลยยังได้จดทะเบียนและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในหลายประเทศก่อนโจทก์ด้วยจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอเลขที่ 211223 และ 211225 จึงเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนโดยสุจริตในฐานะที่จำเลยเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่แท้จริงและจำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์โจทก์ไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้จำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้วล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของจำเลยสินค้าที่โจทก์จดทะเบียนใช้กับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับจำเลย มีรายการสินค้าเกี่ยวพันกัน ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด อันเป็นการลวงขายและเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย การกระทำของโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลย โจทก์ประสงค์แสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความนิยมแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าของโจทก์โดยไม่สุจริต อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์และพิพากษาตามฟ้องแย้งโจทก์ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยว่า จำเลยมิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทที่แท้จริง และไม่เคยใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะอักษรต่าง ๆ ต่างกับโจทก์ที่ได้ใช้และโฆษณาประชาสัมพันธ์มาเป็นเวลาช้านานในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 7 ปี โจทก์และประชาชนชาวไทยไม่อาจทราบในคุณภาพของสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ และไม่อาจทราบว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของชื่อประธานกรรมการบริษัทจำเลยจริงหรือไม่ คำว่า MATSUDA เป็นคำธรรมดาสามัญที่ใช้กันแพร่หลาย จำเลยจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในต่างประเทศก่อนโจทก์หรือไม่ ไม่ทราบไม่รับรอง อย่างไรก็ตามก็หาได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยดีกว่าโจทก์โจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าพิพาทมาโดยตลอดรวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยขอให้พิพากษายกฟ้องแย้งของจำเลยและพิพากษาให้ตามฟ้องโจทก์ทุกประการศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA หรือ NICOLAS MATSUDA ดีกว่าโจทก์ให้โจทก์ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทุกทะเบียน และให้โจทก์ถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวทุกคำขอหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาทั้งนี้เฉพาะทะเบียนและคำขอที่มีก่อนวันฟ้องแย้ง(19 มิถุนายน 2535) ห้ามโจทก์ใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป ให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องแย้งจำเลยจำเลย ฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA จดทะเบียนในต่างประเทศไว้หลายประเทศใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในต่างประเทศมาก่อนโจทก์จำเลยจึงมีสิทธิจดทะเบียนในประเทศไทยก่อนโจทก์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2474 มาตรา 41(1) บัญญัติไว้แต่เพียงว่า ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ศาลอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนได้ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและแสดงได้ว่า ผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเท่านั้น หาได้บัญญัติว่าหากผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยก่อนโดยสุจริตแล้วจะมีสิทธิดีกว่าไม่ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทและมีสิทธิจดทะเบียนในประเทศไทยก่อนโจทก์แล้ว จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์แม้ว่าโจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยก่อนจำเลยก็ตาม อีกทั้งสิทธิของจำเลยจะดีกว่าโจทก์หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยจะเป็นที่นิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วโลกหรือไม่ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วโลกและโจทก์จดทะเบียนในประเทศไทยโดยสุจริต จำเลยจึงไม่มีสิทธิดีกว่าโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาส่วนที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยไม่มีอำนาจฟ้องแย้งให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช2474 มาตรา 29 วรรคท้าย เพราะศาลชั้นต้นไม่ได้ตั้งประเด็นเรื่องลวงขายและไม่ได้วินิจฉัยไว้นั้น เห็นว่า ประเด็นเรื่องลวงขายรวมอยู่ในประเด็นข้อพิพาท ข้อ 4 ที่ศาลชั้นต้นกำหนดและวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์จำเลยเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหาได้เป็นดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ ดังนั้น จำเลยจึงมีอำนาจฟ้องแย้งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ กับห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องแย้งจำเลย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามฟ้องแย้งของจำเลยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น(สมบัติ เดียวอิศเรศ-จเร อำนวยวัฒนา-สุรินทร์ นาควิเชียร)แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA (มัธซึดะ) ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในสินค้าจำพวก 10, 38 และ 39 และโจทก์ยังเป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าNICOLAS MATSUDA (นิโคลาส มัทซึดะ) ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในสินค้าจำพวก 38 และ 50 ต่อมาวันที่18 มกราคม 2534 จำเลยนำเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าMATSUDA ของโจทก์ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สินค้าจำพวก25, 37 และ 50 เป็นเหตุให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์โดยเห็นว่าเหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยทราบดีอยู่แล้วว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของโจทก์เพราะโจทก์ได้ยื่นจดทะเบียนและได้สิทธิตามกฎหมายในสินค้าหมวดอื่นก่อนจำเลย เป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อลวงให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ต้องเสียค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งทางวิทยุ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ รายปักษ์และรายเดือนการกระทำของจำเลยเป็นการปลอมแปลงหรือลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการจงใจทำละเมิดต่อโจทก์โจทก์ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสามของโจทก์ได้ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยดำเนินการเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 211223 และคำขอเลขที่ 211225 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาและห้ามจำเลยยุ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDAจำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์มิได้เป็นเจ้าของและมิได้เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA แต่จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวที่แท้จริงมีสิทธิดีกว่าโจทก์ โดยจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวในลักษณะตัวอักษรต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MITHIRO MATSUDA (มิซูฮิโร่ มัทซึดะ หรือ มัทซูฮิโร่ มัทซูดา)เครื่องหมายการค้าคำว่า NICOLE BY MITSUHRO MATSUDA เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาจากชื่อและนามสกุลของ MITHIRO MATSUDA ประธานกรรมการบริษัทจำเลย ซึ่งเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าของจำเลยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงการแฟชั่นทั่วโลกมานาน โดยรำว่า MATSUDA ยังเป็นชื่อทางการค้าของจำเลยและสาระสำคัญของชื่อบริษัทในเครือของจำเลย จำเลยได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยกับสินค้าหลายชนิดเช่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย เครื่องบอกเวลาเครื่องหนัง ฯลฯ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศเป็นเวลานานก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และจำเลยยังได้จดทะเบียนและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในหลายประเทศก่อนโจทก์ด้วยจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอเลขที่ 211223 และ 211225 จึงเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนโดยสุจริตในฐานะที่จำเลยเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่แท้จริงและจำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์โจทก์ไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้จำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้วล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของจำเลยสินค้าที่โจทก์จดทะเบียนใช้กับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับจำเลย มีรายการสินค้าเกี่ยวพันกัน ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด อันเป็นการลวงขายและเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย การกระทำของโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลย โจทก์ประสงค์แสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความนิยมแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าของโจทก์โดยไม่สุจริต อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์และพิพากษาตามฟ้องแย้งโจทก์ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยว่า จำเลยมิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทที่แท้จริง และไม่เคยใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะอักษรต่าง ๆ ต่างกับโจทก์ที่ได้ใช้และโฆษณาประชาสัมพันธ์มาเป็นเวลาช้านานในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 7 ปี โจทก์และประชาชนชาวไทยไม่อาจทราบในคุณภาพของสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ และไม่อาจทราบว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของชื่อประธานกรรมการบริษัทจำเลยจริงหรือไม่ คำว่า MATSUDA เป็นคำธรรมดาสามัญที่ใช้กันแพร่หลาย จำเลยจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในต่างประเทศก่อนโจทก์หรือไม่ ไม่ทราบไม่รับรอง อย่างไรก็ตามก็หาได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยดีกว่าโจทก์โจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าพิพาทมาโดยตลอดรวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยขอให้พิพากษายกฟ้องแย้งของจำเลยและพิพากษาให้ตามฟ้องโจทก์ทุกประการศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA หรือ NICOLAS MATSUDA ดีกว่าโจทก์ให้โจทก์ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทุกทะเบียน และให้โจทก์ถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวทุกคำขอหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาทั้งนี้เฉพาะทะเบียนและคำขอที่มีก่อนวันฟ้องแย้ง(19 มิถุนายน 2535) ห้ามโจทก์ใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป ให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องแย้งจำเลยจำเลย ฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA จดทะเบียนในต่างประเทศไว้หลายประเทศใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในต่างประเทศมาก่อนโจทก์จำเลยจึงมีสิทธิจดทะเบียนในประเทศไทยก่อนโจทก์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2474 มาตรา 41(1) บัญญัติไว้แต่เพียงว่า ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ศาลอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนได้ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและแสดงได้ว่า ผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเท่านั้น หาได้บัญญัติว่าหากผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยก่อนโดยสุจริตแล้วจะมีสิทธิดีกว่าไม่ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทและมีสิทธิจดทะเบียนในประเทศไทยก่อนโจทก์แล้ว จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์แม้ว่าโจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยก่อนจำเลยก็ตาม อีกทั้งสิทธิของจำเลยจะดีกว่าโจทก์หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยจะเป็นที่นิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วโลกหรือไม่ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วโลกและโจทก์จดทะเบียนในประเทศไทยโดยสุจริต จำเลยจึงไม่มีสิทธิดีกว่าโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาส่วนที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยไม่มีอำนาจฟ้องแย้งให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช2474 มาตรา 29 วรรคท้าย เพราะศาลชั้นต้นไม่ได้ตั้งประเด็นเรื่องลวงขายและไม่ได้วินิจฉัยไว้นั้น เห็นว่า ประเด็นเรื่องลวงขายรวมอยู่ในประเด็นข้อพิพาท ข้อ 4 ที่ศาลชั้นต้นกำหนดและวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์จำเลยเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหาได้เป็นดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ ดังนั้น จำเลยจึงมีอำนาจฟ้องแย้งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ กับห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องแย้งจำเลย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามฟ้องแย้งของจำเลยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5590/2539นาย บุญศักดิ์ วัฒนหฤทัยโจทก์นิโคล คัมปะนี ลิมิเต็ดจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ม. 29 วรรคสอง, ม. 41 (1) ป.วิ.พ. ม. 183พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1)บัญญัติไว้แต่เพียงว่าทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นศาลอาจมีคำสั่งเพิกถอนได้เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและแสดงได้ว่าผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเท่านั้นหาได้บัญญัติว่าหากผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยโดยสุจริตแล้วจะมีสิทธิดีกว่าไม่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทและมีสิทธิจดทะเบียนในประเทศไทยก่อนโจทก์แล้วจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์แม้โจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยก่อนจำเลยก็ตามทั้งสิทธิของจำเลยจะดีกว่าโจทก์หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยจะเป็นที่นิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วโลกหรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทและวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์จำเลยเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าถือได้ว่าเป็นประเด็นเดียวกับการลวงขายโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA (มัธซึดะ) ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในสินค้าจำพวก 10, 38 และ 39 และโจทก์ยังเป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าNICOLAS MATSUDA (นิโคลาส มัทซึดะ) ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในสินค้าจำพวก 38 และ 50 ต่อมาวันที่18 มกราคม 2534 จำเลยนำเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าMATSUDA ของโจทก์ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สินค้าจำพวก25, 37 และ 50 เป็นเหตุให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์โดยเห็นว่าเหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยทราบดีอยู่แล้วว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของโจทก์เพราะโจทก์ได้ยื่นจดทะเบียนและได้สิทธิตามกฎหมายในสินค้าหมวดอื่นก่อนจำเลย เป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อลวงให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ต้องเสียค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งทางวิทยุ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ รายปักษ์และรายเดือนการกระทำของจำเลยเป็นการปลอมแปลงหรือลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการจงใจทำละเมิดต่อโจทก์โจทก์ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสามของโจทก์ได้ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยดำเนินการเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 211223 และคำขอเลขที่ 211225 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาและห้ามจำเลยยุ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDAจำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์มิได้เป็นเจ้าของและมิได้เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA แต่จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวที่แท้จริงมีสิทธิดีกว่าโจทก์ โดยจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวในลักษณะตัวอักษรต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MITHIRO MATSUDA (มิซูฮิโร่ มัทซึดะ หรือ มัทซูฮิโร่ มัทซูดา)เครื่องหมายการค้าคำว่า NICOLE BY MITSUHRO MATSUDA เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาจากชื่อและนามสกุลของ MITHIRO MATSUDA ประธานกรรมการบริษัทจำเลย ซึ่งเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าของจำเลยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงการแฟชั่นทั่วโลกมานาน โดยรำว่า MATSUDA ยังเป็นชื่อทางการค้าของจำเลยและสาระสำคัญของชื่อบริษัทในเครือของจำเลย จำเลยได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยกับสินค้าหลายชนิดเช่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย เครื่องบอกเวลาเครื่องหนัง ฯลฯ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศเป็นเวลานานก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และจำเลยยังได้จดทะเบียนและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในหลายประเทศก่อนโจทก์ด้วยจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอเลขที่ 211223 และ 211225 จึงเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนโดยสุจริตในฐานะที่จำเลยเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่แท้จริงและจำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์โจทก์ไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้จำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้วล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของจำเลยสินค้าที่โจทก์จดทะเบียนใช้กับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับจำเลย มีรายการสินค้าเกี่ยวพันกัน ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด อันเป็นการลวงขายและเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย การกระทำของโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลย โจทก์ประสงค์แสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความนิยมแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าของโจทก์โดยไม่สุจริต อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์และพิพากษาตามฟ้องแย้งโจทก์ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยว่า จำเลยมิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทที่แท้จริง และไม่เคยใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะอักษรต่าง ๆ ต่างกับโจทก์ที่ได้ใช้และโฆษณาประชาสัมพันธ์มาเป็นเวลาช้านานในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 7 ปี โจทก์และประชาชนชาวไทยไม่อาจทราบในคุณภาพของสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ และไม่อาจทราบว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของชื่อประธานกรรมการบริษัทจำเลยจริงหรือไม่ คำว่า MATSUDA เป็นคำธรรมดาสามัญที่ใช้กันแพร่หลาย จำเลยจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในต่างประเทศก่อนโจทก์หรือไม่ ไม่ทราบไม่รับรอง อย่างไรก็ตามก็หาได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยดีกว่าโจทก์โจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าพิพาทมาโดยตลอดรวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยขอให้พิพากษายกฟ้องแย้งของจำเลยและพิพากษาให้ตามฟ้องโจทก์ทุกประการศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA หรือ NICOLAS MATSUDA ดีกว่าโจทก์ให้โจทก์ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทุกทะเบียน และให้โจทก์ถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวทุกคำขอหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาทั้งนี้เฉพาะทะเบียนและคำขอที่มีก่อนวันฟ้องแย้ง(19 มิถุนายน 2535) ห้ามโจทก์ใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป ให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องแย้งจำเลยจำเลย ฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MATSUDA จดทะเบียนในต่างประเทศไว้หลายประเทศใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในต่างประเทศมาก่อนโจทก์จำเลยจึงมีสิทธิจดทะเบียนในประเทศไทยก่อนโจทก์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2474 มาตรา 41(1) บัญญัติไว้แต่เพียงว่า ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ศาลอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนได้ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและแสดงได้ว่า ผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเท่านั้น หาได้บัญญัติว่าหากผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยก่อนโดยสุจริตแล้วจะมีสิทธิดีกว่าไม่ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทและมีสิทธิจดทะเบียนในประเทศไทยก่อนโจทก์แล้ว จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์แม้ว่าโจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยก่อนจำเลยก็ตาม อีกทั้งสิทธิของจำเลยจะดีกว่าโจทก์หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยจะเป็นที่นิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วโลกหรือไม่ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายของสาธารณชนทั่วโลกและโจทก์จดทะเบียนในประเทศไทยโดยสุจริต จำเลยจึงไม่มีสิทธิดีกว่าโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาส่วนที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยไม่มีอำนาจฟ้องแย้งให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช2474 มาตรา 29 วรรคท้าย เพราะศาลชั้นต้นไม่ได้ตั้งประเด็นเรื่องลวงขายและไม่ได้วินิจฉัยไว้นั้น เห็นว่า ประเด็นเรื่องลวงขายรวมอยู่ในประเด็นข้อพิพาท ข้อ 4 ที่ศาลชั้นต้นกำหนดและวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์จำเลยเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหาได้เป็นดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ ดังนั้น จำเลยจึงมีอำนาจฟ้องแย้งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ กับห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องแย้งจำเลย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามฟ้องแย้งของจำเลยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น(สมบัติ เดียวอิศเรศ-จเร อำนวยวัฒนา-สุรินทร์ นาควิเชียร)แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ