คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6270/2554หลักกฎหมาย: พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีความมุ่งหมายให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าแยกต่างห่างจากกันโดยชัดเจน โดยเฉพาะกรณีลิขสิทธิ์นั้น งานอันจะมีลิขสิทธิ์ได้ต้องเกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานประเภทใดประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติของมาตรา 8 ประกอบมาตรา 6 และคำนิยาม "ผู้สร้างสรรค์" ตามมาตรา 4 อันหมายถึงผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้ความคิดและการกระทำให้เกิดงานขึ้นโดยมุ่งหมายให้เกิดผลงานอันมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ที่จัดได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้ความว่าโจทก์ใช้รูปเด็กศีรษะโตอย่างเครื่องหมายการค้า โดยเดิมโจทก์ผลิตสินค้าปากกาลูกลื่นออกจำหน่ายและต่อมาได้ว่าจ้าง ร. ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตเพื่อใช้กับสินค้าปากกาลูกลื่นและผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ของโจทก์ออกจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่อแสดงว่าโจทก์ประสงค์จะให้ ร. ออกแบบภาพประดิษฐ์นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า โดยภาพที่เป็นรูปเด็กดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมทำนองเดียวกับหัวปากกาลูกลื่น ทั้งมีรูปปากกาลูกลื่นปรากฏประกอบกับรูปเด็กด้วย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่าผู้ออกแบบได้ออกแบบรูปนี้ตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ให้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ใช่การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดงานสร้างประเภทศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์มีลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโต อันจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปเด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโต สวมเสื้อ กางเกงขาสั้น ใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกัน และมีปากกายาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา ประกอบกับคำว่า BIC ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นรูปคนประดิษฐ์มีรูปมีดโกนพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา และมีคำว่า Razor King Sensitive Skin Shaver มีรูปมงกุฎอยู่บนตัวอักษร Z เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงมีส่วนคล้ายกันบ้างก็เฉพาะรูปเด็กประดิษฐ์หรือคนประดิษฐ์เท่านั้น นอกนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปเด็กหรือคนประดิษฐ์ก็มีลักษณะนำมาจากรูปร่างของคนอันเป็นสิ่งที่ควรใช้กันได้ทั่วไป ไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งหวงกันใช้แต่เพียงผู้เดียว เพียงแต่ผู้นำมาใช้ภายหลังต้องทำให้เห็นส่วนแตกต่างให้สังเกตเห็นได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของกันโดยไม่สับสนหลงผิด ซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังกล่าวประกอบรายละเอียดอื่นและภาพเครื่องหมายการค้าทั้งสองโดยภาพรวมแล้ว มีความแตกต่างเพียงพอให้สังเกตได้ เมื่อนำสินค้าของโจทก์และสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปวางรวมกันแล้ว ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จำเลยทั้งสองจึงไม่ได้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน 1,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองยุติการใช้ ผลิต และจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า"รูปเด็กศีรษะโต" หรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว ให้เรียกคืนสินค้าของจำเลยทั้งสองจากท้องตลาดด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองเพื่อทำลาย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะหยุดผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โจทก์เป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์ที่รู้จักในนาม "บิ๊ก เฮด บอย" "Big Head Boy" หรือเด็กศีรษะโตอันเป็นงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม โดยการสร้างสรรค์ของนายเรย์มอนด์ ในปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ตามสัญญาจ้างทำของที่ทำไว้กับโจทก์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2545 โจทก์นำโลโก้รูปเด็กศีรษะโตมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า มีดโกนสำหรับช่าง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2516 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าจำพวกอื่นอีกหลายจำพวก และโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตามบันทึกถ้อยคำของนายเฌอโรม สินค้าของโจทก์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในคุณภาพ ตามข้อมูลอินเทอร์เน็ตและรายงานประจำปี ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปคนผู้ชายถือมีดโกนพาดเฉียงทางด้านหลังประกอบอักษรโรมันคำว่า "RAZOR KING" ตามคำขอเลขที่ 509652 เพื่อใช้กับสินค้าประเภทมีดโกนหนวด ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า จำเลยทั้งสองละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลปกรรมภาพประดิษฐ์ในลักษณะรูปเด็กศีรษะโตซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ด้วยหรือไม่ ปัญหานี้ในเบื้องต้นเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีความมุ่งหมายให้การคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าแยกต่างหากจากกันโดยชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีลิขสิทธิ์นั้น งานอันจะมีลิขสิทธิ์ได้ต้องเกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานประเภทใดประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 8 ประกอบกับมาตรา 6 ทั้งตามบทนิยามคำว่า "ผู้สร้างสรรค์" ตามมาตรา 4 หมายความว่า "ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้" จากบทกฎหมายดังกล่าวมานี้ ล้วนแสดงให้เห็นได้ว่า การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้นั้น ผู้สร้างจะต้องใช้ความคิดและการกระทำให้เกิดงานขึ้นโดยมุ่งหมายให้เกิดผลงานอันมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็นงานประเภทใดประเภทหนึ่งอันจัดได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองตามมาตรา 6 นั่นเอง แต่ภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตนี้ โจทก์ได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า และตามข้อเท็จจริงคดีนี้ก็ได้ความจากบันทึกถ้อยคำและความเห็นของพยานโจทก์ว่า เดิมโจทก์ผลิตสินค้าปากกาลูกลื่นออกจำหน่ายและโจทก์ได้ว่าจ้างนายเรย์มอนด์ ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตและโจทก์ได้นำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าและผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ของโจทก์เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่อแสดงว่าโจทก์ประสงค์จะให้นายเรย์มอนด์ออกแบบภาพประดิษฐ์นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าปากกาลูกลื่นของโจทก์ โดยตามภาพดังกล่าวที่เป็นรูปเด็กศีรษะโตนั้น ลักษณะศีรษะก็เป็นรูปทรงกลมเป็นทำนองเดียวกับหัวปากกาลูกลื่น ทั้งยังมีรูปปากกาลูกลื่นปรากฏประกอบกับรูปเด็กนี้ด้วย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่า ผู้ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตนี้ออกแบบตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ให้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ใช่การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ประเภทศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์มีลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตนี้ อันจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องที่ว่าจำเลยทั้งสองละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตดังกล่าวย่อมฟังไม่ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น คดีคงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยทั้งสองละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า "รูปเด็กศีรษะโต"ของโจทก์หรือไม่ โจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่รู้จักกันในนาม "บิ๊ก เฮด บอย" หรือรูปเด็กศีรษะโต เป็นรูปเด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโตสวมเสื้อ กางเกงขาสั้นใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกันและมีปากกาที่ยาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา โดยโจทก์ได้นำรูป "เด็กศีรษะโต" มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ารวมกับคำว่า "BIC" ที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลของโจทก์ เพื่อใช้กับสินค้าประเภทเครื่องเขียน ที่โกน และไฟแช็ก ที่มีเสียงได้รับความนิยมอย่างสูง "รูปเด็กศีรษะโต" ปรากฏบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ของโจทก์ รวมทั้งการส่งเสริมการขายและการโฆษณาทั้งหมด จนรูปเด็กศีรษะโตได้กลายเป็นเครื่องหมายควบคู่กับผลิตภัณฑ์ประจำวัน มีคุณภาพสูง ใช้งานง่าย หาซื้อง่ายและเป็นสากล โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยประกอบด้วย "รูปเด็กศีรษะโต" กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า มีดโกนสำหรับช่าง มีดโกนขนาดเล็กพกใส่กระเป๋าได้ และใบมีดโกน ตามคำขอเลขที่ 247080 ทะเบียนเลขที่ ค.4578 โจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก "รูปเด็กศีรษะโต" มีลักษณะบ่งเฉพาะและเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยนำผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2512 มีดโกนหรือที่โกนภายใต้โลโก้หรือสัญลักษณ์ "รูปเด็กศีรษะโต" ได้มีการจำหน่ายในประเทศไทย 30 ปีมาแล้ว ตามหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ต่อมาเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2546 จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโจทก์ด้วยการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์และเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยนำ "รูปเด็กศีรษะโต" ของโจทก์มาดัดแปลงและใช้งานเป็นเครื่องหมายการค้าหรือหาประโยชน์อื่นใด ปรากฏบนซองผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะลอกเลียนแบบมาจากเครื่องหมายการค้าและงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ส่วนจำเลยทั้งสองนำสืบว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเป็นรูปคนผู้ชายมีมีดโกนพาดหลังประกอบอักษรโรมัน คำว่า "RAZOR KING" มีรูปตรามงกุฎ มีคำแปลว่า "ราชาแห่งมีดโกน" โดยมีคนยืนอยู่เพื่อให้ทราบว่าสินค้าชนิดนี้ใช้กับคนผู้ชาย รูปคนเป็นสิ่งที่สามารถใช้แพร่หลายทั่วโลกไม่มีใครเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองได้เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ตามโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปี 2539 และได้มีวางขายสินค้าทั่วประเทศ จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริตเปิดเผย คนทั่วไปเห็นแล้วไม่สับสนและชี้ชัดได้ถึงความแตกต่าง แม้แต่ซองบรรจุและสีต่าง ๆ ก็แตกต่างจากของโจทก์ เสียงเรียกขานก็แตกต่างกัน จำเลยทั้งสองไม่ได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริต เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือรูปเด็กศีรษะโต เป็นรูปเด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโต สวมเสื้อ กางเกงขาสั้น ใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกัน และมีปากกายาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา ประกอบกับคำว่า "BIC" ของโจทก์อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นรูปคนประดิษฐ์มีรูปมีดโกนพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา และมีคำว่า "Razor King Sensitive Skin Shaver" มีรูปมงกุฎอยู่บนตัวอักษร "Z" เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้มีส่วนที่คล้ายกันบ้างก็เฉพาะรูปเด็กประดิษฐ์หรือรูปคนประดิษฐ์เท่านั้น นอกนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งโดยรูปเด็กหรือคนประดิษฐ์ก็มีลักษณะนำมาจากรูปร่างของคนอันเป็นสิ่งที่ควรใช้กันได้ทั่วไป ไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งหวงกันใช้ได้แต่ผู้เดียว เพียงแต่ผู้นำมาใช้ภายหลังต้องทำให้เห็นส่วนแตกต่างให้สังเกตเห็นได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของกันโดยไม่สับสนหลงผิด ซึ่งก็ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าในส่วนรูปคนประดิษฐ์ของจำเลยที่ 1 มีรูปมีดโกนหนวดพาดเฉียงเป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกับของโจทก์ที่มีรูปปากกาพาดเฉียงอย่างสังเกตเห็นความแตกต่างได้ ยิ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับรายละเอียดอื่นประกอบภาพเครื่องหมายการค้าทั้งสองโดยภาพรวมที่มีข้อแตกต่างกันอีกหลายประการดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว เห็นได้ว่าส่วนที่แตกต่างกันมีเพียงพอให้สังเกตได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างกันโดยไม่สับสนหลงผิด เมื่อนำสินค้าของโจทก์และสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปวางไว้รวมกันดังเช่นภาพถ่ายสินค้าแล้ว น่าเชื่อว่าไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือให้ข้อมูลทางการค้าเพื่อสร้างความสับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ ทั้งข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 นำเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนของกฎหมายและมีการจำหน่ายสินค้าและโฆษณาสินค้าตามปกติตั้งแต่ปี 2539 แสดงว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6270/2554โซซิเอเต้ บิค โจทก์ห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ๊กเทรดดิ้ง กับพวกจำเลย พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ม. 4, ม. 6, ม. 8 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 6, ม. 7, ม. 13พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีความมุ่งหมายให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าแยกต่างห่างจากกันโดยชัดเจน โดยเฉพาะกรณีลิขสิทธิ์นั้น งานอันจะมีลิขสิทธิ์ได้ต้องเกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานประเภทใดประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติของมาตรา 8 ประกอบมาตรา 6 และคำนิยาม "ผู้สร้างสรรค์" ตามมาตรา 4 อันหมายถึงผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้ความคิดและการกระทำให้เกิดงานขึ้นโดยมุ่งหมายให้เกิดผลงานอันมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ที่จัดได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้ความว่าโจทก์ใช้รูปเด็กศีรษะโตอย่างเครื่องหมายการค้า โดยเดิมโจทก์ผลิตสินค้าปากกาลูกลื่นออกจำหน่ายและต่อมาได้ว่าจ้าง ร. ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตเพื่อใช้กับสินค้าปากกาลูกลื่นและผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ของโจทก์ออกจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่อแสดงว่าโจทก์ประสงค์จะให้ ร. ออกแบบภาพประดิษฐ์นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า โดยภาพที่เป็นรูปเด็กดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมทำนองเดียวกับหัวปากกาลูกลื่น ทั้งมีรูปปากกาลูกลื่นปรากฏประกอบกับรูปเด็กด้วย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่าผู้ออกแบบได้ออกแบบรูปนี้ตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ให้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ใช่การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดงานสร้างประเภทศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์มีลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโต อันจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปเด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโต สวมเสื้อ กางเกงขาสั้น ใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกัน และมีปากกายาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา ประกอบกับคำว่า BIC ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นรูปคนประดิษฐ์มีรูปมีดโกนพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา และมีคำว่า Razor King Sensitive Skin Shaver มีรูปมงกุฎอยู่บนตัวอักษร Z เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงมีส่วนคล้ายกันบ้างก็เฉพาะรูปเด็กประดิษฐ์หรือคนประดิษฐ์เท่านั้น นอกนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปเด็กหรือคนประดิษฐ์ก็มีลักษณะนำมาจากรูปร่างของคนอันเป็นสิ่งที่ควรใช้กันได้ทั่วไป ไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งหวงกันใช้แต่เพียงผู้เดียว เพียงแต่ผู้นำมาใช้ภายหลังต้องทำให้เห็นส่วนแตกต่างให้สังเกตเห็นได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของกันโดยไม่สับสนหลงผิด ซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังกล่าวประกอบรายละเอียดอื่นและภาพเครื่องหมายการค้าทั้งสองโดยภาพรวมแล้ว มีความแตกต่างเพียงพอให้สังเกตได้ เมื่อนำสินค้าของโจทก์และสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปวางรวมกันแล้ว ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จำเลยทั้งสองจึงไม่ได้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน 1,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองยุติการใช้ ผลิต และจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า"รูปเด็กศีรษะโต" หรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว ให้เรียกคืนสินค้าของจำเลยทั้งสองจากท้องตลาดด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองเพื่อทำลาย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะหยุดผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โจทก์เป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์ที่รู้จักในนาม "บิ๊ก เฮด บอย" "Big Head Boy" หรือเด็กศีรษะโตอันเป็นงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม โดยการสร้างสรรค์ของนายเรย์มอนด์ ในปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ตามสัญญาจ้างทำของที่ทำไว้กับโจทก์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2545 โจทก์นำโลโก้รูปเด็กศีรษะโตมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า มีดโกนสำหรับช่าง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2516 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าจำพวกอื่นอีกหลายจำพวก และโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตามบันทึกถ้อยคำของนายเฌอโรม สินค้าของโจทก์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในคุณภาพ ตามข้อมูลอินเทอร์เน็ตและรายงานประจำปี ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปคนผู้ชายถือมีดโกนพาดเฉียงทางด้านหลังประกอบอักษรโรมันคำว่า "RAZOR KING" ตามคำขอเลขที่ 509652 เพื่อใช้กับสินค้าประเภทมีดโกนหนวด ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า จำเลยทั้งสองละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลปกรรมภาพประดิษฐ์ในลักษณะรูปเด็กศีรษะโตซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ด้วยหรือไม่ ปัญหานี้ในเบื้องต้นเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีความมุ่งหมายให้การคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าแยกต่างหากจากกันโดยชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีลิขสิทธิ์นั้น งานอันจะมีลิขสิทธิ์ได้ต้องเกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานประเภทใดประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 8 ประกอบกับมาตรา 6 ทั้งตามบทนิยามคำว่า "ผู้สร้างสรรค์" ตามมาตรา 4 หมายความว่า "ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้" จากบทกฎหมายดังกล่าวมานี้ ล้วนแสดงให้เห็นได้ว่า การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้นั้น ผู้สร้างจะต้องใช้ความคิดและการกระทำให้เกิดงานขึ้นโดยมุ่งหมายให้เกิดผลงานอันมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็นงานประเภทใดประเภทหนึ่งอันจัดได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองตามมาตรา 6 นั่นเอง แต่ภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตนี้ โจทก์ได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า และตามข้อเท็จจริงคดีนี้ก็ได้ความจากบันทึกถ้อยคำและความเห็นของพยานโจทก์ว่า เดิมโจทก์ผลิตสินค้าปากกาลูกลื่นออกจำหน่ายและโจทก์ได้ว่าจ้างนายเรย์มอนด์ ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตและโจทก์ได้นำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าและผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ของโจทก์เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่อแสดงว่าโจทก์ประสงค์จะให้นายเรย์มอนด์ออกแบบภาพประดิษฐ์นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าปากกาลูกลื่นของโจทก์ โดยตามภาพดังกล่าวที่เป็นรูปเด็กศีรษะโตนั้น ลักษณะศีรษะก็เป็นรูปทรงกลมเป็นทำนองเดียวกับหัวปากกาลูกลื่น ทั้งยังมีรูปปากกาลูกลื่นปรากฏประกอบกับรูปเด็กนี้ด้วย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่า ผู้ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตนี้ออกแบบตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ให้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ใช่การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ประเภทศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์มีลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตนี้ อันจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องที่ว่าจำเลยทั้งสองละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตดังกล่าวย่อมฟังไม่ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น คดีคงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยทั้งสองละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า "รูปเด็กศีรษะโต"ของโจทก์หรือไม่ โจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่รู้จักกันในนาม "บิ๊ก เฮด บอย" หรือรูปเด็กศีรษะโต เป็นรูปเด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโตสวมเสื้อ กางเกงขาสั้นใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกันและมีปากกาที่ยาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา โดยโจทก์ได้นำรูป "เด็กศีรษะโต" มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ารวมกับคำว่า "BIC" ที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลของโจทก์ เพื่อใช้กับสินค้าประเภทเครื่องเขียน ที่โกน และไฟแช็ก ที่มีเสียงได้รับความนิยมอย่างสูง "รูปเด็กศีรษะโต" ปรากฏบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ของโจทก์ รวมทั้งการส่งเสริมการขายและการโฆษณาทั้งหมด จนรูปเด็กศีรษะโตได้กลายเป็นเครื่องหมายควบคู่กับผลิตภัณฑ์ประจำวัน มีคุณภาพสูง ใช้งานง่าย หาซื้อง่ายและเป็นสากล โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยประกอบด้วย "รูปเด็กศีรษะโต" กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า มีดโกนสำหรับช่าง มีดโกนขนาดเล็กพกใส่กระเป๋าได้ และใบมีดโกน ตามคำขอเลขที่ 247080 ทะเบียนเลขที่ ค.4578 โจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก "รูปเด็กศีรษะโต" มีลักษณะบ่งเฉพาะและเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยนำผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2512 มีดโกนหรือที่โกนภายใต้โลโก้หรือสัญลักษณ์ "รูปเด็กศีรษะโต" ได้มีการจำหน่ายในประเทศไทย 30 ปีมาแล้ว ตามหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ต่อมาเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2546 จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโจทก์ด้วยการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์และเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยนำ "รูปเด็กศีรษะโต" ของโจทก์มาดัดแปลงและใช้งานเป็นเครื่องหมายการค้าหรือหาประโยชน์อื่นใด ปรากฏบนซองผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะลอกเลียนแบบมาจากเครื่องหมายการค้าและงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ส่วนจำเลยทั้งสองนำสืบว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเป็นรูปคนผู้ชายมีมีดโกนพาดหลังประกอบอักษรโรมัน คำว่า "RAZOR KING" มีรูปตรามงกุฎ มีคำแปลว่า "ราชาแห่งมีดโกน" โดยมีคนยืนอยู่เพื่อให้ทราบว่าสินค้าชนิดนี้ใช้กับคนผู้ชาย รูปคนเป็นสิ่งที่สามารถใช้แพร่หลายทั่วโลกไม่มีใครเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองได้เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ตามโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปี 2539 และได้มีวางขายสินค้าทั่วประเทศ จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริตเปิดเผย คนทั่วไปเห็นแล้วไม่สับสนและชี้ชัดได้ถึงความแตกต่าง แม้แต่ซองบรรจุและสีต่าง ๆ ก็แตกต่างจากของโจทก์ เสียงเรียกขานก็แตกต่างกัน จำเลยทั้งสองไม่ได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริต เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือรูปเด็กศีรษะโต เป็นรูปเด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโต สวมเสื้อ กางเกงขาสั้น ใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกัน และมีปากกายาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา ประกอบกับคำว่า "BIC" ของโจทก์อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นรูปคนประดิษฐ์มีรูปมีดโกนพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา และมีคำว่า "Razor King Sensitive Skin Shaver" มีรูปมงกุฎอยู่บนตัวอักษร "Z" เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้มีส่วนที่คล้ายกันบ้างก็เฉพาะรูปเด็กประดิษฐ์หรือรูปคนประดิษฐ์เท่านั้น นอกนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งโดยรูปเด็กหรือคนประดิษฐ์ก็มีลักษณะนำมาจากรูปร่างของคนอันเป็นสิ่งที่ควรใช้กันได้ทั่วไป ไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งหวงกันใช้ได้แต่ผู้เดียว เพียงแต่ผู้นำมาใช้ภายหลังต้องทำให้เห็นส่วนแตกต่างให้สังเกตเห็นได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของกันโดยไม่สับสนหลงผิด ซึ่งก็ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าในส่วนรูปคนประดิษฐ์ของจำเลยที่ 1 มีรูปมีดโกนหนวดพาดเฉียงเป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกับของโจทก์ที่มีรูปปากกาพาดเฉียงอย่างสังเกตเห็นความแตกต่างได้ ยิ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับรายละเอียดอื่นประกอบภาพเครื่องหมายการค้าทั้งสองโดยภาพรวมที่มีข้อแตกต่างกันอีกหลายประการดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว เห็นได้ว่าส่วนที่แตกต่างกันมีเพียงพอให้สังเกตได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างกันโดยไม่สับสนหลงผิด เมื่อนำสินค้าของโจทก์และสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปวางไว้รวมกันดังเช่นภาพถ่ายสินค้าแล้ว น่าเชื่อว่าไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือให้ข้อมูลทางการค้าเพื่อสร้างความสับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ ทั้งข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 นำเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนของกฎหมายและมีการจำหน่ายสินค้าและโฆษณาสินค้าตามปกติตั้งแต่ปี 2539 แสดงว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ(ประจวบ พัชนีรัตนกรณ์-อร่าม เสนามนตรี-ธนพจน์ อารยลักษณ์)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายจำลอง สุขศิริแหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหมายเลขคดีดำศาลฎีกาทก.(ป)227/2549หมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นพ194/2547หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นพ57/2549หมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน 1,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองยุติการใช้ ผลิต และจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า"รูปเด็กศีรษะโต" หรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว ให้เรียกคืนสินค้าของจำเลยทั้งสองจากท้องตลาดด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองเพื่อทำลาย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะหยุดผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โจทก์เป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์ที่รู้จักในนาม "บิ๊ก เฮด บอย" "Big Head Boy" หรือเด็กศีรษะโตอันเป็นงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม โดยการสร้างสรรค์ของนายเรย์มอนด์ ในปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ตามสัญญาจ้างทำของที่ทำไว้กับโจทก์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2545 โจทก์นำโลโก้รูปเด็กศีรษะโตมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า มีดโกนสำหรับช่าง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2516 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าจำพวกอื่นอีกหลายจำพวก และโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตามบันทึกถ้อยคำของนายเฌอโรม สินค้าของโจทก์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในคุณภาพ ตามข้อมูลอินเทอร์เน็ตและรายงานประจำปี ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปคนผู้ชายถือมีดโกนพาดเฉียงทางด้านหลังประกอบอักษรโรมันคำว่า "RAZOR KING" ตามคำขอเลขที่ 509652 เพื่อใช้กับสินค้าประเภทมีดโกนหนวด ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า จำเลยทั้งสองละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลปกรรมภาพประดิษฐ์ในลักษณะรูปเด็กศีรษะโตซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ด้วยหรือไม่ ปัญหานี้ในเบื้องต้นเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีความมุ่งหมายให้การคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าแยกต่างหากจากกันโดยชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีลิขสิทธิ์นั้น งานอันจะมีลิขสิทธิ์ได้ต้องเกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานประเภทใดประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 8 ประกอบกับมาตรา 6 ทั้งตามบทนิยามคำว่า "ผู้สร้างสรรค์" ตามมาตรา 4 หมายความว่า "ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้" จากบทกฎหมายดังกล่าวมานี้ ล้วนแสดงให้เห็นได้ว่า การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้นั้น ผู้สร้างจะต้องใช้ความคิดและการกระทำให้เกิดงานขึ้นโดยมุ่งหมายให้เกิดผลงานอันมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็นงานประเภทใดประเภทหนึ่งอันจัดได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองตามมาตรา 6 นั่นเอง แต่ภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตนี้ โจทก์ได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า และตามข้อเท็จจริงคดีนี้ก็ได้ความจากบันทึกถ้อยคำและความเห็นของพยานโจทก์ว่า เดิมโจทก์ผลิตสินค้าปากกาลูกลื่นออกจำหน่ายและโจทก์ได้ว่าจ้างนายเรย์มอนด์ ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตและโจทก์ได้นำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าและผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ของโจทก์เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่อแสดงว่าโจทก์ประสงค์จะให้นายเรย์มอนด์ออกแบบภาพประดิษฐ์นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าปากกาลูกลื่นของโจทก์ โดยตามภาพดังกล่าวที่เป็นรูปเด็กศีรษะโตนั้น ลักษณะศีรษะก็เป็นรูปทรงกลมเป็นทำนองเดียวกับหัวปากกาลูกลื่น ทั้งยังมีรูปปากกาลูกลื่นปรากฏประกอบกับรูปเด็กนี้ด้วย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่า ผู้ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตนี้ออกแบบตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ให้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ใช่การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ประเภทศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์มีลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตนี้ อันจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องที่ว่าจำเลยทั้งสองละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตดังกล่าวย่อมฟังไม่ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น คดีคงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยทั้งสองละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า "รูปเด็กศีรษะโต"ของโจทก์หรือไม่ โจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่รู้จักกันในนาม "บิ๊ก เฮด บอย" หรือรูปเด็กศีรษะโต เป็นรูปเด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโตสวมเสื้อ กางเกงขาสั้นใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกันและมีปากกาที่ยาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา โดยโจทก์ได้นำรูป "เด็กศีรษะโต" มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ารวมกับคำว่า "BIC" ที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลของโจทก์ เพื่อใช้กับสินค้าประเภทเครื่องเขียน ที่โกน และไฟแช็ก ที่มีเสียงได้รับความนิยมอย่างสูง "รูปเด็กศีรษะโต" ปรากฏบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ของโจทก์ รวมทั้งการส่งเสริมการขายและการโฆษณาทั้งหมด จนรูปเด็กศีรษะโตได้กลายเป็นเครื่องหมายควบคู่กับผลิตภัณฑ์ประจำวัน มีคุณภาพสูง ใช้งานง่าย หาซื้อง่ายและเป็นสากล โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยประกอบด้วย "รูปเด็กศีรษะโต" กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า มีดโกนสำหรับช่าง มีดโกนขนาดเล็กพกใส่กระเป๋าได้ และใบมีดโกน ตามคำขอเลขที่ 247080 ทะเบียนเลขที่ ค.4578 โจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก "รูปเด็กศีรษะโต" มีลักษณะบ่งเฉพาะและเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยนำผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2512 มีดโกนหรือที่โกนภายใต้โลโก้หรือสัญลักษณ์ "รูปเด็กศีรษะโต" ได้มีการจำหน่ายในประเทศไทย 30 ปีมาแล้ว ตามหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ต่อมาเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2546 จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโจทก์ด้วยการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์และเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยนำ "รูปเด็กศีรษะโต" ของโจทก์มาดัดแปลงและใช้งานเป็นเครื่องหมายการค้าหรือหาประโยชน์อื่นใด ปรากฏบนซองผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะลอกเลียนแบบมาจากเครื่องหมายการค้าและงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ส่วนจำเลยทั้งสองนำสืบว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเป็นรูปคนผู้ชายมีมีดโกนพาดหลังประกอบอักษรโรมัน คำว่า "RAZOR KING" มีรูปตรามงกุฎ มีคำแปลว่า "ราชาแห่งมีดโกน" โดยมีคนยืนอยู่เพื่อให้ทราบว่าสินค้าชนิดนี้ใช้กับคนผู้ชาย รูปคนเป็นสิ่งที่สามารถใช้แพร่หลายทั่วโลกไม่มีใครเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองได้เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ตามโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปี 2539 และได้มีวางขายสินค้าทั่วประเทศ จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริตเปิดเผย คนทั่วไปเห็นแล้วไม่สับสนและชี้ชัดได้ถึงความแตกต่าง แม้แต่ซองบรรจุและสีต่าง ๆ ก็แตกต่างจากของโจทก์ เสียงเรียกขานก็แตกต่างกัน จำเลยทั้งสองไม่ได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริต เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือรูปเด็กศีรษะโต เป็นรูปเด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโต สวมเสื้อ กางเกงขาสั้น ใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกัน และมีปากกายาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา ประกอบกับคำว่า "BIC" ของโจทก์อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นรูปคนประดิษฐ์มีรูปมีดโกนพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา และมีคำว่า "Razor King Sensitive Skin Shaver" มีรูปมงกุฎอยู่บนตัวอักษร "Z" เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้มีส่วนที่คล้ายกันบ้างก็เฉพาะรูปเด็กประดิษฐ์หรือรูปคนประดิษฐ์เท่านั้น นอกนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งโดยรูปเด็กหรือคนประดิษฐ์ก็มีลักษณะนำมาจากรูปร่างของคนอันเป็นสิ่งที่ควรใช้กันได้ทั่วไป ไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งหวงกันใช้ได้แต่ผู้เดียว เพียงแต่ผู้นำมาใช้ภายหลังต้องทำให้เห็นส่วนแตกต่างให้สังเกตเห็นได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของกันโดยไม่สับสนหลงผิด ซึ่งก็ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าในส่วนรูปคนประดิษฐ์ของจำเลยที่ 1 มีรูปมีดโกนหนวดพาดเฉียงเป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกับของโจทก์ที่มีรูปปากกาพาดเฉียงอย่างสังเกตเห็นความแตกต่างได้ ยิ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับรายละเอียดอื่นประกอบภาพเครื่องหมายการค้าทั้งสองโดยภาพรวมที่มีข้อแตกต่างกันอีกหลายประการดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว เห็นได้ว่าส่วนที่แตกต่างกันมีเพียงพอให้สังเกตได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างกันโดยไม่สับสนหลงผิด เมื่อนำสินค้าของโจทก์และสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปวางไว้รวมกันดังเช่นภาพถ่ายสินค้าแล้ว น่าเชื่อว่าไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือให้ข้อมูลทางการค้าเพื่อสร้างความสับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ ทั้งข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 นำเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนของกฎหมายและมีการจำหน่ายสินค้าและโฆษณาสินค้าตามปกติตั้งแต่ปี 2539 แสดงว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6270/2554โซซิเอเต้ บิค โจทก์ห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ๊กเทรดดิ้ง กับพวกจำเลย พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ม. 4, ม. 6, ม. 8 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 6, ม. 7, ม. 13พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีความมุ่งหมายให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าแยกต่างห่างจากกันโดยชัดเจน โดยเฉพาะกรณีลิขสิทธิ์นั้น งานอันจะมีลิขสิทธิ์ได้ต้องเกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานประเภทใดประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติของมาตรา 8 ประกอบมาตรา 6 และคำนิยาม "ผู้สร้างสรรค์" ตามมาตรา 4 อันหมายถึงผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้ความคิดและการกระทำให้เกิดงานขึ้นโดยมุ่งหมายให้เกิดผลงานอันมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ที่จัดได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้ความว่าโจทก์ใช้รูปเด็กศีรษะโตอย่างเครื่องหมายการค้า โดยเดิมโจทก์ผลิตสินค้าปากกาลูกลื่นออกจำหน่ายและต่อมาได้ว่าจ้าง ร. ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตเพื่อใช้กับสินค้าปากกาลูกลื่นและผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ของโจทก์ออกจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่อแสดงว่าโจทก์ประสงค์จะให้ ร. ออกแบบภาพประดิษฐ์นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า โดยภาพที่เป็นรูปเด็กดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมทำนองเดียวกับหัวปากกาลูกลื่น ทั้งมีรูปปากกาลูกลื่นปรากฏประกอบกับรูปเด็กด้วย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่าผู้ออกแบบได้ออกแบบรูปนี้ตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ให้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ใช่การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดงานสร้างประเภทศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์มีลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโต อันจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปเด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโต สวมเสื้อ กางเกงขาสั้น ใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกัน และมีปากกายาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา ประกอบกับคำว่า BIC ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นรูปคนประดิษฐ์มีรูปมีดโกนพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา และมีคำว่า Razor King Sensitive Skin Shaver มีรูปมงกุฎอยู่บนตัวอักษร Z เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงมีส่วนคล้ายกันบ้างก็เฉพาะรูปเด็กประดิษฐ์หรือคนประดิษฐ์เท่านั้น นอกนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปเด็กหรือคนประดิษฐ์ก็มีลักษณะนำมาจากรูปร่างของคนอันเป็นสิ่งที่ควรใช้กันได้ทั่วไป ไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งหวงกันใช้แต่เพียงผู้เดียว เพียงแต่ผู้นำมาใช้ภายหลังต้องทำให้เห็นส่วนแตกต่างให้สังเกตเห็นได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของกันโดยไม่สับสนหลงผิด ซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังกล่าวประกอบรายละเอียดอื่นและภาพเครื่องหมายการค้าทั้งสองโดยภาพรวมแล้ว มีความแตกต่างเพียงพอให้สังเกตได้ เมื่อนำสินค้าของโจทก์และสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปวางรวมกันแล้ว ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จำเลยทั้งสองจึงไม่ได้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน 1,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองยุติการใช้ ผลิต และจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า"รูปเด็กศีรษะโต" หรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว ให้เรียกคืนสินค้าของจำเลยทั้งสองจากท้องตลาดด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองเพื่อทำลาย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะหยุดผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โจทก์เป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์ที่รู้จักในนาม "บิ๊ก เฮด บอย" "Big Head Boy" หรือเด็กศีรษะโตอันเป็นงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม โดยการสร้างสรรค์ของนายเรย์มอนด์ ในปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ตามสัญญาจ้างทำของที่ทำไว้กับโจทก์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2545 โจทก์นำโลโก้รูปเด็กศีรษะโตมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า มีดโกนสำหรับช่าง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2516 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าจำพวกอื่นอีกหลายจำพวก และโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตามบันทึกถ้อยคำของนายเฌอโรม สินค้าของโจทก์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในคุณภาพ ตามข้อมูลอินเทอร์เน็ตและรายงานประจำปี ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปคนผู้ชายถือมีดโกนพาดเฉียงทางด้านหลังประกอบอักษรโรมันคำว่า "RAZOR KING" ตามคำขอเลขที่ 509652 เพื่อใช้กับสินค้าประเภทมีดโกนหนวด ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า จำเลยทั้งสองละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลปกรรมภาพประดิษฐ์ในลักษณะรูปเด็กศีรษะโตซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ด้วยหรือไม่ ปัญหานี้ในเบื้องต้นเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีความมุ่งหมายให้การคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าแยกต่างหากจากกันโดยชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีลิขสิทธิ์นั้น งานอันจะมีลิขสิทธิ์ได้ต้องเกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานประเภทใดประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 8 ประกอบกับมาตรา 6 ทั้งตามบทนิยามคำว่า "ผู้สร้างสรรค์" ตามมาตรา 4 หมายความว่า "ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้" จากบทกฎหมายดังกล่าวมานี้ ล้วนแสดงให้เห็นได้ว่า การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้นั้น ผู้สร้างจะต้องใช้ความคิดและการกระทำให้เกิดงานขึ้นโดยมุ่งหมายให้เกิดผลงานอันมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็นงานประเภทใดประเภทหนึ่งอันจัดได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองตามมาตรา 6 นั่นเอง แต่ภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตนี้ โจทก์ได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า และตามข้อเท็จจริงคดีนี้ก็ได้ความจากบันทึกถ้อยคำและความเห็นของพยานโจทก์ว่า เดิมโจทก์ผลิตสินค้าปากกาลูกลื่นออกจำหน่ายและโจทก์ได้ว่าจ้างนายเรย์มอนด์ ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตและโจทก์ได้นำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าและผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ของโจทก์เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่อแสดงว่าโจทก์ประสงค์จะให้นายเรย์มอนด์ออกแบบภาพประดิษฐ์นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าปากกาลูกลื่นของโจทก์ โดยตามภาพดังกล่าวที่เป็นรูปเด็กศีรษะโตนั้น ลักษณะศีรษะก็เป็นรูปทรงกลมเป็นทำนองเดียวกับหัวปากกาลูกลื่น ทั้งยังมีรูปปากกาลูกลื่นปรากฏประกอบกับรูปเด็กนี้ด้วย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่า ผู้ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตนี้ออกแบบตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ให้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ใช่การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ประเภทศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์มีลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตนี้ อันจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องที่ว่าจำเลยทั้งสองละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโตดังกล่าวย่อมฟังไม่ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น คดีคงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยทั้งสองละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า "รูปเด็กศีรษะโต"ของโจทก์หรือไม่ โจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่รู้จักกันในนาม "บิ๊ก เฮด บอย" หรือรูปเด็กศีรษะโต เป็นรูปเด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโตสวมเสื้อ กางเกงขาสั้นใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกันและมีปากกาที่ยาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา โดยโจทก์ได้นำรูป "เด็กศีรษะโต" มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ารวมกับคำว่า "BIC" ที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลของโจทก์ เพื่อใช้กับสินค้าประเภทเครื่องเขียน ที่โกน และไฟแช็ก ที่มีเสียงได้รับความนิยมอย่างสูง "รูปเด็กศีรษะโต" ปรากฏบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ของโจทก์ รวมทั้งการส่งเสริมการขายและการโฆษณาทั้งหมด จนรูปเด็กศีรษะโตได้กลายเป็นเครื่องหมายควบคู่กับผลิตภัณฑ์ประจำวัน มีคุณภาพสูง ใช้งานง่าย หาซื้อง่ายและเป็นสากล โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยประกอบด้วย "รูปเด็กศีรษะโต" กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า มีดโกนสำหรับช่าง มีดโกนขนาดเล็กพกใส่กระเป๋าได้ และใบมีดโกน ตามคำขอเลขที่ 247080 ทะเบียนเลขที่ ค.4578 โจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก "รูปเด็กศีรษะโต" มีลักษณะบ่งเฉพาะและเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยนำผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2512 มีดโกนหรือที่โกนภายใต้โลโก้หรือสัญลักษณ์ "รูปเด็กศีรษะโต" ได้มีการจำหน่ายในประเทศไทย 30 ปีมาแล้ว ตามหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ต่อมาเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2546 จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโจทก์ด้วยการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์และเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยนำ "รูปเด็กศีรษะโต" ของโจทก์มาดัดแปลงและใช้งานเป็นเครื่องหมายการค้าหรือหาประโยชน์อื่นใด ปรากฏบนซองผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะลอกเลียนแบบมาจากเครื่องหมายการค้าและงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ส่วนจำเลยทั้งสองนำสืบว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเป็นรูปคนผู้ชายมีมีดโกนพาดหลังประกอบอักษรโรมัน คำว่า "RAZOR KING" มีรูปตรามงกุฎ มีคำแปลว่า "ราชาแห่งมีดโกน" โดยมีคนยืนอยู่เพื่อให้ทราบว่าสินค้าชนิดนี้ใช้กับคนผู้ชาย รูปคนเป็นสิ่งที่สามารถใช้แพร่หลายทั่วโลกไม่มีใครเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองได้เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ตามโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปี 2539 และได้มีวางขายสินค้าทั่วประเทศ จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริตเปิดเผย คนทั่วไปเห็นแล้วไม่สับสนและชี้ชัดได้ถึงความแตกต่าง แม้แต่ซองบรรจุและสีต่าง ๆ ก็แตกต่างจากของโจทก์ เสียงเรียกขานก็แตกต่างกัน จำเลยทั้งสองไม่ได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริต เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือรูปเด็กศีรษะโต เป็นรูปเด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโต สวมเสื้อ กางเกงขาสั้น ใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกัน และมีปากกายาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา ประกอบกับคำว่า "BIC" ของโจทก์อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นรูปคนประดิษฐ์มีรูปมีดโกนพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา และมีคำว่า "Razor King Sensitive Skin Shaver" มีรูปมงกุฎอยู่บนตัวอักษร "Z" เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้มีส่วนที่คล้ายกันบ้างก็เฉพาะรูปเด็กประดิษฐ์หรือรูปคนประดิษฐ์เท่านั้น นอกนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งโดยรูปเด็กหรือคนประดิษฐ์ก็มีลักษณะนำมาจากรูปร่างของคนอันเป็นสิ่งที่ควรใช้กันได้ทั่วไป ไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งหวงกันใช้ได้แต่ผู้เดียว เพียงแต่ผู้นำมาใช้ภายหลังต้องทำให้เห็นส่วนแตกต่างให้สังเกตเห็นได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของกันโดยไม่สับสนหลงผิด ซึ่งก็ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าในส่วนรูปคนประดิษฐ์ของจำเลยที่ 1 มีรูปมีดโกนหนวดพาดเฉียงเป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกับของโจทก์ที่มีรูปปากกาพาดเฉียงอย่างสังเกตเห็นความแตกต่างได้ ยิ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับรายละเอียดอื่นประกอบภาพเครื่องหมายการค้าทั้งสองโดยภาพรวมที่มีข้อแตกต่างกันอีกหลายประการดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว เห็นได้ว่าส่วนที่แตกต่างกันมีเพียงพอให้สังเกตได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างกันโดยไม่สับสนหลงผิด เมื่อนำสินค้าของโจทก์และสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปวางไว้รวมกันดังเช่นภาพถ่ายสินค้าแล้ว น่าเชื่อว่าไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือให้ข้อมูลทางการค้าเพื่อสร้างความสับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ ทั้งข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 นำเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนของกฎหมายและมีการจำหน่ายสินค้าและโฆษณาสินค้าตามปกติตั้งแต่ปี 2539 แสดงว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ(ประจวบ พัชนีรัตนกรณ์-อร่าม เสนามนตรี-ธนพจน์ อารยลักษณ์)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายจำลอง สุขศิริแหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหมายเลขคดีดำศาลฎีกาทก.(ป)227/2549หมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นพ194/2547หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นพ57/2549หมายเหตุ