คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7331/2544หลักกฎหมาย: โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลานาน การที่โจทก์ใช้คำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ โจทก์ต้องการให้คำว่า Em - eukal ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า Kinder Em - eukal กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal เป็นสินค้าของผู้เป็นเจ้าของรายเดียวกันคือโจทก์ โจทก์และจำเลยต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตน ที่มีคำว่า Kinder และต่างได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายประเทศ แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีการใช้คำว่า KINDER ซึ่งมีความหมายว่า เด็กหลายคน เป็นเพียงการใช้ประกอบเพื่อขาย คำว่า Em - eukal ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้ว เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์นอกจากมิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า Em - eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วยจึงมีจุดแตกต่างกับจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัดซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็น ที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่ายทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริต มิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 275102 เท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลยทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40 วรรคสองเสียก่อน หากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดก็ถือว่าโจทก์ทิ้งคำขอจดทะเบียนในชั้นนี้ศาลย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้ต้องพิพากษาเพียงว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้ว และให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ...มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย ที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 275102 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า เดิมเครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER และคำว่า KINDER ประกอบคำอื่น ๆ แต่คำว่า KINDER เป็นคำในภาษาเยอรมันแปลว่า เด็กหลายคน เป็นคำสามัญที่ใช้ทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์นำคำว่า Kinder มาใช้ประกอบกับคำว่า Em - eukal โดยสุจริต เพื่อบรรยายถึงสินค้าโดยบ่งชี้หรือส่อความหมายว่าเป็นสินค้า Em - eukal สำหรับเด็ก โดยสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่คำว่า Em - eukal มิใช่อยู่ที่คำว่า KINDER นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายเป็นส่วนประกอบด้วย ย่อมทำให้เห็นความแตกต่างกันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลย และไม่เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย ของโจทก์เป็นสินค้าของจำเลย นอกจากนี้โจทก์ยังได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้านำออกจำหน่ายในต่างประเทศมาก่อนแล้วด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบด้วยคำว่า Kinder Em - eukal และรูปประดิษฐ์เป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งโดยเฉพาะในส่วนรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นส่วนที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ของจำเลยอย่างเด่นชัด ส่วนที่เป็นคำว่า Kinder Em - eukal อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายนั้นแม้จะมีคำว่า KINDER คำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย และคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ตาม แต่ตามความเป็นจริงคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่าเด็กหลายคน ย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้ว ดังนี้แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER ไว้ ก็ไม่ถึงกับมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ผู้ที่จะนำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำว่า Kinder Em - eukal ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ปรากฏว่าในส่วนคำว่า Emeukal และ Em - eukal นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์นำมาใช้กับสินค้าของโจทก์นำออกจำหน่ายแพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2471 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศดังกล่าวตั้งแต่ปี 2471 และปี 2499 ตามลำดับ นอกจากนี้โจทก์ยังจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Emeukal และ Em - eukal เป็นที่แพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป ทั้งโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า EM-EUKAL สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 ในประเทศไทยเมื่อปี 2537 แสดงให้เห็นว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลาช้านานมากแล้ว จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า การที่โจทก์ใช้คำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ โจทก์ต้องการให้คำว่า Em - eukal ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ดังกล่าวแล้วเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า Kinder Em - eukal กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal นั้น เป็นสินค้าของผู้เป็นเจ้าของรายเดียวกันคือโจทก์นั่นเอง และปรากฏว่าทั้งโจทก์และจำเลยต่างก็ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนที่มีคำว่า Kinder นี้ และต่างก็ได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายประเทศ นอกจากนี้ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ตามที่ปรากฏในซองบรรจุสินค้าของโจทก์ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้า KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER SURPRISE, KINDER BUENO, KINDER SCHOKO - BONS คินเดอร์ และคินเดอร์ บูเอโน ของจำเลย รวมทั้งตัวอย่างการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะการใช้คำว่า Em - eukal เป็นส่วนที่เด่นชัดแตกต่างจากส่วนอื่น เป็นการเน้นคำว่า Em - eukal ให้เห็นอย่างเด่นชัดกว่าคำว่า KINDER ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีการใช้คำว่า KINDER ซึ่งมีความหมายว่า เด็กหลายคนนั้น เป็นเพียงการใช้ประกอบเพื่อขยายคำว่า Em - eukal ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วเท่านั้น ดังนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ดังกล่าว จึงมิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า Em - eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วยเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีจุดแตกต่างกับของจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็นที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่าย ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริต มิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น อย่างไรก็ตามที่โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 275102 ด้วยนั้น เท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลย ทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน หากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดก็ถือว่าโจทก์ทิ้งคำขอจดทะเบียน ในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้ พิพากษากลับว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเลขที่ ค 21362, 149977, 149978, 149979, 159577, 164047, ค 6114, ค 25332 และ ค 23174 จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7331/2544ซอลแดน โฮลดิ้ง แอนด์ บอนบอนสเปเชี่ยลลิทาเท็นโจทก์ยีเอ็มบีเอช เฟอร์เรโร เอส.พี.เอจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 35, ม. 40 วรรคสอง, ม. 41โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลานาน การที่โจทก์ใช้คำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ โจทก์ต้องการให้คำว่า Em - eukal ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า Kinder Em - eukal กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal เป็นสินค้าของผู้เป็นเจ้าของรายเดียวกันคือโจทก์ โจทก์และจำเลยต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตน ที่มีคำว่า Kinder และต่างได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายประเทศ แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีการใช้คำว่า KINDER ซึ่งมีความหมายว่า เด็กหลายคน เป็นเพียงการใช้ประกอบเพื่อขาย คำว่า Em - eukal ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้ว เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์นอกจากมิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า Em - eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วยจึงมีจุดแตกต่างกับจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัดซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็น ที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่ายทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริต มิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 275102 เท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลยทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40 วรรคสองเสียก่อน หากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดก็ถือว่าโจทก์ทิ้งคำขอจดทะเบียนในชั้นนี้ศาลย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้ต้องพิพากษาเพียงว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้ว และให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ...มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย ที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 275102 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า เดิมเครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER และคำว่า KINDER ประกอบคำอื่น ๆ แต่คำว่า KINDER เป็นคำในภาษาเยอรมันแปลว่า เด็กหลายคน เป็นคำสามัญที่ใช้ทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์นำคำว่า Kinder มาใช้ประกอบกับคำว่า Em - eukal โดยสุจริต เพื่อบรรยายถึงสินค้าโดยบ่งชี้หรือส่อความหมายว่าเป็นสินค้า Em - eukal สำหรับเด็ก โดยสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่คำว่า Em - eukal มิใช่อยู่ที่คำว่า KINDER นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายเป็นส่วนประกอบด้วย ย่อมทำให้เห็นความแตกต่างกันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลย และไม่เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย ของโจทก์เป็นสินค้าของจำเลย นอกจากนี้โจทก์ยังได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้านำออกจำหน่ายในต่างประเทศมาก่อนแล้วด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบด้วยคำว่า Kinder Em - eukal และรูปประดิษฐ์เป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งโดยเฉพาะในส่วนรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นส่วนที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ของจำเลยอย่างเด่นชัด ส่วนที่เป็นคำว่า Kinder Em - eukal อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายนั้นแม้จะมีคำว่า KINDER คำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย และคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ตาม แต่ตามความเป็นจริงคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่าเด็กหลายคน ย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้ว ดังนี้แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER ไว้ ก็ไม่ถึงกับมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ผู้ที่จะนำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำว่า Kinder Em - eukal ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ปรากฏว่าในส่วนคำว่า Emeukal และ Em - eukal นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์นำมาใช้กับสินค้าของโจทก์นำออกจำหน่ายแพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2471 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศดังกล่าวตั้งแต่ปี 2471 และปี 2499 ตามลำดับ นอกจากนี้โจทก์ยังจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Emeukal และ Em - eukal เป็นที่แพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป ทั้งโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า EM-EUKAL สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 ในประเทศไทยเมื่อปี 2537 แสดงให้เห็นว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลาช้านานมากแล้ว จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า การที่โจทก์ใช้คำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ โจทก์ต้องการให้คำว่า Em - eukal ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ดังกล่าวแล้วเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า Kinder Em - eukal กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal นั้น เป็นสินค้าของผู้เป็นเจ้าของรายเดียวกันคือโจทก์นั่นเอง และปรากฏว่าทั้งโจทก์และจำเลยต่างก็ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนที่มีคำว่า Kinder นี้ และต่างก็ได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายประเทศ นอกจากนี้ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ตามที่ปรากฏในซองบรรจุสินค้าของโจทก์ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้า KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER SURPRISE, KINDER BUENO, KINDER SCHOKO - BONS คินเดอร์ และคินเดอร์ บูเอโน ของจำเลย รวมทั้งตัวอย่างการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะการใช้คำว่า Em - eukal เป็นส่วนที่เด่นชัดแตกต่างจากส่วนอื่น เป็นการเน้นคำว่า Em - eukal ให้เห็นอย่างเด่นชัดกว่าคำว่า KINDER ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีการใช้คำว่า KINDER ซึ่งมีความหมายว่า เด็กหลายคนนั้น เป็นเพียงการใช้ประกอบเพื่อขยายคำว่า Em - eukal ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วเท่านั้น ดังนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ดังกล่าว จึงมิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า Em - eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วยเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีจุดแตกต่างกับของจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็นที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่าย ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริต มิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น อย่างไรก็ตามที่โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 275102 ด้วยนั้น เท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลย ทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน หากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดก็ถือว่าโจทก์ทิ้งคำขอจดทะเบียน ในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้ พิพากษากลับว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเลขที่ ค 21362, 149977, 149978, 149979, 159577, 164047, ค 6114, ค 25332 และ ค 23174 จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายวราคมน์ เลี้ยงพันธุ์แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุคำพิพากษา: โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้ว และให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ...มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย ที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 275102 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า เดิมเครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER และคำว่า KINDER ประกอบคำอื่น ๆ แต่คำว่า KINDER เป็นคำในภาษาเยอรมันแปลว่า เด็กหลายคน เป็นคำสามัญที่ใช้ทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์นำคำว่า Kinder มาใช้ประกอบกับคำว่า Em - eukal โดยสุจริต เพื่อบรรยายถึงสินค้าโดยบ่งชี้หรือส่อความหมายว่าเป็นสินค้า Em - eukal สำหรับเด็ก โดยสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่คำว่า Em - eukal มิใช่อยู่ที่คำว่า KINDER นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายเป็นส่วนประกอบด้วย ย่อมทำให้เห็นความแตกต่างกันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลย และไม่เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย ของโจทก์เป็นสินค้าของจำเลย นอกจากนี้โจทก์ยังได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้านำออกจำหน่ายในต่างประเทศมาก่อนแล้วด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบด้วยคำว่า Kinder Em - eukal และรูปประดิษฐ์เป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งโดยเฉพาะในส่วนรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นส่วนที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ของจำเลยอย่างเด่นชัด ส่วนที่เป็นคำว่า Kinder Em - eukal อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายนั้นแม้จะมีคำว่า KINDER คำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย และคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ตาม แต่ตามความเป็นจริงคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่าเด็กหลายคน ย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้ว ดังนี้แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER ไว้ ก็ไม่ถึงกับมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ผู้ที่จะนำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำว่า Kinder Em - eukal ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ปรากฏว่าในส่วนคำว่า Emeukal และ Em - eukal นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์นำมาใช้กับสินค้าของโจทก์นำออกจำหน่ายแพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2471 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศดังกล่าวตั้งแต่ปี 2471 และปี 2499 ตามลำดับ นอกจากนี้โจทก์ยังจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Emeukal และ Em - eukal เป็นที่แพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป ทั้งโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า EM-EUKAL สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 ในประเทศไทยเมื่อปี 2537 แสดงให้เห็นว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลาช้านานมากแล้ว จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า การที่โจทก์ใช้คำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ โจทก์ต้องการให้คำว่า Em - eukal ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ดังกล่าวแล้วเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า Kinder Em - eukal กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal นั้น เป็นสินค้าของผู้เป็นเจ้าของรายเดียวกันคือโจทก์นั่นเอง และปรากฏว่าทั้งโจทก์และจำเลยต่างก็ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนที่มีคำว่า Kinder นี้ และต่างก็ได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายประเทศ นอกจากนี้ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ตามที่ปรากฏในซองบรรจุสินค้าของโจทก์ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้า KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER SURPRISE, KINDER BUENO, KINDER SCHOKO - BONS คินเดอร์ และคินเดอร์ บูเอโน ของจำเลย รวมทั้งตัวอย่างการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะการใช้คำว่า Em - eukal เป็นส่วนที่เด่นชัดแตกต่างจากส่วนอื่น เป็นการเน้นคำว่า Em - eukal ให้เห็นอย่างเด่นชัดกว่าคำว่า KINDER ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีการใช้คำว่า KINDER ซึ่งมีความหมายว่า เด็กหลายคนนั้น เป็นเพียงการใช้ประกอบเพื่อขยายคำว่า Em - eukal ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วเท่านั้น ดังนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ดังกล่าว จึงมิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า Em - eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วยเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีจุดแตกต่างกับของจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็นที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่าย ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริต มิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น อย่างไรก็ตามที่โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 275102 ด้วยนั้น เท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลย ทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน หากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดก็ถือว่าโจทก์ทิ้งคำขอจดทะเบียน ในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้ พิพากษากลับว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเลขที่ ค 21362, 149977, 149978, 149979, 159577, 164047, ค 6114, ค 25332 และ ค 23174 จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ ดูฉบับย่อฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7331/2544ซอลแดน โฮลดิ้ง แอนด์ บอนบอนสเปเชี่ยลลิทาเท็นโจทก์ยีเอ็มบีเอช เฟอร์เรโร เอส.พี.เอจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 35, ม. 40 วรรคสอง, ม. 41โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลานาน การที่โจทก์ใช้คำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ โจทก์ต้องการให้คำว่า Em - eukal ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า Kinder Em - eukal กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal เป็นสินค้าของผู้เป็นเจ้าของรายเดียวกันคือโจทก์ โจทก์และจำเลยต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตน ที่มีคำว่า Kinder และต่างได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายประเทศ แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีการใช้คำว่า KINDER ซึ่งมีความหมายว่า เด็กหลายคน เป็นเพียงการใช้ประกอบเพื่อขาย คำว่า Em - eukal ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้ว เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์นอกจากมิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า Em - eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วยจึงมีจุดแตกต่างกับจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัดซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็น ที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่ายทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริต มิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 275102 เท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลยทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40 วรรคสองเสียก่อน หากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดก็ถือว่าโจทก์ทิ้งคำขอจดทะเบียนในชั้นนี้ศาลย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้ต้องพิพากษาเพียงว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้ว และให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ...มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย ที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 275102 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า เดิมเครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER และคำว่า KINDER ประกอบคำอื่น ๆ แต่คำว่า KINDER เป็นคำในภาษาเยอรมันแปลว่า เด็กหลายคน เป็นคำสามัญที่ใช้ทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์นำคำว่า Kinder มาใช้ประกอบกับคำว่า Em - eukal โดยสุจริต เพื่อบรรยายถึงสินค้าโดยบ่งชี้หรือส่อความหมายว่าเป็นสินค้า Em - eukal สำหรับเด็ก โดยสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่คำว่า Em - eukal มิใช่อยู่ที่คำว่า KINDER นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายเป็นส่วนประกอบด้วย ย่อมทำให้เห็นความแตกต่างกันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลย และไม่เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย ของโจทก์เป็นสินค้าของจำเลย นอกจากนี้โจทก์ยังได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้านำออกจำหน่ายในต่างประเทศมาก่อนแล้วด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบด้วยคำว่า Kinder Em - eukal และรูปประดิษฐ์เป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งโดยเฉพาะในส่วนรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นส่วนที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ของจำเลยอย่างเด่นชัด ส่วนที่เป็นคำว่า Kinder Em - eukal อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายนั้นแม้จะมีคำว่า KINDER คำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย และคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ตาม แต่ตามความเป็นจริงคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่าเด็กหลายคน ย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้ว ดังนี้แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER ไว้ ก็ไม่ถึงกับมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ผู้ที่จะนำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำว่า Kinder Em - eukal ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ปรากฏว่าในส่วนคำว่า Emeukal และ Em - eukal นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์นำมาใช้กับสินค้าของโจทก์นำออกจำหน่ายแพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี 2471 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศดังกล่าวตั้งแต่ปี 2471 และปี 2499 ตามลำดับ นอกจากนี้โจทก์ยังจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Emeukal และ Em - eukal เป็นที่แพร่หลายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป ทั้งโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า EM-EUKAL สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 และจำพวกที่ 30 ในประเทศไทยเมื่อปี 2537 แสดงให้เห็นว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลาช้านานมากแล้ว จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า การที่โจทก์ใช้คำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ โจทก์ต้องการให้คำว่า Em - eukal ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ดังกล่าวแล้วเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า Kinder Em - eukal กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Em - eukal นั้น เป็นสินค้าของผู้เป็นเจ้าของรายเดียวกันคือโจทก์นั่นเอง และปรากฏว่าทั้งโจทก์และจำเลยต่างก็ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนที่มีคำว่า Kinder นี้ และต่างก็ได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายประเทศ นอกจากนี้ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ตามที่ปรากฏในซองบรรจุสินค้าของโจทก์ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้า KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER SURPRISE, KINDER BUENO, KINDER SCHOKO - BONS คินเดอร์ และคินเดอร์ บูเอโน ของจำเลย รวมทั้งตัวอย่างการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะการใช้คำว่า Em - eukal เป็นส่วนที่เด่นชัดแตกต่างจากส่วนอื่น เป็นการเน้นคำว่า Em - eukal ให้เห็นอย่างเด่นชัดกว่าคำว่า KINDER ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีการใช้คำว่า KINDER ซึ่งมีความหมายว่า เด็กหลายคนนั้น เป็นเพียงการใช้ประกอบเพื่อขยายคำว่า Em - eukal ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วเท่านั้น ดังนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายของโจทก์ดังกล่าว จึงมิได้มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่คำว่า KINDER อย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีสาระสำคัญเป็นลักษณะเด่นที่คำว่า Em - eukal และยังมีรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายประกอบอีกด้วยเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีจุดแตกต่างกับของจำเลยในส่วนสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เป็นที่สังเกตแยกให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยง่าย ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยสุจริต มิใช่การใช้คำว่า Kinder เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าโดยหวังที่จะอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณจากเครื่องหมายการค้าของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น อย่างไรก็ตามที่โจทก์มีคำขอให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 275102 ด้วยนั้น เท่ากับเป็นการขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไปเลย ทั้งที่นายทะเบียนยังจักต้องดำเนินการแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน หากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดก็ถือว่าโจทก์ทิ้งคำขอจดทะเบียน ในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้ พิพากษากลับว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า Kinder Em - eukal ประกอบรูปการ์ตูนเด็กผู้ชาย ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 275102 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเลขที่ ค 21362, 149977, 149978, 149979, 159577, 164047, ค 6114, ค 25332 และ ค 23174 จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายวราคมน์ เลี้ยงพันธุ์แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกหมายเลขคดีดำศาลฎีกาหมายเลขคดีดำศาลชั้นต้นหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้นหมายเหตุ