Jurisdiction: civil
Date: 2010-11-23 00:00:00

[PERSON] (DC Comics) (далі - позивач) звернулась з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі відповідач-1), Жаафар Мазена (далі відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 83690 на комбінований знак для товарів і послуг «SUPERBOY». В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що торговельна марка «SUPERBOY» за оспорюваним свідоцтвом України № 83690 була видана внаслідок подання заявки з порушенням належних позивачу виключних майнових авторських прав на твори. Позивач зазначає, що є єдиним власником виключних майнових авторських прав на дизайн та образ: мязистого чоловікасупергероя, вдягненого в костюм з плащем та в якого на грудях зображено літеру «S» на логотипі у формі щита. Образ даного супергероя ([PERSON]) зображується в різних рухових варіаціях, що підтверджується свідоцтвами про реєстрацію авторського права на твори № № TXu 532\~372, TXu 1-053-352, TXu 1-194-411, виданими Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки. Однак, відповідач-2 без отримання дозволу позивача переробив вказані твори і подав на реєстрацію у якості торговельної марки комбінований знак для товарів і послуг «SUPERBOY», що є неправомірною переробкою цих творів. Позивач просить суд визнати свідоцтво № 83690 на комбінований знак для товарів і послуг «SUPERBOY» недійсним повністю, зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 83690 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність, а також заборонити відповідачу-2 використовувати без дозволу позивача належні йому твори та неправомірно перероблений твір комбінований знак для товарів і послуг «SUPERBOY» шляхом їх відтворення, публічного виконання, публічного демонстрування і публічного показу, переробки, адаптації, аранжування та інших подібних змін творів, їх подання до загального відома публіки таким чином, що її представники зможуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, імпорт примірників творів, а також використання цих творів в господарській діяльності. Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі. Відповідач-1 в судове засідання не зявився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином. Відповідач-1 подав пояснення на позовну заяву про визнання недійсним свідоцтва України № 83690, у яких просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог. У поясненнях Відповідач-1 зазначає, що державна реєстрація знаку для товарів і послуг «SUPERBOY» здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства України. Водночас Відповідач-1 посилається на те, що позивачем не надано жодного доказу того, що знак для товарів і послуг «SUPERBOY» за свідоцтвом України № 83690 є переробкою твору «SUPERMAN», права на який належать позивачу. Відповідач-2 в судове засідання не зявився, жодних заперечень на позовну заяву не подавав, про день та час судового засідання повідомлений належним чином. За згодою представника позивача суд ухвалив постановити заочне рішення відповідно до вимог ч. 4 ст. 169, ст. 224 ЦПК України. \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-Вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків. Судом встановлено, що 25.10.2007 року Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (надалі Відповідач-1) видав свідоцтво України № 83690 на комбінований знак «SUPERBOY») для товарів 30 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП) на імя фізичної особи Жаафара Мазена (надалі Відповідач-2). Це підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 17 червня 2010 р. № 670 про правовий статус згаданої торговельної марки та публікацією відомостей про видачу даного свідоцтва в офіційному бюлетені Промислова власність № 17 за 2007 р. Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво. У відповідності до п.п. «в» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15 грудня 1993 р. (надалі також - Закон про торговельні марки) «свідоцтво на товарний знак може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, в тому числі, в разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб». Суд вважає, що свідоцтво України № 83690 від 25.10.2007 р. на зображувальний знак «SUPERBOY» підлягає визнанню недійсним повністю, оскільки заявлене позначення було зареєстроване на підставі заявки, яка була подана із порушенням виключних майнових авторських прав Позивача. В судовому засіданні встановлено, що Позивач є єдиним власником виключних майнових авторських прав на дизайн та образ: мязистого чоловікасупергероя, вдягненого в костюм з плащем та в якого на грудях зображено літеру «S» на логотипі у формі щита. Образ даного супергероя ([PERSON]) зображується в різних рухових варіаціях. Це підтверджується наданими суду належним чином засвідченими копіями свідоцтв про реєстрацію авторських прав та твори «SUPERMAN STYLE GUIDE 2001» (ПОСІБНИК ЗІ СТИЛЮ СУПЕРМЕН 2001 РОКУ) (реєстраційний номер TXu1-053-352 у Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки (дата реєстрації: 28.03.2002 р.)), «DC COMICS STYLE GUIDE» (ПОСІБНИК ЗІ [PERSON]СІ.КОМІКС) (реєстраційний номер TXu1-532-372 у Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки (дата реєстрації: 06.08.1992 р.)), «DAILY PLANET SUPERMAN STYLE GUIDE 2004» (ПОСІБНИК ЗІ СТИЛЮ [PERSON] ПЛЕНЕТ 2004 РОКУ) (реєстраційний номер TXu1-194-411 у Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки (дата реєстрації: 01.09.2004 р.)). Персонаж [PERSON] був створений Джеррі Сігелом (Jerry Siegel) та [PERSON] (Joe Shuster) в 1938 році як герой з якостями надлюдини. Цього героя вперше було представлено в 1938 році в коміксах серії Action Comics. З 1938 року персонаж [PERSON] надихає та часто зявляється в кінофільмах, телефільмах, телесеріалах, мультфільмах та коміксах. Крім того, образ [PERSON] є темою різного роду товарів, рекламних акцій та рекламних роликів за участю відомих «зірок» по всьому світі (копії фотографій товарів надаються у додатку № 4 ). Відповідно до висновку спеціаліста № 30-09/2010 від 30 вересня 2010 р., складеного [PERSON] Шотаєвичем, який є судовим експертом (свідоцтво № 1332, видане Міністерством юстиції України 24.04.2009 р. та чинне до 24.04.2012 р.), атестованим, зокрема, із спеціальності 13.1.1. «Дослідження, повязані з літературними, художніми творами та інші», 13.6. «Дослідження, повязані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), який має стаж проведення експертних досліджень з 2003 р.: 1) Позначення, зареєстроване в якості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 83690, є переробкою графічних елементів частин твору «SUPERMAN STYLE GUIDE 2001» (ПОСІБНИК ЗІ СТИЛЮ СУПЕРМЕН 2001 РОКУ) (реєстраційний номер TXu1-053-352 у Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки (дата реєстрації: 28.03.2002 р.)), які можуть використовуватись самостійно. 2) Позначення, зареєстроване в якості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 83690, є переробкою графічних елементів частин твору «DC COMICS STYLE GUIDE» (ПОСІБНИК ЗІ [PERSON]СІ.КОМІКС) (реєстраційний номер TXu1-532-372 у Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки (дата реєстрації: 06.08.1992 р.)), які можуть використовуватись самостійно. 3) Позначення, зареєстроване в якості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 83690, є переробкою графічних елементів частин твору «DAILY PLANET SUPERMAN STYLE GUIDE 2004» (ПОСІБНИК ЗІ СТИЛЮ [PERSON] ПЛЕНЕТ 2004 РОКУ) (реєстраційний номер TXu1-194-411 у Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки (дата реєстрації: 01.09.2004 р.)), які можуть використовуватись самостійно. При цьому, частини творів Позивача, переробку яких було здійснено у позначенні за свідоцтвом України № 83690, детально наведені у таблицях № № 1-3 дослідницької частини висновку спеціаліста № 30-09/2010 від 30 вересня 2010 р. і включають в себе: 1)персонаж у вигляді мязистого чоловіка атлетичної фігури; 2)персонаж одягнений у костюм, що облягає тіло чоловіка, з накидкою; 3)на нагрудній частині костюму міститься емблема (логотип) у вигляді пятикутника з вміщеною до нього стилізованою літерою «S»; 4)персонаж одягнений у гетри; 5)персонаж одягнений у шорти, підперезані поясом; 6)персонаж зображений у вигляді стоячого на одній нозі, інша нога зігнута у колені; 7)персонаж зображений з витягнутою догори однією рукою та підтягнутою до поясу іншою рукою; 8)голова персонажу відкину вгору; 9)стилізовано виконаний словесний елемент «SUPERMAN», виконаний літерами латиниці; 10)лінія рядка логотипу вигнута: знизу, починаючи з початкової літери, і догори у напрямку написання логотипу; 11)літери у логотипі виконані обємними з обрамленням; 12)перша літера «S» у складі логотипу виконана більшим розміром шрифту, ніж інші літери; 13)на зовнішньому та внутрішньому перегинах літери «S» у складі логотипу містяться декілька смужок, паралельних зовнішньому контуру літери «S». Відповідно до ст. 9 Закону України «Про авторське право та суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. (надалі «Закон про авторське право»), «частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону». Відповідно до висновку спеціаліста № 30-09/2010 від 30 вересня 2010 р. усі вищевказані ознаки графічних елементів творів є частинами цих творів, що можуть використовуватись самостійно. У відповідності до ст. 1 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів 1886 р., до якої Україна приєдналася Законом України від 31.05.95 р. і яка згідно ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України (далі Бернська конвенція) країни, до яких застосовується ця Конвенція, утворюють Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори. Україна та США є учасницями Бернської конвенції (США з 01.03.1989 р.). Відповідно до п. 1 ст. 2 Бернської конвенції, термін "Літературні і художні твори" охоплює всі твори е галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені, як-то: книги, брошури та інші письмові твори, лекції, звертання, проповіді та інші подібного роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні mвopu i пантоміми, музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні mвopu, дo яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним кінематографії; малюнки тощо. Згідно п. 6 ст. 2 Конвенції, твори, зазначені у цій статті користуються охороною у всіх країнах Союзу. Ця охорона здійснюється на користь автора і його правонаступників». П. (2) ст. 5 Бернської конвенції визначено, що обсяг охорони, однаково як і засоби захисту, що забезпечують автору (власнику авторських прав) охорону його прав, регулюються виключно законодавством країни, в якій виникає потреба в ній. З урахуванням положень ст. 440 ЦК України та ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» про авторське право, субєкт авторського права на твір має наступні майнові права: виключне право на використання твору; виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 8 Закону про авторське право, обєктом авторського права є, крім іншого, твори образотворчого мистецтва. При цьому у ст. 1 згаданого закону зазначено, що твором образотворчого мистецтва, зокрема, є твір художнього дизайну. Згідно з ст. 52 Закону про авторське право, «субєкти авторського права мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції та вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право чи створюють загрозу його порушення, подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права, або виплату компенсацій». Відповідно до п.п. 1, 6 ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», одним з виключних прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право «дозволяти або забороняти відтворення творів, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів». Таким чином, з урахуванням зібраних у справі та досліджених у судовому засіданні доказів судом встановлено, що зображення мязистого чоловікасупергероя, вдягненого в костюм з плащем, з зображенням літери «S» на логотипі у формі щита на грудях та зображення «SUPEBOY» в торговельній марці Відповідача-2 є відтворенням та переробкою зазначених вище 13 графічних елементів частин творів «SUPERMAN STYLE GUIDE 2001» (ПОСІБНИК ЗІ СТИЛЮ СУПЕРМЕН 2001 РОКУ) (реєстраційний номер TXu1-053-352 у Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки (дата реєстрації: 28.03.2002 р.)), «DC COMICS STYLE GUIDE» (ПОСІБНИК ЗІ [PERSON]СІ.КОМІКС) (реєстраційний номер TXu1-532-372 у Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки (дата реєстрації: 06.08.1992 р.)), «DAILY PLANET SUPERMAN STYLE GUIDE 2004» (ПОСІБНИК ЗІ СТИЛЮ [PERSON] ПЛЕНЕТ 2004 РОКУ) (реєстраційний номер TXu1-194-411 у Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки (дата реєстрації: 01.09.2004 р.)), які можуть використовуватись самостійно і належать Позивачу. Також встановлено, що Позивач не надав Відповідачу-2 дозвіл (згоду) на вищевказану переробку самостійних частин творів, тобто, здійснивши дану переробку і подавши на реєстрацію у якості знака для товарів і послуг зображення за свідоцтвом України № 83690 Відповідачем-2 було допущено порушення авторських прав Позивача на переробку твору, які захищаються п.п. 1, 6 ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права». З огляду на викладене вище, суд приходить до висновку, що свідоцтво України № 83690 на комбінований знак для товарів і послуг «SUPERMAN» підлягає визнанню недійсним на підставі п.п. «в» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» як таке, що було видано внаслідок подання заявки з порушенням авторських прав Позивача. Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобовязання Держдепартаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним частково свідоцтва України № 83690 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». З урахуванням положень ст. ст. ст. 1, 8, 11, 15, 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ Позивач також має право заборонити Відповідачу-2 використання творів «SUPERMAN STYLE GUIDE 2001» (ПОСІБНИК ЗІ СТИЛЮ СУПЕРМЕН 2001 РОКУ) (реєстраційний номер TXu1-053-352 у Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки (дата реєстрації: 28.03.2002 р.)), «DC COMICS STYLE GUIDE» (ПОСІБНИК ЗІ [PERSON]СІ.КОМІКС) (реєстраційний номер TXu1-532-372 у Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки (дата реєстрації: 06.08.1992 р.)), «DAILY PLANET SUPERMAN STYLE GUIDE 2004» (ПОСІБНИК ЗІ СТИЛЮ [PERSON] ПЛЕНЕТ 2004 РОКУ) (реєстраційний номер TXu1-194-411 у Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки (дата реєстрації: 01.09.2004 р.)) та неправомірно переробленого твору комбінованого позначення «SUPERBOY» шляхом їх відтворення, публічного виконання, публічного демонстрування і публічного показу, переробки, адаптації, аранжування та інших подібних змін творів, їх подання до загального відома публіки таким чином, що її представники зможуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, імпорт примірників творів, а також використання цих творів в господарській діяльності. На підставі викладеного,

Outcome: approved