Jurisdiction: civil
Date: 2018-11-19 00:00:00

10.07.2017 позивач [INFO] СПОРТ Ес.Пі.Ей звернувся до суду з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України, [PERSON] про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг [NUMBER]. Свої вимоги позивач обгрунтував тим, що [PERSON] є власником свідоцтва України [NUMBER] на знак для товарів і послуг [INFO] (надалі - торговельна марка), датою видачі якого є 12.03.2012. Вказана торговельна марка зареєстрована щодо наступних товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: взуття; спортивне взуття; гімнастичні туфлі; пляжне взуття; полотняні туфлі та сандалі; сандалі; спортивні туфлі; туфлі; футбольні черевики; черевики; черевички із шнурками; чоботи. Позивач стверджує, що вказана торговельна марка не використовується в Україні більше, ніж протягом останніх трьох років щодо усіх товарів 25 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, що дає достатні підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України [NUMBER] повністю відносно усіх товарів щодо яких торговельна марка зареєстрована. Позивач посилався на те, що [PERSON] не здійснював жодних з вищевказаних дій з використання торговельної марки щодо усіх товарів, для яких вона зареєстрована, протягом останніх трьох років, підтвердженням чого, на його думку, є наступне. Відповідно до інформаційної довідки від 16 червня 2016 року TОВ «Центр незалежних соціальних досліджень «ОМЕГА» в ЗМІ в період з 01.06.2013 по 16.06.2016 фактів реклами торговельної марки [INFO] не виявлено, що дає підстави стверджувати, що Торговельна марка не застосовувалась в рекламі на території України протягом останніх трьох років щодо усіх товарів, для яких вона зареєстрована. Також вказав, що торговельна марка не використовувалась третіми особами протягом останніх трьох років, та пояснив, що Державною службою інтелектуальної власності України було надано довідку від 23 червня 2016 року №1753/24, відповідно до якої станом на 23.06.2016 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі для товарів і ліцензій на використання знака послуг за свідоцтвом України [NUMBER]. Позивачем також зазначено, що Асоціацією товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» не присвоювались глобальні номери товарних позицій (штрих-кодів) щодо товарів і послуг у складі назв чи описів яких заявлено позначення [INFO], про що свідчить довідка Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» вих. № 115/01 від 09.06.2016. Позивач зазначає, що обов'язкову наявність Глобального номера товарних позицій (штрихового коду) на товарі зумовлюють потреби сучасних підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Адже штриховий код - перш за все, практичний інструмент, завдяки якому здійснюються облікові операції під час поставок та продажу товарів. Підприємство торгівлі в сучасних умовах просто не матиме змоги обліковувати товар без штрихового коду GS1. Таким чином, позивач прийшов до висновку, що виробництво та продаж усіх товарів для яких зареєстрована торговельна марка [PERSON] не здійснювались. Крім того, вказав, що товари під торговельною маркою не сертифікувались в Україні. У відповідь на запит сторони позивача стосовно сертифікації товарів під торговельною маркою, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у листі за вих. № 3433-08/18573-09 від 17.06.2016 надало відповідь про те, що сертифікати відповідності на продукцію під торговельною марою [INFO] в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано. Оскільки сертифікація товарів, для яких зареєстровано торговельну марку, не проводилась, позивач стверджує, що торговельна марка не використовувалась. На переконання позивача, все вищевикладене дає підстави стверджувати, що торговельна марка за свідоцтвом України [NUMBER] не використовувалась в Україні протягом останніх трьох років щодо усіх товарів для яких вона зареєстрована. Позивачем пояснено, що він є виробником спортивного одягу та має намір використовувати торговельну марку «[INFO]» для маркування та продажу товарів 25 класу МКТП, у т.ч. на території України, а тому 07.12.2016 ним була подана до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (уповноважений Установою заклад експертизи) заявка [NUMBER] на реєстрацію торговельної марки "[INFO]" відносно товарів 25 класу МКТП. Посилався на те, що відповідно до Висновку № 48402/ЗМ/17 від 17 травня 2017 року, Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" було прийнято рішення про можливу відмову в реєстрації знака для товарів і послуг у наданні правової охорони торговельній марці "[INFO]" за заявкою [NUMBER] від 07.12.2016 відносно всіх товарів 25 класу МКТП на ім'я позивача на підставі положень п. З ст. 6 Закону та п. 4.5.1. "Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг", затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116. Згідно зазначених положень не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Зокрема, Висновок № 48402/ЗМ/17 від 17 травня 2017 року про можливу відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "[INFO]" за заявкою [NUMBER] на ім'я позивача було прийнято в зв'язку із наявністю раніше зареєстрованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER], права на який належать відповідачу [PERSON] Позивач вказав, що охоронюваний законом його інтерес, за захистом якого він звертається до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що дія в Україні свідоцтва України [NUMBER] на знак для товарів і послуг, виданого на ім'я [PERSON], є перешкодою для реєстрації на ім'я позивача торговельної марки "[INFO]" відносно товарів 25 класу МКТП. Зазначено, що [PERSON], який є власником свідоцтва України [NUMBER] на торговельну марку «[INFO]», тобто володіє виключним правом на використання цієї торговельної марки, насправді не використовує спірну торговельну марку для маркування відповідних товарів 25 класу МКТП, тобто зловживає наданим йому правом та створює перешкоду в отриманні правової охорони для торговельної марки позивача на території України, а тому, порушуючи покладений на нього обов'язок добросовісно користуватися наданими йому правами, порушує право позивача на отримання правової охорони для торговельної марки "[INFO]" за заявкою [NUMBER] відносно товарів 25 класу МКТП та його охоронюваний законний інтерес, який полягає у прагненні позивача легітимно використовувати торговельну марку "[INFO]" у своїй господарській діяльності в Україні. У зв'язку із зазначеним вище, позивач звернувся до суду із вказаною позовною заявою та просить: достроково повністю припинити дію свідоцтва України [NUMBER] на знак для товарів і послуг "[INFO]" щодо усіх товарів 25 класу МКТП, для яких зареєстрований даний знак для товарів і послуг; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про дострокове повне припинення дії свідоцтва України [NUMBER] на знак для товарів і послуг "[INFO]" щодо усіх товарів 25 класу МКТП, для яких зареєстрований даний знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Ухвалою суду від 14.07.2017 відкрито провадження у справі та призначено справу до судового розгляду. Постановою Апеляційного суду міста Києва від 05.02.2018 апеляційну скаргу [PERSON] залишено без задоволення, а ухвалу Солом'янського районного суду міста Києві від 14.07.2017 - без змін. 06.06.2018 на адресу суду від представника позивача надійшла заява про зміну підстав позову, в якій зазначено, що 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно ЗУ «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16.09.2014. Таким чином, в якості обставини, які мають значення для справи, та на які позивач посилається як на підставу своїх позовних вимог, позивач вказує на те, що спірна торговельна марка не використовується в України більше ніж протягом п'яти останніх років щодо усіх товарів 25 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, що дає підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України [NUMBER] повністю відносно усіх товарів щодо яких ця торговельна марка зареєстрована. Протокольною ухвалою суду від 11.06.2018 замінено відповідача Державну службу інтелектуальної власності України на належного - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, а також прийнято заяву позивача про зміну підстав позову. У судовому засіданні представник позивача позов підтримав та просив його задовольнити. Представник відповідача МЕРТ України у судовому засіданні просила прийняти обгрунтоване та законне рішення, оцінивши всі матеріали справи. Також, у матеріалах справи міститься відзив МЕРТ України на позов, у якому останній зазначив, що згідно норм закону, при достроковому припиненні дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, обов'язок доведення факту використання знака покладений на власника відповідного знаку. Вказав, що виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є безпосереднє та фактичне використання саме стосовно товарів і послуг, для яких цей знак зареєстровано. Сторона відповідача вважає, що для вирішення даного спору (прийняття законного та об'єктивного рішення) позивач повинен в сукупності довести факти недобросовісного використання відповідачем (невикористання протягом трьох років) своїх прав на знак за свідоцтвом України [NUMBER], а відповідач - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначеного знаку протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких він зареєстрований. Відповідач [PERSON] у судове засідання не з'явився, про час розгляду справи повідомлений належним чином у порядку, визначеному ст. 130 ЦПК України. Про причину неявки суд до відома не поставив, повноважного представника у судове засідання не направив. Суд, заслухавши сторін, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку. Судом встановлено, що позивачем було подано до Державної служби інтелектуальної власності України заявку [NUMBER] на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «[INFO]» 25 класу МКТП. Відповідно до Висновку № 48402/ЗМ/17 від 17 травня 2017 року, Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" було прийнято рішення про можливу відмову в реєстрації знака для товарів і послуг у наданні правової охорони торговельній марці "[INFO]" за заявкою [NUMBER] від 07.12.2016 відносно всіх товарів 25 класу МКТП на ім'я позивача на підставі положень п. 3 ст. 6 Закону та п. 4.5.1. "Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг", затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116. Підставою відмови в реєстрації знака для товарів і послуг "[INFO]" за заявкою [NUMBER] є наявність раніше зареєстрованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] від 12.03.2012, права на який належать відповідачу [PERSON] Встановлено, що Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано на ім'я [PERSON] знак для товарів і послуг «[INFO]» і видано свідоцтво України [NUMBER] від 12.03.2012, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг . Позивач просив достроково припинити дію свідоцтва України [NUMBER] на знак для товарів і послуг повністю та зобов'язати МЕРТ України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про дострокове повне припинення дії свідоцтва України [NUMBER] на знак для товарів і послуг "[INFO]" щодо усіх товарів 25 класу МКТП, для яких зареєстрований даний знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності, на що суд зазначає наступне. Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Частиною 2 ст. 497 ЦК України визначено, що чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом. Частиною 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. У ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що [PERSON] не використовує спірне позначення для товарів 25 класу МКТП більше п'яти років від дати публікації відомостей пpo видачу свідоцтва, на підтвердження чого надав наступні письмові докази. Відповідно до інформаційної довідки від 16 червня 2016 року TОВ «Центр незалежних соціальних досліджень «ОМЕГА» в ЗМІ в період з 01.06.2013 по 16.06.2016 фактів реклами торговельної марки [INFO] не виявлено. Державною службою інтелектуальної власності України було надано довідку від 23 червня 2016 року №1753/24, відповідно до якої станом на 23.06.2016 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі для товарів і ліцензій на використання знака послуг за свідоцтвом України [NUMBER]. Асоціацією товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» не присвоювались глобальні номери товарних позицій (штрих-кодів) щодо товарів і послуг у складі назв чи описів яких заявлено позначення [INFO], про що свідчить довідка Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» вих. № 115/01 від 09.06.2016. Крім того, у відповідь на запит сторони позивача стосовно сертифікації товарів під торговельною маркою, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у листі за вих. № 3433-08/18573-09 від 17.06.2016 надало відповідь про те, що сертифікати відповідності на продукцію під торговельною маркою [INFO] в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано. Згідно відповіді Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» вих. № 108/01 від 05.06.2018, в реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні відомості про графічні позначення та (або) графічні зображення знаків для товарів та послуг, станом на 31.05.2018 у реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна», у складі назв або описів яких є позначення [INFO], [INFO]. Це означає, що Асоціація «ДжіЕс1 Україна» не присвоювала ідентифікаційних номерів GTIN товарам, у складі назв та (або) описів яких заявлено словесні позначення [INFO], [INFO]. У відповіді Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3433-08/24320-07 від 06.06.2018 зазначено, що інформація про сертифікати відповідності на продукцію торговельної марки «[INFO]» або «[INFO]», видані на ім'я [PERSON], в Реєстрі державної системи сертифікації відсутня. На спростування доводів позивача стороною відповідачів не надано суду будь-яких доказів на підтвердження того, що відповідач [PERSON] використовував спірний знак або вживав дії, спрямовані на його подальше використання (організація виробництва, виробництво, рекламування тощо). Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Суб'єкт права на торговельну марку зобов'язаний, згідно з вимогами Закону, використовувати належне йому право на марку щодо товарів чи послуг, для яких вона зареєстрована. Уповноважена особа може реалізувати дане право як безпосередньо шляхом маркування виробленої продукції чи при надані послуг, так і через передачу (надання) права на її застосування іншому суб'єкту на підставі відповідних ліцензійних договорів. Відповідно до 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Надання такого дозволу згідно абзацу 5 ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також вважається використанням знака власником свідоцтва. При розгляді справи не встановлено наявність перешкод у [PERSON] щодо вчинення таких дій. Суду не було надано будь-яких доказів на підтвердження наявності обставин, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, як не надано доказів і можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Згідно зі ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Статтею 5 ЦПК України визначено, що здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного судочинства. Способи захисту цивільних прав та інтересів передбачені ст. 16 ЦК України. У Рішенні Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 року № 18-рп/2004 зазначено, що поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям «права», треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Крім того, ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить положення про те, що будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. З огляду на наведене, позов підлягає задоволенню.

Outcome: approved