Jurisdiction: civil
Date: 2015-09-17 00:00:00

15.05.2015 року позивач звернувся з позовом до [PERSON], Державної служби інтелектуальної власності України; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю «Аркадія» про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 17.01.2005 р., та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність". В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що торговельна марка «[INFO] за оспорюваним свідоцтвом не використовується відповідачем - 1 [PERSON] понад 3 роки на території України без поважних причин, а тому в силу п.4 ст.18 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія оспорюваного свідоцтва має бути достроково припинена повністю. В обґрунтування права на звернення до суду з даним позовом позивач вказує, що невикористання [PERSON] знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України [NUMBER] порушує право та охоронюваний законом інтерес позивача. На підтвердження чого позивач наводить доводи про те, що 29.07.2013р. позивач звернувся до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» з заявою на реєстрацію на території України позначень «[INFO]» відносно товарів 35 класу МКТП, а саме: розміщування в одному місці, на користь іншим особам, взуття, наголовних уборів, сумок, наметів, навісів та спальних мішків, яке дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари в тому числі: у супермаркетах, торгових центрах, торгових мережах магазинів роздрібної торгівлі, з веб-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет. Проте, 16.04.2015 року Державним підприємством «Український інститут промислової власності» був наданий висновок вих. № 8723/4 про відмову в реєстрації знака, відповідно до якого заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони для всіх послуг 35 класу, зазначених в переліку, що є в матеріалах заяви, так-як заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «[INFO], раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркадія» (свідоцтво [NUMBER] від 17.01.2005 року, заявка №2002053938 від 16.05.2002 р.) щодо споріднених послуг, а на підставі рішення Державної служби інтелектуальної власності від 06.03.2013 року право власності на свідоцтво [NUMBER] від 17.01.2005 року передано [PERSON]. Враховуючи зазначене, просив позов задовольнити. Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі. Представник Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні проти позову заперечував. Надав письмові заперечення, та зазначає, що позовні вимоги не обґрунтовані позивачем належними доказами у справі, а тому просив відмовити в задоволенні позову. Відповідач [PERSON] в судове засідання не з'явився, в поданих ним письмових запереченнях просив розглядати справу без його участі. Проте, в поданих письмових поясненнях проти задоволення позовних вимог заперечував посилаючись на те, що став власником знаку «[INFO] з моменту внесення відомостей про це до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а саме з 25.03.2013 р., відповідна публікація також відбулася 25.03.2013 р., то посилання позивача на ст.18 ч.4 «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є недоречним та безпідставним, оскільки з моменту реєстрації за [PERSON] права власності на знак і відповідної публікації не пройшло 3-ох років. До того ж стверджує, що ним використовувався знак для товарів і послуг «[INFO] на підтвердження чого ним було надано: його бланк; рахунок-фактуру №СП-0000017 від 23.04.2013 р., копією рахунку (виписка з банку) від 23.04.2013 р., акт №СП0000017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 23.04.2013 р., рахунок-фактуру №СП-000025 від 15.05.2013 р.; копією рахунку (виписка з банку) від 15.05.2013 р.; акт № СП-000025 здачі-прийняття робіт (надання послуг). Третя особа в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомила. Заслухавши пояснення представника позивача та представника Державної служби інтелектуальної власності України, дослідивши та оцінивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку. Судом встановлено, що 17 січня 2005 року відповідач-2 - Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала словесну торговельну марку «[INFO] для товарів 14, 16, 35 класу МКТП, про що видала свідоцтво України [NUMBER] на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркадія». На підставі чого, були внесені відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України і проведені відповідні публікації. 05.02.2012 року між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ» і [PERSON] був укладений договір про передачу прав власності на знак для товарів і послуг «[INFO]. 13.06.2012 року була продовжена дія свідоцтва на знак для товарів і послуг «[INFO] для власника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ» - до 16.05.2022 р., що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. 06.03.2013 року на підставі зазначеного договору Державною службою інтелектуальної власності України було прийнято рішення відповідно до якого право власності на знак для товарів і послуг «[INFO] було передано [PERSON] (реєстраційний номер 14184). Відповідно до вищевказаного рішення 25.03.2013 р. була здійснена публікація в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу [PERSON] права власності на знак, що підтверджується Рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 06.03.2013 р. і відповідною відміткою Державної служби інтелектуальної власності України на договорі про передачу прав власності. Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [PERSON] належить право на використання торговельної марки за свідоцтвом України [NUMBER] та інші права, надані законом. Згідно ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Комплексний аналіз положень п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дозволяє стверджувати, що підставою для дострокового припинення дії свідоцтва України є невикористання торговельної марки в Україні протягом трьох років від дати її реєстрації або від іншої дати після такої реєстрації. Статтею 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. Отже, за змістом наведених норм підставою для дострокового припинення свідоцтва України на торговельну марку є відсутність на ринку України товарів та/або послуг, маркованих нею, невикористання зареєстрованої торговельної марки її власником або іншою особою, що здійснює таке використання під контролем з боку власника, протягом визначеного законом трирічного строку та відсутність поважних причин такого невикористання. При цьому обов'язок з доказування наявності поважних причин невикористання торговельної марки покладено на власника торговельної марки. Водночас, згідно з пунктом 4 статті 18 Закону підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання. У своєму позові позивач посилається на те, що відповідач-1 без поважних причин не використовує торгівельну марку «[INFO] за свідоцтвом України [NUMBER] у спосіб передбачений статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» протягом останніх трьох років, оскільки на території України не виявлено жодних відомостей про використання торговельної марки «[INFO] для товарів 14, 16, 35 класу МКТП його власником, тобто [PERSON] та/або особою, яка здійснює використання при умові контролю з боку власника. Таким чином, для правильного вирішення спору по суті в ході розгляду справи має бути доведено факт використання чи невикористання торговельної марки ««[INFO] за свідоцтвом України [NUMBER] протягом останніх 3-х років, що передує даті звернення до суду. Згідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Оцінюючи сторонами надані суду докази, суд дійшов висновку, що подані відповідачем -1 докази в якості підтвердження використання ним з моменту реєстрації права власності на знак і відповідної публікації знаку для товарів і послуг «[INFO] за свідоцтвом України [NUMBER], протягом останніх трьох років, не є належними в розумінні ст. 57, 58, 64 ЦПК України та не можуть бути прийняті судом як такі, що доводять безпідставність та необґрунтованість заявлених позовних вимог, з огляду на наступне. Так, фірмовий бланк відповідача - 1 лише вказує на те, що [PERSON] є фізичною-особою підприємцем, проте не вказує на використання ним знаку для товарів і послуг «[INFO] за свідоцтвом України [NUMBER]. Рахунок-фактура №СП-0000017 від 23.04.2013 р. на суму 150,00 грн., копія рахунку (виписка з банку) від 23.04.2013 р. на суму 150,00 грн., акт №СП0000017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 23.04.2013 р. на суму 150,00 грн., також не є доказами на підтвердження використання [PERSON] знаку для товарів і послуг «[INFO] за свідоцтвом України [NUMBER], в зв'язку з тим, що в рахунку-фактурі №СП-0000017 від 23.04.2013 р. на суму 150,00 грн. та акті №СП0000017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 23.04.2013 р. на суму 150,00 грн. зазначені консультаційні послуги по вибору приводу, а в копії рахунку (виписка з банку) від 23.04.2013 р. на суму 150,00 грн. зазначено призначення платежу: сплата за сервісне обслуговування судна зг р/ф № СП-0000001 від 23.01.2013р. без ПДВ [PERSON]. Таким чином, з виписки банку вбачається, що відповідачем - 1 надавались послуги які не входять до переліку товарів 14, 16, 35 класу МКТП, та не могли надаватись під торговельним знаком «[INFO] так - як, на час (січень 2013 року) надання таких послуг (сервісне обслуговування судна) [PERSON] не був власником торговельного знаку «[INFO], оскільки лише з 25.03.2013 року набув право на його використання та розпорядження. До того ж, суд звертає увагу на те, що в призначенні платежу: сплата за сервісне обслуговування судна зг р/ф № СП-0000001 від 23.01.2013р. без ПДВ [PERSON], наявне посилання на р/ф № СП-0000001 від 23.01.2013р., а не на рахунок-фактуру №СП-0000017 від 23.04.2013 р. на суму 150,00 грн., яким відповідач -1 намагається підтвердити використання торговельного знаку «[INFO] протягом останніх трьох років. Щодо рахунка-фактури №СП-000025 від 15.05.2013 р. на суму 1900,00 грн., копія рахунку (виписка з банку) від 15.05.2013 р. на суму 1900,00 грн., акт № СП-000025 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.05.2013 р. на суму 1900,00 грн., також не є доказами на підтвердження використання [PERSON] знаку для товарів і послуг «[INFO] за свідоцтвом України [NUMBER], в зв'язку з тим, що в рахунку-фактурі №СП-000025 від 15.05.2013 р. на суму 1900,00 грн. та акті № СП-000025 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.05.2013 р. на суму 1900,00 грн. зазначені послуги та обслуговування музичної системи судна (послуги які не входять до переліку товарів 14, 16, 35 класу МКТП), а в копії рахунку (виписка з банку) від 15.05.2013 р. на суму 1900,00 грн. зазначено призначення платежу: сплата за сервісне обслуговування судна зг р/ф № СП-0000001 від 23.01.2013р. без ПДВ [PERSON]. Отже, з виписки банку вбачається, що відповідачем - 1 надавались послуги які не входять до переліку товарів 14, 16, 35 класу МКТП, та не могли надаватись під торговельним знаком «[INFO] так - як, на час (січень 2013 року) надання таких послуг (сервісне обслуговування судна, послуги та обслуговування музичної системи судна) [PERSON] не був власником торговельного знаку «[INFO], оскільки лише з 25.03.2013 року набув право на його використання та розпорядження. До того ж, суд звертає увагу на те, що в призначенні платежу: сплата за сервісне обслуговування судна зг р/ф № СП-0000001 від 23.01.2013р. без ПДВ [PERSON], наявне посилання на р/ф № СП-0000001 від 23.01.2013р., а не на рахунок-фактуру № СП-000025 від 15.05.2013 р. на суму 1900,00 грн., яким відповідач -1 намагається підтвердити використання торговельного знаку «[INFO] протягом останніх трьох років. З огляду на зазначене, суд ставиться критично до поданих відповідачем - 1 доказів, так-як вони містять суперечності, а тому не приймаються судом до уваги. В процесі розгляду спору суд дійшов висновку, що належними у справі доказами позивачем доведено, що словесний знак «[INFO] за свідоцтвом України [NUMBER] для товарів 14, 16, 35 класу МКТП не використовувався в Україні протягом останніх трьох років. Так, у якості належного доказу на підтвердження того, що ліцензії на використання словесного знаку «[INFO] за Свідоцтвом України [NUMBER] станом на 16.03.2015 року не видавались та відповідні відомості до Реєстру ліцензійних договорів не вносились, суд бере до уваги лист Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2015 р. №1-8/2217. Тобто відсутні будь-які відомості щодо використання в Україні знака «[INFO] за Свідоцтвом [NUMBER] іншими особами під контролем відповідача-1. Суд також бере до уваги довідку від 16.03.2015 № 18 ДП «Моніторинг ЗМІ України», в якій зазначено, що товари 14, 16, 35 класу МКТП під торговельним знаком «[INFO], не рекламувались у друкованих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні та друкованих ЗМІ в період з 01.01.2015 і до дати надання довідки. До того ж, судом враховано, що позивачем була отримана інформація на підставі надісланих ним запитів до організацій, що об'єднують юридичних та фізичних осіб, які надають послуги у сферах діяльності, передбачених 35 класом МКТП: ВЕО Асоціація зовнішньої реклами України», ГО «Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів та аудиторів», ГО «Виставкова федерація України», згідно якої відомості про перебування ЗАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ» (первинний володілець оспорюваного свідоцтва на знак для товарів та послуг), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ», [PERSON] у складі цих організацій відсутні, а послуги з використанням знака для товарів та послуг "МЕРКЕТГ" у період з 01.01.2005 по дату надання відповіді не наддавались. Також, суд бере до уваги отриману позивачем інформацію інтернет - ресурс пошукових систем «Rambler», «Google», «Yandex», сервіс перевірки та отримання реєстраційних даних щодо власників домених імен «WHOIS», щодо підтвердження факту не використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг «[INFO] за свідоцтвом України [NUMBER]. Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що в Україні відповідачем 1- [PERSON] словесне позначення «[INFO] за Свідоцтвом України [NUMBER] від 17.01.2005 року для товарів 14, 16, 35 класу МКТП не використовувалось протягом останніх трьох років, а відповідач-1 протягом останніх трьох років не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки, виходячи з аналізу норм законодавства, що стосуються знаків для товарів і послуг, та з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак було зареєстровано, та використання його особою, на ім'я якої знак зареєстровано або під її контролем іншою особою. Таким чином, зміна особи власника свідоцтва не перериває перебігу строку за яким можливо встановити використання/невикористання товарного знаку. В порушення вимог ст.60 ЦПК України, відповідач-1 не подав належних доказів на підтвердження протилежного, а саме факту використання словесного знаку «[INFO] за Свідоцтвом України [NUMBER] для визначених у позовній заяві товарів 35 класу МКТП на території України протягом останніх трьох років, як і не надав відомостей щодо поважних причин такого невикористання. Згідно зі ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Аналізуючи вимоги діючого законодавства, суд вважає, що з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку може звернутися лише особа, яка, подаючи такий позов, має намір захистити свої порушені, невизнані або оспорювані права, свободи чи інтереси. Тобто, обов'язковою передумовою звернення до суду має бути наявність у особи порушеного, невизнаного або оспорюваного права, свободи чи інтересу, яке (порушене право) вона намагається захистити у судовому порядку, та таке порушене право має бути наявне саме на момент звернення особи до суду. Встановлено, що позивач 16.04.2015 року Державним підприємством «Український інститут промислової власності» був наданий висновок вих. № 8723/4 про відмову в реєстрації знака, відповідно до якого заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони для всіх послуг 35 класу, зазначених в переліку, що є в матеріалах заяви, так-як заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «[INFO], раніше зареєстрованим в Україні на ім'я [PERSON] (свідоцтво [NUMBER] від 17.01.2005 року, заявка №2002053938 від 16.05.2002 р.) щодо споріднених послуг. Суд звертає увагу на те, що у відповідності до ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник знаку для товарів і послуг повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із даної реєстрації. Згідно зі ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» одним із основних прав власника знаку є право на використання торговельної марки. Отже, за змістом ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник спірного знаку зобов'язаний використовувати торговельну марку. При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦК України цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй актами цивільного законодавства. Разом з тим чинне законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у залежність від зміни особи власника свідоцтва, тоді як відповідач-1 мав оцінити наявний ризик при укладенні договору з попереднім власником стосовно передачі прав та одразу з 25.03.2013 року здійснювати власні заходи, спрямовані на використання спірної торговельної марки в Україні. Відтак зловживаючи правами, які випливають з національної реєстрації торговельної марки «[INFO] за свідоцтвом України [NUMBER], а саме не використовуючи торговельну марку за спірним свідоцтвом для товарів 14, 16, 35 класу МКТП, протягом більш як дозволеного законом трирічного строку без поважних причин, відповідач-1, [PERSON], створює перешкоди позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на торговельну марку «[INFO]» (заявка №m 2013 13441) на території України для товарів лише 35 класу МКТП, так-як позивачем було подано заявку на реєстрацію на території України позначень «[INFO]» відносно товарів 35 класу МКТП, а не 14 і 16 класу МКТП. Таким чином, вимоги позивача щодо визнання свідоцтва в частині відносно товарів 14, 16 класу МКТП є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню. За таких обставин, суд вважає, що у розумінні вимог ст. 3 ЦПК України у позивача виникло право на звернення до суду з даним позовом для поновлення порушеного права та охоронюваного законом інтересу лише в частині достроково припинення свідоцтвом України [NUMBER] відносно товарів 35 класу МКТП, а не 14 і 16 класу МКТП. Згідно з чинним законодавством України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії, і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність». З огляду на це суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають частковому задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо достроково частково припинення дії свідоцтва України [NUMBER] від 17.01.2005 р. на торговельну марку «[INFO], що видане на ім'я [PERSON], стосовно послуг 35 класу за МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Відповідно до ч.1 ст.88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Суд, враховуючи ту обставину, що в діях відповідача 2 - Державної служби інтелектуальної власності України не вбачається порушень прав позивача, вважає за доцільне стягнути судові витрати з відповідача-1 - [PERSON]. На підставі викладеного,

Outcome: partial