Jurisdiction: civil
Date: 2015-09-09 00:00:00

У січні 2015 року позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Бердичівський пивоварний завод» через уповноваженого представника звернувся до відповідача - [PERSON], третя особа - Державна служба інтелектуальної власності України з вище зазначеним позовом, в якому просить суд достроково частково припинити дію свідоцтва за № 64552, виданого Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я [PERSON] на знак для товарів і послуг «Старий Бердичів» щодо товарів 32 [PERSON] класифікації товарів і послуг. Також, зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтво України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність», що стосується знаку для товарів і послуг «Старий Бердичів» 32 [PERSON] класифікації товарів і послуг. Позовні вимоги мотивуються тим, що протягом 2006-2008 років позивач проводив відповідні дії, пов'язані із отриманням у власність торгового знаку для товарів і послуг - «Старий Бердичів» за 32 класом [PERSON] класифікації товарів і послуг, а саме: пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки, сиропи та інші складники для готування напоїв. 12.01.2006 року товариство звернулось до «Українського інституту промислової власності «Укрпатент» з проханням перевірити наявність зареєстрованого в Україні словесного знака для товарів і послуг «Старий Бердичів» та 19.02.2007 року отримало письмову відповідь від вищевказаної установи, згідно із якою знак для товарів і послуг «Старий Бердичів» зареєстрований на ім'я фізичної особи - [PERSON], який є відповідачем по справі, згідно із свідоцтвом за № 64552 від 17.07.2006 року. Публікація оголошення про реєстрацію свідоцтва за № 64552 знака «Старий Бердичів» на ім'я відповідача відбулася в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності України «Промислова власність» № 7/2006 від 17.07.2006 року. Враховуючи те, що товариство є власне виробником пива, має зареєстрований знак на пиво «Старий Бердичів» згідно свідоцтва за № 78996 від 10.07.2007 року, будучи зацікавлене в отриманні права власності на назву схожої торгової марки, приймаючи до уваги відсутність у торгівельній мережі товарів із торговою маркою «Старий Бердичів» від виробника - [PERSON], а також посилаючись на п.4 статей 16, 18 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме те, що після публікування оголошення у 17.07.2009р. минуло три роки, позивач був змушений звернутися до суду з відповідним позовом. Ухвалою Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 24.02.2015 року зустрічну позовну заяву [PERSON] до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бердичівський пивоварний завод», Державна служба інтелектуальної власності України, третя особа Державне підприємство «Український інститут промислової власності» Міністерства освіти та науки України про заборону використання словесного позначення товару, зобовязання припинити порушення права власності на товарний знак та визнання свідоцтва на товарний знак частково недійсним прийнято до спільного розгляду з первісним позовом В судовому засіданні представник позивача на підставі довіреності за № 328 від 01.11.2014 року [PERSON] первісні позовні вимоги підтримав, просив суд їх повністю задовольнити з наведених в позові підстав, зустрічні позовні вимоги не визнав, проти них заперечив та просив суд повністю відмовити в їх задоволенні за недоведеністю. Представник відповідача за первісним позовом на підставі довіреності від 10.02.2015 року [PERSON] в судовому засіданні позов не визнав, проти нього заперечив та просив суд повністю відмовити в його задоволенні, зустрічні позовні вимоги підтримав, просив суд їх повністю задовольнити посилаючись на те, що 32 клас [PERSON] класифікації товарів і послуг, який включено до свідоцтва за № 64552 на знаки для товарів і послуг виданого на ім'я [PERSON], включає в себе перелік товарів і послуг, які можуть випускатись та надаватись при використанні торгового знаку «Старий БЕРДИЧІВ». Пояснив, що його довірителем заявку на отримання в інтелектуальну власність торгового знаку для товарів і послуг з назвою «Старий БЕРДИЧІВ» було подано 25.11.2004 року, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Таким чином, на його думку [PERSON] має право приорітету інтелектуальної власності на товарний знак «Старий БЕРДИЧІВ» з моменту подачі заявки до відповідного державного органу ще з 25.11.2004 року. Також, наголосив на тому, що товарний знак зареєстрований на ім'я його довірителя використовувався при випуску різноманітної продукції, а саме під товарним знаком «Старий БЕРДИЧІВ» на протязі трьох років ТОВ «Компанія «Евіта», співвласником якої був [PERSON], випускався квас, ТОВ «Смакота» випускалось пиво Жигулівське «Старий БЕРДИЧІВ» та інші види товарів. Так, на підтвердження знаходження в торговій мережі пива з торговим знаком «Старий БЕРДИЧІВ», що належить його довірителю є публікація статті в місцевій газеті «Бердичівські новини» №36 (108) від 06.09.2007 р. з назвою «Купуючи пиво «Старий БЕРДИЧІВ», зверніть увагу на виробника», у якій прямо вказується на випуск [PERSON] пива, а також на незаконне використання ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» без його дозволу та застосування ним для власних товарів (пива) товарного знаку «Старий БЕРДИЧІВ» на протязі довгого періоду часу. Крім цього, в порушення прав власника на товарний знак товариством були застосовані незаконні методи конкуренції та наклепу у вигляді оголошення від імені трудового колективу товариства в газеті «Земля Бердичівська» від 31.08.2008 року в якому вказано, що пиво «Старий БЕРДИЧІВ» в пляшках поліетиленових ємністю 1л. випускається [PERSON], а пиво «Старий БЕРДИЧІВ», яке належить заводу випускається в півлітрових пляшках. Таким чином, товариство підтвердило незаконне використання належного довірителю товарного знаку «Старий БЕРДИЧІВ» та факт випуску ним пивної продукції, яке вироблялось на Чернятинському пивному заводі Вінницької області на підставі договору про спільну діяльність, та який продовжує діяти до цього часу (а.с.86-100). Представник іншого відповідача за зустрічною позовною заявою Державної служби інтелектуальної власності України в судове засідання не зявився, надав суду письмові заперечення та пояснення, в якому просять суд відмовити в задоволенні зустрічних позовних вимог за відсутністю належних доказів по справі (а.с.132-180). Представник третьої особи Державного підприємства «Український інститут промислової власності» Міністерства освіти та науки України в судове засідання не зявився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином відповідно до ст.74-76 ЦПК України, причини неявки суду не відомі, будь-яких заперечень на позовні вимоги до суду не надали. Суд, заслухавши думки представників сторін, дослідивши матеріали справи та проаналізувавши їх в сукупності, приходить до висновку про наступне. У відповідності до ч.1 ст.16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Згідно із ч.1 ст.60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Так, судом встановлено, що згідно із повідомленням «Українського інституту промислової власності «Укрпатент» від 19.02.2007 року знак для товарів і послуг «Старий Бердичів» зареєстрований на ім'я фізичної особи - [PERSON], свідоцтво № 64552 від 17.07.2006 року, публікація оголошення відбулася в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності України «Промислова власність» № 07/2006 від 17.07.2006 року. За змістом п.4 ст.16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Відповідно до п.4 ст.18 зазначеного Закону кожна особа має право звернутись до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва про знак для товарів і послуг, якщо знак не використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. 17.07.2009 року виповнилось три роки після публікування зазначеного оголошення. Таку саму позицію викладено Вищим Господарським Судом України у п.5 Оглядового листа №01-8/24 від 22.01.2007р. «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки)» зазначено що: «Обов'язковою умовою використання знаку для товарів і послуг власником є його використання саме стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано.», а тому, як далі зазначає Вищий Господарський Суд України, суду мають бути надані «належні докази на підтвердження факту виробництва товарів чи надання послуг із застосуванням словесного позначення» в нашому випадку «Старий Бердичів». Представник [PERSON] у судовому засіданні ствердив, що ТОВ «Компанія «Евіта», співвласником якого був його довіритель [PERSON] протягом трьох років випускала квас «Старий Бердичів», проте не надав суду жодних доказів його перебування у складі засновників вказаного вище товариства, не вказав конкретний термін його перебування у складі засновників товариства, що не дає можливості визначити його перебування у складі засновників в період саме з 17.07.2006 по 17.07.2009 роки, не конкретизував вказаний період, не надав належних та допустимих доказів випуску на ринок продукції під вказаною торговою маркою, завірену ксерокопію етикетки на якій вказано дату випуску продукції. Крім того, суд зазначає, що перебування в складі засновників фізичної особи не надає автоматичного права товариства використовувати належну засновнику-фізичній особі торгову марку, що передбачено нормою п.7. ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно із якою тільки власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору, якого суду не надано. Напис на етикетці квасу «Старий Бердичів» виконана не у спосіб передбачений свідоцтвом № 64552, що згідно з положеннями ч.4. ст.5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позбавляє її права на захист так як обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Відносно тверджень представника [PERSON] щодо випуску ТОВ «Смакота» пива Жигулівське «Старий Бердичів», то на підтвердження вище вказаного та у відповідності до Наказу № 811 від 11.12.2007 року «Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007р. за №1411/14678, вимог ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. положень постанови КМУ від 12.05.2007р. № 712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів», положень ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів» суду надається: якісне посвідчення виробника з наведенням органолептичних та фізико-хімічних властивостей пива; технологічну інструкцію по виробництву пива; експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва вказаної продукції; акт обстеження виробництва тощо. При виробництві власне пива під назвою Жигулівське «Старий Бердичів» застосується оригінальна технологія, яка у відповідності до п.1.7. Наказу МОЗ № 811 від 11.12.2007р. та вимог ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів» мала бути погоджена МОЗ, доказів із вищенаведеного суду не було надано. До того ж, згідно ГСТУ 18.39-2001 «Технологічні інструкції та рецептури в харчовій промисловості. Загальні положення. Порядок розроблення, узгодження, затвердження, вимоги до змісту і оформлення» та ДСТУ 3946-2000 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення» єдиним органом, що затверджує та реєструє технологічну документацію на виробництво нових видів пива є АТ «Укрпиво», яке листом №20-3-5/102 від 18.11.2014р. повідомило, що [PERSON] не звертався в АТ «Укрпиво» щодо затвердження та реєстрації технологічної документації на виробництво пива «Старий Бердичів» (а.с.32). Щодо тверджень про виробництво пивної продукції, яке вироблялось на Чернятинському пивному заводі Вінницької області на підставі договору про спільну діяльність, та який продовжує діяти до цього часу, то суду також не надано належних та допустимих доказів на їх підтвердження, а саме етикетка пива Жигулівське «Старий Бердичів» подана суду у вигляді ксерокопії без належного візування; на етикетці нанесено текст наступного змісту:«Виготовлено на замовлення офіційного дистриб'ютора (дистриб'ютор торговий фірма або агент промислового підприємства, які здійснюють реалізацію продукції й виступають як торгівці за договором на основі угоди про право на продаж в окремому регіоні) ТОВ «Смакота» м. Бердичів»; напис на етикетці пива Жигулівське «Старий Бердичів» виконана не у спосіб передбачений свідоцтвом № 64552, що згідно з положеннями ч.4. ст.5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позбавляє її права на захист так як обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг; не зазначено ким виготовлено продукт та від імені якого промислового підприємства діє ТОВ «Смакота». Як випливає з пояснень [PERSON] суть такого завуальованого напису направлений на те, щоб у споживача склалось хибне враження, що пиво, яке пропонується до продажу під назвою «Старий Бердичів» є продукцією ТОВ «Бердичівського пивоварного заводу», а ТОВ «Смакота» є його дистриб'ютором, що підпадає під ознаки недобросовісної конкуренції, яка передбачена ст.15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а саме поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання. Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання тощо. Також, як і у випадку з квасом етикетка на пиво не відповідає п.1. ст.38 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» згідно із яким на етикетці не вказано: назву та повну адресу і телефон виробника, адресу потужностей (об'єкта) виробництва; кінцеву дату споживання «вжити до» або дату виробництва та строк придатності; номер партії виробництва; наявність чи відсутність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО), що відображається на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» чи «без ГМО» відповідно. Не відповідає пивна етикетка і вимогам ДСТУ 3888-99 «Пиво. Загальні технічні умови», де п.3.3.7. передбачено вказувати назву підприємства виробника та бази розливу (у випадку розливу пива на базі) його адреси і товарного знака. Щодо посилання представника [PERSON] на ліцензійний договір від 12.03.2007 року, укладений між [PERSON] та АТЗТ «Чернятинське пиво» (а.с.99-100), то судом встановлено наступне. Згідно із п.2.3.2. Інструкції що затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 576 від 03.08.2001р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2001р. за № 718/5909 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг» встановлено, що ліцензійний договір або виписка з ліцензійного договору повинні містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Така сама вимога міститься у п.8 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Пунктом 2.3.2. цієї Інструкції передбачено, що в ліцензійному договорі має бути вказано перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, для яких передається право на використання знака. Таким чином, аналізуючи вищевказані норми можна зробити висновок, що [PERSON] перед укладенням ліцензійного договору, повинен був мати власні товари, зареєстровані у встановленому Законом порядку на його ім'я і випущені в оборот, на підтвердження чого у матеріалах справи відсутні будь-які докази. До того ж, у зазначеному вище ліцензійному договорі відсутній перелік товарів, які передаються для виготовлення АТЗТ «Чернятинське пиво», вказані лише класи МКТП. Як вказано в дослідженому судом ліцензійному договорі ліцензіар - [PERSON] - передав ліцензіату - АТЗТ «Чернятинське пиво» - виключну ліцензію на використання торгового знака «Старий Бердичів». Однак, згідно із ч.2. п.3. ст.1108 ЦК України виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Виходячи із наведеного, вбачається, що [PERSON], передавши виключну ліцензію на торговий знак «Старий Бердичів» для АТЗТ «Чернятинське пиво» з 12.03.2007р. по 25.11.2014р. не мав права надавати його для використання іншим особам, в тому числі для ТОВ «Смакота» та ТОВ «Компанія «Евіта», так як у відповідності до договору тільки АТЗТ «Чернятинське пиво» мало виключні права на використання торгового знаку «Старий Бердичів». Суд звертає також увагу на те, що на час укладення вказаного вище ліцензійного договору діяла попередня редакція ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в ч.2. п.6. ст.16 якого передбачалось, що передача права власності на знак та надання ліцензії на використання знака вважається дійсним для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру (Закон від 21.12.2000р. № 2188ІІІ). Необхідність публікації та внесення їх до Реєстру підтверджується в тому числі судовою практикою в п.7 Оглядового листа Вищого Господарським Суду України № 01-8/24 від 22.01.2007р. «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки)», де вказано, що положення пункту 6 статті 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого передача права власності на знак вважається дійсним для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. А тому, виходячи з наведеного, зазначений ліцензійний договір від 12.03.2007 року, не може вважатися належним доказом використання торгової марки «Старий Бердичів» у зв'язку із його невідповідності вимогам діючого на той час законодавства. Щодо висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності [PERSON] за № 065/15 від 29.05.2015 року проведеної експертизи (а.с.187-205), яка була призначена на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 31.03.2015 року, то суд ставиться до нього скептично та який можна вважати сумнівним на підставі того, що експертом [PERSON], яка має вищу філологічну освіту магістра, допущені в тексті висновку «русизми» - замість українського слова «малюнок» застосовано російське слово «рисунок» (стор. 4, 8, 9). При складенні висновку вказаний експерт перевищив повноваження та вийшов за межі поставленого судом запитання, яке полягало в тому «Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 64552 від 25.11.2004р., виданим [PERSON] схожим з товарним знаком за свідоцтвом за № 78996 від 10.07.2007р.?», визначаючи схожість знаків тільки лише за 32 класом (пиво) МКТП. Також, у зазначеному вище висновку експерт не вказав, що за товарним знаком належному [PERSON] не можна визначити до якої саме групи товарів він належить та хто є виробник товару, не проаналізував кольорову гамму товарного знака за свідоцтвом № 78996 від 10.07.2007 року. Крім того, експерт у своєму висновку застосовує припущення (стор.11), які не можуть бути прийняті судом як докази так як у відповідності до п.4. ст.60 ЦПК України доказування не може ґрунтуватись на припущеннях. Суд у своєму рішенні також керується нормами статей 495, 500 ЦК України та ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими передбачено, що право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача. Згідно зі ст.4 (В) Паризької конвенції «Про охорону промислової власності» права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу. Таким чином, фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого позначення має право в подальшому продовжувати використання свого позначення і після реєстрації такого позначення як торговельної марки іншою особою, без її дозволу і безоплатно. Судом також досліджено надану до матеріалів справи ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» належним чином завірену копію титульної сторінки Технологічної інструкції на виробництво 13% - ного світлого пива «Старий Бердичів», яка у встановленому порядку затверджена 01.11.2006р. ЗАТ «Укрпиво», що свідчить про випуск в обіг пива «Старий Бердичів» за вказаною технологією з 2000 року. Разом із Технологічною інструкцію суду надано діючий висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, згідно із яким заводу надано дозвіл на виробництво ряду видів продукції, в тому числі і пива «Старий Бердичів». На переконання суду вказана вище Технологічна інструкція і висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи є беззастережним доказом того, що ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» здійснив значну і серйозну підготовку для використання торгової марки «Старий Бердичів» та має право на безоплатне продовження такого використання за правом попереднього користувача. Тому, виходячи з вище наведеного, суд приходить до висновку про те, що первісні позовні вимоги ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» підлягають частковому задоволенню, а в задоволенні зустрічних позовних вимог [PERSON] суд відмовляє за необґрунтованістю та недоведеністю. Судові витрати згідно статей 79-88 ЦПК України суд покладає на відповідача за первісним позовом [PERSON]

Outcome: partial