Jurisdiction: civil
Date: 2015-08-20 00:00:00

У вересні 2014 року позивач звернувся до суду із вищезазначеним позовом, в якому просив суд визнати недійсним повністю Свідоцтво на знак для товарів і послуг «[INFO]» за [NUMBER] від 26.04.2010 року та Свідоцтво на знак для товарів і послуг «[INFO]» за [NUMBER] від 26.04.2010 року, зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - ДСІВУ) внести відомості про визнання недійсними повністю вищезазначених свідоцтв до відповідного Державного реєстру та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність», мотивуючи свої вимоги з урахуванням пояснень його представників в судовому засіданні наступним. Відкрите акціонерне товариство «Київський холодокомбінат №2» подало заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг «[INFO]» ще 22 лютого 1999 року, в той час як відповідач [PERSON] з відповідними заявками на реєстрацію знаків для товарів і послуг на «[INFO]» та «[INFO]» до ДСІВУ звернувся лише 04 липня 2008 року. Відповідно і реєстрація ДСІВУ торговельної марки «[INFO]» відбулася значно раніше із видачею свідоцтва на знак для товарів і послуг (16 квітня 2001 року), аніж «[INFO]» та «[INFO]» (26 квітня 2010 року), відтак представники позивача наполягають на тому, що з 2001 року діють виключно права позивача на торговельну марку «[INFO]», що відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надає останньому виключних прав використовувати зазначену торговельну марку для виробництва товарів, для яких вона була зареєстрована, за своїм розсудом, а також виключно, зазначають представники позивача, позивач має право дозволяти іншим особам використовувати цю торговельну марку без його дозволу. В той же час, позивач дізнався про те, що ДСІВУ всупереч положенням вищезазначеного закону зареєструвала торговельні марки «[INFO]» та «[INFO]» для товарів, зокрема, 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), серед яких є морозиво. Так, представники позивача зазначають, що знаки «[INFO]» та «[INFO]» зареєстровані для тих же товарів та споріднених з товарами послуг, що і знак «[INFO]». При цьому, заявка на реєстрацію знаків «[INFO]» та «[INFO]» була подана, як наведено вище, набагато пізніше, ніж був зареєстрований знак «[INFO]», відтак позивач за таких обставин, вважає, що має пріоритет на використання свого знаку, а дії відповідача ДСІВУ по реєстрації знаку та видачі відповідного свідоцтва кваліфікує як такі, що не відповідають положенням закону. Звертаючи увагу на звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість, позивач стверджує про те, що вищезазначені позначення схожі до ступеню змішування, зокрема на те, що незважаючи на комбінацію слів в позначеннях із додаванням «[INFO]», «[INFO]», домінуючим елементом все ж таки є «[INFO]», який перебуває під охороною. Таким чином, позивач робить висновок про те, що ДСІВУ всупереч закону надала правову охорону позначенням, які є схожими із торговою маркою позивача настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «[INFO]», і таким, що призводить до введення в оману щодо особи, яка виробляє товар за свідоцтвом України [NUMBER]. Схожість та однорідність товарів за вищезазначеними свідоцтвами є також очевидною, наполягають представники позивача. Таким чином, за твердженням позивача, торговельні марки за оспорюваними свідоцтвами не відповідають умовам надання правової охорони. В обґрунтування права на звернення до суду позивач зазначає, що діями ДСІВУ щодо реєстрації оспорюваних свідоцтв на знаки для товарів і послуг та діями [PERSON] щодо використання торговельних марок за оспорюваними свідоцтвами створюються перешкоди у здійсненні ним виключних прав інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України [NUMBER]. Відтак вважаючи свої права порушеними, позивач вимагає судового захисту шляхом припинення дій, які порушують такі права, та відновлення становища, яке існувало до порушення (Том №1 а.с.1а-7) Представники відповідача ДСІВУ та [PERSON] кожний окремо проти задоволення позову заперечували, посилалися на те, що ДСІВУ було ретельно перевірені матеріали відповідних заявок, зокрема, відповідачем [PERSON] надані пояснення і внесені відповідні зміни в ці матеріали на предмет як самого переліку товарів у класі МКТП, так і щодо виробника товарів оспорюваних свідоцтв. Представник ДСІВУ зазначила, що ДСІВУ була проведена експертиза заявок на торговельні марки за спірними свідоцтвами у повній відповідності із ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями (далі - Правила). За результатами експертизи заявок №m200813203 та №m200813204 було встановлено, що заявлені за ними позначення відповідають умовам надання правової охорони, встановленим ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та на них не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 цього Закону, відносно усього переліку товарів. На підставі зазначеного висновку ДСІВУ було прийнято рішення про реєстрацію відповідних знаків для всіх заявлених товарів, внаслідок чого 26.04.2010 були видані свідоцтва України [NUMBER] та [NUMBER]. Представник [PERSON] в судовому засіданні зазначала, що порівнюючи вищезазначені позначення, навпаки, відсутні ознаки звукової, графічної схожості, оскільки торговельна марка «[INFO]» має один елемент, в той час як оспорювані - по 3 («[INFO]», «[INFO]» та «[INFO]» або «[INFO]»), що «[INFO]» виконаний стандартним шрифтом, а оспорювані позначення - різними оригінальними шрифтами, містить зображення у вигляді трикутників, що нагадує айсберг, з хвилястою стрічкою у нижній частині, над якою на фоні трикутника зображено [INFO], що за семантикою «[INFO]» має один словесний елемент, а оспорювані три словесні елементи із самостійним значенням - «[INFO]», «[INFO]» та «[INFO]» або «[INFO]». Представник відповідача [PERSON] наполягає на тому, що в даному конкретному випадку споживач за наявною графічною відмінністю достовірно вирізнить товари цих різних, на її думку, торговельних марок. Також, представник відповідача [PERSON] наводила дані про те, що в Україні на сьогоднішній день зареєстровано промислові зразки, в яких використано словесний елемент «[INFO]», як то морозиво «Каштан» ТМ «Рудь», АТ «Житомирський маслозавод», «КАШТАН» Компанія Ласка, морозиво «Геркулес Каштан Донецький» тощо, відтак твердження позивача про виключно його майнові права інтелектуальної власності на це позначення є, на думку представника [PERSON] неспроможними (Том №1 а.с.164-170, Том №2 а.с.121-128) Крім того, представник відповідача [PERSON] просила застосувати строки позовної давності, наполягаючи на тому, що позивачем пропущено трирічний строк звернення до суду, який вона рахувала із моменту здійснення публікації відповідної інформації в бюлетені. В той же час, представники позивача заперечували проти доводів представника відповідача [PERSON], зазначаючи, що така позиція щодо пропуску строку позовної давності не узгоджується із положеннями цивільного законодавства, згідно яким кожна особа набуває права звернутися до суду для захисту свого порушеного, невизнаного або оспорюваного права тоді, коли особа довідалася про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Також акцентували увагу суду і своїх опонентів на межах розгляду справи, конкретно визначеному предметі, відтак зауваження щодо існування інших торгових марок із позначенням в назвах «[INFO]» в розумінні ст.11 ЦПК України вважали таким, що не заслуговують на увагу. Так, заслухавши сторони та дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку. Відповідно до ст.214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання, чи мали місце обставини, якими обґрунтовуються вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин, чи слід позов задовольнити або в позові відмовити. Судовим розглядом встановлено, що 22.02.1999 Відкрите акціонерне товариство «Київський холодокомбінат №2» подало заявку №99020539 на реєстрацію словесної торговельної марки «[INFO]». 16.04.2001 Державним департаментом інтелектуальної власності, права і обов'язки якого перейшли до Державної служби інтелектуальної власності України було зареєстровано торговельну марку «[INFO]» та видано ВАТ «Київський холодокомбінат №2» свідоцтво на знак «[INFO]» за [NUMBER]. Дані про державну реєстрацію знаку для товарів та послуг «[INFO]» було опубліковано в офіційному бюлетені №3 від 16.04.2001року (Том №1 а.с.9-11) 06.05.2011 Державний департамент інтелектуальної власності видав Акціонерному товариству закритого типу «ХЛАДОПРОМ» рішення про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг, зокрема на знак «[INFO]», відповідно до свідоцтва [NUMBER] від 16.04.2001 (Том №1 а.с.12) 25.05.2011 внесено зміни до Державного реєстру свідоцтв України щодо зміни власника свідоцтва [NUMBER] від 16.04.2001 та опубліковано відповідні зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність» за №10 від 25.05.2011. 25.06.2014 внесено зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо приведення назви Акціонерного товариства закритого типу «ХЛАДОПРОМ» у відповідність діючому законодавству, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25.06.2014 за [NUMBER] (Том №1 а.с.13) Торговельна марка «[INFO]» за свідоцтвом [NUMBER] зареєстрована для наступних товарів і послуг: Клас «16»: Папір,; картон і вироби з них,; зокрема: опаковання,; коробки картонні або паперові,; кульки,; пакети паперові,; пакети паперові на вершки,; вивіски паперові або картонні,; обгортковий папір,; папір для пакування; друкарська продукція,; зокрема: бланки,; брошури,; буклети,; довідники,; каталоги,; плакати,; проспекти рекламні та інші друковані видання,; об'яви,; реєстри,; наклейки; пластмасові матеріали для пакування,; зокрема: пластмасові листи,; торбинки,; пакети для обгортання і пакування,; листи целофанові обгорткові,; коробки (мішки) паперові або пластмасові для пакування,; пластикові розтяжні плівки для пакування,; пластмасові плівки обгорткові; печатки; штампи. Клас «29»: М'ясо,; риба,; птиця,; дичина; м'ясні екстракти; законсервовані,; сухі,; несирі фрукти та овочі; желе,; повидла,; фруктові компоти; яйця,; молоко та молочні продукти; харчова олія і жири; всі товари, що включені до 29 класу. Клас «30»: Кава,; чай,; какао,; цукор,; рис,; тапіока,; саго,; замінники кави; борошно та зернові продукти,; хліб; солодощі,; морозиво; мед,; сироп мелясовий; дріжджі,; пекарські порошки; сіль,; гірчиця; оцет,; приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, за виключенням печива. Клас «31»: Сільськогосподарські,; садові та лісові продукти і зерно,; що не належать до інших класів; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння,; живі рослини і квіти; корми; солод; всі товари, що включені до 31 класу. Клас «32»: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу. Клас «33»: Алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу. Клас «34»: Тютюн; курильне приладдя; сірники; всі товари, що включені до 34 класу; за виключенням сигарет. Клас «35»: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу; за виключенням імпортно-експортних агенств. З матеріалів справи також вбачається, що 04.07.2008 [PERSON] було подано заявки №m200813203 та № m200813204 на реєстрацію комбінованої торговельної марки «[INFO]» та «[INFO]». 26.04.2010 ДСІВУ зареєструвала торговельну марку «[INFO]» та «[INFO]» для товарів 29, 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) і видав свідоцтва України [NUMBER] та [NUMBER] на ім'я [PERSON] (Том №1 а.с.14-15) для наступних товарів: Клас «29»: Вершки збиті; вершки молочні; молоко; молочні продукти; сироватка молочна; все вищеназване з вмістом шоколаду або як таке, що використовується при виробництві шоколадного та відповідно ванільного морозива. Клас «30»: Морозиво; приправи; заварний крем; харчові прикраси для тортів, тістечок; запашники до тортів, тістечок, крім ефірних олій; запашники харчові; заморожений йогурт (льодяні солодощі); молочні каші харчові; в'язівні речовини для морозива; порошки на морозиво; лід харчовий; лід натуральний або штучний; речовини для усталювання збитих вершків; ваніль (запашник); ванілін (замінник ванілі); фруктове морозиво; лід для охолоджування; борошняні вироби; все вищеназване з вмістом шоколаду або як таке, що використовується при виробництві шоколадного та відповідно ванільного морозива. Таким чином, встановлено, що на час подання позову до суду, власником свідоцтва [NUMBER] на торговельну марку «[INFO]» з пріоритетом від 22.02.1999 був позивач, отже і на дату подання [PERSON] заявок №m200813203, №m200813204 на реєстрацію комбінованих позначень «[INFO]» і «[INFO]» відповідно в якості знаків для товарів і послуг (04.07.2008), на території України вже діяла реєстрація словесної торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом [NUMBER], у тому числі, для повних переліків товарів 29, 30 класів МКТП. Відповідно до положень статті 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво. У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Згідно п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 року відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Отже, на дату подання заявок на спірні торговельні марки (04.07.2008) чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року з останніми змінами від 10.04.2008 року. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Згідно абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Крім того, відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Наведені правові підстави для відмови у наданні позначенням правової охорони в якості знаків для товарів і послуг є самостійними і незалежними одна від іншої, а тому фактичні обставини щодо кожної із наведених підстав повинні доводитись окремо. Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Для вирішення питань щодо того, чи є знаки для товарів і послуг за оспорюваними свідоцтвами [NUMBER], [NUMBER] схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою позивача за свідоцтвом [NUMBER]; чи є торговельні марки за оспорюваними свідоцтвами такими, що можуть вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар; чи є спорідненими товари 29, 30 класів МКТП за оспорюваними свідоцтвами і свідоцтвом позивача, ухвалою суду від 12 грудня 2014 року за заявою [PERSON] було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, оплату за її проведення покладено на відповідача (Том №1 а.с.179) Натомість, 08.05.2015 на адресу суду надійшов лист від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про неможливість проведення експертизи і відповідно залишення вищезазначеної ухвали суду без виконання у зв`язку із тим, що станом на 05.05.2015 [PERSON] не оплатив проведення експертизи незважаючи на те, що ще 31.03.2015 у відповідності до резолютивної частини ухвали суду йому було направлено розрахунок на оплату вартості експертизи (Том №2 а.с.65) Ухвалою суду від 20 серпня 2015 року представнику відповідача [PERSON] було відмовлено у задоволенні її клопотання «про доручення» проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі певним атестованим судовим експертам, не враховані її доводи про те, що питання про повторне її (експертизи) призначення вже не стоїть, оскільки вирішено ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 12 грудня 2014 року, якою було задоволено клопотання відповідачів у даній справі та призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, оплату якої покладено на [PERSON], відтак незважаючи на несплату її вартості її довірителем, суд, на її думку, зобов`язаний знову направити матеріали справи, але вже іншим експертам, яким вони знову зобов`язалися сплатити. Обґрунтовуючи дане клопотання, представник відповідача [PERSON] зазначала, що її (експертизи) непроведення не може бути поставлене у провину відповідача [PERSON], оскільки останній не отримував, за переконанням представника відповідача, жодні платіжні документи з цього приводу. В той же час, додала, що Київський науково-дослідний інститут судових експертиз «виставив» досить велику вартість за її (експертизи) проведення, що згідно отриманих відомостей, зокрема, відповіді на адвокатський запит судового експерта [PERSON], вартість експертної установи є завищеною за проведення аналогічного роду експертиз, відтак вони і ініціюють питання за спливом 6 місяців про направлення справи вже іншим експертам (Том №2 а.с.129-130) В той же час, така позиція відповідача [PERSON] була розцінена судом як зловживання своїми процесуальними правами, направлена на затягування розгляду справи із відповідним мотивуванням, яке наведено судом у вищезазначеній ухвалі, відтак повторювати його суд необхідності не вбачає (Том №2 а.с.133) За переконанням суду, на підтвердження недобросовісної поведінки відповідача [PERSON] свідчить і заявлене його представником безпосередньо після оголошення ухвали суду про відмову в задоволенні вищезазначеного клопотання інше вже усне клопотання про направлення матеріалів справи знову все ж таки до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, вже незважаючи на те, як наполягав представник раніше, на «завищену» вартість такої експертизи. Відтак суд критично ставиться до доводів представника відповідача [PERSON] щодо того, що експертна установа не направляла саме представникам [PERSON] платіжні доручення по оплаті експертизи, оскільки з матеріалів справи вбачається (зокрема з листів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз - Том №2 а.с.53, 56, 58, 61), що відповідні документи направлялися на адресу місця проживання [PERSON], до речі зазначену в ухвалі суду від 12 грудня 2014 року про призначення відповідної експертизи, на оголошенні якої був представник [PERSON], тому і доводи останньої відносно того, що [PERSON] там більше не проживає судом до уваги не беруться (Том №1 а.с.176-179) Сторони зобов`язані добросовісно користуватися своїми процесуальними правами і не допускати зловживань, тим більше направлених на необґрунтоване затягування процесу. Ініціюючи питання про проведення певної експертизи саме відповідач як ніхто інший був зацікавлений в цьому, проте, як встановлено судом, навпаки, вартість експертизи не сплатив, і знову повернувся до питання направлення справи тим же експертам із своєю згодою на цей раз все ж таки оплатити її (експертизи) вартість. Відповідно до ч.1 ст.146 ЦПК України у разі ухилення особи, яка бере участь у справі, від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з'ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні. За змістом ст.143 ЦПК України суд вправі призначати судову експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Згідно ст.27 ЦПК України особи, які беруть участь у справі, зобов`язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов`язки. Статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року №475/97-ВР, гарантовано кожній фізичній або юридичній особі право на розгляд судом протягом розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, у якій вона є стороною. Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях постійно наголошує на тому, що особа, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана в жодному разі не зловживати своїми процесуальними правами, не вчиняти формальних дій, які можуть призвести до необґрунтованого зволікання із вирішенням справи по суті. Листом Верховного Суду України від 25 січня 2006 року №1-5/45 визначено критерії оцінювання розумності строку розгляду справи, якими серед іншого є поведінка заявника. Крім того, як на тому наголошує в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки. Таким чином, вищенаведені дії відповідача [PERSON] та його представників суд кваліфікує як недобросовісне виконання своїх процесуальних обов'язків, зокрема, покладених судом на [PERSON] у відповідності до ухвали суду від 12 грудня 2014 року про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, направлене на затягування розгляду справи та її вирішення по суті. Відповідно до ч.1 ст.212 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (ч. ч. 2, 3 ст.212 ЦПК України) Так, матеріали справи містять два висновки експертного дослідження, які суд оцінює наступним чином. Відповідно до висновку експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №7407 від 09.09.2014 (далі - Висновок №7407) він складений атестованим судовим експертом «Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» [PERSON], яка має вищу філологічну освіту за фахом «Українська мова», вищу освіту за фахом «Інтелектуальна власність» та атестована як судовий експерт за судово-експертною спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», має свідоцтво судового експерта ХНДІСЕ № 697 від 12.08.2009, яке дійсно до 12.08.2019 і стаж експертної роботи з 2004 року (Том №1 а.с.17-32) Висновок №7407 проведений і складений у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», яким встановлено право судового експерта проводити на договірних засадах експертні дослідження з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, а також у відповідності до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5). Відтак в цій частині доводи представника відповідача [PERSON], що за надання даного висновку позивач «оплатив» послуги експерта, а відтак висновок останнього не може бути прийнятий на цій підставі до уваги, суд вважає такими, що не ґрунтуються на положеннях діючого законодавства, які наведені вище. Суд навпаки приймає до уваги, що згідно цього висновку експертного дослідження: - Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] від 26.04.2010 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] від 16.04.2001 є схожими настільки, що їх можна сплутати; - Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] від 26.04.2010 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] від 16.04.2001 є схожими настільки, що їх можна сплутати; - Товари 29, 30 класів МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] є однорідними з товарами 29, 30 класів МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER]; - Товари 29, 30 класів МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] є однорідними з товарами 29, 30 класів МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER]. Наведені висновки експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №7407 містять докладний опис проведених досліджень та є обґрунтованими, є чіткими з питань, що мають значення для встановлення обставин цієї справи, а саме щодо схожості спірних торговельних марок [PERSON] і протиставленої торговельної марки позивача, та щодо однорідності відповідних переліків товарів 29, 30 класів МКТП. Оцінюючи зазначені обставини також з позиції споживача суд вважає очевидним, що: - словесне позначення «[INFO]» у складі зображення торговельної марки за свідоцтвом України [NUMBER] є її сильним (домінуючим) елементом, тобто таким елементом, що привертає увагу у першу чергу; - словесне позначення «[INFO]» у складі зображення торговельної марки за свідоцтвом України [NUMBER] є її сильним (домінуючим) елементом; - словесне позначення «[INFO]» у складі зображення торговельної марки за свідоцтвом України [NUMBER], будучи її сильним елементом, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER], що обумовлює схожість торговельної марки за свідоцтвом України [NUMBER] до ступеню сплутування в цілому з торговельною маркою «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER]; - словесне позначення «[INFO]» у складі зображення торговельної марки за свідоцтвом України [NUMBER], будучи її сильним елементом, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER], що обумовлює схожість торговельної марки за свідоцтвом України [NUMBER] до ступеню сплутування в цілому з торговельною маркою «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER]; - переліки товарів 29, 30 класів МКТП за свідоцтвом України [NUMBER] повністю поглинають переліки товарів 29, 30 класів МКТП за свідоцтвом України [NUMBER], що обумовлює їх однорідність; - переліки товарів 29, 30 класів МКТП за свідоцтвом України [NUMBER] повністю поглинають переліки товарів 29, 30 класів МКТП за свідоцтвом України [NUMBER], що обумовлює їх однорідність. Оцінивши наведені висновки експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №7407 від 09.09.2014 року за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість чи неправильність цих висновків. Разом з цим, суд не може погодитись із висновком щодо можливості торговельних марок за свідоцтвами України [NUMBER], [NUMBER] вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар, оскільки такі висновки побудовані на порівняльному дослідженні торговельної марки позивача за свідоцтвом України [NUMBER] та торговельної марки «Дніпровський каштан» за свідоцтвом України [NUMBER], наявність правової охорони якого не стосується предмету цього спору, а отже і не входить до предмету доказування у даній справі. Оцінюючи висновки експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №7407 від 09.09.2014 року на предмет їх суперечливості іншим матеріалам справи, суд звертає увагу на наявність в матеріалах справи висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 474 від 12.12.2014 року, складеного атестованим судовим експертом [PERSON] (Том №2 а.с.4-11) Водночас суд вважає, що цей висновок не можна вважати допустимим доказом, оскільки за переконанням суду зроблені судовим експертом висновки одержанні з порушенням порядку, встановленим законом (ч. 1 ст. 59 ЦПК України). Так на сторінках 9 - 15 висновку судовим експертом наведені численні відомості про торговельні марки та промислові зразки третіх осіб, а також зроблено їх порівняння з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України [NUMBER]. Між тим, наведені у висновку відомості про торговельні марки та промислові зразки третіх осіб не лише не стосуються предмету спору у цивільній справі №760/20574/14-ц, а і зібрані судовим експертом самостійно, що є суттєвим порушенням експертом вимог, встановлених абз. 4 п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) щодо заборони судовому експерту самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно. За таких обставин висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності №474 від 12.12.2014 року судом відхиляється на підставі ст. 59 ЦПК України як недопустимий доказ. Зважаючи на викладене, висновок експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 7407 від 09.09.2014 року слід вважати належним та допустимим доказом у справі. Відповідно до п. п. 4.3.2.4., 4.3.2.6. «Правил складання, подання і розгляду заявки на видачу свідоцтва України для знак для товарів і послуг» (далі - Правила), затверджених наказом Державного патентного відомства України 28 липня 1995 року №116 «Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів» Сторонами не заперечується, що оспорювані знаки зареєстровані для тих же товарів, що і знак позивача. Оцінивши висновок № 7407 від 09.09.2014 року у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що торговельні марки за свідоцтвами України [NUMBER], [NUMBER], кожна окремо, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] щодо всіх товарів 29, 30 класів МКТП, для яких вони зареєстровані, що в силу абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» є самостійною підставою для визнання свідоцтв України [NUMBER], [NUMBER] недійсними повністю. Разом з цим, суд вважає недоведеними з боку позивача обставин щодо того, що торговельні марки за свідоцтвами України [NUMBER], [NUMBER] є такими, що можуть ввести в оману щодо виробника товарів. На користь позиції позивача в першому випадку свідчать також різноманітні методичні посібники та матеріали. Так, в навчальному посібнику [PERSON] «Експертиза заявки на товарний знак» (М.: ВНДІПД, 1996) зазначено: «Для словесных обозначений (товарных знаков) звуковое сходство устанавливается на основе следующих факторов: длины слова, числа слогов, наличия близких или совпадающих звуков, наличия совпадающих слогов, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению к друг другу, степени близости аналогичного расположения звуков, близости состава гласных, ударения, места совпадающих звукосочетаний по отношению друг к другу, степени близости аналогичного расположения звуков, близости состава гласных, ударения, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначения, характера совпадающих частей слова, вхождения одного обозначения в другое. Эти факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Решающим фактором для установления сходства обозначения, как правило, служит совпадение их начальных частей (стор.39-40)» В методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 2014) зазначено, що «під час порівняння словесних позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків. Необхідно також відмітити, що відповідно до рекомендації ВОІВ «9.165. Товарные знаки могут быть сходными друг с другом в большей или меньшей степени. В данном случае тестом, конечно, является определение того, является ли они сходными до степени смешения. Товарный знак является сходным до степени смешения с предшествующим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров. Если потребитель может смешать товары, дистинктивная функция товарного знака не работает и потребитель может не купить тот товар, который он хочет… 9.169 Наиболее важным моментом является то, что потребитель не сравнивает товарные знаки как бы на одной линии, он, как правило, сталкивается со знаком - нарушителем в магазине, не видя товара, снабженного знаком, который потребитель знает и помнит более или менее точно. Он принимает товары, предлагаемые со знаком-нарушителем, за подлинный товар, который он действительно хочет купить. В этом контексте следует также учесть, что средний потребитель имеет также среднюю память и для него достаточно сомнения относительно того, не является ли товарный знак, с которым он сталкивается, тем знаком, который он знает. 9.170. Поскольку средний потребитель с первого взгляда, как правило, не видит различий между знаками, которые он мог бы распознать, если бы более тщательно изучил знак и товар, предлагаемый с ним, то первое впечатление, получаемое им, должно быть ложным… 9.178. Четвертым важным моментом является то, что смешение может возникнуть из-за сходства в написании, в произношении и в значении знака и что сходство в одной из этих сфер достаточно для нарушения, если оно вводит в заблуждение общественность» Згідно ч. 1 ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Таким чином, суд визнає обґрунтованим посилання позивача на обставини щодо схожості оскаржуваних позначень та наявності його порушених прав, а заперечення з цього приводу такими, що спростовуються наявними у матеріалах справи доказами. Згідно ч.1 ст.11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до ЦПК України, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. На підставі викладеного та з урахуванням положень абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, суд приходить до висновку, що торговельні марки за свідоцтвами України [NUMBER], [NUMBER] не відповідають умовам надання правової охорони щодо всіх переліків товарів 29, 30 класів МКТП, для яких дані торговельні марки зареєстровані. Згідно ст.19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково. Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстровані на ім'я [PERSON] знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України [NUMBER], [NUMBER] не відповідають умовам надання правової охорони щодо всіх переліків товарів 29, 30 класів МКТП, свідоцтва України [NUMBER], [NUMBER] підлягають визнанню судом недійсними повністю. Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення ДСІВУ публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання ДСІВУ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України [NUMBER], [NUMBER] та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Щодо доводів представника відповідача [PERSON] про те, що позовні вимоги у даній справі заявлені позивачем з пропуском строку позовної давності, встановленого ст.257 ЦК України, то слід зазначити, що сам факт реєстрації знаків за оспорюваними свідоцтвами і відповідна публікація, яка відбулась 26.04.2010 не можуть однозначно свідчити про те, що саме з цієї дати позивач повинен був дізнатися про порушення свого охоронюваного законом права та інтересу, оскільки законами України не встановлено обов'язку осіб перевіряти відомості про видачу і публікацію свідоцтв України на торговельні марки. Таким чином, суд не вбачає підстав для відмови позивачу у позові на підставі ч. 4 ст.267 ЦК України. На підставі викладеного та

Outcome: approved