Jurisdiction: civil
Date: 2014-10-05 00:00:00

Представник позивачки 14.07.2014 року звернувся з позовною заявою, в якій просив достроково повністю припинити на території України дію міжнародної реєстрації № [NUMBER] від 11.12.2006 року на знак для товарів і послуг, який зареєстрований на ім'я відповідача [PERSON], у зв'язку з невикористанням останнім знаку для товарі та послуг «[INFO]» на території України щодо переліку всіх товарів 25 класу МКТП; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України направити офіційну інформацію та повідомлення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № [NUMBER] на знак для товарів та послуг «[INFO]» щодо всіх товарів 25 класу МКТП до Міжнародного бюро інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) (м. Женева, Швейцарія) з метою внесення у Міжнародний реєстр запису про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаку № [NUMBER] на території України. Позовні вимоги мотивував тим, що позивачка є власником знаку для товарів і послуг «[INFO]», який зареєстрований в Україні за свідоцтвом [NUMBER] від 10.10.2009 року для товарів 24 (текстильні вироби), 26 (шпильки, голки ті інші подібні товари) та для послуг 35 (реклама, ділове адміністрування) класів МКТП, яку в межах власної господарської діяльності на території України активно використовує для маркування товарів, які відносяться до «одягу». Зокрема, позивачкою 18.11.2011 року зареєстроване доменне ім'я [ADDRESS], де розташована інформація про товари 25 класу, які відносяться до «одягу», які марковані знаком «[INFO]», що підтверджується сертифікатом про реєстрацію доменного імені [ADDRESS] на ім'я [PERSON] та листами бази WHOIS стосовно відомостей про власника доменного імені. Звертає увагу на те, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Тобто будь-яке використання знаку на території України передбачає його застосування для певних товарів (та/або послуг) на території України, і відповідно, такі дії власника знаку передбачають здійснення підприємницької діяльності власником цього знаку саме на території України, законною підставою для здійснення якої (виробництво товарів, продаж, експорт, імпорт) фізичною особою (власником зареєстрованого знаку) є положення ст. 50 ЦК України. Вказує, що відповідно до чинного законодавства України позивачка здійснює на території України господарську діяльність з 11.09.2002 року як фізична особа - підприємець, видами господарської діяльності якої є, зокрема, оптова та роздрібна торгівля текстильними виробами, одягом та взуттям, в тому числі, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через межу Інтернет, що підтверджується свідоцтвом серії [NUMBER] від 07.11.2008 року про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця. Разом з тим, здійснюючи тривалий час використання на території України позначення «[INFO]» для зазначених товарів, позивачка планує здійснювати в подальшому значне просування, рекламування та інші маркетингові заходи щодо набуття відомості позначення «[INFO]» для товарів на території України, де позначення вже набуло значної розрізняльної здатності та відомості серед споживачів України. Тому з метою захисту прав на торговельну марку позивачка 18.02.2014 року завернулась до Держаного підприємства «Український інститут промислової власності» із заявкою № m 2014 02453 про державну реєстрацію позначення «[INFO]» в якості знаку для товарів 25 класу МКТП. Однак за результатами здійснених досліджень за звітом Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» Держаного підприємства «Український інститут промислової власності» про проведення пошуку знаку «[INFO]» було виявлено зареєстрований знак «[INFO]» для товарів 25 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № [NUMBER] від 11.12.2006 року, власник якої є [PERSON] ([PERSON]), але при цьому з'ясовано, що останній протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва 15.03.2007 року не використовував та не використовує на території України знаку «[INFO]» для товарів 25 класу, в тому числі здійснення на території України продажу, пропонування для продажу, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) цих товарів. Отже, позивачка здійснила дослідження щодо фактів господарської діяльності відповідача [PERSON] на території України з використанням знаку «[INFO]» для товарів 25 класу за міжнародною реєстрацією, і не виявила на території України його використання для товарів 25 класу, про що свідчать надані позивачкою відомості та докази. Також не виявлено фактів використання знаку «[INFO]» відповідачем [PERSON] на території України із застосування цього знаку в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Дана обставина щодо чинності реєстрації знаку, якій не використовується належними чином, унеможливлює подальше здійснення позивачкою всіх необхідних процедур, спрямованих на отримання нею свідоцтва на знак для товарів і послуг «[INFO]» щодо товарів 25 класу МКТП, оскільки, виходячи з норм чинного законодавства, можливо зробити висновок про те, що за результатами державної експертизи позивачці буде надана відмова у реєстрації знаку «[INFO]» для товарів 25 класу і цей знак не буде зареєстрований на ім'я позивачки, а отже, позивачка є заінтересованою особою та має право на звернення із даним позовом. Представник позивачки в судове засідання надав заяву, в якій позовні вимоги підтримав у повному обсязі, проти ухвалення заочного рішення на підставі наявних у справі доказів не заперечував. Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності надав письмові заперечення проти позову, в яких зазначив, що за міжнародним та національним законодавством дія міжнародної реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що знак не використовується і власник торговельної марки не зазначить поважні причини такого невикористання. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. Тому позивач має доводити факт невикористання на території України спірної торговельної марки, а власник - має довести факт її використання або поважність причини його невикористання. На думку представника, позивачкою не було доведено факту порушення її права як підстава звернення до суду, оскільки позивачкою не надано доказів про перешкоди у реєстрації знака позивачки, а саме відсутнє повідомлення закладу експертизи про можливу відмову у реєстрації знака або відповідного рішення про відмову в реєстрації знаку. Крім того, вважає недостатніми надані позивачкою докази щодо невикористання спірного знаку. Відповідач [PERSON] був належним чином повідомлений про розгляд справи, в судове засідання не з'явився, представника не направив, про поважність причини неявки в судове засідання суд не сповістив та пояснень по суті позову не надав. Згідно зі ст. 224 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. За таких обставин суд, врахувавши письмову заяву представника позивачки, вважає можливим розглянути справу та ухвалити заочне рішення у відсутність відповідача [PERSON] на підставі наявних у справі доказів, оскільки в матеріалах справи достатньо даних про права та взаємовідносини сторін і неявка відповідача, який належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи та заінтересованості в участі у розгляді справи не виявив, не перешкоджає всебічному дослідженню обставин справи та винесенню судом законного та обґрунтованого рішення. Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Судом встановлено, що відповідно до електронної БД «Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні» ДП «Український Інститут промислової власності» станом на 05.08.2014 року на території України з 11.12.2006 року діє міжнародна реєстрація № [NUMBER] торговельної марки «[INFO]», власником якої є фізична особа - [PERSON] ([PERSON]), Китай, для товарів 25 класу МКТП: «Clothing, namely, T-shirts, tops, polo shirts, shirts, pants, trousers, shorts, jeans, jackets, gym shorts, shoes, footwear, galoshes, hats, scarfs, gloves, neckties, belts, socks, layettes, undergarments», тобто згідно з перекладом на українську мову, який опублікований на офіційному веб-сайті «ДП УІПВ» Державної служби інтелектуальної власності, - «Одяг, а саме, футболки, топи, сорочки поло, сорочки, брюки, шорти, джинси, куртки, спортивні шорти, взуття, калоші, головні убори, шарфи, рукавички, краватки, ремні, шкарпетки, набори для немовлят, нижня білизна». Знак «[INFO]» по міжнародній реєстрації № [NUMBER] зареєстрований на території України відповідно до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Відповідно до ч.1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, підписаної 14.04.1891 року, дата набуття чинності для України - 25.12.1991 року, з дати реєстрації у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Згідно з п. 1(а) ст. 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятого в Мадриді 28.06.1989 року (до якого Україна приєдналася згідно із Законом України № 1763-III від 01.06.2000 року) з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень ст.ст. 3 і 3/ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони. Згідно з п. п. 4, 5 ст. 3 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків міжнародне бюро негайно повідомляє про міжнародну реєстрацію зацікавлені відомства. Знаки, зареєстровані у Міжнародному реєстрі, публікуються в періодичному бюлетені, що видається Міжнародним бюро на основі даних, що містяться в міжнародній заявці. Для ознайомлення з зареєстрованими в Міжнародному реєстрі знаками кожне Відомство одержує від Міжнародного бюро визначену кількість примірників вищевказаного бюлетеня. Таке ознайомлення вважається достатнім для всіх Договірних сторін і від власника міжнародної реєстрації не може вимагатися нічого іншого. Відповідно, виходячи зі змісту зазначених норм, до знаку «[INFO]» за міжнародною реєстрацією № [NUMBER] з дати міжнародної реєстрації знака в Міжнародному реєстрі Міжнародного бюро ВОІВ застосовуються правовідносини, пов'язанні з набуттям і здійсненням в України прав на знак для товарів та послуг, регулюються законодавством України. Таким чином, правовий статус міжнародної реєстрації № [NUMBER] знаку «[INFO]» на території України є таким самим, як і будь-яка національна реєстрації знаку України. Відповідно до ст. 497 ЦК України чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково у випадках передбачених законом. Відповідно до п.(С) ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 року, якщо в країни використання зареєстрованого знака є обов'язковим, реєстрація може бути скасована лише по закінченні справедливого строку і лише тоді, коли зацікавлена особа не подасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності. За правилами ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково якщо власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Таким чином, наведені вище положення Закону розповсюджуються також і на міжнародні реєстрації, дія яких поширюється на територію України. Публікація про реєстрацію знаку «[INFO]» для товарів 25 класу (міжнародна реєстрація № [NUMBER] від 11.12.2006 року, власник реєстрації [PERSON]) відбулась в Україні 15.03.2007 року, бюлетень № 3 «Промислова власність». Відповідно п. 4. ст. 16 до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі та послуг», використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Отже, аналіз наведених законодавчих норм дає підстави для висновку про те, що виходячи із правової сутності знака для товарів і послуг, обов'язковою умовою використання знаку є його використання саме стосовно товарів, щодо яких цей знак зареєстрований на території України. В даному випадку мається на увагу використання знаку стосовно товарів 25 класу, які відносяться до «одягу». Так, відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, серія [NUMBER] від 16.01.2014 року, відомостей щодо фізичної особи - підприємця [PERSON] не знайдено. Також зі змісту відповіді Державної служби інтелектуальної власності України за № 628/24 від 10.04.2014 року випливає, що інші особи на території України також не використовували знак «[INFO]» для товарів 25 класу відповідно до будь-яких ліцензійних договорів, оскільки станом на 10.04.2014 року до Реєстру ліцензійних договорів про використання міжнародного знака не вносились відомості про видачі ліцензій на використання знака по міжнародній реєстрації № [NUMBER]. Суд, зважаючи на ту обставину, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності не підлягає обов'язковій державній реєстрації, разом з тим приймає дане твердження, оскільки відповідачами не надано жодного доводу або доказу на його спростування. Крім того, у Департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів України необхідна інформація щодо імпорту на територію України з території КНР у період з 11.12.2006 року до теперішнього часу відповідачем [PERSON] товарів 25 класу МКТП, а саме «одяг», які марковані торговою маркою «[INFO]», відсутня. За наведеними вище правилами та положеннями Закону обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку покладається на власника міжнародної реєстрації, дія яких поширюється на територію України. Між тим, суд виходить з того, що відповідачу [PERSON] як власнику знаку була надана можливість для захисту своїх прав шляхом повідомлення про розгляд даної справи у визначений час, а отже, він мав можливість скористуватися наданими процесуальними правами, в тому числі й надати інформацію щодо використання спірного знака або в разі відсутності такого використання зазначити поважні причини такого невикористання та надати тому докази. Однак в судове засідання він не з'явився і заперечень та доказів на підтвердження використання або поважних причин невикористання торговельної марки «[INFO]» за міжнародною реєстрацією № [NUMBER] до суду не надав. Позивачка ж, звертаючись до суду з позовом про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № [NUMBER] на території України, здійснила максимально можливі правові дії щодо доказування невикористання знаку. Таким чином, враховуюче зазначене, слід дійти до висновку, що знак «[INFO]» в Україні щодо зазначених у міжнародній реєстрації № [NUMBER] товарів 25 класу ні відповідачем [PERSON] особисто, ні будь-якою іншою особою під контролем власника більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.03.2007 року не використовувався відповідно до положень п. ст. п. 4. ст. 16 до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі та послуг». Таке невикористання на території України знака для товарів і послуг «[INFO]» за міжнародною реєстрацію № [NUMBER] є порушенням обов'язку власника цієї торгової маки, з звідси - зловживанням ним своїм правом, оскільки відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг. Так, заявлений позивачкою знак «[INFO]» для товарів 25 класу є тотожнім із раніше зареєстрованим на ім'я відповідача [PERSON] знаком «[INFO]» для таких самих та однорідних товарів 25 класу за міжнародною реєстрацією № [NUMBER] від 11.12.2006 року. Отже, відповідач [PERSON], будучі на території України власником міжнародної реєстрації знака «[INFO]» та не використовуючи його, зловживає наданим йому правом та створює перешкоду в отриманні правової охорони для торгової марки позивачки на території України. У зв'язку з зазначеним, позивачка має право захисту своїх охоронюваних законом інтересів. Згідно із ст.9/bis Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків внесення записів, що відносяться до міжнародної реєстрації, Міжнародне бюро вносить у Міжнародний реєстр записи про, зокрема: (iv) будь-яку відмову, виключення із реєстру або визнанні міжнародної реєстрації недійсною у відношенні всіх або деяких Договірних сторін; (v) будь-які інші відповідні відомості, визначені в Інструкції, які відносяться до прав на знак, що є предметом міжнародної реєстрації. Таким чином, у разі припинення дії міжнародної реєстрації відомості про це мають бути направлені до Міжнародного Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Відповідно до Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011року N 436/2011, служба, зокрема, здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності у міжнародних організаціях відповідно до законодавства. Відповідно, Державна служба інтелектуальної власності України в контексті Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків є Відомством Договірної сторони України, обов'язком якого є направлення такого повідомлення з метою внесення у Міжнародний реєстр записи про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаку № [NUMBER] на території України. Крім того, відповідно до ст. 88 ЦПК України суд, зважаючи на те, що даний спір виник виключно у зв'язку з діями відповідача - правовласника, а діями Державної служби інтелектуальної власності України права позивачки не були порушені, покладає понесені позивачкою витрати на відповідача [PERSON].

Outcome: approved