Jurisdiction: civil
Date: 2015-07-15 00:00:00

Представник позивача 19.12.2013 року звернувся з позовною заявою, в якій просив визнати недійсним повністю патент України від 15.03.2005 року [NUMBER] на корисну модель «[INFO]», зареєстрований на ім'я [PERSON], та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи та корисні моделі щодо визнання недійсним повністю патенту України [NUMBER] від 15.03.2005 року на корисну модель «[INFO]», а також здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Обґрунтовував позовні вимоги тим, що корисна модель «[INFO]», яка захищена патентом України [NUMBER] від 15.03.2005 року, що зареєстрований на ім'я відповідача [PERSON], не відповідає умовам патентоспроможності, оскільки корисна модель не є новою у зв'язку з тим, що сукупність суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання відповідачем заявки. Посилався, що об'єктом зазначеної корисної моделі є методи обробки даних, спеціально призначених для специфічних функцій, а саме для резервування і продажу квитків на транспортні засоби з використанням Інтернету. 14.06.2005 року відповідач [PERSON] звернувся до позивача з пропозицією щодо запровадження послуги резервування й продажу квитків на залізничному транспорті, на що 03.08.2005 року позивач повідомив, що роботи по розробці технології замовлення та оформлення проїзних документів через мережу Інтернет вже ведуться Укрзалізницею протягом кількох років, але прийняття остаточного рішення можливе після впровадження єдиної системи. 04.03.2013 року відповідач [PERSON] звернувся до позивача з проханням вжити заходів щодо припинення порушення прав інтелектуальної власності на корисну модель [NUMBER] у зв'язку з використанням позивачем такого сервісу. Однак позивач вважав, що корисна модель «[INFO]», на який видано патент України [NUMBER], порушує саме права позивача на використання сервісу, т. я. не відповідає умовам патентоздатності, а саме відсутні ознаки «новизни», тому вказаний патент підлягає визнанню недійсним. Представник позивача не заперечував, що 19.06.2012 року Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) була проведена експертиза щодо умов патентоздатності, за результатами якої встановлено, що запатентований спосіб за патентом [NUMBER] відповідає умовам патентоздатності. Проте, вказував на те, що перша система бронювання квитків на транспорті засоби була впроваджена в Америці ще у 1964 році, а на сайтах європейських транспортних компаній системи бронювання та продажу квитків через мережу Інтернет почали з'являтися з 1994 року, алгоритм роботи яких в окремих частинах відповідають формулі корисної моделі [NUMBER]. Також до 14.07.2004 року, тобто станом до дати подання заявки на корисну модель [NUMBER], загальнодоступними у світі були відомості щодо сукупності суттєвих ознак корисної моделі патенту [NUMBER], які зазначені в описі до деклараційного патенту, а саме: автоматизована система резервування місць і продажу залізничних квитків «Експрес-2» (1982-2005) ; система «Експрес-3» (з 2005 по теперішній час); автоматизована система система «Експрес- УЗм» (з 2003 по теперішній час). Зазначав, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі [NUMBER] не є новою і по відношенню до відомостей, розкритих у корисній моделі за патентом Російської Федерації [NUMBER], [NUMBER] від 27.01.2004 року, заявку на яку опубліковано 10.06.2002 року, формула якої відноситься до засобів надання інформаційних послуг із використанням глобальних і локальних автоматизованих систем на базі мережевих технологій. Крім того, вказував, що за зверненням 02.12.2013 року позивача до спеціаліста з питань інтелектуальної власності [PERSON], який є патентним повіреним України (реєстраційний №46) у справах інтелектуальної власності щодо винаходів та корисних моделей, знаків для товарів і послуг та промислових зразків, із дорученням щодо проведення об'єктивного та всебічного порівняльного аналізу корисної моделі № [NUMBER] та Російського патенту [NUMBER], останнім 07.12.2013 року був наданий висновок, згідно з яким корисна модель № [NUMBER] не відповідає вимогам умовам патентоздатності відповідно до ст. Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а також суперечить Закону України «Про захист персональних даних». За таких обставин позивач вважав, що 15.03.2005 року Укрпатент видав патент на корисну модель [NUMBER] під відповідальність його власника без перевірки формули корисної моделі [NUMBER] на відповідність умовам патентоздатності. В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі та просив їх задовольнити. Висновок проведеної під час судового розгляду судової експертизи від 28.11.2014 року № 121/14 щодо відповідності корисної моделі умовам патентоздатності вважав неповним та необ'єктивним, стверджуючи, що експертом проведений порівняльний аналіз залежного пункту формули корисної моделі за патентом України [NUMBER] з об'єктами у відомостях, які містяться у матеріалах справи, а саме дві копії журнальних публікацій та копія патенту Російської федерації [NUMBER], порівняння яких з формулою корисної моделі не може об'єктивно свідчити про її новизну, оскільки автору журнальної публікації достатньо пропустити одну з характеристик, щоб корисну модель за патентом України [NUMBER] була визнана новою. В той же час, посилався, експертом не було взято до уваги та не проведено дослідження ознак корисної моделі за патентом України [NUMBER] з ознаками способів резервування та продажу, наведеними у технічному завданні на АСК «Експрес-УЗм», яке було надано в матеріалі справи після проведення експертизи. Представник 3-ї особи ДП «ГЮЦ Укрзалізниці», яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і підпорядковане Укрзалізниці та яке впроваджує і експлуатує прикладне програмне забезпечення серверу застосувань ЕПД ПП, тобто здійснює обслуговування та технічній супровід модуля резервування та продажу залізничних квитків через свій веб-сайт, підтримав викладені в позові обставини та вважав, що корисна модель «[INFO]», на який видано патент України [NUMBER], порушує права позивача на використання сервісу та не відповідає умовам патентоздатності, а саме відсутні ознаки «новизни», тому вказаний патент підлягає визнанню недійсним, а позов - задоволенню. Представник Державної служби інтелектуальної власності України з підстав незаконності та необґрунтованості вимог позивача просив відмовити у задоволенні позовних вимог з огляду на те, що з їх боку порушень при видачі спірного патенту не було, а єдиним належним доказом по справі про визнання недійсним патенту України на корисну модель з підстав невідповідності її умовам патентоздатності має бути висновок судової експертизи, оскільки відповідно до п. 2 ст. 59 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Відповідач [PERSON] та його представник в судовому засіданні проти задоволення позову заперечували, вважаючи позовну заяву безпідставною та необґрунтованою, мотивуючи тим, що, на їх думку, позивач не навів належних і допустимих доказів на підтвердження обставин невідповідності корисної моделі за патентом № [NUMBER] умовам патентоздатності за критерієм «новизна», а тому в задоволенні його позовних вимог слід відмовити. Суд, вислухавши пояснення сторін, допитавши експерта, дослідивши і проаналізувавши матеріали справи, оцінивши зібрані за справою докази, приходить до висновку про необґрунтованість позовних вимог та відмову у задоволенні позову з наступних підстав. Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на винаходи і корисні моделі регулюються Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» корисна модель - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону, об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Судом встановлено, що 14.07.2004 року відповідачем [PERSON] було подано заявку №20040705785 на отримання патенту на корисну модель «[INFO]», за результатами розгляду якої 15.03.2005 року було внесено до Державного реєстру патентів України на корисні моделі інформацію про видачу деклараційного патенту на вказану корисну модель та було здійснено у офіційному бюлетені «Промислова власність» публікацію відомостей про видачу на неї патенту України [NUMBER]. Відповідно до статті 12 Закону особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи заявку, яка згідно зі ст. 12 Закону повинна відповідати вимогам єдності та містити комплект необхідних матеріалів, вимоги до яких встановлені п. 3 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 року №197, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 року за №3642/6652. Статтею 16 Закону передбачена експертиза заявки, яка має статус науково-технічної експертизи та складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та за заявою стосовно патенту на винахід (секретний винахід) - кваліфікаційної експертизи, що проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою. Таким чином, експертиза заявки на корисну модель складається з попередньої та формальної, під час яких не установлюється відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Зокрема, відповідно до п. 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» після подання заявки та за наявності документа про сплату збору за її подання проводиться формальна експертиза, під час якої: встановлюється дата подання заявки на підставі ст. 13 цього Закону; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів технології, зазначених у ч. 2 ст. 6 цього Закону, та чи не відноситься він до об'єктів технології, зазначених у ч. 3 ст. 6 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність вимогам ст. 12 Закону. За належності об'єкта, що заявляється, до об'єктів технології, зазначених у ч. 2 ст. 6 цього Закону, відповідності документів заявки формальним вимогам до них ст. 12 цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою, та відповідності документа про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику за заявкою стосовно патенту на корисну модель надсилається рішення Установи про видачу патенту на корисну модель. Відповідно до ст. 25 Закону патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Таким чином, враховуючи вищевикладене, патент України № [NUMBER] на корисну модель був виданий відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі, а Державний департамент інтелектуальної власності, на який станом на дату подання заявки було покладено функції прийняття рішення про видачу патенту, приймаючи таке рішення, не порушив вимог законодавства України, діяв у відповідності із Законом, Правилами, та принципами, встановленими у ст. 19 Конституції України, а саме на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом. Разом з тим, позивач стверджував, що корисна модель за деклараційним патентом України № [NUMBER] не відповідає умовам патентоздатності, а саме не є новою. Відповідно до п. 2 ст. 33 Закону з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. Як свідчать матеріали заявки № 20040705785, відповідач [PERSON] скористався правом, передбаченим п. 2 ст. 33 Закону, та 02.02.2012 року звернувся до закладу експертизи (ДП «Український інститут промислової власності») з клопотанням про проведення експертизи запатентованої корисної моделі «[INFO]» (за патентом України № [NUMBER]) на відповідність умовам патентоздатності. Закладом експертизи було проведено кваліфікаційну експертизу, за результатами якої заклад експертизи дійшов висновку про відповідність корисної моделі за патентом України № [NUMBER] умові патентоздатності «промислова придатність» та «новизна» (висновок від 19.06.2012 року № 13578/ЗУ/12). Дана експертиза щодо умов патентоздатності проводилася у відповідності до п. 9.3 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2002 року № 197, згідно з яким експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 Правил розгляду, в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту, з яких зокрема п. 6.5.2 Правил передбачає перевірку новизни. Таким чином, висновок експертизи підтвердив відповідність захищеної патентом № [NUMBER] корисної моделі умові патентоздатності «новизна». Стосовно наданого позивачем висновку спеціаліста № 457-3 дослідження у сфері інтелектуальної власності від 07.12.2013 року (патентного повіреного [PERSON].), відповідно до якого корисна модель за патентом України № [NUMBER] не відповідає умові патентоздатності «новизна», то такий висновок спеціаліста не може бути прийнятий судом до уваги, оскільки був зроблений за ініціативою та на письмовий запит представника позивача; патентний повірений не має статусу експерта та не попереджався про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, мотивувальна частина висновку не містить належного порівняння корисної моделі за патентом № [NUMBER] та технічних рішень, на які посилається [PERSON] Так, останнім у висновку не визначено всієї сукупності ознак формули корисної моделі за патентом № [NUMBER] та не доведено використання всієї сукупності ознак цієї формули у системах «Експрес-2», «Експрес-3», «Експрес-УЗ М». Крім того, детальне порівняння запатентованої відповідачем [PERSON] корисної моделі із системами «Експрес-2» та «Експрес-3» здійснено ним в описі до деклараційного патенту на корисну модель № [NUMBER], в якому, окрім того, наведені відомості про відмінність даної корисної моделі від технічних рішень систем «Експрес-2», «Експрес-3». Посилання у висновку на патент Російської Федерації № [NUMBER] також є необґрунтованим, оскільки патентним повіреним не визначені ознаки формули винаходу за даним патентом, а, натомість, патентний повірений самостійно сформулював ознаки, які відсутні у формулі винаходу за патентом № [NUMBER], і тому їх порівняння з ознаками формули корисної моделі за патентом № [NUMBER] не відповідає дійсності. При цьому його висновок про невідповідність корисної моделі за патентом № [NUMBER] Закону України «Про захист персональних даних» виходить за межі повноважень патентного повіреного та не має правового значення для вирішення даного спору за відсутності як визначення такої обставини для спростування новизни, так і посилання на таку обставину позивача. Враховуючи вищевикладене, посилання на даний висновок не доводить відсутності новизни корисної моделі за патентом № [NUMBER]. Щодо доводів позивача на те, що алгоритм роботи сайтів транспортних компаній в окремих частинах відповідають формулі корисної моделі [NUMBER], то вони також є безпідставними, оскільки згідно з ч. 3 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Також згідно з п.п. 6.5.2.3 Правил розгляду перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу. Отже, позивач зазначав про відповідність алгоритму формулі корисної моделі в окремих частинах, тоді як для визнання відсутності новизни корисної моделі необхідне застосування у одному об'єкті всієї сукупності ознак формули корисної моделі. Застосування в одному об'єкті лише частини ознак формули корисної моделі не свідчить про відсутність її новизни, оскільки згідно ст. 7 Закону для визначення новизни об'єкти враховуються лише окремо. Крім того, судом була призначена експертиза у сфері інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України, за висновком якого за № 121/14 від 28.11.2014 року відомості, які містяться в матеріалах справи, не спростовують новизну корисної моделі «[INFO]», яка захищена патентом України [NUMBER] від 15.03.2005 року. Таким чином, виходячи з викладеного, твердження позивача про невідповідність корисної моделі «[INFO]» за деклараційним патентом України № [NUMBER], виданим на підставі матеріалів заявки № 20040705785, умові патентоспроможності «новизні» є необґрунтованими та спростовується матеріалами справи. Щодо посилань представника позивача, що експертом був проведений порівняльний аналіз залежного пункту формули корисної моделі за патентом України [NUMBER] лише з відомостями, які містяться у матеріалах справи, то слід зазначати, що згідно з ч. 5 ст. 53 ЦПК України експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи, а проводить дослідження виключно з урахуванням об'єктів, документів та відомостей, що містяться у матеріалах справи. Щодо дослідження ознак корисної моделі за патентом України [NUMBER] з ознаками способів резервування та продажу, наведеними у технічному завданні з описом технології резервування та продажу залізничних квитків через мережу Інтернет на АСК «Експрес-УЗм», яке було надано представником позивача вже після проведення експертизи, шляхом проведення нової експертизи, то представником були поставлені питання на її вирішення не щодо спростування новизни патенту, а які стосуються інших правовідносин, що не є предметом даного спору. Так, представник позивача просив поставити питання щодо надання висновку: щодо відповідності формули корисної моделі, викладеної у патенті України № [NUMBER], вимогам Правил складання та подання заявки на винахід, затверджених наказом Міністерства освіти та науки України від 22.01.2001 року №22; щодо наявності відмінностей у технічному рішенні з продажу квитків, яке застосовано на залізничному транспорті, у порівнянні з формулою корисної моделі, викладеної у патенті України № [NUMBER]. Однак така підстава визнання патенту недійсним як невідповідність формули корисної моделі, викладеної у патенті, вимогам Правил складання та подання заявки на винахід, у визначеному ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» переліку відсутня. Тому таке питання не стосується визначення невідповідності запатентованого рішення умові новизни, а відповідь на нього не матиме правових наслідків щодо предмету позову, оскільки не встановлюватиме факту наявності передбачених ст. 33 Закону підстав визнання патенту недійсним . Щодо наявності відмінностей у технічному рішенні з продажу квитків, яке застосовано на залізничному транспорті у порівнянні з формулою корисної моделі викладеної в патенті України № [NUMBER], то само по собі технічне завдання не може спростовувати новизну патенту, оскільки технічне завдання по суті є описом постановки задачі, а новизна може спростовуватись лише створеним результатом виконання цієї задачі, тобто наявність технічного завдання не гарантує появу конкретного технічного результату, який відповідає поставленій задачі, в результаті чого представник підміняє поняття «технічне рішення» поняттям «технічне завдання», посилаючись в на необхідність дослідження експертом технічного рішення, але вказуючи на, нібито, наявність лише останнього (тобто технічного завдання) Крім того, дане технічне завдання не є частиною рівня техніки, оскільки не стало загальнодоступним, тому не може спростувати новизну патенту. За таких умов підстави призначення судової експертизи для дослідження технічного завданням на АСК «Експрес-УЗМ» відсутні, оскільки вказане технічне завдання очевидно не може спростувати новизну патенту, адже не є частиною рівня техніки, що не дозволяє вважати висновок експерта таким, що містіть низку протиріч, на які необхідно звернути увагу. Також у судовому засіданні судовий експерт Антоновська І.А. підтримала і надала роз'яснення викладеному у висновку за № 121/14 від 28.11.2014 року та повні і ґрунтовні відповіді на поставлені сторонами питання. За викладених обставин суд вважає вищезазначений висновок експерта обґрунтованим та таким, що повністю узгоджується з дослідженими в судовому засіданні матеріалами справи, а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу. Між тим, саме питання відповідності корисної моделі [NUMBER] умовам патентоспроможності, визначеним Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а саме його відповідність критерію «новизна» має істотне значення для правильного вирішення справи, т. я. без належного з'ясування цього питання будь-які висновки щодо наявності чи відсутності факту порушення прав та/або охоронюваних законом інтересів позивача є передчасними. Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, оскільки доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Виходячи з цього, обов'язок доводити порушення права інтелектуальної власності покладається саме на позивача. Разом з тим, позивач не навів жодних достовірних аргументів на спростування відповідності запатентованої корисної моделі умові патентоздатності «новизна». Виходячи з встановлених судом обставин, позовні вимоги щодо визнання патенту на корисну модель недійсним відповідно до п. «а» ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» на підставі невідповідності умовам надання правової охорони, визначеним ст. 7 цього Закону, не ґрунтуються на наданих позивачем доказах у справі.

Outcome: dismissed