Jurisdiction: civil
Date: 2014-09-21 00:00:00

Позивач МП «Чернівецький завод медичних виробів» звернувся з позовною заявою до відповідачів, в якій просив суд визнати недійсним патент України [NUMBER] від 10.12.2007 року на винахід «[INFO]», виданий на ім'я відповідача [PERSON], та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним оспорюваного патенту і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Посилаючись на висновок спеціаліста № 5 від 23.03.2009 року про спростування відповідності винаходу за патентом України [NUMBER] умовам новизни та винахідницького рівня, позивач обґрунтовував позовні вимоги тим, що винахід «[INFO]» за патентом України [NUMBER] від 10.12.2007 року не відповідає критерію патентоздатності - новизна, оскільки є частиною рівня техніки і в ньому використані всі суттєві ознаки корисної моделі «[INFO]» за патентом України [NUMBER] від 15.06.2004 року, власником якого на час видачі спірного патенту було Мале підприємство «Чернівецький завод медичних виробів». Так, у висновку спеціаліста №5 від 25.03.2009 року з'ясовано, що винахід за патентом України [NUMBER] не є новим, бо він є частиною рівня техніки і в наданих матеріалах присутні відомості, які вказують, що він є частиною рівня техніки, виходячи з того, що є такі відомості, що стали загальнодоступними у світі, зокрема з патенту України [NUMBER] від 15.06.2004 року за заявкою від 08.09.2003 року, до подання заявки №20041008857 від 29.10.2004 року з пріоритетом № Р-363193 від 29.10.2003 року. Тобто, всі суттєві ознаки корисної моделі «[INFO]» за патентом [NUMBER] використані у винаході «[INFO]» за патентом [NUMBER], тому винахід «[INFO]» за патентом [NUMBER] не є новим, оскільки, на думку позивача, відповідач повністю скопіював пріоритетну заявку позивача. Отже, позивач вважає, що відповідно до пп. а) п. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент України [NUMBER] має бути визнаний у судовому порядку недійсним повністю в зв'язку з невідповідністю запатентованого винаходу умові патентоздатності новизна, що визначено ст. 7 цього Закону. 09.06.2011 року [PERSON] вступила у справу як 3-я особа з самостійними вимогами на той же предмет позову та з тих же підстав, виходячи з того, що 10.12.2009 року позивач передав їй право власності на корисну модель «[INFO]» за патентом України [NUMBER], про що внесені зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі. В судовому засіданні представник позивача МП «Чернівецький завод медичних виробів» позовні вимоги підтримав з підстав заявлених у позові, просив про задоволення позовних вимог в повному обсязі. Третя особа [PERSON] в судове засідання не з'явилась, направила заяву про розгляд справи у її відсутність, просила про задоволення заявлених нею позовних вимог. Представник Державної служби інтелектуальної власності України проти задоволення обох заявлених позовів заперечував, посилаючись на їх необґрунтованість та недоведеність. Представник відповідача [PERSON] проти позову заперечував, посилаючись на відсутність порушення прав та охоронюваних законом інтересів МП «Чернівецький завод медичних виробів» та [PERSON], пріоритетності заявки [PERSON] 29.10.2003 року, в той час як відомості за заявкою №2003098297 стали загальнодоступними лише 15.06.2004 року та невідповідності висновків експертизи, проведеної у справі, фактичним обставинам. Третя особа ТОВ «Капс Груп» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Суд, заслухавши пояснення представників та дослідивши матеріали справи, надавши їм відповідну оцінку, приходить до наступного висновку. Відповідно до ст. 459 ЦК України, ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід є новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Відповідність винаходу умовам патентоздатності перевіряється під час проведення експертизи. Згідно з п. 6.5.2 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель після проведення на відповідність умові промислової придатності, проводять перевірку новизни згідно з п. 6.5.2.1 Правил. Судом встановлено, що на час подання позову 30.03.2009 року Мале підприємство «Чернівецький завод медичних виробів» було власником патенту України [NUMBER] від 15.06.2004 року на корисну модель «[INFO]» за заявкою № 2003098297 від 08.09.2003 року. 24.11.2009 року за заявою правонаступника власника на підставі рішення Державного департаменту інтелектуальної власності право власності на корисну модель «[INFO]» за патентом України [NUMBER] передано Малим підприємством «Чернівецький завод медичних виробів» [PERSON], відомості про що внесені 10.12.2009 року в Державний реєстр патентів України на корисні моделі. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет. Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. Заявка №20041008857 від 29.10.2004 року на винахід «[INFO]» була подана [PERSON] із пріоритетом конвенційної заявки від 29.10.2003 року № Р- 363193, країна пріоритету - Польща. 10.12.2007 року Державний департамент інтелектуальної власності видав на ім'я відповідача [PERSON] патент України [NUMBER] на винахід «[INFO]» за заявкою №20041008857 від 29.10.2004 року з пріоритетом за заявкою № Р-363193 від 29.10.2003 року. Таким чином, дата пріоритету заявки корисної моделі «[INFO]» за патентом України [NUMBER], що належить позивачу, є більш ранньою від дати пріоритету заявки на винахід «[INFO]» за патентом України [NUMBER]. Згідно з п. 6.5.2.1 Правил винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Держдепартаменту, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися. За підпунктом 6.5.2.2. вказаних Правил при перевірці новизни до рівня техніки включають також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, у якій зазначена Україна) у тій редакції, у якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки до Держдепартаменту або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. За підпунктом 6.5.2.3. перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу. Для вирішення питання щодо відповідності винахід «[INFO]» за патентом [NUMBER] від 12.12.2007 року критерію новизни судом була призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства Юстиції України, попередивши експертів про кримінальну відповідальність. За результатами проведення експертизи був складений висновок № 01/11 судової експертизи від 11.03.2011 року, яким встановлено, що відомості, які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до дати подання заявки - 29.10.2004 року, спростовують новизну та винахідницький рівень винаходу «[INFO]» за патентом України [NUMBER] від 10.12.2007 року, оскільки сукупність ознак стала відомою до дати подання заявки на винахід (29.20.2004 року) та всі ознаки винаходу увійшли в рівень техніки до дати подання заявки на винахід (29.20.2004 року). Представник відповідача [PERSON] в письмових поясненнях, що є в матеріалах справи, вважав, що при дослідженні питання експертом не було взято до уваги пріоритет поданої відповідачем конвенційної заявки від 29.10.2003 року, що призвело до надання, на його думку, експертом хибних висновків. Крім того, посилався на те, що патентом на винахід та деклараційним патентом на корисну модель запатентовані різні результати інтелектуальної діяльності, що унеможливлює аналіз новизни винаходу за патентом України [NUMBER] від 10.12.2007 року у порівнянні із корисною моделлю за деклараційним патентом України [NUMBER] від 15.06.2004 року. Разом з тим, стосовно заявленого пріоритету за патентом України [NUMBER] та можливості порівняння ознак винаходу з ознаками корисної моделі необхідне зазначити наступне. Експерт, який проводив дослідження за поставленим судом питанням, розумів його зміст, не змінюючи формулювання питання та приймаючи до уваги всі матеріали справи, які містили в тому числі і відомості про дату пріоритету заявки відповідача - 29.10.2003 року та мали можливість вплинути на висновки судової експертизи. Так, експертом досліджувались наявні у справі матеріали заявок, які містили повні відомості щодо їх бібліографічних даних, та у висновку судової експертизи наведені бібліографічні дані щодо патенту України на винахід [NUMBER] та корисної моделі за деклараційним патентом України на корисну модель [NUMBER], а саме: заявка № 20041008857 «[INFO]», за якою було видано патент України [NUMBER], була подана до Укрпатенту 29.10.2004 року, а заявка № 2003098297 «[INFO]», за якою було видано деклараційний патент України на корисну модель № [NUMBER] та яка/який протиставляється винаходу за патентом [NUMBER], була подана до Укрпатенту 08.09.2003 року. Таким чином, заявка №20041008857 на винахід «[INFO]» була подана до Укрпатенту 29.10.2004 року з пріоритетом від 29.10.2003 року за заявкою Р-363193, тобто пізніше дати подання заявки деклараційного патенту України на корисну модель [NUMBER] «[INFO]» 08.09.2003 року, датою опублікування є 15.06.2004 року, а, отже, сукупність ознак корисної моделі стали відомі до дати подання заявки на винахід за патентом України [NUMBER] (29.10.2004 року). Сукупність ознак корисної моделі за заявкою №2003098297, за якою було виданий деклараційний патент України [NUMBER] «[INFO]» (дата публікації 15.06.2004 року) не була опублікована на дату заявленого пріоритету 29.10.2003 року заявки на винахід №20041008857, за якою було видано патент України [NUMBER] «[INFO]». Проте, при перевірці новизни заявки на винахід № №20041008857 «[INFO]» зміст заявки на корисну модель №2003098297 «[INFO]» було включено до рівня техніки відповідно до п.6.5.2.2. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 року №197. Так, відповідно до п.5. ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки, який включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки, і якщо вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. Деклараційний патент України [NUMBER] «[INFO]» на корисну модель був опублікований 15.06.2004 року, зміст заявки повністю відповідає змісту деклараційного патенту на корисну модель, так як деклараційний патент на корисну модель - є різновидом патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель. Отже, експертом була взята до уваги дата пріоритету конвенційної заявки - 29.10.2003 року та встановлено, що всі ознаки деклараційного патенту України [NUMBER] «[INFO]» на корисну модель ввійшли до рівня техніки до дати заявленого пріоритету 29.10.2003 року за заявкою на винахід №20041008857, за якою було видано патент України [NUMBER] «[INFO]». Між тим, як вбачається з матеріалів справи, представники відповідачів надали письмові пояснені експертизи Українського інституту промислової власності в листі за № 1801/01 від 15.06.2011 року, в якому зазначено, що зміст заявки на корисну модель №2003098297 «[INFO]» було включено до рівня техніки, проте в якому тут же зазначено, що винахід за патентом України [NUMBER] по відношенню до корисної моделі, за якою було видано деклараційний патент України на корисну модель № [NUMBER], не є частиною рівня техніки, тим самим вводячи суд в оману. Крім того, з висновку № 01/11 судової експертизи від 11.03.2011 року випливає, що, виходячи з опису та результатів порівняння, наведених у таблиці №3, всі ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України [NUMBER] від 10.12.2007 року «[INFO]» повністю співпадають з ознаками корисної моделі за деклараційним патентом України [NUMBER] від 15.06.2004 року «Закупорюваний пристрій для пляшки». Натомість представник відповідача [PERSON] в свою чергу привів порівняльну таблицю ознак винаходу «[INFO]» за патентом [NUMBER] із ознаками корисної моделі «Закупорюваний пристрій для пляшки» за деклараційним патентом [NUMBER], яка, на його думку, спростовує наведені висновки експерта. Проте суд не може прийняти до уваги такі доводи представника відповідача, а розцінює їх як його особисті міркування, які він робить не будучі спеціалістом в цій галузі, перебираючи на себе функції і повноваження експерта, та які не спростовують і не ставлять під сумнів висновки судового експерта. Щодо порівняння ознак, то, як вбачається з пояснень експерта, ознака «виконана з пластмаси» винаходу «[INFO]» за патентом України [NUMBER] та ознака «закупорювальний пристрій» - «з полімерів» за деклараційним патентом України на корисну модель № [NUMBER] співпадають, зазначивши, що полімери є основними компонентами пластмас. Щодо ознаки «ущільнюючі кільця, що є еластичними» та ознаки «кільцеві паски (17) є еластичними, так як виготовлені з полімерів та слугують для ущільнення при розташуванні порожнистого елемента (6) у пляшці», (відносно якої в описі до деклараційного патенту на корисну модель [NUMBER] нічого наведено), то в результаті дослідження з використанням Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.02.2010 року, реєстраційний код 13.3.01., при порівнянні ознак деклараційного патенту України [NUMBER] «[INFO]» на корисну модель та ознак винаходу за патентом України [NUMBER] «[INFO]» виявлено їх еквівалентність. Відповідно до Методики характеристикою ознак пристрою можуть бути зв'язки між елементами та форма виконання зв'язків між елементами, тож «кільцеві паски» у деклараційному патенті України [NUMBER] «[INFO]» на корисну модель використовуються для ущільнення при розташуванні порожнистого елемента, тому обов'язково повинні бути еластичними, щоб не завдати ушкодження пляшці при розташуванні в ній порожнистого елементу. Таким чином, відповідно до зазначеного вище, заперечення представників відповідачів в їх письмових поясненнях в матеріалах справи, є необґрунтованими, висновок судової експертизи є повним та об'єктивним, а, відтак, не виникає необхідності його повторно перевіряти. Суд вважає, що вищезазначений висновок експерта є таким, що повністю узгоджується з дослідженими матеріалами справи та приймається судом в якості належного доказу. При цьому протягом розгляду справи представник відповідача [PERSON], не долучивши до матеріалів справи жодного доказу, який б вплинув на результати експертизи у даній справі, не довів, що винахід відповідає умові патентоздатності - новизни. Представник посилався лише на висновок експертизи №5610/30 від 18.03.2010 року, проведеною Донецьким науково-дослідним інститутом судових експертиз в процесі розгляду, який триває і на даний час, судової справи у Господарському суді Львівської області про захист прав на винахід за спірним патентом, яким стверджується, що дозуюча пробка МП «Чернівецький завод медичних виробів», яка використовується для закупорювання пляшки з горілкою «Горілочка на молоці», виготовлена із застосуванням кожної ознаки незалежного пункту формули винаходу «[INFO]» за патентом [NUMBER] від 10.12.2007 року, а не із застосуванням корисної моделі «[INFO]» за патентом за [NUMBER] від 15.06.2004 року. З цього представник робить власний висновок, що ознаки формули винаходу за патентом України [NUMBER] від 10.12.2007 року «[INFO]» не співпадають з ознаками корисної моделі за деклараційним патентом України [NUMBER] від 15.06.2004 року «[INFO]», оскільки вказаний виріб виготовлений із застосуванням кожної ознаки незалежного пункту формули винаходу «[INFO]» та не виготовлений із застосуванням корисної моделі «Закупорювальній пристрій для пляшки». Разом з тим, предметом дослідження вказаної експертизи відповідність винаходу «[INFO]» за патентом [NUMBER] від 12.12.2007 року критерію новизни не була, мала на меті інший об'єкт експертного дослідження, а цей критерій і не перевірявся. Крім того, постановою Пленуму Верховного Суду України №11 від 29.12.1976 року «Про судове рішення» (з наступним змінами) передбачено, що відповідно до принципу безпосередності судового розгляду рішення може бути обґрунтоване лише тими доказами, які одержані у визначеному законом порядку і перевірені в тому судовому засіданні, в якому постановлюється рішення. Таким чином, висновок експертизи №5610/30 від 18.03.2010 року не має доказового значення для вирішення даного спору. Також висновок №18480 від 04.06.2009 року експертизи Державного підприємства «Український інститут промислової власності» щодо не відповідності умові патентоздатності «новизна» корисної моделі «[INFO]» за деклараційним патентом [NUMBER], на який також посилався представник відповідача, не стосується предмету спору, не є належним доказом по справі і не спростовує доводів позовів, підтверджених висновком № 01/11 судової експертизи від 11.03.2011 року. Враховуючи зазначене, суд вважає, що винахід «[INFO]» за патентом [NUMBER] від 10.12.2007 року, належний відповідачу [PERSON], не відповідає такій умові патентоздатності як «новизна», що є підставою для визнання його недійсним згідно з пп. а) п. 1 ст. 33 Закону. Оскільки на даний час 3-я особа [PERSON] є власником патенту України [NUMBER] від 15.06.2004 року на корисну модель «[INFO]» з пріоритетом від 08.09.2003 року, тому відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 464 ЦК України та абз. 1 п. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» їй на даний час належить майнове (виключне) право на використання даної корисної моделі, виходячи з чого, видача патенту на винахід, ознаки якого відтворюють ознаки корисної моделі за патентом України [NUMBER] «[INFO]», є порушенням прав власника останнього всупереч чинному законодавству, яке регулює умови надання правової охорони результатам інтелектуальної діяльності. Стосовно тверджень представників відповідачів, викладеному в запереченнях на позов, про відсутність порушених прав власника патенту на корисну модель, суд вважає їх безпідставними з огляду на наступне. Відповідно до ч. 1 ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Відповідно до ст. 4 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України. Так, згідно зі ст. 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом. Відповідно до п. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Суд вважає встановленим, що винахід за патентом України [NUMBER] не був новим на дату подання заявки до Установи, внаслідок чого вказаний патент підлягає визнанню недійсним. Таким чином, відповідачем [PERSON] шляхом отримання патенту України [NUMBER] на винахід «[INFO]» були порушені інтереси правовласника патенту на корисну модель, які полягають у перешкоджанні реалізації виключних майнових прав інтелектуальної власності, зазначених у ст. 464 ЦК України та ст. 28 Закону, оскільки відповідач [PERSON], маючи спірний патент на аналогічний винахід, до моменту скасування такого патенту наділений правом правомірно користуватися ним та дозволяти таке використання іншим особам, видавши відповідну ліцензію ТОВ «Капс Груп», не зважаючи на те, що винахід за спірним патентом не є новим і є ідентичним до корисної моделі за патентом України № [NUMBER]. У зв'язку з цим, суд вважає встановленим, що використання відповідачем прав, які випливають із вказаного патенту, зокрема, видача ліцензії, є достатньою підставою для того, щоб у правовласника патенту на протиставлену корисну модель виникло передбачене ч. 1 ст. 3 ЦПК України право на звернення до суду за захистом права на корисну модель. Разом з тим, відсутність саме у позивача порушеного права станом на сьогоднішній день як власника патенту [NUMBER], виходячи з відчуження ним право власності на деклараційний патент України [NUMBER] на користь 3-ї особи, позбавляє його права вимоги за даним спором та свідчить про відсутність підстав для задоволення заявлених ним позовних вимог. Щодо чинності спірного патенту, то, як вбачається з виписки з Державного реєстру патентів України на винаходи, чинність спірного патенту підтримана до 29.10.2010 року, проте дана обставина не впливає на висновки суду щодо визнання цього патенту України [NUMBER] недійсним. Станом на час розгляду спірний патент є чинним, тобто з державного реєстру не виключений. Крім того, відповідно до ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Разом з тим, як випливає з цієї норми Закону, річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку, в даному випадку кінцевий строк - 29.10.2011 року. Крім того, відповідно до ч. 3, 4 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту, про що Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог 3-ї особи [PERSON] та наявність законних підстав для їх повного задоволення.

Outcome: approved