Jurisdiction: civil
Date: 2014-12-10 00:00:00

Позивачі звернулися до суду з позовною заявою та просять визнати недійсним патент України № [NUMBER] від 12.12.2011 на корисну модель, виданий на ім'я відповідачів [PERSON] та [PERSON], а також зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним зазначеного патенту та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». На підтвердження позовних вимог було надано складений Державним підприємством «Український інститут промислової власності» висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 08.06.2012 за №12671/ЗУ/12. Крім того, позивачі в письмовій заяві про зміну підстав позову в якості підстави для визнання недійсним патенту України № [NUMBER] на корисну модель навели те, що зазначена корисна модель не відповідає такій, визначеній ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», умові патентоздатності як промислова придатність. На обґрунтування такого твердження позивачі посилались на висновок експерта, складений за результатами проведення по справі судової експертизи, в якому судовий експерт встановив, що корисна модель за оскаржуваним патентом не є промислово придатною. В своїх запереченнях проти позову відповідачі вказали на те, що складений ДП «Український інститут промислової власності» висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 08.06.2012 року №12671/ЗУ/12 є необґрунтованим та не має обов'язкового характеру ні для особи яка звертається до суду з приводу визнання оспорюваного патенту недійсним, ні для сулу який розглядає справу, в зв'язку з чим просили відмовити в задоволенні позовної заяви. В своїх запереченнях та доповненнях до заперечень проти заяви про зміну підстав позову відповідачі вказали на те, що висновок експерта є необґрунтованими та суперечать іншим матеріалам справи, в зв'язку з чим просили відмовити в задоволенні позовної заяви. У письмових та усних поясненнях на позовну заяву представник Державної служби інтелектуальної власності України просив відмовити в задоволенні позовних вимог, пред'явлених до Державної служби, зважаючи на те, що патент України № [NUMBER] на корисну модель був виданий відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі, під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. В судовому засіданні представник позивачів позовну заяву підтримав та просив її задовольнити. Представники відповідачів заперечували проти задоволення позовної заяви просили відмовити у задоволенні позову в повному обсязі. Представник Державної служби інтелектуальної власності просив відмовити в задоволенні позовних вимог пред'явлених до служби. Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази, встановив наступне. Частиною 5 ст.28 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом. Поняття використання корисної моделі розкривається у абз.5 ч.2 ст.28 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» як виготовлення продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. За змістом абз.8 ч.2 цієї ж статті продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованої корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі, або ознаку, еквівалентну їй. В свою чергу, абз.1 ч.1 ст.20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. В той же час, згідно з абз.3 п.2 ст.20 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Як випливає з положень, закріплених в абз.3 п.2.ст.20 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» та в абз.5 ч.2 ст.28 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», способи використання промислового зразку та корисної моделі співпадають та, серед іншого, полягають у виготовленні продукту (виробу) з застосуванням промислового зразка, корисної моделі, застосуванні такого продукту (виробу). З наведених положень законодавства випливає, що у виробі може бути втілено як промисловий зразок так і корисну модель. Водночас, виробництво і введення в господарський обіг такого виробу можуть бути обмежені власниками відповідних патентів. Відповідачам [PERSON] та [PERSON] належить виданий на підставі заявки № u 201112264 від 19.10.2011 року патент України № [NUMBER] від 12.12.2011 на корисну модель «[INFO]». Як випливає з присутнього в матеріалах справи опису до вказаного патенту корисна модель належить до транспортного машинобудування, а саме до захисно-декоративних профільованих накладок на елементи автомобіля, наприклад пороги. Позивачу [PERSON] належать патенти на промислові зразки, а саме: патент України № [NUMBER] від 10.08.2010 на промисловий зразок «[INFO]» (заявка № s201000033 від 15.01.2010 року), патент України № [NUMBER] від 10.09.2010 на промисловий зразок «[INFO]» (заявка № s201000677 від 19.05.2010 року). Позивачам [PERSON] та [PERSON] спільно належать патент України № [NUMBER] від 26.12.2011 на промисловий зразок «[INFO]» (заявка № s201100538 від 06.05.2011) та патент України № [NUMBER] від 26.12.11 «[INFO]» (заявка № s201100539 від 06.05.2011). Таким чином, спір виник в зв'язку з порушенням внаслідок видачі оспорюваного патенту законних інтересів позивачів, пов'язаних з виробництвом та введенням в цивільний оборот накладок на елементи кузову автомобіля. Відповідно до п. 7 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» після подання заявки та за наявності документа про сплату збору за її подання проводиться формальна експертиза, під час якої: а) визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у частині другій статті 6 Закону, і чи немає його серед об'єктів, зазначених у частині третій статті 6 Закону; б) заявка перевіряється на відповідність вимогам статті 12 Закону. За змістом ст.12 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявка на корисну модель повинна відповідати вимогам єдності та містити заяву про видачу деклараційного патенту на корисну модель, опис корисної моделі, формулу корисної моделі, креслення (якщо на них є посилання в описі), реферат. Згідно з ч.11 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», якщо заявка на видачу деклараційного патенту на корисну модель відповідає вимогам статті 12 Закону, за наявності документа про сплату відповідного збору за подання заявки, заявнику надсилається рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель. Відповідно до ст.25 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» деклараційний патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Таким чином, деклараційний патент України № [NUMBER] на корисну модель було видано відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Тому судом приймаються до уваги доводи представника Державної служби інтелектуальної власності України стосовно відсутності порушення процедури видачі спірного деклараційного патенту України [NUMBER]. Разом з тим, відповідно до ч.2 ст.33 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. Згідно з п.9.3 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 05.03.2002 експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 цих Правил, в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту. При цьому власнику деклараційного патенту не надсилаються повідомлення, запити та рішення, передбачені цими пунктами. Тобто перевіряються формула корисної моделі, а також її промислова придатність та новизна. Матеріали справи містять копію такого документу, як висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 08.06.2012 року за №12671/ЗУ/12. З документу вбачається, що за результатами експертизи, проведеної ДП «Український інститут промислової власності» відповідно до ч.2 ст.33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», було встановлено, що корисна модель за деклараційним патентом України № [NUMBER] не відповідає умовам патентоздатності, визначеним ч.1 ст.7 вказаного закону, а саме за п.1 формули не є новою. Однак, під час провадження в справі власники оспорюваного патенту відмовились від п.1 формули корисної моделі, відомості про що було внесено Державною службою інтелектуальної власності до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність». За даних обставин, суд не мав підстав оцінювати висновок ДП «Український інститут промислової власності» від 08.06.2012 року за №12671/ЗУ/12 як такий, що стосується визначення умов патентоздатності корисної моделі за патентом України № [NUMBER] з чинною (зміненою в порівнянні з початково опублікованою) редакцією формули корисної моделі. Виходячи з цих міркувань та

Outcome: approved