Jurisdiction: civil
Date: 2015-11-18 00:00:00

Позивач звернувся з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, [PERSON] про припинення порушень прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг «КАШТАН», про визнання знаку «КАШТАН» добре відомим в Україні та про відновлення становища, яке існувало до порушення прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №37310. В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилався на те, що 08.10.2015 року на адресу ПрАТ «ХЛАДОПРОМ» надійшов лист від [PERSON], яким останній запропонував придбати свої права заявника на комбінований знак «КАШТАН» для товарів 30 класу МКТП «морозиво» і послуг 35 класу МКТП «реклама морозива» та 42 класу МКТП «забезпечування морозивом» за заявкою №m2015 17568 від 08.10.2015 року, що була подана ним до ДП «Український інститут промислової власності». Оскільки позивач протягом тривалого часу використовує знак «КАШТАН» при виробництві морозива, дії [PERSON] із подання ним заявки №m2015 17568 від 08.10.2015 року на реєстрацію спірного позначення є недобросовісними і направлені на отримання безпідставних прибутків від продажу прав на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг за цією заявкою позивачу або їх конкурентам. Позивач вважає за доцільне припинити порушення свого виключного права на знак КАШТАН, який він вважає добре відомим, шляхом зобовязання Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m2015 17568 від 25.09.2015р. Крім того, між позивачем та відповідачем [PERSON] було укладено ліцензійний договір №12 від 03.03.2015 року, за яким останньому було надано право на використання знаку за свідоцтвом України №37310 щодо всіх зареєстрованих товарів та послуг, а також покладено ряд обовязків, в тому числі із продовження дії свідоцтва України №37310. Позивач дізнався, що дія свідоцтва України №37310 на знак для товарів і послуг припинена у звязку із несплатою збору за продовження його дії. На думку позивача, це свідчить, що [PERSON], як власник ліцензії за ліцензійним договором, не виконав свої зобовязання, передбачені п. 3.2.9 договору, та не вчинив дії спрямовані на продовження дії вказаного свідоцтва. У звязку з неотриманням клопотання про продовження дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг і несплатою офіційного збору за таке продовження, Державна служба інтелектуальної власності припинила дію свідоцтва України №37310, тим самим припинивши права інтелектуальної власності позивача на знаки, що засвідчені свідоцтвом України №37310. На підставі викладеного просив позов задовольнити. Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі. Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечував посилаючись на те, що зі сторони служби порушень прав позивача у сфері інтелектуальної власності немає. Представник відповідача [PERSON] в судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечувала посилаючись на те, що свідоцтво України № 37310 на торгівельну марку діяло до 29.09.2010 року. В силу технічних причин строк дії свідоцтва України № 37310 на торговельну марку [PERSON] продовжено не було. Після цього, відповідач отримав претензію від позивача від 21.09.2015 року про необхідність продовження строку дії свідоцтва №37310 на торговельну марку. Однак, претензія була отримана відповідачем на дату, коли передбачений п. 2 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» шестимісячний строк надходження документу про сплату збору за продовження строку дії свідоцтва України №37310 на торговельну марку, сплинув. З огляду на це, направлення відповідного клопотання відповідачем вже не вбачалось доцільним та призвело б до невиправданих майнових витрат, про що було повідомлено позивачу у відповіді на претензію. Враховуючи сплив строку, передбаченого ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для продовження дії свідоцтва України №37310 на торговельну марку, а також відсутність законодавчо передбаченої можливості на відновлення такого строку, [PERSON] вважає неможливим виконати зобовязання передбачене п. 3.29 ліцензійного договору. Крім того, представник відповідача зазначив, що знак «КАШТАН» втратив розрізняльну здатність відносно позивача, оскільки широко використовується іншими виробниками морозива. При цьому, посилається на п. 4.3.1.4 Правил складання і подання заявки на знак для товарів та послуг за яким до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться, зокрема, позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів. На обґрунтування своїх заперечень представник відповідача [PERSON] навів видані на імя різних осіб свідоцтва України на знаки відносно товарів 30 класу МКТП, до складу яких включено слово «КАШТАН». В звязку з цим вважає, що визнання знака «КАШТАН» добре відомим в Україні відносно лише позивача призводить до порушення прав інших виробників, а також [PERSON], як заявника за заявкою № m201517568, що суперечить встановленим чч. 3-6 ст. 13 ЦК України принципам. На підставі викладеного, представник відповідача просила у задоволенні позову відмовити. Суд, вислухавши пояснення представників позивача та відповідачів Державної служби інтелектуальної власності України, [PERSON], дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення позову виходячи з наступного. Судом встановлено, що на підставі заявки №2000094315 від 29.09.2000 року позивач отримав свідоцтво України № 37310 від 16.02.2004 року на знак «КАШТАН пломбір (комб.)» відносно товарів 30 класу МКТП «морозиво» та послуг 35 класу МКТП «реклама морозива» і 42 класу МКТП «забезпечування морозивом». Між позивачем, як власником знака за свідоцтвом України № 37310, та відповідачем [PERSON] було укладено ліцензійний договір № 12 від 03.03.2005 на використання вказаного знака, пунктом п.3.2.9. якого було передбачено обовязок ліцензіата самостійно та за власний рахунок забезпечити продовження строку дії свідоцтва України № 37310 шляхом подання відповідного клопотання до Державного департаменту інтелектуальної власності України та оплати офіційного збору. Позивач дізнавшись про те, що дія свідоцтва України № 37310 на знак для товарів і послуг припинена у звязку із несплатою збору за продовження його дії, звернувся до [PERSON] з претензією № б/н від 21.09.2015 року, в який вимагав від останнього виконати свої зобовязання за ліцензійним договором та звернутись до Державної служби інтелектуальної власності України з клопотанням про продовження строку дії свідоцтва України № 37310. 25.09.2015 року відповідачем [PERSON] було подано заявку № m2015 17568 на видачу свідоцтва України на знак «КАШТАН пломбір (комб.)» для товарів 30 класу МКТП «морозиво» та послуг 35 класу МКТП «реклама морозива» і 42 класу МКТП «забезпечування морозивом». 08.10.2015 року на адресу позивача надійшов лист від [PERSON], яким останній запропонував придбати свої права заявника на знак за заявкою № m2015 17568 від 08.10.2015 року (Т. 1, а.с. 111). Отже, причиною виникнення спору стало невиконання відповідачем [PERSON] своїх обовязків за ліцензійним договором, що призвело до припинення дії належного позивачу свідоцтва України №37310 на знак, а також дії подання відповідачем [PERSON] заявки №m2015 17568 від 08.10.2015 року на реєстрацію спірного позначення, що призвело до порушення прав позивача на знак «КАШТАН», який вважає добре відомим в Україні знаком позивача відносно товару 30 класу МКТП «морозиво» за станом на 29.09.2000 року. За змістом п.2 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком. Позивачем було заявлено клопотання про призначення в справі судової експертизи з питаннями щодо наявності в матеріалах справи відомостей про фактори, які можуть вказувати на добру відомість позначення «КАШТАН» в якості знака позивача в Україні відносно товару 30 класу «морозиво» станом 29.09.2000 року для товару 30 МКТП: «морозиво», а також щодо схожості з вказаним знаком знака за заявкою №m2015 17568 та його здатності ввести в оману споживачів. В клопотанні позивач посилався серед іншого на п. 3.5 Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України №5 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» за змістом якого для зясування деяких з перелічених у частині 2 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» факторів доброї відомості щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу. За змістом ст.57 ЦПК України фактичні дані, які мають значення для справи встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Зважаючи на це та

Outcome: approved