Jurisdiction: civil
Date: 2016-02-25 00:00:00

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів та, з урахуванням уточнень, просив визнати на ім'я ТОВ «МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА» словесне позначення «[INFO]» добре відомим знаком в Україні на дату - 25 березня 2010 р. для послуг 39 класу МКТП: «послуги, пов'язані з роботою портів і доків; послуги щодо перевалки вантажів в портах; послуги з перевалки вантажів з суден, вагонів або автомашин на склади, судна, вагони або автомашини». Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання словесного позначення «[INFO]» добре відомим знаком в Україні відносно ТОВ «МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА» на дату - 25 березня 2010 р. для послуг 39 класу МКТП: «послуги, пов'язані з роботою портів і доків; послуги щодо перевалки вантажів в портах; послуги з перевалки вантажів з суден, вагонів або автомашин на склади, судна, вагони або автомашини». Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України розмістити на офіційному веб-сайті Держслужби в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання словесного позначення «[INFO]» добре відомим знаком в Україні відносно ТОВ «МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА» на дату - 25 березня 2010 р. для послуг 39 класу МКТП: «послуги, пов'язані з роботою портів і доків; послуги щодо перевалки вантажів в портах; послуги з перевалки вантажів з суден, вагонів або автомашин на склади, судна, вагони або автомашини». Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою [NUMBER] від 18.11.2015р. на ім'я [PERSON] Свої вимоги обґрунтовує тим, що 30.11.2015 р. на адресу позивача надійшов лист від [PERSON], яким останній запропонував позивачу оплатну переуступку своїх прав заявника на знак для товарів і послуг «[INFO]» за заявкою [NUMBER] від 18.11.2015 р., що подана до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» для послуг 42 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг: «досліджування в бактеріології, досліджування в біології, досліджування в геології, досліджування в техніці, досліджування в хімії, досліджування і розробляння нових товарів для інших, досліджування у механіці, досліджування у сфері захисту навколишнього середовища, досліджування у фізиці, інжиніринг, картографічні послуги, контролювання якості, метеорологічне інформування, наукові досліджування, науково-технічне експертування, перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів, підводне досліджування, послуги наукових лабораторій, послуги фахівців з хімії, прогнозування погоди, технологічне консультування, топографічне знімання, хімічний аналіз». Оскільки позивач тривалий час використовує словесне позначення «[INFO]» при наданні послуг, пов'язаних з роботою порту, він вважає, що це позначення стало добре відомим в Україні знаком позивача з 25 березня 2010 р. для послуг 39 класу МКТП: «послуги, пов'язані з роботою портів і доків; послуги щодо перевалки вантажів в портах; послуги з перевалки вантажів з суден, вагонів або автомашин на склади, судна, вагони або автомашини». В зв'язку з цім, позивач вважає, що дії [PERSON] із подання ним заявки [NUMBER] від 18.11.2015 р. на реєстрацію спірного позначення є недобросовісними і направлені на отримання безпідставних прибутків від продажу прав на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг за цією заявкою позивачу або його конкурентам. На підставі викладеного просив позов задовольнити. Представники позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримала та просила їх задовольнити: Представник Державної служби інтелектуальної власності України проти задоволення позову заперечував посилаючись на те, що позивач безпідставно стверджує про порушення своїх прав інтелектуальної власності на добре відомий знак «[INFO]», а можливе задоволення судом позовної вимоги щодо зобов'язання Держслужби відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою [NUMBER] від 18.11.2015р. на ім'я [PERSON] призведе до втручання в дискреційні повноваження Держслужби. Також зазначив, що позивачем не доведено використання словесного позначення «[INFO]» саме у якості знаку для товарів і послуг і відповідності його факторам та критеріям, які повинні бути враховані при визнанні знака добре відомим. На підставі викладеного просив у задоволені позову відмовити. Представник відповідача [PERSON] проти позову заперечував. Вважав недоведеними з боку позивача порушення його прав, що було б підставою для звернення до суду відповідно до ч. 1 ст. 3 ЦПК України, а також наявності всіх факторів з якими відповідно до закону знак визнається добре відомим. Також, звернув увагу суду на неспорідненість послуг 39 класу МКТП, для яких позивач просить визнати знак «[INFO]» добре відомим з послугами 42 класу МКТП для яких відповідачем-2 заявлено на реєстрацію позначення «[INFO]» за заявкою [NUMBER] від 18.11.2015р. На підставі викладеного просив у задоволені позову відмовити. Суд, вислухавши пояснення представників позивача та відповідачів, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення позову виходячи з наступного. Судом встановлено, що 18.11.2015 р. [PERSON] було подано заявку [NUMBER] на реєстрацію в Україні знака для товарів і послуг - словесного позначення «[INFO]» для наступних послуг 42 класу МКТП: «досліджування в бактеріології, досліджування в біології, досліджування в геології, досліджування в техніці, досліджування в хімії, досліджування і розробляння нових товарів для інших, досліджування у механіці, досліджування у сфері захисту навколишнього середовища, досліджування у фізиці, інжиніринг, картографічні послуги, контролювання якості, метеорологічне інформування, наукові досліджування, науково-технічне експертування, перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів, підводне досліджування, послуги наукових лабораторій, послуги фахівців з хімії, прогнозування погоди, технологічне консультування, топографічне знімання, хімічний аналіз». 30.11.2015 р. на адресу позивача надійшов лист від [PERSON] від 23.11.2015 р., яким останній запропонував позивачу оплатну переуступку своїх прав заявника на знак для товарів і послуг «[INFO]» за заявкою [NUMBER] від 18.11.2015 р. для всіх заявлених послуг 42 класу МКТП. Отже, зазначені дії, а саме подання [PERSON] заявки [NUMBER] від 18.11.2015 р. на реєстрацію спірного позначення, призвели до порушення прав позивача на словесне позначення «[INFO]», яке позивач вважає добре відомим в Україні знаком відносно послуг 39 класу МКТП: «послуги, пов'язані з роботою портів і доків; послуги щодо перевалки вантажів в портах; послуги з перевалки вантажів з суден, вагонів або автомашин на склади, судна, вагони або автомашини», станом на 25 березня 2010 р. У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введенні в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23 грудня 1993р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. На дату подання [PERSON] заявки на реєстрацію спірного позначення (18.11.2015р.) Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» був чинним в редакції від 21.05.2015 року. Ст. 3 Закону визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору. Таким міжнародним договором України в розумінні ст. 3 Закону є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., участь України в якій підтверджена в серпні 1992 р. В силу ст. 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (надалі за текстом - «Рекомендації ВОІВ»). Оскільки згідно ст. 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї відповідне рекомендаційне значення. Також в силу ст. 6-quinquies Паризької конвенції, товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: 1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона; 3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. У національному законодавстві України умови надання правової охорони визначаються ст.5 Закону, зокрема, пункт 1 вказаної статті передбачає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Позивач вважає, що на спірне позначення за заявкою [NUMBER] від 18.11.2015р. мають бути поширені підстави для відхилення її від реєстрації, які прямо передбачені статтею 6-bis Паризької конвенції. Також позивач вважає, що є підстави для відмови у наданні правової охорони спірному позначенню, передбачені абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. абз. 2, 3 п. 3 ст. 6 Закону, в силу яких: не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу»; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є: тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. За змістом п.2 ст.25 Закону при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком. Ст. 2 Рекомендацій ВОІВ передбачено, що при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею. Позивачем було заявлено клопотання про призначення в справі судової експертизи з питаннями щодо наявності в матеріалах справи відомостей про фактори, які можуть вказувати на добру відомість позначення «[INFO]» в Україні в якості знака позивача станом на 25 березня 2010 р. відносно послуг 39 класу МКТП: «послуги, пов'язані з роботою портів і доків; послуги щодо перевалки вантажів в портах; послуги з перевалки вантажів з суден, вагонів або автомашин на склади, судна, вагони або автомашини», а також щодо схожості з вказаним знаком позначення за заявкою [NUMBER] від 18.11.2015р. та його здатності вводити в оману споживачів. За змістом ст. 57 ЦПК України фактичні дані, які мають значення для справи встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Згідно ч. 1 ст. 143 ЦПК України згідно з якою для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 14.01.2016 року по справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. З висновку експерта №91 від 15.02.2016 року, складеного судовим експертом [PERSON] вбачається, що надані на дослідження матеріали справи містять відомості про такі фактори, як тривалість, обсяг та географічний район використання знака, тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, а також цінність, що асоціюється зі знаком, сукупність яких вказує на те, що станом на 25.03.2010 р. позначення «[INFO]» стало добре відомим в Україні знаком Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА» відносно послуг 39 класу МКТП: «послуги, пов'язані з роботою портів і доків; послуги щодо перевалки вантажів в портах; послуги з перевалки вантажів з суден, вагонів або автомашин на склади, судна, вагони або автомашини». Розглядаючи такий критерій, як тривалість, обсяг та географічний район використання знака експерт, зокрема, брав до уваги те, що позивач відповідно до Статуту, зареєстрований як юридична особа з 02.10.2007р. і є повним правонаступником зі всіма правами та обов'язками ЗАТ «МСП НІКА-ТЕРА», створеного відповідно до Установчого договору від 22.01.1995р.; позивач надає послуги з перевалки, зберігання та відправки вантажів з 2001 р., як це випливає з тексту присвяченого діяльності ТОВ «Морський спеціалізований порт НІКА-ТЕРА» огляду, опублікованого в журналі «ТРАНСПОРТ»№ 15 (755) від 17 квітня 2013 р. (а.с. 38 т.1); відповідно до «Заказного исследования «Описание портов, осуществляющих перевалку серы», один з розділів якого має назву «Динамика перевалки серы в порту «Ника-Тера» в 2005-2010 гг. (а.с.192 т.1), позивач надавав послуги з перевалки сірки у зазначений період часу; відповідно до звітів про роботу морського (річкового) порту (причалу) за січень-грудень 2007 р., складений за результатами діяльності в означений період ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» (а.с.158 т.1), за січень-грудень 2008 р., складений за результатами діяльності в означений період ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» (а.с.159-160 т.1), за січень-грудень 2009 року, складений за результатами діяльності в означений період ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» надавав послуги морських портів з обробки вантажів, у тому числі, пов'язані з перевалкою вантажів (а.с.161-162 т.1). За таких обставин експерт робить правильний на переконання суду висновок, що з приведених матеріалів випливає, що, за станом на 25.03.2010 р., послуги морських портів (терміналів) надавались позивачем з використанням позначення «[INFO]» близько 10 років. Такий період є достатньо тривалим строком використання позначення і свідчить про існування сталого попиту на послуги позивача, які надавалися з використанням словесного позначення «[INFO]» для послуг портів 39 класу МКТП, а разом з цим, і про обізнаність споживачів щодо цього позначення. Аналізуючи обсяг реалізації послуг, відносно яких застосовується знак експерт, зокрема, брав до уваги інформацію з опублікованої в електронній версії видання «ПОРТЫ УКРАИНЫ» статті «Амбиции порта «Ника-Тера», в якій керівник позивача в інтерв'ю виданню, серед іншого, повідомляє, що: «Первая отгрузка в порту произошла в 2001 году. Постоянно наращивая перевалку, «Ника-Тера» уже к 2006 году вышла на проектную мощность, отгрузив более 2,1 млн тонн грузов»; довідку ТОВ «Морський спеціалізований порт НІКА-ТЕРА» від 14.01.2016 вих.№ 03/НК-01 щодо обсягів перевалки вантажів за період з 2007 по 2015 роки, підписану начальником порту О.К. Тимченко (а.с. 176 т.1), відповідно до якої обсяги перевалки всіх вантажів Товариством з обмеженою відповідальністю «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» склали: протягом 2007 року 2 568 711,96 (два мільйони п'ятсот шістдесят вісім тисяч сімсот одинадцять) 96 тн, протягом 2008 року 3 450 883,89 (три мільйони чотириста п'ятдесят тисяч вісімсот вісімдесят три) 89 тн, протягом 2009 року 4 189 555,59 (чотири мільйони сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсс п'ятдесят п'ять) 59 тн, протягом 2010 року 4 474 557, 16 (чотири мільйони чотириста сімдесят чотири тисяч п'ятсот п'ятдесят сім) 16 тн. Наведені показники узгоджуються з матеріалами звітності ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» за відповідний період, відображеними у звітах про роботу морського (річкового) порту (причалу) (а.с.158-175 т.2): за січень-грудень 2007 року - 2 568. 6 тис. тон, 265 суден; січень-грудень 2008 року - 3 450. 9 тис. тон, 359 суден; січень-грудень 2009 року, 4 189. 6 тис. тон, 379 суден; січень-грудень 2010 року, 4 474. 5 тис. тон, 325 суден. Крім того, вказані дані щодо обсягів перевалки вантажів ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» містяться в номінаціях та рейтингах за відповідні періоди, опублікованих на офіційному сайті Національного морського рейтингу України, посилання на який присутні в матеріалах справи (а.с. 29, 31, 34, 45-46, 65-66 т.1 тощо). Також експерт брав до уваги, що за відомостями Національного морського рейтингу України обсяг перевалки вантажів морським терміналом позивача у період 2007-2010 років показував постійне зростання: у 2008 році зростання склало 34% в порівнянні з 2007 роком і за цим показником позивач посів 10 місце серед 30 найкрупніших недержавних стивідорних компаній; у 2009 році зростання склало 21.4% в порівнянні з 2008 роком і за цим показником позивач посів 5 місце серед 30 найбільших стивідорних компаній, що пропрацювали понад 2 роки; у 2010 році зростання склало 6.8% в порівнянні з 2009 роком і за цим показником позивач посів 14 місце серед 30 найбільших стивідорних компаній, що пропрацювали понад 2 роки. У сукупності вказані дані свідчать, що протягом 2001-2010 років позивачем, з використанням позначення «[INFO]», було надано послуг морських портів (терміналів) з перевалки понад 16, 7 млн. тон вантажів та обслуговано не менше ніж 1328 суден, що вказує на сталий та динамічний розвиток господарської діяльності ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» та, відповідно, на інтенсивне використання позначення «[INFO]» при наданні послуг морських портів (терміналів). Досліджуючи положення виробника ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» на ринку експерт брав до уваги, що відповідно до відомостей, розміщених на офіційному сайті Національного морського рейтингу України, які містяться в матеріалах справи (а.с. 31, 34, 65-66 т.1 тощо): у 2007 році позивач з показником обігу вантажів у 2 млн. 568 тис 600 тон посів 13 місце серед 30 найбільших приватних стивідорних компаній; у 2008 році позивач з показником обігу вантажів у 3 млн. 450 тис 900 тон посів 10 місце серед 30 найбільших приватних стивідорних компаній; у 2009 році позивач з показником обігу вантажів у 4 млн. 189 тис 600 тон посів 6 місце серед 30 найбільших приватних стивідорних компаній; у 2010 році позивач з показником обігу вантажів у 4 млн. 474 тис 500 тон посів 10 місце серед 40 найбільших державних та приватних портів і терміналів. При цьому, серед 42 приватних стивідорних компаній позивач зайняв 3 місце. Суд погоджується, що наведені дані підтверджують ту обставину, що позивач у період часу з 2007р. по 25 березня 2010 р. вже займав вагоме становище серед операторів українських морських портів та терміналів, перебуваючи у верхній частині рейтингу підприємств цієї галузі. Досліджуючи географічний район використання знака експерт брав до уваги відомості, розміщені у статті української «Вікіпедії», згідно якої, зокрема, «Перевалкою «Ніка-Тери» користуються більшість українських і російських компаній, але одним із найбільших клієнтів порту останнім часом виступав «Білоруськалій», який у 2010 році при загальному обсязі експорту калійних добрив у 6,8 млн т близько 1 млн т поставив на експорт через миколаївське підприємство» (а.с.99 т.2). Зазначені матеріали справи вказують на обізнаність стосовно позначення «[INFO]» у зв'язку з послугами морського порту (терміналу) як українських, так і іноземних споживачів. Розглядаючи такий критерій, як тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, експертом було взято до уваги, що вагомим фактором, який сприяв просуванню позначення «[INFO]», є включення його до складу комерційного (фірмового) найменування позивача в якості спеціальної (відмітної) частини. Завдяки цій обставині, позначення «[INFO]» наводиться при кожному згадуванні позивача та, як наслідок, нерозривно пов'язується з його діяльністю. З 2008 року позивач бере участь у заснованому в 2007 році виданням «Порти України» та Інформаційно-аналітичним центром «BlackSeaTrans» Національному морському рейтингу України. В номінаціях вказаного рейтингу, які опубліковуються виданням «Порти України», в тому числі в комп'ютерній мережі Інтернет, фігурує фірмове найменування позивача з позначенням «[INFO]». Серед іншого, з матеріалів справи вбачається, що за підсумками 2009 року «компанія «НІКА-ТЕРА» була відзначена дипломом Національного морського рейтингу України в номінації «Золотий причал 2009» (а.с. 44 т.1), відомості про що опубліковані у виданні «Порти України» № 01 (93) 2010, зокрема і в його електронній версії (а.с.45-46 т.1). Також експертом прийнято до уваги участь позивача з 2004 року в Регіональній торгово-промисловій палаті Миколаївської області, тривалість якої, за станом на 25.03.2010, перевищувала 5 років (а.с.84-85 т.2), що сприяло просуванню позначення «[INFO]» в ділових колах. Зазначені дані вказують, що починаючи з 2004 р. на території України позивачем вживались заходи, які сприяли просуванню позначення «[INFO]», що, в свою чергу обумовило обізнаність споживачів щодо нього. Досліджуючи такий критерій, як цінність, що асоціюється зі знаком експерт брав до уваги відомості, що містяться в матеріалах справи про опублікування в загальнодоступних джерелах даних і тим самим спрямованих широкому колу споживачів щодо запланованих та фактичних фінансових показників господарської діяльності позивача з використанням позначення «[INFO]» до 25 березня 2010р., зокрема: опубліковане в Інтернет-виданні «Морские бизнес-новости Украины» інтерв'ю з директором ЗАТ «Спеціалізований морський порт «Ніка-Тера», правонаступником якого є позивач, в якому, серед іншого зазначається: «В прошлом (2007-м - ред.) году мы заплатили в бюджеты всех уровней 10 млн. грн.». В даному матеріалі також анонсується намір позивача інвестувати у інфраструктуру порту до 2010 року 240-250 мільйонів доларів: «На ближайшие 2 года сумма инвестиций составит 240-250 млн. дол. Уже идет строительство причалов» ( а.с. 179 т.1); відповідно до повідомлення від 03.02.2010 р. «Сан Инбев Украина», «Ника-Тера» и «Николаевоблэнерго» - в числе лучших налогоплательщиков по итогам января 2010 года» у випуску електронного видання «Бизнес новости Николаева» за підсумками рейтингу за січень 2010 р. в десятку кращих підприємств, що обслуговуються в спецінспекції по роботі з великими платниками податків у м. Миколаєві увійшло, у тому числі, ТОВ «МСП «Ніка-Тера». Також ТОВ «МСП «Ніка-Тера» у січні 2010 року забезпечило один із найбільших показників серед підприємств м. Миколаєва надходжень в державний бюджет 3,3% (а.с.182 т.1). Суд погоджується, що за мірками недержавних компаній та з урахуванням вартості національної валюти у розглядуваний період, наведені окремі фінансові показники є досить суттєвими і в своїй сукупності відображають як досягнутий станом на 25.03.2010р. значний розмах господарської діяльності позивача, що проводилась під позначенням «[INFO]», так і серйозні економічні перспективи її розвитку. Оцінюючи висновок експерта № 91 від 15.02.2016 р. в цій частині, суд бере до уваги, що за змістом п.(1) (а) ст.2, Спільної рекомендації про положення щодо охорони загальновідомих знаків, прийнятої в 1999 році Асамблеєю Паризького союзу та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності, при підготовці висновку про те, чи є знак загальновідомим, компетентний орган зобов'язаний прийняти до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є загальновідомим. При цьому, розглянуті у висновку експерта № 91 від 15.02.2016 р. критерії та фактори є доречними та передбачені в п.3.2.3. Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженому затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 та п.2 ст.25 Закону. Водночас, відповідні розділи дослідження мають посилання на матеріали справи та складені з урахуванням їх змісту. Отже, дослідження питання № 1 проведено експертом з дотримання вимог законодавства та методичних джерел і ґрунтується на матеріалах справи. В зв'язку з цим, суд приймає висновок експерта № 91 від 15.02.2016 р. в якості належного та допустимого доказу, на підставі якого позначення «[INFO]» є добре відомим в Україні знаком Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА» відносно послуг 39 класу МКТП: «послуги, пов'язані з роботою портів і доків; послуги щодо перевалки вантажів в портах; послуги з перевалки вантажів з суден, вагонів або автомашин на склади, судна, вагони або автомашини» станом на 25 березня 2010 р. З урахуванням цієї обставини, не заслуговують на увагу твердження відповідачів, що позначення «[INFO]» не відповідає факторам та критеріям у необхідної сукупності, які повинні бути враховані при визнанні знака добре відомим. Суд також не може погодитись з доводами представника відповідача Державної служби інтелектуальної власності України стосовно того, що позивачем не доведено використання словесного позначення «[INFO]» саме у якості знаку для товарів і послуг, оскільки входження словесного позначення «[INFO]» в назву юридичної особи позивача (ч. 1 ст. 90 ЦК України) не виключає його використання позивачем в якості знака для товарів і послуг та відповідного сприйняття цього позначення споживачами послуг 39 класу МКТП, які надає позивач. Згідно ст. 1 Закону знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Пунктом 4 ст. 16 Закону передбачені способи використання знака, зокрема, використанням знака визнається застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Використання позивачем позначення «[INFO]» під час надання послуг морського порту, втому числі послуг, пов'язаних з роботою портів і доків, послуг щодо перевалки вантажів в портах, послуг з перевалки вантажів з суден, вагонів або автомашин на склади, судна, вагони або автомашини, суд на підставі ст. 1, п. 4 ст. 16 Закону та з урахуванням обставин справи визнає використанням знака для товарів і послуг. Відповідно до п.4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. Згідно з п.4.3.2.6. тих же Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. В результаті розгляду питання № 2 у висновку № 91 від 15.02.2016 р. судовим експертом з'ясовано, що словесне позначення «[INFO]» за заявкою на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 18.11.2015р. є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним позначенням «[INFO]», яке використовується позивачем. Водночас експерт зауважує, що вказані в заявці [NUMBER] від 18.11.2015р. послуги 42 класу МКТП не є спорідненими з послугами 39 класу МКТП: «послуги, пов'язані з роботою портів і доків; послуги щодо перевалки вантажів в портах; послуги з перевалки вантажів з суден, вагонів або автомашин на склади, судна, вагони або автомашини», які фактично надає позивач, здійснюючи свою господарську діяльність з використанням знака «[INFO]». Відповідно до абз.2 п.4.3.2.4. Правил: При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: - провести пошук тотожних або схожих позначень; - визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; - визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. В свою чергу, відповідно до абз.1 п. 4.3.1.9. Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. З приведеної норми випливає, що до позначень, оманливих або таких, що можуть ввести в оману стосовно особи виробника товару, належать такі, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Водночас, абз.2 п. 4.3.1.9 Правил передбачає, що позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. В результаті розгляду питання № 3 у висновку № 91 від 15.02.2016 р. судовим експертом з'ясовано, що словесне позначення «[INFO]» за заявкою на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 18.11.2015р. є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги 42 класу МКТП: «досліджування в бактеріології, досліджування в біології; досліджування в геології, досліджування в техніці, досліджування в хімії, досліджування і розробляння нових товарів для інших, досліджування у механіці, досліджування у сфері захисту навколишнього середовища, досліджування у фізиці, інжиніринг, картографічні послуги, контролювання якості, метеорологічне інформування, наукові досліджування, науково-технічне експертування, перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів, підводне досліджування, послуги наукових лабораторій, послуги фахівців з хімії, прогнозування погоди, технологічне консультування, топографічне знімання, технічний аналіз». До такого висновку експерт дійшов враховуючи, що між послугами 39 класу МКТП, які фактично надає позивач, та приведеними у заявці [NUMBER] послугами 42 класів МКТП існує взаємозв'язок, який обумовлює, в тому числі, і наявність спільного кола їх споживачів - судновласників, власників вантажів (продуктів рослинництва та тваринництва, корисних копалин, хімічних речовин тощо). З урахуванням цього, а також з огляду на встановлені вище фактори, які характеризують відомість знака «[INFO]» в Україні, неможливо виключити ту обставину, що при використанні позначення «[INFO]» за заявкою [NUMBER] стосовно наведених у ній послуг 42 класу МКТП у споживачів цих послуг може виникнути помилкове враження про пов'язаність особи, яка їх надає, з позивачем, зокрема про наявність тісних ділових зв'язків між обома особами. Такі висновки судової експертизи № 91 від 15.02.2016 р. по питанням № 2 та № 3 узгоджуються з іншими доказами в справі, що містять зображення позначень та відомості щодо послуг, стосовно яких вони заявлені на реєстрацію або використовуються, зокрема з матеріалами заявки [NUMBER], зображеннями добре відомого знака, який використовується позивачем. Таким чином, дослідження питань № 2 та № 3 проведено експертом з дотримання вимог законодавства і ґрунтується на матеріалах справи. На підставі викладеного, суд приймає висновок експерта № 91 від 15.02.2016 р. в якості належного та допустимого доказу, який підтверджує, ту обставину, що словесне позначення «[INFO]» за заявкою [NUMBER] є таким, що може ввести споживачів в оману стосовно особи виробника всіх зазначених в заявці послуг 42 класу МКТП, що мають зв'язок з послугами 39 класу МКТП, для яких словесне позначення «[INFO]» стало добре відомим знаком позивача станом на 25 березня 2010р., тобто до дати подачі відповідачем-2 заявки [NUMBER] (18.11.2015р.). Разом з цим, відповідно до п. 4 ст. 25 Закону з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. На підставі зазначеної норми матеріального права, а також висновку експерта № 91 від 15.02.2016 р. по питанням № 2 та № 3 суд вважає, що використання відповідачем [PERSON] або іншими особами позначення «[INFO]», яке вочевидь є схожим з добре відомим знаком позивача «[INFO]», для не неспоріднених послуг 42 класу МКТП може, ймовірно, завдати шкоди інтересам позивача через помилкову уяву споживачів про пов'язаність особи, яка їх надає, з позивачем, зокрема про наявність тісних ділових зв'язків між обома такими особами, що призведе до змішування. Таким чином, суд приходить до переконання, що словесне позначення «[INFO]» за заявкою на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 18.11.2015р. є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним позначенням «[INFO]», яке є добре відомим знаком позивача. Згідно абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Відповідно до абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. В силу ст. 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. На думку суду встановлений у Паризькій конвенції принцип «відхилення реєстрації товарного знака» означає безумовне недопущення реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою у зв'язку із фактом невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленого компетентним органом Країни Паризького Союзу. Термін «відхилення» застосовано також і у п. 4.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів i послуг «Рішення про відхилення заявки та порядок його прийняття». Зокрема, згідно з пп.4.5.1. Правил якщо встановлено невідповідність заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в статті 6 Закону, для усього переліку товарів і/або послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обґрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг. У пп.4.5.2. Правил вказується, що повідомлення має містити посилання на відповідні положення Закону, Правил та наводити джерела використаної інформації. До повідомлення можуть бути включені зауваження і пропозиції. Пропозиції можуть бути вмотивовані виявленням схожих зареєстрованих знаків або знаків, раніше заявлених на реєстрацію для всіх або частини однорідних товарів або послуг. Заявнику може бути запропоновано надати лист-згоду власника зареєстрованого або раніше заявленого на реєстрацію знака щодо реєстрації знака, відносно якого проводиться експертиза. Відомство може запропонувати реєстрацію знака як колективного, якщо при експертизі заявленого знака встановлено, що він тривалий час використовувався в Україні кількома виробниками для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратив розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів. Згідно з пп.4.5.3. Правил заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення Відомства надати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення. У разі необхідності додаткових роз'яснень може бути проведений розгляд заявки за участю заявника, як передбачено пунктом 3.5 Правил. Відповідно до пп.4.5.4.-4.5.6. Правил якщо заявник не надав у встановлені строки відповідь щодо пропозицій Відомства, то рішення приймається на підставі наявних матеріалів заявки. Якщо доводи, надані заявником, визнаються відомством як обґрунтовані, то приймається рішення про реєстрацію знака, як передбачено пунктом 4.4 Правил. Якщо термін надання відповіді порушено або доводи, що наведені заявником на користь реєстрації знака, не визнаються Відомством як обґрунтовані, то виноситься рішення про відхилення заявки відносно усього переліку товарів і/або послуг або відносно його частини. Слід зазначити, що встановлений п. 4.5. Правил порядок прийняття рішення про відхилення заявки містить широке коло правових підстав для реєстрації знака для товарів і послуг навіть після попередньої відмови у його реєстрації, що не узгоджується з принципом безумовного недопущення реєстрації товарного знака відповідно до п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції. Таким чином, зі змісту п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності випливає безумовне і гарантоване недопущення реєстрації товарного знака за відповідною заявкою, що також узгоджується із вимогами ч. 2 ст. 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, згідно яким процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, повинні бути справедливими та рівними для всіх. Вони не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки. З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою [NUMBER] від 18.11.2015р. не означає втручання в дискреційні повноваження Держслужби або органу експертизи, передбачені Положенням про Державну службу інтелектуальної власності України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а є реалізацією судом спеціального правового механізму захисту прав інтелектуальної власності позивачів на добре відомий знак, передбачений п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, оскільки таке зобов'язання не перешкоджає проведенню органом експертизи Державної служби інтелектуальної власності України експертизи за заявкою [NUMBER] від 18.11.2015р. відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та стосується недопущення реєстрації знака за цією заявкою у майбутньому. Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлені повноваження Державної служби інтелектуальної власності України щодо правової охорони знаків для товарів і послуг, зокрема Держслужба забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого: організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію, забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг. Також згідно абз. 2 п. 1 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 436/2011 (в редакції від 25.12.2013р. відповідно до Указу Президента України від 18 грудня 2013 р. № 689/2013): Державна служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності». Зокрема пп. 2), пп. 3), пп. 5), пп. 11) п. 4 Положення передбачено, що Держслужба організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності. Відповідно до глави 8 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 15.04.2005 N 228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2005 р. за N 471/10751 відомості про знак, який за рішенням Апеляційної палати визнаний добре відомим в Україні, публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність». Таким чином, визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні передбачає публікацію відповідних відомостей в офіційному Бюлетені «Промислова власність» та в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні», яка розміщена на офіційному веб-сайті Держслужби для інформування широкого кола осіб, що відноситься до компетенції відповідача Державної служби інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України, відповідно до покладених на неї повноважень, не відслідковує порушення прав власників свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та добре відомі знаки, суд вважає, що з відповідача [PERSON] підлягають стягненню на користь позивача судові витрати, які складаються з суми судового збору 5512,00 грн. На підставі викладеного,

Outcome: approved