Jurisdiction: civil
Date: 2019-10-23 00:00:00

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів у якому просить суд ухвалити рішення, яким достроково повністю припинити дію свідоцтва на знак для товарів і послуг № [NUMBER]. Також позивач просив суд зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового повного припинення дії свідоцтва України № [NUMBER] та опублікувати відомості про це в Офіційному бюлетені «Промислова власність». В обґрунтування пред`явлених вимог, позивач посилається на те, що він прийняв рішення про реєстрацію знаків для товарів та послуг «[INFO]» та «[INFO]» для товарів 7 класу МКТП, з метою організації повномасштабного виробництва товарів віднесених до цього класу. Однак такий намір не може реалізувати у зв`язку з тим, що відповідачеві раніше було видано свідоцтво № [NUMBER] . Разом з цим, позивач стверджує, що відповідач не використовує зареєстрований знак для товарів і послуг більше ніж п`ять років до дати подачі до суду позовної заяви, що є підставою для прийняття рішення про дострокове припинення дії свідоцтва. Посилаючись на здійснення права на захист свого охоронюваного законом інтересу, позивач просить суд ухвалити рішення про повне задоволення пред`явлених вимог. Представником відповідача Міністерство економічного розвитку та торгівлі України було подано відзив на позовну заяву, в якому представник посилається на те, що обов`язок доведення факту використання знака покладений на власника відповідного знаку, Положенням «Про Міністерство економічного розвитку та торгівлі України», затвердженим постановою Кабінетів Міністрів України від 20.08.2014 № 459 не передбачено здійснення ним контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. Представник відповідача у судовому засіданні проти задоволення позову заперечував посилаючись на обставини, які викладені у раніше поданому ним відзиві. Додатково послався на відсутність права у позивача на звернення до суду з даним позовом, оскільки таке у позивача наразі відсутнє. Заслухавши думку у часників процесу, дослідивши наявні в матеріалах справи докази та вивчивши зміст поданих учасниками процесу заяв по суті справи, суд дійшов наступного висновку. Судом встановлено, що відповідач ТОВ торгівельно-промислова компанія «НАК» є власником свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг «[INFO]», яка зареєстрована для товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Відповідно до Виписки, знак для товарів та послуг зареєстровано 26 травня 2008 року, що підтверджується роздруківкою даних БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг». З метою виробництва та продажу продукції під вищенаведеним знаком, позивач прийняв для себе рішення зареєструвати знаки для товарів і послуг «[INFO]» та «[INFO]» для товарів 7 класу МКТП, з метою організації повномасштабного виробництва товарів віднесених до цього класу. В ході підготовки заявки на реєстрацію зазначених знаків позивачеві стало відомо, що 26 травня 2008 року УкрПатентом було видано свідоцтво № [NUMBER] на знак для товарів і послуг «[INFO]» на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю торгівельно-промислова компанія «НАК», яке зареєстровано для товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарського знаряддя; інкубатори. Обґрунтовуючи свої вимоги позивач посилається на те, що відповідач не використовує зареєстрований знак для товарів і послуг більше ніж п`ять останніх років до дати подачі до суду позовної заяви, що є підставою для прийняття рішення про дострокове припинення дії свідоцтва і, як наслідок здійснення позивачем права на захист свого охоронюваного законом інтересу щодо реєстрації знаків для товарів та послуг у відповідному класі. Відповідно до ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Відповідно до ч. 2. ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Згідно ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором. У відповідності до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Таким чином, виключне право використовувати знак для товарів і послуг (торговельну марку) належить власнику свідоцтва або іншого охоронного документу, який засвідчує набуття майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку). Згідно пункту 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Законом України від 16.09.2014 року № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (надалі - Угода про асоціацію). Згідно зі статтею 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки. Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання. Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Згідно зі ст. 10 ЦК України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України. Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України «Про міжнародні договори України». Статтею 19 Закону України «Про міжнародні договори України`встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. З огляду на зазначене, а також ураховуючи те, що з 01.09.2017 р. Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі, до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтв України та міжнародних реєстрацій на знаки для товарів і послуг з підстави їх невикористання, мають застосовуватися положення статті 198 Угоди про асоціацію. Відтак, з урахуванням статті 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтв України та міжнародних реєстрацій можуть бути достроково припинені у разі, якщо знаки для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтв та поширення дії на території України міжнародних реєстрацій або від іншої дати. Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом. Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. На спростування доводів позивача представник відповідача 28 серпня 2019 року направив відзив на позовну заяву в якому зазначив, що позовні вимоги [PERSON] повністю необґрунтовані та недоведені будь-якими доказами. На противагу посилань позивача та на підтвердження факту використання знаку для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 26 травня 2008 року № [NUMBER] у будь-який спосіб, визначений ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в межах встановленого строку до дати звернення позивача до суду з даним позовом (12 грудня 2018 року) представник відповідача зазначив наступне. Відповідач здійснює виробництво рукавів високого тиску з приєднувальною арматурою відповідно до технічних умов (ТУ У 25.1-31073990-001:2008), отриманих у Львівському науково-виробничому центрі стандартизації, метрології та сертифікації, 17 жовтня 2008 року. Виробництво і реалізація рукавів високого тиску «[INFO]» відповідає обраним відповідачем кодам КВЕД: 22.19 Виробництво інших гумових виробів; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування. Відповідач розповсюджує серед наявних та потенційних клієнтів рекламні буклети. З 2011 року відповідач має власний сайт у мережі Інтернет - на якому вказано, що ТзОВ ТПК «НАК» реалізовує рукави високого тиску ТМ «[INFO]», що підтверджується наданою копією скріншоту з Інтернет сторінки. Окрім того, зазначив представник, відповідачем розроблено окремий сайт для ТМ «[INFO]» - [INFO], який зареєстровано ще у 2011 році. Як на підставу своїх заперечень представник відповідача посилається на основний доказ у справі висновок експертизи Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз № 6173 від 23 грудня 2016 року відповідно до змісту якого, експерт зробив висновок, що товар під назвою «Рукави високого тиску з металевим обплетенням та нероз`ємними наконечниками», що виготовляється ТзОВ ТПК «НАК» під товарним знаком «[INFO]» відноситься до 7 Класу МКТП, охороняється товарним знаком «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] від 26 травня 2008 року в даний момент, відносився до цього Класу і охоронявся цим знаком у вказаний в заяві період: з 26 травня 2008 року (дата публікації відомостей про видачу свідоцтва) по 07 грудня 2016 року (а.с. 83-88). Згідно ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом. Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків. Відповідно до ч. ч. 1, 5, 6 ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за звернення учасника справи, має ті самі права і обов`язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду. Цивільно-процесуальним законодавством встановлено вимоги до висну експерта (ст. 102 ЦПК України). Згідно ч.ч. 6-7 ст. 102 ЦПК України, у висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Разом з тим, наданий представником позивача висновок експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз № 6173 від 23 грудня 2016 року не містить посилань на якій підставі була проведена експертиза та складений вказаний висновок, чи був він проведений в межах розгляду даної справи. Крім того, у порушення ст. ст. 102, 106 ЦПК України висновок не містить посилань на те, що експерт попереджався про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. З урахуванням встановленого, суд не приймає до уваги наданий позивачем висновок експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз № 6173 від 23 грудня 2016 року, оскільки він складений з порушенням процедури, визначеної Законом. Будучи стороною по справі та маючи рівні процесуальні права щодо збирання та надання доказів, представник позивача не був позбавлений можливості ініціювати питання перед судом про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності з порушеного питання чи самостійно в межах даної справи надати висновок експерта, який би був проведений на його замовлення у спосіб та у порядку визначеному процесуальних Законом. Таким чином, оскільки судом не приймається до уваги зазначений висновок, посилання представника відповідача на те, що знак для товарів і послуг було нанесено на товар класу, для якого він був зареєстрований суд вважає недоведеним. Як зазначено у п. 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у ч. 4 ст. 16 Закона; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Надані ж відповідачем в якості доказів у інші документи не є достатніми та переконливими доказами введення в цивільний обіг товарів, маркованих знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №91985, а також належними доказами вчинення підготовчих дій по введенню товарів у цивільний обіг. Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Відповідно до статті 197 Угоди про асоціацію, якщо протягом п`яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п`ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання. Нижченаведене також вважається використанням у розумінні пункту 1: a) використання торговельної марки у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована; b) проставлення торговельної марки на товари або їхню упаковку лише з метою експорту. Використання торговельної марки з дозволу власника або будь-якою іншою особою, яка має право використовувати колективну торговельну марку або гарантійну чи сертифікаційну марку, розглядається як використання власником в розумінні пункту 1. Тож, суб`єкт права на торговельну марку зобов`язаний, згідно з вимогами Закону, використовувати належне йому право на марку щодо товарів чи послуг, для яких вона зареєстрована. Уповноважена особа може реалізувати дане право як безпосередньо шляхом маркування виробленої продукції чи при надані послуг, так і через передачу (надання) права на її застосування іншому суб`єкту на підставі відповідних ліцензійних договорів. Відповідно до 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Надання такого дозволу згідно абзацу 5 ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також вважається використанням знака власником свідоцтва. Відповідно до ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що відповідачем не спростовано їх обґрунтованості вимог позивача, що є підставою для задоволення позову повністю. Згідно з чинним законодавством України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба (її правонаступник) публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», а тому суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов`язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового повного припинення дії свідоцта України № [NUMBER] на торговельну марку « [INFO] » щодо усіх товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких вона зареєстрована та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». У відповідності до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (п.1, ч. 1 ст. 141 ЦПК України). Як вбачається з матеріалів справи, сума судових витрат, які позивач поніс у зв`язку із розглядом справи, складає 1409 грн. 60 коп., що підтверджується копіями платіжних документів. Враховуючи те, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, суд вважає, що з відповідача підлягають стягненню на користь позивача судові витрати понесені ним під час розгляду справи в розмірі 1409 грн. 60 коп. На підставі викладеного та

Outcome: approved