Jurisdiction: civil
Date: 2014-03-30 00:00:00

Позивач 14.02.2013 року звернувся з позовом, в якому просив визнати недійсними патенти України [NUMBER] від 10.08.2012 року та [NUMBER] від 10.08.2012 року на промислові зразки, а також зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки зміни про визнання недійсними вказаних патентів і здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Позовні вимоги обґрунтовані тим, що промислові зразки за патентами України [NUMBER], [NUMBER] не відповідають такій умові патентоспроможності, визначеній у п.п. 1, 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 року, як новизна, оскільки до 25.01.2012 року - дати подання заявок №№ s201200067 та s201200068, сукупність суттєвих ознак промислових зразків була розкрита у зовнішньому вигляді коробки для пакування «комплект шатунных вкладышей» виробництва ООО «Дайдо Металл Русь» (м. Заволжье, РФ). В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити. Представник Державної служби інтелектуальної власності України проти позову заперечував та просив в задоволенні позову відмовити, посилаючись на те, що дії по реєстрації промислових зразків й видачі патентів України [NUMBER], [NUMBER] повністю відповідали законодавству. Так, відповідно до ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» за заявкою на промисловий зразок проводиться формальна експертиза. Якщо заявка відповідає вимогам ст. 11 цього Закону та документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, заявнику надсилається рішення про видачу патенту. На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявності документа про сплату державного мита за видачу патенту Установа публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про видачу патенту. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Установа здійснює державну реєстрацію патенту на промисловий зразок, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Відповідно до ст.18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Таким чином, на думку представника Державної служби інтелектуальної власності України, при видачі патентів України [NUMBER], [NUMBER] на промислові зразки не було порушено вимог законодавства України. В судовому засіданні представник відповідача [PERSON] проти задоволення позову також заперечував, мотивуючи тим, що ООО «Дайдо Металл Русь», будучи власником торгівельної марки «Заволжские вкладыши» та зображення знаку, надало згоду на реєстрацію промислових зразків за оскаржуваними патентами відповідачем, який є офіційним дилером продукції ООО «Дайдо Металл Русь». Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши та оцінивши докази, приходить до наступних висновків. Судом встановлено, що позивач є заснованою 14.05.2004 року юридичною особою, основним видом підприємницької діяльності якої є оптова та роздрібна торгівля автозапчастинами, що підтверджується, зокрема, контрактами, специфікаціями, копії яких є матеріалах справи, тощо, з яких випливає, що позивач ще до 2001 року здійснював поставки в Україну автозапчастин, в тому числі шатунних та корінних вкладишів виробництва ООО «Дайдо Металл Русь». 25.01.2012 року відповідач [PERSON] подав до ДП «Український інститут промислової власності» заявки №№ s201200067 та s201200068, за результатами розгляду яких Державна служба інтелектуальної власності України 10.08.2012 року видала патенти України [NUMBER], [NUMBER]. За змістом ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», використанням промислового зразка визнається, зокрема, виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Відповідно до ч.3 ст.426 ЦК України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. За змістом ч.1 ст.470 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на промисловий зразок в інтересах своєї діяльності добросовісно використала промисловий зразок в Україні має право на безоплатне продовження такого використання. Отже, причиною виникнення спору стало те, що, на думку позивача, промислові зразки за оскаржуваними патентами України [NUMBER], [NUMBER] відтворюють зовнішній вигляд упаковок шатунних та корінних вкладишів виробництва ООО «Дайдо Металл Русь», а наявність зазначених патентів перешкоджає вільному продовженню підприємницької діяльності позивача без дозволу відповідача [PERSON], зокрема у випадку збільшення обсягів імпорту до України вказаних автозапчастин порівняно з обсягами, що існували до дати подання заявок, на підставі яких видано оскаржувані патенти. За нормами ст.ст. 1, 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, об'єктом якого може бути форма, малюнок чи фарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. У ст. 5 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» також встановлено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. При цьому, обсяг правової охорони, що надається, визначається відповідно до п.6 ст. 5 Закону «Про охорону прав на промислові зразки», сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису. Згідно зі ст. 461 ЦК України промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. У п.1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» вказано, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Згідно з п.2 ст.6 цього ж Закону промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Законодавство щодо охорони прав на промислові зразки не дає визначення загальнодоступності. Разом з тим, відповідно до ст. 8 ЦК України, якщо правовідносини не врегульовані спеціальними нормами законодавства, вони регулюються правовими нормами інших законодавчих актів, що регулюють подібні за змістом правовідносини (аналогія закону). Так, за нормою п. 6.5.2.1. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти та науки України 15.03.2001 року за № 197, загальнодоступними вважаються всі відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитись. На підтвердження відсутності новизни промислових зразків за патентами України [NUMBER], [NUMBER] позивач надав зразки трьох упаковок товарів виробництва ТОВ «Дайдо Металл Русь» з датами виготовлення 20/05/11, 29/10/11 та 21/07/11, що передують 25.01.2012 - даті подання заявок №№ s201200067 та s201200068, за результатами розгляду яких видано патенти України [NUMBER], [NUMBER]. Відповідно до ч.1 ст.143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Оскільки встановлення сукупності суттєвих ознак промислових зразків за патентами України [NUMBER], [NUMBER] та порівняння її з сукупністю суттєвих ознак, яка визначає зовнішній вигляд присутніх в матеріалах справи упаковок автозапчастин виробництва ООО «Дайдо Металл Русь» вимагало застосування спеціальних знань, суд, за заявою представника позивача, призначив у справі судову експертизу та доручив її проведення Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Експертизу було проведено старшим судовим експертом лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Міністерства юстиції України [PERSON], судовим експертом, атестованим за експертною спеціальністю 13.4 «Дослідження, пов'язані з промисловими зразками». За результатами проведеного по матеріалах справи дослідження № 69/13 від 21.08.2013 року експерт дійшов висновку, що в матеріалах справи містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України [NUMBER] та патентом України [NUMBER] стала загальнодоступною у світі до дати подання на нього заявки, тобто до 25.01.2012 року. Представник відповідача [PERSON] не погодився з результатами судової експертизи, пославшись на те, що експертом не вірно були визначені суттєві ознаки промислових зразків за оскаржуваними патентами, а саме не віднесена до них форма виробів. Разом з тим, при оцінці висновку експерта № 69/13 від 21 серпня 2013 року судом було встановлене наступне. Як випливає з дослідницької частини висновку експерта, наведене в ньому дослідженні було надано на підставі порівняльного аналізу, під час якого експертом було встановлено, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України [NUMBER], а також промислового зразка за патентом України [NUMBER] міститься у виробах: упаковка товару «КОМПЛЕКТ КОРЕННЬІХ ВКЛАДЬІШЕЙ С УПОРНЬІМИ ПОЛУКОЛЬЦАМИ», упаковка товару «КОМПЛЕКТ ШАТУННЬІХ ВКЛАДЬІШЕЙ», упаковка товару «КОМПЛЕКТ ШАТУННЬІХ ВКЛАДЬІШЕЙ». При цьому, в таблицях додатку № 1 та додатку № 2 до висновку експерта містяться фотографічні зображення наявних в матеріалах справи упаковок автозапчастин виробництва ООО «Дайдо Металл Русь», з якими порівнювався зовнішній вигляд промислових зразків за оскаржуваними патентами. В цих таблицях експерт при співставленні ознак порівнюваних об'єктів в якості ознак промислових зразків за оскаржуваними патентами досліджував форму виробів та визначив, що коробка у згорнутому вигляді відтворює паралелепіпед, а також зазначив, що дана ознака міститься у всіх виробах. З огляду на це, суд не може погодитись з твердженням представника відповідача [PERSON] про те, що експерт не відніс до суттєвих ознак промислових зразків за оскаржуваними патентами такі ознаки, як форма виробів. Крім того, допитаний в судовому засіданні експерт [PERSON] повністю підтвердив складений висновок, дав повні, обґрунтовані та вичерпні відповіді на поставлені запитання, зокрема, щодо визначення суттєвих ознак спірних промислових зразків, які були покладені в основу висновків. В свою чергу, будь-яких конкретних доводів щодо невідповідності дослідження дійсності представник відповідача [PERSON] не навів і висновок не спростував, а ті незначні деталі в формі упаковок, на які він звертав увагу експерта, не мають впливу на суть промислових зразків. Отже, суд приходить до висновку, що експерт належним чином встановив обсяг правової охорони промислових зразків за патентами України [NUMBER], [NUMBER] та провів детальне й обґрунтоване порівняння сукупності їх суттєвих ознак з ознаками, які формують зовнішній вигляд присутніх у матеріалах справи зразків упаковок для автозапчастин виробництва ООО «Дайдо Металл Русь», виготовлених до дати подання заявок за якими видано оскаржувані патенти. Виходячи з викладеного, суд вважає, що судову експертизу проведено із дотриманням положень Закону України «Про судову експертизу», висновок експерта узгоджується з іншими матеріалами справи, а тому оцінюється як належний та допустимий доказом у справі. За таких умов, промислові зразки за патентами України [NUMBER], [NUMBER] не відповідають такій, передбаченій п.1 ст.6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» умові надання патентоспроможності, як новизна, оскільки в матеріалах справи містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України [NUMBER], [NUMBER] стала загальнодоступною у світі до 25.01.2012 року - дати подання заявок на їх видачу. Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно з п. а) ч.1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Outcome: approved