Jurisdiction: civil
Date: 2014-09-30 00:00:00

Позивач 01.07.2014 року звернувся з позовною заявою, в якій просив достроково припинити дію свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг «[INFO]» частково для товарів 33 класу МКТП «коньяк» та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Позовні вимоги мотивував тим, що відповідно до ст.ст. 17,18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. В обґрунтування позову позивач посилався на те, що відповідач ДП «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» являється власником торговельної марки «[INFO]», правова охорона якій надана на підставі свідоцтва України на знак для товарів та послуг № [NUMBER] щодо, зокрема товарів 33 класу МКТП. Разом з тим, стверджував позивач, цей знак не використовується в Україні протягом останніх трьох років в Україні відносно товару 33 класу МКТП, а саме - коньяку, що підтверджується доданими до позовної заяви доказами, які, на його думку, дають достатні підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України № [NUMBER] в цій частині, оскільки власник не виробляв, не просував на ринок та не продавав в Україні коньяк, маркований знаком «[INFO]», та не застосовував знак в рекламі та мережі Інтернет. Позивач в судовому засіданні позов підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі, вказуючи, що, звертаючись до суду про дострокове припинення дії свідоцтва України № [NUMBER], він намагається захистити свої охоронювані законом інтереси, які полягають у його зацікавленості в реєстрації на своє ім'я торговельної марки «[INFO]» стосовно товару - коньяку на території України, але внаслідок чинності спірного свідоцтва, за яким власник неналежно виконує свої обов'язки по використанню знаку щодо однорідного товару - коньяку за торговельною маркою «[INFO]», яка є схожою до поданого позивачем на реєстрацію знаку, він ризикує отримати остаточну відмову в реєстрації необхідного йому знака для товарів та послуг, чим порушується його законний інтерес. Представник Державної служби просив відмовити у задоволенні позовних вимог, вказуючи, що при видачі свідоцтва України № [NUMBER] служба не порушила жодної з вимог законодавства України, діяла у відповідності із Законом та принципами, встановленими у ст. 19 Конституції України, а саме на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом. Зауважив, що саме відповідач ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» як власник свідоцтва № [NUMBER] повинен довести факт використання зазначеного знака, а у разі відсутності такого використання, зазначити поважні причини, з яких знак не використовувався. Представник ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» вважав вимоги позивача незаконними, виходячи з наявності доказів використання спірного знаку. Вважав належними доказами використання оспорюванного товарного знаку під контролем власника укладення 26.05.2010 року концерном відповідно до п.8 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ліцензійного договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД ПЕРВОМАЙСКИЙ» (код ЄДРПОУ 32080768, місцезнаходження: АР Крим, Сімферопольський район, с. Первомайське, вул. Д'яченко, 5) про надання дозволу (ліцензії) на знак для товарів і послуг (торговельної марки) за свідоцтвом України [NUMBER], який зазначене товариство використовувало відповідно до вищевказаного ліцензійного договору, про що свідчать документи про сплату останнім роялті за цим договором, а саме рахунок №99 та виписка по особовому рахунку ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» про надходження 27.06.2012 року від ТОВ «ЗАВОД ПЕРВОМАЙСКИЙ» роялті в сумі 12500,50 грн., акт «сдачи-приемки работ (оказания услуг)» від 30.09.2012 року на суму12500,50 грн. як роялті від ТОВ «ЗАВОД ПЕРВОМАЙСКИЙ» за послуги по наданню ліцензії на використання знаку для товарів та послуг. Представник третьої особи ТОВ «Завод Первомайський» в судове засідання не з'явився, направивши заяву про те, що коньяк торгівельної марки «[INFO]» ними не вироблявся, сертифікати відповідності на коньяк не отримувався, за ліцензійним договором від 26.05.2010 року випуск та реалізація коньяку під торгівельною маркою «[INFO]» не проводились. Проти задоволення позову не заперечував та просив розглянути справу без їх участі. Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. 492 ЦК України товарний знак - це позначення, за яким товари (послуги) одних осіб відрізняються від товарів (послуг) інших осіб. Відповідно до п. 4 ст. 5 цього Закону та п. 2. ст. 494 ЦК України обсяг правової охорони товарного знаку визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеним до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом України на товарний знак. Відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України визначено, що використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг. Використанням знаку для товарів і послуг в Україні відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстрований; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Звідси, обов'язковою умовою використання знака є його використання як безпосередньо для товарів, для яких знак зареєстрований, так і застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Отже, належними доказами такого використання є докази, здатні підтвердити або наявність/присутність товарів, маркованих таким знаком, на ринку України або застосування знака в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет для впровадження зазначених товарів у господарський (комерційний) обіг. За правилами ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник повинен добросовісно користуватися наданим йому виключним правом, що визначене в п.2 ст.16 Закону - правом користуватися та розпоряджатися знаком, що отримав правову охорону в Україні. Відповідно до ст. 497 ЦК України чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково в випадках, передбачених законом. Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону невикористання знаку для товарів і послуг в Україні повністю або щодо частини товарів і послуг, зазначених у свідоцтві, протягом 3-х років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, надає будь-якій особі право на звернення до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У такому разі дія свідоцтва може бути повністю або частково припинена за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважних причин такого невикористання. Використання знаку для товарів і послуг за згодою власника свідоцтва прирівнюється до використання знака власником. Таким чином, для дострокового припинення дії свідоцтва на знак необхідна наявність наступних підстав: - невикористання товарного знаку власником протягом 3-х років від дати публікації відомостей про реєстрацію знака або від будь-якої іншої дати після цієї дати (наприклад, іншою датою може бути дата останнього використання знака, тобто дата, з якої використання знака було припинено); - невикористання знака щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг; - відсутність поважних причин невикористання знака його власником. Судом встановлено, що Державний концерн «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» є власником торговельної марки «[INFO]», правова охорона якій надана 15.08.2003 року на підставі свідоцтва України на знак для товарів та послуг № [NUMBER] щодо товарів 20,21,33 класу МКТП, а саме кл.20: бочки неметалеві; бочки дерев'яні для відстоювання вина; застібки неметалеві до пляшок; корки до пляшок; накривки неметалеві до пляшок; ящики дерев'яні або пластмасові; ящики неметалеві; кл.21: пляшки; пляшечки не з коштовних металів; пляшкові добувачки; кл.33: алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу, зокрема коньяки, горілка, настоянки, лікери, вино; що підтверджується наявною у матеріалах справи випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відносно свідоцтва [NUMBER] станом на 23.07.2014 року. Так, підставою для подання позову про дострокове часткове припинення в Україні дії торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] є той факт, що дана торговельна марка не використовується власником протягом останніх трьох років в Україні відносно товару 33 класу МКТП, а саме - коньяку, щодо якого вона отримала правову охорону. Як зазначалось вище, знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака в межах наданого обсягу правової охорони, що визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Виходячи з правової природи знаку для товарів і послуг, обов'язковою умовою для встановлення факту використання знака є його використання стосовно саме тих товарів і послуг, для яких його зареєстровано. Отже, при вирішенні спору слід визначально виходити з того, що факт належного використання зареєстрованого знака «[INFO]» повинно підтверджуватися доказами наявності/присутності товару 33 класу МКТП - коньяку, маркованого цим знаком відповідачем ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» та/або під його контролем третьою особою, або доказами застосування знака в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет для впровадження зазначеного товару у господарський (комерційний) обіг. Як вбачається з повідомлення Державної служби інтелектуальної власності за № 769/24 від 29.04.2014 року, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER]. Суд враховує, що згідно з ч.1 ст. 1114 ЦК України ліцензія на використання об'єкту інтелектуальної власності не підлягає обов'язковій реєстрації і інформування невизначеного кола осіб про видачу ліцензії на використання знака шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей з одночасним внесенням їх до реєстру є згідно з абз. 2 п. 9 ст.16 Закону правом сторін договору. Тому відсутність державної реєстрації ліцензійних договорів на використання знаку для товарів і послуг не свідчить про відсутність таких ліцензійних договорів з огляду на положення ст. 1114 ЦК України, відповідно до якої ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації, а відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією. Так, судом встановлено, що 26.05.2010 року відповідачем ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» з ТОВ «ЗАВОД ПЕРВОМАЙСКИЙ» був укладений ліцензійний договір про надання дозволу (ліцензії) на знак для товарів і послуг (торговельної марки) за свідоцтвом України [NUMBER]. Однак суд звертає увагу, що ні викладене вище положення закону, ні наявність самого по собі укладеного ліцензійного договору не спростовує висновок, що на території України не використовувався знак для товарів та послуг «[INFO]» на підставі вищевказаного ліцензійного договору, про що свідчать пояснення самого ліцензіата та відсутність жодних доказів, які б підтверджували таке використання. Твердження ж представника відповідача стосовно виконання умов ліцензійного договору по оплаті роялті, хоча й заслуговують на увагу, але не спростовують наведеного, оскільки не свідчать про фактичне використання третьою особою знака способами, передбаченими ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а тому не можуть бути підставами для відмови у задоволенні позову. Проте, позивачем було проведено аналіз українського ринку на предмет використання спірного позначення, в результаті якого використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № [NUMBER] стосовно товару - коньяку, для якого позначення зареєстровано, протягом останніх трьох років не було виявлено, що підтверджується наступним. Так, шляхом дослідження ринку групи товарів в м. Києві та Дніпропетровську в результаті проведення моніторингу асортименту товарів відповідної категорії, тобто товарів, що включені до 33 класу МКТП, а саме - коньяку, у магазинах провідних мереж супермаркетів («Мегамаркет», «Фуршет», «Велика кишеня», «Сільпо», ВІLLА, Ашан, тощо), інших продовольчих магазинах, де реалізуються товари, віднесені до 33 класу МКТП, позивачем було встановлено, що у вказаних мережах представлений широкий асортимент продовольчих товарів під різними торговельними марками, але відомостей або будь-якого підтвердження надходження товарів під торговельною маркою «[INFO]», що віднесені до 33 класу МКТП, а саме - коньяку, виявлено не було. Окрім того, відсутність товарів 33 класу МКТП, маркованих оспорюваним знаком для товарів і послуг, на українському ринку підтверджується і відомостями з мережі Інтернет, а саме інформацією зі спеціалізованих сайтів, що стосуються сектору ринку, пов'язаного з продажем продовольчих товарів, зокрема www.megamarket.com.ua, www.furshet.com.ua. Відповідно до повідомлення Мінекономрозвитку України за №2006-12/23605-09 від 11.07.2014 року на сьогодні в Реєстрі державної системи сертифікації зареєстровано сертифікат відповідності за № UA 1.019.Х012440-04 на коньяк марочний «[INFO]», який виданий ДП «Первомайський винзавод» органом із сертифікації ДП «Кримський регіональний науково-виробничій центр стандартизації, метрології та сертифікації». Разом з тим, згідно з повідомленням ДП «Первомайський виноробний завод» за №25/14 від 07.08.2014 року коньяк під торговельною маркою «[INFO]» на цьому підприємстві виготовлявся з 2001 по 2004 роки. З 2004 року виробництво припинилось та по цей час під торговельною маркою «[INFO]» не виробляється. Також не було виявлено використання знака для товарів і послуг «[INFO]» для коньяку в рекламних цілях. За повідомленням Дочірнього підприємства «Моніторінг ЗМІ України» листом за вих. № 36 від 25.06.2012 року товари та послуги під торговельною маркою «Ай- аниль» стосовно коньяку на телебаченні, радіо, друкованих засобах масової інформації в період з 02.04.2011 року по 08.04.2014 року не рекламувалися. Таким чином, вищенаведене дає підстави вважати, що протягом останніх трьох років власник знаку за свідоцтвом України № [NUMBER] не здійснював жодної з дій, які б могли свідчити на користь використання знака, оскільки протягом дослідженого трирічного періоду не просував на ринок та не продавав в Україні товар, який входить до переліку товарів 33 класу МКТП, а саме - коньяк, маркований знаком «[INFO]», та не застосовував знак в рекламі та мережі Інтернет. Однак дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. При цьому представник ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» посилався на наявність поважних причин невикористання торговельної марки, безпосередньо пов'язаних з визначенням території Автономної Республіки Крим тимчасово окупованою територією України. Разом з тим, у даному випадку таке твердження є безпідставним, оскільки стосуються періоду лише за два місяця до подання позовної заяви, а також не встановлено фактичних обставин, які свідчили б про створення неможливості або перешкод використанню знаку, і що саме це є єдиною та достатньою причиною тривалого невикористання спірного знака, а тому не спростовують висновків щодо відсутності поважних причин невикористання власником знаку протягом згаданого трирічного строку. Більш того, доводи представника відповідача про поважність причин невикористання власником знаку суперечать його ж твердженням про використання оспорюванного товарного знаку під контролем власника за ліцензійним договором від 26.05.2010 року. Отже, відповідач як власник спірного знаку не надав достовірної інформації щодо використання спірного знака або щодо поважності причин невикористання з посиланням на відповідні докази, і матеріали справи не містять відомостей щодо фактичної наявності на ринку України цього товару, факт відсутності якого не спростовано й відповідачем. Крім того, представником відповідача ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» не було зазначено обставин та подано доказів і, навіть, про вчинення будь-яких юридично значущих дій, спрямованих на підготовку до використання спірного позначення. Таким чином, встановлено,що торговельна марка за свідоцтвом України [NUMBER] не використовувалася в Україні ні ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра», а ні будь-якою іншою особою під контролем власника свідоцтва протягом останніх трьох років без поважних причин для її невикористання. За таких обставин невикористання спірного знаку відповідачем ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» породжує зловживання правом, оскільки створює штучний бар'єр для реєстрації нових позначень інших осіб. Відповідно до ч.3 ст.3 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленого цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Згідно зі ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. У відповідності до Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 року у справі N 1-10/2004 поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в ч. 1 ст. 4 ЦПК України та інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям «права», треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загально-правовим засадам. Позивач є особою, яка у розумінні ст. 3 ЦПК України має право на звернення до суду за захистом свого охоронюваного інтересу, який позивач мотивує тим, що дія спірного свідоцтва є перешкодою для реєстрації на його ім'я тотожного позначення, оскільки позивач є заявником на реєстрацію знаку для товарів і послуг «[INFO]» для товарів 33 класу МКТП, зокрема - коньяк. Так, позивач, маючи намір зареєструвати торговельну марку «[INFO]» стосовно товару - коньяку на території України, подав 10.09.2013 року до Державної служби інтелектуальної власності України заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг № т 2014 05689, але в грудні 2013 року йому було повідомлено про попередню відмову у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «[INFO]», підставою для якої став знак для товарів та послуг, який було раніше зареєстровано в Україні на ім'я ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» щодо споріднених товарів, а саме за свідоцтвом України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг «[INFO]» за поданою ним 22.08.2001 року заявкою №2001085297, дію якого продовжено до 22.08.2021 року. При цьому однорідність зазначеного у заявках товару 33 класу МКТП - «коньяк» є очевидною, як і схожість позначень. Отже, чинність в Україні свідоцтва № [NUMBER] на торговельну марку «[INFO]» стосовно товару 33 класу - коньяку, є перешкодою для реєстрації на території України позивачем знаку «[INFO]» для товарів 33 класу, в тому числі коньяку, оскільки відповідно до п. 3, ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» № 3689-ХІІ від 15.09.1993 року з подальшими змінами та доповненнями не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг. У відповідності до ч. 1 ст. 13 ЦК України цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй актами цивільного законодавства. Не використовуючи торговельну марку відповідно до свідоцтва України № [NUMBER], відповідач ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» порушує свої обов'язки власника свідоцтва, допускаючи тим самим зловживання наданим йому правом шляхом створення перешкод позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на торговельну марку «[INFO]» стосовно товару - коньяку. У зв'язку з зазначеним, позивач має право захисту своїх охоронюваних законом інтересів. З огляду на наведене, давши оцінку поданим сторонами доказам, суд дійшов висновку про обґрунтованість тверджень позивача та з урахуванням необхідності захисту прав позивача - про наявність підстав для задоволення позову, а, отже, дострокового припинення дії вказаного свідоцтва в частині товару 33 класу МКТП - коньяку. Щодо вимог до відповідача Державної служби інтелектуальної власності України, то Положенням про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженим Наказом Президента України за № 436/2011 від 08.04.2011 року, дійсно не передбачено здійснення службою контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. В той же час дострокове припинення за рішенням суду дії оспорюванного свідоцтва внаслідок вирішення спору може вплинути на обов'язок щодо внесення змін до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відомостей про припинення дії свідоцтва в офіційному бюлетені «Промислова власність». Згідно з п. 1.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки № 10 від 10.01.2002 року, відомості, що занесені до реєстру, зміни до них тощо, Державна служба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність». Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру. Відповідно до п. п. 2.3., 2.4. зазначеного Положення в процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, однією з підстав для внесення яких є, зокрема, рішення судових органів. Таким чином, у разі припинення дії свідоцтва відомості про це мають бути внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опубліковані в офіційному бюлетені Державної служби «Промислова власність». Крім того, відповідно до ст. 88 ЦПК України суд, зважаючи на те, що даний спір виник виключно у зв'язку з діями відповідача - правовласника, діями Державної служби інтелектуальної власності України права позивача не були порушені, суд покладає понесені позивачем витрати на відповідача ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра».

Outcome: approved