Jurisdiction: civil
Date: 2015-04-22 00:00:00

Позивач 09.07.2014 року звернувся з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Хостинг-Україна», [PERSON], Державної служби інтелектуальної власності України про визнання торговельної марки «[INFO]» добре відомою в Україні та припинення порушення прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку «[INFO]». В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що надані ним докази свідчать про те, що станом на 31.10.2011 року торговельна марка «[INFO]» вже була добре відомою в Україні для товарів 16 класу МКТП «канцелярські товари», тому реєстрація доменного імені [INFO], яке містить у своєму складі позначення «[INFO]», здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України. На думку позивача, позначення «[INFO]», використане відповідачем [PERSON] в доменному імені [INFO], є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «[INFO]», що з урахуванням положень ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вважається використанням, яке (використання) підлягає забороні, оскільки здійснене без згоди позивача. До того ж припиненню, як вважає позивач, підлягає й делегування спірного імені як такого, що зареєстроване відповідачем ТОВ «Хостинг-Україна» з порушенням прав позивача на добре відому торговельну марку. Тому позивач просив визнати знак для товарів і послуг «[INFO]» добре відомим в Україні станом на 31.10.2011 року для товарів 16 класу МКТП «канцелярські товари» на ім'я Молескін С.п.А.; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання знака для товарів і послуг «[INFO]» добре відомим в Україні станом на 31.10.2011 року для товарів 16 класу МКТП «канцелярські товари» на ім'я Молескін С.п.А.; заборонити [PERSON] використовувати добре відому в Україні торговельну марку «[INFO]», а також позначення схожі з нею до ступеню змішування, всіма способами, передбаченими ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в тому числі в доменних іменах, в мережі Інтернет, під час надання послуг рекламування; зобов'язати ТОВ «Хостінг-Україна» припинити делегування доменного імені [INFO]. Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі. Представник відповідача Держслужби в судовому засіданні проти позову не заперечував, посилаючись на те, що у випадку доведення позивачем своїх позовних вимог, Держслужба виконає відповідне судове рішення в частині вимог до Держслужби, а саме здійснить відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Представник відповідача ТОВ «Хостинг-Україна» в судовому засіданні проти позову також не заперечував, вказавши, що ТОВ виконував лише технічну функцію з реєстрації спірного доменного імені, не маючи своїм обов'язком перевіряти відсутність у діях заявника доменного імені порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, а також зазначивши, що ТОВ «Хостинг-Україна» виконає відповідне судове рішення в разі припинення делегування доменного імені. Відповідач [PERSON] у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Суд, вислухавши пояснення представників сторін , всебічно, повно та об'єктивно дослідивши та оцінивши матеріали справи, приходить до висновку про необхідність часткового задоволення позову, виходячи з наступного. Згідно зі ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року № 3689-XII з наступними змінами та доповненнями охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; 1) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; 2) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; 3) тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; 4) свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; 5) цінність, що асоціюється зі знаком. З матеріалів справи вбачається Молескін С.п.А. (Moleskine S.p.A.) є італійською компанією із основним офісом, що знаходиться в Мілані, Італія. Позивач посилався на те, що історія існування компанії починається з середини 90-х років і на сьогоднішній день [INFO] є міжнародним брендом, що представлений в 92 країнах. Компанія Moleskine S.p.A приймала активну участь у багатьох міжнародних проектах, благодійних акціях, художніх конкурсах, фестивалях тощо. Позивач регулярно проводить виставки з художніх робіт, що виконані в щоденниках та альбомах маркованих торговельною маркою «[INFO]». Матеріали справи свідчать про те, що продукція позивача, маркована торговельною маркою «[INFO]», представлена у більшості великих міст України, таких як Київ, Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса, Севастополь, Сімферополь, Тернопіль, Харків, Херсон. Широкий асортимент товарів [INFO] представлено в таких загальноукраїнських мережах, як «КнигарняЄ», «Читай-город», «EuroStar», «Д.Магазин», та безлічі інших місць (Фестиваль-Ресторація «Диван» (Київ), Креативний простір «Часопис» (Київ), «Лавка Бабуїн» (Київ), Кав'ярня «CoffeeLove» (Львів), Інформаційний супермаркет «АТРІУМ» (Одеса, Сімферополь) тощо. На веб-сайті офіційного представника позивача в Україні [INFO] можна нарахувати понад 40 магазинів, що офіційно пропонують до продажу щоденники та супутні до них товари, марковані торговельною маркою «[INFO]». Коло потенційних споживачів продукції позивача є досить широким, що підтверджується офіційними статистичними даними (Ales research, 2012 and Euromonitor), зокрема, в 2011 році цільовий ринок [INFO] складав 228 мільйонів людей, що прогнозує аудиторію до 320 мільйонів людей до 2020 року, припускаючи, що темпи зростання цільової клієнтури в 3,8 разів швидше ніж загальний обсяг світового ВВП (2011-20 CAGR на рівні 1 %). За рейтингом компанії Lovemarks «The Top 200 Lovemarks» торговельна [INFO] посідає 6-те місце серед найбільш відомих торгових марок у світі. Даний рейтинг складається за результатами голосування інтернет-споживачів. Позивач також зазначав про те, що торговельна марка «[INFO]» активно рекламується та просувається у мережі Інтернет на різноманітних українських сайтах, приймає участь у різноманітних соціальних заходах, телебаченні, постійно підвищуючи обізнаність українських споживачів із нею. Таким чином, позивач вказував на вагомість та наявність в матеріалах справи доказів, на підтвердження визначених ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» факторів, які свідчать про те, що станом на 31.10.2011 року знак для товарів і послуг «[INFO]» вже був добре відомим в Україні знаком для товарів 16 класу МКТП «канцелярські товари» на ім'я Молескін С.п.А. З урахуванням того, що для правильного вирішення справи необхідно було належними засобами доказування з'ясувати наступні обставини щодо того, чи присутні у наданих на дослідження матеріалах справи відомості про фактори, що обумовлюють ту обставину, що станом на 31.10.2011 року знак «[INFO]» вже був добре відомим в Україні знаком позивача стосовно товарів 16 класу МКТП «канцелярські товари»; а також щодо того, чи є позначення «[INFO]», використане у доменному імені [INFO] тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «[INFO]», який позивач просить визнати добре відомим в Україні, судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. Експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом Жилою Б.В., який має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6. «Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг» (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1065, дата рішення 22.02.2013 року, № 11, термін дії - 22.02.2016 року) та внесений до реєстру атестованих судових експертів. За результатами проведення судової експертизи експертом складено висновок № 75 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 23.02.2015 року, який містить докладний опис проведеного експертом дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі, який відповідачами не був спростований. Висновком судової експертизи встановлено, зокрема, що надані на дослідження матеріали містять відомості про фактори, такі як: тривалість та географічний район реєстрацій та заявок на реєстрацію позначення «[INFO]» в якості знака; тривалість, обсяг та географічний район використання позначення «[INFO]»; тривалість, обсяг та географічний район просування позначення «[INFO]»; свідчення успішного відстоювання прав на знак «[INFO]», зокрема наявність території, на якій знак визнано відомим компетентним органом, сукупність яких вказує на те, що станом на 31.10.2011 року стосовно товарів 16 класу МКТП «записники, блокноти» торговельна марка «[INFO]» вже була добре відомим в Україні знаком позивача. На підставі висновку у сукупності з іншими доказами, що містяться в матеріалах справи, суд дійшов висновку про те, що судовий експерт Б. В. Жила провів ґрунтовне дослідження та належним чином обґрунтував зроблені ним висновки щодо наявності в матеріалах справи відомостей про такі фактори. Судом встановлено, що знак «[INFO]», окрім України, було зареєстровано у країнах колишнього СРСР, таких як: Вірменія, Азербайджан, Білорусія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргиза, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан Туркменістан; а також у країнах Європи та їх об'єднаннях: Європейський Союз, Македонія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Хорватія, Чорногорія, Сербія, Албанія, Швейцарія тощо; у країнах Близького сходу: Бахрейн, Іран, Ізраїль, Туреччина, Єгипет, Кувейт, Ліван, Саудівська Аравія тощо; у країнах Океанії: Австралія, Нова Зеландія, Філіппіни тощо; у країнах Північної та Південної Америки: Бразилія, Аргентина, Мексика, Куба, Уругвай, Канада, Сполучені Штати Америки тощо; у країнах Азії: Японія, Китай, Південна Корея, Північна Корея, В'єтнам, Малайзія, Сінгапур, Тайвань, Таїланд, Гонконг, Сінгапур тощо; у країнах Африки: Алжир, Південна Африка, Марокко тощо. Суд погоджується з тим, що географічне розміщення названих країн - Європа, Азія, Африка, Південна та Північна Америка вказує на те, що зацікавленість власника знака у його охороні має транснаціональний масштаб. Як вбачається з матеріалів справи, найбільш рання заявка на реєстрацію торговельної марки «[INFO]» датується 26.11.1997 року і була зроблена в Італії. Таким чином, суд вважає доведеним на підставі наявних у матеріалах справи доказів такий фактор, який свідчить про добру відомість торговельної марки «[INFO]», як тривалість та географічний район реєстрацій та заявок на реєстрацію позначення «[INFO]» в якості знака. Судом встановлено, що торговельна марка «[INFO]» у вигляді словесного позначення використовується на блокнотах та записниках. З наявних в матеріалах справи доказів вбачається, що виробництво записників під маркою «[INFO]» було відновлено в середині 1990-х років компанією «Modo&Modo», яка після досягнення успіху в Європі та Італії, у 2002 році почала інтенсивне просування по всьому світу. Станом на сьогоднішній день записники доступні в магазинах подарунків, книгарнях та канцелярських крамницях по всьому світу. З 01.01.2007 року «[INFO]» стало найменуванням компанії. Про популярність торговельної марки «[INFO]» також свідчать наявні в матеріалах справи публікації українських та російських джерел щодо товарів, маркованих торговельною маркою «[INFO]», насамперед записників. Крім того, в матеріалах справи містяться відомості з мережі Інтернет з переліком посилань на розміщені в регіонах України торговельні заклади, в яких пропонуються до продажу товари під торговельною маркою «[INFO]». Судом встановлено, що найбільш раннім матеріалом, який вказує на використання знака «[INFO]» відносно записників та блокнотів в Україні, є роздруківка з Інтернет ресурсу статті під назвою «[INFO]» від [INFO]. Як вбачається з матеріалів справи, позначення «[INFO]» широко використовувалось в Україні відносно таких товарів 16 класу МКТП, як записники та блокноти. Суд приходить до висновку, що матеріалами справи підтверджується, що знак «[INFO]» для товарів «записники, блокноти» інтенсивно використовується і інтенсивність його використання постійно зростає, тобто факт тривалого та безперервного використання знака «[INFO]» відносно товару 16 класу МКТП: «записники, блокноти» в України є доведеним. Таким чином, суд вважає доведеним на підставі наявних у матеріалах справи доказів такий фактор, який свідчить про добру відомість торговельної марки «[INFO]», як тривалість та обсяг використання знака «[INFO]». Судом встановлено, що в матеріалах справи містяться докази, які свідчать про значну кількість культурних освітніх подій, до яких залучався позивач шляхом видання присвячених таким подіям видавників, а також безпосередньо рекламних заходів. Це підтверджується наведеними в матеріалах справи доказами про проведення презентацій путівників «[INFO]». В матеріалах справи також містяться докази про висвітлення записників позивача з нанесеною на них торговельною маркою «[INFO]» в кінематографічних творах. З матеріалів справи вбачається, що просування торговельної марки позивача в Україні відбувалося шляхом організації значної кількості конкурсів та участі в рекламних акціях протягом 2008-2010 років. Торговельна марка «[INFO]» також активно рекламується та просувається у мережі Інтернет на різноманітних українських сайтах, приймає участь у різноманітних соціальних заходах, постійно підвищує обізнаність українських споживачів із нею. Суд визнає обґрунтованим посилання позивача на те, що торговельна марка «[INFO]» активно рекламується та просувається на усій території України і, як наслідок цього, є добре відомою українським споживачам. Таким чином, суд вважає доведеним на підставі наявних у матеріалах справи доказів такий фактор, який свідчить про добру відомість торговельної марки «[INFO]», як тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака. Судом також встановлено, що позивач здійснював активні заходи щодо успішного відстоювання прав на торговельну марку «[INFO]». Як вбачається з матеріалів справи, позивачем надані докази щодо успішного відстоювання прав на торговельну марку «[INFO]» і в інших країнах світу, зокрема, рішення Бразильського державного суду Ріо, винесене в 2009 році, коли [INFO] ще не був зареєстрований в Бразилії і, отже, повністю покладався на добревідомість даної торговельної марки. Крім того, в 2011 році Португалія надала «[INFO]» статус добре відомого знаку для товарів і послуг та відмовила в реєстрації знака [INFO] на товари в класі 16, 24 і 25. Повторно португальський суд підтвердив добревідомість [INFO] в судовій справі проти TAMPOSKINE. Статус «[INFO]» як добре відомої торговельної марки також прямо зазначається Всесвітньою організацією інтелектуальної власності у справі UDRP проти доменного імені [INFO]. Отже, суд вважає обґрунтованими посилання позивача на успішне відстоювання прав на торговельну марку «[INFO]» на території України та в багатьох країнах світу. Таким чином, суд вважає доведеним на підставі наявних у матеріалах справи доказів такий фактор, який свідчить про добру відомість торговельної марки «[INFO]», як свідчення успішного відстоювання прав на знак «[INFO]», зокрема наявність території, на якій знак визнано відомим компетентним органом. Аналізуючи наведені вище та доведені у судовому засіданні фактори доброї відомості торговельної марки «[INFO]», суд приходить до висновку, що наведених факторів у їх сукупності достатньо для визнання позначення «[INFO]» добре відомою торговельною маркою для товарів «записники, блокноти» 16 класу МКТП в Україні станом на 31.10.2011 року відносно компанії Молескін С.п.А. Водночас суд не погоджується з доводами позивача щодо необхідності визнання знака «[INFO]» добре відомим в Україні на вказану дату для всіх «канцелярських товарів», оскільки фактори, які свідчать про добру відомість торговельної марки «[INFO]» на території України, доведені на заявлену дату лише для таких товарів 16 класу МКТП як «записники та блокноти». З урахуванням наявності підстав для визнання знака для товарів і послуг «[INFO]» добре відомим в Україні станом на 31.10.2011 року для товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «записники, блокноти» відносно компанії Молескін С.п.А., а також положень ч. 3 ст. 494 ЦК України, ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п. 1.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10 з наступними змінами та доповненнями, суд вважає такою, що підлягає задоволенню позовну вимогу про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України здійснити публікацію про визнання знаку для товарів і послуг «[INFO]» добре відомим в Україні станом на 31.10.2011 року для товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «записники, блокноти» відносно компанії Молескін С.п.А. в офіційному бюлетені «Промислова власність». Судом встановлено, що 26.02.2014 року відповідачем ТОВ «Хостинг-Україна» в українській зоні всесвітньої мережі Інтернет на ім'я відповідача [PERSON] було зареєстроване доменне ім'я [INFO]. Висновком судової експертизи, який суд оцінює в якості належного та допустимого доказу у справі, позначення «[INFO]», використане у доменному імені [INFO], визнане схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «[INFO]», який позивач просить визнати добре відомим в Україні. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті. Згідно з п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» використанням знака визнається, зокрема, застосування його мережі Інтернет. За правилами п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у п. 5 ст. 16 цього Закону, яким визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача в частині заборони використання відповідачу [PERSON] позначення «[INFO]» в доменному імені [INFO], оскільки, як встановлено судом, вказане позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою торговельною маркою позивача. Водночас суд не погоджується з доводами позивача щодо необхідності заборони відповідачу [PERSON] використання позначення «[INFO]» всіма способами, передбаченими ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки матеріали справи не містять доказів того, що вказане позначення використовується зазначеним відповідачем інакше, аніж в доменному імені [INFO] та в мережі Інтернет. За відсутності доведеного позивачем факту використання відповідачем [PERSON] позначення «[INFO]» іншими способами, у суду відсутні правові підстави для заборони такого використання. Також суд визнає обґрунтованими позовні вимоги позивача про припинення делегування доменного імені [INFO]. з урахуванням того, що спірне доменне ім'я порушує права позивача на добре відому торговельну марку, реєстрація вказаного доменного імені відповідачем ТОВ «Хостинг-Україна», яке хоча і не мало обов'язку щодо перевірки правомірності використання відповідачем [PERSON] при здійсненні реєстрації спірного доменного імені, призвела до порушення прав інтелектуальної власності позивача на добре відому торговельну марку «[INFO]». Згідно ст. 16 ЦК України одним зі способом захисту цивільних прав та інтересів є припинення дії, яка порушує право. Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що делегування доменного імені [INFO] підлягає припиненню, а позовні вимоги в частині зобов'язання відповідача ТОВ «Хостинг-Україна» припинити делегування доменного імені [INFO] задоволенню. Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Враховуючи те, що Держслужба відповідно до покладених на неї повноважень не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, в тому числі добре відомих, а відповідач ТОВ «Хостинг-Україна» не мало обов'язку щодо перевірки правомірності використання відповідачем [PERSON] при здійсненні реєстрації спірного доменного імені, суд вважає, що судові витрати підлягають стягненню з відповідача [PERSON]

Outcome: partial