Jurisdiction: civil
Date: 2017-03-19 00:00:00

Компанія Монстр Енерджі Компані, корпорація штату Делавер (далі - позивач) звернулося до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Держслужба) та [PERSON] (далі - відповідач-2), [PERSON] (далі- відповідач-3) та просить визнати недійсним свідоцтво України [NUMBER] від 25 червня 2013 р. на знак для товарів і послуг, зареєстроване на ім'я [PERSON] та [PERSON], відносно частини товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтві, а саме: «кава, кава непряжена (нежарена); кавові напої; кавові напої з молоком; замінники кави, кавові рослинні замінники, кавові запашники, чай; напої на основі чаю; чай охолоджений; какао, какао з молоком; какаові напої; какаові продукти; шоколад, напої шоколадні; шоколадні напої з молоком; цикорій (кавовий замінник)», зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання свідоцтва України [NUMBER] від 25 червня 2013 р. на знак для товарів і послуг , зареєстрованого на ім'я [PERSON] та [PERSON], недійсним відносно частини товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтві, а саме : «кава, кава непряжена (нежарена); кавові напої; кавові напої з молоком; замінники кави, кавові рослинні замінники, кавові запашники, чай; напої на основі чаю; чай охолоджений; какао, какао з молоком; какаові напої; какаові продукти; шоколад, напої шоколадні; шоколадні напої з молоком; цикорій (кавовий замінник)» та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність». В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що торговельна марка «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з тим, що є схожою з торговельними марками позивача «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER], «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] та «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER], зареєстрованими раніше в Україні для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Крім того, торговельна марка «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] є оманливою та такою, що може ввести в оману щодо позивача, як особи, яка виробляє товар. Представник позивача в судове засідання не з»явився, проте просив розглядати справу у його відсутності та позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі. Також просив розглядати справу у відсутності відповідачів в заочному порядку. Представник Державної служби інтелектуальної власності в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. До суду надано письмові заперечення на позовну заяву, в яких, пркдстаник відповідача-1 посилаючись на необґрунтованість заявлених позовних вимог, просив у задоволенні позову відмовити повністю. Держслужба зазначила, що ними була проведена експертиза заявок на торговельні марки за спірним свідоцтвом у повній відповідності із ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями. За результатами експертизи заявки № m201212440 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим ст. 5 Закону, та на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону, відносно усього переліку товарів і послуг. На підставі зазначеного висновку Держслужбою було прийнято рішення про реєстрацію знаку «[INFO]» для всіх заявлених товарів і послуг, внаслідок чого 25.06.2013 р. було видано свідоцтво України [NUMBER]. Відповідачі [PERSON] та [PERSON] в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені. Своїх заперечень проти позову не подали та про причини неявки суд до відома не поставили. За згодою позивача, суд ухвалює рішення в заочному порядку . Суд, дослідивши та оцінивши матеріали справи, приходить до наступного висновку. Встановлено, що 25.06.2013 р. Держслужба зареєструвала торговельну марку «[INFO]» для товарів 30 класів МКТП, зокрема, «кава, кава непряжена (нежарена); кавові напої; кавові напої з молоком; замінники кави, кавові рослинні замінники, кавові запашники, чай; напої на основі чаю; чай охолоджений; какао, какао з молоком; какаові напої; какаові продукти; шоколад, напої шоколадні; шоколадні напої з молоком; цикорій (кавовий замінник)» і видала свідоцтво України [NUMBER] на ім'я [PERSON] , [PERSON]. Наведене підтверджується офіційною публікацією про видачу оскаржуваного свідоцтва України [NUMBER] у бюлетені «Промислова власність» №12 за 2013 р. та наданою Держслужбою випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України [NUMBER] (а.с. 25-28). Отже, станом на дату вирішення спору по суті, власником спірного свідоцтва та, відповідно, особою, яка має відповідати за позовом (відповідачем), є [PERSON] та [PERSON]. Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво. У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Згідно п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Як вбачається з виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України [NUMBER], заявка m201212440, на реєстрацію позначення «[INFO]» в якості торговельної марки була подана до Держслужби 20.07.2012 р. Отже, на дату подання вищевказаної заявки чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 10.04.2008 р. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Згідно абзацу 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. За приписами ж абзацу 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг. Судом також встановлено, що позивач є власником торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER], зареєстрованої для товарів 5,29,30,32 та 33 класів МКТП (заявка № m201016905; дата подання заявки - 01.11.2010р.; дата реєстрації - 12.12.2011р.), торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER], зареєстрованої для товарів 5, 30 та 32 класів МКТП (заявка № m201109418; дата подання заявки - 15.06.2011 р.; дата реєстрації - 10.07.2012р.) та торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER], зареєстрованої для товарів 5, 30 та 32 класів МКТП (заявка № m201207744; дата подання заявки - 07.05.2012 р.; дата реєстрації - 13.05.2013р.). Наведене підтверджується наявними у матеріалах справи виписками з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтв України №№[NUMBER], [NUMBER], [NUMBER] (а.с. 22-24). Таким чином, на дату подання відповідачами-2,3 заявки m201212440 на реєстрацію позначення «[INFO]» в якості торговельної марки (20.07.2012 р.) вже були заявлені на реєстрацію торговельні марки позивача за свідоцтвами України №№[NUMBER], [NUMBER], [NUMBER] для таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП. Абзацом 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг. Порядок визначення схожості позначень, зареєстрованих в якості знаків для товарів і послуг регулюється Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями (далі - Правила). Згідно п. 4.3.2.4. Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. У відповідності до п. 4.3.2.6. Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними позначеннями. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу. З урахуванням того, що питання щодо того, чи є торговельні марки за оспорюваними свідоцтвами оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, та питання щодо схожості спірних торговельних марок з торговельними марками позивача, раніше заявленим на реєстрацію в Україні, потребували спеціальних знань, судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. Експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом Жилою Б.В., який має відповідну кваліфікацію та внесений до реєстру атестованих судових експертів. За результатами проведення судової експертизи експертом складено висновок № 96 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.11.2016 р. (далі - Висновок). Висновком судової експертизи встановлено, що: 1) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №[NUMBER]; 2)Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №[NUMBER],[NUMBER]; 3) Товари 30 класу МКТП за свідоцтвом України [NUMBER], а саме: «кава, кава пряжена(нежарена);кавові напої, кавові напої з молоком, замінники кави, кавові рослинні замінники, кавові запашники, чай, напої на основі чаю, чай охолоджений, какао, какао з молоком, какаові напої, какаові продукти, шоколад, напої шоколадні, шоколадні напої з молоком, цикорій ( кавовий замінник) є спорідненими з товарами 32 класу за свідоцтвом України № [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER]. 4) Стосовно таких, наведених у свідоцтві України [NUMBER] товарів 30 класу МКТП, як «кава, кава пряжена(нежарена);кавові напої, кавові напої з молоком, замінники кави, кавові рослинні замінники, кавові запашники, чай, напої на основі чаю, чай охолоджений, какао, какао з молоком, какаові напої, какаові продукти, шоколад, напої шоколадні, шоколадні напої з молоком, цикорій ( кавовий замінник), знак «[INFO]» за вказаним свідоцтвом, є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи виробника товару, а саме- викликати помилкове враження про походження таких товарів від компанії Монстр Енерджі Компані, корпорації штату Делавер ( а.с. 162-186). Згідно висновку судової експертизи вбачається, що при визначенні схожості спірного позначення за свідоцтвом України [NUMBER] з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER], [NUMBER], №[NUMBER] експерт виходив з того, що досліджувальні позначення є словесними, а тому наявність або відсутність фонетичної (звукової) та семантичної (смислової) схожості є визначальною при становленні схожості, при цьому входження до їх складу спільного центрального елементу, призводить до того, що знаки асоціюються між собою в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. На підставі проведеного дослідження експертом визначено, що за фонетичними та семантичними ознаками знак для товарів і послуг за свідоцтвам України [NUMBER] є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER]. Також з висновку судової експертизи вбачається, що при визначенні ймовірності введення в оману споживача експерт виходив з того, що сукупність досліджуваних обставин вказує на реальність можливості виникнення у споживачів помилкового враження про те, що знак за свідоцтвом України [NUMBER] є продовженням серії знаків компанії Монстр Енерджі Компані, корпорація штату Делавер зі спільним елементом «[INFO]», зареєстрованих раніше стосовно споріднених товарів 32 класу МКТП. Такі обставини вказують на те, що при використанні споріднених товарів 32 класу МКТП за спірним позначенням є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника товару, а саме-викликати помилкове враження про походження таких товарів від компанії Монстр Енерджі Компані, корпорація штату Делавер . Відповідно до п.4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. Ст. 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Однак, висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 ЦПК України. Судом встановлено, що Висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, а тому суд приймає його до уваги при постановленні даного рішення у справі. Згідно ч. 3 ст. 60 ЦПК України доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін виникає спір. В силу ч. ч. 1, 3 ст. 58 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування, а докази, які не стосуються предмета доказування, суд не бере до уваги. Отже, оцінивши Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 96 від 11.11.2016 р. у сукупності з дослідженими в судовому засіданні матеріалами справи, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвами України [NUMBER] є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше заявленою на реєстрацію в Україні торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № [NUMBER] для товарів «кава, кава пряжена(нежарена);кавові напої, кавові напої з молоком, замінники кави, кавові рослинні замінники, кавові запашники, чай, напої на основі чаю, чай охолоджений, какао, какао з молоком, какаові напої, какаові продукти, шоколад, напої шоколадні, шоколадні напої з молоком, цикорій ( кавовий замінник)» 30 класу МКТП, та такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, а саме: «кава, кава пряжена(нежарена);кавові напої, кавові напої з молоком, замінники кави, кавові рослинні замінники, кавові запашники, чай, напої на основі чаю, чай охолоджений, какао, какао з молоком, какаові напої, какаові продукти, шоколад, напої шоколадні, шоколадні напої з молоком, цикорій ( кавовий замінник)». Тим самим суд визнає обґрунтованим посилання позивача на вказані обставини. Разом з тим, суд не вважає обґрунтованим посилання позивача на схожість спірної торговельної марки настільки, що їх можна сплутати, з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № [NUMBER] та №[NUMBER], оскільки таке посилання спростовується наявним у матеріалах справи висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 96 від 11.11.2016 р. Так само спростовується висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 96 від 11.11.2016 р. та, відповідно, суд не вважає доведеним, й посилання позивача щодо їх оманливості у цій частині. Проте, комплексний аналіз приписів ст. ст. 5, 6 та 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дозволяє суду зробити висновок про те, що навіть доведення однієї з обставин, перелічених у ст. 6 Закону, достатньо для висновку про невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони, що в свою чергу є підставою для визнання свідоцтва недійсним частково. Таким чином, доведення факту схожості спірної торговельної марки відповідачів-2,3 за свідоцтвами України [NUMBER] з раніше заявленою на реєстрацію в Україні торговельною маркою позивача за свідоцтвом України №[NUMBER] щодо таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП є достатнім для висновку про невідповідність спірної торговельної марки відповідачів-2,3 за свідоцтвом України [NUMBER] умовам надання правової охорони в частині їх реєстрації для наступних товарів «кава, кава пряжена(нежарена);кавові напої, кавові напої з молоком, замінники кави, кавові рослинні замінники, кавові запашники, чай, напої на основі чаю, чай охолоджений, какао, какао з молоком, какаові напої, какаові продукти, шоколад, напої шоколадні, шоколадні напої з молоком, цикорій ( кавовий замінник) 30 класу МКТП. Суд з урахуванням вищевикладеного та положень абз. 5 п. 2 та абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, приходить до висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України [NUMBER] не відповідає умовам надання правової охорони частково, а саме в частині її реєстрації для наступних товарів 30 класу МКТП, а саме: «кава, кава пряжена(нежарена);кавові напої, кавові напої з молоком, замінники кави, кавові рослинні замінники, кавові запашники, чай, напої на основі чаю, чай охолоджений, какао, какао з молоком, какаові напої, какаові продукти, шоколад, напої шоколадні, шоколадні напої з молоком, цикорій ( кавовий замінник)». За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково. Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрована на ім'я відповідачів [PERSON] та [PERSON] торговельна марка «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] не відповідає умовам надання правової охорони в частині їх реєстрації для товарів 30 класу МКТП, а саме: «кава, кава пряжена(нежарена);кавові напої, кавові напої з молоком, замінники кави, кавові рослинні замінники, кавові запашники, чай, напої на основі чаю, чай охолоджений, какао, какао з молоком, какаові напої, какаові продукти, шоколад, напої шоколадні, шоколадні напої з молоком, цикорій (кавовий замінник)», підлягає визнанню недійсною частково. Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Держдепартаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним частково свідоцтва України [NUMBER] та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Враховуючи те, що Держслужба, відповідно до покладених на неї повноважень, не відслідковує порушення прав власників свідоцтв на знак для товарів і послуг, суд вважає, що відповідно до ст.88 ЦПК України з відповідача-2 та відповідача - 3 на користь позивача підлягає стягненню судовий збір у розмірі 2756, 00 грн. На підставі викладеного,

Outcome: approved