Jurisdiction: civil
Date: 2017-02-01 00:00:00

ЕЛЕМЕНТОС ТРЕЙД ЛІМІТЕД звернулось з позовом до [PERSON], Державної служби інтелектуальної власності України та з урахуванням уточнених позовних вимог, просив визнати частково недійсним свідоцтво України на знак для товарів та послуг «[INFO]» [NUMBER] від 12.05.2014 року, власником якого є [PERSON], щодо усіх товарів та послуг 30 та 35 класів МКТП та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання повністю недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг «[INFO]» [NUMBER] від 12.05.2014 року про що здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що ЕЛЕМЕНТОС ТРЕЙД ЛІМІТЕД є власником ряду свідоцтв на знак для товарів і послуг «[INFO]», а саме: свідоцтва України [NUMBER] від 11.08.2014 року (заявка №m201204517 від 19.03.2012 року) на знак для товарів та послуг «[INFO]» відносно товарів 29 та 30 класів МКТП; свідоцтва України [NUMBER] від 26.04.2011 року (заявка №m200902568 від 12.03.2009 року) на знак для товарів та послуг «[INFO]» відносно товарів 29 та 30 класів МКТП; свідоцтва України [NUMBER] від 10.09.2009 року (заявка №m200903627 від 01.04.2009 року) на знак для товарів та послуг «[INFO]» відносно товарів 29, 30 та 31 класів МКТП; свідоцтва України [NUMBER] від 10.05.2011 року (заявка №m201006049 від 19.04.2010 року) на знак для товарів та послуг «[INFO]» відносно товарів 30 класу МКТП. 12.05.2014 року Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я [PERSON] було зареєстровано свідоцтво України [NUMBER] на знак для товарів та послуг «[INFO]» за заявкою №m201308607 від 18.05.2013 року відносно товарів 30 та 35 класів МКТП. Позивач вважає, що свідоцтво України [NUMBER] від 12.05.2014 року на знак для товарів та послуг «[INFO]» було видано з порушенням чинного законодавства, з огляду на наступне. Знак «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] зареєстровано відносно товарів 29 та 30 класів МКТП, а знак «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] зареєстровано відносно товарів та послуг 30, 35, 43 класів МКТП. Товари 29 та 30 класів КТП відносяться до виробів народного споживання, а саме до товарів повсякденного попиту, а послуги 35 і 45 МКТП можна віднести до споживчих, які напряму кореспондуються із товарами 29 і 30 класів МКТП. Порівнюючи перелік заявлених товарів 30 класу МКТП за свідоцтвом України [NUMBER] та за свідоцтвом України [NUMBER], позивач зазначає, що заявлені для обох реєстрації товари є однорідними (спорідненими), оскільки переважна більшість товарів є такими самими, а інша частина товарів мають однакові: рід (вид); їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів. Заявлені послуги 35 класу МКТП за свідоцтвом України [NUMBER] і товари 29 та 30 класів МКТП за свідоцтвом України [NUMBER] є однорідними (спорідненими), оскільки заявлені послуги передбачають розміщення в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, такі послуг можуть надаватися підприємствам (у тому числі роздрібної т оптової торгівлі) під час планування та безпосереднього введення в господарський оборот товарів, в тому числі 29 та 30 класів МКТП. Таким чином, товари 29 та 30 класу МКТП за свідоцтвом України [NUMBER] і товари та послуги 30, 35 класів МКТП за свідоцтвом України [NUMBER] є однорідними (спорідненими). Враховуючи викладене, позивач вважає, що знак для товарів та послуг «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] є схожими настільки, що його можна сплутати із знаком «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER], раніше заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих та/або споріднених з ними товарів і послуг. Крім того, наявність в цивільному обороті товарів маркованих однаковим знаком для товарів і послуг, але різними виробниками, може ввести в оману громадськість за рахунок змішання через подібність у написанні, у вимові й у смисловому значенні знаків та посилюватись подібністю сфер застосування. На підставі вищевикладеного, позивач просив позов задовольнити. Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити. Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечував посилаючись на те, що зі сторони служби порушень прав позивача у сфері інтелектуальної власності немає. На підставі викладеного просив у задоволенні позову відмовити. Відповідач [PERSON] та його представник в судове засідання не з'явились, про дату та час розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили. Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про причини неявки в судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з'явилися в судове засідання без поважних причин. З урахуванням викладеного, суд вважає за можливе розглянути справу у відсутність відповідача [PERSON] та його представника. Крім того, в матеріалах справи містяться письмові пояснення відповідача [PERSON] в яких він проти задоволення позовних вимог заперечував посилаючись на те, що висновок позивача про те, що товари 29 та 30 класів МКТП за свідоцтвом України [NUMBER] і товари та послуги 30,35,43 класів МКТП з свідоцтвом України [NUMBER] є однорідними (спорідненими є необґрунтованим та заснованим на своєрідному тлумаченні методичних рекомендацій, які не є нормами чинного законодавства. Міжнародний класифікатор товарів і послуг чітко розмежовує товари та послуги розносить їх до різних класів. Між тим, Україна є учасником Ніццької угоди про міжнародну класифікацію товарів і послуг. Також, позивач не навів доказів використання ним протиставлених свідоцтв [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER] для надання послуг 35, 43 класів МКТП, що свідчить про відсутність порушеного права позивача. З урахуванням викладеного просив у задоволенні позову. Суд, вислухавши пояснення представника позивача та представника Державної служби інтелектуальної власності України, врахувавши письмові пояснення [PERSON], дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про часткове задоволення позову виходячи з наступного. Відповідно до ч. 3 ст. 494 ЦК України набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво. Встановлено, що ЕЛЕМЕНТОС ТРЕЙД ЛІМІТЕД є власником ряду свідоцтв на знак для товарів і послуг «[INFO]», а саме: свідоцтва України [NUMBER] від 11.08.2014 року (заявка №m201204517 від 19.03.2012 року) на знак для товарів та послуг «[INFO]» відносно товарів 29 та 30 класів МКТП; свідоцтва України [NUMBER] від 26.04.2011 року (заявка №m200902568 від 12.03.2009 року) на знак для товарів та послуг «[INFO]» відносно товарів 29 та 30 класів МКТП; свідоцтва України [NUMBER] від 10.09.2009 року (заявка №m200903627 від 01.04.2009 року) на знак для товарів та послуг «[INFO]» відносно товарів 29, 30 та 31 класів МКТП; свідоцтва України [NUMBER] від 10.05.2011 року (заявка №m201006049 від 19.04.2010 року) на знак для товарів та послуг «[INFO]» відносно товарів 30 класу МКТП. 12.05.2014 року Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я [PERSON] було зареєстровано свідоцтво України [NUMBER] на знак для товарів та послуг «[INFO]» за заявкою №m201308607 від 18.05.2013 року відносно товарів 30, 35 та 43 класів МКТП: 30 клас: бобове борошно, борошно, борошняні вироби, булочки здобні, вермішель, вівсяні пластівці, вівсяні продукти, мигдаль пряжений (жарений) (праліне), заварний крем, закваска, запашники харчові, згусники для куховарніння, канапки, кориця (прянощі), куркума харчова, макарони, макаронні вироби, мигдальне тісто, млинарські продукти, млинці, муслі, плачинди, прямокутні тістечка, пряники, пудинги; 35 клас: агентства комерційного інформування, аналізування собівартості, вивчання ринку, влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби, влаштовування ярмарків на торгівельні або рекламні потреби, демонстрування товарів, ділове досліджування, ділове інформування, ділове оцінювання, ділове розвідування, ділові довідки , допомога в керуванні справами, досліджування ринкове, економічне прогнозування, експортування на ділову успішність, допомога у комерційному або промисловому керуванні, дорадча допомога в діловому керуванні, консультування щодо керування справами, поради щодо налагоджування і керування справами, консультування фахове щодо підприємництва, консультування щодо налагоджування справ, наймання рекламних матеріалів, оновлювання рекламних матеріалів, сприяння продажеві (посередництво); 43 клас: послуги барів, їдальні, кав'ярні, кафе, кафетерії, послуги щодо готування страв та напоїв і доставлення їх додому, ресторани, ресторани самообслуговування. Позивач просив визнати частково недійсним свідоцтво України на знак для товарів та послуг «[INFO]» [NUMBER] від 12.05.2014 року, власником якого є [PERSON], щодо усіх товарів та послуг 30 та 35 класів МКТП та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання повністю недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг «[INFO]» [NUMBER] від 12.05.2014 року про що здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Як на підставу свої позовних вимог позивач посилався на те, що знак для товарі і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER], раніше заявленим на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих та/або споріднених з ними товарів та послуг. Також посилався на те, що наведені у свідоцтві України [NUMBER] від 12.05.2014 року товари та послуги 30 та 35 класів МКТП, знак для товарів і послуг «[INFO]» за вказаним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товарів, на що слід зазначити наступне. Чинне законодавство ставить можливість виникнення небезпеки введення знаком споживача в оману в залежність від того, яка особа його використовує. Зокрема, відповідно до абз. 2 п.7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару та послуг або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Тобто, наведена правова норма передбачає, що одне й те саме позначення стосовно одних і тих же товарів може бути правдивим у випадку його використання однією особою та здатним ввести в оману споживача щодо виробника товару чи послуги при використанні іншою особою. За подібним принципом вписане також положення абз. 5 п. 5 ст. 16 Закону, за яким свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом «….позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати». В зв'язку з цим, здатність позначення ввести в оману щодо особи виробника товару не залежить від властивостей самого товару (що є характерним при дослідженні оманливості або здатності знака ввести в оману стосовно товару або його географічного походження) та не може вважатись винятково такою підставою для визнання знака неохороноздатним, яка повинна розглядатись незалежно від прав інших осіб. Комерційним позначенням, що прямо не вказує на особу того чи іншого виробника товарів чи послуг, однак здатне викликати у свідомості споживача асоціації з ним, може виступати знак, що згідно з абз. 4 ст. 1 Закону є позначенням, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Тобто, знак покликаний слугувати вказівкою на комерційне походження товару чи послуги. При цьому, споживачу навіть не обов'язково має бути відоме точне найменування виробника товару, маркованого знаком, достатньо того, щоб такий виробник викликав у споживача довіру, яка втілюється у виробі ним відповідного товару. У випадку, коли до появи маркованого певним знаком нового товару на ринку там вже був присутній споріднений товар іншого виробника, маркований схожим знаком, споживачі можуть бути введені в оману стосовно дійсного комерційного походження такого нового товару. В зв'язку з цим, можливість введення знаком споживачів в оману щодо особи виробника тісно пов'язана зі схожістю позначень різних виробників та спорідненістю товарів, для яких призначено схожі знаки. Як наслідок та обставина, що знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати між собою та зареєстровані відносно споріднених товарів, безпосередньо означає, що споживач може бути введений в оману відносно походження товарів чи послуг, які реалізуються з використанням знаків, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари або послуги насправді різних виробників походять від одного виробника. Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу. Відповідно до висновку експерта №98 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.12.2016 року, складеного судовим експертом Жилою Б.В., відносно всіх, наведених у свідоцтві України [NUMBER] від 12.05.014 року товарів 30 класу МКТП, знак для товарів і послуг «[INFO]» за вказаним свідоцтвом, є схожим зі знаком для товарі і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] від 11.08.2014 року настілки, що їх можна сплутати; Відносно всіх, наведених у свідоцтві України [NUMBER] від 12.05.2014 року послуг 35 класу МКТП, знак для товарі і послуг «[INFO]» за вказаним свідоцтвом, не є схожим зі знаком для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] від 11.08.2014 року настільки, що їх можна сплутати. Відносно всіх ведених у свідоцтві України [NUMBER] від 12.05.2014 року 30 класу МКТП, знак для товарів та послуг за вказаним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товарів. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] від 12.05.2014 року не є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає вказані у свідоцтві послуги 35 класу МКТП. Що стосується заперечень відповідача [PERSON] то суд не приймає їх до уваги, оскільки вони спростовуються висновком експерта № 98 від 21.12.2016 р. Також, суд не приймає до уваги заперечення представника позивача в частині того, що висновок експерта є необґрунтованим в частині наведених у свідоцтві України [NUMBER] від 12.05.2014 року послуг 35 класу МКТП, оскільки експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом Б.В. Жилою, який має відповідну кваліфікацію та внесений до реєстру атестованих судових експертів. За результатами проведення судової експертизи експертом складено висновок експерта № 98 від 21.12.2016 р. Ст. 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Судом встановлено, що висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань. Оцінивши висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі. На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що судовий експерт Жила Б.В. належним чином обґрунтував зроблені ним висновки щодо схожості оскаржуваного знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] від 12.05.2014 року зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] від 11.08.2014 року та введення в оману щодо особи виробника товарів. Отже, оцінивши висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України «[INFO]» [NUMBER] від 12.05.2014 року для товарів і послуг в частині 30 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] від 11.08.2014 року, а також таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, породжуючи асоціацію з позивачем як відомим. Таким чином, на знак для товарів і послуг в частині 30 класу МКТП за свідоцтвом України № 185761 від 12.05.2014 року поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачені ч. 4 п. 3 ст.6 зазначеного закону, тобто, не можуть одержати правову охорону позначення які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг. Відповідно до п.п. 1, 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки. П. 63 Постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 р. № 12 зазначено, що порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів. Одночасно слід зазначити, що щодо визначення поняття «фірмового найменування, що відомі в Україні і належать іншим особам ….» Вищий господарський суд України в оглядовому листі від 27.06.2008 р. № 01-8/383/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності» роз'яснив (ч. 8 п. 1), що охорона прав на добре відомий знак, що регулюється ст. 25 ЗУ «Про захист прав на знаки для товарів та послуг» та фірмові найменування відомі в Україні не є подібними за змістом відносинами, з огляду на те, що визнання знака добре відомим і відомість в Україні фірмового найменування є різними за своєю суттю поняттями. Таким чином, враховуючи, що спірне свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони, що передбачені ч. 4 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», а саме: не можуть одержати правову охорону позначення які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, то спірне свідоцтво в частині 30 класу МКТП підлягає визнанню недійсним. Що стосується вимог позивача про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг «[INFO]» [NUMBER] від 12.05.2014 року для послуг 35 класу МКТП то в них слід відмовити, оскільки позивачем не надано доказів та таких не встановлено судовим експертом щодо схожості та оманливості, в цій частині свідоцтва зі свідоцтвом позивача [NUMBER]. Оскільки, відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3 вказаного положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України [NUMBER] від 12.05.2014 року та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Згідно ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом. Згідно ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Згідно ч. 1 ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ст.61 цього кодексу. Згідно ч.4 цієї ж статті доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що позивач частково довів ті обставини на які посилався як на підставу своїх позовних вимог. Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Згідно Закону України «Про судовий збір» у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру. Встановлено, що при зверненні до суду позивачем було сплачено судовий збір в сумі 1378,00 грн. В ході розгляду справи та уточнень позовних вимог просив покласти судові витрати на відповідача. Крім того, за подання до суду заяви про витребування доказів позивачем було сплачено 689,00 грн., за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності було сплачено 18536,00 грн. Згідно ч. 1 ст. 79 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України, відповідно до покладених на неї повноважень, не відслідковує порушення прав власників свідоцтв України суд вважає, що з [PERSON] підлягають стягненню на користь позивача судові витрати, які складаються з суми сплаченого судового збору 1378,00 грн. (за подання позовної заяви), 689,00 грн. (за подання заяви про витребування доказів) та 18536,00 грн. Крім того з відповідача на користь держави підлягає стягненню судовий збір в сумі 1378,00 грн. (за другу вимогу немайнового характеру).

Outcome: partial