Jurisdiction: civil
Date: 2021-10-05 00:00:00

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернулась адвокат Демченко М.М. в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» з позовом до [PERSON] , [PERSON] , Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор», Товариства з обмеженою відповідальністю «Ізолятор ЛТД» про визнання недійсними ліцензійних договорів. В обґрунтування позовних вимог зазначає, що з копії позовної заяви ТОВ «НПО «Ізолятор» до ТОВ «Славенергопром», ТОВ «Монолітторг», ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» про заборону незаконного використання корисної моделі та стягнення збитків у розмірі 90 000,00 грн., яка перебувала в провадженні Господарського суду Донецької області (справа № 905/730/20) позивач дізнався, що 12.01.2016 між [PERSON] , [PERSON] (Ліцензіар) та ТОВ «НПО «Ізолятор» (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 01-12. За цим договором Ліцензіар надав Ліцензіату оплатну виключну ліцензію на використання корисної моделі за патентом № 103922 «Полімерний ізолятор» з метою ексклюзивного виробництва продукції для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» без обмеження по кількості та вартості, або інших замовників. Договір укладено на строк 2 роки та 11 місяців з моменту його підписання. З офіційного електронного майданчика публічних закупівель «Прозорро» позивач дізнався, що 24.03.2020 ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» оголошено тендер на закупівлю ізоляторів в кількості 1038 шт. В межах цієї закупівлі ТОВ «Ізолятор ЛТД» подано скаргу, до якої додається копія ліцензійного договору № 03-22 від 22.03.2019, укладеного між [PERSON] , [PERSON] (Ліцензіар) та ТОВ «Ізолятор ЛТД» (Ліцензіат) відповідно до якого Ліцензіар надав Ліцензіату оплатну виключну ліцензію на використання корисної моделі за патентом № 103922 «Полімерний ізолятор» з метою ексклюзивного виробництва продукції для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» без обмеження по кількості та вартості, або інших замовників. Договір укладено на строк 2 роки та 11 місяців з моменту його підписання. Отже обидва ліцензійні договори (№ 01-12 від 12.01.2016 та № 03-22 від 22.03.2019) містять ряд тотожних положень, а саме: вид ліцензії за цими договорами виключна; видача виключної ліцензії за договором виключає можливість використання Ліцензіаром корисної моделі у сфері, що обмежена цією ліцензією та видачі іншим особам ліцензій на використання корисної моделі у зазначеній сфері; винагорода ліцензіару складає 30000,00 грн., та 30 відсотків чистого прибутку від продажу продукції по ліцензії; Ліцензіат протягом 10 днів, наступних після звітного переоду щомісяця надає Ліцензіару відомості про обсяг виготовленої та реалізованої продукції за цією ліцензією. Існування одночасно двох ліцензійних договорів та додаткових угод до них, що не перебачено діючим законодавством, дає підстави позивачу заперечувати дійсність таких договорів, оскільки їх зміст суперечить діючому законодавству, яке передбачає можливість видачі виключної ліцензії лише одній особі. Зазначене вказує на порушення встановленого публічного порядку таким договорам, а тому останні підлягають визнанню недійсними. Крім того, вищезазначені ліцензійні договори укладені відповідачами без мети реального настання правових наслідків, а з метою маніпулювання ними правом на участь у публічних закупівлях через застосування до ТОВ «НПО «Ізолятор» санкцій РНБО, чим в тому числі порушуються права та інтереси ТОВ «Славенергопром» на виробництво та реалізацію продукції, здійснення господарської діяльності, у зв`язку з чим, позивач просить суд винести рішення, яким визнати недійсними ліцензійні договори № 01-12 від 12.01.2016 та № 03-22 від 22.03.2019, судові витрати стягнути з відповідачів. Адвокат Петрова Н.М., діюча в інтересах [PERSON] , [PERSON] , Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор», Товариства з обмеженою відповідальністю «Ізолятор ЛТД» подала сулу відзив на позовну заяву, в якому позовні вимоги не визнала, посилаючись на наступне. 12.01.2016 між [PERSON] , [PERSON] ( [PERSON] ) та ТОВ «НПО «Ізолятор» (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 01-12. Відповідно до п. 2.3 договору видом ліцензії за цим договором є виключна. 19.03.2019 Рішенням РНБО до ТОВ «НПО «Ізолятор» застосовано економічні та інші обмежувальні санкції, строком на 3 роки. Для участі в закупівлях через електронний майданчик публічних закупівель «Прозорро» [PERSON] , [PERSON] уклали додаткову угоду № 1 від 20.03.2019 до договору № 01-12 від 12.01.2016 з ТОВ «НПО «Ізолятор», якою призупинили дію виключної ліцензії та уклали новий ліцензійний договір № 03-22 від 22.03.2019 з ТОВ «Ізолятор ЛТД». В подальшому [PERSON] , [PERSON] неодноразово укладали додаткові угоди до договору № 01-12 від 12.01.2016 з ТОВ «НПО «Ізолятор», якими поновлювали дію ліцензії, та знову її призупиняли. В останній раз дію ліцензії за договором № 01-12 від 12.01.2016 поновлено на підставі додаткової угоди № 6 від 18.05.2020, та вона діє до цього часу. Також [PERSON] , [PERSON] неодноразово укладали додаткові угоди до договору № 03-22 від 22.03.2019 з ТОВ «Ізолятор ЛТД», якими поновлювали дію ліцензії, та знову її призупиняли. В останній раз дію ліцензії за договором № 03-22 від 22.03.2019 зупинено на підставі додаткової угоди № 5 від 15.05.2020, якою ліцензійний договір № 03-22 від 22.03.2019 було розірвано. \~ \~ \~ \~Ліцензія ТОВ «Ізолятор ЛТД» діяла тільки в період проведення закупівель, а ліцензія ТОВ «НПО «Ізолятор» призупинялась тільки на час проведення таких закупівель, а весь інший час діяла. Тобто дія одного договору жодним чином не пересікалась в часі з іншим. Спірні ліцензійні договори укладались сторонами з метою настання реальних правових наслідків, а саме надання Ліцензіаром Ліцензіату виключного права використання відповідного об`єкту права інтелектуальної діяльності. \~ \~ \~ \~Крім того представник відповідачів вказує, що позивачем не обґрунтовано чим саме укладання спірних договорів порушило його законні права та інтереси. \~ \~ \~ \~За таких обставин, вважаючи позовну заяву ТОВ «Славенергопром» необґрунтованою та невмотивованою відповідачі просять суд в її задоволенні відмовити в повному обсязі. \~ \~ \~ \~В судовому засіданні сторони свої позиції стосовно позовних вимог підтримали. Суд, заслухавши пояснення сторін, розглянувши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення справи по суті, приходить до наступного висновку. Судом встановлено, що 12.01.2016 Державною службою інтелектуальної власності України на ім`я [PERSON] та [PERSON] видано патент на корисну модель № [NUMBER] «Полімерний ізолятор». Права на вказану корисну модель чинні з 12.01.2016. 12.01.2016 між [PERSON] , [PERSON] (Ліцензіар) та ТОВ «НПО «Ізолятор» (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 01-12. Згідно п. 2.1. договору Ліцензіар надав Ліцензіату дозвіл (оплатну виключну ліцензію) на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор» з метою ексклюзивного виробництва продукції для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» без обмеження по кількості та вартості, або інших замовників. За п. 13.1. договору строк його дії складає 2 роки та 11 місяців з моменту підписання сторонами, якщо жодна зі сторін за 1 місяць до закінчення дії договору не повідомила іншу сторону про відмову від нього, договір вважається продовженим на той же строк та на тих же умовах. З письмових пояснень адвоката Петрової Н.М., діючої в інтересах [PERSON] , [PERSON] , ТОВ «НПО «Ізолятор», ТОВ «Ізолятор ЛТД» встановлено, що сторони вказаний договір не розривали і на даний час він є дійсним. Додатковою угодою № 1 до ліцензійного договору від 12.01.2016 сторони погодили призупинити дію ліцензії на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор». Додатковою угодою № 1 від 20.03.2019 до ліцензійного договору № 01-12 від 12.01.2016 сторони погодили з дня її підписання призупинити дію ліцензії на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор». Додатковою угодою № 2 від 01.12.2019 до ліцензійного договору № 01-12 від 12.01.2016 сторони погодили з дня її підписання розірвати додаткову угоду № 1 від 20.03.2019 про призупинення дії ліцензії на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор». Додатковою угодою № 3 від 20.01.2020 до ліцензійного договору № 01-12 від 12.01.2016 сторони погодили з дня її підписання призупинити дію ліцензії на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор». Додатковою угодою № 4 від 13.04.2020 до ліцензійного договору № 01-12 від 12.01.2016 сторони погодили з дня її підписання розірвати додаткову угоду № 3 від 20.01.2020 про призупинення дії ліцензії на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор». Додатковою угодою № 5 від 21.04.2020 до ліцензійного договору № 01-12 від 12.01.2016 сторони погодили з дня її підписання призупинити дію ліцензії на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор». Додатковою угодою № 6 від 18.05.2020 до ліцензійного договору № 01-12 від 12.01.2016 сторони погодили з дня її підписання розірвати додаткову угоду № 5 від 21.04.2020 про призупинення дії ліцензії на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор». 22.03.2019 між [PERSON] , [PERSON] (Ліцензіар) та ТОВ «Ізолятор ЛТД» (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 03-22. Згідно п. 2.1. договору Ліцензіар надав Ліцензіату дозвіл (оплатну виключну ліцензію) на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор» з метою ексклюзивного виробництва продукції для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» без обмеження по кількості та вартості, або інших замовників. За п. 13.1. договору строк його дії складає 2 роки та 11 місяців з моменту підписання сторонами, якщо жодна зі сторін за 1 місяць до закінчення дії договору не повідомила іншу сторону про відмову від нього, договір вважається продовженим на той же строк та на тих же умовах. Додатковою угодою № 1 від 30.11.2019 до ліцензійного договору № 03-22 від 22.03.2019 сторони погодили з дня її підписання призупинити дію ліцензії на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор». Додатковою угодою № 2 від 24.01.2020 до ліцензійного договору № 03-22 від 22.03.2019 сторони погодили з дня її підписання розірвати додаткову угоду № 1 від 30.11.2019 про призупинення дії ліцензії на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор». Додатковою угодою № 3 від 10.04.2020 до ліцензійного договору № 03-22 від 22.03.2019 сторони погодили з дня її підписання призупинити дію ліцензії на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор». Додатковою угодою № 4 від 22.04.2020 до ліцензійного договору № 03-22 від 22.03.2019 сторони погодили з дня її підписання розірвати додаткову угоду № 3 від 10.04.2020 про призупинення дії ліцензії на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор». Додатковою угодою № 5 від 15.05.2020 до ліцензійного договору № 03-22 від 22.03.2019 сторони погодили припинити дію договору № 03-22 від 22.03.2019 шляхом розірвання з 15.05.2020. Статтею 420 ЦК України встановлений вичерпний перелік об`єктів права інтелектуальної власності, одними з яких є винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Згідно з умовами ч. 1 ст. 462 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Статтею 463 ЦК України визначено, що суб`єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є винахідник, автор промислового зразка; інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом. Відповідно до ст. 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є, зокрема: право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідно патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом. Ч. 3 ст. 426 ЦК України встановлено, що використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Як встановлено ст. 1107 ЦК України, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється, зокрема, на підставі ліцензії на використання об`єкта права інтелектуальної власності, ліцензійного договору. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. Відповідно до положень ч. 5 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» Власник зареєстрованого промислового зразка має право надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами (ч. 6 ст. 20 цього Закону). Статтею 1109 ЦК України передбачено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. Статтею 203 ЦК України визначено вичерпний перелік загальних вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину, серед яких, зокрема так: зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має вчинятися у формі, встановленій законом; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Відповідно до ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин). Звертаючись до суду сторона позивача просила визнати спірні ліцензійні договори недійсними з огляду на те, що на її думку вони укладені не з метою реального настання правових наслідків та з порушенням встановленого публічного порядку таким договорам. За ч. 1 ст. 234 ЦК України фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином. Відповідно до ст. 228 ЦК України, правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним. У разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний недійсним. Якщо визнаний судом недійсний правочин було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то при наявності умислу у обох сторін - в разі виконання правочину обома сторонами - в дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання правочину однією стороною з іншої сторони за рішенням суду стягується в дохід держави все одержане нею і все належне - з неї першій стороні на відшкодування одержаного. При наявності умислу лише у однієї із сторін все одержане нею за правочином повинно бути повернуто іншій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного за рішенням суду стягується в дохід держави. У постанові Верховного Суду України від 13 квітня 2016 року у справі № 6-1528цс15 зроблено висновок, що: «Статтею 228 ЦК України визначено правові наслідки вчинення правочинів, що порушують публічний порядок, вважаються серйозними порушеннями законодавства, мають антисоціальний характер і посягають на істотні громадські та державні (публічні) інтереси, та встановлено перелік правочинів, які є нікчемними та порушують публічний порядок. Відповідно до цієї статті, по-перше, правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним; по-друге, правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним. Виділяючи правочин, що порушує публічний порядок, як окремий вид нікчемних правочинів, ЦК України виходить зі змісту самої протиправної дії та небезпеки її для інтересів держави і суспільства загалом, а також значимості порушених інтересів внаслідок вчинення такого правочину. При цьому категорія публічного порядку застосовується не до будь-яких правовідносин у державі, а лише щодо суттєвих основ правопорядку. З огляду на зазначене, можна зробити висновок, що публічний порядок - це публічно-правові відносини, які мають імперативний характер і визначають основи суспільного ладу держави. Отже, положеннями статті 228 ЦК України визначено перелік правочинів, які є нікчемними як такі, що порушують публічний порядок. Такими є правочини, що посягають на суспільні, економічні та соціальні основи держави, зокрема правочини, спрямовані на використання всупереч закону комунальної, державної або приватної власності; правочини, спрямовані на незаконне відчуження або незаконне володіння, користування, розпорядження об`єктами права власності українського народу - землею як основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, її надрами, іншими природними ресурсами (стаття 14 Конституції України); правочини щодо відчуження викраденого майна; правочини, що порушують правовий режим вилучених з обігу або обмежених в обігу об`єктів цивільного права тощо. Усі інші правочини, спрямовані на порушення інших об`єктів права, передбачені іншими нормами публічного права, не вважаються такими, що порушують публічний порядок. При кваліфікації правочину за статтею 228 ЦК потрібно враховувати вину, яка виражається в намірі порушити публічний порядок сторонами правочину або однією зі сторін. Доказом вини може бути вирок суду, постановлений у кримінальній справі, щодо знищення, пошкодження майна чи незаконного заволодіння ним тощо.». Ч. 1 ст. 81 ЦПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. (ч. 6 ст. 81 ЦПК України). Дослідивши матеріали справи суд зазначає, що стороною позивача не надано суду доказів, які б довели відсутність намірів створення правових наслідків оскаржуваних угод. Оскільки за цими ліцензійними договорами Ліцензіар передавав Ліцензіату виключні права на використання корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор», а наслідком передачі таких прав було їх використання Ліцензіатом, зокрема під час участі у публічних закупівлях на майданчику «Прозорро», про що зазначається самим позивачем. Крім того, оскаржувані ліцензійні договори укладено з додержанням вимог ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» у письмовій формі, вони підписані сторонами, скріплені печаткою. Посилання позивача на те, що існування одночасно двох спірних ліцензійних договорів суперечить діючому законодавству та вказує на порушення встановленого публічного порядку таким договорам, що є підставою для визнання їх недійсними, судом не приймається до уваги, оскільки позивачем не доведене належними да допустимими доказами, що укладення спірних ліцензійних договорів призвело до порушення публічного порядку в розумінні статті 228 ЦК України. Не доведено доказами і позицію сторони позивача, що укладанням спірних договорів порушено їх права та інтереси на виробництво та реалізацію продукції, здійснення господарської діяльності, оскільки спірні ліцензійні договори укладено відносно прав на використання певної корисної моделі, а саме корисної моделі за патентом України № 103922 із назвою «Полімерний ізолятор», винахідниками якої та власниками прав на яку є [PERSON] та [PERSON] . Доказів, що передача вищенаведених прав якимось чином протиправно впливає на господарську діяльність ТОВ «Славенергопром» матеріали справи не містять, не наведено таких доказів і в судовому засіданні. Враховуючи наведене суд приходить до висновку, що підстави для визнання недійсними ліцензійних договорів № 01-12 від 12.01.2016 та № 03-22 від 22.03.2019 відсутні, що обумовлює прийняття рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. На підставі наведеного та

Outcome: dismissed