Jurisdiction: civil
Date: 2014-11-02 00:00:00

В березні 2014 року компанія С.К. Джонсон енд Сан, корпорація штату Вісконсін звернулася з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (Відповідач-1) та [PERSON] (Відповідач-2) з позовними вимогами про визнання частково недійсним свідоцтва України [NUMBER] на знак для товарів і послуг. Позивач зазначає, що він є власником наступних знаків для товарів і послуг: - знак для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] від 15 березня 1994 р. (заявка № 128553/SU від 27 листопада 1990 р.) для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг; - знак для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] від 15 березня 1994р. (заявка № 126863/SU від 03 жовтня 1990 р.) для товарів 5 класу МКТП; - знак для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] від 26 листопада 2007 р. (заявка № m200612385 від 18 серпня 2006 р.) для товарів 5 класу МКТП; - знак для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] від 25 січня 2008 р. (заявка № m200612455 від 19 серпня 2006 р.) для товарів 5 класу МКТП. Я вказує Позивач, йому стало відомо про те, що Державною службою інтелектуальної власності України надана правова охорона позначенню «[INFO]» для товарів 1 та 5 класу та послуг 35 класу МКТП на ім'я [PERSON]. Права Відповідача-2 на позначення «[INFO]» засвідчені Свідоцтвом України № [NUMBER] від 10 серпня 2012 р. (заявка № m201110514 від 06 липня 2011 р.). Позивач вважає, що торговельна марка «[INFO]» є такою, що не відповідає умовам надання правової охорони відносно товарів 1 та 5 класів МКТП. Відтак, свідоцтво України № [NUMBER] має бути визнано недійсним у частині товарів 1 та 5 класів МКТП, з огляду на те, що вона є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельними марками Позивача, раніше зареєстрованими в Україні для таких самих та споріднених/однорідних товарів. Крім того, Позивач стверджує, що торговельна марка Відповідача 2 є такою, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. Зокрема, Позивач вважає, що враховуючи його відомість як виробника побутової хімії, а також відомість продукції Позивача «[INFO]», існує принципова ймовірність введення споживача в оману, щодо дійсного виробника товарів, маркованих торговельною маркою «[INFO]». У зв'язку з викладеними обставинами Позивач просить суд: 1. Визнати свідоцтво України [NUMBER] на знак для товарів і послуг недійсними відносно всіх товарів 1 та 5 класів МКТП, зазначених у свідоцтві; 2. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, щодо визнання свідоцтв України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг недійсними відносно всіх товарів 1 та 5 класів МКТП, зазначених у свідоцтві, та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені «Промислова власність». У судовому засіданні представник Позивача позов підтримав, просив суд, взявши до уваги висновки проведеної по справі судової експертизи, його задовольнити. Представник Державної служби інтелектуальної власності України просив вирішити справу у відповідності до чинного законодавства. [PERSON] у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся за зареєстрованим місцем проживання. Вислухавши думку Сторін, суд вважає за можливе розглядати справу у відсутність відповідача [PERSON] на підставі наявних матеріалів справи. Заслухавши пояснення представників Позивача та Відповідача-1, дослідивши та оцінивши матеріали справи у їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Судом встановлено, що компанія С.К.Джонсон енд Сан, корпорація штату Вісконсін, є власником наступних знаків для товарів і послуг: - знак для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] від 15 березня 1994 р. (заявка № 128553/SU від 27 листопада 1990 р.) для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг; - знак для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] від 15 березня 1994 р. (заявка № 126863/SU від 03 жовтня 1990 р.) для товарів 5 класу МКТП; - знак для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] від 26 листопада 2007 року (заявка № m200612385 від 18 серпня 2006 р.) для товарів 5 класу МКТП; - знак для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] від 25 січня 2008 року (заявка № m200612455 від 19 серпня 2006 р.) для товарів 5 класу МКТП. Судом також встановлено, що Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я [PERSON] 10 серпня 2012 року було видане Свідоцтво України № [NUMBER], яким надано правову охорону позначенню «[INFO]» для товарів 1 та 5 класу та послуг 35 класу МКТП. Відповідно до ст. 19 «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ з наступними змінами і доповненнями (надалі - «Закон про торговельні марки») свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Згідно з п.1 ст.5 Закону про торговельні марки правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Відповідно до абз.2 ч.3 ст.6 Закону про торговельні марки не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. З матеріалів справи вбачається, що торговельна марка, посвідчена Свідоцтвом України [NUMBER], була зареєстрована пізніше ніж будь-яка з торговельних марок належних Позивачу. На підставі клопотання представника Позивача судом по справі було призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності. Згідно з Висновком експертизи №59 від 11 вересня 2014 року експерт встановив наступне: 1. Торговельна марка «[INFO]» за свідоцтвом [NUMBER] є схожою зі знаками для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] та «[INFO]» за свідоцтвами України [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER] настільки, що їх можна сплутати. Зокрема, як зазначає експерт, в даному випадку, наявність семантичної (смислової) схожості між порівнюваними знаками та часткової фонетичної схожості, обумовленої наявністю в їх складі спільного елементу «[INFO]» («[INFO]»), призводить до того, що знаки асоціюються між собою в цілому, незважаючи на наявність окремих відмінностей. 2. Всі товари 1 та 5 класів МКТП, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України [NUMBER], є такими самими та спорідненими з товарами 5 класу, відносно яких зареєстровано знаки за свідоцтвами України №№ [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER]. 3. Відносно всіх товарів 1 та 5 класів МКТП, наведених у свідоцтві України [NUMBER], торговельна марка «[INFO]» за вказаним свідоцтвом, є такою, що може ввести споживачів в оману стосовно особи, яка виробляє товар. В даному випадку експерт посилається на наступне. До позначень оманливих або здатних ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Під асоціацією розуміється встановлення усталеного зв'язку між двома елементами, внаслідок чого, при появі одного члена асоціативної пари, забезпечується обов'язкова актуалізація іншого. Виходячи зі змісту визначення «асоціація», небезпека введення споживача в оману стосовно особи виробника товару або послуги, що маркуються певним позначенням, тобто небезпека виникнення у споживача, під час сприйняття ним такого позначення, асоціацій, що не відповідають дійсності, існує у випадку, коли: - позначення за своєю суттю є оманливим щодо особи виробника товарів (послуг) - тобто містить у своєму складі неправдиві вказівки щодо особи заявника (власника) знака (наприклад на невірну організаційно-правову форму, місцезнаходження тощо) або прямі вказівки на особу іншого виробника, використання яких було розпочато до дати подання заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг, що досліджується; - позначення за своєю суттю оманливим не є, але може ввести в оману щодо особи виробника товару внаслідок того, що воно асоціюється з позначенням (позначеннями), які до дати подання заявки на реєстрацію досліджуваного знака вже були пов'язані з іншою особою - знаками для товарів і послуг, відмітними частинами комерційних найменувань, назв підприємств. Такі обставини, серед іншого, призводять до змішування у свідомості споживачів діяльності різних виробників. Комерційним позначенням, що прямо не вказує на особу того чи іншого виробника товарів чи послуг, однак здатне викликати у свідомості споживача асоціації з ним, може виступати знак, що згідно з абз.4 ст. 1 Закону є позначенням, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб, тобто покликаний слугувати вказівкою на комерційне походження товару чи послуги. В зв'язку з цим, можливість введення знаком споживачів в оману щодо особи виробника пов'язана з певною схожістю позначень різних виробників та спорідненістю товарів, для яких призначено схожі знаки. Тобто, здатність знака ввести в оману щодо особи виробника товару може обумовлюватись збігом спільних елементів досліджуваного знака та знаків інших осіб за наявності певних додаткових умов. В свою чергу, встановлено, що знак за свідоцтвом України № [NUMBER] та знаки за свідоцтвами України №№ [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER] мають спільний елемент у вигляді напису «[INFO]», а знак за свідоцтвом України № [NUMBER] містить кириличну транслітерацію вказаного напису - «[INFO]». За таких умов, слово «[INFO]», яке входить до складу знака за свідоцтвом України [NUMBER], має розглядатись в якості елементу, спільного з елементом, який утворює серію знаків за свідоцтвами України №№ [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER], належними компанії С.К. Джонсон енд Сан, Інк., корпорація штату Вісконсін. Відповідно до ч.2 ст.157 Господарського кодексу України під використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг. Матеріали справи містять наступні витяги з електронних видань, електронних версій друкованих видань та копії витягів з друкованих видань безпосередньо, датовані до 06.07.2011 - дати подання заявки, за результатами розгляду якої було видано знак за свідоцтвом України [NUMBER]: - копія витягу з друкованого видання «УИКЕНД ЗДОРОВЬЕ» № [NUMBER]) від [INFO] публікацією «[INFO]», в якій згадується аерозоль проти комах [INFO] (а.с. 44); - роздруківка з електронної версії видання «ФАКТЫ и комментарии» з публікацією від [INFO] в якій згадується репеллент «[INFO]» (а.с. 53); - роздруківка з електронної версії журналу «ПРОВИЗОР» [NUMBER] за 2010 рік з публікацією, в якій згадується репеллент «[INFO]» (а.с. 48); - роздруківка з електронного видання «donbassUA» з публікацією від [INFO] у якій згадується репеллент «[INFO]» (аерозоль та крем) (а.с.54); - роздруківка з електронної версії видання «Комсомольская правда в Украине» з публікацією «[INFO]» від [INFO] в якій згадується репеллент «[INFO]» » (аерозоль та крем) (а.с. 59); - роздруківка з електронної версії видання «Комсомольская правда в Украине» з публікацією «[INFO]» від [INFO], в якій згадується репеллент «[INFO] Экстрим» (а.с. 62); - роздруківка з електронної версії видання «Комсомольская правда в Украине» з публікацією [INFO] від [INFO] в якій згадується репеллент «[INFO]» (а.с. 63); - копія витягу з журналу «Химия Украины» [NUMBER] - [INFO] - публікація «[INFO]» в якій згадуються лінійка засобівкомпанії SCJohnson: «[INFO]», «[INFO] Smooth&Dry», «OFF!Kids», «OFF!Afterbite», «OFF!Экстрим» (а.с. 69-70). Крім того, з присутньої в матеріалах справи довідки «ДП Моніторінг ЗМІ України» №17 від 08.04.2013 р. та доданих до неї матеріалів (а.с. 140-143) випливає, що з 01.01.1999 по 31.12.2011 продукція SCJohnson&Son під торговельною маркою «[INFO]» рекламувалась 11335 разів на телебаченні та 8 разів виходила в друкованих засобах масової інформації. Серед телевізійних каналів, на яких відбувалась реклама, вказані такі популярні місцеві та загальнодержавні як: « 1+1», « 5 Канал», «Канал Україна», «Перший Національний», «Інтер», «НТН», «СТБ», «Тоніс», «ТЕТ». Найбільш ранні виходи рекламних сюжетів на телебаченні датовані 2006 роком. З приведених даних випливає, що принаймні з 2006 року в Україні використовується позначення «[INFO]», «[INFO]». В той же час, воно застосовується у складі назв лінійки товарів компанії SC Johnson, а саме: «[INFO]», «[INFO] Smooth&Dry», «[INFO] Kids», «[INFO] Afterbite», «[INFO] Экстрим», чим також підтверджується серійний характер позначення «[INFO]». Таким чином, відомості щодо розповсюдженості та тривалості використання, зокрема рекламування, продукції, маркованої з застосуванням позначення «[INFO]», вказують на те, що дане позначення є відомим в Україні, має високу репутацію серед споживачів та асоціюється з продукцією компанії С.К. Джонсон енд Сан, Інк - власником серії зареєстрованих в Україні знаків зі спільним елементом «[INFO]». За таких умов, наявність у складі знака «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] елементу у вигляді напису «[INFO]» обумовлює те, що при використанні знака за вказаним свідоцтвом відносно наведених у свідоцтві товарів 1 та 5 класів МКТП, не виключено небезпеку помилкового сприйняття його споживачами в якості одного зі знаків серії, яка належить компанії С.К. Джонсон енд Сан, Інк. та використовується на українському ринку тривалий період. Згідно зі ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. З огляду на викладені вище обставини, суд вважає, що у розумінні вимог ст. 3 ЦПК України у Позивача виникло право на звернення до суду з даним позовом для поновлення порушеного права та охоронюваного законом інтересу. А враховуючи обґрунтованість заявлених вимог, суд приходить до висновку про задоволення позову. Згідно з чинним законодавством України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України відповідно до покладених на неї повноважень, під час реєстрації знаку здійснює лише формальну експертизу, суд вважає, що на Відповідача-2 необхідно покласти витрати, пов'язані з розглядом даної справи. Таким чином, з Відповідача-2 на користь Позивача підлягає стягненню судовий збір в розмірі 459,90 грн. На підставі викладеного,

Outcome: approved