Jurisdiction: civil
Date: 2014-04-28 00:00:00

4.01.2014 року [PERSON] звернувся до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та [PERSON], в якому просить визнати повністю недійсним свідоцтво України [NUMBER] на знак для товарів та послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України [NUMBER] на знак для товарів та послуг та опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України [NUMBER] не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним ч.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», оскільки є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, тривимірним об'єктом, форма якого обумовлена виключно функціональним призначенням, та реалістичним зображенням товару. Позивач стверджує, що майже всі кухонні губки складаються здебільшого з двох шарів: нижнього (тонкого) з абразивної фібри та верхнього (товстого) з пінополіуретану. Конкретна певна характеристика (хвиляста поверхня пінополіуретану) спірного знака для товарів та послуг за Свідоцтвом України [NUMBER] не надає знаку розрізняльної здатності, відображає лише форму, що обумовлена необхідністю отримання певного технічного результату притаманного господарським засобам, а саме поролоновим губкам з хвилястою поверхнею. Хвиляста поверхня забезпечує лише покращене піноутворення та підвищує якість миття посуду. Позивач наполягає, що форму товару відповідача [PERSON], не сприймають як знак для товарів та послуг. Визнання потенційної здатності форми товару (кухонної губки) виконувати функцію його індивідуалізації ще не означає, що заявлене для реєстрації позначення, має розрізняльну здатність. Оскільки кухонна губка традиційно має певну форму, то вона не здатна виконувати функцію індивідуалізації товару. Ступінь поширеності відповідної форми кухонної губки на ринку, де використовують аналогічні форми товару, свідчить, що ці форми стали для споживача звичними. Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі. Представник відповідача - Державної служби інтелектуальної власності України надав суду заперечення проти позову, в яких зазначив, що не погоджується із твердженнями про те, що знак не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки Державна служба інтелектуальної власності України не порушувала приписів чинного законодавства України при розгляді поданої до неї заявки на реєстрацію спірного знаку для товарів та послуг та видачі спірного свідоцтва. У судовому засіданні просив у задоволенні позову відмовити повністю. Представник відповідача - [PERSON] позову не визнала, надала суду письмові заперечення, в яких посилаючись на необґрунтованість та недоведеність заявлених позовних вимог, просила у задоволенні позову відмовити повністю. Відповідач [PERSON] надав докази на підтвердження того, що знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України [NUMBER] має розрізняльну здатність та не відображає лише форму, що обумовлена одним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату. Серед доказів наданих Відповідачем [PERSON] були: технічні умови (ТУ У 25.2-31364122.002-2002) від 26.11.2002 р., видаткові накладні із продажу губок із хвилястою поверхнею, зображення верстата для виготовлення губок із хвилястою поверхнею, габаритне креслення губки із хвилястою поверхнею, технологічні карти із порядку виготовлення губок із хвилястою поверхнею, бібліографічних дані патенту на промисловий зразок № 8538, висновок № 08/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 03.02.2012 р., висновок № 447 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 24.02.2014, ліцензійний договір про право використання знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України [NUMBER] тощо. Відповідач [PERSON] повідомив суд, що питання про відповідність знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом України [NUMBER] умовам надання правової охорони розглядалось та було вирішено Київським апеляційним адміністративним судом (справа № 2а-16316/11/2670). 13.03.2014 року позивач наддав суду додаткові письмові пояснення із приводу висунутих позивних вимог, в яких він стверджує, що знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України [NUMBER] є реалістичним зображенням товару та відповідач [PERSON] ніколи не здійснював реалізацію губки кухонної з хвилястою поверхнею на території України у спосіб, який у свідомості споживачів міг утворити стійку асоціацію між товаром з певними характеристиками та його виробником. Позивач стверджує, що знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України [NUMBER] відображає лише форму, яка обумовлена виклично функціональним призначенням, адже завдяки рельєфності (хвилястості) досягається ефект збільшення розміру площі поверхні губки, яка взаємодіє із поверхнями тертя (наприклад посуду). Функціональне призначення впадин, які утворюються внаслідок профілювання поверхонь губок, також зводиться до того, що в них під час миття посуду затримується спінений розчин для миття посуду і це перешкоджає його швидкому вимиванню. Проти прийняття судом письмових додаткових пояснень позивача, відповідачі не заперечували. Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків. 25.09.2013 Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала знак для товарів та послуг та видала на ім'я відповідача-2 свідоцтво України [NUMBER] (заявка №m201008266, дата подання заявки 31.05.2010). Позивачем 11.12.2013 року було подано на реєстрацію об'ємне позначення у якості знака для товарів та послуг 21 та 35 класів МКТП за заявкою № m201322897. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. П. 1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 р. № 72) (далі - Правила) передбачено, що об'єктами правової охорони можуть бути знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень. Згідно ст. 499 Цивільного кодексу України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво. У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Згідно п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Як вбачається з наявної у матеріалах справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України [NUMBER] за заявкою № m201008266 на було подано до Державної служби інтелектуальної власності 31.05.2010 р. Таким чином, на дату подання заявки № m201008266 на об'ємного знаку для товарів і послуг чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 10.04.2008 р. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг». Згідно з ч.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», не можуть одержати правову охорону позначення, які: відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату. До позначень, що відображають лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, відносяться позначення, форма яких є формою самого товару і, як така, є необхідною при виконанні технічної або практичної функції цього товару. Форма товару вважається обумовленою його природним станом чи необхідністю отримання технічного результату, якщо вона випливає безпосередньо з його природи, технічної або практичної функції. Згідно з п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання. Пунктом 4.3.1.3. Правил встановлено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмовив наданні правової охорони, відповідно до п. 2 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», встановлюється, чи не являються позначення такими, що: a) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Згідно п. 4.3.1.4. Правил, до позначень що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів. У п. 4.3.1.8 Правил визначено, що при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6quinquies Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником Пункт «С. - (1)» ст. 6quinquies Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 р., що набула чинності для України 25 грудня 1991 р. встановлює: щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака. Ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. Згідно зі ст. 64 ЦПК України письмовими доказами є будь-які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи. Відповідно ст. 61 ЦПК України обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Суд вважає, що встановлення обставин про відповідність знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] умовам надання правової охорони потребує спеціальних знань у галузі інтелектуальної власності. Задля недопущення виконання невластивих суду функцій з вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд вважає за доцільне врахувати Висновок № 08/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за адміністративною справою № 2-а-16316/11/2670, підготовлений атестованими судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 03 лютого 2012 року, яким встановлено обставини щодо знаку за спірним свідоцтвом України, власником якого є відповідач [PERSON]. Висновком № 08/12 встановлено, що технічним результатом кухонної мийної губки є забезпечення швидкого та ефективного миття посуду. Досягнення технічного результату забезпечується завдяки застосуванню конкретного матеріалу, а саме пінополіуретану, який є м'якою піною, що складається на 90% із повітря. Завдяки своєму складу, пінополіуретан є еластичним та забезпечує високе піноутворення. Також, внаслідок особливої внутрішньої будови, поліуретан відзначається високою еластичністю та вмістом повітря, що забезпечує досягнення технічного результату, при цьому значення форми губки практично нівелюється. Висновком № 08/12 підтверджено, що форма губки не впливає на досягнення технічного результату, оскільки його досягнення забезпечується особливими властивостями матеріалу з якого виготовлено губку. Відтак, суд вважає, що хвиляста поверхня не може забезпечити кращого піноутворення, оскільки в піноутворенні бере участь уся розгалужена поверхня капілярів губки в усьому її об'ємі й площа цієї поверхні не менш ніж у 2000 разів перевищує площу зовнішньої поверхні губки, тому незначне (приблизно на 5%) збільшення площі зовнішньої поверхні губки за рахунок хвилястості не може дати помітного вкладу в піноутворення. На підставі наведених вище відомостей, суд доходить висновку, що хвиляста поверхня не забезпечує кращого видалення жиру та забруднення, оскільки для такого видалення застосовується волокниста поверхня, що приклеюється до губки і складається з іншого матеріалу. За таких умов, хвиляста форма поверхні надає побутовим губкам Відповідача [PERSON] власної індивідуальності й необумовлена необхідністю одержання певного технічного результату. Таким чином, Висновком № 08/12 спростовано твердження позивача про те, що знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України [NUMBER] не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, тривимірним об'єктом, форма якого обумовлена виключно функціональним призначенням. Також, суд враховує наданий відповідачем [PERSON] висновок №447 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, складений 24 лютого 2014 року атестованим судовим експертом О.Ф.Дорошенко, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Відповідно до Висновку № 447 на вирішення судового експерта було поставлено наступні питання: « 1. Чи є позначення за свідоцтвом [NUMBER] таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату? 2. Чи є позначення за свідоцтвом [NUMBER] таким, що набуло розрізняльної здатності внаслідок використання?» Зі змісту Висновку № 447 вбачається, форма, що обумовлена природним станом товару, - це форма, утворення якої обумовлене природними властивостями товару та дією неконтрольованих людиною природних факторів. Будь-яка обробка об'єкту, пов'язана з формоутворення товару в цілому чи його окремих поверхонь, виключає товари та, відповідно, позначення, які їх відображують, з числа тих, форма яких обумовлена природним станом товару. Експертом встановлено, що з урахуванням вищенаведених ознак форми відображеного у досліджуваному позначенні об'єкта, позначення за свідоцтвом [NUMBER] не є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару. Технічним результатом застосування губок для миття (в т.ч. кухонних губок) є ефективність миття поверхонь різних предметів, яка визначається здатністю губки до вбирання рідин (води, миючих засобів), забезпечення піноутворення миючих засобів та здатністю видаляти забруднення при їх контактах з матеріалом губки. Отже, у даному випадку, технічний результат залежить не від загальної форми губки, а від властивостей її матеріалу. Таким чином, позначення, зареєстроване, як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України [NUMBER], не відображає лише форму, що обумовлена необхідністю отримання технічного результату. Ураховуючи те, що окремою підставою визнання недійсним спірного свідоцтва є те, що знак є реалістичним зображенням товару суд враховує обставини, встановлені експертом у дослідницькій частині Висновку № 447. Україна є однією із країн, у яких правова охорона надається серед інших, так званим тривимірним або об'ємним знакам. Серед зареєстрованих об'ємних позначень значну частину становлять ті, які являють собою саме реалістичні зображення товарів, для яких вони використовуються. Реалістичне зображення товару здатне виконувати основну функцію товарного знака (вирізняти товари одного виробника серед однорідних товарів інших виробників), якщо воно включає в себе оригінальні елементи, створені та вперше застосовані саме власником знака. Позначення, зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України [NUMBER] є об'ємним (тривимірним) та представляє собою паралелепіпед з прямими нижніми та вертикальними ребрами. Який складається з нижньої вузької та верхньої широкої частин. Нижня частина є темною, верхня - світлою. Верхня частина паралелепіпеда є «хвилястою» та утворена такими, що регулярно чергуються виступами і заглибленнями. Характерною особливістю є те, що «хвилі» поширюються у двох напрямках, утворюючи оригінальну форму поверхні виробу, яка не є широко використовуваною виробниками для такого роду товарів. Таким чином, експертом встановлено, що незважаючи на те, що позначення, зареєстроване як знак за свідоцтвом [NUMBER] представляє собою реалістичне зображення товару (губки для миття), воно здатне породжувати асоціації, необхідні та достатні для запам'ятовування знака та його відтворення, тобто має розрізняльну здатність. Задовго до дати до подання заявки № m201008266 власник знака вжив ряд заходів, які у сукупності обумовили набуття знаком розрізняльної здатності внаслідок широкого та тривалого використання. За рахунок інтенсивного і широкого використання позначення як засобу індивідуалізації товарів правовласника до дати подання заявки № m201008266 воно набуло розпізнавальних ознак, що дозволяють виконувати йому розпізнавальну відмінну функцію торговельної марки. Позначення стало впізнаваним в силу оригінальної форми поверхні губки. Отже, до дати подання заявки № m201008266 на знак за свідоцтвом [NUMBER] стосовно товарів 21 класу МКТП «губки побутові» набув розрізняльної здатності на території України щодо продукції правовласника - відповідача [PERSON]. Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «Ергопак» (ліцензіат за ліцензійним договором) здійснювало виробництво та продаж губок із хвилястою поверхнею протягом майже восьми років до дати подання заявки № m201008266. Таким чином, використання ТОВ «Ергопак» досліджуваного позначення є тривалим. Виходячи з викладеного, за результатами проведеного дослідження було складено Висновок № 447, яким встановлено, що « 1. Позначення за свідоцтвом [NUMBER] не є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату. 2. Позначення за свідоцтвом [NUMBER] є здатним породжувати асоціації, необхідні та достатні для запам'ятовування знака та його відтворення, тобто має розрізняльну здатність. Позначення за свідоцтвом [NUMBER] є таким, що набуло розрізняльної здатності внаслідок використання до дати подання заявки №m201008266, а сааме - до 31.05.2010р.». Таким чином, Висновком № 447 спростовано твердження позивача про те, що знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України [NUMBER] не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним ч.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», оскільки є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, тривимірним об'єктом, форма якого обумовлена виключно функціональним призначенням, та реалістичним зображенням товару. Крім того, враховуючи пункт «С. - (1)» ст. 6quinquies Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 р., що набула чинності для України 25 грудня 1991 р. встановлює: щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака, суд вважає за доцільне прийняти до уваги докази, які свідчать на користь наявності розрізняльної здатності знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом України [NUMBER]. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ергопак» відповідно до укладеного із Відповідачем [PERSON] Ліцензійного договору має виключне право на території України використовувати знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України [NUMBER]. З матеріалів справи вбачається, що Відповідач [PERSON] в особі ліцензіата ТОВ «Ергопак» є розробником та першим вийшов на ринок України з губками, з хвилястою поверхнею. Судом встановлено, що з 2002 року губки з хвилястою поверхнею виробляються ТОВ «Ергопак», що підтверджується зареєстрованими Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації Технічними умовами (ТУ У 25.2-31364122.002-2002) від 26.11.2002 р. в книзі обліку за № 081/027028, у яких одним із типів виробів є кухонні губки, що виробляються із хвилястою поверхнею та рядом видаткових накладних, які підтверджують факт їх реалізації. Відповідно до наданих Відповідачем [PERSON] документів, ТОВ «Ергопак» при виробництві губок надає їм специфічної хвилястої поверхні, спосіб виготовлення якої розроблений директором ТОВ «Ергопак», за рахунок використання спеціального верстата для профілювання ЗМПМ 31,5-12,5-133, який було введено в експлуатацію у 04.12.2001 року. Таким чином, товар із використанням об'ємного знака за Свідоцтвом України [NUMBER], а саме губки із хвилястою поверхнею, із 2002 року виготовляється ТОВ «Ергорак», за рахунок використання власного спеціально розробленого верстату, що надає поверхні хвилястої форми та відповідно до самостійно створених та запроваджених у виробництві технічних вимог зазначених у габаритному кресленні та технологічній карті. ТОВ «Ергопак» виробляє товар із використанням знака за Свідоцтвом України [NUMBER] із однаковою хвилястою поверхнею, і за період його виробництва, така поверхня не змінювалась. Судом встановлено, що Відповідач [PERSON] є власником патенту України № 8538 на промисловий зразок «ГУБКА ГОСПОДАРСЬКА», заявка на реєстрацію якого була подана 23.06.2003. Відповідач [PERSON] надав інформацію про кількість губок із хвилястою поверхнею, реалізованих з 2006-2013рр., що також підтверджує наявність у знака для товарів та послуг за Свідоцтвом України [NUMBER] розрізняльної здатності. Ст. 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Судом встановлено, що Висновок № 08/12 та Висновок №447 містять докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок № 08/12 та Висновок №447 за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, Висновок № 08/12 та Висновок №447 слід вважати належними та допустимими доказами у справі. З огляду на вищенаведене, суд доходить висновку, що знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України [NUMBER] відповідає умовам надання правової охорони відповідно до вимог Закону України «Про охорону прав для товарів і послуг».

Outcome: dismissed