Jurisdiction: civil
Date: 2018-08-30 00:00:00

27 травня 2016 року [PERSON] звернулась в суд з зазначеним позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ТОВ «ФАБРИКАНТ» про визнання патенту недійсним, зобов'язання вчинити дії. Свої вимоги мотивує тим, що 27 січня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано в державному реєстрі патентів України на промислові зразки патент на промисловий зразок № [NUMBER] «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф», власником якого є ТОВ «ФАБРИКАНТ». Позивач вважає, що зазначений патент на промисловий зразок виданий з порушенням авторського права, оскільки майнові права на нього належать їй. З 1967 року її матері [PERSON] належали авторські права на дизайн печива «Дніпро», що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № [NUMBER] від 17 квітня 2012 року, виданого Державною службою інтелектуальної власності України. Згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 11 грудня 2013 року спадкоємцем майна [PERSON] є її донька - [PERSON] До складу спадщини належать, зокрема, й майнові права авторського права на розробку дизайну «Печиво «Дніпро». У зв'язку з порушенням ТОВ «ФАБРИКАНТ» її авторських прав, вона звернулась до Заводського районного суду м. Запоріжжя з відповідним позовом. Рішенням Заводського районного суду м. Запоріжжя від 08 липня 2014 року відмовлено у задоволенні позову [PERSON] до ТОВ «ФАБРИКАНТ» про захист авторського права та виплату компенсації. Рішенням апеляційного суду Запорізької області від 04 грудня 2014 року рішення Заводського районного суду м. Запоріжжя від 08 липня 2014 року скасовано, стягнуто з ТОВ «ФАБРИКАНТ» компенсацію за порушення авторських прав у розмірі 12800 гривень. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 квітня 2015 року рішення апеляційного суду Запорізької області від 04 грудня 2014 року залишено без змін. У межах розгляду цієї справи була призначена комісійна судова експертиза у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до висновку експертів має місце повне відтворення твору (розробка дизайну «Печиво «Дніпро» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № [NUMBER] від 17 квітня 2012 року, видане Державною службою інтелектуальної власності України [PERSON]) у промисловому зразку «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф» (патент № [NUMBER] від 27 січня 2014 року, виданий Державною службою інтелектуальної власності України ТОВ «ФАБРИКАНТ»). Крім того, рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 31 липня 2015 року відмовлено в задоволенні позову ТОВ «ФАБРИКАНТ» до [PERSON], Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, зобов'язання вчинити дії. Вказаним рішенням підтверджено факт створення твору саме [PERSON] значно раніше, ніж було зареєстровано патент а промисловий зразок № [NUMBER] «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф», власником якого є ТОВ «ФАБРИКАНТ». Просила суд ухвалити рішення, яким: -визнати недійсним патент на промисловий зразок № [NUMBER] «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф», зареєстрований 27 січня 2012 року за ТОВ «ФАБРИКАНТ»; -зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним патенту на промисловий зразок № [NUMBER] «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф», зареєстрованого 27 січня 2012 року за ТОВ «ФАБРИКАНТ», та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Ухвалою судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19 серпня 2016 року було відкрито провадження в справі. Ухвалою судді Солом'янського районного суду м. Києва від 20 грудня 2016 року відмовлено в задоволенні заяви [PERSON] про забезпечення позову. Протокольною ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 05 липня 2017 року проведено заміну відповідача Державної служби інтелектуальної власності України на її правонаступника Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. У судовому засіданні представник позивача підтримав заявлений позов у повному обсязі та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Підтримав заяву про уточнення позовних вимог, додаткові пояснення, відповідь на відзив відповідача, що містяться в матеріалах справи (т. 1, а.с. 181-184, 191-196, 205-207, т. 2, а.с. 23-25). Представники відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у судовому засіданні проти задоволення позову заперечували. Підтримали викладене у відзиві на позовну заяву та пояснили суду, що ТОВ «ФАБРИКАНТ» є власником патенту України № [NUMBER] від 27 січня 2014 року на промисловий зразок «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф» (заявка № s 2013 00126 від 04 лютого 2013 року). У разі, якщо заявка відповідає формальним вимогам ст. 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та документ про сплату збору за подання заявки відповідає встановленим вимогам, заявнику надсилається рішення про видачу патенту. Патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Таким чином, процедура набуття правової охорони промислових зразків не передбачає при проведенні експертизи заявки на промисловий зразок перевірки промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності - новизні. Отже, під час видачі патенту № [NUMBER] від 27 січня 2014 року на промисловий зразок «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф» за заявкою № s 2013 00126 від 04 лютого 2013 року не було порушено вимог законодавства України. Крім того, Положенням про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не передбачено здійснення міністерством контролю за відстеженням або встановленням порушення прав інших осіб при поданні заявок на реєстрацію об'єктів авторського права (т. 2, а.с. 18-19). Стороною позивача подано до суду відповідь на відзив Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Зазначено, що предметом позовних вимог не є оскарження заявки № s 2013 00126 або етапів реєстрації патенту на промисловий зразок, а є визнання недійсним патенту на промисловий зразок на підставі п. «в» ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», а саме видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням майнових авторських прав позивача. З відзиву вбачається, що установа не перевіряє наявність в поданих матеріалах заявником вико настання інших об'єктів інтелектуальної власності, не встановлюється наявність зареєстрованих раніше таких самих патентів. Отже, будь-яка особа має можливість безперешкодно зареєструвати патент на промисловий зразок, в якому використано інші об'єкти інтелектуальної власності, права на які у заявника відсутні. Разом з тим, експертизою у сфері інтелектуальної власності від 20 жовтня 2014 року встановлено повне відтворення твору (розробка дизайну «Печиво «Дніпро» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № [NUMBER] від 17 квітня 2012 року, видане Державною службою інтелектуальної власності України [PERSON]) у промисловому зразку «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф» (патент № [NUMBER] від 27 січня 2014 року, виданий Державною службою інтелектуальної власності України ТОВ «ФАБРИКАНТ»). Таким чином, набуття ТОВ «ФАБРИКАНТ» відповідних прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф» відбулося з порушенням майнових авторських прав [PERSON] (т. 2, а.с. 23-25). Представник відповідача ТОВ «ФАБРИКАНТ» у судовому засіданні проти задоволення позову заперечував. Підтримав викладене у запереченнях та пояснив суду, що 11 грудня 2013 року позивач набула майнових прав на використання твору на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, а отже саме з цієї дати позивачем набуто відповідно й права вимоги щодо їх захисту. Повідомленням Державної служби інтелектуальної власності України № 5064 від 07 лютого 2013 року встановлено дату подання заявки на отримання патенту для ТОВ «ФАБРИКАНТ» - 04 лютого 2013 року, а висновком Державної служби інтелектуальної власності України № 50800 від 18 листопада 2013 року констатовано відповідність оформлюваного патенту критеріям «новизна» та «патентоспроможність». Тобто, майнові права ТОВ «ФАБРИКАНТ» щодо захисту належного йому промислового зразка виникли 04 лютого 2013 року, проте правову охорону такий об'єкт авторського права отримав лише 27 січня 2014 року. Рішенням Заводського районного суду м. Запоріжжя від 09 березня 2016 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 09 червня 2016 року, відмовлено у задоволенні позову про стягнення компенсацій за порушення майнових авторських прав [PERSON] Оскільки подання заявки на отримання патенту відбулось значно раніше, ніж позивачем набуто відповідні права, тому при подачі заявки на отримання патенту та при встановленні його патентоспроможності, жодних прав позивача порушено не було. Перед видачею патенту та публікацією відповідних відомостей, державний заклад проводить експертизу патентоспроможності промислового зразка відносно його новизни та сукупності всіх його суттєвих ознак. Про це свідчать матеріали заявки, яку надавало ТОВ «ФАБРИКАНТ» для оформлення патенту із підписом експерта [PERSON] на бібліографічних даних запропонованого для реєстрації зразка. Крім того, вирішення експертом поставлених перед ним питань здійснювалося виключно в рамках справи № 22-ц/778/3626/14, а тому висновки, отримані за результатами такої експертизи не можуть вважатися преюдиційними фактами у будь-якій справі (т. 1, а.с. 116-124). Стороною позивача подано до суду заяву про уточнення позовних вимог з урахуванням заперечень ТОВ «ФАБРИКАНТ». Зазначено, що авторське право [PERSON] на дизайн печива «Дніпро» підтверджується свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № [NUMBER] від 17 квітня 2012 року. [PERSON] ще при житті зверталась до ТОВ «ФАБРИКАНТ» з пропозицією від 04 грудня 2012 року укласти ліцензійний договір, проте безрезультатно. [PERSON] має право як спадкоємиця [PERSON] захищати її авторське право на твір шляхом звернення до суду з позовом про визнання недійсним патенту на підставі п. «в» ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» як такого, що був отриманий внаслідок подання заявки з порушенням немайнових авторських прав [PERSON] та належних [PERSON] майнових прав інтелектуальної власності з боку ТОВ «ФАБРИКАНТ» (т. 1, а.с. 181-184). Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного. Судом встановлено, що 27 січня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано в державному реєстрі патентів України на промислові зразки патент на промисловий зразок № [NUMBER] «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф», власником якого є ТОВ «ФАБРИКАНТ» (т. 1, а.с. 36). Позивач зазначає, що з 1967 року її матері [PERSON] належали авторські права на дизайн печива «Дніпро». 17 квітня 2012 року Державною службою інтелектуальної власності України [PERSON] видано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № [NUMBER] (т. 1, а.с. 35). [INFO] року [PERSON] померла. Згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 11 грудня 2013 року спадкоємцем майна [PERSON] є її донька - [PERSON] До складу спадщини належать, зокрема, а майнові права авторського права на розробку дизайну «Печиво «Дніпро», що належить спадкодавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, виданого Державною службою інтелектуальної власності України 17 квітня 2012 року за № [NUMBER] (т. 1, а.с. 32). Відповідно до ст. 29 Закону України «Про авторське право та суміжні права» майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право, переходять у спадщину. Не переходять у спадщину особисті немайнові права автора. Спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора. Рішенням Заводського районного суду м. Запоріжжя від 08 липня 2014 року відмовлено у задоволенні позову [PERSON] до ТОВ «ФАБРИКАНТ» про захист авторського права та виплату компенсації (т. 1, а.с. 38-41). Рішенням апеляційного суду Запорізької області від 04 грудня 2014 року рішення Заводського районного суду м. Запоріжжя від 08 липня 2014 року скасовано, стягнуто з ТОВ «ФАБРИКАНТ» компенсацію за порушення авторських прав у розмірі 12800 гривень (т. 1, а.с. 13-16). Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 квітня 2015 року рішення апеляційного суду Запорізької області від 04 грудня 2014 року залишено без змін (т. 1 а.с. 17-18). Відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. Згідно з ч. 1 ст. 11 цього Закону первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). У ч. 2 цієї статті визначено, що авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Частинами 1, 3 ст. 433 ЦК України передбачено, що об'єктами авторського права є твори. Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі. Твором є результат творчої діяльності людини у будь-якій сфері, він втілює авторський задум та виражає ідеї, уявлення, бачення, думки, образи людини, яка його створила. Ознаками твору як об'єкта авторського права є те, що: 1) твір має володіти культурно-історичною унікальністю, тобто, твір має бути оригінальним, він не має бути відтворенням або повторенням уже існуючого (раніше створеного) твору. 2) твору має бути надана об'єктивована форма, яка дозволяє його сприйняття іншими людьми. Вбачається, що одним з основних критеріїв для визначення об'єкта авторського права є його оригінальність. Відповідно до частин 1-4 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Частиною 1 ст. 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. У ст. 77 ЦПК України передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. За нормами ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ст. 89 ЦПК України). На спростування доводів відповідача ТОВ «ФАБРИКАНТ» щодо розробки власного твору сторона позивача посилається на письмові докази. У межах розгляду позову, поданого [PERSON] до Заводського районного суду м. Запоріжжя, була призначена комісійна судова експертиза у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до висновку експертів № 115/14 від 20 жовтня 2014 року має місце відтворення твору (розробка дизайну «Печиво «Дніпро» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № [NUMBER] від 17 квітня 2012 року, видане Державною службою інтелектуальної власності України [PERSON]) у промисловому зразку «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф» (патент № [NUMBER] від 27 січня 2014 року, виданий Державною службою інтелектуальної власності України ТОВ «ФАБРИКАНТ») (т. 1, а.с. 19-23). Судова експертиза проводилась на підставі ухвали суду, експерт був попереджений про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України. Перед експертом були поставлені питання, які узгоджені в судовому засіданні, експерт мав у своєму розпорядженні всі матеріали справи. Висновок судової експертизи містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставленого питання. Судова експертиза проводилась за ухвалою суду кваліфікованими судовими експертами [PERSON] - заступником директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, яка має спеціальну вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, є атестованим судовим експертом I кваліфікаційного класу, та [PERSON] - завідувачем сектором засобів індивідуалізації лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, яка має вищу філологічну тв. юридичну освіту, є атестованим судовим експертом I кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз. Також, відповідачем ТОВ «ФАБРИКАНТ» зазначається про те, що промисловий зразок «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф» був розроблений набагато раніше реєстрації авторського права позивача. Відповідно до частин 1, 2 ст. 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору. Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею. Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 31 липня 2015 року встановлено, що ТОВ «ФАБРИКАНТ» не надано доказів на спростування авторства [PERSON] на твір «Розробка дизайну «Печиво «Дніпро» (дата створення - 27 березня 1967 року) або доказів того, що автором такого твору є інша особа, як і не надано доказів належності товариству будь-яких прав на твір «Печиво «Дніпро», які виникли раніше, ніж його було створено автором [PERSON], тобто до 27 березня 1967 року (т. 1, а.с. 25-27). Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 12 листопада 2015 року рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 31 липня 2015 року залишено без змін (т. 1, а.с. 42-43). Відповідно до ч. 4 ст. 82 ЦПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. Патент на промисловий зразок № [NUMBER] «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф», власником якого є ТОВ «ФАБРИКАНТ», зареєстровано Державною службою інтелектуальної власності України в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 27 січня 2014 року. [PERSON] 04 грудня 2012 року письмово зверталась до ТОВ «ФАБРИКАНТ» з пропозицією укласти ліцензійний договір (т. 1, а.с. 197-200). Зазначене звернення ТОВ «ФАБРИКАНТ» отримало 05 грудня 2012 року, що підтверджується поштовим повідомленням (т. 1, а.с. 201). Таким чином, факт створення твору [PERSON] до реєстрації патенту на промисловий зразок № [NUMBER] підтверджено рішенням суду, що набрало законної сили, та доказуванню не підлягає. Не ґрунтуються на законі посилання сторони відповідача - ТОВ «ФАБРИКАНТ» про те, що позивач набула майнових прав на використання твору на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, а отже саме з цієї дати позивачем набуто відповідно й права вимоги щодо їх захисту. Відповідно до ч. 1 ст. 1220 ЦК України спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Згідно з ч. 3 ст. 1223 ЦК України право на спадкування виникає у день відкриття спадщини. Частиною 5 ст. 1268 ЦК України визначено, що незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. Вбачається, що право на захист порушеного права позивач отримала з часу відкриття спадщини. Заперечення відповідачів також ґрунтуються на тому, що процедура набуття правової охорони промислових зразків не передбачає при проведенні експертизи заявки на промисловий зразок перевірки промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності - новизні. Отже, під час видачі патенту № [NUMBER] від 27 січня 2014 року на промисловий зразок «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф» за заявкою № s 2013 00126 від 04 лютого 2013 року не було порушено вимог законодавства України. Відповідно до п. 8 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» під час проведення експертизи: - встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону; - визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону; - заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності; - документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам. Абзацом 2 ч. 1 ст. 18 цього закону визначено, що патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Таким чином, при проведенні експертизи заявки на промисловий зразок не здійснюється кваліфікаційна експертиза на відповідність заявленого на реєстрацію в якості промислового зразка об'єкта умовам патентоспроможності. За таких обставин, суд вважає, що вимоги сторони позивача про визнання недійсним патенту на промисловий зразок № [NUMBER] «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф», зареєстрованого 27 січня 2012 року за ТОВ «ФАБРИКАНТ», знайшли свої підтвердження в судовому засіданні належними та допустимими доказами. У п. 1 постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» визначено, що установою, яка згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» виконує дії, пов'язані з державною реєстрацією прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також з реєстрацією договорів, які стосуються права автора на твір, є Міністерство економічного розвитку і торгівлі. З урахуванням задоволення вимоги про визнання патенту недійсним, підлягають задоволенню і вимоги про зобов'язання внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним патенту на промисловий зразок № [NUMBER] «ПЕЧИВО «ДНІПРО Ф», зареєстрованого 27 січня 2012 року за ТОВ «ФАБРИКАНТ», та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», які є похідними від первинної вимоги. З огляду на наведене, позов підлягає задоволенню. З урахуванням задоволення позову та вини осіб, що порушили права позивача, на підставі ст. 141 ЦПК України, стягненню з відповідача ТОВ «ФАБРИКАНТ» на користь позивача підлягає 1653 гривні 60 копійок судового збору.

Outcome: approved