Jurisdiction: civil
Date: 2019-06-05 00:00:00

20.06.2018 року позивач [PERSON] звернувся до суду з позовом до відповідачів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ТОВ «Консалтингова група «А-95», третя особа ДП «Український інститут інтелектуальної власності» та просив: - визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] про реєстрацію позначення « [INFO] », виданого Товариству з обмеженою відповідальністю Консалтингова група «А-95» та опублікованого 10.10.2017 в офіційному бюлетені «Промислова юність» № 19 повністю щодо всіх товарів та послуг 16-го класу Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг; - зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг № [NUMBER] від 10.10.2017 повністю щодо всіх товарів та послуг 16-го класу Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; - заборонити ТОВ «Консалтингова група «А-95», в тому числі його власникам, посадовим особам та працівникам, будь-яке використання без згоди позивача зареєстрованого за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг [NUMBER] від 11.12.2017 позначення «[INFO]» або позначення, схожого із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві № [NUMBER] та споріднених з наведеними у свідоцтві товарів і послуг. В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що він є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 11.12.2017 за індексом Міжнародної класифікації товарів і послуг для реалізації знаків та переліку товарів і послуг 35, 38, 41, 42-го класу. При цьому йому стало відомо, що відповідач 1 зареєстрував на ім`я ТОВ «Консалтингова компанія» «А-95» тотожний знак для товарів і послуг « [INFO] » та вказаним знаком відповідач 2 володіє на підставі свідоцтва України [NUMBER] від 10.10.2017, що є схожим з раніше зареєстрованим позивачем знаком настільки, що їх можна сплутати та може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги. В обґрунтування права на звернення до суду позивач зазначає, що діями відповідачів порушені його права та охоронювані законом інтереси на вказаний знак для товарів і послуг « [INFO] », який використовуються ним з 11.12.2017 на підстав свідоцтва [NUMBER]. Крім того, в обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що належний йому знак для товарів і послуг « [INFO] » відповідає умовам надання правової охорони, а тому спірне свідоцтво України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] про реєстрацію позначення «[INFO]», виданого ТОВ «Консалтингова група «А-95» має бути визнаним судом недійсним відповідно до п.п. 2, 3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі-Закон). Також позивач вказує, що відповідач 2 не має жодних прав на доменне ім`я [INFO].com.ua, оскільки воно не було зареєстроване за відповідачем 2 та є вільним, у зв`язку з чим присвоєння відповідачем 2 прав на сайт http:// [INFO].com.ua свідчить про введення в оману останнім споживачів. Ухвалою суду від 22 червня 2018 року провадження у справі відкрито та призначено підготовче засідання на 05 вересня 2018 (т. 1 а.с. 88). 03 серпня 2018 року представником відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Мелешко В.І. подано відзив (т. 1 а.с. 94-99), відповідно до якого позовні вимоги не підлягають задоволенню, оскільки за результатами експертизи заявки № m201709622, поданої ТОВ «Консалтингова група «А-95» на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг « [INFO] » встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони встановленими ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», і на них не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 вказаного Закону. Крім того, товари 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі-МКТП), для яких зареєстрований знак ТОВ «Консалтингова група «А-95», враховуючи принципи встановлення спорідненості, визначені п.4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень, а саме: рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів, не можна вважати спорідненими з послугами 35, 38, 41, 42 класів МКТП, для яких зареєстровано знак позивача за свідоцтвом України [NUMBER]. Також зазначив, що оскільки при проведенні експертизи заявленого позначення ймовірність введення в оману споживача встановлена не була, то вважає, що для підтвердження того, що на позначення «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] розповсюджується підстава для відмови в наданні правової охорони встановлена абз.5 п.3 ст. Закону, позивач повинен довести, що в процесі використання позначення «[INFO]» є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, як не передбачено ст.81 ЦПК України. 09 серпня 2018 року представником відповідача ТОВ «Консалтингова група «А-95» - Валенко А.С. подано відзив (т. 1 а.с. 117-120), відповідно до якого зазначив, що відповідач 2 не визнає позов в повному обсязі, вважає його безпідставним, посилаючись на те, що відповідач 2 відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.10.2017 року є власником знаку для товарів і послуг « [INFO] » та вказане позначення товариством використовувалось до моменту подання позивачем заявки № m201707254 від 04.04.2017 року, що підтверджується створенням 26.02.2010 року доменного ім`я [INFO].com.ua та під вказаним іменем було розміщено веб-сайт http:// [INFO].com.ua, що підтверджується даними, отриманими за допомогою сервісу «WHOIS». За допомогою вказаного сайту відповідачем - 2 з 2010 року по теперішній час до уваги споживачів представлений Інтернет-портал України, що висвітлює роботу паливного і суміжних з ним ринків. При цьому, позивач не довів належними доказами, що він використовує у своїй діяльності позначення «[INFO]». Крім того зазначив, що позначення «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 11.12.2017 є ще таким, що відтворює твір мистецтва без згоди власників авторського права, оскільки автором твору художнього дизайну позначення « [INFO] » є [PERSON] , яка уклала з відповідачем - 2 договір №1201 про створення за замовленням і використання об`єкта права інтелектуальної власності від 12.01.2010, за яким нею був створений графічний дизайн-макет логотипу « [INFO] » та за яким нею були передані відповідачу - 2 виключні майнові авторські права на позначення « [INFO] ». В свою чергу, відповідач, як власник виключних майнових прав на позначення « [INFO] » не надавало дозвіл на використання вказаного логотипу, як об`єкту авторського права знаку для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом. 03 вересня 2018 року представником позивача [PERSON] подано відповідь на відзив відповідача ТОВ «Консалтингова група «А-95» (т. 1 а.с. 134-137), відповідно до якої зазначила, що відповідач 2 твердженнями щодо подання до позивача зустрічного позову про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг [NUMBER], власником якого є позивач, вводить в оману суд та всіх учасників справи, оскільки відповідач 2 не скористався своїм правом подати у встановлений судом строк зустрічний позов до позивача. Крім того, зазначив, що текст відзиву відповідача - 2 майже повність скопійовано із заперечень відповідача проти заявки позивача № m201707254 від 04.04.2017. Також зазначила, що з матеріали справи №761/20833/16-ц про визнання права користування доменним ім`ям та зобов`язання вчинити дії вбачається, що доменне ім`я [INFO].com.ua є вільним, оскільки неможливо ідентифікувати особу-замовника послуг з реєстрації вказаного доменного імені. 03 вересня 2018 року представником позивача [PERSON] подано відповідь на відзив відповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (т. 1 а.с. 147-151), відповідно до якої зазначила, що відповідач 1 в порушення вимог ч.ч.2,3 ст.6 та положень ч.6 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» затвердив протиправний висновок про відповідність та зареєстрував відповідачу 2 знак для товарів і послуг « [INFO] » за свідоцтвом України [NUMBER]. Крім того, відповідно до п.11.2.8. «Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (надалі-Методичні рекомендації) спорідненими можуть бути визнані товари 1-34 класів МКТП і пов`язані з ними послуги. Ухвалою суду від 05 вересня 2018 року заяву представника позивача Пилипенко В.М. про вжиття заходів забезпечення позову задоволено та заборонено ТОВ «Консалтингова група «А-95» передавати у будь-який спосіб право власності на знак для товарів і послуг «[INFO] » за свідоцтвом № [NUMBER] від 10.10.2017р.; заборонено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, що є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності України здійснювати державну реєстрацію договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «[INFO] » за свідоцтвом № [NUMBER] від 10.10.2017р.; заборонено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, що є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов`язані зі зміною власника свідоцтва України № [NUMBER] від 10.10.2017р. (т. 1 а.с. 197-198). Ухвалою суду від 05 вересня 2018 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 05 листопада 2018 року (т. 1 а.с. 199). Ухвалою суду, занесеною до журналу судового засідання від 05 вересня 2018 року задоволено клопотання представника позивача про долучення до матеріалів справи копї висновку експерта та повернуто відповідачу ТОВ «Консалтингова група «А-95» зустрічний позов, оскільки дане питання не відповідає нормам ЦПК України (т. 1 а.с. 200-201). Представник позивача [PERSON] . І. підтримала позовні вимоги з підстав, викладених у позовній заяві. Представник відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заперечив щодо задоволення позовних вимог, з підстав наведених у відзиві. Представник відповідача ТОВ «Консалтингова група «А-95» також заперечив щодо задоволення позовних вимог, з підстав, наведених у відзиві. Представник ДП «Український інститут інтелектуальної власності» до судового засідання не з`явився. Тому, суд розглянув справу у його відсутність, оскільки у справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін. Заслухавши пояснення учасників справи та дослідивши докази, суд дійшов висновку про часткове задоволення позову, виходячи з такого. Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом. До об`єктів права інтелектуальної власності згідно з ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Відповідно до п. 1.5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначають окремі об`єкти права інтелектуальної власності, як-то «знаки для товарів і послуг» і «торговельні марки». Відповідно до ст. 492 ЦК України та ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру («Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг»), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Судом встановлено, що 04.04.2017 позивач [PERSON] подав до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг «[INFO]» для послуг 35, 38, 41 та 42 класів МКТП (т. 1 а.с. 27). 10.08.2017 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» направлено на адресу позивача [PERSON] повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака відносно усього переліку товарів і/або послуг у зв`язку з тим, що заявлене позначення для всіх послуг 35, 38, 41 та 42 класів МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням « [INFO] », яке з 2010 ТОВ «Консалтингова група «А-95» використовує у своїй діяльності, зокрема, наданням послуг за допомогою інтернет-порталу [INFO].com.ua, що висвітлює роботу паливного і суміжних з них ринків та вказане позначення за заявкою №m201707254 від 04.04.2017 є таким, що відтворює твір мистецтва без згоди власників авторського права (т. 1 а.с. 34-58). 20.09.2017 позивач [PERSON] подав до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака « [INFO] » за його заявкою № m201707254 від 04.04.2017, а також мотивовані письмові пояснення щодо заперечень ТОВ «Консалтингова група «А-95» проти реєстрації знака за заявкою позивача від 04.04.2017 (т. 1 а.с. 67-83). 31.10.2017 ДП «Український інститут інтелектуальної власності», за погодженням директора департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на адресу позивача [PERSON] направив висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи (т. 1 а.с. 84), на підставі якого Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 11.12.2017 внесло відомості про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг за заявкою позивача [PERSON] № m201707254 від 04.04.2017 до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг під № [NUMBER] (т. 1 а.с. 21). Крім того, як встановлено судом, 28.04.2017 відповідачем ТОВ «Консалтингова група «А-95» до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» було подано заявку № m201709622 на словесне позначення « [INFO] » для товарів 16 класу МКТП (т. 1 а.с. 26), та останнім на підставі вказаної заявки 10.10.2017 внесено відомості про видачу відповідачу ТОВ «Консалтингова група «А-95» свідоцтва на знак для товарів і послуг за [NUMBER]. Відповідно до п. «а», «в» п. 1 ст. 19 Закону свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Відповідно до ч. 2, 3 ст.6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Відповідно до ч. 2, 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Порядок визначення схожості позначень, зареєстрованих в якості знаків для товарів і послуг регулюється Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (в редакції наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997) (далі - Правила). Згідно з п. 4.3.2.4 Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати із іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень. Пунктом 4.3.2.5 Правил передбачено, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для такої однорідності слід врахувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів. Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість, і таку схожість позначень необхідно оцінювати у сукупності або комплексно. Згідно з п. 4.3.1.9. Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. На підставі викладеного слід дійти висновку, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг може бути визнаним недійсним за наявності відомостей в Україні щодо фірмового найменування до дати подання до Установи заявки на реєстрацію позначення щодо таких же або споріднених товарів і послуг, які є схожими настільки, що їх можна сплутати, ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу та чи є торговельна марка за спірним свідоцтвом такою, що не відповідає умовам надання правової охорони. Відповідно до ч. 1 ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 2 ст. 106 ЦПК України).

Outcome: partial