Jurisdiction: civil
Date: 2014-08-11 00:00:00

1. В травні 2014 року позивач звернулась до суду із вказаним позовом до відповідачів про захист прав інтелектуальної власності, мотивуючи тим, що вона є власником прав на знак для товарів і послуг «[INFO]», що засвідчено свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER], який зареєстровано для товарів 17 класу згідно міжнародної класифікації товарів та послуг, в тому числі для теплоізоляційних матеріалів та звукопоглинальних матеріалів. Обґрунтовуючи заявлені вимоги, позивач вказує, що їй, як власнику свідоцтва, стало відомо, що ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» виробляє аналогічну продукцію, а саме: такий теплоізоляційний матеріал як екструдований полістирол з використанням позначення, права на яке за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] належить [PERSON], та розповсюджує її через мережу Гіпермаркету «Епіцентр К». При цьому позивач зазначає, що у Гіпермаркеті «Епіцентр К» у м.Харкові ТОВ «Епіцентр К» виявлена продукція, що пропонується для продажу та продається без дозволу власника Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER], виробництва ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» - екструдований полістирол (теплоізоляційний матеріал) з використанням кольорового комбінованого позначення «[INFO]» «[INFO]», яке э таким, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER], власником якого є [PERSON] На думку позивача, на упаковці товару виробника ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» використане позначення, яке фонетично і семантично співпадає з позначенням за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER], графічно схоже з ним настільки, що їх можна сплутати і використано для однорідних товарів, що, як вказує позивач, є порушенням її права власності, як власника свідоцтва. У зв'язку з наведеним просить заборонити ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» використовування позначення, яке схоже зі знаком для товарів і послуг по Свідоцтву України на знак для товарів і послуг [NUMBER] у тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Зобов'язати ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» усунути з упаковки товару незаконне використане позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг по Свідоцтву України на знак для товарів і послуг [NUMBER]. Зобов'язати ТОВ «Епіцентр К» у мережі гіпермаркету «Епіцентр К» вилучити з продажу товари виробника ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ», на яких зазначено позначення, яке схоже зі знаком для товарів і послуг по Свідоцтву України на знак для товарів і послуг [NUMBER]. Стягнути з ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» судові витрати. 2. В судовому засіданні представник позивача, за довіреностю [PERSON], підтримала заявлені вимоги з підстав, визначених в позовній заяві. 2.1. Представник відповідача ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт», за довіреністю Балло О.А., позовні вимоги не визнав, просив відмовити в його задоволенні. При цьому зазначив, що для реєстрації знаку «[INFO]» «[INFO]» був заявлений 19 клас Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі МКТП) - будівельні матеріали неметалеві, які відповідають певним нормам екології, тобто плити з екструдованого полістиролу для утеплення стін споруд. За результатами інформаційного пошуку по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів та послуг за національною процедурою станом на 02.01.2013р., зробленого 24.04.2013р. Філією «Український центр іноватики та патентно-інформаційних послуг» на тотожність та схожість «[INFO]» «[INFO]» відносно товарів, які класифіковані за 19 класом МКТП було встановлено відсутність тотожних та схожих позначень. Крім цього представник ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт» пояснив, що розпізнавальну здатність на ринку будівельних матеріалів їх підприємство має завдяки їх корпоративному зображенню - стрілка, під якою прямокутник з підйомами з боків. Також зауважив, що правова охорона свідоцтва [NUMBER], власником якого є позивач, поширюється лише на товари, що належать до 17 класу МКТП, які визначені у свідоцтві. 2.2. Представник відповідача ТОВ «Епіцентр К», за довіреністю Моляр І.О., в судовому засіданні при вирішенні спору покладався на розсуд суду. 3. Дослідивши матеріали справи, заслухавши сторони, суд встановив нступні факти та відповідні їм правовідносини: - згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг [NUMBER], виданого головою Державної служби інтелектуальної власності України, яке було зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.01.2013р., [PERSON] є власником прав на знак для товарів і послуг «[INFO]» з поєднанням зеленого та темно-зеленого кольорів, зареєстрованого для 17 класу МКТП: каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і вироби з них, що не належать до інших класів; пластмасові формовані матеріали на виробничі потреби; матеріали для конопачення, защільнювання, ізолювання; неметалеві гнучкі труби; ацетилцелюлоза, частково оброблена; вата жужільна (шлакова) ізоляційна; вата конопатильна; вата мінеральна ізоляційна; віскозні листи, крім обгорткових (пакувальних); речовини для захисьу будівель від вогкості (сирості); ізолювальні вогнетривкі матеріали; волокно звулкановане (фібра); волокно скляне ізоляційне; вуглецеві волокна, крім текстильних; ізолятори до електропередавальних ліній; ізолятори до залізничних колій; замазки (кити); защільники герметичні; защільнювальні матеріали до з'єднин; защільнювальні прокладки до розширних стиків; матеріали на защільнювальні смуги; защільнювальні смуги протипротягові; звукопоглинальні матеріали; ізолятори; ізоляційна металева фольга; ізоляційна повсть; ізоляційний папір; ізоляційний тиньк; ізоляційні лаки; ізоляційні оливи; ізоляційні рукавиці; ізоляційні стрічки і смуги; ізоляційні тканини; ізоляційні фарби; ізолятори до кабелів (жильників); покриви звукопоглинальні з кори; теплоізоляційні матеріали до парових котлів; листи целофанові, крім пакувальних; матеріали, що запобігають тепловому випромінюванню; наливкові матеріали гумові, каучукові або пластмасові; пластмасова плівка на сільськогосподарські потреби; пластмасові плівки, крім пакувальних; прокладки з гуми, каучуку або звулканованого волокна (фібри); прокладко вві матеріали гумові, каучукові або пластмасові; синтетичні (штучні) смоли (напівфабрикати); скловата ізоляційна; теплоізоляційні матеріали; тканини ізоляційні із скловолокна; ізоляційні оливи до трансформаторів. Дія зазначеної міжнародної реєстрації поширюється на територію України з дати реєстрації, тобто з 25.01.2013. - ліцензійним договором № 1/05-13 про надання права на використання знака для товарів і послуг від 01.05.2013р. [PERSON], як Ліцензіар, надала право використання на знак для товарів та послуг, яке випливає зі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг [NUMBER], для всіх товарів, наведених в свідоцтві, Ліцензіату - ТОВ «ВАРОСА». - як вбачається з чеку № Кнк/КН-0172514 від 26.02.2014р. ТОВ ВАРОСА у гіпермаркеті ТОВ «Епіцентр К», за адресою: м.Харків, пр.Гагаріна, 352, було придбано екструзій ний полістерол [INFO] на загальну суму 319,20грн. - відповідно до висновку спеціаліста - патентного повіреного України [PERSON], зробленого за заявою позивача поза межами судового розгляду, товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «[INFO]», що охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER], є однорідними із товарами, а саме теплоізоляційними матеріалами та звукопоглинальними матеріалами, для яких використовується позначення «[INFO]» та «[INFO]» ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ». Знак для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] та позначення «[INFO]» та «[INFO]», що використовує ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» для однорідних товарів, а саме для теплоізоляційних матеріалів та звукопоглинальних матеріалів, є схожими настільки, що їх можна сплутати. - згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг [NUMBER], виданого головою Державної служби інтелектуальної власності України, яке було зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.07.2013р., ТОВ «виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» є власником прав на знак для товарів і послуг «[INFO]» «[INFO]» з поєднанням синього та зеленого кольорів, зареєстрованого для 19 класу МКТП: будівельні матеріали неметалеві, які відповідають певним нормам екології. - згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг [NUMBER], виданого головою Державного департаменту інтелектуальної власності, яке було зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.06.2010р., ТОВ «виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» є власником прав на знак для товарів і послуг «[INFO]» «[INFO]» з поєднанням білого, червоного та синього кольорів, зареєстрованого для 19 класу МКТП: будівельні панелі неметалеві; плити неметалеві; стінні кахлі неметалеві будівельні; стінні покриви неметалеві будівельні; плити з екструдованого пінополістиролу для утеплення стін споруд. - 30.12.2010р. Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики ДП «Херсонстандартметрологія» зареєстровані і занесені до реєстру державної реєстрації за № 02568348/001238 технічні умови ТУ У В 2.7-25.2-31488501-001:2010 на плити пінополістирольні екструзійні «[INFO]», які уведено вперше та надано чинності без обмеження терміну чинності. Вказані технічні умови було розроблено ФОП [PERSON] 20.05.2010р., погоджено протягом 2010 року Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Головним державним санітарним лікарем Херсонської області, директором ТОВ «Строй-Гіпс», державним департаментом пожежної безпеки МНС України та затверджено директором ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт». - 21.09.2012р. Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики ДП «Херсонстандартметрологія» зареєстровані і занесені до реєстру державної реєстрації за № 02568348/001238/01 повідомлення 31488501.1-2012 про зміну № 1 ТУ У В 2.7-25.2-31488501-001:2010 на плити пінополістирольні екструзійні «[INFO]». У відповідності до листа міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 7/16-12710 від 06.08.2012р. ТОВ ВКФ «Еліт Пласт» повідомлено, що проект зазначеної зміни № 1 ТУ У В 2.7-25.2-31488501-001:2010 погоджено Рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону України від 31.07.2012 № 108. - як вбачається з листа Херсонської торгово-промислової палати № 27.01.-01/1887 від 07.02.2013р. ТОВ «ВКФ «Еліт пласт» повідомлялось, що УКРПАТЕНТ отримав документи для реєстрації знака для товарів і послуг «[INFO]» «[INFO]» 02.07.2012р. та присвоїв номер заяви № m201211118. - за звітом про надання патентно-інформаційних послуг до договору № 1749 від 14.03.2013р., перелік товарів узгоджений і відповідає 19 класу МКТП. За результатами інформаційного пошуку на тотожність і схожість позначення «[INFO]» «[INFO]» за заявкою m201211118 по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг за національною процедурою станом на 02.01.2013р. та Мадридською угодою станом на 09.04.2013р. тотожних та схожих позначень не виявлено. - як вбачається з заяви від 13.05.2014р. ТОВ «ВК фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» звернулось до Державного Департаменту інтелектуальної власності «Український інститут промислової власності» із заявою про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні - «[INFO]» «[INFO]». - сертифікатом відповідності, зареєстрованим в реєстрі за № UA1.040.0104520-13, виданим ДП «Херсонстандартметрологія» на підставі випробувальної лабораторії ТОВ «Будівельна лабораторія», засвідчено, що плити пінополістирольні екструзійні «[INFO]» відповідають вимогам ТУ У В 2.7-25.2-31488501-001:2010 «Плити пінополістирольні екструзійні «[INFO]». Технічні умови» 4. Відповідно до ст.492 ЦК України - торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Статтею 1 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Згідно з ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. На підставі ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Згідно з пп. 1 та 2 статті 16 Закону N 3689-XII права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. За приписами п.4 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Пунктом 5 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Згідно з п.1 ст.5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції станом на 25.01.2013) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Як вбачається зі змісту п.п.2,4,5 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати. Відповідно до ст.20 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. 5. Враховуючи вищевказане, повно та всебічно дослідивши обставини справи, оцінивши зібрані в справі докази у їх сукупності, суд вважає позов таким, що не підлягає задоволенню. Так, з досліджених судом матеріалів справи вбачається, що логотип торговельної марки «[INFO]» є комбінованим, на якому представлений напис латинськими літерами «[INFO]» зеленим кольором, а «[INFO]» синім кольором та все це одним словом, під яким міститься словосполучення «[INFO]» синім кольором, зверху над написом графічний логотип зеленого кольору та синього кольору. Натомість логотип торговельної марки «[INFO]» виконаний літерами кирилиці, з яких перша частина слова «[INFO]» виконана зеленим кольором, а інша частина слова «[INFO]» - темно-зеленим кольором. Графічний елемент торговельної марки розташовано над словесним елементом. Мова виконання словесних елементів є різною, а саме: в одному випадку - латинськими літерами, в іншому - кирилицею. Така обставина зумовлює різницю в проголошенні назви торговельних марок «[INFO]» та «[INFO]», які, враховуючи неоднакову мову написання, промовляються по різному. До того ж колір, яким виконано логотип, як словесна так і графічна його частина, в кожній з торговельних марок різний: у випадку «[INFO]» - зелений та темно-зелений, у «[INFO]» - зелений та синій. Також слід зазначити, що зі змісту звіту результатів інформаційного пошуку за національною процедурою на тотожність і схожість позначень «[INFO]» «[INFO]» за заявкою № 201211118 від 02.07.2012р. відносно товарів, які класифіковані за 19 класом МКТП вбачається, що з 10.06.2010р. є зареєстрований знак для товарів і послуг «[INFO]» з тотожним позначенням, який також належить ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт». За таких обставин суд вважає обґрунтованими твердження відповідача, викладені в запереченнях щодо цього графічного елементу торгової марки як корпоративного зображення ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт». Обидва свідоцтва на торговельні марки «[INFO]» та «[INFO]» були зареєстровані на підставі свідоцтв для товарів і послуг та зареєстровані в державному реєстрі для товарів і послуг з дотриманням процедури, передбаченої ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Наказом про затвердження правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» № 116 від 28.07.1995р. Щодо поданого позивачем до у якості доказу схожості знаків для товарів і послуг «[INFO]» та «[INFO]» висновку спеціаліста - патентного повіреного України [PERSON], та враховуючи, що його зроблено поза процесуальними межами, суд вважає його таким, що не є експертними, а тому не може бути прийнятий судом як висновок експерта, має бути розцінений як письмовий доказ та вважає його таким, що не набув доказової сили. Так, під час судового розгляду відносно вказаного висновку виникли спірні питання, у зв'язку з чим учасникам процесу в порядку ст.10 ЦПК України було роз'яснено право заявити клопотання про призначення експертизи у справі, яким сторони не скористались. За змістом вимог процесуального закону обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими. Для роз'яснення питань, які виникають у вирішенні спору і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу. Таким чином, особа набуває права та несе обов'язки експерта після оголошення (вручення) їй ухвали про призначення експертизи та попередження про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384,385 КК України. Лише за цих умов висновок експерта набуває доказової сили. Окрім того, в розумінні ст.5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст.494 ЦК України правова охорона торговельного знака позивача за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER], який визначено зображенням знака та переліком товарів 17 класу МКТП, розповсюджується на перелік товарів 17 класу МКТП, наведений у свідоцтві. В той час як за свідоцтвом на торговельну марку відповідача, його було видано відносно товарів за 19 класом МКТП. 6.

Outcome: dismissed