Jurisdiction: civil
Date: 2017-03-20 00:00:00

15 травня 2015 року Волверін Аутдорз Інк. (е Мічіган корпорейшн) звернувся в суд з зазначеним позовом до [PERSON], Державної служби інтелектуальної власності про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 17 січня 2005 року та зобов'язання здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Свої вимоги мотивував тим, що знак для товарів і послуг послуг [NUMBER] від 17 січня 2005 року «[INFO]» не використовується відповідачем [PERSON] понад 3 роки на території України без поважних причин, тому дія оспорюваного свідоцтва має бути достроково припинена повністю. Невикористання [PERSON] знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України [NUMBER] порушує право та охоронюваний законом інтерес позивача. Так, 29 липня 2013 року позивач звернувся до ДП «Український інститут промислової власності» з заявою на реєстрацію на території України позначень «[INFO]» відносно товарів 35 класу МКТП, а саме: розміщування в одному місці, на користь іншим особам, взуття, наголовних уборів, сумок, наметів, навісів та спальних мішків, яке дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари в тому числі: у супермаркетах, торгових центрах, торгових мережах магазинів роздрібної торгівлі, з веб-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет. 16 квітня 2015 року ДП «Український інститут промислової власності» був наданий висновок № 8723/4 про відмову в реєстрації знака, оскільки заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони для всіх послуг 35 класу, зазначених в переліку, що є в матеріалах заяви. Заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «[INFO]», що раніше зареєстрований в Україні на ім'я ТОВ «Аркадія» (свідоцтво [NUMBER] від 17 січня 2005 року, заявка № 2002053938 від 16 травня 2002 року) щодо споріднених послуг, а на підставі рішення Державної служби інтелектуальної власності від 06 березня 2013 року право власності на свідоцтво [NUMBER] від 17 січня 2005 року передано [PERSON] Просить суд ухвалити рішення, яким: -достроково припинити дію свідоцтва [NUMBER] в Україні на знак для товарів та послуг «[INFO]» повністю; -зобов'язати ДСІВ України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про припинення дії свідоцтва України [NUMBER] від 17 січня 2005 року повністю та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність». У судовому засіданні представники позивача підтримали заявлений позов та просили його задовольнити з наведених у позовній заяві підстав. Представник Державної служби інтелектуальної власності України вважала, що позов не підлягає задоволенню. Підтримала письмові заперечення та додаткові пояснення, що містяться в матеріалах справи (т. 1, а.с. 78-82, 136-137). Відповідач [PERSON] у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся. Направив до суду заяву про розгляд справи без його участі. Зазначив, що підтримує свої письмові заперечення, що містяться в матеріалах справи, та просить відмовити в задоволенні позову. У запереченнях зазначено, що він став власником знаку «[INFO]» з моменту внесення відомостей про це до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - з 25 березня 2013 року. Вважає, що з моменту реєстрації за ним права власності на знак і відповідної публікації не пройшло три року, тому вимоги позивача з посиланням на ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не підлягають задоволенню. Також зазначає, що він використовує оспорюваний знак для товарів і послуг «[INFO]». Третя особа в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду справи повідомлялась. Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного. Судом встановлено та не оспорювалось учасниками судового розгляду, що 17 січня 2005 року зареєстровано словесну торговельну марку «[INFO]» для товарів 14, 16, 35 класу МКТП та видано свідоцтво України [NUMBER] на ім'я ТОВ «Аркадія». Відповідні відомості були внесені до Державного реєстру свідоцтв України та здійснено публікацію про це. 05 лютого 2012 року між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ» і [PERSON] укладений договір про передачу прав власності на знак для товарів і послуг «[INFO]». 13 червня 2012 року продовжено дію свідоцтва на знак для товарів і послуг «[INFO]» для власника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ» до 16 травня 2022 року, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. 06 березня 2013 року на підставі зазначеного договору про передачу прав власності на знак для товарів і послуг ДСІВ України прийнято рішення про передачу права власності на знак для товарів і послуг «[INFO]» [PERSON], що підтверджується рішенням ДСІВ України від 06 березня 2013 року та відповідною відміткою Державної служби інтелектуальної власності України на договорі про передачу прав власності. 25 березня 2013 року внесені відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу [PERSON] права власності на оспорюваний знак та здійснена публікація про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншими особами. Частиною 2 ст. 497 ЦК України визначено, що чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом. Частиною 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. У ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Сторона позивача зазначає, що знак за свідоцтвом України [NUMBER] не використовується протягом останніх трьох років, оскільки на території України не виявлено жодних відомостей про використання торговельної марки «[INFO]» для товарів 14, 16, 35 класу МКТП. На підтвердження своїх доводів щодо невикористання відповідачем спірного знаку сторона позивача посилається на лист Державної служби інтелектуальної власності України від 18 березня 2015 року №1-8/2217, в якому зазначено, що ліцензії на використання словесного знаку «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] станом на 16 березня 2015 року не видавались та відповідні відомості до Реєстру ліцензійних договорів не вносились. Згідно з довідкою від 16 березня 2015 року № 18 ДП «Моніторинг ЗМІ України» товари 14, 16, 35 класу МКТП під торговельним знаком «[INFO]» не рекламувались у друкованих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні та друкованих ЗМІ в період з 01 січня 2015 року і до дати надання довідки. З відповідей на запити до організацій, що об'єднують юридичних та фізичних осіб, які надають послуги у сферах діяльності, передбачених 35 класом МКТП: ВЕО Асоціація зовнішньої реклами України», ГО «Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів та аудиторів», ГО «Виставкова федерація України» вбачається, що відомості про перебування ЗАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ» (первинний володілець оспорюваного свідоцтва на знак для товарів та послуг), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ», [PERSON] у складі цих організацій відсутні, а послуги з використанням оспорюваного знака для товарів та послуг у період з 01 січня 2005 року по дату надання відповіді не наддавались. Також позивач надав суду інформацію з інтернет ресурсів - пошукових систем «Rambler», «Google», «Yandex», згідно яких відсутні сервіси перевірки та отримання реєстраційних даних щодо власників домених імен «[INFO]» на підтвердження факту не використання [PERSON] знаку для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER]. Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цій справі 18 вересня 2015 року Солом'янським районним судом м. Києва було ухвалено рішення, яким позов задоволено частково. Достроково частково припинено дію свідоцтва України [NUMBER] від 17 січня 2005 року на торговельну марку «[INFO]», що видане на ім'я [PERSON], стосовно послуг 35 класу за МКТП та зобов'язано ДСІВ України здійснити публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - «Промислова власність» про дострокове часткове припинення дії свідоцтва [NUMBER] від 17 січня 2005 року на торговельну марку «[INFO]», що видане на ім'я [PERSON], щодо послуг 35 класу МКТП. Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 08 грудня 2015 року зазначене рішення залишено без змін. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 травня 2016 року рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 18 вересня 2015 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 08 грудня 2015 року скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. В ухвалі зазначено, що при розгляді справи судами не було звернуто уваги на таке. 25 березня 2013 року була здійснена публікація в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу [PERSON] права власності на знак. З відповідним позовом Волверін Аутдорз Інк. (е Мічиган корпорейшн) звернувся у травні 2015 року. Таким чином, не можна вважати, що відповідачем знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, оскільки трирічний строк невикористання знака для [PERSON] не сплинув. Для відповідача перебіг трирічного строку невикористання знака починається з дати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак, тобто з 25 березня 2013 року. Відповідач не повинен нести відповідальність за невикористання попереднім власником знака в Україні повністю або частково. Норма п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містить положення щодо включення терміну невикористання знака попереднім власником. Ухвалюючи рішення про задоволення позову суди фактично зобов'язали [PERSON] відповідати за бездіяльність попереднього власника. Також зазначено, що за таких обставин, висновок судів про те, що, зловживаючи правами, які випливають з реєстрації торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом України від 17 січня 2005 року [NUMBER], а саме: не використовуючи торговельну марку за спірним свідоцтвом для товарів 14, 16, 35 класу МКТП більше дозволеного законом трирічного строку без поважних причин [PERSON] створює перешкоди позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на торговельну марку «[INFO]» (заявка № m 2013 13441) на території України для товарів 35 класу МКТП, є передчасним (т. 2, а.с. 54-59). З матеріалів справи вбачається, що свідоцтво України [NUMBER] на ім'я ТОВ «Аркадія» зареєстровано та видано 17 січня 2005 року. 13 червня 2012 року продовжено дію свідоцтва на знак для товарів і послуг «[INFO]» для власника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ» до 16 травня 2022 року. 06 березня 2013 року на підставі договору про передачу прав власності на знак для товарів і послуг ДСІВ України прийнято рішення про передачу права власності на знак для товарів і послуг «[INFO]» відповідачу [PERSON] 25 березня 2013 року внесені відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу [PERSON] права власності на оспорюваний знак та здійснена публікація про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Позивач звернувся в суд з позовом 15 травня 2015 року. За таких обставин, передбачений законом трьохрічний термін, після якого може бути достроково припинено дію свідоцтва повністю або частково для власника свідоцтва [PERSON] не сплинув. З огляду на наведене, в задоволенні позову слід відмовити.

Outcome: dismissed