Jurisdiction: civil
Date: 2016-04-04 00:00:00

Позивач звернувся до суду з даним позовом до відповідачів, просив визнати недійсними повністю Свідоцтва України на знаки для товарів та послуг [NUMBER] та [NUMBER], зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2011 року, у зв'язку з чим зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію; заборонити відповідачам використовувати у своїй діяльності знак для товарів та послуг «[INFO]» та його переклад «[INFO]», в тому числі в доменних іменах з усіма розширеннями. В обґрунтування позовних вимог посилається на те, що Компанія Айсінін Інк. - юридична особа, що створена та існуюча відповідно до законодавства Канади. Місцезнаходженням її є Канада, L55N 21,7 Онтаріо, Міссісаyra, Кампобелло Роад 6747, номер в реєстрі компаній 001786974. Компанія здійснює діяльність з виробництва надзвичайно якісних та екологічних ізоляційних матеріалів (пін) під торговою маркою «[INFO]» (англ.) та [INFO] (укр.). Компанія є відомою фірмою у своєму сегменті і здійснює свою діяльність з 1986 року; зарекомендувала себе як виробник якісної та екологічно безпечної продукції і на підтвердження цього має сертифікати якості ISO на кожен свій продукт. Також має широку мережу авторизованих дилерів на території Європи і багатьох світових ринків. Продукція компанії користується великою популярністю в Канаді, США, Європі, а також в Україні та СНД завдяки своїм революційним властивостям, якості, безпеці та екологічності. Крім того, Компанія Айсінін Інк. має зареєстровані на території Канади та Європейського союзу знаки для товарів та послуг, що підтверджено інформацією про ці знаки на офіційному сайті Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (товарні знаки і промислові зразки) Європейського союзу та копіями сертифікатів реєстрації на торгові марки як в Канаді, так і в Європейському союзі. Цими знаками мають право користуватися лише авторизовані Компанією дилери. Проте, в кінці січня 2014 року Компанії стало відомо про реєстрацію та використання на території України належних їй знаків для товарів та послуг фізичною особою [PERSON] з порушенням ЗУ «Про знаки для товарів та послуг» та Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. З'ясувалося, що останній є власником знаків для товарів та послуг відповідно до свідоцтв України [NUMBER], [NUMBER]. [INFO] року він помер, а його спадкоємцями являються: його дружина [PERSON], та його сини - відповідачі в даній справі. При цьому Компанія одержала право на своє фірмове найменування ще у 1986 році, що залишилося і після її злиття в 2009 році Станом на день звернення до суду з позовом відсутні будь-які докази того, що Державна служба інтелектуальної власності України надсилала повідомлення про відмову в надані правової охорони на території України знаку «[INFO]», що належить Компанії. Окрім того, будь-який знак, який був предметом міжнародної реєстрації, користується правом пріоритету, встановленим статтею 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності, без обов'язкового дотримання формальних вимог, передбачених в пункті D цієї статті (п.2 ст.4 Мадридської угоди). Відповідно до бази даних сайту Міжнародного бюро інтелектуальної власності Компанія Айсінін Інк. (Icynene Inc.) має біля 70 зареєстрованих знаків на товари та послуги «[INFO]». Графічне позначення «[INFO]» отримало Міжнародну правову охорону ще з 6 квітня 2009 року. Знак «[INFO]» отримав Міжнародну правову охорону ще з 2000 року. Однак, знак «[INFO]» та його переклад «[INFO]» був незаконно зареєстрований в Україні Державною службою інтелектуальної власності України. Свідоцтва України на знаки для товарів та послуг [NUMBER], [NUMBER] не відповідають умовам правової охорони, у зв'язку з тим, що на дані знаки поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони. Компанія Айсінін Інк. не укладала з [PERSON] договорів на право використання знаку на товари та послуги «[INFO]», а тому знак був привласнений та використовувався [PERSON] незаконно. У подальшому, спадкоємці, з якими також вказані договори не укладалися, розмістили на сторінках власного сайту іcynene.ua знаки для товарів та послуг, які належать Компанії Айсінін Інк. Отже, використовуючи на сторінках свого сайту знаків та послуг, належних позивачу, відповідачі в даній справі - спадкоємці [PERSON] вводять в оману споживачів і, таким чином, можуть видавати сумнівну продукцію за продукцію компанії позивача. В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі, просив позов задовольнити. Представник Державної служби інтелектуальної власності України позов не визнав, посилаючись на те, що відповідачем не порушено жодної з вимог законодавства України; ДСІВ діяла у відповідності з Законом «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг та принципами, встановленими у ст.19 Конституції України, а саме: на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом. Відповідачі [PERSON], [PERSON], [PERSON] до судового засідання не з'явилися, сповіщені належним чином про місце та час розгляду справи, про причини неявки суд не повідомляли. Представник ТОВ «Адамант-Телеком» залишив вирішення спору на розсуд суду. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гурченок Н.І. до судового засідання не з'явився, сповіщений належним чином про місце та час розгляду справи, про причини неявки суд не повідомляв. Суд, вислухавши представника позивача, відповідача, 3-ї особи, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного. Судом встановлено, що Компанія Айсінін Інк. була заснована в 1985 році. Компанія Айсінін Інк., як акціонерна корпорація, була створена шляхом злиття з Компанією Інсіл Контректінг Інк. відповідно до законодавства провінції Онтаріо Канади 1 січня 2009 року. Її юридичною адресою є L5N 2L7, 6747 Кампобелло Роуд, офіс 110, м. Торонто, Онтаріо; код акціонерної корпорації в Онтаріо - 001786974. Вказана Компанія здійснює свою діяльність з виробництва ізоляційних матеріалів (пін) під торговою маркою [INFO] (англ.) та [INFO] (укр.). Компанія Айсінін Інк. має зареєстровані на території Канади та Європейського союзу знаки для товарів та послуг, що підтверджено інформацією про ці знаки на офіційному сайті Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (товарні знаки і промислові зразки) Європейського союзу та копіями сертифікатів реєстрації на торгові марки як в Канаді, так і в Європейському союзі. Графічне позначення «[INFO]» отримало Міжнародну правову охорону з 6 квітня 2009 року, знак «[INFO]» отримав Міжнародну правову охорону ще до злиття компанії, а саме: 18 грудня 2000 року, що підтверджується свідоцтвами [NUMBER], [NUMBER]. 6 травня 2009 року до Українського інституту промислової власності (Укрпатент) з заявками [NUMBER], [NUMBER] на отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг «[INFO]», «[INFO]» звернувся [PERSON]. Позначення «[INFO]», «[INFO]» за вказаними заявками були заявлені стосовно товарів 17 класу МКТП. Як вбачається з висновків про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 31 березня 2011 року за вих. №№9510, 9509, затверджених Заступником Голови Державного департаменту інтелектуальної власності В.С. Дмитрішиним, за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно ст. 10 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», встановлено, що заявлені позначення відповідають умовам надання правової охорони (п.1 ст.5; ст.6 Закону) відносно частини товарів і послуг, на підставі того, що заявлене словесне позначення для частини товарів 17 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг і відносяться до узагальнюючих понять «матеріали для конопачення, защільнювання, ізолювання, звукопоглинальні матеріали», може ввести в оману щодо товару та його виробника. При цьому було зазначено на наступне: «Компания Icenene Inc носит имя разработанной ею уникальной теплоизоляционной системы. Компания Icenene Inc была основана в 1985 г., расположена в Северной Америке и проводит свою деятельность в США, Канаде, Мексике, Японии и Корее. Ее основная продукция, The Icenene Insulation System ® (Система изоляции Айсинин) - это вспененная масса, образованная в результате реакции полиуретановых компонентов, не содержит формальдегид, хлорфторвуглеводов и гидрохлорфторвуглеводов. При нанесении теплоизоляции Icenene ® на поверхность образуется воздухонепроницаемый слой, так как она обладает крайне малой воздухопроницаемостью. Теплоизоляция Icenene ® прошла всестороннюю проверку, и ее признали безопасной Национальная лаборатория в Оук-Ридж Министерства энергетики США, Исследовательский центр Национальной ассоциации жилищного строительства, Центр солнечной энергетики (мыс Канаверал, штат Флорида). Система теплоизоляции Icenene ® - это первый из теплоизоляционных материалов, который получил сертификат «Программы аттестации продукции EnvirodesicTM» (программа защиты окружающей среды), как строительный материал, что обеспечивает идеальную основу для создания здоровой среды в закрытых помещениях. Компания Icenene Inc, со своей продукцией участвует в ряде проектов, связанных со здравоохранением, охраной окружающей среды и строительством.» Використання заявлених позначень при виробництві товарів може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» розд. ІІ, ст.6 п.2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачц свідоцтва України на знак для товарів і послуг, п.4.3.1.9. http://www.ppu-kml.com.ua. На підставі висновку експертизи, проведеного уповноваженим Державною службою інтелектуальної власності України закладом експертизи (Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності») про відповідність заявлених позначень умовам надання правової охорони відносно частини заявлених у переліку товарів було прийнято рішення про реєстрацію знаків «[INFO]», «Icenene» для частини товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також видані свідоцтва України [NUMBER], [NUMBER], які були зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг 10 травня 2011 року. [INFO] року [PERSON] помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії [NUMBER], виданим Відділом реєстрації смерті у м. Києві. Згідно з ч. 1 ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Після його смерті, у встановлений статтею 1270 ЦК України строк, до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гурченок Н.І. з заявами про прийняття спадщини звернулися відповідачі в даній справі - [PERSON], [PERSON], [PERSON] Частиною 2 статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституціє та законами України. Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в України, регулюються ЗУ «Про охорону прав для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року №3689-ХІІ. Статтею 1 вказаного Закону визначено, що установа - це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності; заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок. У відповідності до ч.1 ст.2 даного Закону установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого: забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого: організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг; здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності; організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності; організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності; доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації виконувати окремі завдання, визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності; здійснює інші повноваження відповідно до законів. В пункті 1 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 436/2011, в редакції, діючій на час видачі спірних свідоцтв, занотовано, що Державна служба інтелектуальної власності України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України. Державна служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності. Згідно з п.3 цього Положення основними завданнями Державної служби є: реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності; внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до ст.7 ЗУ «Про охорону прав для товарів і послуг» особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку. Наказом Міністерства освіти і науки України від 7 червня 2000 року №175 створено Державне підприємство «Український інститут промислової власності», яке відповідно до статті 1 Закону №3689 є уповноваженим підприємством для розгляду і проведення експертизи заявок. Частинами 1-3 статті 10 ЗУ №3689-ХІІ, в редакції, діючій на момент видачі свідоцтв, унормовано, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику. Частиною 1 статті 12 та частиною 1 статті 13 Закону України N 436/2011 передбачено, що на підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до пункту 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року N 10, підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення Державної служби інтелектуальної власності України, рішення судових органів, клопотання або заява власника (власників) свідоцтва. При проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг заявлене позначення перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, встановленими ст. 5 зазначеного Закону, а також чи не поширюються на нього підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені в ст.6 Закону. Відповідно до ч.3 ст.6 вказаного ЗУ не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку. Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначені враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача (п.4.3.1.9. Правил). Разом з тим, роз'яснення питання про ступінь схожості логотипів у порівнюваних знаках для товарів і послуг, про те чи є позначення оманливим відповідно до вимог ст. 41 ГПК потребує спеціальних знань компетентних спеціалістів. За таких обставин суд не може перебирати на себе не притаманні йому функції експерта. У той же час у відповідності до ст. 27 ЦПК України особи, які беруть участь у справі мають право подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання. Згідно з ч.4 ст. 10 ЦПК України суд сприяє здійсненню процесуальних прав сторін, встановлених цим Кодексом. Тобто процесуальними нормами передбачено як право на участь у дослідженні доказів, так і обов'язок із доказування обставин при невизнанні їх сторонами (ст. 60 ЦПК України). При цьому суд безпосередньо не повинен брати участь у зборі доказового матеріалу. Проте, представником позивача експертних висновків на підтвердження того, що видані [PERSON] знаки не відповідають умовам надання правової охорони, не було надано, клопотань щодо призначення судової експертизи для з'ясування вищевказаних питань не заявлялось. Крім того, позивач мав право захистити свої права та інтереси з наведенням відповідних обґрунтувань у порядку, передбаченому ч.8 ст.10 Закону України №3689-ХІІ з урахуванням положень ч.3 ст.8 даного Закону. Однак, в своїх поясненнях представник позивача на це не зазначав, доказів у порядку ст.ст.57-59 ЦПК України щодо цього не надавав. У свою чергу, пунктами 1,4 статті 25 вищезазначеного Закону встановлено, що: охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Між тим, позивачем не було надано ні рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, ні рішення суду, які б підтверджували факт визнання знаків «[INFO]» та «[INFO]» добре відомим в Україні відносно нього. Отже, позивачем всупереч вимог ч.3 ст. 10, ст. 60 ЦПК України не були доведені ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог. За таких обставин відсутні правові підстави для визнання свідоцтва недійсним у відповідності до статті 19 Закону України N 436/2011 та внесення про це відомостей до реєстру згідно з п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Виходячи з вищевикладеного, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні позову.

Outcome: dismissed