Jurisdiction: civil
Date: 2019-08-08 00:00:00

У березні 2019 року представник позивача MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD - адвокат Лук`яненко О.Л. звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовом до [PERSON] , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг, в якому просила ухвалити рішенням яким: - визнати свідоцтво на знак для товарів і послуг [NUMBER], видане 27.08.2018 р. фізичній особі [PERSON] - недійсним; - зобов`язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтво на знак для товарів і послуг [NUMBER], виданого 27.08.2018 р. фізичній особі [PERSON] та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні «Промислова власність». В обґрунтування пред`явлених вимог позивач послалася на те, що компанія MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD володіє фірмовим (комерційним) найменуванням [INFO] - одна з найбільших онлайн шкіл англійської мови на території Східної Європи, зокрема, і в Україні. Позивач вказує, школа створена 2012 р. та нараховує близько 44600 учнів, 5070 викладачів. 27.08.2018 р. Відповідачу-1, яка в період 2016 - 2017 роки співпрацювала із Позивачем в напрямку розвитку Онлайн школи [INFO], Міністерством економічного розвитку і торгівлі видано Свідоцтво на знак для товарів і послуг [NUMBER], предметом якого є знак майже тотожний фірмовому (комерційному) найменуванню [INFO]. Позивач вважає, що Свідоцтво на знак для товарів і послуг [NUMBER] має бути визнано недійсним з підстав: - не відповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Зареєстрований Відповідачем - 1 не може отримати правову охорону оскільки є таким, що може ввести в оману щодо Позивача, який надає освітні послуги з використанням [INFO]. Зареєстрований Відповідачем-1 знак є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим (комерційним) найменуванням [INFO]. Вказане, Позивач обґрунтовує висновком експерта №267/18. - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Позивач є власником веб-сайту [INFO]. ru (зареєстрований 2012 р.) Компанія правомірно володіє фірмовим (комерційним) найменуванням [INFO], а тому подання Відповідачем-1 заяви на реєстрацію майже тотожного знаку є порушенням його прав інтелектуальної власності. Вказане, Позивач обґрунтовує висновком експерта №226/18, Протоколами огляду веб-сторінок. Так, Позивачем 15.03.2019 р. подано заяву про забезпечення позову (а.с.225-247, т.І) Ухвалою суду від 15.03.2019 р. відмовлено в задоволенні заяви про забезпечення позову (а.с.247а, т. І). Ухвалою суду від 20.03.2019 р. за правилами загального позовного провадження відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 23.05.2019 року (а.с.248-249, т. І). 23.05.2019 р. в підготовчому засіданні оголошено перерву для повторного виклику відповідчів по справі (а.с. 3-4, т. ІІ). 04.06.2019 р. в підготовчому засіданні оголошено перерву у зв`язку з клопотанням про відкладення розгляду справи, яке було подане Відповідачем-1 на електронну адресу суду. 18.06.2019 р. через канцелярію суду надійшов відзив на позовну заяву від Відповідача-2 (а.с. 32-111, т.ІІ). 19.06.2019 р. засобами поштового зв`язку надійшов відзив на позовну заяву від Відповідача-2 (а.с. 112-122, т.ІІ). 19.06.2019 р. через канцелярію суду надійшов відзив на позовну заяву та клопотання про відкладення розгляду справи від Відповідача-1 (а.с.124-131). 19.06.2019 р. через канцелярію суду надійшло клопотання представника Позивача про виклик експерта (а.с. 132, т. ІІ). 20.06.2019 р. через канцелярію суду надійшла відповідь на відзив Відповідача-2. (а.с.133-137, т. ІІ). 20.06.2019 р. через канцелярію суду надійшло клопотання представника Позивача про долучення документів про надсилання Відповідачу-1 та Відповідачу-2 судових повісток (а.с.138-146, т. ІІ). 20.06.2019 р. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи від Відповідача-1 (а.с.147-148,156 т. ІІ). 20.06.2019 р. через канцелярію суду надійшло клопотання від представника Позивача про закриття підготовчого засідання та призначення справи до судового розгляду (а.с. 149, т. ІІ). Ухвалою суду від 20.06.2019 р. підготовче засідання по справі закрито та призначено до судового розгляду по суті на 22.07.2019 року (а.с.152, т. ІІ). 22.07.2019 р. в судовому засіданні оголошено перерву та зобов`язано сторін надати пропозиції щодо з`ясування всіх обставин справи та перевірки їх доказами (а.с.172-176,т. ІІ) 05.08.2019 р. в судовому засіданні задоволено клопотання про виклик експерта для надання пояснень у зв`язку з чим в судовому засіданні оголошено перерву (а.с.179-181,т. ІІ) Представник позивача позовні вимоги підтримав, просив позов задовольнити в поному обсязі. Представник відповідача-1 заперечив щодо задоволення позовних вимог. У відзиві на позовну заяву Відповідач-1, обґрунтовуючи свою позицію, заначила, що обставина, про те, що Позивач володіє фірмовим (комерційним) найменуванням [INFO] не відповідає дійсності, оскільки відповідно до абц. 4 ч.3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких або споріднених з ними товарі і послуг. Компанія MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD не може бути пов`язана із фірмовим (комерційним) найменуванням [INFO] оскільки не представлена на українському ринку освітніх послуг (не мають ліцензії, не зареєстровані в Україні як суб`єкти підприємницької діяльності), Позивачем не надано жодних доказів просування знака на ринку України з причин відсутності господарської діяльності на території України, крім того Відповідач-1 вважає, що у позові не наведено доказів використання на території України комерційного (фірмового) найменування знаку компанією MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD, тоді як Відповідачем-1 зареєстроване ТОВ «СКАІНГ», зареєстровано та використовується домен [INFO] .com.ua, який відомий в освітніх колах України, провадиться в Україні діяльність з використанням знаку [INFO]. Представник Відповідача -2 заперечив щодо задоволення позовних вимог в повному обсязі. У відзиві на позовну заяву Відповідач-2 підтвердив факт подання Позивачем мотивованого заперечення проти заяви №m201702388, проте, оскільки висновком Укрпатента було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку послуг, Відповідачем-2 було прийнято рішення про реєстрацію знака [INFO] та видано свідоцтво України [NUMBER].Крім того, Відповідач-2 вважає, що Позивачем не доведено, що український споживач відвідує сайти на яких використовується позначення [INFO]. Відповідач-2, зазначив, що під час прийняття рішення про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг та Украпатент під час проведення експертизи не уповноважені здійснювати перевірку поданої заявки на предмет порушення прав інших осіб, а зазначене питання, в даному випадку має вирішуватись судовому порядку. Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши наявні в матеріалах справи докази та вивчивши зміст поданих учасниками процесу заяв по суті справи, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню в повному обсязі виходячи з наступного. Згідно ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Згідно ч.ч. 2 та 5 ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати, та стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Обґрунтовуючи свої вимоги, представник позивача посилається на те, що реєстрація за свідоцтвом України [NUMBER] знаку для товарів і послуг «[INFO]» (зареєстрований 27.08.2018 р.) є схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим (комерційним) найменування [INFO] Позивача - компанії MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD. Як вбачається, Позивач з 2012 р. володіє фірмовим (комерційним) найменуванням [INFO], є власником домену (веб-сайту) [INFO].ru, що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію доменного імені(а.с.15-20 т. І), сертифікатом про володіння доменом (а.с.21 т. І) та інформацією із загальнодоступного Інтернет-ресурсу «Whois» (а.с. 24 т. І). 08.02.2017 р. Відповідачем-1, яка в період 2016 - 2017 роки співпрацювала із Позивачем в напрямку розвитку Онлайн школи [INFO], було подано заявку №m201702388 на реєстрацію тотожного знака [INFO]. Так, 04.05.2018р. Позивач подав до Укрпатенту заперечення проти заявки №m201702388, де надав обґрунтування щодо неможливості реєстрації знака [INFO]. Дана обставина була підтверджена у відзиві на позовну заяву Відповідачем-2. Так, всупереч положенням ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якою прямо вказано, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, 27.08.2018 р. Відповідачу-1 було видано Свідоцтво на знак для товарів і послуг [NUMBER], предметом якого є знак майже тотожний фірмовому (комерційному) найменуванню [INFO]. Відповідно до ст. 489 ЦПК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються. Як вбачається з матеріалів справи, 26.04.2012 р. зареєстровано веб-сайт [INFO].ru, який є основою для здійснення Позивачем своєї діяльності на території Східної Європи зокрема і в Україні. Позивач з 2012 р. використовує фірмове (комерційне) найменування [INFO] на веб-сайті [INFO].ru, та створених сторінках в соціальних мережах, зокрема, в You Tube, Facebook, Instagram, що підтверджується ст.30,36,44,86 Висновку експерта №266/18, та Протокол огляду веб-сайту www. [INFO] . ru . Крім того, як вбачається з Протоколу огляду веб-сайту www /analytics.google .com від 12.03.2018 р. з 2012 р. веб-сайт [INFO].ru відвідало 1 364 051 користувачів з України. Таким чином, дані обставини підтверджують факт що фірмове (комерційне) найменування [INFO], відоме аудиторії в Україні з 2012 р. та повністю спростовують твердження Відповідача-1 та Відповідача-2 щодо не доведеності використання Позивачем на території України комерційного (фірмового) найменування [INFO]. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Відповідно до абц. 4 ч.3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких або споріднених з ними товарі і послуг. Згідно із п.4.3.2.4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Згідно ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом. Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків. Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Користуючись правом передбаченим наведеною нормою, представником позивача було подано висновок експерта №267/18 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14 грудня 2018 року судовим експертом Чабанець Т.М. Крім того, в ході розгляду справи судом, за клопотанням представника Відповідача, Чабанець Т.М. була допитана в якості судового експерта, яка в судовому засіданні будучи попередженою під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків та приведеною до присяги експерта, підтвердила свій висновок №267/18 за результатом дослідження знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] [INFO] (дата реєстрації 27.08.2018 р.) та фірмового (комерційного) найменування [INFO] компанії MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD, зазначивши, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] [INFO] (зареєстрований 27.08.2018 р.) є схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим (комерційним) найменування [INFO] компанії MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] [INFO] (зареєстрований 27.08.2018 р.) є таким, що може ввести в оману щодо Позивача, який надає освітні послуги з фірмового (комерційного) найменування [INFO]. Відповідачем висновок судового експерта, який був визнаний та підтверджений ним в судовому засіданні, спростований не був. Таким чином, проаналізувавши у сукупності висновок судового експерта та надані ним пояснення в судовому засіданні, зіставивши їх з іншими матеріалами справи суд дійшов висновку, що вказане судовим експертом в судовому засіданні повністю відображене у Висновку зазначеної особи від 14 грудня 2018 року та узгоджуються з іншими доказами по справі. За змістом ч.1 та ч.2 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Так, відповідно до Висновку експерта №267/18 (а.с. 171-205, т. І), за результатом дослідження знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] [INFO] (дата реєстрації 27.08.2018 р.) та фірмового (комерційного) найменування [INFO] компанії MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD, встановлено: 1) послуги для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] [INFO] є такими самими або спорідненими, для яких використовується фірмове (комерційне) найменування [INFO] компанії MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD. Тоді як, відповідно до абц. 4 ч.3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких або споріднених з ними товарі і послуг. Відповідно до абз.5 ч.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. 2) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] [INFO] є тотожнім за фонетичними ознаками із фірмовим (комерційним) найменуванням [INFO]. 3) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] [INFO] є схожим за семантичними ознаками із фірмовим (комерційним) найменуванням [INFO]. 4) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] [INFO] є схожим за графічними ознаками із фірмовим (комерційним) найменуванням [INFO]. Відповідно до Висновку експерта №267/18 (а.с. 171-205, т. І) на підставі проведеного дослідження встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] [INFO] (зареєстрований 27.08.2018 р.) є схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим (комерційним) найменування [INFO] компанії MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] [INFO] (зареєстрований 27.08.2018 р.) є таким, що може ввести в оману щодо Позивача, який надає освітні послуги з фірмового (комерційного) найменування [INFO]. Оцінивши Висновок експертного дослідження в сукупності з іншими доказами в справі за правилами ст. 89 ЦПК України суд не знаходить підстав, які б давали підстави стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. За таких обставин він є належним та допустимим доказом у справі. Відповідно до положень статті 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво. У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Виходячи з викладеного вище, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача та їх задоволення. Крім того, згідно з п. 2 ст. 19 Закону при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними, Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. В силу п.п. 2.3, 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року №10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2002 року за №64/6352, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, окрім іншого, щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково. Підставою внесення відомостей до реєстру, в тому числі є і рішення судових органів. З урахуванням наведеного, суд дійшов висновку про задоволення вимог позивача та визнати свідоцтво на знак для товарів і послуг [NUMBER], видане 27.08.2018 р. фізичній особі [PERSON] недійсним, зобов`язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтво на знак для товарів і послуг [NUMBER], виданого 27.08.2018 р. фізичній особі [PERSON] та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні «Промислова власність». У відповідності до ст. 141 ЦПК України, стягнути з [PERSON] на користь Позивача - MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD (МОДЕН ЕДЮКЕШІОНЕЛ СОЛЮШЕНС ЛТД), компанія, яка заснована та зареєстрована згідно законодавства Британських Віргінських Островів , за реєстраційним номером №1788892, витрати у вигляді сплати судового збору та витрати на проведення експертизи у розмірі 32 156 (тридцять дві тисячі сто п`ятдесят шість) грн. 50 коп. На підставі викладеного та

Outcome: approved