Jurisdiction: civil
Date: 2014-02-19 00:00:00

Позивач [PERSON] звернувся до суду з позовом в якому просить достроково припинити дію свідоцтва України № [NUMBER] на торговельну марку « Hunter», виданого на ім`я [PERSON] щодо всіх товарів та послуг 25 та 35 класів МКТП, зазначених у свідоцтві; зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності - « Промислова власність». В обгрунтування позову представник позивача посилається на те, що Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів і послуг «Hunter» (надалі - Торговельна марка) на ім'я [PERSON] , про що видано відповідне свідоцтво України № [NUMBER]. Відповідно до виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № [NUMBER] від 07.10.2013 зазначена торговельна марка зареєстрована 26.08.2008 для товарів та послуг 25 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП). Перелік товарів та послуг наведений у вказаній виписці / Позивач у позові стверджує, що торговельна марка «Hunter» за свідоцтвом України № [NUMBER] не використовується в Україні протягом останніх трьох років щодо всіх товарів та послуг 25 та 35 класів МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка «Hunter», що дає достатні підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України № [NUMBER] щодо всіх товарів та послуг 25 та 25 класів МКТП та ним не здійснено жодних дій з використання даної торговельної марки «Hunter». щодо товарів та послуг 25 та 35 класів МКТП протягом останніх трьох років, підтвердженням чого є довідка ДП «Моніторинг ЗМІ України» №33 від 16.08.2013 про те, що інформація щодо будь-яких товарів та послуг під торговельною маркою «Hunter за свідоцтвом України № [NUMBER] не рекламувалась на телебаченні, радіо, і в друкованих засобах масової інформації. Також вказав, що сертифікація будь-якої продукції під торговельною маркою «Hunter» за заявою [PERSON] не проводилась, в підтвердження чого послався на довідку Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3414-06/31008-12 від 04.09.2013, Враховуючи викладене, позивач вважає, що без попереднього отримання сертифікату відповідності [PERSON] або інші особи за його дозволом не могли вводити в обіг на території Україні дитячий одяг під торговельною маркою «Hunter». Стосовно інших товарів 25 класу, відповідач не скористався можливістю підвищити їх конкурентоздатність на ринку, провівши їх добровільну сертифікацію. Також позивач вказав, що державна санітарно-епідеміологічна експертиза та видача санітарно-епідеміологічних висновків на ім'я [PERSON] не проводилась, підтвердженням чого є довідка Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 20.08.2013 № 05.03-11-8549/27, Торгові патенти на ім'я [PERSON] не видавалися . Крім того, в підтвердження невикористання торгівельної марки на території України є відсутність виданих патентів на ім`я [PERSON] Обгрунтовуючи своє порушене право представник позивача зазначає, що [PERSON], є одним із найбільших виробників та імпортерів гумового взуття, одягу, сумок, аксесуарів, що розташований в Единбурзі, Шотландія (Великобританія). Ця Компанія виробляє продукцію з вулканізованої гуми протягом більше, ніж 150 років. Маючи намір використовувати торговельну марку «Hunter» у своїй господарській діяльності на території України, а також користуватися іншими правами власника торговельної марки, Позивач подав заяву про надання правової охорони міжнародної реєстрації № 993373 «HUNTER» в Україні щодо товарів та послуг 25 та 35 класів МКТП. Проте, Позивачем було отримане попереднє рішення про відмову в наданні правової охорони міжнародній реєстрації на територію України щодо всього переліку товарів та послуг 25 та 35 класів МКТП . Підставою для винесення попередньої відмови є те, що позначення «HUNTER» за міжнародною реєстрацією № 993373 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою «Hunter» за свідоцтвом України № [NUMBER] щодо товарів та послуг 25 та 35 класів МКТП, власником якої є [PERSON] Отже, торговельна марка "Hunter" за свідоцтвом № [NUMBER] перешкоджає наданню охорони торговельній марці «HUNTER» позивача за міжнародною реєстрацією № 993373, а не використовуючи зареєстровану торговельну марку щодо товарів та послуг, зазначених в свідоцтві України № [NUMBER] [PERSON] зловживає наданим йому правом та створює штучний бар'єр для реєстрації нових позначень інших осіб, в тому числі й позначення «HUNTER», заявленого на реєстрацію позивачем відповідно до заяви про поширення дії міжнародної реєстрації № 993373 «HUNTER» на територію України. Отже, [PERSON] порушується право позивача на отримання правової охорони для торговельної марки «HUNTER», а також охоронюваний законом інтерес позивача стосовно правомірного використання цієї торговельної марки в майбутньому на території України. В ході розгляду справи представники позивача позовні вимоги підтримали та просили їх задоволення. Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні проти позову заперечувала вказавши про відсутність доказів порушення права позивача . Представник відповідача [PERSON] в судовому засіданні проти позову заперечував пославшись на те, що намагаючись отримати правову охорону для позначення « Hunter» у відношенні товарів і послуг 25 та 35 класів МКТП позивач знав про існування свідоцтва № [NUMBER] власником якого є [PERSON] Представник відповідача вказав, що [PERSON] добросовісно використовує знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] у своїй діяльності, в підтвердження чого послався на зразки продукції зображення яких направлено в адресу представників позивача; свідоцтво про державну реєстрацію [PERSON] як суб`єкта підприємницької діяльності; договори із виробниками поліграфічної продукції;договори поставки продукції та товарів; видаткові накладні та рахунки-фактури на придбання відповідачем шкіри для вироблення взуття; зразки продукції, зразки етикеток, бірок тощо; витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб у якому вказаний основний вид діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності Національного класифікатора України. У зв`язку з розширенням асортименту продукції [PERSON] отримано свідоцтво на знак для товарів і послуг « Hunter» для товарів 13 класу МКТП. Вислухавши пояснення представника позивача, представників відповідачів , дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи із наступного. Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону та ст.5 Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка чинна в Україні з 25.12.1991 року, невикористання знаку для товарів і послуг в Україні повністю або щодо частини товарів і послуг, зазначених у свідоцтві, протягом 3-х років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, надає будь-якій особі право на звернення до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У такому разі дія свідоцтва може бути повністю або частково припинена за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважних причин такого невикористання. Використання знаку для товарів і послуг за згодою власника свідоцтва прирівнюється до використання знака власником. Таким чином, для дострокового припинення дії свідоцтва на знак необхідна одночасна наявність наступних умов: - невикористання товарного знаку власником протягом 3-х років від дати публікації відомостей про реєстрацію знака або від будь-якої іншої дати після цієї дати; - невикористання знака щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг; - відсутність поважних причин невикористання знака його власником. Судом встановлено, що відповідач [PERSON] є власником свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг «Hunter», правова охорона якому надана щодо товару 25 35 класу МКТП, дата подання заявки: 20.02.2006 року, дата публікації відомостей про видачу свідоцтва: 26.08.2008 року. Наведене підтверджується наявною у матеріалах справи випискою з Реєстру відносно свідоцтва України [NUMBER]. Відповідно до чинного законодавства з дати надання знаку для товарів і послуг правової охорони в Україні його власник стає суб'єктом прав та обов'язків, визначених законодавством України. Згідно з положеннями ст.17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник повинен добросовісно користуватися наданим йому виключним правом, що визначене в п.2 ст.16 Закону, - правом користуватися та розпоряджатися знаком, який отримав правову охорону в Україні. Так, підставою для подання позову про дострокове припинення в Україні дії свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг «Hunter» на ім'я відповідача [PERSON]. є той факт, що дана торговельна марка не використовується протягом останніх трьох років в Україні відносно товарів 25 та 33 класу МКТП, щодо якого вона отримала правову охорону. Використанням знаку для товарів і послуг в Україні відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстрований; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Звідси, обов'язковою умовою використання знака є його використання як безпосередньо для товарів, для яких знак зареєстрований, так і застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Отже, належними доказами такого використання є докази, здатні підтвердити або наявність/присутність товарів, маркованих таким знаком на ринку України або застосування знака в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет і саме для впровадження зазначених товарів у господарський (комерційний) обіг. Між тим, підтвердження того, що торговельна марка «Hunter» за свідоцтвом України № [NUMBER] використовувалась в Україні протягом останніх трьох років відносно вищезазначеного товару 25 та 33 класу МКТП, суду не було надано, що дає підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України № [NUMBER]. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. 492 ЦК України товарний знак - це позначення, за яким товари (послуги) одних осіб відрізняються від товарів (послуг) інших осіб. Тобто, визначення, надане у ст. 1 Законну, розкриває правову сутність торговельної марки - використання у господарській діяльності як ідентифікатора товарів і послуг та відрізняти товари одного господарюючого суб'єкта від іншого. Відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України визначено, що використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг. Відповідно до довідки ДП « Моніторінг ЗМІ України» від 16 .08.2013 року згідно з проведеним моніторингом на радіо, телебаченні та друкованих ЗМІ в період з 01.12.2008 року і до моменту надання довідки, товари та послуги під торговельною маркою « Hunter» не рекламувались. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» N 3164-IV від 01.12.2005, виробники і постачальники продукції, що є об'єктом технічних регламентів, повинні пропонувати та надавати лише послуги або застосовувати процеси чи вводити в обіг продукцію вітчизняного або іноземного походження, які є безпечними для життя та здоров'я людини, для тварин, рослин, забезпечують захист національної безпеки, охорону довкілля та природних ресурсів, запобігання недобросовісній конкуренції. Виробники і постачальники повинні забезпечити виконання всіх вимог відповідних технічних регламентів перед введенням в обіг об'єктів технічних регламентів. Введення в обіг об'єктів технічних регламентів супроводжується декларацією про відповідність та/або сертифікатом відповідності, а також маркуванням продукції Національним знаком відповідності, якщо це передбачено відповідним технічним регламентом. Відповідно до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, який затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 р. N 28, обов'язковій сертифікації підлягають наступні види дитячого одягу: вироби білизняні, вироби купальні, вироби панчішно-шкарпеткові. Товари 25 класу МКТП, вказані у свідоцтві України № [NUMBER], - це одяг, взуття, наголовні убори, в тому числі й дитячі, виробництво яких потребує підтвердження відповідності встановленим вимогам. Відповідно до довідки Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3414-06/31008-12 від 04.09.2013, в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано жодних сертифікатів відповідності на продукцію або послуги під торговельною маркою «Hunter» на ім'я [PERSON] Згідно із ст. 1 Закону України «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року N 4004-XII будь-яка діяльність, технологія, продукція та сировина, проекти нормативних документів, реалізація (функціонування, використання) яких може шкідливо вплинути на здоров'я людини, а також діючі об'єкти та чинні нормативні документи у випадках, коли їх шкідливий вплив встановлено в процесі функціонування (використання), а також у разі закінчення встановленого терміну дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, є об'єктом держаної санітарно-епідеміологічної експертизи. Відповідно до статті 11 вказаного Закону, до об'єктів санітарно-епідеміологічної експертизи належать, поміж іншими: продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей, діючі об'єкти тощо. Всі види одягу, взуття, головних уборів тощо відносяться до об'єктів санітарно-епідеміологічної експертизи. Відповідно до вищевказаного Закону «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення», результатом проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи є висновок - документ установленої форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини, та який затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи. Відповідно до довідки Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 20.08.2013 № 05.03-11-8549/27, за період з 01.12.2008 і до дати надання довідки (20.08.2013), висновки на виробника та/або заявника [PERSON] у реєстрі відсутні . Відповідно до ст. 267 Податкового кодексу України, провадження торговельної діяльності у пунктах продажу товарів передбачає отримання суб'єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами - підприємцями) торгового патенту. Згідно п. 14.1.246 Податкового кодексу України, торговельна діяльність - це роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток. Відповідно до листа Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області № 277/ЗПІ/17-217 від 05.01.2012, що [PERSON]не видавалися торгові патенти строком дії з 01.12.2008 і 05.01.2012 -часу надання відповіді. Згідно з ч. 8 ст. 16 Закону про торговельні марки, власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Також, ч. 9 вказаної статті передбачено право сторони договору на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру. Відповідно до пп.3 п.4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затверджене Указом Президента України від 8 квітня 2011 року №436/2011, Держслужба здійснює реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності, що охороняються на території України, та ліцензійних договорів. Згідно з довідкою наданою Державною службою інтелектуальної власності України №1470/24 від 22.08.2013 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання торговельної марки за свідоцтвом України № [NUMBER]. Відтак, відомості про використання оспорюваної торговельної марки «Hunter» з 2008 по 2012 рік відсутні. В якості доказів використання торговельної марки за свідоцтвом № [NUMBER] представником відповідача [PERSON] надано копії листів та роздруківки листування з представником Позивача, що велося електронною поштою, в тому числі й роздруківки фотографій одягу;копію витягу з ЄДР щодо фізичної особи-підприємця [PERSON];копію свідоцтва платника єдиного податку ФОП [PERSON];копії накладних на товари під торговельною маркою «Hunter»;копії договорів поставки товарів;копії бланків замовлення продукції в поліграфічному центрі «Арт-хаус»;копія свідоцтва України № 174204 на знак для товарів і послуг «Hunter»;копії видаткових накладних та рахунків-фактури на придбання шкіри;бирки, етикетки з нанесеною торговельною маркою «Hunter»;одяг, маркований торговельною маркою «Hunter», а саме: футболки та кепка. Проте, суд вважає, що надані докази не підтверджують використання торговельної марки «Hunter», оскільки копії наданих листів, в тому числі електронних, із зображеннями одягу свідчать лише про факт переговорів, що велися між представниками [PERSON] та позивача з кінця березня 2012 року до серпня 2012 року, щодо позасудового врегулювання спору , наявність договорів на поставку товарів та відповідних накладних не підтверджує, що ці товари фактично продавалися або ж пропонувалися до продажу, враховуючи також відсутність специфікацій до договорів, які б свідчили про перелік товарів, що є предметом договору. Отже, наявність зазначених документів не підтверджує використання торговельної марки «Hunter» для всіх товарів та послуг 25 та 35 класів МКТП, що вказані у свідоцтві України № [NUMBER]. Копії бланків замовлення продукції в поліграфічному центрі «Арт-хаус» свідчить про розміщення на бланку поліграфічного центру «Арт-хаус» зображень із надписом «Hunter». Проте, , будь-яких документів, а саме договорів; актів здачі-приймання наданих послуг; платіжних доручень, і т. ін., якими б підтверджувались договірні відносини щодо друку зображень, вказаних на бланку замовлень, представником [PERSON]надано не було; бирки, етикетки тощо з нанесеною торговельною маркою «Hunter», які не прикріплені до будь-якого товару, для якого зареєстрована торговельна марка, не є використанням торговельної марки в розумінні ст. 16 Закону « Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Таким чином, досліджені судом матеріали справи не містять жодного доказу, здатного підтвердити факт наявності/присутності на ринку України товарів, для яких зареєстрований спірний знак, тобто здійснення дій, які визнавалися і визнаються використанням знака «Hunter» для товарів 25 та 35 класу МКТП, а також відсутні і відомості про поважні причини його невикористання до цієї дати та більше ніж протягом трьох останніх років. Виходячи з викладеного, власником знаку не вчинено жодної юридично значимої дії щодо використання майнових прав інтелектуальної власності за спірним свідоцтвом, а за умови невикористання на Україні знака за цим свідоцтвом дія останнього є штучною перешкодою для реалізації прав позивача щодо подальшої реєстрації ним на своє ім'я заявленої ним схожої торговельної марки. Відповідно до ч.3 ст.3 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленого цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Згідно зі ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. У відповідності до Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 року у справі N 1-10/2004 поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в ч. 1 ст. 4 ЦПК України та інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям «права», треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загально-правовим засадам». Свій охоронюваний інтерес позивач мотивує тим, що дія спірного свідоцтва є перешкодою для реєстрації на ім'я позивачем отримано попереднє рішення про відмову в наданні правової охорони міжнародній реєстрацій на території України щодо всього переліку товарів та послуг 25 та 35 класів МКТП з підстав схожості позначення « HUNTER»за міжнародною реєстрацією № 993373 з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою « Hunter» за свідоцтвом № [NUMBER] щодо товарів та послуг 25 та 35 класів МКТП, власником якої є відповідач [PERSON] За таких обставин невикористання спірного знаку відповідачем [PERSON] породжує зловживання правом, оскільки не використання даної торговельної марки щодо товарів та послуг, для яких її зареєстровано, створює штучний бар'єр для реєстрації нових позначень інших осіб, в тому числі є порушенням прав позивача щодо набуття в Україні прав на торговельну марку позивача для добросовісного використання у своїй господарській діяльності. Отже, встановлені судом обставини щодо невикористання знаку за спірним свідоцтвом України його власником за нормами чинного законодавства дають підстави для повного задоволення позову, зважаючи на надані сторонами докази. Також згідно з пп. 3 п. 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Наказом Президента України за № 436/2011 від 08.04.2011 року, Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів. Положенням не передбачено здійснення Державною службою інтелектуальної власності України контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. В той же час дострокове припинення за рішенням суду дії оспорюванного свідоцтва внаслідок вирішення спору може вплинути на обов'язок відповідача щодо внесення змін до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відомостей про припинення дії свідоцтва в офіційному бюлетені «Промислова власність» відповідно до вимог зазначеного Положення. Крім того, відповідно до ст. 88 ЦПК України суд, зважаючи на те, що даний спір виник виключно у зв'язку з діями відповідача - правовласника, що Державна служба інтелектуальної власності України не уповноважена на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками та її діями права позивача не були порушені, суд вважає, що на користь позивача підлягає стягненню понесені ним судові витрати з відповідача [PERSON]

Outcome: approved