Jurisdiction: civil
Date: 2015-01-19 00:00:00

Позивач Відкрите акціонерне товариство " ГАЗ" звернулося до суду з позовом в якому просить достроково припинити дію свідоцтва України № [NUMBER] на торговельну марку «[INFO]», виданого на ім`я [PERSON] щодо всіх товарів 28 класу МКТП, зазначених у свідоцтві; зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності - « Промислова власність». В обгрунтування позову представник позивача посилається на те, що Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів і послуг «[INFO]» (надалі - Торговельна марка) на ім`я [PERSON], про що видано відповідне свідоцтво України № [NUMBER]. Відповідно до виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 37 від 14.01.2014 зазначена торговельна марка зареєстрована 15.02.2007 для товарів 28 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: Ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси; всі товари, що включені до 28 класу, в тому числі: карди для гри бінго; доміно ( гра); ігрові карти; чашки на ігрові кості; китайське доміно; конструктори ( гра); кості ігрові; настільні ігри; шахи ( гра); шашки ( гра). Позивач у позові стверджує, що торговельна марка «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] не використовується в Україні протягом останніх трьох років щодо всіх товарів та послуг 28 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка «[INFO]», що дає достатні підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України № [NUMBER] щодо всіх товарів та послуг 28 класу МКТП та ним не здійснено жодних дій з використання даної торговельної марки «[INFO]». щодо товарів та послуг 28 класу МКТП протягом останніх трьох років, підтвердженням чого є довідка ДП «Моніторинг ЗМІ України» №4 від 09.01.2014 про те, що інформація щодо будь-яких товарів та послуг під торговельною маркою «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] не рекламувалась на телебаченні, радіо, і в друкованих засобах масової інформації в період з 01.01.2010 року по 09.01.2014 року. Також вказав, що відповідно до відповіді № 0009/01 від 11.01.2014 року Асоціації товарів нумерації України «ДжіЕс1 Україна» в реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутіні відомості записи про товарні позиції суб'єктів господарювання щодо усіх товарів для яких зареєстрована торговельна марка «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] у складі назви або опису яких присутнє позначення «[INFO]». Крім того, позивач зазначає, що сертифікація будь-якої продукції під торговельною маркою «[INFO]» на імя [PERSON] не проводилась, в підтвердження чого послався на довідку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 2006-12/921-12 від 13.01.2014 згідно із якою сертифікати відповідності на ім.»я [PERSON] , який є власником свідоцтва України № [NUMBER] у Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано. Враховуючи викладене, позивач вважає, що без попереднього отримання сертифікату відповідності [PERSON] або інші особи за його дозволом не могли вводити в обіг на території Україні товари під торгівельною маркою «[INFO]», зазначенні у свідоцтві України на знак для товарів та послуг [NUMBER]. Обгрунтовуючи своє порушене право представник позивача зазначає, що позивач є власником міжнародної реєстрації № [NUMBER] на торговельну марку «[INFO]», що діє в багатьох країнах світу. Маючи намір використовувати торговельну марку «[INFO]» у своїй господарській діяльності на території України, а також користуватися іншими правами власника торговельної марки, Позивач подав заяву про надання правової охорони міжнародної реєстрації № [NUMBER] «[INFO]» в Україні щодо товарів та послуг 28 класу МКТП. Проте, Позивачем було отримане попереднє рішення про відмову в наданні правової охорони міжнародній реєстрації на територію України щодо всього переліку товарів та послуг 28 класу МКТП . Підставою для винесення попередньої відмови є те, що позначення «[INFO]» за міжнародною реєстрацією № [NUMBER] є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER], власником якої є [PERSON] Отже, торговельна марка «[INFO]» за свідоцтвом № [NUMBER] перешкоджає наданню охорони торговельній марці «[INFO]» позивача за міжнародною реєстрацією № [NUMBER], а не використовуючи зареєстровану торговельну марку щодо товарів та послуг, зазначених в свідоцтві України № [NUMBER] [PERSON] зловживає наданим йому правом та створює штучний бар'єр для реєстрації нових позначень інших осіб, в тому числі й позначення «[INFO]», заявленого на реєстрацію позивачем відповідно до заяви про поширення дії міжнародної реєстрації № [NUMBER] «[INFO]» на територію України. Отже, [PERSON] порушується право позивача на отримання правової охорони для торговельної марки «[INFO]», а також охоронюваний законом інтерес позивача стосовно правомірного використання цієї торговельної марки в майбутньому на території України. В ході розгляду справи представники позивача позовні вимоги підтримали та просили їх задоволення. Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні проти позову заперечувала вказавши про відсутність доказів порушення права позивача . Відповідач [PERSON],який повідомлявся судом неодноразово за своїм зареєстрованим місцем проживання, яке підтверджено відомостями Івано-Франківського обласного адресно-довідкового бюро , в судове засідання не з»явився. Згідно з ч.5 ст.74 ЦПК України судова повістка разом із розпискою, а у випадках встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів надсилається поштою рекомендованим листом із повідомленням або через кур`єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою, яка бере участь у справі. У разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їх адреси, судова повістка надсилається фізичним особам, які не мають статусу підприємців за адресою їх проживання чи іншою особо, яка бере участь у справі. У разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їх адреси, судова повістка надсилається фізичним особам, які не мають статуту підприємців за адресою їх проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку. У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином. Статтею 77 ЦПК України передбачений обов`язок сторони та інших осіб, які беруть участь у справі повідомляти суд про зміну свого місця проживання ( перебування, місцезнаходження) або місцезнаходження під час провадження справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть, якщо особа за цією адресою більше не проживає або не знаходиться. Таким чином , виходячи із презумпції належного повідомлення, відповідач є повідомленим належним чином про місце, день та час судового розгляду, у зв»язку із чим судом ухвалено про розгляд справи у його відсутність. Вислухавши пояснення представника позивача, представника відповідача- Державної служби інтелектуальної власності , дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи із наступного. Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону та ст.5 Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка чинна в Україні з 25.12.1991 року, невикористання знаку для товарів і послуг в Україні повністю або щодо частини товарів і послуг, зазначених у свідоцтві, протягом 3-х років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, надає будь-якій особі право на звернення до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У такому разі дія свідоцтва може бути повністю або частково припинена за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважних причин такого невикористання. Використання знаку для товарів і послуг за згодою власника свідоцтва прирівнюється до використання знака власником. Таким чином, для дострокового припинення дії свідоцтва на знак необхідна одночасна наявність наступних умов: - невикористання товарного знаку власником протягом 3-х років від дати публікації відомостей про реєстрацію знака або від будь-якої іншої дати після цієї дати; - невикористання знака щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг; - відсутність поважних причин невикористання знака його власником. Судом встановлено, що відповідач [PERSON] є власником свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг «[INFO]», правова охорона якому надана щодо товару 28 класу МКТП, дата реєстрації торгової марки 15.02.2007 року. Торговельна марка « [INFO]» зареєстрована щодо наступних товарів 28 класу: Ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси; всі товари, що включені до 28 класу, в тому числі: карди для гри бінго; доміно ( гра); ігрові карти; чашки на ігрові кості; китайське доміно; конструктори ( гра); кості ігрові; настільні ігри; шахи ( гра); шашки ( гра). Наведене підтверджується наявною у матеріалах справи випискою з Реєстру відносно свідоцтва України [NUMBER]. Відповідно до чинного законодавства з дати надання знаку для товарів і послуг правової охорони в Україні його власник стає суб'єктом прав та обов'язків, визначених законодавством України. Згідно з положеннями ст.17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник повинен добросовісно користуватися наданим йому виключним правом, що визначене в п.2 ст.16 Закону, - правом користуватися та розпоряджатися знаком, який отримав правову охорону в Україні. Так, підставою для подання позову про дострокове припинення в Україні дії свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг «[INFO]» на ім'я відповідача [PERSON] є той факт, що дана торговельна марка не використовується протягом останніх трьох років в Україні відносно товарів 28 класу МКТП, щодо якого вона отримала правову охорону. Використанням знаку для товарів і послуг в Україні відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстрований; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Звідси, обов'язковою умовою використання знака є його використання як безпосередньо для товарів, для яких знак зареєстрований, так і застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Отже, належними доказами такого використання є докази, здатні підтвердити або наявність/присутність товарів, маркованих таким знаком на ринку України або застосування знака в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет і саме для впровадження зазначених товарів у господарський (комерційний) обіг. Між тим, обставин того, що торговельна марка «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] використовувалась в Україні протягом останніх трьох років відносно вищезазначеного товару 28 класу МКТП, судом не встановлено ,що дає підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України № [NUMBER]. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. 492 ЦК України товарний знак - це позначення, за яким товари (послуги) одних осіб відрізняються від товарів (послуг) інших осіб. Тобто, визначення, надане у ст. 1 Законну, розкриває правову сутність торговельної марки - використання у господарській діяльності як ідентифікатора товарів і послуг та відрізняти товари одного господарюючого суб'єкта від іншого. Відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України визначено, що використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг. Відповідно до довідки ДП « Моніторінг ЗМІ України» №4 від 09.01.2014 року згідно з проведеним моніторингом на радіо, телебаченні та друкованих ЗМІ в період з 01.01.2010 року і до 09.01.2014 року, товари та послуги під торговельною маркою «[INFO]» не рекламувались. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» N 3164-IV від 01.12.2005, виробники і постачальники продукції, що є об'єктом технічних регламентів, повинні пропонувати та надавати лише послуги або застосовувати процеси чи вводити в обіг продукцію вітчизняного або іноземного походження, які є безпечними для життя та здоров'я людини, для тварин, рослин, забезпечують захист національної безпеки, охорону довкілля та природних ресурсів, запобігання недобросовісній конкуренції. Виробники і постачальники повинні забезпечити виконання всіх вимог відповідних технічних регламентів перед введенням в обіг об'єктів технічних регламентів. Введення в обіг об'єктів технічних регламентів супроводжується декларацією про відповідність та/або сертифікатом відповідності, а також маркуванням продукції Національним знаком відповідності, якщо це передбачено відповідним технічним регламентом. Товари 28 класу МКТП, вказані у свідоцтві України № [NUMBER] - це ігри та іграшки, гімнастичні та спортивні товари, ялинкові прикраси, виробництво яких потребує підтвердження відповідності встановленим вимогам. Відповідно до довідки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 2006-12/921-12 від 13.01.2014, в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано жодних сертифікатів відповідності на продукцію або послуги під торговельною маркою «[INFO]» на ім'я [PERSON] Відповідно до ст. 267 Податкового кодексу України, провадження торговельної діяльності у пунктах продажу товарів передбачає отримання суб'єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами - підприємцями) торгового патенту. Згідно п. 14.1.246 Податкового кодексу України, торговельна діяльність - це роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.. Згідно з ч. 8 ст. 16 Закону про торговельні марки, власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Також, ч. 9 вказаної статті передбачено право сторони договору на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру. Відповідно до пп.3 п.4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затверджене Указом Президента України від 8 квітня 2011 року №436/2011, Держслужба здійснює реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності, що охороняються на території України, та ліцензійних договорів. Згідно з довідкою наданою Державною службою інтелектуальної власності України №2044/4 від 22.01.2014 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання торговельної марки за свідоцтвом України № [NUMBER]. Відтак, відомості про використання оспорюваної торговельної марки «[INFO]» протягом трьох років відсутні. Таким чином, досліджені судом матеріали справи не містять жодного доказу, здатного підтвердити факт наявності/присутності на ринку України товарів, для яких зареєстрований спірний знак, тобто здійснення дій, які визнавалися і визнаються використанням знака «[INFO]» для товарів 28 класу МКТП, а також відсутні і відомості про поважні причини його невикористання до цієї дати та більше ніж протягом трьох останніх років. Виходячи з викладеного, власником знаку не вчинено жодної юридично значимої дії щодо використання майнових прав інтелектуальної власності за спірним свідоцтвом, а за умови невикористання на Україні знака за цим свідоцтвом дія останнього є штучною перешкодою для реалізації прав позивача щодо подальшої реєстрації ним на своє ім'я заявленої ним схожої торговельної марки. Відповідно до ч.3 ст.3 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленого цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Згідно зі ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. У відповідності до Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 року у справі N 1-10/2004 поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в ч. 1 ст. 4 ЦПК України та інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям «права», треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загально-правовим засадам». Свій охоронюваний інтерес позивач мотивує тим, що дія спірного свідоцтва є перешкодою для реєстрації на ім'я позивачем отримано попереднє рішення про відмову в наданні правової охорони міжнародній реєстрацій на території України щодо всього переліку товарів та послуг 28 класів МКТП з підстав схожості позначення «[INFO]»за міжнародною реєстрацією № [NUMBER] з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою «[INFO]» за свідоцтвом № [NUMBER] щодо товарів та послуг 28 класів МКТП, власником якої є відповідач [PERSON] За таких обставин невикористання спірного знаку відповідачем [PERSON] породжує зловживання правом, оскільки не використання даної торговельної марки щодо товарів та послуг, для яких її зареєстровано, створює штучний бар'єр для реєстрації нових позначень інших осіб, в тому числі є порушенням прав позивача щодо набуття в Україні прав на торговельну марку позивача для добросовісного використання у своїй господарській діяльності. Отже, встановлені судом обставини щодо невикористання знаку за спірним свідоцтвом України його власником за нормами чинного законодавства дають підстави для повного задоволення позову, зважаючи на надані сторонами докази. Також згідно з пп. 3 п. 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Наказом Президента України за № 436/2011 від 08.04.2011 року, Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів. Положенням не передбачено здійснення Державною службою інтелектуальної власності України контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. В той же час дострокове припинення за рішенням суду дії оспорюванного свідоцтва внаслідок вирішення спору може вплинути на обов'язок відповідача щодо внесення змін до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відомостей про припинення дії свідоцтва в офіційному бюлетені «Промислова власність» відповідно до вимог зазначеного Положення. Крім того, відповідно до ст. 88 ЦПК України суд, зважаючи на те, що даний спір виник виключно у зв'язку з діями відповідача - правовласника, що Державна служба інтелектуальної власності України не уповноважена на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками та її діями права позивача не були порушені, суд вважає, що на користь позивача підлягає стягненню понесені ним судові витрати з відповідача [PERSON]

Outcome: approved