Jurisdiction: civil
Date: 2020-12-13 00:00:00

Позивач [PERSON] ( [PERSON] ) через свого представника звернувся до суду із вказаним позовом до відповідачів та з урахуванням уточнення позовних вимоги просив суд ухвалити рішення, яким: 1)зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Европа Тек Україна» припинити використання знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № [NUMBER] , № [NUMBER] , № [NUMBER] , № [NUMBER] в мережі Інтернет, в тому числі в доменному імені [INFO] , при пропонуванні для продажу, продажу товарів, маркованих знаками Позивача на веб-сайтах [INFO] , [INFO] , [INFO] , рекламуванні веб-сайту [INFO] у пошуковій мережі Google та будь-яким іншим способом; 2)зобов`язати [PERSON] припинити використання знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № [NUMBER] , № [NUMBER] , № [NUMBER] , № [NUMBER] в мережі Інтернет, в тому числі при пропонуванні для продажу, продажу товарів, маркованих знаками Позивача, на веб-сайті [INFO] та будь-яким іншим способом; 3)вилучити у Товариства з обмеженою відповідальністю «Европа Тек Україна» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Побут Імпорт», та передати Позивачу товари, марковані знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № [NUMBER], № [NUMBER], № [NUMBER], № [NUMBER], введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, щодо яких є вагомі підстави перешкоджати їх введенню в цивільних оборот. 4)зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Нік.Юей» здійснити переделегування доменних імен [INFO], [INFO] [INFO] на користь Позивача та вказати відомості в записі даних доменних імен [INFO], [INFO] , [INFO], вказані Позивачем; 5)зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Лайт» припинити використання знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № [NUMBER] , № [NUMBER] , № [NUMBER] , № [NUMBER] в мережі Інтернет, при пропонуванні для продажу, продажу товарів, маркованих знаками Позивача на веб-сайтах [INFO] та [INFO] рекламуванні веб-сайтів [INFO] та [INFO] у пошуковій мережі Google та будь-яким іншим способом; 6)визнати право [PERSON] ( [PERSON] ) на користування доменними іменами [INFO] та [INFO] шляхом переделегування доменних імен на користь [PERSON] ( [PERSON] ). В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав та просив задовольнити В судовому засіданні представник відповідача заперечував щодо задоволення позовних вимог, з підстав викладених у відзиві на позов. Інші представники відповідачів та третьої особи в судове засідання не з`явилися, про місце і час судового розгляду повідомлені належним чином. За вказаних обставин суд визнав за можливе розглянути справу у відсутність нез`явившихся осіб, на підставі наявних у матеріалах справи доказах. Суд, на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин цієї справи, на які позивач послався як на підставу своїх вимог, що викладені у позовній заяві та підтверджені доданими до неї доказами, які були досліджені судом, приймаючи до уваги доводи викладені у відзиві відповідача, на засадах верховенства права, відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права, прийшов до висновку про можливість постановлення по справі рішення та задоволення позовних вимог. Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України. Відповідно до ст. 16 ЦК Україна кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Судовим розглядом встановлено, що [PERSON] ( [PERSON] ) є всесвітньо відомим виробником побутової техніки, та протягом останніх 70 років є власником сотень торговельних марок, частина з яких охороняються на території України на підставі міжнародної та національної процедур реєстрації. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, Товариство з обмеженою відповідальністю «БСХ Побутова Техніка» є офіційним дистриб`ютором та імпортером побутової техніки, що маркується Знаками Позивача в Україні. Ця юридична особа зареєстрована 11.01.2006 р., її засновником і учасником є компанія БСХ Хаузгерете ГмбХ, засноване 13.01.1967 року, єдиним учасником якої наразі є Позивач. Позивач є власником міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг: -міжнародна реєстрація № [NUMBER] « [INFO] » від 14.02.1963 р. діє на території України у повному обсязі з 22.10.1993 р.; -міжнародна реєстрація № [NUMBER] від 24.05.1995 р. діє на території України у повному обсязі з 24.05.1995 р.; -міжнародна реєстрація № [NUMBER] «[INFO]» від 14.12.1996 р. діє на території України у повному обсязі з 14.12.1996 р.; -міжнародна реєстрація № [NUMBER] від 14.12.1996 р. діє на території України у повному обсязі з 14.12.1996 р. (разом - Знаки Позивача) На підтвердження дії в Україні вказаних Знаків Позивач надав довідки ДП «Український інститут інтелектуальної власності» № 378/3 від 26.02.2019 р., № 377/3 від 26.02.2019 р., № 376/3 від 26.02.2019 р., № 375/3 від 26.02.2019 р. з копіями відповідних міжнародних реєстрацій. Позивачу стало відомо, що третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Позивача отримує негативні відгуки та скарги від споживачів товарів, маркованих Знаками Позивача, які придбані в інтернет-магазинах, розміщених на веб-сайтах [INFO] (раніше - [INFO]), [INFO] , [INFO] та [INFO]. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» власник веб-сайту - особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу. Відповідно до п. 3.3 Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту. Власником веб-сайту [INFO] є власник свідоцтва України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] . Відповідно до бібліографічних даних Свідоцтва України № [NUMBER] , що містяться в матеріалах справи, власником знаку на період вчинення порушення є [PERSON] . Для захисту прав на Знаки Позивач звернувся 22.08.2018 р. до Центру Всесвітньої організації інтелектуальної власності з арбітражу і посередництва зі скаргою про переделегування доменного імені [INFO] на підставі Єдиної політики врегулювання спорів стосовно доменних імен. Власник доменного імені [INFO] СПД [PERSON] (Відповідач-1) надав Відповідь від 15.09.2018 року, у якій визнав здійснення господарської діяльності за допомогою веб-сайту [INFO] через власну компанію - ТОВ «Европа Тек Україна». Відповідно до Рішення адміністративної колегії Центру арбітражу і медації ВОІВ у справі D2018-1906 від 19.10.2018 року власником доменного імені [INFO] був суб`єкт підприємницької діяльності [PERSON] . За рішенням адміністративної колегії ВОІВ домен [INFO] переделегований на користь Позивача. За матеріалами справи встановлено, що статус фізичної особи - підприємця [PERSON] був припинений 03.09.2015 р. Власником веб-сайтів [INFO], [INFO] [INFO] є реєстрант відповідних доменних імен. [PERSON] згідно з листом № 626 від 27.05.2019 р. до 16.05.2019 р. був першим реєстрантом доменних імен [INFO], [INFO] та [INFO]. Листом № 626 від 27 травня 2019 р., ТОВ «Інтернет Інвест» повідомило, що реєстрантом доменного імені [INFO] є Товариство з обмеженою відповідальністю «Европа Тек Україна». Листом № 20190716-1 від 16.07.2019 р. реєстратор ТОВ «НІК.ЮЕЙ» повідомило, що реєстрантом доменів [INFO], [INFO] [INFO] є Товариство з обмеженою відповідальністю «Европа Тек Україна». Суд критично оцінює надані Відповідачем-1 договори на делегування доменного імені № 28/1 від 10.09.2019 р.; № 10/1 від 10.12.2018 р., № 22/1 від 22.03.2016 р.; № 19/1 від 19.03.2018 р. та № 31/1 від 31.08.2019 р., оскільки такі договори не спростовують, що Відповідач-1 не використовував вказані доменні імена. За інформацією, наданою реєстратором доменних імен компанією Marcaria.com International, Inc. доменні імена [INFO], [INFO] належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Техно-Лайт». За наявними в матеріалах справи доказами встановлено, що у період з 17.10.2019 р. та 30.10.2019 р. ТОВ «Европа Тек Україна» передало вказані доменні імена ТОВ «Техно-Лайт», оскільки наявні документи свідчать про те, що первинним реєстрантом доменів було ТОВ «Европа Тек Україна». Відповідач-1, Відповідач-2, Відповідач-3 та Відповідач-5 на веб-сайтах [INFO], [INFO], [INFO] та [INFO] вказують про сертифікованість всієї продукції та самого інтернет-магазину, наявність офіційної гарантії від виробника, та стверджують, що самостійно ввозять на територію України товари, марковані Знаками Позивача, на веб-сайтах вказані однакові адреса магазину та контактні номери телефонів, однакова контактна адреса електронної пошти. Вказані обставини підтверджуються наявними в матеріалах справи фотокопіями відображення веб-сайтів та експертними висновками. За твердженнями Позивача Відповідач-1, Відповідач-2, Відповідач-3 та Відповідач-5 вводять споживачів в оману стосовно походження товару, який пропонується до продажу на веб-сайті [INFO], що підтверджується листом № 2468/5/99-99-0716 від 25.06.2019 р. Державної фіскальної служби України, відповідно до якого Відповідач-2 не здійснював зовнішньоторговельних операцій з товарами, маркованими Знаками Позивача. Позивач стверджує, що Відповідач-1, Відповідач-3, Відповідач-5 незаконно використовують у рекламі шляхом розміщення (поширення) відповідної інформації як ключових слів, за якими рекламуються веб-сайти [INFO] , [INFO] , [INFO] в пошукових системах, зокрема, в пошуковій системі Google (google.com.ua) за допомогою сервісу Google AdWords, який дозволяє на замовлення клієнтів сервісу відображати користувачам веб-сайту http://google.com.ua/ короткі рекламні тексти, посилання на сайт, пропозиції послуг, відео-контент тощо, ґрунтуючись на ключових словах, докази чого містяться в матеріалах справи. За наявними в справі даними сервісу веб-аналітики для підприємців SimilarWeb щодо веб-сайту [INFO] більшість (43,75%) переходів користувачів здійснюється саме із веб-сайту https://hotline.ua/ для порівняння цін на обраний товар і пошуку найвигіднішої пропозиції та [INFO] , сервісу публікації відгуків про інтернет-магазини України. За змістом відгуків встановлено, що скарги споживачів стосуються введення в оману щодо статусу товару, що пропонується для продажу; введення в оману щодо наявності гарантії від виробника; неналежного сервісного обслуговування. Представник Позивача здійснив купівлю товару з веб-сайту Відповідача-1 [INFO], а саме варильної поверхні ТМ [INFO] моделі PIF651FB1E, що підтверджується товарним чеком № 205 від 20.08.2018 р. та гарантійним талоном № UA 16015270 від 20.08.2018 р. Продавцем товару є ТОВ «Побут-імпорт». Комплектація придбаного товару відповідно до матеріалів справи включає незаповнений гарантійний талон польською мовою, рекламні матеріали польською мовою, довідники користувача польською та російською мовами. Матеріалами справи підтверджується, що унiкальний логiстичний LSS-код придбаного товару, що використовується Третьою особою для перевірки, чи був товар офiцiйно iмпортований та чи розповсюджуються на нього гарантійні зобов`язання виробника на території України, не підтверджений Третьою особою, тобто придбаний товар не був імпортований офіційним імпортером на територію України. У матеріалах справи містяться численні негативні відгуки споживачів про інтернет-магазин [INFO] (раніше - [INFO]), залишені на інтернет-сервісі [INFO] , де магазини та виробники можуть розмістити пропозиції для продажу товару. Окрім цього, Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору як суб`єкт, уповноважений на здійснення гарантійного обслуговування товарів, маркованих Знаками Позивача, отримало значну кількість скарг покупців товарів Позивача щодо незадовільної якості та обслуговування на веб-сайтах [INFO] та [INFO] . Докази звернень покупців містяться в матеріалах справи. Зокрема, долучені документи підтверджують, що до комплектації певних товарів, придбаних споживачами у ТОВ «Европа Тек Україна», а саме прально-сушильна машина моделі WVG30461OE, пральної машини [INFO] WAW 28740 EU були внесені зміни, що вплинули на функціональні характеристики цих товарів. Матеріали справи також містять скаргу споживача щодо сушильної машини [INFO] WTWH7591, придбаної на веб-сайті [INFO] у ТОВ «Техно-Лайт», до комплектації якої були внесені зміни, та скаргу споживача щодо посудомийної машини [INFO], придбаної на веб-сайті [INFO] у ТОВ «Техно-Лайт», до комплектації якої були внесені зміни. Разом з листом № 07.3/14379 від 17.09.2018 р. Головне Управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві повідомило про три звернення стосовно товарів торговельної марки [INFO] та одне звернення від 07.12.2017 р. щодо товару, продавцем якого є Відповідач-2. Зі змісту досліджених документів встановлено, що на вказаних веб-сайтах та у первинних документах, які супроводжують товари, у відгуках та скаргах споживачів вказано, що на продані Відповідачем-2, Відповідачем-3 та Відповідачем-5 товари діє офіційна гарантія від виробника. Однак, за твердженнями Позивача ця інформація не відповідає дійсності: на товари, марковані Знаками не розповсюджується гарантія виробника в Україні, якщо вони не були офіційно імпортовані та до їх комплектації були внесені зміни. У зв`язку з цим споживачі, які звертались за гарантійним ремонтом до офіційних сервісних центрів « [INFO] », отримували відмову в безкоштовному гарантійному ремонті товару чи заміні товару. Відповідачі використали Знаки Позивача в доменних іменах та на веб-сайтах [INFO] , [INFO] , [INFO] , [INFO] , [INFO] , та [INFO] . Для встановлення наявності використання знака для товарів і послуг в Інтернеті: 1)знак для товарів і послуг та відповідна частина доменного імені або зображення на веб-сайті мають бути схожими настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги. Для порівняння слід використовувати ліву розрізняльну частину доменного імені. Ліва частина кожного з доменних імен [INFO] , [INFO] , [INFO] , [INFO] , [INFO] - частина, яка виконує розрізнювальну функцію та за якою один домен відрізняється від іншого збігається або містить зареєстрований знак за міжнародною реєстрацією № [NUMBER], відповідні докази долучені до матеріалів справи. Той факт, що з урахуванням повного написання доменного імені воно матиме меншу схожість з торговельною маркою не впливає на висновок про схожість, оскільки саме ліва розрізняльна частина доменного імені є частиною, що несе індивідуалізуючий зміст. Використання супутніх слів «partner», «store» та позначення « ua » є супутньою інформацією, яка вказує на вид діяльності порушників, географічний регіон їх діяльності, а слово « [INFO] » використане Відповідачем-1 та Відповідачем-3 з метою створення хибного враження у споживачів про наявність комерційного зв`язку між Позивачем та вказаними особами. Кожне з доменних імен [INFO] , [INFO], [INFO], [INFO], [INFO] є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № [NUMBER] . 2) знак для товарів і послуг має використовуватися у доменному імені або зображення на веб-сайті стосовно товарів і послуг, наведених у свідоцтві на знак для товарів і послуг, або стосовно споріднених з наведеними у свідоцтві товарів і послуг. Використання позначення у доменному імені з метою привернення уваги до діяльності особи (реклами) є окремим видом використання торговельної марки. Відповідно до п. 11.2.1 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Відповідно до п. п. 11.2.4 Методичних рекомендацій послуги 35 класу МКПТ кореспондують з усіма класами товарів. Позивач є власником знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № [NUMBER] та № [NUMBER] , які охороняються на території України зокрема, для товарів 7 класу МКТП, до яких належить побутова техніка (докази дії міжнародних реєстрацій та перелік товарів і послуг додані до матеріалів справи). Власники доменних імен [INFO], [INFO], [INFO] та [INFO], [INFO], [INFO] використовують словесне позначення « [INFO] » для привернення уваги споживачів (потенційних) споживачів до своїх веб-сайтів, які функціонують з метою пропонування до продажу та продажу товарів, маркованих ТМ «[INFO]». Щоб встановити, що Відповідач-1, Відповідач-2, Відповідач-3 та Відповідач-5 на сайті використовують Знаки для товарів, для яких вони зареєстровані, суд звернувся до наявних у справі доказів - фіксацій сторінок веб-сайтів [INFO] (раніше - [INFO]), [INFO] , [INFO] та [INFO], де розміщені фотографії товарів, маркованих Знаками Позивача, поряд із вказівкою на модель і вид товару. Ідентичність позначень, що використані Відповідачем-1 Відповідачем-2, Відповідачем-3 та Відповідачем-5 на їх сайтах та Знаків Позивача не потребує застосування спеціальних знань та належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних товарів і послуг. В Інформаційному листі Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію» від 28.03.2007 р. № 01-8/184 зазначено, що «ділову репутацію юридичної особи становить престиж її фірмового (комерційного) найменування, торговельних марок та інших належних їй нематеріальних активів серед кола споживачів її товарів і послуг». Вищий господарський суд України вказує на взаємозв`язок між репутацією юридичної особи та гудвілу: грошовий еквівалент ділової репутації може бути виражений у формі гудвілу, який є нематеріальним активом, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Європейський суд з прав людини у 1986 році у рішення у справі Van Marle & Ors v The Netherlands (1986) 8 EHRR 483 визнав, що «гудвіл» дійсно може бути елементом економічної вартості компанії і є невід`ємною частиною майна, яким володіє компанія. Суд погодився, що «гудвіл» може бути пов`язаний із майном, втіленим у ст. 1: в результаті власної роботи заявники утворюють мережу постійних клієнтів, що має характер приватного права і становить майно і, відповідно, володіння в сенсі ст. 1. Гудвіл, що включає в себе ділову репутацію юридичної особи, формується внаслідок використання торговельних марок при виробництві і продажі товарів, обслуговуванні клієнтів, рекламуванні, соціальній відповідальності тощо. У споживачів складається хибне враження, що Позивач дійсно уповноважив Відповідача-1 та Відповідача-2, Відповідача-3 та Відповідача-5 бути його офіційними представниками (дилерами, дистриб`юторами) на території України. Відповідач-1, Відповідач-2, Відповідач-3 та Відповідач-5 своїми спільними умисними діями завдають шкоду репутації Позивача як власника знаків. Угода між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій (дата набрання чинності для України 29.06.1996 р.) передбачає, що термін «інвестиції» означає всі види майнових цінностей, зокрема: г) права інтелектуальної власності, такі як, зокрема, авторські права, патенти, промислові зразки, товарні знаки, фірмові назви, виробничі та комерційні таємниці, технології, «ноу-хау», «гудвілл». В ч. 2 ст. 2 Угоди вказано, що інвестиції, здійснені товариствами однієї Договірної Сторони у відповідності до законодавства іншої Договірної Сторони, повністю захищаються цією Угодою. Отже інвестиції Позивача у формі гудвілу і, зокрема, репутації як виробника товарів і власника торговельних марок, підлягають захисту Україною. Коли Відповідач-1, Відповідач-2, Відповідач-3 та Відповідач-5 незаконно використовують Знаки Позивача, цими самими діями вони одночасно завдають шкоди репутації Позивача в очах споживачів, майбутніх покупців і партнерів по бізнесу. Незаконне використання торговельної марки завдає власнику шкоди репутації виробника товарів в очах споживачів і партнерів, адже споживач купує товар не у офіційного імпортера або дилера або дистриб`ютора. Репутація юридичної особи як складова гудвілу - оцінка компанії споживачами (покупцями), діловими партнерами, органами державної влади, ЗМІ, що ґрунтується на інформації про якість товарів (послуг), дотримання законодавства, договірних зобов`язань, чесних звичаїв ведення бізнесу. Репутацію юридичної особи та її торговельні марки поєднує спільна функція індивідуалізації компанії-виробника. Матеріальними носіями репутації юридичної особи є комерційне найменування, знак для товарів і послуг, інші засоби індивідуалізації, власне товари, їх реклама і будь-яка комунікація зі споживачем. Перераховані об`єкти є предметом правопорушень, які полягають у неправомірному використанні репутації. Завдяки тісному зв`язку між товарами та знаком, останні надають суспільству інформацію щодо товарів, і допомагають власникам знаків стимулювати та зберігати попит на ці товари. Значимість правової охорони знака полягає не тільки у його ролі щодо виробника, але, насамперед, у ролі, яку він виконує в інтересах споживачів. Торговельній марці, яка інтенсивно використовується і здобула репутацію серед споживачів, властиві три основні функції: (1) розпізнавальна; (2) гарантійна та (3) рекламна. Розпізнавальна функція - це здатність ідентифікувати товар і дозволяти споживачу розпізнати цей знак і товар серед однорідної продукції різних виробників. Знак допомагає власнику при реалізації товарів, а споживачу - при їх виборі поміж подібних. Гарантійна функція - це здатність знаку символізувати якість і довіру, що дозволяє покупцям використовують марку для вибору товару. Прихильність покупця базується на очікуванні, що всі товари під певною маркою однаково високої якості. Рекламна функція - це здатність продавати товар новим покупця. Популярна торговельна марка завдяки відомості приваблює нових покупців, стимулює інтерес до новинок бренду, схиляє рекомендувати товари цієї марки іншим покупця. Пересічний споживач обґрунтовано покладає відповідальність за якість товару на власника торговельної марки та виробника товару (ці особи можуть не співпадати, але якщо виробник використовує знак зі згоди власника, який контролює якість товарів це відповідає функціям знаку). Якщо продавець вводить в оману покупця щодо якості товару та його характеристик, в першу чергу такі дії завдають шкоди власнику торговельної марки. В другу чергу це викликає претензії споживачів до виробника товару чи його локального представника, який забезпечує гарантійне обслуговування. Дії Відповідачів наносять шкоду репутації Позивача і його знакам тим, що вводять в оману споживачів щодо умов гарантійного обслуговування та походження товару, що є вагомою підставою вимагати припинити використання знаків на веб-сайтах Відповідачів та вилучити товари, марковані знаками, і передати Позивачу. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює принцип вичерпання прав на знаки у вигляді заборони власника знаку перешкоджати використання знаку для товару, що введено в оборот власником знаку або за його згоди. В абз. 3 ч. 6 ст. 16 Закону міститься виняток із принципу вичерпання прав власника знаку стосовно товарів, які введені в оборот з дозволу правовласника. В Директиві Ради Європейського Союзу 2015/2436 «Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок» від 16 грудня 2015 р. ч 2 ст. 15 присвячена вичерпанню прав на знаки: … якщо існують вагомі підстави для заперечення власником подальшого продажу таких товарів, зокрема, якщо до цих товарів було внесено зміни або погіршено їхню якість після того, як їх було введено в комерційний обіг. Зміст норми Директиви співпадає зі змістом абз. 3 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот. Цей виняток не містить вичерпний перелік вагомих підстав, оскільки неможливо наперед передбачити всі можливі обставини, які можуть завдавати шкоди правовласнику. Обставини визнаються судом вагомими підставами з врахуванням конкретної справи і фактів продажу товару та використання знаку. Критерієм для визнання обставини вагомою є посягання на одну із функцій торговельної марки. Позивач довів, що якщо покупець оригінального товару в Україні отримує від офіційного продавця товар, який супроводжується гарантійними зобов`язаннями (наприклад, щодо безкоштовного ремонту або заміни товару протягом певного строку), слід тлумачити такі гарантійні зобов`язання як складову товару, за яку покупець сплачує ціну. Позивач належними доказами довів, що тривалий час покупці товарів його торговельної марки, які офіційно імпортовані в Україну, отримують гарантійний сервіс через мережу сервісів ремонту або заміни товарів. Позивач забезпечує виконання гарантійних зобов`язань лише щодо оригінального товару, який офіційно імпортований в Україну через власну компанію ТОВ «БСХ Побутова техніка» (Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Позивача). Позивач належними доказами довів, що тривалий час Відповідачі через різні веб-сайти пропонують для продажу та продають в Україні товари зі Знаками Позивача, які призначені виробником для продажу в інших країнах. В рекламі пропозицій товарів зі Знаками Позивача, які адресують потенційних покупців на веб-сайти відповідачів неодноразово містять інформація про те, що цей товар має офіційну гарантію та/або продавець є офіційним магазином (що з точки зору пересічного споживача є тотожним наявності офіційної гарантії). Відповідачі не спростували жодними доказами наведені обставини. У випадку, якщо продавець пропонує споживачам оригінальний товар, який не є офіційно імпортованим в Україну, потенційний покупець позбавлений можливості отримати гарантійне обслуговування на рівні ідентичному із тим товаром, який офіційно імпортований. Разом із обіцянкою гарантії від виробника (т.з. офіційної гарантії) та інформування про статус офіційного продавця товарів зі Знаками Позивача Відповідачі вводять в оману потенційних покупців, що є посяганням на гарантійну функцію торговельної марки. Позивач належними доказами довів факт введення в оману споживачів: численні скарги покупців товарів зі Знаками Позивача на веб сайтах відповідачів на адресу ТОВ «БСХ Побутова Техніка», до яких додані товарні чеки та гарантійні талони, звернення покупців до сервісних центрів та відмови надати їм гарантійне обслуговування через те, що товари не є офіційно імпортовані в України; відгуки покупців про обман з боку Відповідачів, які продавали товари зі Знаками Позивача через свої веб-сайти. Відповідачі не спростували жодними доказами наведені обставини. Наведені обставини дають підстави для висновку, що Позивач довів наявність самостійної вагомої підстави для заборони відповідачам використовувати торговельні марки навіть якщо його права вичерпались через введення товару в оборот ним або зі згоди власника знаку. Також Позивач надав належні докази того, що Відповідачі вносили зміни в оригінальні товари зі Знаками Позивача до того, як продати їх споживачам в Україні, і продавали змінені товари. Такі зміни не були схвалені чи дозволені Позивачем як власником Знаків, а також призвели до введення в оману покупців, які вважали, що купують товари з одними характеристиками, а насправді отримували товари з іншими. Відповідачі не спростували жодними доказами наведені обставини. Зміна стану товару після його введення в оборот вказана в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», як одна із вагомих підстав для заборони відповідачам використовувати торговельні марки. Використання Знаків Позивача у складі власних доменних імен та на веб-сайтах, де Відповідачі пропонували для продажу і продавали споживачам товари зі Знаками Позивача, створюючи враження що це сертифікований магазин товарів Позивача, є незаконним використанням, адже власник оригінального товару не має права на таке використання торговельних марок, які нанесені на товар. Відповідачі не спростували жодними доказами наведені обставини. Використання Відповідачами Знаків Позивача під час рекламування товарів на власних веб-сайтах таким чином, що це вводило в оману потенційних покупців щодо статусу продавця та наявності гарантій від виробника є незаконним використанням, адже власник оригінального товару не має права на таке використання торговельних марок, які нанесені на товар. Відповідачі не спростували жодними доказами наведені обставини. Велика Палата Верховного Суду у постанові від 12 березня 2019 року у справі № 9901/636/18 допускає посилання на рішення Європейського суду справедливості, оскільки правові позиції, сформульовані у рішеннях зазначеного суду, можуть враховуватися судами як аргументація, міркування стосовно гармонійного тлумачення національного законодавства України згідно з усталеними стандартами правової системи Європейського союзу. Позивач навів приклади застосування ст. 15 Директиви Ради ЄС 2015/2436 із судової практики Cуду справедливості ЄС, яка містить підходи до вагомих підстав щодо різних категорій товарів і способів використання торговельних марок при торгівлі товарами. Враховуючи ідентичність норми абз. 3 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. 15 Директиви Ради ЄС 2015/2436 «Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок» від 16 грудня 2015 р. доречно використати вказану практику як аргументацію та міркування для гармонійного тлумачення національного законодавства України. У справі C 558/08 Portakabin Ltd, Portakabin BV проти Primakabin BV Cуд справедливості ЄС вказав: 79. Такі вагомі підстави наявні, крім того, коли особа, яка рекламує знак ідентичний чи схожий з ТМ, завдає значної шкоди репутації такої ТМ (абз. 46 Parfums Christian Dior, абз. 49 BMW). 80. Якщо рекламування знаку ідентичного чи схожого з ТМ особою, яка здійснює перепродаж, справляє враження, що між особою, яка повторно продає, та власником ТМ є комерційний зв`язок і, зокрема, що бізнес особи, яка перепродає, пов`язаний з мережею продажу власника (ТМ), або що між ними існує особливий зв`язок, це також становить вагому підставу в розумінні ст. 7 (2) Директиви 89/104. Рекламування, яке здатне справляти таке враження не є обов`язковим для подальшого продажу товарів введених в цивільний оборот їх власником або з його згоди, чи для вичерпання прав передбаченого ст. 7 Директиви 89/104 (абз.51,52 BMW). У справі C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW), BMW Nederland BV проти Ronald Karel Deenik Cуд справедливості ЄС визначив таку позицію: 51. Використання знаку в рекламуванні особою, яка здійснює перепродаж, таким чином, що може скластись враження, що між особою, яка повторно продає, та власником ТМ є комерційний зв`язок і, зокрема, що бізнес особи, яка перепродає, пов`язаний з мережею продажу власника, або ж що між ними існує особливий зв`язок, може становити вагому підставу в розумінні ст. 7 (2) Директиви. 52. Таке рекламування не є обов`язковим для подальшого продажу товарів введених в цивільний оборот під ТМ в Союзі їх власником або з його згоди, чи для вичерпання прав передбаченого ст. 7 Директиви 89/104. Більше того, це суперечить зобов`язанню діяти добросовісно по відношенню до законних інтересів власника ТМ та впливає на цінність ТМ, недобросовісно отримуючи переваги від її розрізняльної здатності та репутації. Це також несумісно з особливою метою охорони ТМ, яка, відповідно до практики Суду, полягає в захисті власника від конкурентів, які хочуть отримати переваги від статусу та репутації ТМ (див., крім того, абз. 14 CaseC-10/89 HAG GF [1990] ECR I-3711, 'HAG II). Інтерес власника знаку полягає у збереженні розрізняльної здатності та притаманної знаку цінності як переваг для його власника та збереженні показників відомості знаку серед споживачів. Шкода може бути завдана шляхом посягання на розрізняльну здатність та гарантійну функцію знаку , яка впливає на репутацію Позивача як власника ТМ і виробника товару. Зв`язок між Знаками Позивача і діяльність відповідачів із продажу товарів зі знаками Позивача може виникати, якщо у споживача створюється враження, що власник знака пов`язаний з пропозицією послуг, або що така пропозиція послуг здійснюється за виданою ним ліцензією, під його контролем або фінансується ним. Якщо такий зв`язок не відповідає дійсності і власник знаку та особа, що продає товар із використанням чужого знаку, не пов`язані між собою - така дія є недобросовісним використанням переваг розрізняльного характеру знака і внаслідок цього власнику знаку завдається шкода. Належним способом захисту є заборона використання такого знаку іншими особами, оскільки таке використання призводить до зниження розрізняльної здатності знаку, незалежно від наявності чи відсутності фактів змішування споживачем уявлень про джерело надання послуги та економічної шкоди. Відповідач-1 є власником доменного імені та веб-сайту [INFO], а Відповідач-3 - власником доменного імені і веб-сайту [INFO] (раніше - [INFO]). На обох веб-сайтах будь-якому відвідувачу (потенційному покупцю) Відповідачі пропонували придбати товари, марковані Знаками Позивача. Фактично замовлення споживача на веб-сайті [INFO] обробляє і виконує (тобто продає товар) Відповідач-2 (що вказує на комерційний зв`язок між ним і Відповідачем-1 і є доказом спільних дій, що становлять порушення прав Позивача). Відповідач-1, Відповідач-3 та Відповідач-5 зареєстрували доменні імена, які повністю відтворюють відому торговельну марку Позивача, хоча Позивач не давав згоди на таке використання торговельної марки. Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у п. 5 ст. 16 цього Закону. Відповідач-1, Відповідач-3 та Відповідач-5 використали дизайн веб-сайту свого інтернет-магазину так, аби створити у потенційного покупця враження, що це сайт офіційного імпортера. Відповідачі розмістили на сайті текст, який повідомляє відвідувачу висловлювання, які створюють враження, що інтернет-магазин є сертифікованим, тобто офіційним дистриб`ютором техніки, маркованої Знаками Позивача. Відповідач-1, Відповідач-3 та Відповідач-5 рекламували веб-сайти [INFO] (раніше - [INFO]), [INFO] , [INFO] в пошуковій мережі Google за допомогою слів, що є Знаками Позивача, щоб споживач, який шукає інформацію про товари Позивача і обирає інтернет-магазин, в якому придбати цей товар, одразу потрапив на сайти Відповідачів, тим самим створюючи враження, що це дійсно сайт офіційного дистриб`ютора. Важливим фактором для споживача, який обирає побутову техніку в інтернет-магазинах, є наявність офіційної гарантії від виробника. Відповідачі вказують, що на товари, які вони продають, розповсюджується гарантія від виробника, споживач вважає, що єдина різниця між товарами Відповідачів і товарами на сайті офіційного продавця - ціна, тому немає ризику залишитись без гарантії від виробника. Відповідач-1, Відповідач-2, Відповідач-3 та Відповідач-5 вводять в оману споживачів в Україні, які купують товари, марковані Знаками Позивача, що на них нібито розповсюджується офіційна гарантія виробника і вказують адреси і телефони офіційних сервісних центрів. ТОВ «БСХ Побутова Техніка» постійно отримує скарги і негативні відгуки споживачів про досвід придбання товару і негативний досвід гарантійного обслуговування товарів, маркованих Знаками Позивача, які продані через веб-сайти сайти [INFO] (раніше - [INFO]), [INFO] , [INFO] та [INFO], що наносить шкоду репутації Позивача і його Знаків, в тому числі, збитки, шляхом зменшення кількості потенційних споживачів та прихильників Знаків Позивача. Відповідачі спільно і умисно вчинили дії, які складають порушення прав власника торговельної марки: (1) зареєстрували доменні імена використовуючи без згоди знаки Позивача; (2) розмістили знаки Позивача на веб-сайтах доступних за доменними іменами; (3) пропонували для продажу товари зі Знаками Позивача шляхом введення в оману щодо офіційного статусу магазину (сертифікованого); (4) рекламували веб-сайти і пропозицію для продажу в інтернеті шляхом введення в оману щодо наявності гарантії від виробника (т.з. офіційної гарантії); (5) продавали споживачам в Україні товари зі зміненим маркуванням, надаючи недостовірну інформацію про їх характеристики. Придбання оригінального товару зі Знаками Позивача не наділяє власника товару правом розміщувати рекламу товару та свого власного магазину на певному веб-ресурсі, оскільки це є окремим видом використання торговельної марки. Розміщення знака в доменному імені з метою реклами не передбачене ч. 6 ст. 16 Закону, оскільки такі дії є окремим видом використання торговельної марки, а тому підлягають самостійному захисту і не пов`язані із введенням в цивільний оборот товару. Для вчинення іншою особою дій щодо такого використання необхідним є отримання дозволу. Згідно з ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Відповідно до ч. 5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг. Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається зокрема нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування її в рекламі та в мережі Інтернет. Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. Відповідно до п.п. 3) ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути припинення дії, яка порушує право. Позивач є власником міжнародних реєстрацій, які охороняються на території України: 1)№ [NUMBER] [INFO], зареєстрований для товарів і послуг 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 26 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП); 2)№ [NUMBER] [INFO], зареєстрований для товарів і послуг 07, 09, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 класів МКТП; 3)№ [NUMBER], зареєстрований для товарів і послуг 07, 09, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 класів МКТП; 4)№ [NUMBER], зареєстрований для товарів і послуг 07, 09 класів МКТП. Відповідач-2 та Відповідач-3 здійснюють на веб-сайтах [INFO] (раніше - [INFO]), [INFO], [INFO], Відповідач-1 - на веб-сайті [INFO], а Відповідач-5 - на веб-сайтах [INFO] та [INFO] пропонування до продажу та продаж товарів, що входять до 07, 08, 09, 10, 11 класів МКТП, а також здійснюють послуги 35 класу МКТП. На підставі наведених положень закону, суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, позовні вимоги щодоприпинення використання знаків для товарів і послуг в мережі Інтернет, в тому числі в доменних іменах, при пропонуванні для продажу, продажу та рекламуванні товарів, маркованих знаками Позивача. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 432 Цивільного кодексу України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати. З урахуванням положень ст. 5 Цивільного процесуального кодексу України такий спосіб захисту як вилучення товарів, які порушують права Позивача на Знаки на території України, та передача їх Позивачу (його представникам) є співмірним, ефективним, та не суперечить законодавству. На підставі встановлених обставин справи суд визнає обґрунтованою вимогу про вилучення товарів маркованих Знаками Позивача у Відповідача-2 та Відповідача-3, оскільки матеріалами справи підтверджується, що такі товари не були офіційно імпортовані до України, містять зміни в комплектації, внесені без згоди правовласника, та вже введені відповідачем в цивільний оборот, а припинення їх реалізації на майбутнє не в повній мірі захистить права Позивача. Відповідно до ч. 1 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації», адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену .UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції. У відповідності до ч. 3 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації» Товариство з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер» є недержавною організацією, яка здійснює адміністрування адресного простору мережі Інтернет у домені .UA. Організація акредитована відповідно до міжнародних вимог у сфері обігу доменних імен на підставі договору з міжнародною організацією «Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів» (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, надалі - ICANN) від 10.02.2015 р., що також відповідає вимогам ч. 4 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації». ICANN є міжнародною некомерційною організацією, яка здійснює управління адресним простором мережі Інтернет через систему розподілених доменів та, зокрема, встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів. На підставі договорів ТОВ «Хостмайстер» надає іншим юридичним особам власні повноваження, зокрема, делегування в приватне користування доменних імен юридичним та фізичним особам. Станом на сьогодні на законодавчому рівні процедура делегування доменних імен не врегульована нормативними актами, а тому, із врахуванням приписів ст. 54 Закону України «Про телекомунікації» та фактичних обставин, регулювання взаємовідносин в сфері обігу доменних імен на території України встановлюється єдиним адміністратором домену .UA - ТОВ «Хостмайстер». Згідно з даними офіційного веб-сайту ТОВ «Хостмайстер» https://hostmaster.ua/ організація спільно з адміністраторами публічних доменів та реєстраторами розробила 2 документи, які використовуються всіма реєстраторами доменних імен на території України та реєстрантами доменних імен: «Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені UA. Версія 1.0» від 01.04.2014 р. (Регламент .UA) та «Регламент публічного домену. Версія 3.2» від 01.11.2013 р. (Регламент). Відповідно до ч. 1 ст. 7 Цивільного кодексу України, цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі. Враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що процедура делегування доменних імен не врегульована чинним законодавством, проте врегульована Регламентами, якого дотримуються всі учасники правовідносин, що стосуються обігу доменних імен. Відтак, вказані документи слід вважати звичаєм ділового обороту послуг з делегування доменних імен, прийнятим в даній категорії правовідносин, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 7 Цивільного кодексу України. Відповідно до абз. 1, 2 Розділу 1 Регламенту .UA цей документ визначає особливості реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA. Не описані в цьому документі принципи та процедури взаємодії Реєстратора з Реєстраційною системою Реєстру публічного домену відбуваються відповідно до Регламенту публічного домену, який опублікований в мережі Інтернет за адресою [INFO] та є загальнодоступним. Відповідно до абз. 4 п. 2 Регламенту реєстратором є особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені. Відповідно до п. 7.3.3 Регламенту зміна інформації про доменне ім`я проводиться за заявкою від Реєстратора доменного імені до Реєстру. Отже, всі зміни щодо статусу доменного імені, в тому числі його переделегування іншому реєстранту (власнику), здійснюються виключно реєстратором доменного імені. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається застосування її в мережі Інтернет. Реєстрація доменних імен, що містять Знаки Позивача, та розміщення на них веб-сайтів вважається використанням торговельної марки в мережі Інтернет. Відповідач-5 не має правових підстав для використання доменних імен, а Позивач має зареєстровані Знаки, які дозволяють використання таких доменних імен. З урахуванням вищевказаного, належним, співмірним та ефективним способом захисту свого порушеного цивільного права є визнання права відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України. Застосовно до доменних імен, визнання права користування може бути реалізоване способом переделегування відповідного доменного імені на користь управненого суб`єкта - власника торговельної марки. Згідно з нормами ст.ст. 12, 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом. Стаття 76 ЦПК України передбачає, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Згідно з ч. 6 ст. 81 ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях, а відповідно до ч. 2 ст. 78 цього ж Кодексу обставини справи, які за законом мають бути підтверджені засобами доказування, не можуть бути підтверджені іншими засобами доказування. На основі повно та всебічно з`ясованих обставин справи, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин, та правові норми, які підлягають застосуванню, суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог. Судові витрати, згідно ст.141 ЦПК України підлягають стягненню з відповідача на користь позивача, відповідно до задоволення позовних вимог. На підставі вищевикладеного та

Outcome: approved